相違点認定

　異議申立に対する取消訴訟です。裁判所は、本件発明における「ＲＢ０．４以上事項の有無」は、相違点であるとして、進歩性有りと判断しました。＼n

１ 取消事由１、２（引用文献１に基づく新規性、進歩性の判断の誤り）について 原告らが取消事由１、２を通じて主張するところの眼目は、1)引用文献１に は「自立ＣＮＴペリクル膜」の発明が記載されているとはいえない、2)引用発明 １には本件発明のＲＢ０．４以上事項の記載がないところ、これらに係る本件発 明１との相違点は実質的なものであり、かつ、引用発明１にＲＢ０．４以上事項 を持ち込むことは容易想到ともいえないという２点に集約される。 当裁判所は、1)に係る原告らの主張は採用できないが、2)の主張は理由があ るものと判断する。以下に詳説する。
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(3) ＲＢ０．４以上事項の有無は実質的相違点か
ア 本件決定が認定した本件発明１と引用発明１の相違点１Ａ（別紙３「本 件決定の理由」１(2)アの[相違点１Ａ]）の中には「引用発明１ではＲＢ０． ４以上事項の構成が明らかでない」点が含まれているところ、本件決定は、＼nこのＲＢ０．４以上事項の有無に係る相違点は実質的な相違点ではないと判 断した。
イ しかし、引用文献１には、ＲＢの数値を特定する記載は一切なく、その示 唆もない。また、ＣＮＴ膜の面内配向性をＲＢによって特定すること自体も、 引用文献１その他の出願時の文献に記載されていたと認めることはできず、 技術常識であったということもできない。
ウ 本件決定の上記アの判断は、ＲＢの値が、０．４０以上では面内配向して おり、０．４０未満では面内配向していないことを表す旨の本件明細書等＼nの記載（【０１０４】）から、本件発明１のＲＢ０．４以上事項が、ＣＮＴ のバンドルが面内配向していることを特定するものであり、引用発明１は 面内配向しているものを想定しているから、ＲＢ０．４以上事項を満たすこ とになるとの理解に基づくものと解される。 しかし、本件発明１の特許請求の範囲に照らすと、ＣＮＴバンドルが面内配向しているという定性的構成（構＼成１Ｃ）と、ＲＢ０．４以上事項とい うパラメータによる定量的構成（構＼成１Ｄ）は独立の構成となっており、本＼n件明細書の【０１０４】等の記載を踏まえても、引用発明１のＣＮＴバンド ルが面内配向の特性を有しているからといって、ＲＢ０．４以上事項を当然 に満たすと判断することはできない。
エ 被告は、通常の発想のもとで、通常の性状のＳＷＣＮＴ及び通常用いら れるプロセスで製造された薄膜自立無秩序ＳＷＣＮＴシートであれば、膜 厚、バンドル径及び自立性のいずれの観点においても、本件明細書等にお ける比較例１よりは実施例１に相当程度似通っているといえる上、比較例 １のＲＢの値（０．３５３）がＲＢ０．４以上事項の下限である０．４に相 当程度近いこと等を考慮すれば、比較例１よりも実施例１に相当程度似通 っている薄膜自立無秩序ＳＷＣＮＴシートであれば、ＲＢ０．４以上事項を 満たしている旨主張する。
しかし、被告の主張する「通常の発想のもとで、通常の性状のＳＷＣＮＴ 及び通常用いられるプロセスで製造された」との薄膜自立無秩序ＳＷＣＮ Ｔシートの製造方法や、当該薄膜自立無秩序ＳＷＣＮＴシートの「膜厚、バンドル径及び自立性」について具体的に特定する主張立証はされておらず、 したがって、「比較例１よりも実施例１に相当程度似通っている薄膜自立 無秩序ＳＷＣＮＴシート」の内容も明らかではないというよりほかない。 かえって、原告ら提出に係る甲４０によれば、原告らが引用文献２記載 の方法で作製したＣＮＴ自立膜（サンプル１、２）ではそれぞれＲＢが−０． ３８、−０．２６であったのに対し、本件発明の完成当時に製造されたＣＮ Ｔ自立膜では１．０４だったのであり、薄膜自立無秩序ＳＷＣＮＴシート であれば、ＲＢ０．４以上事項を満たしているともいえない。
被告は、甲４０について、1)ＲＢ測定サンプルの保管が実際にどのような 条件で行われていたか確認できず、サンプルの実在も確認できない、2)本 件明細書等に記載された実施例及び比較例と実験条件が異なる、3)当該各 ＲＢ測定サンプルは、特性が位置的にみて不均一となっている、4)ＲＢ０． ４以上事項を満たさないとされるサンプル１、２は一部破損がみられるか ら自立膜とみられないなどと論難するが、1)については、サンプル１、２は 平成２９年４月の開発時に作製したものと推認され、2)については、甲４ ０は、「面内配向していてＲＢが０．４未満の膜が存在するかどうか」の点 を検証する実験であるから本件明細書等の実施例及び比較例の条件によら ねばならないものではない。また、3)については、もともとＲＢの測定方法 は局所的な断面に対するものであり、ＲＢ０．４以上事項は、少なくとも一 つの断面で０．４未満以上となることを意味するのであるから、被告主張 の点をもって甲４０に基づく上記判断は左右されない。さらに、4)につい ては、甲４０では、サンプル１、２について製造過程で一部破損があったとしても、自立膜となったものを測定しているのであるから、やはり被告の 主張は採用できない。
(4) 以上のとおりであって、本件決定には、ＲＢ０．４以上事項を含む相違点１ Ａが実質的なものであることを看過し、引用発明１に基づき本件発明１、３ 〜５が新規性を欠くとした誤りがあり、取消事由１は理由がある。

◆判決本文

　特許異議申立がなされて取消審決がなされましたが、知財高裁は、相違点１−２と相違点１−３は一体として検討すべきとして、これを取り消しました。

(2) 相違点の容易想到性についての判断の誤りについて
ア 原告は、本件決定が相違点１−１から同１−３までを関連付けずに判断 している点が誤りであると主張するところ、当裁判所は、相違点１−１は ともかく、少なくとも相違点１−２と相違点１−３は一体として検討する 必要があると判断する。その理由は、以下のとおりである。 本件発明の内容は前記第２の２のとおりであって、ポリプロピレンフィ ルムと蒸着膜との間に、密着性に優れた極性基を有する樹脂材料を含む表＼n面コート層を備えることにより、層間の剥離を防止し、また、シランカッ プリング剤とともに用いられる場合も含め金属アルコキシドと水溶性高 分子との樹脂組成物からなるバリアコート層を蒸着膜上に設けることで、 蒸着膜のクラック発生をも防止し、さらには、ボイル又はレトルト処理が 行われる場合であってもガスバリア性の低下の抑制が図られるように、バ リアコート層表面の珪素原子と炭素原子との割合を特定の範囲にしたも＼nのであって、高いガスバリア性を有するボイル又はレトルト用バリア性積 層体を提供するという技術的意義を有するといえる。そして、本件明細書 によれば、珪素原子と炭素原子の比（Ｓｉ／Ｃ）の上限は、バリア性積層 体を屈曲させてもガスバリア性の低下を抑制できるという観点から定め られ、下限は、バリア性積層体を加熱してもガスバリア性の低下を抑制で きるという観点から定められているのであるから（【００７６】、表５〜＼n表７）、ボイル又はレトルト用であるか否かに係る相違点１−３と、珪素＼n原子と炭素原子の比の数値範囲に係る相違点１−２は、一体として検討さ れるべきものである。
イ 以上を前提に、相違点１−２と相違点１−３に係る容易想到性につき一 括して判断するに、まず、本件決定が副引用例とする甲４には、別紙６の 記載があり、ここから本件決定の認定に係る甲４記載事項（別紙４の１(2)） を認定できることについては争いがない。
甲４は、電気製品等の機器の消費エネルギーを削減するための真空断熱 材用外包材等に関するもので、外包材により形成された袋体内に芯材を配 置し、上記芯材が配置された袋体の内部を減圧して真空状態とし、上記袋 体の端部を熱溶着して密封し、上記袋体内部を真空状態とすることにより、 気体の対流が遮断されるため、真空断熱材は高い断熱性能を発揮すること＼nができるというものである（【０００１】〜【０００３】）。 甲４記載事項は、第１フィルム（金属酸化物リン酸層付きフィルム。第 １樹脂基材と金属酸化物リン酸層から成る。）、オーバーコート層付きフ ィルム（樹脂基板、無機層、オーバーコート層から成る。）、熱溶着可能＼nなフィルムから構成される真空断熱材用外包材のうち、オーバーコート層＼n付きフィルムの中のオーバーコート層及び無機層をもとに抽出されたも のである。
ウ 本件決定は、甲３発明に、甲４記載事項のオーバーコート層における炭 素原子に対する珪素原子の比率を適用するものである。 しかし、甲４記載事項は、前提とする積層構造が、甲３発明と異なる上、＼n以下のとおり、甲４は、甲３発明とは技術分野が共通するものとはいい難 く、さらに、相違点１−３に係る構成（ボイル又はレトルト用）を開示又＼nは示唆するものでもない。すなわち、甲４は、高温高湿な環境においても 長期間断熱性能を維持することができる真空断熱材用外包材等の提供を＼n目的とするものであるが（【０００８】）、高温多湿な「環境」を想定す るにとどまり、物を入れて積極的に加熱殺菌処理をする行為であるレトル トやボイル（一例として、優先日前の公知文献である特開２００７−１３ ７４３８号公報〔乙４〕では、レトルト処理について１１０゜Ｃ)〜１３０゜Ｃ) 位、圧力、１〜３Ｋｇｆ／ｃｍ 2 ・Ｇ位で約２０〜６０分間程度の加熱加 圧殺菌処理、ボイルについて９０゜Ｃ)位で３０分間位の加熱殺菌処理〔【０ ００２】〕等が挙げられている。）を想定しているとはおよそ考えられず、 実際、甲４には、レトルトやボイルを前提とする記載はない。
その上、甲３の【００４４】には、「炭素の割合が５０％より多い場合、 バリア性が温度、湿度の影響を受け易く、１５％より少ない場合、バリア 性が悪くなり、膜質が脆くなる。」として、炭素が少なすぎると膜質が脆 くなることが示唆されているのに対し、甲４の【０１１１】には、「オー バーコート層を構成する原子における、炭素原子に対する金属原子の比率＼n（金属原子数／炭素原子数）は、０．１以上、２以下の範囲内であり、中 でも０．５以上、１．９以下の範囲内、特には０．８以上、１．６以下の 範囲内であることが好ましい。」という炭素原子に対する金属原子の比率 （金属原子数／炭素原子数）を示す記載に引き続いて、「比率が上記範囲 に満たないと、オーバーコート層の脆性が大きくなり、得られるオーバー コート層の耐水性および耐候性等が低下する場合がある。一方、比率が上 記範囲を超えると、得られるオーバーコート層のガスバリア性が低下する 場合がある。」として、金属原子に対して炭素原子の数が過剰に多くなる とオーバーコート層の脆性が大きくなって、ガスバリア性の低下につなが る旨の記載があるところ、これは、上記甲３の【００４４】の記載と正反 対の内容である。
そうすると、当業者において、甲３発明の食品包装材料についてボイル 又はレトルト用途とすることを想起したとしても、甲４におけるオーバー コート層を構成する原子における金属原子の比率は加熱によってもガス＼nバリア性が維持されるかどうかとは関わりのないものであること、甲４に は、炭素原子と金属原子の比率と、膜質の脆性について、甲３と正反対の 記載があることに鑑みても、甲３発明とは技術分野も積層構造も異なる真＼n空断熱材用外包材に関する甲４の積層体の中から、オーバーコート層付き フィルムの中のオーバーコート層及び無機層に関する記載に着目した上、 オーバーコート層における炭素原子に対する金属原子の比率（金属原子数 ／炭素原子数）を参酌して、甲３発明に適用する動機付けを導くには無理 があるというほかなく、本件決定の判断には誤りがある。
エ 被告は、Ｓｉ／Ｃの数値範囲に特段の技術的意義はなく、層構成に係る＼n共通の技術について「Ｓｉ／Ｃ」を用いて数値範囲を検討することが甲４ にあるとおり公知であることを併せると、甲３発明において甲４記載事項 を参考にして、相違点１−２に係る本件発明の構成とすることは、当業者＼nが容易に想到し得た旨主張する。 被告が、Ｓｉ／Ｃの数値範囲に特段の技術的意義はないと主張する根拠 は、1)本件発明１の発明特定事項が「バリアコート層が、金属アルコキシ ドと水溶性高分子との樹脂組成物から構成されるガスバリア性塗布膜で＼nあるか、または、金属アルコキシドと、水溶性高分子と、シランカップリ ング剤との樹脂組成物から構成されるガスバリア性塗布膜」と択一的なも＼nのになっており、シランカップリング剤には珪素が含まれるにもかかわら ず、本件明細書上効果が確認されているのはシランカップリング剤を含む バリアコート層だけであるという点、2)本件発明１の数値範囲は甲３から 簡単に算出でき、甲４にも同数値範囲内のものが例示されているという点 にある。
しかし、上記1)についていえば、シランカップリング剤が珪素を含むと いうような一般論だけで、シランカップを含むものであるバリアコート層 の効果に係る【表４】〜【表＼７】の結果、及びＳｉ／Ｃの数値範囲の効果 に係る【表５】〜【表＼７】が、シランカップ剤を含まないバリアコート層 について技術的意義がないとは直ちにいえないし、そもそも、技術的意義 が裏付けられているかどうかと、構成が容易想到といえるかどうかの問題＼nは直結するものではない。 また、上記2)についていえば、甲３発明の「Ｘ線光電子分光分析法」の分 析における「炭素と酸素と珪素が、それぞれ１５〜５０％、３０〜６５％、 ５〜３０％の割合で存在すること」から、珪素原子と炭素原子の比（Ｓｉ／ Ｃ）は、０．１以上、２以下と算出することができ、この数値範囲は、本件 発明１の数値範囲である「０．９０以上１．６０以下」を包含するからとい って、炭素と酸素と珪素の数値範囲で一定の技術的意義を示している甲３ の記載から、炭素と珪素だけを抽出すべき合理的な理由、技術的な必然性 は認められない。
甲４の表１には、３０質量部（Ｓｉ／Ｃ比率１．５８）、３８．５質量部＼n（同比率１．２５）及び５０質量部（同比率１．０３）という、本件発明１ の数値範囲内のものが開示されているが、同表では膜特性は示されておら＼nず、このＳｉ／Ｃ比率で、本件発明１の数値範囲外の他の質量部より優れ ていることが示されているわけでもないから、当業者が当該数値に着目す るともいえない。 そして、甲３とは「層構成に係る発明である」という程度の共通性しかな＼nい甲４に「Ｓｉ／Ｃ」を用いて数値範囲を検討することが記載されていた からといって、当業者において甲４記載事項を参考にして相違点１−２、 相違点１−３に係る構成とすることが容易に想到できるとはいえない。＼n

◆判決本文

一致点・相違点の認定に誤りがあるものの、動機付けなしとの審決が維持されました。

カ 甲８発明と本件発明１との相違点として本件審決が認定したもの（前記 第２の４(2)ア(ｲ)）のうち、甲８相違点２は、前記エの説示によれば、甲８ 発明と本件発明１との相違点となるとは認められない。 また、甲８相違点３は、甲８発明における台車用安全カバー及び本件発 明１における保護部材の用途を特定する物としての手押部材の違いを述 べるものであって、甲８発明における台車用安全カバーと本件発明１にお ける保護部材との相違点とはいえない。したがって、甲８発明と本件発明 １との相違点は、甲８相違点１及び取付位置に係る相違点のみであると認 められる。
キ 前記第２の２(3)のとおり、1)本件発明２は、本件発明１の構成要件１Ａ＼nないし１Ｆを全て含み、2)本件発明３は、本件発明１の構成要件のうち、＼n１Ｅを「前記保護部は、円板状である。」（構成要件２Ｅ）に変更したもの＼nであり、3)本件発明４ないし７は、本件発明１の構成要件１Ａないし１Ｆ＼nを全て含むか、又は本件発明３の構成要件１Ａないし１Ｄ、２Ｅ及び１Ｆ＼nを全て含むものである。
そうすると、本件発明２ないし７は、いずれも、甲８発明との関係で、 甲８相違点１及び取付位置に係る相違点があると認めることができる。
ク 以上のとおり、甲８発明と本件各発明との一致点及び相違点に係る本件 審決の判断には相当でない部分があるものの、これによって直ちに本件審 決の判断が違法となることはなく、甲８相違点１を前提に、当業者が、本 件優先日の技術水準に基づいて、これらの相違点に対応する本件各発明を 容易に想到することができたかどうかを判断すべきである。
(3) 容易想到性について
前記(1)のとおりである甲８発明の内容によれば、甲８発明の台車用安全カ バーは、その本体、すなわち甲８発明の全体が保護部を構成しており、作業＼n者の手挟み事故を防止するとともに、手押部材の掌握部、すなわち台車のコ 字状のハンドルのグリップ部の位置を使用者に認識させる作用をもつもので あるといえる。このことは、甲８商品２と同一の構成の商品を含む甲８商品＼n１に係るパンフレット（甲８の２）に、「台車に取り付けることで、作業員の 手挟み事故を防止！掌握部もわかりやすくなり、安全指導がしやすくなりま す」との記載があることからも裏付けられる。 このように、甲８発明の台車用安全カバーは、コ字状のハンドルの水平部 分をグリップ部とすることを前提として、コ字状のハンドルのカーブ部分に 取り付ける台車用安全カバー（保護部材）であって、これによって手挟み事 故の防止を図るものであるから、甲８発明の台車用安全カバー（保護部材） にグリップ部を設けることは全く想定されていないといえる。 そうすると、仮に、台車の手押部材にグリップ部を設けること、又は台車 等の保護部をグリップ部と一体化したものとすることが、本件優先日の時点 で周知技術であったとしても、甲８発明の台車用安全カバー（保護部材）に 接した当業者において、これらの周知技術を甲８発明に適用する動機付けが あったとは認められない。 したがって、引用発明である甲８発明に基づいて、甲８相違点１に係る本 件各発明の構成が容易に想到できたとは認められず、甲８発明を前提とする＼n進歩性に関する本件審決の判断に誤りがあるとは認められない。
(4) 前記第３の１〔原告の主張〕について
ア 原告は、前記第３の１〔原告の主張〕(1)のとおり、甲８発明の台車用安 全カバーは、直線の棒にも装着可能であり、コ字状のハンドルのカーブ部＼n分に対してのみ取り付け可能な製品ではないから、本件審決における甲８＼n発明の認定は誤りであると主張する。 この点、長岡産業代表取締役である甲の陳述書（甲５３）には、甲８商＼n品２は、甲８商品１とともに、カーブ部分に装着することに特化した形状 （特に孔の形状）となっておらず、曲がっていない直線の棒にも装着可能＼nなものであった旨の陳述がある。
しかし、甲８商品２の本体及び取付穴の形状から、物理的には直線の棒 に装着することが可能であるとしても、甲８商品２のパンフレット（甲８＼nの３）及び甲８商品２と同一の構成の商品が含まれる甲８商品１のパンフ＼nレット（甲８の２）の各記載及び掲載された写真からすれば、甲８商品２、 すなわち甲８発明の台車用安全カバーは、コ字状のハンドルのカーブ部分 に取り付けることにより、使用者の手がハンドルの上下方向の直線部分に 掛からないように規制し、これによって手挟み事故を防止するものである と認められる。
上記各パンフレットに掲載された、各商品が台車のハンドルに装着され た状態の写真は、いずれもコ字状のハンドルのカーブ部分に装着されたも のを撮影したものであって、直線の部分に装着した写真ではないと認めら れる。また、甲８の２には、「ハンドルのカーブ部分に挟み込み、テープを はがして包むだけ！」と表記されているのであって、カーブ部分に挟み込＼nむことが単なる使用の一例にすぎない旨の記載はされていない。 以上のとおり、甲８発明に関する本件審決の認定に誤りがあるとは認め られない。

◆判決本文

進歩性無しとした審決が維持されました。争点は、相違点の認定誤り、動機付け、阻害要因です。

(1) 原告は、引用例２及び引用例３に開示されたイメージファイバを介して照 明光を導く周知の方法はイメージファイバを振動させないものであるのに対 して、引用発明はイメージガイド２の接眼側の端部を振動させるものである から、イメージファイバの前提構成が異なるものであって、引用発明に上記＼nの周知の手法を適用する動機付けがあるとはいえない旨主張する。
(2) しかし、引用例２及び引用例３によれば、集光レンズを介して入射した光 源からの光をイメージファイバにより伝送することは、本件審決が認定する とおり周知の手法であると認められるところ、引用例３の【０００８】、及 び特開２０００−１２１４６０号公報（乙２）の【００１８】、【００１ ９】、【００２９】の記載によれば、内視鏡の技術分野において挿入部を細 径化することは周知の課題であると認められるから、その課題は引用発明に も内在していると認められる。 そして、本件審決の認定する周知の手法は、引用発明にも内在する上記の 課題の解決手段となるものであるから、引用発明にこれを適用する動機付け はあるというべきである。
(3) 原告は、さらに、照明光を被観察物体に導くイメージガイド２の接眼側の 端部を振動させると、被観察物体の撮像にどのような影響を与えるのかが不 明であることを考慮すれば、上記周知の方法を引用発明に採用することには 阻害要因がある旨主張する。 しかし、イメージファイバを振動させる技術と、光源からの光をイメージ ファイバにより伝送する技術とを同時に採用できないとする技術的根拠は見 当たらず、上記(2)のとおり周知の課題を解決する手段である周知の方法を 採用することは、当業者であれば容易に着想して試みるものと認められる。
(4) したがって、引用発明に引用例２及び引用例３の周知の手法を適用するこ とによって、相違点１及び相違点２に係る構成は容易に想到し得るとした本＼n件審決に誤りは認められず、原告主張の取消事由２は理由がない。

◆判決本文