新規性・進歩性

　特２９−２違反に対して、先願は未完成発明と主張しましたが、知財高裁（1部）はこれを退けて、拒絶審決を維持しました。

　ア 原告は，当業者が反復実施して目的とする効果を挙げることができる程度に まで具体的・客観的なものとして構成されていないいわゆる「未完成発明」は，特＼n許法２９条の２における「他の特許出願‥の発明」に当たらず，後願排除効を有さ ないとし，甲１明細書に記載された発明は発明として未完成であると主張する。
イ そこで判断するに，特許法１８４条の１３により読み替える同法２９条の２ は，特許出願に係る発明が，当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録 出願であって，当該特許出願後に特許掲載公報，実用新案掲載公報の発行がされた ものの願書に最初に添付した明細書又は図面（以下「先願明細書等」という。）に記 載された発明又は考案と同一であるときは，その発明について特許を受けることが できないと規定する。 同条の趣旨は，先願明細書等に記載されている発明は，特許請求の範囲以外の記 載であっても，出願公開等により一般にその内容は公表されるので，たとえ先願が＼n出願公開等をされる前に出願された後願であっても，その内容が先願と同一内容の 発明である以上，さらに出願公開等をしても，新しい技術をなんら公開するもので はなく，このような発明に特許権を与えることは，新しい発明の公表の代償として＼n発明を保護しようとする特許制度の趣旨からみて妥当でない，というものである。 このような趣旨からすれば，同条にいう先願明細書等に記載された「発明」とは， 先願明細書等に記載されている事項及び記載されているに等しい事項から把握され る発明をいい，記載されているに等しい事項とは，出願時における技術常識を参酌 することにより，記載されている事項から導き出せるものをいうものと解される。 したがって，特に先願明細書等に記載がなくても，先願発明を理解するに当たっ て，当業者の有する技術常識を参酌して先願の発明を認定することができる一方， 抽象的であり，あるいは当業者の有する技術常識を参酌してもなお技術内容の開示 が不十分であるような発明は，ここでいう「発明」には該当せず，同条の定める後願＼nを排除する効果を有しない。また，創作された技術内容がその技術分野における通 常の知識・経験を持つ者であれば何人でもこれを反覆実施してその目的とする技術 効果をあげることができる程度に構成されていないものは，「発明」としては未完成＼nであり，特許法２９条の２にいう「発明」に該当しないものというべきである。
ウ これを本件についてみると，・・・・
エ 以上によれば，ガラス合紙の，シリコーンのポリジメチルシロキサンであ る有機ケイ素化合物の含有量を３ｐｐｍ以下，好ましくは１ｐｐｍ以下で，０． ０５ｐｐｍ以上とした先願発明は，ガラス合紙からガラス板に転写された有機ケ イ素化合物に起因する配線の不良等を大幅に低減でき，特にポリジメチルシロキ サンがガラス板に転写され，より配線や電極の不良等が発生し易くなることを抑 制できるものであって，先願発明の目的とする効果を奏するものであること，そ のようなガラス合紙は，ポリジメチルシロキサンを含有する消泡剤を使用しない で製造したパルプを原料として用い，ガラス合紙の製造工程において，パルプの 洗浄，紙のシャワー洗浄，水槽を用いる洗浄や，これらを２種以上行う方法によ り製造できること，以上のことが理解できる。
そうすると，先願発明は，創作された技術内容がその技術分野における通常の知 識・経験を持つ者であれば何人でもこれを反覆実施してその目的とする技術効果を あげることができる程度に構成されたものというべきである。＼nよって，先願発明は，特許法２９条の２にいう「発明」に該当し，未完成とは いえないから，同条により，これと同一の後願を排除する効果を有する。

◆判決本文

用語「臀部の頂上部よりも上側」とはいかなる位置かが争われました。裁判所は、拒絶審決を維持しました。

　1) 以上によれば，本願発明１の特許請求の範囲（請求項１）及び本願 明細書には，本願発明１の「臀部の頂上部よりも上側」は，「下方窄ま＼nり」の状態の設定の開始位置（起点）を規定したものであることの開示 はあるが，その用語の意義や技術的意義について述べた記載はない。 しかるところ，「頂上」の用語は，一般に，「いただき，てっぺん」 などを意味すること（広辞苑（第七版）），ヒップサイズの寸法は，人 体を側方から見て臀部が最も後方に突き出している位置（最も高い位置）＼nをメジャーで測定するのが一般的であることに鑑みると，本願発明１の 「臀部の頂上部よりも上側」にいう「臀＼部の頂上部」の用語は，臀部が＼n最も後方に突き出している位置（最も高い位置）を意味するものと理解 することができ，身頃の展開状態（展開平面図）においては，その位置 は，「臀部における点」として観念できるものと解される。＼n
そうすると，本願発明１の「臀部の頂上部よりも上側」は，臀＼部が最 も後方に突き出している位置（最も高い位置）よりも，上方であれば， それが多少の上方であっても，「臀部の頂上部よりも上側」に含まれる＼nものと解される。
イ これに対し原告は，本願明細書の記載（【００１０】，【００１３】等） によれば，相違点１に係る本願発明１の構成は，下方窄まりにする領域の＼n開始位置（臀部の形状と不整合にする領域の開始位置）を「臀＼部の頂上部 よりも上側」に設定（相違点１に係る本願発明１の構成）し，この設定に＼nより，生地が「臀部の頂上部」に対して「下方窄まり」の形状で接するこ＼nとになるため，「臀部の頂上部」を押圧する力には上向きの成分（上向き＼nのベクトル）が含まれることになり，これが臀部の頂上部をも上方に持ち＼n上げる作用を果たすので，「ショーツ等衣料のヒップ下部該当部位周りを ヒップ下部体形にフィットすべく絞ることができ」，「背面覆い部分の下 部がヒップ下部の膨らみ体形にぴったり合って該下半分を絞り込むように 深く包み込むことができる」という作用効果を奏する旨主張する。 しかしながら，前記ア認定のとおり，本願明細書の【００１０】及び【０ ０１３】の記載は，「下方窄まり」の状態に設定した構成によれば，ヒッ＼nプ下部体形の半球形状の下半分を深く立体的に包み込むことができるので， ヒップ下部へのフィット性に優れ，ヒップ裾ラインのずり上がりを確実に 防止できるとともに，直立姿勢時にショーツ等衣料のヒップ下部や臀溝部＼nに相当する個所に弛み皺やだぶつきが発生することが無くなり，美しいヒ ップ裾ラインを出すことことができるという効果を奏する旨を開示するも のであるが，本願明細書には，この効果が「下方窄まり」の状態の設定の 開始位置（起点）を「臀部の頂上部よりも上側」としたことによるもので＼nあることについての記載はない。
また，前記ア認定のとおり，本願明細書には，本願発明１の「臀部の頂＼n上部よりも上側」の具体的な位置を示した記載はないし，「下方窄まり」 の状態の設定の開始位置（起点）を「臀部の頂上部よりも上側」とするこ＼nとの技術的意義について述べた記載もない。ましてや，「下方窄まり」の 状態の設定の開始位置（起点）を「臀部の頂上部よりも上側」とすること＼nによって，生地が「臀部の頂上部」に対して「下方窄まり」の形状で接す＼nることになるため，「臀部の頂上部」を押圧する力には上向きの成分（上＼n向きのベクトル）が含まれることになり，これが臀部の頂上部をも上方に＼n持ち上げる作用を果たすことについては，記載も示唆もない。 したがって，原告の上記主張は，本願明細書の記載に基づかないもので あるから，採用することができない。

◆判決本文

　無効理由無しとした審決が支持されました。争点は進歩性違反、記載不備、手続き違背です。手続き違反について裁量の範囲を逸脱してないと判断しました。

　原告らは，本件審判において，主引用例である甲１に記載された発明と して「シクロオキシゲナーゼ−２阻害剤としてヒトに経口投与される，３ ００ｍｇのセレコキシブを含む経口投与用カプセル」の発明を主張し，当 事者双方は，発明の目的を発明特定事項に含めることについて議論してい なかったが，審判合議体は，本件審決において，審理の過程で当事者が一 切主張しなかった目的を発明特定事項に含む甲１発明を認定し，この認定 について原告らに反論の機会を与えることなく，本件発明１と甲１発明と の相違点に係る容易想到性の判断をし，甲１発明を主引用例とする進歩性 欠如の無効理由は理由がないと判断したものであり，このような審理は， 原告らにとって不意打ちであり，原告らの手続保障を著しく欠くものであ るから，本件審決には審理不尽の手続違背がある旨主張する。
しかしながら，審判合議体が審決で認定する主引用例記載の引用発明の 内容と請求人の主張する引用発明の内容とが異なる場合において，当事者 対し，事前に審決で認定する引用発明の内容を通知し，これに対する意見 を申し立てる機会を与えるかどうかは，審判合議体の審判指揮の裁量に委＼nねられていると解されるから，このような機会を与えなかったからといっ て直ちに審判手続に手続違背の違法があるということはできない。 また，原告らの主張する甲１に記載された発明と本件発明１との相違点 は，本件審決が認定した甲１発明と本件発明１との相違点１−１及び１− ２と異なるものではないから，審判合議体が本件審決認定の甲１発明を引 用発明として認定した上で，本件発明１の進歩性について判断をしたこと が，原告らにとって不意打ちであるとはいえず，上記裁量の範囲を逸脱し たということはできない。

◆判決本文

　本件特許についての第三次取消訴訟で無効理由無しの審決が取り消されました。第一次、第二次はいずれも、「無効理由無し、審決維持」でした。

　正規状態での施工の利点（上記(2)ア）及び２枚目クランプ状態での施工の 問題点（同イ）にかんがみると，甲１発明において，４００ｍｍの場合に２ 枚目クランプ状態で施工すると，地盤が硬い場合や鋼矢板が長い場合には施 工不能となるおそれがあるから，正規状態での施工が可能＼になるように構成＼nすることを当業者は動機付けられるといえる。 ここで，６００ｍｍ用のチャック装置のままで４００ｍｍの鋼矢板を正規 状態で施工すると，チャック装置が大きすぎるために干渉問題が生じる（上 記(2)ウ）。この干渉問題を解決するために，上記(3)の周知事項を適用して， 必要に応じて圧入機に仕様変更を加えつつ，６００ｍｍ用のチャック装置よ りも小型であり干渉問題の解消が可能な４００ｍｍ用のチャック装置を備え＼nる一体型チャックフレームに交換することにより，あるいは，６００ｍｍ用 の着脱式チャック装置よりも小型であり干渉問題の解消が可能な４００ｍｍ＼n用の着脱式チャック装置に交換することにより，４００ｍｍの場合でも正規 状態での施工が可能になるように構＼成することは，当業者が容易に想到し得 たことといえる。
なお，本件特許の明細書の【００２７】には，従来技術の説明として，溶 接事項記載に相当する記載があるが，溶接の工程にはそれなりの手間や費用 を要する上に，溶接した鋼矢板は，その再利用にも支障が生じ得ることなど を踏まえると，鋼矢板の溶接は，あくまでも次善の策にすぎず，当業者とし ては，より抜本的な解決策の採用に向けて動機付けられるであろうことは否 定できない。そうすると，溶接事項記載の存在により，相違点に係る本件発 明１の構成を採用することが阻害されるとはいえない。＼n
２ 第２次審決（甲７−１）との関係について
なお，甲７の１，２によれば，本件審判手続と第２次審決に係る無効審判手 続とでは，類似の無効理由が主張されていたことが認められるので，第２次審 決との抵触等が問題にならないではないが，同証拠によれば，両者で主張され た無効理由は，主引例が異なる上に，その根拠として提出された証拠にも違い があることが認められるから，本件において，原告が，甲１発明に基づく進歩 性欠如を主張することが，第２次審決の効力に違反するものではないし，また， その主張が既に決着済みの問題を蒸し返すものであって信義則に違反するとま で認めるに足りる証拠もない。

◆判決本文

1次判決はこちら

◆平成28(行ケ)10161

2次判決はこちら

◆平成30(行ケ)10030

　無効審判の審理で訂正し、無効理由無しとされましたが、これについては、審決取消訴訟（前訴）で取り消されました。再開した審理で、訂正がなされ、無効理由無しと判断されました。知財高裁は審決を維持しました。争点は新規性・進歩性、サポート要件です。概要は、先行公報に記載された事項については前訴の拘束力化あり、また阻害要因ありと判断されました。

　 　本件訂正発明１と甲１発明の相違点の認定の誤りについて
　ア 甲１の【００１６】には，「図１にホットプレスにより作製したターゲッ トの断面組織写真を示す。これによれば，微細な黒い点（ＳｉＯ２）が均質 に分布しているのが観察され，・・・以上の結果より，このターゲット組織は ＳｉＯ２がＣｏ−Ｃｒ−Ｔａ合金中に分散した微細混合相からなっている ことがわかった。」との記載があるから，甲１の図１の黒い点はＳｉＯ２と 認められる。そして，甲１の図１によれば，ＳｉＯ２の黒い点は粒子状をな しており，いずれも半径２µmの仮想円よりも小さいと認められる。したが って，甲１の図１のＳｉＯ２粒子はいずれも，ＳｉＯ２粒子内の任意の点を 中心に形成した半径２µmの全ての仮想円よりも小さいと認められ，形状２ の粒子の存在を確認することはできないから，本件訂正発明１が必ず形状 ２を含むのに対し，甲１発明においては，形状２の粒子を含むのか否かが 一見して明らかではないと認められる。
前訴判決は，審決を取り消す前提として，甲１発明の図１の全ての粒子 は形状１であると認定しており（甲３０，６１頁），この点について拘束力 が生じているものと認められ，この点からしても，本件訂正発明１が必ず 形状２を含むのに対し，甲１発明においては，形状２の粒子を含むのか否 かが一見して明らかではないということができる。 そうすると，本件訂正発明１が形状２の粒子を含むのに対し甲１発明に おいて形状２の粒子を含むのか否かが一見して明らかでないとの本件審 決の相違点（相違点２）の認定に誤りはないものと認められる。 イ(ア) この点につき，原告は，甲３に記載された再現実験は，甲１の実施 例１の再現実験であり，甲３で確認される非磁性材料粒子の組織は，甲 １の実施例１の組織と同じであるとして，甲３の断面組織写真である図 ６の画面右下には形状２の粒子が存在するから（甲４７），本件訂正発明 １と同じく，甲１発明にも形状２の粒子が存在するということができ， 形状２の粒子を含むのか否かが一見して明らかでない点をもって，本件 訂正発明１と甲１発明の相違点ということはできないと主張する。
(イ) 前記２(2)アのとおり，メカニカルアロイングは，高エネルギー型ボ ールミルを用いて，異種粉末混合物と硬質ボールを密閉容器に挿入し， 機械的エネルギーを与えて，金属，セラミックス，ポリマー中に金属や， セラミックスなどを超微細分散化，混合化，合金化，アモルファス化さ せる手法で，セラミックス粒子を金属マトリクス内に微細に分散させる ことを可能とするものであり，このようなメカニカルアロイングの仕組＼nみに照らすと，メカニカルアロイングにおいては，ボールミルのボール の衝突により異種粉末混合物にどのような力が加えられるかにより，生 成物の組織が異なってくるものと認められる。また，甲５２に「一般に 粉末のミリング時には衝撃，剪断，摩擦，圧縮あるいはそれらの混合し たきわめて多様な力が作用するがメカニカルアロイングにおいて最も重 要なものはミリング媒体の硬質球の衝突における衝撃力とされている。 衝撃圧縮により粉末粒子は鍛造変形を受け加工硬化し，破砕され薄片化 する。・・・薄片化および新生金属面の形成に加え，新生面の冷間圧接およ びたたみ込みが重なるいわゆる Kneading 効果により，次第に微細に混 じり合い，ついには光学顕微鏡程度では成分の見分けがつかないほどに なってしまう。」（前記２(1)オ）との記載があることからすると，メカニ カルアロイングにおいて最も重要なものはミリング媒体の硬質球の衝突 における衝撃力であると認められる。そうすると，ボールミルのボール の材質や大きさ，ボールミルの回転速度等の条件が異なれば，メカニカ ルアロイングによって得られる粉末の物性は異なり，そのような粉末か ら得られるスパッタリングターゲットの研磨面で観察される組織の形態 も異なると認められる。 そうであるとすれば，少なくともボールミルのボールの材質や大きさ， ボールミルの回転速度等のメカニカルアロイング条件が明らかにされな ければ，どのような組織の生成物ができるかが明らかにならないものと いうべきである。 そこで本件についてみると，甲１には，甲１発明のスパッタリングタ ーゲットを製造する際の，ボールミルのボールの材質や大きさ，ボール ミルの回転速度等のメカニカルアロイング条件についての記載はなく， 甲３のメカニカルアロイングの条件が，甲１発明のスパッタリングター ゲットを製造する際のメカニカルアロイングの条件と同じであったとい う根拠はない。そうすると，甲３に記載されたスパッタリングターゲッ トが形状２の粒子を含んでいたとしても，このことのみから，甲１発明 のスパッタリングターゲットも形状２の粒子を含むということはできな い。そして，その他に，甲１発明のスパッタリングターゲットが形状２ の粒子を含むことを認めるに足りる証拠はない。
・・・
(2) 本件訂正発明１〜６の進歩性についての判断の誤りについて
ア 本件訂正発明１と甲１発明の相違点２，本件訂正発明２と甲１発明の相 違点２’の容易想到性について検討する。 甲１発明は，ハードディスク用の酸化物分散型 Co 系合金スパッタリン グターゲット及びその製造方法に関する発明であり（【０００１】【産業上 の利用分野】），発明の目的は，保磁力に優れ，媒体ノイズの少ない Co 系合 金磁性膜をスパッタリング法によって形成するために，結晶組織が合金相 とセラミックス相が均質に分散した微細混合相であるスパッタリングタ ーゲット及びその製造方法を提供することにある（【０００９】【発明が解 決しようとする課題】）。そして，発明者らは，Co 系合金磁性膜の結晶粒界 に非磁性相を均質に分散させれば，保磁力の向上とノイズの低減が改善さ れた Co 系合金磁性膜が得られることから，そのような磁性膜を得るため には，使用されるスパッタリングターゲットの結晶組織が合金相とセラミ ックス相が均質に分散した微細混合相であればよいことに着目し，セラミ ックス相として酸化物が均質に分散した Co 系合金磁性膜を製造する方法 について研究し，甲１記載の発明を発明した（【００１０】【課題を解決す るための手段】）。そして，甲１には，急冷凝固法で作製した Co 系合金粉末 と酸化物とをメカニカルアロイングすると，酸化物が Co 系合金粉末中に 均質に分散した組織を有する複合合金粉末が得られ，この粉末をモールド に入れてホットプレスすると非常に均質な酸化物分散型 Co 系合金ターゲ ットが製造できる（【００１３】（課題を解決するための手段））と記載され ており，甲１発明のスパッタリングターゲットは，アトマイズ粉末とＳｉ Ｏ２粉末を混合した後メカニカルアロイングを行い，その後のホットプレ スにより製造されたものであり，ＳｉＯ２が Co−Cr−Ta 合金中に分散した 微細混合相からなる組織を有する（【００１５】，【００１６】（実施例１））。 他方，メカニカルアロイングについては，本件特許の優先日当時，前記 ２(2)記載の技術常識が存在したと認められ，当業者は，甲１発明のスパッ タリングターゲットを製造する際も，原料粉末粒子が圧縮，圧延により扁 平化する段階（第一段階），ニーディングが繰り返され，ラメラ組織が発達 する段階（第二段階），結晶粒が微細化され，酸化物などの分散粒子を含む 場合は，酸化物粒子が取り込まれ，均一微細分散が達成される段階（第三 段階）の三段階で，メカニカルアロイングが進行すること自体は理解して いたものと解される。
そして，メカニカルアロイングが上記第一ないし第三の段階を踏んで進 行することからすると，メカニカルアロイングが途中の段階，例えば，第 二段階では，ラメラ組織が発達し，形状２の粒子も存在するものと考えら れ，甲４９（実験成績報告書「甲３の混合過程で形状２の非磁性材料粒子 が存在すること（１）」）及び甲５０（実験成績報告書「甲３の混合過程で 形状２の非磁性材料粒子が存在すること（２）」）も，メカニカルアロイン グの途中の段階においては，形状２の粒子が存在することを示している。 しかし，甲１には，形状２のＳｉＯ２粒子について，記載も示唆もされて いない。むしろ，本件特許の優先日当時のメカニカルアロイングについて の前記技術常識（前記２(2)）に照らすと，メカニカルアロイングは，セラ ミックス粒子等を金属マトリクス内に微細に分散させるための技術であ り，第二段階は進行の過程にとどまり，均一微細分散が達成される第三段 階に至ってメカニカルアロイングが完了すると認識されていたものと推 認されるところであり，前記２(1)の技術文献の記載に照らして，メカニカ ルアロイングをその途中の第二段階で止めることが想定されていたとは 認められない。メカニカルアロイングを第二段階等の途中の段階までで終 了することについて，甲１には何ら記載も示唆もされておらず，その他に， これを示唆するものは認められない。むしろ，甲１には，合金相とセラミ ックス相が均質に分散した微細混合相である結晶組織を得ることが，課題 を解決するための手段として書かれており，セラミックス相が均質に分散 した微細混合相を得るためには，均一微細分散が達成される第三段階まで メカニカルアロイングを進めることが必要であるから，甲１は，メカニカ ルアロイングをその途中の第二段階で止めることを阻害するものと認め られる。
そうすると，当業者は，メカニカルアロイングについて前記２(2)記載の 技術常識を有していたものではあるが，甲１発明のスパッタリングターゲ ットを製造する際に，メカニカルアロイングを第二段階等の途中の段階ま でで終了することにより，ＳｉＯ２粒子の形状を形状２（形状２’）の粒子 を含むようにすることを動機付けられることはなかったというべきであ る。 したがって，相違点２及び相違点２’に係る事項は，当業者が容易に想 到し得たものとは認められない。

◆判決本文

　本件発明の認定誤りを理由として、拒絶審決が取り消されました。

　本件審決は，相違点の認定において，本件補正発明が，「ダンパを囲繞す る空間が，二つの該剪断部の間の空間に一連である」点と，「想定される入力方向に 対して機能する向きに設置され」，「上記想定される入力方向に対し，二つの上記剪断部の面内方向が傾斜するように上記剪断部が設置され」る点とを分けて認定して＼nいる。 しかし，本件補正発明は物の発明であること及び前記１で認定した本件明細書の 記載からすると，本件補正発明の，「想定される入力方向に対して機能する向きに設置され」，「上記想定される入力方向に対し，二つの上記剪断部の面内方向が傾斜す＼nるように上記剪断部が設置され」との構成は，「端部の連結部を介して一連に設けられ」，「ダンパを囲繞する空間が，二つの該剪断部の間の空間に一連である」二つの＼n剪断部の形状について，いずれの剪断部も，想定される方向からの入力に対して機 能し，想定される入力方向に対し面内方向に傾斜するように設置できる形状であることを特定したものと解するのが相当であるから，本件補正発明の，「二つの剪断部＼nが，当該ダンパの端部を成す連結部を介して一連に設けられ」との構成，弾塑性履歴型ダンパが「想定される入力方向に対して機能＼する向きに設置され」，「上記想定される入力方向に対し，二つの上記剪断部の面内方向が傾斜するように上記剪断部 が設置され」との構成及び「ダンパを囲繞する空間が，二つの該剪断部の間の空間に一連である」との構＼成は，いずれも，ダンパの形状を特定するものである。そして，これらの形状の構成は相互に関連して，ダンパが振動エネルギーを吸収する機序に影響を与えるものであるから，上記の各構＼成を別個の相違点として，それぞれ独立に容易想到性の判断をするのは相当ではないというべきである。これに反する 被告の主張は理由がない。
(2) 相違点４’の容易想到性について
ア 前記２(1)で認定した引用文献１の記載からすると，引用発明１は，水平 方向の全方向からの震動エネルギを，X)成分とＹ成分に分担して極低降伏点鋼製パ ネルが塑性変形して吸収する制震パネルダンパであること，従来は，水平方向の全 方向からの震動エネルギを吸収するために，極低降伏点鋼製パネルの向きが直角と なるように二つのダンパをＬ字状やＴ字状に並べて配置していたところ，そのよう なダンパの配置方法では，それぞれのパネル毎に一対のエンドプレートを設置する ため，取り付けのためのスペースが大きくなり，また，取り付けのための手間がか かるという課題があり，同課題を解決するために，引用発明１−２は，ダンパの形 状を，平面視した場合に断面が中空の矩形になる四角柱状とし，これを一対のエン ドプレートの間に設置する構成にしたもの，引用発明１−１は，ダンパの形状を，平面視した場合に断面が互いに直交する十＼字状としたものであり，それぞれこれを一対のエンドプレートの間に設置する構成にしたものであることが認められる。一方，本件補正発明の特許請求の範囲の「想定される入力方向に対して機能＼する向きに設置される弾塑性履歴型ダンパであって」，「上記想定される入力方向に対し， 二つの上記剪断部の面内方向が傾斜するように上記剪断部が設置され」との記載及 び前記１で認定した本件明細書の記載によると，本件補正発明は，振動エネルギー の入力方向を想定し，特定の入力方向からの振動に対応するダンパであること，本 件補正発明の従来技術であるダンパは，剪断部を一つしか有していないために，地 震の際にいずれの方向から水平力の入力があるかは予測困難であるのに，一方向からの水平力に対してしか機能＼せず，また，想定される入力方向に対して高精度にダンパの剪断変形方向を合わせる設置角度設定が必要であるという課題があったこと， 本件補正発明は，剪断部を二つ設け，これらを端部で連結させたことにより大きな 振動エネルギーを吸収できるようにし，また，向きの異なる二つの剪断部を想定さ れる入力方向に対し面内方向に傾斜するように設置できる形状とすることにより， 入力の許容範囲及び許容角度が広くなり，据付誤差を吸収することができるように したことが認められる。 このように，引用発明１は，水平方向の全方向からの震動エネルギーを吸収する ためのダンパであるのに対し，本件補正発明は，振動エネルギーの入力方向を想定 し，その想定される方向及びその方向に近い一定の範囲の方向からの振動エネルギ ーを吸収するためのダンパであり，両発明の技術的思想は大きく異なる。これに反 する被告の主張は理由がない。 そして，相違点４’に係る本件補正発明の構成は，上記のような技術的思想に基づくものであるから，引用発明１−２との実質的な相違点であり，それが設計事項＼nにすぎないということはできない。
イ(ｱ) 前記２(2)で認定した引用文献２の記載からすると，引用文献２には， 本件審決が認定した引用発明２（前記第２の３(1)イ）が記載されているが，引用発 明２の略Ｌ字状に配置された二つの剪断パネル型ダンパー９０の各パネル部は，端 部で連結されていないことが認められる。 引用発明１−２においては，各側面のパネルはすべて端部で隣接するパネルと連 結されているが，引用発明１−２のこの構成に代えて，引用発明１−２に，二つの剪断パネル型ダンパー９０のパネル部を，端部を連結することなく，略Ｌ字状に配＼n置するという引用発明２の上記構成を適用して，ダンパの断面形状をＬ字状とするなど２枚のパネルを端部で連結する構＼成とすることの動機付けは認められない。
(ｲ) 前記２(3)，（4)で認定した引用文献３，４の記載によると，塑性変形す る部材を用いて震動を吸収するダンパー部材において，塑性変形する部材の降伏強 度を調整するなどの目的で，穴又はスリットを設けることは，周知技術であること が認められるが，引用発明１−２にこの周知技術を適用したとしても，ダンパを囲 繞する空間と一連とはなるが，ダンパの断面形状をＬ字状とするなど２枚のパネル を端部で連結する構成となるものではない。
(ｳ) その他，相違点４’に係る本件補正発明の構成を引用発明１−２に基づいて容易に想到することができたというべき事情は認められない。＼n
(ｴ) 以上からすると，その余の点について判断するまでもなく，引用発明 １−２に基づいて本件補正発明を容易に発明することができたとは認められない。
(ｵ) なお，本件審決は，引用文献１には，断面が十字状や中空の矩形の形状の引用発明１のほか，断面が円状のダンパも記載されていることから，引用文献１＼nにおける極低降伏点鋼パネルの数や配置及び交点の接合形態については，異なる方 向成分の震動を分担して塑性変形により吸収する機能が維持される範囲で，自由度がある，引用文献１は，断面が略Ｌ字状となるダンパを排除していないと判断する。＼nしかし，本件補正発明を引用発明１−２に基づいて容易に発明することができた ということができないことは，既に判示したとおりであって，引用文献１において， 極低降伏点鋼パネルの数や配置及び交点の接合形態については自由度があり，また， 断面が略Ｌ字状となるダンパを排除していないとしても，そのことから直ちに本件 補正発明を発明する動機付けがあるということができないことは明らかである。

◆判決本文

　コンピュータシステム（医薬品相互作用チェックシステム）について、進歩性違反なしとした審決が維持されました。

(3) 原告の主張に対する判断
ア 原告は，「医薬品」の語は，販売名（商品名），一般名あるいは，薬効， 有効成分及び投与経路を特定できるコードを意味するとの本件審決の認定は，リパ ーゼ事件判決に反していると主張する（前記第３の１(2)ア）。 特許請求の範囲から発明を認定するに当たり，特許請求の範囲に記載された発明 特定事項の意味内容や技術的意義を明らかにする必要がある場合に，技術常識を斟 酌することは妨げられないというべきであり，リパーゼ事件判決もこのことを禁じ るものであるとは解されない。 そして，本件発明１における「相互マスタ」に登録される「一の医薬品」と「他 の一の医薬品」が，いずれも，販売名（商品名）又は一般名，薬価基準収載用薬品 コードであれば薬効，投与経路・有効成分（７桁のコード）以下の下位の番号によ って特定されるものなど，具体的に当該医薬品の薬効，投与経路及び有効成分が特 定できるレベルのものを意味すると認められることは，前記(2)ウ(ｱ)のとおりであ り，特許請求の範囲の記載や技術常識からこのように判断できるものであることは， 前記(2)ウ(ｱ)で判断したとおりである。 したがって，原告の上記主張を採用することはできない。
イ 原告は，本件審決の要旨認定は，「医薬品」の概念と，「医薬品」を表現＼nするデータ（本件明細書の【００４０】）を区別する本件明細書の記載と矛盾すると 主張する（前記第３の１(2)イ(ｱ)）。 しかし，「相互マスタ」に登録される「一の医薬品」と「他の一の医薬品」につい て，具体的に当該医薬品の薬効，投与経路及び有効成分が特定できるレベルのもの を意味すると判断することは，データの格納の構成について判断しているものであ＼nり，本件明細書の【００４０】の記載にも沿うものであるから，本件明細書の記載 と矛盾するものではない。
原告は，本件審決の「医薬品」の認定は，「相互作用が発生する医薬品の組み合わ せ」の概念と，その表現方法，すなわち医薬品の組み合わせを表＼現するためのデー タの概念・種類（薬効コード）を区別している本件特許の請求項２の記載に反する ものであるとも主張する（前記第３の１(2)イ(ｳ)）が，同様に，「相互マスタ」に登 録される「一の医薬品」と「他の一の医薬品」について，具体的に当該医薬品の薬 効及び有効成分が特定できるレベルのものを意味すると判断することは，データの 格納の構成について判断しているものであり，本件特許の請求項２の記載にも沿う＼nものであるから，本件特許の請求項２の記載と矛盾するものではない。
ウ 原告は，本件審決は，特許請求の範囲に記載のない構成要素を付加して＼n「医薬品」の文言を殊更狭く要旨認定をしており，サポート要件違反，実施可能要＼n件違反，明確性要件違反の無効理由が存在することを示すものである旨の主張をす る（前記第３の１(2)イ(ｵ)）が，本件発明１における「相互マスタ」に登録される「一 の医薬品」と「他の一の医薬品」が，いずれも，販売名（商品名）又は一般名，薬 価基準収載用薬品コードであれば薬効，投与経路・有効成分（７桁のコード）以下 の下位の番号によって特定されるものなど，具体的に当該医薬品の薬効，投与経路 及び有効成分が特定できるレベルのものを意味すると認められることは，前記(2) ウ(ｱ)のとおりであり，そのように解することから，本件発明１にサポート要件違反， 実施可能要件違反，明確性要件違反があるとは認められないから，原告の上記主張＼nを採用することはできない。
エ 原告は，本件審決の理論で相互作用マスタに格納されるデータの概念の レベルについて解釈を行うと，結局どの概念のレベルまで特定すれば本件発明１の 範囲に含まれ，どの概念のレベルでは当該範囲に含まれないのか判然とせず，発明 の外縁が不明確となると主張する（前記第３の１(3)エ(ｳ)）。 しかし，既に判示したとおり，本件発明１において，「相互マスタ」に登録される 「一の医薬品」と「他の一の医薬品」について，具体的に当該医薬品の薬効，投与 経路及び有効成分が特定できるレベルのものを意味すると認められるのであり，そ のように解することが，本件発明１の外縁を不明確にするということはできない。 また，原告は，本件明細書の【００４０】が「薬効コード」は「何でもよい」と していることを指摘するが，この段落の記載は，本件特許の特許請求の範囲の記載 を超えたものを意味していると認めることはできないから，「何でもよい」というの も，具体的に当該医薬品の薬効，投与経路及び有効成分が特定できるレベルであれ ば「何でもよい」と述べているにすぎないと認められる。 オ その他の原告の主張を採用することができないことは，既に判示したと ころから明らかである。
(4) 以上によると，本件審決の一致点及び相違点の認定に誤りはなく，それに 基づく相違点１，２についての容易想到性の判断（前記第２の４(1)ウ）も誤りはな いから，取消事由１は理由がない。
３ 取消理由２（本件発明９の容易想到性の判断の誤り）について
(1) 原告は，本件審決は，本件発明１の要旨認定を誤った結果，請求項１の従 属項である請求項９に係る本件発明９の要旨認定をも誤り，引用例との一致点，相 違点の認定を誤ったと主張する。 しかし，前記２で判示したところによると，本件発明９と甲１発明には，少なく とも前記第２の４(1)イの相違点１〜４が認められることになる。そして，相違点１ 及び２についての容易想到性の判断（前記第２の４(1)ウ）にも誤りがないから，そ の余の点を判断するまでもなく，本件発明９は，当業者が容易に発明をすることが できたものとは認められない。 したがって，取消事由２は理由がない。
(2) なお，原告は，本件発明９は，個別マスタを共通マスタと別に設け，個別 マスタを優先して処理する点において，甲１発明と相違するが，本件審決は，この 点の容易想到性の判断を誤ったものであると主張する。 原告の上記主張は，令和元年１２月１０日付けの原告準備書面(1)において主張さ れたものではなく，この準備書面に対し，被告らから令和２年２月１０日付け被告 ら第１準備書面で反論がされた後の同年３月２７日付け原告準備書面(2)において 初めて主張されたものであるから，時機に後れた攻撃防御方法の提出であるが，取 消事由２については，前記(1)のとおり，原告の上記主張について判断するまでもな く判断することができるので，上記主張は，訴訟の完結を遅延させるものではない。 したがって，上記主張を却下することはしないこととする。

◆判決本文

　新規性・進歩性違反については、一致点と相違点の認定を誤っているとして取り消しました。その他の記載要件（実施可能要件・サポート要件）については無効理由無しについても判断しています。＼n

　イ 本件審決は，引用発明１を前記第２の３(2)アのとおり，低純度酸素の生成に 関し，「高純度酸素が側塔から抜き取られる位置よりも１５〜２５平衡段高い位置で 側塔から液体として抜き出され，液体ポンプを通過することにより高い圧力に圧送 され，主熱交換器を通過することによって気化され」るものと認定した。 原告は，上記認定を争い，引用発明１は，低純度酸素を専ら液体として抜き出す ものではないと主張し，その根拠として記載Ａを指摘する。
ウ 記載Ａは，「Either or both of the lower purity oxygen and the higher purity oxygen may be withdrawn from side column １１ as liquid or vapor for recovery.」というものである（甲１の１。５欄８行〜１０行）。引用例１の他の箇所 （例えば，５欄１１行〜２２行，２３行〜３２行，３３行〜３９行）において， “recover”の用語が最終的な製品を得ることという意味で用いられていることから すると，記載Ａ文末の“recovery”も最終製品の回収のことを意味し，他方で文中の “withdrawn”は，中間的な生成物の抜き出しのことを意味するものと解される（４ 欄４０行の“withdrawn”，５欄４３行の“withdrawal”も同様である。）。そうすると，記載Ａは，前記ア ｇのとおり，低純度酸素及び高純度酸素のいずれか又は両方は， 回収のために，液体又は気化ガスとして側塔１１から抜き出されてもよいと訳すの が相当である。 そうだとすると，記載Ａからは，引用発明１が低純度酸素を専ら液体として抜き 出すもので，気体としての抜き出しは排除されている，と理解するのは困難である。 しかも，引用例１の全体をみると，引用発明１が解決しようとする課題は，低純 度酸素及び高純度酸素の両方を高回収率で効果的に精製することができる極低温精 留システムを提供することであり ，課題を解決する手段は，空気成分の 沸点の差，すなわち低沸点の成分は気化ガス相に濃縮する傾向があり，高沸点の成 分は液相に濃縮する傾向があることを利用したものである（同 と認められ，図 １に示されたのは，あくまで，好ましい実施形態にすぎない 。図１の説明 においては，低純度酸素を液体として抜き出し，それにより大量の高純度酸素を得 られるとしても，それは，最も好ましい実施形態を示したものであって，引用例１ に側塔１１から低純度酸素を気体として抜き出すことが記載されていないとはいえ ない。
エ また，証拠（甲２，３の１，４，７の１，８）によれば，本件発明１の出願当 時，空気分離装置又は方法において，高純度酸素と区別して低純度酸素を回収する ことができ，その際に，精留塔から，低純度酸素を気体として抜き出す方法も液体 として抜き出す方法もあることは，技術常識であったと認められる。上記認定の技 術常識に照らしても，引用例１には，低純度酸素を液体として抜き出すことのみな らず，気体として抜き出すことが記載されているに等しいというべきである。
オ そうすると，本件審決が，引用発明１を，低純度酸素を専ら液体として抜き 出すものと認定し，これを一致点とせずに相違点１と認定したことは，誤りといわ ざるを得ない。 本件審決は，その余の相違点及び本件発明２〜４と引用発明１との相違点につい て判断せず，原告被告ともにこれを主張立証していないから，これらの点に係る新 規性及び進歩性については，再度の審判により審理判断が尽くされるべきである。
・・・
事案に鑑み，取消事由３についても判断する。
(1) 実施可能要件適合性＼n
ア 本件各発明に係る「空気分離方法」のための「空気分離装置」は，２種以上の 純度の酸素を取り出すものであり，そのうち１種を低純度のガス酸素で取り出すこ とによって，低圧精留塔内の主凝縮器に必要な酸素の純度を低減でき，その結果， 空気圧縮機の吐出圧の低減を図り，該圧縮機の消費動力を低減し，「空気分離装置」 の稼動コストを従来よりも小さくすることができるものである。 イ 本件各発明において用いられる装置は，「空気圧縮機」，「吸着器」，「主熱 交換器」，「高圧精留塔」，「低圧精留塔」，「低圧精留塔」内に設けられた「主凝 縮器」，「昇圧圧縮機」，「液酸ポンプ」，「空気凝縮器容器」及び「空気凝縮器容 器」内に設けられた「空気凝縮器」を主として備える「空気分離装置」であり，それ ぞれの意味するところは，図面をもって具体的に示されている（【００２３】，図 １）。
工程についても，1)「低圧精留塔」内で精留分離された液体酸素が，「空気凝縮器 容器」内に供給され，「空気凝縮器容器」内で気化したガス酸素（低純度酸素）が， 供給ライン（ガス酸素供給ライン）により「主熱交換器」に送られて常温に戻された 後，必要に応じて空気が混合されて酸素富化燃焼用酸素として外部（酸素富化炉） に供給されること（【００２７】〜【００２９】），2)「空気凝縮器容器」内の液体 酸素は，供給ラインにより「液酸ポンプ」に送られて必要圧に昇圧された後，「主熱 交換器」で蒸発及び昇温されることによりガス酸素（高純度酸素）となり，酸化用酸 素として外部（酸化炉）に供給されること（【００３０】），3)「空気凝縮器容器」 内の液体酸素（高純度酸素）の抜き出し量は，例えば１０％〜８０％の間とするこ と（【００５９】，【表３〜５】），以上のことが，具体的に示されている。＼nそして，以上のような「空気分離装置」によれば，必要とされる高純度酸素が全体 の酸素の一部である場合に，必要とされる高純度酸素の純度を確保しつつ，「低圧 精留塔」の「主凝縮器」から取り出す液体酸素の純度を低減し，低減分の酸素の沸点 を下げることが可能となり，また，「低圧精留塔」内で液体酸素とガス窒素との間で＼n行われる熱交換の温度差を大きくすることにより，「高圧精留塔」内の必要圧力を 下げることができ，これにより，「空気圧縮機」の吐圧力を低減し，ひいては該圧縮 機の消費動力の低減が可能となるので，「空気分離装置」の稼動コストを従来より＼nも抑えることができるとして，効果及びその機序の説明もされている（【００１８】， 【００３５】，【００３６】）。
ウ 本件明細書の発明の詳細な説明には，前記ア，イのことがその具体的な実施 の形態も含めて記載されており，当業者は，これをみれば，過度の試行錯誤を要す ることなく，本件各発明を実施することができる。 よって，本件明細書の発明の詳細な説明の記載は，実施可能要件に適合する。＼n

◆判決本文

　進歩性違反の無効理由無しとした審決が維持されました。裁判所は「性質の異なる泥土を，発明の対象とすることの動機付けはないというべきである」と述べました。

　エ 進歩性の判断について
原告は，原告甲１発明は，シールド工法により発生する泥土の処理方法 に関する発明であるから，仮に，その泥土に気泡シールド工法により発生 する泥土が含まれないとしても，気泡シールド工法がシールド工法の典型 例であることなどを考慮すれば，気泡シールド工法によって発生した泥土 を原告甲１発明の対象とすることは容易に想到することができると主張す る。 しかしながら，原告甲１発明に開示された発明は，「推進工事，シール ド工事，基礎工事，浚渫工事のような建設工事等で発生する泥土」であっ て，高い含水比により流動性が高い反面，気泡の存在は想定されていない ものを対象とし，これに凝集剤を適切に供給することよって「凝集された 無数の土粒子間に自由水を満遍なく抱合して，粒状化した状態に処理」 【００４９】するという発明である。これに対し，気泡シールド工法によ って発生する泥土は，含水比が低く，気泡を有している点において，原告 甲１発明が想定する泥土とは性質が異なるのであるから，当業者には，こ のように性質の異なる泥土を，原告甲１発明の対象とすることの動機付け はないというべきである。このことは，気泡シールド工法がシールド工法 の典型例であるとしても，それによって左右されるものではない（問題は， 泥土の性質であるからである。）。
原告は，気泡シールド工法とその他の泥土圧シールド工法とは技術分野 に親近性があり適宜の互換性があること，両工法には発生する泥土の流動 性という課題の共通性があることなども指摘している。しかし，前者に関 していえば，問題は，泥土の性質であって，工法の種類ではないことは既 に指摘したとおりである。また，後者についていえば，気泡を有する泥土 の場合には，流動性をなくすために気泡を消滅させなければならないとい う固有の課題が存在するのであるから，流動性という表面的な現象面にお＼nいて共通性があるからといって，直ちに，気泡を有する泥土を原告甲１発 明の対象とすることが容易であるということはできない。 よって，原告甲１発明において，相違点１に係る本件発明１の構成とす＼nることは，当業者が容易に想到できたものとはいえない。したがって，本 件発明１が進歩性を欠くとはいえず，審決の同旨の判断には結論において 誤りはない。

◆判決本文

　進歩性無しとした審決が維持されました。争点の１つが引用文献の認定です。裁判所は、引用文献から発明を抽出する点について、「発明特定事項に相当する事項を過不足のない限度で認定すれば足りる」と判断しました。

ア 原告は，審決が事項1)（ボルトの本数）及び事項2)（三角部材）を構成＼nに含めずに引用発明を認定したことは誤りである旨主張するので，検討す る。
(ア) 引用発明の認定に際しては，ひとまとまりの技術的思想を構成する要＼n素のうち，本件補正発明の発明特定事項に相当する事項を過不足のない 限度で認定すれば足り，特段の事情がない限り，本件補正発明の発明特 定事項との対応関係を離れて，引用発明を必要以上に限定して認定する 必要はないと解される。 審決の認定した引用発明は，「操作コントロールとバランス感覚を養 う上で支援となる自転車を提供すること」及び「走行練習の期間を短縮 させる自転車を提供すること」という考案の課題（引用文献１の【００ ０３】）に照らし，「接続部品を車体上の接続部の収納空間内から取り 外し，前記ペダルユニットを車体上から分離させる」こと（同【０００ ７】）及び「ペダルユニットが枢設されている接続部品を車体上の接続 部の収納空間内に固設する」こと（同【０００８】）に対応する構成を＼n含めて「走行練習用の自転車」の構成要素を特定したものであるから，＼n課題を解決するために必須の構成を，ひとまとまりの技術的思想として＼n把握できるように特定したものということができる。
(イ) 事項1)（ボルトの本数）を捨象したことについて
ａ ボルトの本数について，引用文献１の実施例を示した【図１】【図 ２】【０００６】では２本とされているものの，【実用新案登録請求 の範囲】においてボルトの本数は特定されていない上に，【考案の詳 細な説明】においても，実施例においてボルトを２本としたことの理 由やその作用効果，自転車の機能との関係等についての記載や示唆は＼nみられない。そうすると，引用発明において，ボルトの本数（それが ２本であること）は，発明の本質的要素には当たらないというべきで あるから，事項1)を欠くことによって，引用文献１に開示された考案 の技術的思想を把握できなくなるものではない。 したがって，引用文献１において，ボルトの本数には特段の技術的 意義はないと解するのが当業者の通常の理解であると考えられるから， 「ひとまとまりの技術的事項」としての引用発明を認定するに当たっ て，ボルトの本数に関する事項1)を捨象することは妨げられないとい える。
ｂ なお，本件補正発明は，ボルトの本数を，発明特定事項として何ら 限定するものでないから，引用発明の認定に当たって事項1)を捨象し ても，本件補正発明の発明特定事項に相当する事項を過不足のない限 度で認定しているといえ，この点からしても，原告の主張は失当であ る。 また，原告の主張中には，本件補正発明の意義の中には，組立てを 容易にすることが含まれているとする部分があり，この主張は，本件 補正発明は，組立てを容易にするという観点から，ボルトの本数（１ 本）を本質的な要素とするという趣旨であると考えられないでもない。 しかしながら，本件補正発明の請求項の範囲には，ボルトの本数は含 まれていないし，本件明細書を検討しても，ボルトの本数が１本であ ることが，本件補正発明の本質的要素であることが記載されていると 理解することはできないから，上記のような理解は成り立たない。
(ウ) 事項2)（三角部材）を捨象したことについて
ａ 引用文献１の【図１】〜【図３】には三角部材らしき図示がなされ ているものの，考案の詳細な説明では言及がないし，同種の形状を有 する自転車車体において三角部材が必須の部材であるとの技術常識が あるとも認めがたい。そうすると，引用文献１に接した当業者が三角 部材に特段の技術的意義があると理解することは想定し難いから，ひ とまとまりの技術的事項としての引用発明を認定するに当たって事項 2)を捨象することは妨げられない。
ｂ 他方，本件補正発明は，三角部材に相当する部材を備えることを発 明の構成要素とするものではなく（本件明細書において発明の一実施＼n形態として【００１８】で言及され，本願図１ないし３に図示されて いるにとどまる。），それを除外することを構成要素とするものでも＼nない。したがって，引用発明の認定に当たって事項2)を捨象しても， 本件補正発明の発明特定事項に相当する事項を過不足のない限度で認 定しているといえ，この点からしても原告の主張は失当である。
(エ) 以上によれば，事項1)及び2)を捨象した審決の引用発明の認定は，引 用文献１に開示された考案の有するひとまとまりの技術的思想につき， 本件補正発明の発明特定事項に相当する事項を過不足のない限度で認定 したものということができる。かかる認定が，引用文献１に記載された 技術内容から必須の一部構成を捨象したとも，不当に抽象化・一般化・＼n上位概念化したともいえない。 したがって，引用発明の認定に誤りがあるとの原告の主張は採用する ことができない。

◆判決本文

　進歩性違反無しとした審決が維持されました。ただ、知財高裁は、引用文献に記載の発明について誤りがあるが、結論は妥当としました。

　「袋」の辞書的な意味は，「中に物を入れて，口をとじるようにした入れ物。」 とされている（広辞苑第七版）。そして，本件発明においても「袋」の語がそのよ うなものとして扱われている（本件明細書の段落【００５２】，【００５５】，【０ ０５８】，【００５９】参照）と認められ，「袋」について上記辞書的意味を超え て，それを限定する記載はない。 他方，甲１の段落【００５３】の「・・・複数の区画室２８には，少なくとも２ 種以上のビタミンが，少なくとも一部のビタミンを他のビタミンと隔離するように， 別々に収容されている・・・」，「・・・壁材３９の内壁面同士を剥離可能に熱溶＼n着した弱シールからなる隔離部４３により下端部が収容室２４と隔離され・・・」 との記載，段落【００５４】の「・・・収容容器３０の隔離部４３は，区画室２８ の壁材３９を押圧することにより，剥離して開放できる・・・」との記載及び【図 ６】からすると，甲１発明の区画室２８は，内部にビタミン等を収容することが予＼n定されたものであり，隔離部４３が閉じたり，開いたりして「口」としての役割を 果たすものであると認められるし，【図６】に表れた区画室２８の形状からしても＼n区画室２８は「袋」と呼んで差し支えないものである。 そうすると，甲１発明の区画室２８の形態は，本件発明１にいう「袋」に相当す るものであり，この点を否定した審決の認定は相当ではない。
・・・
本件発明１では，輸液製剤は，輸液容器が，ガスバリヤー性外袋に収納されてお り，上記外袋内の酸素を取り除いたものであるのに対して，甲１輸液製剤発明では， そのような特定のない点。 イ 前記(1)イ（ｴ)ｂのとおり，当業者は，甲１から，収容室２３にシステイ ン，またはその塩，エステルもしくはＮ−アシル体を収容し，区画室２８に微量金 属元素を収容するという構成を認識することができないところ，本件発明１の「ア＼nセチルシステイン」は，システインのＮ−アシル体であるから，相違点１−１及び 相違点１−２は，実質的な相違点ということができる。
(3) 小括
以上からすると，その余の点について判断するまでもなく，本件発明１が甲１輸 液製剤発明と同一ではないとした審決は結論において相当であり，原告が主張する 取消事由１は理由がない。

◆判決本文

　電子たばこの特許について、新規性・進歩性、サポート要件・実施可能要件、明確性要件について無効理由があるのかが争われました。審決は理由無しと判断しました。知財高裁(2部)もかかる判断を維持しました。

　(ｲ) 前記ア(ｲ)〜(ｴ)の本件明細書の記載からすると，特許請求の範囲の請求 項１及び１５にある第１，第２及び第３段階と第１，第２及び第３の温度の技術的 意義は，次のとおりであると認められる。
1) 第１段階として，加熱要素の温度をエアロゾル形成基材からエアロゾルが発 生する温度であるが許容温度（「エアロゾル形成基材から所望の物質の揮発が開始さ れる温度」から「エアロゾル形成基材から望ましくない物質の揮発が開始される温 度」未満又は「エアロゾル形成基材が燃焼する温度」未満）の範囲内の第１の温度 まで上昇させ，装置及び基材が温まり，凝縮が抑えられてエアロゾルの送達が増加 することに伴い，2)第２段階として，エアロゾルの送達を抑えるため，第１の温度 より低いが，エアロゾル形成基材のエアロゾル揮発温度よりは低くならない，エア ロゾルの送達を軽減する温度である第２の温度へと加熱要素の温度を低下させ，そ の後，エアロゾル形成基材の枯渇及び熱拡散の低下に起因するエアロゾル送達の減 少が生じるため，それを補償するため，3)第３段階として，加熱要素の温度を第２ の温度より高いが許容温度内にある第３の温度に上昇させる。4)これらの構成を採＼n用することにより，「ユーザによる複数回の吸煙を含む期間にわたって特性がより一 貫したエアロゾルを提供するエアロゾル発生装置及びシステムを提供すること」と いう本件発明の課題が解決される。
(ｳ) 以上の本件発明の課題やその解決手段の技術的意義に照らして，本件特 許の特許請求の範囲の請求項１及び１５を見ると，原告が主張する特性がより一貫 したエアロゾルを提供できない態様の時間や温度のもの（前記第３の１（原告の主 張）(1)で原告が例として挙げているようなもの）までが本件特許の特許請求の範囲 に含まれるとは解されない。
(ｴ) そうすると，本件特許の特許請求の範囲の請求項１及び１５は，発明の 詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明 の課題を解決できると認識できる範囲のものであるということができる。
(2) 原告は，1)本件特許の特許請求の範囲には，第１，第２及び第３の温度の技 術的意義や持続時間又は切替タイミングについて何も規定されていないから，特許 請求の範囲を本件明細書の記載に基づいて限定解釈することは許されない，2)「第 ３の温度」に関して，加熱要素の温度を上げることで，エアロゾル送達の減少を抑 制できるという技術常識が存在せず，当業者はそのことを理解できないし，「第２段 階」についても，エアロゾルの送達を抑制するために加熱要素の温度を下げるとい うことは当業者には理解できないと主張する。
ア 上記1)について
(ｱ) 前記のとおり，サポート要件の判断は，特許請求の範囲の記載と発明 の詳細な説明の記載とを対比して行うものであるが，対比の前提として特許請求の 範囲から発明を認定するに当たり，特許請求の範囲に記載された発明特定事項の意 味内容や技術的意義を明らかにする必要がある場合に，必要に応じて明細書や図面 の記載を斟酌することは妨げられないというべきであり，当事者が引用するリパー ゼ判決は，そのことを禁じるものと解することはできない。 そして，本件においては，本件明細書の記載に照らすと，特許請求の範囲の請求 項１及び１５について，前記(1)で認定したとおりのものであると理解できるのであ り，それを基に特許請求の範囲と発明の詳細な説明を対比すると，特許請求の範囲 に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の 記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであると いえる。
(ｲ) 原告は，この点について，サポート要件の判断に当たって，発明の詳 細な説明に基づく特許請求の範囲の限定解釈が許されるとすると，特許請求の範囲 が文言上どれだけ広くてもサポート要件違反になることがなくなり，その趣旨が没 却されるし，侵害の場面で広範な特許請求の範囲に基づき充足を主張でき，二重の 利得を得ることになるから不当であると主張する。 しかし，サポート要件の判断に当たって，発明の詳細な説明を参酌するからとい って，特許請求の範囲に発明の詳細な説明を参酌して認められる発明の内容が，発 明の詳細な説明によってサポートされていないときは，サポート要件違反になるこ と（例えば，特許請求の範囲の文言に発明の詳細な説明を参酌して認められる発明 の内容が，ＡとＢの両方を含むものであるが，実施例等としては，Ｂしかないとき にＡはサポートされていないと判断する場合があることなど）はあり得るのであっ て，常にサポート要件違反を免れるということにはならない。 また，特許発明の技術的範囲を定めるに当たり，明細書及び図面を考慮するとさ れていること（特許法７０条２項）からすると，原告のいう二重の利得が発生する とはいえない。したがって，原告の上記主張は，前記(1)の判断を左右するものではない。
イ 上記2)について
「第３の温度」について，本件明細書では，段落【００５６】において，【図４】 を示しつつ，成分の送達は，ピークを迎えた後に，「基材の枯渇」及び「熱拡散効果 が弱まること」によって，時間と共に低下すると説明しているところ，同説明は一 般的な科学法則に合致した合理的なものであり，当業者は，ここから吸い終わりに 近い頃に，より高い熱量を加えて，熱拡散効果を高めてエアロゾル形成基材全体の 温度を上げ，エアロゾルの発生量を増やすことで，エアロゾル送達の減少を抑制で きると理解することができると認められる。
また，「第２段階」について，本件明細書では，段落【００１９】において，装置 及びエアロゾル形成基材が温まることによって凝縮が抑えられてエアロゾルの送達 が増加するため，第２段階で加熱要素の温度を第２の温度へと低下させると記載さ れている。【図４】は，上記段落【００１９】に記載されている一定時間経過後のエ アロゾル送達の増加に沿うものとなっている。これらの本件明細書の記載も一般的 な科学法則に合致した合理的なものであり，これらの記載に接した当業者は，「第２ 段階」において，加熱要素の温度を下げることにより，エアロゾル発生基材からの エアロゾルの発生を抑えることで，エアロゾルの送達の増加を抑制することができ ると理解することができると認められる。 そして，このような第３段階におけるエアロゾル送達の減少の抑制や第２段階に おけるエアロゾル送達の増加の抑制が，「特性がより一貫したエアロゾルを提供する エアロゾル発生装置及びシステムを提供する」という本件発明の課題を解決するも のであることも，本件明細書の記載から明らかである。 なお，原告は，「第３段階」の開始タイミングと「第３の温度」についても主張す るが，それらが本件発明の課題やその解決手段の技術的意義に照らして解釈される べきことは，前記(1)のとおりである。 以上のとおり，当業者は，本件明細書の記載から「第３の温度」や「第２段階」 について理解することができると認められ，これらが理解できないとする原告の主 張は採用することができない。
(3) よって，原告が主張する取消事由１は理由がない。
３ 取消事由３（実施可能要件違反についての判断の誤り）について＼n
(1) 本件発明は物及び方法の発明であるところ，物の発明における発明の実施と は，その物の生産，使用等をいい（特許法２条３項１号），方法の発明における発明 の実施とは，その方法の使用をする行為をいうから（同項２号），物及び方法の発明 について実施可能要件を充足するか否かについては，当業者が明細書の記載及び出＼n願当時の技術常識に基づいて，過度の試行錯誤を要することなく，その物を生産， 使用等することができるか，その方法の使用をすることができるか否かによるとい うべきである。
前記２で認定，判断したとおり，特許請求の範囲の請求項１及び１５についての 技術的な意義は明らかであり，また，本件明細書には，設定されるべき許容温度の 範囲の例や三つの具体例を含む発明を実施するための形態が記載されている。また， 従来技術について記載した本件明細書の段落【０００２】，【０００３】や後述する 甲１の段落【００４５】，【００４６】，【００４８】〜【００５０】，甲２の段落［0003］，［0027］，［0037］，［0039］などからすると，加熱式エアロゾル発生装置において，各種のエアロゾル形成基材の種類，香味などを考慮して，加熱温度や時間を適宜設 定することは，本件出願日当時における周知技術であったと認められる。 以上によると，当業者は，本件明細書の記載及び本件出願日当時の技術常識に基 づいて，過度の試行錯誤を経ることなく，使用するエアロゾル形成基材に応じて， 「第１の温度」・「第１段階」，「第２の温度」・「第２段階」及び「第３の温度」・「第３段階」を設定し，本件発明を実施することができるものと認められるから，実施 可能要件は充足されていると認められる。＼n
(2) 原告は，任意のエアロゾル形成基材に対して最適な温度プロファイルと時 間的プロファイルを実験的に求めるのは過度の試行錯誤に当たり，エアロゾル形成 基材の材料が明らかにならないと本件明細書に開示された三つの実施例すら実施で きないと主張するが，上記(1)で判示したところに照らし，採用することはできない。
(3) よって，原告が主張する取消事由３は理由がない。
４ 取消事由２（明確性要件違反についての判断の誤り）について 特許を受けようとする発明が明確であるか否かは，特許請求の範囲の記載のみな らず，明細書の記載及び図面を考慮し，また，当業者の出願時における技術常識を 基礎として，特許請求の範囲の記載が，第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明 確であるか否かという観点から判断されるべきである。 原告は，本件特許の請求項１及び１５の「少なくとも１つの加熱要素」が複数の 加熱要素である場合，請求項１及び１５に記載された各「前記加熱要素」が1)複数 の加熱要素のうち一つの加熱要素を意味するのか，2)複数の加熱要素のうちのいく つかを意味するのか，3)全ての複数の加熱要素を意味するのかが不明であると主張 する。
しかし，前記２で認定，判断した特許請求の範囲の請求項１及び１５の技術的意 義からすると，これらの発明においては，複数の加熱要素がある場合には，最終的 に複数の加熱要素が協働することにより，「第１の温度」・「第１段階」，「第２の温度」・ 「第２段階」及び「第３の温度」・「第３段階」が実現できるように各加熱要素を適 宜制御するものであることは明らかである。 そうすると，請求項１及び１５の「少なくとも 1 つの加熱要素」は，加熱要素が 一つある場合には，その加熱要素を，加熱要素が複数ある場合には，適宜制御され る複数の加熱要素を意味するのであって，原告が主張する1)〜3)のいずれかが特定 されていなくても，請求項１及び１５の記載は明確であるといえる。 この点について，原告は，請求項１に５回登場する「前記加熱要素」がどのよう なものを指すか不明であると主張するが，これらの「前記加熱要素」も，上記のと おり，加熱要素が複数ある場合は，適宜制御される複数の加熱要素を意味するので あって，不明確であるということはできない。 よって，原告が主張する取消事由２は理由がない。
・・・
他方，甲２発明は，前記ア，イのとおり，加熱が開始された後，天火の温度が２ ４０゜Ｃ)に達すると，制御部の制御により，電気加熱片による加熱が停止され，天火 の温度が１８０゜Ｃ)を下回ると加熱が再開されることが繰り返され，吸い始めから吸 い終わりまでの間，天火の動作温度が１８０゜Ｃ)〜２４０゜Ｃ)に維持されるように制御 されるというものであり，本件明細書の段落【００５６】や【図３】，【図４】にあ るような，動作中に一定の温度をもたらすように構成され，エアロゾル成分の送達＼nがピークを迎えた後，エアロゾル形成基材が枯渇して熱拡散効果が弱まるにつれ， 時間と共にエアロゾル成分の送達が低下する従来技術に相当するものといえる。甲 ２には，ユーザによる複数回の喫煙を含む期間にわたって，エアロゾルの送達量を 一貫とするために，凝縮が抑えられてエアロゾルの送達量が増加することに応じて 第１の温度から第２の温度へと温度を低下させたり，逆にエアロゾル形成基材の枯 渇及び熱拡散の低下に応じて第２の温度から第３の温度へと温度を上昇させたりす るという技術思想については，記載も示唆もされていない。 以上からすると，甲２発明と本件発明１及び１５では，加熱要素の制御方法やそ のための電気回路の構成が異なっているというべきであり，甲２発明と本件発明１＼n及び１５との間には，本件審決が認定した前記第２の３(5)エ(ｱ)ａ及び(ｳ)ａ記載の 相違点１Ｂ及び相違点１５Ｂが存在すると認められる。

◆判決本文

　無効審判に対して訂正請求がなされ、無効理由無しとの審決がなされました。知財高裁もかかる判断を維持しました。理由は、動機付け無し、阻害要因ありです。

　前記２(1)のとおり，甲１発明は，プリント配線板との位置合わせ用 のマークであるアライメントマーク（認識マーク）を備えた金属製の印 刷用マスクに関する発明である（甲１【０００１】ないし【０００３】）。 また，アライメントマークは，印刷用マスクをプリント配線板に対して 正しい位置に配置するためのものであり，カメラで読み取られるなどし てその位置座標が正確に認識されることによって位置合わせ用のマーク としての機能を果たすものといえる（甲１【０００３】，【０００４】）か＼nら，形成されるアライメントマークには，その形状や記載内容に係る精 度よりも，マークの位置や輪郭の寸法に係る精度が強く求められるもの ということができる。 他方で，上記(1)のとおり，甲３文献には，高速度鋼や超鋼合金製の工 具類に文字や数字等のパターンをマーキングする方法として，甲３記載 技術が従来の技術として挙げられるとともに，その課題を解決する手段 として湿式鍍金法を用いたマーキング方法が記載されている。そして， 甲３文献に記載されたこれらの技術は，高精度を要求されるドリル等の 工具類に識別情報としての文字や数字等を表示するためのものであるか＼nら，マーキングされる文字や数字等には，その位置や大きさに係る精度 よりも，文字や数字等としての明瞭さや高い解像度が強く求められるも のということができる。 これらの事情を考慮すると，甲１発明及び甲３記載技術は，各技術が 属する分野が異なるものである上，技術の適用対象や要求される機能も＼n異なるというべきである。 これに加え，前記２(1)のとおり，甲１発明における被加工品は，金属 製の印刷用マスクであるところ，その材料としてはニッケル合金やニッ ケル−コバルト合金等が好ましいとされている（甲１【００１２】）のに 対し，上記(1)によれば，甲３文献における被加工品は，高速度鋼や超硬 合金性の工具類であるから，甲１発明及び甲３記載技術は，被加工品の 材料も異なる。 以上によれば，甲１発明及び甲３記載技術は，技術分野や技術の適用 対象，要求される機能，材料がいずれも異なるというべきである。＼n
・・・
オ 原告は，欠点(1)ないし(4)につき，甲３記載技術を甲１発明に適用する ことの阻害要因とはなり得ないなどと主張する。 しかしながら，上記(1)のとおりの甲３文献の記載内容によれば，欠点 (1)ないし(4)は，電解マーキング法一般を念頭に置いた欠点を列挙したも のと読むことができるのであって，そうであれば，同文献に接した当業者 が，電解めっき法に劣るマーキング方法であると否定的に評価されている 甲３記載技術を，電解めっき法を採用するのが好ましいとされている甲１ 発明に敢えて適用しようとすることは考え難いというべきである。また， 欠点(1)ないし(4)につき，本件出願時の時点において既に克服された欠点 であることが技術常識又は周知の事項であったと認めるに足りる証拠は 存しない。
したがって，欠点(1)ないし(4)は，甲３記載技術を甲１発明に適用する ことについての阻害要因となり得るというべきである。

◆判決本文

　コンピュータ関連発明の特許権侵害事件で、1審の被告敗訴部分が取り消されました。理由は乙14から新規性無しです。乙14は1審で時期に後れた攻撃防御として採用されなかった証拠です。個人的には、新規性無しというレベルの証拠があるにもかかわらず、時期に後れたとして、1審判決を出すのは引っかかります。

　構成要件6)（「前記識別情報を前記ウェブサーバに向けて送出可能な状＼n態から送出不可能な状態へと変化させるステップを，前記ウェブサーバに向けて前＼n記識別情報が送出されてから一定期間が満了した場合に，又は前記ウェブサーバへ アクセスされた回数が基準に達した場合に実行する機能とを」）について＼n
(ｱ) 「一定期間」の始期について
ａ 乙１４では，「ウェブページ・・・を顧客のブラウザに表示させる」＼n（段落［００３２］），「バートの広告は・・・顧客にのみ表示されることになる」（段落［００３３］，「広告描画エンジン７４は，キャンペーン管理インターフェイス・・・を広告主に表＼示する」（段落［００４２］），「表示ページ中でバートの広告を順位付＼nける」（段落［００４５］），「クリックして表示する方法」，「広告は，広告主の完全な電話番号を表＼示していないが，その代わりに・・・残りの部分を表示するための＼nハイパーリンクを含む。」（段落［００５９］），「新聞の告知欄は，消費者がかける電話番号を表示するテレビコマーシャルと同様に」（段落［００７０］），「歯科医らは＼n同業者よりも上に表示されることを望む場合に高い料金を支払うことができる。広＼n告会社は，架電単価が最も高いものから最も低いものへと降順に歯科医を表示する。」＼n（段落［００８９］），「広告会社は，ウェブサイト上に３つの広告を表示するとき，＼n広告に現れる固有の電話番号を動的に割り当てる。」（段落［００９０］），「広告主 に対応する広告が少なくとも２つの位置の第１の位置に表示された場合に・・・」＼n（請求項１１）などにおいては，「表示(display)」は，「情報が画面に映される（it shows it on its screen）」，「画面に単語や写真等を見せる（to show words, pictures, etc. on a screen）」，「コンピュータの画面に情報を見せる（to show information on a computer screen）」などの意味で用いられていることが認めら れる。
しかし，乙１４には，「広告会社は，ウェブサイト上に３つの広告を表示すると＼nき，広告に現れる固有の電話番号を動的に割り当てる。」（段落［００９０］）， 「広告会社は一日中１０人の歯科医を何百もの異なるサイトに絶えず表示してい＼nる。」（段落［００９２］）などのように，「表示」について，ユーザ端末等の画面の＼nみに情報を映すという意味に限定されず，システム（広告会社）が要求パートナー のウェブサイトに対して電話番号を割り当てた広告等の情報を提示することをも含 むと理解することができる記載がある。 また，乙１４の「一実施形態において，ある特定の広告主の広告がある時間にあ る特定のウェブサイトにある特定の固有の電話番号と共に表示されたことをシステ＼nムが記録する。ますます多くの広告が異なるウェブサイトに表示されるため，一実＼n施形態において，システムは割り当てられた電話番号がそれぞれ最後に表示された＼nのはいつかを記録する。」（段落［００９５］）との記載では，「システムが記録す る」とされていて，システムが，ユーザ端末等の画面に電話番号が割り当てられた 広告が映されたことを把握し，それを記録に反映することについての記載が全くな いことからすると，ここにいう「表示」は，ユーザ端末等の画面のみに情報を映す＼nという意味に限定されず，システム（広告会社）が要求パートナーのウェブサイト に対して電話番号を割り当てた広告等の情報を提示することを含む意味であると理 解することができる。
そして，構成要件（ｃ）のとおり，乙１４発明の要求パートナーの検索エンジン＼nは，「検索要求に対する検索結果内に，システムから送信された『固有の電話番号が 挿入された広告』を表示する」ものであり，構＼成要件（ｂ），（ｃ）のとおり，要求 パートナーの検索エンジンのウェブサイト等に情報を提示することは，システムが 「固有の電話番号が挿入された広告」を当該要求パートナーへ送信することにより 行われるのであるから，乙１４発明において「表示」というときに，システムが，＼n「固有の電話番号が挿入された広告」を，要求パートナーのウェブサイトに提示さ せるために送出するという意味をも含むと理解することができる。また，構成要件＼n（ｄ）の「表示されたことを記録し」についても，システムが，「固有の電話番号が＼n挿入された広告」を要求パートナーのウェブサイトに提示させるために送出したこ とを含むと理解することができる。 したがって，乙１４発明において，固有の電話番号が再利用のために「電話番号 のプール」に戻されるまでの期間の始期である「表示されてからある一定期間」に＼nいう「表示されてから」は，「固有の電話番号が挿入された広告が要求パートナーの＼n検索エンジンに送出」されたときを含むものと解することができる。
ｂ これに対し，１審原告は，当業者は，「ウェブページが何時の時点で ユーザ端末に表示されたか」を把握するためのウェブビーコン等の周知技術を参酌＼nして乙１４の記載を理解するため，ユーザ端末等に電話番号が表示された時期を容＼n易に把握することができるから，乙１４における「表示してから」は，文字どおり，＼nユーザ端末等に電話番号が表示された時点と解すべきであると主張する。＼nしかし，上記ａのとおり，乙１４には，システムが，ユーザ端末等の画面に電話 番号が割り当てられた広告が映されたことを把握することについて記載も示唆もな く，また，乙１４のシステムは，「固有の電話番号が挿入された広告」を提供した ことを記録することにより，要求パートナーのウェブサイトに「電話番号が割り当 てられた広告」が提示されたことを把握できるから，乙１４発明の出願時に，Ｗｅ ｂページ（又は電子メール）上にグラフィックを設置し，利用者が当該Ｗｅｂペー ジ（又は電子メール）を開いた際に，自社のサーバに対してＧＥＴ要求をし，どの ＩＰアドレスのマシンが，いつ，どのＷｅｂページにアクセスしたのかについての 情報をトレースすることができるというウェブビーコンなどの技術が周知技術であ ったとしても，乙１４発明がこの技術を用いることを前提としたものであると理解 されるとは認められない。
また，乙１４発明は，固有の電話番号を提供するには費用がかかるため，広告及 びウェブサイト毎に固有の電話番号を割り当ててペイ・パー・コールの実績型広告 を実施するための架電トラッキングを実施すると，非常に多くの固有の電話番号， すなわち非常に多くの費用が必要になるとの課題（段落［００７６］）に対して，「当 該方法では，電話番号は，ジャスト・イン・タイム方式で広告に動的に割り当てら れ，所定期間，電話番号が表示されない又は架電されないと，そのとき当該電話番＼n号は，割り当て解除されて，再利用される。」（段落［０００６］）ことにより上記課 題を解決するものである。そうすると，このような乙１４発明において，「所定期間」 の始期を，ユーザ端末等に電話番号が表示された時点に限定するような技術的な必＼n要性は特に認められない。１審原告は，「一定期間」の始期を「送出されてから」と する本件発明は，ユーザの動作部分を対象としておらず，サーバの側で完結するも のであり，「一定期間の始期」がユーザ端末等に「表示されてから」とする乙１４発＼n明は技術思想が異なると主張するが，乙１４発明の上記のような意義を考慮すると， 乙１４発明において，システム設計の便宜（一定期間の計測の容易性）よりも，ユ ーザ側の利益（表示期間の確保）を優先させる必要性は特に認められないから，１＼n審原告が主張するような本件発明と乙１４発明との技術思想の違いを認めることは できない。 かえって，乙１４発明において，「表示」をユーザ端末等に電話番号が表＼示された 時点と解すると，通信エラー等で電話番号が送出されたがユーザ端末等に表示され＼nなかった場合には，「一定期間」が進行しないことになり，乙１４発明の上記の課題 が解決されないことになる。 したがって，１審原告の上記主張を採用することはできない。
ｃ また，１審原告は，乙１４の段落［００５９］で引用されている米 国公開公報（甲３３）によると，乙１４発明の構成要件（ｃ）における「表＼示」は， ユーザの「コンピュータの画面に情報を見せる（to show information on a computer screen）」という意味を有するものとして使用されていると主張する。 しかし，乙１４の段落［００５９］には，広告が要求パートナーのウェブサイト を介してユーザに提示されるに当たり，広告が，広告主の電話番号又は電話番号の 残りの部分を表示するためのハイパーリンクを含んでいる方法が記載されており，＼nその中で，甲３３に記載されている「クリックして表示する方法」が引用されてい＼nるにすぎないから，仮に，甲３３の「表示」が１審原告主張の「表＼示」の意味のみ を有するものとして用いられているとしても，甲３３の記載をもって乙１４の「表＼n示」を１審原告主張のように認めるべき事情があるということはできない。 １審原告は，乙１４発明の［００７８］の「表示された」の解釈について，１審＼n原告の主張に沿った内容を記載した意見書（甲３２）を提出するが，上記説示に照 らし，この意見書の記載内容を採用することはできない。
ｄ 以上によると，乙１４発明においての「表示されてから」とは，要＼n求パートナーの検索エンジンに向けて電話番号が「送出」されたときを含むと認め るのが相当であるから，本件発明と乙１４発明には「一定期間」の始期について相 違点がないことになる。
(ｲ) 「『送出可能な状態』である」ことについて＼n
ａ 前記(2)によると，乙１４発明では，エンドユーザから要求パートナ ー（ある検索エンジンのウェブサイト）に対して検索要求がされると，「ジャスト・ イン・タイム方式」で，未割り当ての電話番号のプール内にある電話番号の中から 「固有の電話番号」となる電話番号が検索要求におけるキーワードと関連付けがさ れた特定の広告主の広告に対して直前に動的に割り当てられて，その広告に自動的 に挿入されるものであり（段落［０００６］，［００３３］〜［００３５］），そのよ うに「固有の電話番号」が挿入された広告は，検索結果のページ内に表示され，「固＼n有の電話番号」は，「表示されてからある一定期間」が経過した場合には，「再利用」＼nのために「電話番号のプール」に戻され（段落［０００６］，［００７７］〜［００ ８１］），また，「問合せをもたらすが架電がない場合」には，この「固有の電話番号」が「表示されてからある一定期間」が経過するまでの「所定期間」の間，「動的に割＼nり当てられた電話番号」は「その広告に関連付けられる」（段落［００８２］）ので あるから，乙１４発明の「固有の電話番号」は，広告情報と関連づけられて送出さ れ，「表示されてからある一定期間」が経過するまでの「所定期間」の間は，広告情＼n報と関連付けられていることが認められる。
ｂ もっとも，乙１４の段落［００７８］には，固有の電話番号が表示＼nされてから一定時間が経過した場合や固有の番号が架電されてから一定時間が経過 した場合，システムは自動的にその番号を再利用し，番号のプールに戻すことがで きるなどの記載はあるが，乙１４には，ある要求パートナー（検索エンジンのウェ ブサイト）に固有の電話番号が表示された後，番号のプールに戻るまでの間に，当＼n該電話番号が，同じ要求パートナー（検索エンジンのウェブサイト）で新たに検索 された際に同一の広告に表示されるのか否かについての明示の記載はない。＼nしかし，乙１４発明は，固有の電話番号を提供するには費用がかかるため，広告 及びウェブサイト毎に固有の電話番号を割り当ててペイ・パー・コールの実績型広 告を実施するための架電トラッキングを実施すると，非常に多くの固有の電話番号， すなわち非常に多くの費用が必要になるとの課題（段落［００７６］）に対して，「当 該方法では，電話番号は，ジャスト・イン・タイム方式で広告に動的に割り当てら れ，所定期間，電話番号が表示されない又は架電されないと，そのとき当該電話番＼n号は，割り当て解除されて，再利用される。」（段落［０００６］）ことにより上記課 題を解決するものである。 そして，ペイ・パー・コールの実績型広告を実施するための架電トラッキングで は，支払先を特定するために，架電があった電話番号が，どの検索エンジンのウェ ブサイトで表示されたものなのかさえ特定できればよいのであるから，同じ検索エ＼nンジンのウェブサイトの第２の顧客の検索に対して，第１の顧客の検索によって割 り当てた電話番号とは異なる電話番号を新たに割り当てて表示する必要はなく，同＼nじ電話番号を再び割り当てて表示することにより，管理する電話番号の数を減らす＼nことは，乙１４発明が当然の前提としていると解される。そうでなければ，所定期 間「固有の電話番号」を広告情報と関連付けておく意義が乏しいことになる。１審 原告は，表示されてから一定期間，当該番号が送出不可能＼である場合に，当該期間， 同じ要求パートナーや同じコンテキストで同じ番号が表示されないとしても，一定＼n期間の長さなどを適宜調整するなどすれば，発明の課題は十分解決することができ＼nると主張するが，１審原告が主張する方法をとるよりも，同じ要求パートナーの同 じコンテキストに同じ番号を表示する方が管理する電話番号の数を減らすことに資＼nするのであるから，１審原告の主張を採用することはできない。 そうすると，乙１４の段落［００７８］の記載は，エンドユーザから要求パート ナーの検索エンジンに対する検索要求に対して，広告に「ジャスト・イン・タイム 方式」でプール内にある電話番号を割り当てるに当たって，同じ要求パートナー又 は同じコンテキストにおいて，広告が表示されてから所定期間内の電話番号は，再＼n度「固有の電話番号」として前記「広告」に割り当てられ，前記「所定期間内の電 話番号」が挿入された広告が要求パートナーの検索エンジンに送信されることを示 していると解される。
これに対し，１審原告は，乙１４発明において，表示されてから一定期間，電話＼n番号が送出不可能であったとしても，すでに送出された電話番号を「ウェブサーバ」＼nに表示させ続けることにより，同じ要求パートナーや同じコンテキストについて同＼nじ番号を表示することは可能＼であるから，乙１４発明において，所定の期間，電話 番号が送出可能である必要はない旨主張するが，乙１４発明は，ジャスト・イン・＼nタイム方式であり，検索された都度，電話番号が割り当てられるものであるから， １審原告が主張するような構成を採るものであると解することはできない。＼n
ｃ 以上によると，乙１４発明は，「固有の電話番号」が「表示されてか＼nらある一定期間」が経過するまでの「所定期間」の間，識別情報（「固有の電話番号」 は広告情報（「その広告」）と関連づけられており，当該期間内の，エンドユーザか ら要求パートナーの検索エンジンに対する検索要求に対して，同じ要求パートナー 又は同じコンテキストにおいて，広告に関連付けられた電話番号が挿入された広告 が要求パートナーの検索エンジンに送信され前記エンドユーザに対して表示される＼nことになるから，本件発明における，「一定期間」が終了して「送出不可能な状態」＼nとなるまで「送出可能な状態」である点は，乙１４発明との一致点となる。１審原＼n告は，乙１４の段落［００７８］，［００８６］及び［００９８］の記載から，広告 に「ジャスト・イン・タイム方式」で割り当てられたプール内にある電話番号は， 表示されてから所定期間の間「送信可能＼状態」が継続しているとの１審被告の主張 は，本件発明の「一定期間」（構成要件6)）と乙１４発明の「所定期間」を混同する ものであると主張するが，乙１４発明の「所定期間」については前記ａのとおり認 められるのであり，１審原告の主張するところは前記ａの判断を左右するものでは ない。
(ｳ) 前記ウによると，乙１４発明は，構成要件3)を備えていることが認め られる。そして，前記(ｱ)，(ｲ)によると，乙１４発明の「一定期間」の始期である 「『固有の電話番号』が『表示されてから』」とは，本件発明の「一定期間」の始期＼nである「前記ウェブサーバに向けて前記識別情報が送出されてから」に相当し，乙 １４発明には，「『一定期間』の間『送出可能な状態』であること」が記載されてい＼nることが認められる。 したがって，乙１４発明は，本件発明の構成要件6)を備えていると認められる。

◆判決本文

原審はこちら

◆平成28(ワ)16912

　無効理由(進歩性)無しとした審決が維持されました。理由は引例には、動機付けがないというものです。

　上記記載によれば，甲１発明のパック剤は，皮膚に塗布し，乾燥後に 皮膜となったものを剥離して使用するものであって，使用時に皮膚上で 皮膜を形成して作用するものと理解できるから，甲１には，甲１発明の Ａ剤に含まれる「ポリビニルアルコール」及び「カルボキシメチルセル ロースナトリウム」は，皮膚上の皮膜形成に寄与する「増粘剤」である ことの開示があるものと認められる。 他方で，甲１には，「本発明のパック剤には上記必須成分のほかに， 通常のパック剤に使用される・・・増粘剤・・・などを適宜配合することができ る。」（前記２(1)カ）との記載はあるが，「アルギン酸ナトリウム」に ついての記載はなく，「アルギン酸ナトリウム」が皮膚上の皮膜形成に 寄与する「増粘剤」であることを示唆する記載もない。 (イ) 原告は，甲８７ないし８９を根拠として挙げて，本件優先日当時， アルギン酸ナトリウムが，皮膚上の皮膜形成に寄与する「増粘剤」とし て周知であった旨主張する。
そこで検討するに，甲８７（特開平成９−２７８９２６号公報）には， 「【発明の属する技術分野】本発明は，主として，青果物や加工食品等 を高品質な状態に保存するのに使用されるガス透過性フィルムに関す る。」（【０００１】），「【課題を解決するための手段】本発明のガ ス透過性フィルムは，アルギン酸と水溶性化合物とを含む水溶液で皮膜 を形成し，この皮膜をカルシウ塩等の多価金属塩の水溶液に接触させて アルギン酸を不溶化させアルギン酸凝固フィルムとし，不溶化したアル ギン凝固フィルムを水洗して水溶性化合物を溶解し，溶解される水溶性 化合物でガス透気度を調整することを特徴とする。」（【００１０】）， 「皮膜を形成するアルギン酸を含む水溶液は，アルギン酸を酸やアルカ リに溶解させた水溶液，水にアルギン酸ナトリウムやアルギン酸カリウ ムやアルギン酸アンモニウム等のアルギン酸塩を溶解させた水溶液が使 用できる。」（【００１１】），「本発明のガス透過性フィルムは，ア ルギン酸と水溶性化合物を含む水溶液で皮膜を形成し，この皮膜をカル シウム塩等の多価金属塩で凝固させて，不溶化されたアルギン酸凝固フ ィルムを水洗してガス透気度を調整する。アルギン酸と水溶性化合物と を含む水溶液は，たとえば，段ボール箱や食品等の被コーティング物の 表面に塗布して皮膜とし，あるいは，スリットから多価金属塩の水溶液中に押し出して皮膜とする。」（【００１５】），「被コーティング物＼nに塗布される皮膜は，アルギン酸ナトリウムの濃度で調整できる。アル ギン酸を含む水溶液は，アルギン酸の濃度を高くすると粘土も高くなる。 粘土の高いアルギン酸水溶液を含む水溶液を使用すると，被コーティン グ物の表面に付着される膜厚が厚くなる。たとえば，アルギン酸ナトリウムの水溶液は，濃度を高くすると粘度も高くなるので，被コーティン＼nグ物を濃度の高いアルギン酸ナトリウムの水溶液に浸漬して，厚い皮膜 を形成し，あるいは，アルギン酸を含む水溶液を噴霧して，被コーティ ング物の表面に厚い皮膜を形成する。」（【００１６】），「［実施例１］下記の工程でガス透過性フィルムを製造する。」，「1) １ｗｔ％ のアルギン酸と，１ｗｔ％のプルランを含む水溶液を，５×５ｃｍの段 ボールライナーの片面にに塗布し，段ボールライナーの表面にアルギン酸とプルランを含む水溶液の皮膜，膜厚５００μｍを形成する。」（【０＼n０１９】）との記載がある。上記記載から，アルギン酸を含む水溶液を 段ボール箱や食品等の被コーティング物の表面に塗布することにより皮膜が形成されることを理解できるが，他方で，甲８７には，アルギン酸＼n又はアルギン酸を含む水溶液が人体の皮膚上の皮膜形成に寄与すること についての記載も示唆もない。
また，甲８８及び８９（「機能性包装資材の開発技術の形成−機能＼性 段ボール箱の開発」徳島県立工業技術センター研究報告Ｖｏｌ．４）に おいても，アルギン酸又はアルギン酸を含む水溶液が人体の皮膚上の皮 膜形成に寄与することについての記載も示唆もない。 そうすると，原告の上記主張は採用することができない。他に本件優 先日当時，アルギン酸ナトリウムが，皮膚上の皮膜形成に寄与する「増 粘剤」として周知であったことを認めるに足りる証拠はない。
(ウ) 以上によれば，甲１に接した当業者において，甲１発明のＡ剤に含 まれる，皮膚上の皮膜形成に寄与する「増粘剤」であるポリビニルアル コール又はカルボキシメチルセルロースを，このような機能を有する「増粘剤」であるとはいえないアルギン酸ナトリウムに置換する動機付けが＼nあるものと認めることはできないから，原告の前記主張は採用すること ができない。

◆判決本文

関連事件です。

◆令和1(行ケ)10082

本件特許の侵害訴訟事件です。特別部の判断です。

◆平成30(ネ)10063

原審はこちら

◆平成27(ワ)4292

　クレームに基づかない主張として、相違点の認定に誤りはなしとして、拒絶審決が維持されました。

　本願の請求項１は，「前記切削切断部は，この根菜類の表面から切削対象＼n部位を削り出す切削手段，及び根菜類の切削対象部位を二片，又は多片の形状に切 断するための切断手段の根菜類切削切断装置」としており，「切削手段」は，「根菜 類の表面から切削対象部位を削り出す」ものであり，「切断手段」は，「根菜類の切＼n削対象部位を二片，又は多片の形状に切断するためのもの」である。このような請 求項１の文言によると，「切削対象部位」は，切削手段により根菜類の表面から削り＼n出されるものであるとともに，切断手段により二片，又は多片の形状に切断される ものであることは理解できるが，「切断手段」が，切削手段によって切り出された後 の切削対象部位を二片，又は多片の形状に切断することまでが記載されているとい うことはできない。
また，上記請求項１の記載によると，本願発明の「切断手段」は，「根菜類の切削 対象部位を二片，又は多片の形状に切断するためのもの」であるから，先に根菜類 の表面から切削対象部位を削り出し，その後，その切削対象部位を切断するものは＼nもとより，先に根菜類の切削対象部位に縦溝を入れ，その後，「切削手段」によって， 根菜類の表面から切削対象部位が削り出され，根菜類の切削対象部位が二片，又は＼n多片の形状に切断される状態になるものについても，請求項１の文言上，「根菜類の 切削対象部位を二片，又は多片の形状に切断するためのもの」ということができる。 原告は，本願発明において，根菜類から「切削手段」によって削り出す前の「根 菜類の切削対象部位」に対しては，縦溝を入れることは可能であっても，物を断ち＼n切ること，切り離すことを意味する「切断」を行うことはできないと主張するが， 原告の上記主張は，上記で判断したとおり採用することはできない。
イ また，本願明細書を見ると，段落【００４８】には，実施例１として， 切削手段１Ａで切削切断片ＫＳを形成し，切削手段１Ａで切削切断片ＫＳを形成す る直前に，その部分を切断手段１ａで切削切断片ＫＳ１，ＫＳ２，ＫＳ３となるよ うに切断するが，工程的には切削と切断が順次，又は略同時に行われることが示さ れているものの，切断工程の切断手段１ａが先で，切断線を備えた人参に，切削工 程の切削手段１Ａが切断すると他の例もあり得ることも示されており，さらに，段 落【００５２】は，実施例１の根菜類切削切断装置Ｎにおいて，切削片ＫＳ（切削 対象部位）が切断手段１ａで完全でない切断がされた後に（「根菜類の表面から分離＼nしていない状態で」を意味すると解される。）切削手段１Ａで切削されて切削切断片 ＫＳ１，ＫＳ２，ＫＳ３となることが記載されているから，本願発明においては， 「切削対象部位」である切削片ＫＳは，「切削手段」による切削の後に又は略同時に 「切断手段」により切断される態様のみならず，根菜類から切断手段により完全で ない切断がされた後に切削手段により切り取られる態様のものも含まれているとい える。
ウ そうすると，本願発明において，「切削手段」による切削と「切断部分」 による切断の前後関係は特定されておらず，前後関係がいずれであっても本願発明 に含まれるということができる。 なお，原告は，本願明細書の【図１６】の（ａ），（ｂ），（ｄ）は，先に切削部分 から切削され，その後切断部分により切断される態様を示していることを指摘する が，本願明細書の段落【００４７】によると，【図１６】の（ａ），（ｂ），（ｄ）は一実施例を示したものにすぎないと認められるから，上記判断を左右するものではな い。
エ 以上によると，本願発明の「根菜類の切削対象部位」は，先に根菜類の 表面から切削手段によって削り出された後のものに限定されるものではなく，先に＼n切断手段によって切断された後に，切削手段によって根菜類の表面から切削される＼nものも含まれているといえるから，切断部分が切断するのは，根菜類の表面（外周）＼nである場合も含まれることになる。 したがって，甲１発明の「ごぼう６０の外周」は，本願発明の切断手段によって 切断される「根菜類の切削対象部位」に相当しないとの原告の主張を採用すること はできない。
(3) 原告は，甲１発明の「２つ割り刃１１」は，本願発明の「切削手段」によ って根菜類の表面から削り出された「切削対象部位を二片，又は多片の形状に切断＼nするための」「切断手段」に相当しない旨主張する。 まず，本願発明は，先に根菜類の表面から切削手段によって切削対象部位を削り＼n出し，その後，その切削対象部位を切断手段によって二片又は多片に切断するもの に限られることはなく，先に切削対象部位を切断手段によって完全でない切断がさ れ，その後，根菜類の表面から切削手段によって切削対象部位を削り出すものも含＼nまれることは，前記(2)のとおりである。 また，甲１発明において，「２つ割り刃１１」は，ごぼう６０の外周に縦溝を入れ， その後，「ささがき刃１０」がごぼうの外周の表面をささがきし，その結果，２つ割＼nりになるささがきを生成するものであることは，前記２のとおりである。 そうすると，甲１発明の「２つ割り刃１１」は，本願発明における「切断手段」 に相当すると認められるから，この点に相違点があるとは認められない。

◆判決本文

　進歩性違反の無効理由なしとした審決が維持されました。相違点４の容易相当性(1)の判断に誤りはあるが，容易相当性(2)の判断について誤りはないから，進歩性違反なし、と判断されました。

相違点４の容易想到性の判断(1)の誤りの有無について
原告は，1)甲１発明の「分岐開閉器４を取り付けた取り付け部材５」は， 予め一体とされた後，一体となった状態のまま，ベース２に取り付けられ，＼n「回路遮断器の取り付け構造」における「回路遮断器」として用いられるも＼nのであり，本件訂正発明の「回路遮断器」とその機能及び用途において相違＼nするものではないから，本件審決における相違点２の認定には誤りがある，
2)本件審決における相違点４の容易想到性の判断(1)は，本件訂正発明と甲１ 発明との間に相違点２が存在することを前提とするから，その前提において 誤りがある旨主張する。
ア(ア) そこで検討するに，本件訂正発明の「取付用板側に設けられた母線 とねじ無しで接続を行うためのプラグイン端子を電源側に設けたプラグ インタイプの回路遮断器」，「取付用板」と「回路遮断機の取付構造」＼nとの文言からすると，本件訂正発明の「取付用板側に設けられた母線と ねじ無しで接続を行うためのプラグイン端子を電源側に設けたプラグイ ンタイプの回路遮断器」における「回路遮断器」は，取付用板に取り付 けられる取付機構を有するものと理解できる。＼nそして，「回路遮断器」の構成の一部である取付機構＼は，回路遮断機 能を有する機器そのものと予＼め一体不可分に作製する場合のほかに，回 路遮断機能を有する機器と別部材の取り付け部材とを一体化して作製す＼nる場合などが考えられる。 しかるところ，本件訂正発明の特許請求の範囲（請求項２）には，「回 路遮断器」の取り付け機構について，回路遮断機能＼を有する機器そのも のと予め一体不可分に作製されたものに限定する記載はない。また，本＼n件明細書においても，そのような限定をする趣旨の記載はない。 そうすると，別部材の取付部材を有する回路遮断器は，本件訂正発明 の「回路遮断器」に含まれるものと解すべきである。
(イ) これに対し被告は，本件訂正発明の特許請求の範囲（請求項２）に は，「回路遮断器を分電盤などの母線が設けられた取付板に取り付ける ための前記回路遮断器と取付板の構造」，「前記回路遮断器の前記母線＼nとは反対側の負荷側には…ロックレバーを設け」，「前記取付板と前記 回路遮断器とに夫々対応して設けられた嵌合部と被嵌合部」との記載が あること，本件訂正明細書には，本件発明の実施形態として，凹部やロ ックレバーを含む１つの部材として回路遮断器が構成されている実施形＼n態のみが記載されていることからすると，本件訂正発明は，回路遮断器 を取付板に直接取り付けることを前提にした発明であるといえる旨主張 する。 しかしながら，前記(ア)認定のとおり，本件発明１の「回路遮断器」 は，取付板に取り付けられる取付機構を有するものであるところ，本件＼n訂正発明２の特許請求の範囲（請求項２）には，「回路遮断器」の取り 付け機構について，回路遮断機能＼を有する機器そのものと予め一体不可＼n分に作製されたものに限定する記載はなく，また，本件訂正明細書にお いても，そのような限定をする趣旨の記載はないから，被告の上記主張 は採用することができない。
イ(ア) 次に，甲１には，取り付け部材５に関し，「各分岐開閉器４の下に は夫々取り付け部材５を配置してあり，この取り付け部材５を介して分 岐開閉器４をベース２を取り付けるようになっている。取り付け部材５ は図６に示すように上片５ａと両側の側片５ｂとで略コ字状に形成され ている。取り付け部材５の長手方向の両端には上記引っ掛け凹所８に引 っ掛け係止する引っ掛け爪９を設けてある。両端の引っ掛け爪９のうち 導電バー３側の引っ掛け爪９は変位可能な形状にした係脱用引っ掛け爪＼n９ａとなっており，他方の引っ掛け爪９は略剛体になっている。取り付 け部材５の上には分岐開閉器４が配置され，両端の引っ掛け爪９を分岐 開閉器４の引っ掛け凹所８に引っ掛け係止することで取り付け部材５の 上に分岐開閉器４を取り付けてある。」（【００１３】），「そして分 岐開閉器４を取り付け部材５に取り付けた状態で取り付け部材５と一緒 に分岐開閉器４が次のように装着される。取り付け部材５をベース２の 上に配置して係止爪２３が長孔２３に挿入され，分岐開閉器４と一緒に 取り付け部材５が導電バー３の方にスライドさせられる。分岐開閉器４ と取り付け部材５をスライドさせると，接続端子１６が導電バー３に差 し込まれて電気的に接続される。…このとき板ばね２５の先端部２５ａ が係止孔２４に係止して取り付け部材５が動かないように止められる。 このように分岐開閉器４を取り付けたとき，係脱用引っ掛け爪９ａが導 電バー３側に位置するため，導電バー３と接続端子１６の係止にて係脱 用引っ掛け爪９ａと引っ掛け凹所８との係止が外れにくくなり，分岐開 閉器４が外れにくいように取り付けることができる。また板ばね２５の 先端部２５ａの係止を外して上記と逆にスライドさせることで分岐開閉 器４と一緒に取り付け部材５を取り外すことができる。」（【００１４】） との記載がある。この記載によれば，甲１発明の取り付け部材５と分岐 開閉器４は，別部材ではあるが，分岐開閉器４を取り付け部材５に取り 付けた状態で，ベース２の上に配置し，取り付け部材５と一緒に分岐開 閉器４を導電バー３の方向にスライドさせていくと前記導電バー３が接 続端子１６に差し込まれていき，ベース２に分岐開閉器４を取り付けた 取り付け部材５が取り付けられること，板ばね２５の先端部２５ａの係 止を外して上記と逆にスライドさせることで分岐開閉器４と一緒に取り 付け部材５を取り外すことができることからすると，「分岐開閉器４を 取り付けた取り付け部材５」は，予め一体とされた後一体となった状態＼nのまま，ベース２に取り付けられ，また，一体となった状態のままベー スから取り外されるのであるから，「分岐開閉器４を取り付けた取り付 け部材５」における取り付け部材５は，分岐開閉器４と一体化された分 岐開閉器４の取付機構としての機能＼を有するものと認められる。 そうすると，甲１発明の「分岐開閉器４を取り付けた取り付け部材５」 は，本件訂正発明の「取付用板側に設けられた母線とねじ無しで接続を 行うためのプラグイン端子を電源側に設けたプラグインタイプの回路遮 断器」における「回路遮断器」に相当するものと認められる。 したがって，甲１発明の「分岐開閉器４を取り付けた取り付け部材５」 は，本件発明の「回路遮断器」に相当するものでないとした本件審決の 認定は誤りであるから，本件審決における相違点４の容易想到性の判断 (1)も誤りである。
(イ) これに対し被告は，1)甲１の記載によれば，甲１発明は，取り付け 部材を介在させて分岐開閉器をベースに取り付ける場合に生じる問題 （【０００３】）を課題とし，取り付け部材を介在させて分岐開閉器を ベースに取り付けることを前提にした発明である，2)甲１には分岐開閉 器が同じ構成で取り付け部材の高さが違う実施形態が記載されており，＼n取り付け部材は，分岐開閉器をベースに取り付けるためのスペーサとし て機能する別部材であるから，取り付け部材は，回路遮断器の一部を構＼ 成するものではない，3)甲１発明において，分岐開閉器は協約形ブレー カであり，取り付け部材はそれに用いられる分岐取付台であるから，「分 岐開閉器４を取り付けた取り付け部材５」を本件発明の回路遮断器とみ なすことはできないなどとして，甲１発明の「分岐開閉器４を取り付け た取り付け部材５」は，本件発明の「回路遮断器」に相当するものとい えない旨主張する。
しかしながら，前記(1)イ認定の甲１の開示事項によれば，甲１には， 「本発明」は，差し込み式の分岐開閉器の取り付けがしやすく，しかも 取り付けた後の分岐開閉器が外れにくい分電盤を提供することを課題と し，本件審決認定の甲１発明は，「請求項４の分電盤」に係る構成を採＼n用することにより，分岐開閉器の接続端子が導電バーから外れる方向に 取り付け部材が移動するのを抑えることができ，分岐開閉器を強固に固 定できるという効果を奏するとともに，「請求項５の分電盤」に係る構＼n成を採用することにより，弾性体を変形させることにより取り付け部材 をベースから外すことができ，分岐開閉器の交換作業が容易にできると いう効果を奏することが開示されているものと認められることに照らす と，甲１発明は，取り付け部材を介在させて分岐開閉器をベースに取り 付ける場合に生じる問題のみを課題としたものとはいえない。 次に，甲１には，分岐開閉器の一定の寸法に限定することを示す記載 や導電バーを分岐開閉器の寸法に合わせた位置に配置することができな いことを示す記載はなく，取り付け部材が，所定形状の分岐開閉器を導 電バーの異なる高さに合わせるためのスペーサとして機能することを示＼nす記載はない。また，前記(ア)認定のとおり，「分岐開閉器４を取り付 けた取り付け部材５」における取り付け部材５は，分岐開閉器４と別部 材であるが，分岐開閉器４と一体化された分岐開閉器４の取付機構とし＼nての機能を有するものであるから，取り付け部材５が別部材であること＼nは，「分岐開閉器４を取り付けた取り付け部材５」が本件発明の「回路 遮断器」に該当しないことの根拠となるものではない。 さらに，甲１には，甲１発明において分岐開閉器は協約形ブレーカで あり，取り付け部材はそれに用いられる分岐取付台であることについて の記載はないし，また，仮に分岐開閉器と取り付け部材がそのような関 係にあるからといって，「分岐開閉器４を取り付けた取り付け部材５」 が本件発明の「回路遮断器」に該当しないことの根拠となるものではない。 したがって，被告の上記主張は採用することができない。
ウ 以上のとおり，本件審決における相違点４の容易想到性の判断(1)には誤 りがある。
(4) 相違点４の容易想到性の判断(2)の誤りの有無について
原告は，1)甲１及び２に接した当業者においては，甲１発明及び甲２発明 は技術分野，課題及び作用・機能において共通すること，甲１発明において＼nは，プラグコネクタの接続を解除する方向に分岐開閉器をスライドさせる際 においては，板ばねの先端部２５ａが底面から突出しない状態に維持（ロッ クを外した状態に維持）させなければならないという課題があることを認識 するといえるから，甲１発明において，この課題を解決し，分岐開閉器の取 り外しを容易にするために，甲１発明の板ばねに係る構成部分に甲２発明の＼n係止アーム及び操作用取手（ロックを外した状態を維持できる構造）を適用＼nすることを試みる動機付けがあるといえる，2)甲１発明に甲２発明を適用す るに当たっては，甲２に記載された機器の底面から突出することによって機 器のスライドを防止するための部材を，突出する状態と突出しない状態のそ れぞれにおいて択一的に選択「保持」可能な構＼成とするという技術的思想を 甲１発明に適用すれば足りるものであり，例えば，別紙原告主張書面記載の 図１ないし図５に示した構成が考えられ，甲２に記載された選択保持可能＼と いう技術的思想を甲１発明に適用することは可能であり，かつ，その適用に＼nおいて特段の技術的困難はない，3)そうすると，甲１及び甲２に接した当業 者は，甲１発明において，プラグコネクタの接続を解除する方向に分岐開閉 器をスライドさせる際に，板ばねの先端部２５ａが底面から突出しない状態 に維持（ロックを外した状態に維持）させなければならないという課題があ ることを認識し，この課題を解決し，分岐開閉器の取り外しを容易にするた めに，甲１発明の板ばねに係る構成部分に甲２発明の係止アーム及び操作用＼n取手（ロックを外した状態を維持できる構造）を適用し，相違点４に係る本＼n件訂正発明の構成（本件訂正発明におけるレバーは，「前記突出部が回路遮＼n断器の取付面から突出しない状態で保持されるように構成され」る構＼成）と することを容易に想到することができたものである旨主張する。
ア しかしながら，甲１には，甲１発明の板ばねの係止が解除された状態（上 方に撓んだ状態）で保持されることについての記載や示唆はない。また， 甲１の【００１４】の記載によれば，甲１発明においては，取り付け部材 ５の側片５ｂの下面から板ばね２５が自動的に突出してベース２の係止 孔２４に係止することにより取り外し方向の規制が行われるから，取り外 し方向の規制を行う際に，規制部材を突出した位置に保持する必要もない。 そうすると，甲１発明において，甲２発明の構造を適用して，機器の底＼n面から突出して機器のスライドを防止するための部材を，操作用取手を用 いることで突出する状態と突出しない状態のそれぞれにおいて択一的に 選択保持可能な構＼成とするという動機付けがあるものと認めることはで きない。
イ また，仮に原告が主張するように甲１発明において，プラグコネクタの 接続を解除する方向に分岐開閉器をスライドさせる際においては，板ばね の先端部２５ａが底面から突出しない状態に維持（ロックを外した状態に 維持）させなければならないという課題があることを認識し，当業者が， 甲１発明において，甲２発明の係止アーム及び操作用取手（ロックを外し た状態を維持できる構造）の構＼成を適用することを検討しようとしたとし ても，具体的にどのように適用すべきかを容易に想い至ることはできない というべきであるから，結局，甲１発明に甲２発明の上記構成を適用する＼n動機付けがあるものと認めることはできない。 この点に関し，原告は，甲１発明に甲２発明の上記構成を適用する具体＼n例として，別紙原告主張図面の図１ないし５で示した構成が考えられる旨＼n主張するが，板ばねや分岐開閉器のような小さな部材にさらに操作用取手 や突起等を設け，その精度を保つ構造とすることを想起することが容易で＼nあったものとは考え難い。
ウ 以上によれば，甲１発明における板ばねに係る構成部分に，甲２に記載＼nされた発明の係止アーム及び操作用取手（ロックを外した状態を維持でき る構造）を適用する動機付けがあるものと認めることはできないから，本＼n件審決における相違点３の容易想到性(2)の判断に誤りはない。 したがって，原告の前記主張は理由がない。
(5) 小括
以上のとおり，本件審決における相違点４の容易想到性(1)の判断に誤りは あるが，相違点４の容易相当性(2)の判断について誤りはないから，その余の 点について判断するまでもなく，本件訂正発明は，甲１発明及び甲２発明に 基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものと認めることはでき ない。

◆判決本文


関連事件です。

◆平成31(行ケ)10046

　無効審判が請求され、訂正請求がなされました。審決は無効理由なしと判断しました 裁判所も「背面カバー部材３１との間に隙間１，２を設けることを明示又は示唆する記載は，全く存在しない」として、審決を維持しました。

原告は，甲１発明には，隙間１，２が存在し，隙間１，２は，甲１発明 において，本件発明１にいう「開口」に相当する部分（ボンベ装填部８の背面部の 開放された部分）の一部をなしているから，甲１発明は，「専用小型ガスボンベ２ Ａ」を器具本体にセットしたときに「上記開口を含む空気導入口」を備えており， 仮に，隙間１，２が本件発明１いう「開口」に含まれないものであるとしても，隙 間１，２は，外部からボンベ装填部８の内部に空気を導入する機能を有するから，＼n本件発明１と甲１発明が同一である旨主張する（原告の主張１）ので，まず，この 点について判断する。
ａ 前記１(2)で認定したとおり，本件発明は，小型ガス容器を器具本体 にセットしたときに標準型ガス容器の端部を器具本体外へ出す開口を，空気導入口 として活用し，そのような開口を含む空気導入口から器具本体内へ空気を導入する空冷機構を備えることで，ガス器具の小型化に伴う発熱の問題を解決し，標準型ガ＼nス容器によるガス器具とほぼ同等の熱量を発生可能で，熱害の心配のない安全性の＼n高い小型ガス器具を提供するというものである。 また，本件明細書の【発明の実施の形態】には「・・・上記の開口２７を，器具 本体１０内へ空気を導入する空気導入口２８としても利用し，冷却性能を向上させ＼nるための空冷機構を構＼成する。・・・小型ガス器具では，その分冷却性能の向上を図＼nることが好ましいのに対して，前記の開口２７を空冷機構の一部として活用するこ＼nとができるという特徴を発揮する。」（段落【００１７】），「・・・後部開口２７や小開口２９よりなる空気導入口２８から流入する多量の空気が排出部３２へ抜け る・・・」（段落【００２３】）との記載がある。 以上からすると，標準型ガス容器の端部を器具本体外へ出すための開口を，小型 ガス容器を器具本体にセットしたときには，空気導入口として活用し，器具本体内 に十分な空気の流れを生じさせて冷却性能＼の向上を図るというのが本件発明の技術 思想であると認められる。そうすると，本件発明にいう「開口」とは，小型ガス容 器を器具本体にセットしたときに，器具本体内に十分な空気の流れを生じさせて冷＼n却性能を向上させるような「空気導入口」として機能＼し得る程度のものである必要 があるというべきである。
ｂ 上記ａを踏まえて，甲１について検討するに，確かに甲１の【図６】 や【図８】には，原告の主張する隙間１，２らしきものが記載されている。しかし， 特許公報に添付された図面は，発明の技術内容を理解しやすくするためのものにす ぎず，部材の大きさや位置関係が正確に記載されているとは限らないものであると ころ，甲１の【発明の詳細な説明】には，カバー部材５・仕切板９と背面カバー材６又は背面カバー部材３１との間に隙間１，２を設けることを明示又は示唆する記載は，全く存在しない。 特に，隙間２に関しては，甲１の段落【００３７】の「・・・背面カバー部材３ １には，その両側縁に係合凸部３２が形成されており，この係合凸部３２が仕切板 ９及びシャーシ３に立設した図示しない支持柱部材とに形成した高さ方向の係合溝 に相対係合される。」との記載及び【図８】からすると，被告が主張するように係合 凸部３２と図示されていない支持柱部材に形成された係合溝により，ボンベ装填部 ８の背面部が閉塞され，隙間２は生じないとも考えられる。 そうすると，甲１の【図６】及び【図８】から直ちに原告が主張するような隙間 １，２の存在を認めることはできないというべきであるから，原告の主張１はその 点からして採用することができない。
ｃ 仮に，甲１の【図６】や【図８】から隙間１，２の存在が認められ るとしても，甲１には，隙間１，２から空気を導入して冷却性能の向上を図るとい＼nう技術思想については全く記載も示唆もない上，【図６】や【図８】に描かれた隙間 １，２はいずれもごく小さいものであるから，それらに接した当業者が，隙間１， ２から空気を導入することで，器具本体内に十分な空気の流れを生じさせて冷却性＼n能の向上を図ることができると認識すると認めることはできない。したがって，隙＼n間１，２が，原告が主張する本件発明１にいう「開口」に相当する部分（甲１発明 におけるボンベ装填部８の背面部における開放された部分）に含まれるかどうかに かかわらず，原告の主張１を採用することはできない。
(ｲ) 原告は，甲１発明は，ボンベ装填部８の背面側を開放するという使用形態が可能な機械的構＼成を備えているから，本件発明１と甲１発明は同一又は実質的に同一であると主張する（原告の主張２）。 しかし，前記アの甲１の記載事項からすると，甲１発明には，標準型ガス容器を 器具本体にセットするときに標準型ガス容器の端部を器具本体外へ出すための開口 を，小型ガス容器を器具本体にセットした際に空気導入口として活用し，器具本体 内に十分な空気の流れを生じさせて冷却性能＼の向上を図るという技術思想は存在せ ず，かえって，甲１発明では，専用小型ガスボンベ２Ａの使用中にボンベ装填部８ の背面部を閉塞するために，敢えて部品点数を増やしてまで背面カバー部材６又は 背面カバー部材３１を設けている（甲１の段落【００１９】，【００２５】〜【００ ２８】，【００３４】，【００３７】，【００３８】）のであり，甲１には，専用小型ガスボンベ２Ａの使用中に背面カバー部材を開放することについては何ら記載されてお らず，そのことは全く想定されていないというべきである。このことは，甲１にお いて，背面カバー部材６にトーションスプリング等を使わない態様が記載されてい るとしても変わるものではない。 また，甲１発明のうち，背面カバー部材６がシャーシ３に取り付けられている実 施形態の場合，背面カバー部材６を開放すると，背面カバー部材６分だけガスコン ロ装置の設置スペースが増大することになり，大きな設置スペースを必要としない 小型のガスコンロ装置を提供するという甲１発明の目的（甲１の段落【０００５】 〜【０００８】）とも反することになる。 そうすると，甲１発明が，ボンベ装填部８の背面側を開放するという使用形態が 可能な機械的構＼成を備えているとしても，そのことをもって，本件発明１と甲１発 明が同一又は実質的に同一であるということはできず，原告の主張２は採用するこ とができない。このことは，ボンベ装填部８の背面側を開放するという使用形態が 周知・慣用技術であったとしても変わるものではない。
(ｳ) 以上の検討及び弁論の全趣旨からすると，本件発明１と甲１発明と の間には，審決が認定した前記第２の３(2)イ記載の一致点及び相違点１があるこ とが認められる上，相違点１は実質的な相違点であって，本件発明１と甲１発明は 同一又は実質的に同一とはいえない。

◆判決本文

動機付けなしとして進歩性違反の無効理由なしとした審決が維持されました。

　前記(ｱ)からすると，甲３発明は，「マウント１及びＬＥＤユニット２からなり， マウント１はＬＥＤユニット２を収容する凹部１０ａを備えるＬＥＤ照明装置Ａ１ において，ＬＥＤユニット２が複数のＬＥＤモジュール２０，支持部材３及び電力 変換部５を備え，コの字状とされた支持部材３に電力変換部５を収容する照明器具」 というもので，天井からの突出量を低減することによって室内がスマートであると の印象を与え得るＬＥＤ照明装置を提供するものであると認められる。
イ 甲２発明に甲３発明を適用して，点灯装置を器具本体側ではなく，光源 ユニット側へと配置するように変更する動機付けがあるかどうかについて判断する。 前記(1)イのとおり，甲２発明は，器具本体に設けられた収容凹部に点灯装置を配 置することで，点灯装置を効率的に配置するという課題を解決したことに技術的意 義がある発明であるが，点灯装置を光源ユニット側に配置することは，配置可能な＼n点灯装置のサイズ（幅方向の長さ）が取付部材２１の取付面２１a の長さ程度のも のとなってしまい，収容凹部の収容スペースを有効に活用できなくなるから，甲２ 発明の課題解決手段と相容れないものである。 また，甲２の段落【００２４】の「・・・点灯装置３は，箱状のケース内に回路 基板及びこの基板に実装された回路部品を収容して構成されており，商用交流電源＼nＡＣに接続されていて，この交流電源ＡＣを受けて直流出力を生成するものである。 点灯装置３は，例えば，全波整流回路の出力端子間に平滑コンデンサを接続し，こ の平滑コンデンサに直流電圧変換回路及び電流検出手段を接続して構成されてい＼nる。・・・」との記載からすると，甲２発明の点灯装置は，複数の部品から構成され＼nる一定の重量のある部材であると認められ，甲２発明では，器具本体側にそのよう な重量のある点灯装置を配置することを前提として，光源ユニットは，簡易な係止 部材で取り付けられているが，仮に点灯装置を光源ユニット側に配置するとした場 合，器具本体と光源ユニットの係止機構を中心として甲２発明全体の構＼造を再検討 する必要がある。 したがって，甲３発明を甲２発明に適用する動機付けがあるとは認められない。
ウ 原告は，1)甲２発明と甲３発明が課題や課題解決手段を共通にしている， 2)器具本体と光源ユニットが分離されるＬＥＤ照明器具にあって，光源ユニット側 に甲２発明の点灯装置のような電源装置を配置することは周知慣用技術であり，点 灯装置を光源ユニットに配置することに伴う設計変更は当業者にとって通常の創作 力の範囲内の設計事項であると主張する。
(ｱ) 上記1)について
前記ア(ｱ)のとおり，甲３発明は，本件発明１と同様に天井からの突出量の低減を 課題としているものと認められる。他方，甲２発明の課題は，前記(1)イのとおり， 施工作業の省力化と点灯装置等の部品の効率的な配置である上，甲２からは甲３発 明にあるような天井からの突出量の低減という技術思想を読み取ることはできず， 甲２発明と甲３発明とが課題を共通にしているとはいえず，原告の主張はその前提 を欠くものである。 この点について，原告は，かさばる部材である点灯装置（甲３発明の電力変換部） の効率的な配置という限度で甲２発明と甲３発明が課題を共通にしている旨主張す るが，発明の課題をあまりに抽象化して捉えており，相当ではないので，採用する ことができない。
(ｲ) 上記2)について
証拠（甲１の１２・１３，甲３〜５）によると，審決が認定したとおり，「光源 としてＬＥＤを用いた照明器具において，光源ユニット側に電源装置を配置する」 ことは本件出願日当時，周知慣用技術（周知慣用技術１）であったと認められる。 しかし，前記イのとおり，甲２発明において，点灯装置を光源ユニット側に配置 することは甲２発明の技術的意義を没却するものである上，甲２発明の構造を大き＼nく変える必要があるから，当業者の通常の創作力の範囲内の設計事項であるという ことはできない。
この点について，原告は，甲２発明の「収容凹部」において，電源装置を光源ユ ニット側に取付配置した場合でも，器具本体側に取付配置した場合でも，発明の目 的とした照明器具全体での高さ寸法，天井からの突出量は変わらないと主張するが， 直ちにそのように認めることはできないのみならず，仮にそうであるとしても，上 記で述べた理由により，甲２発明において，点灯装置を光源ユニット側に配置する ことが当業者の通常の創作力の範囲内の設計事項であるとはいえない。 また，原告は甲２発明の係止部材の構造等は特定されておらず，甲３発明の係止＼n機構は，甲２発明の係止部材と同様に簡易なものであると主張するが，甲２発明に＼nおいて，「係止部材４」は，「取付部材２１」，「発光素子２２」，「基板２３」及び「カバー部材２４」からなる光源部を係合保持するものである（甲２の段落【００２３】，【００２７】，【００２８】，【図３】，【図４】）が，甲３発明の係止機構であるホルダ１１は，ＬＥＤモジュール２０，支持部材３，カバー４及び重量のある電力変換部＼n５からなるＬＥＤユニット２を保持するもの（甲３の段落【００２６】，【００２７】，【図２】，【図４】）であり，甲２発明の係止部材の方が，甲４発明のホルダより簡易 なものであれば足りることはその役割から明らかであるから，甲２発明において， 点灯装置を光源ユニット側に配置することが当業者の通常の創作力の範囲内の設計 事項であるとはいえない。
(4) 小括
以上のとおり，相違点について，甲２発明に甲３発明を適用する動機付けがある とは認められないから，阻害事由の点について判断するまでもなく，本件発明１は， 甲２発明及び甲３発明又は周知慣用技術１から容易想到なものとはいえない。

◆判決本文

　審決は想到容易と判断しましたが、知財高裁は、「主引用発明に副引用発明を適用して本願発明に想到することを動機付ける記載又は示唆を見出せない」としして審決を取り消しました。

(ｱ) 甲１又は甲２の内容中の示唆について
ａ 甲１及び甲２には，次の(a)及び(b)の事項が開示されているので，以 下，これらが，引用発明において，単層カーボンナノチューブとして 甲２実施例１ＣＮＴを適用することの示唆となるか否かについて検討 する。
(a) 引用発明における導電剤としての単層カーボンナノチューブは， 「直径が０．５〜１０ｎｍであり，長さが１０μｍ以上であり，炭 素純度が重量基準で９９．９％以上である」単層カーボンナノチュ ーブである。一方，上記(2)ア(ア)及び(オ)によれば，甲２実施例１ＣＮ Ｔは引用発明の単層カーボンナノチューブの純度，直径，長さの規 定を満たすものといえる。（以下「事項(a)」という。）
(b)甲２には，上記(2)ア(イ)〜(エ)より，単層カーボンナノチューブの用 途として，導電体，電極材料が挙げられ，甲２の単層カーボンナノ チューブが優れた電子・電気特性を有すること，単層カーボンナノ チューブ・バルク構造体を導電体として使用することも記載されて＼nいる。（以下「事項(b)」という。）
ｂ 事項(a)について
甲２０，２１，２３には以下の記載がある（引用に当たり，文意に 影響しない範囲で記載の一部を省略又は変更した。）。 ［甲２０]（ドージンニュース新連載「新しいナノ材料としてのカー ボンナノチューブ−最近の展開（バイオからエネルギーまで）1)」 ＵＲＬ省略，令和元年６月６日検索）
「２．カーボンナノチューブの構造，特性＼n
ＣＮＴはグラフェンシートを円筒状に丸めた構造をしている。＼n円筒が一本のみからなるＣＮＴをＳＷＮＴと呼ぶ。ＳＷＮＴは直 径０．５〜数ｎｍとかなり細いが・・・ＣＮＴの合成後の長さは 数十ｎｍから，長いものでは数ｍｍに及ぶものがあり，合成法に＼nより様々な長さ分布を持つ混合物として得られる。」（２頁） 「２０１２年現在，３０社以上のメーカーがＣＮＴを製造販売して いる。それぞれ製造法，直径分布，純度，結晶化度等に差があり， 一口にＣＮＴと言っても多様性があることを認識して使わなけれ ばならない。表１に代表＼的なＣＮＴメーカー（２０１２年１月現 在）を挙げた。」（４頁。表１には代表＼的なＣＮＴメーカーとし て８社が列挙されている。） ［甲２１］（「雑科学ノート−カーボンナノチューブの話−」ＵＲＬ 省略，令和元年６月６日検索） 「ＣＮＴの直径は，これまで書いてきた巻きの強さや層の数によっ ていろいろですが，ＳＷＣＮＴの場合は１〜３ｎｍ，ＭＷＣＮＴ の場合は１０〜２０ｎｍぐらいのものが一般的です。髪の毛が５ ０〜１００μｍぐらいですから，その数千分の一から数万分の一， ということですね。長さは，一般的な大量生産品では０．１〜数 十μｍ程度ですが，基板の上に垂直に成長させる方法では数百μ＼nｍ以上のものも作られています。」（４頁） [甲２３］（末金皇ら「ブラシ状カーボンナノチューブの高速成長技 術の開発」大陽日酸技報 No.23（2004），ＵＲＬ省略 ） 「ＣＮＴは，直径が数ｎｍ程度，長さが数μｍから数百μｍと極め て高いアスペクト比を持つ構造物である。」（８頁左欄１３〜１＼n５行） 甲２０，２１，２３の上記各記載によれば，本願特許出願当時，単 層カーボンナノチューブの直径や長さは製品によって様々であり，そ の中で，０．５〜１０ｎｍの直径，１０μｍ以上の長さは，単層カー ボンナノチューブの直径や長さとしてごく一般的であったと認められ る。そうすると，事項(a)のとおり，甲２実施例１ＣＮＴが引用発明の 単層カーボンナノチューブの純度，直径，長さの規定を満たすことが 開示されているからといって，そのことが，多数存在する単層カーボ ンナノチューブから甲２実施例１ＣＮＴを選択し，引用発明のカーボ ンナノチューブとして使用することを示唆するものとはいえない。
ｃ 事項(b)について
甲２は，甲２に記載された発明の単層カーボンナノチューブが種々 の技術分野や用途へ応用できることを開示しているが（上記(2)ア(イ)）， 電池の電極材料への応用としては，負極の材料として用いることが挙 げられているのみであり（同(ｴ)），正極の導電助剤として用いること の記載又は示唆はない。また，導電性を生かした応用としては，電子 部品の銅配線に代えて用いることの記載はあるものの（同(ウ)），これ が電池の正極の導電助剤としての応用を示唆するものとはいえない。
ｄ 以上によれば，事項(a)又は事項(b)が，引用発明の導電助剤の単層カ ーボンナノチューブとして甲２実施例１ＣＮＴを適用することの示唆 となるとはいえない。そして，他に，甲１又は甲２に，引用発明の導 電助剤の単層カーボンナノチューブとして甲２実施例１ＣＮＴを使用 することの示唆となる記載も見当たらない。 以上によれば，甲１及び２のいずれにも，引用発明の導電助剤の単 層カーボンナノチューブとして甲２実施例１ＣＮＴを使用することの 示唆はない。
(ｲ) 技術分野の関連性について
引用発明は，リチウムイオン二次電池正極用導電剤を用いたリチウム イオン二次電池の技術分野に属するものである【０００１】。一方，甲 ２に開示された発明は，導電体，電極材料，電池等の技術分野に属する ものである（上記(2)ア(イ)〜(エ)）。 そうすると，両発明は，導電体，電極材料または電池という限りにお いて，関連する技術分野に属するといえるにとどまる。
(ｳ) 課題の共通性について
引用発明は，正極に混合する導電剤の量を低減して，リチウムイオン 二次電池を大容量化し，かつ，高出力におけるリチウムイオン二次電池 容量の劣化を抑制することを課題とする【００１２】。一方，甲２に開 示された発明は，従来にみられない高純度，高比表面積のカーボンナノ＼nチューブ（特に配向した単層カーボンナノチューブ・バルク構造体）を＼n提供することを課題とする（上記(2)ア(ア)）。 よって，両発明の課題は共通しない。
(ｴ) 作用・機能の共通性について＼n
引用発明において，単層カーボンナノチューブは，リチウムイオン二 次電池正極用の導電剤として用いられ，ここで，導電剤は，導電性の低 い正極活物質に混合することにより電池の容量を大きくすることができ るという作用・機能を有する【０００３】。一方，甲２に開示された発＼n明の単層カーボンナノチューブは，導電体，電極材料，電池等の用途に 用いられるものであるところ（上記(2)ア(イ)及び(エ)），導電体として使用 される際には，配向単層カーボンナノチューブ・バルク構造体として，＼n電子部品の縦配線，横配線に代えることにより微細化，安定化を図ると いう作用・機能を有し（同(ウ)），電極材料として使用される際には，配 向単層カーボンナノチューブ・バルク構造体として，リチウム二次電池＼nの電極材料，燃料電池や空気電池等の電極（負極）材料という作用・機 能を有するが（同(エ)），いずれの作用・機能も，導電性の低い正極活物＼n質に混合することにより電池の容量を大きくすることができるという作 用・機能には当たらない。＼nよって，両発明の作用・機能が共通しているとはいえない。＼n
(ｵ) 以上のとおり，甲１及び甲２には，引用発明において，導電助剤とし て用いるカーボンナノチューブとして甲２実施例１ＣＮＴを適用するこ とを動機付ける記載又は示唆を見出すことができない。 ウ 上記イのとおり，主引用発明に副引用発明を適用して本願発明に想到す ることを動機付ける記載又は示唆を見出せない以上，上記アに説示したと ころに照らして，かかる想到を阻害する事由の有無や，本願発明の効果の 顕著性・格別性について検討するまでもなく，その想到が容易であるとし た審決の判断には誤りがある。

◆判決本文

　争点は新規事項か否か、進歩性違反があるか否かです。審決は、新規事項ではない、進歩性違反なしと判断しましたが、知財高裁は後者について取り消しました。

　原告は，アンチローリングタンクが，「浸水防止部屋」に相当する旨主 張するのに対し，被告は，「浸水防止部屋」とは，損傷を受けた場合に浸 水する「空間」であって，主として「浸水防止」を企図した「空間」であ ると解すべきところ，アンチローリングタンクは，主として「浸水防止」 を企図した「空間」ではないから，本件訂正発明の「浸水防止部屋」に該 当しない旨主張する。また，本件審決は，「浸水防止部屋」は，損傷を受 けた場合に浸水する「空間」であり，専ら「浸水防止」を企図した「空間」 であると解すべきであるところ，甲４発明のアンチローリングタンクは， 専ら「浸水防止」を企図した「空間」であるとはいえないから，本件訂正 発明の「浸水防止部屋」には該当しないとして，本件訂正発明と甲４発明 との対比等を行うことなく，進歩性違反の無効理由は成立しないと判断し た。
ウ 「浸水防止部屋」の意義
(ｱ) 特許請求の範囲の記載によれば，本件訂正発明１の「浸水防止部屋」 は，側壁及び隔壁に接すること，仕切板により形成されること，機関区 域に設けられること，側壁と隔壁との連結部を覆った空間であり側壁が 損傷した場合浸水することなどが特定されているものの，「専ら」ある いは「主に」浸水防止を企図した空間であるべきかは明らかでない。な お，当業者の技術常識として，「空間」とは，「空所」や「ボイド」と は異なり，必ずしも物体が存在しない場所には限定されないと認められ， このことは「下層空間１３の船尾側に推進用エンジン１４が配置されて いる」（段落【００２２】）などの本件明細書の記載とも整合する。し たがって，「空間」であることから，直ちに「専ら」あるいは「主に」 浸水防止を企図していることは導けない。また，ＳＯＬＡＳ条約によれ ば，浸水率の計算において，タンクは，０または０．９５のいずれかよ りリスクが高くなるケースを用いて計算すべきとされており，タンクで あってもそれに面する側壁が損傷した場合浸水する場合があることとな るから，「空間に面する側壁が損傷した場合浸水すること」が，必ずし もタンクを排除するものとはいえない。
次に，本件発明の課題及び解決手段は，前記のとおり，浸水防止部屋 を設けて，側壁における隔壁の近傍が損傷を受けても，浸水防止部屋が 浸水するだけで，浸水防止部屋を設けた部屋が浸水することがないよう にすることで，浸水区画が過大となることを防止し，設計の自由度を拡 大することを目的とするものである。そうだとすれば，「浸水防止部屋」 は，それに面する側壁が損傷し浸水しても，それが設けられた「部屋」 に浸水しないような水密構造となっていれば，浸水区画が過大となることを防止するという本件発明の目的にかなうのであって，タンク等の他＼nの機能を兼ねることが，当該目的を阻害すると認めるに足りる証拠はない（被告は，タンクが浸水すると，タンク本来の機能＼を果たせなくなったり，環境汚染につながったりするから，タンクと「浸水防止部屋」は 両立しえないと主張するが，本件発明は，「浸水防止部屋」を意図的に 浸水（損傷）しやすくするわけではないから，上記認定は左右されない。）。 かえって，実願昭４９−１９７４８号（実開昭５０−１１１８９２号） のマイクロフィルム（甲１７）には，別紙５に示す第１図及び「本考案 は，横置隔壁２の船側部両端に，船側外板１を一面とした高さ方向に細 長い浸水阻止用の区画７を備えているから，横隔壁数を増加しなくても， 船側外板１の損傷による船内への浸水を該区画７内に，または該区画７ と隣接する１つの船内区画内にとどめることができ」（４頁下から７〜 １行）との記載があり，本件発明の「浸水防止部屋」の機能に類似する「空間７」を有する船舶の発明が開示されているところ，同文献には，＼n「該区画７を小槽として利用することもできる。」（５頁７行）とも記 載されているから，浸水防止を目的とした区画を，小槽（タンク）とし て利用することは，公知であったと認められる。また，「浸水防止部屋」 が他の機能を兼ねることを許容する方が，設計の自由度が拡大し，その意味で本件発明の目的に資するものである。＼n以上によれば，「浸水防止部屋」とは，それに面する側壁が損傷し浸 水しても，それが設けられた「部屋」に浸水しないような水密の構造となっている部屋を意味すると解するのが相当である。＼n
(ｲ) 被告は，本件明細書の段落【０００４】を根拠に，本件明細書では， タンクと浸水防止部屋は区別されている旨主張する。 しかし，段落【０００４】は，ボイドスペースを海水バラストタンク として機能させるという従来技術が記載されているにとどまり，タンクと浸水防止部屋を比較して記載しているものではないから，前記「浸水＼n防止部屋」の解釈を左右するものではない。
エ アンチローリングタンクについて
甲４発明のアンチローリングタンクは，タンクであって液体を貯留する ものであるから，それが設けられた部屋に液体が浸水しないような水密の 構造となっている可能＼性がある。 しかるに，本件審決は，アンチローリングタンクが，専ら浸水防止を企 図した空間ではないとの理由のみから，これが浸水防止部屋に該当せず， 無効理由２−２は成立しないと判断したものであるから，本件審決の判断 には誤りがあり，その誤りは審決の結論に影響を及ぼすものである。 なお，原告は，本件訂正発明３，４については，無効理由２−２が成り 立たないとの本件審決の判断を争っていない。
(2) 甲６発明を主引例とする無効理由（無効理由２−３）について
ア 甲６文献の記載
甲６文献の５５頁から６１頁は，「２基２軸ＣＰＰ装備・船尾双胴型旅 客船兼自動車航送船“３号はやぶさ”の概要」と題する文章であり，５７ 頁１９〜２８行の下記の記載のほか，「共栄運輸向け旅客船兼自動車航送 船“３号はやぶさ”」の一般配置図（別紙３【甲６図面】参照）が示され ている。
「（９）トリム及びヒール調整装置
本装置は車輌乗降時の岸壁と舷外ランプの高さを保つため，船首トリミ ングタンク（F.P.T.,No.1W.B.T.(C)，No.2W.B.T.(C)，No.3W.B.T.(C)） 及び船尾トリミングタンク（No.4W.B.T.(C)&No.4W.B.T.(P/S)）を利用し て船体のトリムを調整し易いように配管されており，船橋操縦盤に組み 込みのタッチパネル式監視制御コンソールによりポンプ，弁の遠隔操作が出来るようになっている。」＼n
イ 本件審決は，船尾トリミングタンクが，専ら「浸水防止」を企図した「空 間」であるとはいえず，「浸水防止部屋」に相当しないと判断したが，か かる浸水防止部屋の解釈が誤りであることは，前記(1)と同様である。 よって，本件審決の判断には誤りがあり，その誤りは審決の結論に影響 を及ぼすものである。 なお，原告は，本件訂正発明３，４については，無効理由２−３が成り 立たないとの本件審決の判断を争っていない。

◆判決本文
関連事件です。

◆令和1(行ケ)10079

　異議申し立てで取り消し決定がなされましたが、知財高裁(1部)は、引用文献には当該記載がないとして、進歩性なしとした審決を取り消しました。また、複数の引用文献からの周知の認定も否定されました。

　以上によれば，甲２文献には，プローブ装置において，1)プローブ装置筺体 内から外に向かってガイドレールを設け，プローブカードを交換する際に，プロー ブカードをガイドレールに沿って引き出すこと，2)プローブ装置本体の上面に被検 査体に対向して載置されたテストヘッドのメンテナンスやパフォーマンスボードの 交換については，テストヘッドをプローブ装置本体から分離して上昇させて別の場 所に移動することが記載され，検査室の内部から整備空間側にテストヘッドを引き 出すことの記載はない。
・・・・
被告は，甲２文献や乙１〜３の記載によれば，メンテナンスの対象物を引き 出してメンテナンスをすること，また，その際に，スライドレールにより引き出す 構成とすることは周知技術であると主張する。＼n前記(1)ア及び上記ア(ｱ)のとおり，引用例及び甲２文献には，プローブ装置におい て，メンテナンスの際に検査室からプローブカードを引き出すこと及びその際ガイ ドレールに沿って引き出す構成とすることの記載がある。しかし，本件原出願の当＼n時，テストヘッドの重量は２５ｋｇから３００ｋｇを超えるものが知られ（本件明 細書【００２２】，甲５【０００３】・【００４３】，甲６【００１４】，甲７，乙３【０００５】），テストヘッドとプローブカードとは重量や大きさにおいて相違すること は明らかである。したがって，プローブカードに関する上記記載から，テストヘッ ドを含むメンテナンスの対象物一般について，メンテナンスの対象物を引き出して メンテナンスをすること，また，その際に，スライドレールにより引き出す構成と＼nすることが周知技術であったということはできない。 また，乙１〜３には，検査室に収容されたテストヘッドの構成は開示されておら＼nず，テストヘッドを引き出すものではないから，被告の主張する周知技術を裏付け るものではない。 以上によれば，被告の主張する各文献の記載から，メンテナンスの対象物を引き 出してメンテナンスをすること，また，その際に，スライドレールにより引き出す 構成とすることが周知技術であったということはできず，ほかにこれを認めるに足＼nりる証拠はない。
(ｲ) 被告は，乙３（【００２４】）にも記載があるとおり，テストヘッドを引き出 した方が作業性に優れることは自明であるから，メンテナンスの対象物をスライド レールにより引き出してメンテナンスを行う方が，作業が容易であることを動機付 けとして，引用発明において，相違点１に係る構成を想到することは容易であると＼n主張する。 しかし，前記ア(ｲ)ｃのとおり，乙３はテストヘッドが検査室に収容されたプロー ブ装置を開示するものではなく，同段落の「超重量級のテストヘッドであってもテ ストヘッド４を安全且つ円滑に反転させ，前後，上下に移動させることができ，テ ストヘッド４をメンテナンス等の作業性に優れた位置へ移動させることができる。」 との記載から，テストヘッドを引き出した方が作業性に優れていることを読み取る ことはできない。
また，引用例には，1)試験対象の仕様及び試験内容に応じて行うピンエレクトロ ニクスの交換や，その他のテストヘッドのメンテナンスは収容室の背面扉を開けて 行うこと（【００２９】，【００３６】，【００６３】，【００８０】，【００８５】），2)レイアウトの異なるウエハに対応するためのプローブカードの交換や，その他のプローブカードのメンテナンスは収容室のメンテナンスカバーを開けて行い，プローブ カードは収容室の外部に引き出すことができること（【００２８】，【００２９】，【００３０】，【００３７】，【００８０】，【００８５】），3)背面扉はテストヘッドのメンテナンスが容易な位置に配置され，メンテナンスカバーはプローブカードのメンテ ナンスが容易な位置に配されていること（【００２９】）が記載されている。 このように，引用発明においては，テストヘッドのメンテナンスは背面扉を開け て行うものとされ，背面扉はメンテナンスを行うのに容易な位置に配置されている のであるから，検査室が整備空間側にテストヘッドを引き出すスライドレールを備 え，テストヘッドを引き出す構成を採用することの動機付けは見いだせない。＼n

◆判決本文

　異議申し立てにて、登録取り消し決定が取り消されました。添加目的が異なるので組み合わせる動機付けがないというものです。＼n　

　甲２において，シランカップリング剤は，金属アルコキシドやその他の物質のポ リイミド系重合体の前駆体であるポリアミック酸系重合体への分散性，混合性を向 上させ，熱膨張率などの特性にもとづく寸法安定性を改善することを目的とするも のであり，本件発明２のように，「支持体と十分な密着性」を有し，かつ，「物理的＼nな方法で綺麗に剥離する」というものではないから，本件発明２とは異なる目的の ために配合されている。
甲３において，アルコキシシラン化合物は，透明性を損なわずに，寸法安定性に 優れ，かつ無機化合物基板との密着性が高いシリカ粒子が分散してなる新規なポリ イミド組成物及びその製造方法を提供するために，ポリイミド溶液に添加し，ポリ イミド溶液において水の存在下で反応させるものであり，本件発明２において，ア ルコキシシランが，ポリイミド前駆体であるポリアミド酸の組成物に配合されるの とは，配合対象が異なっている上，本件発明２のように，「支持体と十分な密着性」＼nを有し，かつ，「物理的な方法で綺麗に剥離する」というものではないから，本件発 明２とは異なる目的のために配合されている。
甲４は，ポリイミド銅張積層板のポリイミド層と銅箔との間の接着性を高めるた めに，ポリイミド前駆体コーティング溶液中に，アルコキシシランを組み込むとい うもので，本件発明２のように，「支持体と十分な密着性」を有し，かつ，「物理的＼nな方法で綺麗に剥離する」というものではないから，本件発明２とは異なる目的の ために配合されている。
甲５は，良好な熱伝導性と接着性を有し，さらに，良好な耐熱性を有する樹脂組 成物を提供することを目的とするものであるが，（Ｃ）成分の例として，３−ウレイ ドプロピルトリエトキシシランを含む組成物が，ポリイミド樹脂と無機フィラーの 相溶性を高め，ボイド（空隙）を抑制し，少ない無機フィラー含量でも高い熱伝導 性が得られると記載されており，本件発明２のように，「支持体と十分な密着性」を＼n有し，かつ，「物理的な方法で綺麗に剥離する」というものではないから，本件発明 ２とは異なる目的のために配合されている。
甲６は，電子部品の絶縁膜又は表面保護膜用樹脂組成物，パターン硬化膜の製造＼n方法及び電子部品に関するものであり，最終加熱時においてメルトを起こすことな く，最終加熱以降の加熱においても架橋成分等の昇華及びガス成分の発生が少ない 層間絶縁膜又は表面保護膜を製造するために，３−ウレイドプロピルトリエトキシ＼nシランを添加することができる（段落【００５７】）というものであり，シリコン基 板に対する接着性増強剤として３−グリシドキシプロピルトリメトキシシラン，ビ ス（２−ヒドロキシエチル）−３−アミノプロピルトリエトキシシランなどのアル コキシシラン化合物を含むことができる（段落【００６９】）との記載があるが，「支 持体と十分な密着性」を有し，かつ，「物理的な方法で綺麗に剥離すること」が可能＼ なポリイミド樹脂膜を形成することが可能な樹脂組成物を提供するという本件発明＼n２とは添加目的が異なっている。
ｇ 以上によると，甲２〜６によって，甲２〜６にされたアルコキシシ ラン化合物を本件発明２のために用いるという動機付けがあるとは認められないか ら，相違点３が容易想到であると認めることはできない。 なお，甲２〜６には，ポリイミド前駆体に添加するシランカップリング剤として， 本件発明２における４種のアルコキシシラン化合物のうちの少なくとも１種と甲１ 記載の他種のものが並列的に列挙されているとしても，甲２〜６は，アルコキシシ ラン化合物を使用する目的や対象が本件発明２とは異なるから，本件発明２におい て，甲２〜６に記載するアルコキシシラン化合物を用いることが容易想到であると は認められない。

◆判決本文

　進歩性判断における相違点の認定については、「まとまりのある構成を単位として認定するのが相当であり，かかる観点を考慮することなく，相違点をことさらに細かく分けて認定し，各相違点の容易想到性を個々に判断することは，進歩性の判断を誤らせる結果を生じることがあり得るものであり，適切でない」と判断されました。ただ、結論に影響なしとして取り消しはされませんでした。なお、一事不再理の「同一証拠」についても言及しています。＼n

　もっとも，発明の進歩性の判断に際し，本件発明と対比すべき主引用発明は， 当業者が，出願時の技術水準に基づいて本件発明を容易に発明をすることができた かどうかを判断する基礎となるべき具体的な技術的思想でなければならない。そし て，本件発明と主引用発明との間の相違点に対応する副引用発明があり，主引用発 明に副引用発明を適用することにより本件発明を容易に発明をすることができたか どうかを判断する場合には，主引用発明又は副引用発明の内容中の示唆，技術分野 の関連性，課題や作用・機能の共通性等を総合的に考慮して，主引用発明に副引用＼n発明を適用して本件発明に至る動機付けがあるかどうかを判断するとともに，適用 を阻害する要因の有無，予測できない顕著な効果の有無等を併せ考慮して判断する＼nこととなる。 このような進歩性の判断構造からすれば，本件発明と主引用発明との間の相違点＼nを認定するに当たっては，発明の技術的課題の解決の観点から，まとまりのある構＼n成を単位として認定するのが相当であり，かかる観点を考慮することなく，相違点 をことさらに細かく分けて認定し，各相違点の容易想到性を個々に判断することは， 進歩性の判断を誤らせる結果を生じることがあり得るものであり，適切でない。
ウ 前記アのとおり，本件発明１と引用発明の一致点及び相違点が本件審決の認 定したとおりのものであることについては，当事者間に争いがない。 しかし，前記イで述べたところに照らせば，本件審決が認定した相違点のうち， 少なくとも相違点４ないし６に係る構成は，グラブバケット自体の水中での抵抗を＼n減少させて降下時間を短縮し，グラブバケットが掴み物を所定の容量以上に掴んだ 場合でも該グラブバケットの内圧上昇に起因する変形，破損を引き起こすことがな いようにするという技術的課題の解決に向けられたまとまりのある構成であるから，＼n本件において，相違点４ないし６は，本来，次のとおりに認定すべきものであった。
（相違点Ａ）
本件発明１においては，シェルカバーの一部に形成された空気抜き孔に取り付け られた「開閉式のゴム蓋を有する蓋体」が，「シェルを左右に広げたまま水中を降下 する際には上方に開いて水が上方に抜け」るとともに，「シェルが掴み物を所定容 量以上に掴んだ場合にも，内圧の上昇に伴って上方に開」き，「グラブバケットの水 中での移動時には，外圧によって閉じられる」ものであるのに対し，引用発明にお いては，掩蓋の一部に形成された空気抜きのための開口に取り付けられた「開閉式 の逆止弁」が，「シエルを左右に広げたまま水中を降下する際には上方に開いて空 気が上方に抜けるとともに，バケットを海上に引き上げる場合に閉じられる」が， 「シェルが掴み物を所定容量以上に掴んだ場合にも内圧の上昇に伴って上方に開」 くか否かは明らかでない点。
エ 本件発明１と引用発明との相違点は，本来，前記ウのとおりに認定すべきも のであった。しかしながら，この点を措き，本件審決の認定したところ及び当事者 の主張に従い，相違点６の判断の当否として検討してみても，後記(3)のとおり，本 件審決の判断に誤りがあるとはいえない。
・・・
　３ 特許法１６７条又は信義則の違反をいう被告の主張について
(1) 被告は，本件無効審判における事実及び証拠は，別件無効審判のそれと実質 的に同一であるから，本件無効審判の請求は，特許法１６７条の規定に違反し，「紛 争の蒸し返し防止」及び「紛争の一回的な解決」の要請に反し，許されない旨主張す るので，事案に鑑み，以下，判断する。
(2) 別件無効審判の経緯は，前記第２の１(2)認定のとおりであり，本件特許につ いて，平成２２年１２月１４日付け別件無効審判の請求以来，約７年４月間の長期 間にわたり，４回の審決と３回の判決，１回の決定がされたことが認められる。 現行特許法が，同一の請求人についても，同法１６７条の場合を除いて，何回で も，かつ，時期的制限もなく（同法１２３条３項），無効審判を請求することのでき る制度を採用していることについては，特許権の安定や紛争の一回的解決の見地か ら再検討の余地があるが，特許法１６７条は，「特許無効審判‥の審決が確定したと きは，当事者‥は，同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求すること ができない。」と規定している。そして，同条の趣旨は，(1)同一争点による紛争の蒸 し返しを許さないことにより無効審判請求等の濫用を防止すること，(2)権利者の被 る無効審判手続等に対応する煩雑さを回避すること，(3)紛争の一回的な解決を図る こと等にあると解され，無効審判請求において，「同一の事実」とは，同一の無効理 由に係る主張事実を指し，「同一の証拠」とは，当該主張事実を根拠づけるための実 質的に同一の証拠を指すものと解される。 ところで，無効理由として進歩性の欠如が主張される場合において，特許発明が 出願時における公知技術から容易に想到できたというためには，(1)当該特許発明と， 引用例（主引用例）に記載された発明（主引用発明）とを対比して，当該特許発明と 主引用発明との一致点及び相違点を認定した上で，(2)当業者が主引用発明に他の公 知技術又は周知技術とを組み合わせることによって，主引用発明と相違点に係る他 の公知技術又は周知技術の構成を組み合わせることが当業者において容易に想到で＼nきたことを示す必要がある。そうすると，主引用発明が異なれば，特許発明との一 致点及び相違点の認定が異なり，これに基づいて行われる容易想到性の判断の内容 も異なってくるから，無効理由としても異なることになる。 したがって，進歩性の欠如という無効理由について，主引用発明が異なるときは， 「同一の事実」に当たらないことになる。
(3) これを本件についてみると，別件無効審判において，主引用発明とされたの は，甲８及び甲９に記載された各発明であり，本件の主引用例（甲７）は，別件無効 審判では提出されていない。主引用例から認定される発明（主引用発明）が別件無 効審判で主張された主引用発明と異ならなければ，無効理由としても同一と評価で きるが，本件審決は，別件無効審判のそれとは異なる発明（掩蓋に逆止弁が取り付 けられた構成を含むもの）を甲７の記載から認定している。浚渫用グラブバケット＼nにおいて逆止弁に技術的意義があることは明らかであるから，本件無効審判の主引 用発明が別件無効審判のそれと異ならないということはできない。 したがって，現行法下の無効審判請求及び審決取消訴訟においても，「紛争の蒸し 返し防止」及び「紛争の一回的な解決」の要請を満たすような主張立証がされるべ きことは，被告の主張するとおりであるものの，本件においては，理由がない。

◆判決本文

　相違点の認定誤りを理由として、拒絶審決が取り消されました。

　本件補正発明では，第１の回転ドラムと底部材との間にクーラント液の流路を 形成するのに対し，引用発明は，上記のような流路を形成しているか否かが不明な 点
ウ これに対し，被告は，引用文献１においては，タンク１７の底部が底部 材に相当し，マグネットドラム２７とタンク１７の底部との間に混濁液の流路が形 成されるとして，相違点３は存在しないと主張する。
(ｱ) しかし，本件補正発明に係る特許請求の範囲の記載は，「・・・前記使 用済みクーラント液は，第２の回転ドラムから第１の回転ドラムに向かって流 れ，・・・前記第２の回転ドラムに付着した磁性体を掻き取るスクレパーと，前記第 １の回転ドラム下部の流路を形成する底部材とを備え，前記スクレパーにより掻き 取られた磁性体が大きくなった状態のまま，前記使用済みクーラント液の流れに沿 って前記第１の回転ドラムへ誘導されることを特徴とする回転ドラム型磁気分離装 置。」というものであり，同記載からすると，第２の回転ドラムから第１の回転ドラ ムに向かうクーラント液は，第 1 の回転ドラム下部に第 1 の回転ドラムと底部材と の間に形成された流路を流れるものであって，スクレパーによって掻き取られた磁 性体を第１の回転ドラムに誘導するものであると解される。そして，このことは， 本件明細書に，「スクレパー２７は，第１の回転ドラム１３の下部の流路を形成する 底部材３０に連結されており，掻き取られた不要物（磁性体）は第１の回転ドラム １３へと誘導される。」（段落【００４１】），「スクレパー２７は，第１の回転ドラム１３の下部の流路を形成する底部材に連結されていれば足りるので，第２の回転ド ラム２１側から第１の回転ドラム１３に向かって下降するよう傾斜していても良 い。」（段落【００５３】），「図７に示すように，本実施の形態に係る回転ドラム型磁気分離装置は，第２の回転ドラム２１の外筒２９に当接するスクレパー２７が，第 ２の回転ドラム２１側から第１の回転ドラム１３側へ傾斜するよう設けられてい る。」（段落【００５４】），「これにより，スクレパー２７で書き取られた第２の回転ドラム２１に付着した不要物が，傾斜に沿って第１の回転ドラム１３側へと流れに 乗って移動しやすく，第１の回転ドラム１３により確実に回収することが可能とな＼nる。」（段落【００５５】）と記載されていることからも，裏付けられているというこ とができる。 したがって，本件補正発明の特許請求の範囲の「流路を形成する」とは，第２の 回転ドラムから第１の回転ドラムに向かうクーラント液の流路を形成するものと解 すべきである。
(ｲ) 引用文献１には，マグネットドラム２７（第１の回転ドラムに相当） とタンク１７の底部との間にマグネットドラム２５（第２の回転ドラムに相当）か らマグネットドラム２７に向かう混濁液の流れが生じていることは記載されていな い（甲１）から，相違点３’は存在し，被告の上記主張は理由がない。

◆判決本文

　進歩性の判断に誤りがあるとして、最高裁で取り消された事件の差戻審の判断です。予測できない効果ありとして進歩性ありと判断されました。＼n 　まず，本件優先日当時，本件化合物について，ヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン放出阻害率が３０〜２０００μＭまでの濃度範囲において濃度依存的に上昇し，最大で９２．６％となり，この濃度の間では，阻害率が最大値に達した用量（濃度）より高用量（濃度）にすると，阻害率がかえって低下するという現象が生じないことが明らかであったことを認めることができる証拠はない。
(ｲ)次に，ケトチフェンの効果から，本件化合物の効果を予測することができたかどうかについて判断する。＼n
　ａ　甲１によると，Ｋｅｔｏｔｉｆｅｎ（ケトチフェン）とＫＷ−４６７９（本件化合物のシス異性体の塩酸塩）は，いずれも，モルモットの結膜からのヒスタミンの遊離抑制効果については有意でないと評価がされているが，甲３２には，Ｋｅｔｏｔｉｆｅｎ（ＨＣ）（ケトチフェン）点眼液のヒスタミンの遊離抑制効果をスギ花粉症患者の眼球への投与実験によって検討したところ，アレルギー反応の誘発後，５分及び１０分後の涙液中ヒスタミン量は，対照眼と比べて，有意なヒスタミン遊離抑制効果がみられ，ヒスタミン遊離抑制率は，誘発５分後で６７．５％，誘発１０分後で６７．２％であったことが記載されている。これらによると，ケトチフェンは，ヒトの場合においては，モルモットの実験結果（甲１）とは異なり，ヒト結膜肥満細胞安定化剤としての用途を備えており，ヒスタミン遊離抑制率は，誘発５分後で６７．５％，誘発１０分後で６７．２％であることが認められる。
　もっとも，本件優先日当時，ケトチフェンがヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン遊離抑制率について３０μＭ〜２０００Ｍの間で濃度依存的な効果を有するのか否かが明らかであったと認めることができる証拠はない。なお，甲３９は，本件優先日後に公刊された刊行物であって，その記載を参酌してケトチフェンが上記で認定したものを超える効果を有していると認めることはできない。ｂ甲１において，Ｋｅｔｏｔｉｆｅｎ（ケトチフェン）及び本件化合物と同様に，モルモットの結膜におけるヒスタミンの遊離抑制効果を有しないとされているＣｈｌｏｒｐｈｅｎｉｒａｍｉｎｅ（クロルフェニラミン）については，本件優先日当時，ヒト結膜肥満細胞の安定化効果を備えることが当業者に知られていたと認めることができる証拠はない。また，本件化合物やケトチフェンと同様に三環式骨格を有する抗アレルギー剤には，アンレキサクノス（甲１のＡｍｅｌｅｘａｎｏｘ），ネドクロミルナトリウムが存在する（甲１，１１，１９，３１，弁論の全趣旨）ところ，アンレキサクノスは有意なモルモットの結膜からのヒスタミン遊離抑制効果を有している（甲１）が，本件化合物は有意な効果を示さないこと（甲１），ネドクロミルナトリウムは，ヒト結膜肥満細胞を培養した細胞集団に対する実験においてヒトの結膜肥満細胞をほとんど安定化しない（本件明細書の表１）が，本件化合物は同実験においてヒトの結膜肥満細胞に対して有意の安定化作用を有することからすると，三環式化合物という程度の共通性では，ヒト結膜肥満細胞に対する安定化効果につき，当業者が同種同程度の薬効を期待する根拠とはならない。さらに，ケトチフェンは各種実験において本件化合物（又はその上位概念の化合物）との比較に用いられており（甲２０８〜２１０。ただし，甲２１０は，本件優先日後の文献である。），甲１では，ケトチフェンは本件化合物と並べて記載されているが，ケトチフェンと本件化合物の環構＼造や置換基は異なるから，上記のとおり比較に用いられていたり，並べて記載されているからといって，当業者が，ケトチフェンのヒスタミン遊離抑制効果に基づいて，本件化合物がそれと同種同程度のヒスタミン遊離抑制効果を有するであろうことを期待するとはいえない。
　原告は，ケトチフェンが，三環式骨格を有する抗アレルギー剤である点で本件化合物に共通し，本件化合物の上位概念の化合物やＫＷ−４６７９などの効果において，比較対象とされている（甲２０８〜２１０）ことから，ケトチフェンの効果の程度から，ＫＷ−４６７９（本件化合物）の効果の程度を推認することは可能であったと主張するが，原告の主張を採用することはできない。したがって，甲１の記載に接した当業者が，ケトチフェンの効果から，本件化合物のヒト結膜肥満細胞に対する効果について，前記アのような効果を有することを予＼測することができたということはできない。
(ｳ)さらに，本件優先日当時，甲２０，３４及び３７の文献があったことから，本件化合物のヒト結膜肥満細胞に対する安定化効果をこれらの文献から予測できたかについて判断する。ａ甲２０には，スギ花粉症患者の眼球への投与実験における塩酸プロカテロ−ル点眼液のヒスタミン遊離抑制率が，誘発５分後で０．００３％点眼液が平均８１．７％，０．００１％点眼液が平均８１．６％，０．０００３％点眼液が平均７９．０％，誘発１０分後で０．００３％点眼液が平均９０．７％，０．００１％点眼液が平均８９．５％，０．０００３％点眼液が平均８２．５％であることが記載されている。また，甲３４には，スギ花粉症患者の眼球への投与実験におけるＤＳＣＧ（クロモグリク酸二ナトリウム）２％点眼液のヒスタミン遊離抑制率が，誘発５分後で平均７３．８％，誘発１０分後で平均６７．５％であることが記載されている。＼nさらに，甲３７には，スギ花粉症患者への眼球の投与実験におけるペミロラストカリウム点眼液のヒスタミン遊離抑制率が，誘発５分後で０．２５％点眼液が平均７１．８％，０．１％点眼液が平均６９．６％，誘発１０分後で０．２５％点眼液が平均６１．３％，０．１％点眼液が平均６９％であることが記載されている。
ｂ　しかし，本件化合物と，塩酸プロカテロ−ル（甲２０），クロモグリク酸二ナトリウム（甲３４），ペミロラストカリウム（甲３７）は，化学構造を顕著に異にするものであり，前記(ｲ)ｂのとおり，三環式骨格を同じくするアンレキサクノスと本件化合物のモルモットの結膜からのヒスタミンの遊離抑制効果が異なり，ネドクロミルナトリウムと本件化合物のヒト結膜肥満細胞に対する安定化効果が異なることからすると，ヒト結膜肥満細胞に対する安定化効果も，その化学構造に応じて相違することは，当業者が知り得たことであるから，前記ａの実験結果に基づいて，当業者が，本件化合物のヒト結膜肥満細胞に対する安定化効果を，前記ａ記載の化合物と同様の程度であると予＼測し得たということはできない。また，前記ａの各記載から，塩酸プロカテロ−ル（甲２０），クロモグリク酸二ナトリウム（甲３４），ペミロラストカリウム（甲３７）がヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン放出阻害率について３０μＭ〜２０００Ｍの間で濃度依存的な効果を有するのか否かが明らかであると認めることはできず，他に，これらの薬剤がヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン放出阻害率について３０μＭ〜２０００Ｍの間で濃度依存的な効果を有するのか否かが明らかであると認めることができる証拠はない。 　したがって，前記ａの各記載から，本件化合物のヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン放出阻害について前記アのような効果を有することを予測することができたということはできない。＼n
　ウ　原告は，本件発明１の顕著な効果が認められるためには，本件化合物が０．０００１〜５ｗ／ｖ％の濃度の全範囲で，かつ，本件明細書の表１に記載された２９．６％〜９２．６％というヒスタミン放出阻害率の全範囲でヒスタミン放出阻害率が顕著な効果を有しなければならないと主張する。しかし，本件発明１の効果は，３０μＭ〜２０００μＭの間でヒスタミン放出阻害率が濃度依存的に上昇し，最大値９２．６％となり，この濃度の間では，阻害率が最大値に達した用量（濃度）より高用量（濃度）にすると，阻害率がかえって低下するという現象が生じていないことにあるから，０．０００１〜５ｗ／ｖ％の濃度の全範囲で，かつ，本件明細書の表＼１に記載された２９．６％〜９２．６％というヒスタミン放出阻害率の全範囲で，他の薬物のヒスタミン放出阻害率を上回るなどの効果を有することが必要とされるものではない。したがって，原告の上記主張を採用することはできない。
エ　以上によると，本件発明１の効果は，当該発明の構成が奏するものとして当業者が予＼測することができた範囲の効果を超える顕著なものであると認められるから，当業者が容易に発明をすることができたものと認めることはできない。

◆判決本文

最高裁判決はこちら 平成30(行ヒ)69 　審決取消請求事件　令和元年8月27日 　最高裁判所第三小法廷 　判決 　破棄差戻 　知的財産高等裁判所

◆判決本文

　ゲームの特許について進歩性無しとした審決が取り消されました。理由は「「ゲーム上の取決めにすぎない」として，他の公知技術等を用いた論理付けを示さないまま容易想到と判断できない」というものです。出願人は「グリー（株）」です。

　相違点６に係る構成が容易想到であると判断するに当たっての審決の論理構＼成は，次のとおりである。(1)「手持ちのカード」が他のフィールド又は領域への移動に伴いその数を減 じたときに「手持ちのカード」を補充するという構成を採用するに当たって，どのフィールド又は領域への移動を補充の契機とするかはゲーム上の＼n取決めにすぎない。 (2) よって，第７領域への移動をカードの補充の契機とする引用発明の構成を，第３領域（敵ヒーローへの攻撃を行うための領域）への移動を補充の＼n契機とする本願発明の構成に変更することは，ゲーム上の取決めを変更することにすぎない。＼n(3) よって，引用発明の構成を本願発明における構＼成とすることも，ゲーム 上の取決めの変更にすぎず，当業者が容易に想到し得た。
(2) しかしながら，審決の上記論理構成は，次のとおり不相当である。ア 審決は，引用発明の認定に当たって「カード」の種類に言及していない が，ＣＡＲＴＥによれば，第１０領域から第１１領域へのカードの補充の 契機となるのは，「シャードカード」（深緑の地色に白抜きで円形と三日 月形が表示されているカード）の第１１領域から第７領域への移動及び第７領域から第６領域への移動である（００分３９秒〜４０秒，００分４９＼n秒〜５０秒等）。 そして，「シャードカード」は，専ら「マナ」（カードのセッティング やスキルの発動に必要不可欠なエネルギー<００分４２秒>）を増やすため に用いられるカードであり，その移動先はシャードゾーン（第７領域）又 はマナゾーン（第６領域）に限られ，敵との直接の攻防のためにアタック ゾーン（第３領域）又はディフェンスゾーン（第４領域）に移動させられ ることはない。これに対し，「クリーチャーカード」は，敵のクリーチャ ーやヒーローとの攻防に直接用いられるものであって，第１１領域から適 宜アタックゾーン（第３領域）又はディフェンスゾーン（第４領域）に移 動させられ，攻防の能力を表＼す「ＡＰの値」及び「ＨＰの値」を有してい る。
イ このように，引用発明におけるカードの補充は，本願発明におけるそれ との対比において，補充の契機となるカードの移動先の点において異なる ほか，移動されるカードの種類や機能においても異なっており，相違点６は小さな相違ではない。そして，かかる相違点６の存在によって，引用発＼n明と本願発明とではゲームの性格が相当程度に異なってくるといえる。し たがって，相違点６に係る構成が「ゲーム上の取決めにすぎない」として，他の公知技術等を用いた論理付けを示さないまま容易想到と判断すること＼nは，相当でない。
(3) 被告の主張について
被告は，手持ちのカードの数が減じたときにこれを補充する構成（乙７，乙８）とするかこれを補充しない構＼成（乙９，乙１０）とするかは，ゲーム制作者がゲームのルールを決める際に適宜決めるべき設計的な事項にすぎな いから，引用発明において，第３領域（アタックゾーン）にカードを配置し た場合でも第１１領域の手持ちカードが補充されるようにすることは，何ら 技術的な困難性があることではなく，まさに，提供しようとするゲーム性に 応じたゲーム上の取決めにすぎない旨主張する。 しかしながら，相違点６は，ゲームの性格に関わる重要な相違点であって， 単にルール上の取決めにすぎないとの理由で容易想到性を肯定することはで きないことは，(2)において説示したとおりである。。

◆判決本文

　一部のクレームについて、審決は進歩性ありと判断しましたが、知財高裁(１部)は、これを取り消しました。

イ 相違点２−４について
本件明細書には，「樹脂層４０の原料は，低温接着性樹脂（低融点樹脂）であって， 熱ラミネート（熱融着）が可能なものであれば制限されない」（【００４３】）との記載があるところ，かかる記載によれば，本件発明７の「熱ラミネート」との用途は，＼n「熱封着樹脂層」に基づくものである。 一方，引用例２の「接着層となる…エチレン・メタクリル酸共重合体の金属塩な どの，融点が８５〜１３５℃のヒートシール性樹脂よりなるフィルム層」との記載 によれば，引用発明２Ｂの「融点が９０℃のエチレン・メタクリル酸共重合体（Ｃ） からなるＣ層」は，「ヒートシール性樹脂よりなるフィルム層」であり，熱封着樹脂 層である。 そうすると，本件発明７の「熱封着樹脂層」と引用発明２Ｂの「融点が９０℃のエ チレン・メタクリル酸共重合体（Ｃ）からなるＣ層」とは，ともに熱封着樹脂層であ るから，「熱ラミネート」用であるとの点において，相違はないものと認められる。 したがって，相違点２−４は，実質的な相違点ではない。
ウ 小括
以上によれば，本件発明７は，当業者が引用発明２Ｂに基づいて容易に発明をす ることができたものである。
(4) 本件発明８の容易想到性について
本件発明８は，本件発明７の「第１のスキン外層」をポリエチレン系樹脂，「コア 層」をポリプロピレン系樹脂，「第２のスキン内層」をポリプロピレン樹脂及びポリ エチレン系樹脂から選択された１種以上，「熱封着樹脂層」をエチレンビニルアセテ ート，エチレンメチルアセテート，エチレンメタクリル酸，エチレングリコール，エ チレン酸ターポリマー，及びエチレン／プロピレン／ブタジエンターポリマーより なる群から選択された１種以上に，それぞれ限定したものである。 引用発明２Ｂの「融点が９０℃のエチレン・メタクリル酸共重合体（Ｃ）からなる Ｃ層」は，「ヒートシール性樹脂よりなるフィルム層」，すなわち，「熱封着樹脂層」 であるから，「エチレンメタクリル酸」を原料とする「熱封着樹脂層」が開示されて いる。 また，引用発明２の基材層として，従来技術（甲３３）に開示された構成を採用する動機付けがあることは，前記(2)アのとおりであるところ，甲３３に開示された複 合フィルムは，ポリプロピレン，ポリプロピレン，ポリエチレンからなるから，「第 １のスキン外層」をポリエチレン系樹脂，「コア層」をポリプロピレン系樹脂，「第２ のスキン内層」をポリプロピレン樹脂及びポリエチレン系樹脂から選択された１種 以上にすることも容易に想到できる。 他方，阻害事由の主張はない。 したがって，引用発明２Ｂの層構成を本件発明８のものとすることは，当業者が容易に想到することであるから，本件発明８は，当業者が引用発明２Ｂに基づいて＼n容易に発明をすることができたものである。
(5) まとめ
本件発明６は，引用例２に記載された発明から容易に発明できたものではないが， 本件発明７，８は，いずれも，引用例２に記載された発明から容易に発明できたも のであり，取消事由２は，本件発明７，８に係る部分に限り，理由がある。

◆判決本文

　発明の具体的な作用・機能も，引用発明１とは大きく異なるので、阻害要因ありとして進歩性無しとした審決が取り消されました。

　本件審決は，引用発明１及び甲４発明の装身具は，いずれも，装身 具を簡単にシャツの第一ボタンに装着できるようにするという共通の課 題を有し，また，これを着用するに当たり，切欠き状の部分にボタンが はまり込むことで装着するという共通の機能を有するから，引用発明１のボタン係合部１９における切欠き状の部分の具体的な形状として，甲＼n４発明の係止導孔を有する円形の釦挿通孔の態様を採用し，相違点２に 係る本件補正発明の構成とすることは，当業者であれば容易になし得たことである旨判断した。＼nしかしながら，前記(2)イのとおり，引用発明１は，簡易型のネクタイ 本体を取付ける着用具を改良することによって，着用状態における位置 ずれや傾きを生じ難く，低コストで生産でき，そして着用操作も容易で ある簡易着用具付きネクタイを提供することを課題とするものである。 一方，前記ア(イ)のとおり，甲４に記載された考案は，襟飾り，生花 等の種々の装飾小物，殊に襟前に止着する装身具について，着脱が簡単 であり，かつ，衣服の損傷がほとんどない装身具取付台を提供すること を課題とするものであるが，かかる装身具として，蝶ネクタイやネクタ イを例示するものではなく，蝶ネクタイやネクタイを着用する際に固有 の問題があることを指摘するものでもない。 したがって，引用発明１と甲４発明は，その具体的な課題において， 大きく異なるものといえる。 また，発明の作用・機能をみても，引用発明１は，基板部，ネクタイ取付部及び一対の突出片から成る簡易着用具を備え，ネクタイ取付部の＼n裏側に位置する基板部に，その下縁を凹状に切り欠いたボタン係合部を 設け，その切欠きにシャツの第一ボタンを係合させるとともに，一対の 突片を襟下へ挿入することで，簡易蝶ネクタイの良好な着用状態及び簡 単な着用操作を実現するものである（前記(2)ア(オ)）。 そして，甲１には，引用発明１に関し，(1)「ボタン係合部１９」の奥 部は，ボタン取付け糸の部分を丁度跨ぐことができる程度の小円弧状を なすものとし，その幅は，ボタンとの係合状態において横方向にほとん ど移動しない程度のものとすること，(2)着用時にボタンとの係合を容易 にするとともに，着用時に基板部２の片側がボタン穴に入り込むことを 防ぐために，「ボタン係合部１９」の下方を，ラッパ状に下方へ拡大し て基板部２の下縁に達するものとすることの記載（前記(2)ア(エ)ａ）が ある。これは，結び目の陰に隠れて見えない状態のボタン係合部を，上 方から探りながらも容易に装着できるようにするための工夫といえるか ら，簡易着用具１の基板部２における，ボタン係合部１９の配置位置及 びその形状を引用発明１の構成とすることは，引用発明１の課題を解決するために，重要な技術的意義を有するものであることを理解できる。＼n他方，甲４発明は，取付台主板に対して上方に係止導孔を連続形成し た釦挿通孔を穿設すると共に，他の一部に背面方向に突出するピンを突 設し，ピン先端にピン挟持機構を有するピン挿入キャップを冠着することで，釦の確実な止着と，各種装身用小物の衣類への簡単な着脱を実現＼nするものであって（前記ア(イ)ｂ），第１ボタンへの係合方法，衣類への 確実な止着及び簡単な着脱の実現手段において，引用発明１と大きく異 なるものであるから，発明の具体的な作用・機能も，引用発明１とは大きく異なるものといえる。＼n
加えて，甲４の記載事項（前記ア(ア)ｃ）によれば，甲４発明の装身 具取付台は，衣類に装着する際に，第１ボタンの前部からアプローチし て，釦挿通孔（２）に挿入した後，装身具取付台を鉛直方向の下部に移 動させ，係止導孔（３）を第１ボタンの取付糸に係合するものであるか ら，当業者であれば，第１ボタンを釦挿通孔（２）に挿入する際に，こ れらを視認できる状態でないと，ボタンの着脱動作が困難となることを 理解できる。
そうすると，仮に，引用発明１のボタン係合部１９における切欠き状 の部分の具体的な形状として，甲４発明の「細幅の係止導孔(3)を有する 円形の釦挿通孔(2)」の態様を採用した場合には，ボタン係合部１９の前 側に位置し，その前側にネクタイが取り付けられるネクタイ取付部３が 存在するため，簡易蝶ネクタイを着用する際に，簡易蝶ネクタイ及びネ クタイ取付部に隠されて，第１ボタン及びボタン穴を視認することがで きないことになる。そのため，ボタン係合部を切欠き状にする場合より も，着用具へのボタンの係合が困難となることは明らかであるといえる。
(イ) 以上によれば，引用発明１と甲４発明とは，発明の課題や作用・機 能が大きく異なるものであるから，甲１に接した当業者が，甲４の存在を認識していたとしても，甲４に記載された装身具取付台の構＼成から，「細幅の係止導孔(3)を有する円形の釦挿通孔(2)」の形状のみを取り出し， これを引用発明１のボタン係合部１９における切欠き状の部分の具体的 な形状として採用することは，当業者が容易に想到できたものであると は認め難く，むしろ阻害要因があるといえる。

◆判決本文

　サポート要件・実施可能要件、さらに進歩性について無効主張をしましたが、理由無しとした審決が維持されました。

　１９９７年（平成９年）に執筆された甲８の共同執筆者の一人は，クラマー博士 であるところ，甲８は，上記乙３９，４０を引用し，後述のとおり，甲８の実験で 観察されたグルタミン酸の排出が担体によるものであるとの結論を導いている（甲 ８，乙３９，４０，４２）。 イ 上記アに関連し，原告らは，証拠（甲４７〜５０）からすると，本件優 先日当時，コリネバクテリウム・グルタミカムにおいて，グルタミン酸が，浸透圧 に応じて浸透圧調節チャネルから排出されることが周知となっていたと主張する。 しかし，甲４７には，「特別な条件下で，大腸菌がトレハロースを排出した観察結 果（ＳｔｙｒｖｏｌｄとＳｔｒｅｍ １９９１）およびコリネバクテリウム・グル タミカムがグルタミン酸を排出した観察結果（Ｓｈｉｉｏら １９６２）は我々の 研究と関連している。」との記載があるにすぎず，これだけで，原告らが主張するよ うな技術常識があったと認めるには足りない。 また，甲４８，４９はいずれも大腸菌に関する文献であって，そこからコリネバ クテリウム・グルタミカムをはじめとするコリネ型細菌におけるグルタミン酸排出 の技術常識の存在を認めることはできない。 甲５０には，その５頁の図に関して，コリネバクテリウム・グルタミカムの低浸 透圧における相溶性溶質の排出が，少なくとも３種類の機械受容チャネル（浸透圧 調節チャネル）を通じて起こる旨の記載がある。しかし，後述する甲８の記載から すると，浸透圧調節チャネルを通じた排出は全ての溶質について等しく行われるも のではなく，特定の溶質について選択的に行われるのであると認められるから，上 記排出されるべき「相溶性の溶質」の中にグルタミン酸が含まれるのかは，上記図 だけからでは必ずしも明らかになっているとはいえず，甲５０から原告らの主張す る技術常識の存在を認めることはできない。 以上からすると，原告らの上記主張を認めるに足りる証拠はない。
(2) 甲８発明の認定の誤りについて（取消事由２）
前記(1)の事実関係を踏まえて，甲８において，原告らが主張するように，グルタ ミン酸が浸透圧調節チャネルから排出されたと認定できるかについて検討する。
・・・
甲８のＴａｂｌｅ １．には，上記のとおり，低浸透圧の状態になった際にグルタ ミン酸が排出されていることが記載されているが，ｂｅｆｏｒｅの値を基準にその 排出量を検討すべきとする原告らの主張を前提としても，グルタミン酸は，浸透圧 が５４０ｍＯｓｍになるまでほとんど排出されず，５４０ｍＯｓｍになって２０％ が排出されているにすぎないところ，これは，全部で１１種類検討されている溶質 の中でＡＴＰに次いで小さな値である。そして，上記のようなＴａｂｌｅ １．の 結果を受けて，クラマー博士をはじめとする甲８の執筆者らは，グリシンベタイン など多くが排出されている溶質については浸透圧調節チャネルから排出されたとし つつ，グルタミン酸の排出については，浸透圧調節チャネルではなく，担体による 排出であるとの結論を導いている。 Ｔａｂｌｅ １.でグルタミン酸に次いで排出が制限されていることが観察された リジンについては，前記(1)アで認定したとおり，本件優先日当時までに，その輸 送を担う担体がクラマー博士らによって発見されており，グルタミン酸の排出につ いてもリジンなどと同様に担体によるものであるとの説がクラマー博士らによって 提唱されていた。そのクラマー博士が，自ら実験をした上でＴａｂｌｅ １.の結果 を分析し，甲８の共同執筆者の一人として上記のような結論を導いていることから すると，甲８に接した当業者が，それと異なる結論を敢えて着想するとは通常は考 え難いところである。
以上からすると，原告らが主張するように，当業者が，Ｔａｂｌｅ １.の結果を 受けて，甲８に記載された浸透圧調節チャネルをグルタミン酸の排出と関連付けて 認識すると認めることはできないというべきである。

◆判決本文

　特別部、いわゆる大合議の判断がなされた事件（平成31(ネ)10003）の関連事件です。無効理由無しとした審決が維持されました。

　原告は，(1)甲７の１には，甲７の１記載のマッサージ器の開き角度の 構成により，一対のローラを用いて，マッサージ器をある一方向に移動＼nさせることで，一対のローラが，皮膚をひだよせしたり，押し曲げたり， 引っ張ったりし，逆方向にマッサージ器を移動させることで，皮膚が弛 緩したり，ほぐしたりする効果を奏することの開示があること，(2)甲７ の１記載のマッサージ器のローラによって，筋肉が引っ張られ，押して ほぐされるのであれば，それと並行して毛穴が収縮し，毛穴の中の汚れ が押し出される効果も認められるから，甲１−１発明の油分の浮き上が らせ効果及びゲルマニウムの浸透効果がより促進されることに照らすと， 当業者は，甲１−１発明において，甲７の１記載のマッサージ器の前記 (ア)ｂの構成を適用する動機付けがあるといえるから，「ローラの回転＼n軸が，柄の長軸方向の中心線とそれぞれ鋭角に設けられ，一対のローラ の回転軸のなす角が鈍角に設けられ」た構成（相違点２に係る本件特許＼n発明１の構成）とすることを容易に想到することができたものである旨＼n主張する。
そこで検討するに，前記ア(イ)ａ認定のとおり，甲１−１発明のロー ラ支持部２００は，別紙２の図１に示すとおり，横軸部２１０と縦軸部 ２２０とで形成された「Ｔ字形状」であり，２つのローラ１００，１０ ０が単一の横軸部２１０の両端に取り付けられているから，２つのロー ラの回転軸が共通する一軸の構成であり，これにより２つのローラ１０＼n０，１００は平行な位置関係にあることを理解できる。 他方で，甲７の１記載のマッサージ器は，別紙５の正面図及び背面図 に示すように，「一対のローラの回転軸が，柄の長軸方向の中心線とそ れぞれ鋭角に設けられ，一対のローラの回転軸のなす角が鈍角」に設け られており，一対のローラの回転軸は，別異の軸で構成された２軸の構＼ 成であり，これにより２つのローラは，甲１−１発明と比べて接近した 位置関係にあることを理解できる。
このように甲１−１発明と甲７の１記載のマッサージ器は，２つのロ ーラの回転軸の構成が異なるところ，甲１には，２つのローラ１００，＼n１００の回転軸を１軸から２軸とすることについての記載も示唆もない。 かえって，甲１には，「前記ローラ支持部は二股になっており，２つの ローラが離れて支持されていると，皮膚に与える機械的な刺激が大きく なるというメリットがある。」（【００１５】）との記載があり，２つ のローラが離れていることが望ましいことを示唆する記載がある。 また，甲７の１の「意匠の創作内容の要点」欄には，「本願マッサー ジ器は，人体の部位を引っ張り，押して筋肉をほぐすマッサージ器であ って，安定感と立体感を強調し，新しい美感を生じさせるようにしたこ とを創作内容の要点とする。」との記載があるが，一方で，甲７の１に は，ローラの材質，表面の構＼成等についての記載はなく，「人体の部位 を引っ張り，押して筋肉をほぐす」ことによって皮膚に対していかなる 効果が生じるかについての具体的な開示はない。 そうすると，甲１及び甲７の１に接した当業者において，甲１−１発 明において，２つのローラの回転軸が１軸より複雑な構造である２軸の＼n甲７の１記載のマッサージ装置の上記構成を適用する動機付けがあるも＼nのと認めることはできない。
以上によれば，当業者が甲１−１発明と甲７の１に記載された発明に 基づいて，相違点２に係る本件特許発明１の構成を容易に想到すること＼nができたものと認めることはできない。

◆判決本文
関連する審決取消訴訟はこちらです。

◆令和1(行ケ)10090

◆令和1(行ケ)10066

◆平成31(行ケ)10057

◆平成30(行ケ)10160

関連侵害訴訟および審決取消訴訟です。

◆平成31(ネ)10001等

◆平成30(行ケ)10049

◆平成30(行ケ)10048

◆平成29(ネ)10086

◆平成28(ワ)4356

◆平成30(行ケ)10013

◆平成29(行ケ)10201

◆平成29(行ケ)10095

◆平成28(ワ)6400

◆平成31(ネ)10003

原審

◆平成28(ワ)5345

　無効理由として、実施可能要件、サポート要件、進歩性が争われました。裁判所は、無効理由無しとした審決を維持しました。＼n

　前記(1)イのとおり，甲２には，C.グルタミカムプロモーターの核酸 配列（図１）が記載されており，コリネ型細菌の染色体上の，ＧＤＨ 遺伝子のプロモーター配列の−３５領域に「TGGTCA」配列及び−１０ 領域に「CATAAT」配列を有し，ＣＳ遺伝子のプロモーター配列の−３ ５領域に「TGGCTA」配列及び−１０領域に「TAGCGT」配列を有するこ とが示されている。また，甲２には，C.グルタミカムプロモーターの セットにおいて，最もよく保存されている配列は-35 領域の「ttGcca.a」 及び-10 領域の「ggTA.aaT」であることが記載されている（図５）。 一方，甲２には，コリネ型細菌を用いた発酵法によるグルタミン酸 の製造方法において，グルタミン酸生合成系遺伝子であり，コリネ型 細菌の染色体上の特定の遺伝子であるＧＤＨ遺伝子及びＣＳ遺伝子の プロモーター配列について，その−３５領域及び−１０領域の塩基配 列をコリネ型細菌のコンセンサス配列に改変することの動機付けとな るような記載はない。 したがって，甲２発明に接した当業者は，甲２の原告ら指摘箇所を 認識していたとしても，甲２発明において，ＧＤＨ遺伝子のプロモー ター配列の−３５領域及び−１０領域の配列と目的遺伝子の発現量の 強化の程度及びそれによるグルタミン酸生産能の向上との関係に着目＼nし，グルタミン酸を高収率で生産する能力を有する変異株を得るため＼nに，ＧＤＨ遺伝子のプロモーター配列の−３５領域及び−１０領域の 配列を本件発明１−１の配列に置換する動機付けはないから，当業者 は上記構成を容易に想到できたものとは認められない。＼nｂ これに対し原告らは，(1)Ｌ−グルタミン酸の生産を増強するために は，Ｌ−グルタミン酸に至るまでの各反応に関与する酵素（ＣＳ，Ｇ ＤＨ，ＩＣＤＨ等）の発現を強化することが望ましいことは，本件優 先日前において技術常識であったこと，(2)E.coli において，プロモー ターの−１０領域及び−３５領域をコンセンサス配列に変更ないし近 づけることによって，目的遺伝子の発現を強化できることも，本件優 先日前において技術常識であったこと，(3)甲２には，コリネ型細菌と E.coli のコンセンサス配列が同等であることや，コリネ型細菌のプロ モーターの−１０領域のコンセンサス配列が「TA.aaT」であり，この ３番目の塩基「.」として，相対的に「T」が最も頻度が高いことが記 載されていることからすると，甲２の記載は，当業者に対し，甲２発 明のＧＤＨ遺伝子のプロモーター配列の−１０領域（CATAAT）の１番 目の塩基「C」を「T」に変異して，コンセンサス配列，すなわち本件 発明１−１の構成（「TATAAT」）とし，同−３５領域（「TGGTCA」） の１番目〜３番目の塩基を保存性の高い「TTG」にするために，２番目 の塩基「G」を「T」に変異して，本件発明１−１の構成（「TTGTCA」） とすることを示唆するものである旨主張する。
しかしながら，仮に，本件優先日前において，Ｌ−グルタミン酸の 生産を増強するために，Ｌ−グルタミン酸の生成反応に関与する酵素 （ＣＳ，ＧＤＨ，ＩＣＤＨ等）の発現を強化することが望ましいこと が知られていたとしても，当該酵素の遺伝子を増強する具体的な方法 は，相当多数のものが想定し得たものと考えられるのであって，かか る方法として，本件発明１のように，目的遺伝子のプロモーターの特 定の領域に変異を導入する方法が知られていたことは認められない。 また，E.coli において，プロモーターの−１０領域及び−３５領域 をコンセンサス配列に変更ないし近づけることによって，目的遺伝子 の発現を強化できる場合があることが，本件優先日前において知られ ていたとしても，コリネ型細菌について，これと同様の知見が存在し ていたことを認めるに足りる証拠はない。かえって，前記(1)イのとお り，甲２には，C．グルタミカムにおけるプロモーターの活性と-35 及 び-10 のコンセンサス配列との類似性の間には，E.coliと異なり，相 関は確認できなかった旨が記載されている。 したがって，原告らの上記主張は採用することができない。

◆判決本文

　進歩性無しとした審決が、動機付け無し・阻害要因ありとして取り消されました。

　本件審決は，引用発明１及び甲４発明の装身具は，いずれも，装身 具を簡単にシャツの第一ボタンに装着できるようにするという共通の課 題を有し，また，これを着用するに当たり，切欠き状の部分にボタンが はまり込むことで装着するという共通の機能を有するから，引用発明１＼nのボタン係合部１９における切欠き状の部分の具体的な形状として，甲 ４発明の係止導孔を有する円形の釦挿通孔の態様を採用し，相違点２に 係る本件補正発明の構成とすることは，当業者であれば容易になし得た＼nことである旨判断した。 しかしながら，前記(2)イのとおり，引用発明１は，簡易型のネクタイ 本体を取付ける着用具を改良することによって，着用状態における位置 ずれや傾きを生じ難く，低コストで生産でき，そして着用操作も容易で ある簡易着用具付きネクタイを提供することを課題とするものである。 一方，前記ア(イ)のとおり，甲４に記載された考案は，襟飾り，生花 等の種々の装飾小物，殊に襟前に止着する装身具について，着脱が簡単 であり，かつ，衣服の損傷がほとんどない装身具取付台を提供すること を課題とするものであるが，かかる装身具として，蝶ネクタイやネクタ イを例示するものではなく，蝶ネクタイやネクタイを着用する際に固有 の問題があることを指摘するものでもない。 したがって，引用発明１と甲４発明は，その具体的な課題において， 大きく異なるものといえる。
また，発明の作用・機能をみても，引用発明１は，基板部，ネクタイ＼n取付部及び一対の突出片から成る簡易着用具を備え，ネクタイ取付部の 裏側に位置する基板部に，その下縁を凹状に切り欠いたボタン係合部を 設け，その切欠きにシャツの第一ボタンを係合させるとともに，一対の 突片を襟下へ挿入することで，簡易蝶ネクタイの良好な着用状態及び簡 単な着用操作を実現するものである（前記(2)ア(オ)）。 そして，甲１には，引用発明１に関し，(1)「ボタン係合部１９」の奥 部は，ボタン取付け糸の部分を丁度跨ぐことができる程度の小円弧状を なすものとし，その幅は，ボタンとの係合状態において横方向にほとん ど移動しない程度のものとすること，(2)着用時にボタンとの係合を容易 にするとともに，着用時に基板部２の片側がボタン穴に入り込むことを 防ぐために，「ボタン係合部１９」の下方を，ラッパ状に下方へ拡大し て基板部２の下縁に達するものとすることの記載（前記(2)ア(エ)ａ）が ある。これは，結び目の陰に隠れて見えない状態のボタン係合部を，上 方から探りながらも容易に装着できるようにするための工夫といえるか ら，簡易着用具１の基板部２における，ボタン係合部１９の配置位置及 びその形状を引用発明１の構成とすることは，引用発明１の課題を解決＼nするために，重要な技術的意義を有するものであることを理解できる。 他方，甲４発明は，取付台主板に対して上方に係止導孔を連続形成し た釦挿通孔を穿設すると共に，他の一部に背面方向に突出するピンを突 設し，ピン先端にピン挟持機構を有するピン挿入キャップを冠着するこ＼nとで，釦の確実な止着と，各種装身用小物の衣類への簡単な着脱を実現 するものであって（前記ア(イ)ｂ），第１ボタンへの係合方法，衣類への 確実な止着及び簡単な着脱の実現手段において，引用発明１と大きく異 なるものであるから，発明の具体的な作用・機能も，引用発明１とは大＼nきく異なるものといえる。
加えて，甲４の記載事項（前記ア(ア)ｃ）によれば，甲４発明の装身 具取付台は，衣類に装着する際に，第１ボタンの前部からアプローチし て，釦挿通孔（２）に挿入した後，装身具取付台を鉛直方向の下部に移 動させ，係止導孔（３）を第１ボタンの取付糸に係合するものであるか ら，当業者であれば，第１ボタンを釦挿通孔（２）に挿入する際に，こ れらを視認できる状態でないと，ボタンの着脱動作が困難となることを 理解できる。 そうすると，仮に，引用発明１のボタン係合部１９における切欠き状 の部分の具体的な形状として，甲４発明の「細幅の係止導孔(3)を有する 円形の釦挿通孔(2)」の態様を採用した場合には，ボタン係合部１９の前 側に位置し，その前側にネクタイが取り付けられるネクタイ取付部３が 存在するため，簡易蝶ネクタイを着用する際に，簡易蝶ネクタイ及びネ クタイ取付部に隠されて，第１ボタン及びボタン穴を視認することがで きないことになる。そのため，ボタン係合部を切欠き状にする場合より も，着用具へのボタンの係合が困難となることは明らかであるといえる。
(イ) 以上によれば，引用発明１と甲４発明とは，発明の課題や作用・機 能が大きく異なるものであるから，甲１に接した当業者が，甲４の存在＼nを認識していたとしても，甲４に記載された装身具取付台の構成から，＼n「細幅の係止導孔(3)を有する円形の釦挿通孔(2)」の形状のみを取り出し， これを引用発明１のボタン係合部１９における切欠き状の部分の具体的 な形状として採用することは，当業者が容易に想到できたものであると は認め難く，むしろ阻害要因があるといえる。 したがって，本件補正発明は，引用発明１に基づいて当業者が容易に 発明をすることができたものであるとはいえないから，これに反する本 件審決の判断には誤りがあり，同判断を前提とする本件審決の補正却下 の決定にも誤りがある。

◆判決本文

　進歩性無しとして異議申立が認められましたが、知財高裁3部は、かかる審決を取り消しました。理由は、「後知恵に基づく議論といわざるを得ず，これを周知の技術的事項であると認めることはできない」というものです。

　以上のとおり，引用文献４から６に記載された発光素子は，いずれもＡ ｌＧａＮ層又はＡｌＧａＡｓ層を組成傾斜層とするものであるが，引用 文献４では緩衝層及び活性層における結晶格子歪の緩和を目的として緩 衝層に隣接するガイド層を組成傾斜層とし，引用文献５では，隣接する ２つの層（コンタクト層及びクラッド層）の間のヘテロギャップの低減 を目的として当該２つの層自体を組成傾斜層とし，引用文献６では，隣 接する２つの半導体層の間のヘテロギャップの低減を目的として２つの 層の間に新たに組成傾斜層を設けるものである。このように，被告が指 摘する引用文献４から６において，組成傾斜層の技術は，それぞれの素 子を構成する特定の半導体積層体構＼造の一部として，異なる技術的意義 のもとに採用されているといえるから，各引用文献に記載された事項か ら，半導体積層体構造や技術的意義を捨象し上位概念化して，半導体発＼n光素子の技術分野において，その駆動電圧を低くするという課題を解決 するために，ＡｌＧａＮ層のＡｌの比率を傾斜させた組成傾斜層を採用 すること（本件技術）を導くことは，後知恵に基づく議論といわざるを 得ず，これを周知の技術的事項であると認めることはできない。 よって，本件技術が周知の技術的事項であるとして，相違点１，２に係 る構成に想到することが容易であるとした本件取消決定の判断には誤りが＼nある。
イ なお，乙６の３及び引用文献５から，ＡｌＧａＮ半導体積層体において， 隣接する２つの層の間のヘテロギャップを低減させることで駆動電圧を 低減させること目的として，当該層を組成傾斜層とするという限度では， 周知の技術的事項を認める余地はある。 しかし，引用発明Ａにおいて，アンドープ層とドーピング層は，いずれ もＡｌ０．６Ｇａ０．４Ｎから構成されており，両者の間にヘテロギャップは＼n存在しないと考えられる。また，超格子バッファとアンドープ層との間の ヘテロギャップに着目するとしても，引用発明Ａにおいて，ｎ側電極はコ ンタクト層であるドーピング層又はアンドープ層に形成されるから，それ より下層（ｐ側電極とは反対側）にある超格子バッファとの間のヘテロギ ャップは，駆動電圧にほとんど影響しないと考えられる。 よって，引用発明Ａのアンドープ層について，隣接するドーピング層と の関係においても，超格子バッファとの関係においても，駆動電圧の低下 を目的としてヘテロギャップの低減を図るために，組成傾斜層とする動機 付けがあるとは認められない。そのため，上記技術が周知であるとしても， 少なくとも相違点１に係る構成に想到することは容易とはいえない。＼nこの点について，被告は，アンドープ層及びドーピング層はいずれもコ ンタクト層であるから一体として考えるべきである旨主張する。しかし， 両層はドーピングの有無が異なることに加え，引用文献１の本文において， 両層それぞれについて膜厚が記載されていることや，図１でも２つの層は 区別して記載されていることからすれば，両層は別個の層として取り扱わ れていることは明らかであり，いずれもコンタクト層であるとの一事をも って，当業者が両者をともに組成変更するとの動機を持つとは考え難いか ら，被告の主張は採用できない。
４ 格子不整合との主張について
被告は，半導体積層体の格子不整合を緩和するために組成傾斜層を用いるこ とが周知の技術事項であり，また，当業者であれば，引用発明Ａの半導体積層 体に格子不整合が生じていることを認識し得るから，引用発明Ａにおいて，か かる格子不整合を緩和するために，アンドープ層及びドーピング層を組成傾斜 層にする動機付けがある旨主張する。 しかし，半導体積層体では，通常，組成の異なる半導体層を積層した構造を＼n採るため，格子定数差がない半導体層だけで素子を構成することができないこ＼nとは技術常識であるところ，かかる半導体積層体に組成傾斜層を採用すること が常に行われていると認めるに足る証拠はなく，かえって引用文献４及び５で は，組成傾斜層は付加的な構成とされているにすぎず，これが設けられていな＼nい実施例が大半を占める。また，弁論の全趣旨によれば，組成傾斜層を設ける ことには成膜が難しいといった弊害もあり，膜厚の厚薄及び格子定数差の大小 を踏まえ，格子定数差を許容した設計とすることや，応力緩和層を設けるなど 組成傾斜層以外の手段を採ることもあると認められる。そうだとすれば，半導 体積層体において，組成傾斜層を用いることにより半導体層間の格子定数差を 緩和すること自体は周知の技術事項であるとしても，当業者にとって，半導体 層間の格子定数差はおよそ許容できないものであり，これがあれば組成傾斜層 の適用が当然に試みられるとまでは認められず，組成傾斜層の適用が容易想到 というためには，引用発明Ａにおいて格子定数差に基づく問題が発生している ことなど，そのための契機が必要というべきである。 引用文献１には，超格子バッファが，「応力を緩和する」ために採用されて いることは記載されているものの，かかる超格子バッファを備えた半導体積層 体において，さらに各半導体層間の格子定数差を課題として認識するような記 載は見当たらない。また，そうであるのに，被告が主張するように，各半導体 層の組成比を仮定しさらに場合分けをしてまで半導体層間の格子定数の差を顕 在化させることを当業者が行うとは考え難いし，仮に被告が主張するとおりの 格子定数差を当業者が認識したとしても，それが，組成傾斜層を用いて格子不 整合を緩和する必要があると考えるほどの差であるのかも明らかではない。さ らに，被告は，超格子バッファとアンドープ層の間に格子定数差がない可能性＼nがあるとしているところ，かかる場合に，ドーピング層を電子供給層との格子 整合のために組成傾斜層とするにしても，前記３(4)イに記載のとおり，ドー ピング層とは別の層であるアンドープ層まで組成傾斜層とする動機付けはない。 以上によれば，引用発明Ａに接した当業者が，格子定数差の緩和を目的とし て，アンドープ層及びドーピング層の双方を組成傾斜層とする動機付けがある とは認められない。

◆判決本文

　進歩性違反無しとした審決が維持されました。理由は技術分野は共通するが、動機付け無し、さらに阻害要因ありというものです。

(ア) 引用発明１は，大口径の鋼管杭（ケーシング）の圧入，引抜きを行うための 回転式ケーシングドライバに関し，引用発明２’は，種々の径のケーシングに対応す ることができ，現場打杭に使用される回転式ボーリングマシンに関するから，両発 明の技術分野は共通する。 しかし，引用発明１では，小さく分割することでその輸送を容易にしながら，ケ ーシングドライバの大型化を図ることのできる構造の，昇降フレームを提供するこ＼nとを目的とするのに対し，引用発明２’では，種々のケーシングチユーブに適用し， 掘削排土及びケーシングチユーブの回転の両操作を同時に行うことのできる回転式 ボーリングマシンを提供することを目的とするので，両発明の目的は異なる。 また，引用例１には，引用発明１の把持機構（旋回ベアリング６，回転リング７，＼n及びバンド装置１４）に代えて，引用発明２’の把持機構（クランプ部２）を採用す＼nることに関する記載も示唆も認められない。 そうすると，引用発明１に引用発明２’を適用することについて，直ちに動機付け があると評価することはできない。
(イ) そこで，更に両発明の構成をみると，引用発明１の「旋回ベアリング６，回＼n転リング７，及びバンド装置１４」と引用発明２’の「クランプ部２」は，いずれも ケーシングの回転及び把持の機能を有する点において共通する。＼nしかし，上記の目的の相違に対応して，引用発明１の「昇降フレーム４」は，旋回 ベアリング６を取り付ける「取付座４ａ」を分断するように分割する構成を有し，＼nその「取付座４ａ」のサイズは一定であり，種々の径の旋回ベアリング６を固定で きるよう拡大や縮小が可能なものではないのに対し，引用発明２’の割ライナー４及＼nび割クランプ３は，種々の径のケーシングチユーブをクランプするために締付拡大 可能なものであり，回転駆動される割ライナー４，及び割ライナー４を回転可能＼に 支承する側の割クランプ３の両者が，締付ジヤツキ５の動作によってその径を変更 することのできるものである。このような引用発明２’の割ライナー４及び割クラン プ３を，旋回ベアリング６の径の変更に対応するための構成を有しない引用発明１＼nの「昇降フレーム４」上の「取付座４ａ」にそのまま取り付けることはできないか ら，引用発明１に引用発明２’を組み合わせるためには，分割可能な「昇降フレーム＼n４」及び「取付座４ａ」という引用発明１の構成自体を変更する必要が生じる。＼nそうすると，引用発明１に引用発明２’を組み合わせることについては，これを阻 害する要因があるというべきである。
イ 原告らの主張について
原告らは，(1)旋回ベアリングを分割することは周知の技術であり，また，土木機 械である立杭構築機について，その運搬時の作業性を勘案して各種構＼成部材を分割 することも引用例２から容易に発想できるから，引用発明１に引用発明２’を適用す る動機付けがある，(2)引用発明１に引用発明２’を適用するに際しては，引用発明１ の「取付座４ａ」に所定の径の旋回ベアリング６が固定できるように，サイズの合 う部材を現場において選択すれば足り，阻害要因はないと主張する。 しかし，(1)については，前記アで述べたとおりの理由により適用の動機付けがな いし，(2)についても，引用発明１に引用発明２’を適用する場合には，「取付座４ａ」 のサイズに応じた部材のほかに，「旋回ベアリング６の外歯歯車６ｃに噛合する出力 歯車１１」のサイズや配置の変更も必要となることからすれば，適用することに阻 害要因があると評価すべきである。原告らの主張は理由がない。

◆判決本文

　審決は、補正が新規事項であるとして､補正却下をしました。裁判所は、かかる処分については否定したものの、補正却下後の発明が独立特許要件を満たしていないので、結論は妥当として審決が維持されました。また、補正も新規事項と判断されています。判決分がコピペできないので、OCR変換しましたので、誤記があります。

　本件審決は，本件明細書の【0022】， 【0024】〜【0027】が新たな技術 的事項を導入するものであることを理由に，本件補正は，本件当初明細書に記載さi れた事項の範囲内においてするものとはいえないと判断した。 しかし，本件補正は，特許請求の範囲についてのみするものであり(乙18)，本 件明細書の【0022】， 【0024】〜【0027】 に係る補正は，本件第1 補正に おいてなされたものであって，本件補正においてされたものではない。本件補正が 新規事項を追加するものであるか否かは，本件当初明細書の配載に基づいてなされ るべきものであり，本件審決が，新たな技術的事項を導入するものであることを理 由に本件補正を却下したことには，誤りがあるというべきである。 もっとも，本件補正発明1が，特許出願の際独立して特許を受けることができる ものでない場合には，本件補正は部められないので，以下，独立特許要件について 検討する。
・・・
引用例1には，先端部32は，支持構造体42内に埋め込まれ，支持構造体42 は，超伝導単層金属タイプカーボンナノチュープ、44に対する排熱装置及び超高真 空密閉体としても働き，超伝導単層金属タイプカーボンナノチューブ44は，電場 放出引出し電極として及び微小超高真空室としても機能することの開示があり(【0054】図2).放出先端部は，微小超高真空室にまって固まれていることが示唆 されている。 かかる記載によれば，引用発明1において，放出先端部の近傍に熱を加えられる 部位を具備しないようにすることは，当業者が容易に想到できることである。 よって，相違点2は，引用発明1から容易に想到することができるものである。
エ原告の主張について
原告は，引用発明1は，先端のだんだん半径の小さくなる先端の大きさとS/N 比値とを問題としており，略閉じサイズである移動部が続く構成である本件補正発＼n明1とは異なる旨主張する。 しかし，本件補正後の請求項1は，略同じサイズで粒子移動部が続く旨を特定し ていないため，粒子移動部が略同じサイズで続かない構成を含むものである。＼nまた，本件補正発明1の粒子移動部に相当する引用発明1の放出先端部32は， rO. 3ナノメートルから10ナノメートルまでの範囲の，比較的小さい直径を有 する」とともにチューブ形状である(乙21 【0053】)から，放出先端部は，そ のいかなる断面もナノサイズであると解される。 よって，原告の主張は理由がない。
(3) 小括
以上によれば，本件補正発明1は，引用発明1に基づいて当業者が容易に発明を することができたものであるから，特許出願の際独立して特許を受けることができ たものではない。 よって，本件審決が本件補正を却下したことは，結論において相当である。
・・・
以上によれば，本件第1補正は，本件当初明細書に「ナノオーダの構造物」と＼nしか記載のなかった本願発明の素子について，極めて高純度で無欠陥の超周期を含 む結晶性の良い金属材質の三次元系のワイヤ形状であることを特定した上，ナノワ イヤ形状の断面上での金属電子の量子状態を決定するに当たっては，一定の前提を 置いた運動方程式，角運動量保存則， B0nrの量子論を用いること等の説明を加 えている。 その上で，電気伝導を持つ使用ナノワイヤ内の熱による誤差が少ない伝導電子が 擬一次元的パリステック(弾道的)運動するためには，式(20) を満たし，ナノワ イヤの直径がおよそ30nni以下の太さとなることが条件であり，また，ナノオー ダの構造物を絶縁体で被覆すれば，その断面空間内にある粒子流の許されるエネル＼nギー状態は量子力学で決まる最低エネルギー準位近くでは断面中心部での存在確率 が大きく断面の周囲での構成原子・分子による乱れの影響が少ないとして，ナノオ＼nーダの構造物の断面積の大きさを特定したり，絶縁体で被覆するなどの技術的事項＼nを追加している。 そうすると，本件第1補正に係る事項は，本件当初明細書には記載がなく，本件 当初明細書の記載から自明でもないことは明らかである。 よってa 本件第1補正は，本件当初明細書等のすべての記載を総合することによ り導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入するものであっ て，新規事項に該当するというべきである。
(5) 原告の主張について
原告は，本件第1補正について，既知である科学的なことを書き加えたものであ る，新しいことを追加したが，それは説明を加えたものである，ナノワイヤと書い てなかったが，より広い意味のナノオーダの構造物について記載しており，ただ例＼n示しただけである，例えば，材質については，電流を流すときに金属材料であると いうことを記載したにすぎないなどと主張する。 しかし，公知のものや本願発明についての説明であっても，出願時の明細書に記 載されているに等しいといえるものでなければ新規事項であるところ，ナノオーダ の構造物の具体的な物質，形状，寸法等がそのようなものとはいえないことは，前＼n記のとおりである。よって，原告の主張は理由がない。 (6) 小括
以上によれば，本件第1補正は，本件当初明細書に記載された事項の範囲内にお いてするものとはいえない。 　

◆判決本文

　ＣＳ関連発明「ホストクラブ来店勧誘方法及びホストクラブ来店勧誘装置」について、進歩性無しとした拒絶審決が取り消されました。

　引用発明の販売促進の対象を「ホストクラブ」のサービスとし，ホストクラブへ の「来店」の「勧誘」の目的で使用した場合，「仮想現実動画」は，潜在顧客を対象 とした，ホストクラブで提供するサービスを疑似体験する動画となり得ると解され る。しかしながら，引用例１には，「仮想現実動画」について，「メンタルケア」を行うものとすることや，「潜在顧客の心理状態に応じて選択され潜在顧客の心理状態に応 じて異なるメンタルケアを行う複数の異なる」仮想現実動画ファイルとすることに ついて，記載も示唆もない。また，かかる事項が周知であったと認めるに足りる証拠もない。そうすると，引用発明に基づき，相違点２’に係る「潜在顧客の心理状態に応じて 選択され潜在顧客の心理状態に応じて異なるメンタルケアを行う複数の異なるホス トクラブ仮想現実動画ファイル」の構成を当業者が容易に想到し得たとはいえない。＼nよって，相違点２’に係る本件補正発明の構成は，当業者が容易に想到し得たもの＼nではない。
ウ 相違点４’の容易想到性について
前記イのとおり，相違点２’に係る「潜在顧客の心理状態に応じて選択され潜在顧 客の心理状態に応じて異なるメンタルケアを行う複数の異なるホストクラブ仮想現 実動画ファイル」の構成を当業者が容易に想到することができたとはいえない以上，＼n「異なる心理状態の表記が各々されているとともに潜在顧客の心理状態に応じて選＼n択される複数のコマンドボタン」を「各ホストクラブ仮想現実動画ファイル」に「対 応」させることを，当業者が容易に想到することができたとはいえない。 よって，相違点４’に係る本件補正発明の構成は，当業者が容易に想到し得たも＼nのではない。
エ 被告の主張について
被告は，(1)引用発明におけるサービスの販促活動の内容は，広告代理店と広告主 であるサービス提供者との間の取決めに即したものとならざるを得ず，「仮想現実動 画」を「ホストクラブ」への「来店」の「勧誘」となる内容として「心理状態に応じ て選択され潜在顧客の心理状態に応じて異なるメンタルケアを行う」ものとするこ とは，引用発明の販促活動を「ホストクラブ」への「来店」の「勧誘」とすることに 伴って生ずることにすぎず，また，(2)コマンドボタンに動画の内容を表記すること＼nは周知技術であるところ，かかる動画の内容としてサービスの「メンタルケア的な 側面」を捉えた表示を行うことも，周知技術の採用に当たって，広告代理店とサー＼nビスの提供者との間の取決めに即して，適宜決定すべきことである旨主張する。 しかし，引用例１には，テーマパークへの来場を勧誘したいサービスの提供者が， テーマパークの魅力を潜在顧客に伝える目的で，来場すると体験できるアトラクシ ョンを疑似体験するための仮想現実動画を提供することの記載はあるものの，その 際に，当該サービスのメンタルケア的な側面に応じた複数の異なる仮想現実動画を サーバーに記憶させておき，潜在顧客が疑似体験したいサービスを自由に選択でき るようにすることや，当該サービスのメンタルケア的な側面を仮想現実動画のタイ トル等として表記した複数のボタンを設けることの記載はなく，かかる示唆もない。＼nそして，引用発明を「ホストクラブ」への「来店」の「勧誘」に適用した場合に， 販促支援の内容は，販促支援をする広告代理店とこれを受ける広告主との間の取決 めに即したものとなるとしても，「仮想現実動画」を，「心理状態に応じて選択され 潜在顧客の心理状態に応じて異なるメンタルケアを行う複数の異なる」ものにする ことが必然とはいえない。 また，コマンドボタンに動画の内容を表記することが周知技術であるとしても，＼n取決めの下でなされる販促活動がかかる周知技術を踏まえたものになることが，必 然とはいえない上，仮にかかる周知技術を適用したとしても，前記ウのとおり，「潜 在顧客の心理状態に応じて選択され潜在顧客の心理状態に応じて異なるメンタルケ アを行う複数の異なるホストクラブ仮想現実動画ファイル」の構成を当業者が容易＼nに想到することができたとはいえない以上，「異なる心理状態の表記が各々されてい＼nるとともに潜在顧客の心理状態に応じて選択される複数のコマンドボタン」を「各 ホストクラブ仮想現実動画ファイル」に「対応」させるとの構成を，当業者が容易に＼n想到することができたとはいえない。

◆判決本文

　動機付け無しとして、進歩性違反無しとした審決が維持されました。

　引用発明１は，薄肉の鋼管を梁鉄骨のウェブに設けた貫通孔に挿入して溶接によ り固着し，貫通孔の周辺のウェブ両面に補強プレートを溶接により固着する従来技 術において，溶接量と部品点数を少なくし，加工や品質管理をしやすくすることを 目的として，貫通孔を貫通する厚肉鋼管２の外周部の中央部をウェブ１ａに溶接固 着する際に，その片面からリング状の裏当て体３ａを一体形成して当接する構成を＼n採用したものである。したがって，引用発明１の裏当て体３ａ（フランジ部）が厚肉 鋼管２と一体に形成される部位は，溶接部位である厚肉鋼管２のほぼ中央部であり， 引用例１には，これを端部に設けることについて記載も示唆もない。そうすると， 引用発明１には，裏当て体３ａを外周部の軸方向の片面側の端部に設ける構成を採＼n用する動機付けがないというべきである。 また，甲２，３，６〜１０，２３〜２５の記載及び後記甲５（引用例２）の記載に よれば，フランジと呼ばれる部分が種々の分野で用いられていること自体は周知技 術であるとしても，相違点２に係る構成は，甲２，３，５〜１０，２３〜２５のいず＼nれにも開示も示唆もない。甲２，３は，梁補強金具の外周にフランジを設ける構成＼nであるが，フランジを端部に設けることの記載はなく，甲５には，スリーブ管にフ ランジを設けることの記載はない。甲６，７には，フランジを端部に形成すること が記載されているが，甲６に記載されたフランジはボルト締め用の管フランジであ り，甲７に記載されたものは一般的なＨ形鋼のフランジであって，梁貫通孔構造用＼nの厚肉鋼管である引用発明１とは技術分野が異なる。甲２３〜２５は，いずれも， 梁に配管を通すための構造において，それぞれ対となる２つの部材を用いた梁の補＼n強やスリーブ材の固定に関する技術を開示したものであって，一体的な構成を有す＼nる１つの金具を用いて梁の補強等を行う引用発明１とは，技術分野が異なる。した がって，これらの文献の記載によって，引用発明１の技術分野において，フランジ 部を端部に形成することが周知技術であったとは認められない。 以上によれば，引用発明１について，相違点２に係る構成を容易に想到すること＼nはできない。
ウ 原告の主張について
原告は，引用例１は，貫通孔１ｂより外径が大きい裏当て体３ａが，厚肉鋼管２ の外周部の軸方向の中央より軸方向の片側にて厚肉鋼管２と一体に形成されること を開示しているのであるから，引用発明１において，裏当て体３ａの形成箇所を， 厚肉鋼管２の外周部の軸方向の中央より軸方向の片側に位置する領域のうち片側の 端部とすることも設計事項として選択し得るものであるところ，フランジ部を相違 点２の構成とすることで，引用発明１と比較して優れた作用効果をもたらすもので＼nはないから，甲６，７のように端部に形成された「フランジ」を引用発明１の裏当て 体３ａ（フランジ部）に適用できない理由はないなどと主張する。 しかし，引用発明１において，裏当て体３ａを設ける位置は，厚肉鋼管２の外周 部のほぼ中央部であるから，軸方向の片側に形成されることが開示されているから といって，片側の端部に設けることの動機付けがあるとはいえないこと，また，甲 ６，７は，引用発明１とは技術分野を異にし，これらの文献の記載によって，引用発 明１の技術分野において，フランジを端部に形成することが周知技術であったとは 認められないことは，前記イのとおりであるから，引用発明１に甲６，７のように 端部に形成された「フランジ」を適用し，裏当て体３ａの位置を，梁補強金具の軸方 向の片側の端部とすることが設計事項として選択し得るものとはいえない。
・・・
(2) 相違点３の容易想到性
ア 容易想到性の判断
引用発明２は，スリーブ管の幅・肉厚を変えた試験体を用いて，そのせん断及び せん断＋曲げ耐力を実験的に調査した結果等を開示するものであり，そもそも梁補 強金具の外周にフランジ部がないことを前提とした技術であって，そのスリーブ管 にフランジ部を設けることの記載も示唆もない。したがって，引用発明２において は，甲１〜３に記載された，梁補強金具の外周にフランジ部を設ける構成を適用し＼nて，フランジ部を設ける動機付けはない。 また，仮に，引用発明２に甲１〜３に記載された事項を適用してフランジ部を設 けたとしても，甲１〜３に記載されたフランジ部は，いずれも，梁補強金具の中央 部に設けられたものであり，フランジを設けた方面側が面一に形成されるものでは ないから，相違点３に係る構成には至らない。＼nさらに，甲１〜３，６〜１０，２３〜２５の記載によれば，フランジと呼ばれる部 分が種々の分野で用いられていること自体は周知技術であるとしても，相違点３に 係る構成は，いずれの文献にも開示も示唆もない。前記のとおり，甲１〜３には，フ＼nランジを設けた片面側を面一にすることの記載はなく，甲６，７には，フランジを 設けた片側面が面一になることが記載されているとしても，甲６に記載されたフラ ンジはボルト締め用の管フランジであり，甲７に記載されたものは一般的なＨ形鋼 のフランジであって，梁補強用のスリーブ管についての引用発明２とは技術分野が 異なる。また，甲２３〜２５は，いずれも梁に配管を通すための構造において，それ＼nぞれ対となる２つの部材を用いて梁の補強やスリーブ材の固定に関する技術を開示 したものであって，梁補強金具の外側にフランジを設けない引用発明２とは，技術 分野が異なる。したがって，これらの文献の記載によって，引用発明２の技術分野 において，フランジ部を外周部の軸方向の片面側の端部に形成し，当該面を梁補強 金具の内周から外周部の一部であるフランジ部の外周まで平面である構成とするこ＼nとが周知技術であったとは認められない。 よって，引用発明２について，甲１〜３のフランジ部を適用し，周知技術（甲１〜 ３，６〜１０，２３〜２５）を適用して，相違点３に係る構成を容易に想到すること＼nはできない。
イ 原告の主張について
原告は，引用発明２と甲１〜３に記載された発明とは，梁のウェブの貫通孔に挿 入され，かつ，かかる梁を補強するための梁補強金具であるという点で共通してい るので，適用の動機付けがないとはいえないと主張する。しかし，前記のとおり，引 用発明２にフランジ部を設ける理由がない以上，適用の動機付けがないことは明ら かであり，原告の主張は採用できない。

◆判決本文

　無効理由無しとした審決について、知財高裁1部は動機付けなしとしてこれを維持しました。

　ア　アルギン酸ナトリウムに置換する動機付けについて
(ア) 原告は，気泡状の二酸化炭素を効率的に発生・保持するとの本件発明１の課 題は，周知の課題であったところ，アルギン酸ナトリウムが起泡剤としても利用す ることができるもので，発生した気泡状の二酸化炭素を閉じ込める効果を有するこ とは周知であり，粘性を高めることにより気泡の安定性が増すこと，界面活性剤が 気泡の発生・保持に効果的に作用することも技術常識であったから，増粘剤として アルギン酸ナトリウムを選択することは容易である旨主張する。 しかし，気泡状の二酸化炭素の持続性が周知の課題であることの根拠として原告 が挙げる文献のうち，特開平９−２０６００１（甲５）には，「このゲル状食品は， 製造時に，膠質水溶液と炭酸ガスとを混合した後に加熱する。この加熱によって炭 酸ガスは激しく発泡すると同時に膠質水溶液から逃散してしまう」（【０００２】）， 「その目的とするところは，発泡成分の発泡によって生成した気泡が，ゼリー中に 多数内包され，しかもこの気泡中の炭酸ガスが長時間保持され，喫食時に口中で強 い発泡感が感じられる発泡性ゼリーを，家庭で簡単に手作りできる発泡性ゼリー用 粉末およびこれを用いた発泡性ゼリーの製法を提供するにある」（【０００４】）との 記載があるものの，同文献に記載されているのは，ゲル状食品であって，引用発明 のパック剤とは異なる技術分野に関するものである。 また，特開昭６３−３１０８０７号公報（甲１８）は，炭酸ガスのガス保留性につ いて，特開平３−１６１４１５号公報（甲６３）は，炭酸ガスを高濃度で長時間保持 することについて，特開昭６３−２８０７９９号公報（甲６４）及び特開昭６２− ２９４６０４号公報（甲６５）は，炭酸ガスの発生による発泡の持続性について，特 開昭６１−４３１０２号公報（甲６６）は，化粧料の炭酸ガスの滞留時間について， 特開昭６１−４３１０１号公報（甲６７）及び特開昭６１−４０２０５号公報（甲 ６８）は，炭酸ガスが化粧料に溶けて配合されていることについて，それぞれ記載 したものであるが，これらの文献のいずれにも，気泡状の二酸化炭素を保持するこ とが周知の課題であると読み取れる記載はない。 したがって，本件優先日当時において，パック剤の技術分野において気泡状の二 酸化炭素を保持するとの本件発明１の課題が周知であったとは認められず，引用発 明の増粘剤としてアルギン酸ナトリウムを適用する動機付けがあるとはいえないか ら，原告の主張は採用できない。
(イ) 原告は，アルギン酸ナトリウムを含む水溶液が皮膜を形成するから，引用 発明の増粘剤をアルギン酸ナトリウムに置換しても，皮膜形成作用を維持すること はでき，引用発明におけるポリビニルアルコール及びカルボキシメチルセルロース ナトリウムをアルギン酸ナトリウムに置き換えることは可能である旨主張する。＼n特開平９−２７８９２６号公報（甲８６）には， アルギン酸を含む水溶液は，皮 膜を形成すること（【００１１】，【００１５】），被コーティング物に塗布される皮膜は，アルギン酸の濃度で調整できること（【００１６】）が，「機能性包装資材の開発＼n技術の形成 −機能性段ボール箱の開発−」と題する文献（１９９５年。甲８７）に＼nは，アルギン酸ナトリウム（Ｇ−Ｉ）と天然多糖類プルラン（ＰＩ−２０）を（１： １）で混合した５ｗｔ％溶液を，秤量２２０ｇ／ｍ２の段ボールライナー表面に塗工＼nし，５ｗｔ％塩化カルシウム水溶液を噴霧し凝固させ，フィルムを形成させたこと が，「機能性包装資材の開発技術の形成 −機能性無機粉体の開発−」と題する文献＼n（１９９５年。甲８８）には，アルギン酸ナトリウムとプルランを混合してフィル ムを形成した場合，両者の混合比を変化させると酸素透過量と炭酸ガス透過量が変 化することが，それぞれ記載されていることが認められる。 しかし，これらの文献に開示されているのは，内容物を保護する目的で使用され る包装材料としてのフィルムやコーティング被膜をアルギン酸ナトリウムによって 形成することであるところ，引用発明のパック剤の膜は，その造膜過程において皮 膚に刺激を与えて血行を促進すると共に，皮膚表面の汚れを吸着して清浄するもの＼nであって，造膜後には皮膚から剥がして除去されるものであって，その適用対象や， 使用目的・作用効果が異なる。 したがって，甲８６〜８８を考慮しても，引用発明におけるポリビニルアルコー ル及びカルボキシメチルセルロースナトリウムをアルギン酸ナトリウムに置き換え 可能であるということはできず，原告の主張は採用できない。＼n
イ 酸を「顆粒（細粒，粉末）剤」に含ませる点について
原告は，二酸化炭素を適切に発生させるための徐放化技術として，炭酸塩と酸を 一つの固形物に含有させることは慣用技術であるところ，どのような剤型を選択す るかは，化粧品についての一般的な課題であり，美容目的の化粧品については，当 該化粧品の効能や作用機序等が異なっていても同一の剤型のものが存在していたの＼nであるから，剤型の選択の局面においては，技術分野を狭く解することは誤りであ り，慣用技術を適用できる旨主張する。 特開平６−１７９６１４号公報（甲６）には，アルギン酸水溶性塩類を含有する ゲル状パーツからなる第一剤と，前記アルギン酸水溶性塩類と反応しうる二価以上 の金属塩類および前記反応の遅延剤を含有する粉末パーツからなる第二剤との二剤 からなることを特徴とする，剥がすタイプのパック剤が，化粧品製造製品届書（香 椎化学工業株式会社，平成１３年１月１１日。甲７）に係る化粧品製造品目追加許 可書（厚生大臣，平成３年１１月１２日。甲８）には，２剤を使用前に混合して肌に 塗布し，膜が乾燥したら剥がすパック剤が，特開平７−５３３２４号公報（甲９） には，美白や保湿を目的として，粉末あるいは顆粒状の組成物を，使用する直前に 化粧水や乳液に分散せしめ，皮膚に塗布する用時混合タイプのものが，「化粧品成分 ガイド」第５版（フレグランスジャーナル社，２００９年２月２５日。甲１０）に は，化粧品の剤形タイプとして，溶液タイプ，ジェルタイプ，乳化タイプ，固体タイ プ，液体タイプ，ペーストタイプ，皮膜タイプ，エアゾールタイプがあることが，そ れぞれ記載されていることが認められる。 しかしながら，甲６ないし８に記載されているのは，剥がすタイプのパック剤， 甲９に記載されているのは，化粧水や乳液など肌に塗布する化粧品であり，甲１０ には，剤型タイプの分類が記載されているにすぎず，これらの文献のいずれも，炭 酸ガスを発生させ，発生する炭酸ガスによる血行促進作用により，皮膚の血流を良 くし皮膚にしっとり感を与えるパック剤に関するものではないから，これらによっ て，引用発明の技術分野において炭酸塩と酸を一つの固形物に含有させることが慣 用技術であったとは認められない。そして，化粧品の剤型は，その効能や使用目的＼nに応じて個別に検討されるものであることは当然であり，分野の異なる技術を引用 発明に適用できるとはいえないから，原告の主張は採用できない。

◆判決本文

　進歩性違反無しとした無効審決が、動機付けあり、特段の効果無しとして取り消されました。

　(ア) 甲３には，引用発明２−２−１’（実施例４記載の用時混合型の医療 溶液）が「血液浄化用薬液」であることを明示した記載はない。 一方で，甲３には，前記(1)イ(イ)認定のとおり，「本発明」の目的の１ つは，滅菌されかつ沈殿物を含まず，保存及び使用の間に渡り良好な安 定性を保証する「医療溶液」（血液透析，血液透析濾過，血液濾過及び腹 膜透析用の透析液，腎疾患集中治療室内での透析用の溶液，通常は緩衝 物質を含む置換液又は輸液，並びに栄養目的のための溶液）を提供する ことにあることの開示がある。この「医療溶液」中の「腎疾患集中治療 室内での透析用の溶液」とは，救急・集中治療領域において，急性腎不 全の患者に対して行う持続的な血液浄化のための透析用の溶液を含むこ とは自明である。
また，甲３には，前記(1)イ(ア)及び(イ)認定のとおり，(1)急性腎不全に 罹患している患者に適応となる治療法は，数週間を通しての持続的腎機 能代替療法（ＣＲＲＴ）であり，血液濾過が用いられるが，血清リンレ＼nベルが正常な患者からリンを効率的に除去してしまう結果，定期的な週 ３回の血液透析治療を受けている患者よりも高い頻度で，低リン血症が 起こり得るものであること，(2)低リン血症は，リンの投与によって予防，＼n治療されるが，医療溶液にリンを導入する場合，沈殿する様々なリン酸 カルシウムの形成の問題があり，生理的ｐＨに等しいｐＨ値を有する生 理溶液では，リン酸カルシウムの沈殿の危険性が高くなるという問題が あること，(3)「本発明」の発明者らは，特定のｐＨ範囲等の如き一定の 条件下では，カルシウムイオン及びマグネシウムイオンを重炭酸塩及び リン酸塩重炭酸塩と共に保持し得ることができ，滅菌の安定なリン酸塩 含有医療溶液を提供できることを見出したことの開示があることからす ると，「本発明」の実施例である引用発明２−２−１’の「医療溶液」は， 急性腎不全に罹患している患者に適応し得るものと理解できる。 以上の点に照らすと，甲３に接した当業者においては，甲３記載の実 施例４（引用発明２−２−１’）において，当該「医療溶液」を「血液浄 化用薬液」にすることを試みる動機付けがあるものと認められる。 したがって，当業者は，引用発明２−２−１’において，相違点（甲 ３−３−ｂ”）に係る本件訂正発明１２の構成とすることを容易に想到す＼nることができたものと認められる。 これと異なる本件審決の判断は，誤りである。
(イ) これに対し被告らは，引用発明２−２−１’は，単なる「医療溶液」 にすぎず，これを「血液浄化用薬液」として使用することができると解 すべき技術常識は存在しないことなどからすると，甲３に「医療溶液」 として記載された引用発明２−２−１’を「血液浄化用薬液」とするこ とは，当業者が容易に想到し得たことではない旨主張する。 しかしながら，前記(ア)のとおり，甲３の記載事項に照らすと，当業 者は，引用発明２−２−１’において，相違点（甲３−３−ｂ’’）に係る 本件訂正発明１２の構成とすることを容易に想到することができたもの＼nと認められるから，被告らの上記主張は採用することができない。
イ 相違点（甲３−３−ｄ”）について
(ア) 引用発明２−２−１’（実施例４記載の用時混合型の医療溶液）にお ける第一単一溶液と第二単一溶液を混合した即時使用溶液の各成分の イオン濃度は，「Ｋ＋」（カリウムイオン濃度）が「４．０ｍＭ」（４．０ ｍＥｑ／Ｌ），「ＨＰＯ4 2-」（リン酸イオン濃度）が「１．２０ｍＭ」（無 機リン濃度３．７２ｍｇ／ｄＬ），「Ｃａ2+」（カルシウムイオン濃度） が「１．２５ｍＭ」（２．５０ｍＥｑ／Ｌ），「Ｍｇ2+」（マグネシウムイ オン濃度）が「０．６ｍＭ」（１．２ｍＥｑ／Ｌ），「ＨＣＯ₃⁻」（炭酸水 素イオン濃度）が「３０．０ｍＭ」（３０．０ｍＥｑ／Ｌ）である。 一方，前記(1)イ(イ)の認定事実によれば，甲３には，(1)「本発明」の 目的の１つは，滅菌されかつ沈殿物を含まず，保存及び使用の間に渡り 良好な安定性を保証する「医療溶液」を提供することにあること，(2)「本 発明」の発明者らは，カルシウムイオン及びマグネシウムイオンは，特 定のｐＨ範囲等の如き一定の条件下では，重炭酸塩と共に保持し得るも のであり，一定の条件下では，リン酸塩とも一緒に保持することができ， 特定の環境，濃度，ｐＨ範囲及びパッケージングにおいて，滅菌の安定 なリン酸塩含有医療溶液を提供できることを見出したこと，(3)「本発明」 は，上記課題を解決するため，「即時使用溶液」が，１．０〜２．８ｍＭ の濃度（無機リン濃度に換算すると「３．１〜８．７ｍｇ／ｄＬ」）のリ ン酸塩を含み，滅菌され，かつ６．５〜７．６のｐＨを有するという構＼n成を採用したことの開示があることが認められる。
加えて，甲３には，(4)「本明細書で述べる現在好ましい実施形態への 様々な変更および修正は当業者に明らかであることが理解されるべきで ある。そのような変更および修正は，本発明の精神および範囲から逸脱 することなくおよびその付随する利点を減じることなく実施することが できる。」（前記(1)ア(ケ)）との記載があることに照らすと，甲３に接し た当業者は，引用発明２−２−１’における上記即時使用溶液の各成分 のイオン濃度を最適なものに変更し得るものと理解するものといえる。 しかるところ，前記(2)イ認定のとおり，本件優先日当時，「急性血液 浄化」のための血液濾過（透析）用に使用され得る，市販されている透 析液及び補充液において，カルシウムイオン濃度を「２．５〜３．５ｍ Ｅｑ／Ｌ」，マグネシウムイオン濃度を「１．０〜１．５ｍＥｑ／Ｌ」， 炭酸水素イオン濃度を「３０ｍＥｑ／Ｌ」前後の範囲の中で調整するこ とは，技術常識又は周知であったものである。 そして，上記技術常識又は周知技術を踏まえると，引用発明２−２− １’における上記即時使用溶液のマグネシウムイオン濃度（「１．２ｍＥ ｑ／Ｌ」）を市販されている透析液及び補充液の数値範囲の中で調整する ことは，当業者が適宜選択し得る設計事項であるものと認められる。 そうすると，甲３に接した当業者は，引用発明２−２−１’における 上記即時使用溶液のマグネシウムイオン濃度を市販されている透析液及 び補充液の上記数値範囲内の「１．０ｍＥｑ／Ｌ」（相違点（甲３−３− ｄ”）に係る本件訂正発明１２の構成）にすることを容易に想到すること＼nができたものと認められる。 したがって，これと異なる本件審決の判断は，誤りである。
(イ) これに対し被告らは，(1)不溶性微粒子の形成を抑制する溶液を実現 するためには，リン酸塩の濃度のみならず，溶液に含まれる他の成分及 び各イオン濃度の組合せが調整される必要があるから，これらの組合せ が１個の不可分のまとまりのある技術事項となるところ，本件訂正発明 １２は，配合及び混合液の各成分の濃度が所定の組合せであることによ って，混合後長時間が経過してｐＨが上昇しても，不溶性炭酸塩の生成 を抑制することができる用時混合型急性血液浄化用薬液を実現したも のであるから，混合液の各成分の濃度は，成分ごとに区々別々に対比す るのではなく，各成分の濃度の組合せを一つの単位として認定して，引 用発明２−２−１’と対比するのが相当である，(2)引用発明２−２−１’ は，「所定のリン酸塩の濃度に対し，粒子の形成が２４時間内抑制され る，混合時の即時使用溶液のｐＨの範囲を特定した発明」であり，本件 訂正発明１２とは，技術的意義を異にする発明であるから，各成分の濃 度の相違は，設計事項となるものではなく，また，引用発明２−２−１’ に基づき，その各成分の濃度を変更して本件訂正発明１２に到達しよう とする動機付けは，そもそも観念できない，(3)引用発明２−２−１’は， 低リン血症を防止するとともに粒子の形成を抑制する旨の課題に対し， 所定の配合及び各成分の濃度を定めるとともに，「溶液混合時のｐＨの 範囲を定めることにより」既に上記課題を解決しているものであるから， 引用発明２−２−１’に接した当業者が，上記課題を解決するために引 用発明２−２−１’の各成分の濃度を変更する動機付けもない，(4)一定 の濃度の範囲内で各成分の濃度を適宜に変動することができるのは，あ くまで，「一般の透析液・補充液」限りのものであって，これは，リン 酸塩を含む溶液に妥当するものではないなどとして，当業者は，引用発 明２−２−１’において，相違点（甲３−３−ｄ”）に係る本件訂正発 明１２の構成（マグネシウムイオン濃度を「１．０ｍＥｑ／Ｌ」）とす＼nることを容易に想到し得たものではない旨主張する。 しかしながら，前記(ア)のとおり，甲３に接した当業者においては， 甲３記載の実施例４（引用発明２−２−１’）において，マグネシウム イオン濃度を市販されている透析液及び補充液の数値範囲の中で調整 することは，当業者が適宜選択し得る設計事項であるものと認められる。 そうすると，当業者は，引用発明２において，相違点（甲３−３−ｄ”） に係る本件訂正発明１２の構成とすることを容易に想到することができ＼nたものと認められる。このことは，混合液の各成分の濃度の組合せをひ とまとまりの相違点と認定した場合であっても同様である。 したがって，被告らの上記主張は採用することができない。
ウ 相違点（甲３−３−ａ”）について
(ア) 本件訂正発明１２の特許請求の範囲（請求項１２）の記載中には， 本件訂正発明１２の「当該薬液調製後少なくとも２７時間にわたって不 溶性微粒子や沈殿の形成が実質的に抑制され」との構成の意義を規定し＼nた記載はない。 次に，本件明細書（甲１１）には，「時間の経過と共に補充液中のカル シウムイオンおよびマグネシウムイオンと炭酸水素イオンが反応し，不 溶性の炭酸塩の微粒子や沈殿が生じる」こと（【０００７】），「当該薬液 中には，カルシウムイオンやマグネシウムイオンが存在するにも拘わら ず，リン酸イオンを含有させても不溶性のリン酸塩を生じない。また， リン酸イオンの存在により，炭酸水素イオンとカルシウムイオンやマグ ネシウムイオンが共存し，ｐＨが７．５を超えるような長時間後であっ ても，不溶性炭酸塩の生成が抑制される」こと（【００２３】），「不溶性 微粒子や沈澱の生成が長時間にわたって抑制される」とは，投与対象に 適用すべき最終薬液の調製後，たとえば上記Ａ液とＢ液の混合後，少な くとも２７時間にわたり不溶性微粒子や沈澱の生成が抑制されること， またはｐＨが７．５以上になっても不溶性微粒子や沈澱の生成が抑制さ れること」を意味すること（【００５７】）の記載がある。 また，本件明細書には，本件訂正発明１２に規定するオルトリン酸の 濃度の範囲内である「リン酸イオン濃度が４．０ｍｇ／ｄＬ」の薬液と 「リン酸イオンを含有しない薬液」との対比実験を行ったところ，「７日 間でｐＨが７．２３〜７．２９から７．８９〜７．９４までほぼ直線的 に上昇し，その間にリン酸イオン不含有薬液では不溶性微粒子の粒径も 数も顕著に増加したが，リン酸イオン含有薬液ではｐＨの上昇にもかか わらず，不溶性微粒子の増加は実質的に認められなかった。」（【００８ ８】）との記載があり，この記載は，本件訂正発明１２に規定するオルト リン酸の濃度の範囲内である「リン酸イオン濃度が４．０ｍｇ／ｄＬ」 の薬液では，「７日間」にわたって「リン酸イオン含有薬液ではｐＨの上 昇にもかかわらず，不溶性微粒子の増加は実質的に認められなかった」 ことを示すものである。もっとも，本件明細書には，本件訂正発明１２ の「用時混合型血液浄化用薬液」が「２７時間」にわたって不溶性微粒 子や沈殿の形成が実質的に抑制されたことを明示した記載はない。 以上の本件訂正発明１２の特許請求の範囲（請求項１２）の記載及び 本件明細書の記載を総合すると，本件訂正発明１２の「そして当該薬液 調製後少なくとも２７時間にわたって不溶性微粒子や沈殿の形成が実質 的に抑制され」との構成は，本件訂正発明１２のＡ液及びＢ液の成分組＼n成及びそれらのイオン濃度を請求項１２に記載されたものに特定するこ とによって実現されるものと理解できる。
(イ) そして，前記ア及びイのとおり，甲３に接した当業者は，引用発明 ２−２−１’において，「血液浄化用薬液」として使用すること（相違点 （甲３−３−ｂ”）に係る本件訂正発明１２の構成）及びマグネシウムイ＼nオン濃度を本件訂正発明１２の濃度とすること（相違点（甲３−３−ｄ”） に係る本件訂正発明１２の構成）を容易に想到することができたもので＼nある。 加えて，引用発明２−２−１’のカリウムイオン濃度と本件訂正発明 １２のカリウムイオン濃度は「４．０ｍＭ」（４．０ｍＥｑ／Ｌ），引用 発明２−２−１’の炭酸水素イオン濃度と本件訂正発明１２の炭酸水素 イオン濃度は「３０．０ｍＥｑ／Ｌ」であって，いずれも一致する。 以上によれば，本件訂正発明１２の「少なくとも２７時間にわたって 不溶性微粒子や沈殿の形成が実質的に抑制される」という構成は，引用＼n発明２−２−１’において，相違点（甲３−３−ｂ”）及び（甲３−３− ｄ”）に係る本件訂正発明１２の構成とした場合に，自ずと備えるものと＼n認められる。 したがって，引用発明２−２−１’において，相違点（甲３−３−ａ”） に係る本件訂正発明１２の構成とすることは，当業者が容易に想到する＼nことができたものと認められる。 したがって，これと異なる本件審決の判断は，誤りである。
(ウ) これに対し被告らは，引用発明２−２−１’は，「所定のリン酸塩 の濃度に対し，粒子の形成が２４時間内抑制される，混合時の即時使用 溶液のｐＨの範囲を特定した発明」にすぎず，２４時間を超える長時間 の経過によるｐＨの上昇は，全く想定されていないこと，粒子の形成が ２４時間抑制されれば，ｐＨの上昇にかかわらず，少なくとも２７時間 にわたって，不溶性微粒子や沈澱の生成が抑制されるとする技術常識は ないことからすると，引用発明２−２−１’には，同発明から，混合後 長時間が経過してｐＨが上昇しても，不溶性微粒子や沈澱の生成を抑制 することができる血液浄化用薬液を想到する基礎がないから，相違点（甲 ３−３−ａ”）に係る本件訂正発明１２の構成は，引用発明２−２−１’＼nに基づいて容易に想到し得たものではない旨主張する。 しかしながら，前記(ア)及び(イ)で説示したとおり，引用発明２−２− １’において，相違点（甲３−３−ａ”）に係る本件訂正発明１２の構成＼nとすることは容易に想到することができたものと認められるから，被告 らの上記主張は採用することができない。
(4) 本件訂正発明１２の顕著な効果について
被告らは，(1)本件訂正発明１２は，「混合後長時間が経過してｐＨが上昇し ても，不溶性微粒子や沈殿の生成が抑制することができる用時混合型急性血 液浄化用薬液」を実現した発明であるのに対し，引用発明２−２−１’は， 「所定のリン酸塩の濃度に対し，粒子の形成が２４時間内抑制される，混合 時の即時使用溶液のｐＨの範囲を特定した発明」にすぎず，また，用時混合 型急性血液浄化用薬液の技術分野では，本件優先日当時，所定の配合により， 混合後長時間が経過してｐＨが上昇しても，不溶性微粒子や沈殿の生成を抑 制することができる旨の技術常識はなかったことからすると，本件明細書の 【００８８】に係る「混合後長時間が経過してｐＨが上昇しても，不溶性微 粒子や沈殿の生成を抑制することができる」という本件訂正発明１２の効果 は，引用発明２−２−１’に比して，質的に差のある当業者が予測できない＼n格別の効果である，(2)被告らが，本件明細書記載の実施例２の検体と甲３記 載の実施例４（表９）の検体について行った不溶性微粒子の形成の対比試験＼nの結果（甲２０の参考資料３）によると，両検体のｐＨは，混合後，同様の 上昇推移を経て，５４時間経過後に約８．７まで上昇したところ，本件明細 書記載の実施例２の検体では，１０μｍの微粒子が，混合後２７時間経過時 に８個，５４時間経過時に１２個形成されるにとどまり，２５μｍの微粒子 が，混合後５４時間経過時でも１個形成されるにとどまったのに対し，甲３ の実施例４（表９）の検体では，１０μｍの微粒子が，混合後２７時間経過＼n時に１７個，５４時間経過時に７８個も形成され，２５μｍの微粒子が，混 合後５４時間経過時には５個も形成されていたことからすると，「混合後長時 間が経過してｐＨが上昇しても，不溶性微粒子や沈殿の生成を抑制すること ができる」という本件訂正発明１２の効果は，甲３の記載から予測できない＼n格別の効果であるのみならず，引用発明２−２−１’の配合や各成分の濃度 では実現することができない，当業者の予測を超えた顕著な効果である旨主＼n張する。
そこで検討するに，被告らが主張する「混合後長時間が経過してｐＨが上 昇しても，不溶性微粒子や沈殿の生成を抑制することができる」という本件 訂正発明１２の効果は，「当該薬液調整後少なくとも２７時間にわたってｐＨ ７．５以上でも不溶性微粒子や沈殿の形成が実質的に抑制され」ること（【０ ０５７】）に相当する効果であるものと認められる。一方で，本件明細書には， 本件訂正発明１２の成分組成及びイオン濃度を有する用時混合型急性血液浄 化用薬液において，「混合後２７時間経過時」及び「５４時間経過時」のｐＨ の推移，微粒子の形成状況について明示した記載はないから，上記対比試験 の結果（甲２０の参考資料３）に基づく効果は，本件明細書に記載された本 件訂正発明１２の効果であるとは認められない。 そして，上記「当該薬液調整後少なくとも２７時間にわたってｐＨ７．５ 以上でも不溶性微粒子や沈殿の形成が実質的に抑制され」るという効果は， 前記(3)ウで説示したところと同様に，引用発明２−２−１’において，相違 点（甲３−３−ｂ”）及び（甲３−３−ｄ”）に係る構成とした場合に，自ず＼nと備えるものと認められるから，当業者の予測を超えた顕著な効果であると＼nいうことはできない。

◆判決本文

　大成建設の特許「コンクリート造基礎の支持構造」に、大林組が無効審判を請求しました。審決は無効理由無しとし、知財高裁2部もこれを維持しました。争点は進歩性、実施可能要件、明確性、サポート要件です。＼n

　前記(1)アで認定したとおり，甲３文献は，ＰＨＣ杭のフーチングへの埋 込み長さと接合部の補強方法が異なる場合における杭頭固定度，接合方法及び終局 耐力を把握することを主目的として，５種類の試験体（(1)杭をフーチング内へ単に 埋込む方式で，埋込み長さを１０ｃｍとした試験体，(2)杭をフーチング内へ単に埋 込む方式で，埋込み長さを３５ｃｍとした試験体，(3)フーチング内で立ち上げ筋と スパイラルフープ筋により補強し，埋込み長さを２０ｃｍとした試験体，(4)内径３ ５．４ｃｍ，長さ３５ｃｍ，厚さ０．６ｃｍの鋼管をエポキシ樹脂系接着材によっ て杭体と一体化し，定着長３５ｃｍのアンカー鉄筋（Ｄ１０−８本）を鋼管に溶接 して接合部を補強し，埋込み長さを１０ｃｍとした試験体，(5)内径３５．４ｃｍ， 長さ３５ｃｍ，厚さ０．６ｃｍの鋼管をエポキシ樹脂系接着材によって杭体と一体 化し，定着長３５ｃｍのアンカー鉄筋（Ｄ１０−８本）を鋼管に溶接して接合部を 補強し，埋込み長さを２０ｃｍとした試験体）について曲げせん断試験実験を行っ たこと，及び同実験の条件を開示したものであるから，甲３文献は，ＰＨＣ杭を用 いた剛接合構造によるコンクリート造基礎の支持構＼造における杭頭固定度及び終局 耐力を把握する実験であると認められる。そして，甲３発明は，ＰＨＣ杭を用いた 剛接合構造による支持構＼造であることを前提とした上記の実験において，杭をフー チング内へ単に埋込む方式で，埋込み長さを１０ｃｍとした試験体について，フー チングのコンクリートの圧縮強度を２２８ｋｇ／ｃｍ２，杭体のコンクリートの圧 縮強度を８９５ｋｇ／ｃｍ２とするとの条件を設定したものである。 したがって，ＰＨＣ杭を用いた剛接合構造によるコンクリート造基礎の支持構＼造 における杭頭固定度及び終局耐力を把握する実験において，ＰＨＣ杭を用いた剛接 合構造によるコンクリート造基礎の支持構＼造という実験の前提自体を変更すること の動機付けはないというべきである。
イ 前記２(3)ウ(ｷ)のとおり，剛接合構造と半剛接合構＼造とでは，杭の移動 に対する拘束の有無，杭頭部に生じる曲げモーメントの大きさが異なるなどの点で 差異がある。 また，甲３７には，「充填コンクリートは，鋼管の拘束度に応じてその圧縮強度が 著しく増大し，プレーンコンクリートの約６〜１０倍になる」との記載があること からすると，ＰＨＣ杭と場所打ちコンクリート杭とでは，求められるコンクリート の強度も異なるというべきである。 このように，剛接合構造と半剛接合構＼造とでは，杭頭部に生じる曲げモーメント の大きさが異なる上に，ＰＨＣ杭と場所打ちコンクリート杭とでは，求められるコ ンクリートの強度も異なるのであるから，甲３発明における杭体とフーチングの圧 縮強度の関係をそのままにして，甲３発明の実験の前提となるＰＨＣ杭を用いた剛 接合構造を場所打ちコンクリート杭を用いた半剛接合構＼造に置換することを，当業 者が容易に想到するとは認められない。
ウ そして，上記ア，イで判示したところは，杭に基礎を「載置」する構成＼nがありふれた構成であり，ＰＨＣ杭と場所打ち杭は相互に代替的な構＼成であり，甲 ３文献に，「地震力に対する建築物の基礎の設計指針・・・が示され，実務に供され つつあるが，杭頭接合部の固定度・・・と接合方法および構造耐力の問題が，研究＼n課題の一つとして残されている。」と記載されているとしても，左右されることはな い。
また，原告は，ＰＨＣ杭と場所打ちコンクリート杭の相違が重要であるとすれば， 本件明細書には，鋼管中空杭と場所打ちコンクリート杭の相違を前提としても，な お同様の作用効果が生じることにつき説明がないから，当業者が，課題を解決する ものと理解できず，この点でもサポート要件違反となると主張するが，本件明細書 には，鋼管中空杭と場所打ちコンクリート杭のそれぞれについて本件発明の作用効 果を生じることが記載されており，サポート要件に違反するものではない。
エ したがって，甲３発明に，場所打ちコンクリート杭を用いた半剛接合に よるコンクリート造基礎の支持構造という技術を適用して，本件発明２の相違点ア＼n〜ウに係る構成とすることを当業者が容易に想到すると認めることはできない。＼nまた，本件発明３は，本件発明２の構成に「コンクリート造基礎と前記杭頭部と＼nの間に芯鋼材を配筋したこと」を付加したものであるところ，甲３発明に基づき本 件発明２を容易に発明することができない以上，甲３発明に基づき本件発明３も容 易に発明することはできない。

◆判決本文

　　ＣＳ関連発明について、進歩性無効理由無しとした審決が維持されました。原告ＦＣ２、被告ドワンゴです。

　以上によると，甲２及び３から共通して把握できる技術は，「テレビ放 送の受像機において，メインのテレビ放送の映像とともに，文字放送を受信して文 字放送の文字をプログラム制御によりスクロール表示する際に，メインのテレビ放＼n送の映像に文字が含まれている場合，メインのテレビ放送の映像の文字と重ならな いように文字放送の文字の表示位置を変更してスクロール表＼示する技術」であり， 甲１９及び２５から共通して把握できる技術は，「ＦｌａｓｈのＡｃｔｉｏｎＳｃ ｒｉｐｔのｈｉｔＴｅｓｔを用いることにより，ムービークリップの領域判定を行 う技術」である。 このように，甲２及び３から把握できる技術と，甲１９及び２５から把握できる 技術は共通するものではないから，甲２，３，１９及び２５に共通する慣用技術を 把握することはできない。
カ 原告は，甲１発明と甲２等技術は，プログラミングという技術分野に属 するとともに，動画と文字情報とを配信するという技術分野に属することで共通す るため，甲１発明に甲２等技術を適用する動機付けがあると主張する。 甲１発明は，ライブ映像とライブ閲覧者からのコミュニケーション情報（例えば， チャット〔テキスト文による情報〕）とを一つの画面でリアルタイムで同期表示する＼n機能を有するライブ配信サーバ（構＼成１ａ）と，クライアントであるライブ閲覧者 の複数のライブ閲覧者端末（構成１ｂ）とが，通信ネットワークを介して接続され＼nて構成されるライブ配信システム（構＼成１ｃ）に関する発明である。そして，甲１ 発明の前記ライブ閲覧者端末が再生するマルチメディアコンテンツは，「ライブ映 像データ」であり（構成１ａ，構＼成１ａ２，構成１ａ５，構＼成１ｂ４），前記ライブ 閲覧者端末が表示する複数のチャット文は，ライブ閲覧者が入力した「テキスト文＼nによる情報」（構成１ａ，構＼成１ａ５，構成１ｂ５）である。＼n他方，甲２及び３に記載された技術事項は，上記オ(ｵ)のとおり，テレビ放送の受 像機において，メインのテレビ放送の映像とともに，文字放送を受信して文字放送 の文字をプログラム制御によりスクロール表示する際に，メインのテレビ放送の映＼n像に文字が含まれている場合，メインのテレビ放送の映像の文字と重ならないよう に文字放送の文字の表示位置を変更してスクロール表＼示する技術である。 そうすると，甲１発明は，ライブ配信サーバとライブ閲覧者端末とが通信ネット ワークを介して接続されて構成されるライブ配信システムに関する発明であるのに＼n対して，甲２及び３に記載された技術事項は，テレビの文字放送の受信機の技術で あるから，両者は，その前提となるシステムが異なる。 また，甲１発明と甲２及び３に記載された技術事項とは，文字を表示する点では＼n共通するものの，表示される文字は，甲１発明では，ライブ閲覧者が入力するチャ＼nット文であるのに対し，甲２及び３に記載された技術事項は，メインのテレビ放送 の映像に含まれる文字と文字放送の文字であるから，対象とする文字が異なる。 したがって，甲１発明と甲２及び３に記載された技術とは，技術が大きく異なる といえるのであり，プログラミングに関するものであることや動画と文字情報を配 信するものであるということ，文字と文字の重なり合いが生じないようにする技術 であることだけでは，甲１発明に甲２及び３に記載された技術を適用する動機付け があると認めることはできないから甲１発明に甲２及び３に記載された技術を適用 して本件特許発明１を容易に発明することができたとはいえない。 また，甲１９及び２５には，文字列情報の表示位置の制御については何ら開示さ＼nれていないから，甲１発明に甲１９及び２５に記載された技術を適用して本件特許 発明１を容易に発明することができたとはいえない。
キ 原告は，甲１発明と甲２等技術は，視認性の低下という課題が共通する と主張するが，前記のとおり，甲１発明は視認性の低下という課題を有しないため， 甲１発明と甲２等技術が課題において共通するとは認められない。
ク 以上によると，その余の点を判断するまでもなく，甲１発明に甲２等技 術を適用して本件特許発明１を容易に発明をすることができたと認められないから， 本件審決の判断に誤りはない。

◆判決本文

　ＣＳ関連発明について、進歩性無効理由無しとした審決が維持されました。原告ＦＣ２、被告ドワンゴです。

　上記(1)によると，本件特許発明は，「放送されたテレビ番組などの動画に 対してユーザが発言したコメントをその動画と併せて表示するシステム」という背＼n景技術を前提とし（段落【０００２】），「コメントの読みにくさを低減させる」とい う課題を解決するための発明であり（段落【０００５】），動画を再生するとともに， 前記動画上にコメントを表示する表＼示装置であって，前記コメントと，当該コメン トが付与された時点における，動画の最初を基準とした動画の経過時間を表す動画＼n再生時間であるコメント付与時間とを含むコメント情報を記憶するコメント情報記 憶部と，前記動画を表示する領域である第１の表＼示欄に当該動画を再生して表示す＼nる動画再生部と，前記再生される動画の動画再生時間に基づいて，前記コメント情 報記憶部に記憶されたコメント情報のうち，前記動画の動画再生時間に対応するコ メント付与時間に対応するコメントを前記コメント情報記憶部から読み出し，当該 読み出されたコメントを，前記コメントを表示する領域である第２の表＼示欄に表示＼nするコメント表示部とを有し，前記第２の表＼示欄のうち，一部の領域が前記第１の 表示欄の少なくとも一部と重なっており，他の領域が前記第１の表＼示欄の外側にあ り，前記コメント表示部は，前記読み出したコメントの少なくとも一部を，前記第＼n２の表示欄のうち，前記第１の表＼示欄の外側であって前記第２の表示欄の内側に表＼ 示することを特徴とするものであり（段落【０００６】），本件特許発明により，「オ ーバーレイ表示されたコメント等が，動画の画面の外側でトリミングするようにし＼nて，コメントそのものが動画に含まれているものではなく，動画に対してユーザに よって書き込まれたものであることが把握可能となり，コメントの読みにくさを低＼n減させることができる」（段落【００１２】）という効果を奏するものであることが 認められる。
(3) 本件特許発明における「コメント」について検討すると，本件特許発明１ は，「（１Ａ）動画を再生するとともに，前記動画上にコメントを表示する表＼示装置 であって，（１Ｂ）前記コメントと，当該コメントが付与された時点における，動画 の最初を基準とした動画の経過時間を表す動画再生時間であるコメント付与時間と＼nを含むコメント情報を記憶するコメント情報記憶部と，」を構成要件としている。＼n構成要件１Ｂによると，「コメント」が付与された時点で，「動画の最初を基準と＼nした動画の経過時間を表す動画再生時間であるコメント付与時間」が記憶されるこ＼nとになるから，「コメント」は，それが表示される表＼示装置において，動画を再生す る時に付与され，付与された時点の動画再生時間が，コメント付与時間としてコメ ント情報記憶部に記憶されるものであると解される。そして，「コメント」は，「動 画を再生するとともに，前記動画上にコメントを表示する表＼示装置」（１Ａ）におい て，動画を再生する時に付与されるものであるから，コメントを付与する者は，表＼n示装置において，動画を再生して閲覧するユーザであることを読み取ることができ る。 そうすると，本件特許発明における「コメント」とは，表示装置において，動画＼nを閲覧するユーザが，動画の再生開始後の任意の時点に，動画に対して付与するも のと解することができる。
・・・・
これに対し，原告は，相違点１について，甲１の「テキスト」は，ユ ーザが発言するものが排除されることはなく，「コメント」を含むから，本件審決の 相違点１の認定には誤りがあると主張する。 甲１には，ユーザとの双方向の情報伝達が行える環境が整ってきたとの記載はあ る（段落【０００２】）ものの，甲１発明は，前記ア認定のとおりのものであって， 動画コンテンツ作製者側が「動画コンテンツ」の個々の動画に応じて，または１つ の動画内でも個々の場面に応じて表示されるように予＼め作成した「データコンテン ツ」が，「動画コンテンツ」とともに「コンテンツ」を構成し，その「データコンテ＼nンツ」はインターネットのホームページのデータに対応するものであり，代表的に＼nはテキストや静止画を含み，場合によっては音声などのデータを含むものであるか ら，甲１発明の「テキスト」とは，コンテンツ作製者側が「動画コンテンツ」の個々 の動画に応じて，または１つの動画内でも個々の場面に応じて指定した「テキスト」 であり，ユーザの投稿したテキストデータをその構成に含むとは認められない。＼n原告は，甲１について，ユーザからのコメントが付与されたデータコメントを配 信することも予定されているというべきであると主張するが，甲１発明の「データ＼nコンテンツ」は上記認定のとおりのものであって，そこにユーザからのコメントが 含まれると認めることはできない。 また，原告は，インターネットで公開されるインタラクティブなサービスではテ キスト情報の送受信を行う場合，ユーザが投稿したコメントの送受信に容易に拡張 可能であることは当業者の常識であるとも主張するが，甲１発明が前記のような内＼n容であり，甲１には，ユーザがコメントを投稿することについての記載があるとは 認められないことからすると，甲１発明がユーザが送信したコメントをその構成に＼n含むものであると認めることはできない。 さらに，原告は，甲２２，２４及び２５はユーザが送信したデータをテキストデ ータと表記しているから，「テキスト」であることをもって「コメント」を排除する＼nと解することはできないと主張するが，上記のとおり，甲１発明は，ユーザが送信 したデータをその構成に含むものではなく，原告の指摘することは，上記判断を左＼n右するものではない。 したがって，本件特許発明１と甲１発明の相違点として，相違点１を認めること ができる。
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本件特許発明１における「コメント」は，表示装置において，ユーザ＼nが動画を再生している時に付与され，表示装置から，ユーザによりいつでも付与可＼n能であるのに対し，甲１発明の「データコンテンツ」の「テキスト」は，コンテン＼nツ作製者側で「データコンテンツ」として予め作成されたものであって，ユーザに＼nより表示装置で付与されるものではないし，表＼示装置において再生している時に付 与されるものでもない。 したがって，本件特許発明１における「コメント」と，甲１発明における「デー タコンテンツ」の「テキスト」とは，ユーザによる付与が可能か否か，付与を行う＼n装置，付与を行う時において異なり，このように異なる「データコンテンツ」の「テ キスト」を「コメント」に置き換えることは，甲１発明の前提となる装置構成の変＼n更を必要とするものであって，甲１発明の「データコンテンツ」の「テキスト」を ユーザが付与する「コメント」に容易に置き換えることができるものとは認められ ない。 よって，甲１発明の「データコンテンツ」の「テキスト」を「コメント」に置き 換えることは，当業者が容易に想到し得た事項とはいえない。 (ｲ) これに対し，原告は，甲１の段落【０００２】の記載や，ＷＥＢ２． ０という技術常識によると，「テキスト」を利用者からの情報伝達を可能とする「コ＼nメント」に置換することができる旨主張する。 しかし，甲１には，ユーザがコメントを投稿することについての記載は全くなく， 段落【０００２】の記載があり，誰もがウェブサイトを通して自由に情報を発信で きるように変化したウェブの利用状態であるＷｅｂ２．０が知られていたとしても， 甲１発明の「データコンテンツ」をユーザが付与する「コメント」に置き換えるこ とが容易であるとは認められない。
(ｳ)ａ 原告は，甲２２に基づき，動画配信において，その魅力を高めるた めに，コンテンツ作製側で，個々の動画に応じて，または，１つの動画内でも個々 の場面において指定される「テキスト」を利用者からの情報伝達を可能とする「コ＼nメント」に置換することには十分な動機付けがあると主張する。＼n甲２２は，発明の名称を「ストリーミング配信方法」とする発明の公開特許公報 であり，「動画コンテンツをネットワークを介して利用者端末にストリーミング配 信するストリーミングサーバと，ストリーミング配信中の動画コンテンツに関連付 けられたウェブ掲示板又はチャット領域をネットワークを介して利用者端末に提供 するウェブサーバと，動画コンテンツの配信を受け，ウェブ掲示板又はチャット領 域のテキスト書込部にテキストデータからなるメッセージを書き込む利用者端末と からなるストリーミング配信システムにおいて，ストリーミングサーバは，ウェブ サーバの書込ログファイルに格納されたテキストデータを収集し，収集されたテキ ストデータをストリーミング配信中の動画コンテンツに重畳し，テキストデータの 重畳された動画コンテンツを利用端末に配信するストリーミング配信システム」を 採用することにより，「利用者は，非常に便利であり，会場の客席の様な雰囲気を味 わうことができる」技術（以下，「甲２２技術」という。）が記載されていることが 認められる。 他方，甲１発明は，「ネットワーク環境」をユーザへのデータコンテンツの配信に 用いたものであり，「データコンテンツ」を双方向に情報伝達するものではないから， 甲２２技術があることをもって，甲１発明の「データコンテンツ」の「テキスト」 をユーザが付与する「コメント」に置換する動機付けがあるということはできない。
ｂ 原告は，動画とユーザが入力した文字データ（コメント）を同期表＼n示させることは，本件原出願日の時点において慣用技術であった（甲２６〜３４） から，甲１発明に当該慣用技術を適用して甲１の「テキスト」を「コメント」に置 換することは容易であると主張する。 甲２６〜３４には，映像を見ながらユーザがリアルタイムでテキストによるコミ ュニケーションを行う技術（以下，「甲２６等技術」という。）が開示されているこ とが認められる。 しかし，甲１発明は，「ネットワーク環境」をユーザへのデータコンテンツの配信 に用いたものであり，「データコンテンツ」を双方向に情報伝達するものではないか ら，原告の主張する甲２６等技術が慣用技術であるとしても，甲１発明の「データ コンテンツ」の「テキスト」をユーザが付与する「コメント」に置換する動機付け があるとは認められない。
ｃ 原告は，動画と同時に表示するデータコンテンツはユーザが指定す＼nるのでなければ，コンテンツ作製者側で指定するのが通常であり，甲２２や甲２６ 〜３４には，甲 1 発明における「コンテンツ作製者側で，個々の動画に応じて，ま たは，１つの動画内でも個々の場面に応じて相応しいデータコンテンツおよび表示＼n態様が指定される」ことの記載も示唆もないということはできないと主張する。 しかし，甲２６〜３４は，ユーザがデータコンテンツを指定することを前提とし たものであるから，原告の主張は失当である。原告は，甲３３「コメントを表示す＼nる際には，入力する際に指定された場所を指し示すように，指定された場所毎にコ メントを表示する，映像コメント入力・表＼示方法を提案する。」（段落【０００８】），甲３４「提供された増補は，配置の命令と，持続時間の命令とを有してもよい」（段 落【０００６】）の記載も指摘するが，いずれもユーザ側が指定する場合に関する記 載であるから，甲１発明における「コンテンツ作製者側で，個々の動画に応じて， または，１つの動画内でも個々の場面に応じて相応しいデータコンテンツおよび表＼n示態様が指定される」が記載又は示唆されていると読み取ることはできない。 なお，甲２２技術の内容は，コンテンツ作製者側が，利用者端末から収集したテ キストデータを，ストリーミング配信中の動画コンテンツに重畳し，テキストデー タの重畳された動画を利用者端末に配信するものであるが，このような甲２２技術 があるからといって，甲１発明の「データコンテンツ」の「テキスト」を「コメン ト」に置換する動機付けがあるとはいえないことは，前記(1)イ(ｳ)ａのとおりであ る。

◆判決本文

原告被告の異なる別特許の審取事件です。 こちらも無効理由無しとした審決が維持されています。

◆平成31(行ケ)10038

　特２９−２についても、実施可能であると理解できる程度の記載がないと開示された発明とはならないと判断されました。ゲノム編集技術であるCrispr-Cas（クリスパー−キャス）関連発明です。

　特許法２９条の２は，特許出願に係る発明が，当該特許出願の日前の他の特 許出願又は実用新案登録出願であって，当該特許出願後に特許掲載公報，実用新案 掲載公報の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書又は図面（以下「先願 明細書等」という。）に記載された発明又は考案と同一であるときは，その発明につ いて特許を受けることができないと規定する。 同条の趣旨は，先願明細書等に記載されている発明は，特許請求の範囲以外の記 載であっても，出願公開等により一般にその内容は公表されるので，たとえ先願が＼n出願公開等をされる前に出願された後願であっても，その内容が先願と同一内容の 発明である以上，さらに出願公開等をしても，新しい技術をなんら公開するもので はなく，このような発明に特許権を与えることは，新しい発明の公表の代償として＼n発明を保護しようとする特許制度の趣旨からみて妥当でない，というものである。 同条にいう先願明細書等に記載された「発明」とは，先願明細書等に記載されて いる事項及び記載されているに等しい事項から把握される発明をいい，記載されて いるに等しい事項とは，出願時における技術常識を参酌することにより，記載され ている事項から導き出せるものをいうものと解される。 したがって，特に先願明細書等に記載がなくても，先願発明を理解するに当たっ て，当業者の有する技術常識を参酌して先願の発明を認定することができる一方， 抽象的であり，あるいは当業者の有する技術常識を参酌してもなお技術内容の開示 が不十分であるような発明は，ここでいう「発明」には該当せず，同条の定める後願＼nを排除する効果を有しない。そして，ここで求められる技術内容の開示の程度は， 当業者が，先願発明がそこに示されていること及びそれが実施可能であることを理＼n解し得る程度に記載されていれば足りるというべきである。
(イ) これを本件についてみると，引用発明１の実施例１〜３には，引用発明１ の（i）〜（iii）の各ベクターを製造する方法が詳細に記載されており，実施例４に は，ドナー配列（ＧＦＰ遺伝子）が標的配列又はその近傍に組み込まれていること を確認するための具体的な試験方法も明記されている。 また，前記のとおり，実施例４の実験結果から，核局在化シグナルを含むＲＮＡ 誘導型エンドヌクレアーゼ，ガイドＲＮＡ，ドナーポリヌクレオチドの組合せが， 真核細胞に組み込まれ，標的部位にて二本鎖の切断及び修復が生じていると理解す ることができ，実施例５の実験結果も上記の理解の妨げになるものとは解されない。 さらに，上記（i）〜（iii）のベクターを含むベクター系は，真核細胞内で適切に 転写，翻訳，核移行等がなされるに必要な技術手段，及び，真核細胞内で適切に標的 配列の改変がなされるに必要な技術手段を備えたものであるから，ベクター系にし た場合でも，真核細胞中の標的配列を開裂し，標的配列の改変を行う機能を有する＼nものと理解できることも，上記のとおりである。 そうすると，引用例１には，当業者が，先願発明がそこに示されていること及び それが実施可能であることを理解し得る程度の記載があるといえるから，「ガイドＲ＼nＮＡが，ＩＩ型Ｃａｓ９タンパク質を真核細胞中の染色体配列中の標的部位へ誘導 し，そこで該ＩＩ型Ｃａｓ９タンパク質が，該標的部位にて染色体ＤＮＡ二本鎖の 切断を誘導し，該二本鎖の切断が，染色体配列が修飾されるようにＤＮＡ修復過程 により修復される」機能の部分も含めて，後願を排除するに足りる程度の技術が公＼n開されていたものと認めるのが相当である。
エ 原告らのその他の主張について
(ア) 原告らは，引用例１の優先基礎明細書（甲１０５）によれば，実施例４に「ド ナー配列の挿入および融合タンパク質の発現が確認された」という文言がなく，実 施例４で採用されたＦＡＣＳだけでは，検出された蛍光が標的部位への組込み以外 の他の要因によるものでないことが示されているとはいえず，また，対象と比較し て約１０倍以上の蛍光が検出されなければ，標的部位への組込みが生じていないと 理解すべきであるとして，これに沿う研究者の意見書（甲１０３）を提出する。しか し，引用例１に記載された実験結果について，技術内容の開示が不十分であるとま＼nではいえない。 原告らは，実施例５のＰＣＲ実験の結果で，処理ＤにおいてＰＣＲ産物が確認さ れなかったことから，標的部位にはドナー配列の遺伝子が組み込まれなかったこと が示されていると主張するが，実施例５の処理Ｄにおいては，前記イ(ウ)のとおり， ガイドＲＮＡや標的配列などの違いにより，ゲノム改変効率が不足していた結果と して，所定のゲル上のバンドが検出されなかった可能性があるから，実施例５の処＼n理Ｄの結果から，引用発明１のベクター系が，標的配列にドナー配列（ＧＦＰ遺伝 子など）を組み込む機能を有することまで否定されないと解すべきである。＼n
(イ) 原告らは，当業者であれば，引用例１のＦＡＣＳ実験とＰＣＲ実験により得 られた矛盾する結果を検討し，ＣＲＩＳＰＲ−Ｃａｓ９システムが真核細胞におい て作動するか否かの疑問は未解決であると結論したはずである，あるいは，他の科 学者らが他の技術又は構築物を用いて真核細胞で成功を収めることができたことに＼n基づいて引用例１の実験が成功したと推論することもできないとも主張する。 しかし，実施例４の実験結果は，核局在化シグナルを含むＲＮＡ誘導型エンドヌ クレアーゼ，ガイドＲＮＡ，ドナーポリヌクレオチドが，真核細胞に組み込まれ，標 的部位において二本鎖の切断及び修復が生じていることを理解するに足りるもので あるし，実施例５の実験結果も上記の理解の妨げになるものとまでは解されない。 また，引用発明１の（i）〜（iii）のベクターを含むベクター系は，前記イ(オ)の とおり，真核細胞内で適切に転写，翻訳，核移行等がなされるに必要な技術手段，及 び，真核細胞内で適切に標的配列の改変がされるに必要な技術手段を備えるから， 引用発明１のベクター系が，真核細胞中の標的配列を開裂し，当該標的配列の改変 を行う機能を有するものと理解することができ，引用例１には，引用発明１の実施＼nが可能であることを理解するに足りる記載がある。＼nそうすると，引用発明１において，ＣＲＩＳＰＲ−Ｃａｓ９システムが真核細胞 でも作動するか否かが解決していないとはいえない。
(ウ) 原告らは，本願発明は，ＣＲＩＳＰＲ−Ｃａｓ９システムを真核細胞内環境 において真核生物のゲノムＤＮＡに適合させるガイダンスを開示しているとして， 引用例１のＣＲＩＳＰＲ−Ｃａｓ９系との機能の相違を強調するが，本願発明は，＼n請求項１の記載から判断して，Ｃａｓ９に複数のＮＬＳを付加する，ｔｒａｃｒＲ ＮＡを長くする，キメラＲＮＡの３’末端にターミネーターとして例えばポリＴを 挿入する等の選択を行ったものではなく，むしろ，本願発明と引用発明１は，発明 の構成上，共通のベクターを含むベクター系を使用するものである。＼n両者の相違を強調する原告らの主張は理由がない。

◆判決本文

　ゲノム編集技術であるCrispr-Cas（クリスパー−キャス）関連特許について、29-2違反、進歩性違反の拒絶審決が取り消されました。出願人はブロードコムおよびMITです。技術説明会をやったのでしょうね。

（相違点）
本願発明は「ｔｒａｃｒ配列が，３０以上のヌクレオチドの長さを有」するもの であると下限値が特定されているのに対して，引用発明１では，本願発明の「ｔｒ ａｃｒ配列」に相当する部分の長さについて明確な特定はなく，「第二及び第三領域」 の合わせた長さが「約３０から約１２０ヌクレオチド長の範囲」である点。
(5)相違点の検討
ア 特許法２９条の２は，特許出願に係る発明が，当該特許出願の日前の他の特 許出願又は実用新案登録出願であって，当該特許出願後に特許掲載公報，実用新案 掲載公報の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書又は図面（以下「先願 明細書等」という。）に記載された発明又は考案と同一であるときは，その発明につ いて特許を受けることができないと規定する。 同条の趣旨は，先願明細書等に記載されている発明は，特許請求の範囲以外の記 載であっても，出願公開等により一般にその内容は公表されるので，たとえ先願が＼n出願公開等をされる前に出願された後願であっても，その内容が先願と同一内容の 発明である以上，さらに出願公開等をしても，新しい技術をなんら公開するもので はなく，このような発明に特許権を与えることは，新しい発明の公表の代償として＼n発明を保護しようとする特許制度の趣旨からみて妥当でない，というものである。 同条にいう先願明細書等に記載された「発明」とは，先願明細書等に記載されて いる事項及び記載されているに等しい事項から把握される発明をいい，記載されて いるに等しい事項とは，出願時における技術常識を参酌することにより，記載され ている事項から導き出せるものをいうものと解される。
イ 本願明細書の【０１６２】には，ｔｒａｃｒ配列の長さとゲノム改変効率の 関係について，「ＥＭＸ１およびＰＶＡＬＢ遺伝子座中の５つ全ての標的について， ｔｒａｃｒ配列長さの増加に伴うゲノム改変効率の一貫した増加が観察された」と の一般的な説明がなされ，特に，ゲノム改変効率の増加が優れるものとして，ｎが ６７，８５，すなわちｔｒａｃｒ配列の長さが４５，６３のキメラＲＮＡをとりあ げて，「野生型ｔｒａｃｒＲＮＡのより長い断片を含有するキメラＲＮＡ（ｃｈｉＲ ＮＡ（＋６７）及びｃｈｉＲＮＡ（＋８５））は，３つ全てのＥＭＸ１標的部位にお けるＤＮＡ開裂を媒介し，特にｃｈｉＲＮＡ（＋８５）は，ガイド及びｔｒａｃｒ配 列を別個の転写物中で発現する対応するｃｒＲＮＡ／ｔｒａｃｒＲＮＡハイブリッ ドよりも顕著に高いレベルのＤＮＡ開裂を実証した（図１６ｂ及び１７ａ）。ハイブ リッド系（別個の転写物として発現されるガイド配列及びｔｒａｃｒ配列）を検出 可能な開裂を生じなかったＰＶＡＬＢ遺伝子座中の２つの部位も，ｃｈｉＲＮＡを＼n使用してターゲティングした。ｃｈｉＲＮＡ（＋６７）及びｃｈｉＲＮＡ（＋８５） は，２つのＰＶＡＬＢプロトスペーサーにおける顕著な開裂を媒介し得た（図１６ ｃ及び１７ｂ）。」との説明が加えられている。 そして，本願明細書の図１６や図１７を参照すると，プロトスペーサー１やプロ トスペーサー３を標的とした場合については，ｎが＋６７，＋８５である場合のみ ならず，ｎが＋５４，すなわちｔｒａｃｒ配列の長さが３２のキメラＲＮＡである 場合も，ｎが＋４８，すなわちｔｒａｃｒ配列の長さが２６のキメラＲＮＡを上回 る改変効率が得られていることを見て取ることができ，本願発明がｔｒａｃｒ配列 につき３０以上のヌクレオチドの長さに設定したことによって引用発明１とは異な る新たな効果を奏していることも理解できる。 このように，本願発明は，「ｔｒａｃｒ配列の長さ」に着目し，「ｔｒａｃｒ配列 が，３０以上のヌクレオチドの長さを有」するものという構成を採用したことによ＼nって，ゲノム改変効率が増加することを特徴とするものである。 他方，引用例１には，ガイドＲＮＡが第一領域から第三領域までの３つの領域を 含むこと（【００６７】），ステムの長さは約６から約２０塩基対長であってよいこと （【００６９】），一般的に，第三の領域は，約４ヌクレオチド長以上であり，例えば，第三の領域の長さは，約５から約６０ヌクレオチド長の範囲であるとすること（【０ ０７０】），ガイドＲＮＡの第二及び第三領域の合わせた長さは，約３０から約１２ ０ヌクレオチド長の範囲であり得ること（【００７１】）が記載されているにすぎな い。
ウ また，本願明細書【００６３】の「ループの３’側の配列の部分は，ｔｒａｃ ｒ配列に対応する」の記載によれば，本願発明のｔｒａｃｒ配列は，引用発明１の 第二領域の片方のステムと第三領域を合わせたものに相当すると認められる。しか し，引用例１には，ｔｒａｃｒ配列（第二領域の片方のステムと第三領域を合わせ たもの）の長さそれ自体を規定するという技術思想が表れてはいない。＼nさらに，本願優先日当時，ｔｒａｃｒ配列の長さを３０以上のヌクレオチドの長 さとするとの当業者の技術常識が存在したことを認めるに足りる証拠はない。 エ よって，引用例１に「ｔｒａｃｒ配列が，３０以上のヌクレオチドの長さを 有」するものという構成を採用したことが記載されているといえないし，技術常識＼nを参酌することにより記載されているに等しいともいえない。
(6) 被告の主張について
　被告は，２６ヌクレオチド長のｔｒａｃｒ配列を有するガイドＲＮＡ（＋４８） と，３２ヌクレオチド長のｔｒａｃｒ配列を有するガイドＲＮＡ（＋５４）とで，プ ロトスペーサー２，４及び５を標的としたものでは差異を見出せない（図１６，図 １７）とした上，３０以上のヌクレオチド長と特定する本願発明においては，標的 配列に依存することなく，改変効率が向上するとの効果を有しているとはいえない として，本願発明は，引用発明１と異なる新たな効果を奏すると認めることはでき ないと主張する。 しかし，前記のとおり，本願明細書によれば，プロトスペーサー１やプロトスペ ーサー３という異なる標的配列に対して，３２ヌクレオチド長のｔｒａｃｒ配列を 有するキメラＲＮＡが，２６ヌクレオチド長のｔｒａｃｒ配列を有するキメラＲＮ Ａよりも，ゲノム改変効率が増加していることが記載されており，ｔｒａｃｒ配列 について３０以上のヌクレオチド長であることを特定する本願発明は，プロトスペ ーサー１やプロトスペーサー３以外においても真核細胞のゲノム改変効率が向上す る可能性がないということはできない。＼nしたがって，被告の主張は，理由がない。
(7) 小括
以上のとおり，本件審決において本願発明と引用発明１との一応の相違点として 挙げられた「ｔｒａｃｒ配列が，３０以上のヌクレオチドの長さを有」することは， 実質的な相違点であり，本願発明と引用発明１とが同一の発明であるとは認められ ないから，本願発明につき特許法２９条の２の規定により特許を受けることができ ないとした本件審決の判断には誤りがある。
・・・
(4)相違点４の判断について ア 引用例２には，全長成熟（４２ヌクレオチド）ｃｒＲＮＡと，５’又は３’末 端で配列が欠如した様々な切断型のｔｒａｃｒＲＮＡを組み合わせて再構成された＼n二本鎖のＣａｓ９−ｔｒａｃｒＲＮＡ：ｃｒＲＮＡ複合体を用いた試験において， 天然配列のヌクレオチド２３〜４８（ｔｒａｃｒ配列のヌクレオチド長は２６）を 保持しているｔｒａｃｒＲＮＡがＣａｓ９によるＤＮＡ切断に有効であることが示 されている（前記(1)ウ，ク，図３Ａ）。 また，ｔｒａｃｒＲＮＡ：ｃｒＲＮＡは一本鎖のキメラＲＮＡに設計でき（前記 (1)ア），ヌクレオチド２３〜４８を保持した長いキメラＡ（ｔｒａｃｒ配列のヌクレ オチド長は２６）が，二本鎖のｔｒａｃｒＲＮＡ：ｃｒＲＮＡ複合体を用いた場合 と同じような挙動でＣａｓ９によるＤＮＡ切断を誘導したこと，他方，短いキメラ Ｂ（ｔｒａｃｒ配列のヌクレオチド長は１８）の場合には，ＤＮＡ切断を誘導でき なかったこと（前記(1)エ，オ，図５Ｂ）が示されている。 以上の引用例２の実験結果に接した本願優先日の当業者は，２６ヌクレオチド長 よりも短いｔｒａｃｒ配列は，Ｃａｓ９の開裂効果が劣ることから，Ｃａｓ９タン パク質による標的配列の開裂には，少なくとも，天然配列の２３〜４８を保持した ２６ヌクレオチド長のｔｒａｃｒ配列を含む必要があることを理解する。 ところが，ｔｒａｃｒ配列の長さについては，２６ヌクレオチドより短い場合と の比較では，長い２６ヌクレオチドの方が好ましいことは理解できるものの，引用 例２には，２６ヌクレオチドより長い場合で比較した場合に，より長さの大きいｔ ｒａｃｒ配列の方が好ましいことを示す記載は，見当たらない。 加えて，本件全証拠によっても，本願優先日当時，ｔｒａｃｒ配列の長さが大き ければ大きいほど好ましいことを示す技術常識が存在したことを認めるに足りない。
(イ) 一方，本願明細書の【０１６２】によると，ｔｒａｃｒ配列の長さとゲノム 改変効率の関係について，「ＥＭＸ１およびＰＶＡＬＢ遺伝子座中の５つ全ての標的 について，ｔｒａｃｒ配列長さの増加に伴うゲノム改変効率の一貫した増加が観察 された」との一般的な説明がされ，本願明細書の図１６や図１７から，プロトスペ ーサー１やプロトスペーサー３を標的とした場合に，ｔｒａｃｒ配列の長さが３２ のキメラＲＮＡの方が，ｔｒａｃｒ配列の長さが２６のキメラＲＮＡよりも，ゲノ ム改変効率に優れていると理解することができる。 そうすると，引用例２の記載や本願優先日の技術常識を勘案しても，ゲノムの改 変効率を向上させる観点で，引用発明２のｔｒａｃｒＲＮＡの長さについて，引用 例２に具体的に開示されている２６から３０以上に変更することを，当業者が動機 付けられていたということはできない。
(ウ) また，本願優先日当時，引用例２の要約に記載された細菌や古細菌の獲得免 疫に由来するＣＲＩＳＰＲ／Ｃａｓ系（前記(1)ア）を，緩衝液中での混合（試験管レ ベル）でなく，真核細胞に適用することができた旨を報告する技術論文や特許文献 は存在しておらず，ｔｒａｃｒ配列の長さを３０以上に設定するという技術手段を 採用することで，真核細胞におけるゲノム改変効率が向上するという効果は，当業 者の期待や予測を超える効果と評価することができる。＼n
(エ) したがって，相違点４として挙げた本願発明の発明特定事項，すなわち「ｔ ｒａｃｒ配列」について，「３０以上のヌクレオチドの長さ」とすることは，引用例 ２の記載や本願優先日の技術常識を参酌しても，当業者が容易に想到し得たとはい えないものである。
イ 被告の主張について
被告は，引用例２の記載から，２３〜４８の２６ヌクレオチド長を含むｔｒａｃ ｒＲＮＡであれば，その５’末端側や３’末端側にさらにヌクレオチドが存在して も，Ｃａｓ９によるＤＮＡ切断を誘導できると理解することができるとした上，引 用例２には５’末端側や３’末端側にヌクレオチドを付加してさらに長くすること を妨げる記載はなく，図３Ａには，上記最小領域のほか，「１５−５３」，「２３− ８９」，「１５−８９」の領域からなるさらに長いｔｒａｃｒＲＮＡも，ｃｒＲＮＡ と共に用いることでＣａｓ９によるＤＮＡ切断を誘導できることが示されていると して，引用発明２のうち「ｔｒａｃｒＲＮＡ」を多少長くして３０ヌクレオチド長 程度のものとすることは，当業者が適宜なし得たことであると主張する。 しかし，図３Ａには，長いｔｒａｃｒＲＮＡをｃｒＲＮＡと組み合わせて二本鎖 として用いた実験結果が示されるものの，特に長いｔｒａｃｒＲＮＡの方が標的配 列の開裂に優れることは開示されていない。また，引用発明２のｔｒａｃｒ配列の 長さを２６から３０にするには，１５％以上長くする必要があるから，これが多少 長くした程度のものであるとはいえない。さらに，上記のとおり，本願優先日当 時，ｔｒａｃｒ配列の長さが大きければ大きいほど，好ましいことを示す技術常識 は存在せず，真核細胞にＣＲＩＳＰＲ／Ｃａｓ系を適用したことを報告する技術論 文，特許文献も存在しなかったことからすれば，ｔｒａｃｒ配列の長さを３０以上 に設定することに伴い真核細胞におけるゲノム改変効率が向上するという効果は， 当業者の期待や予測を超えるものと評価されるというべきである。＼n

◆判決本文

下記は出願人の一部が一致するCrispr-Casの関連事件ですが、こちらは拒絶審決が維持されています。

◆平成31(行ケ)10010

　原告は、ヤマハです。技術的範囲に属する、無効理由無しと判断されました。被告は本件アプリを設計変更して、本件新アプリに変更しましたが、本件アプリについては引き続き差止請求が認められました。

　被告は，(1)乙２公報は，音響ＩＤとインターネットを用いて，放音装置から放音 された音響ＩＤによって識別される識別対象の情報に対し，これと関連する任意の 関連情報をサーバから端末装置に供給できる乙２技術を開示しているところ，本件 発明１も乙２技術を採用するものであり，相違点１−１ないし同１−４は，識別対 象，複数の関連情報の選択条件，関連情報の内容に係る相違にすぎず，当業者が適 宜設定できるものである旨主張するとともに，(2)当業者は，乙２技術を乙４課題の 解決に応用して，相違点１−１ないし同１−４に係る本件発明１の構成を容易に想到し得た旨主張する。＼n
しかしながら，まず，被告の上記(1)の主張については，前記１(2)認定のとおり， 本件発明１は，コンピュータを，(i)放音される「案内音声である再生対象音」と 「当該案内音声である再生対象音の識別情報」を含む音響を収音して識別情報を抽 出する情報抽出手段，(ii)サーバに対し，抽出した識別情報とともに「端末装置に て指定された言語を示す言語情報」を含む情報要求を送信する送信手段，(iii)「前 記案内音声である再生対象音の発音内容を表」し，情報要求に含まれる識別情報に対応するとともに「相異なる言語に対応する複数の関連情報のうち，前記情報要求＼nの言語情報で指定された言語に対応する関連情報」を受信する受信手段，(iV)受信 手段が受信した関連情報を出力する出力手段として機能させるプログラムの発明であり，乙２公報等に音響ＩＤとインターネットを利用するという点で本件発明１と＼n同様の構成を有する情報提供技術が開示されていたとしても，その手順や方法を具体的に特定し，使用言語が相違する多様な利用者が理解可能＼な関連情報を提供できるという効果を奏するものとした点において技術的意義が認められるものであるか ら，相違点１−１ないし同１−４に係る本件発明１の構成が当業者において適宜設定できる事項であるということはできない。＼nまた，被告の上記(2)の主張については，前記イのとおり，乙４公報に，発明が解 決しようとする課題の一つとして，システムを複数の言語に対応させること（以下， 単に「乙４発明の課題」という。）が記載されているものの，以下のとおり，乙２ 発明１を乙４発明の課題に組み合わせる動機付けは認められず，仮に，乙４発明の 課題を踏まえ，乙４発明の構成を参照するなどして乙２発明１の構＼成に変更を加え たとしても相違点１−１ないし同１−４に係る本件発明１の構成に到達しないから，採用することができない。＼n
(ｱ) 乙２発明１を乙４発明の課題を組み合わせる動機付け
ａ 前記のとおり，乙２発明１は，放送中のテレビ番組に関連した情報を提供す る情報提供システムに用いられる携帯端末装置に関するものであり，放送中のテレ ビ番組の場面を識別する音声信号である音響ＩＤを用い，ＩＤ解決サーバを介して 当該場面に関連する情報を取得するものであるのに対し，前記イ(ｲ)のとおり，乙 ４発明は，利用者が携帯する携帯型音声再生受信器を用いた美術館や博物館等の展 示物に係る音声ガイドサービスに関するものであり，展示物に固有のＩＤを赤外線 等の無線通信波によって発信し，携帯受信器が発信域に入ると上記ＩＤを受信し， 展示物の音声ガイドが自動的に再生されるものであり，サーバに接続してインター ネットを介して情報を取得する構成を有しないから，両発明は，想定される使用場面や発明の基本的な構＼成が異なっており，乙２発明１を乙４発明の課題に組み合わせる動機付けは認められない。
ｂ 被告は，(1)乙４発明は，放音装置を利用した情報提供技術という乙２技術と 同じ技術分野に属するものであること，(2)乙２技術は汎用性の高い技術であり， 様々な放音装置を含むシステムに利用されていたこと（乙１１ないし１３），(3)端 末装置とサーバとの通信システムを利用する情報提供技術は周知のものであったこ と（乙２，５，６，８，１１ないし１３等）などによれば，当業者において，乙２ 技術を乙４課題の解決に応用する動機付けがある旨主張する。 しかしながら，乙２発明１と乙４発明がいずれも放音装置を利用した情報提供技 術であるという限りで技術分野に共通性が認められ，また，本件優先日１当時，音 響ＩＤとインターネットを利用し，又は端末装置とサーバとの通信システムを利用 する情報提供技術が乙２公報以外の公開特許公報に開示されていたとしても，いず れも乙４発明とは想定される使用場面や発明の基本的な構成が異なることは前記のとおりであり，乙４発明の課題の解決のみを取り上げて乙２発明１を適用する動機＼n付けがあると認めるに足りない。
(ｲ) 乙２発明１に対する乙４発明等の適用
また，以下のとおり，乙４発明の課題を踏まえ，乙４発明の構成を参照するなどして乙２発明１の構＼成に変更を加えたとしても，本件発明１の構成に到達しない。＼n前記第２の２(2)ア(ｳ)認定の特許請求の範囲，前記(1)認定の本件明細書１の発明 の詳細な説明，図面，弁論の全趣旨に照らすと，本件発明１は，概要，以下のとお りのものであると認められる。
ア 本件発明１は，端末装置の利用者に情報を提供する技術に関する（【０００１】）。
イ 従来から，美術館や博物館等の展示施設において利用者を案内する各種の技 術が提案されていたが，各展示物の識別符号が電波や赤外線で発信装置から送信さ れるものであったため，電波や赤外線を利用した無線通信のための専用の通信機器 を設置する必要があった。本件発明１は，そのような問題を踏まえてされたもので あり，無線通信のための専用の通信機器を必要とせずに多様な情報を利用者に提供 することを目的とする（【０００２】，【０００４】）。
ウ 本件発明１は，(1)案内音声である再生対象音を表す音響信号と当該案内音声である再生対象音の識別情報を含む変調信号とを含有する音響信号に応じて放音さ＼nれた音響を収音した収音信号から識別情報を抽出する情報抽出手段，(2)情報抽出手 段が抽出した識別情報を含む情報要求を送信する送信手段，(3)情報要求に含まれる 識別情報に対応するとともに案内音声である再生対象音に関連する複数の関連情報 のいずれかを受信する受信手段，(4)受信手段が受信した関連情報を出力する出力手 段としてコンピュータを機能させることにより，赤外線や電波を利用した無線通信に専用される通信機器を必要とせずに，案内音声である再生対象音の識別情報に対＼n応する関連情報を利用者に提供することを可能とする（【０００５】）。
エ 以上に加えて，本件発明１は，前記送信手段が，当該端末装置にて指定され た言語を示す言語情報を含む情報要求を送信し，前記受信手段が，情報要求の識別 情報に対応するとともに相異なる言語に対応する複数の関連情報のうち情報要求の 言語情報で指定された言語に対応する関連情報を受信するという構成を採用するこ＼nとにより，相異なる言語に対応する複数の関連情報のうち情報要求の言語情報で指 定された言語に対応する関連情報を受信することができ，使用言語が相違する多様 な利用者が理解可能な関連情報を提供できるという効果を奏するものである（【０＼n００６】等）。
２ 本件アプリの広告等について
証拠（甲６，７）によれば，次の事実が認められる。
(1) 被告作成の「Ｓｏｕｎｄ Ｉｎｓｉｇｈｔ（サウンドインサイト）」と題す る本件アプリを用いたシステムに関する広告（甲６。以下「本件広告」という。） には，次のとおり記載されていた。
ア (1)「映像・音声にのせて，情報配信」，(2)「動画・音楽などの音に人間には 聞こえない音波信号（音波ＩＤ）を埋め込み，テレビ・サイネージ・スピーカー等 から再生し，スマートフォンアプリで音波信号（音波ＩＤ）を受信する事により， 紐づいた情報をスマートフォン上に自動表示」，(3)（音波信号に紐づく情報を表示＼nする手順の一つとして）「映像・音声に重畳した音波信号を発する」
イ (1)「音で情報を配信」，(2)「『Ｓｏｕｎｄ Ｉｎｓｉｇｈｔ』は，人には聞 こえない音波信号（音波ＩＤ）を使い，映像や音に合わせてアプリを連動できます。 利用者が信号音を意識することなくスマートフォン上に情報を表示します。」＼n
ウ 「多言語で配信可能 日本語のほか，英語，中国語，台湾語，韓国語，ロシ ア語など多言語で情報配信できます。」
エ （使用例の一つとして）「バスの車内案内では 多国語で停留所情報や地域 の情報を案内できます。」
(2) 本件アプリのダウンロード用のウェブサイト（甲７。「本件ダウンロードサ イト」という。）には，次のとおり記載されていた。 「『サウンドインサイト』は，空港，駅，電車，バスなどの様々な場所に設置さ れた各種スピーカーから送信された音波を，専用アプリをインストールしたスマー トフォンで受信することで，関連する情報を自動で表示させることのできるサービ＼nスです。・・・『サウンドインサイト』の活用により，・・・外国人観光客へ空港・駅などのアナウンスに関連する情報を多言語で情報提供する『言語支援用途』・・・などで活 用いただくことができます。」
３ 争点１（本件アプリは本件発明１の技術的範囲に属するか）について
(1)争点１−１（本件アプリは構成要件１Ｂを充足するか）について＼n
ア 構成要件１Ｂに対応する本件アプリの構＼成に係る事実認定
(ｱ) 前記第２の２(5)ア(ｱ)のとおり，本件アプリは，スピーカー等の放音装置か ら，識別情報であるＩＤコードを表す音響ＩＤを含む音響が放音されると，これを＼n収音し，当該音響ＩＤからＩＤコードを検出するものとしてスマートフォンを機能＼nさせるものであるところ，前記２(1)のとおり，本件広告には，「映像・音声にのせ て」，「動画・音楽などの音」に埋め込んで，「映像・音声に重畳」させて音響Ｉ Ｄを放音することが記載されているほか，使用例の一つとして，バスの車内案内で は多言語で停留所情報等を提供することができることが記載されていること，同(2) のとおり，本件ダウンロードサイトには，本件アプリは，空港，駅，電車，バス等 に設置された放音装置から送信された音波を，スマートフォンで受信することで， 関連する情報を自動で表示させることのできるサービスを提供するものであること＼nが記載されていることなどからすると，被告から音響ＩＤの提供を受けた顧客にお いて，案内音声を識別するものとしてＩＤコードを使用し，これを案内音声ととも に放音装置から放音することは，本件アプリにつき想定されていた使用形態の一つ であるというべきである。そうすると，本件アプリは「案内音声と当該案内音声を 識別するＩＤコードを含む音響ＩＤとを含有する音響を収音し，当該音響からＩＤ コードを抽出する情報抽出手段」（構成１ｂ）を備えていると認めるのが相当であ＼nる。
(ｲ) 被告は，本件アプリが構成１ｂを備えていることを否認し，その理由として，＼n(1)被告サービスにおいて，被告は，放音される音響やＩＤコードの識別対象を決定 しておらず，これらを選択，決定しているのは顧客であって，いずれも「案内音声」 に限られるものではないこと，(2)本件アプリの利用場面の中で，最も多くの需要が 見込まれているのは商品説明の場合であるが，商品説明において，放音装置から音 声が発せられることは必須ではなく，かえって，音声が放音されるとスマートフォ ンに表示される情報を理解する妨げになることを主張する。＼nしかしながら，被告の上記(1)の主張は，構成要件１Ｂ所定の音響が放音されない＼n場合があることを指摘するにとどまるものであり，前記(ｱ)のとおり，本件広告に おいても，案内音声を収音する使用形態を回避させるような記述はなく，むしろ， そのような使用形態を想定したものとなっていたというべきであるから，前記認定 を覆すに足りないというべきである。 また，被告の上記(2)の主張について，本件アプリにつき最も多くの需要が見込ま れていたのが商品説明の場面であったとしても，被告において，そのような使用形 態に特化したものとして本件アプリを広告宣伝していたものでもなく，前記認定を 覆すに足りない。
イ 構成要件１Ｂに係るあてはめ＼n
以上の認定を踏まえて検討すると，構成１ｂの「案内音声」は，本件発明１の＼n「案内音声である再生対象音を表す音響信号」に対応し，構＼成１ｂの「案内音声を 識別するＩＤコードを含む音響ＩＤ」は，本件発明１の「案内音声である再生対象 音の識別情報を含む変調信号とを含有する音響信号」に対応する。 そして，本件発明１は，コンピュータを所定の手段として機能させるプログラム＼nに係る発明であり，構成要件１Ｂは，放音された所定の音響を収音した収音信号か＼nら識別情報を抽出する情報抽出手段を規定するものであるから，構成要件１Ｂ所定＼nの音響が放音された場合に，これを収音し，識別信号を抽出する手段としてコンピ ュータを機能させるプログラムであれば，これと異なる用途でコンピュータを機能＼ させ得るとしても，又は音響が放音されない場面があるとしても，同構成要件を充＼n足すると解すべきところ，本件アプリは，同所定の音響を収音し，当該音響からＩ Ｄコードを抽出するものとしてスマートフォンを機能させるものであるから，放音＼nされる音響やＩＤコードの識別対象を選択しているのが顧客であり，音響が放音さ れない使用方法が選択され得るとしても，構成要件１Ｂを充足する。＼n
(2)争点１−２（本件アプリは構成要件１Ｄを充足するか）について＼n
ア 構成要件１Ｄの「関連情報」の言語の解釈＼n
(ｱ) 構成要件１Ｄは，「関連情報」について，「前記案内音声である再生対象音＼nの発音内容を表す関連情報であって，前記情報要求に含まれる識別情報に対応する＼nとともに相異なる言語に対応する複数の関連情報のうち，前記情報要求の言語情報 で指定された言語に対応する関連情報」と規定しているから，「関連情報」の言語 は，相異なる言語に対応するものの中から情報要求の言語情報で指定された言語に 対応するものと解すべきである。
(ｲ) 被告は，「関連情報」は，第１言語で発音される案内音声の発音内容を第１ 言語で表した文字列であると解すべきであるとし，その理由として，原告が本件訂＼n正審判請求１の際に訂正事項が明細書の記載事項の範囲内であることを示す根拠と して本件明細書１の【００４１】を挙げていたことを指摘するが，構成要件１Ｄは＼n上記のとおりのものであるから，「関連情報」が案内音声の言語と同一のものであ ると解するのは文言上無理がある。また，同段落には，第２言語に翻訳することな く，第１言語の指定文字列のまま関連情報Ｑとする実施例が開示されているが，こ れは第１実施形態の変形例の一つ（態様１）にすぎず，原告が本件訂正審判請求１ の際に同段落を指摘したからといって，当該実施例の態様に限定して「関連情報」 の言語について解釈するのは相当でない。
イ 構成要件１Ｄに対応する本件アプリの構＼成に係る事実認定
(ｱ) 前記第２の２(5)ア(ｳ)及び同イのとおり，本件アプリは，管理サーバから， リクエスト情報に含まれるＩＤコード及びアプリ使用言語の情報に対応する情報の 所在を示すものとして送信されるアクセス先ＵＲＬを受信するものとしてスマート フォンを機能させるものであり，管理サーバには，１個のＩＤコードに対応させて，＼n６個までのアプリ使用言語に対応するＵＲＬを記憶することができるところ，前記 ２(1)のとおり，本件広告には，日本語のほか，英語，中国語，台湾語，韓国語，ロ シア語など多言語で情報配信できることが記載されており，使用例の一つとして， バスの車内案内では多言語で停留所情報等を提供することができることが記載され ていること，同(2)のとおり，本件ダウンロードサイトには，外国人観光客に対して， 空港・駅等のアナウンスに関連する情報を多言語で情報提供する用途に用いること ができることが記載されていることなどからすると，顧客において，リクエスト情 報に含まれるＩＤコードに対応する案内音声の発音内容を表す情報について，当該＼n案内音声とは異なる言語に対応する複数の情報を管理サーバに記憶させ，リクエス ト情報に含まれるアプリ使用言語に対応する情報をスマートフォンに送信するよう にすることは，本件アプリにつき想定されていた使用態様の一つであるというべき である。そうすると，本件アプリは，「前記案内音声の発音内容を表す関連情報で＼nあって，前記リクエスト情報に含まれるＩＤコードに対応するとともに，６個まで のアプリ使用言語に対応する複数の情報のうち，前記リクエスト情報のアプリ使用 言語に対応する情報を受信する受信手段」（構成１ｄ）を備えていると認めるのが＼n相当である。
(ｲ) 被告は，本件アプリが構成１ｄを備えていることを否認し，その理由として，＼n
(1)被告サービスにおいて，被告は，本件スマートフォンが受信する情報を決定して おらず，これを選択，決定しているのは顧客であって，構成要件１Ｄ所定のものに＼n限られないこと，(2)被告は，本件アプリに係る実証実験において，本件アプリを用 いて「案内音声である再生対象音の発音内容」を関連情報として出力したことはな く，外国語に翻訳した内容を関連情報として出力したこともないこと，(3)被告は， 今後，顧客に対し，案内音声である再生対象音の発音内容を表す他国語の関連情報＼nを提供することを禁ずる旨の約束をする意思があることを主張する。 しかしながら，被告の上記(1)の主張は，本件スマートフォンの受信する情報が構＼n成要件１Ｄ所定の情報ではない場合があることを指摘するにとどまるものであり， 前記(ｱ)のとおり，本件広告及び本件ダウンロードサイトにおいても，案内音声の 発音内容を表し，リクエスト情報に含まれるアプリ使用言語に対応する情報を受信＼nする使用形態を回避させるような記述はなく，むしろ，そのような使用形態を想定 したものとなっていたというべきであるから，被告の実証実験では同構成要件所定＼nの情報を受信しなかったこと（上記(2)），被告が今後も同構成要件所定の使用態様＼nで本件アプリを使用しないことを約束する意思を有していること（上記(3)）を併せ 考慮しても，前記認定を覆すに足りないというべきである。
ウ 構成要件１Ｄに係るあてはめ＼n
構成要件１Ｂにおいて規定するとおりにコンピュータを機能＼させるものであれば， 同構成要件を充足するとの前記(1)イにおける検討と同様に，構成要件１Ｄ所定の情＼n報を受信する手段としてコンピュータを機能させるプログラムであれば，受信する＼n情報が同構成要件所定のものではない場面があるとしても，同構＼成要件を充足する と解すべきところ，本件アプリは，構成１ｄを備えており，スマートフォンを「前＼n記案内音声の発音内容を表す関連情報であって，前記リクエスト情報に含まれるＩ＼nＤコードに対応するとともに，６個までのアプリ使用言語に対応する複数の情報の うち，前記リクエスト情報のアプリ使用言語に対応する情報を受信する受信手段」 として機能させるものであるから，本件スマートフォンが受信する情報を選択して＼nいるのが顧客であるとしても，構成要件１Ｄを充足する。＼n
４ 争点４（本件特許１は特許無効審判により無効にされるべきものか）につい て
(1) 争点４−１（本件発明１は乙２公報により進歩性を欠くか）について
・・・
(ｲ) 乙２発明１
前記(ｱ)によれば，乙２発明１は，放送中のテレビ番組に関連した情報を提供す る情報提供システムに用いられる携帯端末装置に関するものであり（【０００ １】），テレビ番組の場面を識別する音声信号である音響ＩＤを用い，ＩＤ解決サ ーバを介して当該場面に関連する情報を取得することを容易にした携帯端末装置等 を提供することを目的とするものであって（【０００５】等），本件発明１に対応 する構成として，次の各構＼成を有すると認められる。
「携帯端末装置を，
放送中のテレビ番組の放送音声と重畳して放音される，当該番組の場面を識別す る音声信号である音響ＩＤを収音し，前記音響ＩＤからＩＤコードにデコードする 情報抽出手段，
携帯端末装置に記憶されたＩＤコードをＩＤ解決サーバに送信する送信手段，
前記ＩＤコード及び前記ＩＤ解決サーバが当該ＩＤコードを受信した時刻に基づ いて当該ＩＤ解決サーバによりＩＤ／ＵＲＬ対応テーブルにおいて検索された対応 するＵＲＬを受信し，放送されたテレビ番組の場面に関連する情報を当該ＵＲＬで 指示されるコンテンツサーバから受信する受信手段，及び，
前記受信手段が受信した情報を携帯端末装置上で表示する出力手段として機能＼させるプログラム。」
(ｳ) 乙２発明１と本件発明１の対比
乙２発明１と本件発明１を対比すると，これらは，次のａの点で一致し，少なく とも，次のｂの点で相違すると認められる。
ａ 一致点
「コンピュータを，再生対象音を表す音響信号と識別情報を含む変調信号とを含有する音響信号に応じて放音された音響を収音した収音信号から識別情報を抽出する情報抽出手段，前記情報抽出手段が抽出した識別情報を含む情報要求を送信する送信手段，＼n前記情報要求に含まれる識別情報に対応する関連情報を受信する受信手段，および， 前記受信手段が受信した関連情報を出力する出力手段として機能させるプログラム。」＼n
ｂ 相違点
(a) 相違点１−１（構成要件１Ｂ）＼n
本件発明１では，「案内音声・・・を表す音響信号」と「当該案内音声である再生対＼n象音の識別情報」が放音されるのに対し，乙２発明１では，「放送中のテレビ番組 の放送音声」と「当該番組に対応し，当該番組の場面を識別する音声信号である音 響ＩＤ」が放音される点
(b) 相違点１−２（構成要件１Ｃ）＼n
本件発明１では，端末装置からサーバに送信される「情報要求」に含まれる情報 は，「識別情報」と「当該端末装置にて指定された言語を示す言語情報」であるの に対し，乙２発明１では，携帯端末装置からＩＤ解決サーバに送信される情報は 「ＩＤコード」のみであり，「端末装置にて指定された言語を示す言語情報」は含 まれない点
(c) 相違点１−３（構成要件１Ｄ(1)）
本件発明１では，端末装置が受信する「関連情報」は，「案内音声である再生対 象音の発音内容を表す」のに対し，乙２発明１では，「放送されたテレビ番組の場＼n面」に関連する内容を表す点＼n
(d) 相違点１−４（構成要件１Ｄ(2)）
本件発明１では，端末装置が受信する「関連情報」は，「相異なる言語に対応す る複数の関連情報のうち，前記情報要求の言語情報で指定された言語に対応する関 連情報」であるのに対し，乙２発明１では，携帯端末装置がこれに対応する情報を 受信しない点
(ｴ) 相違点に関する被告の主張について
ａ 相違点１−１（構成要件１Ｂ）＼n
被告は，乙２発明１の「ＩＤコード」は，番組と同時に，番組の放送音声という 「再生対象音」も識別しているから，「再生対象音の識別情報」が放音される点で は本件発明１と相違しない旨主張する。 しかしながら，乙２公報に「この音響ＩＤは，放送中の番組に対応するものであ り，放送音声に重畳されて放音される。」（【００１４】）と記載されており，Ｉ Ｄ／ＵＲＬ対応テーブルを示す図４においても，受信時間帯に対応する番組の「シ ーン」が特定されていること（【００２５】）などからすると，乙２発明１の「ＩＤ コード」は，放送中の番組に対応し，当該番組の場面を識別する音声信号であって， 番組の放送音声を識別するものではないから，本件発明１の「再生対象音の識別情 報」に対応する構成を有するものとは認められない。＼n
ｂ 相違点１−２（構成要件１Ｃ）＼n
被告は，乙２発明１では，ユーザがボタンスイッチを押した時刻は「端末装置に て指定された・・・情報」に該当するから，「端末装置にて指定された・・・情報」が「言 語を示す言語情報」であるか「ボタンスイッチの操作タイミングを示す情報」であ るかの点でのみ本件発明１と相違する旨主張する。 しかしながら，乙２公報に「番組を視聴しているユーザ６は，番組を視聴し興味 ある場面が映し出されると，スマートフォン２を操作する（たとえばボタンを押下 する）。このときの操作により，スマートフォン２は記憶していたＩＤコードをＩ Ｄ解決サーバ４に送信する。」（【００１４】）と記載されていることなどからする と，乙２発明１において，携帯端末装置から送信される情報はＩＤコードのみであ り，ＩＤ解決サーバは当該ＩＤコード及び受信時刻で対応するＵＲＬを検索するも のであるから，本件発明１の「端末装置にて指定された・・・情報」に対応する構成を＼n有するとは認められないというべきである。
ｃ 相違点１−３（構成要件１Ｄ(1)）
被告は，乙２発明１で，携帯端末装置が受信する情報は，番組の特定の場面に対 応する放送音声に関連するものであるから，端末装置が受信する「関連情報」が 「再生対象音」である点では本件発明１と相違しない旨主張する。 しかしながら，乙２公報に「この対応するＵＲＬは，ユーザ６がスマートフォン ２を操作したときに放送されていた（テレビ１の画面に映し出されていた，または 音声で再生されていた）場面に関連する情報を提供するインターネットサイトのＵ ＲＬである。」（【００１４】）と記載されていることなどからすると，乙２発明１ において，携帯端末装置が受信する情報は，放送されたテレビ番組の場面に関連す るものであり，放送音声に関連する情報であるとは認められない。
ｄ 相違点１−４（構成要件１Ｄ(2)）
被告は，乙２発明１では，番組中の相異なる場面に対応する「複数の関連情報」 が存在し，そのうち選ばれた情報を受信しているから，「関連情報」が対応してい るのが「言語」であるか「場面」であるかの点でのみ本件発明１と相違する旨主張 する。 しかしながら，乙２発明１において，携帯端末装置が受信する放送中の番組の場 面に関する情報は「相異なる言語に対応する」ものでもないから，ＩＤ解決サーバ に番組内の相異なる場面に対応する情報が複数記憶されていたとしても，これを構＼n成要件１Ｄの「相異なる言語に対応する複数の関連情報」との構成に対応するもの＼nと認めることはできない。
イ 乙４発明の内容等に係る事実認定
・・・
(ｲ) 乙４発明の概要 前記(ｱ)によれば，乙４公報には，概要，次のとおりの内容の乙４発明が開示さ れていると認められる。 すなわち，乙４発明は，利用者が携帯する携帯型音声再生受信器を用いた美術館 や博物館等の展示物に係る音声ガイドサービスに関するものであり（【０００ １】），(1)電波によって情報を伝達する従来技術によると，対象物以外のガイド音 声を受信して利用者に誤った情報を提供するおそれがあったこと（【０００５】） を踏まえ，展示物に固有のＩＤを赤外線等の無線通信波によって発信するＩＤ発信 機を展示物ごとに一定の間隔で設置し，利用者が携帯する携帯受信器が発信域に入 ると上記ＩＤを受信し，展示物の音声ガイドが自動的に再生される構成を採用する＼nことにより，情報提供するＩＤの受信範囲を限定することが容易になり，隣接する 対象展示物との混信を回避した音声ガイドシステムを可能とするという作用効果を＼n奏するものであり（【０００８】ないし【００１０】，【００１４】），また，(2) そのシステムを複数の言語に対応させようとすると，多数のチャンネルの割当てが 必要となり，その選択操作を利用者が行う必要があったこと（【０００７】）を踏 まえ，多言語に翻訳された音声ガイドのデータを携帯受信器に蓄積し，その中から 再生する言語を選択するという構成を採用することにより，多くの外国人利用者に＼nも携帯受信器を操作することなくガイド音声を提供することができるという作用効 果を奏するものである（【００１２】，【００２０】）。
ウ 乙５発明の内容等に係る事実認定
・・・
(ｲ) 乙５発明の概要 前記(ｱ)によれば，乙５公報には，概要，次のとおりの内容の乙５発明が開示さ れていると認められる。 すなわち，乙５発明は，公共の場所等に掲載された文書等の掲載物を様々な言語 に翻訳して提供する情報提供装置等に関するものであり（【０００１】），文書の 内容を様々な言語で利用者に正しく提供することを主たる課題とし（【０００ ６】），２次元コードと複数の言語に対応する言語コードをその内容として含むコ ード画像をユーザ端末装置によって読み取り，ユーザにおいて所望の言語を選択す るなどして，インターネットを介して，文書等の掲載物の翻訳ファイルにアクセス というものである（【００１５】，【００２５】，【００３５】，【００３８】）。
エ 容易想到性についての判断
被告は，(1)乙２公報は，音響ＩＤとインターネットを用いて，放音装置から放音 された音響ＩＤによって識別される識別対象の情報に対し，これと関連する任意の 関連情報をサーバから端末装置に供給できる乙２技術を開示しているところ，本件 発明１も乙２技術を採用するものであり，相違点１−１ないし同１−４は，識別対 象，複数の関連情報の選択条件，関連情報の内容に係る相違にすぎず，当業者が適 宜設定できるものである旨主張するとともに，(2)当業者は，乙２技術を乙４課題の 解決に応用して，相違点１−１ないし同１−４に係る本件発明１の構成を容易に想＼n到し得た旨主張する。 しかしながら，まず，被告の上記(1)の主張については，前記１(2)認定のとおり， 本件発明１は，コンピュータを，(i)放音される「案内音声である再生対象音」と 「当該案内音声である再生対象音の識別情報」を含む音響を収音して識別情報を抽 出する情報抽出手段，(ii)サーバに対し，抽出した識別情報とともに「端末装置に て指定された言語を示す言語情報」を含む情報要求を送信する送信手段，(iii)「前 記案内音声である再生対象音の発音内容を表」し，情報要求に含まれる識別情報に＼n対応するとともに「相異なる言語に対応する複数の関連情報のうち，前記情報要求 の言語情報で指定された言語に対応する関連情報」を受信する受信手段，(iV)受信 手段が受信した関連情報を出力する出力手段として機能させるプログラムの発明で＼nあり，乙２公報等に音響ＩＤとインターネットを利用するという点で本件発明１と 同様の構成を有する情報提供技術が開示されていたとしても，その手順や方法を具＼n体的に特定し，使用言語が相違する多様な利用者が理解可能な関連情報を提供でき＼nるという効果を奏するものとした点において技術的意義が認められるものであるか ら，相違点１−１ないし同１−４に係る本件発明１の構成が当業者において適宜設＼n定できる事項であるということはできない。 また，被告の上記(2)の主張については，前記イのとおり，乙４公報に，発明が解 決しようとする課題の一つとして，システムを複数の言語に対応させること（以下， 単に「乙４発明の課題」という。）が記載されているものの，以下のとおり，乙２ 発明１を乙４発明の課題に組み合わせる動機付けは認められず，仮に，乙４発明の 課題を踏まえ，乙４発明の構成を参照するなどして乙２発明１の構＼成に変更を加え たとしても相違点１−１ないし同１−４に係る本件発明１の構成に到達しないから，＼n採用することができない。
(ｱ) 乙２発明１を乙４発明の課題を組み合わせる動機付け
ａ 前記のとおり，乙２発明１は，放送中のテレビ番組に関連した情報を提供す る情報提供システムに用いられる携帯端末装置に関するものであり，放送中のテレ ビ番組の場面を識別する音声信号である音響ＩＤを用い，ＩＤ解決サーバを介して 当該場面に関連する情報を取得するものであるのに対し，前記イ(ｲ)のとおり，乙 ４発明は，利用者が携帯する携帯型音声再生受信器を用いた美術館や博物館等の展 示物に係る音声ガイドサービスに関するものであり，展示物に固有のＩＤを赤外線 等の無線通信波によって発信し，携帯受信器が発信域に入ると上記ＩＤを受信し， 展示物の音声ガイドが自動的に再生されるものであり，サーバに接続してインター ネットを介して情報を取得する構成を有しないから，両発明は，想定される使用場＼n面や発明の基本的な構成が異なっており，乙２発明１を乙４発明の課題に組み合わ＼nせる動機付けは認められない。
ｂ 被告は，(1)乙４発明は，放音装置を利用した情報提供技術という乙２技術と 同じ技術分野に属するものであること，(2)乙２技術は汎用性の高い技術であり， 様々な放音装置を含むシステムに利用されていたこと（乙１１ないし１３），(3)端 末装置とサーバとの通信システムを利用する情報提供技術は周知のものであったこ と（乙２，５，６，８，１１ないし１３等）などによれば，当業者において，乙２ 技術を乙４課題の解決に応用する動機付けがある旨主張する。 しかしながら，乙２発明１と乙４発明がいずれも放音装置を利用した情報提供技 術であるという限りで技術分野に共通性が認められ，また，本件優先日１当時，音 響ＩＤとインターネットを利用し，又は端末装置とサーバとの通信システムを利用 する情報提供技術が乙２公報以外の公開特許公報に開示されていたとしても，いず れも乙４発明とは想定される使用場面や発明の基本的な構成が異なることは前記の＼nとおりであり，乙４発明の課題の解決のみを取り上げて乙２発明１を適用する動機 付けがあると認めるに足りない。
(ｲ) 乙２発明１に対する乙４発明等の適用
また，以下のとおり，乙４発明の課題を踏まえ，乙４発明の構成を参照するなど＼nして乙２発明１の構成に変更を加えたとしても，本件発明１の構＼成に到達しない。
ａ 相違点１−１（構成要件１Ｂ）＼n
(a) 前記のとおり，乙４発明は，展示物ごとに設置されたＩＤ発信機から赤外線 等の無線通信波によって展示物に固有のＩＤが発信されるものであり，「案内音声 ・・・を表す音響信号」を放音するものではなく，「当該案内音声である再生対象音の＼n識別情報」を含む音響信号を放音するものでもないから，乙４発明の構成を参照し＼nて乙２発明１の構成に変更を加えたとしても，相違点１−１に係る本件発明１の構＼ 成に到達しない。
(b) 被告は，乙４発明の音声ガイドは「案内音声」に相当するから，「案内音声」 を識別する構成を採用することは容易であった旨主張するが，上記のとおり，乙４＼n発明のＩＤは展示物を識別するものであり，当該展示物に係る音声ガイドを識別す るものではないから，乙４発明は「案内音声」を識別する構成を開示するものでは＼nない。
ｂ 相違点１−２（構成要件１Ｃ）＼n
前記のとおり，乙４発明は，サーバに接続してインターネットを介して情報を取 得するという構成を有しないものであり，端末装置からサーバに「識別情報」と＼n「当該端末装置にて指定された言語を示す言語情報」が送信されることはないから， 乙４発明の課題を踏まえ，乙４発明の構成を参照して乙２発明１の構＼成に変更を加 えることによって，相違点１−２に係る本件発明１の構成に到達することはない。＼n
ｃ 相違点１−３（構成要件１Ｄ(1)）
前記のとおり，乙４発明は，サーバに接続してインターネットを介して情報を取 得するという構成を有しておらず，ＩＤによって識別される展示物のガイド音声を＼n再生するものであって，端末装置が「案内音声である再生対象音の発音内容を表す」＼n情報を受信することはないから，乙４発明の課題を踏まえ，乙４発明の構成を参照＼nして乙２発明１の構成に変更を加えることによって，相違点１−３に係る本件発明＼n１の構成に到達することはない。＼n
ｄ 相違点１−４（構成要件１Ｄ(2)）
前記のとおり，乙４発明は，多言語に翻訳された音声ガイドのデータを携帯受信 器に蓄積し，その中から再生する言語を選択することによって，ＩＤによって識別 される展示物のガイド音声を所定の言語で再生するという構成を有するものの，サ＼nーバに接続してインターネットを介して情報を取得するという構成を有していない＼nから，端末装置が「相異なる言語に対応する複数の関連情報のうち，前記情報要求 の言語情報で指定された言語に対応する関連情報」を受信することはなく，乙４発 明の構成を参照して乙２発明１の構＼成に変更を加えることによって，相違点１−４ に係る本件発明１の構成に到達することはない。＼n
・・・
５ 争点６（差止めの必要性は認められるか）について
被告は，本件アプリについて差止めの必要性は認められないとし，その理由とし て，(1)本件口頭弁論終結時点において，本件アプリに係るサービスは実用化されて いなかったこと，(2)被告は，平成３０年５月以降，本件アプリの配信を中止し，多 言語で情報配信を行う機能を取り除いた本件新アプリを配信しており，本件訴訟の＼n結果によって本件アプリに係る事業を再開するか否かを決定する予定であること，＼n(3)被告は，今後，顧客に対し，案内音声である再生対象音の発音内容を表す他国語＼nの関連情報を提供することを禁ずる旨の約束や，案内音声である第１言語の再生対 象音が表す発音内容を第２言語で表＼現した情報を提供することを禁ずる旨の約束を する意思があることを主張する。 しかしながら，前記認定のとおり，本件アプリは，本件発明１の技術的範囲に属 し，本件特許１は特許無効審判により無効にされるべきものとは認められないから， 前記第２の２(4)のとおり，被告は，少なくとも，平成２９年５月頃から平成３０年 ６月頃まで，本件アプリを作成し，譲渡等及び譲渡等の申出をし，平成２８年６月＼nから平成２９年３月までの間に３回にわたり本件アプリを使用することによって本 件特許権１を侵害していたものである。 これらに加えて，被告が本件訴訟において本件アプリが本件発明１の技術的範囲 に属することを否認して争い，本件特許１について特許無効審判により無効にされ るべきであると主張していること，弁論の全趣旨によれば，被告は，現在も，ウェ ブサイトに本件アプリの説明や広告を掲載していると認められ，被告が本件アプリ の作成等を再開することが物理的に不可能な状況にあるとは認められないことなど＼nも考慮すると，被告は，今後，本件特許権１を侵害するおそれがあるものというべ きであるから，原告が被告に対し，その侵害の予防のため，本件アプリの作成等の＼n差止を求める必要性は認められるものというべきである。

◆判決本文

　無効理由（進歩性）無しとした審決が取り消されました。

　ア 甲１発明に甲２文献の記載事項を適用することの難易及びその際の構成
(ア) 甲１発明は，タイヤのサイドウォール面に設けた表示マークの識別＼n性を向上させることを目的とするものであるから（甲１段落【０００１】， 【０００６】），当業者であれば，表示マークの識別性をさらに向上さ＼nせることを検討すると考えられる。また，「近年は，特に乗用車用タイ ヤにおいて外観に優れたタイヤが好まれ，表示マークの見映えの向上も＼n要望されるようになった」との記載（甲１段落【０００２】）からすれ ば，表示マークの識別性向上は，タイヤの外観を優れたものとするため＼nの一手段であり，甲１発明のタイヤの外観をさらに向上させる手段があ るのであれば，それが望ましいことといえる。 ここで，甲２文献は，空気入りタイヤを技術分野としているから（甲 ２段落【０００１】），本件発明と技術分野が共通しており，しかも甲 ２文献は外観を向上することを目的とするとされているから，甲１発明 に接した当業者であれば，甲２文献に記載された内容を検討対象とする と考えられる。 そして，甲２文献の記載を具体的に見ると，時間の経過によって，タ イヤのゴムに添加されたワックス等の油分や老化防止剤などの添加剤が タイヤの外表面に移行して滲み出し，外観を損ねるという現象を課題と＼nして認識し，これを解決するための技術的事項が記載されたものである ことがわかる（前記(2)イ）。このような現象は，甲１発明のタイヤ全 体に生じうるものといえるが，そうなれば甲１発明のタイヤの外観を損 なうことになる。また，このような現象は，甲１発明の表示マーク部分＼nにも生じうるものであり，そうなれば表示マークの識別性の低下をもた＼nらす。 よって，甲２文献の記載事項は，表示マーク部分を含む，甲１発明の＼nタイヤの外観をさらに向上させるのに適した内容と考えられるから，当 業者であれば，甲１発明に甲２文献の記載事項を組み合わせることを試 みる十分な動機付けがあるといえる。＼n甲２文献には，コントラストを高めるという発想はないが，そうであ っても，別の理由から，甲１発明との組み合わせが試みられることは， 以上に述べたところから明らかである。
(イ) そして，甲１発明に甲２文献の記載事項を適用するにあたっては， 甲２文献には，標章等の模様をも粗面部とすること（甲２段落【００１ ０】），タイヤ１の外表面全体あるいはサイドウォール部を粗面部とす＼nることが望ましいこと（甲２段落【００１６】，【００３０】）が記載 されているから，甲１発明のタイヤの細溝によって形成された表示マー＼nク（甲２文献の「標章等の模様」に相当する。）を含めたサイドウォー ル面全体に，甲２文献所定の表面粗さを設ける構＼成とすることが考えら れる。
ここで，甲２文献では，表面粗さはＪＩＳ−Ｂ−０６０１の規定の十＼点 平均粗さで５μｍから１００μｍとされているが（甲２段落【０００ ５】，【０００６】），それに加え，下限を５μｍとすべきであり，こ れより小さな表面粗さでは，タイヤが白っぽく見え，しかも油分などの＼nぎらつきなどが目立ちやすくなること，特に好ましくは１５〜３５μｍ であること（甲２段落【００１２】）が記載され，さらに，それぞれ表＼n面粗さを１０μｍ，３０μｍとする実施例１，２が開示され，特に３０ μｍの実施例２が，新品時外観及び暴露時外観の双方で最高得点と評価＼nされていること（甲２段落【００２８】，【００２９】）からすれば， 甲１発明に組み合わせるにあたって，表面粗さを５μｍ〜３０μｍとす＼nることは，当業者が適宜設計する事項の範囲内であるといえる。 なお，表面粗さについて，本件発明３はＤＩＮ４７６８（１９９＼n０）規格であるのに対し，甲２文献は，ＪＩＳ−Ｂ−０６０１の規定の 十点平均粗さである。しかし，本件明細書は，５μｍ「よりも小さな＼n値は，タフト又はブレードの表面が「滑らか」になり，かくして入射＼n光を反射する」（段落【００３５】）とし，甲２文献も「５μｍ未満 であると，光が良い加減に乱反射せず」（段落【００１２】）とし て，類似の理由に基づきいずれも５μｍを下限としていること，両規 格で表面粗さの数値に大きな差異が生じると認めるに足りる証拠はな＼nく，当事者も規格の違いを特に問題としていないことに照らすと，こ の点は実質的な相違点とはならないと解される。
(ウ) 被告らは，甲１発明の表示マークを設けた領域以外のサイドウォー＼nル面にも甲２文献の粗面部を適用した場合，サイドウォール面でタイヤ に当たる光を乱反射し黒っぽくなり，表示マークの識別性が低下するか＼nら，甲１発明の目的に反することとなるので，甲１発明に甲２文献の記 載事項を適用することには阻害事由が存在する旨主張する。 しかし，前記(イ)のとおり，甲２文献に記載の技術は，標章等の模様 ９と外表面３の双方に一定の表＼面粗さを設けるものであるが（甲２段落 【００１０】），標章等が視認不能になってしまうならばこれを設ける＼n意味がなくなってしまうから，このような構成としても，模様９が視認＼n可能であることは，当然の前提となっていると解される。＼nまた，甲１発明においては，表示マークが細溝で形成されている一＼n方，表示マーク以外の領域は細溝が設けられていないことによって，す＼nでにコントラストが生じている。そのため，表示マークとそれ以外の領＼n域の双方を粗面部とした場合，それ以外の領域が黒っぽくなるととも に，表示マークも，より黒っぽくなることも想定されるから，必ずしも＼n表示マークのコントラストが低下しないとも考えられる。＼n以上のとおり，甲１発明に甲２文献の粗面部を適用しても，表示マー＼nクの識別性が低下するとは限らないから，被告らが指摘する点は，前記 (ア)のとおり，十分な動機づけに基づく甲１発明と甲２文献とを組み合＼nわせるとの試みを，阻害するまでの事由とは認められない。
(エ) 以上のとおり，甲１発明と甲２文献の記載事項を組み合わせる動機 づけがあり，当業者であれば，両者を組み合わせ，細溝を含むサイドウ ォール面全体に，５μｍ〜３０μｍの表面粗さを設ける構＼成に容易に想 到すると認められる。
(オ) そして，前記(エ)の構成は，相違点２に係る本件発明３の構＼成に含 まれるといえる。 すなわち，本件発明３は，「前記ブレード（２２）の壁は，その面積 の少なくとも１／４にわたり，５μｍ〜３０μｍの平均粗さＲｚを有 し，この平均粗さを有する前記ブレードの前記壁は，前記ブレードの高 さの下四分の一に位置している」という発明特定事項を有するが，ブレ ードの高さの下四分の一より上側や，ブレードを設けたパターン以外の 可視面の表面粗さについては，何ら特定していない。かえって，「少な＼nくとも」とあるので，ブレード部分については，面積の１／４より広い 範囲において５μｍ〜３０μｍの平均粗さＲｚを有することが想定され ているといえる。 他方，本件発明３は，「可視面は，該可視面とコントラストをなすパ ターン（２）を有し，」との発明特定事項（以下「発明特定事項(2)」と いう。）を有するところ，非常にコントラストの高い印を備えた車両用 タイヤを製造するという本件発明の意義（前記１(3)）に照らせば，パ ターン部分の表面粗さが，パターン以外の部分の表＼面粗さより大きい方 が，コントラストが高まると考えられ，したがって，発明特定事項(2) は，パターン部分とパターン以外の部分とで表面粗さが異なる構＼成のみ を含めるものとしているのではないかとの疑問も生じないではない。し かし，パターン以外の部分の表面粗さについて，発明特定事項(2)はもと より，本件明細書中にも具体的な記載はなく，かえって，「コントラス トは、パターンの表面が光沢のある表＼面に隣接して位置する場合により 高い。」（段落【００１３】）との記載によれば，本件明細書は，パタ ーンの表面に隣接する部分が，光沢のある表＼面でない場合をも想定して いるものと考えられる。なお，パターンとそれ以外の双方を粗面として も，コントラストが生じると解されることは，前記(ウ)のとおりであ る。 そうだとすれば，本件発明３の「可視面」について，一定の表面粗さ＼nであるものに限定して解することはできない。 よって，ブレードの高さの下四分の一より上側や，ブレード以外の可 視面にも，ブレードの高さの下四分の一と同様に５μｍ〜３０μｍの平 均粗さＲｚを有するようにした構成，例えばブレードを含む可視面全体＼nについて，５μｍ〜３０μｍの平均粗さＲｚを有するようにした構成＼nも，本件発明３に含まれると解すべきである。 なお，被告らは，本件発明３が上記のとおり解されるとの原告の主張 に対し，明示的な反論をしていない。
イ 被告らの主張について
(ア) 発明の目的について
被告らは，甲１発明のパターンを含むサイドウォール面のすべてを粗 面部とすると，コントラスト効果が当然に高まることはなく，本件発明 の目的を達成できないと主張する。 しかし，本件発明３には，ブレードを含む可視面全体を５μｍ〜３０ μｍの平均粗さＲｚを有するようにした構成，すなわち，甲１発明に甲＼n２文献の粗面部を適用した構成も含まれることは，前記ア(オ)のとおり である。そして，構成が同一であれば効果も同一であると考えられる。＼nよって，本件発明３には，甲１発明に甲２文献の粗面部を適用した構＼n成と同程度のコントラストしか生じないものが含まれているのであるか ら，甲１発明に甲２文献の粗面部を適用した構成が，本件発明の目的を＼n達成できていないとはいえない。また，以上によれば，本件発明３に， 顕著な作用効果があるとも認められない。
(イ) 数値範囲について
被告らは，本件発明３の表面粗さの範囲には臨界的意義があるとも主＼n張する。 しかし，本件発明３における５μｍという下限は，これよりも小さい とタフト又はブレードの表面が「滑らか」になり，入射光を反射してし＼nまうことを考慮して定められたものであるが（段落【００３５】），甲 ２文献の段落【００１２】にも，５μｍ未満であると，光が良い加減に 乱反射しないことが記載されているから，下限について，新たな臨界を 発見したというものではない。 また，上限は，タフトについてすら，成形中に引きちぎれるのを阻止 する限度として，目安として与えられている（段落【００３６】）にす ぎないとされるにとどまり，ブレードについては特段の説明はないか ら，臨界的意義があるとはいえない。
(4) 小括
以上のとおり，甲１発明に甲２文献に記載された事項を適用することによ り相違点２に係る本件発明３の構成とすることは，当業者が容易に想到し得＼nたものと認められるから，この容易想到性が認められないことを理由に，本 件発明３について無効理由が成り立たないものとした本件審決の判断は誤り である。
・・・
ア 相違点３−２の容易想到性について判断するに，甲３発明は，タイヤな どのマーキングの視認性を改善させることを目的とするものであり，甲２ 文献は，時間の経過とともに，タイヤのゴムに添加されたワックス等の油 分や老化防止剤などの添加剤がタイヤの外表面に移行して滲み出し，外観＼nを損ねるという課題を解決することを目的とするものであるから，両者 は，タイヤの外観を向上させるという点で目的が一致している。そして， 時間の経過とともに，タイヤのゴムに添加されたワックス等の油分や老化 防止剤などの添加剤がタイヤの外表面に移行して滲み出し，外観を損ねる＼nという甲２文献の課題は，甲３発明においても生じうるものであるし， 「充分な長い持続性を有するマーキングが望ましい。」（甲３段落【００ ０５】）との甲３発明の示唆にもかなうものである。 甲２文献に，コントラストを高めるという発想はないが，そうであって も，別の理由から，甲３発明との組み合わせが試みられることは，前記３ (3)ア(ア)と同様である。 よって，当業者であれば，甲３発明に甲２文献の記載事項を組み合わせ ることは，容易に想到することというべきである。 イ 組み合わせにあたって，マーキング部分を含むタイヤの目に見える表面＼n全体に所定の表面粗さを設けること，表＼面粗さの範囲を５μｍ〜３０μｍ とすることは，前記３(3)ア(イ)と同様である。 また，本件発明１は，タフトを含む可視面全体について，５μｍ〜３０ μｍの平均粗さＲｚを有するようにした構成も含むことは，前記３(3)ア (オ)と同様である。 よって，甲３発明に甲２文献の記載事項を組み合わせた構成は，相違点＼n３−２に係る本件発明１の構成に含まれることになる。＼n
(3) 小括
以上のとおり，甲３発明に甲２文献に記載された事項を適用することによ り相違点３−２に係る本件発明１の構成とすることは，当業者が容易に想到＼nし得たものと認められるから，この容易想到性が認められないことを理由 に，本件発明１について無効理由が成り立たないものとした本件審決の判断 は誤りである。 また，審決は，本件発明２，４ないし６について，本件発明１をさらに限 定した構成であることから直ちに容易想到ではないとしているが，前記のと＼nおり本件発明１に関する審決の判断は誤りであるから，本件発明２，４ない し６についての前記判断も誤りであることは明らかである。 よって，取消事由４は理由がある。

◆判決本文

　訂正後の発明について、進歩性ありとした審決が維持されました。

　これによれば，甲１文献においては，被覆層を貫通する「孔６０」は， 傷からの体液を吸収層へ移動させるように機能するものであり，創傷を湿＼n潤状態に保ち，傷の治癒を促進することができるのは，上記「孔」の機能＼nによってではなく，吸収層において必要とされる吸収量にあわせて吸水性 の高い材料の量を調整し，特に，水吸収時にゲルを形成する物質を含ませ ることによってであると理解できる。
・・・
これによれば，甲１０文献においては，創傷被覆材の，第１層と第３層 との間に第２層を挟み互いに分離しないようにすることは，甲１０文献の 「創傷からの浸出液による適切な湿潤環境を維持しながら治療する方法に 好適な，さらに改良された創傷被覆材を提供する」という課題（［０００ ９］）の解決のために必須の構成であるというべきであり，甲１０文献の＼n第１層の貫通孔は，第１層を第２層と一体化させることで貯留空間を設け て滲出液を保持する機能を担わせることを前提とする構＼成であることが理 解できる。
エ 容易想到性について
以上のとおり，甲１文献においては，甲１−１発明の被覆層ではなく， 組み合わされる吸収層が創傷を湿潤状態に保つ機能を有しているのであり，＼n体液を吸収層へ移動させる機能を有する被覆層の「孔」に，さらに滲出液＼nを保持する機能を担わせる改良を加えるべきことを示唆する記載はない。＼nまた，甲１０文献においては，第１層を第２層と一体化させることで貯 留空間を設けることを前提としているのに対し，甲１文献の傷手当用品は 被覆層と一体化する第２層に相当する構成を有しない。＼nこのような甲１文献に記載された傷手当製品と甲１０文献に記載された 創傷被覆材の構成の相違や，甲１−１発明の被覆層と甲１０文献の第１層＼nの有する機能の相違に照らせば，甲１０文献から第１層の貫通孔に関する＼n構成のみを取り出して，甲１−１発明における被覆層の「孔」に適用する＼nことの動機付けは見出せない。 また，甲３〜１２，１４〜１６，１８文献にも，甲１−１発明における 「孔」に滲出液を保持する機能を担わせることについての記載ないし示唆＼nはなく，これらの文献の記載を考慮しても，本件優先日当時の当業者が， 甲１−１発明に，甲１０文献記載の技術事項を組み合わせ，相違点１ｃに 係る構成を採用することを容易に想到し得たということはできない。＼nよって，甲１文献，甲３〜１２，１４〜１６，１８文献に基づいて，本 件発明１が進歩性を欠如するとはいえない。

◆判決本文

　異議申し立てがなされて、訂正されました。審決は異議理由を認めて特許を取り消しましたが、知財高裁は異議決定を取り消しました。争点は引用文献の認定誤りです。＼n

本件発明１と引用発明との対比について
本件決定は，前記第２の３(2)イのとおり，本件発明１と引用発明の一致点 及び相違点を認定するところ，甲１に記載された発明として，引用発明’を 認定するのが相当であることについては，前記(3)のとおりである。 ここで，引用発明’の「経編地」は，一定の伸縮性を有することが明らか であるから，本件発明１の「伸縮性経編地」に相当し，引用発明’の「非弾 性糸１０からなる，ジャカード運動により振りが入れられている組織」は， 本件発明１の「ジャカード編成組織」に相当するものといえる。また，引用 発明’の「弾性糸１２からなる組織」は，全ての編目位置においてループを 形成している点で，本件発明１の「弾性糸のみで構成されて全ての編目位置＼nにおいてループが形成されている支持組織」と共通する。 したがって，本件発明１と引用発明’の一致点及び相違点は，以下のとお りであると認められる。
・・・
(5) 相違点の容易想到性の判断について 前記(4)のとおり，本件発明１は，「非弾性糸が全ての編目位置でループを形 成する組織を含まない」のに対し，引用発明’は，「全ての編目位置において ループを形成している非弾性糸１１からなる，ジャカード編からなる経編で 編まれる組織」を含むものである。 この点に関し，本件決定は，甲１の図１０に相違点に係る本件発明１の構＼n成が開示されている旨の認定を前提にして，かかる構成を引用発明の構＼成と 置換することは容易である旨判断した。そこで，この点について検討する。
ア 図１０の組織図の意義
(ア) 甲１には，(1)図７〜図９は，「本発明で用いるサテン調トリコット組 織の表側の代表＼的な組織図」であり，１繰り返し単位中にジャカード運 動により，図７は３つのコースに３針の振りを，図８は１つのコースに ３針の振りを，図９は１つのコースに１針の振りを入れたものを，それ ぞれ示すものであること（【００６４】，【００６６】，【００６８】，【００ ６９】），(2)図１０は，「本発明で用いるメッシュ調トリコット組織の表側＼nの代表的な組織図の一例」であって，メッシュ調トリコット組織は，サ＼nテン調トリコット組織に比べて，空間部分が大きく，単位面積当たりの 糸の密度が小さいことから，図７〜図９よりも緊迫力が弱いこと（【００ ７０】，【００７２】），(3)甲７〜図１０のような態様により，表側に現れ＼nる地編トリコット組織をコントロールすることによって，比較的緊迫力 の強い部分と比較的緊迫力の弱い部分とを，所定部分にパターン状に設 けることができること（【００７３】），(4)弾性糸の編み込み態様と，図７ 〜図１０のような地編トリコット組織による緊迫力の強弱の態様とを組 み合わせることにより，種々の強さの緊迫力を有する部分を，１つの経 編トリコット生地上に実現できること（【００９７】），(5)図２８の下着の 表側に現れる地編組織は，図７で説明した様なサテン調トリコット組織＼n（１３３ａ，１３３ｃ），図９で説明した様なサテン調トリコット組織（１ ３３ｂ，１３３ｄ），図１０で示した様なメッシュ調トリコット組織（１ ３１ａ）などから構成され，１３３ｃの部分が最も緊迫力が強く，１３＼n１ａの部分が最も緊迫力が弱くなること（【０１５１】，【０１５２】）が 記載されている。 そして，これらの記載によれば，図７〜図１０に示された組織図は， いずれも，本発明で用いるサテン調又はメッシュ調トリコット組織の表＼n側の組織を示したものであることを理解でき，また，これらの図では， いずれも全てのウェールに糸が供給されていることが示されているので， ２枚１組の「ジャカード筬」を２枚とも用いて編成されたものであるこ とを理解できる。
以上によれば，甲１の図１０には，次の事項（以下「甲１に記載され た事項’」という。）が記載されていると認められる。 「図７〜図９に示されるサテン調トリコット組織と同様，２枚１組の ジャカード筬を２枚とも用いて編成される，ループが形成されていない 編目位置が存在するメッシュ調トリコット組織の表側の組織。」＼n
(イ) これに対し被告は，甲１の図１０は，メッシュ調トリコット組織と して，地編の表側と裏側の両方の組織を図示したものである旨主張し，＼nその根拠として，(1)甲１の図９が表側の組織の調整によって緊迫度を下＼nげた限界であること，(2)甲１に記載された様々な実施態様に示される経 編地は，特開平６−１６６９３４号に例示される２枚のジャカード筬と １枚の地筬を具備した経編機で編成されるものであるところ，図１０の 組織の編成には，２枚１組のジャカード筬を２枚とも必要とするから， 「ジャカード編からなる地編」として，それ以外の「裏側の組織」を編 成することができないことを挙げる。
まず，上記(1)の点について，図９に示したサテン調トリコット組織に おいては，１繰り返し単位中，１針の振りしか入っていないコースがＸ 7の１箇所存在するが（【００６９】），当業者であれば，１針の振りしか 入っていないコースを２箇所以上にすることにより，更に緊迫力が低下 することを理解できるから，図９が表側の組織の調整によって緊迫度を＼n下げた限界であるとは解されない。 そして，甲１に，「メッシュ調トリコット組織は，図１０からも明らか な様にサテン調トリコット組織に比べて，空間部分が大きく，単位面積 あたりの糸の密度が小さく，従って，上述した図７〜図９のサテン調ト リコット組織に比べて，緊迫力が弱くなる。」（【００７２】）との記載が あることに照らすと，図１０は，地編の表側の組織の緊迫力の強弱を変＼nえる方法として，図７〜図９のように，ガイドの振りの大きさ及びガイ ドの振りが入った割合を調整することとは別の方法として，空間部分の 大きさ及び単位面積当たりの糸の密度を調整することを示したものであ ると理解できる。
次に，上記(2)の点について，甲１の「ジャカード編からなる地編」と は，ジャカード筬と地筬とを備えるジャカード制御装置を有する経編機 を用いて編まれるものであるが，ジャカード筬のみを用いて編んだもの に限定されるものではなく，表側はジャカード筬を用いて編み，裏側は＼n地筬を用いて編んだものも含まれることを理解できることについては， 前記(3)ウ(ウ)のとおりである。
そして，甲１には，｢本発明で用いる経編生地は，実際にはジャカード 制御装置を有する経編機（例えば特開平６−１６６９３４号など参照） などを用いて，これらの経編機に地編用の非弾性糸と挿入糸用及び／又 は編み込み用の弾性糸とを供給して同時に編まれるのであるが，理解を 容易にするために，地編の部分をまず説明する。｣（【００３４】）との記 載があるが，上記記載をもって，甲１の各実施形態に示される経編地が ２枚のジャカード筬と１枚の地筬のみを具備した経編機で編成されるも のであることを記載したものとは解されない。むしろ，上記特開平６− １６６９３４号は，具体的な装置としてＲＳＪ４／１を挙げているとこ ろ，同装置は，２枚１組でフルゲージを構成するジャカード筬のほかに，＼n３枚の地筬を備えるものであるから（甲１０），かかる事実に照らしても， 被告の主張するような解釈を採ることはできないというべきである。 以上によれば，被告の上記主張を採用することはできない。
イ 引用発明’と甲１に記載された事項’との組合せについて
前記アのとおり，甲１の図１０は，メッシュ調トリコット組織の表側の＼n組織のみを示すものであって，表側と裏側の両方の組織を示すものではな＼nいと理解できる。 そうすると，仮に，引用発明’に甲１に記載された事項’を適用しても， 引用発明’の「非弾性糸１０からなる組織」が，甲１に記載された事項’ の「ループが形成されていない編目位置が存在するメッシュ調トリコット 組織」と置換されるだけであって，引用発明’の「全ての編目位置におい てループを形成している非弾性糸１１からなる組織」は残ることとなるか ら，相違点’に係る本件発明１の構成（「非弾性糸が全ての編目位置でルー＼nプを形成する組織を含まない」構成）に至るものではない。＼nそして，そのほかに，甲１には，「全ての編目位置においてループを形成 している非弾性糸１１」を含まないようにすることについて，これを示す 記載も，これを示唆する記載も存在しない。 したがって，当業者が，甲１に記載された発明に基づき，相違点’に係 る本件発明１の構成を容易に想到することができたものとは認められない。＼n

◆判決本文

　進歩性無しとした審決が維持されました。

　本件訂正発明１は，前記１(2)のとおり，(1)作業者が天板の突出方向と反対側で作 業を行う場合には，天板の端を目視で確認しながら作業を行わなければならず，作 業の効率が低下してしまうという問題や(2)天板の突出方向の反対側にも同様の手摺 を取り付けたとしても，作業者が可搬式作業台を昇降する際に手摺を乗り越えたり， 手摺をくぐったりしなければならないことから，天板と主脚との間の移動を自由に 行うことができず，かえって作業の効率が低下してしまう問題を解決し，作業空間 を包囲することにより作業の効率化を図るとともに，天板と主脚との間の移動を容 易に行うことができる脚立式作業台を提供することを目的とするものであって，特 許請求の範囲請求項１の構成をとることによって，「作業の効率化を図ると共に，天＼n板と主脚との間の移動を容易に行うことができる」という作用効果を奏するもので ある。本件訂正発明１の相違点１に係る構成も，上記のような課題を解決し，作用＼n効果を奏させるための構成であるということができる。＼nこれに対して，甲３発明は，容易に運搬できないかさばった構造のプラットフォ＼nームラダーにおいて，高い安全性を損なわないようにしつつ，容易に運搬できるよ うにすることを課題として，その解決のために，前記(1)イのような構成をとったも＼nのである。
そして，本件訂正発明１の相違点１に係る構成である，一対の前方バーについて，＼n「作業者が接触することで前記作業床用天板の端部付近で作業をしていることを認 識させる」ものであること，第１の状態において，「互いの先端部が隙間を介して対 向して略直列に位置するように前記軸着部によって支持され」ること，「前記軸着部 に配置されるそれぞれ一つの軸支ピンのみを中心に回動可能であって，前記第１の＼n状態となる位置と，前記第２の状態となる位置との間を平面上に沿ってのみ移動可 能」であることについては，甲３には，それらの構＼成を示唆する記載はなく，甲３ 発明の上記技術的意義に照らしても，それらの構成が想起されるということはでき＼nない。また，原告が周知技術と主張する甲５〜８，１１及び１２を併せて考慮して も，甲５〜８，１１及び１２には，周知技術としては，作業台の「軸支ピンを中心 に回動可能な手すり部材」が開示されているにすぎず，当業者が甲３発明及び周知＼n技術に基づいて本件訂正発明１を容易に発明することができたとは認められない。
・・・
甲３発明の「前方バー１０７」及び甲４発明の「ゲート４２，４４」 は，共に，それぞれ略左右対称に回動可能であって，互いの先端部が対向して略直＼n列に位置するように支持される状態と，作業者が作業空間へ移動可能な状態と，に＼n変形可能な部材である点で共通する。＼nしかし，甲３発明の「前方バー１０７」は，プラットフォーム５０に登った作業 者の安全性を確保するためのレールの一部となるものであるのに対して，甲４発明 の「ゲート４２，４４」は，ラダーが不正に使用されないようにアクセスをブロッ クするためのものであるから，甲３発明の「前方バー１０７」の構成に代えて，甲＼n４発明の「ゲート４２，４４」の構成を適用する動機付けはない。そして，甲３発＼n明と甲４発明に原告が周知技術と主張する甲５〜８，１１及び１２を併せて考慮し ても，当業者が甲３発明と甲４発明に基づいて本件訂正発明１を容易に発明するこ とができたとは認められない。

◆判決本文

　進歩性違反無しとした審決について、知財高裁4部は、動機付けなし、阻害要因ありとして、審決を維持しました。

　原告は，甲１−１発明のマッサージ具の代表的な使用方法は，回転体８，＼n９の回転軸を鈍角にし，人体の凸部分（皮膚１０）に使用するものであると ころ，「一対のローラやマッサージ球の回転軸のなす角度を鈍角とし，柄に 相当する部材の長軸方向の中心線と回転軸との間の角度を鋭角にしたマッサ ージ器具」及びそのマッサージ器具の作用効果は，本件出願当時，周知であ ったから，当業者は，甲１−１発明において，上記周知技術を適用し，甲１ −１発明の回転体８，９を揺動しないように固定した状態とする構成を採用＼nすることの動機付けがあり，また，甲１−１発明のマッサージ具の回転体８， ９のなす角を鈍角に限定したとしても，甲１−１発明の全ての技術的意義が 失われるものではなく，技術的意義が縮小されることがあったとしても，そ の程度は極めて限定的なものであって，上記マッサージ器具の一定の作用効 果を得られる上，人体のほとんどの部分をマッサージすることが可能であり，＼n甲１−１発明に上記周知技術を適用することに阻害要因があるとはいえない から，当業者が相違点２に係る構成に想到することは容易であり，これと異＼nなる本件審決の判断は誤りである旨主張するので，以下において判断する。
ア 甲１には，甲１−１発明のマッサージ具について，「回転体軸が旋回軸 によって把手に旋回可能に接続されたフォーク形部の把手側に配置される＼nこと，及び旋回軸がフォーク形部の中央に，したがって回転体に関して中 央に延びているという構造を採用した」（【０００６】）との開示がある。＼n一方で，甲７，８，９の１及び１０の１によれば，本件出願当時，「一 対のローラの回転軸のなす角度を鈍角とし，柄に相当する部材の長軸方向 の中心線と回転軸との間の角度を鋭角にした」マッサージ器具の構成は周＼n知であったことが認められる（以下，上記マッサージ器具の構成を「本件＼n周知の構成」という。）。本件周知の構＼成は，相違点２に係る本件特許発 明１の構成に相当するものと認められる。＼n しかしながら，甲１には，甲１−１発明において，本件周知の構成を適＼n用することについての記載も示唆もないから，甲１に接した当業者におい て，甲１−１発明において，本件周知の構成を適用する動機付けがあるも＼nのと認めることはできない。
イ また，甲１の記載（【０００７】，【０００８】，【００１８】，【０ ０１９】）によれば，甲１−１発明は，「回転体軸が旋回軸によって把手 に旋回可能に接続されたフォーク形部の把手側に配置され，旋回軸がフォ＼nーク形部の中央に回転体に関して中央に延びている」構成を採用すること＼nにより，回転体を支持するフォーク形部が旋回軸周りで揺動可能となり，＼n回転体をマッサージ中にマッサージされる皮膚部分の輪郭に適合して接触 させ，多数の凸面部と凹面部，例えば眼窩，突出した頬骨，鼻，顎及び唇 のような部分がある顔面を処置するのに特に適するという効果を奏するこ とに技術的意義があることが認められる。 しかるところ，甲１−１発明における「回転体を支持するフォーク形部 が旋回軸周りで揺動可能」となるように把手に接続する構＼成に代えて，本 件周知の構成（「一対のローラの回転軸のなす角度を鈍角とし，柄に相当＼nする部材の長軸方向の中心線と回転軸との間の角度を鋭角にした」構成）＼nを採用した場合には，「回転体を支持するフォーク形部」が固定され，旋 回軸周りで揺動可能」とならなくなる結果，回転体をマッサージ中にマッ＼nサージされる皮膚部分の輪郭に適合して接触させることができなくなり，又は接触させる範囲が制限され，多数の凸面部と凹面部，例えば眼窩，突 出した頬骨，鼻，顎及び唇のような部分がある顔面を処置するのに適さな くなるから，甲１−１発明に本件周知の構成を適用することには阻害要因＼nがあるものと認められる。
ウ 以上によれば，当業者が甲１−１発明に本件周知の構成を適用する動機＼n付けがあるものと認めることはできず，かえって，その適用には阻害要因 があることが認められるから，当業者が甲１−１発明及び周知技術に基づ いて，相違点２に係る本件特許発明１の構成を容易に想到することができ＼nたものと認めることはできない。

◆判決本文

　第1次審決は，個別の効果しか認定をしていないとして審理不尽の違法があるとして，取り消されました。第2次審決は進歩性違反無しとの審決がなされました。知財高裁3部は、特段の効果無しとして、審決を取り消しました。

　特許に係る発明が，先行の公知文献に記載された発明にその下位概念と して包含されるときは，当該発明は，先行の公知となった文献に具体的に 開示されておらず，かつ，先行の公知文献に記載された発明と比較して顕 著な特有の効果，すなわち先行の公知文献に記載された発明によって奏さ れる効果とは異質の効果，又は同質の効果であるが際立って優れた効果を 奏する場合を除き，特許性を有しないものと解するのが相当である。 したがって，本件発明１は，甲１に具体的に開示されておらず，かつ， 甲１に記載された発明すなわち甲１発明Ａと比較して顕著な特有の効果 を奏する場合を除き，特許性を有しないところ，甲１には，本件発明１に 該当する態様が具体的に開示されていることは認められない。 そこで，本件発明１が甲１発明Ａと比較して顕著な特有の効果を奏する ものであるかについて，以下検討する。
・・・
前記(イ)のとおり，甲１発明Ａは，(1)広い温度範囲において析出する ことがない，(2)高速応答に対応した低い粘度である，(3)表示不良を生じ＼nない，という効果を同時に奏する液晶組成物であることから，本件発明 １と甲１発明Ａは，上記三つの特性を備えた液晶組成物であるという点 において，共通するものである。 そこで，本件発明１に特許性が認められるためには，上記三つの特性 において，本件発明１が，甲１発明Ａと比較して顕著な特有の効果を奏 することを要する。
ａ 効果（１）（低温保存性の向上）について
・・・
(b) 前記(a)の記載に関し本件審決は，甲１の実施例１〜５２及び比較 例１の「下限温度」は，−４０度及び−３０度のいずれでも（ただ し，実施例２１は「−４０度では」）１０日以内に結晶又はスメク チック相に変化したものと理解できるのに対し，本件明細書の実施 例１〜４は，−２５度及び−４０度で２週間又は３週間ネマチック 状態を維持したと記載されているから，甲１に記載された実験結果 より低い温度でより長い期間に渡り安定性が維持されるものと解す ることができ，本件発明１の低温保存性は，甲１に記載されていな い有利な効果である旨判断した。 しかしながら，そもそも，本件明細書に記載された低温保存試験 は，具体的な測定方法，測定条件について記載されていないため， 甲１に記載された低温保存試験と同じ測定方法，測定条件で実施さ れたものであるかについて，本件明細書の記載からは明らかでない。 また，液晶組成物の低温保存試験は，液晶組成物のその他の物性 値である粘度，光学異方性値，誘電率異方性値等と異なり，確立さ れた標準的な手法は存在しないところ（弁論の全趣旨），甲３２（原 告従業員による平成３０年７月１２日付けの試験成績証明書）にお いては，試験管（Ｐ−１２Ｍ）を用いた場合とクリーンバイアル瓶 （Ａ−Ｎｏ．３）を用いた場合という容器の形状等の違いで実験結 果に差異が生じ，甲１の実施例２０と甲８２（株式会社ＵＫＣシス テムエンジニアリングによる平成３１年４月１７日付け試験報告 書）の実験結果の間でも，低温保存試験の条件によって実験結果が 異なることからすると，液晶組成物の低温保存試験においては，試 験方法や試験条件が異なることで過冷却の状態が生じることを否 定できず（甲４０），試験結果に著しい差異が生じる可能性がある＼nものと認められる。 加えて，甲１の低温保存試験においては，化合物（１）ないし（３） の組合せやその配合量が顕著に異なる液晶組成物であっても，実施 例２１（「Ｔｃ≦−３０度」）を除いて，「Ｔｃ≦−２０度」とい う同じ結果となっているのに対し，本件明細書の実施例１〜４と比 較例１は，フッ素原子を有する重合性化合物又はフッ素原子を有し ない重合性化合物という配合成分の差異のみで，−２５度及び−４ ０度におけるネマチック状態の維持期間が顕著に異なる結果とな っている。
(c) 以上の事情に照らすと，低温保存試験に関する甲１の実験と本件 明細書の実験が，同じ配合組成（配合成分及び配合量）の液晶組成 物を試験した場合に同様の試験結果が得られるような，共通の試験 方法，試験条件において実施されたものとは，にわかに考え難いと いうべきである。 さらに，本件明細書において，実施例１〜４と対比されたのは， 重合性化合物にフッ素原子を有しない構造を有するというほかは，＼n実施例１〜４と同様の配合組成を有する比較例１であって，その配 合組成は，甲１の実施例（１〜５２）とは顕著に異なるものである。 そして，この点は，被告において本件明細書の試験の再現実験であ る旨主張する乙１４についても同様であることから，本件明細書及 び乙１４の実験結果のみから，本件発明１の効果と甲１発明Ａの効 果を比較することは困難である。 したがって，本件明細書に記載された実施例１〜４の下限温度と， 甲１に記載された実施例及び比較例の下限温度とを単純に比較す るだけで，低温保存に係る本件発明１の効果が，甲１発明Ａの効果 よりも顕著に有利なものであると認めることはできない。
ｂ 効果（２）（低粘度）について
前記(イ)のとおり，甲１発明Ａの具体例である実施例の液晶組成物 は，いずれも高速応答に対応した低い粘度のものであることが認めら れるところ，液晶組成物の粘度について，本件発明１が甲１発明Ａと 比較して顕著な特有の効果を奏するものであることを認めるに足りる 証拠はない。 したがって，本件発明１が，甲１発明Ａと比較して，低粘度に係る 有利な効果を奏するものとは認められない。
ｃ 効果（３）（焼き付きや表示ムラ等が少ないか全くないこと）につ＼nいて
(a) 本件発明１に関し，本件明細書には，実施例１〜６の液晶組成物， 及びフッ素原子を有しない重合性化合物を用い，かつ一般式（ＩＩ −Ａ）及び（ＩＩ−Ｂ）で表される化合物を含まない比較例２の液＼n晶組成物において，重合性化合物の液晶化合物に対する配向規制力 をプレチルト角の測定により確認した旨が記載されている（前記(1) イ(エ)ｃ）。
一方，甲１発明Ａに関し，甲１には，第三成分の好ましい割合は， 表示不良を防ぐために，第三成分を除いた液晶組成物１００重量部＼nに対して１０重量部以下であり，さらに好ましい割合は，０．１重 量部から２重量部の範囲である旨が記載されている（前記(2)イ (エ)）。
(b) 前記(a)の記載に関し本件審決は，本件明細書には，実施例１〜４ が，焼き付きや表示ムラ等が少ないか全くないという効果（効果（３））＼nを奏することは具体的に記載されていないが，実施例１〜４におい ては，「環構造と重合性官能＼基のみを持つ１，４−フェニレン基等 の構造を有する重合性化合物」に相当する重合性化合物（Ｉ−１１）＼nが用いられ，かつ，当該重合性化合物が添加された液晶組成物は， いずれも「アルケニル基や塩素原子を含む液晶化合物を使用」して いないから，従来から公知の技術的事項に照らして，焼き付きや表＼n示ムラ等が少ないか全くないものである蓋然性が高いといえる旨判 断した。 しかしながら，前記(a)のとおり，本件明細書には，実施例１〜６ 及び比較例２に関し，「重合性化合物の液晶化合物に対する配向規 制力をプレチルト角の測定により確認した」旨が記載されているに 過ぎず，本件明細書及び被告の提出する実験報告書（甲４６〜４８） を参照しても，焼き付き等の表示不良の有無や程度についての評価＼nが可能な，プレチルト角の経時変化及び安定性に関する実験結果は＼n記載されておらず，ＶＨＲ（電圧保持率）についても，いかなる条 件で得られた数値が，この評価の対象とされ，どの程度の数値を示 せば，焼き付き等の表示不良を生じないと評価できるのか等の詳細＼nについて，何ら具体的な説明はされていない。 したがって，仮に，焼き付き等の表示不良とプレチルト角の経時＼n変化及び安定性又はＶＨＲとの間に一定の相関関係があったとし ても，本件明細書及び甲４６〜４８に示された実験結果に基づいて， 本件発明１が達成している焼き付き等の表示不良抑制の程度を評＼n価することはできないというべきである。
(C)また，本件明細書には，式（Ｉ−１）ないし（Ｉ−４）の重合性 化合物を用いることにより，表示ムラが抑制されるか，又は全く発＼n生しないこと，また，焼き付きや表示ムラ等の表＼示不良を抑制する ため，又は全く発生させないためには，塩素原子で置換される液晶 化合物を含有することは好ましくないことが記載されているとこ ろ（前記(1)イ(イ)），甲１の実施例の半数以上（実施例５，７，１ １，１３，２６〜２７，２９〜５２ ）が，本件発明１の重合性化合 物（Ｉ−１）〜（Ｉ−４）のいずれかに相当する重合性液晶化合物 （化合物（３−３−１），（３−４−１），（３−７−１），（３ −８−１））を含有し，また，甲１の実施例の７割以上（実施例２ 〜８，１１〜１６，１９，２１〜２４，２８〜３０，３５〜５２） が，塩素原子で置換された液晶化合物を含有していない。 さらに，本件明細書において，実施例１〜６と対比されたのは， フッ素原子を有しない重合性化合物を用い，かつ一般式（ＩＩ−Ａ） 及び（ＩＩ−Ｂ）で表される化合物を含まない比較例２であって，＼nその配合組成は，甲１の実施例（１〜５２）とは顕著に異なるもの であり，この点は，被告において本件明細書の試験の再現実験であ る旨主張する甲４６〜４８についても同様であるから，仮に本件発 明１の実施例が比較例よりも有利な結果を示したとしても，甲１の 実施例に対しても同様に有利な結果を示すとは限らない。
(d) 以上の事情に照らすと，焼き付きや表示ムラ等が少ないか全くな＼nいことに係る本件発明１の効果が，甲１発明Ａの表示不良が生じな＼nい効果よりも顕著に有利なものであると認めることはできない。
ｄ 小括
以上によると，本件発明１は，甲１の実施例で示された液晶組成物 では到底得られないような効果（低温保存性の向上，低粘度及び焼き 付きや表示ムラ等が少ないか全くないこと）を示すものとは認められ＼nないので，本件発明１が，甲１発明Ａと比較して，格別顕著な効果を 奏するものとは認められない。

◆判決本文

　第1次審決で訂正後の請求項について無効理由無しと判断されていましたが、2次審決も無効理由無しとした審決が維持されました。

原告は，本件審決の相違点１−２に関する判断は，前件侵害訴訟判決の判断と矛盾していると主張する。証拠（甲２４，３０）によると，前件侵害訴訟事件及びその原審は，被告が，原告の本件特許権侵害を主張したものであるところ，原告が，「前記導入通路の出口は，前記ロータリバルブの外周面上にあり，前記吸入通路の入口は，前記軸孔の内周面 上にあり，前記軸孔の内周面に前記ロータリバルブの外周面が直接支持されること によって前記ロータリバルブを介して前記回転軸を支持するラジアル軸受手段とな っており，前記ラジアル軸受手段は，前記カム体から前記ロータリバルブ側におけ る前記回転軸の部分に関する唯一のラジアル軸受手段であり，」という訂正前の本 件特許の請求項１の構成要件Ｅについて，本件特許発明にいう「ロータリバルブ」＼nとは，「導入通路を有するロータリバルブ」（構成要件Ａ）及び「前記吸入通路の入＼n口に向けて前記ロータリバルブを付勢する」（構成要件Ｃ）の記載に鑑みれば，回転＼n軸の一部であって導入通路及びその近傍を意味するものであり，それゆえ，構成要＼n件Ｅにおける「唯一のラジアル軸受手段」とは，吸入通路近傍のみにおいて軸受さ れていることを要すると主張したのに対し，前件侵害訴訟判決は，ロータリバルブ が「吸入通路入口近傍のみにおいて軸受されていることを要する」などという要件 は，本件特許の特許請求の範囲請求項１には記載されていないし，かえって，本件 明細書の【００１９】，【００２６】，【００３３】及び【００４０】の記載によると，本件明細書においては，回転軸がシリンダブロックに貫設された軸孔に挿通され， 軸孔の内周面で支持された構造を「直接支持される」としているのであって，本件＼n特許発明の「前記軸孔の内周面に前記ロータリバルブの外周面が直接支持される」 とは，軸孔の内周面とロータリバルブの外周面との間に他の部材が存在しないこと を意味するものと解するのが相当であるし，「唯一のラジアル軸受手段」との用語は， 複数のラジアル軸受手段から，当該ラジアル軸受手段が唯一採用されたという意義 を有するものと解されるから，本件特許発明の「前記カム体から前記ロータリバル ブ側における前記回転軸の部分に関する唯一のラジアル軸受手段」とは，カム体か らロータリバルブ側における回転軸の部分について，直接支持されたラジアル軸受 手段の他にラジアル方向の軸受手段が存在しないことを意味するものと解するのが 相当であると判断していることが認められる。 この前件侵害訴訟判決の判断が，上記ａの判断と矛盾するといえないことは明ら かである。
(ｴ) 以上によると，相違点１―２が存在し，これは実質的な相違点である＼nと認められる。
・・・
前記(1)イによると，引用発明４は，円錐コロ軸受け１０，１１によって，ラジア ル軸受とスラスト軸受とを兼ねているものであるから，引用発明４において，相違 点４−１及び４−２に係る構成とするためには，円錐コロ軸受け１０，１１を，ラ＼nジアル軸受とスラスト軸受とに分離し，それぞれを別の位置に設けることが必要と なる。 しかし，円錐コロ軸受け１０，１１を，ラジアル軸受とスラスト軸受とに分離す ると，部品が多くなり，構造がより複雑になるため，製造コストやメンテナンスコ＼nストが上がり，故障の可能性も高くなるというデメリットがあるところ，このよう＼nなデメリットがあるのにもかかわらず，あえて円錐コロ軸受け１０，１１を，ラジ アル軸受とスラスト軸受とに分離することに技術的意義があると認めるに足りる証 拠はない。 したがって，引用発明４において，円錐コロ軸受け１０，１１を，ラジアル軸受 とスラスト軸受とに分離することには動機付けがあるとはいえず，むしろ，阻害要 因があるといえる。

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侵害訴訟はこちらです。 平成26(ワ)34678

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第1次審決の取消訴訟はこちらです。 平成28(行ケ)10231

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　ＣＳ関連発明について、技術的範囲に属するものの、特29-2の規定により権利行使不能と判断されました。＼n

　以上より，乙１２−１発明は，１つ又は複数の画像をカメラやネットワーク を通じて入手し，１つ又は複数の電話番号に対応付けてこれらの画像を記憶し，当 該電話番号から着呼があったときに，これらの画像を切り替えて表示させ，これに＼nより，発信者を識別しやすくするという効果を有する，無線携帯端末に関する発明 であるということができる。
(3) 本件発明１と乙１２−１発明との対比
ア 乙１２−１発明に係る無線携帯端末において，１つの電話番号に２つの画像 を対応付けて記憶させた場合，当該電話番号から着呼があった際，２つの画像が， 時刻や着呼の回数等による一定の規則性に従って表示される。このとき，特定の着＼n呼時に表示されない方の画像については，当該電話番号との対応関係を維持したま＼nま，画像メモリに記憶され続けており，「表示選択がＯＦＦ」にされているといえ＼nる（前記２(3)参照。）。乙１２−１発明における「メモリ」及び「画像メモリ」は， それぞれ本件発明１における「電話帳データメモリ」及び「画像データメモリ」に 対応する。
イ そうすると，本件発明１と乙１２−１発明との間には，(1)本件発明において は，画像をメモリ番号に対応付けているが，乙１２発明においては，画像を電話番 号に対応付けている点（相違点(1)），(2)本件発明１においては，新たに入手・記憶 された第２画像が優先的に表示されるが，乙１２発明においては，新たに入手・記＼n憶された画像が優先的に表示されるか否か不明である点（相違点(2)），という相違 点が存するとも考えられるため，これらの相違点が設計上の微差にすぎないか，実 質的な相違点であるかについて，以下検討する。
ウ 相違点(1)について
本件特許１の出願当時，携帯電話やハンドフリー電話の分野においては，携帯電 話等の端末において，特定の電話番号をメモリ番号に対応付けて記憶させることは， 複数の名前や電話番号を含む情報を整理するなどの目的に広く使われる，周知の技 術であったことが認められる（乙１３ないし１５）。 そうすると，画像を，ある電話番号と対応付けられたメモリ番号に対応付けて記 憶させるか，それとも，直接，当該電話番号と対応付けて記憶させるかという違い は，設計上の微差にすぎないというべきである。
エ 相違点(2)について
乙１２−１発明において，ある特定の電話番号に対して既に１つ又は複数の画像 が対応付けられて記憶されている場合において，新たな画像をカメラやネットワー クを通じて入手し，当該電話番号に対応付けて記憶させたとして，当該電話番号か ら着呼があった際，当然に，その新たな画像が優先的に着信画面に表示されるよう＼nになるということはできない。 しかし，乙１２の段落【００３２】の記載（「複数の画像を一つの電話番号と対 応させ，着呼毎に変えたり，時間によって変えたり，着呼時に順番に出したりする こともできる。」）によれば，乙１２−１発明は，複数の画像を一つの電話番号に 対応付ける機能部を有しており，これを使用して，当該電話番号の着呼に応じて，＼n複数の画像から一つの画像を選択しており，かかる選択を，着呼毎に変更したり， 時間に応じて変更したり，一回の着呼に対して複数の画像を順番に変更したりする ことにより，様々な表示を行っているものと認められる。＼nしたがって，乙１２−１発明において，電話番号と対応する複数の画像からどの 画像を選択するかということは任意に設定することが可能であり，複数の画像のう＼nち，新たに入手した画像を優先的に選択することや，上記機能部において，これま＼nで記憶されていた複数の画像のうち，表示しない画像と当該電話番号との対応付け＼nを削除するか否かということは，必要に応じて，当業者が適宜選択し得る設計的事 項である。また，かかる選択をしたことに伴う顕著な効果も認められない。 よって，乙１２−１発明において，複数の画像のうち，新たに入手した画像を選択 して表示し，これまで記憶されていた複数の画像と当該電話番号との対応付けを削＼n除せずに，これまで記憶されていた複数の画像と当該電話番号との対応関係を維持 することは，当業者が適宜選択し得る設計的事項であるといえ，奏せられる効果に 著しい差も認められない。したがって，相違点(2)についても，設計上の微差にすぎ ないということができる。
(4) まとめ
以上より，本件発明１は，実質的に，乙１２−１発明と同一であるから，特許法 ２９条の２により特許を受けることができないものであって，同法１２３条１項２ 号の無効理由があり，特許無効審判により無効とされるべきものと認められる。

◆判決本文

　漏れていましたので、追加します。引用例の認定誤りがあり、相違点の認定に誤りありと判断されました。ただ、相違点の評価については、容易相当として、進歩性無しとした審決は維持されました。

　被告らは，引用例１に記載された東レポートという発明の構成の内容を理解する＼nために，東レポートの添付文書である引用例２を参照することは許容され，本件審 決が引用例１と引用例２の２つから甲９発明を認定したことに，誤りはないと主張 する。 しかし，「刊行物に記載された発明」（特許法２９条１項３号）の認定に当たり，特 定の刊行物の記載事項とこれとは別個独立の刊行物の記載事項を組み合わせて認定 することは，新規性の判断に進歩性の判断を持ち込むことに等しく，新規性と進歩 性とを分けて判断する構造を採用している特許法の趣旨に反し，原則として許され＼nないというべきである。 よって，東レポートを用いた耐圧性能に関する実験結果を記載した論文である引＼n用例１と，これと作成者も作成年月日も異なる，東レポートの仕様や使用条件を記 載した添付文書である引用例２の記載から，甲９発明を認定することはできない。 そして，引用例１には，東レポートの具体的な構成についての記載はなく，東レポ＼nートの具体的な構成が本件出願の優先日時点において技術常識であったとまでは認＼nめられないから，甲９発明が，引用例１に実質的に開示されているということもで きない。

◆判決本文

　無効理由無しとした審決が維持されました。

　原告は，本件各発明は物の発明であるから，構成要件Ｈは制御手段の存在に＼nよって特定されるべきであり，この解釈を措くとしても，構成要件Ｈは空気式マッ＼nサージ具による挟み動作と施療子による叩き動作という異質の２種類の施療手段を あえて同期させるものであるから，その制御手段を具体的に開示することが要請さ れるところ，本件明細書の発明の詳細な説明には制御手段の具体的な説明はなく， またかかる制御手段が技術常識であった事実は存在しないから，本件明細書の発明 の詳細な説明の記載は，実施可能要件に違反していると主張する。＼n
　しかし，本件明細書の発明の詳細な説明には，前記(2)アのとおり，機械式マッサ ージ器８の左右の施療子９がマッサージ用モータ１０の回転を制御することで叩き 動作を行うことや，空気式のマッサージ具４１が内部に備えた袋体（エアセル４２） にコンプレッサー６１から空気を供給し膨張させることで押圧動作を行うことが記 載されている。そして，機械式のマッサージ器による叩き動作と，空気式マッサー ジ器による押圧動作を「同時」に行うためには，両者の制御をその字義どおり時を 同じくして（甲２５の１・２）行えば足り，それぞれを単独で動作させる場合の制御 と格別異なる制御を要するものではないから，このような制御手段について発明の 詳細な説明に記載がないとしても，そのことによって当業者が本件各発明の実施に 過度の試行錯誤を要するとは認められない。 イ 原告は，被告が本件出願の審査過程で主張した，左右の施療子によって使用 者の背中に対し左右交互に前後の叩き動作が繰り返されるという作用効果に関して は，制御手段としてさらに具体的な説明が必要であるのに，本件明細書の発明の詳 細な説明には何らの記載も存在しないとも主張する。 しかし，実施可能要件の適合性は，請求項に係る発明について，明細書の記載と＼n出願時の技術常識とに基づいて判断され，その判断が，出願人の審査段階の主張に より左右されるとは解されない。実施可能要件の適合性の判断を，出願人が出願経＼n緯において述べた事項が禁反言の法理等により技術的範囲の解釈に影響することが あるということと同様に考えることはできない。

◆判決本文

　動機付け無しとして、知財高裁1部は、進歩性無しとした審決を取り消しました。

　本願発明は，管状に成形された鋼板の突き合せ部をサブマージアーク溶接で 内面外面の順に内外面それぞれ一層溶接したラインパイプ用溶接鋼管において，溶 接による熱影響部（ＨＡＺ）で優れた低温靭性を得るため，溶接部において，内面側 溶融線と外面側溶融線との会合部を内外面溶融線会合部とした際，内面側の前記鋼 板表層から前記内外面溶融線会合部までの板厚方向距離Ｌ１と，外面側の前記鋼板＼n表層から前記内外面溶融線会合部までの板厚方向距離Ｌ２とが０．１≦Ｌ２／Ｌ１＼n≦０．８６を満足し，前記鋼管の周方向を引張方向とした際，前記鋼板の引張強度 が５７０〜８２５ＭＰａであるように規定したものである。 一方，引用発明は，管状に成形された鋼板の突き合せ部をサブマージアーク溶接 で内面外面の順に内外面それぞれ一層シーム溶接した，ラインパイプに用いられる ＵＯ鋼管において，シーム溶接部に発生する低温割れを防止するため（【００１４】），溶接部において，先行するシーム溶接により形成された溶接金属の厚さをＷ１，後 続するシーム溶接により形成された溶接金属の厚さをＷ２とする場合に，０．６≦ Ｗ２／Ｗ１≦０．８，あるいは１．２≦Ｗ２／Ｗ１≦２．５の関係を満足し，鋼板の 引張強度が８５０ＭＰａ以上１２００ＭＰａ以下と規定したものである。 そうすると，本願発明と引用発明とは，いずれも，管状に成形された鋼板の突き 合せ部をサブマージアーク溶接で内面外面の順に内外面それぞれ一層溶接したライ ンパイプ用溶接鋼管に関するものであり，技術分野において共通する。 しかしながら，本願発明は，外面入熱を大幅に低減して外面溶接熱影響部の低温 靭性を向上させ，内面溶接熱影響部の低温靭性を劣化させない範囲に内面入熱を制 御することで，十分な溶け込みを得ながら内外面両方の溶接熱影響部で優れた低温＼n靭性を得ることを目的として（【００１５】），内面側の前記鋼板表層から前記内外面＼n溶融線会合部までの板厚方向距離Ｌ１と，外面側の前記鋼板表層から前記内外面溶＼n融線会合部までの板厚方向距離Ｌ２の比を検討し，内外面両方の溶接熱影響部の低 温靭性を向上させることができるよう，Ｌ２／Ｌ１の上限及び下限を設定したもの である。これに対し，引用発明は，シーム溶接部に発生する低温割れを防止するた め，先行するシーム溶接の溶接金属内に発生する溶接線方向の残留応力の変化に着 目して，先行するシーム溶接の溶接金属の厚さＷ１と後続するシーム溶接の溶接金 属の厚さＷ２の比を検討し（引用例１【００４１】），残留応力が大きくならない範 囲であり，かつ，低温における吸収エネルギーの低値の発生頻度が大きくない範囲 において，Ｗ２／Ｗ１の上限及び下限を設定したものである（引用例１【００４２】）。
そうすると，本願発明と引用発明とは，本願発明が，外面溶接熱影響部における 低温靭性の向上を課題として，Ｌ２／Ｌ１の上限及び下限を規定しているのに対し， 引用発明は，内面溶接金属内におけるシーム溶接部に発生する低温割れの防止を課 題として，Ｗ２／Ｗ１の上限及び下限を規定しているのであるから，両者はその解 決しようとする課題が異なる。また，その課題を解決するための手段も，本願発明 は，外面熱影響部において，外面入熱を低減して粒径の粗大化を抑制するものであ るのに対し，引用発明は，先行するシーム溶接（内面）の溶接金属に発生する溶接線 方向の引張応力を低減するものである。したがって，引用例１には，外面溶接熱影 響部における低温靭性の向上のため，Ｗ２／Ｗ１をＬ２／Ｌ１に置き換えることの 記載も示唆もない。 そして，溶接ビード幅中央の位置における溶接金属の厚さであるＷ２／Ｗ１と， 母材表面から内外面溶融線会合部までの距離の比であるＬ２／Ｌ１とは，余盛部分＼nの厚さや，内外面溶融線会合部から外面溶接金属の先端までの距離を考慮するか否 かにおいて，技術的意義が異なるところ，引用発明においてＷ２／Ｗ１に替えてＬ ２／Ｌ１を採用するなら，余盛部分の厚さや内外面溶融線会合部から外面溶接金属 の先端までの距離を含む溶接金属の厚さが考慮されないことになる。 また，Ｗ２／Ｗ１が一定であっても，内面側溶接金属の溶け込み量が変化すると， Ｌ２／Ｌ１は変動するから，Ｗ２／Ｗ１とＬ２／Ｌ１とは相関がなく，Ｗ２／Ｗ１ に対してＬ２／Ｌ１は一義的に定まるものではない。 以上によれば，引用発明のＷ２／Ｗ１をＬ２／Ｌ１に置き換える動機付けがある とはいえないというべきである。
イ 引用発明のＷ２／Ｗ１は，鋼板の引張強度が８５０ＭＰａ以上１２００ＭＰ ａ以下という条件下での溶接金属内での残留応力を根拠として最適化されたもので あり，引用例１には，これを８５０ＭＰａ未満のものに変更することの記載も示唆 もない。 そうすると，本願出願時において，鋼管の周方向に対応する引張強度が６００〜 ８００ＭＰａの鋼板について，その突合せ部を内外面から１パスずつサブマージド アーク溶接することで，低温靭性に優れたラインパイプ用溶接鋼管を製造すること が知られていたこと（引用例２【０００２】，【０００９】，【００５９】，【００７１】） を考慮しても，鋼板の引張強度が８５０ＭＰａ以上１２００ＭＰａ以下という条件 下でＷ２／Ｗ１を最適化した引用発明において，鋼板の引張強度が５７０〜８２５ ＭＰａのものに変更することについて，動機付けがあるとはいえない。
ウ よって，相違点１及び２は，引用発明及び引用例２の技術事項に基づいて， 当業者が容易に想到できたものであるとはいえない。

◆判決本文

　フランジに特徴がある梁補強金具の発明について、特許法１０２条２項における推定覆滅を主張しましたが、裁判所は「覆滅すべき事情があるとは認められない」と判断しました。

ア 推定覆滅の事情
　特許法１０２条２項における推定の覆滅については，同条１項ただし書の事情と 同様に，侵害者が主張立証責任を負うものであり，侵害者が得た利益と特許権者が 受けた損害との相当因果関係を阻害する事情がこれに当たると解される。例えば， (1)特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在すること（市場の非同一性），(2)市場 における競合品の存在，(3)侵害者の営業努力（ブランド力，宣伝広告），(4)侵害品の 性能（機能＼，デザイン等特許発明以外の特徴）などの事情について，特許法１０２ 条１項ただし書の事情と同様，同条２項についても，これらの事情を推定覆滅の事 情として考慮することができるものと解される。また，特許発明が侵害品の部分の みに実施されている場合においても，推定覆滅の事情として考慮することができる が，特許発明が侵害品の部分のみに実施されていることから直ちに上記推定の覆滅 が認められるのではなく，特許発明が実施されている部分の侵害品中における位置 付け，当該特許発明の顧客誘引力等の事情を総合的に考慮してこれを決するのが相 当である。
イ 控訴人の主張について
(ア) 控訴人は，本件各発明等は，その全体が被告各製品の全体を対象とするもの の，特徴部分は，梁補強金具の外周部の軸方向の「片面側の端部に形成」した「フ ランジ部」であり，被告各製品においては，ダイヤリングの外周部の軸方向の「片 面側の端部に形成」した「つば状の出っ張り部の外周部」がこれに該当するところ， 侵害製品全体に対する特許発明の実施部分の価値の割合，すなわち特許発明の寄与 度を考慮すべきであり，上記推定は，少なくとも７０％の割合で覆滅されるべきで あると主張する。 前記認定の本件明細書等の記載（引用に係る原判決「事実及び理由」第４の１(1)） によれば，本件各発明等は，各種建築構造物を構＼成する梁に形成された貫通孔に固 定され当該梁を補強する梁補強金具およびこれを用いた梁貫通孔補強構造に関し＼n（【０００１】），梁に開設された貫通孔に対する配管の取り付けの自由度を高める とともに大きさの異なる貫通孔に対しても材料の無駄を省きつつ必要な強度まで補 強することができ，柱梁接合部に近い塑性化領域における貫通孔設置を可能とする＼n梁補強金具と，前記梁補強金具を用いた梁貫通孔補強構造とを提供するために（【０＼n０１０】），梁に形成された貫通孔の周縁部に外周部が溶接固定されるリング状の梁 補強金具であって，その軸方向の長さを半径方向の肉厚の０．５倍〜１０．０倍と し，前記貫通孔より外径が大きいフランジ部を前記外周部の軸方向の片面側に形成 し（訂正前の請求項１），さらに，フランジ部を前記外周部の軸方向の片面側の端部 に形成し，前記梁補強金具の軸方向の前記片面側の面は，前記梁補強金具の内周か ら前記梁補強金具の前記外周部の一部である前記フランジ部の外周まで平面である という構成を採用したものであって（訂正後の請求項１），梁に外力が加わったとき＼n貫通孔の周縁部に生じる応力は，ウェブ部から貫通孔の中心軸に沿って離れるに従 って徐々に小さくなることから，梁補強金具の軸方向長さを必要以上に長くしない ように規制することにより，大きさの異なる貫通孔に対しても材料の無駄を省きつ つ必要な強度まで補強することができ（【００１２】），また，フランジ部により軸方 向の位置決めを正確かつ迅速に行うことができるという効果を奏するものである （【００４８】）。 このように，本件各発明等の特徴部分が，フランジ部のみにあるということはで きない。
(イ) また，控訴人は，本件各発明等の特徴部分であるフランジ部に特有の効果 は，「軸方向の位置決めを正確かつ迅速に行うことができる」というものにとどまり， 同効果は，被告各製品の宣伝広告において，需要者に何ら積極的に訴求されていな いなどと主張する。 しかし，控訴人のウェブサイト（甲３）や被告各製品のカタログ（甲４）におい て，被告各製品のフランジ状の部分も図示され，被告各製品の特徴として，鉄骨梁 ウェブ開口に被告各製品をはめ込み，片面（つば状の出っ張り部の外周部）のみを 全周溶接することにより，取付けの際に梁の回転が不要となり施工性が大幅にアッ プするという点が挙げられている。このような施工が可能となるのも，梁補強金具＼nにフランジ部に該当するつば状の出っ張り部を設けたからであると考えられ，被告 各製品の特徴は本件各発明等の構成に由来するものであると考えられる。＼nこの点，控訴人は，控訴人のウェブサイトや被告各製品のカタログにおいては， 「つば状の出っ張り部の外周部」のみを溶接固定するため，「[梁の反転が不要]とな り施工性が大幅にアップ」する作用効果が需要者に訴求されているところ，これら は，控訴人により工夫された独自の工法により奏される顕著な作用効果であって， 本件各発明等の作用効果ではない旨主張する。 しかし，本件各発明等は，梁に形成された貫通孔にリング状の梁補強金具をはめ 込んで，フランジ部を含む外周部が溶接固定される梁補強金具であるところ，被告 各製品の，鉄骨梁ウェブ開口に被告各製品をはめ込み，片面（つば状の出っ張り部 の外周部）のみを全周溶接するという取付方法は，本件各発明等に係る梁補強金具 の取付方法として通常想定される態様の１つにすぎず，控訴人により工夫された独 自の工法とはいえないから，控訴人の主張は採用できない。
ウ 推定覆滅の事情は，侵害者が主張立証責任を負うものであるところ，以上に よれば，本件においては，損害額の推定を覆滅すべき事情があるとは認められない。

◆判決本文

原審はこちらです。

◆平成29(ワ)26468

本件特許権の審取事件です。無効理由無しとした審決が維持されました。

◆平成30(行ケ)10163

　無効理由無しとした審決が維持されました。争点は実施可能要件、サポート要件、進歩性です。

　本件明細書によれば，本件発明１に係るスクラブ石けんの製造方法について， 次の事項が記載されていることが認められる。
　微粒火山灰に膨化処理を施した中空状のシラスバルーンをアルカリ溶液に浸漬し て，中空内部にアルカリ溶液を浸透させ，その後，アルカリ溶液に脂肪酸を添加す ることにより，前記シラスバルーンの外部において石けんを形成するとともに，中 空内部にも石けんを形成するものであり（【００２９】），アルカリ溶液には，界面活 性剤を添加しているため，アルカリ溶液の表面張力が弱められて，シラスバルーン＼n表面の微細なクラックからシラスバルーンの内部へ，アルカリ溶液を容易に浸入さ＼nせることができ，シラスバルーン内部はアルカリ溶液で満たされることとなる（【０ ０３２】，【００３３】）。
通常石けんを製造する場合には，脂肪酸（又は油脂）の溶液に，アルカリ溶液を 徐々に添加するのが一般的であるが，脂肪酸溶液とシラスバルーンとを混合し，次 いで，アルカリ溶液を添加した場合，シラスバルーンの内部にある脂肪酸溶液と， シラスバルーン内に浸入してきたアルカリ溶液とが，シラスバルーンの表面で石け＼nんを形成してしまい，アルカリ溶液の更なる浸入を妨げるため，シラスバルーン中 心部の脂肪酸溶液が未反応となりやすく，内包石けんが形成されにくいため，好ま しくない（【００３９】，【００４０】）。また，固形状又は半固形状の基材石けんに，シラスバルーンを混入させただけでは，単にシラスバルーンの表面に基材石けんが＼n付着するのみであり，粘度の高い基材石けんがシラスバルーンの中空内部に入って 内包石けんとなることはない（【００４３】）。これに対し，アルカリ溶液とシラスバ ルーンとを混合してアルカリ火山灰溶液を調製し，次いで，アルカリ火山灰溶液に 加温溶融した脂肪酸を添加すると，脂肪酸もまた徐々に表面のクラックを介してシ＼nラスバルーン内に浸透することとなり（【００３７】），シラスバルーンの表面で石け＼nんを形成しても，反応当初は高濃度のアルカリ溶液が脂肪酸溶液に比して多量にあ るため，速やかに石けん分子が分散することとなり，シラスバルーン内部に脂肪酸 溶液が入るのを妨げることがなく，シラスバルーン内部に十分な量の内包石けんを＼n形成することができる（【００４１】，【００４２】）。 具体的な工程は，次のとおりである。すなわち，加温可能で内部を減圧可能＼に形 成した調合タンク等で，アルカリ溶液調製工程を行い，２７．３重量部の水に，５． ５５重量部の水酸化カリウムを徐々に添加して，水酸化カリウムを十分溶解し，ア＼nルカリ水溶液をできるだけ室温に近い温度で調製し（【００５１】〜【００５３】）， 界面活性剤添加工程で，３重量部のグリセリン，５重量部の保湿剤，３重量部の増 泡剤，３重量部の界面活性剤をそれぞれアルカリ溶液中に添加して均一になるまで， できるだけ室温に近い温度撹拌を行う（【００５４】〜【００５６】）。シラスバルー ン添加工程では，２２.７４重量部の予め膨化処理を施して微細な中空球状に成形し＼nた火山灰（シラス），４重量部の白色顔料，０．０１重量部の糖類を，界面活性剤を 含有するアルカリ溶液に添加し，この際，まず，プラネタリーミキサー等で液中及 び液面を穏やかに撹拌し，次いで，ディスパー等により，強力な渦流を発生させて 液中に巻き込むように撹拌混合を行ってシラスバルーンや白色顔料が粉塵として宙 に舞うことを防止するとともに，当初の時点で空気を抱き込ませずに撹拌を行うこ とで，シラスバルーンの中空内部まで，効率よく界面活性剤を含有するアルカリ溶 液を浸透させ，撹拌時には，８０℃に達するまで徐々に液温を昇温する（【００５７】 〜【００６５】）。次に，浸透工程で調製した，界面活性剤を含有するアルカリ溶液と シラスバルーンとの混合液（アルカリ火山灰溶液）に，図１に示すＢ−１（脂肪酸） を添加する脂肪酸添加工程では，炭素数がＣ１２〜Ｃ１８で直鎖状の飽和又は不飽 和脂肪酸を好適に用い，脂肪酸の組成は，所望する石けんの性状に併せて適宜決定 することができ，本実施形態で用いる脂肪酸（又は脂肪酸塩）は，固体であるため， ７０〜９０℃に加熱溶融してから添加する（【００６６】，【００６９】〜【００７１】）。 石けん調製工程では，アルカリ火山灰溶液に脂肪酸を混合した直後より，調合タン ク内の減圧を行い，混合液中に含まれる空気を脱気（脱泡）しながら，２０分間撹拌 混合し，混合液の温度を７５〜８５℃，より好ましくは７７〜８３℃とすることに より，均一で滑らかであり，しかも，白色の際だったスクラブ石けんとすることが できる（【００７２】〜【００７７】）。 このようにして得られたスクラブ石けんは，シラスバルーンの内部にもペースト 状の石けんを含有している（【００８２】）。
イ 以上によれば，本件明細書には，微粒火山灰に膨化処理を施した中空状のシ ラスバルーンを，界面活性剤を含有するアルカリ溶液に浸漬して，中空内部にアル カリ溶液を浸透させ，その後，アルカリ溶液に脂肪酸を添加することにより，前記 シラスバルーンの外部において石けんを形成するとともに，中空内部にも石けんを 形成するスクラブ石けんを製造する方法について，その実施をすることができる程 度に明確かつ十分に記載されていると認められる。＼n
(3) 原告の主張について
原告は，中空状のシラスバルーンの中空内部に石けんが内包（形成）されている か否かを如何なる方法により観察（分析）できるのか，本件発明にかかる明細書に は何ら示されていないことから，本件明細書の記載は実施可能要件に適合しない旨＼nを主張する。 しかし，本件明細書の記載から，シラスバルーンの中空内部に石けんが形成され ることが十分に理解できることは，前記(2)のとおりであり，分析方法についての説 明がないことをもって実施可能要件に適合しないとはいえないから，原告の主張は＼n採用できない。

◆判決本文

　周知技術を適用する動機付けなしとして、ＣＳ関連発明について、知財高裁2部は、拒絶審決を取り消しました。

　前記２(1)のとおり，引用文献１には，「近年，コンテンツマネジメントシステム （以下，ＣＭＳ（Ｃｏｎｔｅｎｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｓｙｓｔｅｍ）という） によりウェブアプリケーションとして公開するコンテンツを構築し，管理すること＼nが行われている（例えば，特許文献１参照）。ところで，近年，ネイティブアプリケ ーションをダウンロードしてインストールすることができるスマートフォンが普及 している。スマートフォンのユーザは，ネイティブアプリケーションをインストー ルする場合，アプリケーションを提供する所定のアプリケーションサーバにアクセ スし，所望のネイティブアプリケーションを検索する。しかしながら，ＣＭＳによ って構築されるウェブアプリケーションは，ウェブサイトとして構＼築されるため， 検索サイトの検索結果として表示されることがあるものの，アプリケーションサー＼nバから検索することができない。したがって，アプリケーションサーバにおいてネ イティブアプリケーションを検索したユーザに，ＣＭＳにより開発したウェブアプ リケーションを利用してもらうことができないという問題がある。これに対して， ＣＭＳによって構築したウェブアプリケーションと同等の機能＼を有するネイティブ アプリケーションを開発し，当該ネイティブアプリケーションをアプリケーション サーバにアップロードすることも考えられる。しかしながら，ネイティブアプリケ ーションを新規に開発するには，多大な開発工数が必要であった。本発明は，ネイ ティブアプリケーションを容易に生成することができるアプリケーション生成装置， アプリケーション生成システム及びアプリケーション生成方法を提供することを目 的とする。」（段落【０００２】，【０００４】〜【０００７】）と記載されており，同記載からすると，引用発明は，ＣＭＳによって構築されるウェブアプリケーション＼nは，アプリケーションサーバから検索することができないため，アプリケーション サーバにおいてネイティブアプリケーションを検索したユーザに，ＣＭＳにより開 発したウェブアプリケーションを利用してもらうことができないこと及びＣＭＳに よって構築したウェブアプリケーションと同等の機能＼を有するネイティブアプリケ ーションを新規に開発するには，多大な開発工数が必要となることを課題とし，同 課題を解決するためのネイティブアプリケーションを生成する装置であることが認 められる。 引用発明は，上記課題を解決するために，前記(1)アで認定したとおり，既存のウ ェブアプリケーションのロケーションを示すアドレスや所望の背景画像を示すアド レス等の情報を入力するだけで，当該ウェブアプリケーションの表示態様を変更し＼nて，同ウェブアプリケーションが表示する情報を表＼示するネイティブアプリケーシ ョンを生成できるようにしたものと認められる。
イ 被告は，携帯通信端末の動きに伴う動作を行うネイティブアプリケーシ ョンを生成すること，特に，ＰｈｏｎｅＧａｐに係る技術が周知であると主張する。
(ｱ) 前記アのとおり，引用発明は，アプリケーションサーバにおいて検索で きるネイティブアプリケーションを簡単に生成することを課題として，同課題を， 既存のウェブアプリケーションのアドレス等の情報を入力するだけで，同ウェブア プリケーションが表示する情報を表＼示できるネイティブアプリケーションを生成す ることができるようにすることによって解決したものであるから，ブログ等の携帯 通信端末の動きに伴う動作を行わないウェブアプリケーションの表示内容を表＼示す るネイティブアプリケーションを生成しようとする場合，生成しようとするネイテ ィブアプリケーションを携帯通信端末の動きに伴う動作を行うようにする必要はな く，したがって，設定ファイルを設定するパラメータを「携帯通信端末に固有のネ イティブ機能を実行するためのパラメータ」とする必要はない。もっとも，引用文＼n献１の段落【００２４】には，ブログ等と並んで「ゲームサイト」が掲げられてお り，ゲームにおいては，加速度センサにより横画面と縦画面が切り替わらないよう に制御する必要がある場合が考えられる（引用文献５参照）が，ウェブアプリケー ションとして提供されるゲームは，(1)常に携帯通信端末の表示画面を固定する必要＼nがあるとはいえないこと，(2)加速度センサにより，携帯通信端末の姿勢に対応した 画面回転表示を制御する機能＼は携帯通信端末側に備わっており，端末側の操作によ って，表示画面を固定することができ，そのような操作は一般的に行われているこ＼nと，(3)引用文献１の段落【００２４】の「ゲームサイト」は，携帯通信端末の表示＼n画面を固定する必要のないブログ，ファンサイト，ショッピングサイトと並んで記 載されており，また，引用文献１には，加速度センサについて何らの記載もないこ とからすると，当業者は，上記の「ゲームサイト」の記載から，パラメータを「携 帯通信端末に固有のネイティブ機能を実行するためのパラメータ」とすることの必＼n要性を認識するとまではいえないというべきである。 また，引用発明によって生成されるネイティブアプリケーションは，ＨＴＭＬや ＪａｖａＳｃｒｉｐｔで記述されるウェブページを表示できるから，引用発明によ＼nり，乙４に記載されたＨＴＭＬ５ ＡＰＩのＧｅｏｌｏｃａｔｉｏｎを用いて携帯 通信端末の動きに伴う動作を行うウェブアプリケーションの表示内容を表＼示するネ イティブアプリケーションを生成しようとする場合も，生成されるネイティブアプ リケーションは，設定情報に含まれているウェブアプリケーションのアドレスに基 づいて，同ウェブアプリケーションに対応するウェブページを取得し，取得したウ ェブページのＨＴＭＬやＪａｖａＳｃｒｉｐｔの記述に基づいて，同ウェブアプリ ケーションの内容を表示でき，したがって，ネイティブアプリケーションの生成に＼n際して，設定ファイルを設定するパラメータを「携帯通信端末に固有のネイティブ 機能を実行させるためのパラメータ」とする必要はない。＼nさらに，被告主張周知技術に係る各種文献にも，引用発明の上記の構成の技術に＼nおいて，「携帯通信端末に固有のネイティブ機能を実行させるためのパラメータ」に＼n応じて設定ファイルを設定することの必要性等については何ら記載されていない （甲２〜５，７，８，乙１〜３）。
(ｲ) 前記アのとおり，引用発明は，簡易にネイティブアプリケーションを生 成することを課題として，既存のウェブアプリケーションのアドレス等の情報を入 力するだけで，当該ウェブアプリケーションが表示する情報を表＼示するネイティブ アプリケーションを生成できるようにしたのであり，具体的には，前記(1)アのとお り，入力しようとするウェブアプリケーションのロケーションを示すアドレス及び 表示態様に基づいて，テンプレートアプリケーション１１１に含まれる設定情報の＼n内容を書き換えるだけで目的とするウェブアプリケーションの表示する情報を表＼示 できるネイティブアプリケーションを生成でき，テンプレートアプリケーション１ １１に含まれるプログラムファイル１１３については，新たにソースコードを書く＼n必要はないところ，証拠（甲３，５，７，乙１〜３）によると，ＰｈｏｎｅＧａｐ によってネイティブアプリケーションを生成するためには，ＨＴＭＬやＪａｖａＳ ｃｒｉｐｔ等を用いてソースコード（プログラム）を書くなどする必要があるもの＼nと認められるから，引用発明に，上記のように，新たにソースコードを書くなどの＼n行為が要求されるＰｈｏｎｅＧａｐに係る技術を適用することには阻害事由がある というべきである。
被告は，(1)ＰｈｏｎｅＧａｐでは，ＰｈｏｎｅＧａｐのプラグインの仕組みを使 って，ＧＰＳなど端末のネイティブ部分にアクセス可能であり，端末のＧＰＳ機能＼ にアクセスすることで，ＧＰＳで取得した端末の現在位置が中心となるように地図 を表示することが可能＼となるから，引用発明において地図表示アプリケーションを＼n生成する際に，ＰｈｏｎｅＧａｐのフレームワークを採用することで，ネイティブ 機能であるＧＰＳ機能＼が利用可能となり，携帯通信端末の動きに伴う動作を設定可＼n能となり，また，(2)ＡｎｄｒｏｉｄＭａｎｉｆｅｓｔ．ｘｍｌに「ａｎｄｒｏｉｄ： ｓｃｒｅｅｎＯｒｉｅｎｔａｔｉｏｎ ＝”ｌａｎｄｓｃａｐｅ”」の１行を追加し たり（Ａｎｄｒｏｉｄの場合），「Ｌａｎｄｓｃａｐｅ Ｒｉｇｈｔ」又は「Ｌａｎ ｄｓｃａｐｅ Ｌｅｆｔ」のアイコンを選択すること（ｉＯＳの場合）で，スマー トフォンの画面を横画面に固定可能となり，縦画面に固定する設定を施す場合，Ａ＼nｎｄｒｏｉｄＭａｎｉｆｅｓｔ．ｘｍｌに「ａｎｄｒｏｉｄ：ｓｃｒｅｅｎＯｒｉ ｅｎｔａｔｉｏｎ ＝”ｐｏｒｔｒａｉｔ”」の１行を追加したり（Ａｎｄｒｏｉｄ の場合），「ｐｏｒｔｒａｉｔ」のアイコンを選択すること（ｉＯＳの場合）で，ス マートフォンの画面を縦画面に固定可能となるから，引用発明において，アプリケ＼nーションを生成する際に，ＰｈｏｎｅＧａｐのフレームワークを利用することで， 「携帯通信端末に固有のネイティブ機能を実行させるためのパラメータ」に応じて，＼n携帯通信端末において実行される「アプリケーションの，携帯通信端末の動きに伴 う動作」を規定する設定ファイルを備えることとなると主張する。 しかし，上記のとおり，引用発明にＰｈｏｎｅＧａｐの技術を適用することの動 機付けはないから，被告の上記主張は，その前提を欠くものであって，理由がない。
(ｳ) 以上からすると，引用発明に，被告主張周知技術を適用することの動機 付けは認められないというべきである。

◆判決本文

　進歩性無しとした審決が取り消されました。理由は一致点を相違点と認定した引用発明の認定誤りです。

　原告は，本件審決が認定した本件発明２と甲５発明との相違点Ａのうち， 甲５には，「頂部に設けられた横線シールは，前面パネルよりも裏面パネルに 近い側に位置し，かつ，裏面パネル側に倒され」る構成が開示されており，こ＼nの構成に係る部分は相違点ではなく，一致点であるから，本件審決の上記認＼n定は誤りである旨主張するので，以下において判断する。
ア 前記(1)の甲５の記載事項によれば，甲５には，「前面，裏面，側面，上 面及び底面を有し，上面が前面に向けて傾けられており，縦シール部分は 前面に設けられ，横シール部分が上面に設けられて裏面側に倒され，厚紙 の成形による折り込み片が上面上に折り畳まれている，厚紙の折り畳み式 包装容器」（甲５発明）が記載されていることが認められる。 また，甲５の「図１〜図４に示された包装容器１は，それ自体公知のよう に底と側壁と上壁領域とを有する被覆２からなる。包装容器は，上面が傾 けられたそれ自体公知の折り畳み式包装容器の形態で示されている。この 包装容器は，上面の領域に開口領域３を有している。」（５頁４行〜８行， 訳文５頁１０行〜１３行）との記載から，甲５の図１及び図４記載の包装 容器１は，「上面が傾けられたそれ自体公知の折り畳み式包装容器」である ことを理解できる。 そして，甲５の図１及び図４（別紙甲５図面参照）から，図４において左 右の三角形の折り込み片の頂点の上側に描かれている２個の小さな三角形 （別紙３−１の図４の拡大図参照）は，「横シール部分」を示したものと 認められる。
もっとも，甲５の図４には，２個の小さな三角形の間には「横シール部 分」は図示されていないが，一方で，(1)図４記載の包装容器１は，「上面が 傾けられたそれ自体公知の折り畳み式包装容器」であること，(2)本件優先 日当時（本件優先日平成１２年７月３１日），紙製包装容器において，横線 シールを横方向に横断的に設け，横線シールをする際に対向するシール領 域同士が同じ長さとなるような構造とすることは，技術常識であったこと＼n（前記(2)イ），(3)甲５の記載によれば，甲５の包装容器は，「蓋要素によ り再閉鎖可能な開口を備え，該開口は，最初の充填後に初めて開放する前＼nには，前記開口を取り囲む前記被覆材料と少なくとも接続された実質的に 平たい封印要素によって閉鎖されている包装容器」に関する考案（実用新 案登録請求の範囲の請求項１ないし１４）であり，「横シール部分」は，請 求項１ないし１４の考案特定事項とされていないから，図４において「横 シール部分」の図示が省略されたとしても不自然ではないことに照らすな らば，甲５の図４の２個の小さな三角形の間の下側には，横方向に横断的 に設けられた「横シール部分」が存在するが，その描写が省略されていると 理解できる。
加えて，甲５発明のように片流れ屋根形状（「前面」の高さが「裏面」の 高さよりも低い形状のもの）であって，「横シール部分」が横方向に横断的 に形成されている場合には，横線シールをする際に形成される折り込み片 （フラップ）において対向するシールが同じ長さとなるので（例えば，別紙 ３−２の展開図中の「横線シール位置」との記載の直下の青色の点の両側 のシール部分（「３０」及び「３０」の記載に対応する部分）参照），設計 上，必ず「横シール部分」は後方寄り（「裏面」に近い位置）に位置するこ とになるものと認められることに照らすと，甲５には，甲５発明において 相違点Ａに係る本件発明２の構成のうち，「頂部に設けられた横線シール＼nは，前面パネルよりも裏面パネルに近い側に位置し，かつ，裏面パネル側に 倒され」る構成を備えていることが開示されているものと認められる。＼nしたがって，相違点Ａのうち，上記構成は，相違点ではなく，一致点であ＼nるから，本件審決の相違点Ａの認定には誤りがある。
イ これに対し被告は，別紙４のとおり，「横線シール」が前方寄りに位置す る「片流れ屋根形状」の容器の例が多数存在することからすると，「片流れ 屋根形状」であれば，設計上，必ず横線シールが後方寄りに位置することに なるものとはいえないから，甲５において，甲５発明の「横シール部分」が 「前面」よりも「裏面」に近い側に位置していることの開示があるものとは いえない旨主張する。
そこで検討するに，前記ア認定のとおり，甲５の図４記載の包装容器１ は「上面が傾けられたそれ自体公知の折り畳み式包装容器」であることに 照らすと，甲５発明の上面（「頂部」）の形状は，本件優先日当時の折り畳 み式包装容器の一般的な形状のものと理解するのが自然である。 しかるところ，別紙４の説明資料１の展開図により紙製包装容器を製造 するには，折り目線に沿って折り畳むに際して，水色の部分を内側に折り 込む工程がさらに必要となるものであり，甲５の記載を全体としてみても， 甲５記載の包装容器１において，このような展開図をあえて選択する必要 性は認められない。また，本件優先日当時，説明資料１に係る紙製包装容器 の形態が公知であったものと認めるに足りる証拠はない。 同様に，説明資料２の展開図により紙製包装容器を製造するには，折り 目線に沿って折り畳むに際して，折目線に沿って折り畳むに際して，紫色 の部分を外側に折り込む工程がさらに必要となるものであって，甲５の記 載を全体としてみても，甲５記載の包装容器１において，このような展開 図をあえて選択する必要性は認められない。また，本件優先日当時，説明資 料２に係る紙製包装容器の形態が公知であったものと認めるに足りる証拠 はない。
次に，説明資料３ないし５の展開図は，通常の長方形の形状の展開図と 比べ，複雑な形状の展開図である上，説明資料３ないし５の展開図により 紙製包装容器を製造するには，側面パネル上の三角形で示される折り込み 片を液体充填物が漏れないように接着するための工程がさらに必要となる ものであり，甲５の記載を全体としてみても，甲５記載の包装容器１にお いて，このような展開図をあえて選択する必要性は認められない。また，本 件優先日当時，説明資料３ないし５に係る紙製包装容器の形態が公知であ ったものと認めるに足りる証拠はない。 したがって，被告の上記主張は理由がない。
(4) 相違点Ａの容易想到性の判断の誤りについて
本件審決は，相違点Ａについて，(1)甲５発明の上面の横シール部分は，裏面 側に倒されているものの，前面よりも裏面側に位置するものではないし，甲 ５の記載においても，展開図等で上面の横シール部分が裏面側に近い側に位 置することを示唆する記載はなく，しかも，「折り込み片」を上面に折り畳む ものであり，容器の裏面側の２隅を補強することについての記載もない，(2) 本件発明２は，片流れ屋根形状の頂部から「頂部成形による折り込み片が側 面パネル上に斜めに折り込まれ」るだけではなく，「頂部に設けられた横線シ ールは，前面パネルよりも裏面パネルに近い側に位置し，かつ，裏面パネル側 に倒され」という構成を合わせて備えることにより，裏面パネル側に倒され＼nた「横線シール」を，容器頂部の背面側の２隅若しくはその近傍に対して近接 させて補強するものであり，単に，甲５発明において横線シールを側面側に 折り込むことのみで，本件発明２の構成に到達できるというものではないな＼nどとして，本件発明２の相違点Ａに係る構成は，当業者が容易に想到するこ＼nとができたものではない旨判断した。 しかしながら，前記(3)認定のとおり，甲５には，甲５発明において，相違 点Ａのうち，「頂部に設けられた横線シールは，前面パネルよりも裏面パネル に近い側に位置し，かつ，裏面パネル側に倒され」る構成を備えていることが＼n開示されているものと認められるから，上記構成に係る部分は，相違点では＼nなく，一致点であるから，本件審決の上記判断には，その前提において誤りが ある。

◆判決本文

　新規性無し（29条1項3号）とした審決が維持されました。3号で審取までいくのは珍しいですね。

　原告は，引用例から，「待機状態」から「操作可能状態」に遷移することは観念で＼nきず，遷移を実行するための構成の開示もないから，本願発明に係る「遷移手段」を＼n認定することはできないと主張する。 そこで判断するに，本願明細書の【００４５】の記載によれば，本願発明の「待機 状態」とは，「例えば電源ケーブルを介して通電されているが，操作ができる状態と はなっていない場合」，又は，「利用者によりベッド動作の制限が行われている状態」 であると解される。 そして，引用発明の「キー６ａが解放されず押し続けられている場合は，解放さ れるまで待機し，リモコン６のキー６ａが解放され，さらに任意のキー６ａを押し たときに，アクチュエータ４を起動する（ＳＴＥＰ３）」構成によれば，電源を投入＼nした後，ＳＴＥＰ２で「キー６ａが解放され」るまでの間は，本願発明の「待機状 態」に相当するということができる。 引用発明は，「キー６ａが解放され」た後に，任意のキー６ａを押せばアクチュエ ータ４を起動できる状態，すなわち，ベッドの操作が可能な状態になるから，キー＼n６ａの解放の前後で，「待機状態」から「操作可能状態」に遷移するということがで＼nきる。また，本願発明の「遷移手段」は，「待機状態」から「操作可能状態」に遷移＼nすることを手段として記載したものということができる。 したがって，引用発明が，キー６ａの解放の前後で，「待機状態」から「操作可能＼n状態」に遷移しているということができ，引用発明のリモコン６は，「遷移手段」に 相当する構成も当然に備えている。＼n以上によれば，引用例には，本願発明における「待機状態から，操作可能状態に遷＼n移させる遷移手段」の開示があることになるので，引用例から本願発明の「遷移手 段」を認定することができる。これと異なる旨をいう原告の主張は理由がない。
オ 構成要件Ｂ（待機状態）について＼n
(ア) 引用発明の「リモコン６」が，「電源を投入した後」，ＳＴＥＰ１及び２を経 て，「リモコン６のキー６ａが解放され」るまでの間は，「アクチュエータ４を起動 する」ことができない状態であることは，本願発明の「ベッド操作装置は，通電され ると待機状態とな」ることに相当する。
(イ) 本願発明との対比判断の誤りをいう原告の主張について
原告は，引用例には本願発明の「待機状態」の開示がないと主張する。 しかしながら，本願発明の「待機状態」とは，前記エ(ウ)で説示したとおり，「例 えば電源ケーブルを介して通電されているが，操作ができる状態とはなっていない 場合」，又は，「利用者によりベッド動作の制限が行われている状態」であると解さ れる。これまでに説示したとおり，本件審決の引用発明の認定には誤りがないと認 められるところ，引用発明の「キー６ａが解放されず押し続けられている場合は， 解放されるまで待機し，リモコン６のキー６ａが解放され，さらに任意のキー６ａ を押したときに，アクチュエータ４を起動する（ＳＴＥＰ３）」構成によれば，電源＼nを投入した後，ＳＴＥＰ２で「キー６ａが解放され」，その後「さらに任意のキー６ ａを押」すまでの間は，アクチュエータ４の動作を行うことができない。このよう に，電源を投入した後，ＳＴＥＰ２で「キー６ａが解放され」るまでの間は，アクチ ュエータ４の操作ができる状態にないのであるから，この間，リモコン６は「待機 状態」にあるということができる。 したがって，引用例には，本願発明における「待機状態」の開示があるものと認め られ，これと異なる旨をいう原告の主張は理由がない。

◆判決本文

　動機付けありと認定されたものの、組み合わせても本件発明の構成までは想到しないとして、進歩性無しとした拒絶審決が取り消されました。＼n

　イ 引用発明への甲２技術の適用
しかしながら，仮に引用発明に甲２技術を適用しても，甲２には，前記有機系廃 棄物の固形物上にトバモライト構造が層として形成されることの記載はないから，＼n相違点２’に係る「前記重金属類が閉じ込められた 5CaO･6SiO2･5H2O 結晶（トバモ ライト）構造」が「前記有機系廃棄物の固形物上に」「層」として「形成」されると＼nの構成には至らない。＼nこの点につき，本件審決は，引用発明に甲２技術が適用されれば，「前記重金属類 が閉じ込められた 5CaO･6SiO2･5H2O 結晶（トバモライト）構造」が「前記有機系廃＼n棄物の固形物上に」いくらかでも「層」として「形成」されて，重金属の溶出抑制を 図ることができるものになる旨判断し，被告は，生成した造粒物の表面全体をトバ＼nモライト結晶層で覆うことになるのは当業者が十分に予＼測し得ると主張する。しか しながら，特開２００２−３２０９５２号公報（甲８）にトバモライト生成によっ て汚染土壌の表面を被覆することの開示があるとしても（【００２８】，図１。図１＼nは別紙甲８図面目録のとおり。），かかる記載のみをもって，トバモライト構造が「前＼n記有機系廃棄物の固形物上に」「層」として「形成」されることが周知技術であった とは認められず，被告の主張を裏付ける証拠はないから，引用発明１に甲２技術を 適用して相違点２’に係る本願発明の構成に至るということはできない。＼n

◆判決本文

　訂正要件を満たすとともに、進歩性違反無しとした審決が維持されました。

　本件訂正は，請求項１における「前記ＬＥＤ基板に搭載されるＬＥＤの個 数を，順方向電圧の異なるＬＥＤ毎に定まるＬＥＤ単位数の最小公倍数とし ている光照射装置。」を，「前記ＬＥＤ基板に搭載されるＬＥＤの個数を，順 方向電圧の異なるＬＥＤ毎に定まるＬＥＤ単位数の最小公倍数とし，複数の 前記ＬＥＤ基板を前記ライン方向に沿って直列させてある光照射装置。」に訂 正するものである。 そして，原告は，本件訂正は，本件訂正前は１枚のＬＥＤ基板についての 発明であったものを，複数のＬＥＤ基板をライン状に直列させて所望の長手 方向の長さの製品を得るという発明に変質させるものであり，実質上特許請 求の範囲を拡張し，又は変更するものであるから，特許法１２６条６項に違 反する旨主張する。 そこで，この点について検討する。
ア 本件特許の特許請求の範囲（請求項１）の「ＬＥＤ基板」の意義
(ア) 本件訂正前の特許請求の範囲（請求項１）の記載によれば，「ＬＥＤ 基板」とは，「ライン状の光を照射する光照射装置」に「備え」られた「基 板収容空間を有する筐体」に「収容」され，「複数の同一のＬＥＤを搭載 した」ものであって，「搭載されるＬＥＤの個数を，順方向電圧の異なる ＬＥＤ毎に定まるＬＥＤ単位数の最小公倍数と」するものであることを 理解できる。 一方，本件訂正前の特許請求の範囲（請求項１）には，「ＬＥＤ基板」 の個数について定義した記載はなく，「ＬＥＤ基板」の個数を単数に限定 して解釈すべき根拠となる記載はない。
(イ) 次に，前記(1)イのとおり，本件明細書の発明の詳細な説明には，「本 発明」は，複数の同一のＬＥＤを搭載したＬＥＤ基板と，前記ＬＥＤ基 板を収容する基板収容空間を有する筐体とを備えた光照射装置であっ て，電源電圧とＬＥＤを直列に接続したときの順方向電圧の合計との差 が所定の許容範囲となるＬＥＤの個数をＬＥＤ単位数とし，前記ＬＥＤ 基板に搭載するＬＥＤの個数を，順方向電圧の異なるＬＥＤ毎に定まる ＬＥＤ単位数の公倍数とする構成を採用することにより，ＬＥＤ基板の＼nサイズを同一にして，部品点数及び製造コストを削減できるという効果 を奏するものであり，さらに，上記ＬＥＤ基板に搭載するＬＥＤの個数 を，上記ＬＥＤ単位数の最小公倍数とすることにより，ＬＥＤ基板の大 きさを同じにするだけでなく，その大きさを可及的に小さくして，汎用 性を向上させるという効果を奏する旨が記載されており，この点に本件 訂正前の特許請求の範囲（請求項１）の発明（以下「本件訂正前発明１」 という。）の技術的意義があると認められる。 また，当業者であれば，上記「汎用性を向上させる」とは，可及的に 小さな大きさのＬＥＤ基板の直列枚数を変えることにより，ＬＥＤ基板 を様々な長さの光照射装置に用いることのできるようにすることなど を意味するものであることを理解できるものといえる。 そして，本件訂正前発明１の上記技術的意義に照らすと，上記ＬＥＤ 基板の個数を単数に限定する必然性はみいだし難い。 むしろ，本件明細書の【発明を実施するための最良の形態】に関する 記載は，複数の上記ＬＥＤ基板をライン方向に沿って直列させることが 可能であることを理解できるものであって（【００１７】，【００４１】，＼n図１），このことも，上記理解を裏付けるものといえる。
(ウ) 以上の本件訂正前発明１の特許請求の範囲（請求項１）の記載及び 本件明細書の記載を総合すれば，本件訂正前発明１の「ＬＥＤ基板」は 個数が単数のものに限定されないと解される。 イ 訂正の適否について 本件訂正による訂正事項は，前記柱書のとおりであり，本件訂正前にお いては，ＬＥＤ基板の枚数や具体的な配置の特定がなかったものを，本件 訂正後においては，「複数の前記ＬＥＤ基板を前記ライン方向に沿って直列 させてある」ことを特定するものである。 そして，本件明細書には，２つのＬＥＤ基板をライン方向に沿って直列 させること（【００１７】，【００１９】，図１）及びＬＥＤ基板の直列させ る数を変更して，光照射装置の長さを変更させること（【００４１】）が記 載されていることから，本件訂正は，願書に添付した明細書，特許請求の 範囲又は図面に記載した事項の範囲内でした訂正であると認められる。 また，本件訂正前発明１の「ＬＥＤ基板」は個数が単数のものに限定さ れないと解されることについては，前記アのとおりであり，本件訂正は， 訂正前に特定されていなかった基板の枚数や配置を特定するものに過ぎな いから，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものではないと認 められる。 したがって，本件訂正は，実質上特許請求の範囲を変更するものではな く，訂正要件に適合するとした本件審決の判断に誤りはないから，原告主 張の取消事由１は理由がない。
・・・・
前記(1)のとおり，原告製品「ＩＤＢ−Ｌ６００／２０ＲＳ」及び「ＩＤ Ｂ−Ｌ６００／２０ＷＳ」（甲５）として，本件出願前に公然実施をされた 甲５発明は，ＬＥＤ基板に搭載されるＬＥＤの個数が，順方向電圧の異な るＬＥＤ毎に定まるＬＥＤ単位数の公倍数である，ライン状の光を照射す る照射装置であって，上記ＬＥＤ基板を２枚，上記ライン方向に沿って直 列させるものであるといえる。 しかしながら，上記の原告製品からは，いかなる技術思想に基づき，１ 枚のＬＥＤ基板に搭載されるＬＥＤの個数を定めたのか，また，そのよう なＬＥＤ基板を２枚長手方向に直列させることにしたのかは，明らかでな い（前記(1)）。 また，前記２(1)及び３のとおり，本件出願当時，原告製品「ＩＤＢ−１ １／１４Ｒ」及び「ＩＤＢ１１／１４Ｗ」（甲３）として甲３発明が，原告 製品「ＩＤＢ−Ｃ１１／１４Ｒ」及び「ＩＤＢ−Ｃ１１／１４Ｂ」（甲４） として甲４発明が，いずれも公然実施されており，これらの発明は，１枚 のＬＥＤ基板に搭載されるＬＥＤの個数が，順方向電圧の異なるＬＥＤ毎 に定まるＬＥＤ単位数の最小公倍数であるものであるが，他方で，上記の 原告製品からは，いかなる技術思想に基づき，同製品のＬＥＤ基板に搭載 されるＬＥＤの個数を定めたのかは，明らかでない（前記２(1)，３）。 さらに，前記２(2)ウのとおり，本件出願当時，ＬＥＤ基板の設計におけ る技術分野では，故障を防ぎ，品質を保持し，作業を効率化するために， ＬＥＤ基板間の配線及び半田付けを極力減らすようにすることが技術常識 であった。
そうすると，甲５発明に接した当業者は，仮に，当該プリント基板（Ｌ ＥＤ基板）に搭載されるＬＥＤの個数が，赤色ＬＥＤを直列に接続する場 合の個数と白色ＬＥＤを直列に接続する場合の個数の公倍数であることを 認識し，かつ，原告製品として公然実施されていた，１枚のプリント基板 （ＬＥＤ基板）に搭載されるＬＥＤの個数が，順方向電圧の異なるＬＥＤ 毎に定まるＬＥＤ単位数の最小公倍数である甲３発明及び甲４発明を認識 していたとしても，甲５発明において，２枚のＬＥＤ基板を長手方向に直 列させるという構成を維持したまま，１枚のプリント基板に搭載するＬＥ＼nＤの個数を１７４個から，直列接続されている赤色ＬＥＤの個数「６」と 直列接続されている白色ＬＥＤの個数「３」の最小公倍数である６個に変 更する（相違点３に係る本件発明１の構成とする）ことの動機付けはなく，＼nかかる構成とすることを容易に想到することができたものと認めることは＼nできず，むしろ，１枚のプリント基板に搭載するＬＥＤの個数を減らして， 同一数のＬＥＤを配設するのに必要なプリント基板数を増やすことには阻 害要因があったと認められる。
イ 以上のとおり，当業者において，甲５発明に基づき，又は，甲５発明に 甲３発明ないし甲４発明を適用して，相違点３に係る本件発明１の構成に＼n容易に想到することができるものとは認められない。

◆判決本文

　無効理由無しとした審決が取り消されました。争点は、補正要件、記載要件、進歩性と多くありましたが、知財高裁3部は、実施可能要件違反と判断しました。発明は機械の構＼造です。機械分野で実施可能要件違反の無効理由は珍しいです。＼n

　ア 本件明細書には，(1)本件発明のマッサージ機は，施療者の臀部または大＼n腿部が当接する座部１１ａ，及び施療者の背部が当接する背凭れ部１２ａ を有する椅子本体１０ａと，該椅子本体１０ａの両側部に肘掛部１４ａを 有する椅子式マッサージ機１ａであり，前記背凭れ部１２ａは，座部１１ ａの後側にリクライニング可能に連結されていること（段落【００２２】），＼n(2)肘掛部１４ａは，椅子本体１０ａに対して前後方向に移動可能に設けら＼nれ，背凭れ部１２ａのリクライニング角度に応じた所定の移動量を保持し ながら背凭れ部１２ａのリクライニング動作に連動して前記肘掛部１４ａ が椅子本体１０ａに対して前後方向に移動するようにされていること（段 落【００５４】），(3)肘掛部１４ａの下部に前後方向に回動するための回 動部１４１ａを設けること（段落【００５５】），(4)肘掛部１４ａの後部 で回動可能に背凭れ部１２ａの側部と連結する連結部１４２ａを設けるこ＼nと（段落【００５５】）が記載されている。 また，【図４】は，背凭れ部１２ａが座部に対してリクライニングする と，背凭れ部１２ａに連結された肘掛部１４ａが前後方向に回動すること を概略的に図示している（段落【００５４】，【００５５】）。
イ 上記アによれば，本件明細書には，［１］肘掛部の後部と背凭れ部の側 部とを，「肘掛部全体が，前記背凭れ部のリクライニング動作に連動して， リクライニングする方向に傾くように」（構成要件Ｅ）連結する連結手段＼nについては連結部１４２ａによる回動関係が，［２］肘掛部全体を座部に 対して回動させる回動手段については回動部１４１ａによる回動関係が開 示されているが，［３］背凭れ部をリクライニングするように座部に対し 連結する連結手段の具体的な構成は記載されていない。また，本件明細書＼nには，「背凭れ部のリクライニング角度に関わらず施療者の上半身におけ る着座姿勢を保」つように（構成要件Ｆ），［１］肘掛部の後部と背凭れ＼n部の側部とを，「肘掛部全体が，前記背凭れ部のリクライニング動作に連 動して，リクライニングする方向に傾くように」連結する連結手段（構成＼n要件Ｄ，Ｅ），［２］背凭れ部のリクライニング動作の際に上記の連結手 段を介して肘掛部全体を座部に対して回動させる回動手段（構成要件Ｄ）＼n及び［３］背凭れ部をリクライニングするように座部に対し連結する連結 手段（構成要件Ｄ）の具体的な組み合わせの記載はない。＼n
ウ 審決は，本件明細書の【図４】は，背凭れ部が座部に対して回動し，背 凭れ部に連結された肘掛部が回動するという事項（段落【００５４】，【０ ０５５】）を概略的に図示したものであり，そのための「適宜の回動手段」 「適宜の連結手段」については当業者が過度の試行錯誤なく適宜に行い得 る程度のことであると認定する。 しかし，上記イのとおり，本件においては，構成要件Ｄ〜Ｆを充足する＼nような，［１］肘掛部の後部と背凭れ部の側部を連結する連結手段，［２］ 肘掛部全体を座部に対して回動させる回動手段及び［３］背凭れ部を座部 に対し連結する連結手段の具体的な組み合わせが問題になっており，した がって，これらの各手段は何の制約もなく部材を連結又は回動させれば足 りるのではなく，それぞれの手段が協調して構成要件Ｄ〜Ｆに示された機＼n能を実現する必要がある。そうすると，このような機能＼を実現するための 手段の選択には，技術的創意が必要であり，単に適宜の手段を選択すれば 足りるというわけにはいかないのであるから，明細書の記載が実施可能要＼n件を満たしているといえるためには，必要な機能を実現するための具体的＼n構成を示すか，少なくとも当業者が技術常識に基づき具体的構＼成に至るこ とができるような示唆を与える必要があると解されるところ，本件明細書 には，このような具体的構成の記載も示唆もない。＼n
エ 被告は，本件明細書の記載から当業者が実施し得る本件発明１の具体的 な構成として，別紙被告主張図面目録記載のとおり動作するマッサージ機＼nの具体的構成（以下「被告主張構＼成」という。）を主張する。 被告主張構成は，［１］肘掛部の後部と背凭れ部の側部とを本件明細書＼nの【図４】同様の回動手段により連結し，［２］肘掛部の下部の椅子本体 に設けられた回動部から延びる円柱状部材が肘掛部内に存在する空洞部に 挿入され，［３］座部の後端に軸心を設けて背凭れ部を回動させる回動手 段を設けた構成であり，リクライニング前は，肘掛部の下部に設けられた＼n回動部から延びる円柱状部材が肘掛部内に存在する空洞部の奥まで達して おり（【被告参考図(1)−２】），これをリクライニングすると，背凭れ部 のリクライニング動作に連動して肘掛部全体がリクライニングする方向に 傾くに従って，肘掛部全体が円柱状部材から上記空洞部に沿って遠ざかる ように移動する（【被告参考図(2)】から【被告参考図(3)】）というもので ある。 しかし，本件明細書には被告主張構成の記載や示唆はないから，被告主＼n張構成が直ちに実施可能＼要件適合性を裏付けるものではない上に，当業者 が，上記ア及びイのとおりの本件明細書の記載及び出願当時の技術常識に 基づいて，過度の試行錯誤を要することなく，被告主張構成を採用し得た＼nというべき技術常識ないし周知技術に関する的確な証拠もない。
オ 以上によれば，本件明細書には，当業者が，明細書の発明の詳細な説明 の記載及び出願当時の技術常識に基づいて，過度の試行錯誤を要すること なく，本件発明１を実施することができる程度に発明の構成等の記載があ＼nるということはできず，この点は，本件発明１を引用する本件発明２につ いても同様である。したがって，本件明細書の発明の詳細な説明の記載は，その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものとはいえない。＼n

◆判決本文