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知財みちしるべ：最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました
争点別に注目判決を整理したもの
特段の効果
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2020.03.11
平成30(行ケ)10165 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年2月19日 知的財産高等裁判所
進歩性違反無しとした無効審決が、動機付けあり、特段の効果無しとして取り消されました。
(ア) 甲３には，引用発明２−２−１’（実施例４記載の用時混合型の医療 溶液）が「血液浄化用薬液」であることを明示した記載はない。 一方で，甲３には，前記(1)イ(イ)認定のとおり，「本発明」の目的の１ つは，滅菌されかつ沈殿物を含まず，保存及び使用の間に渡り良好な安 定性を保証する「医療溶液」（血液透析，血液透析濾過，血液濾過及び腹 膜透析用の透析液，腎疾患集中治療室内での透析用の溶液，通常は緩衝 物質を含む置換液又は輸液，並びに栄養目的のための溶液）を提供する ことにあることの開示がある。この「医療溶液」中の「腎疾患集中治療 室内での透析用の溶液」とは，救急・集中治療領域において，急性腎不 全の患者に対して行う持続的な血液浄化のための透析用の溶液を含むこ とは自明である。
また，甲３には，前記(1)イ(ア)及び(イ)認定のとおり，(1)急性腎不全に 罹患している患者に適応となる治療法は，数週間を通しての持続的腎機 能代替療法（ＣＲＲＴ）であり，血液濾過が用いられるが，血清リンレ＼nベルが正常な患者からリンを効率的に除去してしまう結果，定期的な週 ３回の血液透析治療を受けている患者よりも高い頻度で，低リン血症が 起こり得るものであること，(2)低リン血症は，リンの投与によって予防，＼n治療されるが，医療溶液にリンを導入する場合，沈殿する様々なリン酸 カルシウムの形成の問題があり，生理的ｐＨに等しいｐＨ値を有する生 理溶液では，リン酸カルシウムの沈殿の危険性が高くなるという問題が あること，(3)「本発明」の発明者らは，特定のｐＨ範囲等の如き一定の 条件下では，カルシウムイオン及びマグネシウムイオンを重炭酸塩及び リン酸塩重炭酸塩と共に保持し得ることができ，滅菌の安定なリン酸塩 含有医療溶液を提供できることを見出したことの開示があることからす ると，「本発明」の実施例である引用発明２−２−１’の「医療溶液」は， 急性腎不全に罹患している患者に適応し得るものと理解できる。 以上の点に照らすと，甲３に接した当業者においては，甲３記載の実 施例４（引用発明２−２−１’）において，当該「医療溶液」を「血液浄 化用薬液」にすることを試みる動機付けがあるものと認められる。 したがって，当業者は，引用発明２−２−１’において，相違点（甲 ３−３−ｂ”）に係る本件訂正発明１２の構成とすることを容易に想到す＼nることができたものと認められる。 これと異なる本件審決の判断は，誤りである。
(イ) これに対し被告らは，引用発明２−２−１’は，単なる「医療溶液」 にすぎず，これを「血液浄化用薬液」として使用することができると解 すべき技術常識は存在しないことなどからすると，甲３に「医療溶液」 として記載された引用発明２−２−１’を「血液浄化用薬液」とするこ とは，当業者が容易に想到し得たことではない旨主張する。 しかしながら，前記(ア)のとおり，甲３の記載事項に照らすと，当業 者は，引用発明２−２−１’において，相違点（甲３−３−ｂ’’）に係る 本件訂正発明１２の構成とすることを容易に想到することができたもの＼nと認められるから，被告らの上記主張は採用することができない。
イ 相違点（甲３−３−ｄ”）について
(ア) 引用発明２−２−１’（実施例４記載の用時混合型の医療溶液）にお ける第一単一溶液と第二単一溶液を混合した即時使用溶液の各成分の イオン濃度は，「Ｋ＋」（カリウムイオン濃度）が「４．０ｍＭ」（４．０ ｍＥｑ／Ｌ），「ＨＰＯ4 2-」（リン酸イオン濃度）が「１．２０ｍＭ」（無 機リン濃度３．７２ｍｇ／ｄＬ），「Ｃａ2+」（カルシウムイオン濃度） が「１．２５ｍＭ」（２．５０ｍＥｑ／Ｌ），「Ｍｇ2+」（マグネシウムイ オン濃度）が「０．６ｍＭ」（１．２ｍＥｑ／Ｌ），「ＨＣＯ₃⁻」（炭酸水 素イオン濃度）が「３０．０ｍＭ」（３０．０ｍＥｑ／Ｌ）である。 一方，前記(1)イ(イ)の認定事実によれば，甲３には，(1)「本発明」の 目的の１つは，滅菌されかつ沈殿物を含まず，保存及び使用の間に渡り 良好な安定性を保証する「医療溶液」を提供することにあること，(2)「本 発明」の発明者らは，カルシウムイオン及びマグネシウムイオンは，特 定のｐＨ範囲等の如き一定の条件下では，重炭酸塩と共に保持し得るも のであり，一定の条件下では，リン酸塩とも一緒に保持することができ， 特定の環境，濃度，ｐＨ範囲及びパッケージングにおいて，滅菌の安定 なリン酸塩含有医療溶液を提供できることを見出したこと，(3)「本発明」 は，上記課題を解決するため，「即時使用溶液」が，１．０〜２．８ｍＭ の濃度（無機リン濃度に換算すると「３．１〜８．７ｍｇ／ｄＬ」）のリ ン酸塩を含み，滅菌され，かつ６．５〜７．６のｐＨを有するという構＼n成を採用したことの開示があることが認められる。
加えて，甲３には，(4)「本明細書で述べる現在好ましい実施形態への 様々な変更および修正は当業者に明らかであることが理解されるべきで ある。そのような変更および修正は，本発明の精神および範囲から逸脱 することなくおよびその付随する利点を減じることなく実施することが できる。」（前記(1)ア(ケ)）との記載があることに照らすと，甲３に接し た当業者は，引用発明２−２−１’における上記即時使用溶液の各成分 のイオン濃度を最適なものに変更し得るものと理解するものといえる。 しかるところ，前記(2)イ認定のとおり，本件優先日当時，「急性血液 浄化」のための血液濾過（透析）用に使用され得る，市販されている透 析液及び補充液において，カルシウムイオン濃度を「２．５〜３．５ｍ Ｅｑ／Ｌ」，マグネシウムイオン濃度を「１．０〜１．５ｍＥｑ／Ｌ」， 炭酸水素イオン濃度を「３０ｍＥｑ／Ｌ」前後の範囲の中で調整するこ とは，技術常識又は周知であったものである。 そして，上記技術常識又は周知技術を踏まえると，引用発明２−２− １’における上記即時使用溶液のマグネシウムイオン濃度（「１．２ｍＥ ｑ／Ｌ」）を市販されている透析液及び補充液の数値範囲の中で調整する ことは，当業者が適宜選択し得る設計事項であるものと認められる。 そうすると，甲３に接した当業者は，引用発明２−２−１’における 上記即時使用溶液のマグネシウムイオン濃度を市販されている透析液及 び補充液の上記数値範囲内の「１．０ｍＥｑ／Ｌ」（相違点（甲３−３− ｄ”）に係る本件訂正発明１２の構成）にすることを容易に想到すること＼nができたものと認められる。 したがって，これと異なる本件審決の判断は，誤りである。
(イ) これに対し被告らは，(1)不溶性微粒子の形成を抑制する溶液を実現 するためには，リン酸塩の濃度のみならず，溶液に含まれる他の成分及 び各イオン濃度の組合せが調整される必要があるから，これらの組合せ が１個の不可分のまとまりのある技術事項となるところ，本件訂正発明 １２は，配合及び混合液の各成分の濃度が所定の組合せであることによ って，混合後長時間が経過してｐＨが上昇しても，不溶性炭酸塩の生成 を抑制することができる用時混合型急性血液浄化用薬液を実現したも のであるから，混合液の各成分の濃度は，成分ごとに区々別々に対比す るのではなく，各成分の濃度の組合せを一つの単位として認定して，引 用発明２−２−１’と対比するのが相当である，(2)引用発明２−２−１’ は，「所定のリン酸塩の濃度に対し，粒子の形成が２４時間内抑制され る，混合時の即時使用溶液のｐＨの範囲を特定した発明」であり，本件 訂正発明１２とは，技術的意義を異にする発明であるから，各成分の濃 度の相違は，設計事項となるものではなく，また，引用発明２−２−１’ に基づき，その各成分の濃度を変更して本件訂正発明１２に到達しよう とする動機付けは，そもそも観念できない，(3)引用発明２−２−１’は， 低リン血症を防止するとともに粒子の形成を抑制する旨の課題に対し， 所定の配合及び各成分の濃度を定めるとともに，「溶液混合時のｐＨの 範囲を定めることにより」既に上記課題を解決しているものであるから， 引用発明２−２−１’に接した当業者が，上記課題を解決するために引 用発明２−２−１’の各成分の濃度を変更する動機付けもない，(4)一定 の濃度の範囲内で各成分の濃度を適宜に変動することができるのは，あ くまで，「一般の透析液・補充液」限りのものであって，これは，リン 酸塩を含む溶液に妥当するものではないなどとして，当業者は，引用発 明２−２−１’において，相違点（甲３−３−ｄ”）に係る本件訂正発 明１２の構成（マグネシウムイオン濃度を「１．０ｍＥｑ／Ｌ」）とす＼nることを容易に想到し得たものではない旨主張する。 しかしながら，前記(ア)のとおり，甲３に接した当業者においては， 甲３記載の実施例４（引用発明２−２−１’）において，マグネシウム イオン濃度を市販されている透析液及び補充液の数値範囲の中で調整 することは，当業者が適宜選択し得る設計事項であるものと認められる。 そうすると，当業者は，引用発明２において，相違点（甲３−３−ｄ”） に係る本件訂正発明１２の構成とすることを容易に想到することができ＼nたものと認められる。このことは，混合液の各成分の濃度の組合せをひ とまとまりの相違点と認定した場合であっても同様である。 したがって，被告らの上記主張は採用することができない。
ウ 相違点（甲３−３−ａ”）について
(ア) 本件訂正発明１２の特許請求の範囲（請求項１２）の記載中には， 本件訂正発明１２の「当該薬液調製後少なくとも２７時間にわたって不 溶性微粒子や沈殿の形成が実質的に抑制され」との構成の意義を規定し＼nた記載はない。 次に，本件明細書（甲１１）には，「時間の経過と共に補充液中のカル シウムイオンおよびマグネシウムイオンと炭酸水素イオンが反応し，不 溶性の炭酸塩の微粒子や沈殿が生じる」こと（【０００７】），「当該薬液 中には，カルシウムイオンやマグネシウムイオンが存在するにも拘わら ず，リン酸イオンを含有させても不溶性のリン酸塩を生じない。また， リン酸イオンの存在により，炭酸水素イオンとカルシウムイオンやマグ ネシウムイオンが共存し，ｐＨが７．５を超えるような長時間後であっ ても，不溶性炭酸塩の生成が抑制される」こと（【００２３】），「不溶性 微粒子や沈澱の生成が長時間にわたって抑制される」とは，投与対象に 適用すべき最終薬液の調製後，たとえば上記Ａ液とＢ液の混合後，少な くとも２７時間にわたり不溶性微粒子や沈澱の生成が抑制されること， またはｐＨが７．５以上になっても不溶性微粒子や沈澱の生成が抑制さ れること」を意味すること（【００５７】）の記載がある。 また，本件明細書には，本件訂正発明１２に規定するオルトリン酸の 濃度の範囲内である「リン酸イオン濃度が４．０ｍｇ／ｄＬ」の薬液と 「リン酸イオンを含有しない薬液」との対比実験を行ったところ，「７日 間でｐＨが７．２３〜７．２９から７．８９〜７．９４までほぼ直線的 に上昇し，その間にリン酸イオン不含有薬液では不溶性微粒子の粒径も 数も顕著に増加したが，リン酸イオン含有薬液ではｐＨの上昇にもかか わらず，不溶性微粒子の増加は実質的に認められなかった。」（【００８ ８】）との記載があり，この記載は，本件訂正発明１２に規定するオルト リン酸の濃度の範囲内である「リン酸イオン濃度が４．０ｍｇ／ｄＬ」 の薬液では，「７日間」にわたって「リン酸イオン含有薬液ではｐＨの上 昇にもかかわらず，不溶性微粒子の増加は実質的に認められなかった」 ことを示すものである。もっとも，本件明細書には，本件訂正発明１２ の「用時混合型血液浄化用薬液」が「２７時間」にわたって不溶性微粒 子や沈殿の形成が実質的に抑制されたことを明示した記載はない。 以上の本件訂正発明１２の特許請求の範囲（請求項１２）の記載及び 本件明細書の記載を総合すると，本件訂正発明１２の「そして当該薬液 調製後少なくとも２７時間にわたって不溶性微粒子や沈殿の形成が実質 的に抑制され」との構成は，本件訂正発明１２のＡ液及びＢ液の成分組＼n成及びそれらのイオン濃度を請求項１２に記載されたものに特定するこ とによって実現されるものと理解できる。
(イ) そして，前記ア及びイのとおり，甲３に接した当業者は，引用発明 ２−２−１’において，「血液浄化用薬液」として使用すること（相違点 （甲３−３−ｂ”）に係る本件訂正発明１２の構成）及びマグネシウムイ＼nオン濃度を本件訂正発明１２の濃度とすること（相違点（甲３−３−ｄ”） に係る本件訂正発明１２の構成）を容易に想到することができたもので＼nある。 加えて，引用発明２−２−１’のカリウムイオン濃度と本件訂正発明 １２のカリウムイオン濃度は「４．０ｍＭ」（４．０ｍＥｑ／Ｌ），引用 発明２−２−１’の炭酸水素イオン濃度と本件訂正発明１２の炭酸水素 イオン濃度は「３０．０ｍＥｑ／Ｌ」であって，いずれも一致する。 以上によれば，本件訂正発明１２の「少なくとも２７時間にわたって 不溶性微粒子や沈殿の形成が実質的に抑制される」という構成は，引用＼n発明２−２−１’において，相違点（甲３−３−ｂ”）及び（甲３−３− ｄ”）に係る本件訂正発明１２の構成とした場合に，自ずと備えるものと＼n認められる。 したがって，引用発明２−２−１’において，相違点（甲３−３−ａ”） に係る本件訂正発明１２の構成とすることは，当業者が容易に想到する＼nことができたものと認められる。 したがって，これと異なる本件審決の判断は，誤りである。
(ウ) これに対し被告らは，引用発明２−２−１’は，「所定のリン酸塩 の濃度に対し，粒子の形成が２４時間内抑制される，混合時の即時使用 溶液のｐＨの範囲を特定した発明」にすぎず，２４時間を超える長時間 の経過によるｐＨの上昇は，全く想定されていないこと，粒子の形成が ２４時間抑制されれば，ｐＨの上昇にかかわらず，少なくとも２７時間 にわたって，不溶性微粒子や沈澱の生成が抑制されるとする技術常識は ないことからすると，引用発明２−２−１’には，同発明から，混合後 長時間が経過してｐＨが上昇しても，不溶性微粒子や沈澱の生成を抑制 することができる血液浄化用薬液を想到する基礎がないから，相違点（甲 ３−３−ａ”）に係る本件訂正発明１２の構成は，引用発明２−２−１’＼nに基づいて容易に想到し得たものではない旨主張する。 しかしながら，前記(ア)及び(イ)で説示したとおり，引用発明２−２− １’において，相違点（甲３−３−ａ”）に係る本件訂正発明１２の構成＼nとすることは容易に想到することができたものと認められるから，被告 らの上記主張は採用することができない。
(4) 本件訂正発明１２の顕著な効果について
被告らは，(1)本件訂正発明１２は，「混合後長時間が経過してｐＨが上昇し ても，不溶性微粒子や沈殿の生成が抑制することができる用時混合型急性血 液浄化用薬液」を実現した発明であるのに対し，引用発明２−２−１’は， 「所定のリン酸塩の濃度に対し，粒子の形成が２４時間内抑制される，混合 時の即時使用溶液のｐＨの範囲を特定した発明」にすぎず，また，用時混合 型急性血液浄化用薬液の技術分野では，本件優先日当時，所定の配合により， 混合後長時間が経過してｐＨが上昇しても，不溶性微粒子や沈殿の生成を抑 制することができる旨の技術常識はなかったことからすると，本件明細書の 【００８８】に係る「混合後長時間が経過してｐＨが上昇しても，不溶性微 粒子や沈殿の生成を抑制することができる」という本件訂正発明１２の効果 は，引用発明２−２−１’に比して，質的に差のある当業者が予測できない＼n格別の効果である，(2)被告らが，本件明細書記載の実施例２の検体と甲３記 載の実施例４（表９）の検体について行った不溶性微粒子の形成の対比試験＼nの結果（甲２０の参考資料３）によると，両検体のｐＨは，混合後，同様の 上昇推移を経て，５４時間経過後に約８．７まで上昇したところ，本件明細 書記載の実施例２の検体では，１０μｍの微粒子が，混合後２７時間経過時 に８個，５４時間経過時に１２個形成されるにとどまり，２５μｍの微粒子 が，混合後５４時間経過時でも１個形成されるにとどまったのに対し，甲３ の実施例４（表９）の検体では，１０μｍの微粒子が，混合後２７時間経過＼n時に１７個，５４時間経過時に７８個も形成され，２５μｍの微粒子が，混 合後５４時間経過時には５個も形成されていたことからすると，「混合後長時 間が経過してｐＨが上昇しても，不溶性微粒子や沈殿の生成を抑制すること ができる」という本件訂正発明１２の効果は，甲３の記載から予測できない＼n格別の効果であるのみならず，引用発明２−２−１’の配合や各成分の濃度 では実現することができない，当業者の予測を超えた顕著な効果である旨主＼n張する。
そこで検討するに，被告らが主張する「混合後長時間が経過してｐＨが上 昇しても，不溶性微粒子や沈殿の生成を抑制することができる」という本件 訂正発明１２の効果は，「当該薬液調整後少なくとも２７時間にわたってｐＨ ７．５以上でも不溶性微粒子や沈殿の形成が実質的に抑制され」ること（【０ ０５７】）に相当する効果であるものと認められる。一方で，本件明細書には， 本件訂正発明１２の成分組成及びイオン濃度を有する用時混合型急性血液浄 化用薬液において，「混合後２７時間経過時」及び「５４時間経過時」のｐＨ の推移，微粒子の形成状況について明示した記載はないから，上記対比試験 の結果（甲２０の参考資料３）に基づく効果は，本件明細書に記載された本 件訂正発明１２の効果であるとは認められない。 そして，上記「当該薬液調整後少なくとも２７時間にわたってｐＨ７．５ 以上でも不溶性微粒子や沈殿の形成が実質的に抑制され」るという効果は， 前記(3)ウで説示したところと同様に，引用発明２−２−１’において，相違 点（甲３−３−ｂ”）及び（甲３−３−ｄ”）に係る構成とした場合に，自ず＼nと備えるものと認められるから，当業者の予測を超えた顕著な効果であると＼nいうことはできない。
(ア) 甲３には，引用発明２−２−１’（実施例４記載の用時混合型の医療 溶液）が「血液浄化用薬液」であることを明示した記載はない。 一方で，甲３には，前記(1)イ(イ)認定のとおり，「本発明」の目的の１ つは，滅菌されかつ沈殿物を含まず，保存及び使用の間に渡り良好な安 定性を保証する「医療溶液」（血液透析，血液透析濾過，血液濾過及び腹 膜透析用の透析液，腎疾患集中治療室内での透析用の溶液，通常は緩衝 物質を含む置換液又は輸液，並びに栄養目的のための溶液）を提供する ことにあることの開示がある。この「医療溶液」中の「腎疾患集中治療 室内での透析用の溶液」とは，救急・集中治療領域において，急性腎不 全の患者に対して行う持続的な血液浄化のための透析用の溶液を含むこ とは自明である。
また，甲３には，前記(1)イ(ア)及び(イ)認定のとおり，(1)急性腎不全に 罹患している患者に適応となる治療法は，数週間を通しての持続的腎機 能代替療法（ＣＲＲＴ）であり，血液濾過が用いられるが，血清リンレ＼nベルが正常な患者からリンを効率的に除去してしまう結果，定期的な週 ３回の血液透析治療を受けている患者よりも高い頻度で，低リン血症が 起こり得るものであること，(2)低リン血症は，リンの投与によって予防，＼n治療されるが，医療溶液にリンを導入する場合，沈殿する様々なリン酸 カルシウムの形成の問題があり，生理的ｐＨに等しいｐＨ値を有する生 理溶液では，リン酸カルシウムの沈殿の危険性が高くなるという問題が あること，(3)「本発明」の発明者らは，特定のｐＨ範囲等の如き一定の 条件下では，カルシウムイオン及びマグネシウムイオンを重炭酸塩及び リン酸塩重炭酸塩と共に保持し得ることができ，滅菌の安定なリン酸塩 含有医療溶液を提供できることを見出したことの開示があることからす ると，「本発明」の実施例である引用発明２−２−１’の「医療溶液」は， 急性腎不全に罹患している患者に適応し得るものと理解できる。 以上の点に照らすと，甲３に接した当業者においては，甲３記載の実 施例４（引用発明２−２−１’）において，当該「医療溶液」を「血液浄 化用薬液」にすることを試みる動機付けがあるものと認められる。 したがって，当業者は，引用発明２−２−１’において，相違点（甲 ３−３−ｂ”）に係る本件訂正発明１２の構成とすることを容易に想到す＼nることができたものと認められる。 これと異なる本件審決の判断は，誤りである。
(イ) これに対し被告らは，引用発明２−２−１’は，単なる「医療溶液」 にすぎず，これを「血液浄化用薬液」として使用することができると解 すべき技術常識は存在しないことなどからすると，甲３に「医療溶液」 として記載された引用発明２−２−１’を「血液浄化用薬液」とするこ とは，当業者が容易に想到し得たことではない旨主張する。 しかしながら，前記(ア)のとおり，甲３の記載事項に照らすと，当業 者は，引用発明２−２−１’において，相違点（甲３−３−ｂ’’）に係る 本件訂正発明１２の構成とすることを容易に想到することができたもの＼nと認められるから，被告らの上記主張は採用することができない。
イ 相違点（甲３−３−ｄ”）について
(ア) 引用発明２−２−１’（実施例４記載の用時混合型の医療溶液）にお ける第一単一溶液と第二単一溶液を混合した即時使用溶液の各成分の イオン濃度は，「Ｋ＋」（カリウムイオン濃度）が「４．０ｍＭ」（４．０ ｍＥｑ／Ｌ），「ＨＰＯ4 2-」（リン酸イオン濃度）が「１．２０ｍＭ」（無 機リン濃度３．７２ｍｇ／ｄＬ），「Ｃａ2+」（カルシウムイオン濃度） が「１．２５ｍＭ」（２．５０ｍＥｑ／Ｌ），「Ｍｇ2+」（マグネシウムイ オン濃度）が「０．６ｍＭ」（１．２ｍＥｑ／Ｌ），「ＨＣＯ₃⁻」（炭酸水 素イオン濃度）が「３０．０ｍＭ」（３０．０ｍＥｑ／Ｌ）である。 一方，前記(1)イ(イ)の認定事実によれば，甲３には，(1)「本発明」の 目的の１つは，滅菌されかつ沈殿物を含まず，保存及び使用の間に渡り 良好な安定性を保証する「医療溶液」を提供することにあること，(2)「本 発明」の発明者らは，カルシウムイオン及びマグネシウムイオンは，特 定のｐＨ範囲等の如き一定の条件下では，重炭酸塩と共に保持し得るも のであり，一定の条件下では，リン酸塩とも一緒に保持することができ， 特定の環境，濃度，ｐＨ範囲及びパッケージングにおいて，滅菌の安定 なリン酸塩含有医療溶液を提供できることを見出したこと，(3)「本発明」 は，上記課題を解決するため，「即時使用溶液」が，１．０〜２．８ｍＭ の濃度（無機リン濃度に換算すると「３．１〜８．７ｍｇ／ｄＬ」）のリ ン酸塩を含み，滅菌され，かつ６．５〜７．６のｐＨを有するという構＼n成を採用したことの開示があることが認められる。
加えて，甲３には，(4)「本明細書で述べる現在好ましい実施形態への 様々な変更および修正は当業者に明らかであることが理解されるべきで ある。そのような変更および修正は，本発明の精神および範囲から逸脱 することなくおよびその付随する利点を減じることなく実施することが できる。」（前記(1)ア(ケ)）との記載があることに照らすと，甲３に接し た当業者は，引用発明２−２−１’における上記即時使用溶液の各成分 のイオン濃度を最適なものに変更し得るものと理解するものといえる。 しかるところ，前記(2)イ認定のとおり，本件優先日当時，「急性血液 浄化」のための血液濾過（透析）用に使用され得る，市販されている透 析液及び補充液において，カルシウムイオン濃度を「２．５〜３．５ｍ Ｅｑ／Ｌ」，マグネシウムイオン濃度を「１．０〜１．５ｍＥｑ／Ｌ」， 炭酸水素イオン濃度を「３０ｍＥｑ／Ｌ」前後の範囲の中で調整するこ とは，技術常識又は周知であったものである。 そして，上記技術常識又は周知技術を踏まえると，引用発明２−２− １’における上記即時使用溶液のマグネシウムイオン濃度（「１．２ｍＥ ｑ／Ｌ」）を市販されている透析液及び補充液の数値範囲の中で調整する ことは，当業者が適宜選択し得る設計事項であるものと認められる。 そうすると，甲３に接した当業者は，引用発明２−２−１’における 上記即時使用溶液のマグネシウムイオン濃度を市販されている透析液及 び補充液の上記数値範囲内の「１．０ｍＥｑ／Ｌ」（相違点（甲３−３− ｄ”）に係る本件訂正発明１２の構成）にすることを容易に想到すること＼nができたものと認められる。 したがって，これと異なる本件審決の判断は，誤りである。
(イ) これに対し被告らは，(1)不溶性微粒子の形成を抑制する溶液を実現 するためには，リン酸塩の濃度のみならず，溶液に含まれる他の成分及 び各イオン濃度の組合せが調整される必要があるから，これらの組合せ が１個の不可分のまとまりのある技術事項となるところ，本件訂正発明 １２は，配合及び混合液の各成分の濃度が所定の組合せであることによ って，混合後長時間が経過してｐＨが上昇しても，不溶性炭酸塩の生成 を抑制することができる用時混合型急性血液浄化用薬液を実現したも のであるから，混合液の各成分の濃度は，成分ごとに区々別々に対比す るのではなく，各成分の濃度の組合せを一つの単位として認定して，引 用発明２−２−１’と対比するのが相当である，(2)引用発明２−２−１’ は，「所定のリン酸塩の濃度に対し，粒子の形成が２４時間内抑制され る，混合時の即時使用溶液のｐＨの範囲を特定した発明」であり，本件 訂正発明１２とは，技術的意義を異にする発明であるから，各成分の濃 度の相違は，設計事項となるものではなく，また，引用発明２−２−１’ に基づき，その各成分の濃度を変更して本件訂正発明１２に到達しよう とする動機付けは，そもそも観念できない，(3)引用発明２−２−１’は， 低リン血症を防止するとともに粒子の形成を抑制する旨の課題に対し， 所定の配合及び各成分の濃度を定めるとともに，「溶液混合時のｐＨの 範囲を定めることにより」既に上記課題を解決しているものであるから， 引用発明２−２−１’に接した当業者が，上記課題を解決するために引 用発明２−２−１’の各成分の濃度を変更する動機付けもない，(4)一定 の濃度の範囲内で各成分の濃度を適宜に変動することができるのは，あ くまで，「一般の透析液・補充液」限りのものであって，これは，リン 酸塩を含む溶液に妥当するものではないなどとして，当業者は，引用発 明２−２−１’において，相違点（甲３−３−ｄ”）に係る本件訂正発 明１２の構成（マグネシウムイオン濃度を「１．０ｍＥｑ／Ｌ」）とす＼nることを容易に想到し得たものではない旨主張する。 しかしながら，前記(ア)のとおり，甲３に接した当業者においては， 甲３記載の実施例４（引用発明２−２−１’）において，マグネシウム イオン濃度を市販されている透析液及び補充液の数値範囲の中で調整 することは，当業者が適宜選択し得る設計事項であるものと認められる。 そうすると，当業者は，引用発明２において，相違点（甲３−３−ｄ”） に係る本件訂正発明１２の構成とすることを容易に想到することができ＼nたものと認められる。このことは，混合液の各成分の濃度の組合せをひ とまとまりの相違点と認定した場合であっても同様である。 したがって，被告らの上記主張は採用することができない。
ウ 相違点（甲３−３−ａ”）について
(ア) 本件訂正発明１２の特許請求の範囲（請求項１２）の記載中には， 本件訂正発明１２の「当該薬液調製後少なくとも２７時間にわたって不 溶性微粒子や沈殿の形成が実質的に抑制され」との構成の意義を規定し＼nた記載はない。 次に，本件明細書（甲１１）には，「時間の経過と共に補充液中のカル シウムイオンおよびマグネシウムイオンと炭酸水素イオンが反応し，不 溶性の炭酸塩の微粒子や沈殿が生じる」こと（【０００７】），「当該薬液 中には，カルシウムイオンやマグネシウムイオンが存在するにも拘わら ず，リン酸イオンを含有させても不溶性のリン酸塩を生じない。また， リン酸イオンの存在により，炭酸水素イオンとカルシウムイオンやマグ ネシウムイオンが共存し，ｐＨが７．５を超えるような長時間後であっ ても，不溶性炭酸塩の生成が抑制される」こと（【００２３】），「不溶性 微粒子や沈澱の生成が長時間にわたって抑制される」とは，投与対象に 適用すべき最終薬液の調製後，たとえば上記Ａ液とＢ液の混合後，少な くとも２７時間にわたり不溶性微粒子や沈澱の生成が抑制されること， またはｐＨが７．５以上になっても不溶性微粒子や沈澱の生成が抑制さ れること」を意味すること（【００５７】）の記載がある。 また，本件明細書には，本件訂正発明１２に規定するオルトリン酸の 濃度の範囲内である「リン酸イオン濃度が４．０ｍｇ／ｄＬ」の薬液と 「リン酸イオンを含有しない薬液」との対比実験を行ったところ，「７日 間でｐＨが７．２３〜７．２９から７．８９〜７．９４までほぼ直線的 に上昇し，その間にリン酸イオン不含有薬液では不溶性微粒子の粒径も 数も顕著に増加したが，リン酸イオン含有薬液ではｐＨの上昇にもかか わらず，不溶性微粒子の増加は実質的に認められなかった。」（【００８ ８】）との記載があり，この記載は，本件訂正発明１２に規定するオルト リン酸の濃度の範囲内である「リン酸イオン濃度が４．０ｍｇ／ｄＬ」 の薬液では，「７日間」にわたって「リン酸イオン含有薬液ではｐＨの上 昇にもかかわらず，不溶性微粒子の増加は実質的に認められなかった」 ことを示すものである。もっとも，本件明細書には，本件訂正発明１２ の「用時混合型血液浄化用薬液」が「２７時間」にわたって不溶性微粒 子や沈殿の形成が実質的に抑制されたことを明示した記載はない。 以上の本件訂正発明１２の特許請求の範囲（請求項１２）の記載及び 本件明細書の記載を総合すると，本件訂正発明１２の「そして当該薬液 調製後少なくとも２７時間にわたって不溶性微粒子や沈殿の形成が実質 的に抑制され」との構成は，本件訂正発明１２のＡ液及びＢ液の成分組＼n成及びそれらのイオン濃度を請求項１２に記載されたものに特定するこ とによって実現されるものと理解できる。
(イ) そして，前記ア及びイのとおり，甲３に接した当業者は，引用発明 ２−２−１’において，「血液浄化用薬液」として使用すること（相違点 （甲３−３−ｂ”）に係る本件訂正発明１２の構成）及びマグネシウムイ＼nオン濃度を本件訂正発明１２の濃度とすること（相違点（甲３−３−ｄ”） に係る本件訂正発明１２の構成）を容易に想到することができたもので＼nある。 加えて，引用発明２−２−１’のカリウムイオン濃度と本件訂正発明 １２のカリウムイオン濃度は「４．０ｍＭ」（４．０ｍＥｑ／Ｌ），引用 発明２−２−１’の炭酸水素イオン濃度と本件訂正発明１２の炭酸水素 イオン濃度は「３０．０ｍＥｑ／Ｌ」であって，いずれも一致する。 以上によれば，本件訂正発明１２の「少なくとも２７時間にわたって 不溶性微粒子や沈殿の形成が実質的に抑制される」という構成は，引用＼n発明２−２−１’において，相違点（甲３−３−ｂ”）及び（甲３−３− ｄ”）に係る本件訂正発明１２の構成とした場合に，自ずと備えるものと＼n認められる。 したがって，引用発明２−２−１’において，相違点（甲３−３−ａ”） に係る本件訂正発明１２の構成とすることは，当業者が容易に想到する＼nことができたものと認められる。 したがって，これと異なる本件審決の判断は，誤りである。
(ウ) これに対し被告らは，引用発明２−２−１’は，「所定のリン酸塩 の濃度に対し，粒子の形成が２４時間内抑制される，混合時の即時使用 溶液のｐＨの範囲を特定した発明」にすぎず，２４時間を超える長時間 の経過によるｐＨの上昇は，全く想定されていないこと，粒子の形成が ２４時間抑制されれば，ｐＨの上昇にかかわらず，少なくとも２７時間 にわたって，不溶性微粒子や沈澱の生成が抑制されるとする技術常識は ないことからすると，引用発明２−２−１’には，同発明から，混合後 長時間が経過してｐＨが上昇しても，不溶性微粒子や沈澱の生成を抑制 することができる血液浄化用薬液を想到する基礎がないから，相違点（甲 ３−３−ａ”）に係る本件訂正発明１２の構成は，引用発明２−２−１’＼nに基づいて容易に想到し得たものではない旨主張する。 しかしながら，前記(ア)及び(イ)で説示したとおり，引用発明２−２− １’において，相違点（甲３−３−ａ”）に係る本件訂正発明１２の構成＼nとすることは容易に想到することができたものと認められるから，被告 らの上記主張は採用することができない。
(4) 本件訂正発明１２の顕著な効果について
被告らは，(1)本件訂正発明１２は，「混合後長時間が経過してｐＨが上昇し ても，不溶性微粒子や沈殿の生成が抑制することができる用時混合型急性血 液浄化用薬液」を実現した発明であるのに対し，引用発明２−２−１’は， 「所定のリン酸塩の濃度に対し，粒子の形成が２４時間内抑制される，混合 時の即時使用溶液のｐＨの範囲を特定した発明」にすぎず，また，用時混合 型急性血液浄化用薬液の技術分野では，本件優先日当時，所定の配合により， 混合後長時間が経過してｐＨが上昇しても，不溶性微粒子や沈殿の生成を抑 制することができる旨の技術常識はなかったことからすると，本件明細書の 【００８８】に係る「混合後長時間が経過してｐＨが上昇しても，不溶性微 粒子や沈殿の生成を抑制することができる」という本件訂正発明１２の効果 は，引用発明２−２−１’に比して，質的に差のある当業者が予測できない＼n格別の効果である，(2)被告らが，本件明細書記載の実施例２の検体と甲３記 載の実施例４（表９）の検体について行った不溶性微粒子の形成の対比試験＼nの結果（甲２０の参考資料３）によると，両検体のｐＨは，混合後，同様の 上昇推移を経て，５４時間経過後に約８．７まで上昇したところ，本件明細 書記載の実施例２の検体では，１０μｍの微粒子が，混合後２７時間経過時 に８個，５４時間経過時に１２個形成されるにとどまり，２５μｍの微粒子 が，混合後５４時間経過時でも１個形成されるにとどまったのに対し，甲３ の実施例４（表９）の検体では，１０μｍの微粒子が，混合後２７時間経過＼n時に１７個，５４時間経過時に７８個も形成され，２５μｍの微粒子が，混 合後５４時間経過時には５個も形成されていたことからすると，「混合後長時 間が経過してｐＨが上昇しても，不溶性微粒子や沈殿の生成を抑制すること ができる」という本件訂正発明１２の効果は，甲３の記載から予測できない＼n格別の効果であるのみならず，引用発明２−２−１’の配合や各成分の濃度 では実現することができない，当業者の予測を超えた顕著な効果である旨主＼n張する。
そこで検討するに，被告らが主張する「混合後長時間が経過してｐＨが上 昇しても，不溶性微粒子や沈殿の生成を抑制することができる」という本件 訂正発明１２の効果は，「当該薬液調整後少なくとも２７時間にわたってｐＨ ７．５以上でも不溶性微粒子や沈殿の形成が実質的に抑制され」ること（【０ ０５７】）に相当する効果であるものと認められる。一方で，本件明細書には， 本件訂正発明１２の成分組成及びイオン濃度を有する用時混合型急性血液浄 化用薬液において，「混合後２７時間経過時」及び「５４時間経過時」のｐＨ の推移，微粒子の形成状況について明示した記載はないから，上記対比試験 の結果（甲２０の参考資料３）に基づく効果は，本件明細書に記載された本 件訂正発明１２の効果であるとは認められない。 そして，上記「当該薬液調整後少なくとも２７時間にわたってｐＨ７．５ 以上でも不溶性微粒子や沈殿の形成が実質的に抑制され」るという効果は， 前記(3)ウで説示したところと同様に，引用発明２−２−１’において，相違 点（甲３−３−ｂ”）及び（甲３−３−ｄ”）に係る構成とした場合に，自ず＼nと備えるものと認められるから，当業者の予測を超えた顕著な効果であると＼nいうことはできない。
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2020.02.27
平成31(行ケ)10011 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年2月25日 知的財産高等裁判所
ゲノム編集技術であるCrispr-Cas（クリスパー−キャス）関連特許について、29-2違反、進歩性違反の拒絶審決が取り消されました。出願人はブロードコムおよびMITです。技術説明会をやったのでしょうね。
（相違点）
本願発明は「ｔｒａｃｒ配列が，３０以上のヌクレオチドの長さを有」するもの であると下限値が特定されているのに対して，引用発明１では，本願発明の「ｔｒ ａｃｒ配列」に相当する部分の長さについて明確な特定はなく，「第二及び第三領域」 の合わせた長さが「約３０から約１２０ヌクレオチド長の範囲」である点。
(5)相違点の検討
ア 特許法２９条の２は，特許出願に係る発明が，当該特許出願の日前の他の特 許出願又は実用新案登録出願であって，当該特許出願後に特許掲載公報，実用新案 掲載公報の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書又は図面（以下「先願 明細書等」という。）に記載された発明又は考案と同一であるときは，その発明につ いて特許を受けることができないと規定する。 同条の趣旨は，先願明細書等に記載されている発明は，特許請求の範囲以外の記 載であっても，出願公開等により一般にその内容は公表されるので，たとえ先願が＼n出願公開等をされる前に出願された後願であっても，その内容が先願と同一内容の 発明である以上，さらに出願公開等をしても，新しい技術をなんら公開するもので はなく，このような発明に特許権を与えることは，新しい発明の公表の代償として＼n発明を保護しようとする特許制度の趣旨からみて妥当でない，というものである。 同条にいう先願明細書等に記載された「発明」とは，先願明細書等に記載されて いる事項及び記載されているに等しい事項から把握される発明をいい，記載されて いるに等しい事項とは，出願時における技術常識を参酌することにより，記載され ている事項から導き出せるものをいうものと解される。
イ 本願明細書の【０１６２】には，ｔｒａｃｒ配列の長さとゲノム改変効率の 関係について，「ＥＭＸ１およびＰＶＡＬＢ遺伝子座中の５つ全ての標的について， ｔｒａｃｒ配列長さの増加に伴うゲノム改変効率の一貫した増加が観察された」と の一般的な説明がなされ，特に，ゲノム改変効率の増加が優れるものとして，ｎが ６７，８５，すなわちｔｒａｃｒ配列の長さが４５，６３のキメラＲＮＡをとりあ げて，「野生型ｔｒａｃｒＲＮＡのより長い断片を含有するキメラＲＮＡ（ｃｈｉＲ ＮＡ（＋６７）及びｃｈｉＲＮＡ（＋８５））は，３つ全てのＥＭＸ１標的部位にお けるＤＮＡ開裂を媒介し，特にｃｈｉＲＮＡ（＋８５）は，ガイド及びｔｒａｃｒ配 列を別個の転写物中で発現する対応するｃｒＲＮＡ／ｔｒａｃｒＲＮＡハイブリッ ドよりも顕著に高いレベルのＤＮＡ開裂を実証した（図１６ｂ及び１７ａ）。ハイブ リッド系（別個の転写物として発現されるガイド配列及びｔｒａｃｒ配列）を検出 可能な開裂を生じなかったＰＶＡＬＢ遺伝子座中の２つの部位も，ｃｈｉＲＮＡを＼n使用してターゲティングした。ｃｈｉＲＮＡ（＋６７）及びｃｈｉＲＮＡ（＋８５） は，２つのＰＶＡＬＢプロトスペーサーにおける顕著な開裂を媒介し得た（図１６ ｃ及び１７ｂ）。」との説明が加えられている。 そして，本願明細書の図１６や図１７を参照すると，プロトスペーサー１やプロ トスペーサー３を標的とした場合については，ｎが＋６７，＋８５である場合のみ ならず，ｎが＋５４，すなわちｔｒａｃｒ配列の長さが３２のキメラＲＮＡである 場合も，ｎが＋４８，すなわちｔｒａｃｒ配列の長さが２６のキメラＲＮＡを上回 る改変効率が得られていることを見て取ることができ，本願発明がｔｒａｃｒ配列 につき３０以上のヌクレオチドの長さに設定したことによって引用発明１とは異な る新たな効果を奏していることも理解できる。 このように，本願発明は，「ｔｒａｃｒ配列の長さ」に着目し，「ｔｒａｃｒ配列 が，３０以上のヌクレオチドの長さを有」するものという構成を採用したことによ＼nって，ゲノム改変効率が増加することを特徴とするものである。 他方，引用例１には，ガイドＲＮＡが第一領域から第三領域までの３つの領域を 含むこと（【００６７】），ステムの長さは約６から約２０塩基対長であってよいこと （【００６９】），一般的に，第三の領域は，約４ヌクレオチド長以上であり，例えば，第三の領域の長さは，約５から約６０ヌクレオチド長の範囲であるとすること（【０ ０７０】），ガイドＲＮＡの第二及び第三領域の合わせた長さは，約３０から約１２ ０ヌクレオチド長の範囲であり得ること（【００７１】）が記載されているにすぎな い。
ウ また，本願明細書【００６３】の「ループの３’側の配列の部分は，ｔｒａｃ ｒ配列に対応する」の記載によれば，本願発明のｔｒａｃｒ配列は，引用発明１の 第二領域の片方のステムと第三領域を合わせたものに相当すると認められる。しか し，引用例１には，ｔｒａｃｒ配列（第二領域の片方のステムと第三領域を合わせ たもの）の長さそれ自体を規定するという技術思想が表れてはいない。＼nさらに，本願優先日当時，ｔｒａｃｒ配列の長さを３０以上のヌクレオチドの長 さとするとの当業者の技術常識が存在したことを認めるに足りる証拠はない。 エ よって，引用例１に「ｔｒａｃｒ配列が，３０以上のヌクレオチドの長さを 有」するものという構成を採用したことが記載されているといえないし，技術常識＼nを参酌することにより記載されているに等しいともいえない。
(6) 被告の主張について
被告は，２６ヌクレオチド長のｔｒａｃｒ配列を有するガイドＲＮＡ（＋４８） と，３２ヌクレオチド長のｔｒａｃｒ配列を有するガイドＲＮＡ（＋５４）とで，プ ロトスペーサー２，４及び５を標的としたものでは差異を見出せない（図１６，図 １７）とした上，３０以上のヌクレオチド長と特定する本願発明においては，標的 配列に依存することなく，改変効率が向上するとの効果を有しているとはいえない として，本願発明は，引用発明１と異なる新たな効果を奏すると認めることはでき ないと主張する。 しかし，前記のとおり，本願明細書によれば，プロトスペーサー１やプロトスペ ーサー３という異なる標的配列に対して，３２ヌクレオチド長のｔｒａｃｒ配列を 有するキメラＲＮＡが，２６ヌクレオチド長のｔｒａｃｒ配列を有するキメラＲＮ Ａよりも，ゲノム改変効率が増加していることが記載されており，ｔｒａｃｒ配列 について３０以上のヌクレオチド長であることを特定する本願発明は，プロトスペ ーサー１やプロトスペーサー３以外においても真核細胞のゲノム改変効率が向上す る可能性がないということはできない。＼nしたがって，被告の主張は，理由がない。
(7) 小括
以上のとおり，本件審決において本願発明と引用発明１との一応の相違点として 挙げられた「ｔｒａｃｒ配列が，３０以上のヌクレオチドの長さを有」することは， 実質的な相違点であり，本願発明と引用発明１とが同一の発明であるとは認められ ないから，本願発明につき特許法２９条の２の規定により特許を受けることができ ないとした本件審決の判断には誤りがある。
・・・
(4)相違点４の判断について ア 引用例２には，全長成熟（４２ヌクレオチド）ｃｒＲＮＡと，５’又は３’末 端で配列が欠如した様々な切断型のｔｒａｃｒＲＮＡを組み合わせて再構成された＼n二本鎖のＣａｓ９−ｔｒａｃｒＲＮＡ：ｃｒＲＮＡ複合体を用いた試験において， 天然配列のヌクレオチド２３〜４８（ｔｒａｃｒ配列のヌクレオチド長は２６）を 保持しているｔｒａｃｒＲＮＡがＣａｓ９によるＤＮＡ切断に有効であることが示 されている（前記(1)ウ，ク，図３Ａ）。 また，ｔｒａｃｒＲＮＡ：ｃｒＲＮＡは一本鎖のキメラＲＮＡに設計でき（前記 (1)ア），ヌクレオチド２３〜４８を保持した長いキメラＡ（ｔｒａｃｒ配列のヌクレ オチド長は２６）が，二本鎖のｔｒａｃｒＲＮＡ：ｃｒＲＮＡ複合体を用いた場合 と同じような挙動でＣａｓ９によるＤＮＡ切断を誘導したこと，他方，短いキメラ Ｂ（ｔｒａｃｒ配列のヌクレオチド長は１８）の場合には，ＤＮＡ切断を誘導でき なかったこと（前記(1)エ，オ，図５Ｂ）が示されている。 以上の引用例２の実験結果に接した本願優先日の当業者は，２６ヌクレオチド長 よりも短いｔｒａｃｒ配列は，Ｃａｓ９の開裂効果が劣ることから，Ｃａｓ９タン パク質による標的配列の開裂には，少なくとも，天然配列の２３〜４８を保持した ２６ヌクレオチド長のｔｒａｃｒ配列を含む必要があることを理解する。 ところが，ｔｒａｃｒ配列の長さについては，２６ヌクレオチドより短い場合と の比較では，長い２６ヌクレオチドの方が好ましいことは理解できるものの，引用 例２には，２６ヌクレオチドより長い場合で比較した場合に，より長さの大きいｔ ｒａｃｒ配列の方が好ましいことを示す記載は，見当たらない。 加えて，本件全証拠によっても，本願優先日当時，ｔｒａｃｒ配列の長さが大き ければ大きいほど好ましいことを示す技術常識が存在したことを認めるに足りない。
(イ) 一方，本願明細書の【０１６２】によると，ｔｒａｃｒ配列の長さとゲノム 改変効率の関係について，「ＥＭＸ１およびＰＶＡＬＢ遺伝子座中の５つ全ての標的 について，ｔｒａｃｒ配列長さの増加に伴うゲノム改変効率の一貫した増加が観察 された」との一般的な説明がされ，本願明細書の図１６や図１７から，プロトスペ ーサー１やプロトスペーサー３を標的とした場合に，ｔｒａｃｒ配列の長さが３２ のキメラＲＮＡの方が，ｔｒａｃｒ配列の長さが２６のキメラＲＮＡよりも，ゲノ ム改変効率に優れていると理解することができる。 そうすると，引用例２の記載や本願優先日の技術常識を勘案しても，ゲノムの改 変効率を向上させる観点で，引用発明２のｔｒａｃｒＲＮＡの長さについて，引用 例２に具体的に開示されている２６から３０以上に変更することを，当業者が動機 付けられていたということはできない。
(ウ) また，本願優先日当時，引用例２の要約に記載された細菌や古細菌の獲得免 疫に由来するＣＲＩＳＰＲ／Ｃａｓ系（前記(1)ア）を，緩衝液中での混合（試験管レ ベル）でなく，真核細胞に適用することができた旨を報告する技術論文や特許文献 は存在しておらず，ｔｒａｃｒ配列の長さを３０以上に設定するという技術手段を 採用することで，真核細胞におけるゲノム改変効率が向上するという効果は，当業 者の期待や予測を超える効果と評価することができる。＼n
(エ) したがって，相違点４として挙げた本願発明の発明特定事項，すなわち「ｔ ｒａｃｒ配列」について，「３０以上のヌクレオチドの長さ」とすることは，引用例 ２の記載や本願優先日の技術常識を参酌しても，当業者が容易に想到し得たとはい えないものである。
イ 被告の主張について
被告は，引用例２の記載から，２３〜４８の２６ヌクレオチド長を含むｔｒａｃ ｒＲＮＡであれば，その５’末端側や３’末端側にさらにヌクレオチドが存在して も，Ｃａｓ９によるＤＮＡ切断を誘導できると理解することができるとした上，引 用例２には５’末端側や３’末端側にヌクレオチドを付加してさらに長くすること を妨げる記載はなく，図３Ａには，上記最小領域のほか，「１５−５３」，「２３− ８９」，「１５−８９」の領域からなるさらに長いｔｒａｃｒＲＮＡも，ｃｒＲＮＡ と共に用いることでＣａｓ９によるＤＮＡ切断を誘導できることが示されていると して，引用発明２のうち「ｔｒａｃｒＲＮＡ」を多少長くして３０ヌクレオチド長 程度のものとすることは，当業者が適宜なし得たことであると主張する。 しかし，図３Ａには，長いｔｒａｃｒＲＮＡをｃｒＲＮＡと組み合わせて二本鎖 として用いた実験結果が示されるものの，特に長いｔｒａｃｒＲＮＡの方が標的配 列の開裂に優れることは開示されていない。また，引用発明２のｔｒａｃｒ配列の 長さを２６から３０にするには，１５％以上長くする必要があるから，これが多少 長くした程度のものであるとはいえない。さらに，上記のとおり，本願優先日当 時，ｔｒａｃｒ配列の長さが大きければ大きいほど，好ましいことを示す技術常識 は存在せず，真核細胞にＣＲＩＳＰＲ／Ｃａｓ系を適用したことを報告する技術論 文，特許文献も存在しなかったことからすれば，ｔｒａｃｒ配列の長さを３０以上 に設定することに伴い真核細胞におけるゲノム改変効率が向上するという効果は， 当業者の期待や予測を超えるものと評価されるというべきである。＼n
（相違点）
本願発明は「ｔｒａｃｒ配列が，３０以上のヌクレオチドの長さを有」するもの であると下限値が特定されているのに対して，引用発明１では，本願発明の「ｔｒ ａｃｒ配列」に相当する部分の長さについて明確な特定はなく，「第二及び第三領域」 の合わせた長さが「約３０から約１２０ヌクレオチド長の範囲」である点。
(5)相違点の検討
ア 特許法２９条の２は，特許出願に係る発明が，当該特許出願の日前の他の特 許出願又は実用新案登録出願であって，当該特許出願後に特許掲載公報，実用新案 掲載公報の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書又は図面（以下「先願 明細書等」という。）に記載された発明又は考案と同一であるときは，その発明につ いて特許を受けることができないと規定する。 同条の趣旨は，先願明細書等に記載されている発明は，特許請求の範囲以外の記 載であっても，出願公開等により一般にその内容は公表されるので，たとえ先願が＼n出願公開等をされる前に出願された後願であっても，その内容が先願と同一内容の 発明である以上，さらに出願公開等をしても，新しい技術をなんら公開するもので はなく，このような発明に特許権を与えることは，新しい発明の公表の代償として＼n発明を保護しようとする特許制度の趣旨からみて妥当でない，というものである。 同条にいう先願明細書等に記載された「発明」とは，先願明細書等に記載されて いる事項及び記載されているに等しい事項から把握される発明をいい，記載されて いるに等しい事項とは，出願時における技術常識を参酌することにより，記載され ている事項から導き出せるものをいうものと解される。
イ 本願明細書の【０１６２】には，ｔｒａｃｒ配列の長さとゲノム改変効率の 関係について，「ＥＭＸ１およびＰＶＡＬＢ遺伝子座中の５つ全ての標的について， ｔｒａｃｒ配列長さの増加に伴うゲノム改変効率の一貫した増加が観察された」と の一般的な説明がなされ，特に，ゲノム改変効率の増加が優れるものとして，ｎが ６７，８５，すなわちｔｒａｃｒ配列の長さが４５，６３のキメラＲＮＡをとりあ げて，「野生型ｔｒａｃｒＲＮＡのより長い断片を含有するキメラＲＮＡ（ｃｈｉＲ ＮＡ（＋６７）及びｃｈｉＲＮＡ（＋８５））は，３つ全てのＥＭＸ１標的部位にお けるＤＮＡ開裂を媒介し，特にｃｈｉＲＮＡ（＋８５）は，ガイド及びｔｒａｃｒ配 列を別個の転写物中で発現する対応するｃｒＲＮＡ／ｔｒａｃｒＲＮＡハイブリッ ドよりも顕著に高いレベルのＤＮＡ開裂を実証した（図１６ｂ及び１７ａ）。ハイブ リッド系（別個の転写物として発現されるガイド配列及びｔｒａｃｒ配列）を検出 可能な開裂を生じなかったＰＶＡＬＢ遺伝子座中の２つの部位も，ｃｈｉＲＮＡを＼n使用してターゲティングした。ｃｈｉＲＮＡ（＋６７）及びｃｈｉＲＮＡ（＋８５） は，２つのＰＶＡＬＢプロトスペーサーにおける顕著な開裂を媒介し得た（図１６ ｃ及び１７ｂ）。」との説明が加えられている。 そして，本願明細書の図１６や図１７を参照すると，プロトスペーサー１やプロ トスペーサー３を標的とした場合については，ｎが＋６７，＋８５である場合のみ ならず，ｎが＋５４，すなわちｔｒａｃｒ配列の長さが３２のキメラＲＮＡである 場合も，ｎが＋４８，すなわちｔｒａｃｒ配列の長さが２６のキメラＲＮＡを上回 る改変効率が得られていることを見て取ることができ，本願発明がｔｒａｃｒ配列 につき３０以上のヌクレオチドの長さに設定したことによって引用発明１とは異な る新たな効果を奏していることも理解できる。 このように，本願発明は，「ｔｒａｃｒ配列の長さ」に着目し，「ｔｒａｃｒ配列 が，３０以上のヌクレオチドの長さを有」するものという構成を採用したことによ＼nって，ゲノム改変効率が増加することを特徴とするものである。 他方，引用例１には，ガイドＲＮＡが第一領域から第三領域までの３つの領域を 含むこと（【００６７】），ステムの長さは約６から約２０塩基対長であってよいこと （【００６９】），一般的に，第三の領域は，約４ヌクレオチド長以上であり，例えば，第三の領域の長さは，約５から約６０ヌクレオチド長の範囲であるとすること（【０ ０７０】），ガイドＲＮＡの第二及び第三領域の合わせた長さは，約３０から約１２ ０ヌクレオチド長の範囲であり得ること（【００７１】）が記載されているにすぎな い。
ウ また，本願明細書【００６３】の「ループの３’側の配列の部分は，ｔｒａｃ ｒ配列に対応する」の記載によれば，本願発明のｔｒａｃｒ配列は，引用発明１の 第二領域の片方のステムと第三領域を合わせたものに相当すると認められる。しか し，引用例１には，ｔｒａｃｒ配列（第二領域の片方のステムと第三領域を合わせ たもの）の長さそれ自体を規定するという技術思想が表れてはいない。＼nさらに，本願優先日当時，ｔｒａｃｒ配列の長さを３０以上のヌクレオチドの長 さとするとの当業者の技術常識が存在したことを認めるに足りる証拠はない。 エ よって，引用例１に「ｔｒａｃｒ配列が，３０以上のヌクレオチドの長さを 有」するものという構成を採用したことが記載されているといえないし，技術常識＼nを参酌することにより記載されているに等しいともいえない。
(6) 被告の主張について
被告は，２６ヌクレオチド長のｔｒａｃｒ配列を有するガイドＲＮＡ（＋４８） と，３２ヌクレオチド長のｔｒａｃｒ配列を有するガイドＲＮＡ（＋５４）とで，プ ロトスペーサー２，４及び５を標的としたものでは差異を見出せない（図１６，図 １７）とした上，３０以上のヌクレオチド長と特定する本願発明においては，標的 配列に依存することなく，改変効率が向上するとの効果を有しているとはいえない として，本願発明は，引用発明１と異なる新たな効果を奏すると認めることはでき ないと主張する。 しかし，前記のとおり，本願明細書によれば，プロトスペーサー１やプロトスペ ーサー３という異なる標的配列に対して，３２ヌクレオチド長のｔｒａｃｒ配列を 有するキメラＲＮＡが，２６ヌクレオチド長のｔｒａｃｒ配列を有するキメラＲＮ Ａよりも，ゲノム改変効率が増加していることが記載されており，ｔｒａｃｒ配列 について３０以上のヌクレオチド長であることを特定する本願発明は，プロトスペ ーサー１やプロトスペーサー３以外においても真核細胞のゲノム改変効率が向上す る可能性がないということはできない。＼nしたがって，被告の主張は，理由がない。
(7) 小括
以上のとおり，本件審決において本願発明と引用発明１との一応の相違点として 挙げられた「ｔｒａｃｒ配列が，３０以上のヌクレオチドの長さを有」することは， 実質的な相違点であり，本願発明と引用発明１とが同一の発明であるとは認められ ないから，本願発明につき特許法２９条の２の規定により特許を受けることができ ないとした本件審決の判断には誤りがある。
・・・
(4)相違点４の判断について ア 引用例２には，全長成熟（４２ヌクレオチド）ｃｒＲＮＡと，５’又は３’末 端で配列が欠如した様々な切断型のｔｒａｃｒＲＮＡを組み合わせて再構成された＼n二本鎖のＣａｓ９−ｔｒａｃｒＲＮＡ：ｃｒＲＮＡ複合体を用いた試験において， 天然配列のヌクレオチド２３〜４８（ｔｒａｃｒ配列のヌクレオチド長は２６）を 保持しているｔｒａｃｒＲＮＡがＣａｓ９によるＤＮＡ切断に有効であることが示 されている（前記(1)ウ，ク，図３Ａ）。 また，ｔｒａｃｒＲＮＡ：ｃｒＲＮＡは一本鎖のキメラＲＮＡに設計でき（前記 (1)ア），ヌクレオチド２３〜４８を保持した長いキメラＡ（ｔｒａｃｒ配列のヌクレ オチド長は２６）が，二本鎖のｔｒａｃｒＲＮＡ：ｃｒＲＮＡ複合体を用いた場合 と同じような挙動でＣａｓ９によるＤＮＡ切断を誘導したこと，他方，短いキメラ Ｂ（ｔｒａｃｒ配列のヌクレオチド長は１８）の場合には，ＤＮＡ切断を誘導でき なかったこと（前記(1)エ，オ，図５Ｂ）が示されている。 以上の引用例２の実験結果に接した本願優先日の当業者は，２６ヌクレオチド長 よりも短いｔｒａｃｒ配列は，Ｃａｓ９の開裂効果が劣ることから，Ｃａｓ９タン パク質による標的配列の開裂には，少なくとも，天然配列の２３〜４８を保持した ２６ヌクレオチド長のｔｒａｃｒ配列を含む必要があることを理解する。 ところが，ｔｒａｃｒ配列の長さについては，２６ヌクレオチドより短い場合と の比較では，長い２６ヌクレオチドの方が好ましいことは理解できるものの，引用 例２には，２６ヌクレオチドより長い場合で比較した場合に，より長さの大きいｔ ｒａｃｒ配列の方が好ましいことを示す記載は，見当たらない。 加えて，本件全証拠によっても，本願優先日当時，ｔｒａｃｒ配列の長さが大き ければ大きいほど好ましいことを示す技術常識が存在したことを認めるに足りない。
(イ) 一方，本願明細書の【０１６２】によると，ｔｒａｃｒ配列の長さとゲノム 改変効率の関係について，「ＥＭＸ１およびＰＶＡＬＢ遺伝子座中の５つ全ての標的 について，ｔｒａｃｒ配列長さの増加に伴うゲノム改変効率の一貫した増加が観察 された」との一般的な説明がされ，本願明細書の図１６や図１７から，プロトスペ ーサー１やプロトスペーサー３を標的とした場合に，ｔｒａｃｒ配列の長さが３２ のキメラＲＮＡの方が，ｔｒａｃｒ配列の長さが２６のキメラＲＮＡよりも，ゲノ ム改変効率に優れていると理解することができる。 そうすると，引用例２の記載や本願優先日の技術常識を勘案しても，ゲノムの改 変効率を向上させる観点で，引用発明２のｔｒａｃｒＲＮＡの長さについて，引用 例２に具体的に開示されている２６から３０以上に変更することを，当業者が動機 付けられていたということはできない。
(ウ) また，本願優先日当時，引用例２の要約に記載された細菌や古細菌の獲得免 疫に由来するＣＲＩＳＰＲ／Ｃａｓ系（前記(1)ア）を，緩衝液中での混合（試験管レ ベル）でなく，真核細胞に適用することができた旨を報告する技術論文や特許文献 は存在しておらず，ｔｒａｃｒ配列の長さを３０以上に設定するという技術手段を 採用することで，真核細胞におけるゲノム改変効率が向上するという効果は，当業 者の期待や予測を超える効果と評価することができる。＼n
(エ) したがって，相違点４として挙げた本願発明の発明特定事項，すなわち「ｔ ｒａｃｒ配列」について，「３０以上のヌクレオチドの長さ」とすることは，引用例 ２の記載や本願優先日の技術常識を参酌しても，当業者が容易に想到し得たとはい えないものである。
イ 被告の主張について
被告は，引用例２の記載から，２３〜４８の２６ヌクレオチド長を含むｔｒａｃ ｒＲＮＡであれば，その５’末端側や３’末端側にさらにヌクレオチドが存在して も，Ｃａｓ９によるＤＮＡ切断を誘導できると理解することができるとした上，引 用例２には５’末端側や３’末端側にヌクレオチドを付加してさらに長くすること を妨げる記載はなく，図３Ａには，上記最小領域のほか，「１５−５３」，「２３− ８９」，「１５−８９」の領域からなるさらに長いｔｒａｃｒＲＮＡも，ｃｒＲＮＡ と共に用いることでＣａｓ９によるＤＮＡ切断を誘導できることが示されていると して，引用発明２のうち「ｔｒａｃｒＲＮＡ」を多少長くして３０ヌクレオチド長 程度のものとすることは，当業者が適宜なし得たことであると主張する。 しかし，図３Ａには，長いｔｒａｃｒＲＮＡをｃｒＲＮＡと組み合わせて二本鎖 として用いた実験結果が示されるものの，特に長いｔｒａｃｒＲＮＡの方が標的配 列の開裂に優れることは開示されていない。また，引用発明２のｔｒａｃｒ配列の 長さを２６から３０にするには，１５％以上長くする必要があるから，これが多少 長くした程度のものであるとはいえない。さらに，上記のとおり，本願優先日当 時，ｔｒａｃｒ配列の長さが大きければ大きいほど，好ましいことを示す技術常識 は存在せず，真核細胞にＣＲＩＳＰＲ／Ｃａｓ系を適用したことを報告する技術論 文，特許文献も存在しなかったことからすれば，ｔｒａｃｒ配列の長さを３０以上 に設定することに伴い真核細胞におけるゲノム改変効率が向上するという効果は， 当業者の期待や予測を超えるものと評価されるというべきである。＼n
◆判決本文
下記は出願人の一部が一致するCrispr-Casの関連事件ですが、こちらは拒絶審決が維持されています。
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2020.02. 6
平成30(行ケ)10157 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年1月30日 知的財産高等裁判所
第1次審決は，個別の効果しか認定をしていないとして審理不尽の違法があるとして，取り消されました。第2次審決は進歩性違反無しとの審決がなされました。知財高裁3部は、特段の効果無しとして、審決を取り消しました。
特許に係る発明が，先行の公知文献に記載された発明にその下位概念と して包含されるときは，当該発明は，先行の公知となった文献に具体的に 開示されておらず，かつ，先行の公知文献に記載された発明と比較して顕 著な特有の効果，すなわち先行の公知文献に記載された発明によって奏さ れる効果とは異質の効果，又は同質の効果であるが際立って優れた効果を 奏する場合を除き，特許性を有しないものと解するのが相当である。 したがって，本件発明１は，甲１に具体的に開示されておらず，かつ， 甲１に記載された発明すなわち甲１発明Ａと比較して顕著な特有の効果 を奏する場合を除き，特許性を有しないところ，甲１には，本件発明１に 該当する態様が具体的に開示されていることは認められない。 そこで，本件発明１が甲１発明Ａと比較して顕著な特有の効果を奏する ものであるかについて，以下検討する。
・・・
前記(イ)のとおり，甲１発明Ａは，(1)広い温度範囲において析出する ことがない，(2)高速応答に対応した低い粘度である，(3)表示不良を生じ＼nない，という効果を同時に奏する液晶組成物であることから，本件発明 １と甲１発明Ａは，上記三つの特性を備えた液晶組成物であるという点 において，共通するものである。 そこで，本件発明１に特許性が認められるためには，上記三つの特性 において，本件発明１が，甲１発明Ａと比較して顕著な特有の効果を奏 することを要する。
ａ 効果（１）（低温保存性の向上）について
・・・
(b) 前記(a)の記載に関し本件審決は，甲１の実施例１〜５２及び比較 例１の「下限温度」は，−４０度及び−３０度のいずれでも（ただ し，実施例２１は「−４０度では」）１０日以内に結晶又はスメク チック相に変化したものと理解できるのに対し，本件明細書の実施 例１〜４は，−２５度及び−４０度で２週間又は３週間ネマチック 状態を維持したと記載されているから，甲１に記載された実験結果 より低い温度でより長い期間に渡り安定性が維持されるものと解す ることができ，本件発明１の低温保存性は，甲１に記載されていな い有利な効果である旨判断した。 しかしながら，そもそも，本件明細書に記載された低温保存試験 は，具体的な測定方法，測定条件について記載されていないため， 甲１に記載された低温保存試験と同じ測定方法，測定条件で実施さ れたものであるかについて，本件明細書の記載からは明らかでない。 また，液晶組成物の低温保存試験は，液晶組成物のその他の物性 値である粘度，光学異方性値，誘電率異方性値等と異なり，確立さ れた標準的な手法は存在しないところ（弁論の全趣旨），甲３２（原 告従業員による平成３０年７月１２日付けの試験成績証明書）にお いては，試験管（Ｐ−１２Ｍ）を用いた場合とクリーンバイアル瓶 （Ａ−Ｎｏ．３）を用いた場合という容器の形状等の違いで実験結 果に差異が生じ，甲１の実施例２０と甲８２（株式会社ＵＫＣシス テムエンジニアリングによる平成３１年４月１７日付け試験報告 書）の実験結果の間でも，低温保存試験の条件によって実験結果が 異なることからすると，液晶組成物の低温保存試験においては，試 験方法や試験条件が異なることで過冷却の状態が生じることを否 定できず（甲４０），試験結果に著しい差異が生じる可能性がある＼nものと認められる。 加えて，甲１の低温保存試験においては，化合物（１）ないし（３） の組合せやその配合量が顕著に異なる液晶組成物であっても，実施 例２１（「Ｔｃ≦−３０度」）を除いて，「Ｔｃ≦−２０度」とい う同じ結果となっているのに対し，本件明細書の実施例１〜４と比 較例１は，フッ素原子を有する重合性化合物又はフッ素原子を有し ない重合性化合物という配合成分の差異のみで，−２５度及び−４ ０度におけるネマチック状態の維持期間が顕著に異なる結果とな っている。
(c) 以上の事情に照らすと，低温保存試験に関する甲１の実験と本件 明細書の実験が，同じ配合組成（配合成分及び配合量）の液晶組成 物を試験した場合に同様の試験結果が得られるような，共通の試験 方法，試験条件において実施されたものとは，にわかに考え難いと いうべきである。 さらに，本件明細書において，実施例１〜４と対比されたのは， 重合性化合物にフッ素原子を有しない構造を有するというほかは，＼n実施例１〜４と同様の配合組成を有する比較例１であって，その配 合組成は，甲１の実施例（１〜５２）とは顕著に異なるものである。 そして，この点は，被告において本件明細書の試験の再現実験であ る旨主張する乙１４についても同様であることから，本件明細書及 び乙１４の実験結果のみから，本件発明１の効果と甲１発明Ａの効 果を比較することは困難である。 したがって，本件明細書に記載された実施例１〜４の下限温度と， 甲１に記載された実施例及び比較例の下限温度とを単純に比較す るだけで，低温保存に係る本件発明１の効果が，甲１発明Ａの効果 よりも顕著に有利なものであると認めることはできない。
ｂ 効果（２）（低粘度）について
前記(イ)のとおり，甲１発明Ａの具体例である実施例の液晶組成物 は，いずれも高速応答に対応した低い粘度のものであることが認めら れるところ，液晶組成物の粘度について，本件発明１が甲１発明Ａと 比較して顕著な特有の効果を奏するものであることを認めるに足りる 証拠はない。 したがって，本件発明１が，甲１発明Ａと比較して，低粘度に係る 有利な効果を奏するものとは認められない。
ｃ 効果（３）（焼き付きや表示ムラ等が少ないか全くないこと）につ＼nいて
(a) 本件発明１に関し，本件明細書には，実施例１〜６の液晶組成物， 及びフッ素原子を有しない重合性化合物を用い，かつ一般式（ＩＩ −Ａ）及び（ＩＩ−Ｂ）で表される化合物を含まない比較例２の液＼n晶組成物において，重合性化合物の液晶化合物に対する配向規制力 をプレチルト角の測定により確認した旨が記載されている（前記(1) イ(エ)ｃ）。
一方，甲１発明Ａに関し，甲１には，第三成分の好ましい割合は， 表示不良を防ぐために，第三成分を除いた液晶組成物１００重量部＼nに対して１０重量部以下であり，さらに好ましい割合は，０．１重 量部から２重量部の範囲である旨が記載されている（前記(2)イ (エ)）。
(b) 前記(a)の記載に関し本件審決は，本件明細書には，実施例１〜４ が，焼き付きや表示ムラ等が少ないか全くないという効果（効果（３））＼nを奏することは具体的に記載されていないが，実施例１〜４におい ては，「環構造と重合性官能＼基のみを持つ１，４−フェニレン基等 の構造を有する重合性化合物」に相当する重合性化合物（Ｉ−１１）＼nが用いられ，かつ，当該重合性化合物が添加された液晶組成物は， いずれも「アルケニル基や塩素原子を含む液晶化合物を使用」して いないから，従来から公知の技術的事項に照らして，焼き付きや表＼n示ムラ等が少ないか全くないものである蓋然性が高いといえる旨判 断した。 しかしながら，前記(a)のとおり，本件明細書には，実施例１〜６ 及び比較例２に関し，「重合性化合物の液晶化合物に対する配向規 制力をプレチルト角の測定により確認した」旨が記載されているに 過ぎず，本件明細書及び被告の提出する実験報告書（甲４６〜４８） を参照しても，焼き付き等の表示不良の有無や程度についての評価＼nが可能な，プレチルト角の経時変化及び安定性に関する実験結果は＼n記載されておらず，ＶＨＲ（電圧保持率）についても，いかなる条 件で得られた数値が，この評価の対象とされ，どの程度の数値を示 せば，焼き付き等の表示不良を生じないと評価できるのか等の詳細＼nについて，何ら具体的な説明はされていない。 したがって，仮に，焼き付き等の表示不良とプレチルト角の経時＼n変化及び安定性又はＶＨＲとの間に一定の相関関係があったとし ても，本件明細書及び甲４６〜４８に示された実験結果に基づいて， 本件発明１が達成している焼き付き等の表示不良抑制の程度を評＼n価することはできないというべきである。
(C)また，本件明細書には，式（Ｉ−１）ないし（Ｉ−４）の重合性 化合物を用いることにより，表示ムラが抑制されるか，又は全く発＼n生しないこと，また，焼き付きや表示ムラ等の表＼示不良を抑制する ため，又は全く発生させないためには，塩素原子で置換される液晶 化合物を含有することは好ましくないことが記載されているとこ ろ（前記(1)イ(イ)），甲１の実施例の半数以上（実施例５，７，１ １，１３，２６〜２７，２９〜５２ ）が，本件発明１の重合性化合 物（Ｉ−１）〜（Ｉ−４）のいずれかに相当する重合性液晶化合物 （化合物（３−３−１），（３−４−１），（３−７−１），（３ −８−１））を含有し，また，甲１の実施例の７割以上（実施例２ 〜８，１１〜１６，１９，２１〜２４，２８〜３０，３５〜５２） が，塩素原子で置換された液晶化合物を含有していない。 さらに，本件明細書において，実施例１〜６と対比されたのは， フッ素原子を有しない重合性化合物を用い，かつ一般式（ＩＩ−Ａ） 及び（ＩＩ−Ｂ）で表される化合物を含まない比較例２であって，＼nその配合組成は，甲１の実施例（１〜５２）とは顕著に異なるもの であり，この点は，被告において本件明細書の試験の再現実験であ る旨主張する甲４６〜４８についても同様であるから，仮に本件発 明１の実施例が比較例よりも有利な結果を示したとしても，甲１の 実施例に対しても同様に有利な結果を示すとは限らない。
(d) 以上の事情に照らすと，焼き付きや表示ムラ等が少ないか全くな＼nいことに係る本件発明１の効果が，甲１発明Ａの表示不良が生じな＼nい効果よりも顕著に有利なものであると認めることはできない。
ｄ 小括
以上によると，本件発明１は，甲１の実施例で示された液晶組成物 では到底得られないような効果（低温保存性の向上，低粘度及び焼き 付きや表示ムラ等が少ないか全くないこと）を示すものとは認められ＼nないので，本件発明１が，甲１発明Ａと比較して，格別顕著な効果を 奏するものとは認められない。
特許に係る発明が，先行の公知文献に記載された発明にその下位概念と して包含されるときは，当該発明は，先行の公知となった文献に具体的に 開示されておらず，かつ，先行の公知文献に記載された発明と比較して顕 著な特有の効果，すなわち先行の公知文献に記載された発明によって奏さ れる効果とは異質の効果，又は同質の効果であるが際立って優れた効果を 奏する場合を除き，特許性を有しないものと解するのが相当である。 したがって，本件発明１は，甲１に具体的に開示されておらず，かつ， 甲１に記載された発明すなわち甲１発明Ａと比較して顕著な特有の効果 を奏する場合を除き，特許性を有しないところ，甲１には，本件発明１に 該当する態様が具体的に開示されていることは認められない。 そこで，本件発明１が甲１発明Ａと比較して顕著な特有の効果を奏する ものであるかについて，以下検討する。
・・・
前記(イ)のとおり，甲１発明Ａは，(1)広い温度範囲において析出する ことがない，(2)高速応答に対応した低い粘度である，(3)表示不良を生じ＼nない，という効果を同時に奏する液晶組成物であることから，本件発明 １と甲１発明Ａは，上記三つの特性を備えた液晶組成物であるという点 において，共通するものである。 そこで，本件発明１に特許性が認められるためには，上記三つの特性 において，本件発明１が，甲１発明Ａと比較して顕著な特有の効果を奏 することを要する。
ａ 効果（１）（低温保存性の向上）について
・・・
(b) 前記(a)の記載に関し本件審決は，甲１の実施例１〜５２及び比較 例１の「下限温度」は，−４０度及び−３０度のいずれでも（ただ し，実施例２１は「−４０度では」）１０日以内に結晶又はスメク チック相に変化したものと理解できるのに対し，本件明細書の実施 例１〜４は，−２５度及び−４０度で２週間又は３週間ネマチック 状態を維持したと記載されているから，甲１に記載された実験結果 より低い温度でより長い期間に渡り安定性が維持されるものと解す ることができ，本件発明１の低温保存性は，甲１に記載されていな い有利な効果である旨判断した。 しかしながら，そもそも，本件明細書に記載された低温保存試験 は，具体的な測定方法，測定条件について記載されていないため， 甲１に記載された低温保存試験と同じ測定方法，測定条件で実施さ れたものであるかについて，本件明細書の記載からは明らかでない。 また，液晶組成物の低温保存試験は，液晶組成物のその他の物性 値である粘度，光学異方性値，誘電率異方性値等と異なり，確立さ れた標準的な手法は存在しないところ（弁論の全趣旨），甲３２（原 告従業員による平成３０年７月１２日付けの試験成績証明書）にお いては，試験管（Ｐ−１２Ｍ）を用いた場合とクリーンバイアル瓶 （Ａ−Ｎｏ．３）を用いた場合という容器の形状等の違いで実験結 果に差異が生じ，甲１の実施例２０と甲８２（株式会社ＵＫＣシス テムエンジニアリングによる平成３１年４月１７日付け試験報告 書）の実験結果の間でも，低温保存試験の条件によって実験結果が 異なることからすると，液晶組成物の低温保存試験においては，試 験方法や試験条件が異なることで過冷却の状態が生じることを否 定できず（甲４０），試験結果に著しい差異が生じる可能性がある＼nものと認められる。 加えて，甲１の低温保存試験においては，化合物（１）ないし（３） の組合せやその配合量が顕著に異なる液晶組成物であっても，実施 例２１（「Ｔｃ≦−３０度」）を除いて，「Ｔｃ≦−２０度」とい う同じ結果となっているのに対し，本件明細書の実施例１〜４と比 較例１は，フッ素原子を有する重合性化合物又はフッ素原子を有し ない重合性化合物という配合成分の差異のみで，−２５度及び−４ ０度におけるネマチック状態の維持期間が顕著に異なる結果とな っている。
(c) 以上の事情に照らすと，低温保存試験に関する甲１の実験と本件 明細書の実験が，同じ配合組成（配合成分及び配合量）の液晶組成 物を試験した場合に同様の試験結果が得られるような，共通の試験 方法，試験条件において実施されたものとは，にわかに考え難いと いうべきである。 さらに，本件明細書において，実施例１〜４と対比されたのは， 重合性化合物にフッ素原子を有しない構造を有するというほかは，＼n実施例１〜４と同様の配合組成を有する比較例１であって，その配 合組成は，甲１の実施例（１〜５２）とは顕著に異なるものである。 そして，この点は，被告において本件明細書の試験の再現実験であ る旨主張する乙１４についても同様であることから，本件明細書及 び乙１４の実験結果のみから，本件発明１の効果と甲１発明Ａの効 果を比較することは困難である。 したがって，本件明細書に記載された実施例１〜４の下限温度と， 甲１に記載された実施例及び比較例の下限温度とを単純に比較す るだけで，低温保存に係る本件発明１の効果が，甲１発明Ａの効果 よりも顕著に有利なものであると認めることはできない。
ｂ 効果（２）（低粘度）について
前記(イ)のとおり，甲１発明Ａの具体例である実施例の液晶組成物 は，いずれも高速応答に対応した低い粘度のものであることが認めら れるところ，液晶組成物の粘度について，本件発明１が甲１発明Ａと 比較して顕著な特有の効果を奏するものであることを認めるに足りる 証拠はない。 したがって，本件発明１が，甲１発明Ａと比較して，低粘度に係る 有利な効果を奏するものとは認められない。
ｃ 効果（３）（焼き付きや表示ムラ等が少ないか全くないこと）につ＼nいて
(a) 本件発明１に関し，本件明細書には，実施例１〜６の液晶組成物， 及びフッ素原子を有しない重合性化合物を用い，かつ一般式（ＩＩ −Ａ）及び（ＩＩ−Ｂ）で表される化合物を含まない比較例２の液＼n晶組成物において，重合性化合物の液晶化合物に対する配向規制力 をプレチルト角の測定により確認した旨が記載されている（前記(1) イ(エ)ｃ）。
一方，甲１発明Ａに関し，甲１には，第三成分の好ましい割合は， 表示不良を防ぐために，第三成分を除いた液晶組成物１００重量部＼nに対して１０重量部以下であり，さらに好ましい割合は，０．１重 量部から２重量部の範囲である旨が記載されている（前記(2)イ (エ)）。
(b) 前記(a)の記載に関し本件審決は，本件明細書には，実施例１〜４ が，焼き付きや表示ムラ等が少ないか全くないという効果（効果（３））＼nを奏することは具体的に記載されていないが，実施例１〜４におい ては，「環構造と重合性官能＼基のみを持つ１，４−フェニレン基等 の構造を有する重合性化合物」に相当する重合性化合物（Ｉ−１１）＼nが用いられ，かつ，当該重合性化合物が添加された液晶組成物は， いずれも「アルケニル基や塩素原子を含む液晶化合物を使用」して いないから，従来から公知の技術的事項に照らして，焼き付きや表＼n示ムラ等が少ないか全くないものである蓋然性が高いといえる旨判 断した。 しかしながら，前記(a)のとおり，本件明細書には，実施例１〜６ 及び比較例２に関し，「重合性化合物の液晶化合物に対する配向規 制力をプレチルト角の測定により確認した」旨が記載されているに 過ぎず，本件明細書及び被告の提出する実験報告書（甲４６〜４８） を参照しても，焼き付き等の表示不良の有無や程度についての評価＼nが可能な，プレチルト角の経時変化及び安定性に関する実験結果は＼n記載されておらず，ＶＨＲ（電圧保持率）についても，いかなる条 件で得られた数値が，この評価の対象とされ，どの程度の数値を示 せば，焼き付き等の表示不良を生じないと評価できるのか等の詳細＼nについて，何ら具体的な説明はされていない。 したがって，仮に，焼き付き等の表示不良とプレチルト角の経時＼n変化及び安定性又はＶＨＲとの間に一定の相関関係があったとし ても，本件明細書及び甲４６〜４８に示された実験結果に基づいて， 本件発明１が達成している焼き付き等の表示不良抑制の程度を評＼n価することはできないというべきである。
(C)また，本件明細書には，式（Ｉ−１）ないし（Ｉ−４）の重合性 化合物を用いることにより，表示ムラが抑制されるか，又は全く発＼n生しないこと，また，焼き付きや表示ムラ等の表＼示不良を抑制する ため，又は全く発生させないためには，塩素原子で置換される液晶 化合物を含有することは好ましくないことが記載されているとこ ろ（前記(1)イ(イ)），甲１の実施例の半数以上（実施例５，７，１ １，１３，２６〜２７，２９〜５２ ）が，本件発明１の重合性化合 物（Ｉ−１）〜（Ｉ−４）のいずれかに相当する重合性液晶化合物 （化合物（３−３−１），（３−４−１），（３−７−１），（３ −８−１））を含有し，また，甲１の実施例の７割以上（実施例２ 〜８，１１〜１６，１９，２１〜２４，２８〜３０，３５〜５２） が，塩素原子で置換された液晶化合物を含有していない。 さらに，本件明細書において，実施例１〜６と対比されたのは， フッ素原子を有しない重合性化合物を用い，かつ一般式（ＩＩ−Ａ） 及び（ＩＩ−Ｂ）で表される化合物を含まない比較例２であって，＼nその配合組成は，甲１の実施例（１〜５２）とは顕著に異なるもの であり，この点は，被告において本件明細書の試験の再現実験であ る旨主張する甲４６〜４８についても同様であるから，仮に本件発 明１の実施例が比較例よりも有利な結果を示したとしても，甲１の 実施例に対しても同様に有利な結果を示すとは限らない。
(d) 以上の事情に照らすと，焼き付きや表示ムラ等が少ないか全くな＼nいことに係る本件発明１の効果が，甲１発明Ａの表示不良が生じな＼nい効果よりも顕著に有利なものであると認めることはできない。
ｄ 小括
以上によると，本件発明１は，甲１の実施例で示された液晶組成物 では到底得られないような効果（低温保存性の向上，低粘度及び焼き 付きや表示ムラ等が少ないか全くないこと）を示すものとは認められ＼nないので，本件発明１が，甲１発明Ａと比較して，格別顕著な効果を 奏するものとは認められない。