明確性

　発明未完成、明確性違反、実施可能性違反として拒絶された出願について、審決取消訴訟が提起されました。知財高裁（第1部）は、実施可能要件違反として審決を維持しました。
　ア 前記(2)の認定事実によれば，本願明細書の実施例（例１）では，本願マトリ ックスを通過した白昼光に対し蒸留水を２４時間常温で暴露する実験を行ったとこ＼nろ，水が同期化したことが認められ，この点については当事者間に争いがないとこ ろである。しかしながら，上記実験は，実験条件の詳細が明らかではなく，本願明 細書の表１における「基準」に関する実験条件も具体的に記載されていないことか＼nらすると，本願マトリックスを使用した場合とこれを使用しなかった場合における 比較実験を行ったものと認めることはできない。のみならず，水の同期化の理論的 なメカニズムは十分に解明されていない上，特開２００４−２５１４９８5)公報（乙 ２の【要約】，【０００６】，【００１１】）によれば，かえって，マイクロウェーブ，超音波，マイクロ波超音波，赤外線（遠赤外線，中間赤外線，近赤外線を含む｡）な どを使用することによって，水分子の回転運動を促進し，本願水特性のように，凝 固点における水温をマイナス１０度以下に降下させることが可能になるとされてお＼nり，しかも，上記近赤外線（７８０nm〜２５００nm）は，本願発明にいう入射光の 範囲（３６０nｍ〜３６００nm）に含まれるのであるから，本願マトリックスを通過 しない入射光であっても水を一定程度同期化し得ることが認められ，水の同期化が 本願マトリックス以外の実験条件によって生じた可能性も残るといわざるを得ない。＼nそうすると，本願明細書にいう上記実験は，水が同期化された原因が，その他の実 験条件によるものではなく，専ら入射光が本願マトリックスを通過したことによる ことまでを立証するものとはいえない。 したがって，立証事項Ａが立証されたということはできない。
イ また，前記(2)の認定事実によれば，本願明細書の実施例（例１４）では，男 性２名及び女性２名に対し，本願マトリックスを耳鳴り症状を示す耳の後部の頭蓋 基底部に，皮膚に穏やかな接着剤で局所的に配置する実験を行ったところ，このう ち３名の耳鳴り症状が２４時間以内に消失し，１名の耳鳴り症状が１週間以内に消 失したことが認められる。しかしながら，上記実験における被験者は僅か４名にと どまり，しかも本願マトリックスを使用しない場合との比較試験を行うものではな いことからすれば，耳鳴り症状が自然治癒又はいわゆるプラセボ効果（乙１１）に より消失した可能性も残るというほかない。のみならず，証拠（乙６ないし９）及＼nび弁論の全趣旨によれば，キセノンが発する光のうち近赤外線を利用した耳鳴り治 療法（いわゆるキセノン光線療法）が現に実施されていることが認められることか らすれば，上記実施例における実験においても，被験者の耳の後部に照らされた光 が耳鳴り治療に一定程度有効に作用した可能性も残ることが認められる。したがっ＼nて，本願明細書にいう上記実験は，耳鳴り症状が本願マトリックス自体によって消 失したものであることまでを立証するものとはいえない。 したがって，立証事項Ｂが立証されたものとはいえない。
ウ 以上によれば，本件立証事項が立証されたものと認めることはできず，本願 明細書は，当業者が本願発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載＼nたものとはいえない。
(4) 原告の主張について
ア 原告は，本願明細書にいう上記各実験結果はＡ宣誓書によって裏付けられて いる旨主張する。しかしながら，本願マトリックスを使用した実験がＡ教授の研究 室で行われたことはうかがわれないことからすれば，Ａ宣誓書は，本願明細書にい う実験によって同期化された水の性質が，Ａ教授の研究室での実験結果と同一であ るというにとどまり，水を同期化するとされる入射電磁エネルギーが本願マトリッ クスによって形成されることまでを裏付けるものとはいえない。したがって，原告 の上記主張は，Ａ宣誓書を正解しないものであって，採用することができない。
イ 原告は，人に対する治療を目的とする発明に対し，特許出願前のごく僅かな 期間に厳格な実験を行うことを求めるのは困難を強いるものであって現実的ではな く，また，本願明細書の耳鳴り治療に関する実験はＡ宣誓書によっても裏付けられ ている旨主張する。しかしながら，比較実験の被験者となる耳鳴り患者の人数が少 ないことを認めるに足りる証拠はなく，耳鳴り症状の比較実験の方法についても， 例えば耳鳴り症状を示す両耳のうち片耳に限り本願マトリックスを配置すれば足り るのであるから，格別困難を強いるものとはいえず，原告の主張は，その前提を欠 く。また，Ａ宣誓書は，「例１４は，パイロット臨床実験におけるＴＧＭの適用が４ 人のヒト被験者における耳鳴り症状に対して有利な効果を有したことを実証してい る」（甲１１〔５３頁４行目ないし５行目〕参照）として，単に実験結果を追認する ものにすぎず，Ａ教授の研究室で本願マトリックスによる耳鳴り症状の改善に関す る実験が行われていない以上，Ａ宣誓書によっても本願マトリックスによって耳鳴 り症状の改善効果があることを認めることはできない。さらに，原告主張に係る報 告書（甲２２）における実験も，上記(3)イで説示するところと同様に，比較試験を 行うものではなく，本件立証事項を裏付けるものとして適切ではない。したがって， 原告の主張は，その裏付けを欠くというほかなく，採用することができない。 (5) まとめ
上記によれば，本願明細書は当業者が本願発明の実施をすることができる程度に 明確かつ十分に記載したものではないとした審決の判断に誤りはなく，原告の主張＼nする取消事由３（特許法３６条４項１5)〔実施可能要件〕に関する判断の誤り）は＼n理由がない。

◆判決本文

　審決は、請求項１，２は、製造方法が記載されているので、PBPクレームには該当し、明確性違反と判断しました。裁判所は、製法が記載されていても、この場合は、PBPクレームには該当しないと判断されました。ただ、他の請求項についての明確性違反が残っているので、結論に影響しないとして、拒絶審決が維持されました。
　そこで検討するに，物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその 物の製造方法が記載されている場合（いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・ クレームの場合）において，当該特許請求の範囲の記載が特許法３６条６項 ２号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは， 出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能＼ であるか，又はおよそ実際的でないという事情が存在するときに限られると 解するのが相当であるところ（最高裁判所第二小法廷平成２７年６月５日判 決・民集６９巻４号７００頁参照），本願補正発明１及び２に係る前記の各 記載は，いずれも，形式的にみれば，経時的な要素を記載するものといえ， 「物の製造方法の記載」がある，すなわち，プロダクト・バイ・プロセス・ クレームに該当するということができそうである。 しかしながら，前記最高裁判決が，前記事情がない限り明確性要件違反に なるとした趣旨は，プロダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範囲は， 当該製造方法により製造された物と構造，特性等が同一である物として確定＼nされるが，そのような特許請求の範囲の記載は，一般的には，当該製造方法 が当該物のどのような構造又は特性を表＼しているのかが不明であり，権利範 囲についての予測可能＼性を奪う結果となることから，これを無制約に許すの ではなく，前記事情が存するときに限って認めるとした点にある。 そうすると，特許請求の範囲に物の製造方法が記載されている場合であっ ても，前記の一般的な場合と異なり，当該製造方法が当該物のどのような構＼n造又は特性を表しているのかが，特許請求の範囲，明細書，図面の記載や技＼n術常識から明確であれば，あえて特許法３６条６項２号との関係で問題とす べきプロダクト・バイ・プロセス・クレームに当たるとみる必要はない。
この点，本願補正発明１に係る特許請求の範囲（請求項１）は，1)透光性 あるシート・フィルムを，８０〜１００ｃｍ長さの稲育苗箱の巻取り開始縁 以外の３方の縁からはみ出させる，2)これを稲育苗箱底面に根切りシートと して敷く，3)その上に籾殻マット等の軽い稲育苗培土代替資材をはめ込む， 4)この表面に綿不織布等を敷いて種籾の芒，棘毛を絡ませて固定し，根上が＼nりを防止して，覆土も極少なくする，5)1)ないし4)のとおり育苗した軽量稲 苗マットを，根切りシートと一緒に巻いて，細い円筒とする，という手順を 示すことにより，「内部導光ロール苗」の構造，特性を明らかにしたものと＼n理解することが十分に可能＼である。 また，本願補正発明２に係る特許請求の範囲（請求項２）も，1)８０〜１ ００ｃｍ長さの稲育苗箱にはめ込んだ，成型した籾殻マット等の軽い稲育苗 培土代替資材の表面に，2)綿不織布等を敷いて種籾の芒，棘毛を絡ませて固 定し，根上がりを防止し，覆土も極少なくして育苗した，軽量稲苗マットに， 3)透光性あるシート・フィルムを，稲育苗箱の巻取り開始縁以外の３方の縁 からはみ出させて被せ一緒に巻いて，細い円筒とする，というように，やは り手順を示すことより，「内部導光ロール苗」の構造，特性を明らかにした＼nものということができる。 そうすると，本願補正発明１及び２に係る前記特定事項は，いずれも，物 の構造，特性を明確に表＼しており，発明の内容を明確に理解することができ るものである。 したがって，本願補正発明１及び２は，いずれも，特許法３６条６項２号 との関係で問題とされるべきプロダクト・バイ・プロセス・クレームとみる 必要はなく，この点を理由に請求項の記載が明確でない（不可能・非実際的＼n事情がなく，同号の要件を満たさない）とした本件審決の判断は誤りである。
(3) 以上によれば，取消事由１に関する原告の主張は正当であり，これに反す る被告の主張は採用できない（ただし，この点に関する本件審決の判断の誤 りが，本件審決の結論に影響を及ぼすものでないことについては，後記４の とおりである。）。

◆判決本文

　審決について、明確性違反ありとして判断は取り消されました。ただ、進歩性なしとの判断は維持されたので、無効であるとした審決は維持されました。
　審決は，本件発明の「地盤に起因する欠点」という用語は，通常「地震，地崩れ， 局所的な液状化」以外の欠点も含むものと解されるところ，本件明細書においては 通常の意義と異なる「地震，地崩れ，局所的な液状化」のみが記載されており，本 件明細書全体をみてもこの「地震，地崩れ，局所的な液状化」以外の欠点を含むか 否かが不明であるため，本件発明が不明確なものとなっていると認定した。 そこで，検討するに，本件特許の請求項１には，「鉄骨などの構造材で強化，形成＼nされたテーブルを地盤上に設置し，・・・前記テーブルと地盤の中間に介在する緩衝 材を設け，前記テーブルが既存の地盤との関連を断って，地盤に起因する欠点に対 応するようにしたことを特徴とする地盤強化工法。」と記載されていることからすれ ば，「地盤に起因する欠点」とは，地盤を弱体化させテーブルに影響を及ぼす原因と なり得る事由をいうものと推測できるものの，必ずしも明らかではない。そこで， 本件明細書の記載を参酌すると，【産業上の利用分野】として，「本発明は，地盤強 化工法に関し，特に，地震動や液状化から建築構造物などを保護するための地盤強＼n化工法に関するものである。」（【０００１】），「・・・テーブルが既存の地盤の関連を絶って，用地固有の欠点を解消することによって，地層，地形，地質，人工造成 地に起因する地震，地崩れ，局所的な液状化から都市，街区，埋立地を改善できる。」 （【０００５】），「地形が変動して平衡を欠いても」（【００１４】），「【発明の効果】 本発明に係わる地盤強化工法によれば，地盤の地層，地形，地質，造成による欠点， 地震，地崩れによる危険から都市，街区，施設を保護することができる。」（【００１ ５】）との各記載があり，これらによれば，「地盤に起因する欠点」とは，「地震，地 崩れ，局所的な液状化」や「地形が変動して平衡を欠いた状態」をいうものと理解 することができる。 したがって，請求項１の「地盤に起因する欠点」との記載が明確性要件を欠くと 認めることはできない。　
(2) 「緩衝材」について
審決は，「緩衝材」について，耐震性に関しては，緩衝剤が既存の地盤の振動がテ ーブルに直接伝わらないように関連を断つという技術的意義が導き出せるものの， 「地形が変動して平衡を欠いても，流動性を有する緩衝材を使用することによって， また緩衝材を低い箇所に補うことによって平準化が容易にできる」（【００１４】）こ とについては，緩衝材のみで「テーブルが既存の地盤との関連を断」つ機能を生ず＼nる，本件発明の「緩衝材」を想定することができないため，本件発明が不明確であ る旨認定した。 しかし，【００１２】の記載から，緩衝材は，「砕石，ゴム，発泡スチロール，砂 など」からなることが明らかにされており，【００１４】の記載からみて，「地形が 変動して平衡を欠いた状態」において，流動性を持つ緩衝材を使用したり，低い箇 所に緩衝材を補ったりすることが示されていることからすれば，「緩衝材」は，これ により「平準化」することが実施可能であるかはともかく，前記技術思想を実現す＼nるための構成部材の一つとして把握される限りにおいて，その文言自体として明確＼n性要件を欠くものではない。
(3) したがって，本件特許の請求項１の記載が明確性要件を欠くとした審決の 判断には誤りがあり，原告らの取消事由１には理由がある。

◆判決本文