記載要件

　”研磨しうる弾性体”という用語の明瞭性が争われました。知財高裁は、不明瞭とした審決を維持しました。
　「・・原告は，本願補正発明は，除くクレームであり，除くクレームにおいて，引用発明を除くために挿入された用語は，引用発明の記載された特許公報等で使用されたとおりの内容のものとして理解すべきであるとして，大合議判決の判示を引用する。そして，本願補正発明の「研磨しうる弾性体」の語は，特公平３−７４３８０号公報（甲７）記載の発明を除くために挿入されたものであるから，甲７の特許請求の範囲に記載された「研磨しうる弾性体」を意味するものであり，その意味は明確であり，本願補正発明にいう「研磨しうる弾性体」でない「金属板又は合成樹脂板」及び「樹脂凸版を構成するその他の材料」の意味も，明確であると主張する。しかし，原告の主張は，以下の理由により，採用することができない。すなわち，本願補正発明が特許法３６条６項１，２号の要件を充足するか否かは，本件補正後の特許請求の範囲の記載及び本願補正明細書の発明の詳細な説明の記載に基づいて判断されるべきである。原告（出願人）が，本願補正発明から甲７記載の発明を除く意図で，「研磨しうる弾性体」の語を用いたものであったとしても，本願補正発明における，「研磨しうる弾性体」の語が甲７記載のとおりの技術内容を有するものと理解すべき根拠はない。したがって，この点において，原告の主張は，理由がない。のみならず，仮に甲７を参照したとしても，「研磨しうる弾性体」との文言の意味が明確であるとはいえない。すなわち，甲７の特許請求の範囲の請求項１では，「研磨しうる弾性体」は，定義されることも限定されることもなく用いられ，請求項３ないし７では，「研磨しうる弾性体」が，請求項１等を引用した上で材質，硬度，厚さ等をより限定した内容で示されている。甲７の発明の詳細な説明の６欄３ないし２５行には，「研磨しうる弾性体」について，「通常に入手しうるゴム，例えばポリブタジエン，ブタジエン−アクリロニトリル，ブタジエン−スチレン，イソ＼プレン−スチレン，シリコーン，又はポリスルフイドゴムのいずれかであつてよい。好ましくは弾性体は天然ゴム，ポリクロルプレンゴム又はポリウレタンゴムである。弾性体は，より容易に研磨しうるために通常の充填剤を含有しうる。弾性体は少くとも30，但し80 を越えないシヨアＡ硬度を有すべきである。好ましくはその硬度は40 〜 60 シヨアＡである。・・・・好ましくは，弾性体は１００〜５００ミクロンの厚さを有し，最も好ましくは厚さが約４００ミクロンである。」と，「研磨しうる弾性体」の材質，硬度，厚さ等の性質から，好ましい実施態様は挙げられているものの，「研磨しうる弾性体」の意義・外延について，これを明確にする定義・規定はない。したがって，甲７を参照してもなお，「研磨しうる弾性体」の意味・外延は明確ではないので，「研磨しうる弾性体ではない」との意味も明確とはいえない。原告の主張は，この点においても，採用することができない。」

◆平成21(行ケ)10041　審決取消請求事件　特許権　行政訴訟　平成21年09月30日　知的財産高等裁判所

　36条4項（実施可能性違反）を理由に拒絶審決が維持されました。
　「上記第４項は特許出願における実施可能要件と称されているものであるが，特許制度は，発明を公開する代償として，一定期間発明者に当該発明の実施につき独占的権利を付与するものであるから，明細書に記載される発明の詳細な説明は，当業者(その発明の属する分野における通常の知識を有する者)が容易にその実施をすることができる程度に発明の構成が記載されていることを要するとしたものであるところ，上記のような法の趣旨に鑑みると，明細書の発明の詳細な説明の欄に当業者が実施をすることができる程度に明確かつ十＼分に記載されていること，ひいては当該発明が実施可能であることは，出願人が特許庁長官に対し立証する責任があると解される。」＼n

◆平成20(行ケ)10423　審決取消請求事件　特許権　行政訴訟　平成21年09月17日　知的財産高等裁判所

実施可能性違反ではないとした無効審決が取り消されました。
　「特許法３６条４項は，「前項第三号の発明の詳細な説明には，その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易にその実施をすることができる程度に，その発明の目的，構成及び効果を記載しなければならない。」と定めるところ，本件発明のように，特定の用途（樹脂配合用）に使用される組成物であって，一定の組成割合を有する公知の物質から成るものに係る発明においては，一般に，当該組成物を構＼成する物質の名称及びその組成割合が示されたとしても，それのみによっては，当業者が当該用途の有用性を予測することは困難であり，当該組成物を当該用途に容易に実施することができないから，そのような発明について実施可能＼要件を満たすといい得るには，発明の詳細な説明に，当該用途の有用性を裏付ける程度に当該発明の目的，構成及び効果が記載されていることを要すると解するのが相当である。さらに，本件発明は，その用途として，単に「樹脂配合用」と規定するのみであるから，本件発明について実施可能＼要件を満たす記載がされるべきである以上，発明の詳細な説明に，酸素吸収剤を適用する樹脂一般について，本件発明の酸素吸収剤を適用することが有用であること，すなわち，当該樹脂一般について，本件発明が所期する作用効果を奏することを裏付ける程度の記載がされていることを要すると解すべきである。そこで，以下，上記観点に立ち，発明の詳細な説明に，本件発明の酸素吸収剤を適用する樹脂一般について，本件発明が所期する作用効果を奏することを裏付ける程度の記載があるか否かについて検討する。・・・しかしながら，i)，iii)及びvi)の各記載の実質は，単に結論（相違点に係る構成を採用した本件発明が本件作用効果を奏する旨）を述べるものすぎない。また，ii)iv)及びv)の各記載をみても，これを，酸素吸収剤を適用する樹脂の特性（化学構造等）を念頭に置いたものとみることはできないから，当業者において，これらの記載の内容が，エチレン−ビニルアルコール共重合体以外の樹脂一般についても，そのまま妥当するものと容易に理解することができるとみることはできない。さらに，発明の詳細な説明には，当業者において，銅及び硫黄が過大に存在することによる樹脂のゲル化及び分解並びに異味・異臭成分の発生を考える上で，エチレン−ビニルアルコール共重合体とそれ以外の樹脂一般とを同視し得るものと容易に理解することができるような記載は全くない。以上からすると，発明の詳細な説明に，エチレン−ビニルアルコール共重合体以外の樹脂一般について，本件発明が本件作用効果を奏することを裏付ける程度の記載がされているものと認めることはできず，その他，そのように認めるに足りる証拠はない。」

◆平成20(行ケ)10304　審決取消請求事件　特許権　行政訴訟　平成21年08月18日　知的財産高等裁判所

　サポート要件違反とした審決が維持されました。
　　　特許請求の範囲の記載が特許法３６条６項１号に規定するいわゆるサポート要件に適合するものであるか否かについては，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，発明の詳細な説明に，当業者において，特許請求の範囲に記載された発明の課題が解決されるものと認識することができる程度の記載ないし示唆があるか否か，又は，その程度の記載や示唆がなくても，特許出願時（優先権主張があるときは優先日当時）の技術常識に照らし，当業者において，当該発明の課題が解決されるものと認識することができるか否かを検討して判断すべきものと解するのが相当である。そこで，上記観点に立って，以下，本件について検討することとする。・・・・イ　そこで，発明の詳細な説明に，当業者において，本願発明の上記課題が解決されるものと認識することができる程度の記載ないし示唆があるか否かについて検討すると，前記(3)のとおり，発明の詳細な説明には，金属層を透明にするため，これを，下部の有機層を保護することができる程度の十分な厚さを保ちつつ，できる限り薄くすることにより，所望の透明度を得た上，さらに，金属層を保護し，また，電気抵抗を減少させるため，金属層の上部に，許容される透明度を保持しつつ，できる限り厚いＩＴＯ層（本願発明の「第２の導電性層」に相当する。）を付着する旨の記載はみられるものの，この層（「ＩＴＯ層３１２」）がＩＴＯ以外の透明導電性酸化物である場合に上記課題が解決されることについての記載ないし示唆は一切みられないから，発明の詳細な説明に，当業者において，本願発明の上記課題が解決されるものと認識することができる程度の記載ないし示唆があるとまで認めることはできない。

◆平成20(行ケ)10286　審決取消請求事件　特許権　行政訴訟　平成21年06月30日　知的財産高等裁判所

　進歩性なしとした無効審決に対して、i)手続き違背、ii)新規事項ではない、iii)実施可能要件違反なし等を理由として審決が取り消されました。
　　「審判手続等の経緯のアないしウによれば，請求項２に係る特許発明について，請求人（被告）から，甲１を引用例とした進歩性欠如を理由による無効審判が請求され，その後，請求人（被告）により，口頭審理手続において甲６を主引用例とした無効理由が主張された。これに対して，審決は，甲１及び甲６に基づいて進歩性を欠くとの理由により無効とすべきであると判断した。そうすると，審決の判断の基礎となった無効理由について，被請求人である原告には，意見を申し述べる機会（特許法１３４条２項，１５３条２項）及び訂正請求をする機会（同法１３４条の２第１項）が付与されていなかったものというべきである。」
「上記によれば，メインＣＰＵ３１が実行した内部抽選処理の結果に基づいて内部抽選データＩＳＤの当選フラグがセットされ，また，サブＣＰＵ５５に開始情報Ａが入力されてから停止操作情報Ｂが入力されるまでの期間Ｔ１（すなわち，メインリールの回転中の期間）において，第１処理を選択するか第２処理を選択するかを，サブＣＰＵ５５が制御プログラムに従って決定することが記載されているということができる。また，このサブＣＰＵ５５が第１処理を選択するか第２処理を選択するかを決定する処理の例示として，メインＣＰＵ３１から送信される内部抽選データＩＳＤに含まれる所定の当選フラグがセットされている場合に第２処理を選択して実行してもよいことが記載されているということができる。イそして，「メインＣＰＵ３１が実行した内部抽選処理の結果に基づいて当選フラグがセットされた内部抽選データＩＳＤ」が「抽選手段の抽選結果」に相当するといえることに照らせば，本件特許明細書（甲１８，段落【０２１６】）の「内部抽選データＩＳＤに含まれる所定の当選フラグがセットされている場合に第２処理を選択して実行してもよい」との記載部分に，「抽選手段の抽選結果に基づいて第２処理を選択的に実行する」との事項が明確に示されていると解される。そして，本件特許明細書（甲１８）には，第１処理を選択して実行することを妨げる記載はないのであるから，「第２処理を選択して実行してもよい」との記載部分を見た当業者は，第１処理の選択と第２処理の選択を決定する処理に関して，「第１処理を選択して実行してもよい」と理解するのが自然である。そうすると，「抽選手段の抽選結果基づいて第１処理を選択的に実行する」ことが，本件特許明細書（甲１８）に，実質的に記載されているということができる。」
「特許法３６条４項は，「発明の詳細な説明の記載は，次の各号に適合するものでなければならない。」と定め，同条同項１号において，「一経済産業省令で定めるところにより，その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。」と定めている。そして，上記の「経済産業省令」に当たる特許法施行規則２４条の２は，「特許法第三十＼六条第四項第一号の経済産業省令で定めるところによる記載は，発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。」と定めている。特許法３６条４項１号において，「通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること」（いわゆる「実施可能＼要件」）を規定した趣旨は，通常の知識を有する者（当業者）がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したといえない発明に対して，独占権を付与することになるならば，発明を公開したことの代償として独占権を付与するという特許制度の趣旨に反する結果を生ずるからである。ところで，そのような，いわゆる実施可能＼要件を定めた特許法３６条４項１号の下において，特許法施行規則２４条の２が，（明細書には）「発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項」を記載すべきとしたのは，特許法が，いわゆる実施可能要件を設けた前記の趣旨の実効性を，実質的に確保するためであるということができる。そのような趣旨に照らすならば，特許法施行規則２４条の２の規定した「技術上の意義を理解するために必要な事項」は，実施可能＼要件の有無を判断するに当たっての間接的な判断要素として活用されるよう解釈適用されるべきであって，実施可能要件と別個の独立した要件として，形式的に解釈適用されるべきではない。」

◆平成20(行ケ)10237　審決取消請求事件　特許権　行政訴訟　平成21年07月29日　知的財産高等裁判所

　サポート要件違反とした拒絶審決が維持されました。
　　「特許請求の範囲の記載が特許法３６条６項１号に規定するいわゆるサポート要件に適合するものであるか否かについては，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，発明の詳細な説明に，当業者において，特許請求の範囲に記載された発明の課題が解決されるものと認識することができる程度の記載ないし示唆があるか否か，又は，その程度の記載や示唆がなくても，特許出願時（優先権主張があるときは優先日当時）の技術常識に照らし，当業者において，当該発明の課題が解決されるものと認識することができるか否かを検討して判断すべきものと解するのが相当である。そこで，上記観点に立って，以下，本件について検討することとする。・・・・発明の詳細な説明に，当業者において，本願発明の上記課題が解決されるものと認識することができる程度の記載ないし示唆があるか否かについて検討すると，前記(3)のとおり，発明の詳細な説明には，金属層を透明にするため，これを，下部の有機層を保護することができる程度の十分な厚さを保ちつつ，できる限り薄くすることにより，所望の透明度を得た上，さらに，金属層を保護し，また，電気抵抗を減少させるため，金属層の上部に，許容される透明度を保持しつつ，できる限り厚いＩＴＯ層（本願発明の「第２の導電性層」に相当する。）を付着する旨の記載はみられるものの，この層（「ＩＴＯ層３１２」）がＩＴＯ以外の透明導電性酸化物である場合に上記課題が解決されることについての記載ないし示唆は一切みられないから，発明の詳細な説明に，当業者において，本願発明の上記課題が解決されるものと認識することができる程度の記載ないし示唆があるとまで認めることはできない。」

◆平成20(行ケ)10286　審決取消請求事件　特許権　行政訴訟　平成21年06月30日　知的財産高等裁判所

　実施可能性要件を満たしているとした審決が取り消されました。
　　　　「旧特許法３６条４項は，「・・・発明の詳細な説明は，経済産業省令で定めるところにより，その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に，記載しなければならない。」と定めるところ，この規定にいう「実施」とは，物（麻酔薬組成物）の発明である本件発明１にあっては当該物の生産，使用等を，物を生産する方法（麻酔薬組成物の調製法）の発明である本件発明２及び３にあっては当該方法の使用，当該方法により生産した物の使用等を，方法（一定量のセボフルランのルイス酸による分解を防止する方法）の発明である本件発明４にあっては当該方法の使用をそれぞれいうものであるから，本件各発明について実施可能＼要件を満たすというためには，発明の詳細な説明の記載が，本件発明１については当業者が同発明に係る麻酔薬組成物を，本件発明２及び３については当業者が同各発明に係る麻酔薬組成物の調製法を，本件発明４については当業者が同発明に係る一定量のセボフルランのルイス酸による分解を防止する方法をそれぞれ使用することができる程度のものでなければならない。そして，本件発明１のような組成物の発明においては，当業者にとって，当該組成物を構成する各物質名及びその組成割合が示されたとしても，それのみによっては，当該組成物がその所期する作用効果を奏するか否かを予＼測することが困難であるため，当該組成物を容易に使用することができないから，そのような発明において実施可能要件を満たすためには，発明の詳細な説明に，当該組成物がその所期する作用効果を奏することを裏付ける記載を要するものと解するのが相当である。また，上述したところは，本件発明２及び３のような組成物の調製法の発明並びに本件発明４のような物質間の化学反応を防止する方法の発明においても，同様に妥当するものというべきである。・・・以上によれば，発明の詳細な説明には，本件各発明について，本件数値の水を含有させることにより所期の作用効果を奏することを裏付ける記載があるものと認めることはできず，その他，そのように認めるに足りる証拠はないから，発明の詳細な説明には，本件各発明の少なくとも各一部につき，当業者がその実施をすることができる程度の記載があるとはいえないというべきである。」

◆平成18(行ケ)10489　審決取消請求事件　特許権　行政訴訟　平成21年04月23日　知的財産高等裁判所