新たな技術的事項の導入

　補正が新規事項であるとした審決が維持されました。

本件補正は、特許請求の範囲の請求項２に対する「前記開放空間は、前記 封止部材と前記レンズ部材の間において、前記レンズ部材の外縁を環状に一 周することなく前記接着剤が配されることで形成される」との請求項２補正 事項を含むものであり、この請求項２補正事項が、新規事項の追加に当たる かが問題となっている。そして、請求項２補正事項は、その文言から、開放空 間が「前記レンズ部材の外縁を環状に一周することなく前記接着剤が配され ること（本件接着剤配置）で」形成されるのであるから、本件接着剤配置が開 放空間の形成に寄与することを要すると解される。そこで、以上の趣旨が、当 初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項といえる かを、以下検討する。
ア 当初明細書等のうち、まず、実施形態３に係る【００３７】〜【００３９】 の記載及び図７によれば、接着剤がレンズ部材の外縁を環状に一周して配 されていることが明らかであるから、これが本件接着剤配置、ひいては請 求項２補正事項を開示するものでないことは明らかである。
イ 次に、当初明細書等のうち、実施形態４に係る記載について検討する。 実施形態４では、図８から、レンズアレイ２０の外縁と、レンズアレイ２ ０が接着剤により封止部材８０に固定される領域との関係から、接着剤は レンズ部材の外縁を環状に一周していないことが理解できるので、本件接 着剤配置については、図８から見て取れる事項といえる。
しかし、当初明細書等の「レンズアレイ２０は、平面視において、レンズ アレイ２０の外縁の一部が凹部８２ｂの内側に位置するように配置されて いるとともに（図８中の開口部Ｇを参照）、凹部８２ｂの外側において接着 剤により封止部材８０に固定されている。」（【００４０】）との記載及び 「開口部Ｇの数及び配置は、レンズアレイ２０の外縁の一部を凹部８２ｂ の内側に位置させるものであればよく、図８に図示した数及び配置に限定 されるものではない。」（【００４１】）との記載によれば、実施形態４に 係る記載は、レンズアレイ２０の外縁の一部を凹部８２ｂの内側に位置さ せるという位置関係によって開放空間を形成するのであって、そこでは、 そもそも接着剤の配置は問題とされていない。また、当初明細書等の【００４２】の記載は、発明が実施形態３、４に限定されないことを示すにすぎない。
ウ 原告は、当初明細書等の【００４０】の記載から直接的に「レンズアレイ ２０の外縁の一部が凹部８２ｂの内側に位置するように配置されていると ともに、凹部８２ｂの外側において接着剤により封止部材８０に固定され ている」ことにより、レンズアレイ２０と封止部材８０との間の空間が開 放空間となっていると理解できる旨主張するところ、これは、「レンズアレ イ２０の外縁の一部が凹部８２ｂの内側に位置するように配置されている」 ことと、「凹部８２ｂの外側において接着剤により封止部材８０に固定さ れている」ことが相まって、レンズアレイ２０と封止部材８０との間の空間が開放空間となっているとするものである。しかしながら、【００４０】 の当該記載は、接着剤がレンズ部材の外縁を環状に一周して配されている ものであり、本件接着剤配置を前提としない実施形態３を説明する【００ ３７】の「レンズアレイ２０は、平面視において、凹部８２ｂの内側に貫通 孔Ｆを有するとともに、凹部８２ｂの外側において接着剤により封止部材 ８０に固定されている。」という記載と、「レンズアレイ２０は、平面視に おいて、・・・とともに、凹部８２ｂの外側において接着剤により封止部材 ８０に固定されている」という文言で一致しており、接着剤の配置が開放 空間の形成に寄与することを示すものとは認められない。
また、原告は、実施形態３において、レンズアレイ２０に貫通孔Ｆが設けられていない構造は、封止部材８０とレンズアレイ２０の間の空間は開放空間とはならない構＼造であることが理解できることを前提に、当業者は、請求項２補正事項を明細書、特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより、導くことができる旨主張する。しかし、実施形態３に係る当初明細書等【００３７】〜【００３９】及び図７、特に【００３８】の「これに対して、接続部２４に貫通孔Ｆを設ければ、レンズアレイ２０と封止部材８０との間の空間が開放空間となるため、接着剤から気化したガスを当該空間外へと逃がし、有機物の堆積（集塵）を抑制しやすくなる。開放空間とは開放された空間をいう。」との記載に鑑みれば、貫通孔Ｆを開放空間形成の手段としていることが明らかであり、貫通孔Ｆが設けられていない構成についての記載や示唆もなく、ほかに、実施形態３に関する記載から貫通孔Ｆが設けられていない構＼成を当業者が理解することができることを示す証拠もないことから、上記前提自体が認められない。
エ 以上のとおり当初明細書等の全ての記載を総合しても、本件接着剤配置が開放空間の形成に寄与するという技術的事項を導くことはできない。

◆判決本文

訂正事項が新規事項か否かについて、知財高裁は新規事項でないとした審決を維持しました。

(4) 本件訂正発明１（害虫忌避成分が「イカリジン」である場合を含む）の要旨 となる技術的事項が、優先権出願１の明細書等に記載された技術的事項の範囲を超 えるものであるか
ア 上記(2)イで認定したとおり、優先権出願１の明細書等には、ディートに代わ る害虫忌避成分として、３−（Ｎ−ｎ−ブチル−Ｎ−アセチル）アミノプロピオン 酸エチルエステル（ＥＢＡＡＰ）、ｐ−メンタン−３，８−ジオール、１−メチルプ ロピル ２−（２−ヒドロキシエチル）−１−ピペリジンカルボキシレート（イカリ ジン）に共通して、「使用者の鼻や喉等の粘膜を刺激しやすい害虫忌避成分が配合さ れているにもかかわらず、粘膜への刺激が低減された噴射製品および噴射方法を提 供する」という課題を有し、前記(2)イ(ｳ)に認定した1)〜3)の特徴を有すること、 すなわち、所定量の揮発抑制成分を添加するなどして、５０％平均粒子径ｒ30と粒 子径比（ｒ30／ｒ15）がそれぞれ所定の値以上（粒子径比（ｒ30／ｒ15）が０．６以上、５０％平均粒子径ｒ30が５０μｍ以上）となるよう調整することにより、上記課題 を解決することが記載されている。
また、前記１(2)ア〜ウ及びオのとおり、本件訂正発明１に関する背景技術、課題、 解決手段に加えて、発明の効果に関するメカニズムや各構成要件の技術的意義につ＼nいては、本件明細書の【０００１】、【０００２】、【０００４】〜【０００７】、【０００９】、【００１２】〜【００１５】、【００２３】及び【００２４】等に記載され ているが、ほぼ同一の記載が、前記(2)イ(ｱ)〜(ｳ)及び(ｵ)のとおり、優先権出願１ の明細書の【０００１】、【０００２】、【０００４】〜【０００８】、【００１２】〜【００１５】、【００１７】、【００１８】、【００２６】及び【００２７】において記載されていたものといえる。
イ また、本件訂正発明１の発明特定事項は、いずれも優先権出願１の特許請求 の範囲の請求項１又は２に記載されており、害虫忌避成分としてＥＢＡＡＰと同様 にイカリジンも明記されていたものといえる。
ウ 前記(2)イ(ｴ)及び(3)イ(ｲ)のとおり、優先権出願１の明細書等において、実 施例として記載されているのは、害虫忌避成分としてＥＢＡＡＰを含む噴射製品の みであり、害虫忌避成分としてイカリジンを含む噴射製品に係る実施例は、優先権 出願２の明細書等（実施例５及び７）により追加されたものであるが、当該実施例 は、本件訂正発明１の実施に係る具体例であるとともに、優先権出願１の特許請求 の範囲の請求項１又は２に発明特定事項が記載されていた発明の実施に係る具体例 を確認的に記載したものと理解できるから、優先権出願１の明細書等に記載された 技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものとはいえない。
エ したがって、本件訂正発明１の要旨となる技術的事項は、イカリジンを含む 部分も含めて優先権出願１の明細書等において記載された技術的事項の範囲を超え るものではないから、本件訂正発明１は、害虫忌避成分をイカリジンとする部分に ついても、優先権出願１に基づく国内優先権主張の効果が認められる。
(5) 原告の主張について
ア 害虫忌避成分をイカリジンとする部分は本件第１優先日時点で完成してい るかについて（前記第３の１(1)イの主張について） まず、国内優先権主張の効果が認められるかどうかは、前記２(1)の説示のとおり、 後の出願の特許請求の範囲の文言が、先の出願の当初明細書等に記載されたものと いえる場合であっても、後の出願の明細書の発明の詳細な説明に、先の出願の当初 明細書等に記載されていなかった技術的事項を記載することにより、後の出願の特 許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項が、先の出願の当初明細書 等に記載された技術的事項の範囲を超えることになる場合は、その超えた部分につ いては優先権主張の効果は認められないと解するのが相当である。 この点、優先権出願１の明細書等において、実施例として記載されているのは、 害虫忌避成分としてＥＢＡＡＰを含む噴射製品のみであり、害虫忌避成分としてイ カリジンを含む噴射製品に係る実施例自体は、優先権出願２の明細書等（実施例５ 及び７）により追加されたものであるものの、優先権出願１の特許請求の範囲の請 求項１又は２に発明特定事項が記載されていた発明の実施に係る具体例を確認的に 記載したものと理解できるから、優先権出願１の明細書等に記載された技術的事項 との関係において、新たな技術的事項を導入するものではないことは前記(4)の判 断のとおりである。
そして、前記のとおり、優先権出願１の明細書等には、本件訂正発明１に関する 背景技術、課題、解決手段に加えて、発明の効果に関するメカニズムや各構成要件＼nの技術的意義が記載されており、これらはＥＢＡＡＰ、ｐ−メンタン−３，８−ジ オール及びイカリジンに共通して適用されることも把握できるものといえる。すな わち、優先権出願１の明細書等には、本件訂正発明１について、害虫忌避成分をイ カリジンとする部分を含めて、その技術内容が、当該の技術分野における通常の知 識を有する者（当業者）が反復実施して目的とする技術効果を挙げることができる 程度にまで具体的・客観的なものとして構成されていると認められる。＼n
これに対し、原告は、ＥＢＡＡＰとイカリジンとは物質として害虫忌避作用があ るということのほかには類似性がないこと等により、イカリジンを害虫忌避成分と する場合にＥＢＡＡＰと同様の結果となるかどうかは判断できず、優先権出願２の 出願時にイカリジンに関する実施例を追加することで、初めて実験による技術上の 裏付けがされ完成したものであることを主張する。
この点、本件訂正発明１では、害虫忌避組成物の５０％平均粒子径ｒ30が、成分 の揮発によって小さくなることを抑制するために、蒸気圧が小さい揮発抑制成分（２ ０゜Ｃ)での蒸気圧が２．５ｋＰａ以下）を配合しているところ（本件明細書の【００ １４】）、一般に、物質の揮発しやすさ（揮発性、揮発度ともいう。）は、その成分の 蒸気圧によって決定されるものであり（甲６４）、蒸気圧が小さいものは揮発しにく く、蒸気圧が大きいものは揮発しやすいものであるといえる。そこで、２０゜Ｃ)にお けるＥＢＡＡＰやイカリジンの蒸気圧についてみると、ＥＢＡＡＰが０．０００１ ５ｋＰａ（＝０．１５Ｐａ、甲２７）、イカリジンが０．００００３４ｋＰａ（＝３． ４×１０−４ｈＰａ、甲２８）であるのに対し、揮発抑制成分の蒸気圧は、１，３− ブチレングリコールが０．００８ｋＰａ（＝０．０８ｈＰａ、甲３９）、プロピレン グリコールが０．０１０７ｋＰａ（＝０．０８ｍｍＨｇ、甲４０）、水が２．３３６ ６ｋＰａ（甲３の１・２）であり、溶剤の蒸気圧は、無水エタノールが５．８ｋＰ ａ（甲６５）であって、ＥＢＡＡＰとイカリジンの蒸気圧は、揮発抑制成分の蒸気 圧や溶剤の蒸気圧に比べて極めて小さいものといえる。これらのことからすると、 ＥＢＡＡＰとイカリジンはほとんど揮発しないという点では変わりがないから、両 者の蒸気圧の違いは、粒子径比（ｒ30／ｒ15）や５０％平均粒子径ｒ30に対して与え る影響を無視できるものといえる。そうすると、当業者は、ＥＢＡＡＰとイカリジ ンの蒸気圧を考慮すると、害虫忌避成分としてＥＢＡＡＰとイカリジンのいずれを 使用しても、害虫忌避成分の揮発による粒子径や粒子径比（ｒ30／ｒ15）への影響は 変わらないものと理解できる。
したがって、本件訂正発明１のうち害虫忌避成分をイカリジンとする部分は、少 なくとも優先権出願２におけるイカリジンに関する実施例を追加することで、初め て実験による技術上の裏付けがなされ完成したものであるとする原告の主張は採用 できない。
イ 「実施可能であるか」について（前記第３の１(1)ウの主張）
(ｱ) 前記(1)の「後の出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨とする技術 的事項が、先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項を超える」ものか否か という判断は、実施例が追加された後の出願の特許請求の範囲に記載された発明が 先の出願の当初明細書等の記載事項との関係において実施可能であるかを判断する＼nものと解される。
(ｲ) 優先権出願１の明細書等には、ＥＢＡＡＰ、ｐ−メンタン−３，８−ジオー ル又はイカリジンを含む害虫忌避成分について、噴射された粒子が使用者やその周 囲の者の鼻や喉等の粘膜を刺激しやすく、その結果、使用者等は、粘膜に違和感を 感じたり、咳き込んだりしやすいという問題があることから、使用者の鼻や喉等の 粘膜を刺激しやすい害虫忌避成分が配合されているにもかかわらず、粘膜への刺激 が低減された噴射製品及び噴射方法を提供することを課題とするものであり、この 課題を解決するために、優先権出願１の明細書等に記載された発明は、前記害虫忌 避成分を含むものについて、さらに、1)噴射後の揮発を抑制するため、２０゜Ｃ)での 蒸気圧が２．５ｋＰａ以下となる揮発抑制成分を、害虫忌避組成物中１０質量％以 上含み、かつ、2)前記噴口から１５ｃｍ離れた位置における噴射された前記害虫忌 避組成物の５０％平均粒子径ｒと、前記噴口から３０ｃｍ離れた位置における噴 射された前記害虫忌避組成物の５０％平均粒子径ｒ30との粒子径比（ｒ30／ｒ15）が、 ０．６以上となるよう調整され、3)前記噴口から３０ｃｍ離れた位置における噴射 された前記害虫忌避組成物の５０％平均粒子径ｒ30が、５０μｍ以上となるよう調 整されたという特徴を有するものであることが記載されている。そして、その効果 を発揮するメカニズムとして、噴射された害虫忌避剤の中には、皮膚や髪等の適用 箇所に付着せずに、適用距離（例えば噴口から１５ｃｍの距離）を超えて更に離れ た位置（例えば噴口から３０ｃｍ離れた位置）に到達し、浮遊するものがあり、そ のような離れた位置では、粒子径が小さくなるため、粘膜刺激を起こしやすく、害 虫忌避組成物中に揮発抑制成分を添加して、適用距離における粒子径だけでなく、 それを超えた位置における粒子径にも注意を払い、当該粒子径が小さくなりすぎな いよう、５０％平均粒子径ｒ30と粒子径比（ｒ30／ｒ15）がそれぞれ所定の値以上（粒 子径比（ｒ30／ｒ15）が０．６以上、５０％平均粒子径ｒ30が５０μｍ以上）となる よう調整したことが説明されている。
また、優先権出願１の明細書等の【００１３】〜【００３１】に、本件訂正発明 １に係る噴射製品の組成物の各成分の説明及びポンプの構造の説明が詳細に記載さ＼nれており、【００１７】及び【００１８】には、揮発抑制成分を配合することで、噴 射後の揮発が抑制され、適用箇所を超えた範囲（例えば、噴口から３０ｃｍ）にま で噴射された場合であっても粒子径が小さくなりにくいことや揮発抑制成分の配合 量が記載されており、また、【００２７】には、粒子径比（ｒ30／ｒ15）を上記範囲に 調整する方法は特に限定されず、例えば、害虫忌避組成物の処方（例えばそれぞれ の成分の種類及び含有量、忌避抑制成分の有無、含有量等）、アクチュエータの形状、 寸法（例えば噴口の大きさ、形状等）、又は単位時間当たりの噴射量（噴射速度）、 噴射圧等の各種物性が調整されることにより調整できることも示されている。
さらに、優先権出願１の明細書等の【００５１】の表１の実施例及び比較例を見＼nると、害虫忌避成分としてＥＢＡＡＰを、揮発抑制成分として、１，３−ブチレン グリコール、プロピレングリコール又は水の少なくとも１の成分を１０質量％以上 配合した害虫忌避組成物が充填された噴射製品が記載されており、実施例１及び２ 並びに比較例１〜３から、揮発抑制成分の含有量が増えるほど揮発による５０％平 均粒子径ｒ30の小型化が抑制され、粒子径比（ｒ30／ｒ15）が大きくなっていること が理解できる。
そして、実施例１〜４においては、揮発抑制成分の含有量が１０質 量％以上、粒子径比（ｒ30／ｒ15）が０．６以上、５０％平均粒子径ｒ30が５０μｍ 以上の害虫忌避組成物が実現されていることが理解できる。 以上のことからすると、当業者であれば、優先権出願１の明細書の実施例及び比 較例において具体的な製造方法が示されているＥＢＡＡＰを配合した害虫忌避組成 物及び噴射製品と同様にして、イカリジンを配合し、粒子径比（ｒ30／ｒ15）が０． ６以上、５０％平均粒子径ｒ30が５０μｍ以上を満たす噴射製品を製造することが できると解される。
この点、原告は、ＥＢＡＡＰとイカリジンの蒸気圧が異なることを主張している が、前記アの各成分の２０゜Ｃ)における蒸気圧によると、ＥＢＡＡＰやイカリジンの 蒸気圧の違いは、粒子径比（ｒ30／ｒ15）や５０％平均粒子径ｒ30に対して与える影 響を無視できるものといえるから、当業者であれば、害虫忌避成分としてＥＢＡＡ Ｐを含む害虫忌避組成物を充填した噴射製品の実施例と同様にして、過度の試行錯 誤を要することなく、イカリジンを含む害虫忌避組成物を作成し、これを充填し、 粒子径比（ｒ30／ｒ15）を０．６以上、５０％平均粒子径ｒ30を５０μｍ以上に調整 した噴射製品を製造することができるといえ、原告の上記主張は採用できない。
また、本件訂正発明１の噴射製品は、害虫忌避組成物を含む噴射製品、いわゆる 虫よけスプレーであり、優先権出願１の明細書等の【０００６】、【００２５】等の 記載を見ると、使用者が、一般的な虫よけスプレーと同様にして、噴口から害虫忌 避組成物を適用箇所に向けて噴射をすることができること、噴口から噴射される害 虫忌避組成物は、所定の粒子径、より具体的には、所定の粒子径比（ｒ30／ｒ15）及 び５０％平均粒子径ｒ30に調整され、霧状に噴射されること、及び、所定の粒子径 に調整されているため、粘膜を刺激しやすい害虫忌避成分が配合されている場合で あっても、粘膜への刺激が低減されることが認められ、このことは、害虫忌避成分 がＥＢＡＡＰであっても、イカリジンであっても変わることはないものといえるか ら、本件訂正発明１のうち害虫忌避成分としてイカリジンを含む部分が、優先権出 願１において、過度の試行錯誤を要することなく使用できるように記載されている ということができる。
この点、原告は、「使用できる」というためには、特許発明に係る物について、例 えば発明が目的とする作用効果等を奏する態様で用いることができるなど、技術上 の意義のある態様で使用することができることを要すると主張する。 しかし、原告の上記主張は独自の見解であって採用できない。また、仮にこれを 前提としても、優先権出願１の明細書等には、本件訂正発明１の効果を発揮するメ カニズムについて、十分な記載があり、さらに、害虫忌避成分としてＥＢＡＡＰと＼nイカリジンのいずれを使用しても、害虫忌避成分の揮発による粒子径や粒子径比（ｒ 30／ｒ15）への影響は変わらないことを理解できるから、当業者は、ＥＢＡＡＰとイ カリジンのいずれを使用しても、同様に「粘膜への刺激が低減された噴射製品及び 噴射方法を提供することができる」という作用効果を奏する態様で用いることがで き、技術上の意義のある態様で使用することができるものと理解することもできる。 したがって、当業者であれば、優先権出願１の明細書の実施例及び比較例におい て具体的な製造及び使用方法が示されているＥＢＡＡＰを配合した害虫忌避組成物 及び噴射製品と同様にして、過度の試行錯誤を要することなく、イカリジンを配合 した害虫忌避組成物や噴射製品を製造し、粒子径比（ｒ30／ｒ15）を０．６以上、ｒ30を５０μｍ以上とすることができ、かつ、当該噴射製品を使用することができる といえる。よって、原告の上記主張は理由がない。
(ｳ) 以上によると、本件訂正発明１のうち害虫忌避成分をイカリジンとする部分 が、優先権出願１の明細書等の記載事項との関係において実施可能であるといえる＼nから、「実施可能であるか」についての原告の主張（前記第３の１(1)ウの主張）は 理由がない。

◆判決本文

審決は、数値限定が「２４ｈ」（２４時間）当たりの値であるかについては記載が無いし、技術常識ではないので、「２４時間当たりの水蒸気透過率」とする補正は、新規事項と判断しました。知財高裁は、審決を取り消しました。

ア(ｱ) 本願発明２に係る特許請求の範囲の記載は「前記封止要素が、金属箔、金属基材、酸化アルミニウム被覆ポリマー、パリレン、蒸気メタライゼーションにより適用された金属で被覆されたポリマー、二酸化ケイ素被覆ポリマー、または１０グラム／１００ｉｎ２未満または好ましくは１グラム／１００ｉｎ２未満の水蒸気透過率を有する任意の材料のうちの少なくとも１つを含む、請求項１に記載のアプリケータ」というものである。当該記載からは、「１０グラム／１００ｉｎ２未満または好ましくは１グラム／１００ｉｎ２未満の水蒸気透過率を有する任意の材料」が封止要素を構成する材料であると理解することができるものの、その余の特許請求の範囲の記載を踏まえても、上記の水蒸気透過率の単位が２４時間単位であることをうかがわせる記載はない。＼n
(ｲ) 次に本願明細書をみると、封止要素の水蒸気透過率については、【０００８】、【００５１】、【０１４４】、【０１６４】の各段落において、「水分（例えば、水蒸気）に対して不浸透性の任意の好適な材料、例えば、金属箔（例えば、アルミニウムもしくはチタン）、金属基材、酸化アルミニウム被覆ポリマー、パリレン、蒸気メタライゼーションによって適用された金属で被覆されたポリマー、二酸化ケイ素で被覆されたポリマー」等と同様の不浸透性を有する材料の例として、「１０グラム／１００ｉｎ＾２未満または好ましくは１グラム／１００ｉｎ＾２未満の水蒸気透過率を有する任意の材料」又は「１０グラム／１００ｉｎ２未満もしくは好ましくは１グラム／１００ｉｎ２未満の水蒸気透過率を有する任意の物質」との記載がされている。 しかし、これらの記載においても当該任意の材料の水蒸気透過率が２４時間単位のものであるかは判然としない。したがって、本願明細書の記載からは、本願発明２の「１０グラム／１００ｉｎ２未満または好ましくは１グラム／１００ｉｎ２未満」における「グラム／１００ｉｎ２」が、「グラム／１００ｉｎ２／２４ｈ」という２４時間単位のものであることを直ちに読み取ることはできない。また、当該任意の材料は、封止要素に用いられるものであって、水分（水蒸気）に対して実質的に不浸透性の材料を意味するものと理解することができるものの、「実質的に不浸透性の材料」であるということから、当該任意の材料の水蒸気透過率を示す「１０グラム／１００ｉｎ２」又は「１グラム／１００ｉｎ２」との記載が２４時間単位であることを意味するものとは直ちに認めることはできない。
イ 本願の出願日当時の技術常識について検討するに、平成２０年３月２０日改正の日本工業規格「プラスチック−フィルム及びシート−水蒸気透過度の求め方（機器測定法） ＪＩＳ Ｋ ７１２９」（甲９）には、エンボスなどのない表面が平滑な、プラスチックフィルム、プラスチックシート及びプラスチックを含む多層材料の感湿センサ法、赤外線センサ法及びガスクロマトグラフ法による水蒸気透過度の求め方について規定した規格について、「水蒸気透過度は、２４時間に透過した面積１平方メートル当たりの水蒸気のグラム数〔ｇ／（ｍ２・２４ｈ）〕で表＼す。」との記載があることが認められるが、本願発明２においては、封止要素の材料はプラスチック又はこれを含むものに限られるものではなく、また、水蒸気透過度の測定方法も特定されていないから、上記日本工業規格をそのまま本願発明２に適用することができるということはできない。
また、本願の出願日以前に公開されていた文献には、シートやフィルム等の水蒸気透過度について、「ｇ／ｍ２／２４ｈｒ」「ｇ／１００ｉｎ.２／２４ｈｒ」（甲５・特表２００９−５０３２７９号公報）、「ｇ／１００ｉｎ２／日」（甲６・国際公開第２０１６／０９７９５１号、特表＼２０１８−５０１１２７）、「ｇ／１ｍ２／２４時間」「ｇ／１００ｉｎ２／２４時間」（甲７・特開２０１４−１４８３６１号公報）、「ｇ／ｍ２・ｄａｙ」（甲８・特開平１１−４３１７５号公報）、「ｇ／２４ｈ／ｍ２」（甲１２・米国特許出願公開第２０１６／００５８３８０号明細書）、「ｍｇ／日」（甲１３・特表２０１２−５１９０３８号公報）などと、２４時間又は一日当たりの値を示すものがある一方で、水分バリアーポリマーについて「ｇ−ｍｉｌ／１００ｉｎ２／ｈ」を用いるもの（乙１の１・２・米国特許第５７９９４５０号明細書）、絶縁基板について「ｇ／ｍ２／ｈ」を用いつつ、樹脂封止シートについては「ｇ／ｍ２・ｄａｙ」を用いるもの（乙２・特開２０１４−６７９１８号公報）、透明性樹脂シートについて「ｇ／ｍ２・１ｈｒ」を用いるもの（乙３・特開２０１０−２８４２５０号公報）、火傷創傷包帯の基材について「グラム／１ｈ／１平方フィート」を用いるもの（乙４の１・２・米国特許第４８２０３０２号明細書）があり、１時間単位の値が用いられているものもみられるから、本願の出願日当時、水蒸気透過率について２４時間単位で表＼すことが通常であったということはできない。原告は、医療分野では２４時間又は一日単位が一般的に使用されていると主張するが、そうであるとしても、前記の各文献における使用例に照らすと、本願の出願日当時、医療分野において、水蒸気透過率を表す場合に時間単位が用いられることはなかったということはできない。＼n
そうすると、当業者が、本願発明２に係る特許請求の範囲及び本願明細書の「１０グラム／１００ｉｎ２未満または好ましくは１グラム／１００ｉｎ２未満」との記載をもって、「１０グラム／１００ｉｎ２／２４ｈ未満または好ましくは１グラム／１００ｉｎ２／２４ｈ未満」を意味するものと当然に理解するとは認められない（なお、本願発明２に係る本件補正は、特許請求の範囲を「１０グラム／１００ｉｎ２／２４ｈ未満または好ましくは１グラム／１００ｉｎ２未満／２４ｈ」とするものであるが、「１グラム／１００ｉｎ２未満／２４ｈ」は「１グラム／１００ｉｎ２／２４ｈ未満」の誤記であることが自明である。）。
ウ もっとも、前掲各証拠上、水蒸気透過率について１時間単位又は２４時間（１日）単位で表すことが通常であると認められ、これを前提とすると、本願発明２の「１０グラム／１００ｉｎ２未満または好ましくは１グラム／１００ｉｎ２未満」との記載は、「１０グラム／１００ｉｎ２／ｈ未満または好ましくは１グラム／１００ｉｎ２／ｈ未満」又は「１０グラム／１００ｉｎ２／２４ｈ未満または好ましくは１グラム／１００ｉｎ２／２４ｈ未満」のいずれかを意味することが当業者にとって自明であるということはできる。そして、「１０グラム／１００ｉｎ２／ｈ未満または好ましくは１グラム／１００ｉｎ２／ｈ未満」を２４時間単位に換算すると「２４０グラム／１００ｉｎ２／２４ｈ未満または好ましくは２４グラム／１００ｉｎ２／２４ｈ未満」となる。＼n
そうすると、本願補正発明２は、本願発明２の特許請求の範囲の記載と同じか又はそれよりも狭い範囲で水蒸気透過率を定めたものであり、また、この限定により何らかの技術的意義があることはうかがえないことからすると、本件補正により、本願発明２に関し、新たな技術的事項が付加されたということはできない。

◆判決本文

争点となった無効理由の１つが新規事項か否かです。知財高裁は審決と同じく、新規事項ではないと判断しました。

特許法１７条の２第３項は、特許請求の範囲等の補正については、願書に最初に 添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなけ ればならない旨規定するところ、ここでいう「最初に添付した明細書、特許請求の 範囲又は図面に記載した事項」とは、当業者によって、明細書、特許請求の範囲又 は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項を意味するものとい うべきである。そして、第三者に対する不測の損害の発生を防止し、出願当初にお ける発明の開示が十分に行われることを担保して先願主義の原則を実質的に確保し＼nようとするとの見地からすれば、当該補正が、上記のようにして導かれる技術的事 項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該補正 は「明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において」するもの に当たるというべきである（知的財産高等裁判所平成１８年（行ケ）第１０５６３ 号同２０年５月３０日特別部判決参照）。
・・・
上記(3)のとおり、本件補正前の「前記有料自動機の動作状態を監視し、結果を前 記管理サーバへ送信する」こと（以下「監視して送信」という。）は、本件補正後の 「接続されている前記ランドリー装置が運転中であるか否かを示す情報を出力」す ること（以下「情報を出力」という。）に対応し、両者はともに当初明細書等に記載 された事項である。 ここで、監視のためには監視対象の情報を取得する必要があり、情報を出力する ためには出力したい情報に関するデータの入力が必要なことは自明のことであるか ら、上記「監視して送信」及び「情報を出力」のいずれの処理においても、その前 提として、ランドリー装置の動作に関係する何らかの信号を検知すること自体は当 然に行われることであり、当初明細書等において自明の前提であるといえる。そし て、この自明の前提は、検知する信号の種類（電流値、コイン信号等）や監視の具 体的な方法（計測値に基づく判断か、推測か等）を問わないものであり、本件補正 の前後で何ら変わることのないものであるといえる。 そうすると、本件補正前の請求項１の記載は、上記自明の前提を「前記有料自動 機の動作を検知するセンサーとを含み、」及び「前記センサーの検知信号に基づいて」 との事項によって更に特定したものであり、補正事項１において当該事項を削除す ることで、センサーの検知信号以外の情報に基づくものが含まれることになったと しても、上記自明の前提に照らせば、当初明細書等に記載された事項であって、新 たな技術的事項を導入するものとはいえない。またこの点は、上記自明の前提の具 体的な態様が「電流センサー」から他の手段に変わったとしても、「監視して送信」 や「情報を出力」する処理が行われる限り、本件発明１の課題（各設置場所を巡回 することなく有料自動機の動作状態を容易に確認することが可能な有料自動機の制＼n御システムを提供する（甲２の【０００５】））は解決され、効果に顕著な差が生じ ることがないことからも裏付けられる。 したがって、補正事項１は、当初明細書等の全ての記載を総合することにより導 かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではないと いえる。 そして、本件補正の内容に照らすと、上記検討した補正事項１及び２のほかにお いても、当初明細書等に記載した範囲を超えるものはないと認められる。
(5) 原告主張について
原告は、1)当初明細書等には、センサーの検知信号に基づく構成が具体的に記載＼nされており、他の構成は記載されていないから、センサーの検知信号に基づく構＼成 は単なる例示ではない、2)本件審決の判断と異なり、有料自動機内の有料自動機制 御部１０内の動作状態を示す回路の監視結果を示す信号を送信する方法は自明とは いえない、3)補正要件違反を認めないとすれば、センサーを含まず、料金収受情報 から有料自動機が動いているかを推測する方法が含まれることになる旨を主張する。 上記1)の主張について検討すると、センサーの検知信号に基づく構成は、上記自＼n明の前提を具体化した態様の一つではあるものの、本件発明１は「監視して送信」 又は「情報を出力」により巡回せずにランドリー装置の動作状態を確認するという 課題を解決するものであるから、センサーの検知信号でなければ課題を解決し得な いということはなく、「監視して送信」又は「情報を出力」するために必要な情報が 入力されていれば足りる。当初明細書等にセンサーの検知信号に基づく構成しか例＼n示がないとしても、上記自明な前提に対応する構成がそれのみに限定されることに＼nはならない。 上記2)の主張について検討すると、本件審決は、有料自動機制御部１０内にある 回路や素子からの信号が、センサー以外の検知信号に基づくものを説明のために例 示したものであって、当該例示が自明であることを補正の根拠として評価したもの ではないから、当該例示が自明であるか否かは、本件補正の適否の判断を左右する ものではない。

◆判決本文

関連事件です（当事者が同じ）。

◆令和5(行ケ)10040

　知財高裁は、ゲームプログラムについて、新規事項である＆進歩性なしとした判断は誤りであるとして、拒絶審決を取り消しました。

当初明細書等及び第２次補正後の明細書等に記載の発明の技術的意義は、前 記２(1)イ及び(2)記載のとおり、ユーザの強さの段階を基準として所定範囲内の 強さの段階にある対戦相手を抽出することにより、従来のように対戦相手をラ ンダムに抽出する場合に比べて、対戦相手間の強さに大差が出て勝敗がすぐに ついてしまう戦いの数を低減することができ、また、対戦相手の強さに一定の ばらつきを含ませて対戦ゲームの難度を変化させ、ユーザのゲームに対する興 味を増大させることにある。 そして、「ゲーム」分野における技術常識に関して、「ユーザ」の「強さ」に、 攻撃力及び防御力以外に、体力、俊敏さ、所持アイテム数等が含まれることが 本願の出願時の技術常識であったことは、当事者間に争いがない（本件審決第 ２の２(2)イ(ｳ)〔本件審決１２頁〕参照）。
上記のような、対戦ゲームにおいて、強さに大差のある相手ではなく、ユー ザに適した対戦相手を選択するという発明の技術的意義に鑑みれば、当初明細 書等記載の「強さ」とは、ゲームにおけるユーザの強さを表す指標であって、ゲームの勝敗に影響を与えるパラメータであれば足りると解するのが相当で＼nあり、「強さ」を「攻撃力と防御力の合計値」とすることは、発明の一実施形態 としてあり得るとしても、技術常識上「強さ」に含まれる要素の中から、あえ て体力、俊敏さ、所持アイテム数等を除外し、「強さ」を「攻撃力と防御力の合 計値」に限定しなければならない理由は見出すことができない。言い換えれば、 「強さ」を「攻撃力及び防御力の合計値」に限定するか否かは、発明の技術的 意義に照らして、そのようにしてもよいし、しなくてもよいという、任意の付 加的な事項にすぎないと認められる。 そうすると、当初明細書等には、「強さ」の実施形態として、文言上は「攻撃 力及び防御力の合計値」としか記載されていないとしても、発明の意義及び技 術常識に鑑みると、第２次補正により、「強さ」を「攻撃力及び防御力の合計値」 に限定せずに、「数値が高い程前記対戦ゲームを有利に進めることが可能な所定のパラメータ」と補正したことによって、さらに技術的事項が追加されたも＼nのとは認められず、第２次補正は、新たな技術的事項を導入するものとは認め られない。そうすると、第２次補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内 においてされたものであると認められ、特許法１７条の２第３項の規定に違反 するものではないというべきである。 したがって、本件審決が、第１次補正発明の「強さ」について、第２次補正 により「数値が高い程前記対戦ゲームを有利に進めることが可能な所定のパラメータである強さ」と補正したことは新たな技術的事項を導入するものである＼nとして、第２次補正は特許法１７条の２第３項の規定に違反すると判断して第 ２次補正を却下した（本件審決第２）のは誤りであると認められ、本件審決に は、原告主張の取消事由が認められる。
４ 被告の主張に対する判断
(1) 被告は、当初明細書等の記載から、「強さ」が「攻撃力及び防御力の合計値」 に限定されるものであることは明らかである旨主張する（前記第３〔被告の 主張〕２(1)ア）。
しかし、前記３のとおり、「ゲーム」分野における技術常識に関して、「ユ ーザ」の「強さ」に、攻撃力及び防御力以外に、体力、俊敏さ、所持アイテ ム数等が含まれることが本願の出願時の技術常識であったことは、当事者間 に争いがない。そして、当初明細書等に、「強さ」について「攻撃力及び防御 力の合計値」と記載された箇所があるとしても、発明の技術的意義に鑑みれ ば、「強さ」とは、ゲームにおけるユーザの強さを表す指標であって、ゲームの勝敗に影響を与えるパラメータであれば足りるものと解され、「強さ」から＼n「攻撃力及び防御力の合計値」以外の要素を除外する理由は見出されない。 対戦ゲームには様々な形態があり得るものであり、技術常識に照らすと、ゲ ームの形態に応じて勝敗に影響する「強さ」についても種々のパラメータが 想定されるものと認められ、段落【００２８】に記載の「攻撃力及び防御力 等」における「等」や図２（ｂ）における「…」が、「強さ」の要素のうち、 攻撃力及び防御力以外の体力、俊敏さ、所持アイテム数等の要素を示すと解 することは十分に可能＼である。 したがって、被告の上記主張は採用することができない。
(2) また、被告は、「数値が高い程前記対戦ゲームを有利に進めることが可能な所定のパラメータである強さ」という第２次補正後の請求項１、７及び８の＼n文言によっては、「強さ」にどのようなパラメータが包含されるのかが具体的 に特定できず、第三者に不測の不利益を生じると主張する（前記第３〔被告 の主張〕２(1)イ）。
確かに、対戦ゲームには様々の形態があり得るものであり、技術常識に照 らすと、ゲームの形態に応じて勝敗に影響する「強さ」についても種々のパ ラメータが想定されるものと認められる。 しかし、各形態のゲームにおいてどのような「強さ」のパラメータを設定 するのが適当かは、当業者であれば適宜判断し得るものと推認され、ユーザ の強さを基準として所定範囲内の強さを有する他のユーザを対戦相手として 選択することにより、ユーザのゲームに対する興味の低下を防ぐという発明 の技術的意義に照らせば、ある形態の対戦ゲームにおいて「強さ」にどのよ うなパラメータが含まれるかは、当業者であれば想定し得るものと推認され る。そうすると、「強さ」が「攻撃力と防御力の合計値」に限定されていない としても、第三者に不測の不利益をもたらすものとは認められない。 したがって、被告の上記主張は採用することができない。
(3) 被告は、第２次補正によって「強さ」が広範な概念へと拡張され、新たな 技術的事項を追加するものとなったこと、「数値が高い程前記対戦ゲームを 有利に進めることが可能な所定のパラメータである強さ」という第２次補正後の請求項１、７及び８の文言には、どのようなパラメータが包含されるの＼nかが具体的に特定できず、第三者に不測の不利益をもたらすことから、第２ 次補正は認めるべきでない旨主張する（前記第３〔被告の主張〕３）。 しかし、前記(1)及び(2)において述べたとおり、被告の上記主張は採用する ことができない。
(4) また、被告は、当初明細書等の記載から、「強さ」が「攻撃力及び防御力の 合計値」に限定されるものであることは明らかであると主張するが（前記第 ３〔被告の主張〕４）、前記(1)のとおり、このような被告の主張は採用するこ とができない。

◆判決本文

異議申立の決定が取り消されました。審判部は、審判は補正は新規事項追加であると判断しました。知財高裁は、新規事項ではないと判断し、これを取り消しました。＼n

訂正事項２は、請求項１を引用する請求項４を新たな独立項である請求 項１５とし、かつ、「（但し、該積層体上に無機酸化物の蒸着膜が設けられ、 その蒸着膜上にガスバリア性塗布膜が設けられてなるものを除く。）」との 事項を追加するものである。
訂正前の請求項１においては、「積層体」について、「少なくとも２層を 有する積層体」と特定しているのにすぎないのであるから、ここにいう積 層体には、「第１の層」、「第２の層」及びその他の任意の層からなる積層 体が含まれることになるところ、「無機酸化物の蒸着膜」及び「蒸着膜上に 設けられたガスバリア性塗布膜」も層を形成するものである以上、この任 意の層に該当するといえる。したがって、訂正前の請求項１における積層 体は、「第１の層」、「第２の層」並びに「無機酸化物の蒸着膜」及び「蒸 着膜上に設けられたガスバリア性塗布膜」からなる積層体（以下「積層体 Ａ」という。）を含んでいたものである。
そうすると、訂正事項２は、「積層体Ａ」を含む訂正前の請求項１におけ る積層体から積層体Ａを除くものといえ、このように積層体を特定したこ とにより、訂正前の請求項４に係る発明の技術的発明が狭まることになる のであるから、訂正事項２が特許法１２０条の５第２項ただし書１号に規 定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものであることは明らかである。
イ 被告は、前記第３の１(2)ア のとおり、訂正事項２は、「積層体」から、 「無機酸化物の蒸着膜」及びその上の「ガスバリア性塗布膜」を「積層体」 内の構成としたものを除く記載とはなっておらず、「積層体」の外に該当す＼nる「積層体」の「上」に、新たに「無機酸化物の蒸着膜」を設け、さらにそ の上に「ガスバリア性塗布膜」を設けたものを除くとする記載となってい るから、「積層体」の範囲自体を減縮していない旨主張する。しかし、本件 発明は、「第１の層」及び「第２の層」で完結した積層体を特定事項とする ものではなく、特許を受けようとする発明を、「第１の層」及び「第２の層」 を有する全ての積層体とするいわゆるオープンクレームに該当するもので あるから、権利範囲に含まれる具体的層構成を特定するに当たり、積層体＼nの内外を形式的に区別しても意味がない（「第１の層」及び「第２の層」の 外部の層も全て、本件発明における積層体の構成要素となる。）。そして、＼n前記アのとおり、訂正事項２における「該積層体上に無機酸化物の蒸着膜 が設けられ、その蒸着膜上にガスバリア性塗布膜が設けられてなるもの」 の具体的な内容は、「第１の層」、「第２の層」並びに「無機酸化物の蒸着 膜」及び「蒸着膜上に設けられたガスバリア性塗布膜」を備えた積層体であ るから、結局、積層体Ａと区別できないものである。したがって、訂正事項 ２は訂正前の積層体から積層体Ａを除く訂正であり、「積層体」の範囲を減 縮していることになる。
また、被告は、本件訂正事項２のような「除くクレーム」とする訂正は、 第三者に明細書等の記載に関して誤解を与える可能性があり、不測の不利＼n益を及ぼす蓋然性が高いものというべきである旨主張する。しかし、被告 主張のような懸念が仮にあったとしても、それは、訂正後の請求項につき、 明確性要件やサポート要件等の適合性を巡って検討されるべき問題という べきであるから、いずれにしても、本件事案において、この点をもって直ち に訂正を認めない理由とすることは相当でない。
ウ 以上のとおりであるから、訂正事項２が特許請求の範囲の減縮を目的と するものに当たらないとした本件取消決定の判断には誤りがある。 また、訂正事項３ないし９が特許請求の範囲の減縮を目的とするものに 当たらないとした本件取消決定の判断にも誤りがある。
(2) 新規事項の追加の有無について
ア 仮に、本件において、異議手続で審理・判断されていない新規事項の追加 の有無について審理・判断することができるとしても、訂正事項２は、新規 事項を追加するものとは認められない。 すなわち、訂正が、当業者によって，明細書又は図面の全ての記載を総合 することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項 を導入しないものであるときは，当該訂正は，「明細書又は図面に記載した 事項の範囲内において」するものと解すべきところ、訂正事項２によって 「該積層体上に無機酸化物の蒸着膜が設けられ、その蒸着膜上にガスバリ ア性塗布膜が設けられてなるもの」を除外することにより、新たな技術的 事項が導入されるわけではなく、新規事項が追加されるものではない。 本件発明の課題は、バイオマスエチレングリコールを用いたカーボンニ ュートラルなポリエステルを含む樹脂組成物からなる層を有する積層体を 提供することであって、従来の化石燃料から得られる原料から製造された 積層体と機械的特性等の物性面で遜色ないポリエステル樹脂フィルムの積 層体を提供すること（【０００８】）であるが、上記除外によってこの技術 的課題に何らかの影響が及ぶものではない。
イ 被告は、前記第３の１(2)ア のとおり、訂正事項２は、本件発明の課題 に、引用文献の課題解決手段である「該積層体上に無機酸化物の蒸着膜が 設けられ、その蒸着膜上にガスバリア性塗布膜」を追加することで新たな 技術的事項を追加し、その追加した事項を前提に、それを除くとするので あるから、新たな技術的事項を導入するものである旨主張する。 しかし、訂正事項２による除外がされて残った技術的事項には、本件訂 正前と比較して何ら新しい技術的要素はないから、被告の主張は採用でき ない。

◆判決本文

分割出願について、親出願に開示があったが争われました。知財高裁は多少の用語の変更（帯状→「長尺状」）は新たな技術的事項を追加するものでないと判断しました。

本件においては、本件特許出願の明細書及び図面の記載が、親出願、子出 願、孫出願の当初の明細書及び図面の記載、並びに子出願及び孫出願の分割 時の明細書及び図面の記載に対して新たな技術的事項を追加したものではな いということについて、当事者間に争いはない（本件審決第６の１(2)〔本件 審決２５頁〕）。そこで、本件特許出願により請求項１に追加された「着脱可 能に」、「透光カバー」という事項、請求項２に追加された「弾性部材」とい＼nう事項、請求項１に追加された「長尺状の基板」、「長尺状の透光カバー」及 び「長尺状の底板部」における「長尺状」という事項につき、親出願の当初 明細書等に対して新たな技術的事項を追加するものであるか否かについて判 断する。
(3) 本件特許の請求項１に記載の「着脱可能に」との事項について＼n
ア 新規事項の追加の有無
(ｱ) まず、親出願の当初明細書等に開示されていた課題について検討する と、親出願の当初明細書等には、【発明が解決しようとする課題】に、「室 内がスマートであるとの印象を与えうるＬＥＤ照明装置を提供する」 （段落【００１０】）という課題が記載されており、また、【背景技術】 に関しては、「ＬＥＤ照明装置Ｘからの光は輝度むらを生じやす」く、「こ の輝度むらが顕著であると」、「個々のＬＥＤチップ９２が視認できてし まう場合があ」り、「見る者が見栄えがよくないと感じてしまう」（段落 【０００４】）という課題が示され、第９実施形態に関して、「光のムラ を抑える」（段落【０１５１】〜【０１５５】）という課題が開示されて いる。
しかし、親出願の当初明細書等には、多数の実施形態（第１ないし第 ２４実施形態）が開示されており、そこで開示されている課題は、上記 の課題に限られるものではない。すなわち、親出願の当初明細書等には、 第１実施形態に関する「このようにＬＥＤユニット２を容易に取り付け ることができる。」（段落【００４４】）、「このように、ＬＥＤ照明装置Ａ １は、マウント１からＬＥＤユニット２を容易に取り外すことができ る。」（段落【００４６】）という記載、第７実施形態に関する「このよう に、ＬＥＤ照明装置Ａ７は、ウイング部１２０からＬＥＤユニット２を 容易に取り外すことができる。」（段落【０１３１】）という記載、第１１ 実施形態に関する「したがって、ＬＥＤ照明装置Ａ１１では、適切な時 期にＬＥＤユニット２を交換可能となっており、常時見栄えのよい照明＼nを提供することができる。」（段落【０１７７】）という記載、第１２実施 形態に関する「このため、ＬＥＤ照明装置Ａ１２では、ＬＥＤユニット ２の交換を容易にかつ速やかに行うことが可能となっている。」（段落＼n【０１８６】）という記載、第２３実施形態に関する「また、解除レバー １６１を用いれば、比較的接近して並列に配置された２つのＬＥＤユニ ット２１を個別に容易に取り外すことができる。」（段落【０２６１】）と いう記載があり、これらの記載に鑑みれば、親出願の当初明細書等には、 「ＬＥＤユニットを交換可能とする」ことが発明の課題として記載され＼nていると認められる。
(ｲ) 前記(ｱ)のとおり、親出願の当初明細書等には、「ＬＥＤユニットを交 換可能とする」という課題が記載されており、この課題は、ＬＥＤユニ＼nットが「着脱可能に」取り付けられていれば解決可能＼なものであって、 着脱可能とする構＼成について、特定の構成を採用しなければならないと＼nする特別の要請があるとは認められず、具体的な構成まで特定しなけれ＼nば解決できないということはなく、当業者であれば、技術常識に照らし、 着脱可能とする適宜の方法を選択して解決することができるものと認め＼nられる。
そして、親出願の当初明細書等の段落【００２５】、【００２６】、【０ ０４４】及び【００４６】並びに図２、図１０及び図１１等には、ＬＥ Ｄユニット２をマウント１の凹部１０ａにホルダ１１の可撓部１１ｂの 弾性変形を用いて取り付け、取り外すことが記載されており、段落【０ ２５０】及び【０２５１】並びに図１０３、図１０４及び図１０６には、 ＬＥＤユニット２をマウント１の凹部に、ワイヤホルダ１６１を介して 取り付け、取り外す構成が記載されている。そうすると、親出願の当初＼n明細書等は、ホルダ１１の可撓部１１ｂの弾性変形を用いて取り付け、 取り外す構成と、ＬＥＤユニット２をマウント１の凹部１０ａにワイヤ＼nホルダ１６１を介して取り付け、取り外す構成という複数の態様を開示＼nしているということができ、これらの複数の取り付け、取り外す構成を＼n包含する発明特定事項について、「着脱可能に」と特定することは、親出＼n願の出願当初の明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技 術的事項であるといえ、親出願の当初明細書等に記載された事項の範囲 内であるものといえるから、新たな技術的事項を導入するものとは認め られない。
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親出願の当初明細書等の段落【００３０】には基板３１が帯状である ことが記載され、段落【００３４】にはカバー４が帯状であることが記 載されている。帯状とは、「ある幅をもって長くのびているさま。」（広辞 苑第６版、甲１０）、「帯のようなほそながい形・状態。」（大辞林第４版） を意味するから、親出願の当初明細書等には、基板及びカバーが、ほそ ながい形であることが記載されていると認められる。 他方、「長尺」とは、「長さがあること。長いこと。」（大辞林第４版） を意味するから、「長尺状」とは、長さがある状態であること、長い状 態であることを意味するものと認められる。しかるところ、上記のとお り、親出願の当初明細書等には、基板及びカバーが、ほそながい形であ ること（帯状）が記載されているから、基板及びカバーは、また、長さ がある状態であり、長い状態である（長尺状）ともいうことができる。 そのため、親出願の当初明細書等には、長尺状の基板、長尺状の透光カ バー（前記(4)のとおり、「透光カバー」は、親出願の当初明細書等に記 載された技術的事項の範囲内にあるものと認められる。）が記載されて いたものと認められる。したがって、本件特許の請求項１に記載の「長 尺状の基板」、「長尺状の透光カバー」における「長尺状」との事項は、 親出願の当初明細書等に記載されていた技術的事項の範囲内にあるもの と認められ、新規事項を追加するものとは認められない。

◆判決本文

　新規事項違反、進歩性違反の無効理由無しとした審決が維持されました。

一方で、本件明細書には、加工対象物の「シリコンウェハ」の表面又は＼n裏面に溝が形成されていることについての記載や示唆はない。また、図１、 ３、１４及び１５には、「切断予定ライン５」が示されているが、切断予＼定 ライン５に沿った溝の記載はない。 そして、1)甲３６（ＳＥＭＩ規格「鏡面単結晶シリコンウェハの仕様」） には、「６．１ 標準ウェーハの分類」に「６．１．１．それぞれ標準化さ れたウェーハの寸法、許容寸法及びフラット・ノッチの特性は表３から表＼ ９にて分類されている。」との記載があり、「６．１．２」には寸法等の特 性の異なる「鏡面研磨単結晶シリコンウェーハ」及び「鏡面単結晶シリコ ンウェーハ」（分類１．１ないし１．１６．３）が掲載され（１８頁）、「６． ９ 表裏面目視特性」に「ウェーハは、発注仕様に規定された測定可能＼な （目視または他の方法による）ウェーハの表裏面の品質要求をみたさなけ＼nればならない。」、「表１２ 鏡面ウェーハ欠陥限度」の「２．８．１１ く ぼみ」の項目の「最大欠陥限度」欄には「なし」との記載があること（４ １頁〜４２頁）、2)「ＬＳＩに用いられるウェーハ表面は無ひずみで凹凸の＼nない鏡面であることが必要であり…このような鏡面ウェーハは…鏡面研 磨することによって得られる」こと（「半導体用語大辞典」３６０頁））か らすると、本件優先日当時、半導体材料に用いられる標準仕様のシリコン ウェハは、単結晶構造であり、その表＼面及び裏面に凹凸のない平坦な形状 であることが、技術常識であったことが認められる。 以上の本件明細書の記載（図１、３、１４及び１５を含む。）及び本件優 先日当時の技術常識を踏まえると、【００２９】記載の「（Ａ）加工対象物： シリコンウェハ（厚さ３５０μｍ、外径４インチ）」は、単結晶構造の標準＼n仕様のシリコンウェハであって、その表面及び裏面に凹凸のない平坦な形＼n状であると理解できるから、「シリコン単結晶構造部分に前記切断予＼定ラ インに沿った溝が形成されていないシリコンウェハ」であることは自明で ある。
そうすると、本件訂正事項は、本件明細書の全ての記載を総合すること により導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入す るものといえないから、本件明細書に記載した事項の範囲内にしたものと 認められる。 したがって、本件訂正事項は、新規事項を追加するものではなく、特許 法１３４条の２第９項で準用する同法１２６条５項に適合するとした本 件審決の判断に誤りはない。
イ これに対し、原告は、1)本件明細書には、「シリコン単結晶構造部分に前＼n記切断予定ラインに沿った溝が形成されていないシリコンウェハ」の明示＼n的な記載がなく、その示唆もないのみならず、溝を形成するかしないか、 形成するとしてどこに、どのように形成するかといった観点からの記載も 示唆もないし、本件明細書を補完するものとして、図面を見ても、「シリコ ン単結晶構造部分に前記切断予＼定ラインに沿った溝が形成されていない シリコンウェハ」が記載されているのと同視できるとする根拠も見当たら ない、2)本件明細書の【００２７】には、「加工対象物がシリコン単結晶構＼n造の場合」との記載があるだけであり、「シリコン単結晶構造部分に前記切＼n断予定ラインに沿った溝が形成されていないシリコンウェハ」の記載はな＼nく、また、図１ないし４に示す「加工対象物１」が「シリコンウェハ」で あるとしても、どの部分が「シリコン単結晶構造部分」にあたるのか不明＼nであり、「シリコン単結晶構造部分」が切断予＼定ライン５に沿って存在する のかも不明である、3)【００３３】は、「シリコンウェハは、溶融処理領域 を起点として断面方向に向かって割れを発生させ、その割れがシリコン ウェハの表面と裏面に到達することにより、結果的に切断される。」と記載＼nしているだけであり、シリコンウェハの切断部位の形状（溝の有無）に関 係なく、溶融処理領域（改質領域）を起点としてシリコンウェハが切断で きるものであることの記載はないとして、本件訂正事項は新規事項を追加 するものでないとした本件審決の判断は誤りである旨主張する。
しかしながら、前記アで説示したとおり、本件明細書の記載及び本件優 先日当時の技術常識を踏まえると、【００２９】記載の「（Ａ）加工対象物： シリコンウェハ（厚さ３５０μｍ、外径４インチ）」は、単結晶構造の標準＼n仕様のシリコンウェハであって、その表面及び裏面に凸凹のない平坦な形＼n状であると理解できるから、「シリコン単結晶構造部分に前記切断予＼定ラ インに沿った溝が形成されていないシリコンウェハ」であることは自明で あり、本件訂正事項は、本件明細書の全ての記載を総合することにより導 かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものと いえない。原告の挙げる1)ないし3)は、いずれも、上記判断を左右するも のではない。

◆判決本文

　ＣＳ関連発明について、訂正請求が新規事項であるので認められないとした審決が維持されました。

ア 本件訂正により、請求項１には、端末装置から取得された第１患者識別 情報とあらかじめ記憶された第２患者識別情報が一致すると判定された 場合に、1)端末装置から取得された看護師又は医師を識別するための第１ 看護師等識別情報と、第２看護師等識別情報とが一致すると判定した場合 に、第２患者識別情報に対応する患者医療情報のうち前記看護師又は前記 医師が必要とする医療情報を含む表示画面を端末装置へ出力し、2)端末か ら取得された医師を識別するための第１医師識別情報と、第２医師識別情 報とが一致すると判定した場合に、医師専用画面を端末に出力する、発明 特定事項を含むものとなり、2)が訂正事項１−１−３に関するものである。
そして、本件明細書の【０１４３】ないし【０１６１】（実施の形態４） には、看護師又は医師が必要とする医療情報を含む表示画面を出力する構＼ 成に関する記載があり、この実施の形態４に関するフローチャート（図３ ７、図３８）についてみると、 端末装置から取得された第１患者識別情 報とあらかじめ記憶された第２患者識別情報が一致すると判定された場 合に、端末装置に患者用画面を表示し（Ｓ２１）（図１１、図１２）、 端 末装置から取得し出力されたＩＤを、医療用サーバを経て情報処理装置が 取得し（Ｓ８５）、このＩＤが看護師ＩＤであると判定される（Ｓ８７、８ ８）と、看護師用専用画面（図２０ないし２２）が表示され、 看護師Ｉ Ｄでなく（Ｓ８７の「Ｎｏ」）、医師ＩＤであると判定されると（Ｓ１５１）、 医師専用画面（図３５、図３６）が表示されるフローが開示されている。＼n
この記載からすると、Ｓ８７は看護師ＩＤか否かを判定するステップであ り、Ｓ１５１は医師ＩＤであるか否かを判定するステップであるといえる。 こうしたＳ８７、Ｓ１５１は、端末装置から取得された看護師又は医師を 識別するための第１看護師等識別情報と、第２看護師等識別情報とが一致 すると判定した場合に、第２患者識別情報に対応する患者医療情報のうち 前記看護師又は前記医師が必要とする医療情報を含む表示画面を端末装＼n置へ出力する（前記1)）ことに対応するもの、すなわち、第２判定部及び 第２出力部に関するものであり、さらに、医師を識別するための第１医師 識別情報を端末から取得して（第３取得部）、第３判定部及び第３出力部に 関するフローが続けて行われることは、記載も示唆もない。なお、本件明 細書の【００８８】ないし【０１２５】（実施の形態２）は、看護師ＩＤの 判定と看護師用専用画面を出力し表示するフローが記載されており、医師＼nＩＤであると判定した場合に看護師専用画面を出力し表示してもよいと＼nの記載があるものの（【０１２５】）、第２判定部及び第２出力部に続けて、 医師を識別するための第１医師識別情報を取得し（第３取得部）、第３判定 部及び第３出力部に関するフローが続けて行われることに関するもので はない。その他、本件明細書には、第２判定部及び第２出力部と、第３判 定部と第３出力部の両方を備え、また、１つのシステムで構成されること＼nについての記載も示唆もないし、このような事項は、当業者にとって自明 であるともいえない。
そうすると、前記2)、すなわち、訂正事項１−１−３は、本件明細書又 は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係 において新たな技術的事項を導入するものであるから、特許法１３４条の ２第９項が準用する同法１２６条５項の規定に反するものであり、訂正要 件を満たさないというべきである。
・・・
イ これに対し、原告は、前記第３の１ ア のとおり、本件訂正後の請 求項１は、本件明細書の【００６６】ないし【００９０】、図３７及び図 ３８にそのまま開示されている旨主張するが、原告が指摘する【００６ ６】ないし【００８７】は実施の形態１、すなわち、患者用バーコード を読み取り、一致すると患者用画面を表示すること（構＼成要件Ａ１ない しＣ１）に関する事項であり、訂正事項１−１−３に関するものではな い。そして、実施の形態４に関する本件明細書の記載事項と図３７及び 図３８によれば、訂正事項１−１−３が新たな技術的事項を導入するも のであることは、前記アのとおりである。 また、原告は、前記第３の１ ア のとおり、本件明細書の【０１４ ３】の記載を挙げて、本件明細書の実施の形態４は、実施の形態２を取 り込んだものであり、実施の形態２の構成及び作用に加えて、【０１４７】＼nないし【０１４９】の記載からすれば、本件明細書には、第３取得部及 び第３判定部に関する構成が開示されている旨主張する。＼n
しかし、【０１４３】は、「実施の形態４は医師が患者の医療情報を確 認するための医師専用画面３０を表示部３５に表＼示する実施の形態に関 する。以下、特に説明する構成、作用以外の構＼成および作用は実施の形 態２と同等であり、簡潔のため記載を省略する。…」とあるが、前記ア で指摘した実施の形態４に関するフロー図（図３７、図３８）からする と、ここでいう記載の省略とは、前記アの （端末装置から取得し出力 されたＩＤを、医療用サーバを経て情報処理装置が取得し（Ｓ８５）、こ のＩＤが看護師ＩＤであると判定される（Ｓ８７、８８）と、看護師用 専用画面（図２０ないし２２）が表示されること）に関する説明（実施＼nの形態２）を省略するものであり、【０１４６】ないし【０１４９】は、 端末装置から取得し出力されたＩＤが医師である場合に関する説明であ って、第２判定部で端末から取得した識別情報が医師ＩＤであると判定 し（第２判定部）、看護師専用画面が出力（第２出力部）された後、さら に続けて、医師を識別するための第１医師識別情報を取得し（第３取得 部）、第３判定部及び第３出力部に関するフローが続けて行われる構成を＼n開示するものではない。したがって、前記アの説示に反する原告の主張はいずれも理由がない。

◆判決本文

1次審決では無効理由無しと判断され、知財高裁はこれを取り消し、差し戻しました（1次審取訴訟）さしもどった2次審決では特許権者が再度、訂正をして、審決は無効理由無しと判断しました。知財高裁は審決の判断を維持しました。 争点は新規事項か否かです。

本件訂正前の請求項１の記載によれば、本件発明１の「浸水防止 部屋」は、側壁及び隔壁に接すること、仕切板により形成されるこ と、部屋の高さ方向にわたって形成されること、機関区域の部屋に 設けられること、側壁と隔壁との連結部を覆った空間であり空間に 面する側壁が損傷した場合浸水することなどが特定されている。し かし、「専ら」又は「主に」浸水防止を企図した空間であるべきかは 明らかでない。なお、当業者の技術常識として、「空間」とは、「空 所」や「ボイド」とは異なり、必ずしも物体が存在しない場所には 限定されないと認められ、このことは「下層空間１３の船尾側に推 進用エンジン１４が配置されている」（段落【００２６】）などの本 件明細書等の記載とも整合する。そのため、「空間」であることから、 直ちに「専ら」あるいは「主に」浸水防止を企図していることは導 けない。また、ＳＯＬＡＳ条約（「千九百七十四年の海上における人＼n命の安全のための国際条約」、甲２３）によれば、浸水率の計算にお いて、タンクは、０又は０．９５のいずれか、より厳格な条件とな る方の値（もともと水で満たされているため浸水が０である場合と、 もとは空であるため浸水が容積の９５％に及ぶ場合のうち、復原性 を悪くする方の値）を用いて計算すべきとされており、タンクであ ってもそれに面する側壁が損傷した場合浸水する場合があることを 前提としているから、「空間に面する側壁が損傷した場合浸水するこ と」が、必ずしもタンクを排除するものとはいえない。
次に、本件明細書等によれば、本件発明の課題及び解決手段は、 前記のとおり、浸水防止部屋を設けて、側壁における隔壁の近傍が 損傷を受けても、浸水防止部屋が浸水するだけで、浸水防止部屋を 設けた部屋が浸水することがないようにすることで、浸水区画が過 大となることを防止し、設計の自由度を拡大することを目的とする ものである。そうであるとすれば、「浸水防止部屋」は、それに面す る側壁が損傷し浸水しても、それが設けられた「部屋」に浸水しな いような水密構造となっていれば、浸水区画が過大となることを防＼n止するという本件発明の目的にかなうのであって、タンク等の他の 機能を兼ねることが、そのような目的を阻害すると認めるに足りる＼n証拠はない。かえって、甲１７（実願昭４９−１９７４８号（実開 昭５０−１１１８９２号）のマイクロフィルム）には、第１図及び 「本考案は、横置隔壁２の船側部両端に、船側外板１を一面とした 高さ方向に細長い浸水阻止用の区画７を備えているから、横隔壁数 を増加しなくても、船側外板１の損傷による船内への浸水を該区画 ７内に、または該区画７と隣接する１つの船内区画内にとどめるこ とができ」（４頁下から７〜１行）との記載があり、本件発明の「浸 水防止部屋」の機能に類似する「空間７」を有する船舶の発明が開＼n示されているところ、同文献には、「該区画７を小槽として利用する こともできる。」（５頁７行）とも記載されているから、浸水防止を 目的とした区画を、小槽（タンク）として利用することは、公知で あったと認められる。また、「浸水防止部屋」が他の機能を兼ねるこ＼nとを許容する方が、設計の自由度が拡大し、その意味で本件発明の 目的に資するものである。
以上によれば、本件訂正前の請求項１の「浸水防止部屋」とは、 それに面する側壁が損傷し浸水しても、それが設けられた「部屋」 に浸水しないような水密の構造となっている部屋を意味すると解＼nするのが相当である。そして、「浸水防止部屋」は、タンク等の他の 機能を備えることが許容されるものであると認められる。＼n
ｂ 「（ただし、タンクを除く。）」という記載の追加による新たな技術的 事項の導入の有無
前記ａのとおり、「浸水防止部屋」は、タンクの機能を備えることが＼n許容されるから、「浸水防止部屋」には、タンクの機能を兼ねるものと、＼nタンクの機能を兼ねないものがあるものと認められる。本件明細書等＼nには、浸水防止部屋としてタンクの機能を兼ねるもののみが記載され＼nていると解すべき理由はないから、本件明細書等には、タンクの機能＼nを兼ねる「浸水防止部屋」とともに、タンクの機能を兼ねない「浸水＼n防止部屋」が記載されていると認められる。そして、タンクの機能を＼n兼ねる「浸水防止部屋」を備える発明と、タンクの機能を兼ねない「浸＼n水防止部屋」を備える発明は、いずれも本件明細書等に記載された発 明であったから、訂正事項１により、特許請求の範囲の請求項１の「浸 水防止部屋」がタンクの機能を兼ねない「浸水防止部屋（ただし、タ＼nンクを除く。）」に訂正されて、タンクの機能を兼ねる「浸水防止部屋」＼nを備える発明が除かれても、新たな技術的事項を導入しないことは明 らかである。
なお、本件訂正により、本件訂正後の発明が、側壁における隔壁の 近傍が損傷を受けても、浸水防止部屋が浸水するだけで、複数の部屋 に跨って浸水することはなく、船損傷時における複数の部屋への浸水 を防止することができると共に、複数の部屋の大型化を抑制して設計 の自由度を拡大することができるという本件発明の効果を奏すること なく、新たな効果を奏する発明となると解すべき理由はない。そのた め、本件訂正によって発明の作用効果が変わることによって新たな技 術的事項が導入されたと解する余地もない。
したがって、訂正事項１による「（ただし、タンクを除く。）」という 記載の追加は、当業者によって、特許請求の範囲、明細書又は図面の 全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係におい て、新たな技術的事項を導入しないものであると認められるから、新 規事項追加（法１３４条の２第９項、法１２６条５項）に当たらない というべきである。
ｃ 原告の主張に対する判断
原告は、浸水防止部屋を、タンクを除くものに限定することによっ て、「タンクと比べて、設置スペースを低減することができ、配置の自 由度を向上できるという有利な効果を奏」し、「更に、浸水防止部屋と いう空間を設けることによって、タンクと比べて、損傷時復原性の計 算、二次浸水、環境汚染の観点からも有利な効果を奏する」という新 たな作用効果を奏するから、「（ただし、タンクを除く。）」という記載 の追加は、新たな技術事項を導入するものであると主張する。 しかし、原告が主張する上記の効果は、タンクの機能を兼ねる「浸＼n水防止部屋」と比べた場合に、タンクの機能を兼ねない「浸水防止部＼n屋」が有する効果を述べたものにとどまる。前記のとおり、本件明細 書等には、もともと、タンクの機能を兼ねる「浸水防止部屋」ととも＼nに、タンクの機能を兼ねない「浸水防止部屋」が記載されていたもの＼nと認められるから、タンクの機能を兼ねない「浸水防止部屋」が何ら＼nかの作用効果を有するとしても、それは、もともと本件明細書等に記 載されていた発明の一部が作用効果を有しているというにすぎず、そ のことをもって、本件明細書等との関係で新たな技術的事項が付け加 えられたと解する余地はない。

◆判決本文

関連事件です。 令和3(行ケ)10150

◆判決本文


それぞれの1次審取訴訟です。 令和1(行ケ)10080

◆判決本文
令和1(行ケ)10079

◆判決本文

　特許侵害事件において、出願経過時の補正が新規事項であるとして、権利行使不能（104条の3）と判断されました。

上記(2)によれば、本件特許の出願当初の請求項においては、本件発明の構成＼nとして「有料自動機の動作を検知するセンサー」が含まれており、当該「セン サーの検知信号に基づいて前記有料自動機の動作状態」についての監視結果を 管理サーバへ送信することが規定されていた。ところが、本件補正により、「有 料自動機の動作を検知するセンサー」が本件特許の構成から除外されるととも＼nに、「ＩＣカードリーダー／ライタ部と通信部とを有する装置」によって生成 された「接続されている前記ランドリー装置が運転中であるか否かを示す情報」 を管理サーバに送信するという構成に変更されたことが認められる。このよう＼nに、本件補正に補正された事項は、管理サーバに送信すべき情報が、有料自動 機の動作を検知するセンサーの検知信号に基づくものに限られることはなく、 当該センサーの検知信号以外の情報に基づくものであっても、これに含まれる というものと解するのが相当である。
これに対し、上記(2)の当初明細書等の記載内容によれば、有料自動機の動作 を検知するセンサーの検知信号以外の情報に基づき、有料自動機が運転中であ るか否かを判定したり、当該結果を推測したりする方法については、何ら開示 されていないことが認められる。そして、当初明細書等の記載に接した当業者 において、出願時の技術常識に照らし、上記補正された事項が当初明細書等か ら自明である事項であるものと認めることはできない。 そうすると、本件補正は、当初明細書等に記載した事項との関係において新 たな技術的事項を導入するものであると認めるのが相当であり、「願書に最初 に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内」におい てするものということはできない。 したがって、本件補正は、特許法１７条の２第３項に違反するものと認めら れる。
これに対し、原告らは、本件特許の審査段階において、本件補正が新たな技 術的事項を導入するものと判断されておらず、本件異議申立ての審理において＼nも訂正請求が認められているほか、当初明細書（【００３８】）には、ＩＣカ ードリーダー／ライタ部と通信部とを有する装置が接続されている前記ラン ドリー装置が運転中であるか否かを示す情報を生成し、出力するという技術内 容が記載されている旨主張する。 しかしながら、本件補正により補正された事項が当初明細書等に記載されて おらず、これが自明である事項ということもできないことは、上記において説 示したとおりである。そうすると、原告らの主張は、上記審査及び審理の経過 を踏まえても、上記判断を左右するものとはいえない。また、原告らが指摘す る上記当初明細書の内容は、上記(2)において認定したところによれば、電流セ ンサーの検知信号に基づき有料自動機の動作状態を監視する構成のみを記載＼nするものであり、センサーの検知信号によらずに動作状態を判定する構成を記＼n載するものではないから、原告らの主張は、上記認定と異なる前提に立って主 張するものにすぎない。

◆判決本文

　一部のクレームについて、新規事項であるので訂正要件を満たさないとした審決が維持されました。

　以上の訂正前明細書の記載を全体的に総合して観察すると、訂正前 発明における「固定」には、摩擦力やチルト機構等を用い所定量以上の＼n力を加えることによって状態の変更が可能な「半固定」と、ストッパ等＼nを用い回動を停止させる「一時的に固定」の２種類が存在し、時に「半 固定」と「一時的に固定」とを混然と使用する箇所もないではないが、 これらを使い分けていることが理解できるし、これらが概念的に異なる ものであることはその性質上も明らかである。このことを考慮して、訂正前発明１の構成をみてみると、２つの表＼示板を約１２０度から約１７０度までの範囲内のいずれかの角度に「ストッパにより」「固定する」構成ｅの中間左右見開き固定手段は、「一時的＼nに固定」する手段であり、２つの表示板を「摩擦力により」「保持する」＼n構成Ｃの任意角度保持手段は「半固定」をする手段であることは明らか＼nであり、両者は異なる固定手段を用いる別な手段であることが当然に理 解できる。したがって、構成ｅの中間左右見開き固定手段の構＼成を基に して、任意角度保持手段について「任意の角度」を約１２０度から約１ ７０度までの範囲内のいずれかの角度を意味するなどと限定して解釈 する根拠はないこととなり、任意角度保持手段の「任意の角度」は通常 の語義に従い、０度から３６０度の範囲が含まれると理解すべきもので ある。
(オ) 以上からすると、訂正事項１−４は、訂正前発明に、２つの表示板を＼n０度から最大見開き角度までの任意の角度とすることができ、最大見開 き角度が約１８０度を超えるものを包含するよう訂正するものとなる ところ、このような構成は訂正前明細書には記載されていない。＼nしたがって、訂正事項１−４は、訂正前の明細書の全ての記載を総合 することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事 項を導入しないものであるとはいえない。
イ 原告の主張について
原告は、前記第３の１(1)イのとおり、1)「ユーザーの任意の角度」とは、 ユーザが装置の構造上の制約の下に自由意思により変化・回動させること＼nができる角度である、2)１８０度を超えてから３６０度まで回動させても ２つの表示板の各画面を容易に見ることができず実用的な意味は全くな＼nい、3)０度から３６０度まで回動させるためにはヒンジ部の１つの回転軸 を２つの表示板の厚さ寸法を合計した長さ以上の巨大な直径を有する回＼n転軸としなければならないが、訂正前明細書【図２】からみると訂正前発 明の表示装置はそのような構＼造を有していない旨主張する。 しかしながら、「あらかじめ定められた角度にユーザが任意に変化させ られること」と「ユーザが任意の角度に変化させられること」とは、固定 方法を異にすれば両立する機能であるところ、どちらも角度の変化はユー＼nザがその自由意思によりするものであるから、訂正前明細書にユーザが自 在に枠体を折り曲げられるとの記載等、角度の変化がユーザの自由意思に よるとの記載があったからといって、「任意の角度」が前者に限定されると する根拠にはならず、上記1)の主張は採用することができない。 また、引用文献１には第１のパネル１２と第２のパネル１４が背中合わ せで並置され、片手で装置を運び、もう片方の手でデータを入力する状態 が記載されていることからしても（９頁３２行ないし１０頁１３行目、図 ３）、表示装置の２つの表＼示板の回動角度を２７０度ないし３６０度の範 囲にまで設定可能にする使用方法も十＼分に実用的なものといえるから、上 記2)の主張も採用することができない。 また、上記3)の主張は、単なる実施例に関する図面に基づく主張にすぎ ず、訂正前発明は、ヒンジ軸の構造も、回転軸の直径も、表＼示板の厚さも 何ら特定するものではないから、前提を欠くものとして失当である。 したがって、原告の上記主張はいずれも採用することができない。その ほか、原告はるる主張するが、いずれも、前記アの認定判断を左右しない。
ウ まとめ
以上のとおりであるから、訂正事項１−４は新規事項を追加する訂正で ある。

◆判決本文

　1審と同じく、知財高裁は、明細書の別の部分に記載されている構成を、複数組み合わせた発明特定事項を追加する補正が新規事項であるとして権利行使不能＼と判断しました。

以上からすると，当業者によって，当初明細書等の全ての記載を総合す ることにより導かれる技術的事項とは，低地球温暖化係数の化合物である ＨＦＯ−１２３４ｙｆを調整する際に，不純物や副反応物が追加の化合物 として少量存在し得るという点にとどまるものというほかない。
(2) 控訴人の主張について
ア 控訴人は，沸点の近い化合物を組み合せて共沸組成物とすることが本件 発明の技術的思想であることや，低コストで有益な組成物を提供すること ができること等を主張するが，当初明細書中には，沸点の近い化合物を組 み合せて共沸組成物とすることや低コストで有益な組成物を提供できる ことについては，記載も示唆もされていないから，その主張は前提を欠く し，このような当初明細書に記載のない観点から本件補正をしたというの であれば，それは新たな技術的事項を導入するものであり，まさしく新規 事項の追加にほかならない。

◆判決本文

1審はこちら

◆令和1(ワ)30991

　漏れていたので追加します。補正は新規事項であるとした審決が維持されました。

原告は，本件発明特定事項の機能Ａは，当業者によって，本件明細書の＼n段落【０１１７】，段落【０１１８】，段落【０１２０】及び段落【０１４３】な どの記載を総合することにより導かれると主張する。
しかし，段落【０１１７】は，ウェブサーバから画像データファイル をダウンロードすることについての記載ではなく，ウェブページを閲覧する場合 についての記載であり，同段落の「ページ画像」とは，ウェブページをブラウザで 表示した画像であって，画像データをデータファイルとしてダウンロードする場合＼nに関する記載ということはできない。 また，同段落には，閲覧しているウェブページがＬＣＤパネル１５Ａの画面水平 解像度よりも広い固定幅レイアウトを採用する場合に，中央演算回路１_１０Ａ１ が，その固定幅と同じ水平画素数を有するページ画像の描画命令を生成し，ＶＲＡ Ｍ１_１０Ｃに書き込むとともに，グラフィックコントローラ１_１０Ｂが，ＬＣＤ パネル１５Ａの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデータを切 り出してＬＣＤドライバ１５Ｂに送信することが記載されているが，「その結果と して，ＬＣＤパネル１５Ａにおいてページ画像がスクロール表示される。」のであ＼nり，ＬＣＤドライバ１５Ｂに送信される信号は，画像の一部分に対応するビットマ ップデータの信号であるから，この場合には，本来解像度がディスプレイパネルの 画面解像度より大きい画像から，ディスプレイパネルの画面解像度と同じ画像への 解像度の変更が行われているということはできない。 次に，段落【０１１８】に記載されている事項は，携帯電話機１がテレビ番組の 視聴用に使用される場合のグラフィックコントローラ１_１０ＢやＶＲＡＭ１_１０ Ｃ等の機能であり，携帯電話機１により表＼示される「画像」は，テレビ受信用アン テナ１１２Ａで受信した「テレビ番組の画像」であるから，画像データをデータフ ァイルとしてダウンロードする場合とは異なるというべきである。 そして，段落【０１４３】には，段落【０１１７】，【０１１８】に記載されてい るような，ウェブページの閲覧やテレビ動画の表示の場合との関連性を示唆する記＼n載はない上，段落【０１４３】の記載は前記のとおりであって，画像データファイ ルの解像度を変更することなく表示することが記載されているから，段落【０１４＼n３】の記載に接した当業者が，その記載を段落【０１１７】，段落【０１１８】の記 載と関連付けて，ウェブサーバから画像データファイルをダウンロードして画像を 表示する場合に画像ファイルの解像度を変更することが記載されていると理解する＼nとは考えられない。
(ｲ) 段落【０１２０】には，「デジタル音声信号及び／又はデジタル動画 信号をデータファイルに変換して保存したり，該保存したデータファイルを読み出 して必要な処理を行う」，「画像データファイル及び／又は音声データファイルは， ウェブサイトにアクセスし，・・・受信・変換されたデジタル信号を，バス１９経由で 中央演算回路１_１０Ａ１が受信し，必要な変換を行ってフラッシュメモリ１４Ａ に書き込むことによっても保存することができる。」との記載があるが，段落【０１ ２０】には，受信した「デジタル音声信号及び／又はデジタル動画信号」を携帯電 話１においてデータファイルに変換して保存したり，それを読み出して再生する ことが記載されているにすぎず，この記載と前記のような内容の段落【０１４３】 の記載を併せて見たとしても，当業者が，ウェブサーバから本来解像度が携帯電話 機のディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データファイルをダウンロー ドして画像を表示する場合に，ＶＲＡＭからディスプレイパネルの画面解像度と同＼nじ解像度を有する画像のビットマップデータを読み出し，読み出したビットマップ データを伝達するデジタル表示信号を生成し，これをディスプレイ制御手段に送信＼nする機能を想起するとは考えられない。＼n
(ｳ) そうすると，原告の主張する本件明細書の各記載を総合しても，訂 正事項７に係る「前記ウェブサーバから「本来解像度がディスプレイパネルの画面 解像度より大きい画像データファイル」をダウンロードして画像を表示する場合＼nに，前記ＶＲＡＭから「前記ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有す る画像のビットマップデータ」を読み出し，「該読み出されたビットマップデータ を伝達するデジタル表示信号」を生成し，該デジタル表＼示信号を前記ディスプレイ 制御手段に送信する機能」が導かれるとは認められず，本件明細書には他に同機能＼ の実現についての記載又は示唆は存在しない。

◆判決本文

　漏れていたので追加します。明細書の別の部分に記載されている構成を、複数組み合わせた発明特定事項を追加する補正が新規事項であるとして、審決が取り消されました。＼n

　本件特許明細書には，【００４１】に，中立線 を残して，その両側に溝を形成し，音叉腕の中立線を含めた部分幅Ｗ７は ０．０５ｍｍより小さく，また，各々の溝の幅は０．０４ｍｍより小さくな るように構成する態様，及び，このような構＼成により，Ｍ１をＭｎより大きく することができることが記載されている。また，【００４３】には，溝が中 立線を挟む（含む）ように音叉腕に設けられている第１実施例〜第４実施例 の水晶発振器に用いられる音叉形状の屈曲水晶振動子の基本波モード振動で の容量比ｒ１が２次高調波モード振動の容量比ｒ２より小さくなるように構成＼nされていること，及び，このような構成により，同じ負荷容量ＣＬの変化に＼n対して，基本波モードで振動する屈曲水晶振動子の周波数変化が２次高調波 モードで振動する屈曲水晶振動子の周波数変化より大きくなることが記載さ れている。 しかし，上記【００４１】と【００４３】の各記載に係る構成の態様は，＼nそれぞれ独立したものであるから，そこに記載されているのは，各々独立し た技術的事項であって，これらの記載を併せて，本件追加事項，すなわち， 「中立線を残してその両側に，前記中立線を含めた部分幅が０．０５ｍｍよ り小さく，各々の溝の幅が０．０４ｍｍより小さくなるように溝が形成され た場合において，基本波モード振動の容量比ｒ１が２次高調波モード振動の 容量比ｒ２より小さく，かつ，基本波モードのフイガーオブメリットＭ１が高 調波モード振動のフイガーオブメリットＭｎより大きい」という事項が記載 されているということはできない。また，その他，本件特許明細書等の全て においても，本件追加事項について記載はないし，本件追加事項が自明の技 術的事項であるということもできない。 そうすると，本件追加事項の追加は，本件特許明細書等の全ての記載を総 合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項 を導入するものというべきである。

◆判決本文

　漏れていたので追加します。特許侵害事件において、明細書の別の部分に記載されている構成を、複数組み合わせた発明特定事項を追加する補正が新規事項であるとして権利行使不能＼と判断されました。
なお、原告の査証命令申立てについては却下されました。＼n　

　前記(2)に説示したとおり，前記第２の１(4)アの出願当初の請求項１及び ２の記載からすれば，本件特許に係る特許出願当初の請求項１及び２の記載 は，ＨＦＯ−１２３４ｙｆに対する「追加の化合物」を多数列挙し，あるい は当該「追加の化合物」に「約１重量パーセント未満」という限定を付すに とどまり，上記のとおり多数列挙された化合物の中から，特定の化合物の組 合せ（ＨＦＯ−１２３４ｙｆに，ＨＦＯ−１２４３ｚｆとＨＦＣ−２４５ｃ ｂとを組み合わせること）を具体的に記載するものではなかったというべき である。
しかして，上記(3)の当初明細書の各記載について見ても，特許出願の当 初の請求項１と同一の内容が記載され（【０００４】），新たな低地球温暖化 係数（ＧＷＰ）の化合物であるＨＦＯ−１２３４ｙｆ等を調製する際に，Ｈ ＦＯ−１２３４ｙｆ又はその原料（ＨＣＦＣ−２４３ｄｂ，ＨＣＦＯ−１２ ３３ｘｆ，及びＨＣＦＣ−２４４ｂｂ）に含まれる不純物や副生成物が特定 の「追加の化合物」として少量存在することが記載されており（【０００３】， 【００１６】，【００１９】，【００２２】），具体的には，ＨＦＯ−１２３４ｙ ｆを作製するプロセスにおいて，有用な組成物（原料）がＨＣＦＣ−２４３ ｄｂ，ＨＣＦＯ−１２３３ｘｆおよび／またはＨＣＦＣ−２４４ｂｂである ことが記載され（【０００５】），ＨＣＦＣ−２４３ｄｂ，ＨＣＦＯ−１２３ ３ｘｆ及びＨＣＦＣ−２４４ｂｂに追加的に含まれ得る化合物が多数列挙さ れてはいる（【０００６】ないし【０００８】）ものの，そのような記載にと どまっているものである。
そして他方，当初明細書においては，そもそもＨＦＯ−１２３４ｙｆに対 する「追加の化合物」として，多数列挙された化合物の中から特に，ＨＦＯ −１２４３ｚｆとＨＦＣ−２４５ｃｂという特定の組合せを選択することは 何ら記載されていない。この点，当初明細書においては，ＨＦＯ−１２３４ ｙｆ，ＨＦＯ−１２４３ｚｆ，ＨＦＣ−２４５ｃｂは，それぞれ個別に記載 されてはいるが，特定の３種類の化合物の組合せとして記載されているもの ではなく，当該特定の３種類の化合物の組合せが必然である根拠が記載され ているものでもない。また，表６（実施例１６）については，８種類の化合＼n物及び「未知」の成分が記載されているが，そのうちの「２４５ｃｂ」と 「１２３４ｙｆ」に着目する理由は，当初明細書には記載されていない。さ らに，当初明細書には，特許出願当初の請求項１に列記されているように， 表６に記載されていない化合物が多数記載されている。それにもかかわらず，＼nその中から特にＨＦＯ−１２４３ｚｆだけを選び出し，ＨＦＣ−２４５ｃｂ 及びＨＦＯ−１２３４ｙｆと組み合わせて，３種類の化合物を組み合わせた 構成とすることについては，当業者においてそのような構＼成を導き出す動機 付けとなる記載が必要と考えられるところ，そのような記載は存するとは認 められない（なお，本件特許につき，優先権主張がされた日から特許出願時 までの間に，上記各説示と異なる趣旨の開示がされていたことを認めるに足 りる証拠はない。）。
これらに照らせば，当業者によって，当初明細書，特許請求の範囲又は図 面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項としては，低地球 温暖化係数（ＧＷＰ）の化合物であるＨＦＯ−１２３４ｙｆを調製する際に， ＨＦＯ−１２３４ｙｆ又はその原料（ＨＣＦＣ−２４３ｄｂ，ＨＣＦＯ−１ ２３３ｘｆ，及びＨＣＦＣ−２４４ｂｂ）に含まれる不純物や副反応物が特 定の「追加の化合物」として少量存在する，という点にとどまるものという ほかなく，その開示は，発明というよりはいわば発見に等しいような性質の ものとみざるを得ないものである。そして，当初明細書等の記載から導かれ る技術的事項が，このような性質のものにすぎない場合において，多数の化 合物が列記されている中から特定の３種類の化合物の組合せに限定した構成＼nに補正（本件補正）することは，前記のとおり，そのような特定の組合せを 導き出す技術的意義を理解するに足りる記載が当初明細書等に一切見当たら ないことに鑑み，当初明細書等とは異質の新たな技術的事項を導入するもの と評価せざるを得ない。したがって，本件補正は，当初明細書等の記載から 導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入したもので あるというほかない。
以上によれば，本件補正は「願書に最初に添付した明細書，特許請求の範 囲又は図面に記載した事項の範囲内」においてしたものということはできず， 特許法１７条の２第３項の補正要件に違反してされたものというほかなく， 本件特許は，特許無効審判により無効にされるべきものと認められ（特許法 １２３条１項１号），同法１０４条の３第１項により，特許権者たる原告は， 被告に対しその権利を行使することができないこととなる。
・・・
原告は，令和２年１０月１９日，原告主張製品のうち，被告から原告に対 し販売された最終製品以外のものに含まれるＨＦＯ−１２３４ｙｆ，ＨＦＯ −１２４３ｚｆ，ＨＦＣ−２４５ｃｂ及びＨＦＯ１２３４ｚｅの含有量を立 証すべき事項として，査証命令の申立てをした（当庁令和２年(モ)第２６７ ４号）。
(2) しかしながら，前記のとおり，本件特許は特許無効審判により無効にされ るべきものと認められるのであって，原告主張製品であれ，被告主張製品で あれ，対象製品が本件発明の技術的範囲に属するか否かを問わず，原告は被 告に対し，本件特許権を行使することができないものである。そうすると， 当裁判所としては，本件訴訟において，原告の請求に理由があるかを判断す るために，上記の立証すべき事項たる事実を判断する必要がないものといわ ざるを得ず，ひいては，同事実を判断するため，上記査証命令申立てにより＼n得られる証拠を取り調べることが必要であるとも認められない。 以上によれば，上記査証命令の申立ては，必要でない証拠の収集を求める＼nものであり，その必要性を欠くものというべきであるから，原告の上記査証 命令申立ては，これを却下することとする。＼n

◆判決本文

　ゲームプログラムの発明について新規事項であるとした審決が維持されました。なお本件発明は第4世代の分割出願です。

　これらによると，「アイテムボックス」は，アイテムを収納するものとしてゲーム 分野で慣用されている語であるとはいえるものの，「アイテムボックス」という記載 をもって，アイテムボックスに収納できるアイテムの数に所定の上限が設けられて いるか否か，アイテムボックスが必ずすべてのアイテムを収納するものであるか否 か，といった特定の仕様が一義的に決まるものではない。 当初明細書に記載の「アイテムボックス」の解釈に当たっては，当初明細書に記 載の「アイテムボックス」が収納上限を設けているという仕様を有していることを 前提としているものといえ，甲１２〜１４の記載は，当初明細書等に記載の「アイ テムボックス」が収納上限を設けているという前提に対して何らの影響を与えるも のとはいえない。
ウ 原告は，本願発明１は「アイテムボックスに特定アイテムの収納上限が 設けられ」ることを特定しているわけではないから，「アイテムボックスに特定アイ テムの収納上限が設けられている」ことが当初明細書に記載されているか否かは， 本件補正が新規事項の追加に該当するか否かとは無関係である旨主張する。 しかし，当初明細書において唯一アイテムボックスに関して記載されている段落 【００５１】における「アイテムボックス」に関する記載からは，当該「アイテム ボックス」に収納上限が設けられているものであることが読み取れるのみであるか ら，「アイテムボックス」に特定アイテムを収納するとした場合には，特定アイテム の収納上限が設けられることになるとの解釈が，新たな技術的事項を導入するもの であるか否かを判断する際に考慮すべき事項である。 なお，新規事項の追加の判断は，補正により追加された事項が，当初明細書に記 載された事項から導き出される全ての技術的事項との関係から，新たな技術的事項 が導入されたものであるか否かであるから，本願発明１において「アイテムボック スに特定アイテムの収納上限が設けられ」ることを特定しているか否かは，新たな 技術的事項を導入するものであるか否かの判断に影響するものではない。
エ 原告は，令和２年４月１日付け意見書（甲８）と当初明細書等の記載が 整合するか否かは，本件補正が新規事項の追加に該当するか否かとは無関係である 旨主張する。 しかし，原告は，同意見書（甲８）において，当初明細書に記載の「アイテムボ ックス」には収納上限が設けられているということを前提とした主張をしているた め，同意見書の主張と，当初明細書との記載とが整合しているか否かは，新たな技 術的事項を導入するものであるか否かを判断する際に検討すべき事項であって，無 関係というべきではない。
(3) 「特定のアイテム」について
ア 当初明細書の段落【００５１】には，「・・・具体的には，ユーザは，付 与される様々な種類の不要なアイテムを，１つの特定のアイテムに変換して所持す ることができるため，・・・」として，「付与される様々な種類の不要なアイテム」 を「１つの」「特定アイテム」に変換して所持することが記載されているところ，「１ つの」特定のアイテムが，「１個の」特定のアイテムのことを意味するのか，「１種 類の」特定のアイテムのことを意味するのかは当初明細書には記載されていない。 しかし，当初明細書の【図３】において，レアリティが「Ｒ」のカードが３個の 「特定のアイテム」に変換され，レアリティが「Ｎ」のカードが２個の「特定のア イテム」に変換されることが看取でき，すべてのカードが「『１個の』特定のアイテ ム」に変換されるものではないことを踏まえると，当初明細書の段落【００５１】 に記載の「１つの」特定のアイテムは，「１種類の」特定のアイテムのことを意味す ると解することができる。 本件審決は，「１つの」特定のアイテムについて，直接的に言及していないものの， 「特定のアイテム」が「１種類」であることを当然の前提とした上で，判断してい る。
イ 当初明細書には，「特定のアイテム」が「上限なくユーザが所持可能とす＼nることができる」ものであることが記載されているとともに，当初明細書には「特 定のアイテム」を上限なくユーザが所持可能とするという構＼成をとることによって， ユーザは，付与される様々な種類の不要なアイテムを，一つの特定のアイテムに変 換して所持することができるため，不要なアイテムによりユーザのアイテムボック スが満杯になるのを防ぐことができることが記載されている。 これらの記載によると，本願発明における「ユーザに付与されたアイテムを特定 のアイテムに変換する」ことの技術的意義は，不要なアイテムを，上限なくユーザ が所持可能とすることができる「特定のアイテム」に変換することによって，収納＼nすることができるアイテムの数に上限が設けられている「ユーザのアイテムボック ス」が満杯になることを防ぐことであると理解される。
ウ 上記イのような「ユーザに付与されたアイテムを特定のアイテムに変換 する」ことの技術的意義に照らすと，当初明細書等に記載の「アイテムボックス」 は，収納上限が設けられているものであるのに対し，当初明細書に記載の「特定の アイテム」は，「上限なくユーザが所持可能とすることができる」ものであるから，＼n「アイテムボックス」に収納される「アイテム」と，「特定のアイテム」とでは，所 持可能な数に上限があるかないかという点で，アイテムの性質が異なるといえる。＼nまた，当初明細書には，「特定のアイテム」が「他アイテム」とは異なる種類のアイ テムであることが説明されている。 当初明細書の記載に接した当業者は，そこに記載された収納上限が設けられてい る「アイテムボックス」に，上限なくユーザが所持可能とするようにされた「特定＼nのアイテム」が収納されると認識することはなく，上限なくユーザが所持可能とす＼nるようにされた「特定のアイテム」は，収納上限のある「アイテムボックス」とは 別に管理するものであると認識するというべきである。 また，「特定のアイテム」と，「ユーザに付与される」「他のアイテム」とは異なる 種類のアイテムであることが説明されており，「特定のアイテム」とユーザに付与さ れるアイテムとでは，所持可能な数に上限があるかないかという点で，アイテムの＼n性質が異なるものと理解されることからしても，「ユーザ」に付与される「他のアイ テム」がアイテムボックスに収納されるものであるからといって，「特定のアイテム」 がアイテムボックスに収納されるものであると当然に理解するものとはいえない。 以上によると，当初明細書の記載は，上限なくユーザが所持可能とすることがで＼nきる「特定のアイテム」を収納上限のある「アイテムボックス」に所持する（アイ テムボックスに収納する）ことを排除していると評価できる。
エ 原告が主張するように，本願発明において，「特定のアイテム」が「アイ テムボックス」に収納されるものであると解した場合には，当初明細書の段落【０ ０５１】にのみ記載されているところの「アイテムボックス」には収納上限が設け られているのであるから，不要なアイテムを「特定のアイテム」に変換したとして も，（複数個の）１種類の「特定のアイテム」が不要なアイテムとして変換されたア イテムの代わりにアイテムボックスに収納されることとなる以上，（複数個の）「特 定のアイテム」によりアイテムボックスが占有されることになるのであるから，ア イテムボックスが満杯になることを防ぐことができなくなってしまうこととなり， 不要なアイテムを「特定のアイテム」に変換することにより，ユーザのアイテムボ ックスが満杯になることを防ぐという「ユーザに付与されたアイテムを特定のアイ テムに変換する」ことの技術的意義を損なうものといえる。
オ 原告は，アイテムの所持とアイテムボックスへの収納とが関連すると主 張する。 しかし，上記(2)の「アイテムボックス」に関する前提や上記イの本願発明におけ る「ユーザに付与されたアイテムを特定のアイテムに変換する」ことの技術的意義 を踏まえると，当初明細書の段落【００５１】の記載は，ユーザに付与された不要 なアイテムを特定のアイテムに変換して，変換した特定のアイテムをアイテムボッ クスに入れることなく上限なしに所持できるようにすることにより，ユーザのアイ テムボックスが満杯になることを防ぐという，原因と結果の関係を示しているとい うべきである。 本件審決は，「１つの特定のアイテムを所持できる」ことと「不要なアイテムによ りユーザのアイテムボックスが満杯になるのを防ぐことができる」ことを，当初明 細書の記載を踏まえて，両者を関連付けた上で判断を行っているから，「１つの特定 のアイテムを所持できる」ことと「不要なアイテムによりユーザのアイテムボック スが満杯になるのを防ぐことができる」ことを別個独立したものとして捉えている との原告の主張は誤りである。
カ 原告は，当初明細書の段落【００５２】は，段落【００５１】の記載に 加え，更に「上限なくユーザが特定のアイテムを所持可能とする」という構＼成を付 加的に採用してもよいこと，その付加的な構成によって「特定アイテムを貯蓄する＼n事が可能となり，ユーザの好きなタイミングで特定アイテムを使用する事ができる」＼nという効果があることを述べたにすぎないから，新たな発明特定事項が当初明細書 に明確に記載されているか否かは，段落【００５２】の記載に左右されるものでは ない旨主張する。
しかし，新規事項の追加の判断は，補正により追加された事項が，当初明細書の 全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技 術的事項を導入するものであるか否かである以上，本件審決において，当初明細書 の段落【００５１】だけでなく，段落【００５２】を含めた当初明細書のすべての 記載を総合的に判断して，「アイテムボックス」及び「特定のアイテム」，並びに， 本願発明における「ユーザに付与されたアイテムを特定のアイテムに変換する」こ との技術的意義を解釈して，新規事項の追加の判断を行ったことに，誤りはない。 なお，本件審決は，本願発明において，「特定のアイテム」が「アイテムボックス」 に収納されるものであると解した場合には，不要なアイテムを「特定のアイテム」 に変換することにより，ユーザのアイテムボックスが満杯になることを防ぐという 「ユーザに付与されたアイテムを特定のアイテムに変換する」ことの技術的意義を 損なうものであると判断しており，当該判断においては，「特定のアイテム」が「上 限なくユーザが特定のアイテムを所持可能とする」ものであるか否かに関係なく，＼n「特定のアイテム」を「アイテムボックス」に対応付けて記憶する事項が新規事項 であると判断している。
(4) 以上のとおり，当初明細書には，「特定のアイテム」が「アイテムボック ス」に収納されることが記載されているとはいえず，また，当初明細書の記載から， 「特定のアイテム」が「アイテムボックス」に収納されることが自明であったとも いえないから，「特定のアイテム」を「アイテムボックス」に対応付けて記憶する事 項を追加する補正が，当業者によって当初明細書の全ての記載を総合することによ り導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものであると した本件審決の判断に誤りはない。

◆判決本文

　無効審判において訂正しましたが。新規事項である、実質上の拡張等に該当するとして訂正が認められませんでした。知財高裁は、新規事項については開示ありと認定したものの、実質上の拡張等については該当するとして審決が維持されました。

　上記の本件明細書の記載等からすると，本件明細書には，図４で示 された２４のコントロールチャネルエレメントについて，最高レベルの 集合レベル１ではそれぞれが１つのコントロールチャネル（２４個）を 形成し，比較的低いレベルである集合レベル２では２つのコントロール チャネルエレメントが１つのコントロールチャネル（１２個）に，集合 レベル４では４つのコントロールチャネルエレメントが１つのコント ロールチャネル（６個）に，集合レベル８では８つのコントロールチャ ネルエレメントが１つのコントロールチャネル（３個）に，それぞれま とめられた上で，スケジュールに使用可能なコントロールチャネル候補　は，集合レベル１は４つ，集合レベル２は４つ，集合レベル４は４つ，＼n集合レベル８は３つに制限され，この制限によってデコーディング試行 の数は１５に低減されること，このような制限をツリー構造に課すこと　により，図４の例では，集合レベル１では４つのコントロールチャネル＼nを，集合レベル２では２つのコントロールチャネルを，集合レベル４で は２つのコントロールチャネルを，集合レベル８では１つのコントロー ルチャネルをスケジュールすることができることが開示されている。 また，本件明細書の上記記載に加えて，図４を総合すると，スケジュ ールに使用可能なコントロールチャネル候補の制限をツリー構＼　造によ って課される割合は，図４の実施例では，最高レベルの集合レベル１で は，２４個のコントロールチャネルを４つの候補に（候補の割合６分の １），比較的低いレベルの集合レベル２では１２個のコントロールチャ ネルを４つの候補に（候補の割合３分の１），集合レベル４では６個のコ ントロールチャネルを４つの候補に（候補の割合３分の２）それぞれ制 限し，集合レベル８の３個のコントロールチャネルを制限しない（候補 の割合１分の１）ことが開示されているに等しい事項といえる。
そうすると，本件明細書及び図面には，ユーザイクイップメントに対 するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の各レベルにおける割合に着目し，最高レベルよりも低い２，４，８の各レベル＼nにおけるユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合は，最高レベルにおける，ユーザイ＼nクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合よりも大きくして，ユーザイクイップメントに対する＼nアロケーションを含むスケジュールをすることが開示され，又は開示さ れているに等しい事項であるということができる。また，【００２５】の 記載からすると，最高レベルよりも低い各レベルのコントロールチャネ ルは，ツリー構造の前記最高レベルよりも低いレベルにあるノードによって表＼されていることが開示されていることから，この開示事項に上記　事項と合わせると，ツリー構造における，より低いレベルほど，ユーザ　イクイップメントに対するアロケーションに使用可能＼なコントロール　チャネル候補の割合がより大きくされることも開示され，又は開示され ているに等しい事項であるといえる。
したがって，訂正事項２に係る技術的事項及び訂正事項３に係る技術 的事項は，いずれも本件明細書の記載及び図面の全ての記載を総合する ことにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を 導入するものであるとはいえないから，訂正事項２及び３は，新規事項 の追加に当たるものとはいえない。
イ 特許請求の範囲の拡張又は変更について
願書に添付した特許請求の範囲の訂正をすべき旨の審決が確定したとき は，訂正の効果は出願時まで遡及する（特許法１２８条）ところ，特許請 求の範囲の記載に基づいて特許発明の技術的範囲が定められる特許権の 効力は第三者に及ぶものであることに鑑みれば，同法１２６条６項の「実 質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するもの」であるかは，訂正の前 後の特許請求の範囲の記載を基準として判断されるべきであり，こうした 解釈によって，特許請求の範囲の記載の訂正によって第三者に不測の不利 益を与えることを防止することができる。以下，これを前提にして判断す る。
(ア) 本件訂正前の請求項１は，「前記アロケーションは，最高レベルのコ ントロールチャネルのアロケーションを制限することによって実行され， 前記最高レベルのコントロールチャネルは，ツリー構造の最高レベルにあるツリー構＼造のノードによって表　され，それにより，比較的低いレベ＼nルのコントロールチャネルのアロケーションが可能となり，比較的低いレベルのコントロールチャネルは，ツリー構＼造の比較的低いレベルにあ　るツリー構造のノードによって表＼　される，方法」との発明特定事項を含 むものであり，この発明特定事項からは，ツリー構造のノードによって表＼されるコントロールチャネルのアロケーションは，最高レベルにある　コントロールチャネルのアロケーションを制限することによって実行さ れ，それにより比較的低いレベルのコントロールチャネルのアロケーシ ョンが可能となることと理解される。　
これに対し，本件訂正後の請求項１は，訂正事項１ないし３によって， 「ユーザイクイップメントに対するアロケーションは，前記最高レベル における，ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補を部分的に制限して実行され，前記最高レ＼nベルのコントロールチャネルは，ツリー構造の前記最高レベルにあるツ　リー構＼造のノードによって表　され，それにより，前記最高レベルよりも＼n低い各レベルにおける，ユーザイクイップメントに対するアロケーショ ンに使用可能なコントロールチャネル候補の割合を，前記最高レベルに　おける，ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能＼な　コントロールチャネル候補の割合よりも大きくして，ユーザイクイップ メントに対するアロケーションを実行することが可能となり，前記最高レベルよりも低い各レベルのコントロールチャネルは，ツリー構＼造の前　記最高レベルよりも低いレベルにあるツリー構造のノードによって表＼　さ れ，ツリー構造における，より低いレベルほど，ユーザイクイップメン　トに対するアロケーションに使用可能＼なコントロールチャネル候補の割　合がより大きくされる，方法」との発明特定事項を含むものであり，こ の発明特定事項からは，ユーザイクイップメントに対するアロケーショ ンは，最高レベルにおけるユーザイクイップメントに対するアロケーシ ョンに使用可能なコントロールチャネル候補を部分的に制限して実行され，それにより，最高レベルよりも低い各レベルのユーザイクイップメ＼nントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合を最高レベルにおけるユーザイクイップメントに対するアロケーシ＼nョンに使用可能なコントロールチャネル候補の割合より大きくして，ユーザイクイップメントに対するアロケーションを実行することを可能＼と　し，かつ，ツリー構造におけるより低いレベルほどユーザイクイップメ　ントに対するアロケーションに使用可能＼なコントロールチャネル候補の　割合がより大きくされる方法が含まれるものと理解することができる。 このように，訂正後の請求項１は，訂正前の請求項にはない，「ユーザ イクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチ　ャネル候補」という概念を追加した上で，「前記最高レベルよりも低い各＼nレベルにおける，ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使 用可能なコントロールチャネル候補の割合を，前記最高レベルにおける，　ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能＼なコントロールチャネル候補の割合よりも大きくして，ユーザイクイップメントに 対するアロケーションを実行する」，「ツリー構造における，より低いレ　ベルほど，ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能＼　なコントロールチャネル候補の割合がより大きくされる」との事項を追 加し，これによって，訂正前の方法では，ツリー構造で表＼　される比較的 低い各レベルのアロケーションについては特に規定するところがなかっ た，ツリー構造で示されるより低いレベルほどユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能＼なコントロールチャネル候補の割合　を大きくすることが発明特定事項に含まれることになったといえる。 そうすると，訂正事項１ないし３は，特許請求の範囲を実質上変更す るものであるから，特許法１２６条５項に適合するものとはいえない。
(イ) これに対し，原告は，前記第３の１(1)ア(イ)及びイ(イ)のとおり，1) 訂正事項２及び３は，新たな技術的事項を導入するものではなく，2)訂 正事項２は，訂正前は，無条件で比較的低いレベルのコントロールチャ ネルのアロケーションを可能としていたのを，訂正後は，使用可能＼　なコ ントロールチャネル候補の割合に関する条件付きでアロケーションを実 行することを可能とするものであるから，本件訂正は，特許請求の範囲　の減縮に該当する旨主張する。＼n
しかし，特許請求の範囲を実質的に拡張又は変更するものであるかに ついては，特許請求の範囲の記載を基準として判断されるべきことは前 記のとおりであるところ，発明の詳細な説明に記載された事項からどの 事項を発明特定事項とし，上位概念とするかについては，出願者がその 技術的意義に鑑みて適宜選択して特許請求の範囲とするものであって， 明細書に記載された事項及び図面から導き出される技術的事項との関係 において，新たな技術的事項を導入するものではないからといって，訂 正の前後で特許請求の範囲の記載が実質的に同一の発明特定事項を有す るものとはいえない。
そして，前記(ア)のとおり，請求項１は，訂正事項２及び３によって， 訂正前の方法では，ツリー構造で表＼　される比較的低い各レベルのアロケ ーションについては特に規定するところがなかった，ツリー構造で示されるより低いレベルほどユーザイクイップメントに対するアロケーショ＼nンに使用可能なコントロールチャネル候補の割合を大きくするとの事項が発明特定事項に含まれることになったものであり，こうした発明特定＼n事項は，「統合されたコントロールチャネルに対するツリー検索が系統的 に低減される」という課題（（【０００４】）を解決する発明の構成そのも　のに関する事項であるから，単に条件付けをしたのにすぎないとはいえ＼nず，特許請求の範囲の減縮に該当するものではない。 したがって，原告の上記主張は採用できない。

◆判決本文

関連事件です。

◆令和1(行ケ)10107

　訂正が明細書等に記載した事項の範囲内ではないとした審決が維持されました。

　(ｱ) 原告は，本件明細書の段落【０１１１】の記載及び【図８】を指摘し， 本件決定が，訂正１イにおける「第３部材とは反対側」と本件明細書に記載された 「回転中心Ｃ３とは反対側」とは別意であると判断したことは誤りであり，訂正１ イ及び訂正２イにおける「前記第１線分に対して前記第３部材とは反対側」は，第 １線分に対して第３部材の回転中心とは反対側をいうものと解釈すべきであると主 張する。 しかし，本件明細書の段落【０１１１】における「回転中心Ｃ３」は，「伝達軸８ ２」の中心として特定されており（本件明細書の段落【００１６】，【００５６】）， クランクシャフトの軸方向から見たときの径の大きさによって定義される「第３部 材」とは異なる概念であるから，「回転中心Ｃ３とは反対側」との記載を根拠として， 「前記第３部材とは反対側」の語をもって，第３部材の回転中心とは反対側と同義 ということができないことは，明らかである。 この点，原告は，訂正１イ及び訂正２イについて，誤記であることが明らかであ るとも主張するが，上記の点及び前記イで指摘した諸点に照らし，採用できない。
(ｲ) 原告は，本件明細書等には，上記「第３部材とは反対側」を「第３部 材の全体とは反対側」と解釈することの記載又は示唆はないと主張するが，前記イ で判示したところに照らし，原告の上記主張は採用できない。 また，原告は，そのように解釈した場合，【図８】の図示内容を始めとする本件明 細書等に記載された内容と整合しないことになるとも主張するが，そのような事情 があるからといって，前記イの判断が左右されるものでもない。
(ｳ) 原告は，訂正１イ及び訂正２イの「前記第１線分に対して前記第３部 材とは反対側」からは，その技術的意義が一義的に明確にできないから，本件明細 書等を参酌して，訂正１イ及び訂正２イにおける「前記第１線分に対して前記第３ 部材とは反対側」は，第１線分に対して第３部材の回転中心とは反対側をいうもの と解釈すべきであると主張する。 しかし，前記イのとおり，「前記第１線分に対して前記第３部材とは反対側」の意 義（意味内容）自体は，一義的に明確であって，前記イのように解することができ るというべきである。
(2) 訂正１イ及び訂正２イが本件明細書等に記載した事項の範囲内のものであ るかどうか
ア 上記(1)のとおり，訂正１イ及び訂正２イにおける「前記第１線分に対し て前記第３部材とは反対側」は，第１線分によって区切られる領域の片側に第３部 材の全体が存在することを前提とし，それが存在する側と第１線分を挟んで反対側 をいうものと解すべきところ，そのような構成は，本件明細書には，「基板」を図示＼nしている【図８】，【図９】及び【図１１】を含め，全く記載されていない。 そして，「前記第１線分に対して前記第３部材とは反対側」を上記のとおり解する と，訂正１イ及び訂正２イは，第３部材について，第１線分に重ならないという構＼n成に限定するものとなるが，そのように限定する技術的意義については，本件明細 書等には記載がない。他方で，「前記第１線分に対して前記第３部材とは反対側」を 上記のとおり解すると，訂正１イ及び訂正２イは，同時に，本件訂正前の請求項１ 及び９では，第１部材〜第３部材の各定義に照らし，モータか第１伝達歯車のいず れかという限度にまでしか特定されていなかった「第３部材」について，モータで はない（すなわち第１伝達歯車である）という限定を加える結果をもたらすもので あるが，それは，応用例に係る本件明細書の段落【０１５７】及び【図１５】で， 「第３部材」と解される「クランクシャフト５４の軸方向から見たときの径が最も 小さい部材」が「モータ６０」とされていることと相容れないものである（なお， 上記段落及び図では，そもそも請求項１及び９における「第１線分」すなわち第１ 部材の回転中心と第２部材の回転中心とを結ぶ線分が「線分Ｓ１」ではなく「線分 Ｓ３」 と記載されており，上記「第１線分」の定義との関係自体も必ずしも明らか でない。）。 そして，その他，本件明細書に，第１線分によって区切られる領域の片側に第３ 部材の全体が存在することを前提とし，それが存在する側と第１線分を挟んで反対 側における基板の位置について記載されていないにもかかわらず，訂正１イ及び訂 正２イが本件明細書等に記載した事項の範囲内においてされたというべき事情は認 められない。 そうすると，訂正１イ及び訂正２イは，いずれも，本件明細書等に記載した事項 の範囲内においてしたものということはできない。
イ(ｱ) 仮に，原告の主張するとおり，訂正１イ及び訂正２イにおける「前記 第１線分に対して前記第３部材とは反対側」について，第１線分に対して「第３部 材の回転中心」とは反対側をいうものであると解したとしても，以下のとおり，訂 正１イ及び訂正２イは，本件明細書等に記載した事項の範囲内においてされたもの ということはできない。
ａ 本件明細書の段落【０１１１】，【０１１３】及び【０１１８】の記 載並びに【図８】，【図９】及び【図１１】によると，本件明細書には，訂正１イ及 び訂正２イに含まれる「前記基板は，前記クランクシャフトの軸方向から見た場合 に，前記第１線分に対して前記第３部材とは反対側において前記被駆動歯車に重な る領域及び前記第１線分に対して前記第３部材とは反対側において前記モータと重 なる領域を有する，駆動ユニット」の構成のうち，第１部材が被駆動歯車，第２部＼n材がモータ，第３部材が第１伝達歯車である場合の実施例が記載されていると認め られる。 しかし，本件訂正後の請求項１及び９においては，基板の構成について，上記の＼n特定がされているのみであるので，被告が主張する五つの態様のもの（前記第４の １(2)イ(ｲ)，(ｳ)。以下，併せて「被告主張の別態様」という。）も含まれることに なるが，これらは本件明細書等には記載されていない。
ｂ また，前記１(2)オのとおり，本件明細書には，「基板」の位置を上 記のとおり特定したこと，殊に，基板が被駆動歯車及びモータと重なる領域が第１ 線分に対して「第３部材とは反対側」の領域であることについて，本件発明の課題 との関係でいかなる技術的意義を有するかの記載はなく，それを認めるに足りる技 術常識があるとも認められない。したがって，訂正１イ及び訂正２イの上記構成が＼nいかなる技術的意義を有するかは不明というほかない。
ｃ そうすると，本件訂正後の請求項１及び９は，その技術的意義が明 らかでない，本件明細書等に記載のない被告主張の別態様を含むこととなるところ， 被告主張の別態様中には，本件明細書に記載された上記ａの実施例と比較して「基 板」の技術的意義が共通するものと直ちにみ難いものが含まれているといえるから， このような訂正は，本件明細書等に記載した事項の範囲内でされたものということ はできない。

◆判決本文

　原審と同様に、104条の3の無効理由（新規事項、サポート要件違反）があるので、権利行使不能と判断されました＼n

(ア) 図１０５ドットパターンにおいては，情報ドットは，四隅を格子ドッ トで囲まれた領域の中心からずれた位置に置かれるところ，本件補正１ 1)部分に当たる構成要件Ｂ１の情報ドットは，「縦横方向に等間隔に設けられた格子線の交点である格子点の中心」からずれた位置に置かれる。＼n図１０５には，水平又は垂直の格子線の中間に各格子線と平行な線が引 かれているが，当初明細書１に，「格子状に配置されたドットで構成されている。」（【０１８５】），「格子ブロックの四隅（格子線の交点＼n（格子点）上）には格子ドットＬＤが配置されている」（【０１８６】）， 「４個の格子ドットＬＤの正中心に配置したドットである（図１０６（ａ） 参照）」（【０１９７】）と記載されているとおり，格子ドットは等間 隔に配置されたドットにより構成された水平ラインと垂直ラインの交点であり，格子線は格子ドットを結ぶラインであるから，図１０５に示さ＼nれた各格子線の中間に引かれた線は格子ドットで囲まれた領域の中心を 示すために参考として引かれた補助線にすぎず，格子線とは認められな い（図１０６（ａ）のように，格子ドット同士を対角線で結べば，その 交点は「格子線の交点」となるが，その線は構成要件Ｂ１に規定する「縦横方向」のラインではない。）。＼n そうすると，「縦横方向に等間隔に設けられた格子線の交点である格 子点の中心」を基点として情報ドットが位置付けられることを構成要件とする本件補正１1)部分は，図１０５のドットパターンとは似て非なる ものであり，そもそも図１０５ドットパターンに基づく補正であるとは 認められない。
(イ) 図５ドットパターンにおいては， 情報を表現するドットは，格子ドットから上下左右の格子線上にずらした位置に配置されるところ，構＼成要件Ｂ１の情報ドットは「格子点の中心から等距離で４５°ずつずらし た方向のうちいずれかの方向」に配置されるものであるから，本件補正 １1)部分は，図５ドットパターンに基づく補正であるとは認められない。
(ウ) そのほか，当初明細書１に本件補正１1)部分に対応する記載は認め られないから，本件補正前発明１の本件補正１1)部分に対応する部分と 構成要件Ｂ１とを対比するまでもなく，本件補正１1)部分は新たな技術 的事項を導入するものというべきである。
・・・・
(ア) 本件発明３の特許請求の範囲の記載（分説後のもの）は，次のとおり である（引用に係る原判決の「事実及び理由」第２の２(5)ウ参照）。
Ａ３ 等間隔に所定個数水平方向に配置されたドットと，
Ｂ３ 前記水平方向に配置されたドットの端点に位置する当該ドットから 等間隔に所定個数垂直方向に配置されたドットと，
Ｃ３ 前記水平方向に配置されたドットから仮想的に設定された垂直ライ ンと，前記垂直方向に配置されたドットから水平方向に仮想的に設定さ れた水平ラインとの交点を格子点とし，該格子点からのずれ方でデータ 内容が定義された情報ドットと，からなるドットパターンであって，
Ｄ３ 前記垂直方向に配置されたドットの１つは，当該ドット本来の位置 からのずらし方によって前記ドットパターンの向きを意味している Ｅ３ ことを特徴とするドットパターン。
(イ) 構成要件Ｂ３の「前記水平方向に配置されたドットの端点に位置する当該ドットから等間隔に所定個数垂直方向に配置されたドット」と，＼n構成要件Ｃ３の「前記垂直方向に配置されたドット」と，構＼成要件Ｄ３ の「前記垂直方向に配置されたドット」とは同じものを指すと解される から，この一つの「垂直方向に配置されたドット」は，垂直方向に「等 間隔」に配置される一方で（構成要件Ｂ３），「本来の位置からのずらし方」によってドットパターンの向きを意味するとされており，その「ず＼nらし方」について特に限定はされていない。同一方向に等間隔に配置さ れながらその位置がずれているのは文言上整合していないが，これを合 理的に解釈するならば，「等間隔」はこの一つの「垂直方向に配置され たドット」以外のドットに係り，この一つの「垂直方向に配置されたド ット」は他のドットと異なり「等間隔」に配置されなくてもよいもので あり，そのずらされる方向，距離とも何ら限定はないと解するほかない。 また，本件発明３は，「ずらし方によって前記ドットパターンの向き を意味している」（構成要件Ｄ３）としているから，「ずらし方」，すなわち，本来の位置からずらされた別の位置に配置された一つの「垂直＼n方向に配置されたドット」が当該位置に配置されていることが認識され， 本来の位置とその実際の位置との間の位置関係に基づいてドットパター ンの向きが意味されることを規定していると解釈すべきものである。
イ 図１０５ドットパターンとの関係について
(ア) 本件明細書３には，図１０３ないし１０６のほか，次の記載がある。
「【０２３９】 また，本発明のドットパターンでは，キードットのずらし方を変更す ることにより，同一のドットパターン部であっても別の意味を持たせる ことができる。つまり，キードットＫＤは格子点からずらすことでキー ドットＫＤとして機能するものであるが，このずらし方を格子点から等距離で４５度ずつずらすことにより８パターンのキードットを定義でき＼nる。
【０２４０】 ここで，ドットパターン部をＣ−ＭＯＳ等の撮像手段で撮像した場合， 当該撮像データは当該撮像手段のフレームバッファに記録されるが，こ のときもし撮像手段の位置が紙面の鉛直軸（撮影軸）を中心に回動され た位置，すなわち撮影軸を中心にして回動した位置（ずれた位置）にあ る場合には，撮像された格子ドットとキードットＫＤとの位置関係から 撮像手段の撮像軸を中心にしたずれ（カメラの角度）がわかることにな る。この原理を応用すれば，カメラで同じ領域を撮影しても角度という 別次元のパラメータを持たせることができる。そのため，同じ位置の同 じ領域を読み取っても角度毎に別の情報を出力させることができる。
【０２４１】 いわば，同一領域に角度パラメータによって階層的な情報を配置でき ることになる。
【０２４２】 この原理を応用したものが図７４，図７６，図７８に示すような例で ある。図７４では，ミニフィギュア１１０１の底面に設けられたスキャ ナ部１１０５でこのミニフィギュア１１０１を台座上で４５度ずつ回転 させることでドットパターン部の読取り情報とともに異なる角度情報を 得ることできるため，８通りの音声内容を出力させることができる。」 （図７４，７６及び７８については本判決への添付を省略する。）
(イ) 上記(ア)の記載は，構成要件Ｄ３との関係においては，確かに，格子ドットとキードットとの位置関係によってドットパターンの向きを意味＼nすることを記載するものといえる。 しかしながら，構成要件Ｃ３との関係について見れば，本件発明３は，「格子点からのずれ方でデータ内容が定義された情報ドット」との構＼成を有するところ，前記２(1)ウのとおり（引用に係る原判決の「事実及び 理由」第３の１（補正後のもの）のとおり，当初明細書１と本件明細書 ３の関連部分の記載はいずれも同じである。），図１０５ドットパター ンにおいては，情報ドットを四隅を格子ドットで囲まれた領域の中心か らずらすことによってデータ内容を定義するものであって，格子ドット からのずらし方によってデータ内容を定義するものではない（構成要件C３は格子点を垂直ラインと水平ラインの交点と定義しているから，構成要件 C３が図１０５ドットパターンに基づくものと仮定する余地はな い。）。 そうすると，本件発明３は，図１０５ドットパターンに関する記載に 係るものとはいえない。
ウ 図５ドットパターンとの関係について
(ア) 本件明細書３には，図２，５ないし８のほか，次の記載がある。 「【００６９】 ･･･図５から図８は他のドットパターンの一例を示す正面図である。
【００７０】 上述したようにカメラ６０２で取り込んだ画像データは，画像処理ア ルゴリズムで処理してドット６０５を抽出し，歪率補正のアルゴリズム により，カメラ６０２が原因する歪とカメラ６０２の傾きによる歪を補 正するので，ドットパターン６０１の画像データを取り込むときに正確 に認識することができる。
【００７１】 このドットパターンの認識では，先ず連続する等間隔のドット６０５ により構成されたラインを抽出し，その抽出したラインが正しいラインかどうかを判定する。このラインが正しいラインでないときは別のライ＼nンを抽出する。
【００７２】 次に，抽出したラインの１つを水平ラインとする。この水平ラインを 基準としてそこから垂直に延びるラインを抽出する。垂直ラインは，水 平ラインを構成するドットからスタートし，次の点もしくは３つ目の点がライン上にないことから上下方向を認識する。＼n
【００７３】 最後に，情報領域を抽出してその情報を数値化し，この数値情報を再 生する。」 (イ) また，引用に係る原判決の「事実及び理由」第３の４(2)（補正後のも の）とおり，図５及び図７では，左端の垂直ラインに配置されたドット の一つが他の同一の垂直ラインに配置されたドットとは異なり水平ライ ンに沿って左側に配置され，「ｘ，ｙ座標フラグ」とされていることが 示され，図６及び図８では，左端の垂直ラインに配置されたドットの一 つが他の同一の垂直ラインに配置されたドットとは異なり水平ラインに 沿って右側に配置され，「一般コードフラグ」とされていることが示さ れている。
(ウ) 本件発明３は，「前記垂直方向に配置されたドットの１つは，当該ド ット本来の位置からのずらし方によって前記ドットパターンの向きを意 味している」（構成要件Ｄ３）ことを特徴とするドットパターンであるところ，図５ドットパターンに関し，本件明細書３には，前記(ア)のとお り，「垂直ラインは，水平ラインを構成するドットからスタートし，次の点もしくは３つ目の点がライン上にないことから上下方向を認識す＼nる。」（【００７２】）との記載がある。しかしながら，これは，垂直 ライン上の特定位置（本来の位置）にドットがないことによってドット パターンの上下方向を認識するとの意味の記載であって，「ドット本来 の位置からのずらし方」によってドットパターンの向きを意味する記載 とはいえない。 また，前記(イ)のとおり，図５ないし８には，他のドットから形成され る垂直ラインから左右にずれたドットが示され，それらドットが「ｘ， ｙ座標フラグ」あるいは「一般コードフラグ」との意味を有するフラグ であることが記載されている。しかしながら，引用に係る原判決の「事 実及び理由」第３の４(2)（補正後のもの）によれば，「ｘ，ｙ座標フラ グ」（図５及び７）がある場合には，情報を表現する部分のドットパターンはＸＹ平面上の特定の座標値を示し，「一般コードフラグ」（図６＼n及び８）がある場合には，情報を表現する部分のドットパターンはある特定のコード（番号）を示すものと認められる。そうすると，「ｘ，ｙ＼n座標フラグ」あるいは「一般コードフラグ」とされたドットは，情報を 表現する部分のドットパターンのデータ内容の定義方法を示すというデータ内容を定義するドットの一つにすぎず，フラグとしてその位置を認＼n識され，ドットの本来の位置と実際に配置された位置との関係によって ドットパターンのデータの内容を定義しているが，ドットパターンの向 きを意味しているものではない。そして，そのほか，図５ないし８には， ドットパターンの向きを意味するドットは記載されていないし，データ の内容を定義しているドットがドットパターンの向きを意味するドット を兼ねるとの記載もない。
さらに，「垂直方向に配置されたドット」の一つにつき，その本来の 位置からのずらし方によってドットパターンの向きを意味することを特 徴とする本件発明３の実施形態について，上記ドットがどのような方向， 距離において配置されるのかについては，本件明細書３にはその記載は ない。 以上によると，図５ドットパターンは，「ずらし方によって前記ドッ トパターンの向きを意味している」（構成要件Ｄ３）との構＼成を有しな い。 そうすると，本件発明３は，図５ドットパターンに関する記載に係る ものともいえない。
エ 控訴人は，1)図５ないし８において，「ｘ，ｙ座標フラグ」又は「一 般コードフラグ」はドットパターンの向きを意味するドットと兼用され ている，2)本件明細書３の段落【０２３９】ないし【０２４１】，【図 １０５】，【図１０６】の(d)の記載を参酌すれば，キードットにデータ 内容を定義する機能とドットパターンの向き（角度）を意味するという機能＼を持たせ得ることが示されている，3)本件明細書の段落【０２３０】 の記載から，「ｘ，ｙ座標フラグ」又は「一般コードフラグ」もキード ットと同様の機能が備わると理解できる，4)本件明細書３の【００７２】 では格子ドットを非回転対称の配置にして上下方向も認識できるように しているし，本件明細書３の図５ないし８には「ｘ，ｙ座標フラグ」又 は「一般コードフラグ」が本来の位置からずれることで本来の位置と実 際に配置されたドットの位置関係に基づいてドットパターンの向きが表現されている，5)「ｘ，ｙ座標フラグ」あるいは「一般コードフラグ」 がキードットと同一の機能を有するものであることは当業者にとって自明である旨を主張する。＼n
しかしながら，前記ウで認定したとおり，図５ないし８においては， ドットの本来の位置と実際に配置された位置との関係によってドットパ ターンの向きを認識することについては何ら説明されておらず，控訴人 主張のドットの兼用を認めるに足りる根拠は見当たらないないから，上 記1)の主張は採用することができない。 また，【０２３９】ないし【０２４１】，【図１０５】，【図１０６】 の(d)の記載は，図１０５ドットパターンに関する記載であり，図１０５ ドットパターンと図５ドットパターンを組み合わせることは新規事項の 追加となることは前記２にて判断したとおりであるから，そのような組 み合わせをしたのであれば，それ自体からしてサポート要件を欠くこと になり，上記2)の主張は失当である。
次に，図１０５ドットパターンに関する記載である段落【０２３０】 （引用に係る原判決の「事実及び理由」第３の２の【０２３０】III)部分 参照）には「本発明におけるドットパターンの仕様について図１０３〜 図１０６を用いて説明する。」との記載があるだけであり，これにより 「ｘ，ｙ座標フラグ」あるいは「一般コードフラグ」が図１０５ドット パターンのキードットと同様の機能が備わると理解することはできないから，上記3)の主張は採用することができない。 さらに，控訴人の上記4)及び5)の主張については，確かに，ドットパ ターンの方向を意味するドット又はドット群を設けてこれらを非回転対 称の配置にすればドットパターンの向きを認識できることは明らかであ り，また，図５ないし８に記載された「ｘ，ｙ座標フラグ」又は「一般 コードフラグ」は非回転対称の位置に配置されているとはいえるから， これをドットパターンの向きを意味するドットとして兼用することも可 能である。しかしながら，本件明細書３は，そのような構＼成としたもの と理解すべき記載となっておらず，「本来の位置からのずらし方」とし てどのような選択に従い本件発明３を構成したのかがそもそも記載されているとはいえないことは，前記ウで示したとおりである。したがって，＼n上記4)及び5)の主張も採用することができない。
オ 以上のとおり，技術常識を踏まえても，当業者において，本件発明３ が本件明細書３の発明の詳細な説明に記載したものと理解することはで きないというべきであるから，本件発明３に係る本件特許３は，特許法 ３６条６項１号に違反し，特許無効審判により無効とされるべきもので ある。

◆判決本文
原審はこちら。

◆平成30(ワ)10126

　異議申立において取り消し審決がなされましたが、知財高裁はこれを取り消しました。理由は補正が新規事項であるとの判断が間違いというものです。＼n

　１ 取消事由１（新規事項の追加についての判断の誤り）について
本件決定が，本件訂正は新規事項の追加に当たるとする理由は，本件明細書 等においては，駐車装置の利用者（以下「確認者」という。）が乗降室内の安 全等を確認する位置（訂正後請求項１の「安全確認実施位置」）及びその近傍 に位置する安全確認終了入力手段は，原則として乗降室内にあるものとされ， 例外的に，確認者がカメラとモニタを介して安全確認を行う場合にのみ，乗降 室外とすることができるものとされているにもかかわらず，訂正後請求項１に おいては，確認者が直接の目視によって安全確認を行う場合にも，安全確認実 施位置と安全確認終了入力手段を乗降室外とする（以下，これを「乗降室外目 視構成」という。）ことができることとなり，この点において，本件明細書等＼nには記載のない事項を導入することになるというものであり，本訴における被 告の主張もこれと同旨である。
ところで，訂正後請求項１の構成Ｂは，「前記車両の運転席側の領域の安全＼nを人が確認する安全確認実施位置の近辺及び前記運転席側に対して前記車両の 反対側の領域の安全を人が確認する安全確認実施位置の近辺のそれぞれに配置 され，人による安全確認の終了が入力される複数の入力手段と，」と定めるの みであって，安全確認実施位置や安全確認終了入力手段の位置を乗降室の内と するか外とするかについては何ら定めていないから，乗降室外目視構成も含み＼n得ることは明らかである。
そこで，本件明細書等の記載を検討してみると，たしかに，確認者が目視で 安全確認を行う場合に関する実施例１，２，４においては，安全確認終了入力 手段は乗降室内に設けるものとされ，確認者がカメラとモニタによって安全確 認を行う実施例３においてのみ，安全確認終了入力手段を乗降室の内，外に複 数設けてもよいと記載されている（【００９０】）のであって，乗降室外目視 構成を前提とした実施例の記載はない。しかしながら，これらはあくまでも実＼n施例の記載であるから，一般的にいえば，発明の構成を実施例記載の構＼成に限 定するものとはいえないし，本件明細書等全体を見ても，発明の構成を，実施＼n例１〜４記載の構成に限定する旨を定めたと解し得るような記載は存在しない。＼n他方，発明の目的・意義という観点から検討すると，安全確認実施位置や安 全確認終了入力手段は，乗降室内の安全等を確認できる位置にあれば，安全確 認をより確実に行うという発明の目的・意義は達成されるはずであり，その位 置を乗降室の内又は外に限定すべき理由はない（被告は，このような解釈は， 本件明細書【００５５】【００６４】を不当に拡大解釈するものであるという 趣旨の主張をするが，この解釈は，本件明細書等全体を考慮することによって 導き得るものである。）。
この点につき，被告は，乗降室の外から目視で乗降室内の安全を確認するこ とは極めて困難ないし不可能であると考えるのが技術常識であるから，本件明＼n細書等において，乗降室外目視構成は想定されていないという趣旨の主張をす＼nる。しかしながら，乗降室に壁のない駐車装置や，壁が透明のパネル等によっ て構成されている駐車装置等であれば，乗降室の外からでも自由に安全確認が＼nできるはずであるし（その１つの例が，別紙２の駐車装置である。なお，被告 は，本発明は，「格納庫」へ車両が搬送される機械式駐車装置の発明であるこ とや，本件明細書等の図１の記載から，乗降室の外から乗降室内を目視するこ とはできないと主張するが，「格納庫」が外からの目視が不可能な壁によって＼n構成されていなければならない理由はないし，上記図１は，実施例１の構＼成を 示したものにすぎず，駐車装置の構成が図１の構＼成に限定されるものではな い。），仮に乗降室が外からの目視が不可能な壁によって構＼成されている場合 でも，出入口付近の適切な位置に立てば（したがって，そのような位置やその 近傍を安全確認実施位置として安全確認終了入力手段を配置すれば），乗降室 外からであっても，目視により乗降室内の安全確認が可能であることは，甲１＼n９の報告書が示すとおりであり，いずれにせよ被告の主張は失当である。また， 仮に被告の主張が，訂正後請求項１は，安全確認実施位置や安全確認終了入力 手段が，目視による安全確認が不可能な位置にある場合までも含むものである＼nという意味において，本件明細書等に記載のない事項を導入するものであると いうものであるとしても，「安全確認実施位置」とは，安全確認の実施が可能＼nな位置を指すのであって，およそ安全確認の実施が不可能な位置まで含むもの＼nではないと解されるから，やはり，その主張は失当である。

◆判決本文

　補正が新規事項か否か争われました。知財高裁（3部）は、新規事項であるとした審決を取り消しました。クレームに追加した「透光性を有する」との記載について、明細書に明示的な記載がありませんでしたが、裁判所は自明事項である認めました。

２ 本件補正の適否について
(1) 前記第２の２のとおり，本願発明に係る特許請求の範囲については，本件 出願時には「通気性が確保された不織布又は織布からなるカバー体」と記載 されていたものが，本件補正後には「通気性及び通水性が確保され且つ透光 性を有する不織布又は織布からなるカバー体」へと記載が変更されたもので あり，本件カバー体につき，「通水性」及び「透光性」を有する旨の記載が追 加されたものといえる。 そして，上記１のとおり，本件当初明細書等には，本件カバー体が通水性 を有する旨の記載（【００３５】）は存するものの，「透光性を有する」との事 項に対応する明示的な記載は存しない。 そこで，本件カバー体が「透光性を有する」との事項が，本件当初明細書 等の記載から自明な事項であるといえるか否かについて，以下，検討する。
(2) 工業分野一般において，透光性とは，物質を光が透過して他面から出るこ とをいう（ＪＩＳ工業用語大辞典第５版（乙１））ところ，本願発明の技術分 野における「透光性」の用語が，これと異なる意味を有するものとみるべき 事情は存しない。 そうすると，本件カバー体が「透光性を有する」とは，本件カバー体が光 を透過させて他面から出す性質を有することを意味するものといえる。
(3) 次に，上記１のとおり，本件カバー体は織布又は不織布から構成されると＼nころ，本件出願時における織布又は不織布の透光性に関する技術常識につい て検討する。 証拠（甲２３，２４）及び弁論の全趣旨によれば，本件出願よりも前の時 点において，遮光カーテンの生地に遮光性能を付与するために，有彩色の生＼n地に黒色の生地を重ねて二重にする，有彩色の糸と共に黒色の糸を使用して 生地を製造する，黒色顔料を配合した塗料を生地に塗布積層する，黒色顔料 を配合したプラスチックフイルムを生地に張り合わせるなどの方法が採られ ていたことが認められる。また，証拠（乙４，１０）及び弁論の全趣旨によ れば，本件出願よりも前の時点において，織布である樹木の萌芽抑制シート の遮光性を高めるために，糸材にカーボン粉末が練り込まれた黒色糸を使用 する方法が採られたり，織布又は不織布である野生動物侵入防止用資材の遮 光率を高めるために，繊維間又は糸条間の間隔を小さくして光を通しにくく する方法が採られたりしていたことが認められる。 このように，本件出願よりも前の時点において，織布又は不織布に遮光性 能を付与するために，特殊な製法又は素材を用いたり，特殊な加工を施した＼nりするなどの方法が採られていたことからすれば，本件出願時において，織 布又は不織布に遮光性を付与するためにはこのような特別な方法を採る必要 があるということは技術常識であったといえる。そうすると，このような特 別な方法が採られていない織布又は不織布は遮光性能を有しないということ＼nもまた，技術常識であったとみるのが相当である。 そして，繊維分野において，遮光性能とは，入射する光を遮る性能＼をいう （「ＪＩＳハンドブック ３１ 繊維」（乙８））から，遮光性能を有しないと＼nいうことは，入射する光を遮らずに透過させること，すなわち上記(2)の意味 における「透光性」を有することを意味することとなる。 以上検討したところによれば，織布又は不織布について遮光性能を付与す＼nるための特別な方法が採られていなければ，当該織布又は不織布は透光性を 有するということが，本件出願時における織布又は不織布の透光性に関する 技術常識であったとみるのが相当である。
(4) 以上を前提として，本件カバー体が「透光性を有する」との事項が，本件 当初明細書等の記載から自明な事項であるといえるか否かについて検討する。 上記(3)によれば，本件出願時における当業者は，織布又は不織布について 遮光性能を付与するための特別な方法が採られていなければ，当該織布又は＼n不織布は透光性を有するものであると当然に理解するものといえる。 そして，上記１のとおり，本件当初明細書等には，織布又は不織布から構＼n成される本件カバー体につき，遮光性能を有する旨や遮光性能＼を付与するた めの特別な方法が採られている旨の明示的な記載は存せず，かえって，本件 カバー体が通気性や通水性を有する旨の記載（【００３５】）や，本件カバー 体の表面の少なくとも一部は本件カバー体を構＼成する材料がそのまま露出し， 通気性や通水性を妨げる顔料やその他の層が形成されていない旨の記載（【０ ０３６】）が存するところである。 このような本件当初明細書等の記載内容からすれば，当業者は，本件カバ ー体を構成する織布又は不織布について，特殊な製法又は素材を用いたり，＼n特殊な加工が施されたりするなど，遮光性能を付与するための特別な方法は＼n採られていないと理解するのが通常であるというべきである。 そうすると，本件当初明細書等に接した当業者は，本件カバー体は透光性 を有するものであると当然に理解するものといえるから，本件カバー体が「透 光性を有する」という事項は，本件当初明細書等の記載内容から自明な事項 であるというべきである。
(5) 以上によれば，本件補正は，本件当初明細書等の全ての記載を総合するこ とにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入す るものではなく，本件当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたも のといえるから，特許法１７条の２第３項の要件を満たすものと認められる。

◆判決本文

　審決は、補正が新規事項であるとして､補正却下をしました。裁判所は、かかる処分については否定したものの、補正却下後の発明が独立特許要件を満たしていないので、結論は妥当として審決が維持されました。また、補正も新規事項と判断されています。判決分がコピペできないので、OCR変換しましたので、誤記があります。

　本件審決は，本件明細書の【0022】， 【0024】〜【0027】が新たな技術 的事項を導入するものであることを理由に，本件補正は，本件当初明細書に記載さi れた事項の範囲内においてするものとはいえないと判断した。 しかし，本件補正は，特許請求の範囲についてのみするものであり(乙18)，本 件明細書の【0022】， 【0024】〜【0027】 に係る補正は，本件第1 補正に おいてなされたものであって，本件補正においてされたものではない。本件補正が 新規事項を追加するものであるか否かは，本件当初明細書の配載に基づいてなされ るべきものであり，本件審決が，新たな技術的事項を導入するものであることを理 由に本件補正を却下したことには，誤りがあるというべきである。 もっとも，本件補正発明1が，特許出願の際独立して特許を受けることができる ものでない場合には，本件補正は部められないので，以下，独立特許要件について 検討する。
・・・
引用例1には，先端部32は，支持構造体42内に埋め込まれ，支持構造体42 は，超伝導単層金属タイプカーボンナノチュープ、44に対する排熱装置及び超高真 空密閉体としても働き，超伝導単層金属タイプカーボンナノチューブ44は，電場 放出引出し電極として及び微小超高真空室としても機能することの開示があり(【0054】図2).放出先端部は，微小超高真空室にまって固まれていることが示唆 されている。 かかる記載によれば，引用発明1において，放出先端部の近傍に熱を加えられる 部位を具備しないようにすることは，当業者が容易に想到できることである。 よって，相違点2は，引用発明1から容易に想到することができるものである。
エ原告の主張について
原告は，引用発明1は，先端のだんだん半径の小さくなる先端の大きさとS/N 比値とを問題としており，略閉じサイズである移動部が続く構成である本件補正発＼n明1とは異なる旨主張する。 しかし，本件補正後の請求項1は，略同じサイズで粒子移動部が続く旨を特定し ていないため，粒子移動部が略同じサイズで続かない構成を含むものである。＼nまた，本件補正発明1の粒子移動部に相当する引用発明1の放出先端部32は， rO. 3ナノメートルから10ナノメートルまでの範囲の，比較的小さい直径を有 する」とともにチューブ形状である(乙21 【0053】)から，放出先端部は，そ のいかなる断面もナノサイズであると解される。 よって，原告の主張は理由がない。
(3) 小括
以上によれば，本件補正発明1は，引用発明1に基づいて当業者が容易に発明を することができたものであるから，特許出願の際独立して特許を受けることができ たものではない。 よって，本件審決が本件補正を却下したことは，結論において相当である。
・・・
以上によれば，本件第1補正は，本件当初明細書に「ナノオーダの構造物」と＼nしか記載のなかった本願発明の素子について，極めて高純度で無欠陥の超周期を含 む結晶性の良い金属材質の三次元系のワイヤ形状であることを特定した上，ナノワ イヤ形状の断面上での金属電子の量子状態を決定するに当たっては，一定の前提を 置いた運動方程式，角運動量保存則， B0nrの量子論を用いること等の説明を加 えている。 その上で，電気伝導を持つ使用ナノワイヤ内の熱による誤差が少ない伝導電子が 擬一次元的パリステック(弾道的)運動するためには，式(20) を満たし，ナノワ イヤの直径がおよそ30nni以下の太さとなることが条件であり，また，ナノオー ダの構造物を絶縁体で被覆すれば，その断面空間内にある粒子流の許されるエネル＼nギー状態は量子力学で決まる最低エネルギー準位近くでは断面中心部での存在確率 が大きく断面の周囲での構成原子・分子による乱れの影響が少ないとして，ナノオ＼nーダの構造物の断面積の大きさを特定したり，絶縁体で被覆するなどの技術的事項＼nを追加している。 そうすると，本件第1補正に係る事項は，本件当初明細書には記載がなく，本件 当初明細書の記載から自明でもないことは明らかである。 よってa 本件第1補正は，本件当初明細書等のすべての記載を総合することによ り導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入するものであっ て，新規事項に該当するというべきである。
(5) 原告の主張について
原告は，本件第1補正について，既知である科学的なことを書き加えたものであ る，新しいことを追加したが，それは説明を加えたものである，ナノワイヤと書い てなかったが，より広い意味のナノオーダの構造物について記載しており，ただ例＼n示しただけである，例えば，材質については，電流を流すときに金属材料であると いうことを記載したにすぎないなどと主張する。 しかし，公知のものや本願発明についての説明であっても，出願時の明細書に記 載されているに等しいといえるものでなければ新規事項であるところ，ナノオーダ の構造物の具体的な物質，形状，寸法等がそのようなものとはいえないことは，前＼n記のとおりである。よって，原告の主張は理由がない。 (6) 小括
以上によれば，本件第1補正は，本件当初明細書に記載された事項の範囲内にお いてするものとはいえない。 　

◆判決本文

　マネースクエアＨＤの特許権について、訂正を認めないとの審決がなされましたが、知財高裁はこれを取り消しました。被告は外為オンラインです。

(2) 訂正事項１−１ないし１−３の特許法１２６条５項の要件の適合性の判 断の誤りについて
　原告は，本件審決が，本件訂正のうち，本件訂正前の請求項１の記載を本 件訂正後の請求項１に訂正する訂正事項１−１（請求項１の記載を引用する 請求項２，請求項２の記載を引用する請求項３ないし５，及び請求項１ない し５の記載を引用する請求項７も同様に訂正），本件訂正前の請求項２の記 載を本件訂正後の請求項２に訂正する訂正事項１−２（請求項２の記載を引 用する請求項３ないし５，及び請求項２ないし５の記載を引用する請求項７ も同様に訂正）及び本件訂正前の請求項６の記載を本件訂正後の請求項６に 訂正する訂正事項１−３は，本件訂正前の「売買取引開始時に，成行注文を 行うとともに，該成行注文を決済するための指値注文を有効とし」との事項 について，当該事項が「前記注文情報生成手段」によるものであり，「該成 行注文を決済するための指値注文」だけでなく，「前記成行注文を決済する ための逆指値注文」についても有効とするとの事項を追加したものであるが， 当該訂正事項については，願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の 範囲内においてしたものとはいえず，新規事項を追加するものであるから， 本件訂正は，特許法１３４条の２第９項で準用する同法１２６条５項の規定 に適合しないと判断したのは誤りである旨主張するので，以下において判断 する。
・・・
以上によれば，本件明細書には，「本発明」の「一の実施形態」とし て，「注文情報生成手段」である「注文情報生成部１６」が，「第一の 注文情報群」の生成をする際に，「第一の注文情報群」に含まれる「第 一注文」及び「第二注文」についてそれぞれ有効及び無効の設定を行い， 「約定情報生成手段」である「約定情報生成部１４」が「第一の注文情 報群」に含まれる「第一注文５１ａ」に基づく「成行注文」の約定処理 を行った時点で，その「成行注文」を決済するための「第二注文」（指 値注文）及び「逆指値注文」を「無効」から「有効」に変更する処理を 行うことの開示があることが認められる。 そうすると，本件明細書には，「注文情報生成手段」（「注文情報生 成部１６」）が，「第一の注文情報群」の生成をする際に，「第一の注 文情報群」に含まれる注文情報の有効／無効の設定を行う技術的事項の 開示があるものと認められる。
また，「本発明」の上記実施形態においては，「注文情報生成手段」 （「注文情報生成部１６」）が，「第一の注文情報群」に含まれる「第 一注文５１ａ」の「成行注文」を決済するための「第二注文」（指値注 文）及び「逆指値注文」を「無効」から「有効」に変更する処理は，「約 定情報生成手段」（「約定情報生成部１４」）によって行われ，「注文 情報生成手段」（「注文情報生成部１６」）が行うものではないが，本 件明細書には，「上記実施形態は本発明の例示であり，本発明が上記実 施の形態に限定されることを意味するものではないことは，いうまでも ない。」（【００７６】）との記載があることに照らすと，「本発明」 は，「第一注文」の「成行注文」を決済するための「第二注文」（指値 注文）及び「逆指値注文」を「無効」から「有効」に変更する処理は， 「約定情報生成手段」（「約定情報生成部１４」）が行う形態のものに 限定されないことを理解できる。
イ 本件訂正後の特許請求の範囲（請求項１）には，・・・
上記記載によれば，訂正事項１−１により，本件訂正前の「売買取引開 始時に，成行注文を行うとともに，該成行注文を決済するための指値注文 を有効とし」との事項について，「該成行注文を決済するための指値注文」 だけでなく，「前記成行注文を決済するための逆指値注文」についても有 効とするとの事項を追加したものであり，本件訂正発明１においては，「注 文情報生成手段」が「売買取引開始時」に「成行注文を行うとともに，該 成行注文を決済するための指値注文および前記成行注文を決済するための 逆指値注文を有効とし」とする処理を行うことを理解できる。 しかるところ，前記ア認定のとおり，(1)本件訂正前の請求項１には，「注 文情報生成手段」が「売買取引開始時」に「成行注文を行うとともに，該 成行注文を決済するための指値注文を有効とし」との処理を行うことの記 載があり，本件明細書の【０００９】には，本件訂正前の請求項１と同内 容の記載があること，(2)本件明細書には，「注文情報生成手段」（「注文 情報生成部１６」）が，「第一の注文情報群」の生成をする際に，「第一 の注文情報群」に含まれる注文情報の有効／無効の設定を行う技術的事項 の開示があること，(3)本件明細書に記載された「本発明」の「一の実施形 態」では，「第一の注文情報群」に含まれる「第一注文５１ａ」の「成行 注文」を決済するための「第二注文」（指値注文）及び「逆指値注文」を 「無効」から「有効」に変更する処理は，「約定情報生成手段」（「約定 情報生成部１４」）によって行われ，「注文情報生成手段」（「注文情報 生成部１６」）が行うものではないが，本件明細書の【００７６】の記載 に照らすと，「本発明」は，「第一注文」の「成行注文」を決済するため の「第二注文」（指値注文）及び「逆指値注文」を「無効」から「有効」 に変更する処理は，「約定情報生成手段」（「約定情報生成部１４」）が 行う形態のものに限定されないことを理解できることからすると，本件訂 正後の請求項１の「前記注文情報生成手段」は「売買取引開始時に，成行 注文を行うとともに，該成行注文を決済するための指値注文および前記成 行注文を決済するための逆指値注文を有効とし」との構成は，本件出願の＼n願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面すべての記載事項を総合 することにより導かれる技術的事項の関係において，新たな技術的事項を 導入するものではないものと認められるから，訂正事項１−１は，本件出 願の願書に添付した明細書等に記載された事項の範囲内においてしたもの であって，新規事項の追加に当たらないものと認められる。 したがって，訂正事項１−１は特許法１２６条５項の要件に適合するも のと認められる。同様に，訂正事項１−２及び１−３は同項の要件に適合 するものと認められる。
ウ これに対し，被告は，・・・
訂正事項１−１に係る本件訂正は，本件出願の願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でしたものではなく，新たな技術的事項を導入する ものであるから，新規事項の追加に当たる旨主張する。
　しかしながら，前記ア(ア)認定のとおり，本件訂正前の請求項１の記載 から，本件発明１においては，「注文情報生成手段」が主体となって「売 買取引開始時」に「成行注文を行うとともに，該成行注文を決済するため の指値注文を有効とし」との処理を行うことを理解できるものであり，ま た，本件訂正前の請求項１に「注文情報生成手段」が上記処理を行うこと の記載があるかどうかの問題とその記載があることを前提とした場合にサ ポート要件に違反することになるかどうかの問題とは，別異の問題である から，上記(1)の点は採用することができない。 また，前記イ認定のとおり，本件明細書には，「注文情報生成手段」（「注 文情報生成部１６」）が，「第一の注文情報群」の生成をする際に，「第 一の注文情報群」に含まれる注文情報の有効／無効の設定を行う技術的事 項の開示があること及び本件明細書の【００７６】の記載に照らすと，「本 発明」は，「第一注文」の「成行注文」を決済するための「第二注文」（指 値注文）及び「逆指値注文」を「無効」から「有効」に変更する処理は， 「約定情報生成手段」（「約定情報生成部１４」）が行う形態のものに限 定されないことを理解できるから，上記(2)の点は採用することができない。 したがって，訂正事項１−１に係る本件訂正は，本件出願の願書に添付 した明細書等に記載した事項の範囲内でしたものではなく，新規事項の追 加に当たるとの被告の主張は理由がない。
(3) 小括
以上のとおり，訂正事項１−１ないし１−３は特許法１２６条５項の要件 に適合するものと認められるから，訂正事項１−１ないし１−３が同項に適 合しないことを理由に本件訂正は認められないとした本件審決の判断は誤り である。かかる判断の誤りは，無効理由の存否の審理の対象となる発明の要 旨の認定の誤りに帰することになるから，審決の結論に影響を及ぼすもので ある。

◆判決本文

本件の対象特許とは、下記の侵害事件の対象特許です。

◆平成29(ネ)10027

◆平成27(ワ)4461

　無効審判における訂正請求は、新規事項であるとした審決が維持されました。

　本件で主に問題とされているのは実施例２であるが，その検討の前提と して，本件当初発明の意義及び実施例２の変更元である実施例１について まず検討する。 本件当初発明は，特に出力部材が前進限界位置や後退限界位置などの所 定の位置に達した際に，出力部材の動作に連動させてシリンダ本体内のエ ア通路の連通状態を開閉弁機構により切換え，エア圧の変化を介して前記＼n出力部材の位置を検知可能にした流体圧シリンダ及びクランプ装置に関す＼nるものであり（段落【０００１】），流体圧シリンダの小型化，出力部材 の位置検出の信頼性や耐久性の向上等を目的とするものである（段落【０ ０１１】，【００２１】ないし【００２３】）。 実施例１は，第１エア通路２１のエア圧を介して，出力部材４が上昇限 界位置にあることを検出する為の第１開閉弁機構３０，第２エア通路２２＼nのエア圧を介して，出力部材４が下降限界位置にあることを検出する為の 第２開閉弁機構５０を備えるクランプ装置１である（段落【００３６】）。＼n第１開閉弁機構３０は，油圧導入室３３が，油圧導入路３４を介して，ク＼nランプ油室１４に接続され，クランプ油室１４に油圧が供給されると，油 圧導入路３４から油圧導入室３３に油圧が導入され，その油圧が弁体本体 ３８を進出方向へ付勢し，閉弁状態から開弁状態となる。逆に，クランプ 装置１がアンクランプ状態になったとき，油圧導入室３３の油圧がドレン 圧になり，ピストンロッド部材４ａの大径ロッド部４ｅにより弁体本体３ ８がキャップ部材３２側へ押動され開弁状態から閉弁状態に切換わる（段 落【００５７】ないし【００５９】）。第２開閉弁機構５０は，クランプ＼n装置１がアンクランプ状態のとき，アンクランプ油室１５の油圧が，油圧 導入孔（路）５４から油圧導入室５３へ導入され，油圧導入室５３の油圧 により弁体５１が上方へ付勢されて上方へ移動して開弁状態となる。逆に， アンクランプ油室１５の油圧をドレン圧に切換え，ピストンロッド部材４ ａが下降限界位置まで下降すると，弁体本体５８がピストン部４ｐにより 下方へ押動され，開弁状態から閉弁状態に切換わる（段落【００６９】， 【００７０】）。また，本件当初明細書には，実施例１の効果として，エ ア通路のエア圧を介して，クランプ状態になったこと，又は，出力部材の 所定の位置を確実に検知できること（段落【００７０】，【００７３】）， 第１，第２開閉弁機構をクランプ本体内に組み込むことができるため，油＼n圧シリンダ１を小型化することができること（段落【００７１】），第１， 第２開閉弁機構では，クランプ油室内（第２開閉弁機構＼においてはアンク ランプ油室内）の油圧を油圧導入室に導入し，その油圧を弁体に作用させ て，弁体を出力部材側へ突出状態に保持できるため，信頼性と耐久性の面 で有利であること（段落【００７２】）が記載されている。
イ(ア) 次に，本件当初明細書には，実施例２として，実施例１の第２開閉 弁機構５０を部分的に変更し，弁体本体５８Ａの下端部分に形成した凹＼n穴５８ｄと油圧導入室５３に圧縮コイルスプリング５３ａを装着するこ とで，弁体本体５８Ａが，油圧導入室５３の油圧によって上方へ付勢さ れると共に，圧縮コイルスプリング５３ａによって上方へ付勢されるよ うにした第２開閉弁機構５０Ａが開示されている（段落【００７４】，＼n【図１１】，【図１２】）。ここで，圧縮コイルスプリング５３ａは「ク ランプ状態からアンクランプ状態へ切換える際に，アンクランプ油室１ ５に充填される油圧の圧力が立ち上がるまでの過渡時における，弁体５ １の作動確実性を高める」（段落【００７５】）ものとされているから， 実施例２において，弁体本体５８Ａを上方へ付勢する力は，主としてア ンクランプ油室１５から油圧導入路５４を通じて油圧導入室５３に導入 される油圧によるものであって，圧縮コイルスプリング５３ａは，油圧 による付勢力が立ち上がるまでの間，補助的に用いられるものと認めら れる。
(イ) 発明の効果との関係で，第２開閉弁機構５０Ａは，「実施例１の油＼n圧シリンダと同様の効果を得られる」（段落【００７５】）ものである とされている。ここで，実施例１の油圧シリンダの効果の１つとして， アンクランプ油室内の油圧を油圧導入室に導入し，その油圧を弁体に作 用させて，弁体を出力部材側へ突出状態に保持できるため，信頼性と耐 久性の面で有利であることが記載されていることは，前記アのとおりで ある。よって，実施例２における油圧導入室５３と油圧導入路５４は， 信頼性と耐久性の面で有利という発明の効果を奏するための必須の構成＼nといえる。 また，油圧シリンダの小型化という効果について，段落【００７１】 には油圧を用いることとの関係は明記されていないものの，段落【００ ２１】に，「シリンダ本体内のエア通路を開閉する開閉弁機構を設け，＼nこの開閉弁機構は，弁体と弁座と流体圧導入室と流体圧導入路とを備え，＼n弁体をクランプ本体に形成した装着孔に組み込むことで，開閉弁機構を＼nシリンダ本体内に組み込むことができるため，流体圧シリンダを小型化 することができる」と記載されていることからすれば，実施例２におい て油圧導入室５３と油圧導入路５４とを備えることが，油圧シリンダの 小型化に関係していると考えるのが自然である。原告は，段落【００２ １】の記載は，本件当初発明１に規定された「開閉弁機構」の構＼成を列 挙したものにすぎないと主張するが，現に記載がある以上，それを無視 することはできない。 このように，実施例２において，油圧導入室５３と油圧導入路５４は， 発明の効果と結びつけられた構成といえる。＼n
ウ 実施例３は，実施例１の第２開閉弁機構５０を部分的に変更し，環状部＼n材５７を省略した第２開閉弁機構５０Ｂとするものである（段落【００７＼n６】）。 実施例４は，実施例３の第２開閉弁機構５０Ｂを部分的に変更し，キャ＼nップ部材５２Ｃの内部にカップ状のカップ部材５２ｃを設けた第２開閉弁 機構５０Ｃとするものである（段落【００８０】，【００８１】）。＼n実施例５は，開閉弁機構を，弁体３１Ｄ，５１を可動弁体なしで弁体本＼n体３８，５８のみで構成するとともに，出力部材の位置と開閉弁機構＼の開 閉状態との関係を実施例１の場合と逆にした第１開閉弁機構３０Ｄ，第２＼n開閉弁機構５０Ｄとするものである（段落【００８４】，【００８５】，＼n【００８９】，【００９０】，【００９２】）。 実施例６ないし８は，開閉弁機構については，実施例１または５と同様＼nの構造である（段落【００９６】，【０１０６】，【０１１２】，【０１＼n１３】）。 このように，実施例３ないし８は，いずれも開閉弁機構については，実＼n施例１と同様に，流体圧導入室及び流体圧導入路を設けることのみによっ て，弁体を出力部材側に進出させた状態に保持する構成である。また，実＼n施例３ないし８は，いずれも実施例１と同様の効果が得られるとされてい る（段落【００７９】，【００８３】，【００９３】，【０１００】，【０ １１１】，【０１１８】）
エ 段落【０１１９】及び【０１２２】には，前記実施例を部分的に変更す る例として，「本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々の開閉弁機構を採用＼nすることができる。」とされているが，変更の具体的な内容は記載されて いない。
オ 本件当初発明７は，「前記開閉弁機構は，前記弁体を前記出力部材側に＼n弾性付勢する弾性部材を有することを特徴とする請求項１に記載の流体圧 シリンダ。」というものである。 本件当初発明７は，本件当初発明１を引用するところ，本件当初発明１ は，「前記流体室の流体圧によって前記弁体を前記出力部材側に進出させ た状態に保持する流体圧導入室と，前記流体室と前記流体圧導入室とを連 通させる流体圧導入路とを備え」るものであるから，本件当初発明７も， 流体圧導入室と流体圧導入路を備えるものであることは明らかであり，段 落【００２９】の記載も，かかる理解と整合的である。 カ 以上のとおり，本件当初明細書等の記載のうち，実施例２の構成は，油＼n圧導入室５３と油圧導入路５４を備えることによる油圧による付勢を主と し，圧縮コイルスプリング５３ａによる付勢を補助的に用いるものである （前記イ(ア)）。かかる構成から，主である油圧による付勢に係る構＼成を あえてなくし，補助的なものに過ぎない圧縮コイルスプリングのみで付勢 するという構成を導くことはできないというべきであり，実施例２におい＼nては，油圧導入室５３と油圧導入路５４が発明の効果と結びつけられて記 載されていること（前記イ(イ)）を考慮するとなおさらである。段落【０ １１９】及び【０１２２】の記載は，具体的な変更内容を示すものではな いから（前記エ），上記認定を左右しない。また，本件当初明細書のその 他の実施例は，流体圧導入室及び流体圧導入路のみによって弁体を出力部 材側に進出させた状態に保持する構成である（前記ウ）。本件当初明細書＼n等のその他の部分にも，流体圧導入室及び流体圧導入路を備えない構成に＼nついての開示はない。 そのため，開閉弁機構に流体圧導入室及び流体圧導入路を設けることな＼nく，弾性部材のみによって弁体を出力部材側に進出させた状態に保持する 構成は，当業者によって本件当初明細書等のすべての記載を総合すること＼nにより導かれる技術的事項とはいえない。
(4) 原告の主張について
ア 原告は，段落【０１２２】において開閉弁機構の改変が示唆され，実施＼n例２においては弁体を進出させる構成を改変することが示されていること，＼nその改変後の進出機構（実施例２）において，弾性部材を用いることも明＼n示されていること，「弾性部材単独構造」は当業者にとって周知技術ない＼nし技術常識であることから，かかる構造を選択することは当業者にとって＼n極めて自然であり，本件当初明細書等の記載を「弾性部材のみで弁体を進 出させる」という技術常識と結び付けて理解しようとするための契機（示 唆）が本件当初明細書等に含まれていると主張する。 しかし，段落【０１２２】の記載は，変更の具体的な内容を示すもので ないことは前記(3)エのとおりである。また，開閉弁機構の変更は，環状部＼n材５７の省略，キャップ部材５２Ｃの内部にカップ状のカップ部材５２ｃ を設ける，出力部材の位置と開閉弁機構の開閉状態との関係を逆にすると＼nいうように，弁体を進出させる構成に係る変更に限られない（前記(3)ウ）。 一方，実施例１及びそれと同様の効果を有するとされている実施例２ない し８においては，流体圧導入室（油圧導入室）と流体圧導入路（油圧導入 路）は，発明の効果と結びつけて記載されているのである（前記(3)アない しウ）。そうだとすれば，段落【０１２２】の記載から，開閉弁機構を変＼n更することは読み取れても，その変更の内容として，流体圧を用いない構＼n成とすることは想定しがたい。 そのため，当業者にとって，流体圧を用いず弾性部材のみで弁体を進出 させる開閉弁の構造が周知技術ないし技術常識であるとしても，段落【０＼n１２２】等の記載から，本件当初明細書等に記載された発明に当該構造を＼n結びつけ，現在ある流体圧を用いる構成をなくすことを導くことはできな＼nい。
イ 原告は，本件当初明細書等には，(1)「出力部材が所定の位置に達したこ とをシリンダ本体内のエア通路のエア圧の圧力変化を介して確実に検知可 能で小型化可能＼な流体圧シリンダ及びクランプ装置を提供すること」と， (2)「出力部材の所定の位置を検出する信頼性や耐久性を向上し得る流体圧 シリンダ及びクランプ装置を提供すること」という２つの別個独立の発明 が示されており，前者の発明においては流体圧導入室及び流体圧導入路は 必須の構成ではないから，「弾性部材単独構＼造」は，本件当初明細書の段 落【０１２２】でいうところの「本発明の趣旨を逸脱しない範囲」のもの であると主張する。 しかし，仮に，(1)と(2)が別個独立の発明であると理解できるとしても， 実施例２を含む各実施例は，(1)及び(2)の両者の課題を解決する構成となっ＼nているのであり（前記(3)アないしウ），そこから(2)の課題解決のための構＼n成をあえてなくすことは，本件当初明細書等の記載から導けることではな い。 また仮に(1)の課題だけが解決できれば良いのだとしても，(1)の効果との 関係でも開閉弁機構が，「流体圧導入室」と「流体圧導入路」とを備える＼nことが記載されている（前記(3)イ(イ)）一方で，これらを備えない構成で＼nの解決手段については何ら記載されていないから，「弾性部材単独構造」＼nを採用することにはならない。
ウ よって，原告の主張は採用できない。
２ 結論
以上のとおり，本件補正は，当業者によって本件当初明細書等のすべての記 載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的 事項を導入しないものであるとは認められず，この点に関する本件審決の判断 に誤りはないから，取消事由１は理由がない。そして，新規事項を追加する補 正をしたことは，そのこと自体が無効理由とされているから（特許法１２３条 １項１号），本件特許は，取消事由２（サポート要件）の理由の有無に関わら ず，無効とされるべきものである。

◆判決本文

　無効理由なしとした審決が取り消されました。争点は新規事項、サポート要件などですが、知財高裁は、「直ちに」との文言を追加する補正は、新規事項であると判断しました。

　原告は，構成Ｅの「直ちに」との文言を追加する本件補正は，本件当初＼n明細書等に記載された事項との関係において，新たな技術的事項を導入し ないとした審決の判断が誤りであると主張する。 ここで，構成Ｅの「直ちに」は，「受信次第」との文言と併せて，海底＼n局送受信部の位置を決めるための演算を行う時期を限定するものであるか ら，当該文言を追加する本件補正がいわゆる新規事項の追加に当たるか否 かは，構成Ｅのうち演算を行う時期について特定する「前記海底局送受信＼n部の位置を決めるための演算を受信次第直ちに行うことができるデータ処 理装置」との構成（以下「位置決め演算時期構＼成」という。）が，本件当 初明細書等に記載された事項との関係において，新たな技術的事項に当た るか否かにより判断すべきである。
イ 本件当初明細書等の記載について
(ア) 上記１(1)において認定したとおり，本件補正前の特許請求の範囲に は「直ちに」との文言は使用されていないし，その余の文言を斟酌して も位置決め演算時期構成と解し得る構＼成が記載されていると認めること はできない。 (イ) また，上記１(2)において認定したとおり，本件当初明細書の段落【０ ００８】，【０００９】，【００１３】，【００２５】，【００３０】， 【００３２】，【００３５】，【００３６】及び【００４０】等には， 先願システム及び本件発明の実施の形態において，海底局の位置を決め るための演算（以下「位置決め演算」という。）は，海底局からの音響 信号（又はデータ）及びＧＰＳからの位置信号に対して行われるもので あって，船上局又は地上において実行される（特に段落【００２５】， 【００４０】）ことが開示されている。しかし，本件当初明細書には， 位置決め演算の時期を限定することに関する記載は見当たらない。
(ウ) この点に関し，審決は，データ処理装置による位置決め演算には，船 上で行う場合と，船上で受信したデータを地上に持ち帰って行う場合と があるところ，後者の場合にはそれなりの時間がかかるから，技術常識 をわきまえた当業者であれば，構成Ｅの「受信次第直ちに」とは，船上＼nで演算を行う場合を指すと理解すると認められると判断した。 しかし，位置決め演算を船上で行うか地上で行うかは，位置決め演算 を実行する場所に関する事柄であって，位置決め演算を実行する時期と は直接関係がない。そして，位置決め演算を船上で行う場合には，海底 局及びＧＰＳの信号を受信した後，観測船が帰港するまでの間で，その 実行時期を自由に決めることができるにもかかわらず，位置決め演算を 「受信次第直ちに」実行しなければならないような特段の事情や，本件 発明の実施の形態において，当該演算が「受信次第直ちに」実行されて いることをうかがわせる事情等は，本件当初明細書に何ら記載されてい ない。 また，本件当初発明では，構成ｅに「前記船上局受信部において，…＼n前記海底局の位置を決める演算を行うデータ処理装置と，」と，位置決 め演算を船上で行うことが特定されていたのであるから，本件補正によ って追加された「受信次第直ちに」との文言を，位置決め演算を船上で 行うことと解すると，当初明確な文言によって特定されていた事項を， 本来の意味と異なる意味を有する文言により特定し直すことになり，明 らかに不自然である。 したがって，「受信次第直ちに」との文言を，船上で位置決め演算を 行う場合を指すと解することはできない。
(エ) よって，本件当初明細書に，位置決め演算時期構成が記載されている＼nと認めることはできない。
ウ 以上検討したところによれば，本件当初明細書等に位置決め演算時期構＼n成が記載されていると認めることができないから，構成Ｅに位置決め演算＼nを「受信次第直ちに」行うとの限定を追加する本件補正は，本件当初明細 書に記載された事項との関係において，新たな技術的事項を導入するもの というべきである。

◆判決本文

　新規事項であるとした審決が維持されました。出願人は株式会社ドクター中松創研です。出願時は代理人付きですが、本件は代理人無しの本人訴訟です。
　第１次補正は，旧請求項１について，「合わせ込み部からトンネルの天 井に排気用の隔壁を取り付けたことによりこれとトンネル天井壁で形成さ れる複数の排気ダクトを形成し得ること」を追加し，「２枚の天井板をそ れぞれ一端で合わせ込み，他端をトンネルの側壁に所定の角度で押しつけ る構成であって，前記合わせ込み部からトンネルの天井に排気用の隔壁を取り付けたことによりこれとトンネル天井壁で形成される複数の排気ダク＼nトを形成し得ることを特徴とするトンネルの構造」（第１次補正後の請求項１）に補正（下線部は補正箇所）するものである。しかるところ，当初明細書等には，第１次補正後の請求項１の「複数の排気ダクト」の用語について定義した記載はない。＼n
そして，1)甲２（特開２０１４−１４８８８２号公報）の「これらのう ち，横流換気方式は，トンネル軸方向から見たときに全体が逆Ｔ字状断面 となるように，トンネル内空間を天井で上下に仕切るとともに天井の上方 に拡がる頂部空間をさらに隔壁で左右に仕切って該隔壁の一方の側を送気 ダクト，他方の側を排気ダクトとしたものであり，…交通量が多い場合に は，十分かつ安定した換気性能＼＼を確保することが可能であるため，特に長大トンネルでは，数多く採用されてきた。」（【０００４】）との記載，＼n2)甲３（特開２０１４−１３２１４６号公報）の「送気ダクト側天井板パ ネル（１）と排気ダクト側天井板パネル（２）は，それぞれの側でトンネ ル側面壁に設けられた天井板受台（３）と隔壁板下側受台（６）により支 持される。送気ダクト側天井板パネル（１）と排気ダクト側天井板パネル （２）の長さを，天井板受台（３）と隔壁板下側受台（６）との水平距離 より大きくすることにより，両側の天井板パネルは山型の構造をもち，送気ダクト側天井板パネル（１）と排気ダクト側天井板パネル（２）がお互＼nいに押し合うことで，トンネル天井からのアンカーボルトと釣り金具によ る重量保持に依存することなく，隔壁板下側受台（６）と天井板受台（３） との位置ずれを防止する程度の固定で，通行部分（９）への落下を防止す ることができる。」（【０００８】）との記載及び図１，3)甲４（登録実 用新案第３１８３４２２号公報）の「この天井構造の連結具６の頂部とトンネル１の最頂部１ａの間に，仕切板７が張られており，仕切板７によっ＼nて，天井板４，５の上方には，従来と同様に左右で送気路９，排気路１０ が形成されている。もっとも，この仕切板７には，従来のように，天井板 を保持するつり棒を設ける必要はない。」（【００１７】）との記載を総 合すれば，本願の出願日当時，トンネルの技術分野において，「排気」と 「送気」は明確に区別され，「排気ダクト」と「送気ダクト」は，別の用 語として，使い分けられていたこと，トンネル内の換気を行うために，天 井，天井板及び隔壁で形成される二つの空間をそれぞれ「排気ダクト」及 び「送風ダクト」として用いることは技術常識であったことが認められる。 そうすると，第１次補正後の請求項１の「複数の排気ダクト」とは，「排 気ダクト」が複数存在することを意味するものであり，これには，排気ダ クトが一つのみの場合は含まれないと解するのが相当である。 イ 次に，当初明細書等には，図１の従来のトンネルの構成図に関し，「４は天井１に取り付けられたナットで構＼成される結合部，吊り金具３は該結合部４に締め付けられるボルトで構成される。該吊り金具３の他端は固着部５を介して天井板２に取り付けられ，天井板２を吊っている。このよう＼nに，天井板２でトンネルを２分しているのは，排気を行なうためである。 １０，１１はトンネル内を照らすライトである。」（【０００２】），「即 ち，吊り金具３に沿って隔壁を設け，その一方を送風ダクト，他方を排気 ダクトとして，トンネル内の換気を行なっているものである。」（【００ ０３】）との記載がある。上記記載によれば，図１の従来のトンネルにお いて，天井１と天井板２の間の空間が吊り金具３に沿った隔壁によって２ 分され，一方を「送風ダクト」，他方を「排気ダクト」として換気を行っ ていることを理解できる。当初明細書等には，上記「送風ダクト」を「排 気ダクト」として構成することなどにより，トンネルに「複数の排気ダクト」を形成することについては記載も示唆もない。＼n
以上によれば，第１次補正後の請求項１の「合わせ込み部からトンネル の天井に排気用の隔壁を取り付けたことによりこれとトンネル天井壁で形 成される複数の排気ダクトを形成し得ること」は，当初明細書等に記載は なく，当初明細書等の記載から自明な事項とはいえないものである。また， 上記技術常識に照らすと，排気ダクトと送風ダクトとは，「対」となって 換気機能を果たすことからすれば，排気ダクト及び送風ダクトを備える換気方式と複数の排気ダクトを備える換気方式とは，技術的思想を異にする＼nものと認められる。 したがって，第１次補正は，当初明細書等のすべての記載を総合するこ とにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入 するものと認められるから，当初明細書等に記載した事項の範囲内におい てしたものではないというべきである。

◆判決本文

　審査段階で追加した「直ちに」という用語が新規事項かが争われました。知財高裁（3部）は、新規事項ではないとした審決を取り消しました。本件では、「一斉に」という用語についても新規事項か争われています。こちらについては新規事項でないとした審決の判断を維持しています。
　ここで，構成Ｅの「直ちに」は，「受信次第」との文言と併せて，海底＼n局送受信部の位置を決めるための演算を行う時期を限定するものであるか ら，当該文言を追加する本件補正がいわゆる新規事項の追加に当たるか否 かは，構成Ｅのうち演算を行う時期について特定する「前記海底局送受信＼n部の位置を決めるための演算を受信次第直ちに行うことができるデータ処 理装置」との構成（以下「位置決め演算時期構＼成」という。）が，本件当 初明細書等に記載された事項との関係において，新たな技術的事項に当た るか否かにより判断すべきである。
イ 本件当初明細書等の記載について
(ア) 上記１(1)において認定したとおり，本件補正前の特許請求の範囲に は「直ちに」との文言は使用されていないし，その余の文言を斟酌して も位置決め演算時期構成と解し得る構＼成が記載されていると認めること はできない。
(イ) また，上記１(2)において認定したとおり，本件当初明細書の段落【０ ００８】，【０００９】，【００１３】，【００２５】，【００３０】， 【００３２】，【００３５】，【００３６】及び【００４０】等には， 先願システム及び本件発明の実施の形態において，海底局の位置を決め るための演算（以下「位置決め演算」という。）は，海底局からの音響 信号（又はデータ）及びＧＰＳからの位置信号に対して行われるもので あって，船上局又は地上において実行される（特に段落【００２５】， 【００４０】）ことが開示されている。しかし，本件当初明細書には， 位置決め演算の時期を限定することに関する記載は見当たらない。
(ウ) この点に関し，審決は，データ処理装置による位置決め演算には，船 上で行う場合と，船上で受信したデータを地上に持ち帰って行う場合と があるところ，後者の場合にはそれなりの時間がかかるから，技術常識 をわきまえた当業者であれば，構成Ｅの「受信次第直ちに」とは，船上＼nで演算を行う場合を指すと理解すると認められると判断した。 しかし，位置決め演算を船上で行うか地上で行うかは，位置決め演算 を実行する場所に関する事柄であって，位置決め演算を実行する時期と は直接関係がない。そして，位置決め演算を船上で行う場合には，海底 局及びＧＰＳの信号を受信した後，観測船が帰港するまでの間で，その 実行時期を自由に決めることができるにもかかわらず，位置決め演算を 「受信次第直ちに」実行しなければならないような特段の事情や，本件 発明の実施の形態において，当該演算が「受信次第直ちに」実行されて いることをうかがわせる事情等は，本件当初明細書に何ら記載されてい ない。 また，本件当初発明では，構成ｅに「前記船上局受信部において，…＼n前記海底局の位置を決める演算を行うデータ処理装置と，」と，位置決 め演算を船上で行うことが特定されていたのであるから，本件補正によ って追加された「受信次第直ちに」との文言を，位置決め演算を船上で 行うことと解すると，当初明確な文言によって特定されていた事項を， 本来の意味と異なる意味を有する文言により特定し直すことになり，明 らかに不自然である。 したがって，「受信次第直ちに」との文言を，船上で位置決め演算を 行う場合を指すと解することはできない。
(エ) よって，本件当初明細書に，位置決め演算時期構成が記載されている＼nと認めることはできない。
ウ 以上検討したところによれば，本件当初明細書等に位置決め演算時期構＼n成が記載されていると認めることができないから，構成Ｅに位置決め演算＼nを「受信次第直ちに」行うとの限定を追加する本件補正は，本件当初明細 書に記載された事項との関係において，新たな技術的事項を導入するもの というべきである。 したがって，この点についての審決の判断には誤りがあり，その誤りは 結論に影響を及ぼすものである。

◆判決本文

　審決は、羽の寸法を追加する補正が新規事項であるとしましたが、知財高裁（第2部）は、これを取り消しました。理由は、その商品に用いることが記載されていることなどから、特定事項ａは新たな技術的事項を導入するものとはいえないというものです。
　前記で認定したような本願発明において，撹拌羽根 の形状，寸法等の撹拌条件は発明特定事項として重要な要素といえるところ，当初 明細書等に本件撹拌羽根を用いることは明示されていない。しかし，当初明細書の 【００１２】には，1)撹拌にＥＴ−３Ａを用いること，2)「撹拌羽」は，回転中心 となる支軸の下端から漢字の「山」の字を構成する形態で対の羽部を延設した「撹＼n拌羽」であること，3)「撹拌羽」の回転半径は，内容量が２００ｍｌで内径約６ｃ ｍのビーカー等の円筒形容器の半径（約３ｃｍ）より僅かに小さいことが記載され ているところ，前記(1)イの事実によると，当初明細書に記載されている上記「撹拌 羽」の形状，寸法は，ＥＴ−３Ａの付属品である２００ｍｌビーカー用の本件撹拌 羽根のそれと一致するものである。また，前記(1)イの事実によると，ＥＴ−３Ａは， 昭和６０年頃から長年にわたって販売されており，多数の当業者によって使用され てきたと推認される実験用の機械であるところ，販売開始以来，付属品である本件 撹拌羽根の形状，寸法に変更が加えられたことは一度もなく，しかも，遅くとも平 成１７年７月頃には，本件撹拌羽根は，ＥＴ−３Ａとともに日光ケミカルズのカタ ログに掲載されていた。さらに，当初明細書の記載に適合するような形状，寸法の ＥＴ−３Ａ用の撹拌羽根が，ＥＴ−３Ａ本体とは別に市販されていたことは証拠上 認められない。
以上の事実を考え併せると，当業者が，当初明細書等に接した場合，そこに記載 されている撹拌羽が，ＥＴ−３Ａに付属品として添付されている２００ｍｌビーカ ー用の本件撹拌羽根を指していると理解することができるものと認められる。そし て，特定事項ａは，２００ｍｌビーカー用の本件撹拌羽根の実寸法を追加するもの であるから，特定事項ａを本願の請求項１に記載することが，明細書又は図面の全 ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係で新たな技術的事項を 導入するものとはいえず，新規事項追加の判断の誤りをいう原告の主張は理由があ る。

◆判決本文

　明確性違反、進歩性違反などいくつかの無効主張について、無効でないとした審決が維持されました。数値範囲を限定した記載が原文新規事項には該当しないとも判断されました。
　原告らは，本件審決は，本件特許の請求項３の「１〜２ｎｇ／ｍｌプラズ マ濃度」の記載について，本件国際出願明細書には，「１〜２ｎｇ／ｍｌプ ラズマ濃度」との文言の記載はないが，「０．１〜２ｎｇ／ｍｌプラズマ濃 度」との記載があり，「１〜２ｎｇ／ｍｌプラズマ濃度」の数値範囲は，「０． １〜２ｎｇ／ｍｌプラズマ濃度」の数値範囲の約半分ほどの範囲を占める部 分であり，当該範囲は，他の数値範囲からは予測できない特段の意味を有す＼nる数値範囲でもなく，新たな技術的事項を導入するものでもないから，本件 発明３及び請求項３を発明特定事項として引用する本件発明４ないし１２は， 本件国際出願明細書に記載した事項の範囲内にあり，原文新規事項に該当し ない旨判断したが，1)「１〜２ｎｇ／ｍｌ」のプラズマ濃度におけるデクス メデトミジンの作用は，「０．１〜１ｎｇ／ｍｌ」のプラズマ濃度における デクスメデトミジンの作用とは，明らかに異質なものであり（甲９ｘ，９ｙ， １０），「１ｎｇ／ｍｌプラズマ濃度」を数値範囲の境界値として本件特許 の請求項３に記載することは，新たな技術的事項を導入するものであるから， 原文新規事項に該当する，2)本件国際出願明細書と本件国内書面によれば， 国際出願時の請求項３で「０．１〜２ｎｇ／ｍｌプラズマ濃度」とされてい たものが，本件国内書面の請求項３で「１〜２ｎｇ／ｍｌプラズマ濃度」と なったようであるが，既に特許登録されている請求項３を「０．１〜２ｎｇ ／ｍｌプラズマ濃度」に訂正する手段はないから，原文新規事項に該当する というほかないとして，本件審決の上記判断は誤りである旨主張する。 そこで検討するに，本件国内書面（甲７７の２）には，プラズマ濃度に関 し，「デクスメデトミジンの投与量の範囲は，標的プラズマ濃度として記載 することができる。ＩＣＵにおける患者の人々に鎮静を提供することを期待 されるプラズマ濃度範囲は，鎮静の目的レベルおよび患者の全体的な状態に 依存して０．１〜２ｎｇ／ｍｌの間で変わる。これらのプラズマ濃度は，瞬 時投与（bolus dose）および規則的な維持注入（steady maintenance infusion） による継続投与を用いて静脈内投与によってなされることができる。たとえ ば，ヒトにおいて前記プラズマ濃度範囲に到達するための瞬時の投与量範囲 は，約１０分間またはそれよりゆっくり投与されるため，約０．１〜２．０ μｇ／ｋｇ，好ましくは約０．５〜２μｇ／ｋｇ，より好ましくは１．０μ ｇ／ｋｇであり，ついで，約０．１〜２．０μｇ／ｋｇ／ｈ，好ましくは約 ０．２〜０．７μｇ／ｋｇ／ｈ，より好ましくは０．４〜０．７μｇ／ｋｇ ／ｈが維持投与される。デクスメデトミジンまたはその薬学的に許容し得る 塩の投与期間は，目的の使用持続期間に依存している。」（【００２８】） との記載がある。上記記載によれば，【００２８】には，ＩＣＵにおける患 者の人々に鎮静を提供することを期待されるプラズマ濃度範囲は，「鎮静の 目的レベルおよび患者の全体的な状態に依存して０．１〜２ｎｇ／ｍｌの間 で変わる」ことが開示されていることが認められるが，一方で，本件国内書 面の発明の詳細な説明及び図面には，【００２８】以外に，「０．１〜２ｎ ｇ／ｍｌプラズマ濃度」に関して言及した記載はない。また，この点につい ては，本件国際出願明細書も，本件国内書面と同様であることが認められる。 そして，本件特許の請求項３の「１〜２ｎｇ／ｍｌプラズマ濃度」は，【０ ０２８】記載の「０．１〜２ｎｇ／ｍｌ」の数値範囲内にあるから，ＩＣＵ における患者の人々に鎮静を提供することを期待されるプラズマ濃度範囲に あることは明らかである。 そうすると，本件特許の請求項３の「１〜２ｎｇ／ｍｌプラズマ濃度」の 記載が，本件国際出願明細書のすべての記載を総合することにより導かれる 技術事項との関係において新たな技術的事項の導入に当たるということはで きない。
(2) この点に関し，原告らは，甲９ｘ，９ｙ，１０を根拠として挙げて，デク スメデトミジンのプラズマ濃度が「１〜２ｎｇ／ｍｌ」に達すると，患者は 深く眠ってしまって覚醒できなくなるが，プラズマ濃度が「０．１〜１ｎｇ ／ｍｌ」であれば，音声指示によって容易に目を覚ますことが可能であるか＼nら，「１〜２ｎｇ／ｍｌ」のプラズマ濃度におけるデクスメデトミジンの作 用は，「０．１〜１ｎｇ／ｍｌ」のプラズマ濃度におけるデクスメデトミジ ンの作用とは，明らかに異質なものである旨主張（上記1)の主張）する。 しかし，原文新規事項に該当するかどうかは，本件国際出願明細書の全て の記載を総合することにより導かれる技術事項との関係において新たな技術 的事項の導入に当たるかどうかを判断すべきであるところ，甲９ｘ，９ｙ， １０は，本件国際出願明細書とは別の文献であり，しかも，原告らが根拠と して挙げる上記各文献の具体的な記載内容が，本件優先日当時技術常識であ ったとまで認められないから，原告らの上記1)の主張は，採用することがで きない。 また，原告らは，本件特許の請求項３の「１〜２ｎｇ／ｍｌプラズマ濃度」 の記載が原文新規事項に該当することの根拠として，請求項３の「１〜２ｎ ｇ／ｍｌプラズマ濃度」の記載を「０．１〜２ｎｇ／ｍｌプラズマ濃度」に 訂正する手段がないことを挙げるが（上記2)の主張），そのように訂正する 手段があるかどうかの問題と請求項３の「１〜２ｎｇ／ｍｌプラズマ濃度」 の記載が原文新規事項に該当するかどうかの問題とは別個の問題であるとい うべきであるから，原告らの上記2)の主張は失当である。
(3) 以上によれば，本件発明３及び請求項３を発明特定事項として引用する本 件発明４ないし１２は，本件国際出願明細書に記載した事項の範囲内にあり， 原文新規事項に該当しないとした本件審決の判断に誤りがあるとの原告らの 上記主張（取消事由５）は，理由がない。

◆判決本文

　異議理由ありとした審決が取り消されました。理由は、新規事項か、サポート要件違反か、実施可能要件違反かです。知財高裁は、当初明細書の範囲内と判断しました。＼n
ア 本件出願当初明細書等の記載
結晶多形Ａについて，本件出願当初明細書等には，おおむね，次のとおり記載が ある。
・・・・
イ 本件出願当初明細書等に開示された結晶多形Ａに関する技術的事項
(ア) 本件出願当初明細書等にいう結晶多形Ａは，本件出願当初明細書等におい て名付けられたものである（【０００７】）。
(イ) そして，本件出願当初明細書等【０００８】には，結晶多形Ａに該当する具体的な結晶多形として，【０００８】(1)は，本件出願時の特許請求の範囲【請求 項１】で特定される結晶多形を挙げるほか，【０００８】(5)は，２θで表して，構＼ 成要件Ｅで特定されるのと同様の２６個の角度において，ピークを有する特徴的な Ｘ線回析図形を示し，ＦＴ−ＩＲ分光法と結合した熱重量法により測定した含水量 が３〜１５％であるピタバスタチンカルシウムの結晶多形を挙げており，後者の結 晶多形は，構成要件Ｅで特定される結晶多形を含むものである。このように，本件＼n出願当初明細書等【０００８】の記載は，結晶多形Ａには，構成要件Ｅで特定され＼nる結晶多形だけではなく，本件出願時の特許請求の範囲【請求項１】で特定される 結晶多形も，該当する旨説明するものである。
(ウ) また，本件出願当初明細書等【０００９】は，「結晶多形Ａの一つの具体 的形態」として，２θで表して，構＼成要件Ｅで特定されるのと同様の２６個無偏差 相対強度図形を示す結晶多形を例示しており，この結晶多形は，構成要件Ｅで特定＼nされる結晶多形を含むものである。そうすると，本件出願当初明細書等【０００９】 の記載は，構成要件Ｅで特定される結晶多形は，結晶多形Ａの具体的な態様の一つ＼nである旨説明するものである。
(エ) さらに，本願出願当初明細書等【００４７】には，【００４７】に記載さ れた製造方法によって，結晶多形Ａが得られること，当該結晶多形ＡのＸ線粉末回 析図形は，構成要件Ｅと同様の２６個無偏差相対強度図形を示したことが記載され＼nている。本件出願当初明細書等【００４７】の記載は，特定の製造方法によって生 成された結晶多形ＡのＸ線粉末回析図形を説明するにとどまり，構成要件Ｅで特定＼nされる結晶多形のみが結晶多形Ａである旨説明するものではない。
(オ) したがって，本件出願当初明細書等の記載を総合すれば，構成要件Ｅで特＼n定される結晶多形Ａだけではなく，本件出願時の特許請求の範囲【請求項１】で特 定される結晶多形Ａも，導くことができる。
(4) 新規事項の追加の有無
本件出願当初明細書等の記載を総合すれば，構成要件Ｅで特定される結晶多形Ａ＼nだけではなく，本件出願時の特許請求の範囲【請求項１】で特定される結晶多形Ａ も，導くことができるから，本件出願時の特許請求の範囲【請求項１】で特定され る結晶多形Ａから，構成要件Ｅで特定される結晶多形Ａを除くものを，本件出願当＼n初明細書等の全ての記載を総合することにより導くことができるというべきである。 したがって，本件出願時の特許請求の範囲【請求項１】に，構成要件Ｅを追加す＼nる本件補正は，新たな技術的事項を導入するものではなく，本件出願当初明細書等 に記載した事項の範囲内においてしたものというべきである。
(5) 被告の主張について
被告は，本件出願当初明細書等に記載された結晶多形Ａを，２６個のピークの回 折角２θ及びその相対強度で特定しなくても，６個のピークの回析角２θ等によっ て特定し得るということは技術常識ではないと主張する。 しかし，本件出願当初明細書等の記載を総合すれば，２６個のピークの回折角２ θ及びその相対強度で特定される結晶多形Ａだけではなく，６個のピークの回析角 ２θ等によって特定される結晶多形Ａも導くことができる。本件補正は，２６個の ピークの回折角２θ及びその相対強度で特定される結晶多形を，６個のピークの回 析角２θ等によって特定することを前提としてなされたものではないから，被告の 上記主張は，前提を欠く。
(6) 小括
以上のとおり，本件出願時の特許請求の範囲【請求項１】に，構成要件Ｅを追加＼nする本件補正は，新たな技術的事項を導入するものではない。そして，本件補正の その余の部分について，被告は，新たな技術的事項を導入するものではなく，本件 出願当初明細書等に記載した範囲内においてしたものであることを争わない。した がって，本件補正は，特許法１７条の２第３項に規定する要件を満たす。

◆判決本文

　知財高裁（3部）は、第1次判決の拘束力が及ばない、新規事項であるとした審決は妥当と判断しました。
　事情が複雑です。本件特許出願について、第1次審決で補正要件違反（新規事項）と判断され、知財高裁にて、それが取り消されました（第1次判決　平成２６年（行ケ）第１０２４２号）。審理が再開されましたが、審判官は、再度補正要件違反（新規事項）として判断しました。理由は、現出願である実案出願に開示がなかった技術的事項を導入しているというものです。
　以上を前提に，本件実用新案登録の当初明細書等と本願明細書等の記載事 項を比較すると，次のとおり，本願明細書等には，本件実用新案登録の当初 明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係に おいて，明らかに新たな技術的事項を導入するものというべき記載が認めら れる。
ア 本願明細書等の請求項１の（３）ないし（１５）に関する事項 本願明細書等に記載がある，シュレッダー補助器について，材質がプラ スチック製であること（請求項１の（３）及び（９）），色が透明である こと（同（１１）），横幅が約３５ｃｍであること（同（８））の各事項 について，本件実用新案登録の当初明細書等には明示の記載がなく，また， 本件実用新案登録の出願時において，これらの記載事項が技術常識であっ たとも認められない。 また，シュレッダー補助器に埋め込まれた金属製爪部分及びこれに関す る記載事項（同（４）ないし（７），（１０），（１２）ないし（１５）） については，本件実用新案登録の当初明細書等において，そのような爪部 分の存在自体が明らかでない。 したがって，これらの事項は，本件実用新案登録の当初明細書等の全て の記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，明ら かに新たな技術的事項を導入するものというべきである。
イ 本願明細書等の図１及び図２並びに段落【００１０】の図１及び図２に 関する事項
本願明細書等の図１（シュレッダー補助器の横断面図）及び図２（シュ レッダー補助器の正面図）並びに段落【００１０】の図１及び図２に関す る寸法については，本件実用新案登録の当初明細書等には記載も示唆も一 切認められない。これらの事項は，本件実用新案登録の当初明細書等の全 ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，明 らかに新たな技術的事項を導入するものというべきである。 ウ 本願明細書等の段落【００１０】の図３及び図４に関する事項 本願明細書等の段落【００１０】には，図３の寸法に関し，「（ム）シ ュレッダー補助器の下部外幅は６ｍｍ,」と記載され，「（ヤ）シュレッダ ー補助器が挿入し易いよう，傾斜角を，シュレッダー機本体の水平面から 測って８５度とし,」と記載されている。しかしながら，本件実用新案登録 の当初明細書等の対応する図１においては，シュレッダー補助器の下部外 幅は５ｍｍと異なる数値が記載されており，また，傾斜角については記載 も示唆も認められない。 また，本願明細書等の段落【００１０】には，図４の寸法に関し，「（ ヨ）シュレッダー補助器の横幅約３５ｃｍ，」と記載されている。しかし ながら，本件実用新案登録の当初明細書等には，この点についての記載も 示唆も認められない。 したがって，これらの事項は，本件実用新案登録の当初明細書等の全て の記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，明ら かに新たな技術的事項を導入するものというべきである。
(5) 以上のとおりであるから，本願明細書等に記載した事項は，本件実用新案 登録の当初明細書等に記載した事項の範囲内のものとはいえない。 したがって，本願について出願時遡及を認めることはできないから，本願 は，平成１８年８月２４日（本件実用新案登録に係る実用新案登録出願の時） に出願したものとみなすことはできないとした本件審決の判断に誤りはなく， 本願出願の時は，本願出願の現実の出願日である平成２０年１０月１０日と なる。
(6) これに対し，原告は，本件実用新案登録は，出願時と同一のものであると 認められたからこそ，登録になったのであり，原告は，本願において，その 登録になったものと同一のものを，そのまま（変更せずに）特許出願したに すぎないから，出願時遡及を認めないのは誤りであると主張する。 しかしながら，実用新案登録制度は，考案の早期権利保護を図るため実体 審査を行わずに実用新案権の設定の登録を行うものであるため，補正により 新規事項が追加され，無効理由を胚胎した出願であっても，実用新案権の設 定の登録はされ得る。そして，このような新規事項が追加されて実用新案登 録になった明細書等と同一のものに基づいて特許出願をした場合，特許出願 の当初明細書等も実用新案登録出願の当初明細書等に対して新規事項が追加 されたものになるから，その後の補正により新規事項が解消されない限り， 出願時遡及は認められないことになる。すなわち，実用新案権の設定の登録 は，登録時の明細書等が実用新案登録出願の当初明細書等と同一でなくとも され得るから，実用新案登録になった明細書等と同一のものをそのまま用い て特許出願をしたとしても出願時遡及が直ちに認められるものではない。し たがって，上記原告の主張はその前提を欠くものであって失当である。
また，原告は，本件実用新案登録の出願後，登録になるまでに何度も手続 補正をしているが，それは，いずれも被告側の指示（手続補正指令書）に従 って手続補正書を提出したものであり，被告側の指示に従って手続補正を繰 り返した結果，ようやく登録が認められたにもかかわらず，本件実用新案登 録の出願時のものとは異なるという理由で，出願時遡及を認めないのは理不 尽であるとも主張する。 しかしながら，証拠（甲２の１，４，６，８の１，８の２，１１）によれ ば，手続補正指令書による被告の補正命令は，いずれも実用新案法６条の２ 第１号又は第４号に関するものであって，補正後の明細書等の具体的内容を 指示したものではない。また，各手続補正指令書において，その都度，補正 した事項が出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内であるように十分＼n留意する必要がある旨の注意喚起もなされている（更に付け加えれば，出願 手続には専門知識が要求されるので，専門家である弁理士に相談することの 促しもなされている。）。 それにもかかわらず，本件実用新案登録の登録時における明細書等の内容 が，新規事項の追加によって出願時のそれと異なるものとなり，その結果， 特許法４６条の２第２項による出願時遡及が認められないこととなったのは， 原告自身の責任によるものというほかない。したがって，上記原告の主張も また失当である。

◆判決本文

　無効理由なしとの審決が維持されました。争点として訂正要件を満たしているのかが争われています。「下端部」を「先端部」とする訂正も新規事項ではないと判断されました。
　原告は，訂正事項１について，審決は，「下端部」が「先端部」と同じ意味 であることは明らかであると断定しているが，本件明細書には「先端部」という記 載はなく，「下端部（自由端部）６ａ」，「下端部６ａ」という記載しか存在しないの であるから，本件明細書に全く記載のない全く別概念である「先端部」という表現＼nを用いた訂正を行うことは，本件明細書に記載した事項の範囲内の訂正であるとは いえず，新規事項を追加するものであり，違法である旨主張する。 しかし，本件明細書の「棚板２は，水平状に広がる平面視四角形の基板４と，基 板４の各辺から上向きに立ち上がっている外壁５と，外壁５の上端に連接した内壁 ６とから成っており，」（段落【００１６】），「図３（Ｂ）に示すように，・・・内壁６のうち外壁５に繋がる連接部１１は本実施形態では略平坦状の姿勢になっている。 他方，内壁６の下端部（自由端部）６ａは，外壁５に向けて傾斜した傾斜部になっ ている。」（段落【００２１】）との記載によれば，図３（Ｂ）の実施形態において， 内壁６の上端部は，外壁５との連接部１１であり，外壁５に繋がる固定端部である のに対し，内壁６の下端部６ａは，自由端部であり，下端部６ａよりも先には内壁 ６の部分が存在しないことから，内壁６の先端部であると認められる。そして，こ のような内壁６の構造は，本件明細書の図５（Ａ），（Ｂ）などにも記載されている＼nものである。 したがって，訂正事項１の「先端部」との表現を用いた訂正は，本件明細書に記＼n載した事項の範囲内のものであるから，原告の上記主張は採用することができない。 また，原告は，「先端部」という用語は，上下方向に限られない先に位置する部分 を指す語であるから，「先端部」は「下端部」よりも広い部分を指すことになるので， 本件発明において，「下端部」の代わりに「先端部」という語を用いると発明の範囲 を広げることになる旨主張する。 しかし，本件明細書には，「なお，本願発明の棚板は基板の周囲に外壁を備えてい るが，棚板は基板から上向きに立ち上がっていても良いし，下向きに垂下していて も良い。」（段落【００１０】）と記載されているところ，後者の外壁が下向きに垂下 する構成を採用する場合，内壁の先端部は下端部ではなく，上端部となることは自＼n明である。そうすると，本件明細書に明示的に記載があるのは「下端部」との語の みであるとしても，内壁の先端部について，「下端部」のみならず「上端部」も本件 明細書に記載されているに等しいものと認められるから，本件明細書に記載されて いると認められる事項が「下端部」に限定されるものでないことは明らかである。 したがって，原告の上記主張は採用することができない。
(ｲ) 原告は，訂正事項１のうち，「内壁の先端部は前記基板に至ることなく前記 外壁に向かっており」との部分について，本件明細書には，「内壁の先端部が外壁に 到達していない」構成は記載も示唆もされていないのであるから，特許請求の範囲＼nにおいてもそのように解釈されるべきであり，内壁の先端部が外壁に到達していな い場合を含む表現である「前記内壁の先端部は・・・前記外壁に向かっており」と＼n訂正することは，実質上特許請求の範囲を拡張することに該当し，拡張変更に当ら ないとする審決の判断は誤っていると主張する。 審決が認定するとおり，「向かう」とは「ある場所や方向を目指して進む。また， ある状態に近づく。」（広辞苑：甲１１）との意味であり，「内壁の先端部は・・・外 壁に向かっており」とは，内壁の先端部が外壁の方向を目指して延びているとの意 味であると解されるから，「内壁の先端部は・・・外壁に向かっており」との構成は，＼n内壁の先端部が外壁の方向を目指して延びていれば足り，内壁の先端部が外壁に到 達しているか否かは問わないものであって，内壁の先端部が外壁に到達している場 合と内壁の先端部が外壁に到達していない場合とを含むものであるといえる。 もっとも，本件明細書（図３，図５（Ａ），（Ｂ））には，「内壁の先端部が外壁に 到達していない」構成も記載されていることが認められるから，実質上特許請求の＼n範囲を拡張することに該当するとは認められない。なお，本件明細書には，「内壁の 先端部が外壁に到達していない」構成も記載されていることが認められる（図５（Ｊ）＼n（Ｋ））。 そして，訂正事項１は，内壁の先端部についての限定がされていなかった本件訂 正前の請求項１について，本件明細書の図５（Ｄ）のような，外壁と重なる「重合 部６ｂ」を有する内壁６の構造などの「内壁の先端部は・・・外壁に向かって」い＼nるものではない構成を除外することにより，本件訂正前の請求項１に記載された「内＼n壁」を限定するものであると認められる。 したがって，訂正事項１は，特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する ものであり，実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではないから，原告 の上記主張は採用することができない。

◆判決本文

　補正が新規事項であると判断されました。
　ア 本件技術的事項が，当業者によって，本願当初明細書等の全ての記載を総合 することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入し ないものと認められるかについて検討する。
イ まず，本願当初明細書等には，「空気噴射装置１１の正面には圧縮空気噴射 口２０が設けられており」，「圧縮空気噴射口２０の背面には…電磁弁２２が設けら れている」，「空気噴射装置１１は支持部材２３によって固定されており，支持部材 ２３には振動センサ２４が設置されている」と説明され（【００５９】），さらに， 本願当初明細書等の【図面１】ないし【図面３】（別紙１本件補正明細書図面目録 の【図面１】ないし【図面３】に同じ。）には，筐体の正面上部に空気噴射口があ り，筐体の背面上部よりも下方に電磁弁があり，空気噴射口の背面側の位置に，振 動センサの設置された支持部材がある空気噴射装置が描かれている。そうすると， 本願当初明細書等には，本件技術的事項のうち，空気噴射口が正面上部となるよう にみたときの縦方向に着目した上で，2)筐体の正面上部に空気噴射口を設け，筐体 の背面上部よりも下方に電磁弁を設けることを可能にし，空気噴射口の背面側の位＼n置に，振動センサの設置された支持部材を設けるという技術的事項については説明 されているということができる。 しかし，本件技術的事項には，空気噴射口が正面上部となるようにみたときの縦 方向に着目した上で，1)筐体の形状を横方向よりも縦方向に長いものとするという 技術的事項も含まれるところ，本願当初明細書等の【図面２】には，横方向よりも 縦方向に短い筐体の形状を備える空気噴射装置が描かれており，本願当初明細書等 には，その他に，空気噴射装置の形状について言及されていない。そうすると，本 願当初明細書等には，本件技術的事項のうち，空気噴射口が正面上部になるように みたときに縦方向に着目した上で，1)筐体の形状を横方向よりも縦方向に長いもの とするという技術的事項については説明されていないというべきである。 ウ よって，本件技術的事項は，当業者によって，本願当初明細書等の全ての記 載を総合することにより導かれる技術的事項の範囲内にあるということはできず， 「空気噴射装置」についてなされた本件補正は，新たな技術的事項を導入しないも のということはできない。
(4) 原告の主張
ア 原告は，本件補正は，空気噴射装置のうち，支持部材によって支持されてい る上方部分と支持されていない下方部分とに着目した場合，支持部材によって支持 されていない下方部分が，支持部材によって支持されている上方部分よりも縦方向 に長いことから，「空気噴射装置」について，「正面上部に前記空気噴射口を設けた 縦長の筐体」としたものである旨主張する。 しかし，前記(2)のとおり，「空気噴射装置」について「縦長の筐体」を備えると いう構成を付加することは，空気噴射口が正面上部となるようにみたときの縦方向＼nに着目した上で，筐体の形状，並びに，空気噴射口，電磁弁及び振動センサの設置 された支持部材の位置関係を特定するという技術的事項を追加するものであって， 単に，空気噴射装置のうち，支持部材によって支持されている上方部分と支持され ていない下方部分の縦方向の長さを比較するというものにとどまるものではない。 したがって，原告の前記主張は採用できない。
イ 原告は，本件補正において，「横長」の筐体とすべきところを，「縦長」の筐 体と誤記載をしてしまっただけであると主張するが，本件補正により追加された技 術的事項の認定は，客観的になされるべきものであるから，原告の上記主張は失当 である。

◆判決本文

　新規事項違反なし、サポート要件違反なしとした審決が取り消されました。
　当初明細書等の記載には，前記１(1)のとおり，便器と便座との間隙を形成する手 段としては便座昇降装置が記載されているが，他の手段は，何の記載も示唆もない。 すなわち，補正前発明は，便器と便座との間隙を形成する手段として，便座昇降 装置のみをその技術的要素として特定するものである。 そうすると，便座と便器との間に間隙を設けるための手段として便座昇降装置以 外の手段を導入することは，新たな技術的事項を追加することにほかならず，しか も，上記のとおり，その手段は当初明細書等には記載されていないのであるから， 本件補正は，新規事項を追加するものと認められる。
(3) 被告の主張について
1) 被告は，当初明細書等に接した当業者にとって，便器と便座との間に拭き取 りアームを移動させるための間隙さえ形成されていればよく，その手段が当初明細 書等に例示されたもの限られないということは，自明の事項であると主張する。 しかしながら，便器と便座との間の間隙を形成する手段が自明な事項というには， その手段が明細書に記載されているに等しいと認められるものでなければならず， 単に，他にも手段があり得るという程度では足りない。上記のとおり，当初明細書 等には，便座昇降装置以外の手段については何らの記載も示唆もないのであり，他 の手段が，当業者であれば一義的に導けるほど明らかであるとする根拠も見当たら ない。
2) また，被告は，公開特許公報には，便座昇降装置以外の手段で便器と便座と の間に間隙を設ける技術が開示されているから，当初明細書等に便座昇降装置以外 の手段で便器と便座との間に間隙を設けることは，当初明細書等に実質的に記載さ れていると主張する。 しかしながら，上記の自明な事項の解釈からいって，他に公知技術があるからと いって当該公知技術が明細書に実質的に記載されていることになるものでないこと は，明らかである。のみならず，上記公報に記載された技術は，容器６と座部３と の間に介護者が手を入れられる隙間を設けることを開示しているだけであり，便器 と便座との間に機械的な拭き取りアームが通過する間隙を設けることとは，全く技 術的意義を異にしている。
3) 被告の上記各主張は，いずれも採用することはできない。
・・・
３ 取消事由２（サポート要件充足の有無に対する判断の誤り）について
上記２に説示のとおり，当初明細書等には，便座昇降装置により便座が上昇され た際に生じる便器と便座との間の間隙以外の間隙を設ける手段の記載はないところ， 本件発明に係る本件補正後の明細書及び図面（以下「本件明細書」という。甲４。） は，当初明細書等の発明の詳細な説明及び図面と同旨であり，本件明細書にも，便 座昇降装置により便座が上昇された際に生じる便器と便座との間の間隙以外の間隙 を設ける手段の記載はない。そして，本件発明１５のような機械式拭き取り装置の 設置を前提として，便器と便座との間の間隙をどのように形成するかに関して何ら かの技術常識があるとは認められない。 そうすると，便器と便座との間の間隙を形成するに際して，便座昇降装置を用い るものに限定されない本件発明１５は，本件明細書の発明の詳細な説明に記載した ものではなく，サポート要件を充足しないものである。したがって，本件発明１５ の発明特定事項を全て含む本件発明２３，本件発明２５ないし本件発明２９，及び 本件発明３０(１５)もまた，サポート要件を充足しないものである。 以上から，審決のサポート要件充足の有無に対する判断には，誤りがある。

◆判決本文

　補正が新規事項であるとした審決が維持されました
　これに対し原告は，1)当初明細書等の段落【００４１】には，ミキサの 「混合信号」が，「m(t)=γcos(2πfct)cos(2πfct+φ(t)) (3)」の式（ 式(3)」）で示されており，式(3)中の「cos(2πfct)」は送信信号，「cos (2πfct+φ(t))」は受信信号（甲１５の１，２），「φ(t)」は，「送信お よび受信信号の経路差（単一の反射体により反射が決定される場合）」で あること（段落【００４１】），2)当初明細書等の段落【００３９】には， 「パルス波形」の「無線周波数信号」である送信信号が「s(t)=u(t)cos(2 πfct+θ) (1)」の式（式(1)）で示されており，式(1)（送信信号s(t)） と式(3)（混合信号m(t)）とを対比すると，式(1)中の位相角θと式(3)中の 経路差φ(t)が形式的に同等であることは明確であるから，位相角θと経路 差φ(t)は，いずれも，余弦関数の引数の中の瞬時位相として現れており， 信号の位相に関する情報を伝えるものであること，3)「φ(t)」は，一般に 「位相シフト」，「位相オフセット」，「位相差」（甲１７の１，２）と呼 ばれていることからすると，「φ(t)」は，「位相シフト」，すなわち，「 位相差信号」を意味すること，4)送信された信号が反射して帰ってくると， その経路距離，すなわち経路差に応じて位相がずれており，「経路差」と「 位相差」は同じものを別の表現で表＼したものであることは，当業者にとって 自明であり（甲２０の１，２），「経路差（path difference）」と「位相差 （phase difference）」が密接に関連していることは，本願の優先権主張日 当時，一般的な技術常識であったこと，5)当初明細書等の段落【００７２】 には，「反射信号に送信信号を乗じ，それより呼吸，心活動，および身体 機能または動作を示すベースバンド信号を出力するように乗算回路を設け＼nてもよい。」との記載があること，及び6)当初明細書等の段落【００４１ 】及び図１（別紙明細書図面参照）の記載によれば，当初明細書等には， 式(3)中の「φ(t)」は，「送信および受信信号の経路差（単一の反射体に より反射が決定される場合）」を表すものであるが，「ベースバンド信号」＼nから得ることのできる「位相差信号」でもあり，また，ローパスフィルタ のフィルタリングにより混合信号から2fcを中心とする成分が除去された 後の出力信号は，位相差信号である「φ(t)」となり，この位相差信号に「 動作，呼吸，および心活動に関する情報」を含んでいることが開示されて いるといえるから，位相差信号である「φ(t)」から，「動作，呼吸，およ び心活動に関する情報」を導出できることが記載されているなどとして， 当初明細書等に，補正発明の本件構成に係る技術が記載されている旨主張＼nする。 しかしながら，原告の主張は，以下のとおり理由がない。
(ア) 当初明細書等の段落【００４１】中には， 「受信信号と送信信号は，ミキサと呼ばれる一般的な電子機器（アナロ グあるいはデジタル方式）により混合することができる。たとえばＣＷ の場合，混合信号は以下に等しい。 【数３】 m(t)=γcos(2πfct)cos(2πfct+φ(t)) (3) ここでφ(t)は送信および受信信号の経路差（単一の反射体により反射が 決定される場合），γは反射信号の減衰量である。反射体が一定の場合 φ(t)およびm(t)は一定となる。我々に該当する例では，反射体（胸部な ど）が動作しており，m(t)が時間とともに変化する。簡単な例として， 呼吸により胸部が正弦動作している場合， 【数４】 resp(t)=cos(2πfmt) (4) 混合信号は，fm成分（およびフィルタリングにより簡単に除去可能な2f cを中心とする成分）を含んでいる。混合後のローパスフィルタの出力側 の信号を未処理センサ信号と称し，動作，呼吸，および心活動に関する 情報を含んでいる。」との記載があり，「φ(t)」は「送信および受信信 号の経路差（単一の反射体により反射が決定される場合）」であること が示されている。 しかるところ，「位相差」とは，同じ周波数を有し，同じ時点に属す るとされる二つの波の位相の差を意味し，０°〜３６０°の角度に相当 する値で示されるのに対し（甲１７の１（訳文甲１７の２），乙２）， 「経路差」とは，二つの波の間における波の源と干渉が起きる点との間 の経路の長さの違いを意味するものであり，「経路差」は「位相差」が 生じる一般的な要因となるが（甲２２の１（訳文甲２２の２）），「位 相差」と「経路差」は，概念的に異なるものである。 また，当初明細書等には，補正発明の特許請求の範囲（本件補正後の 請求項１）の「位相差信号」が「経路差」と同義であることについての 記載はなく，「φ(t)」が本件補正後の請求項１の「位相差信号」あるい は「前記生体対象から反射された前記反射信号と前記生体対象に向けて 送信された前記無線周波数（ＲＦ）のパルス信号との位相差を示す位相 差信号」に相当することについての記載も示唆もない。もっとも，原告 が主張するように，式(1)（送信信号s(t)）（当初明細書等の段落【００ ３９】）と式(3)（混合信号m(t)）（同段落【００４１】）とを対比する と，式(1)中の位相角θと式(3)中の経路差φ(t)が形式的に同等のもので あり，いずれも，余弦関数の引数の中の瞬時位相として信号の位相に関 する情報を伝えるという点で共通するといえるとしても，このことから 直ちに「φ(t)」が本件補正後の請求項１の「位相差信号」に相当するこ とを認めることはできない。
(イ) 仮に「φ(t)」が送信信号及び受信信号の「経路差」を表すとともに，＼nその位相差を示す「位相差信号」を表したものと解する余地があるとし＼nても，式(3)（m(t)=γcos(2πfct)cos(2πfct+φ(t))）は，ミキサから 出力された混合信号m(t)に位相差信号としての「φ(t)」の成分が含まれ ていることを示したものにすぎず，プロセッサが「ベースバンド信号」 を分析し，「φ(t)」を決定したことを示したものとはいえないし，当初 明細書等の記載事項全体をみても，プロセッサが「ベースバンド信号」 を分析し，「φ(t)」を決定し，又は決定することができることを示す記 載はない。 また，当初明細書等には，プロセッサが，「φ(t)」又は「位相差信号」 から「呼吸，心活動，および身体機能または動作のうち１つ以上の測定＼n結果を導出」し，又は導出することができることについての記載はない。 (ウ) 以上によれば，当初明細書等には，式(3)中の「φ(t)」が，本件補 正後の請求項１の「位相差信号」あるいは「前記生体対象から反射され た前記反射信号と前記生体対象に向けて送信された前記無線周波数（Ｒ Ｆ）のパルス信号との位相差を示す位相差信号」に相当することについ ての開示があるものとはいえないし，また，プロセッサが「ベースバン ド信号」を分析し，「φ(t)」を決定し，「φ(t)」から「呼吸，心活動， および身体機能または動作のうち１つ以上の測定結果を導出」すること＼nについての開示があるものともいえないから，当初明細書等に補正発明 の本件構成に係る技術が記載されているとの原告の主張は，理由がない。＼n

◆判決本文

　訂正要件（新規事項）を満たしていないとした審決が取り消されました。
　以上のような本件明細書の記載，特に本件発明７に関する記載とその技術的意義からすれば，本件明細書の記載を見た当業者であれば，可動アームに測定ユニットをどのように取り付けるかは本件発明における本質的な事項ではなく，測定ユニットは，その機能を発揮できるような態様で可動アームに保持されていれば十＼分であると理解するものであり，そして，本件特許の出願時における上記技術常識を考慮すれば，可動アームに測定ユニットを取り付ける態様を，「懸下」以外の「埋設」等の態様とすることについても，本件明細書から自明のものであったと認められる。 したがって，本件明細書の記載を総合すれば，測定ユニットを「保持」する可動アームを含む本件訂正は新たな技術的事項を導入するものではなく，本件明細書に記載された事項から自明のものであると認められる。
(2) 審決の判断及び被告の主張について 審決は，測定ユニットを可動アームに取り付ける態様として，「保持」が上位概念，「懸下」，「埋設」及び「立設」がその下位概念であり，本件訂正は，「懸下」に加えて「埋設」や「立設」等の取付態様を含むものであり，本件明細書には「保持」について直接の記載はなく，「保持」が本件明細書における「懸下」の記載から自明な事項でもない理由として，次のアないしウのとおり述べている。しかし，審決のアないしウにおいて述べることは，次のとおり，理由がない。
ア 審決は，測定ユニットを可動アームに埋設した場合，「懸下」に比して「埋設」の態様によって，より速度の速い移動に対応できるとともに，懸下部材が不要となり，部品点数が少なくなるなどの一応の作用効果が生じることについて当事者間に争いがないから，「懸下」に比して「埋設」の態様が自明な事項，すなわち新たな技術的事項を導入しないものとまでいうことができない旨判断した（被告も同旨の主張をする。）。 しかし，審尋（甲３２）に対する原告の平成２６年１月２３日付け回答書（甲３４）の記載をみても，原告が上記作用効果が生じることを争っていないと認めることはできない。また，測定ユニットの可動アームへの「懸下」や「埋設」は，その具体的態様によって作用効果が異なるのであるから，測定ユニットの「懸下」を「埋設」にしたからといって，直ちに，より速度の速い移動に対応できるとともに，懸下部材が不要となり，部品点数が少なくなるなどの一応の作用効果が生じると認めることもできない。さらに，測定ユニットの「懸下」と「埋設」に関して，その作用効果において具体的な差異が生じるとしても，そのことは，本件明細書に記載された本件発明７の前記技術的意義とは直接関係のないことであり，また，本件特許の出願時における前記技術常識を考慮すれば，本件訂正発明２が本件明細書に記載された事項から自明であるとの前記認定判断を左右するものではない。 したがって，審決の上記理由から，本件訂正は新たな技術的事項を導入するものであるということはできない。
イ(ｱ) 審決は，測定ユニットが光照射によるものであれば，通常の構成では「埋設」した場合は原理的には測定ができないことになるが，特別の「配置，構＼成」を用いるか，「撮像素子」等の手法を用いて測定することにより，測定が必ずしも不可能ではないということができるから，「測定可能＼」な「埋設」の態様は，限定的なものであり，自明な事項であるとはいいきれず，新たな技術的事項を導入しないものとまでいうことはできない旨判断した（被告も同旨の主張をする。）。 しかし，前記(1)で判示したとおり，甲４２文献ないし甲４５文献によれば，バー コードラベルを斜め方向から読み取ったり，撮像素子で読み取ったりすることは，本件特許の出願当時，技術常識であったと認められる。 そうすると，当業者であれば，可動アームに測定ユニットを「埋設」した場合であっても，測定ユニットの機能が発揮することができるよう，光照射部がバーコードラベルの方向に向くように設置するものと認められ，このような「埋設」の態様は，本件明細書の記載と前記技術常識から自明であるから，「懸下」を「埋設」の態様にしたとしても，新たな技術的事項を導入するものとはいえない。＼n

◆判決本文

　構成要件の一部のみ取り出して特定事項とし，当該特定事項を含む補正発明が発明の詳細な説明に記載された事項の範囲内にあるかを検討することは、間違いであるとして、拒絶審決が取り消されました。
　審決は，「当該最終レンズの射出側の一部に，前記射出面が他の部分に対して突出して形成される突出部を有し」との特定事項を含む補正発明は，発明の詳細な説明に記載された事項を超えた事項を含むと判断した。 これに対し，原告は，審決が突出部に関する要件の一部を看過したと主張する（前記第３の１）。そこで，当該突出部の構成要件の内容について，以下，検討する。 補正発明は，「前記最終レンズは，前記液体と接する面であって前記照明光が通過する射出領域を一部に含む射出面と，当該最終レンズの射出側の一部に，前記射出面が他の部分に対して突出して形成される突出部を有し，前記第１方向の幅に基づいて規定される，前記突出部の中心は，前記第１方向に関して前記光軸から離れており，前記光軸に対して前記投影領域の中心と同じ側にある」との構成要件（以下「突出部の構＼成要件」という。）を備えている。 ここで，「最終レンズ」に形成される「前記突出部の中心は，前記第１方向に関して前記光軸から離れており，前記光軸に対して前記投影領域の中心と同じ側にある」から，その突出部（射出面）は，その形状がどのようなものであれ，光軸から第１方向に関して投影領域の中心と同じ側に離れた位置に中心を有する。さらに，「第１方向」とは，「投影領域の中心は，前記光軸と直交する第１方向に関して前記光軸から離れて」いるという補正発明の構成要件における「第１方向」であり，投影領域の中心が光軸から離れる方向のことである。したがって，光軸から第１方向に関して投影領域の中心と同じ側に離れた位置とは，要するに，光軸から投影領域の中心に向かって離れた位置のことである。＼n そうすると，突出部の構成要件は，全体として，最終レンズの突出部（射出面）が，それ自体の形状を問わず，光軸から投影領域の中心に向かって離れた位置に中心を有するという一つの事項を特定するものであるということができる。＼n補正発明が発明の詳細な説明に記載された発明であるか否かを判断するに当たっては，突出部の構成要件が全体として特定する上記の一つの事項が発明の詳細な説明に記載されているかどうかを検討すべきである。＼nこれに対して，審決は，前記のとおり，突出部の構成要件の一部のみ取り出して特定事項とし，当該特定事項を含む補正発明が発明の詳細な説明に記載された事項の範囲内にあるかを検討している。したがって，その判断手法には誤りがあるといわざるを得ない。＼n

◆判決本文

　特許庁は、訂正された事項が新規事項でないと判断しましたが、裁判所はこれを否定しました。
　本件訂正は，訂正前の「前記本体ハウジングの開口部を覆う樹脂製のカバー」なる事項を訂正し，訂正後の「前記本体ハウジングの開口部を覆い前記本体ハウジングとは熱膨張率が異なる樹脂製で縦長形状のカバー」とするもので，減縮を目的として，カバーの構成をより具体的に特定したものと認められる。そして，上記訂正後の記載を見れば，「熱膨張率が異なる」とは，本体ハウジングに対してカバーの「熱膨張率が大きい」場合と「熱膨張率が小さい」場合が含まれることになることは，文言上明らかである。イ そこで，本体ハウジングに対して，「熱膨張率が大きい」カバーと「熱膨張率が小さい」カバーの双方が，本件明細書等に記載した範囲のものといえるか否かについて検討する。本件明細書等には，前記(1)アのとおり，「上記従来の回転角検出装置では，ホールＩＣ５２を固定するステータコア１０をモールド成形した樹脂製のカバー９は，これを取り付ける金属製のスロットルボディー１に比べて熱膨張率が大きい。しかも，このカバー９は，スロットルボディー１の下側部に配置されたモータ４や減速機構５を一括して覆うように縦長の形状に形成されているため，その長手方向の熱変形量が大きくなる。」（段落【０００４】），「以上説明した本実施形態（１）では，ホールＩＣ２５を固定するステータコア２６をモールド成形した樹脂製のカバー２４は，これを取り付ける金属製のスロットルボディー１５に比べて熱膨張率が大きい。しかも，このカバー２４は，スロットルボディー１５の下側部に配置されたモータ１６や減速機構＼＼２０を一括して覆うように縦長の形状に形成されているため，その長手方向の熱変形量が大きくなる。」（段落【００２６】）との記載があり，樹脂製のカバーが金属製のスロットルボディーに比べて「熱膨張率が大きい」ことは明確に記載されていると認められる。一方，樹脂製のカバーが（金属製の）スロットルボディーに比べて「熱膨張率が小さい」ことは明示的に記載されておらず，これを示唆する記載もない。また，本件発明は，前記(1)で認定説示したように，従来の回転角検出装置においては，ホールＩＣを固定するステータコアをモールド成形した樹脂製のカバーは，これを取り付ける金属製のスロットルボディーに比べて熱膨張率が大きく，また，縦長の形状に形成されているため，その長手方向の熱変形量が大きく，しかも，ホールＩＣの磁気検出方向とカバーの長手方向が平行になっていたため，カバーの熱変形によって，磁気検出ギャップ部のギャップやステータコアと磁石とのギャップが変化して，回転角の検出精度が低下するという欠点があったことから，カバーの熱変形による磁気検出素子の出力変動を小さく抑えて，回転角の検出精度を向上することを目的としている。すなわち，本件発明は，樹脂製のカバーが金属製のスロットルボディー（本体ハウジング）に比べて熱膨張率が大きいことを前提とする課題を解決しようとするものであって，樹脂製のカバーがスロットルボディー（本体ハウジング）に比べて熱膨張率が小さいことは想定していない。そして，本件明細書等に記載されたスロットルバルブの回転角検出装置は，自動車のスロットルバルブの回転角検出装置において，エンジンルームからスロットルバルブに到達する熱により，本体ハウジングに相当の熱量が加わることを前提としていることはその構造上自明であるから，そのような熱量の加わる本体ハウジングにカバーよりも熱膨張率の大きい材質を用いることは技術的に想定し難い。なお，段落【００３９】に「スロットルバルブの回転角検出装置以外の回転角検出装置に適用しても良い。」との記載があるところ，その実施例や具体的な構＼＼成が示されているものでなく，これは，回転角の被検出物がスロットルバルブに限定されないものである旨を記載したものにすぎない。スロットルバルブ以外の被検出物を想定したとしても，前記に述べた本件発明の課題及びその解決原理に照らせば，樹脂製のカバーの側が縦長形状で長手方向に膨張することを前提としているのであって，本体ハウジングの側の熱膨張率が，樹脂製のカバーよりも大きいという例は，スロットルバルブの回転角検出装置以外の装置においても，想定されていないというべきである。そうすると，樹脂製のカバーの熱膨張率が本体ハウジングの熱膨張率よりも小さいことは，出願の当初から想定されていたものということはできず，本件訂正により導かれる技術的事項が本件明細書等の記載を総合することにより導かれる技術的事項であると認めることはできない。
ウ 被告の主張について
被告は，本件発明１において，「熱膨張率」の限定がなかったのを，訂正によって熱膨張率の限定を加えた減縮訂正であるから，「カバーの熱膨張率が本体ハウジングの熱膨張率よりも小さい」は，本件訂正によって新たに含まれることになったのではなく，本件訂正前から含まれていた事項であると主張する。しかし，前記のとおり，本件訂正が減縮を目的とするものであることはそのとおりであるとしても，新規事項の追加に当たるか否かは，本件明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものといえるか否かによって決せられる，次元の異なる問題であって，上記主張は採用できない。また，被告は，樹脂製カバーの熱膨張率が本体ハウジングの熱膨張率より大きい例は，熱変形が生じる典型的な事例であって，熱膨張率が小さい例も含まれる旨主張する。本件明細書の段落【０００１】，【発明の属する技術分野】においては，自動車の電子スロットルシステムにおけるスロットルバルブの回転軸の回転角検出装置である旨の記載はないが，これ以外の具体的な装置に関する記載や示唆もない。そして，本件発明は，上記イにおいて述べたとおり，スロットルバルブの回転角検出装置以外に用いられるとしても，本体ハウジングが樹脂製カバーよりも熱膨張率が大きい場合は想定されていないと解され，本体ハウジングに比べて樹脂製カバーの熱膨張率が大きい例が，単なる典型例であって，熱膨張率が本体ハウジングより小さい例も含むものであると解することはできない（なお，被告の主張を前提とすると，本件訂正は，スロットルバルブ以外の具体的な被検出物を明らかにすることもないままに，本体ハウジングと樹脂製のカバーの熱膨張率が同一という特定の場合のみを除外するために，特許請求の範囲の「減縮」が行われたことになり，不自然な訂正というほかない。）。よって，被告の上記主張は採用できない。
(3) 審決の判断について
審決は，本件明細書等には，熱膨張率に関して，カバーの熱膨張率が，本体ハウジングの熱膨張率より大きい場合のみが記載されており，小さい場合は記載されているとはいえないことを前提とした上で，本件訂正による「前記本体ハウジングとは熱膨張率が異なる樹脂製のカバー」との事項は，実質的には，「前記本体ハウジングより熱膨張率が大きい樹脂製のカバー」との事項にほかならないとして，本件訂正は新規事項の追加に当たらないと判断した。しかし，「前記本体ハウジングとは熱膨張率が異なる樹脂製のカバー」との文言からすれば，通常，カバーが本体ハウジングより，熱膨張率が大きい場合と小さい場合の両方を含むと明確に理解することができ（現に，本訴において，特許権者である被告は，その両方を含む旨を主張している。），明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌しなければ特定できないような事情はないのに，「前記本体ハウジングとは熱膨張率が異なる樹脂製のカバー」の意義を「前記本体ハウジングより熱膨張率が大きい樹脂製のカバー」に限定的に解釈することは相当ではない。したがって，上記のように訂正発明１の技術的内容を限定的に理解した上で，新規事項の追加に当たらないとした審決の認定は誤りであるといわざるを得ない。

◆判決本文

◆関連事件です。平成25(行ケ)10174

　新規事項であるとした無効審決の取り消しを求めましたが、裁判所は特許庁の判断を維持しました。
　以上を前提に，本件補正により新たな技術的事項が導入されるか否かについて検討するに，前記(1)のとおり，本件補正によると，育苗ポットの側面の全周に段差部が形成されたものや，一つの側壁の全幅に渡って段差部が形成されたものまでが「段差部」に含まれることとなる（技術事項Ａ）が，この場合，段差部において差込み口が形成されている領域と差込み口が形成されていない領域とが区別できなくなり，差込み口の位置を側壁の外面から把握できない結果となる。上記のとおり，差込み口のある側壁部分と他の側壁部分とを区別させる第１凹部の構成は，側壁の外面から差込み口を容易に把握できるという本件発明の技術課題の解決手段として設けられたものであることからすれば，本件補正により第１凹部を設けない場合には，当初発明の技術課題を解決することにはならないから，技術事項Ａは，新たに導入した技術的事項に該当するというべきである。
(3) 原告らの主張について
原告らは，第１凹部を，差込み口を設ける部位（段差部（横壁Ａ））と，根巻き防止機能を果たす部位（縦壁Ｂ，Ｃ）とに，分解して解釈することができるところ，段落【００８２】の「第１凹部７には，苗Ｎの根を底壁３側に導く機能＼を持たせず，差込み口９を設けるための部位としての機能だけを持たせるようにしても良い。」との記載から，「横壁Ａを，縦壁Ｂ，Ｃを伴わずに形成すること」は，当業者であれば自明であると主張する。確かに，当初明細書の段落【００４９】，【００２８】，【００２９】，【００５０】〜【００５１】の記載からすれば，「第１凹部７」は，底壁３側に向かって帯状に延びることで，苗の根を底壁側に導き，苗の根が根巻き状態となるのを防止する機能＼を有するものと認められ，段落【００８２】にあるとおり，この根巻き防止機能を持たせず，差込み口９を設けるための部位としての機能＼だけを持たせるようにすることができ，第１凹部は帯状でなくとも，例えば，えくぼ的に窪む構成とし，左右の縦壁が底壁３まで到達しないものであってもよいことが示唆されているといえる。しかし，上記根巻き防止機能＼が本件発明７の必須の効果でないとしても，上記(2)で述べたように，側壁の一部が他の側壁の外面よりも収納空間５側に窪むことで，育苗ポットに収納された培土に埋もれて開口面から把握できない差込み口の位置を，側壁の外面から把握することができるという本件発明７の本来的効果からすれば，育苗ポットの側面の全周に段差部が形成されたものや一つの側壁の全幅に渡って段差部が形成されたものまでを含むような構成（技術事項Ａ）は除外されているというべきである。この点，原告らは，側壁を平面視多角形状に形成し，差込み口を，その多角形状に形成された側壁の１の面における周方向の略中央部に形成するとの構＼成を備えているから，「育苗ポットの全周に段差部が形成されたもの」であっても，差込み口の水平方向の位置を外部から把握できると主張する。しかし，第１凹部の目印機能については，前記のとおり，側壁の外面から容易に差込み口を認識させるというものであり，略中央に配置することで差込み口を認識できるというのは，当該位置についての別途の情報伝達や経験的認識を前提とするものであり，視覚的に側壁の「外部から容易に」差込み口を把握することとは異なる解決原理に基づく構＼成である。また，本件補正によれば，差込み口を有しない部分に「段差」を設けることもでき，その場合には，「段差」が目印機能を有しないことは明らかである。加えて，段落【００８５】には，「育苗ポット１の形状や大きさは，かかるものに限定されるものではなく，形状は円筒状や多角形状のものであっても良く」と記載されていることからすれば，当初明細書等の中に，多角形の１の面の略中央に差込み口を配置させる図面等の記載があるとしても，そのような差込み口の配置は，上記の目印機能＼を果たすことを意図して設けられたものでないことが明らかである。したがって，原告らの上記主張は採用できない。
３ 請求項７に係る本件訂正について
以上のとおり，本件補正は，当初明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものではないから，平成２０年法律第１６号改正前の特許法１７条の２第３項に規定する要件を満たしていない。そして，訂正発明７は，前記のとおり，本件発明７に「前記段差部は，少なくともその差込み口が開口されている部分に形成されている」との構成を付加するものであるが，この構＼成は，本件発明７の「その段差部の前記開口面を臨む部分に開口され，…表示板を差込む差込み口を有し，」にも実質的に記載されている事項であり，上記の技術事項Ａをそのまま残すものであるから，本件訂正によって上記補正の瑕疵がなくなるものではない。したがって，訂正発明７は，平成２０年法律第１６号改正前の特許法１７条の２第３項の規定に違反してなされたものであり，特許法１２３条１項１号に該当し無効にすべきものである。＼n

◆判決本文
　

　新規事項であるとした審決が取り消されました。
(3) 【００３０】の記載事項
本件発明６の構成である「非防爆エリア」について，前記のとおり，当初明細書の【００３０】に，「また，舵取機室９は非防爆エリアであるから，各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむという利点もある。」と記載されている。ここに記載された利点は，文理上，舵取機室の副次的な効果として述べられている。しかし，当該記載に接した当業者は，この効果は舵取機室に限定されるものではなく，舵取機室とは別次元の「非防爆エリア」の一般的な効果として理解するというべきである。その理由は，以下のとおりである。まず，「非防爆エリア」の意味およびその具体的な場所が当業者の技術常識であることは，上述したとおりである。「非防爆エリア」は，「電気機器の構＼造，設置及び使用について特に考慮しなければならないほどの爆発性混合気が存在しない区画又は区域」を意味するから，「非防爆エリア」であれば，そこに配置される電気機器の構造，設置及び使用について特に考慮する必要がないことは当然で，その結果として，「各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむという利点」があることも明白である。すなわち，「各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむという利点」は，「非防爆エリア」の裏返しであって，「非防爆エリア」が備える当然の効果を述べているものである。そうすると，当初明細書の趣旨が全体として舵取機室に主眼を置かれており，【００３０】の記載が操舵機室の効果を文理上述べているとしても，【００３０】の記載に接した当業者は，「各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむという利点」が舵取機室特有の効果であると理解することはなく，舵取機室には限定されない，より広義の「非防爆エリア」に着目した効果であると即座に理解するものと認めることができる。そして，かかる理解の下，「非防爆エリア」についても，舵取機室とはほとんど無関係な単独の構＼成として理解するというというべきである。よって，【００３０】の記載から，バラスト水処理装置を「非防爆エリア」に配設する構成によって，「各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむ」という効果を奏する，ひとまとまりの技術的思想を読み取ることができ，本件発明６の「非防爆エリア」は，【００３０】において実質的に記載されているというべきである。「非防爆エリア」の構＼成について特許法１７条の２第３項の要件を満たさないとすることはできない。
(4) 【００２５】との関係 当初明細書の趣旨は，全体として，バラスト水処理装置を舵取機室に配設することに主眼を置いており，特に，【００２５】には，舵取機室の優位性が機関室（「非防爆エリア」の一つ）との対比において述べられている。当初明細書で全体として述べられている，バラスト水処理装置を舵取機室に配設するという技術的思想は，【００２３】に記載されているように，舵取機室固有の特性，すなわち，操舵機室は，プロペラ及び舵の直上に位置しており，振動の問題があるため，通常機器類の設置に適さない場所（空間）として残されていることに着目したものである。これに対して，バラスト水処理装置を「非防爆エリア」に配設するという技術的思想は，【００３０】に記載されているように，「非防爆エリア」が「各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむという利点」を有することに着目したものである。したがって，バラスト水処理装置を「非防爆エリア」に配設するという技術的思想は，バラスト水処理装置を舵取機室に配設する技術的思想と着目点の次元が異なっている。バラスト水処理装置を「非防爆エリア」に配設するという技術的思想は当初明細書の【００３０】によってサポートされている以上，当初明細書において，舵取機室に関する特有の技術的思想が開示されているとしても，そして，バラスト水処理装置を「非防爆エリア」に配設することに関連する記載が【００３０】においてだけであるとしても，「非防爆エリア」に関する本件発明６が特許法１７条の２第３項の規定を満たすことについての判断を左右するものではない。また，バラスト水処理装置を舵取機室に配設することと，これを「非防爆エリア」に配設することとは，次元を異にする技術的思想であるから，前者の優位性を後者との関係で述べた【００２５】の記載が存在するとしても，後者を無視することはできない。そして，両者が別次元の技術的思想である以上，「非防爆エリア」が舵取機室以外の場所（機関室を含む）を包含するとしても，そのことをもって，新たな技術事項を導入したものとすることはできない。

◆判決本文

◆関連事件です。平成24(行ケ)10424

　審決は、第１のアンテナからの無線信号を第１の無線周波数復調器で復調するステップが「最初に」実行される際に，必ず「ダイバーシチ」が「オフ」状態になっていて「第２のプロセッサ４２２」（第２の無線周波数復調器）が無効化された状態になっているということは，新規事項であると判断しました。これに対して、裁判所は、新規事項ではないと判断しました。最終的には進歩性なしとして拒絶審決が維持されました。
　２ 取消事由１（新規事項の追加禁止の要件に係る判断の誤り）について
前記１のとおり，補正発明は，ダイバーシチ処理がなくても十分な性能＼が与えられるような場合においても常にダイバーシチ処理を行うことは，電力消費の観点から移動局の動作時間が短縮するという課題があったので，必要な場合にのみダイバーシチ処理を行うようにしたものである。そうすると，移動局の動作を開始させた当初，ダイバーシチ処理の必要性が不明な状態において，ダイバーシチ処理を行わせるように，第２の無線周波数復調器を有効化するとは考え難い。また，段落【００３２】には，「最初のステップ５１０において，無線周波数信号が第１のアンテナ４１０で受信される。２番目のステップ５１２において，この無線周波数信号は処理のため第１のＲＦプロセッサ４２０へ入力される。…ステップ５２０でベースバンドプロセッサ４３０がダイバーシチをオンすべきか否かを判定する。」との記載があり，また，【図５】のフローチャートにおいても，動作開始当初の地点を示す上方の矢印の始点が，ステップ５１０の「第１のアンテナでＲＦ信号を受信」するところから始まっているところ，これらのことに，段落【００４０】において「ダイバーシチが不要な場合，第２のＲＦプロセッサ４２２は使用されない。」，段落【００１９】に「ダイバーシチを用いることによる性能向上がダイバーシチを用いることによる電力消費を上回る場合を判断でき，後者の状況においてのみダイバーシチ処理へ切り替える」と明記されていることを考慮すると，動作開始時において，ダイバーシチがオンであることを前提として第１のアンテナでの受信及び第１のＲＦプロセッサへの入力と第２のアンテナでの受信及び第２のＲＦプロセッサへの入力とが，同時並行的あるいは順次行われるとは解しがたく，動作開始当初はダイバーシチがオフ（第２の無線周波数復調器が無効）とされていると理解するのが自然である。このように考えた場合，【図５】のフローチャートは，動作開始当初，ステップ５１２で受信したＲＦ信号を第１のＲＦプロセッサ（第１の無線周波数復調器）で処理し，ステップ５１４においてダイバーシチはオンではないこととなるから，そのままステップ５１７に進んで，第１のＲＦプロセッサ（第１の無線周波数復調器）からの処理信号を復調することとなり，ステップ５２０において初めて，ダイバーシチが必要か否かを判定し，必要でなければ，当初の流れを継続（すなわち，【図５】の左側欄のサイクル〈ステップ５１０，５１２，５１４，５１７，５２０，５２１〉を継続）し，ステップ５２０においてダイバーシチが必要であると判定された場合にのみ，第２のアンテナにおけるＲＦ信号受信から復調・合成処理に至るステップ５１５，５１６，５１８に進むものと理解でき，上記に示した明細書の他の記載とも整合的である。そうすると，本件補正は，願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり，新規事項が追加されたものとはいえない。本件補正を新規事項の追加に当たるとした審決の判断は誤りである。
もっとも，審決は，本件補正却下の理由として補正発明が独立特許要件（特許法２９条２項）を満たしていないことも挙げているから，進んで，本件補正が平成１８年法律第５５号による改正前の特許法１７条の２第５項，１２６条４項に違反するか否かについて検討する。

◆判決本文

　新規事項およびサポート要件違反でないとした審決が維持されました。
　本件補正によって当初明細書の請求項１（請求項１を引用するその他の請求項も同様である）に「Ａｇ3Ｓｎ金属間化合物を有する無鉛ハンダ合金であって」，「前記Ａｇ3Ｓｎ金属間化合物がネットワークを形成して相互に連結されている」との事項が追加された（前記第２，２(1)で下線を付した部分のとおり。）。
イ 当裁判所の判断
　当初明細書の【００１７】には，「Ｓｎ−Ａｇ系合金においては，凝固組織の中にＡｇ3Ｓｎ金属間化合物のネットワークが生成し」ていること，Ｓｎ−Ａｇ系ハンダ合金にＣｕを０．３質量％以上添加したハンダ合金においても同様に，「Ａｇ3Ｓｎ金属間化合物のリング状ネットワーク」が存し，これが「密にな（る）」ことが記載されている（前記１(1)イ）。また，Ｓｎ−Ａｇ系ハンダ合金において，Ａｇ3Ｓｎ金属間化合物がネットワークを形成すること，そのネットワークがリング状であること，その他合金元素が数％添加された場合でも基本的にＡｇ3Ｓｎの組織は維持されることは，いずれも技術常識と認められるものでもある（前記１(3)アないしウ）。このような当初明細書の【００１７】の記載及び技術常識によれば，当初明細書の請求項１に係る合金が「Ａｇ3Ｓｎ金属間化合物を有する無鉛ハンダ合金であ（る）」こと，「前記Ａｇ3Ｓｎ金属間化合物がネットワークを形成して相互に連結されている」ことは，いずれも自明な事項として把握できる。また，Ｓｎ−Ａｇ合金に，他の元素を添加した場合にも，Ａｇ3Ｓｎの微細分散組織が維持されることは技術常識（前記１(3)アないしウ）と認められるから，請求項１の合金に，Ｎｉ，Ｓｂ及びＺｎをさらに添加する請求項２，３に係る合金についても，「Ａｇ3Ｓｎ金属間化合物を有する無鉛ハンダ合金であ（る）」こと，「前記Ａｇ3Ｓｎ金属間化合物がネットワークを形成して相互に連結されている」ことは自明である。以上よりすると，本件補正は，当初明細書の【００１７】に記載した事項の範囲内においてしたものといえるのであって，この点に関する審決の判断に誤りはない。
ウ 原告の主張について
原告は，当初明細書には，「Ａｇ3Ｓｎ金属間化合物を有する無鉛ハンダ合金であって」という明示的な記載はなく，当該補正は，「Ａｇ3Ｓｎ金属間化合物」を「有する」として，上位概念化をしたものであるから，当初明細書の記載から自明ではない新たな技術的事項を導入するものであると主張する。しかし，上記イのとおり，Ｓｎ−Ａｇ合金においては，Ａｇ3Ｓｎ金属間化合物がネットワークを形成するのであって，「Ａｇ3Ｓｎ金属間化合物」を「有する」との補正は，その前提として，当該合金にＡｇ3Ｓｎ金属間化合物が存することを確認的に示したにすぎないと解される。また，原告は，「前記Ａｇ3Ｓｎ金属間化合物がネットワークを形成して相互に連結されている」との補正は，当初明細書の【００１７】の「Ａｇ3Ｓｎ金属間化合物のリング状ネットワークが密になり」との記載から，「リング状」という形状の規定を削除して上位概念化するものであると主張する。しかし，上記イのとおり，Ｓｎ−Ａｇ系ハンダ合金において，Ａｇ3Ｓｎ金属間化合物がネットワークを形成すること，そのネットワークがリング状であることは，技術常識と認められるから，請求項１に「リング状」という形状の規定が存在しないからといって，上位概念化されているということはできない。さらに，原告は，当初明細書には本件発明２，３について合金の組織がどのようなものであるかについては一切開示がないとも主張するが，上記イのとおり，Ｓｎ−Ａｇ合金に，他の元素を添加した場合にも，基本的にはＡｇ3Ｓｎの微細分散組織が維持されることは技術常識であるから，原告の主張は採用の限りではない。

◆判決本文

　補正が新規事項であるとした審決が取り消されました。
　上記記載によれば，引用例の図２及び図３には，図１に示すダイヤフラム式ポペット弁体とは異なるロールダイヤフラム式ポペット弁体１２２が示されていること，ロールダイヤフラム式ポペット弁体１２２は，ポペット弁体の頭部１２６と一体で頭部からポペット弁体フランジ１２８へ軸線方向に延在するスリーブ１２４を具備すること，スリーブ１２４は「ロール及び非ロール動作」をすること，ピストンの頭部８２の壁表面はスリーブ１２４の内側表＼面を支持することが理解できる。ダイヤフラム式ポペット弁体とは異なるロールダイヤフラム式ポペット弁体の存在は引用発明の前提とされており，ロールダイヤフラム式ポペット弁体自体は詳細に説明されていないことからすると，ダイヤフラム弁の技術領域において，通常のダイヤフラム弁と，それとは異なり「ロール及び非ロール動作」を伴うローリングダイヤフラム弁とが存在することは，引用例が公開された平成１３年６月２９日時点において，特段の説明を要しない技術常識であったことが理解できる。
３ 上記の「反転」の一般的意味及び技術常識に照らし，また，審判請求書における原告の主張を合わせると，本件補正によって追加された「前記膜部を反転させることなく，前記閉鎖または開放を行うこと」の構成は，「膜部の一部が天地を逆転することがなく，具体的には，ロールダイアフラム式ポペット弁のような開閉時に薄膜のロール・非ロール動作を伴うことなく」との意味であることが明らかである。
４ 以上によれば，「前記膜部を反転させることなく，前記閉鎖または開放を行うこと」とは，ロールダイアフラム式ポペット弁のような開閉時に薄膜のロール・非ロール動作を伴うものではないものである，という程度の意味で膜部の一部で天地が逆転しないものであることと理解すべきであり，係る事項を加えることは，当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものといえる。
・・・
被告は，ダイアフラム弁の技術分野において「反転」の用語は，非ローリングダイアフラム弁においても通常用いられており（乙１〜３），それは当業者にとって技術常識といえるものであるから，「前記膜部を反転させることなく，前記閉鎖または開放を行うこと」という補正事項は，原告が限定したとする通常型をも除く意味を有することとなるから，「ローリングダイアフラム弁を除く」ことと同義とはいえない，と主張する。しかしながら，乙１〜３に記載された「反転」の意味は，乙１においては，図３に示されるように，膜体６の周囲の支持部と凸球面状の弁体３の下端との位置関係が逆になることをいい，乙２においては，ダイアフラムの外周部の湾曲方向が上向きの凸形状と下向きの凸形状に変化することをいい，乙３においても乙２と同様のことをいうと理解でき，本件補正における「前記膜部を反転させることなく，前記閉鎖または開放を行うこと」とは次元が異なるから，乙１〜３の記載をもって，本件補正を不適法とすることはできない。

◆判決本文

　新規事項であるとした審決が取り消されました。
　 　当初明細書等の段落【００２７】，【００２８】，図３及び図４の記載によれば，本件特許にかかる発明の第２の実施形態として，赤，緑，青の三原色によるカラー表示を行うアクティブマトリクス型カラー液晶表＼示装置であって，各画素領域１２が，列単位で赤，緑，青のいずれかの色を表示するストライプ状配列となっており，赤，緑，青の各色が３列おきに繰り返し配置されているものが記載されていることが認められる。次に，段落【００２９】及び図３には，第２の実施形態は，各列に補助容量連結ライン１６を配置した第１の実施形態の変形例であって，ドレインライン１０の３本につき１本の補助容量連結ライン１６を配置するものであることが記載され，また，段落【００３０】には，第２の実施形態は，第１の実施形態より補助容量連結ラインの本数が少なくても，近くに配置された補助容量連結ラインを介して他の補助容量ラインから電荷を補い，信号電圧を矯正することができ，さらに，第１の実施形態よりも補助容量連結ラインが少ないため，補助容量連結ラインによる開口率の低下を抑えることができるという効果を奏するものであることが記載されているといえる。そうすると，第２の実施形態は，赤，緑，青の各色が３列おきに繰り返し配置されている画素領域の３列につき１列に補助容量連結ラインを設けることによって，上記効果が得られるものであって，その効果は，補助容量連結ラインを赤，緑，青のいずれの画素領域の列に設けても得られるものであるということができる。そして，補助容量連結ラインによる開口率の低下が問題となっていることから，透過型の表＼示装置について記載したものであると認めることができる。以上より，当初明細書等には，補助容量連結ラインが，赤，緑，青の三原色のうちの緑に限定されない特定の色を表示する画素電極を有する画素領域にのみ選択的に形成される，カラー表＼示を行う透過型のアクティブマトリクス型表示装置，すなわち，技術的事項Ａが記載されているものと認められる。したがって，本件補正によって導入された技術的事項Ａは，当初明細書等の記載から把握できる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入するものとはいえない。よって，本件発明１，３〜６に係る特許は，特許法１７条の２第３項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願に対してなされたものであるとの審決の判断は誤りであり，取消事由１は理由がある。
なお，審決は，「本件発明１の『ストライプ状に配列』することは，ＲＧＢが一定の周期で出現する配列のみを意味するものではなく，例えば，特開平１０−５４９５９号公報（甲１６）の【０１１６】及び図６７に記載されているような『ＲＧＢ／ＢＧＲ／ＲＧＢ・・・』の配置のように，画素の色が異なる周期で現れるものもストライプ状配列としてよく知られているから，当初明細書等にストライプ状配列が記載され，かつ，補助容量連結ラインが３本につき１本配置されることが記載されていることのみをもって，画素領域の色の配列パターンと補助容量連結ラインの配列パターンとを関連付けて，補助容量連結ラインを緑以外の赤や青を含む特定の色の画素領域にのみ選択的に配置する，という技術的事項を把握することはできない。」（２５頁１３行〜２７行）とした。しかし，前記のとおり，当初明細書等（甲２）の【００２７】，【００２８】，図３及び図４には，第２の実施形態は，赤，緑，青の三原色によるカラー表示を行うアクティブマトリクス型カラー液晶表＼示装置であって，各画素領域１２が，列単位で赤，緑，青のいずれかの色を表示するストライプ状配列となっており，このストライプ状配列は赤，緑，青の各色が３列おきに繰り返し配置されていることが記載されており，このような配列の記載を受けて，段落【００２９】では，「ドレインライン１０の３本につき１本の隣に補助容量連結ライン１６が配置され，」と記載されているのであるから，これらによって技術的事項Ａを把握することができる。「ストライプ状配列」という用語に，図３の具体的配列と異なる意味に用いる例があるからといって，補助容量連結ラインを緑以外の赤や青を含む特定の色の画素領域にのみ選択的に配置する技術的事項を段落【００２８】，【００２９】の記載から把握することはできないとの審決の判断は誤りである。
・・・上記のとおり，・・・第２の実施形態では，赤，緑，青の各色が３列おきに繰り返し配置されている画素領域の３列につき１列に補助容量連結ラインを設けることによって，第１の実施形態より補助容量連結ラインの本数が少なくても，信号電圧を矯正することができ，また，第１の実施形態よりも補助容量連結ラインによる開口率の低下を抑えることができるという効果（以下「任意の色の効果」という。）を奏するものであり，その効果は，補助容量連結ラインを赤，緑，青のいずれの画素領域の列に設けても得られることは明らかである・・

◆判決本文

　補正が新規事項と認定されました。
　本件補正は，請求項１の特許請求の範囲に，一対の冷蔵室扉のうちのいずれか一方の後面（背面）に製氷室を取り付けるとの限定を加えるものであるが，願書に添付された当初明細書（甲１）の発明の詳細な説明には，冷蔵室扉よりも後方（内側）に位置する冷蔵室の内部に製氷室を設けることが記載されているのみで，扉自体に製氷室を内蔵させることは記載も示唆もない。また，当初明細書に添付の図面を見ても，扉自体に製氷室を内蔵させる構成を見て取ることができない。この点，原告は，当初明細書の段落【００１９】，【００２０】中で，かかる技術的事項（限定事項）が開示されていると主張するが，段落【００１９】には，「前記製氷室は，前記冷蔵室の内部に着脱可能＼に設けられる。」と記載されているのみで，冷蔵室扉自体に製氷室を内蔵させる構成が含意されていると見るのは困難である。段落【００２０】にも，「前記扉の一側には，前記製氷室が備えられる。」との記載があるが，この１文に引き続いて，「前記冷蔵室を開閉する扉は，それぞれ異なる幅を有する。前記冷蔵室を開閉する複数の扉の先端には，それぞれガスケットが備えられ，扉が閉まった時，相互密着される。」との記載があることにかんがみると，上記「前記扉の一側」との文言も，冷蔵室の一対（複数）の扉相互間で構＼造に違いがあることに着目した表現であるとみるのが合理的であって，単に一対の扉のうちの片方の側（より正確にはこの片方の扉の後方（内側））に製氷室が位置することを意味するものにすぎないというべきである。したがって，上記「前記扉の一側」が冷蔵室の扉の後面（内側の面）を指すとか，上記段落が冷蔵室扉自体に製氷室を内蔵させる構＼成を意味するということはできない。さらに，当初明細書の発明の詳細な説明に係る段落【００２６】，【００３１】，【００５６】，【００６０】，【００７４】には，給水タンクが冷蔵室内部における冷蔵庫本体の一側又は扉の一側に設けられることが記載されているものの，これらの段落では製氷室の設置箇所は特定されていないし，段落【００８２】でも，給水タンクを冷蔵室内部又は冷蔵室扉裏面に設ける場合のメリットが記載されているだけで，製氷室を冷蔵室扉に内蔵させる場合の作用効果が記載も示唆もされていない。これら発明の詳細な説明の記載に照らしても，扉自体に製氷室を内蔵させる構成が新たな技術的事項の導入でないと認めることはできない。＼n

◆判決本文

　裁判所は、訂正要件を満たしているとした審決を維持しました。明細書には、「前後左右に回動」と記載されているが、「前後左右に揺動」との記載は有りませんでしたが、図面から明らかであると認定されました。
　原告は，願書に添付した明細書及び図面には「揺動」という文言に関する説明が一切なく，本件発明において「揺動」という動きの意味が確定しない以上，訂正事項１−クが新たな技術的事項を導入するものであるのか否か自体の判断ができないし，被告自身が「回動」と「揺動」を異なる概念として用いていると説明している以上，訂正事項１−クは，回動を根拠としての訂正では別の技術的事項を導入することになるのは明らかであって，特許法１３４条の２第５項において準用する同法１２６条３項の規定に違反すると主張する。しかしながら，「揺動」とは，文字どおり「揺れ動くこと。揺り動かすこと。」（「広辞苑」第五版）を意味する。そして，本件訂正に際して基準とすべき本件特許の願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面（以下「本件特許明細書等」という。）の段落【００１９】の「……図８（ａ）（ｂ）に示す腹骨格部Ｃ１は，両端に設けた夫々の第一玉部（図面上で下側）５２と第二玉部（図面上で上側）５３を，夫々回動可能に嵌め込んだ断面視略Ｕ字状の腰部骨格連結部５１と胸部骨格連結部５６からなり……本実施形態では，胴部骨格Ｃを，腹骨格部Ｃ１と胸骨格部Ｃ２の二部構＼成とし，かつ腰部骨格Ｂと腹骨格部Ｃ１との連結部およびこの腹骨格部Ｃ１と胸骨格部Ｃ２との連結部を夫々玉５２，５３を介して回動可能な構＼造とした……本実施形態において，第一玉部５２と第二玉部５３を嵌め込む夫々の嵌め込み部５１ａ・５１ａと５６ａ・５６ａは，各第一玉部５２と第二玉部５３を嵌め込んだ時に，腰部骨格連結部５１および胸部骨格連結部５６が所望位置でその状態（例えば，左右いずれかの方向に所望角度をもって傾斜している状態）を維持できるように，各第一玉部５２と第二玉部５３が夫々緊密に摺接するよう構成するのが好ましい。このとき，嵌め込み部５１ａ・５１ａと５６ａ・５６ａは，夫々の曲面の曲率が各第一玉部５２と第二玉部５３の曲率と同一若しくは近似するものとする。……腰部骨格連結部５１と胸部骨格連結部５６は，夫々が前後左右に回動可能＼（図８中，矢印Y1乃至Y4 で示す前後方向，矢印Y5 乃至Y8 で示す左右方向）……」との記載，及び【図２】，【図８】（本件特許の願書に添付した図面については，別紙参照）に記載されている「腰部骨格連結部５１」，「胸部骨格連結部５６」の構造からすると，それぞれの連結部が，前後にも左右にも揺れ動くことが可能＼であること，すなわち，前後・左右に揺動可能であることは明らかである。したがって，本件発明の「揺動」の意味は明確であり，また，訂正事項１−クは，上記特許明細書等に記載した事項から自明な事項の範囲内において訂正したものと認められるから，新たな技術事項を導入するものとはいえない。＼n

◆判決本文

　新規事項、且つ、サポート要件違反ありとした審決が維持されました。
　原告は，「１，２−ジヒドロキノン」や「１，４−ジヒドロキノン」などの「ヒドロキノン」は容易に酸化されて「１，２−ベンゾキノン（オルソベンゾキノン）」や「１，４−ベンゾキノン（パラベンゾキノン）」などの「ベンゾキノン」に変化し，「ベンゾキノン」が還元されると「ヒドロキノン」に変化するという関係に鑑みれば，「ヒドロキノン」，すなわち「１，２−ジヒドロキノン」や「１，４−ジヒドロキノン」はキノン類に属することは明らかであるとも主張する。しかし，特許法１７条の２第３項の「明細書，特許請求の範囲又は図面・・・に記載した事項」とは，当業者によって，明細書又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり，補正が，このようにして導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該補正は，「明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができるというべきところ，当初明細書等の全ての記載を総合しても，本願補正発明の抗菌，抗ウイルス及び抗真菌組成物において，酸化能＼力を有する試剤である過酸化水素やアズレンキノン等のキノンが，さらに酸化を受けた後に組成物中でその作用を発揮するということはできないので，当初明細書等に，酸化を受けて酸化能力を有する試剤に変換される物質を酸化能＼力を有する試剤に含めることが記載されているということはできない。
・・・
　本願の当初明細書には，「抗菌，抗ウィルス，及び抗真菌組成物に用いられる（Ａ）は，触媒機能を有する金属イオン化合物で，一般式は，Ｍ＋ａＸ−ｂで，Ｍは，ニッケル（Ｎｉ），コバルト（Ｃｏ），・・・クロム（Ｃｒ），・・・鉄（Ｆｅ），銅（Ｃｕ），チタン（Ｔｉ），・・・白金（Ｐｔ），バラジウム（Ｐｄ），…からなる群から選択された金属元素・・・である・・・」（段落【０００５】）と記載されているものの，Ｍ＋ａＸ−ｂで表＼される成分（Ａ）のＭとして「銅」以外の金属を使用する組成物については，発明の詳細な説明に具体的データの記載がなく，また，本願の組成物が脂肪酸やＤＮＡを分解するメカニズムを説明する記載もなく，脂肪酸やＤＮＡの分解において組成物中の各成分が果たす役割を実証する記載もない。他方，本件補正後の請求項１の記載によって特定される３つの成分を組み合わせることにより，脂肪酸やＤＮＡが分解でき，その結果，バクテリア，ウイルス及び真菌類を破壊，殺菌できることについて，具体例をもって示さなくとも当業者が理解できると認めるに足りる技術常識はない。そうすると，本願の組成物の成分（Ａ）のＭとして「銅」以外の金属を使用するものが，脂肪酸やＤＮＡを分解でき，バクテリア等を破壊，殺菌するという課題を解決できるということはできないので，本願における発明の詳細な説明は，本件補正の請求項１の記載によって特定される成分（Ａ）のＭの全ての範囲において所期の効果が得られると当業者において認識できる程度に記載されているということができない。したがって，本件補正後の請求項１（本願補正発明）の記載は，「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものである」（サポート要件充足）ということはできない。

◆判決本文

　新規事項でないとして訂正を認めた審決が取り消されました。
　以上によれば，当業者は，本件明細書の全ての記載を総合することにより，「共通フラグ」について，設定値についての１ビット（賭け数についての１ビットのフラグを設定する場合は併せて２ビット）のデータであるとの技術的事項を導くことが認められる。イ 他方，本件訂正に基づく「区別データ」は，「複数種類の許容段階に共通して判定値データが記憶されているか該許容段階の種類に応じて個別に判定値データが記憶されているかを区別する」ためのデータであって，「フラグ」であるとの限定や１ビットであるとの限定もないから，１ビットを超えるデータを含むと理解される。また，１ビットを超えてビット数を増大させることができるならば，判定値データの分類を限りなく細かく設定することができるので，上記解決課題に沿わないような記憶態様を作出することが可能となる。すなわち，本件訂正に基づき請求項１に「区別データ」を加入することは，単に，１ビットを超えるデータを含むことになるのみならず，願書に添付された本件明細書に開示された発明の技術思想，解決課題とは異質の技術的事項を導入するものというべきである。ウ そうすると，本件訂正に基づき請求項１に「区別データ」を加入することは，本件明細書の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入することになる。したがって，「前記複数種類の許容段階に共通して判定値データが記憶されているか該許容段階の種類に応じて個別に判定値データが記憶されているかを区別するための区別データ」が，「共通フラグ」について記載した段落【００９１】から自明な事項であるとして，本件訂正が，本件訂正前の本件明細書に記載された事項の範囲内においてしたものとした審決の判断は誤りというべきである。

◆判決本文

　補正が新規事項であると判断した審決が取り消されました。
　以上によれば，当初明細書の前記(2)オ及びキに認定の部分に記載された，本願発明１の最内熱可塑性材料層に狭い分子量分布を有する線形低密度ポリエチレンをメタロセン触媒を用いて重合するとの技術的事項（前記(1)ii）及び当初明細書の前記(2)オないしキに認定の部分に記載された，本願発明１及び５の最内熱可塑性材料層を前記線形低密度ポリエチレン及びマルチサイト触媒で重合して得られた低密度ポリエチレンとの特定の配合割合によるブレンドポリマーであるとする技術的事項（前記(1)iii）は，いずれも，同じく狭い分子量分布を有する線形低密度ポリエチレンからなる樹脂層を有する本願発明２ないし４についても妥当するものと解するのが相当である。このように，当初明細書の上記記載部分は，本願発明１の最内熱可塑性材料層を例示しているものの，当初明細書の全ての記載を総合するとき，本願発明２ないし４において狭い分子量分布を有する線形低密度ポリエチレンからなる各樹脂層についても，「メタロセン触媒で重合して得られた」ものであるとの技術的事項（前記(1)ii）及び上記線形低密度ポリエチレン及びマルチサイト触媒で重合して得られた低密度ポリエチレンとの特定の配合割合によるブレンドポリマーであるとする技術的事項（前記(1)iii）を，いずれも容易に導くことができるものというべきである。エ したがって，本願発明１ないし４の最内熱可塑性材料層等の樹脂層を構成する狭い分子量分布を有する線形低密度ポリエチレンをその製造方法により特定し（前記(1)ii），かつ，本願発明１ないし４の最内熱可塑性材料層等の樹脂層の構成を上記線形低密度ポリエチレン及びマルチサイト触媒で重合して得られた低密度ポリエチレンとの特定の配合割合によるブレンドポリマーであると特定した（前記(1)iii）本件補正は，いずれの点においても，当初明細書の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入するものとはいえない。
・・・
　また，被告は，当初明細書には本件補正発明１が「１５〜１７のメルトフローインデックス」を有する旨が記載されていない旨を主張する。しかしながら，当初明細書には，前記(2)エに認定のとおり，本願発明１ないし４及び本件補正発明１ないし４の最内熱可塑性材料層等の樹脂層が「５〜２０のメルトフローインデックス」を有する旨の記載がある。そして，メルトフローインデックスとは，前記のとおり，樹脂材料の熱溶融時の流動性に関する指標であるところ，本願発明１及び本件補正発明１の特許請求の範囲の記載にある「１５〜１７のメルトフローインデックス」は，当初明細書の上記記載をより限定するものであり，当初明細書の記載を総合しても，この限定によって何らかの新たな技術的事項を導入するものとは認められないから，メルトフローインデックスを上記のように限定する補正は，明細書の範囲内においてされたものであって，当初明細書には，本件補正発明１ないし４の有するメルトフローインデックスについての記載があるとみて差し支えない。

◆判決本文

　新規事項による補正による無効理由ありとした審決が、新たな技術的事項を導入するものではないとして、取り消されました。
　以上のとおり，当初明細書等の全ての記載を総合的に判断すると，当初明細書等には，そこに記載の発明の形状に関する説明に当たり，本件補正事項中のi)「当てがう」こと，ii)「挿入」すること，iii)「吊り持ちさせる」こと及びiv)「展示させる」ことの４つの動作の同時並行関係又は時間的な順序関係については，これを同時動作を意味すると解する特段の記載がない一方で，これらの動作の間に同時並行関係又は時間的な順序関係があること，すなわち同時動作を意味すると解することを否定しているものでもないから，本件補正事項は，その中に２回用いられている「ながら」との文言が，動作の同時並行関係を含意しない「…のままで。」との同時状態の意味のほかに，「同時にあれとこれとをする意。」との動作の同時並行関係，すなわち同時動作の意味を有するからといって，当初明細書等の記載から導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものとはいい難い。したがって，本件補正事項を追加する本件補正は，当初明細書等の記載から導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものとまではいえず，そこに記載した事項の範囲内においてされたものであるということができるから，特許法１７条の２第３項に違反するとはいえない。そして，本件特許に係る【請求項２】ないし【請求項７】は，いずれも本件発明に関する【請求項１】を引用しているから，本件発明についての本件補正に関する上記判断は，本件特許に係る【請求項２】ないし【請求項７】にも同じく妥当することになる。そして，本件補正事項中の「ながら」が「同時にあれとこれとをする意。」という動作の同時並行関係（同時動作）のみを意味するものと限定的に解釈する本件審決の判断は，その根拠を欠くばかりか，当初明細書等にはこのような上記i)ないしiv)の４つの動作の同時並行関係又は時間的な順序関係についての記載がないから新たな技術的事項を導入しないものとはいえないとすることは，当初明細書等の記載の字句等を形式的に判断するものであって，当初明細書等の全ての記載を総合的に判断しているものとはいえないから，本件審決による本件特許に係る各発明に関する本件補正の適否の判断には誤りがある。

◆判決本文

　補正は新規事項であるとした審決の判断が維持されました。
　このことから，特許請求の範囲の文言上は，商品カタログの基準色画像部分以外の他の部分が基準色画像部分と同一条件でかつ同時に色補正されるように，商品カタログの受信者が基準色画像の色補正を「自己のシステムにおける選択機能」を機能＼させずに行うことは特定されているものの，この「自己のシステムにおける選択機能」の意義は明らかでない。
イ 発明の詳細な説明の記載
　この点について，発明の詳細な説明（【００２４】）には，「最近コンピューター画像処理技術が急速に発展し，自己の所有するパソコンのモニタに表＼示されたデジタル画像色の単純な補正が一般家庭でも容易に出来るようになった。従って，本願発明の場合でも，自己の所有するパソコンのモニタに表＼示された基準色のデジタル画像の色を自己が所有するこの基準色画像の色（印刷された基準色画像の色）と比較して目視で両者間の相違が明瞭に認識された場合に，例えば公知のコンピューター画像処理手法（例えばAdobe 社 Photoshop LE-J（登録商標））を用いた色補正処理によって，モニタ表示のデジタル基準色画像の色を自己が保有する印刷基準色画像の色と実質的に合致するように補正すれば，前記デジタル基準色画像と共に表＼示されている商品のデジタル画像の色も補正されるので，色品質を重視した商品の選択が効率的に高い精度で可能となる。」と記載されている。
ウ 「自己のシステムにおける選択機能」の意義
　発明の詳細な説明に「公知のコンピューター画像処理手法」として記載された「Adobe Photoshop LE-J」のユーザガイド（以下「本件ユーザガイド」という。）の「第３章：選択範囲の操作」には，選択ツールにより，i)「画像の一部を補正する具体的方法」とii)「画像全体を補正する具体的方法」とが記載されている（甲８の２）。なお，「公知のコンピューター画像処理手法を用いた色補正処理」として，本件ユーザガイドに記載された上記以外の技術的事項があると認めるに足りない。そうすると，「自己のシステムにおける選択機能」とは，受信者所有のパソ＼コンのような「自己のシステム」に含まれる，本件ユーザガイドにおけるi)「画像の一部を補正する具体的方法」とii)「画像全体を処理する具体的方法」のことであり，いわゆる「選択ツール」により編集操作の対象として画像の一部又は全部を選択する機能のことをいうものと解される。＼n

◆判決本文

　新規事項でないとした審決の判断は維持されましたが、進歩性ありとした判断は取り消されました。
　前記（４），（５）によれば，本件基準明細書又は図面に記載された発明は，回路基板改造による不正行為の防止を課題とし，上記不正行為を効果的に防止して不正行為を受けにくくする遊技機を提供することを目的としており（前記段落【０００６】【０００７】），遊技制御基板からの信号の入力のみを可能とする信号伝達方向規制手段を表＼示制御基板に設けるとともに，表示制御基板への信号の出力のみを可能＼とする信号伝達方向規制手段を遊技制御基板に搭載する構成とし（図１６），更に信号伝達方向規制手段をバッファＩＣ回路で構＼成していることが認められる（前記段落【００６０】）。これにより，本件基準明細書又は図面に記載された発明は，表示制御基板側から遊技制御基板側に信号が伝わることなく，確実に信号の不可逆性を達成することができるようにしており，表＼示制御基板改造による不正行為を効果的に防止するものである（前記段落【００９４】【００９５】【００９６】）。そうすると，本件基準明細書又は図面のすべての記載を総合すると，本件基準明細書又は図面に記載された遊技機は，当業者において，不正行為を防止するため，遊技制御基板から表示制御基板への信号の伝達のみを可能＼とし，表示制御基板側から遊技制御基板側に信号が伝わる余地がないよう，確実に信号の不可逆性を達成することができるように構＼成していること，すなわち，信号の不可逆性に例外を設けないとの技術的事項が記載されていると認定するのが合理的である。そうすると同技術的事項との関係において，「遊技制御基板と表示制御基板との間のすべての信号について，信号の伝達方向を前記遊技制御基板から前記表＼示制御基板への一方向に規制する」ことは，新たな技術的事項を導入するものであるとはいえない。これに対し，原告は，甲３記載の発明について，メイン制御部からサブ制御部へのすべての信号を規制の対象としていないと解釈するならば，本件基準明細書についても同様に解釈するべきであり，本件訂正は，新たな技術的事項を導入するものに当たると主張する。しかし，前記のとおり，訂正の適否の判断において，「願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面・・・に記載した事項の範囲内」であるか否かは，当業者において，明細書，特許請求の範囲又は図面のすべてを総合することによって，認識できる技術的事項との関係で，新たな技術的事項を導入するものであるか否かを基準に判断すべきものであり，他の公知文献等の解釈により判断が左右されるものではないから，上記原告の主張は採用することができない。したがって，遊技制御基板と表示制御基板との間の「信号」を「全ての信号」と限定する本件訂正は，「願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面・・・に記載した事項の範囲内」においてするものということができるので，審決が本件訂正を認めた点に違法はない。
・・・ 以上によれば，審決が認定する技術事項Ｃが前記段落【００７１】の記載に基づくものであるとしても，同段落の記載は，甲９の他の部分の記載や甲９記載の発明が解決しようとする課題及びその解決手段と整合しないか，又は，技術的に解決不可能な内容を含むものであって，誤った記載と解される。したがって，前記段落【００７１】の記載のみから，甲９には技術事項Ｃが実質的に開示されていると認めることはできない。審決が，技術事項Ｃを根拠に，甲９において，「遊技制御基板１９９」から「払出制御回路基板１５２」へ伝達される信号は賞球個数信号Ｄ０〜Ｄ３がすべてであるとは認定できないと判断したことは誤りである。
・・・ 前記（２）のとおり，甲３には，サブ制御部６からメイン制御部１へのデータ信号入力を禁止し，サブ制御部６からメイン制御部１への不正信号の入力を防止するため，メイン制御部１とサブ制御部６との間のすべての信号について，信号の伝達方向を前記遊技制御基板から前記表示制御基板への一方向に規制するための信号伝達方向規制手段を設けることが実質的に記載されているものと認められる。そうすると，本件訂正発明１と甲３記載の発明との相違点は，本件訂正発明１は表＼示制御基板内及び遊技制御基板内の各々に信号伝達方向規制手段が実装されているのに対し，甲３記載の発明は，メイン制御部１（「遊技制御基板」に相当）及びサブ制御部６（「表示制御基板」に相当）の各々に信号伝達方向規制手段が実装されていないこととなる。また，前記（３）のとおり，甲９には，遊技機に関し，メイン制御部からサブ制御部への一方向通信とした構＼成を採用することにより，サブ制御部からメイン制御部へ入力される情報の入力部を利用した不正なデータの入力による不正改造等を防止することが記載されており，その具体的手段として，信号の伝達方向を遊技制御基板（メイン基板）からサブ基板への一方向に規制するために，前記遊技制御基板からの信号の入力のみを可能とし，前記遊技制御基板への信号の出力を不能＼とする信号伝達方向規制手段である信号回路２０９を遊技制御基板１９９（メイン基板）に設けるとともに，信号の伝達方向を前記遊技制御基板（メイン基板）からサブ基板への一方向に規制するために，前記サブ基板への信号の出力のみを可能とし，前記サブ基板からの信号の入力を不能＼とする信号伝達方向規制手段である信号回路２１７を払出制御回路基板１５２（サブ基板）に設けることが開示されていると認められる。さらに，甲９に記載された技術事項は，甲３記載の発明と同様に遊技機に関する技術分野において，不正信号の入力を防止するという目的を達成するためのものであり，甲３記載の発明においては１つであった一方向データ転送手段を，甲９のように入力側基板と出力側基板のそれぞれに設けることにより，より高い効果が期待できることは当然のことであるから，甲９記載の技術事項を甲３記載の発明に適用することは，当業者において容易であるといえる。なお，前記（３）のとおり，審決が技術事項Ｃとして認定した事項は，甲９記載の技術的思想に基づく適切な開示事項とは認められず，甲９記載の技術事項を甲３記載の発明に適用する際の阻害要因とはならない。したがって，甲９記載の技術事項を甲３記載の発明に適用することにより，本件訂正発明１の構成（ε）及び構＼成（ζ）を得ることは当業者が容易に想到し得ることといえる。以上によれば，本件訂正発明１は，甲３に記載された発明に甲９記載の技術事項及び周知技術を適用することにより，当業者が容易に想到することができるものであるから，本件訂正発明１の進歩性を肯定した審決の判断は誤りであり，取消事由２は理由がある

◆判決本文

　補正について新規事項であるした点は誤りであるが、進歩性なしとの判断については誤りでないと判断しました。ただ、進歩性の判断手法については一言述べられています。
　当裁判所は本件補正２について，新たな技術的事項を導入したとした審決の判断に誤りがあるとする取消事由１に係る主張は，理由があるが，本件補正２について，本願補正発明につき独立特許要件を欠くとした審決の判断に誤りがあるとする取消事由２に係る主張は，原告の主張を前提とする限りにおいては理由がないと解する。したがって，本件補正２を却下した上，本願を拒絶すべきものとした審決には，結果として，誤りはないものと判断する。
・・・ 審決は，本件補正２に関し，「『第一高分子樹脂材料及び第二高分子樹脂材料は，互いに異なるポリウレタン樹脂である』との明示的な記載を当初明細書等に見つけることはできない。」として，「第一高分子樹脂材料及び第二高分子樹脂材料の選択として，両者が『同一』であるか『互いに異なる』かに大別されるものであったとしても，そのうちの一方である『互いに異なるポリウレタン樹脂』を選択することは，新たな技術的事項を導入したものと認めざるを得ない。」と判断する。しかし，審決の判断は誤りである。当初明細書（甲１）の段落【００３３】には，「基布５０を被覆する第二高分子樹脂材料５８は（中略）ステープルファイバーバット５６を被覆する第一高分子樹脂材料に対して親和性を示す。実際，そのような親和性により，第一高分子樹脂材料および第二高分子樹脂材料をして使用される材料の選択が決定される。（中略）前記二つの材料はポリウレタン樹脂材料であってもよい。いずれにしても，その親和性により，第二高分子樹脂材料と（中略）第一高分子樹脂材料とが化学的に結合するようになり，硬化した第二高分子樹脂材料と基布の糸の間における機械的な結合が補強される。」旨の記載があり，第一高分子樹脂材料と第二高分子樹脂材料は，ともにポリウレタン樹脂材料である場合があって，両者は親和性を示し，化学的に結合するものであるから（この点は，当事者間に争いがない。），当初明細書には，両ポリウレタン樹脂が化学的に結合するものであること（両者が化学的に結合する反応性基をそれぞれの分子内に有すること）を前提として，両者が同一である場合と，互いに異なる場合の双方の技術が開示されている。そうすると，本件補正２は，「互いに異なる」ポリウレタン樹脂材料に限定したものであり，そのことにより，新たな技術を導入したものと解することは到底できない。以上のとおり，本件補正２について，新たな技術的事項を導入したとした審決の判断は誤りである。
・・・ なお，本願補正発明の進歩性の有無を判断するに当たり，審決は，本願補正発明と引用発明との相違点を認定したが，その認定の方法は，著しく適切を欠く。すなわち，審決は，発明の解決課題に係る技術的観点を考慮することなく，相違点を，ことさらに細かく分けて（本件では６個），認定した上で，それぞれの相違点が，他の先行技術を組み合わせることによって，容易であると判断した。このような判断手法を用いると，本来であれば，進歩性が肯定されるべき発明に対しても，正当に判断されることなく，進歩性が否定される結果を生じることがあり得る。相違点の認定は，発明の技術的課題の解決の観点から，まとまりのある構成を単位として認定されるべきであり，この点を逸脱した審決における相違点の認定手法は，適切を欠く。しかし，本件では，原告において，このような問題点を指摘することなく，また，平成２２年４月１５付けの第１準備書面において，審決のした本願補正発明の相違点１ないし５に係る認定及び容易想到性の判断に誤りがないことを自認している以上，審決の上記の不適切な点を，当裁判所の審理の対象とすることはしない。＼n

◆判決本文

　ＣＳ関連発明について、新規事項か否かが争われました。知財高裁は新規事項とした審決を維持しました。
　ところで，前記１で判示したとおり，当初明細書及び図面には，ダウンロードページの細部項目メニュ画面中の使用案内ボタンをクリックした場合，使用案内ページのどの画面に移動するかについて，明確な記載が認められず，当初明細書及び図面の記載を総合すると，使用案内ページのモデルメニュ画面に移動すると解するのが，最も自然な画面移動であって，選択したパソコンモデルに対応した，細部項目のメニュ画面やグラフィック情報及びテキスト情報を提供する画面などに直接移動することを示唆する記載は，当初明細書及び図面には見当たらない。また，ダウンロードボタンをクリックした場合も，ダウンロードページのモデルメニュ画面に移動すると解するのが，最も自然な画面移動であって，当初明細書及び図面には，選択したパソ＼コンモデルに対応した他の画面に直接移動することを示唆する記載も見当たらない。したがって，上記の補正事項を実現するために，前記のような直接的な画面移動を実現することは，各種のサービスページに共通して，選択されたパソコンモデルの種類を認識・保存するとの技術的事項を導入するものであり，また，移動メニュの同じサービスページのボタンであっても，そのボタンが設けられている画面(又はその表示内容)によって，ボタンをクリックした場合の移動する先の画面又はその表示内容が異なるという技術的事項を導入するものであるから，当初明細書及び図面に記載された事項ではなく，明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるということはできない。＼n

◆判決本文

　パチスロ機発明（CS関連発明？）について、訂正要件違反無し、無効理由無しとした審決が維持されました。
　原告は，訂正事項６（Ａ）について，審決のようにエリア４からエリア１までを順次チェックして最初にハズレとなる回をリーチ目に変更するものと解釈すると訂正事項６（Ｂ）の記載と重複し，訂正事項６（Ａ）が無意味な記載となるから訂正目的違反に当たる旨主張する。しかし，訂正事項６（Ａ）と訂正事項６(Ｂ)の記載に一部重複する部分があるとしても，これらはいずれも事前報知を行う場合を限定するものであり，重複記載により特許請求の範囲を不明確にするものでもないから，訂正事項６（Ａ）が訂正目的違反に当たるということもできない。なお，原告は，審決引用部分Ａの記載はエリア４が当たり（特定の識別情報に対応する表示結果）の場合について説明したものであるのに対し，訂正事項６（Ａ）はエリア４が当たりでない（特定の識別情報に対応するものでない表＼示結果）場合の記載であること，審決引用部分Ａの記載は，明細書の記載からはほとんど想定できない実施例であること，審決引用部分Ａの記載に従うと，エリア３ないしエリア１のデータは，打玉の始動入賞領域への入賞により生成された表示結果決定用データではない場合にも，再度リーチ目表＼示用データに変更されることになり，打玉の始動入賞領域への入賞により生成された表示結果決定用データがハズレか否かを判定するという訂正事項６（Ａ）の構＼成となっていないことから，審決引用部分Ａの記載に基づき訂正事項６（Ａ）が新たな技術事項の導入に当たるか否かを判断することは誤りである旨主張する。しかし，審決引用部分Ａには，常にエリア４の停止図柄データをリーチ目表示用の停止図柄データに変更するように構＼成することに代えて，エリア４に記憶されている停止図柄データが当たりであった場合にはエリア４をリーチ目表示用の図柄データに変更することなくエリア３からエリア１を順次チェックすることが記載されているのであって，エリア４が当たりでない場合はエリア４により事前報知を行うことも記載されているから，審決引用部分Ａの記載を根拠として，訂正事項６（Ａ）が新たな技術事項の導入に当たらないとした判断に誤りはない。また，エリア４に記憶されている停止図柄データが大当たり又は中当たりの値であった場合には，エリア３にはハズレのデータではなく，既にリーチ目表＼示用の図柄データに変更されたデータが入っている可能性が少なくない（エリア２及びエリア１についても同様）としても，そのことと新たな技術事項の導入に当たるか否かとは無関係であり，これをもって審決引用部分Ａの記載から訂正事項６（Ａ）が新たな技術事項の導入に当たらないとした判断が誤りであるということもできない。＼n

◆判決本文

◆関連事件です。平成21(行ケ)10282

　審決は新規事項であるとして訂正を認めませんでしたが、裁判所は、当初明細書の範囲内であるとしてこれを取り消されました。
　旧特許法１２６条１項は，訂正が許されるためには，いわゆる訂正の目的要件（本件では特許請求の範囲の減縮）を充足するだけでは足りず，「願書に添付された明細書又は図面に記載した事項の範囲内」であることを要するものと定めている。法が，いわゆる目的要件以外に，そのような要件を定めた理由は，訂正により特許権者の利益を確保することは，発明を保護する上で重要ではあるが，他方，新たな技術的事項が付加されることによって，第三者に対する不測の不利益が生じることを避けるべきであるという要請を考慮したものであって，特許権者と第三者との衡平を確保するためのものといえる。このように，訂正が許されるためには，いわゆる目的要件を充足することの外に，「願書に添付された明細書又は図面に記載した事項の範囲内」であることを要するとした趣旨が，第三者に対する不測の損害の発生を防止し，特許権者と第三者との衡平を確保する点にあることに照らすならば，「願書に添付された明細書又は図面に記載した事項の範囲内」であるか否かは，訂正に係る事項が，願書に添付された明細書又は図面の特定の箇所に直接的又は明示的な記載があるか否かを基準に判断するのではなく，当業者において，明細書又は図面のすべてを総合することによって導かれる技術的事項（すなわち，当業者において，明細書又は図面のすべてを総合することによって，認識できる技術的事項）との関係で，新たな技術的事項を導入するものであるか否かを基準に判断するのが相当である（知的財産高等裁判所平成１８年（行ケ）第１０５６３号平成２０年５月３０日判決参照）。・・・・本件訂正前の本件特許明細書の上記記載中の本件発明の作用・効果等の記載に照らすならば，i)本件発明を特徴づけている技術的構成は，特許請求の範囲の記載（請求項１）中の「継鉄部と，外周側が開放され内周側が連結された歯部とに分割されるとともに，前記歯部にコイルが巻装され，かつ，前記継鉄部と歯部とが，プレス抜きの後積層されて，一体的に構＼成されるステータコアと，前記ステータコアをインサート成形した絶縁性樹脂からなるフレームと，前記フレームに嵌合固定するブラケットとを有するモールドモータにおいて」までの部分にあるのではなく，むしろ，これに続いて記載されている「前記コイルの巻装形状を，コイルエンドの軸方向端面の外周側を平坦面にするとともに，コイルエンドの軸方向端面の内周側にテーパを形成した台形状とし，かつ，前記フレームのコイルエンドの軸方向端部の平坦面と接する部分の厚みを薄くし，前記コイルエンドと前記ブラケットとを，肉厚のきわめて薄い樹脂製のフレームからなる細隙を介して対向させたことを特徴とするモールドモータ。」との部分にあると解されるところ，本件特許明細書の「内周側が連結された歯部」との構成は，前段部分に記載されていること，ii)そして，「歯部」は，「内周側が絶縁性樹脂を介して連結された歯部」のみに限定された範囲のものであったとしても，「内周側が絶縁性樹脂を介さないで連結された歯部」を含む範囲のものであったとしても，本件発明の上記作用効果，すなわち，歯部間におけるコイルのスペースファクタを高くし，コイルの冷却を良好にすることにより，モータ特性を向上させ，モータの全長を短くするとの作用効果との関係においては，何らかの影響を及ぼすものとはいえないことが，それぞれ認められる。
イ　被告は，本件特許明細書の【図２】及び【図４】には，「歯部の内周側が絶縁性樹脂を介して連結されること」が明確に示されているとはいえない点を，本件訂正が「願書に添付された明細書又は図面に記載した事項の範囲内」の訂正であることを否定する根拠としている。しかし，訂正が，上記要件を充足するか否かは，明細書の実施例に図示されているか否かという形式的な観点から判断すべきではなく，当該明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係で，第三者に不測の損害を生じる可能性があると推測できるような，新たな技術的事項を導入したか否かを実質的に判断すべきであるから，被告の主張は採用の限りでない。この点，被告は，本件において，「絶縁性樹脂を介して連結された歯部」とする訂正を認めると，本件特許明細書の記載から予＼測できない範囲に特許権の効力が及ぶことになり，第三者に不測の損害を与えかねないと主張する。しかし，被告は，第三者に不測の損害を与えかねないような新たな技術的事項の内容を，何ら明らかにしていないので，被告の主張は採用できない。また，審決では，本件訂正が「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当すると判断しており，「内周側が絶縁性樹脂を介して連結された歯部」も本件訂正前の請求項１記載の発明に含まれることを認めているのであって，本件においては，本件訂正がされたからといって，第三者に不測の損害を与える可能性のある新たな技術的事項が付加されたことを，想定することは困難である。
ウ　したがって，「内周側が連結された歯部」（本件において，同構成が「内周側が絶縁性樹脂を介さないで連結された歯部」及び「内周側が絶縁性樹脂を介して連結された歯部」を含むことについては，争いがない。）を「内周側が絶縁性樹脂を介して連結された歯部」とした本件訂正は，明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入するものではないというべきである。＼n

◆判決本文

　 　補正事項は新規事項であるとした審決が取り消されました。
　審決は，本件補正が特許法１７条の２第３項の規定に違反するというものであるところ，同条の「明細書又は図面に記載した事項」とは，技術的思想の高度の創作である発明について，特許権による独占を得る前提として，第三者に対して開示されるものであるから，ここでいう「事項」とは明細書又は図面によって開示された発明に関する技術的事項であることが前提となるところ，「明細書又は図面に記載した事項」とは，当業者によって，明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり，補正が，このようにして導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該補正は，「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができると解すべきである。そこで，以下，本件補正が，上記の新たな技術的事項を導入しないものであるか否かを各補正事項ごとに検討する。・・・・前記１の段落【０００２】及び図７を参照すると，従来の携帯電話端末は，「音響信号（音声）を音声電気信号に変換するマイク８」と，「音声電気信号を音響信号に変換するスピーカ９」を備えており，また，本願発明の携帯電話端末に関して，「本装置の基本的な構成は，図７に示した従来の携帯電話端末とほぼ同様であり，従来と同様の部分としてアンテナ１と，無線部２と，ベースバンド処理部３と，表＼示部７と，マイク８と，スピーカ９と，バッテリ１１と，電源制御部１２とを備え，」（段落【００１６】参照）と記載されているとともに，発明の実施の形態を示す図１には，マイク８及びスピーカ９が制御部１０と矢印線により結ばれている様子が示されている。すると，当初明細書等に記載された本願発明の実施例としての携帯電話端末は，「マイク８」と「スピーカ９」とを備え，従来の携帯電話端末と同様に，「マイク８」は「音響信号（音声）を音声電気信号に変換する」ものであり，「スピーカ９」は「音声電気信号を音響信号に変換する」ものであると認められる。・・・以上のように，当初明細書等に記載された本願発明の課題とその解決手段及び周知技術を総合して考慮すると，本願発明の携帯電話端末において通信機能を停止した場合にそのまま使える機能＼としては，少なくとも時計機能，電話帳機能＼，マイクによる音声を電気信号に変換する機能，及びスピーカによる電気信号を音声に変換する機能＼が含まれるものと解される。(5) 以上のとおり，補正事項イ）ないしハ）は，当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであると認められるから，本件補正は，「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができると解される。

◆判決本文

　訂正要件違反かが争われました。新規事項でないとした判断は維持しましたが、当該構成要件を採用することは容易と判断して、無効理由なしとした審決を取り消しました。＼n 本件明細書における「台板」の構成は，埋込用アタッチメントの一部を構＼成する四角形の板状部材であって，その上部にフレーム及び振動装置を固定し，その下面中央部には杭の上部に嵌め込むための円筒状の嵌合部が設けてあるものとして記載されているということができるが，本件図面における振動装置の油圧モーターの油圧式ショベル系掘削機側の端は，台板とは別の部材である三角柱の３つの側面のうちの１つの面を開放状態としたような形状の部材によってカバーされており，同図面上は同油圧モーターの端がどこに位置するのかを確認することはできないから，台板の四辺のうち油圧式ショベル系掘削機側の辺が，油圧式ショベル系掘削機側にある振動装置の油圧モーターの端よりも油圧式ショベル系掘削機側にあることについて，本件明細書又は本件図面に直接的に記載されているとまで認めることはできない。もっとも，訂正が，当業者によって，明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該訂正は，明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてするものということができるので，本件訂正のうち特許請求の範囲に「上記台板(14)の四辺のうち油圧式ショベル系掘削機(9)側の辺は，油圧式ショベル系掘削機(9)側にある上記振動装置(2)の油圧モーター(21)の端よりも油圧式ショベル系掘削機(9)側にあり，」との記載を付加する部分が，本件明細書及び図面の記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入するものかどうかを判断するに当たっては，この種の杭埋込装置における前記説示した意味での台板の存在及び形状についての当業者の認識を踏まえる必要がある。・・・・ 以上によると，本件特許出願時における当業者にとって，油圧式ショベル系掘削機のアーム先端部に取り付ける埋込用アタッチメントとして，四角形の台板の上部に振動装置を備えるとともに，その下部略中央部に杭との嵌合部を備えるものはよく知られており，振動装置，四角形の台板及び嵌合部相互の関係については，四角形の台板を油圧モーターを含む振動装置が納まる程度の大きさとし，振動装置が隠れるように配置する構成のものが知られ，作業現場において長年にわたって使用されてきたものとして周知であったということができる。そうすると，本件訂正のうち，特許請求の範囲の【請求項１】及び【請求項２】について「上記台板(14)の四辺のうち油圧式ショベル系掘削機(9)側の辺は，油圧式ショベル系掘削機(9)側にある上記振動装置(2)の油圧モーター(21)の端よりも油圧式ショベル系掘削機(9)側にあり，」との限定を加える部分は，本件特許出願時において既に存在した「台板の上部に振動装置を設けるとともに，下面中央部に嵌合部を設ける」という基本的な構成を前提として，「振動装置の油圧モーターが油圧式ショベル系掘削機側にある」という当業者に周知の構＼成のうちの１つを特定するとともに，「台板」と「振動装置」の関係について，同様に当業者に周知の構成のうちの１つである「四角形の台板の上に油圧モーターが隠れるように振動装置を配置するという構＼成」に限定するものである。そして，上記イ(ア)ないし(ク)で認定した技術状況に照らすと，上記周知の各構成はいずれも設計的事項に類するものであるということができる。したがって，本件明細書及び図面に接した当業者は，当該図面の記載が必ずしも明確でないとしても，そのような周知の構＼成を備えた台板が記載されていると認識することができたものというべきであるから，本件訂正は，特許請求の範囲に記載された発明の特定の部材の構成について，設計的事項に類する当業者に周知のいくつかの構＼成のうちの１つに限定するにすぎないものであり，この程度の限定を加えることについて，新たな技術的事項を導入するものとまで評価することはできないから，本件訂正は本件明細書及び図面に記載した事項の範囲内においてするものとした本件審決の判断に誤りはない。・・・・そして，上記１(3)ウにおいて認定した本件特許出願時における当業者の認識を踏まえると，この種の杭打込装置において，「台板の上部に振動装置を設けるとともに，下面中央部に嵌合部を設ける」という構成は基本的な構＼成のうちの１つであると認められるから，引用例１に接した当業者は，同記載の図面から台板の存在を認識することができるというべきである。したがって，台板の有無及びその構成について，本件発明１と引用発明１との相違点２を認定した本件審決には，原告主張の誤りがあるといわなければならない。(2) しかしながら，本件審決は，引用発明１には台板の上部にあるものを保護するという技術思想を認めることができないとの理由により，引用発明１と本件発明１との相違点２に係る構成を導き出すことは当業者にとって容易であるということはできないと判断しているのであって，引用例１における台板の存在を認定したとしても，その判断が異なる結果となったとは解されず，本件審決による相違点２の認定の前記誤りは，結局，本件審決の結論に影響を及ぼすものということはできないから，原告主張の取消事由２も採用することができない。＼n

◆判決本文

　新規事項追加とした審決が、新たな技術的事項を導入したものでないとして取り消されました。
　発明とは，自然法則を利用した技術的思想であり，課題を解決するための技術的事項の組合せによって成り立つものであることからすれば，同条３項所定の出願当初明細書等に「記載した事項」とは，出願当初明細書等によって開示された発明に関する技術的事項であることが前提になる。したがって，当該補正が，明細書，特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入したものと解されない場合であれば，当該補正は，明細書，特許請求の範囲の記載又は図面に記載した事項の範囲内においてされたものというべきであって，同条３項に違反しないと解すべきである。ところで，特許法３６条５項は，特許請求の範囲には，「・・・特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない」と規定する。同規定は，特許請求の範囲には，「・・・特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載」すべきとされていた同項２号の規定を改正したものである（平成６年法律第１１６号）。従来，特許請求の範囲には，発明の構＼成に不可欠な事項以外の記載はおよそ許されなかったのに対して，同改正によって，発明を特定するのに必要な事項を補足したり，説明したりする事項を記載することも許容されることとされた。そこで，これに応じて，特許請求の範囲に係る補正においても，発明の構成に不可欠な技術的事項を付加する補正のみならず，それを補足したり，説明したりする文言を付加するだけの補正も想定されることになる。したがって，補正が，特許法１７条の２第３項所定の出願当初明細書等に記載した「事項の範囲内」であるか否かを判断するに際しても，補正により特許請求の範囲に付加された文言と出願当初明細書等の記載とを形式的に対比するのではなく，補正により付加された事項が，発明の課題解決に寄与する技術的な意義を有する事項に該当するか否かを吟味して，新たな技術的事項を導入したものと解されない場合であるかを判断すべきことになる。上記の観点から，本件補正の適否を判断する。・・・・(ア) 本件当初出願に係る特許請求の範囲（請求項１）においては，「高断熱・高気密住宅において」（構成Ａ）と記載されていた。前記アの認定によれば，同構＼成は，本件発明の解決課題及び解決機序と関係する技術的事項とはいい難く，むしろ，本件発明における課題解決の対象を漠然と提示したものと理解するのが合理的である。そして，本件補正によって，「高断熱・高気密住宅」については「熱損失係数が１．０〜２．５ｋｃａｌ／ｍ ・ｈ・℃」との事項が付加され，「熱損失係数が１．０〜２．５ｋｃａｌ／ｍ ・ｈ・℃の高断熱・高気密住宅」との構成とされた。ところで，「熱損失係数が１．０〜２．５ｋｃａｌ／ｍ ・ｈ・℃の高断熱・高気密住宅」との構成について，本件発明全体における意義を検討すると，形式的には，数値を含む事項によって限定されてはいるものの，熱損失係数の計算精度は高いものとはいえないと指摘されていること等に照らすならば，同構＼成は，補正前と同様に，本件発明の解決課題及び解決機序に関係する技術的事項を含むとはいいがたく，むしろ，本件発明における課題解決の対象を漠然と提示したものと理解するのが合理的である。本件補正の適否についてみてみると，仮に本件補正を許したとしても，先に述べた特許法１７条の２第３項の趣旨，すなわち，i)出願当初から発明の開示を十分ならしめ，発明の開示が不十＼分にしかされていない出願と出願当初から発明の開示が十分にされている出願との間の取扱いの公平性の確保，ii)出願時に開示された発明の範囲を前提として行動した第三者が被る不測の不利益の防止，という趣旨に反するということはできない。そうすると，本件補正は，本件発明の解決課題及び解決手段に寄与する技術的事項には当たらない事項について，その範囲を明らかにするために補足した程度にすぎない場合というべきであるから，結局のところ，明細書，特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入していない場合とみるべきであり，本件補正は不適法とはいえない。・・・・そうすると，仮に，本件補正によって付加された事項が技術的内容を含んでいると解したとしても，本件出願当初明細書には「熱損失係数が１．０〜２．５ｋｃａｌ／ｍ ・ｈ・℃」における数値が明示されているわけではないが，本件発明の課題解決の対象である「高断熱・高気密住宅」をある程度明りょうにしたにすぎないという意味を超えて，当該数値に本件発明の解決課題及び解決手段との関係で格別な意味を見いだせない本件においては，その付加された事項の内容は，本件出願当初明細書において既に開示されていると同視して差し支えないといえる。したがって，本件補正は，明細書，特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入した場合であるとはいえない。

◆判決本文

　分割要件を満たしていないとした審決が維持されました。
「以上のとおり，本件原出願明細書には，発明の目的を「メンテナンスが行ないやすく，且つ，部品点数を少なくしつつも剛性の大きな（強度の高い）細断機を提供すること」とし，具体的には「前後の揺動側壁が開くので，メンテナンスが行ないやすい。」，また，「２本の支持軸と１本の連結材で左右の固定側壁を連結するので，細断機の剛性を大きくすることが出来る。」，更に，「２本の支持軸が，揺動側壁の枢軸と左右の固定側壁を連結する連結材とを兼ねているので，部品点数を少なくしてコスト低減を図ることが出来る。」発明が記載，開示されている。そうすると，「左右の固定側壁の上部前部に渡し止められた連結材」（本件連結材）は，細断機の剛性を大きくするという発明の解決課題を達成するための必須の構成であり，本件原出願明細書には，同構＼成を有する発明のみが開示されており，同構成を具備しない発明についての記載，開示は全くなく，また，自明であるともいえない。したがって，本件原出願明細書の特許請求の範囲に記載された，「左右の固定側壁の上部前部に渡し止められた連結材」との記載部分を本件原出願明細書の「特許請求の範囲」の記載から削除したことは，細断機の剛性確保に関して，新たな技術的意義を実質的に追加することを意味するから，本件分割出願は，もとの出願の願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内においてしたものではなく，分割出願の要件を満たしていないから，不適法である。＼n

◆平成21(行ケ)10049　審決取消請求事件　特許権　行政訴訟　平成21年10月28日　知的財産高等裁判所
　

　侵害訴訟で、除くクレームが新規事項かが争われました。

　特許法１７条の２第３項は，第１項の規定により明細書等について補正をするときは，願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてしなければならないと規定している。そして，「明細書等に記載した事項」とは，その発明の属する技術の分野における通常の知識を有するもの（当業者）を基準として，明細書・特許請求の範囲・図面のすべての記載を総合して理解することができる技術的事項のことであり，補正が，上記のようにして導かれる技術的事項との関係で新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該補正は「明細書等に記載した事項の範囲内」であると解すべきである。したがって，特許請求の範囲の減縮を目的として特許請求の範囲に限定を付加する補正を行う場合，付加される補正事項が当該明細書等に明示されているときのみならず，明示されていないときでも新たな技術的事項を導入するものではないときは，「明細書等に記載した事項の範囲内」の減縮であるというべきであり，このことは除くクレームを付加する補正においても妥当する。・・・別件特許は，球状活性炭に関し，本件特許とは異なり，フェノール樹脂又はイオン交換樹脂を出発原料として特定せず，また，本件特許では従来技術に属するものとされるピッチ類を用いても調整が可能であるとして，このＲ値の観点から球状活性炭を特定したものである。そうすると，球状活性炭のうちフェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として用いた場合において，そのＲ値が１．４以上であるときには，本件特許に係る発明と別件特許に係る発明は同一であるということができる。そして，本件補正は，このＲ値が１．４以上である球状活性炭を特許請求の範囲から除くことを目的とするものであり，特許請求の範囲の記載に技術的観点から限定を加えるものではなく，新たな技術的事項を導入するものではないと認めるのが相当である。・したがって，本件補正は，「明細書等に記載した事項の範囲内」の減縮であるので，特許法１７条の２第３項に違反するものではなく，本件特許は，無効とされるべきものとは認められない。なお，本件特許の審決取消請求訴訟において，同様の判断がされている（知的財産高等裁判所平成２１年３月３１日判決・甲７７）。」＼n

◆平成19(ワ)3494　特許権侵害差止等請求事件　特許権　民事訴訟　平成21年08月27日　東京地方裁判所
　

　補正された事項が新規事項であるとした審決を取り消しました。
　上記の認定事実によれば，本件補正事項である「マンガン化合物のみに機械的な力と熱エネルギーを同時に加え」るとの事項が，本願当初明細書等の実施例１に開示されていることは明らかである。すなわち，実施例１では，原料マンガン化合物のＭＨ処理の段階において，マンガン化合物である二酸化マンガンには機械的な力（剪断応力と圧縮応力）と熱エネルギー（１００℃の熱の加熱）が加えられている。その後のスピネル構造のリチウムマンガン複合酸化物の製造において，マンガン化合物以外のリチウム化合物である水酸化リチウム一水和物が添加・混合され，混合後に４００〜５００℃の炉で大気中７時間熱処理が行われ，その後冷却された再度混合されて均一化された粉末が７５０℃の空気雰囲気下で２次熱処理を受けてリチウムマンガンスピネル粉末とされるが，その間は熱エネルギーが加えられるものの，リチウム化合物には機械的な力が同時に加えられるものではない。したがって，本件補正事項は，本願当初明細書等の実施例１に基づくものであるから，本願当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との対比において，新たな技術的事項を導入するものとはいえない。また，本件補正により，本件補正前発明に関する技術的事項に何らかの変更を生じさせているものということはできない。イ　被告は，本願当初明細書等の実施例１では，ＭＨ処理の対象にマンガン化合物以外にも水素イオン及びその他の揮発可能＼なイオンや結晶水を含み，これらがＭＨ処理を受けるから，マンガン化合物のみに機械的な力と熱エネルギーを同時に加えることは新規事項の追加に当たると主張する。しかし，被告の上記主張は失当である。すなわち，前記認定の本願当初明細書等の記載によれば，本願発明において，ＭＨ処理を実施する目的は，原料の２次粒子内部に存在する吸着水，結晶水，水素イオン及びその他の揮発可能なイオンを揮発させることにあり，当業者であれば，このような不純物の除去を当然の前提としていると解するのが相当である。そうすると，当業者は，本件補正における「マンガン化合物のみ」を，このような不純物をも含んだＭＨ処理前の「マンガン化合物のみ」との意味であると理解するといえる。」＼n

◆平成20(行ケ)10420　審決取消請求事件　特許権　行政訴訟　平成21年09月30日　知的財産高等裁判所

　　　審査においてした補正が要旨変更と判断され、特許法１０４条の３により権利行使が制限されました。
　「明細書の要旨」とは，旧特許法上その意義を定めた明文の規定がないものの，特許請求の範囲に記載された技術的事項を指すものと解すべきである。したがって，特許請求の範囲を増加し，減少し，変更することは，その本来的意味においては，いずれも明細書の要旨を変更するものということができる。しかし，「出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前に，願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内において特許請求の範囲を増加し減少し又は変更する補正は，明細書の要旨を変更しないものとみなす」と定めているから（旧。特許法４１条），当該補正が明細書の要旨を変更することになるか否かは，結局のところ，当該補正後の特許請求の範囲に記載された技術的事項が「願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内」か否かによって決せられることになる。そして，「願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項」とは，当業者によって，出願時の明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり，このように導かれる技術的事項との関係において，当該補正が特許請求の範囲の記載に新たな技術的事項を導入するものであるときは，当該補正は，「願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということはできず，明細書の要旨を変更するものということになる。以下，このような見地から本件補正が当初明細書の特許請求の範囲に記載された技術的事項に新たな技術的事項を導入するものであるか否かを検討する。
　・・・イ　このように，当初明細書等に開示された発明は，もっぱら，複数の画像表示部で１つの画面を構＼成し，かつ，折りたたみ可能とすることにより，不要時には小さく，必要時には大きくすることができ，装置の小型化と画面の大型化を同時に実現できる画像表＼示装置であったといえる。そして，このときの各画像表示部の位置関係について，被告は，相互に当接していることを要する旨主張し，当初明細書等の実施例の説明においては「当接して」との文言が記載されている（上記(4)オ(ア)）ところ，必ずしも各画像表示部が「当接」すなわち当たり接していなくても，１つの画像表＼示がなされたと認識し得るような近接した位置関係にあれば，当初明細書等の上記発明の効果を奏しないとはいえない。したがって，当初明細書等に記載された発明は，「当接する」ことまでは要しないが，少なくとも複数の画像表示部が１つの画像を表＼示していると認識し得る程度に近接していることを要するというべきであって，各画像表示部が離れた位置にあることによって１つの画面を構＼成しないような画像表示装置は記載も示唆もされていないというべきである。そして，かかる構＼成が当業者にとって自明であったともいえない。補正事項?@に係る補正後の特許請求の範囲の記載では「画像表示用の表＼示部を複数有し」とされているのみで，「複数の画像表示部が一つの画像表＼示がなされたと認識し得る程度に近接している」もの以外の構成を包含し得るものとなっているから，補正事項?@に係る補正は，当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係で，当初明細書等に開示された発明の構成に関する技術的事項に新たな技術的事項を導入するものというべきである。したがって，同補正は，当初明細書等の範囲内においてするものではなく，当初明細書等の要旨を変更するものというべきである。」

◆平成20(ワ)4056　損害賠償請求事件　特許権民事訴訟　平成21年03月05日　大阪地方裁判所

　訂正要件について新規事項か否かが一つの争点でしたが、知財高裁は、審決を維持しました。
　　　「特定図柄の半透明に形成された部分以外の部分は，種類ごとに異なる色に着色されると共に，遮光性が付された」との訂正事項（訂正事項２）が新規事項の追加に当たるかについて判断する。(1) まず，特許法１２６条３項にいう「願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面…に記載した事項の範囲内において」との文言について，「明細書，特許請求の範囲又は図面…に記載した事項」とは，当業者によって，明細書，特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり，訂正が，このようにして導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該訂正は，「明細書，特許請求の範囲又は図面…に記載した事項の範囲内において」するものということができる。もっとも，明細書，特許請求の範囲又は図面に記載された事項は，通常，当該明細書，特許請求の範囲又は図面によって開示された技術的思想に関するものであるから，例えば，特許請求の範囲の減縮を目的として，特許請求の範囲に限定を付加する訂正を行う場合において，付加される訂正事項が当該明細書，特許請求の範囲又は図面に明示的に記載されている場合や，その記載から自明である事項である場合には，そのような訂正は，特段の事情のない限り，新たな技術的事項を導入しないものであると認められ，「明細書，特許請求の範囲又は図面…に記載した事項の範囲内において」するものであるということができる。・・・・訂正前明細書（甲１３）の段落【００２５】には，「各シンボルは上記実施形態と同様にリール帯３１を形成する透明フィルム材の裏面に光透過性有色インキが印刷されて描かれているが，各半透明部分３２ａおよび３３ａにはこの有色インキが印刷されていない。その後の光透過性白色インキによる背景印刷は全面に対して行われ，最後の遮光性銀色インキによるマスク処理は各半透明部分３２ａおよび３３ａを除く領域に対して行われている。」との記載があるが，これも，各シンボルがリール帯３１を形成する透明フィルム材の裏面に光透過性有色インキが印刷されて描かれていることを示すものにすぎない。したがって，訂正前明細書，特許請求の範囲又は図面（甲１３）の記載を総合しても，当業者が，本件訂正発明のように，異なる種類の複数の特定図柄の一部分に半透明部分を形成するという構成において，「種類ごとに異なる色に着色」するという構＼成を採用することの技術的意義について導くことができるとはいえず，本件訂正発明のように，異なる種類の複数の特定図柄の一部分に半透明部分を形成するという構成において，「種類ごとに異なる色に着色」するという構＼成を採用することの技術的意義は不明というほかない。そうすると，たとえ属性ごとに各図柄を色で塗り分けること自体は周知の事項であるとしても，そのような技術的意義が不明である構成を新たに導入することについてまで，同様に周知の事項であるということはできない。」

◆平成20(行ケ)10254　審決取消請求事件　特許権行政訴訟　平成20年12月25日　知的財産高等裁判所

出願当初の明細書に記載されていた事項が、ある装置が当然の前提であるとして、その前提を削除する補正は要旨変更であるとした補正却下不服審決を維持しました。
　「以上によれば，本願の出願当初明細書における本願発明は，遊技球の通過を検出し，これに基づく特典の付与を可能とする始動ゲート装置を備えた遊技機に関するものであり，遊技機の遊技盤に形成された遊技領域に設けられる始動ゲート装置（これは，従来，遊技球の通過に基づき可変表＼示ゲームの始動条件を付与可能な通過チャッカとして多用されていたものである。）について，従来技術においては単に球検出部を遊技盤面に突出させ，その球検出部の周りをシンプルなゲート部材で囲った程度の構＼成であり，球が一瞬の間に球検出部を通り抜け，後は遊技盤面にごく普通に落下していくという単調さであったものを，球の通過を検知し，これに基づいて可変表示ゲームの始動等の特典を付与することを可能＼としつつ，通過した球の挙動を変化させて遊技者の興趣を増大させるという意義を有するものである。そして，本願の出願当初明細書には，ここでの「特別可変表示装置」につき，可変表＼示ゲーム，すなわち，始動口にパチンコ玉が入賞すると３箇所の特別図柄表示部における図柄が所定時間変動表＼示された後に停止表示され，その際３箇所の図柄が揃うと特賞遊技状態（大当たり）となるゲームの表＼示を可能とするため遊技領域に設けられた表＼示装置である旨，また，「特別変動入賞装置」につき，このようにして特賞遊技状態となった場合に開閉扉が所定時間ずつ開放されるという特別遊技を可能とするための装置である旨の記載があると認められるものの，「特別可変表＼示装置」が上記のように特別変動入賞装置の作動を決定する特別可変表示ゲームを実施する以外，他の目的があるとの記載はない。そうすると，本件出願当初の明細書に記載された特別可変表＼示装置は，特別変動入賞装置の作動を決定する目的を有する装置であって，特別入賞装置とともに存在することに技術的意義を有する装置であると認められる。(4) これに対し，本件補正後の請求項１の記載は前記第３，１，(2)ウのとおりであるところ，これによると，「特別可変表示装置」については，「普通変動入賞装置への遊技球の入賞に基づき特別可変表＼示ゲームを表示可能＼な特別可変表示装置」と特定されているものの，「特別変動入賞装置」については規定するところがないから，本願補正発明は，特別可変表＼示装置を有しつつ特別変動入賞装置を有しない遊技機，換言すれば，特別変動入賞装置の作動を決定する目的を持たず特別入賞装置とともに存在することを要しない特別可変表示装置をも，その請求の範囲に含むものである。そして，本願の出願当時におけるパチンコに代表＼される遊技機の技術分野において，特別変動入賞装置と無関係な特別可変表示装置が遊技機に単体で存在することが自明であったとは認め難いから，このような遊技機（特別変動装置の作動との関係から切り離された「特別可変表＼示装置」が単体で存在する遊技機）を出願当初の明細書から把握することは自明のことではないというべきである。そうすると，本件補正は，明細書の中に新たに遊技機に単体で存在する特別可変表示装置という技術的事項を導入するものであるから，明細書の要旨を変更するものといわなければならない。」
◆平成19(行ケ)10431　補正却下決定取消請求事件　特許権行政訴訟　平成20年07月30日　知的財産高等裁判所

　訂正要件を満たしていないとした審決を取り消しました。
　　「特許法１３４条の２第５項で準用する同法１２６条３項該当性についてア訂正が，当業者によって，明細書，特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該訂正は，「明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができ，特許請求の範囲の減縮を目的として，特許請求の範囲に限定を付加する訂正を行う場合において，付加される訂正事項が当該明細書又は図面に明示的に記載されている場合や，その記載から自明である事項である場合には，そのような訂正は，特段の事情のない限り，新たな技術的事項を導入しないものであると認められ，「明細書，特許請求の範囲又は図面に記載された範囲内において」するものであるということができる（知的財産高等裁判所平成１８年（行ケ）第１０５６３号事件・平成２０年５月３０日判決参照）。以上を前提として，訂正事項１及び５について，「明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において」するものであるか否かを検討する。・・・・・ウ　本件明細書の前記イの各記載によれば，【請求項１】には，衣服の身頃，襟，襟口，ポケット又はポケットフラップの周縁に沿って袋を形成することが記載されており（前記イ(ア)），段落【００１７】には，ワイヤの取付位置として，襟，襟口（襟の開き部分），袖の下部，身頃の下部，ポケットの縁，ポケットフラップの縁が記載されており（前記イ(イ)），段落【００１９】には，ワイヤの取付構造（方法）として，衣服の表＼側を構成する主布の裏側に，別布を縫合して袋を形成し，この袋の内部にワイヤを挿通させることが記載されており（前記イ(ウ)），段落【００２１】には，ワイヤの取付位置として，襟の周縁，襟口の周縁が記載されており（前記イ(エ)），段落【００２２】には，ワイヤの取付位置として，ポケットの開口の周縁，ポケットフラップの周縁が，それぞれ記載されている（前記イ(オ)）と認められる。すなわち，本件明細書には，?@「衣服の襟，ポケット又はポケットフラップの周縁に沿って袋を形成」することが記載され（【請求項１】），?Aワイヤの取付位置として，「衣服の襟，ポケット又はポケットフラップの周縁」が記載され（段落【００１７】，【００２１】及び【００２２】），?Bワイヤの取付構造（方法）として，「衣服の表＼側を構成する主布の裏側に別布を縫合して，袋を形成」すること，この袋の内部にワイヤを挿通させることが記載されている（段落【００１９】）といえる。そうすると，「衣服の襟，ポケット又はポケットフラップの周縁に沿って袋を形成」して，「衣服の襟，ポケット又はポケットフラップの周縁」にワイヤを取り付けるに当たり，「衣服の表＼側を構成する主布の裏側に別布を縫合して，袋を形成」し，この袋の内部にワイヤを挿通させるようにすることは，本件明細書の記載を総合することにより導かれる技術的事項であり，当業者であれば，本件明細書の記載から自明である事項として，認識することができるというべきである。」

◆平成20(行ケ)10053　審決取消請求事件　特許権行政訴訟　平成20年06月12日　知的財産高等裁判所

　　大合議判決です。除くクレームによる消極的限定について、訂正要件を満たしているかが争われました。裁判所は、「願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内」の意義について一般論を述べた上、本件は上記範囲内の訂正であると認めました。
　　「このような特許法の趣旨を踏まえると，平成６年改正前の特許法１７条２項にいう「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」との文言については，次のように解するべきである。すなわち，「明細書又は図面に記載した事項」とは，技術的思想の高度の創作である発明について，特許権による独占を得る前提として，第三者に対して開示されるものであるから，ここでいう「事項」とは明細書又は図面によって開示された発明に関する技術的事項であることが前提となるところ，「明細書又は図面に記載した事項」とは，当業者によって，明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり，補正が，このようにして導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該補正は，「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができる。そして，同法１３４条２項ただし書における同様の文言についても，同様に解するべきであり，訂正が，当業者によって，明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該訂正は，「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができる。もっとも，明細書又は図面に記載された事項は，通常，当該明細書又は図面によって開示された技術的思想に関するものであるから，例えば，特許請求の範囲の減縮を目的として，特許請求の範囲に限定を付加する訂正を行う場合において，付加される訂正事項が当該明細書又は図面に明示的に記載されている場合や，その記載から自明である事項である場合には，そのような訂正は，特段の事情のない限り，新たな技術的事項を導入しないものであると認められ，「明細書又は図面に記載された範囲内において」するものであるということができるのであり，実務上このような判断手法が妥当する事例が多いものと考えられる。
・・・・上記アのとおり，訂正が，当業者によって，明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該訂正は，「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができるというべきところ，上記イによると，本件各訂正による訂正後の発明についても，成分（Ａ）〜（Ｄ）及び同（Ａ）〜（Ｅ）の組合せのうち，引用発明の内容となっている特定の組合せを除いたすべての組合せに係る構成において，使用する希釈剤に難溶性で微粒状のエポキシ樹脂を熱硬化性成分として用いたことを最大の特徴とし，このようなエポキシ樹脂の粒子を感光性プレポリマーが包み込む状態となるため，感光性プレポリマーの溶解性を低下させず，エポキシ樹脂と硬化剤との反応性も低いので現像性を低下させず，露光部も現像液に侵されにくくなるとともに組成物の保存寿命も長くなるという効果を奏するものと認められ，引用発明の内容となっている特定の組合せを除外することによって，本件明細書に記載された本件訂正前の各発明に関する技術的事項に何らかの変更を生じさせているものとはいえないから，本件各訂正が本件明細書に開示された技術的事項に新たな技術的事項を付加したものでないことは明らかであり，本件各訂正は，当業者によって，本件明細書のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであることが明らかであるということができる。したがって，本件各訂正は，平成６年改正前の特許法１３４条２項ただし書にいう「願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものであると認められる」

◆平成18(行ケ)10563　審決取消請求事件　特許権行政訴訟　平成20年05月30日　知的財産高等裁判所