新規事項

　訂正要件について新規事項か否かが一つの争点でしたが、知財高裁は、審決を維持しました。
　　　「特定図柄の半透明に形成された部分以外の部分は，種類ごとに異なる色に着色されると共に，遮光性が付された」との訂正事項（訂正事項２）が新規事項の追加に当たるかについて判断する。(1) まず，特許法１２６条３項にいう「願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面…に記載した事項の範囲内において」との文言について，「明細書，特許請求の範囲又は図面…に記載した事項」とは，当業者によって，明細書，特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり，訂正が，このようにして導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該訂正は，「明細書，特許請求の範囲又は図面…に記載した事項の範囲内において」するものということができる。もっとも，明細書，特許請求の範囲又は図面に記載された事項は，通常，当該明細書，特許請求の範囲又は図面によって開示された技術的思想に関するものであるから，例えば，特許請求の範囲の減縮を目的として，特許請求の範囲に限定を付加する訂正を行う場合において，付加される訂正事項が当該明細書，特許請求の範囲又は図面に明示的に記載されている場合や，その記載から自明である事項である場合には，そのような訂正は，特段の事情のない限り，新たな技術的事項を導入しないものであると認められ，「明細書，特許請求の範囲又は図面…に記載した事項の範囲内において」するものであるということができる。・・・・訂正前明細書（甲１３）の段落【００２５】には，「各シンボルは上記実施形態と同様にリール帯３１を形成する透明フィルム材の裏面に光透過性有色インキが印刷されて描かれているが，各半透明部分３２ａおよび３３ａにはこの有色インキが印刷されていない。その後の光透過性白色インキによる背景印刷は全面に対して行われ，最後の遮光性銀色インキによるマスク処理は各半透明部分３２ａおよび３３ａを除く領域に対して行われている。」との記載があるが，これも，各シンボルがリール帯３１を形成する透明フィルム材の裏面に光透過性有色インキが印刷されて描かれていることを示すものにすぎない。したがって，訂正前明細書，特許請求の範囲又は図面（甲１３）の記載を総合しても，当業者が，本件訂正発明のように，異なる種類の複数の特定図柄の一部分に半透明部分を形成するという構成において，「種類ごとに異なる色に着色」するという構＼成を採用することの技術的意義について導くことができるとはいえず，本件訂正発明のように，異なる種類の複数の特定図柄の一部分に半透明部分を形成するという構成において，「種類ごとに異なる色に着色」するという構＼成を採用することの技術的意義は不明というほかない。そうすると，たとえ属性ごとに各図柄を色で塗り分けること自体は周知の事項であるとしても，そのような技術的意義が不明である構成を新たに導入することについてまで，同様に周知の事項であるということはできない。」

◆平成20(行ケ)10254　審決取消請求事件　特許権行政訴訟　平成20年12月25日　知的財産高等裁判所

　　補正要件を満たしているかが争われました。知財高裁は、限定的減縮でない、新規事項であるとした審決を維持しました。
　　「前記本件出願当初明細書の記載，とりわけその記載中に円形，四角形，三角形等のシンボル等が例示されていること（【００１４】）に照らすならば，本願発明における「ケース（１２）上の目印（３２，３６，４０）に一致する目印（３４，３８，４２）を備えること」との事項の「目印を備える」とは，ケースそのものを目印として用いることを含むものではなく，ケース上に，ケースとは別個のシンボル等を目印として用いることを指すものと理解するのが相当である。これに対し，本願補正発明における「異なる注射器の目印として異なる目印あるいはケースが設けられ（る）」との事項は，「ケース」と記載されていることに照らすと，目印として，すなわち視覚を通じて区別する手段として使用されるものが，「異なる目印」ばかりでなく「異なるケース」（「異なる」との語が「目印」のみならず「ケース」をも修飾していることは当然である。）をも含み，ケースそのものを目印として使用する場合を含んでいることは明らかである。そうすると，本件補正は，本願発明における，ケースそのものを「目印」として使用しない態様から，本願補正発明における，ケースそのものを「目印」として使用する態様に，その範囲を拡張したものといえる。・・・前記(1)，(2)で認定判断したとおり，本件出願当初明細書には，ケースそのものを目印として使用することの記載ないし開示はない。すなわち，ケースは，本来的には，物品などを収容するためのものであるのに対し，目印は，外部から視覚を通じて区別するための手段であるから，両者はその意義及び機能において相違するところ，本件出願当初明細書及び図面のいずれにおいても，ケースの形状や色彩等を，視覚を通じて区別する機能＼を有するものとして使用することを記載，示唆する記載はない。」

◆平成20(行ケ)10168　審決取消請求事件　特許権　行政訴訟 平成20年11月27日　知的財産高等裁判所

　古い判決ですが、新規事項に関する判断ですのでアップしました。 東京高裁は、”クレームの用語を削除する補正は新規事項である”とした審決を取り消しました。
　「しかしながら，【０００５】【作用】には，「上方階のベランダの下面と下方階 のベランダの立上がり壁部の上端部との間にサポート部材を設置する場合には、そ のサポート部材の下端部を前記横部材の上面に形成した係止部に係合することによ り極めて容易に設置することができる」との記載があり，この記載からみると，横 部材の上部にサポート部材を係止することは，本願発明にとって付加的な要素にす ぎないものと認められる。上記【０００４】，【００１０】の記載もこの付加的な 要素についての手段及び効果について触れたものと認めることができる。 　当初明細書には，実施例の説明においてもサポート部材に関する記載があるが， あくまでも実施例に関するものにすぎず，上記認定を妨げるものではない。 　３　そして，立上がり壁部の開口部を塞ぐ防護用のパイプを設置するに当たり， 壁部の側面を締め付けるために，横部材の上部にサポート部材を上方から係止する 構成が，技術的視点から見て必然的に伴うものと認めることはできないから，「出願当初の明細書の記載によれば，「横部材」は，その上面にサポート部材を係合さ＼nせるための「係止部」を形成したものについてしか記載されておらず，そのような 「係止部」を有しない「横部材」については何らの記載も示唆もない。」とした審 決の認定は誤りである。」

◆平成16(行ケ)4　審決取消請求事件　特許権行政訴訟　平成16年06月28日　東京高等裁判所

出願当初の明細書に記載されていた事項が、ある装置が当然の前提であるとして、その前提を削除する補正は要旨変更であるとした補正却下不服審決を維持しました。
　「以上によれば，本願の出願当初明細書における本願発明は，遊技球の通過を検出し，これに基づく特典の付与を可能とする始動ゲート装置を備えた遊技機に関するものであり，遊技機の遊技盤に形成された遊技領域に設けられる始動ゲート装置（これは，従来，遊技球の通過に基づき可変表＼示ゲームの始動条件を付与可能な通過チャッカとして多用されていたものである。）について，従来技術においては単に球検出部を遊技盤面に突出させ，その球検出部の周りをシンプルなゲート部材で囲った程度の構＼成であり，球が一瞬の間に球検出部を通り抜け，後は遊技盤面にごく普通に落下していくという単調さであったものを，球の通過を検知し，これに基づいて可変表示ゲームの始動等の特典を付与することを可能＼としつつ，通過した球の挙動を変化させて遊技者の興趣を増大させるという意義を有するものである。そして，本願の出願当初明細書には，ここでの「特別可変表示装置」につき，可変表＼示ゲーム，すなわち，始動口にパチンコ玉が入賞すると３箇所の特別図柄表示部における図柄が所定時間変動表＼示された後に停止表示され，その際３箇所の図柄が揃うと特賞遊技状態（大当たり）となるゲームの表＼示を可能とするため遊技領域に設けられた表＼示装置である旨，また，「特別変動入賞装置」につき，このようにして特賞遊技状態となった場合に開閉扉が所定時間ずつ開放されるという特別遊技を可能とするための装置である旨の記載があると認められるものの，「特別可変表＼示装置」が上記のように特別変動入賞装置の作動を決定する特別可変表示ゲームを実施する以外，他の目的があるとの記載はない。そうすると，本件出願当初の明細書に記載された特別可変表＼示装置は，特別変動入賞装置の作動を決定する目的を有する装置であって，特別入賞装置とともに存在することに技術的意義を有する装置であると認められる。(4) これに対し，本件補正後の請求項１の記載は前記第３，１，(2)ウのとおりであるところ，これによると，「特別可変表示装置」については，「普通変動入賞装置への遊技球の入賞に基づき特別可変表＼示ゲームを表示可能＼な特別可変表示装置」と特定されているものの，「特別変動入賞装置」については規定するところがないから，本願補正発明は，特別可変表＼示装置を有しつつ特別変動入賞装置を有しない遊技機，換言すれば，特別変動入賞装置の作動を決定する目的を持たず特別入賞装置とともに存在することを要しない特別可変表示装置をも，その請求の範囲に含むものである。そして，本願の出願当時におけるパチンコに代表＼される遊技機の技術分野において，特別変動入賞装置と無関係な特別可変表示装置が遊技機に単体で存在することが自明であったとは認め難いから，このような遊技機（特別変動装置の作動との関係から切り離された「特別可変表＼示装置」が単体で存在する遊技機）を出願当初の明細書から把握することは自明のことではないというべきである。そうすると，本件補正は，明細書の中に新たに遊技機に単体で存在する特別可変表示装置という技術的事項を導入するものであるから，明細書の要旨を変更するものといわなければならない。」
◆平成19(行ケ)10431　補正却下決定取消請求事件　特許権行政訴訟　平成20年07月30日　知的財産高等裁判所

　　　争点の一つが新規事項か否かです。裁判所は、新規事項であるとした審決を維持しました。
　「以上のとおり，本願において，「ばね掛けに係合されたラッチばねの端部を耐摩部片に掛け止める」との構成における「掛け止められる」は，「引っ掛けて離れないようにする，固定する」との意味に理解するのが相当であるが，そのような構＼成が付加されることは，例えば，ラッチばねの横ずれ防止効果や「はずれにくくする」との効果やラッチとラッチばねの設置の位置関係の自由度の拡大効果など技術的な観点から新たな事項が付加されるものと解される余地が生ずる。ところで，上記のとおり，本件出願当初明細書には，ラッチばねで付勢させた平板状のラッチを備えたダイヤル錠において，「『高分子材料から成る耐摩部片』を用いること」，及び「『金属材料製のラッチ本体』と『高分子材料から成る耐摩部片』との固着方法」についての記載はあるものの，専らその点の開示に尽きるのであって，「ラッチばねの端部」と「耐摩部片」との位置関係について開示又は示唆する記載がないことはもとより，図３においても，「ラッチばね」のラッチ本体側の端部が「ばね掛け」（ばね止め）の周囲に位置することが示されているが，「ラッチばね」のラッチ本体側の端部と「ばね掛け」（ばね止め）との位置関係，係合の有無，態様は何ら示されていない。そうすると，「ばね掛けに係合させたラッチばねの端部を耐摩部片に掛け止める」との構成は，本件出願当初明細書及び図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との対比において，新たに導入された技術的事項であるというべきである。この点について，原告は，本件出願当初明細書添付の図４及び図５（同各図から原告が描いた斜視図である甲１４の図を含む。）によれば，「ラッチばねの端部を耐摩部片に掛け止めするようにしている」ことが示されていると主張する。しかし，上記各図のいずれによるも，ばね掛けに係合されたラッチばねの端部が耐摩部片に引っ掛けて離れないようにする，固定するとの技術的事項が示されているとはいえない。以上のとおり，本件補正は，本件出願当初明細書及び図面に記載した事項の範囲内においてされたものではないとした審決の判断に誤りはない。」

◆平成19(行ケ)10432　審決取消請求事件　特許権行政訴訟　平成20年07月17日　知的財産高等裁判所

　請求項１に『ダイオキシン類の含有量を飲料水レベルにまで浄化する』という事項を追加したことが新規事項か否かが争われました。裁判所は、新規事項であるとした審決を取り消しました。
　「以上の各記載によれば，本願補正発明による汚水の高度水処理方法は，オゾン処理を基本とした高度水処理技術の提供であり，処理対象水の汚染の程度に応じて，オゾン処理に加えて，過酸化水素水処理，電気分解処理，紫外線照射処理，炭化濾材処理等の各種の浄化工程を予定しているものであることは明らかというべきである。そうすると，これらの記載を総合すると，本願補正発明は連続処理方式の高度水処理方法の技術分野における基本工程としてのオゾン処理に関する発明であると認めるのが相当であり，同補正発明に係る特許請求の範囲の請求項１の前段の記載があるからといって，オゾン処理のみで前段の浄化レベルを達成する発明を包含することになったものでないことは明らかというべきである。もとより，上記認定の記載中にもあるとおり，浄化の対象となる処理対象水によって汚染レベルは様々であり，汚染レベルの低い処理対象水については，オゾン処理を行うことによって，「所望の浄化レベル」に到達することもあり得るところである。しかしながら，このことは，本願補正発明のように「飲料水レベルまで浄化」する場合だけでなく，本願発明のように「浄化」する場合においても起こり得ることであり，前者の場合において，「所望の浄化レベル」の内容が若干具体的に記載されているにすぎないものである。」

◆平成19(行ケ)10409　審決取消請求事件　特許権行政訴訟　平成20年06月23日　知的財産高等裁判所

　訂正要件を満たしていないとした審決を取り消しました。
　　「特許法１３４条の２第５項で準用する同法１２６条３項該当性についてア訂正が，当業者によって，明細書，特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該訂正は，「明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができ，特許請求の範囲の減縮を目的として，特許請求の範囲に限定を付加する訂正を行う場合において，付加される訂正事項が当該明細書又は図面に明示的に記載されている場合や，その記載から自明である事項である場合には，そのような訂正は，特段の事情のない限り，新たな技術的事項を導入しないものであると認められ，「明細書，特許請求の範囲又は図面に記載された範囲内において」するものであるということができる（知的財産高等裁判所平成１８年（行ケ）第１０５６３号事件・平成２０年５月３０日判決参照）。以上を前提として，訂正事項１及び５について，「明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において」するものであるか否かを検討する。・・・・・ウ　本件明細書の前記イの各記載によれば，【請求項１】には，衣服の身頃，襟，襟口，ポケット又はポケットフラップの周縁に沿って袋を形成することが記載されており（前記イ(ア)），段落【００１７】には，ワイヤの取付位置として，襟，襟口（襟の開き部分），袖の下部，身頃の下部，ポケットの縁，ポケットフラップの縁が記載されており（前記イ(イ)），段落【００１９】には，ワイヤの取付構造（方法）として，衣服の表＼側を構成する主布の裏側に，別布を縫合して袋を形成し，この袋の内部にワイヤを挿通させることが記載されており（前記イ(ウ)），段落【００２１】には，ワイヤの取付位置として，襟の周縁，襟口の周縁が記載されており（前記イ(エ)），段落【００２２】には，ワイヤの取付位置として，ポケットの開口の周縁，ポケットフラップの周縁が，それぞれ記載されている（前記イ(オ)）と認められる。すなわち，本件明細書には，?@「衣服の襟，ポケット又はポケットフラップの周縁に沿って袋を形成」することが記載され（【請求項１】），?Aワイヤの取付位置として，「衣服の襟，ポケット又はポケットフラップの周縁」が記載され（段落【００１７】，【００２１】及び【００２２】），?Bワイヤの取付構造（方法）として，「衣服の表＼側を構成する主布の裏側に別布を縫合して，袋を形成」すること，この袋の内部にワイヤを挿通させることが記載されている（段落【００１９】）といえる。そうすると，「衣服の襟，ポケット又はポケットフラップの周縁に沿って袋を形成」して，「衣服の襟，ポケット又はポケットフラップの周縁」にワイヤを取り付けるに当たり，「衣服の表＼側を構成する主布の裏側に別布を縫合して，袋を形成」し，この袋の内部にワイヤを挿通させるようにすることは，本件明細書の記載を総合することにより導かれる技術的事項であり，当業者であれば，本件明細書の記載から自明である事項として，認識することができるというべきである。」

◆平成20(行ケ)10053　審決取消請求事件　特許権行政訴訟　平成20年06月12日　知的財産高等裁判所

　　「"磁束一定条件を満たすように"という要件を追加することが新規事項であるので訂正要件を満たさない」とした審決が取り消されました。
　　　(3)ア　審決は，本件明細書（甲１の１，２）の段落【００４２】及び【００５５】の記載は「電圧指令と周波数指令を所定値に設定するにあたって，磁束一定条件を満たすように設定することを開示するものではない。」（６頁１４行〜１６行）とし，段落【００５５】には，「上記所定値を，誘導電動機の磁束一定条件を満たすように設定するものとは記載されていない。」（６頁２０行〜２１行）と認定した。しかし，訂正発明は，その特許請求の範囲の記載全体からすれば，ステップ（ａ’）の「前記誘導電動機の磁束一定条件を満たすように」との記載は，続くステップ（ｂ’）の「無負荷状態において，前記所定値に基づいて前記インバータから出力される交流電圧を前記誘導電動機に印加することにより，前記誘導電動機を回転させるステップ」及びステップ（ｃ’）の「前記回転している誘導電動機に流れる電流を検出するステップ」における運転条件を限定していることは明らかといえる。訂正発明は，ステップ（ｂ’）及び（ｃ’）における誘導電動機の回転が，「前記誘導電動機の磁束一定条件を満たすように」運転され，その後のステップ（ｄ’）の「前記所定値に設定された電圧指令，前記所定値に設定された周波数指令，及び前記検出された電流に基づいて，前記コンピュータにより，前記誘導電動機の１次インダクタンスと関係する，前記制御装置の制御定数を設定するステップ」において，所望の制御定数を得ることができるように，「前記電圧指令および前記誘導電動機の周波数指令を所定値に設定」する〔ステップ（ａ’）〕ものであると理解することができる。そして，磁束一定条件を満たすように誘導電動機を運転し，所望の制御定数を得ることができるように，「前記電圧指令および前記誘導電動機の周波数指令を所定値に設定」することは，上記(2)において説示したとおり，明細書又は図面に記載されているから，本件訂正は，願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものと認められる。そうすると，審決が「電圧指令と周波数指令を所定値に設定するにあたって，磁束一定条件を満たすように設定することを開示するものではない」（６頁１４行〜１６行）として本件訂正を明細書又は図面に記載された事項の範囲内でなされたものではないと判断したことは誤りである。」

◆平成19(行ケ)10300　審決取消請求事件　特許権行政訴訟　平成20年05月30日　知的財産高等裁判所

　　大合議判決です。除くクレームによる消極的限定について、訂正要件を満たしているかが争われました。裁判所は、「願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内」の意義について一般論を述べた上、本件は上記範囲内の訂正であると認めました。
　　「このような特許法の趣旨を踏まえると，平成６年改正前の特許法１７条２項にいう「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」との文言については，次のように解するべきである。すなわち，「明細書又は図面に記載した事項」とは，技術的思想の高度の創作である発明について，特許権による独占を得る前提として，第三者に対して開示されるものであるから，ここでいう「事項」とは明細書又は図面によって開示された発明に関する技術的事項であることが前提となるところ，「明細書又は図面に記載した事項」とは，当業者によって，明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり，補正が，このようにして導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該補正は，「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができる。そして，同法１３４条２項ただし書における同様の文言についても，同様に解するべきであり，訂正が，当業者によって，明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該訂正は，「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができる。もっとも，明細書又は図面に記載された事項は，通常，当該明細書又は図面によって開示された技術的思想に関するものであるから，例えば，特許請求の範囲の減縮を目的として，特許請求の範囲に限定を付加する訂正を行う場合において，付加される訂正事項が当該明細書又は図面に明示的に記載されている場合や，その記載から自明である事項である場合には，そのような訂正は，特段の事情のない限り，新たな技術的事項を導入しないものであると認められ，「明細書又は図面に記載された範囲内において」するものであるということができるのであり，実務上このような判断手法が妥当する事例が多いものと考えられる。
・・・・上記アのとおり，訂正が，当業者によって，明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該訂正は，「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができるというべきところ，上記イによると，本件各訂正による訂正後の発明についても，成分（Ａ）〜（Ｄ）及び同（Ａ）〜（Ｅ）の組合せのうち，引用発明の内容となっている特定の組合せを除いたすべての組合せに係る構成において，使用する希釈剤に難溶性で微粒状のエポキシ樹脂を熱硬化性成分として用いたことを最大の特徴とし，このようなエポキシ樹脂の粒子を感光性プレポリマーが包み込む状態となるため，感光性プレポリマーの溶解性を低下させず，エポキシ樹脂と硬化剤との反応性も低いので現像性を低下させず，露光部も現像液に侵されにくくなるとともに組成物の保存寿命も長くなるという効果を奏するものと認められ，引用発明の内容となっている特定の組合せを除外することによって，本件明細書に記載された本件訂正前の各発明に関する技術的事項に何らかの変更を生じさせているものとはいえないから，本件各訂正が本件明細書に開示された技術的事項に新たな技術的事項を付加したものでないことは明らかであり，本件各訂正は，当業者によって，本件明細書のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであることが明らかであるということができる。したがって，本件各訂正は，平成６年改正前の特許法１３４条２項ただし書にいう「願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものであると認められる」

◆平成18(行ケ)10563　審決取消請求事件　特許権行政訴訟　平成20年05月30日　知的財産高等裁判所

　新規事項であるとして訂正を認めないことを要因とする無効判断が取り消されました。
　「そうすると，本件特許明細書に接した当業者であれば，「膨縮袋群の内側 他端の立ち上がりによって肘掛部上面の肘幅方向内側の先端部を隆起さ せ」ることにより，「肘掛部上に人体手部を安定的に保持させ」ることがで きることが容易に把握できるものというべきであるから，本件特許明細書 には，「膨縮袋群の内側他端の立ち上がりによって肘掛部上面の肘幅方向内 側の先端部を隆起させ」ることと「肘掛部上に人体手部を安定的に保持さ せ」ることの因果関係が示されているというべきである。」

◆平成19(行ケ)10333　審決取消請求事件　特許権行政訴訟　平成20年04月24日　知的財産高等裁判所

　　訂正要件を満たさないとして訂正を認めなかった審決が取り消されました。
　「本件訂正が，平成６年法律第１１６号による改正前の特許法１２６条１項ただし書きの「ただし，その訂正は，願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならず，・・・」との規定に違反していると判断しており，その理由は，転記した訂正拒絶理由と示したものと同じとしている。そして，審決は，前記１(2)エ(ｱ)ないし(ｳ)を転記しているので，訂正発明が，「文章が日本語として明確でなく，かつ意味不明である。」から，「それ自体意味不明な訂正発明は，特許明細書に記載がなく，また，特許明細書の記載から自明なものとは認められない。」として，本件訂正が，明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものでないと判断したものと認められる。そして，そのように認定判断した理由は，訂正拒絶理由通知書に記載した（１）ないし（７）の理由であると認められる。そこで，（１）ないし（７）の理由について検討する。・・・したがって，上記（７）の理由も失当である。(5) 以上によれば，本件訂正が，明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものでないと判断した審決の判断は誤りであり，原告主張の取消事由２は理由がある。」

◆平成19(行ケ)10237　審決取消請求事件　特許権行政訴訟　平成20年03月25日　知的財産高等裁判所

　補正は新規事項であると判断した審決が維持されました。
　「原告は，当初明細書の段落【００１８】，【００２０】及び【００３６】に，ネガは顧客に返却されるものであることが記載されており，段落【００１９】には，ネガ返却後に行うサービスが記載されているとし，結局，当初明細書に記載されている一連の技術の中から，ネガを返却した後，画像ファイルを保存しておいた場合に行うサービスに関する部分，すなわち，「低解像度の画像ファイルをデータ転送の対象とし，高解像度の画像ファイルから印画を行うという発明」を取り出して，画像ファイルの由来によらない発明であると主張しているものということができる。ところで，発明は，技術的思想の創作であるが（特許法２条），ここに「技術」とは，一般に，「?@物事を巧みにしとげるわざ。技芸。?A自然に人為を加えて人間の生活に役立てるようにする手段。また，そのために開発された科学を実際に応用する手段。科学技術。」（大辞林第３版），「?@物事をたくみに行うわざ。技巧。技芸。?A（technique）科学を実地に応用して自然の事物を改変・加工し，人間生活に役立てるわざ。」（広辞苑第５版）などとされているとおり，科学を現実に応用して人間生活に役立てるという目的を達成するための具体的手段であるから，発明における創作は，所期の目的すなわち技術課題を達成するための手段としての技術的思想でなければならないものと解すべきである。本件についてみると，ネガ又はスライドを返却した後の，画像ファイルを保存しておいた場合に行うサービスに関する部分，すなわち，原告が「低解像度の画像ファイルをデータ転送の対象とし，高解像度の画像ファイルから印画を行うという発明」と主張するものは，前記のとおり，当初明細書中に，従来技術との関係で技術課題が設定されているわけではないから，単に，そのサービスに関する部分のみを取り出しても，そこに出願人による技術的思想の創作である発明が存在すると認めることはできない。当初明細書の上記記載からいえることは，ネガを返却した後の，画像ファイルを保存しておいた場合に行うサービスに関する技術が当業者に開示されているというのみであって，それ以上のものではない。」

◆平成19(行ケ)10177　審決取消請求事件　特許権行政訴訟　平成20年01月17日　知的財産高等裁判所