新規事項

　補正が新規事項とした審決を、知財高裁は取り消しました。
(1) 新規事項追加禁止要件違反について
ア 前記１(1)のとおり，本件補正前の請求項６の命令スレッドのタイプは， いずれも，単に「タイプ」と記載されており，「（Ｓ，Ｃ）」の記号を伴わないもので あったところ，前記第２の１のとおり，原告は，平成２６年８月２６日付けで，甲 １発明等を引用例とする進歩性の欠如を理由とする拒絶査定を受けた（甲７，１０） 後，本件補正をした。
イ 本件補正後の請求項６の，「（Ｓ，Ｃ）」は，それ自体のみからその技術的 な意義を読み取れず，また，本件補正後の請求項６の記載中に，その技術的な意義 を明確にする定義等の記載は見当たらない。 本件補正後の請求項６の従属項である同請求項７〜１０にも，本件補正後の請求 項６の「（Ｓ，Ｃ）」の技術的な意義を明確にする記載はない。
ウ(ｱ) 当初明細書等には，命令スレッドのタイプについては，二つ以上ある こと（【００１３】，【００１４】，【００１７】，【００２０】），【００３９】，【００４２】，【００４６】），三つ以上ある場合もあること（【００６２】）が記載されており，命令スレッドのタイプが第１のタイプと第２のタイプである場合において，命令スレットの第１のタイプが計算タイプであり，第２のタイプがサービスタイプである 場合があることが記載されている（【００３９】，【００４２】，【００４３】，【００４４】，【００４６】，【００４７】，【００５０】）。 また，当初明細書等には，命令スレッドのタイプは，1)アプリケーションプログ ラミングインターフェースの関数でタイプを識別するパラメータ（計算タイプ：Ｈ ＴＣＡＬＣＵＬ，サービスタイプ：ＨＴ＿ＳＥＲＶＩＣＥ）に基づく場合（【００２ １】，【００４２】，【００５０】），2)プログラムの実行コマンドでタイプを識別するパラメータ（ＣＡＬＣＵＬ，ＳＥＲＶＩＣＥ）に基づく場合（【００２２】，【００４ ３】，【００５０】），3)命令スレッドの起動元のアプリケーションを自動的に認識す ることによって決定される場合（【００４５】）があることが記載されている。 さらに，命令スレッドと仮想プロセッサの関係については，仮想プロセッサのタ イプは，パラメータＣ及びパラメータＳによって識別され，パラメータＣは計算タ イプに，パラメータＳはサービスタイプに関連付けられ，仮想プロセッサ２４Ｃ及 び２６Ｃは計算タイプであり，仮想プロセッサ２４Ｓ及び２６Ｓはサービスタイプ である場合（【００４６】〜【００４８】）があることが記載されている。
　(ｲ) 以上によると，当初明細書等においては，「Ｓ」及び「Ｃ」は，仮想プ ロセッサのタイプとして記載されていること，命令スレッドのタイプとしては，「計 算タイプ」及び「サービスタイプ」という文言が用いられていることが認められる。 しかし，前記(ｱ)のとおり，仮想プロセッサのタイプは，パラメータＣ及びパラメ ータＳによって識別され，パラメータＣは計算タイプに，パラメータＳはサービス タイプに関連付けられ，仮想プロセッサの２４Ｃ及び２６Ｃは「計算タイプ」，同２ ４Ｓ及び２６Ｓは「サービスタイプ」とされている。また，命令スレッドのタイプ がアプリケーションプログラミングインターフェースの関数でタイプを識別するパ ラメータ（計算タイプ：ＨＴＣＡＬＣＵＬ，サービスタイプ：ＨＴ＿ＳＥＲＶＩＣ Ｅ）や，プログラムの実行コマンドでタイプを識別するパラメータ（ＣＡＬＣＵＬ， ＳＥＲＶＩＣＥ）に基づく場合があることが記載されているところ，C が計算（ｃ ａｌｃｕｌａｔｉｏｎ），Ｓがサービス（ｓｅｒｖｉｃｅ）の頭文字に由来すること も明らかである。
エ そうすると，当初明細書等の記載を考慮して，特許請求の範囲に記載さ れた用語の意義を解釈すると，本件補正後の請求項６〜８で命令スレッドのタイプ とされている記載「タイプ（Ｓ，Ｃ）」は，「サービスタイプ」，「計算タイプ」の意 味であると解することができる。
オ 以上によると，本件補正は，本件補正前の請求項６において，命令スレ ッドの「タイプ」は，どのような種類のタイプが存在するのかについて，記載がな かったのを，「タイプ（Ｓ，Ｃ）」とし，当初明細書等に記載されていた「タイプ（サ ービスタイプ，計算タイプ）」としたものであり，当初明細書等に記載された事項の 範囲内を超えるものではない。

◆判決本文

　訂正要件満たしていないとした審決が取り消されました。
　審決は，「ｘ２＋ｙ２＝ｒ２」の式は，原点を中心とする半径ｒの円周上 の各点の座標（ｘ，ｙ）の方程式とみることもできるが，斜辺の長さがｒとなる直 角三角形における直角をはさむ２辺の長さｘ，ｙの方程式とみることもでき，この 場合，本件条件式（｜（ｘ２＋ｙ２）１／２｜≦２．５０）のｘ，ｙは，それぞれ，測 定基準点から水平線を延ばしたときに所定領域の外縁と交差する位置（水平方向外 縁位置）までの距離，及び，測定基準点から鉛直線を延ばしたときに所定領域の外 縁と交差する位置（鉛直方向外縁位置）までの距離を示すと解するのが自然である とする（第１解釈）。 しかしながら，審決の上記認定に従って，本件条件式のｘ，ｙを理解すると，本 件条件式は，「水平方向外縁位置と鉛直方向外縁位置の距離」が２．５ｍｍ以下であ ればよく，水平方向と鉛直方向以外については何ら規定していないのであるから， 本件条件式によっては，「所定領域」の形状が定まらないことになる。また，水平方 向外縁位置と鉛直方向外縁位置の距離が２．５ｍｍ「以下」であればよいことにな るので，水平方向外縁位置及び鉛直方向外縁位置が０のもの，すなわち，所定領域 として大きさをもたないものも含むことになる。 　前記(ｱ)のとおり，所定領域は面非点隔差成分の平均値（ΔＡＳａｖ）を決めるた めの基準となる範囲を示すものであって，本件条件式は，この所定領域が満足すべ き範囲を定めるものであることからすれば，本件条件式について，上記のように， 形状が定まらず，また，大きさを持たないものも含むように解することは，不自然 であるといわざるを得ない。
また，本件明細書には，「実質的に球面形状またはトーリック面形状である測定基 準点を含む近傍の領域は，…｜（ｘ２＋ｙ２）１／２｜≦１．７５（ｍｍ）の条件を満 足する領域であることが望ましい。また，処方度数と測定度数とをさらに良好に一 致させるには，実質的に球面形状またはトーリック面形状である測定基準点を含む 近傍の領域は，｜（ｘ２＋ｙ２）１／２｜≦２．５０（ｍｍ）の条件を満足する領域で あることが望ましく」（前記１(1) と記載されていることからすると，本件条件 式は，少なくとも，｜（ｘ２＋ｙ２）１／２｜≦１．７５（ｍｍ）の場合と比較して， 度数測定がより容易になる条件を規定しているものと認められる。 しかしながら，審決の上記解釈によれば，本件条件式は，所定領域の形状が特定 されるものではなく，しかも，所定領域として大きさを持たないものも含むことに なるものであるから，度数測定がより容易になる条件を規定したものとはいい難く， 上記のとおり，｜（ｘ２＋ｙ２）１／２｜≦１．７５（ｍｍ）の条件式と対比して，本 件条件式を規定している本件明細書の記載と整合するものとはいえない。 したがって，審決の上記解釈は，不自然であるといわざるを得ない。 なお，審決は，「所定領域」は，測定基準点を中心としてどの方向にも大きさが略 一定の領域（すなわち，測定基準点を中心とする略円形の領域）として設ければよ いのであり，水平方向及び鉛直方向の大きさとそれ以外の方向の大きさとが大きく 異なるような不定形の形状の領域にすることは，必要がないばかりか，光学性能の＼n低下という観点から有害であることが当業者に自明であるとして，本件条件式は， 測定基準点を中心としてどの方向にも「所定領域」の大きさが略一定であることを 前提として，その大きさを規定したものである，とも認定している。むしろ，この ように，所定領域の大きさが略一定であることが当業者にとって当然の前提となる のであれば，本件明細書の記載に接した当業者は，本件条件式が円を規定するもの， すなわち，ｘ，ｙを座標であると理解するというのが自然かつ合理的である。 以上によれば，本件明細書において，本件条件式とともに面非点隔差成分の平均 値を求める基礎となる面非点隔差成分ΔＡＳについて，ｘ，ｙが座標として用いら れていること，本件条件式のｘ，ｙを測定基準点から水平方向外縁位置及び鉛直方 向外縁位置までの距離であると解することが本件明細書の全体の記載に照らして不 自然であることなどから，本件条件式のｘ，ｙは，座標として用いられていると解 するのが相当である。そして，このように解しても，本件訂正後の本件訂正発明は， 処方面の非球面化により装用状態における光学性能を補正する構＼＼成を採用している にもかかわらず，レンズの度数測定を容易に行うことができるとの効果を奏するも のであると認められる。 したがって，訂正事項１−４は，もとより座標を示すものであると解される本件 条件式のｘ，ｙが座標であることを明記したにすぎないものであり，訂正事項１− ４に係る本件訂正発明３の第２発明特定事項は，本件明細書の全ての記載を総合す ることにより導かれる技術的事項であり，新たな技術的事項を導入しないものであ るから，本件明細書に記載した事項の範囲内においてするものということができる。

◆判決本文

　知財高裁3部は、特許権侵害について、特許無効と判断した1審判断を維持し、請求棄却しました。侵害事件と並行して、無効審判が請求されており、特許庁は審理の結果、無効予告をしました。特許権者は訂正をしましたが、訂正要件を満たしていないとして、最終的に無効と判断されました。これに対して、特許権者は、審取を提起しました。＼n原審（侵害訴訟）でも、訂正要件を満たしていないと判断されてます。
　訂正前の「…前記第１の位相から調節できるように固定された第１ の量だけ転位させた第２の位相を有する第３のクロック信号…」の記載 によれば，「第２の位相」の「第１の位相」からの変位量（転位の量） は，第３のクロックが調節されたとしても，第１のクロックが同じ量 だけ調節されれば，変位量に変化がなく，このような調節も「固定」 に含まれると解される。 これに対し，訂正後の「…第２の位相の前記第１の値をもつ第１の位 相を基準とした変位量は，第１の位相が前記第１の値をもっている状態 において第３のクロック信号の調整がなされるまでの間，固定された第 １の量であり，前記変位量は，第３のクロック信号が調節されたときは 調節される…」との記載によれば，変位量は，第１のクロックの調節に よらず専ら第３のクロックの調節により調節され，第３のクロック信号 が調節されれば，仮に第１のクロックが同じ量だけ調節されたとしても 変化するように，「固定」の技術的意味を変更するものと理解される。
(ｴ) 以上より，訂正事項２は，特許請求の範囲の減縮を目的とするもの に当たらないとともに，不明瞭な記載の釈明又は誤記の訂正を目的と する訂正であるということもできない。 また，訂正事項２が，他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当 該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするものでな いことは明らかである。

◆判決本文

◆1審はこちらです。平成25(ワ)33706

◆対応の無効事件はこちらです。平成28(行ケ)10111

　訂正要件を満たさない（新規事項）とした無効審決が取り消されました。
　前記１の認定事実によれば，実施例２においては，醸造酢（酸度１０％）１５部， スクラロース０．００２８部等を含有する調味液と塩抜きしたきゅうりを４対６ の割合で合わせて瓶詰めをしてピクルスを得た結果，当該ピクルスは，スクラロー スを添加していないものに比べて，酸味がマイルドで嗜好性の高いものに仕上が り，ピクルスに対する酸味のマスキング効果が確認されたことが認められる。そう すると，醸造酢を含有する製品として，酸味のマスキング効果を確認した対象は， 調味液ではなくピクルスであるから，当該効果を奏するものと確認されたスクラ ロース濃度は，上記調味液におけるスクラロース濃度ではなく，これに水分等を含 むきゅうりを４対６の割合で合わせた後のピクルスのスクラロース濃度であると 認めるのが相当である。 これに対し，本件明細書に記載された０．００２８重量％は，調味液に含まれる スクラロース濃度であるから，当該濃度は，酸味のマスキング効果が確認されたピ クルス自体のスクラロース濃度であると認めることはできない。 他方，ピクルスにおけるスクラロース濃度は，実施例２において調味液のスクラ ロース濃度を０．００２８重量％とし，この調味液と塩抜きしたきゅうりを４対６ の割合で合わせ，瓶詰めされて製造されるものであるから，きゅうりに由来する水 分により０．００２８重量％よりも低い濃度となることが技術上明らかである（き ゅうりにスクラロースが含まれないことは，当事者間に争いがない。）。そして，０． ００２８重量％よりも低いスクラロース濃度においてピクルスに対する酸味のマ スキング効果が確認されたのであれば，ピクルスにおけるスクラロース濃度が０． ００２８重量％であったとしても酸味のマスキング効果を奏することは，本件明 細書の記載及び本件出願時の技術常識から当業者に明らかである。そのため，スク ラロースを０．００２８重量％で「醸造酢及び／又はリンゴ酢を含有する製品」に 添加すれば，酸味のマスキング効果が生ずることは当業者にとって自明であり（実 施例３の「おろしポン酢ソース」では，スクラロース０．００３５重量％で酸味の＼nマスキング効果が生じ，実施例４の「青じそタイプノンオイルドレッシング」では， スクラロース０．００４２重量％で酸味のマスキング効果が生じることがそれぞ れ開示されている。），このことは本件明細書において開示されていたものと認め られる。 そうすると，製品に添加するスクラロースの下限値を「製品の０．００００１３ 重量％」から「０．００２８重量％」にする訂正は，特許請求の範囲を減縮するも のである上，本件訂正後の「０．００２８重量％」という下限値も，本件明細書に おいて酸味のマスキング効果を奏することが開示されていたのであるから，本件 明細書に記載した事項の範囲内においてしたものというべきである。 したがって，訂正事項１は，当業者によって本件明細書，特許請求の範囲又は図 面（以下「本件当初明細書等」という。）の全ての記載を総合することにより導か れる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものといえる から（知的財産高等裁判所平成１８年（行ケ）第１０５６３号同２０年５月３０日 特別部判決参照)，特許法１３４条の２第９項で準用する同法１２６条５項の規定 に適合するものと認めるのが相当である。

◆判決本文

　訂正について、「誤記とはいえない、かつ、新規事項である」とした審決が取り消されました。
　 (1) 特許法１２６条１項２号は，「誤記・・・の訂正」を目的とする場合には， 願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面の訂正をすることを認めているが， ここで「誤記」というためには，訂正前の記載が誤りで訂正後の記載が正しいこと が，当該明細書，特許請求の範囲若しくは図面の記載又は当業者（その発明の属す る技術の分野における通常の知識を有する者）の技術常識などから明らかで，当業 者であればそのことに気付いて訂正後の趣旨に理解するのが当然であるという場合 でなければならないものと解される。
(2)ア そこで，まず，本件明細書に接した当業者が，明細書の記載は原則とし て正しい記載であることを前提として，本件訂正前の本件明細書の記載に何らかの 誤記があることに気付くかどうかを検討する。 (ｱ) 本件明細書の【００３４】の【化１４】には，以下に示す化合物（３） から，「ＥＡＣ」が添加された反応条件下で，以下に示す化合物（４）を得る工程【化 １４】が示されており（下図は，【化１４】の記載を簡略化し，反応により構造が変＼n化した部分に丸印を付したもの。），本件明細書の【００３４】の［合成例４］の本 文には，化合物（３）に「ＥＡＣ（酢酸エチル，８０４ｍｌ，７．２８ｍｏｌ）」を 添加し，反応させて，化合物（４）を得たと記載されているから，明細書は原則と して正しい記載であることを前提として読む当業者は，本件明細書には，化合物（３） に酢酸エチルを作用させて化合物（４）を得たことが記載されていると理解する。
(ｲ) しかし，当業者であれば，以下に示す理由で，「化合物（３）に酢酸エ チルを作用させて化合物（４）を得た」とする記載内容にもかかわらず，化合物（３） に以下に示す酢酸エチルを作用させても化合物（４）が得られない，つまり，【化１ ４】に係る原料（出発物質；化合物（３））と，反応剤（ＥＡＣ）と，生成物（化合 物（４））のいずれかに誤記が存在することに気付くものと考えられる。 すなわち，本件明細書の【００３４】の【化１４】に接した当業者は，(1)ヒドロ キシ基を有する不斉炭素（２０位の炭素原子）の立体化学が維持されていることか ら，【化１４】の反応は，酸素原子が反応剤の炭素原子を求核攻撃することによる， ２０位の炭素原子に結合した−ＯＨ基の酸素原子と反応剤の炭素原子との反応であ ること（２０位の炭素原子と酸素原子間のＣ−Ｏ結合が切れる反応が起こるのでは なく，アルコール性水酸基の酸素原子と水素原子の間のＯ−Ｈ結合が切れることに よって不斉炭素の立体構造が維持されることになる反応であること。甲２，２３〜＼n２５），(2)上記−ＯＨ基の酸素原子が酢酸エチルの炭素原子を求核攻撃しても，化合 物（４）の側鎖である，−ＯＣＨ２ＣＨ２ＣＯＯＣ２Ｈ５の構造とはならないこと（炭＼n素数が１つ足りないこと）に気付き，これらを考え合わせると，【００３４】の「化 合物（３）に酢酸エチルを作用させて化合物（４）を得た」という反応には矛盾が あることに気付くものということができる。 (ｳ) したがって，本件明細書に接した当業者は，【００３４】の【化１４】 （化合物（３）から化合物（４）を製造する工程）において，側鎖を構成する炭素＼n原子数の不整合によって，【００３４】に何らかの誤記があることに気付くものと認 められる。
・・・・
前記３の取消事由１で判断したとおり，本件明細書に接した当業者であれば，本 件訂正事項に係る【００３４】の「ＥＡＣ（酢酸エチル，８０４ｍｌ，７．２８ｍ ｏｌ）」という記載が誤りであり，これを「ＥＡＣ（アクリル酸エチル，８０４ｍｌ， ７．２８ｍｏｌ）」の趣旨に理解するのが当然であるということができるから，本件 訂正後の記載である「アクリル酸エチル」は，本件訂正前の当初明細書等の記載か ら自明な事項として定まるものであるということができ，本件訂正によって新たな 技術的事項が導入されたとは認められない。

◆判決本文

　知財高裁（3部）は、第1次判決の拘束力が及ばない、新規事項であるとした審決は妥当と判断しました。
　事情が複雑です。本件特許出願について、第1次審決で補正要件違反（新規事項）と判断され、知財高裁にて、それが取り消されました（第1次判決　平成２６年（行ケ）第１０２４２号）。審理が再開されましたが、審判官は、再度補正要件違反（新規事項）として判断しました。理由は、現出願である実案出願に開示がなかった技術的事項を導入しているというものです。
　以上を前提に，本件実用新案登録の当初明細書等と本願明細書等の記載事 項を比較すると，次のとおり，本願明細書等には，本件実用新案登録の当初 明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係に おいて，明らかに新たな技術的事項を導入するものというべき記載が認めら れる。
ア 本願明細書等の請求項１の（３）ないし（１５）に関する事項 本願明細書等に記載がある，シュレッダー補助器について，材質がプラ スチック製であること（請求項１の（３）及び（９）），色が透明である こと（同（１１）），横幅が約３５ｃｍであること（同（８））の各事項 について，本件実用新案登録の当初明細書等には明示の記載がなく，また， 本件実用新案登録の出願時において，これらの記載事項が技術常識であっ たとも認められない。 また，シュレッダー補助器に埋め込まれた金属製爪部分及びこれに関す る記載事項（同（４）ないし（７），（１０），（１２）ないし（１５）） については，本件実用新案登録の当初明細書等において，そのような爪部 分の存在自体が明らかでない。 したがって，これらの事項は，本件実用新案登録の当初明細書等の全て の記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，明ら かに新たな技術的事項を導入するものというべきである。
イ 本願明細書等の図１及び図２並びに段落【００１０】の図１及び図２に 関する事項
本願明細書等の図１（シュレッダー補助器の横断面図）及び図２（シュ レッダー補助器の正面図）並びに段落【００１０】の図１及び図２に関す る寸法については，本件実用新案登録の当初明細書等には記載も示唆も一 切認められない。これらの事項は，本件実用新案登録の当初明細書等の全 ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，明 らかに新たな技術的事項を導入するものというべきである。 ウ 本願明細書等の段落【００１０】の図３及び図４に関する事項 本願明細書等の段落【００１０】には，図３の寸法に関し，「（ム）シ ュレッダー補助器の下部外幅は６ｍｍ,」と記載され，「（ヤ）シュレッダ ー補助器が挿入し易いよう，傾斜角を，シュレッダー機本体の水平面から 測って８５度とし,」と記載されている。しかしながら，本件実用新案登録 の当初明細書等の対応する図１においては，シュレッダー補助器の下部外 幅は５ｍｍと異なる数値が記載されており，また，傾斜角については記載 も示唆も認められない。 また，本願明細書等の段落【００１０】には，図４の寸法に関し，「（ ヨ）シュレッダー補助器の横幅約３５ｃｍ，」と記載されている。しかし ながら，本件実用新案登録の当初明細書等には，この点についての記載も 示唆も認められない。 したがって，これらの事項は，本件実用新案登録の当初明細書等の全て の記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，明ら かに新たな技術的事項を導入するものというべきである。
(5) 以上のとおりであるから，本願明細書等に記載した事項は，本件実用新案 登録の当初明細書等に記載した事項の範囲内のものとはいえない。 したがって，本願について出願時遡及を認めることはできないから，本願 は，平成１８年８月２４日（本件実用新案登録に係る実用新案登録出願の時） に出願したものとみなすことはできないとした本件審決の判断に誤りはなく， 本願出願の時は，本願出願の現実の出願日である平成２０年１０月１０日と なる。
(6) これに対し，原告は，本件実用新案登録は，出願時と同一のものであると 認められたからこそ，登録になったのであり，原告は，本願において，その 登録になったものと同一のものを，そのまま（変更せずに）特許出願したに すぎないから，出願時遡及を認めないのは誤りであると主張する。 しかしながら，実用新案登録制度は，考案の早期権利保護を図るため実体 審査を行わずに実用新案権の設定の登録を行うものであるため，補正により 新規事項が追加され，無効理由を胚胎した出願であっても，実用新案権の設 定の登録はされ得る。そして，このような新規事項が追加されて実用新案登 録になった明細書等と同一のものに基づいて特許出願をした場合，特許出願 の当初明細書等も実用新案登録出願の当初明細書等に対して新規事項が追加 されたものになるから，その後の補正により新規事項が解消されない限り， 出願時遡及は認められないことになる。すなわち，実用新案権の設定の登録 は，登録時の明細書等が実用新案登録出願の当初明細書等と同一でなくとも され得るから，実用新案登録になった明細書等と同一のものをそのまま用い て特許出願をしたとしても出願時遡及が直ちに認められるものではない。し たがって，上記原告の主張はその前提を欠くものであって失当である。
また，原告は，本件実用新案登録の出願後，登録になるまでに何度も手続 補正をしているが，それは，いずれも被告側の指示（手続補正指令書）に従 って手続補正書を提出したものであり，被告側の指示に従って手続補正を繰 り返した結果，ようやく登録が認められたにもかかわらず，本件実用新案登 録の出願時のものとは異なるという理由で，出願時遡及を認めないのは理不 尽であるとも主張する。 しかしながら，証拠（甲２の１，４，６，８の１，８の２，１１）によれ ば，手続補正指令書による被告の補正命令は，いずれも実用新案法６条の２ 第１号又は第４号に関するものであって，補正後の明細書等の具体的内容を 指示したものではない。また，各手続補正指令書において，その都度，補正 した事項が出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内であるように十分＼n留意する必要がある旨の注意喚起もなされている（更に付け加えれば，出願 手続には専門知識が要求されるので，専門家である弁理士に相談することの 促しもなされている。）。 それにもかかわらず，本件実用新案登録の登録時における明細書等の内容 が，新規事項の追加によって出願時のそれと異なるものとなり，その結果， 特許法４６条の２第２項による出願時遡及が認められないこととなったのは， 原告自身の責任によるものというほかない。したがって，上記原告の主張も また失当である。

◆判決本文

　知財高裁（１部）は、一部の構成を有していないと判断しました。1審の判断は結論において誤っていないので原審維持です。1審は進歩性なしとして非侵害の判断をしていました。なお、特許庁は、屈折率の測定方法に関する訂正事項が訂正要件を見たしていると判断してました。
　前記アによると，本件各明細書には，樹脂組成物の屈折率について「硬化樹 脂層の屈折率測定方法は，ＪＩＳ Ｋ ７１４２の「プラスチックの屈折率測定方 法」（Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎ ｏｆ ｔｈｅ ｒｅｆｒａｃｔｉｖｅ ｉｎ ｄｅｘ ｏｆ ｐｌａｓｔｉｃｓ）に従う。具体的には，ガラス繊維織物が含まれ ていない硬化性樹脂のフィルムを，ガラス繊維織物を含む場合と同じ条件で作成し， アッベ屈折計を用いて測定する。」と記載されていることが認められる。したがって， 樹脂組成物の屈折率については，「ＪＩＳ Ｋ ７１４２」（甲２０３）に規定され たＡ法（板状またはフィルム状試験片に適用）とＢ法（粉末状，ペレット状，顆粒 状サンプルに適用）のうち，アッベ屈折計を用いるとされるＡ法により測定される ことが記載されていると認められる。 これに対し，ガラス組成物の屈折率については，いくつかの測定方法があり，測 定方法が相違すると測定値も異なることがあることは前記認定のとおりであるけれ ども，本件各特許の特許請求の範囲の記載では，ガラス組成物の屈折率の測定方法 が特定されていないし，また，本件各明細書における発明の詳細な説明にも，ガラ ス組成物の屈折率の測定方法は明記されていないことが認められる。 もっとも，このような場合であっても，本件各明細書におけるガラス組成物等の 屈折率に関する記載を合理的に解釈し，当業者の技術常識も参酌して，ガラス組成 物の屈折率の測定方法を合理的に推認することができるときには，そのように解釈 すべきである。 まず，前記アの本件各明細書の記載においては，特に，ガラス繊維織物に織られ たガラス繊維の品番ＥＣＥ２２５，ＥＣＧ７５，ＥＣＧ３７等が特定されているの に対し，そのガラス繊維であるＥＣＥ２２５，ＥＣＧ７５，ＥＣＧ３７等の屈折率 が表示されていないこと，その原料であるＥガラスの屈折率が１．５５８であると＼n表示されており，表＼１におけるガラス繊維織物の屈折率にもその１．５５８が用い られていることなどを考慮すると，本件各発明における「ガラス繊維織物中のガラ ス繊維を構成するガラス組成物」の「屈折率」は，ガラス繊維の屈折率を測定して＼n得られたものではなく，繊維化する前のガラス組成物（原料）の屈折率であると認 めるのが相当である。なお，Ｅガラスにも各種品目があり，Ｅガラスの屈折率につ いては，１．５４８（乙あ９３），１．５６０（乙あ１１）のものもあるところ，本 件各明細書においては，Ｅガラスの中でも，屈折率が１．５５８のものが用いられ たものと推認することができる。また，本件各明細書には，硬化樹脂の屈折率の測 定方法についての記載があるのに対し，ガラス組成物の屈折率の測定法についての 記載がないのは，ガラス組成物について，商品データベース（甲２６）などから， その屈折率が得られることから，独自に測定する必要性がないことによるというこ とができる。前記のとおり，実測によらないガラス組成物の屈折率は，実際のシー ト状態となったガラス繊維の屈折率とは一致しない可能性はあるけれども，上記で＼n認定した「ガラス繊維織物中のガラス繊維を構成するガラス組成物」の商品カタロ＼nグ等における「屈折率」を採用することで，硬化樹脂に埋め込まれたガラス繊維を 分離して，屈折率を測定する煩雑さを回避することができることを考慮すると，こ のような定め方も不合理であるとはいえないし，本件明細書の表１によれば，ガラ＼nス繊維の原料であるＥガラス組成物の屈折率である１．５５８を用いた上で，硬化 樹脂との界面の透明性を確保することが可能となっていることが認められる。＼n以上によれば，「ガラス繊維織物中のガラス繊維を構成するガラス組成物」の「屈＼n折率」は，繊維化する前のガラス組成物の屈折率を指すものと認めるのが相当であ る。また，前記認定のとおり，「ガラス繊維織物中のガラス繊維を構成するガラス組＼n成物の屈折率」は，素材メーカーが製品とともに公表したものであることを前提と＼nすると，ガラス組成物の屈折率は「ＪＩＳ Ｋ ７１４２」（プラスチックの屈折率 の測定方法）で測定されたものと解することはできず，むしろ，ガラス組成物（Ｅ ガラス）について素材メーカーが一般に採用する合理的な屈折率の測定方法により 測定されたものと解するのが自然な解釈であるといえる。そして，素材メーカーが Ｅガラスについて商品データベースにおいて表示している屈折率は，小数点以下第＼n３位のものが多いことからすると（甲２６，乙あ１１，９３），少なくとも有効数字 が小数点以下第４位まで測定できる測定方法である必要がある。また，証拠（甲４ ５，乙あ２７，８９，１０８）及び弁論の全趣旨によれば，小数点以下第４位まで 測定できる測定方法としては，精度の高い最小偏角法（精度は約１×１０−５）と，次 に精度が高いＶブロック法（精度は約２×１０−５）及び臨界角法（精度は１×１０− 4）のいずれかであると認められるところ，このうち表示される屈折率が上記のとお＼nり小数点以下第３位のものが多く，最も精度の高いものまで要求されないことや， Ｖブロック法による測定が最も簡便であって，試料の作成も容易であること（乙あ ８９）を考慮すると，素材メーカーがＥガラスについて一般に採用する合理的な屈 折率の測定方法は，Ｖブロック法であると推認するのが相当である。現に，本件に おいて，控訴人及び被控訴人ユニチカが，本件シートや本件各発明の実施品のガラ ス組成物の屈折率を，専門機関に依頼した上で，Ｖブロック法で測定していること （甲２４，乙あ７４，９７の１）も，このことを裏付けるものである。 なお，本件各明細書には，樹脂組成物の屈折率については，「ＪＩＳ Ｋ ７１４ ２」に規定されたＡ法により測定されることが記載されていること，ガラス組成物 の屈折率の測定方法については明確な記載がないものの，「ガラス繊維織物中のガ ラス繊維を構成するガラス組成物」の「屈折率」としては，繊維化する前のガラス＼n組成物の屈折率が記載されており，その測定方法は前記のとおりＶブロック法であ ると推認されることからすると，樹脂組成物の屈折率の測定方法については，「ＪＩ Ｓ Ｋ ７１４２」の「Ｂ法」を追加する本件各訂正は新規事項の追加であり，ガ ラス組成物の屈折率の測定方法については，「ＪＩＳ Ｋ ７１４２」を追加し，あ るいはその「Ｂ法」を追加する本件各訂正はいずれも新規事項の追加である。 したがって，本件各訂正請求は，特許法１２６条１項の訂正要件に反するもので あり，本件各訂正請求を認めた審決は未だ確定していないことからすれば（当裁判 所に顕著な事実である。），本件においては，本件防煙垂壁が本件各発明の技術的範 囲に属するか否かについて，本件各訂正請求の内容を考慮せずに判断すべきである （仮に，本件各訂正請求を認める審決が確定すると，本件各訂正発明は，特許法１ ２３条１項８号の無効理由を有するものとなる。）。

◆判決本文

1審はこちらです。

◆平成26(ワ)10848
対応する審決取消訴訟です。

◆平成27(行ケ)10233

◆平成27(行ケ)10234