1つの争点は、「いわゆる限定的減縮について、請求項の増加ができるか」でした。
原告(出願人)は「4項には,請求項を増加させてはならないと明記されていないから,請求項の増加が禁止されるわけではなく,請求項の数が増加しても,補正後の特許請求の範囲により特定される発明が全体として補正前の特許請求の範囲により特定される発明に対して減縮されていれば,当該補正は,4項2号に該当するものとして,許されるべきである」と主張しました。
これに対して、裁判所は、「4項2号は,・・・補正前の請求項と補正後の請求項との対応関係が明白であって,かつ,補正後の請求項が補正前の請求項を限定した関係になっていることが明確であることが要請されるものというべきであって,補正前の請求項と補正後の請求項とは,一対一又はこれに準ずるような対応関係に立つものでなければならない。そうであってみれば,増項補正は,補正後の各請求項の記載により特定される各発明が,全体として,補正前の請求項の記載により特定される発明よりも限定されたものとなっているとしても,上述したような一対一又はこれに準ずるような対応関係がない限り,同号にいう「特許請求の範囲の減縮」には該当しないというべきである。」とこれを否定しました。
◆H16. 4.14 東京高裁 平成15(行ケ)230 特許権 行政訴訟事件