減縮

　訂正を認めた審決が取り消されました。理由ですが、使用態様の限定は、経皮吸収製剤という物の発明を減縮するものではないというものです。本件は、無効理由なしとした第1次審決について、知財高裁で取り消され、審判に係属した後、訂正がなされ、訂正を認める、無効理由なしとした審決についての取消訴訟でした。
　原告は，本件発明は「経皮吸収製剤」という物の発明であるから，訂正事項３が特許請求の範囲の減縮に該当するというためには，訂正前の特許請求の範囲から，一定の構成・態様の経皮吸収製剤を除外するものでなければならないのに，訂正事項３は，経皮吸収製剤という医療用針の使用方法を限定したものにすぎず，一定の構＼成・態様の経皮吸収製剤を除外するものではないから，特許請求の範囲の減縮には該当しないと主張する（前記第３の１）ので，以下，検討する。 特許法１３４条の２第１項ただし書は，特許無効審判における訂正は，特許請求の範囲の減縮（１号），誤記又は誤訳の訂正（２号），明瞭でない記載の釈明（３号），他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること（４号）を目的とする場合に限って許容される旨を定めているところ，訂正が特許請求の範囲の減縮（１号）を目的とするものということができるためには，訂正前後の特許請求の範囲の広狭を論じる前提として，訂正前後の特許請求の範囲の記載がそれぞれ技術的に明確であることが必要であるというべきである。 これを訂正事項３について見ると，訂正事項３は，訂正前の特許請求の範囲の請求項１に「皮膚に挿入される，経皮吸収製剤」とあるのを，「皮膚に挿入される，経皮吸収製剤（但し，・・・及び経皮吸収製剤を収納可能な貫通孔を有する経皮吸収製剤保持用具の貫通孔の中に収納され，該貫通孔に沿って移動可能＼に保持された状態から押し出されることにより皮膚に挿入される経皮吸収製剤を除く）」に訂正するものである。 そうすると，本件発明は，「経皮吸収製剤」という物の発明であるから，本件訂正発明も，「経皮吸収製剤」という物の発明として技術的に明確であることが必要であり，そのためには，訂正事項３によって除かれる「経皮吸収製剤を収納可能な貫通孔を有する経皮吸収製剤保持用具の貫通孔の中に収納され，該貫通孔に沿って移動可能＼に保持された状態から押し出されることにより皮膚に挿入される経皮吸収製剤」も，「経皮吸収製剤」という物として技術的に明確であること，言い換えれば，「経皮吸収製剤を収納可能な貫通孔を有する経皮吸収製剤保持用具の貫通孔の中に収納され，該貫通孔に沿って移動可能＼に保持された状態から押し出されることにより皮膚に挿入される」という使用態様が，経皮吸収製剤の形状，構造，組成，物性等により経皮吸収製剤自体を特定するものであることが必要というべきである。＼nしかし，「経皮吸収製剤を収納可能な貫通孔を有する経皮吸収製剤保持用具の貫通孔の中に収納され，該貫通孔に沿って移動可能＼に保持された状態から押し出されることにより皮膚に挿入される」という使用態様によっても，経皮吸収製剤保持用具の構造が変われば，それに応じて経皮吸収製剤の形状や構＼造も変わり得るものである。また，「経皮吸収製剤を収納可能な貫通孔を有する経皮吸収製剤保持用具の貫通孔の中に収納され，該貫通孔に沿って移動可能＼に保持された状態から押し出されることにより皮膚に挿入される」という使用態様によるか否かによって，経皮吸収製剤自体の組成や物性が決まるというものでもない。 したがって，上記の「経皮吸収製剤を収納可能な貫通孔を有する経皮吸収製剤保持用具の貫通孔の中に収納され，該貫通孔に沿って移動可能＼に保持された状態から押し出されることにより皮膚に挿入される」という使用態様は，経皮吸収製剤の形状，構造，組成，物性等により経皮吸収製剤自体を特定するものとはいえない。＼n以上のとおり，訂正事項３によって除かれる「経皮吸収製剤を収納可能な貫通孔を有する経皮吸収製剤保持用具の貫通孔の中に収納され，該貫通孔に沿って移動可能＼に保持された状態から押し出されることにより皮膚に挿入される経皮吸収製剤」は，「経皮吸収製剤」という物として技術的に明確であるとはいえない。 そうすると，訂正事項３による訂正後の特許請求の範囲の請求項１の記載は，技術的に明確であるとはいえないから，訂正事項３は，特許請求の範囲の減縮を目的とするものとは認められない。

◆判決本文