実質上拡張変更

審決は、文言追加する訂正を実質上変更するものと判断しました。知財高裁（3部)も同様です。

そうすると、訂正前の請求項１の発明においては、地点候補がシンボルマ ークで表示がされている間は、位置情報を取得し得る地点は、このシンボル＼nマークに対応した位置に限られ、それ以外の地点の位置情報は取得し得ない こととなる。これは、本件明細書の発明の詳細な説明の【発明の効果】に、 「請求項１に記載の発明によれば、候補抽出手段によって地点候補を絞り込 み、絞り込まれた地点候補を地図画面上にシンボルマークで表示するととも＼nに、そのシンボルマークの表示のある間、位置情報を取得可能＼な地点をシン ボルマークに対応する位置に制限するので、表示されたシンボルマークを選＼n択するだけで、地図画面上から所望の位置情報を取得することができる。」 （段落【００１５】）と記載され、シンボルマークが表示されている間に位＼n置情報が取得可能な地点は、シンボルマークが表＼示されている位置のみとさ れていることからも明らかである。さらには、前記(1)イのとおり、本件発明 はユーザーに煩雑な操作を強いることなく地図画面上から所望の位置情報 を取得することのできるナビゲーション装置を提供するものとし、そのため 「地図画面上のカーソルで地点を指定することによって対象位置の位置情＼n報を取得する位置情報取得手段４６を備え」（段落【００３０】）、「地点候補 以外のシンボルマークが消失する大縮尺の地図表示になっても、地点候補を＼n示すシンボルマークが残るように設定されており、それによって利便性の向 上が図れている」（段落【００３８】）、「経由地を設定する際には、シンボル マークに対応する位置以外は位置情報の取得が制限されるため、縮尺の大き い地図画面であっても不要な地点を誤って設定してしまうことがない」（段 落【００４０】）及び「地図画面上のシンボルマークに対応する地点以外の 位置情報を取得できないようにしているが、単に、取得できないだけでなく、 位置情報の選択カーソルを地点候補（シンボルマーク）以外には移動できな＼nいようにしても良い」（段落【００４２】）とする本件明細書の各記載の内容 にも沿うものである。
エ 本件訂正後の特許請求の範囲請求項１の発明の意義
これに対し、訂正後の請求項１の発明は、「前記地点候補がシンボルマー クで表示されている間は、」「地点候補の位置情報を取得し得る地点を前記シ＼nンボルマークに対応する位置に制限する」とするものであるところ、前記イ のとおり、特許請求の範囲の記載によれば、候補抽出手段で抽出された後の 地点候補が地図画面上にシンボルマークで表示されているのであるから、＼n「前記シンボルマークに対応する位置」とは、すなわち地図画面上にシンボ ルマークで表示されている地点候補の地球上の所在地であり、これは、地図＼n画面上における「地点候補の位置情報を取得し得る地点」と同じものを意味 している。そうすると、訂正後の請求項１においては、位置情報を取得し得 る地点についての「制限」は何らなされていないこととなる。 加えて、前記イのとおり、位置情報取得手段は地点についての位置情報を 取得するものであり、地点候補についての位置情報を取得するものではない から、訂正後の請求項１においては、地点候補以外の地図画面上に表示され＼nた任意の場所である地点について、地点候補がシンボルマークで表示されて＼nいる間、位置情報取得手段により位置情報を取得し得るのか否かについて、 明らかにしないものとなる。
すなわち、訂正後の請求項１の発明では、「地点候補の」との文言を加え ることにより、位置情報を取得し得る「地点」についての「制限」をなくし、 位置情報を取得できる範囲を不明とするものであり、特許請求の範囲の記載 のうち、「前記表示手段の地図画面上に前記地点候補がシンボルマークで表＼ 示されている間は、前記位置情報取得手段によって位置情報を取得し得る地 点を、前記シンボルマークに対応する位置に制限する」との文言（構成要件＼nＧ）を無意味とし、発明特定事項の一部を削除するものということができる。 オ 本件訂正前の請求項１の発明と本件訂正後の請求項１の発明の対比 そうすると、訂正事項１により、請求項１に係る発明は、本件訂正前の請 求項１に記載される地点の位置情報を取得し得るのがシンボルマークに対 応した位置に限られ、それ以外の地点の位置情報は取得し得ないこととなる ものから、位置情報を取得し得る地点についての「制限」をなくし、位置情 報の取得範囲を不明として、発明特定事項の一部を削除するものに変更され ることになるから、この変更は、特許請求の範囲を変更するものであるとこ ろ、その変更は、減縮的な変更には当たらず、また、「明瞭でない記載の釈 明」を目的としたものともいえず、本件訂正前の請求項１の記載の表示を信＼n頼した第三者に不測の不利益を与えることになることは明らかである。
したがって、訂正事項１は、実質上特許請求の範囲を変更するものと認め られるから、特許法１２６条６項の要件に適合しないというべきである。こ れと同旨の本件審決の判断に誤りはない。

◆判決本文

訂正請求により無効理由なしとした審決に対する審決取消訴訟です。 知財高裁も審決の判断を維持しました。一つの争点が「前記加工対象物はシリコンウェハである」と記載されているのを、「前記加工対象物は、シリコン単結晶構造部分に前記切断予＼定ラインに沿った溝が形成されていないシリコンウェハである」に訂正するのが訂正要件を満たすかです。

ア 訂正前の請求項１の記載は、「加工対象物」である「シリコンウェハ」に ついて、その文言上、「シリコン単結晶構造部分に前記切断予＼定ラインに沿 った溝が形成されているシリコンウェハ」を概念的には含むものであった のに対し、訂正事項１により、そのようなシリコンウェハを除く形で限定 されるものであるから、訂正事項１は、特許請求の範囲の減縮を目的とす るものといえる。 別の観点からいえば、訂正前の請求項１の記載は、その文言上、「レーザ 加工装置」の構成として、切断予＼定ラインに沿った溝が存在するシリコン ウェハを切断し得る性能を有するが、そのような溝が存在しないシリコン＼nウェハを切断し得る性能を有するとは限らない「レーザ加工装置」（溝必須＼n装置）を概念的には含むものであったのに対し、訂正事項１により、そのよ うな装置を除く形で請求項１に係る発明のレーザ加工装置を特定したので あるから、訂正事項１は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものともい える。
イ 原告は、前記第３の１(1)ア のとおり、訂正事項１における「シリコン単 結晶構造部分に前記切断予＼定ラインに沿った溝が形成されていないシリコ ンウェハ」については、加工対象物がシリコン単結晶構造の場合において、＼n「シリコン単結晶構造部分」や溝の位置、どのような溝が形成されていな＼nいのかが特定されておらず不明確であるから、訂正後の特許請求の範囲が 不明確であると主張するが、そのような具体的な事項まで特定されなけれ ば、訂正事項１が減縮か否かを判断できないほどに不明確であるとは考え られない。 また、原告は、前記第３の１(1)ア のとおり、訂正事項１によって、請求 項１の装置について、溝が形成されていないシリコンウェハを切断するこ とが用途になるとしても、レーザ加工装置の構成がそのような特定の構＼成 に限られるものではないから、発明の構成を限定するものではないとか、＼nいわゆるサブコンビネーション発明の理論によれば訂正の前後で発明の要 旨の認定は変わらない旨主張する。しかし、アに説示したとおり、訂正事項 １により概念上請求項１に係る発明が限定されることは明らかであり、特 許法１３４条の２第１項の「特許請求の範囲の減縮」への該当性を判断す るに当たっては、これで足りると解するのが相当である。また、本件発明を サブコンビネーション発明と解するかはさて措くとして、本件における上 記該当性を判断するに当たって、サブコンビネーション発明のクレーム解 釈や特許要件の考え方を直接参考にする必要性があるとは認め難いし、い ずれにしても本件においては、訂正事項１に係る事項は、加工対象物のみ を特定する事項にとどまらず、レーザ加工装置自体についてもその構造、＼n機能を特定する意味を有するものと解するべきであるから（本件訂正前は、＼n溝必須装置のように溝が形成されているシリコンウェハを切断する構造を＼n有すれば、これをもって特許要件を満たし得たのに対し、本件訂正後はこ のような構造を有するのでは足りず、溝が形成されていないシリコンウェ＼nハを切断する構造を有することが必要とされることになる。）、原告の主張＼nするところは、本件訂正が、特許請求の範囲の減縮であることを否定する に足りるものではない。

◆判決本文

　無効審判において訂正しましたが。新規事項である、実質上の拡張等に該当するとして訂正が認められませんでした。知財高裁は、新規事項については開示ありと認定したものの、実質上の拡張等については該当するとして審決が維持されました。

　上記の本件明細書の記載等からすると，本件明細書には，図４で示 された２４のコントロールチャネルエレメントについて，最高レベルの 集合レベル１ではそれぞれが１つのコントロールチャネル（２４個）を 形成し，比較的低いレベルである集合レベル２では２つのコントロール チャネルエレメントが１つのコントロールチャネル（１２個）に，集合 レベル４では４つのコントロールチャネルエレメントが１つのコント ロールチャネル（６個）に，集合レベル８では８つのコントロールチャ ネルエレメントが１つのコントロールチャネル（３個）に，それぞれま とめられた上で，スケジュールに使用可能なコントロールチャネル候補　は，集合レベル１は４つ，集合レベル２は４つ，集合レベル４は４つ，＼n集合レベル８は３つに制限され，この制限によってデコーディング試行 の数は１５に低減されること，このような制限をツリー構造に課すこと　により，図４の例では，集合レベル１では４つのコントロールチャネル＼nを，集合レベル２では２つのコントロールチャネルを，集合レベル４で は２つのコントロールチャネルを，集合レベル８では１つのコントロー ルチャネルをスケジュールすることができることが開示されている。 また，本件明細書の上記記載に加えて，図４を総合すると，スケジュ ールに使用可能なコントロールチャネル候補の制限をツリー構＼　造によ って課される割合は，図４の実施例では，最高レベルの集合レベル１で は，２４個のコントロールチャネルを４つの候補に（候補の割合６分の １），比較的低いレベルの集合レベル２では１２個のコントロールチャ ネルを４つの候補に（候補の割合３分の１），集合レベル４では６個のコ ントロールチャネルを４つの候補に（候補の割合３分の２）それぞれ制 限し，集合レベル８の３個のコントロールチャネルを制限しない（候補 の割合１分の１）ことが開示されているに等しい事項といえる。
そうすると，本件明細書及び図面には，ユーザイクイップメントに対 するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の各レベルにおける割合に着目し，最高レベルよりも低い２，４，８の各レベル＼nにおけるユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合は，最高レベルにおける，ユーザイ＼nクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合よりも大きくして，ユーザイクイップメントに対する＼nアロケーションを含むスケジュールをすることが開示され，又は開示さ れているに等しい事項であるということができる。また，【００２５】の 記載からすると，最高レベルよりも低い各レベルのコントロールチャネ ルは，ツリー構造の前記最高レベルよりも低いレベルにあるノードによって表＼されていることが開示されていることから，この開示事項に上記　事項と合わせると，ツリー構造における，より低いレベルほど，ユーザ　イクイップメントに対するアロケーションに使用可能＼なコントロール　チャネル候補の割合がより大きくされることも開示され，又は開示され ているに等しい事項であるといえる。
したがって，訂正事項２に係る技術的事項及び訂正事項３に係る技術 的事項は，いずれも本件明細書の記載及び図面の全ての記載を総合する ことにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を 導入するものであるとはいえないから，訂正事項２及び３は，新規事項 の追加に当たるものとはいえない。
イ 特許請求の範囲の拡張又は変更について
願書に添付した特許請求の範囲の訂正をすべき旨の審決が確定したとき は，訂正の効果は出願時まで遡及する（特許法１２８条）ところ，特許請 求の範囲の記載に基づいて特許発明の技術的範囲が定められる特許権の 効力は第三者に及ぶものであることに鑑みれば，同法１２６条６項の「実 質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するもの」であるかは，訂正の前 後の特許請求の範囲の記載を基準として判断されるべきであり，こうした 解釈によって，特許請求の範囲の記載の訂正によって第三者に不測の不利 益を与えることを防止することができる。以下，これを前提にして判断す る。
(ア) 本件訂正前の請求項１は，「前記アロケーションは，最高レベルのコ ントロールチャネルのアロケーションを制限することによって実行され， 前記最高レベルのコントロールチャネルは，ツリー構造の最高レベルにあるツリー構＼造のノードによって表　され，それにより，比較的低いレベ＼nルのコントロールチャネルのアロケーションが可能となり，比較的低いレベルのコントロールチャネルは，ツリー構＼造の比較的低いレベルにあ　るツリー構造のノードによって表＼　される，方法」との発明特定事項を含 むものであり，この発明特定事項からは，ツリー構造のノードによって表＼されるコントロールチャネルのアロケーションは，最高レベルにある　コントロールチャネルのアロケーションを制限することによって実行さ れ，それにより比較的低いレベルのコントロールチャネルのアロケーシ ョンが可能となることと理解される。　
これに対し，本件訂正後の請求項１は，訂正事項１ないし３によって， 「ユーザイクイップメントに対するアロケーションは，前記最高レベル における，ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補を部分的に制限して実行され，前記最高レ＼nベルのコントロールチャネルは，ツリー構造の前記最高レベルにあるツ　リー構＼造のノードによって表　され，それにより，前記最高レベルよりも＼n低い各レベルにおける，ユーザイクイップメントに対するアロケーショ ンに使用可能なコントロールチャネル候補の割合を，前記最高レベルに　おける，ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能＼な　コントロールチャネル候補の割合よりも大きくして，ユーザイクイップ メントに対するアロケーションを実行することが可能となり，前記最高レベルよりも低い各レベルのコントロールチャネルは，ツリー構＼造の前　記最高レベルよりも低いレベルにあるツリー構造のノードによって表＼　さ れ，ツリー構造における，より低いレベルほど，ユーザイクイップメン　トに対するアロケーションに使用可能＼なコントロールチャネル候補の割　合がより大きくされる，方法」との発明特定事項を含むものであり，こ の発明特定事項からは，ユーザイクイップメントに対するアロケーショ ンは，最高レベルにおけるユーザイクイップメントに対するアロケーシ ョンに使用可能なコントロールチャネル候補を部分的に制限して実行され，それにより，最高レベルよりも低い各レベルのユーザイクイップメ＼nントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合を最高レベルにおけるユーザイクイップメントに対するアロケーシ＼nョンに使用可能なコントロールチャネル候補の割合より大きくして，ユーザイクイップメントに対するアロケーションを実行することを可能＼と　し，かつ，ツリー構造におけるより低いレベルほどユーザイクイップメ　ントに対するアロケーションに使用可能＼なコントロールチャネル候補の　割合がより大きくされる方法が含まれるものと理解することができる。 このように，訂正後の請求項１は，訂正前の請求項にはない，「ユーザ イクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチ　ャネル候補」という概念を追加した上で，「前記最高レベルよりも低い各＼nレベルにおける，ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使 用可能なコントロールチャネル候補の割合を，前記最高レベルにおける，　ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能＼なコントロールチャネル候補の割合よりも大きくして，ユーザイクイップメントに 対するアロケーションを実行する」，「ツリー構造における，より低いレ　ベルほど，ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能＼　なコントロールチャネル候補の割合がより大きくされる」との事項を追 加し，これによって，訂正前の方法では，ツリー構造で表＼　される比較的 低い各レベルのアロケーションについては特に規定するところがなかっ た，ツリー構造で示されるより低いレベルほどユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能＼なコントロールチャネル候補の割合　を大きくすることが発明特定事項に含まれることになったといえる。 そうすると，訂正事項１ないし３は，特許請求の範囲を実質上変更す るものであるから，特許法１２６条５項に適合するものとはいえない。
(イ) これに対し，原告は，前記第３の１(1)ア(イ)及びイ(イ)のとおり，1) 訂正事項２及び３は，新たな技術的事項を導入するものではなく，2)訂 正事項２は，訂正前は，無条件で比較的低いレベルのコントロールチャ ネルのアロケーションを可能としていたのを，訂正後は，使用可能＼　なコ ントロールチャネル候補の割合に関する条件付きでアロケーションを実 行することを可能とするものであるから，本件訂正は，特許請求の範囲　の減縮に該当する旨主張する。＼n
しかし，特許請求の範囲を実質的に拡張又は変更するものであるかに ついては，特許請求の範囲の記載を基準として判断されるべきことは前 記のとおりであるところ，発明の詳細な説明に記載された事項からどの 事項を発明特定事項とし，上位概念とするかについては，出願者がその 技術的意義に鑑みて適宜選択して特許請求の範囲とするものであって， 明細書に記載された事項及び図面から導き出される技術的事項との関係 において，新たな技術的事項を導入するものではないからといって，訂 正の前後で特許請求の範囲の記載が実質的に同一の発明特定事項を有す るものとはいえない。
そして，前記(ア)のとおり，請求項１は，訂正事項２及び３によって， 訂正前の方法では，ツリー構造で表＼　される比較的低い各レベルのアロケ ーションについては特に規定するところがなかった，ツリー構造で示されるより低いレベルほどユーザイクイップメントに対するアロケーショ＼nンに使用可能なコントロールチャネル候補の割合を大きくするとの事項が発明特定事項に含まれることになったものであり，こうした発明特定＼n事項は，「統合されたコントロールチャネルに対するツリー検索が系統的 に低減される」という課題（（【０００４】）を解決する発明の構成そのも　のに関する事項であるから，単に条件付けをしたのにすぎないとはいえ＼nず，特許請求の範囲の減縮に該当するものではない。 したがって，原告の上記主張は採用できない。

◆判決本文

関連事件です。

◆令和1(行ケ)10107

　訂正要件を満たすとともに、進歩性違反無しとした審決が維持されました。

　本件訂正は，請求項１における「前記ＬＥＤ基板に搭載されるＬＥＤの個 数を，順方向電圧の異なるＬＥＤ毎に定まるＬＥＤ単位数の最小公倍数とし ている光照射装置。」を，「前記ＬＥＤ基板に搭載されるＬＥＤの個数を，順 方向電圧の異なるＬＥＤ毎に定まるＬＥＤ単位数の最小公倍数とし，複数の 前記ＬＥＤ基板を前記ライン方向に沿って直列させてある光照射装置。」に訂 正するものである。 そして，原告は，本件訂正は，本件訂正前は１枚のＬＥＤ基板についての 発明であったものを，複数のＬＥＤ基板をライン状に直列させて所望の長手 方向の長さの製品を得るという発明に変質させるものであり，実質上特許請 求の範囲を拡張し，又は変更するものであるから，特許法１２６条６項に違 反する旨主張する。 そこで，この点について検討する。
ア 本件特許の特許請求の範囲（請求項１）の「ＬＥＤ基板」の意義
(ア) 本件訂正前の特許請求の範囲（請求項１）の記載によれば，「ＬＥＤ 基板」とは，「ライン状の光を照射する光照射装置」に「備え」られた「基 板収容空間を有する筐体」に「収容」され，「複数の同一のＬＥＤを搭載 した」ものであって，「搭載されるＬＥＤの個数を，順方向電圧の異なる ＬＥＤ毎に定まるＬＥＤ単位数の最小公倍数と」するものであることを 理解できる。 一方，本件訂正前の特許請求の範囲（請求項１）には，「ＬＥＤ基板」 の個数について定義した記載はなく，「ＬＥＤ基板」の個数を単数に限定 して解釈すべき根拠となる記載はない。
(イ) 次に，前記(1)イのとおり，本件明細書の発明の詳細な説明には，「本 発明」は，複数の同一のＬＥＤを搭載したＬＥＤ基板と，前記ＬＥＤ基 板を収容する基板収容空間を有する筐体とを備えた光照射装置であっ て，電源電圧とＬＥＤを直列に接続したときの順方向電圧の合計との差 が所定の許容範囲となるＬＥＤの個数をＬＥＤ単位数とし，前記ＬＥＤ 基板に搭載するＬＥＤの個数を，順方向電圧の異なるＬＥＤ毎に定まる ＬＥＤ単位数の公倍数とする構成を採用することにより，ＬＥＤ基板の＼nサイズを同一にして，部品点数及び製造コストを削減できるという効果 を奏するものであり，さらに，上記ＬＥＤ基板に搭載するＬＥＤの個数 を，上記ＬＥＤ単位数の最小公倍数とすることにより，ＬＥＤ基板の大 きさを同じにするだけでなく，その大きさを可及的に小さくして，汎用 性を向上させるという効果を奏する旨が記載されており，この点に本件 訂正前の特許請求の範囲（請求項１）の発明（以下「本件訂正前発明１」 という。）の技術的意義があると認められる。 また，当業者であれば，上記「汎用性を向上させる」とは，可及的に 小さな大きさのＬＥＤ基板の直列枚数を変えることにより，ＬＥＤ基板 を様々な長さの光照射装置に用いることのできるようにすることなど を意味するものであることを理解できるものといえる。 そして，本件訂正前発明１の上記技術的意義に照らすと，上記ＬＥＤ 基板の個数を単数に限定する必然性はみいだし難い。 むしろ，本件明細書の【発明を実施するための最良の形態】に関する 記載は，複数の上記ＬＥＤ基板をライン方向に沿って直列させることが 可能であることを理解できるものであって（【００１７】，【００４１】，＼n図１），このことも，上記理解を裏付けるものといえる。
(ウ) 以上の本件訂正前発明１の特許請求の範囲（請求項１）の記載及び 本件明細書の記載を総合すれば，本件訂正前発明１の「ＬＥＤ基板」は 個数が単数のものに限定されないと解される。 イ 訂正の適否について 本件訂正による訂正事項は，前記柱書のとおりであり，本件訂正前にお いては，ＬＥＤ基板の枚数や具体的な配置の特定がなかったものを，本件 訂正後においては，「複数の前記ＬＥＤ基板を前記ライン方向に沿って直列 させてある」ことを特定するものである。 そして，本件明細書には，２つのＬＥＤ基板をライン方向に沿って直列 させること（【００１７】，【００１９】，図１）及びＬＥＤ基板の直列させ る数を変更して，光照射装置の長さを変更させること（【００４１】）が記 載されていることから，本件訂正は，願書に添付した明細書，特許請求の 範囲又は図面に記載した事項の範囲内でした訂正であると認められる。 また，本件訂正前発明１の「ＬＥＤ基板」は個数が単数のものに限定さ れないと解されることについては，前記アのとおりであり，本件訂正は， 訂正前に特定されていなかった基板の枚数や配置を特定するものに過ぎな いから，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものではないと認 められる。 したがって，本件訂正は，実質上特許請求の範囲を変更するものではな く，訂正要件に適合するとした本件審決の判断に誤りはないから，原告主 張の取消事由１は理由がない。
・・・・
前記(1)のとおり，原告製品「ＩＤＢ−Ｌ６００／２０ＲＳ」及び「ＩＤ Ｂ−Ｌ６００／２０ＷＳ」（甲５）として，本件出願前に公然実施をされた 甲５発明は，ＬＥＤ基板に搭載されるＬＥＤの個数が，順方向電圧の異な るＬＥＤ毎に定まるＬＥＤ単位数の公倍数である，ライン状の光を照射す る照射装置であって，上記ＬＥＤ基板を２枚，上記ライン方向に沿って直 列させるものであるといえる。 しかしながら，上記の原告製品からは，いかなる技術思想に基づき，１ 枚のＬＥＤ基板に搭載されるＬＥＤの個数を定めたのか，また，そのよう なＬＥＤ基板を２枚長手方向に直列させることにしたのかは，明らかでな い（前記(1)）。 また，前記２(1)及び３のとおり，本件出願当時，原告製品「ＩＤＢ−１ １／１４Ｒ」及び「ＩＤＢ１１／１４Ｗ」（甲３）として甲３発明が，原告 製品「ＩＤＢ−Ｃ１１／１４Ｒ」及び「ＩＤＢ−Ｃ１１／１４Ｂ」（甲４） として甲４発明が，いずれも公然実施されており，これらの発明は，１枚 のＬＥＤ基板に搭載されるＬＥＤの個数が，順方向電圧の異なるＬＥＤ毎 に定まるＬＥＤ単位数の最小公倍数であるものであるが，他方で，上記の 原告製品からは，いかなる技術思想に基づき，同製品のＬＥＤ基板に搭載 されるＬＥＤの個数を定めたのかは，明らかでない（前記２(1)，３）。 さらに，前記２(2)ウのとおり，本件出願当時，ＬＥＤ基板の設計におけ る技術分野では，故障を防ぎ，品質を保持し，作業を効率化するために， ＬＥＤ基板間の配線及び半田付けを極力減らすようにすることが技術常識 であった。
そうすると，甲５発明に接した当業者は，仮に，当該プリント基板（Ｌ ＥＤ基板）に搭載されるＬＥＤの個数が，赤色ＬＥＤを直列に接続する場 合の個数と白色ＬＥＤを直列に接続する場合の個数の公倍数であることを 認識し，かつ，原告製品として公然実施されていた，１枚のプリント基板 （ＬＥＤ基板）に搭載されるＬＥＤの個数が，順方向電圧の異なるＬＥＤ 毎に定まるＬＥＤ単位数の最小公倍数である甲３発明及び甲４発明を認識 していたとしても，甲５発明において，２枚のＬＥＤ基板を長手方向に直 列させるという構成を維持したまま，１枚のプリント基板に搭載するＬＥ＼nＤの個数を１７４個から，直列接続されている赤色ＬＥＤの個数「６」と 直列接続されている白色ＬＥＤの個数「３」の最小公倍数である６個に変 更する（相違点３に係る本件発明１の構成とする）ことの動機付けはなく，＼nかかる構成とすることを容易に想到することができたものと認めることは＼nできず，むしろ，１枚のプリント基板に搭載するＬＥＤの個数を減らして， 同一数のＬＥＤを配設するのに必要なプリント基板数を増やすことには阻 害要因があったと認められる。
イ 以上のとおり，当業者において，甲５発明に基づき，又は，甲５発明に 甲３発明ないし甲４発明を適用して，相違点３に係る本件発明１の構成に＼n容易に想到することができるものとは認められない。

◆判決本文

　訂正審判において、訂正事項が実質上特許請求の範囲を変更すると判断されました。知財高裁もこれを維持しました。

(2) 訂正事項２が実質上特許請求の範囲を変更するものであるか否かについ て
ア 訂正をすべき旨の審決が確定したときは，訂正の効果は出願時に遡って 生じ（特許法１２８条），訂正された特許請求の範囲の記載に基づいて技 術的範囲が定められる特許発明の特許権の効力は第三者に及ぶことに鑑み ると，同法１２６条６項の「実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更す るもの」であるか否かの判断は，訂正の前後の特許請求の範囲の記載を基 準としてされるべきであり，「実質上」の拡張又は変更に当たるかどうか は訂正により第三者に不測の不利益を与えることになるかどうかの観点か ら決するのが相当である。 また，特許請求の範囲の記載に関し，同法３６条５項前段は，特許請求 の範囲には，請求項に区分して，各請求項ごとに特許出願人が特許を受け ようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなけ ればならないと規定している。この規定の趣旨は，一つの請求項から発明 が把握されるようにするため，各請求項ごとに特許出願人自らが「特許を 受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべて」と判断 した事項を特許請求の範囲に記載することを求めたものと解されるから， 客観的にみると，一つの請求項に内容的に重複する記載がある場合であっ ても，相互に矛盾するものでなければ，特許出願人自らが「特許を受けよ うとする発明を特定するために必要と認める事項」と判断したものとして 解釈するのが相当である。
以上を前提に，訂正事項２が実質上特許請求の範囲を変更するものであ るか否かについて判断する。
イ 本件訂正前の請求項１のただし書の「ただし，Ｒ1 及びＲ2 が同時に水素 原子であることはない。」との文言は，その文理上，Ｒ1 及びＲ2 の両方が 水素原子でないことを特定するにとどまり，Ｒ1 又はＲ2 のいずれか一方が 必ず水素原子であることまで特定したものと理解することはできない。 しかるところ，本件訂正前の請求項１の記載全体をみると，「Ｒ1はフッ 素であり」及び「Ｒ2は塩素であり」との記載があり，この記載は，「Ｒ1」 を「フッ素」に，「Ｒ2」を「塩素」にそれぞれ特定したものであることは 明らかである。そして，この記載は，Ｒ1 及びＲ2 の両方が水素原子でない ことをも意味するものと理解できるから，その点においては，ただし書の 記載と重複する内容を含むものであるが，相互に矛盾するものではない。 また，本件明細書の「前記化学式１において，…Ｒ1 及びＲ2 は各々水素 原子，Ｃ1−Ｃ6アルコキシ，Ｃ1−Ｃ6アルキルまたはハロゲンであり，…前 記ハロゲンはフッ素，塩素，臭素またはヨー素を意味する。」（【０００ ９】）及び「本発明による前記化学式１で表される化合物において，特に＼n好ましくは，…Ｒ1 及びＲ2 は水素原子，Ｆ，Ｃｌ，メチルまたはメトキシ であり」（【００１０】）との記載中には，化学式１のＲ1 及びＲ2 の例と してＦ（フッ素）及びＣｌ（塩素）が開示されているから，本件訂正前の 請求項１において「Ｒ1」を「フッ素」に，「Ｒ2」を「塩素」に特定する ことは，本件明細書の記載との関係においても整合するものである。 そうすると，ただし書の記載と「Ｒ1 はフッ素であり」及び「Ｒ2 は塩素 であり」との記載は，「特許出願人が特許を受けようとする発明を特定す るために必要と認める事項」であると理解できるものであり，本件訂正前 の請求項１におけるＲ1 及びＲ2 の定義が不明瞭であるということはできな い。 このように訂正事項２は，本件訂正前の請求項１記載の「Ｒ2」の「塩素」 を「水素」に訂正するものであるから，特許請求の範囲を変更するもので ある。また，本件訂正前の請求項１の「Ｒ1 はフッ素であり」及び「Ｒ2 は 塩素であり」との記載文言から，Ｒ1 は「フッ素又は水素」を，Ｒ2 は「フ ッ素又は水素」を実質的に意味するものと理解することはできないから， 訂正事項２による特許請求の範囲の変更は，減縮的な変更には当たらない。 そして，訂正事項２により，請求項１に係る発明は，本件訂正前の請求 項１に記載される化合物１の置換基である「Ｒ2」が塩素である化合物群か ら訂正後の「Ｒ2」が水素である化合物群に変更されることになるから，こ の変更により，本件訂正前の請求項１の記載の表示を信頼した第三者に不＼n測の不利益を与えることになることは明らかである。 したがって，訂正事項２は，実質上特許請求の範囲を変更するものと認 められるから，特許法１２６条６項の要件に適合しないというべきである。 これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。
(3) 原告らの主張について
原告らは，本件訂正前の請求項１の記載及び本件明細書の記載を考慮し， また，本件特許の出願経過を参酌すれば，本件訂正前の請求項１の本文の 「Ｒ 1 はフッ素であり，Ｒ2 は塩素であり」との記載は，ただし書の「Ｒ1 及 びＲ2が同時に水素原子であることはない。」との関係が不明瞭であり，実質 的に，本文のＲ1 及びＲ2 の範囲は，塩素だけではなく水素を含むはずである と理解され，訂正事項２は，実質的に理解されるＲ2の範囲から塩素を削除す ることによりＲ2の範囲を限定するものであるから，実質上特許請求の範囲を 変更する訂正ではない旨主張する。 しかしながら，前記(2)イのとおり，本件訂正前の請求項１の特許請求の範 囲の記載によれば，本件訂正前の請求項１の本文の「Ｒ1はフッ素であり」及 び「Ｒ2は塩素であり」との記載は，「Ｒ1」を「フッ素」に，「Ｒ2」を「塩 素」にそれぞれ特定したものであることは明らかであり，ただし書の「Ｒ1 及びＲ 2 が同時に水素原子であることはない。」との記載と重複する内容を 含むものであるが，相互に矛盾するものではなく，本件明細書の記載との関 係においても整合するものであるから，本文の記載とただし書の記載が不明 瞭であるということはできない。 次に，本件特許の出願経過によれば，本件訂正前（本件特許の設定登録時） の請求項１は，本件拒絶査定不服審判の請求とともにされた第２次補正によ り第１次補正後の請求項１が補正されたものであるが，本件拒絶査定不服審 判の審判請求書（乙３）には，「３．２．上記補正は，請求項１において， Ｒ1 をフッ素に限定し，Ｒ2 を塩素に限定し（特許請求の範囲の限定的減縮に あたります），…適正な補正です。」，「３．３．上記補正により，本願発 明の化合物は，本願明細書の表２に記載される薬理試験結果において，当業＼n者が予測し得ない程度の優れた抗腫瘍活性を奏するもの及びこれらと同視さ＼nれる化合物に限定され，審査官殿が指摘された，「引用文献３の化合物４２ と同程度の活性又は劣る活性を示す化合物（例えば化合物５２，７３，１１ ５，１３６，１５７，１９３など）」は明確に排除されています。」との記 載があり，この記載から，上記補正は，請求項１におけるＲ1をフッ素に限定 し，Ｒ2を塩素に限定するものであることを明確に理解できる。そして，本件 明細書記載の化合物５２，７３にはＲ2に水素が，化合物１１５，１３６，１ ５７にはＲ1に水素が含まれており，本件拒絶査定不服審判の審判請求書の上 記記載は，本件明細書の記載とも整合することからすると，本件訂正前の請 求項１におけるＲ1及びＲ2の定義が不明瞭であるということはできない。 また，本件拒絶査定（甲１６）には，「本願発明の化合物１０は，引用文 献３の化合物４２に比して優れた抗腫瘍活性を示すものと認められる」との 記載があるが，この記載は，原告らが述べるような審査官が化合物１０を特 許請求の範囲の記載に包含させなくてはならないことを意図して記載したも のとはいえないし，特許請求の範囲の記載は特許許出願人自らが「特許を受 けようとする発明を特定するために必要と認める事項」を記載すべきもので あり（特許法３６条５項），原告らは，自らの責任で特許請求の範囲の記載 を選択すべきであることからすると，本件拒絶査定の上記記載を参酌するこ とにより，本件訂正前の請求項１におけるＲ1 及びＲ2 の定義が不明瞭である ということはできない。
さらに，原告らは，本件特許の出願経過として参酌されるべき事情として， 第２次補正における「Ｒ2は塩素であり，」との記載は，審査官と原告らの代 理人の小川弁理士の補正に関する合意の内容と整合しないことを指摘するが， 原告ら主張の合意は，第三者との関係からすれば，出願経過における願書， 願書に添付した明細書，特許請求の範囲，図面等の審査に係る書類，拒絶査 定不服審判に係る書類等の手続書類と同列に扱うことはできず，本件訂正前 の請求項１の解釈において参酌することはできない。 したがって，原告らの上記主張は，採用することができない。

◆判決本文

　無効審判における訂正を認めなかった審決が取り消されました。審決は、実質上の変更に該当すると判断しましたが、知財高裁はこれを取り消しました。
　本件審決は，本件発明１０は，値段が高い銀ナノ粒子を使用することなく導 電性材料を得ることを目的とした発明であるのに対し，本件訂正発明１０は，大量 の酸素ガスや大量の還元性有機化合物の分解ガスを発生させることなく，導電性材 料を得ることを目的とするものであり，本件訂正発明１０が達成しようとする目的 及び効果は，訂正事項１０−１による訂正で変更されたと認められるから，訂正の 前後における発明の同一性は失われており，訂正事項１０−１は，実質上特許請求 の範囲を変更するものであると判断した。 イ しかし，本件明細書には，従来技術において，酸化銀等の銀化合物の微粒子 を還元性有機溶剤へ分散したペースト状導電性組成物を基板上に塗布して加熱し配 線を製造する方法が知られていたが，ミクロンオーダーの銀粒子を使用した場合， 高い反応熱によりガスが大量発生し，不規則なボイドが形成されて導電性組成物が 破壊されやすくなったり，取扱上の危険性があるという問題点があり（【０００４】 〜【０００７】，【００１０】），銀ナノ粒子を含む導電性組成物を用いると，銀ナノ 粒子の値段が高いという問題点があったこと（【０００９】，【００１０】）が記載さ れており，本件発明は，安価かつ安定な導電性材料用組成物を用いて得られる導電 性材料を製造する方法を提供することを目的とするとの記載があるのであるから （【００１２】），本件発明の目的は，従来技術においてミクロンオーダーの銀粒子を 使用する際にガスが大量発生することによる問題を解消するとともに，値段が高い 銀ナノ粒子を使用することなく，導電性材料を製造することにあると認められる。 そして，本件発明１０においては，その目的を，「銀の粒子が，０．１μｍ〜１５ μｍの平均粒径（メジアン径）を有する銀の粒子からなる」という構成，及び「第＼n２導電性材料用組成物を，酸素，オゾン又は大気雰囲気下で１５０℃〜３２０℃の 範囲の温度で焼成して，前記銀の粒子が互いに隣接する部分において融着し」とい う構成を備えることによって達成している。＼n他方，本件訂正発明１０は，大量のガスを発生させることなく導電性材料を得る という目的を達成するため，「前記銀の粒子の一部を局部的に酸化させることにより， 前記銀の粒子が互いに隣接する部分において融着し」という構成を備えている上，＼n銀の粒子が，０．１μｍ〜１５μｍの平均粒径（メジアン径）を有するものから， ２．０μｍ〜１５μｍの平均粒径（メジアン径）を有するものに訂正されたことに より，訂正前に比べて銀の粒子径がより大となっており，値段が高い銀ナノ粒子を 使用することなく導電性材料を得るという目的及び効果について，より限定された ものとなっている。
ウ したがって，訂正事項１０−１による訂正は，本件発明１０が達成しようと する目的及び効果を変更するものではない。

◆判決本文

　訂正要件満たしていないとした審決が取り消されました。
　審決は，「ｘ２＋ｙ２＝ｒ２」の式は，原点を中心とする半径ｒの円周上 の各点の座標（ｘ，ｙ）の方程式とみることもできるが，斜辺の長さがｒとなる直 角三角形における直角をはさむ２辺の長さｘ，ｙの方程式とみることもでき，この 場合，本件条件式（｜（ｘ２＋ｙ２）１／２｜≦２．５０）のｘ，ｙは，それぞれ，測 定基準点から水平線を延ばしたときに所定領域の外縁と交差する位置（水平方向外 縁位置）までの距離，及び，測定基準点から鉛直線を延ばしたときに所定領域の外 縁と交差する位置（鉛直方向外縁位置）までの距離を示すと解するのが自然である とする（第１解釈）。 しかしながら，審決の上記認定に従って，本件条件式のｘ，ｙを理解すると，本 件条件式は，「水平方向外縁位置と鉛直方向外縁位置の距離」が２．５ｍｍ以下であ ればよく，水平方向と鉛直方向以外については何ら規定していないのであるから， 本件条件式によっては，「所定領域」の形状が定まらないことになる。また，水平方 向外縁位置と鉛直方向外縁位置の距離が２．５ｍｍ「以下」であればよいことにな るので，水平方向外縁位置及び鉛直方向外縁位置が０のもの，すなわち，所定領域 として大きさをもたないものも含むことになる。 　前記(ｱ)のとおり，所定領域は面非点隔差成分の平均値（ΔＡＳａｖ）を決めるた めの基準となる範囲を示すものであって，本件条件式は，この所定領域が満足すべ き範囲を定めるものであることからすれば，本件条件式について，上記のように， 形状が定まらず，また，大きさを持たないものも含むように解することは，不自然 であるといわざるを得ない。
また，本件明細書には，「実質的に球面形状またはトーリック面形状である測定基 準点を含む近傍の領域は，…｜（ｘ２＋ｙ２）１／２｜≦１．７５（ｍｍ）の条件を満 足する領域であることが望ましい。また，処方度数と測定度数とをさらに良好に一 致させるには，実質的に球面形状またはトーリック面形状である測定基準点を含む 近傍の領域は，｜（ｘ２＋ｙ２）１／２｜≦２．５０（ｍｍ）の条件を満足する領域で あることが望ましく」（前記１(1) と記載されていることからすると，本件条件 式は，少なくとも，｜（ｘ２＋ｙ２）１／２｜≦１．７５（ｍｍ）の場合と比較して， 度数測定がより容易になる条件を規定しているものと認められる。 しかしながら，審決の上記解釈によれば，本件条件式は，所定領域の形状が特定 されるものではなく，しかも，所定領域として大きさを持たないものも含むことに なるものであるから，度数測定がより容易になる条件を規定したものとはいい難く， 上記のとおり，｜（ｘ２＋ｙ２）１／２｜≦１．７５（ｍｍ）の条件式と対比して，本 件条件式を規定している本件明細書の記載と整合するものとはいえない。 したがって，審決の上記解釈は，不自然であるといわざるを得ない。 なお，審決は，「所定領域」は，測定基準点を中心としてどの方向にも大きさが略 一定の領域（すなわち，測定基準点を中心とする略円形の領域）として設ければよ いのであり，水平方向及び鉛直方向の大きさとそれ以外の方向の大きさとが大きく 異なるような不定形の形状の領域にすることは，必要がないばかりか，光学性能の＼n低下という観点から有害であることが当業者に自明であるとして，本件条件式は， 測定基準点を中心としてどの方向にも「所定領域」の大きさが略一定であることを 前提として，その大きさを規定したものである，とも認定している。むしろ，この ように，所定領域の大きさが略一定であることが当業者にとって当然の前提となる のであれば，本件明細書の記載に接した当業者は，本件条件式が円を規定するもの， すなわち，ｘ，ｙを座標であると理解するというのが自然かつ合理的である。 以上によれば，本件明細書において，本件条件式とともに面非点隔差成分の平均 値を求める基礎となる面非点隔差成分ΔＡＳについて，ｘ，ｙが座標として用いら れていること，本件条件式のｘ，ｙを測定基準点から水平方向外縁位置及び鉛直方 向外縁位置までの距離であると解することが本件明細書の全体の記載に照らして不 自然であることなどから，本件条件式のｘ，ｙは，座標として用いられていると解 するのが相当である。そして，このように解しても，本件訂正後の本件訂正発明は， 処方面の非球面化により装用状態における光学性能を補正する構＼＼成を採用している にもかかわらず，レンズの度数測定を容易に行うことができるとの効果を奏するも のであると認められる。 したがって，訂正事項１−４は，もとより座標を示すものであると解される本件 条件式のｘ，ｙが座標であることを明記したにすぎないものであり，訂正事項１− ４に係る本件訂正発明３の第２発明特定事項は，本件明細書の全ての記載を総合す ることにより導かれる技術的事項であり，新たな技術的事項を導入しないものであ るから，本件明細書に記載した事項の範囲内においてするものということができる。

◆判決本文

　使用態様を特定した製剤に限定する訂正が、訂正要件違反と判断されました。
　訂正事項５は，本件訂正前の特許請求の範囲の請求項 １に「針状又は糸状の形状を有すると共に」とあるのを「針状又は糸状の形 状を有し，シート状支持体の片面に保持されると共に」に訂正する，という ものであり，これを請求項の記載全体でみると，「…尖った先端部を備えた 針状又は糸状の形状を有すると共に前記先端部が皮膚に接触した状態で押圧 されることにより皮膚に挿入される，経皮吸収製剤」とあるのを「…尖った 先端部を備えた針状又は糸状の形状を有し，シート状支持体の片面に保持さ れると共に前記先端部が皮膚に接触した状態で押圧されることにより皮膚に 挿入される，経皮吸収製剤」に訂正するものである。 ここで，「経皮吸収製剤」にかかる「前記先端部が皮膚に接触した状態で 押圧されることにより皮膚に挿入される」との文言は，経皮吸収製剤の使用 態様を特定するものと解されるから，その直前に挿入された「シート状支持 体の片面に保持されると共に」の文言も，前記文言と併せて経皮吸収製剤の 使用態様を特定するものと解することが可能である。すなわち，訂正事項５＼nは，経皮吸収製剤のうち，「シート状支持体の片面に保持される」という使 用態様を採らない経皮吸収製剤を除外し，かかる使用態様を採る経皮吸収製 剤に限定したものといえる。 ところで，本件発明は「経皮吸収製剤」という物の発明であるから，本件 訂正発明も「経皮吸収製剤」という物の発明として技術的に明確であること が必要であり，そのためには，訂正事項５によって限定される「シート状支 持体の片面に保持される…経皮吸収製剤」も，「経皮吸収製剤」という物と して技術的に明確であること，言い換えれば，「シート状支持体の片面に保 持される」との使用態様が，経皮吸収製剤の形状，構造，組成，物性等によ＼nり経皮吸収製剤自体を特定するものであることが必要である。 しかしながら，「シート状支持体の片面に保持される」との使用態様によ っても，シート状支持体の構造が変われば，それに応じて経皮吸収製剤の形＼n状や構造（特にシート状支持体に保持される部分の形状や構＼造）も変わり得 ることは自明であるし，かかる使用態様によるか否かによって，経皮吸収製 剤自体の組成や物性が決まるという関係にあるとも認められない。 したがって，上記の「シート状支持体の片面に保持される」との使用態様 は，必ずしも，経皮吸収製剤の形状，構造，組成，物性等により経皮吸収製＼n剤自体を特定するものとはいえず，訂正事項５によって限定される「シート 状支持体の片面に保持される…経皮吸収製剤」も，「経皮吸収製剤」という 物として技術的に明確であるとはいえない（なお，「シート状支持体の片面 に保持される」との用途にどのような技術的意義があるのかは不明確といわ ざるを得ないから，本件訂正発明をいわゆる「用途発明」に当たるものとし て理解することも困難である。）。 そうすると，訂正事項５による訂正後の特許請求の範囲の請求項１の記載 は，技術的に明確であるとはいえないから，訂正事項５は，特許請求の範囲 の減縮を目的とするものとは認められない。 なお，仮に，「シート状支持体の片面に保持されると共に」の文言が経皮 吸収製剤の使用態様を特定するものではなく，「尖った先端部を備えた針状 又は糸状の形状を有し」との文言と同様に経皮吸収製剤の構成を特定するも＼nのであるとすれば，本件訂正発明は，「シート状支持体の片面に保持された 状態にある経皮吸収製剤」になり，構成としては「片面に経皮吸収製剤を保＼n持した状態にあるシート状支持体」と同一になるから，訂正事項５は，本件 訂正前の請求項１の「経皮吸収製剤」という物の発明を，「経皮吸収製剤保 持シート」という物の発明に変更するものであり，実質上特許請求の範囲を 変更するものとして許されないというべきである（特許法１３４条の２第９ 項，１２６条６項）。
・・・
被告は，訂正事項５は，請求項１の経皮吸収製剤に対して，本件明細書中 に記載され，請求項１９においても記載されているシート状支持体の構成を＼n追加したものであり，両者の構成及び関係は本件明細書の記載上明確である＼nから，物としての態様（構成）が明確でないとの批判も当たらないし，特許＼n法上，物の発明において使途の構成を規定してはいけないというような制限＼nはなく，本件訂正発明が飽くまで経皮吸収製剤の発明であって，経皮吸収製 剤保持シートの発明でないことは，訂正後の請求項１の文言から明らかであ る，などと主張する。
しかしながら，訂正事項５は，経皮吸収製剤のうち，「シート状支持体の 片面に保持される」という使用態様を採らない経皮吸収製剤を除外し，かか る使用態様を採る経皮吸収製剤に限定したものとみるべきであり，「経皮吸 収製剤」自体の構成を更に限定するものとみるのは相当でないこと，そして，＼n訂正事項５が，使用態様の限定であるとしても，かかる限定によって，経皮 吸収製剤自体の形状，構造，組成，物性等が決まるという関係にあるとは認＼nめられず，本件訂正後の経皮吸収製剤も技術的に明確であるといえないこと は，いずれも前記のとおりである。

◆判決本文

　無効審判について請求棄却審決が維持されました。取り消し理由の一つが訂正要件違反（実質上拡張変更）でしたが、否定されました。
　そこで，１３４条の２第９項で準用する１２６条６項の規定の趣旨や，平成６年 法律第１１６号による特許法の改正は，あらゆる発明について目的，構成及び効果＼nの記載を求めるのではなく，技術の多様化に対応した記載を可能とし，併せて制度＼nの国際的調和を図ることを目的として，同法律による改正前の特許法３６条４項が 発明の詳細な説明の記載要件として規定していた「発明の目的，構成及び効果」を＼n削除したにとどまり，同法１２６条２項の実質上特許請求の範囲を拡張・変更する 訂正の禁止の規定は，実質的改正はされていないこと（甲６０）を踏まえて，以下， 検討する。
・・・
(3) 前記(2)の記載によれば，本件発明１について，次のとおり，認められる。 すなわち，本件発明１は，バラスト水処理装置については，今後設置が義務付け られるにもかかわらず，船舶にその適当な設置場所を確保することが困難な状況に あり，船体設計の大幅な変更を必要とせず，しかも，新造船に設置する場合にも， 既存の船舶を改造して設置する場合にも容易に適用可能な船舶が望まれていたこと＼nに鑑み，多種多様な船舶に対して，多種多様な方式のバラスト水処理装置を船内適 所に容易に設置可能とする船舶を提供することを目的とするものである（【０００＼n５】〜【０００７】）。 そして，本件発明１は，この課題を解決するために，船舶後方で，吃水線よりも 上方に位置する舵取機室内に，バラスト水処理装置を配設するという手段を採用し た（【０００８】）。 その結果，バラスト水処理装置を船舶後方の舵取機室内に配設したことから，船 体構造や船型を大きく変更することなく，船舶内の空間を有効利用して種々のバラ＼nスト水処理装置を容易に設置することができ，また，バラスト水処理装置を配設し た舵取機室が吃水線よりも上方に位置することから，緊急時にバラスト水を容易に 船外へ排水することができるという効果を奏する（【０００９】）。
(4) これに対し，訂正事項１は，1)「バラスト水処理装置」によって「バラス ト水中の微生物類を処理して除去または死滅させる」時期を，「バラスト水の取水時 または排水時」という択一的な記載から「バラスト水の取水時」という限定的な記 載に変更し（構成要件Ａ），2)「バラストタンク」及び「バラスト水配管系統に設け られ，機関室に設置されたバラストポンプ」についての記載を追加し（構成要件Ａ），＼n3)構成要件Ｂないし構＼成要件Ｅについての記載を追加し，さらに，4)「緊急時に前 記バラスト水処理装置からバラスト水を船外に排水できるように構成する」との記＼n載を追加する（構成要件Ｇ）ものであり，それによって「船舶」の発明である本件＼n発明１を限定し，同じく「船舶」の発明である本件訂正発明１とするものである。 これらのうち，1)バラスト水処理装置へのバラスト水の供給時期が択一的であっ たものを１つの時期に限定した点は，本件発明１に新たな構成を付加するものでは＼nなく，本件発明１の課題に含まれない新たな課題を解決するものではないことは明 らかである。
2)バラストタンク，バラスト水配管系統及びバラストポンプの記載を追加した点 は，本件発明１に新たな構成を付加するものであるが，本件発明１は，バラスト水＼n処理装置を備えた船舶の発明であり，バラスト水処理装置を備えた船舶において， バラスト水を積載するバラストタンク，バラスト水の配管系統，バラスト水の取水 と排水のためのバラストポンプが備えられていることは周知の事項であるから（甲 ３０〜甲３３），これらの記載の追加は，本件発明１の課題に含まれない新たな課題 を解決するものではない。
3)構成要件Ｂないし構＼成要件Ｅについての記載を追加した点は，本件発明１に新 たな構成を付加するものであるが，本件発明１は，バラスト水処理装置を備えた船＼n舶の発明であるところ，構成要件Ｂないし構＼成要件Ｅは，バラスト水処理装置を備 えた船舶において備えられているバラスト水配管系統の構成について，バラスト水＼n処理装置が装置入口側配管及び装置出口側配管を介してバラスト水配管系統と連結 され（構成要件Ｂ），装置入口側配管，装置出口側配管，連結点間配管に設けられた＼n本件各開閉弁と，取水管路の一部を構成するが排水管路の一部を構＼成しない処理装 置配管系統，取水管路も排水管路も構成しない連結点間配管を備え（構＼成要件Ｃ− １，Ｃ−２，Ｄ−１，Ｄ−２），バラストポンプと装置入口側連結点との間のバラス ト水配管系統に設けられた，バラストポンプから装置入口側連結点へ向かう方向の 流れのみを許容する逆止弁を備えること（構成要件Ｅ）を特定して，本件発明１に＼nおいて多種多様に構成することが可能＼であったバラスト水配管系統の構成を限定し＼nているものであって，本件訂正明細書を踏まえて，構成要件Ｂないし構＼成要件Ｅの 構成を検討しても，その構＼成の追加により本件発明１の課題に含まれない新たな課 題を解決するものとは認められない。
4)「緊急時に前記バラスト水処理装置からバラスト水を船外に排水できるように 構成する」との記載を追加した点は，本件発明１に緊急排水用管路という新たな構＼ 成を付加するものであるが，前記(2)のとおり，本件発明１の緊急時にバラスト水を 容易に船外へ排水することができるという効果を，当業者にとって自明な構成によ＼nり具体化したものにすぎないから，その構成の追加により本件発明１の課題に含ま＼nれない新たな課題を解決するものとまでは認め難い。
(5) また，本件発明１及び本件訂正発明１は，物の発明であるが，訂正事項１ の内容からすれば，特許法１０１条１号及び３号の間接侵害の成立範囲が訂正事項 １により左右されることはおよそ考え難い。 原告らは，訂正事項１により同条２号の間接侵害の成立範囲が広がる可能性があ＼nり，具体的には，訂正事項１により追加された配管構造等に関し，これを生産する＼n等の行為について同条２号の間接侵害が成立するおそれがあると主張するが，訂正 事項１により同条２号の間接侵害の成立範囲が広がるものとは認められない。すな わち，同条２号の間接侵害は，発明の対象である「物の生産に用いる物」のうち「そ の発明による課題の解決に不可欠なもの」に限って成立するものであり，その成立 範囲は，その発明の構成要件中の本質的部分を実現するために不可欠な部品に限ら＼nれるというべきであるが，前記(4)のとおり，訂正事項１により，本件発明１の課題 に含まれない新たな課題が，本件訂正発明１の課題となったものとは認められない。 したがって，たとえ原告ら主張の本件バラスト水配管系統等を現実的に想定できた としても，訂正事項１が，本件訂正発明１の課題に本件発明１の課題と異なる新た な課題を追加するものではない以上，その課題の解決に不可欠なものの範囲，すな わち，その発明の構成要件中の本質的部分を実現するために不可欠な部品の範囲も，＼n本件訂正発明１と本件発明１とで異なるものではないというべきであるから，訂正 事項１により同条２号の間接侵害の成立範囲が広がるものとは認められない。

◆判決本文

　クレームの用語について、原文に基づく誤訳訂正を求めました。裁判所は、実質上変更となるとした審決を維持しました。
　(3) 本件公報に接した当業者の認識について
ア 前記(2)イのとおり，本件訂正前の明細書には，燐酸を示す化学式として， ホスホン酸の化学式が６か所にわたり記載されているというのであるから，「スルホ ン酸，燐酸及びカルボン酸からなる群」に含まれない「オクタデシルホスホン酸」 が作用成分として記載されていることとも相まって，本件公報に接した当業者は， 「燐酸」又は「リン酸」という記載か，ホスホン酸の化学式及び「オクタデシルホ スホン酸」という記載のいずれかが誤っており，請求項１の「燐酸」という記載に は「ホスホン酸」の誤訳である可能性があることを認識するものということができ＼nる。
イ しかし，更に進んで，本件公報に接した当業者であれば，請求項１の「燐 酸」という記載が「ホスホン酸」の誤訳であることに気付いて，請求項１の「燐酸」 という記載を「ホスホン酸」の趣旨に理解することが当然であるといえるかを検討 すると，前記(1)イのとおり，請求項１の「燐酸」という記載は，それ自体明瞭であ り，技術的見地を踏まえても，「ホスホン酸」の誤訳であることを窺わせるような不 自然な点は見当たらないし，前記(2)アのとおり，本件訂正前の明細書において，「燐 酸」又は「リン酸」という記載は１１か所にものぼる上，請求項１の第２の処理溶 液の作用成分を形成するアニオン界面活性剤としてスルホン酸，カルボン酸と並ん で「燐酸」を選択し，その最適な実施形態を確認するための４つの比較実験におい て，燐酸や燐酸基が使用されたことが一貫して記載されている。 そうすると，化学式の記載が万国共通であり，その転記の誤りはあり得ても誤訳 が生じる可能性はないことを考慮しても，本件公報に接した当業者であれば，請求＼n項１の「燐酸」という記載が「ホスホン酸」の誤訳であることに気付いて，請求項 １の「燐酸」という記載を「ホスホン酸」の趣旨に理解することが当然であるとい うことはできない。 以上によれば，本件訂正事項（燐酸→ホスホン酸）を訂正することは，本件公報 に記載された特許請求の範囲の表示を信頼する当業者その他不特定多数の一般第三＼n者の利益を害することになるものであって，実質上特許請求の範囲を変更するもの であり，１２６条６項により許されない。

◆判決本文

　訂正主張は時機に後れたとはないと判断されたものの、実質上変更に該当すると判断されました。
　被控訴人らは，控訴人による本件訂正に係る訂正の対抗主張は時機 に後れた攻撃防御方法（民訴法１５７条１項）に当たり，却下されるべきで ある旨主張するが，控訴人が，無効２０１２−８０００７３号の無効審判請 求事件において，本件訂正に係る訂正請求を行うに至った経過（前記第２の ２の「前提事実」(3)）及び原判決の判断内容等に鑑みれば，控訴人が，当審 で提出した平成２７年３月２０日付け控訴人第２準備書面において初めて本 件訂正に係る訂正の対抗主張を行ったことが，時機に後れたものということ はできないから，被控訴人らの上記主張は理由がない。
・・・
そこで，以上を踏まえて検討するに，本件訂正における訂正事項1)は，本件訂正前の請求項１について，同請求項の「水溶性かつ生体 内溶解性の高分子物質」の前に「シート状の支持体の少なくとも一方 の面に経皮吸収製剤が１又は２個以上保持され，皮膚に押し当てられ ることにより前記皮膚吸収製剤が皮膚に挿入される経皮吸収製剤保持 シートであって，」（構成要件Ｏ）を新たに加え，同請求項の「経皮＼n吸収剤。」（構成要件Ｇ）を「である，経皮吸収製剤保持シート。」＼n（構成要件Ｈ’）に訂正するというものであり，発明の対象を「経皮＼n吸収製剤」という物の発明から「経皮吸収製剤保持シート」という物 の発明に変更するものといえる。 そして，1)本件訂正前の特許請求の範囲中には，請求項１９として， 「シート状の支持体の少なくとも一方の面に請求項１〜１７のいずれ かに記載の経皮吸収製剤が１又は２個以上保持され，皮膚に押し当て られることにより前記皮膚吸収製剤が皮膚に挿入される経皮吸収製剤 保持シート」との記載があり，「経皮吸収製剤」の発明とは別に， 「経皮吸収製剤保持シート」の発明の記載があること，2)本件明細書 には，「経皮吸収製剤」の発明は，「難経皮吸収性の薬物等であって も高い効率で皮膚から目的物質を吸収させることができる」という効 果（段落【００５９】）を奏することが，「経皮吸収製剤保持シート」 の発明は，「本発明の経皮吸収製剤を簡便かつ効率的に投与すること ができる」という効果（段落【００６０】）を奏することが記載され るなど，「経皮吸収製剤」の発明と「経皮吸収製剤保持シート」の発 明とは，構成及び効果を異にする別個の発明として開示されているこ＼nとを併せ考慮すると，本件訂正前の請求項１の「経皮吸収製剤」とい う物の発明を「経皮吸収製剤保持シート」という物の発明に変更する 訂正事項1)に係る訂正は，実質上特許請求の範囲を変更するものとし て，特許法１３４条の２第９項において準用する同法１２６条６項に 違反するものと認められる。仮にこのような物の発明の対象を変更す る訂正が許されるとすれば，「その物の生産にのみ用いる物」又は 「その物の生産に用いる物」の生産等の行為による間接侵害（同法１ ０１条１号ないし３号）が成立する範囲も異なるものとなり，特許請 求の範囲の記載を信頼する一般第三者の利益を害するおそれがあると いえるから，前記(イ)で述べた同法１２６条６項の規定の趣旨に反す るといわざるを得ない。他方で，本件においては，請求項１９の「経 皮吸収製剤保持シート」の発明について，発明の対象を変更すること なく必要な訂正を行い，当該請求項に基づいて特許権を行使すること も可能であるから，請求項１について，発明の対象の変更となるよう＼nな訂正をあえて認めなければ，特許権者である控訴人の権利保護に欠 けるという特段の事情もない。

◆判決本文

　構成要件１Ｂを有していないとして技術的範囲外と判断されました。なお、原告は､侵害訴訟の終結時期に訂正審判請求を行い、これに基づいて技術的範囲に属するとの主張をしましたが、裁判所は、これについて認めないと判断しました。
　原告が本件訴訟の係属後にした訂正審判請求について付言しておく。
(1) 原告は，平成２７年３月１１日付けで訂正審判（訂正２０１５−３９０２２。以下「本件訂正審判」という。）を請求し，本件特許に係る明細書及び特許請求の範囲の訂正を求めているが（甲８，９），明細書，特許請求の範囲又は図面の訂正は，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものであってはならない（特許法１２６条６項）から，本件訂正審判の結果によって，被告製品が本件各特許発明の技術的範囲に属するものとは認められない旨の前記判断が覆ることは，理論上，あり得ない（仮に，誤ってそのような訂正が認められたときは，特許法１２３条１項８号所定の無効事由が生じたことになる。）。
(2) 原告が本件訂正審判において求めている特許請求の範囲の訂正には，本件特許発明１の構成要件１Ａ―＼(3)及び１−Ｂについて，「尾根構造体の短手方向に支柱を連結する複数のシザー組立体の中央部に前記幕体支持ポールを垂直に連結し」，「複数のシザー組立体」（下線部は，いずれも訂正箇所を示す。）などとすることが含まれる（甲８）。＼nしかし，構成要件１Ａ−(2)は，「シザー組立体は２本のバーをＸ字状に回動自在に連結してパンタグラフ状に折り畳み自在とした構造とし」としているから，シザー組立体は２本のバーをＸ字状に連結したものを１単位と解すべきであるところ，仮に，構＼成要件１Ａ−(2)を「複数のシザー組立体の中央部」と訂正したとしても，シザー組立体が三つ，又は，五つなど奇数単位存在する場合には，その中央部は，シザー組立体とシザー組立体の間ではなく，２本のＸ字状のバーの交差する箇所を中央部として幕体支持ポールを垂直に連結することを示すと解さざるを得ない。このような例は，本件明細書に記載されておらず，シザー組立体の単位数が奇数か偶数かで幕体支持ポールの位置が異なることになる。 したがって，本件訂正審判に係る訂正は，少なくとも，特許法１２６条５項に違反するものであって，認められるべきものではないと思われる。
(3) 原告は，本件訂正審判の請求後，特許庁長官に対し，審判請求書を補正する旨の同年４月７日付け手続補正書（甲９）を提出したが，同補正書によれば，原告が求めている特許請求の範囲の訂正には，構成要件１Ｃについて，「該補強フレームの一端は最も外側に位置する幕体支持ポールの上端位置に係止し，補強フレームの他端は隣接する幕体支持ポールに挿着されたスライトブラケットに上方から当接させることにより，幕体支持ポールを垂直に保持しながら，シザー組立体の伸張を維持しテント側面の強度を向上しつつ，直立する妻面を構＼成するようにしたことを特徴とする」（下線部は，いずれも訂正箇所を示す。）などとすることが含まれるようである（同補正書の１頁には，「補正対象項目名」として「請求の理由」とあ り，「請求の趣旨」とは記載されていないが，訂正特許請求の範囲を含む同補正書２頁以下の記載によれば，請求の趣旨を補正することが当然の前提となっているものと考えざるを得ないし，原告の同月８日付け準備書面２〔４頁〕にも，これに沿う記載がある。）。 しかし，訂正審判における審判請求書について，請求の趣旨を補正することは認められていない（特許法１３１条の２第１項１号）。 なお，仮に，原告が本件訂正審判に係る請求の趣旨の補正を求めていないとすれば，同補正書の記載はおよそ無意味であるというほかはなく，原告がいかなる目的で同補正書を特許庁長官に提出し，また，本件訴訟において書証として申し出たのか，理解に苦しむところといわなければならない。
(4) 以上より，本件訴訟において，原告が本件訂正審判において求めている訂正を前提として，本件各特許発明の技術的範囲に被告製品が属するか否かを検討する必要がないことは，明らかである。

◆判決本文

　判決文が全部で２３０頁あります。争点の一つが訂正要件違反（「映像番組を代表する情報を出力するカメラ」が「番組情報を出力するカメラ」への訂正）が、実質上の拡張に当たるかです。知財高裁は、実質上の拡張であると判断しました。
　上記記載によれば，本件発明２２の「デジタル映像記録装置」は，「映像番組を代表する情報を出力するカメラ」を備えることを理解することができる。＼nしかるところ，本件訂正前の請求項２２には，「映像番組を代表する情＼n報」について，その具体的構成を特に規定する記載はなく，また，本件明細書（甲３３）の発明の詳細な説明においても，「映像番組を代表＼する情報」の具体的構成について述べた記載はない。＼n一方で，本件訂正により削除された本件訂正前の請求項３４は，・・・というものであり（甲２４，３３），その記載中には，「映像番組を代表する情報」と「前記映像番組の情報」の用語が区別して用いられている。＼n以上によれば，本件訂正前の請求項２２の「映像番組を代表する情報」は，その文理上，「映像番組」の情報あるいは「映像番組」に係る情報のうちの「代表＼する」情報を意味するものと解される。 次に，本件訂正前の請求項２２には，「番組情報をデジタル圧縮する手段」，「前記パーソナルコンピューターを使用したオフライン編集に合った番組情報」，「オンライン編集に合った番組情報」，「前記番組情報」＼nとの記載があり，「番組情報」の用語が用いられている。 しかるところ，本件訂正前の請求項２２には，「番組情報」について，その具体的構成を特に規定する記載はなく，また，本件明細書の発明の詳細な説明においても，「番組情報」の具体的構＼成について述べた記載はない。 本件訂正前の請求項２２の記載を全体としてみると，「番組情報」にいう「番組」とは，「映像番組」を意味するものであり，「番組情報」は，「映像番組」の情報あるいは「映像番組」に係る情報をいうものと解される。 そうすると，本件訂正前の請求項２２の「映像番組を代表する情報」は，「番組情報」に含まれる情報であって，「番組情報」と上位概念・下位概念の関係にあるものと解される。
イ ・・・上記請求項２２の記載によれば，訂正事項２に係る本件訂正により，「映 像番組を代表する情報を出力するカメラ」が「番組情報を出力するカメラ」と訂正されたものであり，この訂正により，「カメラ」が出力する対象が「映像番組を代表＼する情報」から「番組情報」に変更されたことを理解することができる。 しかるところ，前記アのとおり，「映像番組を代表する情報」は，「番組情報」に含まれる情報であって，「番組情報」と上位概念・下位概念の関係にあるものと解されるから，本件訂正前の請求項２２の「カメラ」が出力する対象は，「映像番組を代表＼する情報」であったのが，本件訂正後の請求項２２の「カメラ」が出力する対象は，「映像番組を代表する情報」以外の「番組情報」に含まれる情報をも含むものとなり，この点において，本件訂正は，本件訂正前の請求項２２について，実質上特許請求の範囲を拡張するものであると認められる。＼n

◆判決本文

　訂正要件を満たさないとした審決が維持されました。
　原告らは，実施形態【図７】と実施形態【図３】とは，パーツの形態が大きく相違するにもかかわらず，実施形態【図３】の前身頃及び後身頃の各パーツの実線を強引に実施形態【図７】のパーツの実線に引きずり込んで，実施形態【図７】の前身頃及び後身頃の各位置を解釈しているにほかならず，実施形態【図７】のパーツの本来の前身頃及び後身頃の各位置を正しく解釈していることにはならないから，審決の訂正要点ａの認定手法は誤りであると主張する。しかし，実施形態【図３】については，各パーツの図面符号「１２」，「１４」，「１６」，「１８」は，図面上のそれぞれ実線で区劃された範囲のものを指していることが見て取れるから，「前身頃」や「後身頃」は，「股部パーツ」や「大腿部パーツ」と同じく下肢用衣料を構成するパーツであって，「前身頃」は図面符号「１２」で指示された実線で区劃された範囲のもので，「後身頃」も同様に，図面符号「１４」で指示された実線で区劃された範囲のものと解することができる。そして，実施形態【図３】と実施形態【図７】とは，下肢用衣料が「前身頃１２」，「後身頃１４」，「股部パーツ１６」及び「大腿部パーツ１８」で構＼成されていることには変わりがないので，実施形態【図７】においても実施形態【図３】と同様に，前身頃と後身頃は，図面符号「１２」と「１４」で指示された実線で区劃された範囲のもの（パーツ）と解するのが自然であり，このように解することに，格別，不都合な点は見当たらない。よって，審決における「前身頃」及び「後身頃」の認定及びその手法に誤りはない。
イ 原告らは，実施形態【図７】のパーツの前身頃及び後身頃の各位置を正しく判断するには，実施形態【図７】の各パーツを縫製して下肢用衣料とした場合に，実施形態【図７】のパーツはどこが前身頃及び後身頃に位置するか正しく判断することが必要であり，また，前身頃と後身頃の意味はそれぞれ「衣類の身頃のうち，胴体の前の部分をおおうもの」と「衣類の身頃で胴体の後ろの部分をおおうもの」であって（甲１），その意味を下肢用衣料（ショーツ）に当てはめると，前身頃とは，下肢用衣料（ショーツ）の身頃のうち，下半身の前の部分を覆うものとなり，後身頃とは，下肢用衣料（ショーツ）の身頃で下半身の後ろの部分を覆うものとなり，さらに，１つのパーツにおいて，前の部分を覆うものを前身頃とし，この前の部分を覆う境界の箇所から後側に直ちに回り込む箇所（本件帯状部分）を後身頃とすることは，例えば甲１３〜甲１８に示されるように，当業者において周知であるから，審決における「前身頃」及び「後身頃」の認定には誤りがあると主張する。しかし，本件明細書において，【図７】の左右において下方に垂下する２つの本件帯状部分が「後身頃」の構成部分である旨の記載や示唆は存在せず，本件帯状部分が「後身頃」の構＼成部分であるとは，窺えない。また，「前身頃」の意味が「衣類の身頃のうち，胴体の前の部分をおおうもの」であり，「後身頃」の意味が「衣類の身頃で胴体の後ろの部分をおおうもの」であって（甲１），１つのパーツにおいて，前の部分を覆うものを「前身頃」といい，この前の部分を覆う境界の箇所から後側に直ちに回り込む箇所を「後身頃」ということがあるとしても（甲１３〜甲１８），乙１及び乙２によれば，下肢用衣料において，下半身の前の部分の延長となる後ろの部分の一部をも覆うパーツも加えて「前身頃」ということもあるのであり，この場合には訂正前の実施形態【図７】と同様のものとなる。したがって，前身頃及び後身頃という用語の解釈として，原告らが主張するような解釈において当該技術分野の常識となっているということはできない。よって，「前身頃」及び「後身頃」という用語の意味は，明細書及び図面の記載全体から把握する必要があり，そのようにして理解される意味は上記のとおりであって，審決の「前身頃」及び「後身頃」の認定及びその手法に誤りはない。
・・・
２ 取消事由３（審決の訂正目的に対する判断の誤り）について
上記１で判示したとおり，本件明細書の段落【００３０】及び【図７】には，実施形態【図７】が記載され，この実施形態における「前身頃」が図面符号「１２」で指示された実線で区劃された範囲のものを指していること，そして，「後身頃」が，図面符号「１４」で指示されたものを指していることは，自然に理解できるもので，不明瞭な記載や誤記の存在は見当たらず，逆に，【図７】において図面符号「１２」で指示される前身頃の本件帯状部分が後身頃の構成部分であることは，窺えない。そうである以上，訂正要点ａが，誤記の訂正，或いは，明瞭でない記載の釈明を目的にしているということはできない。
・・・
３ 取消事由４（審決の実質変更・拡張に対する判断の誤り）について
　本件明細書の請求項１は，本件訂正によって訂正されていないから，本件発明は，本件訂正の前後において，「後身頃」を，「足刳り形成部を有した」と限定されたものとして発明特定事項としている。次に，上記１で認定したところを踏まえ，本件訂正前の本件発明についてみると，本件明細書の記載全体からして，先に（上記１で）説示したように，本件発明の「前身頃」は，実施形態【図３】，実施形態【図７】及び実施形態【図８】の，いずれも図面符号「１２」で指示された実線で区劃された範囲のもの，「後身頃」も同様に「１４」で指示された範囲のものと解することができる。これに対し，本件訂正の，特に訂正要点ａにより，【図７】の図面符号「１２」で指示された実線で区劃された範囲内にある本件帯状部分が，「後身頃」の構成部分となり，本件訂正後の本件発明の「前身頃」は，【図７】を参照した実施形態でいえば，図面符号「１２」で指示された実線で区劃された範囲から上記本件帯状部分を除いた範囲のものということになり，本件発明の発明特定事項である「前身頃」の技術的内容が変更されており，併せて，「後身頃」の技術的内容も実質的に変更されている。また，実施形態【図７】が，図面符号「１４」で指示された実線で区劃された範囲のものである「後身頃」に足刳り形成部を有していないため，本件発明の発明特定事項を満たしておらず，本件発明の構＼成に含まれないものであったが，本件訂正後では，実施形態【図７】は，本件発明の構成に取り込まれており，特許請求の範囲は，拡張又は変更されている。以上のとおりの判断を示した審決に誤りはない。＼n

◆判決本文

　訂正要件を満たさないため無効理由を解消できず、104条の3の規定により、権利行使不能と判断されました。
　本件特許発明は「鍵」発明であり，ロータリーディスクタンブラー錠の構成に関する上記限定を加えたからといって，「鍵」自体の構＼成が限定されるとは認められないのであるから，上記限定によって，本件特許発明に係る特許請求の範囲を減縮するものということはできず，また，本件特許発明の「鍵」の構成が明瞭になるとも，誤記又は誤訳が訂正されることになるということもできない。したがって，本件訂正請求は，特許法１３４条の２第１項ただし書各号所定の事項を目的とするものとは認められないから，不適法なものであり，これによって，本件特許が有する前示１の無効理由を解消することはできない。＼n

◆判決本文

　　訂正が実質上特許請求の範囲を変更するものでないとした審決が維持されました。
　　　「ところで，「刻々の動作変化」という文言は，平成８年１２月２４日付けの補正（甲１９）において初めて特許請求の範囲で用いられたものであるが，上記イ(カ)ｂの第１表及びそれに関する説明は，出願当初の本件特許明細書（甲３）から記載されていたのであり，本件特許明細書に，上記イ(カ)ｂの第１表記載の「ｉ」毎の変化が本件発明における「刻々の動作変化」に当たると解することを妨げる記載があったとも認められない。したがって，「ｉ」毎の変化は本件発明における「刻々の動作変化」に当たると解することが，本件特許の出願経過（特許請求の範囲及び特許明細書の記載の変遷）に照らして許されないというべき理由はない。」

◆平成20(行ケ)10339　審決取消請求事件　特許権行政訴訟　平成21年03月24日　知的財産高等裁判所

　　　誤記訂正が、実質上の拡張または変更に当たるとして、訂正を認めなかった審決が取り消されました。
　　「０.５重量％以下」との記載は，確かに，被告が主張するように，その記載自体を独立したものとして見る限り，数値及びその範囲として明確であり，疑問が生じることはない。しかしながら，特許請求の範囲の意味内容を確定する場合には，当該記載の前後の単語・文章，文脈，当該請求項の全体の意味内容との関係で検討すべきであり，被告が主張するように，問題となった記載を前後から切り離して取り上げて意味内容を把握し，その単純な総和として，確定すべきものではない。確かに，発明の詳細な説明に記載した発明のすべてを特許請求の範囲に記載して権利化しなければならないわけではないものの，発明の詳細な説明に登場するいくつかの実施例のうち，請求項１の「０.５重量％以下の水酸化カリウム」に対応するのは，実施例８のみであり，出願人は，本件補正によって大部分の権利範囲を失うことになる。しかも，特許出願に係る発明が境界域である「０.５重量％の水酸化カリウム」の場合に限定されることになるというだけではなく，特許請求の範囲に提示された「０．５重量％未満」の範囲は特許法３６条４項の定める要件を欠如することになりかねない。仮に，出願人が真意に基づきそのような補正をしたというのであれば，権利化の際に通常選択する合理的な経済行為からは，大きく乖離するものであったといわざるを得ない。・・・これらの記載によれば，本件発明は，水酸化ナトリウムと水酸化カリウムの双方又はいずれか一方を含むものとして記載されており，その双方とも含まないことを前提とした記載は一切なく，請求項１の「０.５重量％以下の水酸化カリウム」との記載は，「０.５重量％以上５重量％以下の水酸化カリウム」の誤記であると容易に理解するに至ることは明らかである。」

　また、実質上拡張変更については、下記のように述べました。
　「請求項１の「０．５重量％以下の水酸化カリウム」の記載は，「０．５重量％以上５重量％以下の水酸化カリウム」の誤記であるとする場合，この２つの文言のみに即して形式的に考察すると，「０．５重量％以下の水酸化カリウム」の範囲は，「０．５重量％以上５重量％以下の水酸化カリウム」の範囲と明らかに異なるから，その限りでは特許請求の範囲が変更となるのではないかという問題があるかのようであるが，請求項１の「０．５重量％以下の水酸化カリウム」とある記載は，上述のとおり，特許請求の範囲の記載からだけでは不明確であり，そこで，発明の詳細な説明を参酌すると，「０．５重量％以下の水酸化カリウム」は，「０．５重量％以上５重量％以下の水酸化カリウム」の誤記であることが明らかであるというのであるから，その実質を捉えて考察すると，特許請求の範囲の拡張や変更はされていないということができ，同法１２６条４項違反の問題は生じないものというべきである。」

◆平成18(行ケ)10268　審決取消請求事件　特許権行政訴訟　平成19年11月28日　知的財産高等裁判所

　ＣＳ関連発明について実質上変更の判断です。裁判所は、実質上の変更に当たるとした審決を取り消しました。
　　「被告は，当初明細書には，特許査定時の請求項３に係る発明の目的について，「所望の番組の放送チャンネルおよび放映開始時刻を確実に知ることができ，且つサーチした番組を自動的に受信すること」，「当該番組サーチ装置の操作者などが所望の番組を見逃す危険性を低くする」と示されているだけであり，このような極めて一般的な目的から，請求項１における，番組を表形式でその一部を出力するという具体的な目的，該番組表＼を更新させるという具体的な目的及び「毎週キーという一種の専用キーで，一旦，ある番組をサーチすると，翌週以降に放映される同じ番組を簡単にサーチすることができる」という具体的な目的が直ちに導出されるということはできないから，訂正事項ｂは，特許査定時の請求項３に記載された発明の具体的な目的の範囲を逸脱すると主張する。しかしながら，発明の目的は特許請求の範囲の請求項において規定された構成によって達せられるものであり，新たに構＼成が付加されたり構成が限定されれば，目的も，それに応じて，より具体的なものになることは当然であって，訂正後の発明の構＼成により達せられる目的が訂正前の発明の構成により達せされる上位の目的から直ちに導かれるものでなければ，発明の目的の範囲を逸脱するというのであれば，特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正は事実上不可能＼になってしまうから，相当でない。そうであれば，訂正事項により付加，限定された構成により達成される内容が，訂正前の発明の目的に含まれるものであれば足りると解するのが相当であり，本件においては，上記(2)のとおり，訂正事項ｂの具体的内容は，いずれも，特許査定時の請求項３に係る発明の目的に含まれる。・・・　さらに，被告は，請求項１において新たに付加された「番組表出力手段」，「更新手段」という構＼成要件については，その用語自体，当初明細書には何ら記載されていなかったものであって，訂正明細書の段落【００１４】，【００１５】において，上記ステップ１１０から１２０に至る処理を「番組表出力手段」，上記ステップ１２０から１５０に至る処理を「更新手段」として，それぞれ新たに定義し直し，明細書に初めて出現させたものであるところ，明細書に記載されているからといって，必ずしもその全てが訂正可能＼であるとは限らないと主張する。しかしながら，特許請求の範囲を減縮する場合には，新たな構成要件を付加したり，構＼成を新たに具体的に限定するのが通常であるから，新たな構成要素を付加したり，構＼成要素を新たに具体的に限定することが，直ちに，実質上特許請求の範囲を変更することに当たるものでないことは明らかである。訂正事項ｂに係る「番組表出力手段」，「更新手段」の内容は，いずれも，当初明細書に記載されているものであって，訂正事項ｂの「番組表＼出力手段」と「指定手段」は，特許査定時の請求項３における「記憶手段」と「指定手段」により実現される内容をより具体的に規定したものであり，「更新手段」と「サーチ手段」は，特許査定時の請求項３の「記憶手段に記憶されているテレビ放送の中から，上記指定手段により指定された内容と同一の番組を，異なる時間帯の番組よりサーチするサーチ手段」により実現される内容をより具体的に規定したものであるから，明細書に接した第三者であれば，訂正が可能であることを予＼測することができるのであって，訂正事項ｂによる訂正が一般第三者の利益を損なうものとはいえない。」

　　こちらは本件の分割出願、その分割出願に関する判断です。
◆平成18(行ケ)10071　審決取消請求事件　特許権行政訴訟　平成19年01月25日　知的財産高等裁判所
◆平成18(行ケ)10072　審決取消請求事件　特許権行政訴訟　平成19年01月25日　知的財産高等裁判所 　

◆平成18(行ケ)10070　審決取消請求事件　特許権行政訴訟　平成19年01月25日　知的財産高等裁判所

　出願公告後にした構成要件を追加する補正が、特許請求の範囲を実質上変更するものであり本件特許には無効理由ありとして、損害賠償請求を棄却しました。
「平成６年改正前特許法６４条，１２６条２項が公告決定後の補正につき上記のように補正の要件を規定している趣旨は，特許出願人と第三者との間の利害の調整にあるところ，特許請求の範囲に新たな構成を付加することで表＼面的には特許請求の範囲の減縮に当たっても，実質的にはこれによって全く別個の発明になるような場合にまで補正を許容すると，補正後の別個の発明の技術的範囲について補正前の特許発明の出願日に遡って出願公告に伴う仮保護の権利を与えることとなり，特許公報の記載を信頼して行動する第三者に対して不測の不利益を与えることとなるからである。そして，この場合において，補正前の特許請求の範囲に係る発明に新たに付加された構成が，同発明の特許出願当時，当業者にとって周知の技術手段（周知技術）に該当しない場合には，補正前の特許発明と補正後の特許請求の範囲の記載に係る発明は，特段の事情のない限り，別個の発明というべきである。けだし，周知の技術手段を付加するものである限りは，発明はその同一性を失うことがなく，特許請求の範囲も実質上変更されることはないが，周知でない新規な技術手段を付加するときは，特段の事情のない限り，構＼成を異にすることになり，別個の発明となってしまうからである。」 と述べました。
実質上の変更に該当するかについては、類型化できるほどの判断例が多くないので、具体的事案について検討してみたいですね。

　

◆H16. 5.14 東京地裁 平成13(ワ)12933 特許権 民事訴訟事件

　　誤記訂正か実質上の変更かが争われました。
裁判所は、「このような本件明細書の記載に接した当業者が，発明の詳細な説明中の参考例，実施例及び試験例の記載が一貫して誤りであり，特許請求の範囲の請求項１，７の記載が正しいと考えることは，特段の事情がない限りあり得ないというべきところ，・・・・本件明細書の特許請求の範囲の請求項１，７の記載が誤記であること，この−ＣＨ２−基の数は，正しくは「１」又は「０」であるべきことは，本件明細書の記載全体から明白であり，当業者はたやすくこのことを認識し得たものと認められ・・・ 　なお，特許請求の範囲の記載の訂正が，明細書中に記載された特許請求の範囲を信頼する一般第三者の利益を害することになるとして，特許法１２６条２項（注，平成６年法律第１１６号による改正前のもの）により許されないとした被告引用の最高裁判決は，いずれも事案を異にし，本件に適切ではない。」と訂正を認めなった審決を取り消しました。

　

◆H15. 2.17 東京高裁 平成15(行ケ)39 特許権 行政訴訟事件

　 　訂正審判における「上記目的乃至効果の外に・・・という新たな目的乃至効果を有するものと解され，訂正事項ａの訂正は，実質上特許請求の範囲を変更するものである」との判断が争われました。
　　裁判所は、「訂正明細書の特許請求の範囲【請求項１】の記載の技術的意義は，【請求項１】の記載自体によって一義的に明確であり，そこに記載された用語の意義を解釈するために，訂正明細書及び登録明細書の発明の詳細な説明や図面等の他の記載を参酌すべきものとは認められない・・・，被告主張の・・・の記載は，発明の詳細な説明中の単なる【発明の実施の形態】に係るものにすぎず，・・・また，・・・の技術的意義をこれらの記載により特定すべきものでもない。そうすると，これらの記載をもって，訂正明細書の特許請求の範囲【請求項１】に記載された・・・を，・・・ための構成であると解釈すべき余地はない。・・訂正事項ａが・・するために必要な最初の工程に対応する事項であって，・・・ための構＼成であるとする審決の判断は，誤りである」と判断しました。

　

　

◆H14.11.20 東京高裁 平成14(行ケ)62 特許権 行政訴訟事件