実質上拡張変更

　訂正主張は時機に後れたとはないと判断されたものの、実質上変更に該当すると判断されました。
　被控訴人らは，控訴人による本件訂正に係る訂正の対抗主張は時機 に後れた攻撃防御方法（民訴法１５７条１項）に当たり，却下されるべきで ある旨主張するが，控訴人が，無効２０１２−８０００７３号の無効審判請 求事件において，本件訂正に係る訂正請求を行うに至った経過（前記第２の ２の「前提事実」(3)）及び原判決の判断内容等に鑑みれば，控訴人が，当審 で提出した平成２７年３月２０日付け控訴人第２準備書面において初めて本 件訂正に係る訂正の対抗主張を行ったことが，時機に後れたものということ はできないから，被控訴人らの上記主張は理由がない。
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そこで，以上を踏まえて検討するに，本件訂正における訂正事項1)は，本件訂正前の請求項１について，同請求項の「水溶性かつ生体 内溶解性の高分子物質」の前に「シート状の支持体の少なくとも一方 の面に経皮吸収製剤が１又は２個以上保持され，皮膚に押し当てられ ることにより前記皮膚吸収製剤が皮膚に挿入される経皮吸収製剤保持 シートであって，」（構成要件Ｏ）を新たに加え，同請求項の「経皮＼n吸収剤。」（構成要件Ｇ）を「である，経皮吸収製剤保持シート。」＼n（構成要件Ｈ’）に訂正するというものであり，発明の対象を「経皮＼n吸収製剤」という物の発明から「経皮吸収製剤保持シート」という物 の発明に変更するものといえる。 そして，1)本件訂正前の特許請求の範囲中には，請求項１９として， 「シート状の支持体の少なくとも一方の面に請求項１〜１７のいずれ かに記載の経皮吸収製剤が１又は２個以上保持され，皮膚に押し当て られることにより前記皮膚吸収製剤が皮膚に挿入される経皮吸収製剤 保持シート」との記載があり，「経皮吸収製剤」の発明とは別に， 「経皮吸収製剤保持シート」の発明の記載があること，2)本件明細書 には，「経皮吸収製剤」の発明は，「難経皮吸収性の薬物等であって も高い効率で皮膚から目的物質を吸収させることができる」という効 果（段落【００５９】）を奏することが，「経皮吸収製剤保持シート」 の発明は，「本発明の経皮吸収製剤を簡便かつ効率的に投与すること ができる」という効果（段落【００６０】）を奏することが記載され るなど，「経皮吸収製剤」の発明と「経皮吸収製剤保持シート」の発 明とは，構成及び効果を異にする別個の発明として開示されているこ＼nとを併せ考慮すると，本件訂正前の請求項１の「経皮吸収製剤」とい う物の発明を「経皮吸収製剤保持シート」という物の発明に変更する 訂正事項1)に係る訂正は，実質上特許請求の範囲を変更するものとし て，特許法１３４条の２第９項において準用する同法１２６条６項に 違反するものと認められる。仮にこのような物の発明の対象を変更す る訂正が許されるとすれば，「その物の生産にのみ用いる物」又は 「その物の生産に用いる物」の生産等の行為による間接侵害（同法１ ０１条１号ないし３号）が成立する範囲も異なるものとなり，特許請 求の範囲の記載を信頼する一般第三者の利益を害するおそれがあると いえるから，前記(イ)で述べた同法１２６条６項の規定の趣旨に反す るといわざるを得ない。他方で，本件においては，請求項１９の「経 皮吸収製剤保持シート」の発明について，発明の対象を変更すること なく必要な訂正を行い，当該請求項に基づいて特許権を行使すること も可能であるから，請求項１について，発明の対象の変更となるよう＼nな訂正をあえて認めなければ，特許権者である控訴人の権利保護に欠 けるという特段の事情もない。

◆判決本文

　構成要件１Ｂを有していないとして技術的範囲外と判断されました。なお、原告は､侵害訴訟の終結時期に訂正審判請求を行い、これに基づいて技術的範囲に属するとの主張をしましたが、裁判所は、これについて認めないと判断しました。
　原告が本件訴訟の係属後にした訂正審判請求について付言しておく。
(1) 原告は，平成２７年３月１１日付けで訂正審判（訂正２０１５−３９０２２。以下「本件訂正審判」という。）を請求し，本件特許に係る明細書及び特許請求の範囲の訂正を求めているが（甲８，９），明細書，特許請求の範囲又は図面の訂正は，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものであってはならない（特許法１２６条６項）から，本件訂正審判の結果によって，被告製品が本件各特許発明の技術的範囲に属するものとは認められない旨の前記判断が覆ることは，理論上，あり得ない（仮に，誤ってそのような訂正が認められたときは，特許法１２３条１項８号所定の無効事由が生じたことになる。）。
(2) 原告が本件訂正審判において求めている特許請求の範囲の訂正には，本件特許発明１の構成要件１Ａ―＼(3)及び１−Ｂについて，「尾根構造体の短手方向に支柱を連結する複数のシザー組立体の中央部に前記幕体支持ポールを垂直に連結し」，「複数のシザー組立体」（下線部は，いずれも訂正箇所を示す。）などとすることが含まれる（甲８）。＼nしかし，構成要件１Ａ−(2)は，「シザー組立体は２本のバーをＸ字状に回動自在に連結してパンタグラフ状に折り畳み自在とした構造とし」としているから，シザー組立体は２本のバーをＸ字状に連結したものを１単位と解すべきであるところ，仮に，構＼成要件１Ａ−(2)を「複数のシザー組立体の中央部」と訂正したとしても，シザー組立体が三つ，又は，五つなど奇数単位存在する場合には，その中央部は，シザー組立体とシザー組立体の間ではなく，２本のＸ字状のバーの交差する箇所を中央部として幕体支持ポールを垂直に連結することを示すと解さざるを得ない。このような例は，本件明細書に記載されておらず，シザー組立体の単位数が奇数か偶数かで幕体支持ポールの位置が異なることになる。 したがって，本件訂正審判に係る訂正は，少なくとも，特許法１２６条５項に違反するものであって，認められるべきものではないと思われる。
(3) 原告は，本件訂正審判の請求後，特許庁長官に対し，審判請求書を補正する旨の同年４月７日付け手続補正書（甲９）を提出したが，同補正書によれば，原告が求めている特許請求の範囲の訂正には，構成要件１Ｃについて，「該補強フレームの一端は最も外側に位置する幕体支持ポールの上端位置に係止し，補強フレームの他端は隣接する幕体支持ポールに挿着されたスライトブラケットに上方から当接させることにより，幕体支持ポールを垂直に保持しながら，シザー組立体の伸張を維持しテント側面の強度を向上しつつ，直立する妻面を構＼成するようにしたことを特徴とする」（下線部は，いずれも訂正箇所を示す。）などとすることが含まれるようである（同補正書の１頁には，「補正対象項目名」として「請求の理由」とあ り，「請求の趣旨」とは記載されていないが，訂正特許請求の範囲を含む同補正書２頁以下の記載によれば，請求の趣旨を補正することが当然の前提となっているものと考えざるを得ないし，原告の同月８日付け準備書面２〔４頁〕にも，これに沿う記載がある。）。 しかし，訂正審判における審判請求書について，請求の趣旨を補正することは認められていない（特許法１３１条の２第１項１号）。 なお，仮に，原告が本件訂正審判に係る請求の趣旨の補正を求めていないとすれば，同補正書の記載はおよそ無意味であるというほかはなく，原告がいかなる目的で同補正書を特許庁長官に提出し，また，本件訴訟において書証として申し出たのか，理解に苦しむところといわなければならない。
(4) 以上より，本件訴訟において，原告が本件訂正審判において求めている訂正を前提として，本件各特許発明の技術的範囲に被告製品が属するか否かを検討する必要がないことは，明らかである。

◆判決本文

　判決文が全部で２３０頁あります。争点の一つが訂正要件違反（「映像番組を代表する情報を出力するカメラ」が「番組情報を出力するカメラ」への訂正）が、実質上の拡張に当たるかです。知財高裁は、実質上の拡張であると判断しました。
　上記記載によれば，本件発明２２の「デジタル映像記録装置」は，「映像番組を代表する情報を出力するカメラ」を備えることを理解することができる。＼nしかるところ，本件訂正前の請求項２２には，「映像番組を代表する情＼n報」について，その具体的構成を特に規定する記載はなく，また，本件明細書（甲３３）の発明の詳細な説明においても，「映像番組を代表＼する情報」の具体的構成について述べた記載はない。＼n一方で，本件訂正により削除された本件訂正前の請求項３４は，・・・というものであり（甲２４，３３），その記載中には，「映像番組を代表する情報」と「前記映像番組の情報」の用語が区別して用いられている。＼n以上によれば，本件訂正前の請求項２２の「映像番組を代表する情報」は，その文理上，「映像番組」の情報あるいは「映像番組」に係る情報のうちの「代表＼する」情報を意味するものと解される。 次に，本件訂正前の請求項２２には，「番組情報をデジタル圧縮する手段」，「前記パーソナルコンピューターを使用したオフライン編集に合った番組情報」，「オンライン編集に合った番組情報」，「前記番組情報」＼nとの記載があり，「番組情報」の用語が用いられている。 しかるところ，本件訂正前の請求項２２には，「番組情報」について，その具体的構成を特に規定する記載はなく，また，本件明細書の発明の詳細な説明においても，「番組情報」の具体的構＼成について述べた記載はない。 本件訂正前の請求項２２の記載を全体としてみると，「番組情報」にいう「番組」とは，「映像番組」を意味するものであり，「番組情報」は，「映像番組」の情報あるいは「映像番組」に係る情報をいうものと解される。 そうすると，本件訂正前の請求項２２の「映像番組を代表する情報」は，「番組情報」に含まれる情報であって，「番組情報」と上位概念・下位概念の関係にあるものと解される。
イ ・・・上記請求項２２の記載によれば，訂正事項２に係る本件訂正により，「映 像番組を代表する情報を出力するカメラ」が「番組情報を出力するカメラ」と訂正されたものであり，この訂正により，「カメラ」が出力する対象が「映像番組を代表＼する情報」から「番組情報」に変更されたことを理解することができる。 しかるところ，前記アのとおり，「映像番組を代表する情報」は，「番組情報」に含まれる情報であって，「番組情報」と上位概念・下位概念の関係にあるものと解されるから，本件訂正前の請求項２２の「カメラ」が出力する対象は，「映像番組を代表＼する情報」であったのが，本件訂正後の請求項２２の「カメラ」が出力する対象は，「映像番組を代表する情報」以外の「番組情報」に含まれる情報をも含むものとなり，この点において，本件訂正は，本件訂正前の請求項２２について，実質上特許請求の範囲を拡張するものであると認められる。＼n

◆判決本文