実質上拡張変更

　無効審判における訂正を認めなかった審決が取り消されました。審決は、実質上の変更に該当すると判断しましたが、知財高裁はこれを取り消しました。
　本件審決は，本件発明１０は，値段が高い銀ナノ粒子を使用することなく導 電性材料を得ることを目的とした発明であるのに対し，本件訂正発明１０は，大量 の酸素ガスや大量の還元性有機化合物の分解ガスを発生させることなく，導電性材 料を得ることを目的とするものであり，本件訂正発明１０が達成しようとする目的 及び効果は，訂正事項１０−１による訂正で変更されたと認められるから，訂正の 前後における発明の同一性は失われており，訂正事項１０−１は，実質上特許請求 の範囲を変更するものであると判断した。 イ しかし，本件明細書には，従来技術において，酸化銀等の銀化合物の微粒子 を還元性有機溶剤へ分散したペースト状導電性組成物を基板上に塗布して加熱し配 線を製造する方法が知られていたが，ミクロンオーダーの銀粒子を使用した場合， 高い反応熱によりガスが大量発生し，不規則なボイドが形成されて導電性組成物が 破壊されやすくなったり，取扱上の危険性があるという問題点があり（【０００４】 〜【０００７】，【００１０】），銀ナノ粒子を含む導電性組成物を用いると，銀ナノ 粒子の値段が高いという問題点があったこと（【０００９】，【００１０】）が記載さ れており，本件発明は，安価かつ安定な導電性材料用組成物を用いて得られる導電 性材料を製造する方法を提供することを目的とするとの記載があるのであるから （【００１２】），本件発明の目的は，従来技術においてミクロンオーダーの銀粒子を 使用する際にガスが大量発生することによる問題を解消するとともに，値段が高い 銀ナノ粒子を使用することなく，導電性材料を製造することにあると認められる。 そして，本件発明１０においては，その目的を，「銀の粒子が，０．１μｍ〜１５ μｍの平均粒径（メジアン径）を有する銀の粒子からなる」という構成，及び「第＼n２導電性材料用組成物を，酸素，オゾン又は大気雰囲気下で１５０℃〜３２０℃の 範囲の温度で焼成して，前記銀の粒子が互いに隣接する部分において融着し」とい う構成を備えることによって達成している。＼n他方，本件訂正発明１０は，大量のガスを発生させることなく導電性材料を得る という目的を達成するため，「前記銀の粒子の一部を局部的に酸化させることにより， 前記銀の粒子が互いに隣接する部分において融着し」という構成を備えている上，＼n銀の粒子が，０．１μｍ〜１５μｍの平均粒径（メジアン径）を有するものから， ２．０μｍ〜１５μｍの平均粒径（メジアン径）を有するものに訂正されたことに より，訂正前に比べて銀の粒子径がより大となっており，値段が高い銀ナノ粒子を 使用することなく導電性材料を得るという目的及び効果について，より限定された ものとなっている。
ウ したがって，訂正事項１０−１による訂正は，本件発明１０が達成しようと する目的及び効果を変更するものではない。

◆判決本文

　訂正要件満たしていないとした審決が取り消されました。
　審決は，「ｘ２＋ｙ２＝ｒ２」の式は，原点を中心とする半径ｒの円周上 の各点の座標（ｘ，ｙ）の方程式とみることもできるが，斜辺の長さがｒとなる直 角三角形における直角をはさむ２辺の長さｘ，ｙの方程式とみることもでき，この 場合，本件条件式（｜（ｘ２＋ｙ２）１／２｜≦２．５０）のｘ，ｙは，それぞれ，測 定基準点から水平線を延ばしたときに所定領域の外縁と交差する位置（水平方向外 縁位置）までの距離，及び，測定基準点から鉛直線を延ばしたときに所定領域の外 縁と交差する位置（鉛直方向外縁位置）までの距離を示すと解するのが自然である とする（第１解釈）。 しかしながら，審決の上記認定に従って，本件条件式のｘ，ｙを理解すると，本 件条件式は，「水平方向外縁位置と鉛直方向外縁位置の距離」が２．５ｍｍ以下であ ればよく，水平方向と鉛直方向以外については何ら規定していないのであるから， 本件条件式によっては，「所定領域」の形状が定まらないことになる。また，水平方 向外縁位置と鉛直方向外縁位置の距離が２．５ｍｍ「以下」であればよいことにな るので，水平方向外縁位置及び鉛直方向外縁位置が０のもの，すなわち，所定領域 として大きさをもたないものも含むことになる。 　前記(ｱ)のとおり，所定領域は面非点隔差成分の平均値（ΔＡＳａｖ）を決めるた めの基準となる範囲を示すものであって，本件条件式は，この所定領域が満足すべ き範囲を定めるものであることからすれば，本件条件式について，上記のように， 形状が定まらず，また，大きさを持たないものも含むように解することは，不自然 であるといわざるを得ない。
また，本件明細書には，「実質的に球面形状またはトーリック面形状である測定基 準点を含む近傍の領域は，…｜（ｘ２＋ｙ２）１／２｜≦１．７５（ｍｍ）の条件を満 足する領域であることが望ましい。また，処方度数と測定度数とをさらに良好に一 致させるには，実質的に球面形状またはトーリック面形状である測定基準点を含む 近傍の領域は，｜（ｘ２＋ｙ２）１／２｜≦２．５０（ｍｍ）の条件を満足する領域で あることが望ましく」（前記１(1) と記載されていることからすると，本件条件 式は，少なくとも，｜（ｘ２＋ｙ２）１／２｜≦１．７５（ｍｍ）の場合と比較して， 度数測定がより容易になる条件を規定しているものと認められる。 しかしながら，審決の上記解釈によれば，本件条件式は，所定領域の形状が特定 されるものではなく，しかも，所定領域として大きさを持たないものも含むことに なるものであるから，度数測定がより容易になる条件を規定したものとはいい難く， 上記のとおり，｜（ｘ２＋ｙ２）１／２｜≦１．７５（ｍｍ）の条件式と対比して，本 件条件式を規定している本件明細書の記載と整合するものとはいえない。 したがって，審決の上記解釈は，不自然であるといわざるを得ない。 なお，審決は，「所定領域」は，測定基準点を中心としてどの方向にも大きさが略 一定の領域（すなわち，測定基準点を中心とする略円形の領域）として設ければよ いのであり，水平方向及び鉛直方向の大きさとそれ以外の方向の大きさとが大きく 異なるような不定形の形状の領域にすることは，必要がないばかりか，光学性能の＼n低下という観点から有害であることが当業者に自明であるとして，本件条件式は， 測定基準点を中心としてどの方向にも「所定領域」の大きさが略一定であることを 前提として，その大きさを規定したものである，とも認定している。むしろ，この ように，所定領域の大きさが略一定であることが当業者にとって当然の前提となる のであれば，本件明細書の記載に接した当業者は，本件条件式が円を規定するもの， すなわち，ｘ，ｙを座標であると理解するというのが自然かつ合理的である。 以上によれば，本件明細書において，本件条件式とともに面非点隔差成分の平均 値を求める基礎となる面非点隔差成分ΔＡＳについて，ｘ，ｙが座標として用いら れていること，本件条件式のｘ，ｙを測定基準点から水平方向外縁位置及び鉛直方 向外縁位置までの距離であると解することが本件明細書の全体の記載に照らして不 自然であることなどから，本件条件式のｘ，ｙは，座標として用いられていると解 するのが相当である。そして，このように解しても，本件訂正後の本件訂正発明は， 処方面の非球面化により装用状態における光学性能を補正する構＼＼成を採用している にもかかわらず，レンズの度数測定を容易に行うことができるとの効果を奏するも のであると認められる。 したがって，訂正事項１−４は，もとより座標を示すものであると解される本件 条件式のｘ，ｙが座標であることを明記したにすぎないものであり，訂正事項１− ４に係る本件訂正発明３の第２発明特定事項は，本件明細書の全ての記載を総合す ることにより導かれる技術的事項であり，新たな技術的事項を導入しないものであ るから，本件明細書に記載した事項の範囲内においてするものということができる。

◆判決本文

　使用態様を特定した製剤に限定する訂正が、訂正要件違反と判断されました。
　訂正事項５は，本件訂正前の特許請求の範囲の請求項 １に「針状又は糸状の形状を有すると共に」とあるのを「針状又は糸状の形 状を有し，シート状支持体の片面に保持されると共に」に訂正する，という ものであり，これを請求項の記載全体でみると，「…尖った先端部を備えた 針状又は糸状の形状を有すると共に前記先端部が皮膚に接触した状態で押圧 されることにより皮膚に挿入される，経皮吸収製剤」とあるのを「…尖った 先端部を備えた針状又は糸状の形状を有し，シート状支持体の片面に保持さ れると共に前記先端部が皮膚に接触した状態で押圧されることにより皮膚に 挿入される，経皮吸収製剤」に訂正するものである。 ここで，「経皮吸収製剤」にかかる「前記先端部が皮膚に接触した状態で 押圧されることにより皮膚に挿入される」との文言は，経皮吸収製剤の使用 態様を特定するものと解されるから，その直前に挿入された「シート状支持 体の片面に保持されると共に」の文言も，前記文言と併せて経皮吸収製剤の 使用態様を特定するものと解することが可能である。すなわち，訂正事項５＼nは，経皮吸収製剤のうち，「シート状支持体の片面に保持される」という使 用態様を採らない経皮吸収製剤を除外し，かかる使用態様を採る経皮吸収製 剤に限定したものといえる。 ところで，本件発明は「経皮吸収製剤」という物の発明であるから，本件 訂正発明も「経皮吸収製剤」という物の発明として技術的に明確であること が必要であり，そのためには，訂正事項５によって限定される「シート状支 持体の片面に保持される…経皮吸収製剤」も，「経皮吸収製剤」という物と して技術的に明確であること，言い換えれば，「シート状支持体の片面に保 持される」との使用態様が，経皮吸収製剤の形状，構造，組成，物性等によ＼nり経皮吸収製剤自体を特定するものであることが必要である。 しかしながら，「シート状支持体の片面に保持される」との使用態様によ っても，シート状支持体の構造が変われば，それに応じて経皮吸収製剤の形＼n状や構造（特にシート状支持体に保持される部分の形状や構＼造）も変わり得 ることは自明であるし，かかる使用態様によるか否かによって，経皮吸収製 剤自体の組成や物性が決まるという関係にあるとも認められない。 したがって，上記の「シート状支持体の片面に保持される」との使用態様 は，必ずしも，経皮吸収製剤の形状，構造，組成，物性等により経皮吸収製＼n剤自体を特定するものとはいえず，訂正事項５によって限定される「シート 状支持体の片面に保持される…経皮吸収製剤」も，「経皮吸収製剤」という 物として技術的に明確であるとはいえない（なお，「シート状支持体の片面 に保持される」との用途にどのような技術的意義があるのかは不明確といわ ざるを得ないから，本件訂正発明をいわゆる「用途発明」に当たるものとし て理解することも困難である。）。 そうすると，訂正事項５による訂正後の特許請求の範囲の請求項１の記載 は，技術的に明確であるとはいえないから，訂正事項５は，特許請求の範囲 の減縮を目的とするものとは認められない。 なお，仮に，「シート状支持体の片面に保持されると共に」の文言が経皮 吸収製剤の使用態様を特定するものではなく，「尖った先端部を備えた針状 又は糸状の形状を有し」との文言と同様に経皮吸収製剤の構成を特定するも＼nのであるとすれば，本件訂正発明は，「シート状支持体の片面に保持された 状態にある経皮吸収製剤」になり，構成としては「片面に経皮吸収製剤を保＼n持した状態にあるシート状支持体」と同一になるから，訂正事項５は，本件 訂正前の請求項１の「経皮吸収製剤」という物の発明を，「経皮吸収製剤保 持シート」という物の発明に変更するものであり，実質上特許請求の範囲を 変更するものとして許されないというべきである（特許法１３４条の２第９ 項，１２６条６項）。
・・・
被告は，訂正事項５は，請求項１の経皮吸収製剤に対して，本件明細書中 に記載され，請求項１９においても記載されているシート状支持体の構成を＼n追加したものであり，両者の構成及び関係は本件明細書の記載上明確である＼nから，物としての態様（構成）が明確でないとの批判も当たらないし，特許＼n法上，物の発明において使途の構成を規定してはいけないというような制限＼nはなく，本件訂正発明が飽くまで経皮吸収製剤の発明であって，経皮吸収製 剤保持シートの発明でないことは，訂正後の請求項１の文言から明らかであ る，などと主張する。
しかしながら，訂正事項５は，経皮吸収製剤のうち，「シート状支持体の 片面に保持される」という使用態様を採らない経皮吸収製剤を除外し，かか る使用態様を採る経皮吸収製剤に限定したものとみるべきであり，「経皮吸 収製剤」自体の構成を更に限定するものとみるのは相当でないこと，そして，＼n訂正事項５が，使用態様の限定であるとしても，かかる限定によって，経皮 吸収製剤自体の形状，構造，組成，物性等が決まるという関係にあるとは認＼nめられず，本件訂正後の経皮吸収製剤も技術的に明確であるといえないこと は，いずれも前記のとおりである。

◆判決本文

　無効審判について請求棄却審決が維持されました。取り消し理由の一つが訂正要件違反（実質上拡張変更）でしたが、否定されました。
　そこで，１３４条の２第９項で準用する１２６条６項の規定の趣旨や，平成６年 法律第１１６号による特許法の改正は，あらゆる発明について目的，構成及び効果＼nの記載を求めるのではなく，技術の多様化に対応した記載を可能とし，併せて制度＼nの国際的調和を図ることを目的として，同法律による改正前の特許法３６条４項が 発明の詳細な説明の記載要件として規定していた「発明の目的，構成及び効果」を＼n削除したにとどまり，同法１２６条２項の実質上特許請求の範囲を拡張・変更する 訂正の禁止の規定は，実質的改正はされていないこと（甲６０）を踏まえて，以下， 検討する。
・・・
(3) 前記(2)の記載によれば，本件発明１について，次のとおり，認められる。 すなわち，本件発明１は，バラスト水処理装置については，今後設置が義務付け られるにもかかわらず，船舶にその適当な設置場所を確保することが困難な状況に あり，船体設計の大幅な変更を必要とせず，しかも，新造船に設置する場合にも， 既存の船舶を改造して設置する場合にも容易に適用可能な船舶が望まれていたこと＼nに鑑み，多種多様な船舶に対して，多種多様な方式のバラスト水処理装置を船内適 所に容易に設置可能とする船舶を提供することを目的とするものである（【０００＼n５】〜【０００７】）。 そして，本件発明１は，この課題を解決するために，船舶後方で，吃水線よりも 上方に位置する舵取機室内に，バラスト水処理装置を配設するという手段を採用し た（【０００８】）。 その結果，バラスト水処理装置を船舶後方の舵取機室内に配設したことから，船 体構造や船型を大きく変更することなく，船舶内の空間を有効利用して種々のバラ＼nスト水処理装置を容易に設置することができ，また，バラスト水処理装置を配設し た舵取機室が吃水線よりも上方に位置することから，緊急時にバラスト水を容易に 船外へ排水することができるという効果を奏する（【０００９】）。
(4) これに対し，訂正事項１は，1)「バラスト水処理装置」によって「バラス ト水中の微生物類を処理して除去または死滅させる」時期を，「バラスト水の取水時 または排水時」という択一的な記載から「バラスト水の取水時」という限定的な記 載に変更し（構成要件Ａ），2)「バラストタンク」及び「バラスト水配管系統に設け られ，機関室に設置されたバラストポンプ」についての記載を追加し（構成要件Ａ），＼n3)構成要件Ｂないし構＼成要件Ｅについての記載を追加し，さらに，4)「緊急時に前 記バラスト水処理装置からバラスト水を船外に排水できるように構成する」との記＼n載を追加する（構成要件Ｇ）ものであり，それによって「船舶」の発明である本件＼n発明１を限定し，同じく「船舶」の発明である本件訂正発明１とするものである。 これらのうち，1)バラスト水処理装置へのバラスト水の供給時期が択一的であっ たものを１つの時期に限定した点は，本件発明１に新たな構成を付加するものでは＼nなく，本件発明１の課題に含まれない新たな課題を解決するものではないことは明 らかである。
2)バラストタンク，バラスト水配管系統及びバラストポンプの記載を追加した点 は，本件発明１に新たな構成を付加するものであるが，本件発明１は，バラスト水＼n処理装置を備えた船舶の発明であり，バラスト水処理装置を備えた船舶において， バラスト水を積載するバラストタンク，バラスト水の配管系統，バラスト水の取水 と排水のためのバラストポンプが備えられていることは周知の事項であるから（甲 ３０〜甲３３），これらの記載の追加は，本件発明１の課題に含まれない新たな課題 を解決するものではない。
3)構成要件Ｂないし構＼成要件Ｅについての記載を追加した点は，本件発明１に新 たな構成を付加するものであるが，本件発明１は，バラスト水処理装置を備えた船＼n舶の発明であるところ，構成要件Ｂないし構＼成要件Ｅは，バラスト水処理装置を備 えた船舶において備えられているバラスト水配管系統の構成について，バラスト水＼n処理装置が装置入口側配管及び装置出口側配管を介してバラスト水配管系統と連結 され（構成要件Ｂ），装置入口側配管，装置出口側配管，連結点間配管に設けられた＼n本件各開閉弁と，取水管路の一部を構成するが排水管路の一部を構＼成しない処理装 置配管系統，取水管路も排水管路も構成しない連結点間配管を備え（構＼成要件Ｃ− １，Ｃ−２，Ｄ−１，Ｄ−２），バラストポンプと装置入口側連結点との間のバラス ト水配管系統に設けられた，バラストポンプから装置入口側連結点へ向かう方向の 流れのみを許容する逆止弁を備えること（構成要件Ｅ）を特定して，本件発明１に＼nおいて多種多様に構成することが可能＼であったバラスト水配管系統の構成を限定し＼nているものであって，本件訂正明細書を踏まえて，構成要件Ｂないし構＼成要件Ｅの 構成を検討しても，その構＼成の追加により本件発明１の課題に含まれない新たな課 題を解決するものとは認められない。
4)「緊急時に前記バラスト水処理装置からバラスト水を船外に排水できるように 構成する」との記載を追加した点は，本件発明１に緊急排水用管路という新たな構＼ 成を付加するものであるが，前記(2)のとおり，本件発明１の緊急時にバラスト水を 容易に船外へ排水することができるという効果を，当業者にとって自明な構成によ＼nり具体化したものにすぎないから，その構成の追加により本件発明１の課題に含ま＼nれない新たな課題を解決するものとまでは認め難い。
(5) また，本件発明１及び本件訂正発明１は，物の発明であるが，訂正事項１ の内容からすれば，特許法１０１条１号及び３号の間接侵害の成立範囲が訂正事項 １により左右されることはおよそ考え難い。 原告らは，訂正事項１により同条２号の間接侵害の成立範囲が広がる可能性があ＼nり，具体的には，訂正事項１により追加された配管構造等に関し，これを生産する＼n等の行為について同条２号の間接侵害が成立するおそれがあると主張するが，訂正 事項１により同条２号の間接侵害の成立範囲が広がるものとは認められない。すな わち，同条２号の間接侵害は，発明の対象である「物の生産に用いる物」のうち「そ の発明による課題の解決に不可欠なもの」に限って成立するものであり，その成立 範囲は，その発明の構成要件中の本質的部分を実現するために不可欠な部品に限ら＼nれるというべきであるが，前記(4)のとおり，訂正事項１により，本件発明１の課題 に含まれない新たな課題が，本件訂正発明１の課題となったものとは認められない。 したがって，たとえ原告ら主張の本件バラスト水配管系統等を現実的に想定できた としても，訂正事項１が，本件訂正発明１の課題に本件発明１の課題と異なる新た な課題を追加するものではない以上，その課題の解決に不可欠なものの範囲，すな わち，その発明の構成要件中の本質的部分を実現するために不可欠な部品の範囲も，＼n本件訂正発明１と本件発明１とで異なるものではないというべきであるから，訂正 事項１により同条２号の間接侵害の成立範囲が広がるものとは認められない。

◆判決本文