補正・訂正

　　　誤記訂正が、実質上の拡張または変更に当たるとして、訂正を認めなかった審決が取り消されました。
　　「０.５重量％以下」との記載は，確かに，被告が主張するように，その記載自体を独立したものとして見る限り，数値及びその範囲として明確であり，疑問が生じることはない。しかしながら，特許請求の範囲の意味内容を確定する場合には，当該記載の前後の単語・文章，文脈，当該請求項の全体の意味内容との関係で検討すべきであり，被告が主張するように，問題となった記載を前後から切り離して取り上げて意味内容を把握し，その単純な総和として，確定すべきものではない。確かに，発明の詳細な説明に記載した発明のすべてを特許請求の範囲に記載して権利化しなければならないわけではないものの，発明の詳細な説明に登場するいくつかの実施例のうち，請求項１の「０.５重量％以下の水酸化カリウム」に対応するのは，実施例８のみであり，出願人は，本件補正によって大部分の権利範囲を失うことになる。しかも，特許出願に係る発明が境界域である「０.５重量％の水酸化カリウム」の場合に限定されることになるというだけではなく，特許請求の範囲に提示された「０．５重量％未満」の範囲は特許法３６条４項の定める要件を欠如することになりかねない。仮に，出願人が真意に基づきそのような補正をしたというのであれば，権利化の際に通常選択する合理的な経済行為からは，大きく乖離するものであったといわざるを得ない。・・・これらの記載によれば，本件発明は，水酸化ナトリウムと水酸化カリウムの双方又はいずれか一方を含むものとして記載されており，その双方とも含まないことを前提とした記載は一切なく，請求項１の「０.５重量％以下の水酸化カリウム」との記載は，「０.５重量％以上５重量％以下の水酸化カリウム」の誤記であると容易に理解するに至ることは明らかである。」

　また、実質上拡張変更については、下記のように述べました。
　「請求項１の「０．５重量％以下の水酸化カリウム」の記載は，「０．５重量％以上５重量％以下の水酸化カリウム」の誤記であるとする場合，この２つの文言のみに即して形式的に考察すると，「０．５重量％以下の水酸化カリウム」の範囲は，「０．５重量％以上５重量％以下の水酸化カリウム」の範囲と明らかに異なるから，その限りでは特許請求の範囲が変更となるのではないかという問題があるかのようであるが，請求項１の「０．５重量％以下の水酸化カリウム」とある記載は，上述のとおり，特許請求の範囲の記載からだけでは不明確であり，そこで，発明の詳細な説明を参酌すると，「０．５重量％以下の水酸化カリウム」は，「０．５重量％以上５重量％以下の水酸化カリウム」の誤記であることが明らかであるというのであるから，その実質を捉えて考察すると，特許請求の範囲の拡張や変更はされていないということができ，同法１２６条４項違反の問題は生じないものというべきである。」

◆平成18(行ケ)10268　審決取消請求事件　特許権行政訴訟　平成19年11月28日　知的財産高等裁判所

　新たなステップを追加することは、限定的減縮に該当しないとの考え方についてはこれを維持しましたが、相違点を看過しているとして、拒絶審決が取り消されました。
　「・・?Dのステップの後に，新たに「前記安定した基板を上記物体に付属させるステップ」を追加するものである。ところで，上記追加に係る「前記安定した基板を上記物体に付属させるステップ」は，?@ないし?Dのステップとは無関係であり，請求項１１の全体を減縮するものではあるが，?@ないし?Dのいずれかのステップを減縮するものではない。そうすると，本件補正は，平成１８年法律第５５号による改正前の特許法１７条の２第４項２号に規定する「特許請求の範囲の減縮（第３６条第５項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて，その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。）」にいう「第３６条第５項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定する」場合には当たらないと解するのが相当である。したがって，本件補正を却下すべきものとした審決の判断に誤りはない。」　
　　「結局，審決は，刊行物１記載の発明を基本としつつ，被告が自ら認めるとおり，刊行物１，３記載の発明が「光硬化性流動物質」又は「液体，粉末等の材料」を使用するものであるとすることによって，「光硬化性流動物質」と「液体，粉末等の材料」とを一つのまとまりとして取り扱い，「材料」の上位概念をもって一致点とした際に，その「材料」の中に，「光硬化性流動物質」のみならず「材料粉末」をも含めてしまったため，本願発明について，進歩性の有無を判断すべき相違点を看過する結果となったものといわざるを得ない。」　

◆平成18(行ケ)10174　審決取消請求事件　特許権行政訴訟　平成19年09月26日　知的財産高等裁判所

　　　最後の拒絶理由通知に対して、プロダクトバイプロセスで特定した物の発明を方法に変更することが、補正要件違反となるかについて争われました。裁判所は、プロダクトバイプロセスクレームは物の発明であるので、補正により方法クレームに変更することは補正要件を満たしていないとして、特許庁における補正却下処分を維持しました。
　　　「プロダクト・バイ・プロセス・クレームとは，東京高裁平成１４年判決にあるとおり，「物（プロダクト）に係るものでありながら，その中に当該物に関する製法（プロセス）を包含する」形式で記載された特許請求の範囲であり，「発明の対象となる物の構成を，製造方法と無関係に，直接的に特定することが，不可能＼，困難，あるいは何らかの意味で不適切（例えば，不可能でも困難でもないものの，理解しにくくなる度合が大きい場合などが考えられる。）であるとき」などに認められる特許請求の範囲の記載方法でであるということができる。上記の意義からも明らかなように，プロダクト・バイ・プロセス・クレームにあっては，特許請求の範囲に物の製造方法（プロセス）が記載されていても，その記載は発明の対象となる物（プロダクト）を特定するためであり，物の製造方法についての特許を請求するものではない。したがって，プロダクト・バイ・プロセス・クレームの形式で書かれた発明のカテゴリーは，あくまで「物の発明」であって，「方法の発明」ではないし，「物の発明」かつ「方法の発明」ということもできない。原告の主張は，東京高裁平成平成１４年判決を正解するものとはいえず，採用することはできない。」

◆平成18(行ケ)10494　審決取消請求事件　特許権行政訴訟　平成19年09月20日　知的財産高等裁判所

　　無効審判の対象となっていなかった従属請求項について、多数項従属形式から一方を削除した上、これを独立形式にのみ訂正したについて、減縮にあたるので独立特許要件をみずに訂正を認めたのは違法として審決を取り消しました。
　「上記イの検討によると，本件訂正の訂正事項４，５，７及び８については「特許請求の範囲の減縮」に該当するところ，審決は，前記のとおり「明りょうでない記載の釈明」に当たるとして，独立特許要件の判断をしないで本件訂正を認容したものであるから，違法というほかない。エ　もっとも，訂正に係る新請求項５ないし１１について独立特許要件が具備されていると判断されるのであれば，上記判断の遺脱は審決の結論に影響を及ぼさないと解する余地がある。しかし，新請求項５ないし１１が引用するのが新請求項１（訂正発明）であれば後記のとおり独立特許要件を具備していると解されるものの，前記のとおり新請求項５ないし１１が引用しているのは実質的には旧請求項１であって，同請求項は，第１次審決（甲１１）が指摘するように，特許要件を欠くと解されるから，結局，上記判断の遺脱は審決の結論に影響を及ぼすというべきである。」

◆平成18(行ケ)10485　審決取消請求事件　特許権行政訴訟　平成19年07月10日　知的財産高等裁判所

　最終的には、進歩性無しとの審決は維持されましたが、新規事項であるとの取消理由１については、誤りであると認定しました。
　「上記アの認定事実及び各図を総合すると，図６は，支持部材４０が取り外された状態，又は支持部材４０のスライド部を基礎部材３０のスライド部に取り付ける前の状態のいずれかを図示したものであることは自明であり，また，図６ａのようにスライド係合させ，支持部材４０を基礎部材の下方に移動させると，「しるし３８」は支持部材により覆われ，支持部材４０の下部は，基礎部材３０の下部の突出部（図５参照）に接触して係止することも自明である。そうすると，「引き伸ばすための手段が『スライド手段をスライドさせて支持部材を基礎部材から取り外す際に露出する』ことについては，本件特許に係る願書に添付した明細書又は図面（すなわち，本件明細書）に記載されている事項から自明であると解される。
　ウ　これに対し被告は，「支持部材が基礎部材に完全に取り付けられた状態では，支持部材４０の下部がつかみ手段２２なる引き伸ばすための手段に重なっている」ことは読み取ることができないなどと主張する。しかし，前記ア?@のとおり本件明細書には「そのようなしるしは，支持部材が基礎部材に取り付けられているときは見えないように隠れており，支持部材が取り外されたときは見えるような場所に置かれているのが特に好ましい。」と記載されていることに照らすならば，図６は，支持部材４０が取り外された状態，又は，支持部材４０のスライド部を基礎部材３０のスライド部に取り付ける前の状態のいずれかを図示したものと理解できる。また，図５及び図６からは，支持部材の下部が，基礎部材の下部の突出部に接触して係止した際には，支持部材の下部は，引き延ばすための手段２２を隠す寸法になっているかどうかは，必ずしも明確ではないが，本件明細書の上記記載を併せ考慮すると，支持部材の下部が，基礎部材の下部の突出部に接触して係止した際には，引き延ばすための手段２２が支持部材の下部に隠れ，図６のように，支持部材が上方に移動すれば，引き延ばすための手段２２が露出し，しるしも見えるようになると理解するのが合理的である。」

◆平成18(行ケ)10436　審決取消請求事件　特許権行政訴訟　平成19年06月27日　知的財産高等裁判所

　事情は、以下の通りです。
　　1)請求項１，２，４について第1次無効審判請求
　　2)特許権者は請求項4のみ訂正請求
　　3)訂正は認める、請求項4は無効理由無し、請求項1，2は無効とするとの第1次審決
　　4)特許権者は、請求項1,2を無効とする部分のみ不服として、審決取消訴訟提起
　　5)特許権者は、訂正審判を請求
　　6)無効審判請求人は、請求項4についての判断は争わず、請求項4について別途、第2次無効審判を請求
　5)を理由に知財高裁が、決定による差し戻しをした場合（181条2項）に、5)の訂正審判はその内容でよければ訂正請求として無効審判における組み込まれます。この場合、134条の2第4項の規定により、後で訂正請求があった場合、先の訂正請求は取り下げ擬製されます。一方、第1次無効審判における請求項4に関する判断は不服申し立てがなされていないため、既に確定しているとも判断できます。
　この点について、裁判所は今回については請求項4に関する審決は確定していると判断しましたが、下記のように付言しました。
　　「本件に関する判断は以上のとおりであるが，この機会に，特許法１３４条の２第４項の規定によるみなし取下げの効果は，請求項ごとに生じると解すべきことについて，当裁判所の見解を示しておく。(1) 特許法は，昭和６２年法律第２７号による改正により，いわゆる改善多項制を導入するとともに，２以上の請求項に係る特許については請求項ごとに無効審判請求をすることができることとしたが（特許法１２３条１項柱書），その後，平成５年法律第２６号による改正により，無効審判の手続において訂正請求をすることができることとし，さらに，平成１１年法律第４１号による改正（以下「平成１１年改正」という。）により，訂正請求の当否に関し，訂正後の請求項に係る発明（ただし，無効審判請求がされていない請求項に係る発明を除く。）について，いわゆる独立特許要件の判断を行わないこととした。なお，２以上の請求項に係る発明についての特許を無効にすることを求める特許無効審判において，特許権者による訂正請求を認めた上で，一部の請求項に係る発明についての特許を無効とし，残りの請求項に係る発明についての特許の無効請求を不成立とする審決は，平成１１年改正において，上記のとおり，訂正請求の当否に関し独立特許要件の判断を行わないこととされたことに伴い，現れるに至ったものである（平成１１年改正前の特許法の下では，このような場合，独立特許要件を欠くとして訂正請求が全体として認められず，訂正前の特許請求の範囲の記載に基づいて，各請求項の無効理由の存否が判断されていた。）。このように，２以上の請求項に係る無効審判請求においては，無効理由の存否は請求項ごとに独立して判断されるのであり，個々の請求項ごとの審判が同時に進行しているものとして考えるのが，無効審判制度の趣旨に沿うものである。そうすると，無効審判の審決において認められた訂正の効力についても，個々の請求項ごとに生ずると解するのが相当である。そして，特許法１３４条の２第４項のいわゆるみなし取下げの規定は，平成１５年法律第４７号による改正により導入されたものであるが，上記のような無効審判制度を前提としていることは明らかであるから，その効果も請求項ごとに生じると解するのが相当である。(2) なお，いわゆる改善多項制が導入され，請求項ごとに無効審判請求についての判断を行う制度が採用されたため，上記のとおり，２以上の請求項に係る発明についての特許に関して，一部の請求項につき無効審判請求の審決が確定し，あるいは特許請求の範囲等の記載が訂正されることが生ずるが，このような結果が，必ずしも特許登録原簿の記載に反映されていないようにも見受けられる。仮に，特許庁において，無効審決による特許無効ないし訂正の効力が請求項ごとに生ずるとの実務運用がされていないとするならば，それは法の趣旨に反するものといわざるを得ない。」　

◆平成19(行ケ)10081　審決取消請求事件　特許権行政訴訟　平成19年06月20日　知的財産高等裁判所

　　本件侵害訴訟では、訂正が認められることを前提にして、約3000万円の損害賠償が認められました。
　　　争点はいくつかありますが、興味深いのは、併存する無効審判との関係です。本件訴訟の対象である特許権は、無効審決がなされたので、特許権者は取消訴訟を提起するとともに、別途訂正審判を請求をしました。知財高裁は、差し戻し決定をしました。無効審判では、訂正を認めた上で、再度、無効審決がなされました。特許権者は、取消訴訟を提起し、現在、知財高裁に継続中です。
　　「本件特許については，その無効審判事件において，本件訂正の請求がなされており，特許庁は，その審決において，本件訂正を認め，本件訂正特許１を無効と判断したものの，原告が同審決に対し審決取消訴訟を提起したために，未だ本件訂正が確定していない状況にある。特許法１０４条の３第１項における「当該特許が無効審判により無効とされるべきものと認められるとき」とは，当該特許について訂正審判請求あるいは訂正請求がなされたときは，将来その訂正が認められ，訂正の効力が確定したときにおいても，当該特許が無効審判により無効とされるべきものと認められるかどうかにより判断すべきである。したがって，原告は，訂正前の特許請求の範囲の請求項について容易想到性の無効理由がある場合においては，?@当該請求項について訂正審判請求ないし訂正請求をしたこと，?A当該訂正が特許法１２６条の訂正要件を充たすこと，?B当該訂正により，当該請求項について無効の抗弁で主張された無効理由が解消すること（特許法２９条の新規性，容易想到性，同３６条の明細書の記載要件等の無効理由が典型例として考えられる，）?C被告製品が訂正後の請求項の技術的範囲に属することを，主張立証すべきである。
　また、間接侵害についても、輸出向け専用品については間接侵害を構成しないと判断しました。
　「特許法１０１条は，特許権の効力の不当な拡張とならない範囲でその実効性を確保するという観点から，特許権侵害とする対象を，それが生産，譲渡される等の場合には当該特許発明の侵害行為（実施行為）を誘発する蓋然性が極めて高い物の生産，譲渡等に限定して拡張する趣旨の規定であると解される。そうすると，「その物の生産にのみ使用する物」（１号）という要件が予定する「生産」は，日本国内における生産を意味するものと解釈すべきである。外国におけるイ号物件の生産に使用される物を日本国内で生産する行為についてまで特許権の効力を拡張する場合には，日本の特許権者が，属地主義の原則から，本来当該特許権によっておよそ享受し得ないはずの，外国での実施による市場機会の獲得という利益まで享受し得ることになり，不当に当該特許権の効力を拡張することになるというべきである。」
　また、新規事項であるとの主張についても、これを否定しました。
　「本件訂正前明細書には，搬送部（１５，１６）を伸縮する際に共通駆動部（１３）を回動させる構成及び当該共通駆動部の回動の際，他方の搬送部（１６，１５）が駆動制御手段における制御により見かけ上静止状態を保持し，共通駆動部（１３）上に取り込まれた状態で共通駆動アームと同様に旋回する構＼成が記載されていることが認められる。そうすると，本件訂正にかかる本件訂正特許発明１は，本件訂正前明細書に記載されていたといえるから，本件訂正は，願書に添付した明細書及び図面に記載した事項の範囲内の訂正である。被告は，前記b)?@の記載を根拠に本件各特許発明の駆動制御手段は，前記b)?@に記載された構成に限定して解釈すべきであると主張し，かかる限定解釈を前提とすれば，本件訂正は本件各特許発明における駆動制御手段に含まれない構＼成を含むことになるから特許法１２６条３項に違反する旨主張する。しかし，本件訂正前の本件各特許発明の特許請求の範囲の記載及び本件明細書の記載から被告が主張するような限定解釈をすべき理由はない。」

◆平成15(ワ)16924　損害賠償等請求事件　特許権民事訴訟　平成19年02月27日　東京地方裁判所

　ＣＳ関連発明について実質上変更の判断です。裁判所は、実質上の変更に当たるとした審決を取り消しました。
　　「被告は，当初明細書には，特許査定時の請求項３に係る発明の目的について，「所望の番組の放送チャンネルおよび放映開始時刻を確実に知ることができ，且つサーチした番組を自動的に受信すること」，「当該番組サーチ装置の操作者などが所望の番組を見逃す危険性を低くする」と示されているだけであり，このような極めて一般的な目的から，請求項１における，番組を表形式でその一部を出力するという具体的な目的，該番組表＼を更新させるという具体的な目的及び「毎週キーという一種の専用キーで，一旦，ある番組をサーチすると，翌週以降に放映される同じ番組を簡単にサーチすることができる」という具体的な目的が直ちに導出されるということはできないから，訂正事項ｂは，特許査定時の請求項３に記載された発明の具体的な目的の範囲を逸脱すると主張する。しかしながら，発明の目的は特許請求の範囲の請求項において規定された構成によって達せられるものであり，新たに構＼成が付加されたり構成が限定されれば，目的も，それに応じて，より具体的なものになることは当然であって，訂正後の発明の構＼成により達せられる目的が訂正前の発明の構成により達せされる上位の目的から直ちに導かれるものでなければ，発明の目的の範囲を逸脱するというのであれば，特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正は事実上不可能＼になってしまうから，相当でない。そうであれば，訂正事項により付加，限定された構成により達成される内容が，訂正前の発明の目的に含まれるものであれば足りると解するのが相当であり，本件においては，上記(2)のとおり，訂正事項ｂの具体的内容は，いずれも，特許査定時の請求項３に係る発明の目的に含まれる。・・・　さらに，被告は，請求項１において新たに付加された「番組表出力手段」，「更新手段」という構＼成要件については，その用語自体，当初明細書には何ら記載されていなかったものであって，訂正明細書の段落【００１４】，【００１５】において，上記ステップ１１０から１２０に至る処理を「番組表出力手段」，上記ステップ１２０から１５０に至る処理を「更新手段」として，それぞれ新たに定義し直し，明細書に初めて出現させたものであるところ，明細書に記載されているからといって，必ずしもその全てが訂正可能＼であるとは限らないと主張する。しかしながら，特許請求の範囲を減縮する場合には，新たな構成要件を付加したり，構＼成を新たに具体的に限定するのが通常であるから，新たな構成要素を付加したり，構＼成要素を新たに具体的に限定することが，直ちに，実質上特許請求の範囲を変更することに当たるものでないことは明らかである。訂正事項ｂに係る「番組表出力手段」，「更新手段」の内容は，いずれも，当初明細書に記載されているものであって，訂正事項ｂの「番組表＼出力手段」と「指定手段」は，特許査定時の請求項３における「記憶手段」と「指定手段」により実現される内容をより具体的に規定したものであり，「更新手段」と「サーチ手段」は，特許査定時の請求項３の「記憶手段に記憶されているテレビ放送の中から，上記指定手段により指定された内容と同一の番組を，異なる時間帯の番組よりサーチするサーチ手段」により実現される内容をより具体的に規定したものであるから，明細書に接した第三者であれば，訂正が可能であることを予＼測することができるのであって，訂正事項ｂによる訂正が一般第三者の利益を損なうものとはいえない。」

　　こちらは本件の分割出願、その分割出願に関する判断です。
◆平成18(行ケ)10071　審決取消請求事件　特許権行政訴訟　平成19年01月25日　知的財産高等裁判所
◆平成18(行ケ)10072　審決取消請求事件　特許権行政訴訟　平成19年01月25日　知的財産高等裁判所 　

◆平成18(行ケ)10070　審決取消請求事件　特許権行政訴訟　平成19年01月25日　知的財産高等裁判所