冒認(発明者認定)

　冒認であるとして無効とした原審の認定について、知財高裁はこれを維持しました。被控訴人はアップルです。
　発明者とは，当該発明の特徴的部分，すなわち，特許請求の範囲に記載 された発明の構成のうち，従来技術には見られない部分の完成に創作的に＼n寄与した者であると解すべきところ，本件発明において，従来技術には見 られない部分は構成要件Ｅのみであり，構＼成要件ＦないしＨの構成は本件＼n出願前の公知技術にすぎないから（後記イないしエ参照），本件発明の特 徴的部分は，構成要件Ｅの構＼成のみである。

◆判決本文

◆原審はこちらです。平成25(ワ)14849

　コンサルタントが共同発明者かが争われました。裁判所は原告の提案は本件発明とは無関係であるとして発明者ではないと認定しました。
　本件発明１−１の特徴的部分は，「補酵素Ｑを母豚に投与することを特徴とする，豚の分娩成績の改善または出生以降の子豚の成長・生産性を向上させる方法」という特許請求の範囲に記載された構成のすべてであり，とりわけ，従来技術には見られない当該発明特有の課題解決手段を基礎付ける要素は，1)補酵素Ｑを母豚に投与する方法を採用したことのほか，2)これにより現実に豚の分娩成績の改善又は出生以降の子豚の成長・生産性を向上させるという効果を挙げ得ることを具体的に見いだしたことにあることは，前記のとおりである。
ｂ まず，1)補酵素Ｑを母豚に投与する方法を採用したことにつき，原告が創作的に寄与したといえるかについて検討する。 原告は，平成２１年１月から同年２月にかけて，被告に対し，ウサギ実験１及び同２に関するデータを紹介するなどして，母豚を対象に補酵素Ｑ１０を含有する飼料を投与し，新生児の健康改善（死亡率低減）効果を検証する試験の実施を提案している。被告は，前年（平成２０年）には，家畜に対する補酵素Ｑ１０を含有した飼料の展開可能性を広範囲にわたって具体的に検討していたが，日本国内における豚の生産性向上については，同年１２月期の営業会議（飼料分野）において，これまでの実績や試験計画の進展等を考慮して，優先順位として劣るものと評価されており，平成２２年（２０１０年）上期に展開することが予＼定されていたところ，原告による提案を契機に，豚の生産性向上に係る被告内部での検討が高まったこと，また，それまでなかなか実現に至らなかった農場等での豚の評価試験の実施について，原告の存在が梃子となって説得力を増し，おおやファームでの評価試験の実施や，ひいては本件各発明の完成に至った部分があることは否定できないというべきである。 しかしながら，前記アにおいて認定したところによれば，母豚を対象に補酵素Ｑ１０を投与することにより繁殖成績の改善や生産性向上等の効果を期待できることは，原告による被告への提案に先立ち，既に被告において検討されており，ここにいう繁殖成績の改善や生産性向上には，新生児の死亡率の低減も含まれているものと認められるほか，「補酵素Ｑ１０の投与により胎児の抗酸化能が向上する効果が見込まれるところ，豚の新生児の死亡率が高い原因として抗酸化能＼が低いことによる酸化ストレス障害が挙げられ，補酵素Ｑ１０の投与により抗酸化能を高めることで，死亡率低減効果が期待できること，母豚に補酵素Ｑ１０を投与すれば，胎盤又は母乳を通じて胎児又は新生児へ到達するため，新生児の死亡率の低減へつながるのではないか」との効果発生機序についての原告の仮説も，原告が被告に同提案をした時点で，母豚の妊娠初期と妊娠後期に母豚にかかる酸化ストレスが高いこと，補酵素Ｑ１０が胎児に抗酸化効果をもたらすこと，補酵素Ｑ１０が哺乳動物において母体から胎児に移行すること，補酵素Ｑ１０が，ビタミンＥに比して，生体内の酸化ストレスを低減する効果を有することがいずれも公然と知られていたことからすれば，原告の提案自体が，従来技術に見られない格別に創作的な技術的思想であると評価することは困難である。＼n前記のとおり，必ずしも被告において優先順位が高くなかった豚の生産性向上に関する評価試験の実現を促進したことは，原告による貢献というべきではあるが，どちらかといえば事業上の戦略や計画を推進・実現していく過程への貢献であって，従来技術には見られない課題解決手段（技術的思想）を創作していく過程への貢献とはいえない。 したがって，1)補酵素Ｑを母豚に投与する方法を採用したことについて，原告が創作的に寄与したとはいえない。
ｃ 次に，原告が，2)これ（補酵素Ｑを母豚に投与すること）により現実に豚の分娩成績の改善又は出生以降の子豚の成長・生産性を向上させるという効果を挙げ得ることを具体的に見いだしたことについて，原告が創作的に寄与したといえるかについて検討する。 前記アのとおり，本件明細書１及び同２には，おおやファームでの評価試験の結果が，実施例１及び同２として記載されており，同結果は，産子数の向上，白子・黒子率の低下，子豚の哺乳開始数と離乳頭数の増加，増体重など，要するに分娩成績の改善又は出生以降の子豚の成長・生産性の向上に属する成果と認められることからすれば，少なくとも，おおやファームでの評価試験の実施及びその結果が，本件発明１−１の特徴的部分の完成への創作的寄与の根幹を構成することは明らかである。したがって，原告が，おおやファームでの評価試験の実施につき，その内容の策定や結果を獲得する過程に具体的かつ実効的な貢献をしたといえるのであれば，本件発明１−１の特徴的部分の完成に創作的に寄与した者と認める余地がある。
そこで検討するに，原告は，おおやファームでの評価試験の実施について，補酵素Ｑ１０の投与量及び投与時期を絞ることが望ましいこと，試験期間を８か月とすること，試験期間中の一定時期に，飼料を全面的に切り替えること，評価項目として出産数，死産数，離乳数のほか，母乳の分析及び飼料中の補酵素Ｑ１０の分析を行うことなどを提案し，結果として，これらの多くは，おおやファームでの評価試験の試験計画の概要と大筋において一致しているといえる。 しかしながら，前記アのとおり，当時，豚の繁殖成績を向上させるためには繁殖豚のステージに合わせた飼料管理を要し，妊娠の各ステージにおいて必要とされる栄養上・管理上のポイントが異なることは公知の事実であったこと，被告は，補酵素Ｑ１０を含有する飼料の価格政策について，生産性の向上に関連するキーポイントとしては，価格を落とさず，その範囲で可能な配合量で得られる最大限の生産性追求にあると指摘していたことなどからすれば，評価試験の実施において，補酵素Ｑの投与量及び投与時期を限定してその効果を確認することは当然に検討されるべきことであるし，対照区を限定できないと指摘されたおおやファームにおいて評価試験を行うためには，試験期間中の一定時期に飼料を全面的に切り替えることも，有力な選択肢として当然に検討されるべき事項である。出産数，死産数，離乳数は，豚の分娩成績と出生後の成長・生産性を評価する項目として当然に選択されるべきである。したがって，仮に，原告がこれらの点について被告やおおやファームに先立って提案していたとしても，そのことをもって評価試験の実施につきその内容の策定や結果を獲得する過程に具体的かつ実効的な貢献をしたとは評価し難い。＼nまた，母乳中や飼料中に存する補酵素Ｑ１０の含有量を分析することは，それ自体が分娩成績の改善又は出生以降の子豚の成長・生産性の向上に属する成果ではなく，試験結果と補酵素Ｑ１０との関連性を基礎付けるための補助的な評価項目というべきであるから，原告がこの点を発案していたとしても，そのことをもって評価試験の実施につきその内容の策定や結果を獲得する過程に具体的かつ実効的な貢献をしたものとは評価し難い。 試験期間を８か月に設定した点については，既に認定したとおり，原告が，試験の終了時期と本件契約の期間満了時期を近接させることにより，同契約の更新に係る交渉が容易になるとの考えから提案したものであり，格別の技術的意義を有するものとは認め難いから，この点も評価試験の実施につきその内容の策定や結果を獲得する過程に具体的かつ実効的な貢献をしたものとは評価し難い。 したがって，2)補酵素Ｑを母豚に投与することにより現実に豚の分娩成績の改善又は出生以降の子豚の成長・生産性を向上させるという効果を挙げ得ることを具体的に見いだしたことについても，原告が創作的に寄与したとはいえない。
ｄ 以上によれば，原告は，本件発明１−１の特徴的部分の完成に創作的に寄与したとはいえないから，本件発明１−１を単独で発明した者とも，被告の従業員らと共同して発明した者であるとも認められない。
(イ) 原告が本件発明１−１の発明者又は共同発明者と認定できない以上，本件発明１−１の構成に加えて，更に発明特定事項を付加した本件発明１−２ないし本件発明１−１０を単独で発明した者であるとも，被告の従業員らと共同して発明した者であるとも認められない。
(ウ) 本件発明１−１１の特徴的部分は，「補酵素Ｑを２０ｐｐｍ以上含有する母豚用飼料」との特許請求の範囲に記載された構成のすべてであるが，その理由は，本件明細書１の記載からして，本件発明１−１１は，豚の分娩成績の改善又は出生以降の子豚の成長・生産性を向上させるという効果を現実に挙げ得る母豚用飼料中の補酵素Ｑの含有量を明らかにしたものと認められるという点にある。そして，本件明細書１の記載によれば，かかる効果を現実に挙げうる補酵素Ｑの含有量は，おおやファームでの評価試験及び全畜連での評価試験によって明らかにされたものと認められる。したがって，おおやファームでの評価試験，全畜連での評価試験の実施及びこれらの試験の各結果が，本件発明１−１１の特徴的部分の完成への創作的寄与の根幹を構＼成することが明らかである。 しかしながら，原告が，おおやファームでの評価試験の実施につきその内容の策定や結果を獲得する過程に具体的かつ実効的な貢献をしたといえないことは前記のとおりであるし，全畜連は，被告が独自に開拓した試験実施先であって，その評価試験の概要の策定に原告が関与したことを認めるに足りる的確な証拠もないから，原告は，本件発明１−１１の特徴的部分の完成に創作的に寄与したとはいえず，本件発明１−１１を単独で発明した者とも，被告の従業員らと共同して発明した者であるとも認められない。
(エ) 前記のとおり，本件発明２は，本件発明１との重複を回避し，差別化するために，その方法，投与期間，補酵素Ｑの含有量を限定したものと認められる。そして，本件発明１の明細書（本件明細書１）に記載がなく，本件発明２の明細書（本件明細書２）に記載されている部分は，ロッセ農場での評価試験の結果を実施例５及び同６として記載した部分であるから，ロッセ農場での評価試験の実施及びその結果が，本件発明２の特徴的部分の完成への創作的寄与の根幹を構成することが明らかである。＼nしかるところ，ロッセ農場は，被告が独自に開拓した試験実施先であって，その評価試験の概要の策定に原告が関与したことを認めるに足りる的確な証拠もない（ロッセ農場での評価試験において，７，８回まで妊娠した場合の給餌効果を確認することが検討された点については，原告の提案が反映されている可能性があるが，本件明細書２の記載をもっても，同提案が本件発明２の特徴的部分の完成に寄与したかは判然としないというほかなく，同提案のみをもって，原告がロッセ農場の評価試験の実施に創作的に寄与したとは認め難い。）から，原告は，本件発明２の特徴的部分の完成に創作的に寄与したとはいえず，本件発明２を単独で発明した者とも，被告の従業員らと共同して発明した者であるとも認められない。
(オ) したがって，原告は，本件各発明のいずれについても，当該発明を単独で発明した者とも，被告の従業員らと共同して発明した者であるとも認められない。

◆判決本文

　珍しい無効理由です。特38条（共同出願要件違反）を理由に無効とした審決が維持されました。
　原告は，仮に，本件設計図を見た後に，Ａが放出孔や薬剤袋との位置関係が 課題解決原理であると着想し，具体化したとしても，本件発明の課題解決原理を着 想したのはＡのみということになるから，本件発明の発明者はＡであると主張する。 確かに，Ｂが本件設計図において放出孔を外袋の上方に定めたのは，上方に設け た方が衣服に直接かかる二酸化塩素が少なくなり，衣服が漂白されるおそれが少な くなると考えたからであり（前記２(6)），Ｂは，ＣＬ−４０の内袋の量について特 段ＣＬ−３０の内袋の量から変更する必要があると考えていたものではなく（弁論 の全趣旨），本件設計図作成の際に外袋に薬剤袋を封入した試作品を作成したことも， 外袋の放出孔と薬剤袋の厚み方向の位置関係について特段検討したことがあるとも 認められない。また，審判での証言内容をみても，Ｂが，本件設計図を送信した当 時，外袋と内袋との間に隙間を設け，放出孔を同隙間部分に設けることの技術的意 義について十分に理解していたとは認められない。＼nしかし，ＣＬ−４０はＣＬ−３０の改良品という位置づけであるから，ＣＬ−４ ０の外袋には不織布入りの薬剤袋（内袋）を封入して完成品とすることは当事者の 間で当然の前提となっていたものである。そして，前記のとおり，当時のＣＬ−３ ０の薬剤袋（内袋）の規定分包薬剤量は６．５ｇというＣＬ−４０の薬剤袋の規定 分包薬剤量（７ｇ）よりも少ないものであり，本件設計図の外袋を試作し，ＣＬ− ３０の薬剤袋と同様の薬剤袋を当該外袋に入れさえすれば，製品の下部においては 薬剤の重みと厚みのため内袋と外袋は接しているが，上部においては内袋と外袋の 間に隙間ができ，その部分に放出孔が位置するという発明特定事項ｈの構成を備え＼nた製品となるのである。なお，被告も，本件設計図の作成に先立ち，平成２３年３ 月７日及び同月２２日にはサンプルとしてＣＬ−３０をエンブロイから購入してお り（甲３９，７５），当時の薬剤袋（内袋）の規定分包薬剤量は６．５ｇであったと ころ，Ｂは，ＣＬ−４０においてＣＬ−３０と異なる内袋を使用する必要があると の認識をもっていたものではないから，試作品を作成しなくとも，本件設計図の外 袋にＣＬ−３０の内袋を封入すれば，上部においては内袋と外袋の間に隙間ができ， その部分に放出孔が位置するということは当然に推測できたものといえる。 そうすると，完成したＣＬ−４０の試作品の外袋と薬剤袋との間に隙間があり， その隙間に放出孔が位置するという構成（発明特定事項ｈ）となることに着目し，＼n同構成により二酸化塩素の除放を可能＼とするという技術的意義自体に気が付き，本 件発明１を完成させたのがＡであるとしても，それはＢの創作した外袋により生じ た発明特定事項ｈの構成についての技術的意義を発見したものであり，Ａが単独で＼n本件発明１の「創作」をしたものとはいえない。そして，Ｂは，前記のとおり別な 技術的理由に基づき，上記の外袋に構成に想到したとしても，少なくともそのよう＼nな構成を具体化する上ではＢの着想し，具体化した放出孔の位置が貢献したことに＼nなるから，原告の上記主張は，Ｂが本件発明の共同発明者であることを否定する理 由とはならないというべきである。

◆判決本文

　知財高裁は、発明者の認定について、地裁の判断を取り消しました。
　前記(1)の認定事実（以下，単に「認定事実」という。）によれば，本件着想及びその具体化に関するＡの関与について，概要，次のとおりの事実を認めることができる。 すなわち，1)Ａは，平成２１年２月ころ，本件基礎出願発明８及び９の特徴的部分であるビニル基導入・放射線照射の着想を得て，放射線には，人工骨の母材であるコラーゲンを劣化させ，強度を低下させる効果もあるが，高密度化したコラーゲン人工骨であれば，放射線による母材劣化の効果は限定的であろうと予想し，新しい研究テーマとして取り組む価値があるものと考えたこと（認定事実ウ），2)Ａは，Ｂら本件共同研究の研究担当者も参加した平成２１年６月２日の本件コラーゲン会議において本件着想を発表し，控訴人，被控訴人及び北大の役割分担を含む研究実施体制案を提案したが，本件共同研究第１期の研究内容としては，Ａの提案は採用されなかったこと（同オ），3)Ａは，本件着想をまず控訴人におけるポリ乳酸の研究において使おうと考え，平成２１年度における控訴人の単独研究のテーマとして提案し，採用され，研究を進めた結果，遅くとも平成２２年３月ころまでに，ビニル基を導入したリン酸カルシウムとポリ乳酸の複合体にγ線２５ｋＧｙを照射して行った３点曲げ試験の結果，γ線を照射したものは，曲げ弾性率が 高いこと，すなわち，歪みにくいという強度特性の効果が認められるという知見を得たこと（同カ，ク），4)そこで，Ａは，コラーゲン人工骨においても同様に機械的強度が高められるであろうと予想し，同年４月２３日，本件共同研究第２期の研究内容として，本件着想をコラーゲン人工骨において具体化することを被控訴人の研究担当者らに提案し，採用され，放射線照射量の最適値を得るための実験をすることになったこと（同ケ），5)Ａは，Ｂから，本件共同研究は，Ｂの研究室の学生Ｓの卒論研究を兼ねるため，積極的に指導しながら実験者として使ってほしいとの依頼を受け，Ｓに対し，本件共同研究に従事するために必要な基礎的な知識を教え，利用する放射線については，高分子の架橋は２５ｋＧｙ以上が普通であること，架橋反応は線量でほぼ決まり，線量率効果はそれほど大きくないことなどを説明した上，放射線照射量の最適値を得るために必要な作業や実験をＳに手伝わせることにしたこと（同コ），6)Ｓは，平成２２年１０月１７日，ＡとＣに対し，ビニル基を導入したリン酸カルシウム／コラーゲン複合体に５０ｋＧｙのγ線を照射すると，ビニル基を導入していないものに比べて著しく強度が向上した旨の報告をしたこと（同サ），7)Ｓは，実験条件をめぐってＡ及びＣと意見交換をしながら実験を進めたこと（同シ），8)Ｓは，平成２３年１月１１日，ＡとＣに対し，電子線を用いることで母材の劣化効果が抑えられたが，それ以上に界面強化効果が現れなかったこと，また，５０ｋＧｙ以上の照射は母材劣化が著しく強度が低下したことについて報告をし，意見交換をしたこと（同ス），その後，ＡとＣが中心となって，共同発明を前提とした特許出願の準備が進められたこと（同スないしソ），以上の事実が認められる。＼nそして，これらの事実に照らしてみれば，本件着想はＡによるものであり，その具体化に当たっても，Ａは，Ｃと共に，Ｓに対し，個別，具体的に指導をし，作業や実験に当たらせていたものであり，その結果，遅くとも平成２３年２月初めころまでには，本件基礎出願発明８及び９の特徴的部分が具体的・客観的なものとして構成され，完成に至ったものと認められる。＼n

◆判決本文

◆原審はこちら。平成24(ワ)32450