分割

　古い事件ですが、興味深いので挙げておきます。意見書提出期間内に提出された補正書で特許査定がなされ、その結果分割出願が適法でないとされた事件について、裁判所は、意見書提出期限内の特許査定処分は適法と判断しました。 　法五〇条は、審査官は、拒絶すべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない旨規定していたが、その趣旨は、審査官が、特許出願に拒絶理由があるとの心証を得た場合に直ちに拒絶査定をすることなく、その理由をあらかじめ特許出願人に通知し、期間を定めて出願人に弁明の機会を与え、審査官が出願人の意見を基に再考慮する機会とし、判断の適正を期することにある。　ところで、法五〇条の定める拒絶理由の通知及び相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えることは、拒絶査定をしようとする場合に履践すべき手続であって、特許査定をしようとする場合に要求されるものでないことは、法五〇条自体から明白である。したがって、拒絶査定をしようとする場合には、指定した期間の経過を待って、右期間中に提出された意見書、右期間中にされた手続の補正、特許出願の分割を考慮した上で拒絶査定をする必要があるけれども、右期間中に提出された意見書又は右期間中にされた手続の補正を考慮した結果、特許査定をすることができると判断した場合には、無為に指定した期間の経過を待って、その後、さらに、追加の意見書が提出されるか否か、再度の手続補正がされるか否か、特許出願の分割がされるか否かを見極める必要はなく、指定期間の途中であっても特許査定をすることができるものであり、むしろ、そのような取扱いこそが望ましいものということができる。意見書提出の期間として指定された期間は、特許出願人が明細書又は図面について補正することができる期間とされている（法一七条の二第三号、法六四条一項）が、その趣旨は、拒絶理由通知を受け、その拒絶理由のある部分を補正により除去することにより、特許すべき発明が特許を受けることができるようにすることにある。

◆判決本文

　事案が複雑です。分割出願するに当たって要旨変更となるような事項を追加し、それが看過されて登録され、その後、侵害訴訟にて「分割要件満たさないので出願日繰り下がり」の主張がなされました。特許権者は分割出願に追加した事項を取り除く訂正審判を請求しました。　審判では､親出願と訂正後を比較して、訂正後の発明が記載されていないとして請求棄却審決がなされました。この審決の取消訴訟で、裁判所は、訂正審判には独立特許要件（この場合進歩性）を判断しなければならず、そのためには、まず、分割が適法であるかを判断しなければならない。分割が適法であるかは、親出願と訂正前発明とを比較する必要があると判断しました。裁判所の考え方自体は現行法上、正しいのですが、これだと、分割要件満たさない特許を訂正で救うことはできないことになりますね。
　「本件審決は，本件訂正の適否について判断するに当たり，本件訂正は本件訂正前発明を本件訂正後発明に訂正するものであるが，本件訂正前発明が原出願発明の分割出願に係る発明であるため，本件訂正後発明における技術的事項，すなわち，本件訂正後事項と原出願事項とを比較検討して，本件訂正後事項が原出願事項の範囲内のものではないとし，その結果，本件出願は分割出願として適法なものではないから，本件出願の出願日が原出願日に遡ることはなく，本件出願の現実の出願日を基準にすると，本件訂正後発明は進歩性がなく，本件訂正は独立特許要件を欠くとしたが，本件審決のその判断を前提に，原告は，本件訂正後事項は原出願事項の範囲内であるとし，他方，被告は，その範囲外であるとして，本件審決の判断の当否を争っている。しかしながら，本件訂正の適否について本件訂正後発明が独立特許要件を具備するか否かを判断する必要がある場合には，その進歩性の判断の基準時として，本件出願の出願日を確定する必要があるところ，本件出願は分割出願であるから，本件出願が適法な分割出願であれば，原出願の出願日である昭和５５年３月１４日に遡って出願したとみなされる（改正前４４条２項）ので，原出願日が基準時となるのに対し，適法な分割出願でなければ，本件出願の現実の出願日が基準時となるのであって，その基準時を確定するためには，まずもって本件出願が分割出願として適法なものであったか否かを検討する必要がある。しかるところ，本件出願が適法な分割出願であったというためには，分割出願の発明の構成に欠くことができない技術的事項，すなわち，本件訂正前の請求項１に係る発明（以下「本件訂正前発明」という。）の構＼＼成に欠くことができない技術的事項（以下「本件訂正前事項」という。）が原出願の願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された事項であること，すなわち，原出願事項の範囲内であることが必要であって，原出願事項の範囲内であるか否かを検討する対象となるのは，本件訂正後事項ではなく，本件訂正前事項でなくてはならない。けだし，本件訂正後発明の進歩性について判断するのは，本件訂正の適否を検討するためであるところ，原出願日を基準にその判断をすることが可能であるのは，本件出願が適法な分割出願であった場合であることを前提とするが，本件においては，その分割出願の適否もまた問題となっているからである。そこで，以下，本件訂正後事項を専ら対象として本件審決の判断の当否に言及する原・被告の主張もその見地から善解し得るものは善解して，本件訂正前事項が原出願事項の範囲内であるか否かについて検討することとする。」＼n

◆判決本文

◆関連はこちらです。平成20(ネ)10083　平成22年04月14日　知的財産高等裁判所
　

分割出願について、開示なしとした審決が取り消されました。
すなわち，特許法４４条１項の要件を充足するためには，本件特許発明が，原出願に係る当初明細書，特許請求の範囲及び図面に記載されているか否かを判断すれば足りる。これに対して，審決は，本件特許発明が，原出願に係る当初明細書，特許請求の範囲及び図面に記載されているか否かを判断するのではなく，審決が限定して認定した「原出願発明構造」と，本件特許発明を対比し，本件特許発明は，「原出願発明構＼造」における構成中の「底板に側板を連設して形成されていること」が特定されていないことを理由として，本件特許発明が，原出願当初明細書等に記載されていないとの結論を導いた。しかし，審決の判断は，原出願当初明細書等の全体に記載された発明ではなく，「原出願発明構＼造」に限定したものと対比をしなければならないのか，その合理的な説明がされていないこと，審決が限定的に認定した「原出願発明構造」の「底板に側板を連設して形成されていること」との構＼成に関して，本件特許発明が特定していないことが，何故，本件特許発明が原出願当初明細書等に記載されていないことを意味するのか，その合理的な説明はない。審決の判断手法及び結論は，妥当性を欠く。

◆判決本文

　外国語書面出願に基づいて、日本語で分割出願した場合に、当該分割出願についての誤訳訂正書却下について、東京地裁は判断に誤りはないとしました。
　このように特許法１７条の２第２項，１８４条の１２第２項が誤訳訂正書の提出手続を設けた趣旨は，外国語書面出願及び外国語特許出願においては，通常は，外国語書面出願の外国語書面又は外国語特許出願の明細書等とこれらの翻訳文との記載内容は一致していることから，翻訳文の記載を基準として補正の可否を判断すれば足りるが，この基準を貫くと，当該翻訳文に誤訳があった場合に当該誤訳を訂正する補正を行おうとすると，そのような補正は，通常，翻訳文に記載された事項の範囲を超えるものとして許されないこととなり，不合理であることによるものと解される。そして，上記のように特許法１７条の２第２項，１８４条の１２第２項は，外国語書面出願及び外国語特許出願の場合における補正の範囲についての特別な取扱いに対応した手続として誤訳訂正書の提出の手続を定めたものと解されること，特許法は，外国語書面出願及び外国語特許出願以外の特許出願については，そのような手続の定めを置いていないことにかんがみれば，特許法において，誤訳の訂正を目的とした補正の手続として誤訳訂正書の提出が認められる特許出願は，外国語書面出願及び外国語特許出願に限るものと解するのが相当である。以上の解釈を前提に本件について検討するに，本件分割出願は，外国語特許出願である本件原出願をもとの特許出願とする分割出願であるが，本件分割出願の願書には日本語による明細書等が添付されたものであるから（前記第２の１(1)ア，(2)ア），日本語による特許出願であって，外国語書面出願又は外国語特許出願のいずれにも当たらないことは明らかである。したがって，原告がした本件分割出願の明細書についての本件誤訳訂正書の提出に係る手続は，特許法上根拠のない不適法な手続であって，その補正をすることができないものであるから，これを却下した本件処分の判断に誤りはないものと認められる。

◆判決本文

　無効理由として、記載不備違反、進歩性違反、分割要件違反が争われた無効審判について、審決はすべて請求理由なしとしました。裁判所は、記載不備要件違反、分割要件違反については理由ありとして審決を取り消しました。
　「ところが，上記認定のとおり，「ルイス酸」とは，Ｇ．Ｎ．ルイスによって提唱された酸・塩基の概念であるが，特定の酸を指すものではなく広範な化合物を含む概念であり，自然界においてさまざまな形で存在し，化合物によってはルイス酸とルイス塩基のいずれの性質をも有する場合もあり，上記認定の文献，意見書及び法廷証言にみられるとおり，ルイス酸及びルイス塩基の種類・範囲，その作用及び反応の形態についてはさまざまな見解があり，現時点においてもその外延は確定していないといわざるを得ない。したがって，本件明細書の記載を参考にしても，そこに記載された上記のわずかな化合物や成分に関する記載から，当業者が，貯蔵方法や使用される容器など特定の条件下において，セボフルランを分解する「ルイス酸」の範囲を想定することは極めて困難であるといわざるを得ない。また，上記認定のとおり，一口に「ルイス酸」といっても，その中には，強いルイス酸・ルイス塩基，弱いルイス酸・ルイス塩基のように，ルイス酸，ルイス塩基にはその強さに差があり，また，それらの酸と塩基の反応の成否や速度は，さまざまな要素及び条件に影響されることが認められるから，酸化アルミニウム，ガラス，Ｓｉ−ＯＨが「ルイス酸」に該当するからといって，「ルイス酸」に該当する他の化合物のすべてがセボフルランに対してこれらと同様に作用すると認めることもできない。確かに，本件明細書の段落【０００７】には，セボフルランのＳｉ−ＯＨによる分解メカニズムが記載されているが，このような分解メカニズムが理解できたとしても，そもそも，どのようなルイス酸化合物がこのような分解を生じさせるかについては，当業者は具体的に理解することはできない。以上のとおり，本件発明における「ルイス酸」の概念は極めて不明確であるといわざるを得ず，「ルイス酸」の概念が不明確である以上，その「ルイス酸」の空軌道に電子を供与する「ルイス酸抑制剤」なる概念もまた不明確であるといわざるを得ない。したがって，本件発明を実施しようとする当業者は，貯蔵中のセボフルランの貯蔵状況に応じたあらゆる事態を想定した実験をしない限り，本件発明を実施することは容易ではないと認められる。そうである以上，本件明細書には，当業者が本件発明を実施することができる程度に明確かつ十分に「ルイス酸」及び「ルイス酸抑制剤」が記載されていると認めることはできない。(ｲ) この点に関し，被告らは，前記第４の２(2) ア(ｵ) のとおり，本件明細書の記載に当業者の技術常識を加味すれば，本件特許が特段の過度の試験をするまでもなく容易に実施可能であると主張する。しかしながら，セボフルランのルイス酸による分解という事象については，前述のとおり，本件特許の優先日当時，当業者はセボフルランのルイス酸による分解という現象そのものを理解していなかったのであるから，そもそも加味すべき「当業者の技術常識」と呼べるものは当時存在していなかったというほかない。したがって，当業者が，どのような化合物がセボフルランを分解する「ルイス酸」に該当するかについて，実験を繰り返すことなく，その内容を具体的に理解することは非常に困難であったといわざるを得ない。」＼n

◆判決本文