その他特許

　弁理士に対して、委任契約の債務不履行又は不法行為があるとして損害賠償請求がなされましたが、原告の請求は棄却されました。
　そこで検討すると，原告が拒絶したのでなければ，被告が審査官と再度面談をしたり，進歩性なしとして拒絶された出願について一部でも特許査定をする旨の合意をされたにもかかわらず，それに従った手続補正をしなかったりする理由は他にないのであって，上記経過は被告本人の供述を前提としてしか了解することができないものである。また，前提事実のとおり，原告と被告は相互に本件出願Ｂに係る委任契約を解除したにもかかわらず，再度，本件出願Ｂに係る委任契約を締結している。これは，本件出願Ｂについて拒絶査定がされ，本件出願Ａ及びＣの拒絶査定も確定した後の時期であり，原告の主張するような債務不履行が被告にあったのであれば起こりえないことである。さらに，乙２０及び２１によれば，再度の委任契約後に，原告は本件出願Ｂに係る手続補正について発明の名称や請求項の記載内容の文案を示すなど，被告に詳細に指示したことが認められる。このことや，前記１のとおり，被告が原告のアメリカ特許について手続をする都度，原告に了解を求めたことは，被告本人の上記供述を裏付けるものである。なお，この点に関する原告本人の供述は，書面の体裁からして原告から被告に指示したものであることが明らかであるのに，被告から指示されるままに書いたなどと不合理な弁解に終始しており，信用することはできない。加えて，上記１と同様に，原告が平成１９年４月に至るまで被告の責任を追及することがなかったことからすれば，本件出願Ｂの出願手続において被告の責任を追求することができるような事情があったとは考えにくい。

◆判決本文

　スロットマシン（ＣＳ発明）について、異なる構成は、課題解決に不可欠な構＼成ではないとして39条違反はないとした審決を維持しました。
　特許法３９条２項所定の「同一の発明」について，複数の発明相互の構成において，相違部分がある場合に，その相違点に係る構＼成が，解決課題に対して，技術的な観点から何ら寄与しないと評価される場合には，複数の発明は，同一の発明と解すべきであるが，相違点に係る構成が，そのように評価されない場合には，特許法３９条２項所定の同一の発明とはいえない。そこで，上記観点から検討する。甲１８ないし甲２０には，ぱちんこ遊技機において，当たりを表＼示と音で報知することが記載されている。ぱちんこ遊技機では，ぱちんこ遊技機自体が所定時間後に自動的に事前に決定された当選フラグ役に対応した図柄で停止させる。これに対し，回胴式遊技機（スロットマシン）では，遊技者が停止ボタンを押して図柄を停止させる必要があり，停止ボタンを押すタイミングによって停止時の図柄が変化し得るから，遊技者はビッグボーナス当選の報知があるとビッグボーナス識別情報を揃えようと努力をするため，当該報知を行うことによる効果において，相違があると認められる。以上の事実に照らすならば，甲１８ないし甲２０の記載を考慮したとしても，ビッグボーナス役が内部当選していることを音で報知するとの技術が，スロットマシンの技術分野において，解決課題に対して，技術的な観点から何らの寄与をしないと評価されるような構成であると認めることができない。甲４６には，スロットマシンの技術分野において，入賞が得やすい停止ボタンの操作時期を音と光で報知する技術が記載されている。しかし，甲４６には内部抽選に関する記載がないことからすると，甲４６のスロットマシンは内部抽選と引き込み制御を有するパチスロではなく，甲４６にいう入賞が得やすいストップスイッチの操作時期とは，入賞を与える絵柄が揃うタイミングを意味し，ビッグボーナス役が内部当選しているという状態とは異なると認められる。したがって，甲４６の記載があったとしても，ビッグボーナス役が内部当選していることを音で報知するとの技術が，スロットマシンの技術分野において，解決課題に対して，技術的な観点から何らの寄与をしないと評価される構＼成であると認めることができない。甲９及び甲２１の記載があったとしても，同様に，ビッグボーナス役が内部当選していることを音で報知するとの構成が，スロットマシンの技術分野において，解決課題に対して，技術的な観点から何らの寄与をしないと評価される構＼成であると認めることができない。その他，原告は，縷々主張するが，いずれも，採用の限りでない。本件特許発明と特許第４０５８０８４号発明とは，特許法３９条２項所定の同一の発明であるとはいえず，審決は同項に違反しない。

◆判決本文

◆関連です

　特許年金の支払いについて、「通常期待される注意を尽くしたものということはできない」と判断されています。特許料管理の委託を受けた事務所は気をつけないといけませんね。
　原告は，本件特許権に係る第１１年分特許料を納付することができなかった事情として，Ａ法律事務所（前権利者であるフラーレン社が本件特許権に係る特許料の支払を委託していた法律事務所）がＢ法律事務所（原告が本件特許権に係る特許料の支払を委託した法律事務所）からの再三の要求にもかかわらず，本件特許権に関する一件記録の送付に応じなかったことから，Ｂ法律事務所において適切に特許維持管理を行うことができなかったことが原因であり，原告及びＢ法律事務所には何ら責任がなく，「その責めに帰することができない理由」がある旨主張する。しかしながら，仮に，原告が本件特許権に係る第１１年分特許料を納付することができなかった事情が原告の主張するとおりであったとしても，原告から本件特許権の管理を委託されたＢ法律事務所は，受託者として，善良な管理者としての注意義務を負うものであるから，Ａ法律事務所に対し，本件特許権の特許番号，特許料の支払期限，支払状況等が記載された一件記録の送付を求めたというだけで，その注意義務を尽くしたことになるとは解されない。すなわち，Ｂ法律事務所が本件特許権を管理するに当たって必要な情報を入手するため，Ａ法律事務所に対し，本件特許権に係る一件記録の送付を求めた措置に合理性は認められるものの，その後，相当期間が経過してもＡ法律事務所から一件記録が送付されなかった場合には，本件特許権に係る特許料の追納期限が到来する可能性についても当然に配慮し，特許権者である原告に対して本件特許権に係る詳細な情報の提供を求めるとか，あるいは自ら特許原簿を閲覧するなどして，本件特許権に係る特許料の納付状況を調査することが求められているというべきであり，このような調査を尽くすことは，本件特許権の管理を委託された者に通常期待される注意義務の範囲内のことというべきである。本件において，Ｂ法律事務所がＡ法律事務所に対し，本件特許権に係る一件記録の送付を最初に求めた時期は不明であるが，原告の主張を前提としても，Ｂ法律事務所は，少なくともＡ法律事務所から「Ｂ法律事務所が特許維持管理の責任を負うことの確認」を求めるレターを受領した平成２０年６月５日頃には，Ａ法律事務所に対し，本件特許権に係る一件記録の送付を求めていたことになる。本件特許権に係る第１１年分特許料の追納期限は平成２１年１月１７日であり，Ｂ法律事務所がＡ法律事務所に対し本件特許権に係る一件記録の送付を要求してから少なくとも半年以上の期間が残存していたことを考慮すると，Ｂ法律事務所は，その間，Ａ法律事務所からの一件記録の送付を漫然と待つにとどまらず，自ら本件特許権に係る特許料の納付状況を調査した上，本件特許権の維持に必要な処置を講じることが求められていたというべきである。したがって，このような調査を行わず，本件特許権に係る第１１年分の特許料の追納期限（平成２１年１月１７日）を徒過させたＢ法律事務所は，本件特許権の管理者として通常期待される注意を尽くしたものということはできない。そして，Ｂ法律事務所は，本件特許権の管理について，特許権者である原告から委託を受けた者であり，Ｂ法律事務所に「その責めに帰することができない理由」が認められない以上，前示２のとおり，原告についても「その責めに帰することができない理由」があると認めることはできない。＼n

◆判決本文

　医薬品の存続期間延長について拒絶審決を取り消した高裁判決が、最高裁でも、維持されました。
　特許権の存続期間の延長登録出願の理由となった薬事法１４条１項による製造販売の承認（以下「後行処分」という。）に先行して，後行処分の対象となった医薬品（以下「後行医薬品」という。）と有効成分並びに効能及び効果を同じくする医薬品（以下「先行医薬品」という。）について同項による製造販売の承認（以下「先行処分」という。）がされている場合であっても，先行医薬品が延長登録出願に係る特許権のいずれの請求項に係る特許発明の技術的範囲にも属しないときは，先行処分がされていることを根拠として，当該特許権の特許発明の実施に後行処分を受けることが必要であったとは認められないということはできないというべきである。なぜならば，特許権の存続期間の延長制度は，特許法６７条２項の政令で定める処分を受けるために特許発明を実施することができなかった期間を回復することを目的とするところ，後行医薬品と有効成分並びに効能＼＼及び効果を同じくする先行医薬品について先行処分がされていたからといって，先行医薬品が延長登録出願に係る特許権のいずれの請求項に係る特許発明の技術的範囲にも属しない以上，上記延長登録出願に係る特許権のうち後行医薬品がその実施に当たる特許発明はもとより，上記特許権のいずれの請求項に係る特許発明も実施することができたとはいえないからである。そして，先行医薬品が，延長登録出願に係る特許権のいずれの請求項に係る特許発明の技術的範囲にも属しないときは，先行処分により存続期間が延長され得た場合の特許権の効力の及ぶ範囲（特許法６８条の２）をどのように解するかによって上記結論が左右されるものではない。本件先行医薬品は，本件特許権のいずれの請求項に係る特許発明の技術的範囲にも属しないのであるから，本件において，本件先行処分がされていることを根拠として，その特許発明の実施に本件処分を受けることが必要であったとは認められないということはできない。

◆判決本文

◆原審はこちら

　存続期間の延長拒絶審決が取り消されました。
　以上の点を前提として整理する。特許法６７条の３第１項１号は，「その特許発明の実施に・・・政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められないとき。」と，審査官（審判官）が，延長登録出願を拒絶するための要件として規定されているから，審査官（審判官）が，当該出願を拒絶するためには，「政令で定める処分」を受けたことによっては，禁止が解除されたとはいえないこと，又は，「『政令で定める処分』を受けたことによって禁止が解除された行為」が「『その特許発明の実施』に該当する行為」に含まれないことのいずれかを論証する必要があるということになる（なお，特許法６７条の２第１項４号及び同条２項の規定に照らし，「政令で定める処分」の存在及びその内容については，出願人が主張，立証すべきものと解される。）。換言すれば，審決において，そのような要件に該当する事実がある旨を論証しない限り，同号所定の延長登録の出願を拒絶すべきとの判断をすることはできないというべきである。

◆判決本文

　存続期間の延長拒絶審決が取り消されました。
　このように，特許権の存続期間の延長登録の制度は，特許発明を実施する意思及び能力があってもなお，特許発明を実施することができなかった特許権者に対して，「政令で定める処分」を受けることによって禁止が解除されることとなった特許発明の実施行為について，当該「政令で定める処分」を受けるために必要であった期間，特許権の存続期間を延長するという方法を講じることによって，特許発明を実施することができなかった不利益の解消を図った制度であるということができる。そうとすると，「その特許発明の実施に政令で定める処分を受けることが必要であった」との事実が存在するといえるためには，i)「政令で定める処分」を受けたことによって禁止が解除されたこと，及びii)「政令で定める処分」によって禁止が解除された当該行為が「その特許発明の実施」に該当する行為（例えば，物の発明にあっては，その物を生産等する行為）に含まれることが前提となり，その両者が成立することが必要であるといえる。以上の点を前提として整理する。特許法６７条の３第１項１号は，「その特許発明の実施に・・・政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められないとき。」と，審査官（審判官）が，延長登録出願を拒絶するための要件として規定されているから，審査官（審判官）が，当該出願を拒絶するためには，i)「政令で定める処分」を受けたことによっては，禁止が解除されたとはいえないこと，又は，ii)「『政令で定める処分』を受けたことによって禁止が解除された行為」が「『その特許発明の実施』に該当する行為」に含まれないことのいずれかを論証する必要があるということになる（なお，特許法６７条の２第１項４号及び同条２項の規定に照らし，「政令で定める処分」の存在及びその内容については，出願人が主張，立証すべきものと解される。）。換言すれば，審決において，そのような要件に該当する事実がある旨を論証しない限り，同号所定の延長登録の出願を拒絶すべきとの判断をすることはできないというべきである。

◆判決本文

　延長登録の無効について棄却審決が維持されました。
　前記認定によれば，軽度及び中等度アルツハイマー型認知症と高度アルツハイマー型認知症との差異は，緩やかにかつ不可逆的に進行するアルツハイマー型認知症の重症度による差異であると解されるところ，塩酸ドネペジルが軽度及び中等度アルツハイマー型認知症症状の進行抑制に有効かつ安全であることが確認されていたとしても，より重症である高度アルツハイマー型認知症症状の進行抑制に有効かつ安全であるとするには，高度アルツハイマー型認知症の患者を対象に塩酸ドネペジルを投与し，その有効性及び安全性を確認するための臨床試験が必要であったと認められる。そして，「用途」とは「使いみち。用いどころ。」を意味するものであり，医薬品の「用途」とは医薬品が作用して効能又は効果を奏する対象となる疾患や病症等をいうと解され，「用途」の同一性は，医薬品製造販売承認事項一部変更承認書等の記載から形式的に決するのではなく，先の承認処分と本件承認処分に係る医薬品の適用対象となる疾患の病態（病態生理），薬理作用，症状等を考慮して実質的に決すべきであると解されるところ，本件のように，対象となる疾患がアルツハイマー型認知症であり，薬理作用はアセチルコリンセルテラーゼの阻害という点では同じでも，先の承認処分と後の処分との間でその重症度に違いがあり，先の承認処分では承認されていないより重症の疾患部分の有効性・安全性確認のために別途臨床試験が必要な場合には，特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であって政令で定めるものを受ける必要があった場合に該当するものとして，重症度による用途の差異を認めることができるというべきである。よって，本件においては，前記判示のとおり，疾患としては１つのものとして認められるとしても，用途についてみれば，先の承認処分における用途である「軽度及び中等度アルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制」と本件承認処分における用途である「高度アルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制」が実質的に同一であるといえないとして，存続期間の延長登録無効審判請求を不成立とした審決は，その判断の結論において誤りはない。＼n

◆判決本文

　かなり前の事件ですが、挙げておきます。仮処分事件にて秘密保持命令の申し立てを認めなかった原審を破棄自判しました。
　特許権又は専用実施権の侵害差止めを求める仮処分事件は，仮処分命令の必要性 の有無という本案訴訟とは異なる争点が存するが，その他の点では本案訴訟と争点 を共通にするものであるから，当該営業秘密を保有する当事者について，上記のよ うな事態が生じ得ることは本案訴訟の場合と異なるところはなく，秘密保持命令の 制度がこれを容認していると解することはできない。そして，上記仮処分事件にお いて秘密保持命令の申立てをすることができると解しても，迅速な処理が求められ＼nるなどの仮処分事件の性質に反するということもできない。 特許法においては，「訴訟」という文言が，本案訴訟のみならず，民事保全事件 を含むものとして用いられる場合もあり（同法５４条２項，１６８条２項），上記 のような秘密保持命令の制度の趣旨に照らせば，特許権又は専用実施権の侵害差止 めを求める仮処分事件は，特許法１０５条の４第１項柱書き本文に規定する「特許 権又は専用実施権の侵害に係る訴訟」に該当し，上記仮処分事件においても，秘密 保持命令の申立てをすることが許されると解するのが相当である。＼n

◆判決本文