その他特許

　訂正要件を満たしていないとして訂正の抗弁が否定されました。
　特許に無効理由が存在する場合であっても，1)特許権者が適法な訂正請求又は訂正審判請求を行い，2)その訂正により無効理由が解消され，かつ，3)被告製品が訂正後の発明の技術的範囲に属するものと認められる場合には，訂正の再抗弁が成立し，特許法１０４条の３により特許権の行使が制限されることはない（知財高裁平成２１年８月２５日判決・判時２０５９号１２５頁）。 本件において，原告は，第２次訂正請求を行ったとして，訂正の再抗弁を 主張しているので，第２次訂正請求による訂正により，前記１及び２で説示した新規性，進歩性欠如の無効理由が解消されているか（上記2)の要件）について検討する。
・・・
上記「ゲームのアプリケーションソフトウェア」で生成されるデータがどのようなものか，乙Ａ１０には明示されていないが，携帯情報装置において実行される「ゲームのアプリケーションソ＼＼フトウェア」が，「『撮像手段が取得した画像をスルー表示して得られる動画』，『保存された動画データ』を再生して得られる動画』及び『受信した動画信号を復号して得られる動画』のいずれにも該当しない動画」を生成することは，本件特許権の優先日時点において当業者の技術常識であったと認められる（例えば，乙Ａ２５の段落【００２０】）。＼n(ｵ) 以上によれば，相違点２は，乙Ａ１０自体から（その「変形例」と「第１の実施の形態」とを組み合わせることにより），当業者が容易に想到できるものと認められる。
(ｶ) 原告は，乙Ａ１０の「第２の実施の形態」と「第１の実施の形態」との間には，画像情報の生成処理をＰＤＡ１０側で行うかＨＭＤ２０側で行うかという本質的な相違点があるから，「第１の実施の形態」と「第２の実施の形態」とを組み合わせることには阻害要因が存在し，「第２の実施の形態」に係る記載（段落【００４１】〜【００６４】）は考慮する必要がない，と主張する。 しかし，「第２の実施の形態」の変形例である【００５８】の構成を「第１の実施の形態」と組み合わせることについて【００６３】で開示があることは上記のとおりであり，また，【００５８】の変形例を「第１の実施の形態」と組み合わせることに技術的困難性は存在しない。したがって，それらを組み合わせることに阻害要因が存在するとの原告の主張は失当である。オ 以上によれば，相違点１及び２はいずれも当業者が容易に想到できる構成であるから，訂正発明１は，乙Ａ１０発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものというべきである。＼n

◆判決本文

　非常にレアなケースです。旧実案についての分割出願についての補償金請求権が、出願日からの制限により既に存続期間経過しているとして認められませんでした。
　控訴人は，これに対し，1)補償金請求権と実用新案権は法的性質が異なる別個の権利であること，2)実用新案権の設定登録が有効にされた場合に実用新案権の存続期間が満了したことを理由に補償金請求権の行使を否定する根拠規定を欠くこと，3)分割出願した考案は，原出願とは別個の手続の対象とされており，実用新案権の存続期間が満了していても出願公開の対象となり，その出願公開により新規に公開がされる以上，公開に対する代償は公開の都度個別に行われる必要が存すること，4)仮に実用新案権の存続期間満了後は登録によっても，実用新案権のみならず，補償金請求権をも認められないとすれば，存続期間が満了した考案につき，そもそも分割出願を認める意味はなく，存続期間満了後は分割自体を認めないのが合理的であるが，分割出願の時期的要件を定める旧実用新案法９条１項，特許法４４条１項は，存続期間満了後の分割出願につき何ら制限していないこと，5)本件実用新案権の設定登録が存続期間満了後であったことにつき控訴人に帰責性はないことなどを挙げて，控訴人は，被控訴人に対し，被控訴人による本件考案の実施について旧実用新案法１３条の３第１項に基づく補償金請求権を有している旨主張する。 償金請求権は，法が特に出願人に認めたものであり，実用新案権とは別個の権利であるが，上記補償金請求権に係る考案は，登録実用新案として保護を受けるべき考案であることを前提としているといえるから，補償金請求権を取得できる期間は，実用新案権の存続期間の範囲内であると解される。 また，本件出願は，その現実の出願日である平成１１年１２月２０日の時点で，本件考案が実用新案登録された場合であっても既に実用新案権の存続期間は満了し，実用新案権を行使することができなかったものであるから，第三者によって本件考案が実施されたとしても出願人である控訴人が不利益を被る関係にあるものと認めることはできないものであって，本件出願の出願公開により，保護を受けるべき考案が公開されたものとはいえず，控訴人が不利益を被ることはおよそ想定し得ないものであり，本件出願の出願公開に基づいて，控訴人に旧実用新案法１３条の３第１項の補償金請求権を認める合理性は認められない。 したがって，控訴人が挙げる1)ないし5)の諸点は，いずれも控訴人に補償金請求権を認める根拠となるものではないから，控訴人の上記主張は，採用することができない。 以上によれば，控訴人の請求は，その余の点について判断するまでもなく，理由がない。

◆判決本文

　同族会社の取締役に、特許権侵害につき悪意又は重過失であったとして、600万円を超える損害賠償が認められました。
　前記争いのない事実等及び弁論の全趣旨によれば，上記不法行為期間のうち平成２３年４月１日から同年６月３０日までの間，被告Ｂは代表取締役として本件新会社の本件治療器に係る業務を執行し，被告Ａも取締役として同業務についての意思決定に関わっており，特許権侵害につき悪意又は重過失であったと認められる。＼nしたがって，被告らは，この間の本件新会社による特許権侵害の不法行為につき，会社法４２９条１項に基づく責任を負う。 イ 平成２３年７月１日から平成２４年３月３１日まで 原告は，本件新会社は同族会社であり，被告らは役員でない期間もＤ一族のトップとして実権を行使していたことなどから，本件新会社の不法行為につき責任を負う旨主張する。しかし，事実上の取締役について会社法４２９条１項の類推適用を認める余地があるとしても，本件において，被告らが取締役でなかった期間における本件新会社の経営の実態等については何ら具体的な主張がない。したがって，被告らが同項による責任を負うとは認められない。
・・・
1) 前記２(2)アのとおり，被告らは，本件新会社による平成２３年４月１日から同年６月３０日までの特許権侵害の不法行為により生じた原告の損害につき会社法４２９条１項に基づく損害賠償責任を負うから，同期間の原告の損害額を検討する。 ア 証拠（甲６〜１１）及び弁論の全趣旨によれば，本件旧会社が本件事業により得た利益は年間平均２５４９万６４６１円であったことが認められる。そして，本件新会社は本件旧会社と同様に本件治療器に係る業務を行 っていると解されるところ，被告らは本件新会社の利益につき原告の主張に対して具体的な反論をせず，積極的な反証もしていない。そうすると，本件新会社が本件治療器を販売し，これを使用したセラピーを提供したことによる年間の利益は上記と同額であると推認されるから，平成２３年４月１日から同年６月３０日までの利益は６３５万６６５２円（２５４９万６４６１円×９１÷３６５）であると認めることができる。 イ 原告は，本件治療器の販売をし，本件治療器を使用した施術を提供していると認められるから（甲３２），本件新会社が本件発明の実施により得た利益の額は原告が受けた損害の額であると推定される（特許法１０２条２項）。 なお，被告らは，セラピーに係る利益は同項の「利益」に当たらないと主張するが，実施品の使用（同法２条３項１号）という特許権侵害行為により得た利益であることは明らかであり，被告らの主張は採用できない。 ウ 被告らは，本件治療器の販売及びセラピーにおける使用により利益を得るためには，使用方法のノウハウの提供及びセラピストの技術等が寄与する程度が大きく，上記利益に対する本件特許の寄与度は，販売について５％，セラピーについて２．５％であると主張する。 そこで検討するに，本件発明は音叉型治療器の発明であり，実施品の販売やセラピーでの使用に際して，使用方法の説明やセラピストの知識及び技術が必要なのは当然であり，本件新会社に特有の事情ではない。そして，被告らの主張によっても，本件新会社における使用方法の説明，セラピストの知識及び技術，セラピストの団体等の具体的内容は明らかでなく，本件において，上記イの推定を覆滅するに足りる事情があるとは認められない。
(2) したがって，本件新会社の上記期間の特許権侵害の不法行為による原告の損害額は６３５万６６５２円であると認められ，被告らは，会社法４２９条１項に基づき，各自同額の損害賠償義務を負う。

◆判決本文

　この事件は、出願から審決取消訴訟の判決まで1年6月かかっていません。私の知ってる限り、出願から判決まで最速です。公開公報が出る前に、判決文にて発明の内容が公表された珍しい案件です。
　引用発明の「ロール情報」（保守プログラム識別子）は，前記ア2)のとおり，監視動作の機能であるプログラム（トナーの残量監視プログラム，紙詰まり監視プログラム）や通知動作の機能＼であるプログラム（通報プログラム）等の動作内容が類似する機能ごとに付与されているものであり，「トナーの残量」「紙詰まり」及び「通報」等は，各保守プログラムの役割を表＼しているといえる。 また，前記(1)アのとおり，「ロール情報」（保守プログラム識別子）が「紙詰まり」である場合の保守プログラムリストの例として，４つ（複数）の紙詰まり検出プログラムがダウンタイムの短い順に順位付けされており，保守プログラム選択部３０によって選択の対象とされるものである。 そして，情報処理の技術分野において，複数のプログラムを連続して実行する際に，前に実行した処理結果（情報）に基づいて，後続の処理を行うことは技術常識であると認められる。 そうすると，「紙詰まり」というロール情報（保守プログラム識別子）に，複数の呼び出し用プログラム（保守プログラム）が関連付けられており，その複数の呼び出し用プログラム（保守プログラム）から１つの呼び出し用プログラム（保守プログラム）を選択して実行する引用発明において，「紙詰まり」に対する呼び出し用プログラム（保守プログラム）の呼び出し順序よりも前に実行する呼び出し用プログラム（保守プログラム）がある場合 に，その呼び出し用プログラム（保守プログラム）から出力された情報に基づいて，実行対象とする１つの呼び出し用プログラム（保守プログラム）を選択するように構成することは，当業者であれば容易に想到し得るものである。＼n

◆判決本文

　特許の存続期間延長を認めなかった審決が維持されました。
最後に特許法６７条の３第１項１号の要件の有無の判断について、裁判所の見解が審決とは異なるが、結論に影響がないと付言されています。
　以上の認定判断によれば，本件先行処分による禁止の解除の範囲は本件処分によるそれを包含するものと認められるから，本件特許発明１に関し，特許法６７条の３第１項１号所定の要件に該当するとした審決の判断の結論に誤りはないというべきである。 なお，本件においては直接結論を左右する争点とはならないが，念のために，特許法６７条の３第１項１号の要件の有無の判断について，当裁判所の見解を述べておくこととする。特許法６７条の３第１項１号により審査官が延長登録の出願を拒絶すべき場合の要件について，これを特許権の存続期間の延長登録の制度の趣旨に照らして考えると，医薬品の成分を対象とする特許については，薬事法１４条１項又は９項（平成１４年法律第９６号による改正前の薬事法においては，同法１４条１項又は７項。）に基づく承認を受けることによって禁止が解除される「特許発明の実施」の範囲は，薬事法１４条２項３号（平成１４年法律第９６号による改正前の薬事法においては，同法１４条２項）が定める審査事項のうち，成分，分量，用法，用量，効能，効果によって特定される医薬品の製造販売等の行為であると解するのが相当である（上記の点は平成１４年法律第９６号による改正前の薬事法においても同様である。）。＼nそして，上記処分を受けることにより，上記事項によって特定された医薬品の製造販売等の行為につき禁止の解除がされるものであることからすると，禁止の解除がされた範囲は，原則として，薬事法１４条１項又は９項（平成１４年法律第９６号による改正前の薬事法においては同法１４条１項又は７項）に基づく医薬品の輸入ないしは製造販売についての承認書に記載された上記事項の記載に基づいて決せられるべきものと解するのが相当である。
当裁判所の判断は，以上の前提に基づくものであり，原告の主張に鑑み，禁止の解除の範囲につき，上記と別異に解する特段の事情があるか否かを検討したものである。 これに対し，審決は，特許法６７条の３第１項１号における「特許発明の実施」は，処分の対象となった医薬品の承認書に記載された事項のうち特許発明の発明特定事項に該当する全ての事項（発明特定事項に該当する事項）によって特定される医薬品の製造販売等の行為であるが，医薬品の承認においては用途に該当する事項が定められていることから，用途を特定する事項を発明特定事項として含まない特許発明の場合には，「特許発明の実施」は，処分の対象となった医薬品の承認書に記載された事項のうち，特許発明の発明特定事項に該当する全ての事項及び用途に該当する事項によって特定される医薬品の製造販売等の行為ととらえるべきことを前提に認定判断を行っている（前記第2の3(1)。そうすると，上記の審決の解釈は当裁判所とは異なるものであるが，本件において，この点は結論を左右するものではない。

◆判決本文

◆関連事件です。平成25(行ケ)10326

　特29条の2の同一発明かが争われました。裁判所は同一発明でないと判断しました。
　審決は，拡大先願発明の農薬活性成分であるアニロホスとベンフレセートが遊星運動型混合機による混合で融点降下して液状化すると認定した。 融点降下とは，異なる二種類の物質が混ざり合うことにより純粋な物質のときよりも融点が低くなる現象をいう（乙２）。融点降下は，あらゆる物質を混合した場合に起きるわけではなく，むしろ，特定の選択された化合物間においてのみ認められ，（乙３，４参照），融点が低い化合物を混合したからといって常温で液状化するとはいえない。しかるに，拡大先願発明において，・・・という大量の固体成分と一様に混合されるから，アニロホスとベンフレセートの二成分のみが接触混合されるわけではない。また，拡大先願発明で用いられるアニロホス，ベンフレセートは，実際に融点降下が生じた・・・ との間で，化学物質としての構造や性質の類似性，同質性を認めるに足りる証拠はない。さらに，アニロホス，ベンフレセートを融点降下の生じ得る化合物として掲げている特開平１０−１５８１１１号公報（甲２）においても，＼nこれらの二つの成分について融点降下が実際に生じた例やそのための条件に関する言及はない。 したがって，拡大先願発明において，アニロホス，ベンフレセートにつき融点降下が生じる条件が整っていると認めるに足りる具体的・技術的根拠はなく，融点降下が起きていると断定することは困難である。よって，アニロホスとベンフレセートが混合により融点降下して液状化するという審決の認定には，誤りがある。
ウ 液状化について
また，審決は，拡大先願発明では，ナタネ油や界面活性剤が実質上の液体溶媒として作用して，農薬活性成分がナタネ油に溶解又は分散した液状物の形態で含まれる旨推認した。 まず，界面活性剤については，当事者双方の主張自体において，必ずしも液体であることを前提としていないから，これが実質上の液体溶媒として作用するとはいえない。したがって，界面活性剤が実質上の液体溶媒として作用するという審決の判断には誤りがある。 また，ナタネ油に関して検討すると，拡大先願発明において，そもそも混合するナタネ油の量それ自体が非常に少なく，液体溶媒として機能する上で十＼分かという点が疑問である。しかも，拡大先願発明は，混合造粒機に焼成軽石を加え，運転しながらナタネ油を浸み込ませた後，それとは別に農薬活性成分等の成分を混合した後にハンマーミルで粉砕して調製した原末を投入し，さらに造粒機を運転させる過程を経て作成するものであるから，焼成軽石に既に浸み込んだ後のナタネ油が，農薬活性成分を溶解させる機能を果たすのに充分なだけの湿潤性をなお保持しているかという点にも疑問が残る。したがって，拡大先願発明において，ナタネ油が液体溶媒として機能＼するとは必ずしもいえず，この点においても，審決の判断には誤りがあるというべきである。
エ 農薬活性成分の状態
上記のとおり，融点の低いアニロホス，ベンフレセートに融点降下が起きて液状 化するとは認められないから，固体の状態を維持したまま混合され，ケナフ粉などその他の原末成分とともに粉末化される。ここで，溶媒の役割を果たすべき液体のナタネ油の量は６％と非常に少ない上に，予め焼成軽石に浸み込まされているために農薬活性成分と混合した際に触れる量はより一層少ないから，ナタネ油は，混合された固体の農薬活性成分を液状化するまでには至らず，結合剤として機能＼するだけで，固体の農薬活性成分を焼成軽石の表面や内部空隙に結着させるにすぎないと考えられる。したがって，拡大先願発明において，農薬活性成分が製造過程において液状になることはなく，「液体」又は「液状物」が「含有」されたものとはいえないから，「液体の農薬活性成分」又は「農薬活性成分を液体溶媒に溶解もしくは分散させた液状物」を「含有」することを必須とする本願発明とはこの点において相違がある。＼n確かに，本願発明と拡大先願発明はいずれも物の発明であるところ，本願発明において，液体溶媒に分散された固体農薬活性成分が繊維作物の破断物の内部空隙まで浸透せずに表面に結着して存在する場合，生成物同士を比較すると，本願発明と拡大先願発明との間で固体農薬活性成分の存在形態に違いがない以上，両者を区別することはできない。また，拡大先願発明において，ケナフ粉の空隙と焼成軽石成分粒子の大小関係次第では，ケナフ粉の内部にアニロホス，ベンフレセートを含めた固体の農薬活性成分粒子が侵入することも考えられるが，この場合，農薬活性成分が繊維作物破断物の内部へ浸透する場合の本願発明と，固体農薬活性成分の存在形態に違いがなくなり，両者を区別することはできないことになる。このように，本願発明と拡大先願発明の固体農薬組成物に重なり合う部分があることは否定できないが，本願発明の請求項に「液体の農薬活性成分」又は「農薬活性成分を液体溶媒に溶解もしくは分散させた液状物」を「含有」するという記載がある以上，拡大先願発明との対比においてこの点を無視することはできないのであって，拡大先願発明がこの点を具備しない以上，相違点と認めざるを得ない。＼nしたがって，審決の一応の相違点αに関する判断には誤りがある。

◆判決本文

　無効審判で提出したDVDの証拠力について争われました。裁判所は、公然実施されたとした審決を維持しました。
　原告は，甲９号証の１のビデオ映像は重要な部分に関し編集された疑いがあり，その提出経緯も不自然であるから，甲９号証の１には証拠価値が認められないと主張する。 しかし，甲４９号証によれば，甲９号証の１のＤＶＤに収録された映像は，もともとビデオカセットに撮影された映像であるところ，甲４５号証の映像が収録されていたのは８ミリビデオテープカセットであり，カセットの背面には，「スカーフジョインタ DATE:97.3.14サンテック用」とのラベルが貼り付けられている。甲４６，４７号証の映像が収録されていたのはデジタルビデオカセットであり，カセットの表＼面には，それぞれ「97.3.14サンテックスカーフ」等，「97.6.17サンテックNo.1」と記載されたラベルが貼り付けられている。また，被告の説明によれば，甲９号証の１のビデオ映像は，平成９年１０月２９日から同年１１月２日まで開催された第３３回名古屋国際木工機械展において上映する目的等で製作したものであり，甲９の１本体映像には，不鮮明な部分があったため，甲４５ないし４７号証の映像を差し込んで，甲９号証の１の映像を作成したものとされている（甲１１９）。これらの作成経緯，差し込まれた甲４５ないし４７号証の原映像の保存状況，甲９号証の１の内容に照らせば，甲９号証の１の証拠価値を疑わせるような事情は見当たらず，原告の主張を採用することはできない。原告は，先行侵害訴訟や審決における提出経緯が不自然であると主張するが，原告の主張する事情が訴訟や審決の進行に照らして特段不自然なものとは認められないし，先行侵害訴訟において最初に証拠として提出した際に，編集の経緯について説明していなかったことをもって，証拠価値を疑わせる事情とは認められない。＼n

◆判決本文

　特許権の延長出願が拒絶された審決について、知財高裁はこれを維持しました。
　以上によれば，まず，本件製剤と旧製剤とは，粉末薬剤としては，成分，分量，用法，用量，効能，効果等において全く同じであると認められる。そして，本件製剤は，本件先行処分により禁止が解除された本件発明１の実施形態である旧製剤のノズルについて，カウンターを搭載する実施形態に限定したものにすぎないから，本件製剤は，本件発明１の実施形態としては，旧製剤に含まれるというべきである。そうすると，本件処分は，本件先行処分により禁止が解除された本件発明１の実施形態について，ノズルにカウンターを搭載するという，より限定した形態について本件処分の承認事項の一部を変更したものにすぎないから，本件出願については，前記の「『政令で定める処分』を受けたことによっては，禁止が解除されたとはいえないこと」の要件を充足するということができる。したがって，本件出願は，特許法６７条の３第１項１号の「その特許発明の実施に第６７条第２項の政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められないとき」に該当するというべきである。＼n

◆判決本文

　共同出願要件（特38条）違反であるので無効とした審決が取り消されました。
　Ｃが本件訂正発明の発明者であるかどうかについて ア 上記認定の本件確認書の記載内容，証拠（乙１ないし３）からうかがえるセンターによる技術指導の性格，及び，発明をすることにより特許を受ける権利を原始的に取得するのは当該発明者であり，その者が特許出願をなし得るのが特許法の原則であるところ，本件確認書も当然このことを前提としたものであると解される反面，本件確認書には佐賀県への特許を受ける権利の移転に関する明示的な記載もないことに照らすと，本件確認書第２条は，「技術指導関連発明」につき被指導企業側の者のみが発明者であると認められる場合に，当該発明につき特許を受ける権利が上記の者に帰属し，その者から特許を受ける権利の移転を受ければ，被指導企業が単独で特許出願をなし得ることを前提とした上で，その際に佐賀県知事の同意を得ることを定めたものであると解される。また，本件確認書第３条は，県の職員（技術指導者）と被指導企業側の者とが共同で「技術指導関連発明」をしたと認められる場合に，当該発明について特許を受ける権利が両者の共有となることから，当該発明につき共同出願することをそれぞれ規定したものと解するのが自然である。そして，第２条及び第３条の規定に該当する場合を除き，第１条が適用されることとなる。そうすると，本件訂正発明が，上記認定のとおり本件確認書の「技術指導関連発明」に該当するとしても，本件訂正発明の発明者が誰であるかによって，適用されるべき本件確認書の条項が異なることとなる。そこで，以下，Ｃが本件訂正発明の発明者といえるかどうかについて検討する。
・・・
そうすると，上記発明特定事項は，単に本件訂正発明９における光触媒としての酸化チタンゾルについて，本件特許の出願前のみならず，Ｃによる技術指導以前に既に公知となっていた製法により得られるものとして特定したにすぎず，しかも，これを用いることにより顕著な作用効果をもたらすものとも認められない。したがって，上記の発明特定事項は，本件訂正発明９の特徴的部分に該当するということはできず，上記事項がＣの発明でありかつＣが同事項につき技術指導をしたとしても，Ｃは本件訂正発明９の特徴的部分の完成に創作的に寄与したものとはいえず，したがって，同発明の共同発明者であるとはいえない。本件訂正発明５についても，同発明が発明特定事項として酸化チタンゾルを含んでおり，これはＣが技術指導を行った方法により得られたものを含むものではあるが，上記において認定したのと同様の理由により，Ｃが本件訂正発明５の共同発明者であるとはいえない。
・・・
以上の佐賀県の行動状況に照らすと，本件確認書第１条の規定における第２条に該当する場合とは，佐賀県知事の同意を得なかった場合を意味するものではなく，むしろ被指導企業の者が独自に行った技術指導関連発明に関する場合を意味するものと解釈するのが合理的である。このように解すると，発明について特許を受ける権利がその発明者に帰属するという特許法の原則とも整合的である。そうすると，原告らが本件特許を出願するに当たり，佐賀県知事の同意を得なかったからといって，それにより直ちに本件訂正発明について特許を受ける権利ないしは本件特許権が佐賀県知事に帰属することとなるということはできない（本件確認書第２条に定める佐賀県知事の同意を得るとの手続に違反したかどうかの問題が残るだけである。）。そして，他に本件訂正発明について特許を受ける権利ないしは本件特許権が佐賀県知事に帰属することを認めるに足りる証拠はない。

◆判決本文

　特許権延長制度に関する知財高裁特別部の判断です。延長を認めなかった審決が取り消されました。
　特許法６８条の２は，「特許権の存続期間が延長された場合（第６７条の２第５項の規定により延長されたものとみなされた場合を含む。）の当該特許権の効力は，その延長登録の理由となつた第６７条第２項の政令で定める処分の対象となつた物（その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合にあつては，当該用途に使用されるその物）についての当該特許発明の実施以外の行為には，及ばない。」と規定している。上記規定は，特許権の存続期間が延長された場合の当該特許権の効力は，その特許発明の全範囲に及ぶのではなく，「政令で定める処分の対象となった物（その処分においてその物に使用される特定の用途が定められている場合にあっては，当該用途に使用されるその物）」についてのみ及ぶ旨を定めている。
(2) 特許法６８条の２の「政令で定める処分の対象となつた物」及び「用途」に係る特許発明の実施行為の範囲について
ア 「政令で定める処分」が薬事法所定の医薬品に係る承認である場合，存続期間が延長された特許権の効力が，薬事法の承認の対象になった物（物及び用途）に係る特許発明の実施行為のうち，いかなる範囲に対してまで及ぶかについては，前記のとおり，特許権侵害訴訟において検討されるべき事項であるといえるが，関連する範囲で，便宜検討することとする。
イ 薬事法１４条１項は，「医薬品・・・の製造販売をしようとする者は，品目ごとにその製造販売についての厚生労働大臣の承認を受けなければならない。」と規定し，同項に係る医薬品の承認に必要な審査の対象となる事項は，「名称，成分，分量，用法，用量，効能，効果，副作用その他の品質，有効性及び安全性に関する事項」（同法１４条２項，９項）と規定されている。このことからすると，「政令で定める処分」が薬事法所定の医薬品に係る承認である場合には，常に「効能＼，効果」が審査事項とされ，「効能，効果」は「用途」に含まれるから，同承認は，特許法６８条の２括弧書きの「その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合」に該当するものと解される。
ウ 薬事法の承認処分の対象となった医薬品における「政令で定める処分の対象となった物及び用途」の解釈については，特許法６８条の２によって存続期間が延長された特許権の効力の範囲を，どのような事項によって特定すべきかの問題であるから，特許権の存続期間の延長登録の制度趣旨（特許権者が，政令で定める処分を受けるために，その特許発明を実施する意思及び能力を有していてもなお，特許発明の実施をすることができなかった期間があったときは，５年を限度として，その期間の延長を認めるとの制度趣旨）及び特許権者と第三者との公平を考慮した上で，これを合理的に解釈すべきである。なお，医薬品関連特許にも様々なものがあり，これを一様に論じることは困難であるため，延長登録された特許権の効力について以下に判示するところは，医薬品の成分を対象とした特許発明について述べるものである。
(ｱ) 特許法６８条の２所定の「政令で定める処分の対象となつた物」について
薬事法１４条２項３号所定の前記審査事項のうち，「名称」は，医薬品としての客観的な同一性を左右するものではなく，医薬品の構成を特定する事項とならないので，延長された特許権の効力を制限する要素とは解されない。「成分（有効成分に限らない。）」は，医薬品の構＼成を客観的に特定する事項であって，上記審査事項における重要な要素であるから，延長された特許権の効力を制限する要素となる。「分量」は，錠剤やパックなどの単位医薬品中に含まれる成分等の量を指すため，医薬品の構成を客観的に特定する要素となり得るものの，競業他社が，本来の特許期間経過後に，特許権者が臨床試験等を経て承認を得た医薬品と実質的に同一の用法・用量となるようにし，分量のみ特許権者が承認を得たものとは異なる医薬品の製造販売等をすることを許容することは，延長登録制度を設けた趣旨に反することになるから，分量については，延長された特許権の効力を制限する要素となると解することはできない。「副作用その他の品質，有効性及び安全性に関する事項」も，通常，それ自体が医薬品としての実質的な同一性に直接関わる事項とはいえないから，これも延長された特許権の効力を制限する要素と解することはできない。
(ｲ) 特許法６８条の２所定の「用途」について
医薬品における「用途」の用例に照らすならば，上記審査事項の「効能，効果」は，当該医薬品の「用途」に該当し，延長された特許権の効力を制限する要素となる。上記審査事項の「用法，用量」は，医薬品においては，医薬品の患者への使用方法に関するものであるものの，医薬品においては，特定の用法，用量ごとに，その副作用の安全性を確認するための臨床試験が必須となり，そのために承認までに相当な期間を要し，その期間内は特許発明の実施が妨げられるとの状況が存在し，「用法，用量」は薬事法上の承認における各審査事項の中でも重要な審査事項の一つであること（甲２５），及び本件先行処分や本件処分のように，当該医薬品の「他の抗悪性腫瘍剤との併用」を前提として「用法，用量」が定められる場合があること等に照らせば，これも「用途」に含まれ，延長された特許権の効力を制限する要素となると解するのが相当である。
(ｳ) 以上のとおり，特許権の延長登録制度及び特許権侵害訴訟の趣旨に照らすならば，医薬品の成分を対象とする特許発明の場合，特許法６８条の２によって存続期間が延長された特許権は，「物」に係るものとして，「成分（有効成分に限らない。）」によって特定され，かつ，「用途」に係るものとして，「効能，効果」及び「用法，用量」によって特定された当該特許発明の実施の範囲で，効力が及ぶものと解するのが相当である（もとより，その均等物や実質的に同一と評価される物が含まれることは，延長登録制度の立法趣旨に照らして，当然であるといえる。）。＼n
エ 上記のように解した場合，政令で定める処分を受けることによって禁止が解除される特許発明の実施の範囲と，特許権の存続期間が延長された場合の当該特許権の効力が及ぶ特許発明の実施の範囲とは，常に一致するわけではない。しかし，先行処分を理由として存続期間が延長された特許権の効力がどの範囲まで及ぶかという点は，特許発明の実施に政令で定める処分を受けることが必要であったか否かとの点と，直接的に関係するものでない以上，それぞれの範囲が一致しないことに，不合理な点はないというべきである。なお，政令で定める処分を受けることによって禁止が解除された特許発明の実施が，先行処分に基づき存続期間が延長された当該特許権の効力が及ぶ特許発明の実施の範囲に含まれるような場合は，重複して延長の効果が生じ得ることとなる。後行処分による延長期間が先行処分による延長期間より長い場合には，これに対応する期間，当該特許権の存続期間が延長されるが，当該期間については，当該特許発明の実施が禁止されていた部分があることに照らすと，上記のように解することに何ら不合理な点はない。

◆判決本文

◆関連事件です。平成25(行ケ)10198

◆関連事件です。平成25(行ケ)10197

◆関連事件です。平成25(行ケ)10196

　知財高裁がFRAND宣言した特許権の行使についてアミカスブリーフを求めた事件です。争点は多数ですが、２次使用について消尽が適用されるのかについて展開した後、FRAND宣言における必須特許１／５２９の約1000万円の損害賠償を認めました。最後に意見募集についても言及されました。
　インテル社は，控訴人とインテル社間の変更ライセンス契約によって，本件ベースバンドチップの製造，販売等を許諾されていると仮定されるから，前記(ｲ)にいう特許権者からその許諾を受けた通常実施権者に該当する。また，「データを送信する装置」（構成要件Ａ）及び「データ送信装置」（構＼成要件Ｈ）に該当するのは本件ベースバンドチップを組み込んだ本件製品２及び４であると解される一方，本件ベースバンドチップには，本件発明１の技術的範囲に属する物を生産する以外には，社会通念上，経済的，商業的又は実用的な他の用途はないと認められるから，本件ベースバンドチップは，特許法１０１条１号に該当する製品（１号製品）である。アップル社は，インテル社が製造した本件ベースバンドチップにその他の必要とされる各種の部品を組み合わせることで，新たに本件発明１の技術的範囲に属する本件製品２及び４を生産し，被控訴人がこれを輸入・販売しているのであるから，前記(ｱ)，(ｲ)のとおり，控訴人による本件特許権の行使は当然には制限されるものではない。ｂ そこで，まず，控訴人においてこのような特許製品の生産を黙示的に承諾していると認められるかを検討する。この点，控訴人とインテル社間の変更ライセンス契約が存続しており，かつ，本件ベースバンドチップがその対象となると仮定した場合における，仮定される控訴人とインテル社間の変更ライセンス契約は，控訴人が有する現在及び将来の多数の特許権を含む包括的なクロスライセンス契約であり，本件特許を含めて，個別の特許権の属性や価値に逐一注目して締結された契約であるとは考えられない。また，控訴人とインテル社間の変更ライセンス契約の対象は，「インテル・ライセンス対象商品」すなわち「(a)半導体材料，(b)半導体素子，又は(c)集積回路を構成する全ての製品」であって，「インテル・ライセンス対象商品」に該当する物には，控訴人の有する特許権との対比における技術的価値や経済的価値の異なる様々なものが含まれ得る。そうすると，かかる包括的なクロスライセンスの対象となった「インテル・ライセンス対象商品」を用いて生産される可能＼性のある多種多様な製品の全てについて，控訴人において黙示的に承諾していたと解することは困難である。そして，インテル社が譲渡した本件ベースバンドチップを用いて「データを送信する装置」や「データ送信装置」を製造するには，さらに，ＲＦチップ，パワーマネジメントチップ，アンテナ，バッテリー等の部品が必要で，これらは技術的にも経済的にも重要な価値を有すると認められること，本件ベースバンドチップの価格と本件製品２及び４との間には数十倍の価格差が存在すること（乙３１，３２），いわゆるスマートフォンやタブレットデバイスである本件製品２及び４は「インテル・ライセンス対象商品」には含まれていないことを総合考慮するならば，控訴人が，本件製品２及び４の生産を黙示的に承諾していたと認めることはできない。なお，このように解したとしても，本件ベースバンドチップをそのままの状態で流通させる限りにおいては，本件特許権の行使は許されないのであるから，本件ベースバンドチップを用いて本件製品２及び４を生産するに当たり，関連する特許権者からの許諾を受けることが必要であると解したとしても，本件ベースバンドチップ自体の流通が阻害されるとは直ちには考えられないし，控訴人とインテル社間の変更ライセンス契約が，契約の対象となった個別の特許権の価値に注目して対価を定めたものでないことからすると，控訴人に二重の利得を得ることを許すものともいえない。＼n
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すなわち，ある者が，標準規格に準拠した製品の製造，販売等を試みる場合，当該規格を定めた標準化団体の知的財産権の取扱基準を参酌して，必須特許についてＦＲＡＮＤ宣言する義務を構成員に課している等，将来，必須特許についてＦＲＡＮＤ条件によるライセンスが受けられる条件が整っていることを確認した上で，投資をし，標準規格に準拠した製品等の製造・販売を行う。仮に，後に必須宣言特許に基づいてＦＲＡＮＤ条件によるライセンス料相当額を超える損害賠償請求を許容することがあれば，ＦＲＡＮＤ条件によるライセンスが受けられると信頼して当該標準規格に準拠した製品の製造・販売を企図し，投資等をした者の合理的な信頼を損なうことになる。必須宣言特許の保有者は，当該標準規格の利用者に当該必須宣言特許が利用されることを前提として，自らの意思で，ＦＲＡＮＤ条件でのライセンスを行う旨宣言していること，標準規格の一部となることで幅広い潜在的なライセンシーを獲得できることからすると，必須宣言特許の保有者にＦＲＡＮＤ条件でのライセンス料相当額を超えた損害賠償請求を許容することは，必須宣言特許の保有者に過度の保護を与えることになり，特許発明に係る技術の幅広い利用を抑制させ，特許法の目的である「産業の発達」（同法１条）を阻害することになる。(ｲ) 一方，必須宣言特許に基づく損害賠償請求であっても，ＦＲＡＮＤ条件によるライセンス料相当額の範囲内にある限りにおいては，その行使を制限することは，発明への意欲を削ぎ，技術の標準化の促進を阻害する弊害を招き，同様に特許法の目的である「産業の発達」（同法１条）を阻害するおそれがあるから，合理性を欠くというべきである。標準規格に準拠した製品を製造，販売しようとする者は，ＦＲＡＮＤ条件でのライセンス料相当額の支払は当然に予定していたと考えられるから，特許権者が，ＦＲＡＮＤ条件でのライセンス料相当額の範囲内で損害賠償金の支払を請求する限りにおいては，当該損害賠償金の支払は，標準規格に準拠した製品を製造，販売する者の予＼測に反するものではない。また，ＦＲＡＮＤ宣言の目的，趣旨に照らし，同宣言をした特許権者は，ＦＲＡＮＤ条件によるライセンス契約を締結する意思のある者に対しては，差止請求権を行使することができないという制約を受けると解すべきである（当裁判所においても，控訴人が被控訴人に対して本件特許権に基づく差止請求権を被保全債権として，本件製品２及び４に加えて「ｉＰｈｏｎｅ ４Ｓ」の販売等の差止等を請求した仮処分事件（本件仮処分の申立て及び別件仮処分の申＼立ての抗告審。当庁平成２５年（ラ）第１０００７号，同１０００８号事件）において，控訴人の申立てを却下した原審決定を維持する旨の決定をした。）。ＦＲＡＮＤ宣言をした特許権者における差止請求権を行使することができないという上記制約を考慮するならば，ＦＲＡＮＤ条件でのライセンス料相当額の損害賠償請求を認めることこそが，発明の公開に対する対価として極めて重要な意味を有するものであるから，これを制限することは慎重であるべきといえる。(ｳ) 以上を「ＦＲＡＮＤ条件でのライセンス料相当額を超える損害賠償請求」と「ＦＲＡＮＤ条件でのライセンス料相当額による損害賠償請求」に分けて，より本件の事実に即して敷衍する。
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意見の中には，諸外国での状況を整理したもの，詳細な経済学的分析により望ましい解決を論証するもの，結論を導くに当たり重視すべき法的論点を整理するもの，従前ほとんど議論されていなかった新たな視点を提供するものがあった。これらの意見は，裁判所が広い視野に立って適正な判断を示すための貴重かつ有益な資料であり，意見を提出するために多大な労を執った各位に対し，深甚なる敬意を表する次第である。＼n

◆判決本文

元社員がした発明について、実施料が削減コストの１％と判断されました。
　そうすると，これらの事情を踏まえれば，上記コスト削減見込額のうち，実際に実現されたものとみることができる部分（被告が実際に得た利益とみることができる部分）は，その半分程度にとどまるものとみるのが相当である。また，被告の発明規定において，導入による効果に対し５年間一定の対価を支払う旨の実績報奨制度が存在するとされること（弁論の全趣旨）を考慮すれば，本件においても，被告が５年間において得た利益（５年分のコスト削減額）を，「相応の対価」の算定の基礎とするのが相当である。(イ) 前記共販店におけるコスト削減見込額の合計額（前記ウ(ウ)ａないしｇの合計額）は１０億８１００万円であるところ，これに２分の１を乗じ，５年分のコスト削減額を算出すると，その額は２７億０２５０万円となり，同額が，「相応の対価」の算定の基礎とすべき金額（原告の提供した知的財産の使用料率を乗じるべき金額）となる。(ウ) この点に関し，原告は，本件システムは被告の共販店全店において導入可能なものであったから，原告の得るべき対価額を計算するに当たっては，実際に本件システムを利用した７店舗におけるコスト削減額ではなく，全共販店において見込まれるコスト削減額を基礎とするべきである旨主張する。しかし，上記７共販店以外の共販店らは，本件システムを実際に利用したものではない上，本件システムは，既にその維持契約を解消されているものであって（前記ウ(オ)），今後，上記７共販店以外の共販店が本件システムを利用してコスト削減を達成する可能性も存在しない。そうすると，全共販店において本件システムによってコスト削減が達成されると仮定した上で，上記コスト削減見込額を対価額算定の基礎とすることは相当ではないというべきであって，この点に関する原告の主張は採用できない。＼n
カ 原告の提供した知的財産の使用料率について
本件システムは，サービスＬ／Ｔ基準を指定してシミュレーションを繰り返し行い，コスト比較を行うことができるというものであり（前記(1)ウ(ア)），その内容に照らし，前記１(2)ア(エ)でみたとおり，原告の提供した知見のうち，従来の文献（乙７ないし９）にみられない点が反映されているとみることのできるものである。しかし，前記１(2)イ(ウ)でみたとおり，本件システムは，原告の提供した知見（Ｘ理論）をその出発点の一つとし，上記理論をその骨格において反映しているものではあるものの，上記知見を具体化するに当たり，上記知見に相当の変容を加えたものであって，本件システムの基礎となる理論面において，原告が寄与した割合が，被告アフマ部において７１％と評価されているものである（甲２１の２）ことを考慮しても，本件システムを全体としてみた場合において，原告の貢献した割合を，それほど大きなものとみることはできない。加えて，上記コスト削減は，本件システムを用いたシミュレーションのみによって達成されたものではなく，上記シミュレーション結果を踏まえた上で，適切な方策を検討することによって達成されたものであると認められる。これは，本件システムによるシミュレーションの結果，廃止が適切であるとの結果が出た物流施設についても，営業上の必要性があるとの判断から廃止を見送るとの結論となり，方策としてその廃止を提案するに至らなかったものがあること（前記ウ(ウ)ｇ）からも明らかである。また，本件システムは，原告の提供した知見を，コンピュータ上で動作させることができるよう，コンピュータにもたせるべき機能を検討・構＼築し，プログラミングしたものであって，その検討・構築及びプログラミングのために，原告のほか，被告，東京共販及び富士通の従業員が関与し（前記前提事実(3)イ），その要件書の完成まで約２年８か月，ソフトウェアの完成まで約３年８か月を要したものである（前記前提事実(3)ウ）。したがって，本件システムの全体の運用及びそれによる利益の増加という実際面も含めて検討すると，原告の提供した知見が寄与した割合を，大きいものとみることはできないというべきである。他方，原告が合計７件の特許権を取得していること（前記前提事実(4)），原告は平成２３年７月３１日まで被告の名古屋オフィスにおいて勤務していたものであるが（前記前提事実(1)ア(ア)），原告が，本件システム開発に関与したことにより，被告において特段に有利な処遇を受けた等の事実も見当たらないことも総合的に考慮すれば，原告の提供した知的財産の使用料率としては，１パーセントが相当である。キ したがって，本件システムを用いたシミュレーションにより，被告が５年間において得た利益（前記５年分のコスト削減効果である２７億０２５０万円）に，原告が提供した知的財産の使用料率である１パーセントを乗じた額である２７０２万５０００円が，原告の提供した知的財産の使用許諾料の額（「相応の対価」の額）として相当であると認められる。ク したがって，原告は，被告に対し，原告と被告との間の合意に基づき，２７０２万５０００円の支払を求めることができる。

◆判決本文

　追納期間経過後の「その責めに帰することができない理由」に該当するかどうか争われ、裁判所は該当しないと判断しました。原告は理研です。
　改正前特許法１１２条の２は追納期間が経過した後の特許料納付により特許権の回復を認めることとした規定であり，同条１項の定める要件は，拒絶査定不服審判（特許法１２１条２項）や再審の請求期間（同法１７３条２項）を徒過した場合の救済条件や他の法律との整合性を考慮するとともに，そもそも特許権の管理は特許権者の自己責任の下で行われるべきものであり，失効した特許権の回復を無制限に認めると第三者に過大な監視負担をかけることとなることを踏まえて立法されたものと認められるから（乙１），改正前特許法１１２条の２第１項所定の「その責めに帰することができない理由」とは，通常の注意力を有する当事者が通常期待される注意を尽くしてもなお避けることができないと認められる事由により追納期間内に納付できなかった場合をいうものと解するのが相当である。
・・・・・
３ 上記認定によれば，本件各特許権につき，第９年分の特許料が納付期間内及び追納期限までに適正に納付されなかった原因は，本件特許事務所において，原告から，平成２３年３月１７日に本件納付指示書を受領し，同日付け受信の手続印を押して受信の事実を確認した上で，本件特許事務所の担当者による回答情報をホスト端末において入力したが，具体的にどのような適切でないデータの入力がされたかは明確ではないものの，適切でないデータ入力の結果，本件特許事務所のコンピュータ上，本件各特許権につき，各納付期限の異常な応答処理と扱われる内容であったために，本件各特許権についての第９年分の特許料の納付に係るオンライン手続での特許料納付や，納付手続の当日に納付書データに基づき出力される依頼者に送付するための送付状，請求書等の出力もされなかったことにあると認められる。そして，適切なデータ入力がされたか否かについての最終確認であるはずの本件納付指示書との適切な突合せがされなかった原因も，本件納付指示書自体が，本来整理されるべき書類群とは別の書類と共に整理されて紛れてしまったまま同年１１月に至り，原告から本件各特許権についての第１０年分の特許料の納付に関する記載がないことの指摘を受けて捜索し発見されるまで，本件特許事務所において，突合せに必要な書類として分類整理されていなかったことによるものである。以上によれば，原告提出証拠（甲１０ないし１３）のとおりの計画停電や放射性物質の影響等も含めた東日本大震災による混乱の続く状況下でのことであるとはいえ，本件各特許権の第９年分の特許料等不納付に係る上記一連の不手際は，本件各特許権の特許料の納付期限のデータ入力が適切でなかったことに加え，本件納付指示書自体が他の書類と紛れてしまって適切な管理がされなかったという，本件特許事務所における手続上の単純な人的な過誤によるものといわざるを得ない。そうすると，本件において，本件各特許権の特許料等の納付ができなかったことは，通常の注意力を有する当事者が通常期待される注意を尽くしてもなお避けることができないと認められる事由により追納期間内に納付できなかった場合に当たるということはできない。

◆判決本文