その他特許

　一部については消滅時効により消滅し、102条2項における覆滅は2割と認定され、約70万円の損害賠償が認められました。

ア 本件発明１〜３の効果
本件発明の効果は，センサ保持具の回動を保持するための機械的な連結構造がコンパクトになること（【0014】），接続器を引掛型配線器具に掛着する作業に際して引掛型配線器具の掛着面を視認しやすく，作業が容易になると共に，作業の安全性も向上すること（【0016】），本体カバーを天井面に密着させることが可能になり，美観に優れた取付状態が得られること（【0017】）である。 要するに，本件発明の作用効果は，1)センサの回動構造のコンパクト化，2)引掛型配線器具の掛着面の視認性の向上，3)本体カバーの天井面への密着にあるといえる。
イ 本件発明の貢献の程度等について
本件発明は，センサを用いてランプを自動的に点灯・消灯する天井取付タイプの照明器具に係る発明であるから，主として屋内のトイレ灯などとして使用されることが想定される。そして，本件発明の実施品である照明器具の需要者は，新築建物に照明器具を設置する総合住宅メーカー等の業者と既存の照明器具を交換しようとする個人が想定されるところ，前記の効果1)〜3)は，いずれも選択の動機となり得る事情といえる。 もっとも，本件発明の効果1)については，センサを回動させることが前提となっているところ，屋内のトイレ灯等を想定すると，一度センサの検知範囲を確認して照明器具を設置してしまえば，後にセンサを回動させて検知範囲を変更する必要が生じることはそれほどないものと考えられるから，センサが取付後も回動可能であることの顧客誘引力は低いものと解される。また，本件発明の効果2)及び3)は，接続器等を引掛型配線器具に掛着した後，別体に形成された本体カバー及びセードを後付けすることによる効果であるため，本件発明によるのでなければ実現し得ない効果ではなく，例えば，周知技術１によっても実現することができる。そうすると，効果2)及び3)については，本件発明の実施による貢献の程度の評価に当たっては，必ずしも重視できるものではない。 さらに，被告は，そのカタログ（乙１４）において，被告製品１の特徴として，人感センサ付，クイック点灯，引掛シーリング取付式，本体可動式，点灯照度調節機能付，点灯保持時間調節機能＼付などを挙げているものの，掛着面の視認性や本体カバーが後付けであることについては触れていない。 以上によれば，本件発明は，センサの回動構造がコンパクトであるという効果（効果1)）によりこれを実施する製品の販売等に貢献するものであって，相応の顧客誘引力を有するといえるものの，その程度は限られているというべきである。また，効果2)及び3)に関しては，本件発明は，本体カバーが後付けであり，外観上の体裁が同程度の他の製品に対する優位をもたらすほどの貢献をするものとはいえない。
ウ 競合品について
(ｱ) 効果1)について
本件発明の効果1)は，センサが回動可能であることを前提として，構＼造をコンパクトにするものであるが，センサを回動可能としたのは照明器具本体（本体カバー，セード等）により検知範囲が制約されることに対処したものであるから，本体がコンパクトであることによってセンサの検知範囲に制約がなく，センサを回動させる必要がない製品も，本件発明の効果1)と同様の効果を奏しているものといえ，被告製品の競合品に該当するといえる。
証拠（乙１１の１〜６，乙２０の１〜３，乙２１の１〜５，乙２２の１〜７，乙２３の１〜３，乙２４の１，２，乙２５〜２８）によれば，原告及び被告以外のセンサ付シーリングライト製品のうち，乙１１の１の型番 LBC56975，乙１１の４の型番 OL 013 180，OL 013 120，乙１１の５の型番 IG20026C，乙１１の６の型番 LE-3837 については，センサ保持具が大きく，本体がコンパクトではないが，その余のセンサ付シーリングライト製品は，いずれも被告製品と同等以下のコンパクトな形状を有しているものと認められる。これにより，これらの製品は，本件発明の効果1)と同様の効果を奏するものといえる。
(ｲ) 効果2)について
本件発明の効果2)は，引掛型配線器具に掛着する照明器具であることを前提とするが，照明器具が一般的な引掛型配線器具に掛着する形式であるか，電気設備工事を要するものであるかは，照明器具を交換しようとする個人の需要者にとっては大きな違いである。また，総合住宅メーカー等の事業者においても，引掛型配線器具を設置するか否かや施工の際の視認性は相応に商品選択に影響があると考えられる。そうすると，各被告製品の競合品といえる前提として，引掛型配線器具に掛着する照明器具であることが必要である。 証拠（乙２０の１〜３，乙２１の１〜５，乙２２の１〜７，乙２３の１〜３，乙２４の１，２，乙２５〜２８）によれば，乙２０の１〜３，乙２１の１〜５，乙２２の１〜７，乙２３の１〜３，乙２４の１，２，乙２５〜２８の被告指摘に係る製品は，いずれも引掛型配線器具に掛着する照明器具であり，被告製品と同等程度には掛着面が視認しやすく，効果2)と同様の効果を奏するものといえる。
(ｳ) 効果3)について
証拠（乙２０の１〜３，乙２１の１〜５，乙２２の１〜７，乙２３の１〜３，乙２４の１，２，乙２５〜２８）によれば，原告及び被告以外のセンサ付引掛シーリングライト製品のうち，乙２１の１〜５の型番 IG20042C（以下「乙２１製品」という。），乙２３の１の型番 TGS-6119（以下「乙２３の１製品」という。），乙２３の２の型番 TZGS-6099（以下「乙２３の２製品」という。），乙２４の１の型番 SCL9NMS-HL（以下「乙２４製品」という。），乙２８の型番 TN-CLLS-L（以下「乙２８製品」という。また，以上を併せて，「乙２１製品等」という。）は，いずれも，本体カバーが天井面に密着した外観を有しており，効果3)を奏するものといえる。
(ｴ) その他
原告は，ランプ交換ができない LED 内蔵型照明器具は，ランプ交換を望む顧客の需要を満たすことができないので，競合品に当たらないと主張する。しかしながら，そのような需要者が存在するのか明らかではなく，そもそも，ランプ交換が可能であるか否かは本件発明の作用効果とは無関係である。したがって，この点に関する原告の主張は採用できない。＼n
(ｵ) 以上より，乙２１製品等は，いずれも，本件発明の効果と同様の効果を有する製品として，原告製品及び各被告製品と市場において競合するものとみるのが相当である。 また，証拠（乙２１の１，乙２２の１，乙２３の１，２，乙２４の１，乙２８）によれば，乙２１製品等の販売開始時期は，乙２１製品が平成１６年４月，乙２３の１製品が平成２０年６月，乙２３の２製品が平成２２年２月，乙２４製品が平成２９年１０月，乙２８製品が平成２８年７月であることが認められる。原告は，乙２１製品について，平成１６年〜平成２０年のカタログに掲載された製品であり，平成２１年９月１日に生産を終了したと主張するが，一般的にカタログに掲載された製品は特段回収等がされない限り数年程度は流通していると考えられ，被告製品の競合品に当たらないとはいえない。
もっとも，原告製品，各被告製品及び乙２１製品等のセンサ付引掛シーリングライトの市場におけるシェアは明らかではなく，原告において，平成２７年当時の住宅用照明のうち直付け型の居室外用の照明器具市場における原告のシェアが●（省略）●％であったことを自認するにとどまる。被告は，照明器具市場全体の売上のシェアや住宅用照明市場におけるシェア，LED シーリングライト市場におけるシェアを主張するが，原告製品，被告製品及び乙２１製品等のセンサ付引掛シーリングライトは，そのごく一部であって，他の多数の照明器具が含まれるシェアから被告製品の競合品のシェアを推認することは困難である。 これらの事情を総合的に考慮すると，センサ付引掛シーリングライトの市場において原告製品及び被告製品に対する複数の競合品が存在することに鑑みれば，特許法１０２条２項に基づく損害額の推定に係る覆滅事由としてこれを考慮すべきではあるものの，その程度は限定的と考えるのが相当である。
エ 推定覆滅の程度 以上の事情を総合的に考慮すれば，本件においては，２割の限度で損害額の推定が覆滅されるにとどまるとすべきである。
・・・
ア 証拠（乙１０の１〜３）によれば，平成２２年１０月２１日から同年１１月５日にかけて，大手家電量販店チェーンの３店舗において，原告製品と被告製品３及び４が隣り合った状態で陳列され販売されたことが認められる。 一般に店舗において商品の陳列場所等は商品の売上に影響を及ぼす重要な要素であって，原告においても，営業担当者等を通じて，当然に自社製品や競合他社製品が家電量販店においてどのように陳列・販売されているかを逐次把握していたものと考えられるから，遅くとも平成２２年１１月５日には，原告において，被告製品３及び４の存在を知ったものと認められる。 そして，原告製品と各被告製品は同種の用途の競合品であって，大手家電量販店チェーンにおいては概ね統一的な商品陳列を行っているものと考えられることからすれば，各被告製品は，家電量販店において基本的に原告製品と隣接して陳列されていたと考えられ，被告製品３及び４以外の各被告製品についても，その販売開始から間もなく，原告は，各被告製品の存在を知ったものと認められる。
イ 本件発明は，前記のとおり，効果1)〜3)を奏するものであり，これらの効果は外観上明らかであって，各被告製品の外観から，各被告製品が本件特許権の侵害品であることの疑いを持つことは十分に可能＼である。 原告は，本件発明の構成要件 A〜D は，内部構造に係るものであるから，被告製品の外観からは判明しないと主張するが，被告製品の外観からして本体カバーに被覆された接続器やセンサ保持具が存在することは明らかであり，センサ保持具が天井面と略平行な面内で回動可能＼に構成されていることは推測することができる。そして，証拠（乙１０の１〜３）によれば，家電量販店の陳列棚において，天井を模した造作があり，引掛型配線器具が設けられ，各被告製品を現実に組み立て，取り付けることができるようになっていたものと認められ，原告において，各被告製品の取付状態を確認することもできたものと考えられる。また，証拠（甲５の１〜３，甲７，乙１４）及び弁論の全趣旨によれば，被告は，各被告製品を毎年発行する被告のカタログに掲載すると共に，各被告製品の仕様や構＼造を記載した「施工・取扱説明書」をインターネット上等で公開していたことが認められ，カタログには引掛シーリングに取り付けるタイプであること，人感センサがあり，本体可動式であること等が記載され，施工・取扱説明書には，購入者又は工事店が各被告製品を取り付けることができるよう，各部を分解した構造図とセンサの可動範囲等が記載されているのであるから，被告はこれらの情報を秘匿せず，一般に公開していたのであって，原告は，各被告製品の存在を知り，その外観から本件特許権侵害の疑いを持った時点で，各被告製品の構＼造等を容易に検討することができたといえる。
ウ 原告は，遅くとも平成２２年１１月５日までに被告製品３及び４の発売を知り，その余の各被告製品についても，発売後まもなくその事実を知ったものと認められ，各被告製品の構造等を知ることもできたのであるから，製品が競合する関係にある原告としては，その時点で，損害賠償請求をすることが可能＼な程度に，損害及び加害者を知ったと認めるのが相当である。

◆判決本文

　知財高裁特別部で判断された「二酸化炭素含有粘性組成物事件」の原告は、侵害事件で勝訴しましたが、被告会社が破産したため、実質経営者である取締役に対して訴訟をしました。裁判所は、被告らに監視・監督義務があるとして1億円を超える損害賠償を認めました。

　法人の代表者等が，法人の業務として第三者の特許権を侵害する行為を行った場＼n合，第三者の排他的権利を侵害する不法行為を行ったものとして，法人は第三者に 対し損害賠償債務を負担すると共に，当該行為者が罰せられるほか，法人自身も刑 罰の対象となる（特許法１９６条，１９６条の２，２０１条）。 したがって，会社の取締役は，その善管注意義務の内容として，会社が第三者の 特許権侵害となる行為に及ぶことを主導してはならず，また他の取締役の業務執行 を監視して，会社がそのような行為に及ぶことのないよう注意すべき義務を負うと いうことができる。 他方，特許権者と被疑侵害者との間で特許権侵害の成否や特許の有効無効につい て厳しく意見が対立し，双方が一定の論拠をもって自説を主張する場合には，特許 庁あるいは裁判所の手続を経て，侵害の成否又は特許の有効性についての公権的判 断が確定するまでに，一定の時間を要することがある。 このような場合に，特許権者が被疑侵害者に特許権侵害を通告したからといっ て，被疑侵害者の立場で，いかなる場合であっても，その一事をもって当然に実施 行為を停止すべきであるということはできないし，逆に，被疑侵害者の側に，非侵 害又は特許の無効を主張する一定の論拠があるからといって，実施行為を継続する ことが当然に許容されることにもならない。 自社の行為が第三者の特許権侵害となる可能性のあることを指摘された取締役と＼nしては，侵害の成否又は権利の有効性についての自社の論拠及び相手方の論拠を慎 重に検討した上で，前述のとおり，侵害の成否または権利の有効性については，公 権的判断が確定するまではいずれとも決しない場合があること，その判断が自社に 有利に確定するとは限らないこと，正常な経済活動を理由なく停止すべきではない が，第三者の権利を侵害して損害賠償債務を負担する事態は可及的に回避すべきで あり，仮に侵害となる場合であっても，負担する損害賠償債務は可及的に抑制すべ きこと等を総合的に考慮しつつ，当該事案において最も適切な経営判断を行うべき こととなり，それが取締役としての善管注意義務の内容をなすと考えられる。
具体的には，1)非侵害又は無効の判断が得られる蓋然性を考慮して，実施行為を 停止し，あるいは製品の構造，構＼成等を変更する，2)相手方との間で，非侵害又は 無効についての自社の主張を反映した料率を定め，使用料を支払って実施行為を継 続する，3)暫定的合意により実施行為を停止し，非侵害又は無効の判断が確定すれ ば，その間の補償が得られるようにする，4)実施行為を継続しつつ，損害賠償相当 額を利益より留保するなどして，侵害かつ有効の判断が確定した場合には直ちに補 償を行い，自社が損害賠償債務を実質的には負担しないようにするなど，いくつか の方法が考えられるのであって，それぞれの事案の特質に応じ，取締役の行った経 営判断が適切であったかを検討すべきことになる。
・・・
(ｺ) 別件判決は，ネオケミアに対し，金１億１１０７万７８９５円及びこれに 対する遅延損害金を原告に支払うこと等を命じるものであり，令和元年６月７日に これに対する控訴棄却判決がなされたが，原告において供託金の差押え等の方法に より計７００万円を回収した以外に，ネオケミアより原告に対する前記損害賠償債 務の弁済はなされていない。 被告Ｐ１は，令和２年９月２４日付けで，二酸化炭素経皮吸収技術の開発等を目 的とする新会社を設立した。また被告Ｐ１は，ネオケミアについて破産手続開始の 申立てを行い，同年１２月７日，同手続開始決定を得た。＼n破産者ネオケミアについては，令和３年２月２８日の時点で，回収済みとして破 産管財人が保管している資産の額は１２４万９３７０円，届出のあった一般破産債 権の総額は１億６９６９万３６８３円とされた。
・・・
ウ 判断
前記アで認定した事実，及び前記イで被告Ｐ１の主張について判断したところを 総合すると，被告Ｐ１が，各被告製品の製造販売が本件各特許権の侵害にならな い，あるいは本件各特許は無効であると主張した点について十分な論拠があったと＼nいうことはできず，むしろ特許制度の基本的な内容に対する無理解の故に，ネオケ ミア特許の実施品であれば本件各特許権の侵害にはならないと誤解して各被告製品 の製造販売を続け，取引先にもそのように説明したものである。 前述のとおり，特許権侵害の成否，権利の有効無効については，公権力のある判 断が確定するまでは軽々に決し得ない場合があり，自社に不利な判断が確定する場 合もあるのであるから，取締役にはそれを前提とした経営判断をすべきことが求め られ，前記(1)の1)ないし4)で述べたような方法をとることで，特許権侵害に及 び，自社に損害賠償債務を負担させることを可及的に回避することは可能であるに＼nも関わらず，被告Ｐ１はそのいずれの方法をとることもせず，各被告製品の製造販 売を継続している。さらに，別件判決（甲５）によれば，ネオケミアは各被告製品 の販売により相応の利益を得ていたのであるから，特許権侵害となった場合の賠償 相当額を留保するなどして，別件判決確定後に損害を遅滞なく填補すれば，ネオケ ミアに損害賠償債務を確定的に負担させないようにすることも可能であったのに，＼n被告Ｐ１は任意での賠償を行わず，ネオケミアを債務超過の状態としたまま，破産 手続開始の申立てを行ったものである。＼n
以上を総合すると，被告Ｐ１が，本件各特許が登録されたことを知りながら，特 段の方法をとることなく各被告製品の製造販売を継続したことは，ネオケミアの取 締役としての善管注意義務に違反するものであり，被告Ｐ１は，その前提となる事 情をすべて認識しながら，ネオケミアの業務としてこれを行ったのであるから，そ の善管注意義務違反は，悪意によるものと評価するのが相当である。
(3) 被告Ｐ２の悪意重過失について
ア 会社法上，取締役として選任されている以上は，個々の能力，知識，報酬等＼nの有無にかかわらず，取締役として一般に要求される善管注意義務を尽くして代表＼n取締役の業務執行を監視，監督すべきものである。 被告Ｐ２は，自身が名目上の取締役であり，ネオケミアの業務に全く関与せず， 本件各特許の内容を知らず，各被告製品が本件各特許権を侵害するかを判断する機 会もなかったので，被告Ｐ１の経営判断が特許権侵害であるとしても，それを発見 し，抑止することはできなかったと主張するが，このような理由で，取締役として の善管注意義務が存在しない，あるいは免除されていると解することはできない。
イ 既に認定したとおり，原告とネオケミアとの間で各被告製品に係る明らかな 紛争が発生していたのであるから，被告Ｐ２において，これを把握することは容易 であり，前記(2)で検討したとおり，被告Ｐ１に対し，ネオケミアに不利となる公 権的判断が確定する可能性をも考慮した適切な経営判断を行っているかを確認し，＼n被告Ｐ１の判断に不十分な点があれば，再考を求めることは可能＼であったと解され る。 被告Ｐ２が，上述したような監視，監督を尽くしても，被告Ｐ１の行為を抑止で きなかったとすべき具体的な事情は認められないし，被告Ｐ２がネオケミアの業務 に関心を持たず，本件各特許すら知らず，各被告製品に係る紛争を知らなかったと いうことを被告Ｐ２に有利な事情と解することはできず，むしろ，取締役としての 義務に違反する程度は大きいといわざるを得ない。
以上を総合すると，被告Ｐ２には，取締役である被告Ｐ１の業務執行に対する適 切な監視，監督を怠ったことについて，重大な過失があったということができる。
(4) 被告Ｐ３の悪意重過失について
ア 前記前提事実，証拠（甲３１の１，６０の１及び２，乙８２の１，丙１， ２，４，被告Ｐ３本人）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。 (ｱ) 被告Ｐ３は，エステティシャンとして活動していたところ，原告ら１０数 社から発売されていた炭酸ガスパックを試した結果，ネオケミアの製品が効果的で あったため，被告Ｐ１に面会して炭酸ガス療法及び炭酸ガス美容について説明を受 け，炭酸ガスパック剤の特許はネオケミアのみが有しているので，安心して販売で きると聞いた。 被告Ｐ３は，ネオケミアの製品には特許使用料が上乗せされて他の商品より高額 であったが，ネオケミアの製品が最も良いと考え，これを仕入れて販売することに した。
(ｲ) 被告Ｐ３は，ネオケミアの製品が人気を博した後，琉球粘土を配合した炭 酸ガスパック剤を作りたいと考え，被告Ｐ１に相談した。 被告Ｐ３は，事業を法人化して製品の開発・販売を進めることし，平成２３年１ １月１８日，自らを代表取締役とするクリアノワールを設立し，平成２４年頃，ネ＼nオケミアの協力を得て被告製品１４を開発した。
(ｳ) 被告Ｐ３は，平成２５年７月２２日，原告から被告製品１４が本件各特許 の技術的範囲に属するとして，その製造販売の中止等を求める通告書を受領し，ま た，取引先からも，原告から同様の通告を受けたと聞いた。 被告Ｐ３は，原告からの通告書を確認してもその内容を理解することができなか ったため，被告Ｐ１に面会して説明を求めたところ，被告Ｐ１から，原告は本件各 特許権を有しているが，大阪の大手の事務所である北浜法律事務所の弁護士と青山 特許事務所の弁理士に相談しており，弁護士及び弁理士が特許権の侵害はないから 心配はないと言っていると聞いた。また，被告Ｐ１は，弁護士を代理人として原告 と交渉しているので心配ない，任せてほしいなどとも言ったことから，被告Ｐ３ は，これを信用し，被告製品１４の販売を継続することとした。 被告Ｐ３は，同月２９日頃，被告Ｐ１から，前記(2)ア(ｷ)の書面（丙４）を受領 した。
(ｴ) 被告Ｐ３は，別件訴訟の提起を受けて，改めて被告Ｐ１に説明を求めたと ころ，被告Ｐ１から，北浜法律事務所の弁護士と青山特許事務所の弁理士が原告の 特許権を侵害していることはないと言っている旨を再び告げられ，別件訴訟の裁判 費用をネオケミアが負担し，万一敗訴した場合は，賠償金もネオケミアが負担する と言われた。また，被告Ｐ３は，その頃，被告Ｐ１から，被告製品２について，本 件発明２−１の技術的範囲に属さない旨の青山特許事務所の弁理士作成の鑑定書の 写しの交付を受けた。 被告Ｐ３は，炭酸ガスパックの専門家である被告Ｐ１が自信を持っており，原告 製品よりもネオケミアの製品の方が品質・性能が良く，悪い製品の特許が優先する＼nことはあり得ないと考え，被告製品１４の販売を継続した。 その後，被告Ｐ３は，ネオケミアの代理人弁護士や弁理士から直接説明を受ける 機会があり，その際も，大丈夫だ，心配ないと言われた。
(ｵ) 被告Ｐ３は，平成２８年１２月１６日，別件訴訟において裁判所から心証 開示を受けた後も，被告製品１４の販売が本件各特許権の侵害に当たることに疑問 を持っていたが，裁判所の判断である以上やむを得ないと考え，被告製品１４の販 売を止めた。
(ｶ) 令和元年６月７日の控訴棄却判決により，クリアノワールに対し１２２３ 万６２６５円及び遅延損害金を支払うよう命じた別件判決は確定したが，原告にお いて供託金の差押えにより１５０万円を回収した以外に，クリアノワールが原告に 対し前記債務を弁済することはなく，被告Ｐ３は，同年６月，琉球粘土と炭酸ガス パックからなるスキンケア商品その他を販売することを目的とする新会社を設立し た。
イ 判断
前記認定したところによれば，被告Ｐ３は，原告から被告製品１４の販売が本件 各特許権の侵害に当たるとの警告を受けたものの，本件各特許の発明者であって炭 酸ガスパックの専門家であった被告Ｐ１から，ネオケミアが委任した弁護士や弁理 士が特許権侵害ではないと言っているなどと聞き，どのような根拠で特許権侵害に 当たらないということになるのか理解できないまま，ネオケミアも特許権を有して いて，原告製品よりネオケミアの製品の方が品質・性能が良いので，原告の特許権＼nが優先することはないなどと考え，被告製品１４の販売を継続する意思決定をした というのであるから，主として，被告製品１４の製造元であるネオケミアからの説 明に依拠してその判断を行ったことになる。 しかしながら，特許権侵害が成立しないとするネオケミア側の説明に十分な論拠＼nがなく，むしろ被告Ｐ１の特許制度に対する誤解が前提となっていたことは，前記 (2)で検討したとおりであるし，品質・性能において上回っていることは，特許権侵＼n害を否定する理由とはなり得ない。
被告Ｐ３は，特許権侵害の判断は素人には難しく，警告を受ければすべからく製 造販売等を停止しなければならないとすることは不当であると主張するが，前記 (1)で述べたとおり，クリアノワールの代表取締役として，被告Ｐ３には，特許権＼n侵害の成否や権利の有効性についての公権的判断が，自己に有利にも不利にも確定 する可能性があることを前提に，そのいずれの場合であっても第三者の権利を侵害＼nし損害を生じさせることを可及的に回避しつつ，自社の利益を図るような経営判断 をすべき注意義務があったということができる。 この点について被告Ｐ３は，特許権侵害の警告を受けた後も，主として被告製品 １４の製造元であるネオケミア側からの説明に依拠し，前記(1)の1)ないし4)で検 討したような方法をとることもなく，裁判所からの心証開示があるまでの間，被告 製品の１４の販売をして特許権侵害の不法行為を継続し，原告に損害を生じさせた のであるから，取締役としての善管注意義務に違反したというべきであり，少なく とも重過失によると認めるのが相当である。
(5) 被告Ｐ４の悪意過失について
会社法上，取締役として選任されている以上は，個々の能力，知識，報酬等の有＼n無にかかわらず，取締役として一般に要求される善管注意義務を尽くして代表取締＼n役の業務執行の監督を行うべきものである。 前記(4)のとおり，原告から警告書の送付を受けるなど，クリアノワールについ て被告製品１４に係る明らかな紛争が発生していたのであるから，その取締役であ った被告Ｐ４においてこれを把握することは容易であった。また，前記(4)で認定 したとおり，被告Ｐ３に確認すれば，特許権侵害が成立しないことの十分な論拠は＼nなく，仮に特許権侵害が確定した場合の対応も想定しないままに，クリアノワール が被告製品１４の販売を継続しようとしていることを知り得たのであるから，被告 Ｐ４には，取締役である被告Ｐ３の監視・監督を怠る義務違反があったというべき であり，その過失の程度は重大というべきである。
４ 原告の損害額（争点４）について
(1) 訴外２社の行為に係る原告の損害額
ア ネオケミアの行為に係る原告の損害額
(ｱ) 証拠（甲４５〜４９，５１〜５７）及び弁論の全趣旨によれば，各被告製 品とその顆粒の販売によるネオケミアの売上の額は別紙「ネオケミアの売上の推 移」（ただし，平成２２年１２月６日の被告製品６の売上を除く）のとおりと認め られる。 そして，当該売上額から，原告において経費として控除することを自認する額を 差し引き，その１割に相当する金額を弁護士費用として加算した金額は，１億０８ ２９万１４８５円である。 証拠（甲５，６）によれば，別件訴訟において原告が弁護士及び弁理士に委任し て訴訟追行していたことが認められ，ネオケミアの行為と相当因果関係のある弁護 士費用等は，ネオケミアの利益の額の１割とするのが相当であるから，ネオケミア の行為と相当因果関係のある損害として特許法１０２条２項により推定される損害 額及び弁護士費用は，１億０８２９万１４８５円であると認められる。 また，原告は，７００万円を回収した等として控除することを自認しているか ら，ネオケミアの行為と相当因果関係のある損害額として現存するのは，１億０１ ２９万１４８５円であると認められる。
(ｲ) 上記１億０８２９万１４８５円という金額は，別件判決が特許法１０２条 ２項を適用して算出したネオケミアの損害賠償債務の元金部分（１億１１０７万７ ８９５円）から，被告製品６の売上にかかる部分と原告が差押え等により回収した ７００万円を控除した金額に一致するところ，被告らは，会社法４２９条１項に基 づく責任に特許法１０２条２項を適用または類推適用すべきではない旨主張する。 しかしながら，特許法１０２条２項は，推定を用いるとはいえ，特許権者が受け た損害賠償額を算定する方法を定めたものであり，別件判決の確定により，原告が ネオケミアの特許権侵害により上記損害を受けたことは確定しているのであるか ら，取締役の善管注意義務違反によりネオケミアが特許権侵害を行ったことによる 損害も，これと同じものであると解するのが相当であり，法的性質は異なるとし て，別途の算定をしなければならないと解すべき理由はない。
イ クリアノワールの行為に係る原告の損害額
(ｱ) 弁論の全趣旨によれば，被告製品１４の販売に係る別紙「ダイヤモンドス キンジェルパック売上一覧表（クリアノワール）」の内容は，クリアノワールが自＼nら原告に開示したものであると認められ，被告製品１４の販売によるクリアノワー ルの売上の額は当該別紙記載のとおりと認められる。 そして，当該売上額から，原告において経費として控除することを自認する額を 差し引き，その１割に相当する金額を弁護士費用として加算した金額は，１２２３ 万６２６５円であり，被告Ｐ４がクリアノワールの取締役であった平成２６年１１ 月３０日までの期間の利益額は８９６万８０２７円である。 証拠（甲５，６）によれば，別件訴訟において原告が弁護士及び弁理士に委任し て訴訟追行していたことが認められ，クリアノワールの行為と相当因果関係のある 弁護士費用等は，クリアノワールの利益の額の１割とするのが相当であるから，ク リアノワールの行為と相当因果関係のある損害として特許法１０２条２項により推 定される損害額及び弁護士費用は，１２２３万６２６５円であると認められる。 また，原告は，１５０万円を回収したとして控除することを自認しているから， 現存するクリアノワールの行為と相当因果関係のある損害額は，１０７３万６２６ ５円であると認められる。
(ｲ) 上記１２２３万６２６５円という金額は，別件判決が特許法１０２条２項 を適用して算出したクリアノワールの損害賠償債務の元金部分に一致するが，前記 アで述べたとおり，取締役の善管注意義務違反によりクリアノワールが特許権侵害 を行ったことによる損害も，同様に解するのが相当である。 被告Ｐ３及び被告Ｐ４は，会社法４２９条１項は悪意又は重過失を要件としてお り，成立要件を厳格にしておきながら，損害額の立証については立証を容易にする 推定規定を適用することは立法趣旨に反すると主張するが，会社法４２９条１項の 責任は不法行為責任とは別個の責任を定めるものであるところ，第三者の生じた損 害をどう認定するかについては何も定めておらず，特許権侵害があった場合の損害 の算定について，特許法の規定を用いることを禁じるものとは解されない。
(2) 損害の発生について
被告Ｐ３及び被告Ｐ４は，クリアノワールが沖縄県内でのみ被告製品１４を販売 しており，原告は沖縄県内で原告製品を販売していなかったから，クリアノワール の行為によって原告は損害を被っていないと主張する。 しかしながら，証拠（甲７，８）によれば，原告製品は販売地域を限定した製品 とは認められないものであり，原告製品の性質上，沖縄県内での販売が困難である とか，原告において沖縄県において原告製品を販売することができない事情があっ たとは認められないから，仮に原告製品が沖縄県において販売されていなかったと しても，被告製品１４が販売されていることが原告製品の沖縄県への進出を妨げる 等の損害が生じ得たのであり，特許法１０２条２項の適用を否定すべき理由とはな らない。
(3) 被告らの任務懈怠行為との因果関係について
ア 被告Ｐ１について
前記３(2)のとおり，被告Ｐ１は，本件各特許が登録されたことを知ってなお， ネオケミアにおいて各被告製品やその顆粒剤を製造販売するに際し，被告Ｐ１の当 該意思決定によってネオケミアが本件各特許権の侵害行為をしたのであるから，ネ オケミアが本件各特許権の侵害行為により原告に与えた前記(1)アの損害は，被告 Ｐ１の任務懈怠行為と相当因果関係のある損害と認められる。
イ 被告Ｐ２について
前記３(3)のとおり，被告Ｐ２は，被告Ｐ１にネオケミアの業務執行を一任して 監視・監督義務を怠ったものであり，これは重過失による任務懈怠行為に当たると ころ，前記アのとおり，原告がネオケミアから受けた前記(1)アの損害が被告Ｐ１ の悪意の任務懈怠によって生じたものであって，被告Ｐ１の任務懈怠行為と同損害 に相当因果関係があるのであるから，被告Ｐ２の任務懈怠行為と同損害にも相当因 果関係があると認められる。
ウ 被告Ｐ３について
前記３(4)のとおり，被告Ｐ３は，原告から被告製品１４の販売が本件各特許権 の侵害となるとの通知を受けてなお，クリアノワールにおいて被告製品１４を販売 するに際し，調査・検討を怠って，漫然と被告製品１４の販売を継続する意思決定 をしたものであり，この善管注意義務違反は重過失による任務懈怠に当たるとこ ろ，クリアノワールが本件各特許権の侵害行為により原告に与えた前記(1)イの損 害は，被告Ｐ３の任務懈怠行為と相当因果関係のある損害と認められる。
エ 被告Ｐ４について
前記３(5)のとおり，被告Ｐ４は，被告Ｐ３にクリアノワールの業務執行を一任 して監視・監督義務を怠ったものであり，これが任務懈怠行為に当たるところ，前 記ウのとおり，原告がクリアノワールから受けた前記(1)イの損害が被告Ｐ３の重 過失による任務懈怠によって生じたものであって，被告Ｐ３の任務懈怠行為と同損 害に相当因果関係があるのであるから，被告Ｐ４の任務懈怠行為と被告Ｐ４がクリ アノワールの取締役在任中にクリアノワールから原告が受けた損害にも相当因果関 係があると認められる。 そして，前記(1)イのとおり，被告Ｐ４がクリアノワールの取締役であった期間 にクリアノワールが本件各特許権を侵害して被告製品１４を販売したことにより得 た利益は，８９６万８０２７円であり，原告は，これから回収済みの１５０万円を 控除した７４６万８０２７円についてのみ被告Ｐ４に対して請求しているから，こ の全額について，被告Ｐ４の任務懈怠行為との間に相当因果関係があるものと認め られる。

◆判決本文

　原告は被告に対して特許権侵害による損害賠償を求めましたが、被告は提訴自体が不法行為は裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くとして、反訴請求しました。裁判所は被告の主張を認め、50万円の損害賠償を認めました。

　(1) 前提事実，争いのない事実に加え，後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば， 次の事実が認められる。 ア 被告は，原告退職後の平成２２年９月から漏水探査等を目的とする事業を行 うようになったところ，平成２３年頃実施の門川町上水道漏水調査委託業務の入札 に参加し，これを落札した。これについて，原告は，その後，門川町に対し，被告の 指名競争入札参加申請書及び被告が納品した漏水調査結果報告書等を求めて公文書＼n公開請求を行った（甲１５，１６）。
イ 被告は，平成２６年１０月１日，原告から，平成２３年４月２６日付け「情 報窃盗に関する記述」と題する部分及び平成２５年９月２６日付け「情報窃盗及び 機密保持違反に関する刑事告訴に至る記述」と題する部分からなる書面（乙７）を 受領した。同書面のうち，前者の部分には，被告が，原告が「業務を通じ考案した 「エアー加圧工法」を実用新案特許出願中 平成２年６月 その工法さえも盗み出 した」との旨や，書類（結果報告書及び作業計画書等）の無断使用による著作権侵 害，原告の固定客や取引先の横取り等による原告の被害額が推定１５００万円以上 に上ること，被告を刑事告訴する旨等が記載されている。後者の部分には，前者の 部分と同趣旨の記載のほか，「虚偽申請による不当なる資格取得」との記載があり，＼n原告の被害額が推定３０００万円以上に上ること，被告を刑事告訴する旨等が記載 されている。
ウ 原告は，全国漏水調査協会会長に宛て，平成２７年４月１日付け「質問書」 （乙９）を送付した。同書面には，同協会発行の有資格者認定名簿における被告の 記載に関する質問等が記載されている。
エ 原告は，同月６日，被告に対し，「「漏水調査技術者認定証等」に関する件」 と題する書面（乙８の１）を送付した。同書面には，被告につき，「不正に全国漏 水調査協会の民間資格者として，再登録を行っています。」，「貴殿が行った行為 は，「業務上横領」や「詐欺」に匹敵する許し難い行為だと思います。」，「まず貴＼n殿が，「弊社の技術」を盗む目的を持って入社し弊社が長年の研究や試行錯誤の上 で開発した「エア加圧工法」と言う独自工法を盗み」などと記載されていると共に， 「期日までに，何らかのご連絡，若しくは，「漏水調査技術者証の返還」が，無き 場合は，「刑事告訴」及び「法的手段」を取りますので，ご了承下さい。」とも記載 されている。
オ 原告は，全国漏水調査協会会長に宛て，同年５月６日付け「勧告書」（甲３ ２，乙１０）を送付した。同書面は，上記「質問書」に対する回答が得られていな いとして送付されたものであり，ここには，有資格者の調査技師の欄に被告が記載 されているが，その記載内容は虚偽である旨の指摘等が記載されている。また，同 書面（乙１０）の余白には，「この書面を提出した事で，彼は責任を取り自から会 長職を辞職した!!」との原告代表者の手書きによる記載がある。＼n
カ 原告は，同年６月１１日，被告に対し，同日付け「通知書」（甲２９，乙１１ の１）を送付した。同書面には，「その盗んだ技術の中身には，長年研究開発した 「エア加圧工法」が含まれており，弊社が開発した技術を無断で利用して，平然と 営業利益を上げています。」などとして，原告の損害金総額１億円の支払を求める 旨等が記載されている。 これに対し，被告は，同年９月１４日，原告に対し，同日付け「回答書」（甲９， ３１，乙１２の１）を送付した（同月１５日に原告に到達。乙１２の２）。同書面に は，「調査内容の「エア加圧工法」は他社企業でも行われている工法で，特許侵害 等の法を犯す工法ではありません」などと記載されていると共に，１億円の支払請 求については，内容が事実に反していることなどから応じられない旨が記載されて いる。
キ 被告は，平成３１年２月７日頃，原告から，平成３０年２月７日付け「最後 通告書」（乙１３の１。なお，同書面の作成日付は，書面全体の記載の趣旨から， 「平成３１年」の誤記と思われる。）を受領した（乙１３の２）。同書面には，「貴 殿は，…私文書偽造詐欺行為を平然と行って置きながら，…全国漏水調査協会に私＼n文書偽造の行為にあたる事を長年繰り返し申請をして，不正に漏水調査士の資格を＼n取得しています。」，「弊社の「報告書書式や漏水調査カルテ書式等」を退職時に 何らかの形で持ち出しましたね。」，「「工具は持ち出して居ない」とは思います が，どの様な方法でエアを注入していますか？」，「漏水調査工法のエア加圧工法 は，弊社が開発したものです。…弊社は，昨年５月１１日付で，エア加圧工法で， 「特許権」を取得しています。このままだと仕事を失う事になりますよ。速やかに， なんらかの行動を起して下さい。」，「弊社が取得した「エア加圧工法」は，…何人 たりとも勝手に利用して，使用が出来ないのです。それを犯して使用する場合は， 「知的財産権の侵害行為」となり，そこには，処罰の対象になります。…独自の工 法を考えださない限りは，特許権侵害行為になり，この仕事は，出来ません。」な どと記載されていると共に，改めて，総額１億円の技術使用料の支払を求める旨等 が記載されている。 なお，同書面には，被告の使用する工法が原告の「特許権」の侵害にあたると原 告が考える理由等に関する記載はない。
ク 原告は，本件の証拠として提出した令和２年８月２２日付け「上申書(5)認否 事項についての反論」（甲２１）において，「裁判を提訴するまで，被告の行って居 る工法につては，知る由は無かった。」としている。
ケ 原告は，全国漏水調査協会会長に宛て，本訴の提起後である令和２年９月１ １日付けで，同協会の漏水調査技術資格認定者名簿における被告の記載に関して質 問をし，同月２８日付けで回答を得たものの，これを不十分として，同年１０月１＼n日付け「公開質問書」（甲３２）を送付して再度質問をし，同月１６日付けで回答 を得た。
(2) 法的紛争の当事者が紛争の解決を求めて訴えを提起することは，原則として 正当な行為であり，訴えの提起が相手方に対する違法な行為といえるのは，当該訴 訟において提訴者の主張した権利又は法律関係が事実的，法律的根拠を欠くもので ある上，提訴者が，そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知 り得たといえるのにあえて訴えを提起したなど，訴えの提起が裁判制度の趣旨目的 に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られるものと解するのが相当 である（最高裁昭和６０年（オ）第１２２号同６３年１月２６日第三小法廷判決・ 民集４２巻１号１頁参照）。 前記(1)認定のとおり，原告は，被告が原告を退職して独立開業した後，本訴の提 起に至るまでの間，被告が門川町の業務を落札したことを契機に，被告の事業活動 を問題視するようになり，被告の使用する工法が原告の「エア加圧工法」を無断で 使用するものであるなどとして，刑事告訴の可能性にも言及するなどしつつ，被告＼nに対して直接非難する趣旨を含む書面を送付した。他方で，原告は，漏水調査協会 に対しても，有資格者名簿に被告が記載されていることにつき，質問の形式を取り ながら，これを問題視していることをうかがわせる内容の書面を送付した（しかも， 原告は，本訴提起後も改めてこのような行為に及んでいる。）。さらに，本件特許 権の設定登録後には，「エア加圧工法」につき特許権を取得したとの前提ではある ものの，被告の行為は特許権侵害にあたるとして，技術使用料の支払を重ねて求め たものである。 こうした経過を経て本件の本訴が提起されたことを踏まえると，本訴の提起も， 被告がその事業上実施する工法を原告が問題視して行った一連の行動の一環として 行われたものと理解される。
他方，原告と被告との一連のやり取りにおいて，原告は，被告から「特許侵害等 の法を犯す工法ではありません」などと反論されたこともあるにもかかわらず，被 告の使用する工法等が原告の特許権を侵害するものと考える理由に言及したことは なく，また，被告が使用する漏水探査方法の具体的内容やこれに使用する装置につ いて質問等をしたのも，平成３０年２月７日付け「最後通告書」におけるものが初 めてである。加えて，本件における原告の主張立証活動，就中，原告自身が「裁判 を提訴するまで，被告の行って居る工法につては，知る由は無かった。」とし，実 際，被告が主張する被告装置の構成等を前提として主張立証を行っていることに鑑＼nみると，原告は，本訴の提起に先立ち，被告の使用する漏水探査方法やこれに使用 する装置に関する調査等を自ら積極的には必ずしも行っていなかったことがうかが われる。 このような本訴の提起に至る経緯や訴訟の経過等に加え，前記のとおり，被告装 置につき本件各発明の技術的範囲に属さないことに照らすと，原告は，本訴で主張 する権利又は法律関係が事実的，法律的根拠を欠くものであることにつき，少なく とも通常人であれば容易にそのことを知り得たのに，被告による事業展開を妨げる ことすなわち営業を妨害することを目的として，敢えて本訴を提起したものと見る のが相当である。 そうすると，原告による本訴の提起は，裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相 当性を欠くものと認められるから，被告に対する不法行為を構成する。これに反す＼nる原告の主張は採用できない。

◆判決本文

　特許権侵害事件で無効理由無し、技術的範囲に属するとの判断がなされました。被告らは共同関係にないと主張しましたが認められませんでした。

上記認定事実のとおり，被告ジョウズ及び被告アンカーは，いずれもＡｎ ｋｅｒグループに属する法人であり，被告ジョウズの設立時の代表者と被告＼nアンカーの代表者は同一である上，被告ジョウズの令和元年９月時点での従＼n業員数は２名であり，そのうちの１名であるＺは令和元年５月に被告アンカ ーから被告ジョウズに移籍しているとの事実が認められる。また，被告ジョ ウズの本店所在地のオフィスの利用契約上の地位は被告アンカーから譲り受 けたものであるなど，両社には密接な人的及び物的な関係があるということ ができる。
また，被告ジョウズは被告製品１及び２の販売に関する記者発表が行われ＼nる約４か月前に設立されているが，その人的態勢は，代表者であるＹのほか＼n従業員が２名にすぎず，その２名についても，令和元年９月１日から同月３ ０日までの１人当たりの勤務日数及び勤務時間は通常の事業活動をしている とは考え難いほど短い。また，被告ジョウズのオフィスはシェアオフィスで あり，平成３０年１０月時点において，同オフィスの入居するビル１階の受 付には被告ジョウズの表示はなかったことなどによれば，被告ジョウズが被＼n告製品に関する実質的な事業活動を行っていたとは考え難い。 さらに，上記のとおり，楽天における被告製品の販売サイトにおける商品 の返送先住所は被告アンカーの所在地と同じビルであると認められるところ， 被告ジョウズが被告アンカーに対して返品された商品の取扱いを委託すると ともに，マーケティング業務などを委託していたことについては当事者間に 争いがない。被告らは，被告アンカーが受託したのは上記業務に限定される と主張するが，マーケティング業務も行いながら，商品については返品取扱 い業務のみを取り扱っていたとは考え難く，上記の被告ジョウズの物的・人 的態勢も考慮すると，被告アンカーは被告製品の販売等に関する業務を被告 ジョウズと共同して行っていたと推認することが相当である。
加えて，被告製品１及び２の記者発表に関する記事等には，「Ａｎｋｅｒ＼nグループが技術的にサポートしたことから，アンカー・ジャパンのＹ社長が ジョウズ・ジャパンの代表取締役を兼任する」などと記載されていること，＼n被告製品３の記者発表は当時まだ被告アンカーの在籍していたＺが行ってい＼nること，被告商品に関するウェブページには，同製品がＡｎｋｅｒグループ ないし中国アンカー社のサポートを受けて作られたものである旨の説明がさ れていること，Ａｎｋｅｒグループのオフィシャルストアの海外のウェブサ イトにおいて被告製品が「Ａｎｋｅｒ Ｊｏｕｚ ２０」などとして販売さ れていることなどの事実によれば，被告製品に関する事業には，被告アンカ ーを含むＡｎｋｅｒグループや中国アンカー社が関与していることがうかが われる。 以上を総合すると，被告アンカーが被告ジョウズと共同して被告製品の販 売等をしていたと認めるのが相当である。
(3) 被告らの主張について
ア これに対し，被告らは，被告製品に関する業務の委託先の一つにすぎず， 被告製品の返品及びマーケティング業務等の委託を受けていただけであ り，業務委託の対価も固定額であり，被告製品の販売実績によって金額が 左右されるものではないと主張する。
しかし，被告らからは，被告アンカーから被告ジョウズに宛てた業務委 託料の請求書や担当者名等が黒塗りされた請求書や電子メール等が提出 されているにとどまり，被告ジョウズと被告アンカーとの間の業務委託契 約書，被告製品に関する費用や利益の帰属を示す客観的な証拠，被告アン カーが行っていた業務の実態やこれに関与した者の氏名や具体的な役割 等を客観的かつ具体的に明らかにする証拠は提出されていない。 前記判示のとおり，被告ジョウズと被告アンカーの人的・物的関係や被 告ジョウズの実態などを考慮すると，被告アンカーは被告ジョウズから一 部の業務を受託していたにとどまらず，被告製品の販売等に関する業務を 同被告と共同して行っていたと推認することが相当であり，これを覆すに 足りる的確な証拠は存在しない。したがって，被告らの上記主張は理由がない。
イ 被告らは，被告ジョウズと被告アンカーには資本関係がなく，取扱製品 も異なる上，代表取締役自らが営業等を行っている会社は多数存在し，商＼n品開発において他社と協力することも通常の事業活動にすぎないので，被 告らに相互に相手方の役割等を認識し，これを利用する意思はなかったと 主張する。
しかし，両社はいずれもＡｎｋｅｒグループに属する法人であり，被告 ジョウズの設立時の代表者と被告アンカーの代表＼者は同一である上，被告 ジョウズは本店所在地のオフィスの利用契約上の地位を被告アンカーか ら譲り受けるなど，両社には密接な人的及び物的な関係があることは前記 判示のとおりである。また，被告ジョウズの実態などを考慮すると，被告 アンカーが返品処理業務やマーケティングなど一部の業務を受託してい たにとどまらず，被告製品の販売等に関する業務を被告ジョウズと共同し て行っていたと評価し得ることも上記のとおりである。 したがって，被告らの上記主張は理由がない。
(4) 以上によれば，被告アンカーは，被告ジョウズと共同して，被告製品の販 売，輸入及び販売の申出をしてきたと認められる。＼n

◆判決本文

関連事件です。

◆令和1(行ケ)10174

下記はアップされていません。 令和1年（ワ）20075特許権侵害差止請求事件

　見過ごしていましたのでアップします。米国仮出願から実施形態を変更して優先権出願をしました。無効審判が請求され、審決は新たな技術的事項の導入ではないとして優先権を認めました。知財高裁（3部）は、結論は同じですが、パリ条約４条Fの規定により優先権が認められると判断しました。
本件発明の器具は下記に動画があります。 https://www.youtube.com/watch?v=RTerQy8M-BI

　・・・この点に関する原告の主張を正確に記載すると，本件発明は，1)ピンが 複数の溝を有する構成を含むこと，2)ピンバーとベースが一体成型になって いる構成を含むこと，3)ピンバーをベースの溝ではなく，ベース上の凸部に 嵌め込む方式の構成を含むこと，4)ピンに，溝ではなく，ピンを貫く間隙を 有する構成を含むこと，の４点において，本件米国仮出願にはない構＼成を含 むからパリ優先権が否定され，その結果，甲１動画との関係で新規性，進歩 性を欠き，無効であるというものである。
しかしながら，本件発明が，その請求項の文言に照らし，原告が新たな構＼n成であると主張する1)ないし4)の点を含まない構成，すなわち，本件米国仮＼n出願の明細書に記載された実施例どおりの構成を含むことは明らかであると＼nころ（この点は，原告も否定していないものと考えられる。），この構成は，＼n１まとまりの完成した発明を構成しているのであって，1)ないし4)の構成が＼n補充されて初めて発明として完成したものになるわけではない。このような 場合，パリ条約４条Ｆによれば，パリ優先権を主張して行った特許出願が優 先権の基礎となる出願に含まれていなかった構成部分を含むことを理由とし＼nて，当該優先権を否認し，又は当該特許出願について拒絶の処分をすること はできず，ただ，基礎となる出願に含まれていなかった構成部分についてパ＼nリ優先権が否定されるのにとどまるのであるから，当該特許出願に係る特許 を無効とするためには，単に，その特許が，パリ優先権の基礎となる出願に 含まれていなかった構成部分を含むことが認められるだけでは足りず，当該＼n構成部分が，引用発明に照らし新規性又は進歩性を欠くことが認められる必＼n要があるというべきである。このように解することがパリ条約４条Ｆの文言 に沿うばかりではなく，このように解しないと，例えば，特許権者がＡとい う構成の発明について外国出願をし，その後，その構＼成を含む発明Ｂが公知 となった後に，わが国において，パリ優先権を主張し，構成Ａと，前記外国＼n出願には含まれないが，発明Ｂに対して新規性，進歩性が認められる構成Ｃ＼nを合わせた構成Ａ＋Ｃという発明について特許出願をした場合，当該発明は，＼n構成Ａの部分は，発明Ｂよりも外国出願が先行しており，優先権も主張され＼nており，かつ，構成Ｃは，発明Ｂに対し新規性，進歩性が認められるにも関＼nわらず，前記外国出願に含まれない構成Ｃを含んでいることのみを理由とし＼nて構成Ａについての優先権までが否定され，特許出願が拒絶されるという結＼n論にならざるを得ないが，そのような結論は，パリ条約４条Ｆが到底容認す るものではないと考えられるからである。
なお，1)ないし4)も，それぞれ独立した発明の構成部分となり得るものであるから，引用発明に対する新規性，進歩性は，それぞれの構＼成について，別個に問題とする必要がある。この観点から検討すると，甲１によれば，甲１動画に係るツールは，前記 3)の構成を有していることが認められる。そして，本件発明の請求項は，「＼nベース上にサポートされた複数のピン」と定めているのみであって，前記3) の構成を含むことは明らかであるから，この点において，本件発明は，甲１＼n動画との関係で新規性を欠くものといわなければならない。したがって，パ リ優先権が認められるかどうかを判断するため，さらに，構成3)が，本件米 国仮出願に含まれない構成であるかどうかを判断する必要がある。＼n
これに対し，甲１動画に係るツールは，前記1)，2)，4)の構成を含むものとは認めら＼nれないから，新規性が問題となる余地はなく，また，これらの構成が，甲１＼n動画に係る発明に対して進歩性を欠くことを認めるに足りる主張立証はない。 そうであるとすると，これらの構成が，本件米国仮出願に含まれない構＼成で あるかどうかを判断するまでもなく，原告の主張は失当というべきである。
(3) そこでさらに，構成3)が，本件米国仮出願に含まれない構成であるかど＼nうかについて判断するに，たしかに，米国仮出願書類には，ベースに設けた 溝にピンバーを嵌め込む態様しか記載されていないが，これは実施例の記載 にすぎないし，米国仮出願書類全体を検討しても，ベースにピンバーを固定 する態様を，この実施例に係る構成に限定する旨が記載されていると理解す＼nることはできない。そして，ベースに凹部を設け，その凹部にピンバーを嵌 め込む態様の構成（米国仮出願書類の実施例の記載）と，ベースに凸部を設＼nけ，この凸部にピンバーを嵌め込む態様の構成（3)の構成）とは，まさに裏＼n腹の関係にあるものであって，一方を想起すれば他方も当然に想起するのが 技術常識であるといえるから，たとえ明示的な記載がないとしても，ベース に凹部を設ける構成が記載されている以上，ベースに凸部を設ける構＼成も， その記載の想定の内に含まれているというべきである。 そうすると，3)に係る構成が，本件米国仮出願に含まれない構＼成であると はいえないから，この点に関する原告の主張も失当ということになる。

◆判決本文

　競馬ゲーム発明のうち、出願しなかった部分について、ノウハウに基づく報奨金(特35条)を求めました。知財高裁は1審と同じく否定しました。

　当裁判所も，原審と同様に，本件ノウハウに係る控訴人の被控訴人に対する 対価請求権が存するということはできないと判断する。 その理由は，次のとおりである。
(1) 本件ノウハウは，特許登録がされていない職務発明として主張されてい るものであるところ，特許性を有する発明でなければ，これを実施すること によって独占の利益が生じたものということはできず，特許法３５条３項に 基づく相当の対価を請求することはできないと解される。 そこで，以下，控訴人が主張する内容に基づき，本件ノウハウが特許性を 有する発明といえるか否かについて検討する。
(2) 原審及び当審における控訴人の主張によれば，控訴人が主張する本件ノ ウハウの特徴は，次のとおり理解することができる。
ア 完全確率抽選方式の下で，何らの工夫もせずに予想ゲームと馬主ゲーム＼nとを組み合わせた競馬ゲームを設計すると，馬主ゲームにおいて購入する 馬の能力値によって馬ごとのメダル獲得の期待値に不公平が生じるため，＼nプレイヤーが能力値の高い馬ばかりを購入するようになり，馬主ゲームの＼nゲーム性が損なわれてしまう。他方で，各馬の能力値を同一にすることに＼nよってこの問題を解消しようとすると，今度は予想ゲームのゲーム性が損＼nなわれてしまう。このように，上記のような競馬ゲームの設計においては， 馬主ゲームにおける馬ごとのメダル獲得の期待値の不公平さを解消して 公平性を確保しつつ，現実の競馬同様のゲーム性を持たせる工夫をする必 要があるという課題があった。
イ 本件ノウハウは，上記の課題を解決するために，1)プレイヤー馬につい て，能力値とは別に，一定の割合でメダル数と相互に換算される活力値と＼n呼ばれる指標を導入した上で，2)馬主ゲームにおいて，レースに出走する ために消費する活力値（以下「消費活力値」という。）とレース結果に応じ て増加する活力値（以下「増加活力値」という。）の期待値とを等しくする ことにより，馬主ゲームにおける馬ごとのメダル獲得の期待値の不公平さ が生じないようにするものである。 また，消費活力値及び増加活力値の算出においては，3)同じレースに複 数のプレイヤー馬が出走する場合もあるところ，プレイヤー馬の能力値が＼n当初は未確定であることから，各プレイヤー馬の増加活力値，消費活力値 及び能力値について，一旦暫定値を用いて計算し，必要に応じて数値を再＼n調整する計算方法が採られている。 さらに，4)活力値は，メダルとして目に見える賞金や出走料とは異なり， プレイヤーに認識されない形で増減され，次回以降の競馬ゲームに影響を 与えるように導入されており，これにより，ゲーム性が醸成されている。 （以下，上記1)ないし4)の点を，順に「特徴1)」などという。） (3) 以下，控訴人が主張する本件ノウハウが特許性を有する発明といえるか 否かにつき，特徴1)ないし4)を基に検討する。
ア 特徴1)について
(ア) 予想ゲームのみの競馬ゲームを設計する場合であれば，各馬の能＼力 値を定めた上で，能力値に応じた適切なオッズを定めることにより，公＼n平性及びゲーム性を確保することができるといえるが，これにゲーム内 容が全く異なる馬主ゲームを組み合わせて新たな競馬ゲームを設計し ようとするのであれば，能力値とは別の指標を導入する必要が生じるこ＼nとは，いわば必然のことであるといえる。
(イ) また，上記(2)アによれば，完全確率抽選方式の下で予想ゲームと馬＼n主ゲームとを組み合わせた競馬ゲームを設計する場合，馬主ゲームで購 入する馬の能力値に差があることが原因となって馬ごとのメダル獲得＼nの期待値に不公平さが生じることにより，馬主ゲームのゲーム性が損な わる事態が生じ得るが，他方で，馬の能力値の差をなくすことによって＼nこの問題を解消しようとすると，今度は予想ゲームのゲーム性が損なわ＼nれてしまうというのであるから，これらの問題を解決するためには，能＼n力値を調整するのみでは足りず，能力値とは別の指標を導入する必要が＼nあることは明らかである。
(ウ) 以上によれば，特徴1)における活力値の導入は，完全確率抽選方式 の下で予想ゲームと馬主ゲームとを組み合わせた競馬ゲームを設計す＼nる場合において，必然的に必要となる指標を導入したものにすぎないと いうべきである。
・・・・
オ 小括
以上検討したところによれば，本件ノウハウにおける活力値の導入につ いては，必然的に導入すべき指標を用いたものにすぎないというべきであ る上，活力値を用いた期待値の算出等についても，課題解決のために当然 に採られ得る手段であるか，又は通常よく採られる方法を超えるものでは ないというべきである。
(4) なお，控訴人は，本件ノウハウにおいては，ペイアウト率９０％のメイン ゲームと同１００％のサブゲームとが組み合わされ，ゲームセンターと顧客 との間の利害のバランスがとられている点が画期的であるとも主張する。 しかしながら，ペイアウト率をいくらに設定するかという問題は，それ自 体としては，技術の問題ではなく，取極めの問題にすぎないから，控訴人主 張の点は，本件ノウハウの特許性を根拠付ける事情には当たらない。
(5) 以上検討したところによれば，本件ノウハウは，特許性を有する発明であ るとは認められず，これを実施することによって被控訴人に独占の利益が生 じたということはできないから，本件ノウハウが控訴人によって職務発明と して開発され，被告製品２において実施されたものであったとしても，控訴 人は，被控訴人に対し，本件ノウハウにつき，特許法３５条３項に基づく相 当の対価を請求することはできない。

◆判決本文

　存続期間延長登録拒絶査定にかかる審決取消訴訟で、裁判所は、延長を認めなかった審決を取り消しました。

　前記(1)で認定した事実関係をもとにして，本件発明の実施に本件処分を受ける ことが必要であったかどうかについて検討する。 ア 特許権の存続期間の延長登録の制度は，政令処分を受けることが必要で あったために特許発明の実施をすることができなかった期間を回復することを目的 とするものであるから，本件発明の実施に本件処分を受けることが必要であったか どうかは，このような特許法の存続期間延長の制度が設けられている趣旨に照らし て判断されるべきであり，その場合における本件処分の内容の認定についても，こ のような観点から実質的に判断されるべきであって，本件承認書の「有効成分」の 記載内容のみから形式的に判断すべきではない。このように解することは，最高裁 平成２６年（行ヒ）第３５６号同２７年１１月１７日第三小法廷判決・民集６９巻 ７号１９１２頁の趣旨にも沿うものということができる。
イ 前記(1)エで認定した事実からすると，医薬品について，良好な物性と安 定性の観点からフリー体に酸等が付加されて，フリー体とは異なる化合物（付加塩） が医薬品とされる場合があること，そのような医薬品が人体に取り込まれたときに は，付加塩からフリー体が解離し，フリー体が薬効及び薬理作用を奏すること，ナ ルフラフィンとナルフラフィン塩酸塩についても同様の関係にあり，ナルフラフィ ンとナルフラフィン塩酸塩で薬効及び薬理作用に違いがないことは，本件医薬品の 製造販売の承認申請がされた平成２８年３月３１日までに，当業者に広く知られて＼nいたものと認められる。
ウ 上記イで述べたところに，前記(1)オ，カ，キで認定した事実や前記(1) クの専門家の意見書の内容を総合すると，医薬品分野の当業者は，医薬品の目的た る効能，効果を生ぜしめる作用に着目して，医薬品に配合される付加塩だけでなく，＼nそのフリー体も「有効成分」と捉えることがあるものと認められる。
エ 前記(1)ア〜ウのとおり，本件承認書には，「有効成分」として「ナルフ ラフィン塩酸塩」と記載されており，本件添付文書にも「有効成分に関する理化学 的知見」として，「ナルフラフィン塩酸塩」と記載され，その構造式や性状などが＼n記載されているが，これは，賦形剤などの製剤補助剤と区別する観点から，実際に 医薬品に配合されている原薬（付加塩）を有効成分として捉えていることに基づく 記載であると解される。これに対し，本件添付文書の「有効成分・含量（１錠中）」 の欄に，「ナルフラフィン塩酸塩２．５μｇ（ナルフラフィンとして２．３２μｇ）」 と記載されており，本件インタビューフォームには，和名は「ナルフラフィン塩酸 塩」と記載されているものの，洋名については「ナルフラフィン塩酸塩」と「ナル フラフィン」が併記されているし，「有効成分（活性成分）の含量」として カプ セル：１カプセル中ナルフラフィン塩酸塩２．５μｇ（ナルフラフィンとして２． ３２μｇ）含有 ＯＤ錠：１錠中ナルフラフィン塩酸塩２．５μｇ（ナルフラフィ ンとして２．３２μｇ）含有」と記載されている。そして，前記(1)アのとおり，本 件承認書における●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●同じ く，前記(1)イ，ウのとおり，本件添付文書や本件インタビューフォームにおける， 本件医薬品の「薬物動態」の血漿中濃度や薬物動態パラメータもナルフラフィン塩 酸塩ではなく，ナルフラフィンを測定して得られたものとなっている。
オ 以上のことを考え併せると，本件処分の対象となった本件医薬品の有効 成分は，本件承認書に記載された「ナルフラフィン塩酸塩」と形式的に決するので はなく，実質的には，本件医薬品の承認審査において，効能，効果を生ぜしめる成＼n分として着目されていたフリー体の「ナルフラフィン」と，本件医薬品に配合され ている，その原薬形態の「ナルフラフィン塩酸塩」の双方であると認めるのが相当 である。 したがって，「ナルフラフィン塩酸塩」のみを本件医薬品の有効成分と解し，「ナ ルフラフィン」は，本件医薬品の有効成分ではないと認定して，本件発明の実施に 本件処分を受けることが必要であったとはいえないと判断した本件審決の認定判断 は誤りであり，取消事由１は理由がある。
(3) 被告の主張について
被告は，原告が本件延長登録出願に当たって，本件医薬品の「有効成分」を「ナ ルフラフィン塩酸塩」と主張していたことや原告が作成した書類（甲８３，８８， ９０）で有効成分をナルフラフィン塩酸塩としていたと主張する。 しかし，本件延長登録出願の経緯は，前記(1)ケ認定のとおりであって，この経緯 に照らして，原告が取消事由１の主張をすることや裁判所が同取消事由１に理由が あると判断することを妨げられる理由はなく，前記(2)の上記判断を左右するもの ではない。また，被告が主張する文書（甲８３，８８，９０）は，本件医薬品の製 造販売の承認申請に向けて作成された文書であるところ、本件医薬品の有効成分は，＼n本件医薬品の承認審査の経緯や内容等を踏まえると，実質的にはナルフラフィン塩 酸塩とナルフラフィンの双方と解するのが妥当であるから、本件承認書（甲４，９ ６，１４８）の記載が前記(2)の認定判断を左右しないことと同様に，上記の文書も、 前記(2)の認定判断を左右するものではない。

◆判決本文

　特許庁審査官は、PCTの国際手続きでおこなった補充の扱いについて、欠落部分を含まないようにする手段（施行規則３８条の２の２第４項）をしなかったため、出願日が繰りさげて、自己公表よりあとの出願として拒絶査定としました。これについて取消を求めましたが認められませんでした。具体的には、PCT出願のあとに、米国で補充手続きをしましたが、その間に発明者による公表行為がありました。

　前記第２の４のとおり，平成２４年１０月１日より前の国際特許出願 である本願には，特許協力条約の「引用による補充」に関する規定は適用されない から，本願について「引用による補充」によって本件欠落部分を含んだ出願の出願 日が本願の国際出願日である平成２３年８月２５日になることはなく，本件欠落部 分を受理官庁に提出した同年９月２９日となるが，本件欠落部分を含まない場合に は，本願の出願日が同年８月２５日となる。 そして，本願に本件欠落部分を含まないようにする手段として施行規則３８条の ２の２第４項の手続が定められているのであるから，同手続によることなく本件欠 落部分を含まないようにすることはできないものと解される。 前記１のとおり，原告は，施行規則３８条の２の２第１項に基づいて本件通知を 受けたにもかかわらず，本件指定期間内に本件欠落部分が本願に含まれないものと する旨の同条４項の請求をしなかったのであるから，本願の出願日が平成２３年９ 月２９日となることは明らかである。
イ 前記１のとおり，本願発明と同一の発明である引用発明が掲載された本 件学術誌が，本願の出願日の前の平成２３年９月１１日に公開されたのであるから， 本願発明には，新規性が認められない。
(2) 原告は，1)出願日が発明の公知日よりも後になることを知らずに，論文発 表等により発明を公知にしてしまった場合は，錯誤に陥って発明を公知にしてしまったのであるから，改正前特許法３０条２項の「意に反して」に該当する，2)改正 前特許法３０条２項の「意に反して」とは，権利者が発明を公開した後に，権利者 の意に反して出願日が繰り下がり，当該発明が遡及的に出願日よりも前の公知発明 となってしまった場合も含むとして，本願においては，同項が適用されるべきであ ると主張する。 しかし，本件において，原告は，引用発明が掲載された本件学術誌が公開された ことを認識していたことは明らかである。原告は，当初の出願後に「引用による補 充」を求めた行為によって出願日が繰り下がることを認識し得たのであり，また， 改正前特許法３０条４項に規定する手続を，特許法１８４条の１４に規定する期間 内に行うことも可能であったといえる。したがって，本件においては，改正前特許法３０条２項の「意に反して」には当たらず，同項は適用されないというべきである。＼nこの点について，原告は，出願日が繰り下がることがあることを知らなかったと 主張するが，それは日本の特許法についての知識が乏しかったということにすぎず， 上記判断を左右するものではない。
(3) 原告は，本件通知によって出願日が繰り下がる認定がされた日は平成２５ 年９月２４日であり，この時点では既に「国内処理基準時」から３０日が経過して いるから，原告が改正前特許法３０条４項に規定する手続を行うことは不可能であると主張する。＼nしかし，原告は，米国特許商標庁に対し，平成２３年９月２９日に，本件欠落部 分につき「引用により補充」を求める書面を提出しているのであるから，この時点 で，将来，施行規則３８条の２の２第４項の請求をしない限り，本願の国際出願日 が平成２３年９月２９日となり，本件論文が本願の国際出願日前に公開されたこと になることを認識し得たものである。したがって，原告は，国内処理基準時（特許 法１８４条の４第６項）から３０日以内（特許法１８４条の１４，特許法施行規則 ３８条の６の３）に，改正前特許法３０条１項の適用を受けることができる発明で あることを証明する書面を特許庁長官に提出することができたものということがで きる。 よって，原告の上記主張は理由がない。
(4) 以上より，取消事由１は認められない。
３ 取消事由２（本願の出願日の認定の誤り）について
(1) 前記２(1)アのとおり，本願の国際出願日は，平成２３年９月２９日であ る。
(2) 原告は，特許庁長官に提出した翻訳文には，本件欠落部分が含まれていな かったから，本願の明細書には本件欠落部分が含まれていないとみなされ，また， 特許法１８４条の６第２項により，本件翻訳文は，願書に添付して提出した明細書 とみなされるから，本件欠落部分は本願の明細書の範囲外となっていると主張する。 しかし，前記２(1)アのとおり，本願の国際出願日は平成２３年９月２９日であり， このことは，特許法１８４条の４第１項に基づき指定官庁である特許庁長官に提出 した本件翻訳文に本件欠陥部分の翻訳が含まれていたか否かや，本件翻訳文が特許 法３６条２項の明細書とみなされ（特許法１８４条の６第２項），外国語特許出願に 係る明細書等について補正できる範囲は，翻訳文の範囲に限定されている（特許法 １８４条の１２第２項）ことで影響を受けるものではない。 したがって，原告の上記主張は理由がない。
(3) 原告は，本件通知には，本願について「引用による補充」がなかったとする 場合には，本件指定期間内に条約規則に基づく請求書に所定の事項を記載して提出 するとともに，「引用による補充」がされる前の明細書の全文を手続補正書により提 出してほしいことが記載されているが，本件通知の発送よりも前に，手続補正によ り削除すべき本件欠落部分が明細書に存在しないことになるから，本件通知に応答 して，「引用による補充」がされる前の明細書の全文を手続補正書により提出するこ とは不可能であり，「引用による補充」がされる前の明細書の全文を手続補正書により提出することを求める本件通知は法律に基づいた処分ではなく，重大かつ明白な瑕疵があると主張する。＼nしかし，本件通知の文書に上記の記載があるからといって，本願の国際出願日の 認定が左右される理由はない。
(4) 原告は，翻訳文からあえて膨大な量の本件欠落部分を除いているのである から，本件翻訳文の提出をしたことにより，本件欠落部分が本願に含まれないもの とする旨の請求をする意思を持っていることが客観的に明らかであるところ，原告 は，本件翻訳文の提出により，本願に「引用による補充」がなかったとする黙示的 な意思表示をしており，同意思表＼示は，施行規則３８条の２の２第４項の請求に当 たるから，本件通知には重大かつ明白な瑕疵があるとともに，本件通知に対する応 答があったとみなされるべきであると主張する。 しかし，施行規則３８条の２の２第４項は，特許庁長官が，認定された国際出願 日を通知する際に指定した期間内に，条約規則２０．５(c)の規定によりその国際特 許出願に含まれることとなった明細書等が当該国際特許出願に含まれないものとす る旨の請求をすることができる旨を規定しており，本件通知前にした本件翻訳文の 提出行為が，上記の請求に当たらないことは明らかである。このことは，本件欠落 部分の分量が７０頁であり，一方，本願の当初の明細書の分量が２２頁であること によって左右されるものではない。 したがって，原告の上記主張は理由がない。

◆判決本文

　治験が特許法６９条１項の「試験又は研究のためにする特許発明の実施」に当たるかが争われました。東京地裁（40部）は平成１１年最判の判断が本件にも該当するとして、特69条が適用されると判断しました。知財高裁(2部)も同様の判断をしました。

　(1)控訴人は，新薬の製造販売承認を得るための必要な試験は，平成１１年最 判の射程外であるところ，特許法６９条１項の「試験又は研究」に該当するかにつ いては特許権者の利益と第三者の利益を綿密に検討する必要があり，本件治験は， 同項の「試験又は研究」に該当しないと主張する。 しかし，新薬の製造販売承認を得るために必要な本件治験が，特許法６９条１項 の「試験又は研究」に該当することは，原判決「事実及び理由」の第４の１(2)のと おりである。 控訴人は，新薬の製造販売承認のためにする試験と後発薬の製造販売承認のため の試験の内容が異なる旨主張するが，平成１１年最判の趣旨が本件治験についても 該当することは，原判決の「事実及び理由」の第４の１(2)のとおりであって，この ことは，製造販売承認のための試験の内容によって左右されるとは解されない。
(2) 控訴人は，特許権者ではない第三者が特許権の存続期間中に新薬の製造 販売承認を得た場合，当該第三者は，特許権の存続期間満了までは，当該新薬を製 造販売することができないから，その間，当該新薬の再審査期間中に製造販売でき ないという空白期間が生じると主張するが，実地医療での使用における安全性情報 の調査は，特許期間満了後に開始すればよいのであり，実地医療での使用における 安全性情報等の調査という目的が十分に果たされないというものではない。＼n
(3) 控訴人は，特許権者でない第三者が特許発明について新薬としての治験 を行うことに特許権の効力が及ばないとすると，この第三者が特許権者に先行して 製造販売承認を得ることも可能になり，特許権者は，特許権の存続期間中であるに＼nもかかわらず，事実上自らの特許発明に係る実施品について治験を実施することす らできなくなることとなるから，特許出願をするメリットがなくなり，発明の公開 というデメリットばかりが大きいことになるため，薬剤の発明者は，特許出願をた めらうことになり，医薬品産業の発達を著しく阻害することになり，特許法の目的 に反すると主張する。
しかし，特許法は，当該特許権の存続期間中に特許発明を独占的に実施し，それ により利益を得る機会を確保しているものであるが，特許権者が現実に利益を得る ことまでをも保障するものではないから，第三者が特許権者に先行して製造販売承 認を得たり，特許権者が，事実上，自らの特許発明の実施品について治験を実施す ることが難しくなることがあるとしても，これが特許法の趣旨に反すると認めるこ とはできず，控訴人の上記主張は，本件治験が特許法６９条１項の試験に該当する との判断を左右するものではない。
(4) 控訴人は，再生医療等製品のうち特にバイオ医薬品については，通常の医 薬品とは異なる規制や制約があるのであり，その開発には，長期の開発期間を要す ることから，製造承認販売を得て販売されるタイミングが当該特許権の存続期間満 了間近とならざるを得ず，特許権の存続期間中に第三者が承認申請のための治験（臨＼n床試験）を実施することを許容すると，特許権者の不利益は甚大なものとなる旨主 張する。 しかし，この点についての控訴人の主張を採用することができないことは，原判 決の「事実及び理由」の第４の１(3)ウのとおりである。 また，控訴人は，特許権の存続期間中に第三者が承認申請のための治験（臨床試＼n験）を実施することを許容すると，革新的な医薬品の研究開発に悪影響を与えると か国内外において製薬業界に大きな混乱を与えると主張するが，控訴人の陳述書（甲 ３２）のみで，そのような事情を認めることはできず，他に，そのような事情を認 めるに足りる証拠はない。
(5) 控訴人は，新薬の承認申請のための治験を特許権の存続期間中に何らラ＼nイセンスもなく実施可能ということにすると，諸外国の取扱いに反する旨主張する。＼nしかし，我が国と諸外国では，法制度を異にしているから，我が国において諸外 国と同様の取扱いをしなければならないとはいえない。また，欧州においては，証 拠（甲４１）及び弁論の全趣旨によると，欧州各国の中で，それぞれの国内法にお いて，医薬品の承認を得るための手続が特許権侵害とならないとする，いわゆるＢ ｏｌａｒ条項の適用の範囲を定めており，フランス，イタリア，スペイン及び英国 は，同条項の適用を，後発医薬品の承認を得るための試験に限定していないことが 認められる。 控訴人は，Amgen が米国及び欧州で Massachusetts General Hospital の特許（本 件特許に対応する米国特許と欧州特許）についてライセンス契約を締結した上で TVEC の臨床試験を実施していることを主張するが，新薬に係る治験が特許権侵害に 該当しないとされていたとしても，新薬に係る治験を行うために特許権者とライセ ンス契約を締結することはあり得ることであるから，控訴人の上記主張から諸外国 の制度に関する認定をすることはできない。 控訴人は，陳述書（甲３２）において，後発薬と異なり，新薬に係る治験につい ては，当該新薬に係る特許が存在している場合に，当該特許の所有者からライセン スを受けることなく当該治験を実施することが当該特許の侵害に該当するという考 え方が定着していると記載するが，諸外国の制度に関する上記認定によると，控訴 人の陳述書の上記記載を採用することはできない。 上記のとおり，新薬に係る治験が特許権侵害とならないとする国が複数存在する ことからすると，そうでない制度を有する国があるとしても，我が国において，本 件治験が特許法６９条１項の「試験又は研究」に該当すると判断することが，諸外 国の制度と異なるものであるとはいえない。
(6) 控訴人は，本件治験は本件特許権の存続期間満了「前」の販売を目的とし たものであると主張する。 しかし，本件治験は，本件特許権の存続期間中の製造販売を目的としたものであ るといえないことは，原判決の「事実及び理由」の第４の１(3)イのとおりであって， 被控訴人が，本件特許権の存続期間満了日より前に T-VEC の承認を得られる可能性＼nがあるかどうかやそのような可能性がある時点で本件治験を開始したかどうかによ＼nって，この判断が左右されることはない。 控訴人は，原判決が判示する論理が認められるとすると，特許権の存続期間中に 行われるすべての治験について特許権の存続期間中の製造販売を目的としていると 認定されることはおよそないこととなるから，平成１１年最判が目的要件を提示し た趣旨を完全に逸脱していると主張するが，原判決の判示する論理によったからと いって，特許権の存続期間中に行われるすべての治験について特許権の存続期間中 の製造販売を目的としていると認定されることはおよそないこととなるとはいえな いことが明らかである。

◆判決本文

1審はこちらです。

◆平成31(ワ)1409

　「オプジーボ」について、原告Ｘは発明者であるとの確認を求める訴訟にて、知財高裁も、1審と同じく、「発明者ではない」と判断しました。原告Ｘは研究室にいた研究者と小野薬品です。

控訴人は，1)抗ＰＤ−Ｌ１抗体がＰＤ−１分子とＰＤ−Ｌ１分子の相 互作用を阻害することによりがん免疫の賦活をもたらすとの「知見」な いし「着想」は，本件出願当時，公知であったから，本件発明の技術的 思想の特徴的部分は，上記公知の課題について具体的な免疫細胞と標的 となるがん細胞を用いて抗ＰＤ−Ｌ１抗体がＰＤ−１分子とＰＤ−Ｌ１ 分子の相互作用を阻害することによるがん免疫の賦活化の効果を実証し た点にあること，2)控訴人は，抗ＰＤ−Ｌ１抗体の作製に貢献し，指導 教官であるＡ教授から指導を受けながら，試行錯誤を重ねて本件発明を 構成する個々の実験系を構＼＼築し，主要な実験のほぼすべてを単独で行い， 特に２Ｃ細胞とＰ８１５細胞の組合せ実験に関しては，Ａ教授から指示 を受けることなく着想して，遂行し，この点に関する控訴人の貢献の程 度は大きいこと，3)控訴人が本件発明と同内容のＰＮＡＳ論文の筆頭著 者（共同第一著者）であること等からすると，控訴人は，本件発明の具 体化に創作的に関与したものといえるから，本件発明の発明者であると いうべきである旨主張する。 しかしながら，以下のとおり，控訴人の主張は，理由がない。
ア 1)について
控訴人は，抗ＰＤ−Ｌ１抗体がＰＤ−１分子とＰＤ−Ｌ１分子の相 互作用を阻害することによりがん免疫の賦活をもたらすとの「知見」 ないし「着想」が，本件出願当時（原出願１の優先日平成１４年７月 ３日及び平成１５年２月６日），公知であったことについて，ＪＥＭ論 文及び１９９９（平成１１）年９月に出願されたダナ・ファーバー癌 研究所等の特許出願の優先権主張の基礎出願に係る明細書の記載を根 拠として挙げる。 しかしながら，ＪＥＭ論文（甲６６）は，「新しいＢ７ファミリーメ ンバーによるＰＤ−１免疫抑制性受容体の関与が，リンパ球活性化の 負の制御を導く」ことに関する論文であり，ＪＥＭ論文中には，「ヒト 卵巣腫瘍から３つのＥＳＴがみられるように，ＰＤ−Ｌ１は，いくつ かの癌において発現されている。このことは，腫瘍が，抗腫瘍免疫応 答を阻害するために，ＰＤ−Ｌ１を使用している可能性を提起する。」との記載部分があるが，一方で，ＪＥＭ論文には，腫瘍に発現したＰ＼nＤ−Ｌ１が抗腫瘍免疫応答を阻害することを実際に実証する実験デー タやその分析結果等の記載がないことに照らすと，ＪＥＭ論文の上記 記載部分は，腫瘍が抗腫瘍免疫応答を阻害するためにＰＤ−Ｌ１を使 用している可能性があることの仮説を述べたものにとどまるというべきである。＼n
次に，控訴人提出の甲６０は，ダナ・ファーバー癌研究所等を出願 人，２０００年（平成１２年）８月２３日を国際出願日，２００１年 （平成１３年）３月１日を国際公開日とする国際出願（（ＰＣＴ／ＵＳ ／２３３４７）の国際公開公報，甲６１は，その公表特許公報であって，本件においては，上記国際出願の優先権主張の基礎出願に係る明＼n細書の提出はないし，また，控訴人の指摘する甲６１の「ＰＤ−１を 介するシグナリングを阻害する作用剤を対象の免疫細胞に投与して， 免疫応答のアップレギュレーションから利益を受けるであろう症状を 治療することを特徴とする・・・１の具体例において，該症状は，腫瘍・・・ からなる群より選択される。」（段落【０００９】）との記載から直ちに 抗ＰＤ−Ｌ１抗体がＰＤ−１分子とＰＤ−Ｌ１分子の相互作用を阻害 することによりがん免疫の賦活をもたらすとの「知見」を導出するこ とはできない。 したがって，控訴人の1)の主張のうち，抗ＰＤ−Ｌ１抗体がＰＤ− １分子とＰＤ−Ｌ１分子の相互作用を阻害することによるがん免疫の 賦活化の効果が，本件出願当時，公知であったとの点は，採用するこ とはできない。 そして，前記１(2)認定のとおり，本件発明の技術的思想は，ＰＤ− １，ＰＤ−Ｌ１による抑制シグナルを阻害して，免疫賦活させる組成 物及びこの機構を介した癌治療のための組成物を提供するという課題を解決するための手段として，抗ＰＤ−Ｌ１抗体がＰＤ−１分子とＰ＼nＤ−Ｌ１分子の相互作用を阻害することによりがん免疫の賦活をもた らすことを見出した点にあるものと認められ，本件発明の発明者であ るというために，上記技術的思想を着想し，又は，その着想を具体化 することに創作的に関与したことを要するものと解されるところ（前 記(1)），控訴人が上記技術的思想の着想に関与していないことは，前 記(2)オで説示したとおりである。
・・・・
エ まとめ
以上によれば，控訴人は，Ａ教授の指導，助言を受けながら，自ら の研究として本件発明を具体化する個々の実験を現実に行ったものと 認められるから，Ａ教授の単なる補助者にとどまるものとはいえない が，一方で，上記実験の遂行に係る控訴人の関与は，本件発明の技術 的思想との関係において，創作的な関与に当たるものと認めることは できないから，控訴人は，本件発明の発明者に該当するものと認める ことはできない。 したがって，控訴人の前記主張は理由がない。

◆判決本文

１審はこちら。

◆平成29(ワ)27378

　独占的権利（特許または専用実施権）については，特許の取得費用についても支払うとの契約があり，その一部について非独占的権利への変更通知をした場合に，その取得費用について支払う必要があるのかが争われました。知財高裁は1審と同じく，支払い義務ありと判断しました。

「(1)ア 特許実費の支払義務を負う対象となる権利の範囲について，本件契約 書５条１項は，「専用実施権又は独占的通常実施権を有している本件特許権等」と 規定していることから，控訴人は，専用実施権の設定登録がされた特許権について のみ，それらの特許実費を負担することになるのかが問題となる。
(ｱ) 出願中の特許について
本件契約書１条１号は，「本件特許権等」について，出願中の特許も含まれるも のと定義していること，本件契約書５条１項は，「当該特許権又は出願中の特許に 係る出願，登録及び維持に要する実費（以下「特許実費」という。）を負担する」 と規定していること，本件契約書５条２項は「２条３項に基づく非独占的通常実施 権への変更通知をしたときは，当該変更通知がなされた対象特許権及び／又は出願 中の特許については，前項の費用負担義務を免れるものとし」と規定していること からすると，本件契約書５条１項により控訴人が負担することになる特許実費には， 出願中の特許についての特許実費も含まれることは明らかである。 そして，出願中の特許については，専用実施権の設定や独占的通常実施権の許諾 はできないから，それが特許権の設定登録がされた後に本件契約上専用実施権や独 占的通常実施権の対象となるのであれば，特許実費の支払義務を負う対象となると いうべきである。なお，出願中の特許については，仮専用実施権の設定や仮通常実 施権の許諾をすることができる（特許法３４条の２，３４条の３）が，本件契約書 には，仮専用実施権の設定や独占的仮通常実施権の許諾がされたものに限り，控訴 人がその特許実費を負担する旨の規定はないから，控訴人がその特許実費を支払う 義務がある出願中の特許がこれらのものに限られると解することはできない。 したがって，出願中の特許についても，本件契約書２条３項に基づく非独占的通 常実施権への変更がされていないものであれば，控訴人がその特許実費を支払う義 務があるというべきである。
(ｲ) 特許権の設定登録がされた特許権について
本件契約書２条１項，２項は，本件特許権等につき，当初は，専用実施権の設定 合意をするが，本件契約締結日から３年経過したときに，その専用実施権が独占的 通常実施権に変更される旨規定しており，本件契約においては，専用実施権の設定 合意がされ，その設定登録がされていなくても，その専用実施権は，３年経過後に 独占的通常実施権に変更されるものとされているのであるから，本件特許権等のう ち特許権の設定登録がされた特許権については，「専用実施権又は独占的通常実施 権を有している本件特許権等」とは，本件契約書２条１項により専用実施権の設定 の合意がされた特許権及び本件契約書２条２項により同専用実施権が独占的通常実 施権に変更された特許権を意味し，控訴人は，そのような特許権であり，本件契約 書２条３項に基づく非独占的通常実施権への変更をしていないものであれば，専用 実施権の設定登録がされているかどうかにかかわらず，それらの特許実費を支払う 義務があるというべきである。
イ 次に，本件契約書１条１号において，「本件特許権等」が「本件製品を 技術的範囲に含む」ものと定義されていることから，その意味が問題となる。 本件契約書１条３号は，「本件製品」について，「(1)圧電型加速度センサ（Ｌ字 タイプ），(2)触覚センサ（薄型力覚センサ），(3)トルクセンサ，(4)マイクロ発電 機，及び(5)ＭＥＭＳミラーを意味する。」と定めており，そこに控訴人が製造，販 売するあるいは製造，販売する予定の製品といった限定はないから，本件契約上，＼n「本件製品」とは，これらの技術分野の製品一般を意味するものである。 したがって，「本件製品を技術的範囲に含む」とは，これらの技術分野を技術的 範囲に含むことを意味し，「本件特許権等」は，これらの技術分野に関する特許権 又は出願中の特許を意味すると解するのが相当である。
ウ そして，本件契約についての以上の解釈は，前記１(2)で認定した本件 契約締結に至る経緯，前記１(3)で認定した本件契約締結後の当事者のやり取りの 状況等及び前記１(5)アで認定した控訴人による本件契約に基づく特許実費の支払 状況とも矛盾なく整合するものであって，これ以外の解釈をすることはできない。
(2) 以上のとおり，控訴人は，被控訴人に対して，本件製品（圧電型加速度セ ンサ（Ｌ字タイプ），触覚センサ（薄型力覚センサ），トルクセンサ，マイクロ発電 機，及びＭＥＭＳミラーの技術分野）に関する出願中の特許，専用実施権の設定の 合意がされた特許権及び同特許権から独占的通常実施権の許諾のある特許権に変更 された特許権のうち，上記の専用実施権又は独占的通常実施権が非独占的通常実施 権に変更されていないものについての特許実費を支払う義務を負うが，前記１(7) アのとおり，平成２９年度第２半期における上記範囲の特許実費は，４５１２万６ ０４３円である。

◆判決本文

1審はこちら。

◆平成31(ワ)3197
被告は，本件変更通知以降は，被告が本件特許権等につき何らの専用実施権を 有しないことが明確となった以上，それ以降に発生した本件変更通知後特許実費につ いては，本件契約上，被告が負担すべきものと解釈されるべきではないし，仮にその ように解釈されたとしても，本件変更通知後特許実費の発生原因となった原告による 特許出願等が被告にとって必要性がなく，また，早期に行われる必要もないものであ ったことも踏まえると，原告の本件変更通知後特許実費の請求は権利の濫用に該当す る旨主張する。 しかしながら，前記(1)のとおり，本件契約上，原，被告間に本件特許権等について の専用実施権の設定合意が存在する間は，被告が本件特許権等の特許実費を負担すべ きであると解されるところ，前記１(6)のとおり，本件変更通知によって上記の合意 が解消されるのは平成３０年３月３１日である上に，本件変更通知の対象には本件特 許権等に含まれる出願中の特許は含まれておらず，前記(1)アの本件特許権等の文言の解釈を前提とすると，本件変更通知の対象とされたのは本件契約の対象となる本件特 許権等のうちの一部にとどまることとなるから，本件変更通知により被告が本件特許 権等につき何らの専用実施権を有しないことが明確になったともいえない。 また，証拠（甲２，４３）及び弁論の全趣旨によれば，原告の請求に係る平成２９ 年度第２半期における特許実費のうち，原告において平成２９年１１月１０日以前に 特許事務所に対して出願等の依頼をしたにもかかわらず，特許事務所からの実際の請 求が平成３０年２月２３日以降にされたにすぎないものも相当額含まれていること が認められるし，また，これに当たらないものに関し，原告において，同日以降に殊 更同年３月３１日までに特許出願等の特許実費を発生させる行為をしたと認めるに 足りる証拠もないこと，本件契約上，被告における実施の必要性がないこと等を理由 として被告において特許実費の負担を免れることができる旨の定めも存在しないこ とに照らすと，原告の本件変更通知後特許実費の請求が権利の濫用に該当するともい えない。
エ 被告は，過去に原告の有する本件製品に関する特許権及び出願中の特許を対象 としてその特許実費全額を支払っていた点について，後に精算することを前提に仮払 したにすぎない旨主張する。 しかしながら，本件契約書上，支払対象とならない特許実費に関する仮払やその精 算に関する定めは存在しない上に，証拠（甲６〜１５，２４〜２８）及び弁論の全趣 旨によれば，被告が，原告の特許実費の請求に応じてその支払をするに当たり，仮払 であることや後に精算する必要があることを示すことなく支払をしたことが認めら れるほか，前記１(7)カのとおり，Bは，過去の特許実費の支払につき，仮払という説 明ではなく，支払当時将来的に独占的な実施権を得られるであろうとの期待から自発 的に支払ったなどと説明していたのであって，他に被告が原告に対して仮払であるこ とや精算の必要性があることを支払の際に示していたことをうかがわせる証拠もな いことに照らすと，被告の上記主張は採用することができない。