第５要件(禁反言)

　均等侵害も第4，第5要件を満足しないとして、否定されました。
　控訴人は，拒絶査定不服審判の請求の理由として，「切削の対象が正方形または長方形の半導体ウェーハであること…が関連しあって，…独特の作用効果を奏するものである。仮に，切削対象が不定型なワークであるとすると，…」と記載し（乙８の１７），その後，本件発明に係る特許出願は，特許査定された（乙８の１９）。(ウ) 上記(ア)認定の本件明細書の記載に照らせば，控訴人は，被加工物すなわち切削対象物として半導体ウェーハの外，フェライト等が存在することを想起し，半導体ウェーハ以外の切削対象物を包含した上位概念により特許請求の範囲を記載することが容易にできたにもかかわらず，本件発明の特許請求の範囲には，あえてこれを「半導体ウェーハ」に限定する記載をしたものということができる。また，上記(イ)認定の出願経緯に照らしても，控訴人は，圧電基板等の切削方法が開示されている引用発明１（乙９）との関係で，本件発明の切削対象物が「正方形または長方形の半導体ウェーハ」であることを相違点として強調し，しかも，切削対象物を半導体ウェーハに限定しない当初の請求項１を削除するなどして，本件発明においては意識的に「半導体ウェーハ」に限定したと評価することができる。このように，当業者であれば，当初から「半導体ウェーハ」以外の切削対象物を包含した上位概念により特許請求の範囲を記載することが容易にできたにもかかわらず，控訴人は，切削対象物を「半導体ウェーハ」に限定しこれのみを対象として特許出願し，切削対象物を半導体ウェーハに限定しない当初の請求項１を削除するなどしたものであるから，外形的には「半導体ウェーハ」以外の切削対象物を意識的に除外したものと解されてもやむを得ないものといわざるを得ない。(エ) そうすると，被控訴人方法は，均等侵害の要件のうち，少なくとも，前記5の要件を欠くことが明らかである。ウ均等侵害の要件4についてまた，仮に，被控訴人方法が「半導体ウェーハ」以外の本件発明の構成要件を充足するとすると，後記２(1)で判示するのと同様に，被控訴人方法も，引用発明１から容易に推考することができるというべきであるから，均等侵害の要件のうち，前記4の要件も欠くことに帰する

◆平成20(ネ)10068　特許権侵害差止控訴事件　特許権　民事訴訟　平成21年08月25日　知的財産高等裁判所

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◆平成21(行ケ)10046