間接侵害

かなり前の事件ですが、漏れていたのでアップします。コンピュータ関連発明について、被告製品には構成要件C「格納手段」がないとして、非侵害と判断されました。間接侵害も否定されました。
問題の請求項は以下です。
Ａ ユーザテレビ機器（２２）上で動作する双方向テレビ番組ガイドシステムであって，
Ｂ 該システムは，複数の番組を格納するためのユーザ指示を受信したことに応答して，デジタル格納デバイス（３１）に格納されるべき該複数の番組をスケジューリングする手段と，
Ｃ 双方向テレビ番組ガイドを用いて，該ユーザテレビ機器（２２）に含まれる該デジタル格納デバイス（３１）に該複数の番組をデジタル的に格納する手段と，
Ｄ 該複数の番組をデジタル的に格納したことに応答して，該双方向テレビ番組ガイドを用いて，該デジタル格納デバイス（３１）に複数の番組データをデジタル的に格納する手段であって，該複数の番組データのそれぞれは，該複数の番組のうちの１つに関連付けられている，手段と，
Ｅ 該双方向テレビ番組ガイドを用いて，該デジタル格納デバイス（３１）に格納された該複数の番組のリストをディスプレイに表示する手段と，
Ｆ 該デジタル格納デバイス（３１）に格納された該複数の番組のリストから，該デジタル格納デバイス（３１）に格納された番組のユーザ選択を受信する手段と，
・・・
Ｊ 該双方向テレビ番組ガイドを用いて，現在スケジューリングされている該複数の番組のうちの該選択された番組に対して，選択された番組リスト項目情報画面を該ユーザテレビ機器（２２）に表示する手段であって，該選択された番組リスト項目情報画面は，該選択された番組に関連付けられた番組データの１つ以上のフィールドと，１つ以上のユーザフィールドとを含む，手段と，
Ｋ 該１つ以上のユーザフィールドにユーザ情報を入力する機会をユーザに提供する手段と
Ｌ を備えた，システム。

２ 当審における控訴人の補充主張に対する判断
(1) 控訴人は，構成要件Ｃは，「双方向テレビ番組ガイド」を用いて，「デジタ＼nル格納デバイス」に複数の番組をデジタル的に格納する「手段」を備えていれば， 充足することになるものであって，「デジタル格納デバイス」自体を必須の構成要素＼nとして規定するものではないと主張するが，本件発明は，デジタル格納部を含むユ ーザテレビ機器を備えた双方向テレビ番組ガイドシステムに係る発明であるから， 被告物件（液晶テレビ製品）が本件発明の技術的範囲に属するというためには，被 告物件が「番組をデジタル的に格納可能な部分」を含むことが必要であることは，＼n
前記１のとおり補正して引用する原判決が認定説示するとおりである。 すなわち，本件発明に係る特許請求の範囲は，「ユーザテレビ機器（２２）上で動 作する双方向テレビ番組ガイドシステムであって」（構成要件Ａ），・・・「双方向テ＼nレビ番組ガイドを用いて，該ユーザテレビ機器（２２）に含まれる該デジタル格納 デバイス（３１）に該複数の番組をデジタル的に格納する手段と，」（構成要件Ｃ）・・・「を備えた，システム」（構＼成要件Ｌ）と記載されているから，本件発明の双方向テ レビ番組ガイドシステムは，ユーザテレビ機器に含まれるデジタル格納デバイスに 番組をデジタル的に格納（録画）する手段という構成を含むものである。＼nそして，本件明細書には，「本発明は・・・番組および番組に関連する情報用のデ ジタル格納部を備えた双方向テレビ番組ガイドシステムに関する。」（【０００１】） として，双方向テレビ番組ガイドシステムが「デジタル格納部を備えた」ものであ る旨が記載されている。また，従来技術として，「番組ガイド内で選択された番組を 独立型の格納デバイス（典型的にはビデオカセットレコーダ）に格納することを可 能にする双方向番組ガイド」（【０００４】）が指摘され，その操作に関し，「ビデオ＼nカセットレコーダの操作には通常は，ビデオカセットレコーダ内の赤外線受信器に 結合される赤外線送信器を含む操作経路が用いられる。」（【０００４】）と記載され ており，「独立型の格納デバイス」を用いる従来技術について記載されている。その 上で，従来技術の課題として「独立型のアナログ格納デバイスを用いると，デジタ ル格納デバイスが番組ガイドと関連付けられる場合に実施され得るようなより高度 な機能が不可能＼になる。」（【０００４】）と記載され，これを受けて，本発明の目的 を「デジタル格納部を備えた双方向テレビ番組ガイドを提供すること」（【０００５】）と記載している。以上に加え，「番組ガイドと関連付けられたデジタル格納デバイス の使用は，独立型のアナログ格納デバイスを用いて行われ得る機能よりも，より高＼n度な機能をユーザに提供する。」（【０００９】）という記載を併せ考慮すると，本件＼n発明は，独立型のアナログ格納デバイスでは不可能であった高度な機能＼をユーザに 提供するために，双方向テレビ番組ガイドシステムがデジタル格納デバイスを備え ることを目的としたものと認められる。
以上によると，被告物件が構成要件Ｃを充足するというためには，「番組をデジタ＼nル的に格納可能な部分」を含むこと（内蔵すること）が必要というべきである。＼nこれに対し，控訴人は，本件明細書の【図２】及び【００１６】によると，本件 発明には，「デジタル格納デバイス」が「ユーザテレビ機器」に外部インターフェー スを介して接続されるような構成も当然に含むように説明されていると主張するが，＼n控訴人指摘の「デジタル格納デバイス３１は，セットトップボックス２８内に内蔵 されるか，または出力ポートおよび適切なインターフェースを介してセットトップ ボックス２８に接続された外部デバイスであり得る。」（【００１６】）との記載は， 「ユーザテレビ機器２２の例示的構成を示す」【図２】からも明らかなとおり，「ユ＼nーザテレビ機器」の一部を構成する「セットトップボックス」内に内蔵するか，「セ＼nットトップボックス」に外付けするかを記載するにとどまり，「ユーザテレビ機器」 に外付けする構成を当然に含むものということはできない。かえって，「ユーザテレ＼nビ機器２２の例示的構成」において，「オプション」とされている「第２の格納デバ＼nイス３２」（【００１４】）については，「第２の格納デバイス３２がユーザテレビ機 器２２に内蔵されていない場合」（【００１７】）との記載が認められるところ，「デ ジタル格納デバイス」については，これと同旨の記載は見当たらない。
また，控訴人は，本件明細書の【図３】及び【００８０】には，デジタル格納デ バイス４９がリムーバブル録画媒体（例えば，フロッピーディスク又は録画可能な＼n光ディスク）である場合が説明されていると主張するところ，控訴人指摘の【００ ８０】には，「デジタル格納デバイス４９がリムーバブル録画媒体（例えば，フロッ ピーディスクまたは録画可能な光ディスク）である場合」との記載がある。しかし，＼n本件明細書には，「デジタル格納デバイス４９がリムーバブル録画媒体（例えば，フ ロッピーディスクまたは録画可能な光ディスク）を用いる場合」（【００８５】）との＼n記載もあるほか，「デジタル格納デバイスは，光格納デバイスまたは磁気格納デバイ ス（例えば，書き込み可能なデジタル映像ディスク，磁気ディスク，もしくはハー＼nドドライブまたはランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）等を用いたデバイス）であり 得る。」（【０００８】），「第２の格納デバイス３２は，任意の適切な種類のアナログまたはデジタル番組格納デバイス（例えば，ビデオカセットレコーダ，ＤＶＤディ スクに録画する能力を有するデジタル映像ディスク（ＤＶＤ）プレーヤ等）であり＼n得る。」（【００１４】），「デジタル格納デバイス３１は，書き込み可能な光格納デバイス（例えば，記録可能＼なＤＶＤディスクの処理が可能なＤＶＤプレーヤ），磁気格＼n納デバイス（例えば，ディスクドライブまたはデジタルテープ），または他の任意の デジタル格納デバイスであり得る。」（【００１５】），「デジタル格納デバイス４９において用いられるリムーバブル格納媒体」（【００８２】），「例えばデジタル格納デバイス４９がフロッピーディスクドライブであり，選択された番組を有するディスク がドライブ内に無い場合」（【００８４】），「デジタル格納デバイス４９内のリムーバブルデジタル格納媒体上に格納する」（【０１０４】）との記載もあり，これらの記載 によると，本件明細書においては，「デジタル格納デバイス」は，「リムーバブル格 納媒体」（フロッピーディスク，ＤＶＤディスク等）と区別されるものであり，「リ ムーバブル格納媒体」を処理することが可能な機器（フロッピーディスクドライブ，＼nＤＶＤプレーヤ等）を指すことが多いものと認められる。そうすると，控訴人指摘 の【００８０】の上記記載から，直ちに本件発明にはデジタル格納デバイスがリム ーバブル録画媒体である場合が含まれるということはできない。
(2) 控訴人は，間接侵害を主張するところ，被告物件である液晶テレビ製品は， 単に放送を受信するだけで，いずれもそれ自体に録画できるメモリー部分（デジタ ル格納部）を備えておらず，録画先としては，外付けのＵＳＢハードディスクやレ グザリンク対応の東芝レコーダーとされており，これらを被告物件に接続すること によって初めて，被告物件で受信した番組を上記ハードディスク等に録画すること が可能であるから，デジタル格納部を被告物件に内蔵させる余地はない。そうする＼nと，被告物件は，デジタル格納デバイスを含むユーザテレビ機器を備えた双方向テ レビガイドシステムの「生産に用いる物」ということができない。
また，前記(1)のとおり，本件発明は，独立型のアナログ格納デバイスでは不可能＼nであった高度な機能をユーザに提供するために，双方向テレビ番組ガイドシステム＼nがデジタル格納デバイスを備えることを目的としたものであり，従来技術に見られ ない特徴的技術手段は，双方向テレビ番組ガイドシステムがデジタル格納デバイス を備えること，すなわち，これを内蔵することにあるというべきである。そうする と，被告物件は，デジタル格納デバイスを内蔵するものではないから，本件発明に よる「課題の解決に不可欠なもの」であるとはいえない。
したがって，被控訴人による被告物件の製造，輸入，販売及び販売の申出は特許＼n法１０１条２号所定の間接侵害に当たらない。これに対する控訴人の主張が理由のないものであることは，既に説示したところ から明らかである。
なお，被控訴人は，控訴人の間接侵害の主張が時機に後れた攻撃防御方法に当た る旨を主張するが，控訴理由書において，既に提出済みの証拠に基づき判断可能な＼n主張をしたものであるから，訴訟の完結を遅延させるものとまではいえず，上記主 張を時機に後れた攻撃防御方法として却下することはしない。

◆判決本文

原審はこちら

◆平成28(ワ)37954

　特101条1項2号の間接侵害について、本件各発明の実施にのみ用いる場合を含んでおり、単なる規格品や普及品であるということはできないとして、汎用品ではないと判断されました。

以上によれば、洗濯に用いるために洗濯ネットに被告製品を封入して 製造された物品は、本件各発明の技術的範囲に属する。
ウ 「その物の生産に用いる物」について 前記イのとおり、洗濯に用いるために洗濯ネットに被告製品に係る金属 マグネシウムの粒子を封入して製造された物品は、本件各発明の技術的 範囲に属するから、被告製品は、本件各発明に係る物の生産に用いる物 であるといえる。
(2) 「課題の解決に不可欠なもの」について
本件明細書の記載によれば、本件各発明の課題は、洗濯後の繊維製品に残 存する汚れ自体を、金属マグネシウム（Ｍｇ）単体の作用により減少させる ことによって、生乾き臭の発生を防止しようとするものであり（【０００ ６】）、かかる課題を解決するために、金属マグネシウム（Ｍｇ）単体と水と の反応により発生する水素が、界面活性剤による汚れを落とす作用を促進さ せることを見出し（【０００７】）、構成要件１Ａの「金属マグネシウム（Ｍ＼nｇ）単体を５０重量％以上含有する粒子」を洗濯用洗浄補助用品として用い る構成を採用したものであると認められる。＼n
そして、被告製品は、前記(1)イ(ｱ)のとおり、構成要件１Ａを充足するも＼nのであり、本件ウェブページには、被告製品を洗濯に用いることで、金属マ グネシウム（Ｍｇ）単体の作用により洗濯後の繊維製品に残存する汚れ自体 を減少させ、生乾き臭の発生を防止することができることが示唆されている から、本件ウェブページの記載を前提とすると、被告製品は、本件各発明の 課題の解決に不可欠なものに該当するというべきである。
(3) 「日本国内において広く一般に流通しているもの」について ア 特許法１０１条２号所定の「日本国内において広く一般に流通している もの」とは、典型的には、ねじ、釘、電球、トランジスター等の、日本 国内において広く普及している一般的な製品、すなわち、特注品ではな く、他の用途にも用いることができ、市場において一般に入手可能な状＼n態にある規格品、普及品を意味するものと解するのが相当である。 本件においては、前記(1)アのとおり、被告製品には、購入後に洗濯ネ ットに入れて洗濯用洗浄補助用品を手作りし、洗濯物と一緒に洗濯をす る旨の使用方法が付されている。そして、本件明細書には、洗濯用洗浄 補助用品として用いられる金属マグネシウムの粒子の組成は、金属マグ ネシウム（Ｍｇ）単体を実質的に１００重量％含有するものがより好ま しく（【００２０】）、洗濯洗浄補助用品として用いられる金属マグネシウ ムの粒子の平均粒径は、４．０〜６．０ｍｍであることが最も好ましい （【００２２】）と記載されているところ、前記(1)イのとおり、被告製品 は、これらの点をいずれも満たしている。そうすると、被告製品を洗濯 ネットに封入することにより、必ず本件各発明の構成要件を充足する洗＼n濯用洗浄補助用品が完成するといえるから、被告製品は、本件各発明の 実施にのみ用いる場合を含んでいると認められ、上記のような単なる規 格品や普及品であるということはできない。 以上によれば、被告製品は、「日本国内において広く一般に流通してい るもの」に該当するとは認められない。
イ これに対し、被告は、被告製品に係る金属マグネシウムの粒子と同じ構＼n成を備える金属マグネシウムの粒子が市場に多数流通しており、遅くと も口頭弁論終結時までには、日本国内において広く一般に流通している ものになったといえると主張する。 しかし、「日本国内において広く一般に流通しているもの」の要件は、 市場において一般に入手可能な状態にある規格品、普及品の生産、譲渡＼n等まで間接侵害行為に含めることは取引の安定性の確保の観点から好ま しくないため、間接侵害規定の対象外としたものであり、このような立 法趣旨に照らすと、被告製品が市場において多数流通していたとしても、 これのみをもって、「日本国内において広く一般に流通しているもの」に 該当するということはできない。 したがって、被告の主張は採用することができない。
(4) 主観的要件について
間接侵害の主観的要件を具備すべき時点は、差止請求の関係では、差止請 求訴訟の事実審の口頭弁論終結時である。 そして、前記前提事実(4)のとおり、原告製品は、令和２年１月頃までに は、全国的に周知された商品となっていたこと、本件ウェブページには、被 告製品の購入者によるレビューが記載されているところ、令和２年４月から 同年７月にかけてレビューを記載した購入者４５人のうち、２０人の購入者 が、被告製品をネットに封入して洗濯に使用した旨を記載しており、７人の 購入者が「まぐちゃん」、「マグちゃん」、「洗濯マグちゃん」、「洗濯〇〇ちゃ ん」などと、洗濯用洗浄補助用品である原告製品の名称に言及したと解され る記載をしていることを認めるに足る証拠（甲１１１）が提出されているこ とからすると、被告は、遅くとも口頭弁論終結時までには、被告製品に係る 金属マグネシウムの粒子が、本件各発明が特許発明であること及び被告製品 が本件各発明の実施に用いられることを知ったと認められる（当裁判所に顕 著な事実）。
これに対し、被告は、被告製品については、構成要件１Ａの「網体」に＼nは含まれない、布地の巾着袋等に被告製品を入れて洗濯機に投入して洗濯 を行う使用方法などが想定されていたのであり、被告には被告製品が本件 各発明の実施に用いられることの認識はない旨主張する。 しかし、「網」は、被告が主張する意味のほかにも、「鳥獣や魚などをと るために、糸や針金を編んで造った道具。また、一般に、糸や針金を編ん で造ったもの。」（広辞苑第７版）の意味もあると認められること、本件明 細書においては、「網体」の意義について、「本発明の洗濯用洗浄補助用品 は、複数個の、マグネシウム粒子を、水を透過する網体で封入したもので あるので、使用時には洗濯槽に入れやすく、使用後には洗濯槽から取り出 しやすいものとなっている。」（【００２３】）、「この網体の素材は、耐水性 があるものであれば、各種天然繊維、合成繊維を用いることができるが、 強度が高く、使用後の乾燥が容易で、洗濯時に着色傾向の小さいポリエス テル繊維を用いることが好ましい。」（【００２４】）、「この網体自体の織り 方としては、水を透過するものであれば各種の織り方が採用できる。」（【０ ０２５】）と記載されているのみで、網目の細かさについては言及されてい ないことからすると、被告が主張する使用方法も、本件各発明を実施する 態様による使用方法であることに変わりはないといえる。 したがって、被告が、購入者が構成要件１Ａの「網体」には含まれない、＼n布地の巾着袋等に被告製品を入れて洗濯機に投入して洗濯を行う使用方法 が想定されていたとしても、被告において被告製品が本件各発明の実施に 用いられることの認識があったことを否定する事情とはならなない。

◆判決本文

　1審は４７００万円の損害賠償を認めましたが、控訴審はこれを約5560万円としました。また、1審は102条2項の推定覆滅の割合は完全非公開としましたが、知財高裁は、貢献度９９％＋αと一部非公開としました。また、1審では2項と3項との重畳適用は主張されていません。

(3) 特許法１０２条１項に基づく損害について
ア 適用関係
令和元年法律第３号による改正について 存続期間の満了により、本件特許権１の侵害行為は令和２年３月３１ 日までに終了しているところ、令和元年法律第３号による改正後の特許 法１０２条１項は令和２年４月１日から施行されたものであるが、改正 法附則には経過措置がないことから、本件特許権１の侵害行為には、上 記改正後の特許法１０２条１項が適用される。 一審被告は、改正法を遡及適用せずに旧１項を適用すべきであると主 張するが（前記第２の４(16)参照）、改正後の特許法１０２条１項２号は、 実施相応数量を超える数量又は特定数量（通常実施権を許諾し得た場合 に限る）に応じた実施料相当額を損害の額とするものであるところ、そ の実施相当額の損害が実体法上生じ得ないものとはいえないから、改正 法が実体法上の請求権を新たに創設したものとはいえない。したがって、 同号は、客観的には改正前から損害を構成するといえた実体法上の損害＼nを推定する規定にとどまるものといえるから、一審被告の上記主張を採 用することはできない。
・・・
ウ 「単位数量当たりの利益の額」
原告の製品の１台当たりの限界利益の額が別紙１−１(1)のとおりである ことは、当事者間に争いがない。
エ 「その侵害の行為を組成した物」の譲渡数量等について
販売数
本件では、一審被告による被告表示器Ａ及び被告製品３の生産、譲渡＼n等の行為について間接侵害の成立が認められるが、被告製品３は、被告 表示器ＡにＯＳを提供することによって被告表＼示器Ａと原告の製品と同 等なものを生産するという限度において侵害行為を組成しているもので あるから、特許法１０２条１項の損害を算定するに当たり、被告表示器＼nＡと独立にその譲渡数量を論じる必要はない。 したがって、特許法１０２条１項の損害算定に当たっては、被告表示＼n器Ａの譲渡数量のみを算定基礎とすれば足りる。 そして、平成２５年４月１日から令和２年３月３１日までの被告表示＼n器Ａの販売数が別紙５に記載のとおりであることは、当事者間に争いが ない（なお、被告表示器Ａについては、各月ごとの販売数は明らかでは＼nないので、別紙５のとおり半期ごとの販売数量に基づき、以下、損害額 の算定を行うものとする。また、前記２(2)オのとおり、本件特許権１の 間接侵害が成立するのは平成２５年４月２日以降であるところ、同月１ 日の被告表示器Ａの販売数の有無又はその数量が不明であるが、同日の＼n譲渡等が７年にわたる期間の損害額全体に影響するのはごくわずかであ り、この１日分を含めるか否かの相違は以下の算定の中で吸収され、何 らかの影響を及ぼすことは想定し難いから、同日の販売数を改めて算定 することはせず、別紙５に記載の販売数をそのまま用いることとする。）。
譲渡数量
一審被告は、「その侵害の行為を組成した物」は直接侵害品であると ころ、被告表示器Ａ及び被告製品３を購入した者の全てが本件発明１の＼n実施品（直接侵害品）を生産しているのではないと主張する（前記第２ の４(16)参照）。しかしながら、間接侵害行為は特許権を「侵害するものとみなす」 （特許法１０１条）とされており、そして、特許権侵害の損害の額につ いて、「その侵害の行為を組成した物」（同法１０２条１項）とされてい るところ、前記ア のとおり、間接侵害にも同法１０２条の適用がある と解する以上、「侵害の行為を組成した物」とは間接侵害品を指すもの と解するべきである。
もっとも、特許法１０１条２号に係る間接侵害品たる部品等は、特許 権を侵害しない用途ないし態様で使用することができるものである。そ して、そのような部品等の譲渡は、当該部品等の譲渡等により特許権侵 害が惹起される蓋然性が高いと認められる場合には、譲渡先での使用用 途ないし態様のいかんを問わず、間接侵害行為を構成するが、実際に譲＼n渡先で特許権を侵害する用途ないし態様で使用されていない場合には、 結果的には、間接侵害品の売上げに当該特許権が寄与していない。そう すると、そのような譲渡先については、間接侵害行為がなければ特許権 者の製品が販売できたとはいえないことになり、特許権者等に特許発明 の物の譲渡による得べかりし利益の損害は発生しないので、当該物の譲 渡によって得た利益の額を特許権者等が受けた損害の額と推定すること はできないというべきである。そして、このような場合は同法１０２条 １項１号の「販売することができないとする事情」に該当するものと解 するのが相当である。一審被告の主張は、仮に、直接侵害品の生産に用 いられた数量のみを損害算定の基礎とすべき主張が採用されない場合に は、同一の事情を「販売することができないとする事情」として主張す るとの趣旨も含むものと解され、その限度で採用することができる。 したがって、特許権者等の損害額の算定に当たっては、そのような販 売数量は、特許法１０２条１項の「譲渡数量」から控除されると解する のが相当である。
オ 「販売することができないとする事情」について
販売することができないとする事情（その１）
一審被告は、1)原告の製品が一審原告製のプログラマブル・コントロ ーラにしか接続できないこと、2)一審原告がプログラマブル・コントロ ーラ用表示器の市場において意味のあるシェアを有しておらず、本件発＼n明１の技術的特徴による販売への貢献も極めてわずかであるから、被告 表示器Ａ及び被告製品３の購入者のほとんどは、一審原告以外のメーカ＼nーの製品を購入する、3)原告の製品は本件発明１の実施品ではないから 本件特許権１の侵害によって一審原告に損害が発生する余地はない旨を 主張する（以下、この主張に係る事情を「販売することができないとす る事情（その１）」という。）。
特許法１０２条１項１号の「販売することができないとする事情」と は、侵害行為と特許権者の製品の販売減少との相当因果関係を阻害する 事情をいうものである。
本件発明１の特徴的技術手段は、異常発生時におけるタッチによる接 点検索にすぎず、回路モニタ機能全体ではないことや、従来製品として、＼nモニタ上に表示される異常種類のうち特定のものをタッチして指定する＼nと、その指定された異常種類に対応する異常現象の発生をモニタしたラ ダー回路が表示され、異常種類の原因となるコイルの指定や接点の指定＼nをタッチパネル上の入力画面でデバイス名又はデバイス番号を入力して 行う製品が存在していたことは、前記２(2)イ において認定したとおり である。そうすると、本件発明１に係る機能を全て使用することができ＼nる製品が原告の製品以外に存在していなかったとしても、コイルの指定 や接点の指定をタッチパネル上の入力画面でデバイス名又はデバイス番 号を入力して行う製品は存在しており、そのような製品でも、異常現象 の発生時にラダー回路図面集を参照しなくても真の異常原因を特定した り、原因の特定のために次々にラダー回路を読み出していったりするこ と自体は可能であり、それほど複雑な操作を要するものではないといえ＼nる。さらに、本件発明１の技術的範囲に含まれないものであっても、異 常発生時においてコイル検索のみを実施できるようにし、回路を戻る場 合には検索機能を用いずに戻る機能＼を有する表示装置であれば、異常現＼n象の発生時にラダー回路図面集を参照しなくても真の異常原因を特定し たり、原因の特定のために次々にラダー回路を読み出していったりする という目的を達することに支障があるとは考えにくい。加えて、本件発 明１の特徴的技術手段である接点検索は、原告の製品にですら実施され ていないものであり、この特徴的技術手段が原告の製品の販売に貢献し ていないことは明らかである。しかも、この特徴的手段である接点検索 は、被告表示器Ａ及び被告製品３の多数の機能＼のうち、わずか一点に関 するものであって、その機能の極めて僅少な部分しか占めない。＼n 以上からすると、本件発明１の技術的特徴部分が被告表示器Ａ及び被＼n告製品３の販売数に大きく寄与したものとはおよそ想定し難い。また、 一審原告のプログラマブル表示器(表示装置）における市場シェアは、＼n別紙７−２の「その他」に含まれるにすぎない僅少なものである（甲３ １）上に、原告の製品は、一審原告製のプログラマブル・コントローラ にしか接続できない（争いがない。）のであるから、被告表示器Ａ及び＼n被告製品３が本件発明１の特徴的技術部分を備えないことによってわず かに販売数が減少したとしても、その減少数分を埋め合わせる需要が、 全て一審原告の方に向かうとも想定し難い。 したがって、本件では、被告表示器Ａ及び被告製品３が本件特許１を＼n侵害したことによって原告の製品が販売減少したとの相当因果関係は、 著しい程度で阻害されると認めるべきであり、被告表示器Ａの販売数の＼n９９％について販売することができないとする事情があると認めるのが 相当である。
販売することができないとする事情（その２）
前記エ のとおり、一審被告が直接侵害品の生産に用いられた被告表＼n示器Ａの数量として主張するところは、「販売することができないとす る事情」の一要素として考慮することができるところ、一審被告は、前 記第２の４(16)（原判決第３の１８（被告の主張）(1)ア ｃ）のとおり、 1)輸出の除外、2)プログラマブル・コントローラに接続しない利用態様 の除外、3)一審被告製シーケンサ等に接続する利用態様の割合から算出 される事情、4)対応シーケンサ等に接続する利用態様の割合から算出さ れる事情、5)被告製品１−２についてオプション機能ボートを購入した＼n割合から算出される事情、6)ワンタッチ回路ジャンプ機能を用いるプロ＼nジェクトデータを有する被告表示器Ａの割合から算出される事情を主張＼nする（前記第２の４(16)参照。以下、この主張に係る事情を「販売するこ とができないとする事情（その２）」という。）。
そこで、検討するに、まず、一審被告が把握している被告表示器Ａの＼n輸出台数は、別紙７の１に記載したとおりであること、平成２５年の一 審被告製のプログラマブル表示器の販売数量、販売金額、国内市場シェ＼nアは、同７の２に記載したとおりであること、平成２５年から令和２年 までの一審被告のプログラマブル・コントローラの国内総販売数、国内 市場シェアは、同７の３に記載したとおりであること、一審被告製シー ケンサ（プログラマブル・コントローラ）の販売実績、回路モニタ機能＼nの実行が可能なシーケンサ等の割合は、同７の４に記載のとおりである＼nこと、ＧＴ１５（被告製品１−２）に装着可能なオプション機能＼ボード の販売台数は、別紙７の５に記載のとおりであることが認められ（甲３ １、乙５８ないし６４、弁論の全趣旨）、これに反する証拠はない。 上記認定事実を前提に更に検討すると、1)国外に輸出された被告表示＼n器Ａについては、本件発明１が実施されるのが日本国外となり、属地主 義の原則から本件特許権１の侵害は生じ得ないから、一審被告から開示 された輸出台数は控除するのが相当であるが、その輸出台数を一審被告 は別紙７の１のとおり把握しているとし、これに疑念を差し挟む理由も ないところ、その台数が全体の販売数に占める割合は僅少である。2)プ ログラマブル・コントローラに接続しない被告表示器Ａについても本件＼n特許権１の侵害が生じないところ、その数量は、一審被告すらおおよそ の割合でしか示し得ていないものの（別紙２−１）、前記２(2)エ のと おり、ユーザは高額な機器である被告表示器Ａの機能＼を十全に利用する＼nため回路モニタ機能等を利用しようと合理的に行動するものといえるか＼nら、被告表示器Ａをプログラマブル・コントローラに接続する割合は非＼n常に高くなるものと推認される。3)一審被告製シーケンサ等に接続する 利用態様の割合については、前記２(2)エのとおり、プログラマブル・コ ントローラとプログラマブル表示器とを同一メーカのもので統一する傾＼n向があると推認されることから、一審被告製シーケンサの国内市場シェ ア割合（別紙７−３）に従った割合で被告表示器Ａが一審被告製シーケ＼nンサに接続されるものとするのは不自然であり、当該シェア割合よりは 一定程度高い割合で一審被告製シーケンサと接続されるものと推認する のが相当であるが、他社の製品との組み合わせが僅少であるとまでは認 め難い。4)対応シーケンサ等に接続する利用態様の割合については、被 告表示器Ａがその仕様・機能＼等からみて特定のシーケンサに用いられる とする特別な傾向があることまでもを認めるに足りる証拠はないから、 回路モニタ機能を利用できないシーケンサの販売割合（別紙７−４）は＼nその割合のまま考慮することが相当である。5)被告製品１−２について オプション機能ボートを購入したユーザの割合（最大で約４分の１）に＼nついては、一定の考慮をするものとするが、そもそも被告表示器Ａに占＼nめる被告製品１−２の割合は約●パーセントにすぎないから、いずれに しても、被告表示器Ａ全体の中ではほとんど影響を及ぼさない。最後に、＼n6)ユーザがワンタッチ回路ジャンプ機能を用いるプロジェクトデータを＼n作成する割合については、引用に係る原判決第４の２(2)（本判決前記１ (2)にて補正されたもの）において認定したとおり、一審被告がワンタッ チ回路ジャンプ機能を宣伝のポイントとしていたことや、被告表＼示器Ａ 及び被告製品３を購入等したユーザは回路モニタ機能等を用いることを＼n強く動機付けられ、その機能がインストールされる可能＼性もかなり高い といえること等に照らせば、ワンタッチ回路ジャンプ機能を用いようと＼nする者は相応の数に上るものと考えられるものの、具体的な割合を確定 するに足りる資料はない。
以上の観点から検討するところ、上記1)、2)、5)については、直接侵 害品の生産に用いられる被告表示器Ａの数量に与える影響はわずか、あ＼nるいは少ないが、上記4)及び6)については直接侵害品の生産に用いられ る被告表示器Ａの数量に与える影響はかなり大きく、3)についても少な からぬ影響があるというべきである。なお、ここまでにおいて、これら の事情を独立の要素として考慮したが、例えば、ワンタッチ回路ジャン プ機能を用いるプロジェクトデータを作成するユーザは回路モニタ機能＼ 等を使用できる機器を有しているなど、これらの要素は相互に関連性を 有する場合もあり得る。そこで、このような点も加味して、上記事情を 総合考慮すると、被告表示器Ａの販売数の●●％が直接侵害品の生産に＼nは用いられなかったものと推認することが相当である。したがって、こ の限度において、「販売することができないとする事情」があると認め る。
一審被告の主張について
一審被告は、ユーザからの不具合調査や技術支援の依頼への対応に応 じてユーザから取得しているプロジェクトデータから、本件発明１の実 施品の生産に用いられる被告表示器Ａの数が推定できると主張する（前＼n記第２の４(16)参照）が、これらのプロジェクトデータは、一審被告に対 して技術支援を求めるユーザ、不具合品として製品を返却してきたユー ザ、他社製表示器から一審被告製品に乗り換えたユーザから取得してき＼nたプロジェクトデータというのであって（乙７２）、全くランダム化さ れていないものであり、それらユーザが一審被告の製品を用いるユーザ の平均的な技術水準にあるとは認め難く、その主張を採用することはで きないそのほか一審被告がるる主張するところも、前記 及び の認定を左 右しない。
一審原告の主張について
一審原告は、前記 3)の事情につき、引用に係る原判決第３の１８(1) ア ｃ（本判決前記第２の４(12)で補正されたもの）のとおり、プログラ マブル表示器を他社製のプログラマブル・コントローラに接続する利用＼n態様は僅少である旨主張する。しかしながら、プログラマブル・コント ローラの市場シェアでは下位を占めるが、プログラマブル表示器のシェ＼nアでは上位を占める社があり（乙５８ないし６４）、そのような社のプ ログラマブル表示器は他社製のプログラマブル・コントローラに接続さ＼nれることを前提にされていると考えられる。このような点に鑑みると、 異なる社が製造するプログラマブル表示器とプログラマブル・コントロ＼nーラとを組み合わせることも、当業界としてあり得る対応と推認される。 そうすると、プログラマブル表示器とプログラマブル・コントローラの＼n親和性が好まれるといっても、他社製のものとの組み合わせることが僅 少であるとまでは認められないから、一審原告の上記主張を採用するこ とができない。
また、一審原告は、同ｃ(b)（本判決前記第２の４(12)で補正されたもの） のとおり、1)被告表示器Ａと接続できない場合がある「ＭＥＬＳＥＣ Ｑｎ Ａシリーズ」、「ＭＥＬＳＥＣ Ａシリーズ」、「MELDAS C6/C64」、「MELSE C iQ-Lシリーズ」及び「CNC C80シリーズ」などのシーケンサを購入 したユーザが被告表示器Ａを購入するはずがない、2)単純な使用態様で あるスタンドアローン向けのシーケンサに回路モニタ機能等を有する高＼n額な被告表示器Ａを接続するユーザはいない旨主張するが、上記1)につ いていえば、仮に、一審原告の指摘するシーケンサが被告表示器Ａと接＼n続できないとしても、別紙７の４のとおり、一審被告製シーケンサ全体 に占めるその販売割合は●ないし●●●％と極めて僅少であって全体的 な傾向を全く左右させないものであるし、上記2)についていえば、一審 被告が主張するように言い切ることができることを認めるに足りる証拠 はない。そのほか一審原告がるる主張するところも、前記 及び の認定を左 右しない。
以上のとおり「販売することができないとする事情（その１）」とし て、主に本件発明１の売上げへの貢献に関する観点からの９９％の控除 と「販売することができないとする事情（その２）」として、直接侵害 品の生産に用いられていないとの観点からの●●％の控除が認められ、 両者は独立して考慮できる控除要素であるから、結局、別紙８に記載の とおり、被告表示器Ａの譲渡数量から、９９％の譲渡数量を控除し、更＼nにその数量から●●％の譲渡数量を控除した数量（控除数量は、●●● ●％となる。）について「販売することがのできないとする事情」を認 めるのが相当である（この数値は、一審原告が自認する５９／６０≒０．９８ ３を下回るものではない。）。
カ 特許法１０２条１項１号の損害
前記イないしオの判断を踏まえると、特許法１０２条１項１号に基づく 一審原告の損害額は、別紙８のとおり、５０６２万９２０５円と認めるの が相当である。
キ 特許法１０２条１項２号の損害
特許法１０２条１項２号は、特定数量がある場合、その数量に応じた実 施料に相当する額を損害の額とすることができると定める一方で、同号括 弧書きは、特許権者等が当該特許権者等の特許権について実施権の許諾を し得たと認められない部分を除く部分を除外しているから、侵害者の侵害 行為により特許権者がライセンスの機会を喪失したとはいえない場合には 実施料に相当する額の逸失利益が生じるものではないことが規定されてい る。
前記オのとおり、本件において認められた特定数量は本件発明１の特徴 的技術部分が被告表示器Ａ及び被告製品３の販売量に貢献しているとは認＼nめられない数量、機能上の制約あるいは一審原告のシェア割合からみてユ＼nーザの需要が原告の製品に向かず、一審原告以外の他社への購入に振り向 けられる数量、直接侵害品の生産に向けられず本件発明１の技術的範囲に 属しない表示器となる数量を合わせたものであるから、そのように本件発＼n明１が販売数量に貢献し得ていない製品や一審被告以外の他社が販売する 製品について、一審原告が一審被告に本件発明１をライセンスし得るとは 認められない。そうすると、特許法１０２条１項２号の損害を認めることはできない。
(4) 特許法１０２条２項に基づく損害について
ア 本件の間接侵害への特許法１０２条２項の適用の可否
特許法１０２条２項は、侵害者が侵害行為により受けた利益の額を特許 権者等が受けた損害の額と推定すると定めるところ、この規定の趣旨は先 に同条１項について述べたのと同様であると解される。したがって、先に 同条１項について述べたのと同様の考え方の下に、本件において同条２項 の適用を肯定するのが相当である。
イ 侵害者が侵害の行為により受けた利益の額
平成２５年４月から令和２年３月までの被告表示器Ａ及び被告製品３の＼n販売額が別紙３ないし６に記載されたとおりであること、被告表示器Ａの＼n限界利益率が２０パーセントを下らないこと、被告製品３の限界利益率が 原判決別紙「被告の変動費の内訳、加重平均値及び限界利益率」に記載さ れたとおりであることは、当事者間に争いがない。
ウ 推定覆滅事由について
特許法１０２条２項は推定規定であるから、侵害者の側で、侵害者が 得た利益の一部又は全部について、特許権者が受けた損害との相当因果 関係が欠けることを主張立証した場合には、その限度で上記推定は覆滅 されるものと解される。ここで、特許法１０１条２号の間接侵害品が実際には直接侵害品の生産に用いられることがなかった場合には、結果的にみれば、当該間接侵 害品の譲渡行為がなければ特許発明の物を譲渡することができたという 関係にはなく、特許権者に特許発明の物の譲渡により得べかりし利益の 損害は発生しないので、当該物の譲渡によって得た利益の額を特許権者 が受けた損害の額と推定することはできないというべきであるから、こ のような場合は同法１０２条２項の推定を覆す事情に該当するものと解 するのが相当である。そうすると、先に特許法１０２条１項１号につい て述べた事情（前記(3)オ 。以下「推定覆滅事由（その１）」という。） は、特許法１０２条２項の推定覆事由として捉えることができるから、 被告表示器Ａ及び被告製品３の利益の９９％について覆滅事由があると＼n認めるのが相当である。さらに、被告表示器Ａ及び被告製品３のうち、＼n直接侵害品の生産に用いられなかった分については一審原告の受けた損 害額であるとの推定を覆す事情（以下「推定覆滅事由（その２）」とい う。）があるというべきであるところ、直接侵害品の生産に用いられな かった被告表示器Ａの数は、前記(3)オ と同旨の理由により、全体の● ●％に及ぶと認められるから、●●％の利益について推定が覆滅される ものと認めるのが相当である。また、被告製品３についても、直接侵害 品の生産に用いられたものと、そうではないものとが生じるが、特にど ちらかに偏るべき事情はうかがわれないから、そのインストール先の表＼n示器Ａと同様の割合で、その●●％の利益について推定が覆滅されるも のと認めるのが相当である。
以上のとおりであり、推定覆滅事由（その１）として、主に本件発明 １の売上げへ貢献に関する観点から導いた９９％の減額と推定覆滅事由 （その２）として、直接侵害品の生産に用いられているかの観点から導 いた●●％の減額が認められ、両者は独立して考慮できる減額要素であ るから、結局、受けた利益のうち、●●●●％の額について推定覆滅事 由を認めるのが相当である（この数値は、一審原告が自認する５９／６０ ≒０．９８３を下回るものではない。）。
エ 特許法１０２条２項の損害
前記イ及びウの判断を踏まえると、特許法１０２条２項に基づく一審原 告の損害額は、別紙９のとおり、合計２４２４万７０８０円と認めるのが 相当である。
オ 特許法１０２条３項の重畳適用について
仮に、特許法の解釈上、特許法１０２条２項と３項の重畳適用が排除さ れていないとしても、その適用は同条１項２号の趣旨にかなったものとな るのが相当と思料されるべきところ、本件においては、同条２項の覆滅事 由は前記ウ 及び のとおり、そもそも同条１項２号の適用のない場合で あるから、同条３項を重畳適用できる事案ではない。 したがって、いずれにせよ、一審原告の上記主張を採用することはでき ないものである。
(5) 小括
前記(3)及び(4)の判断を踏まえると、前記(3)にて認定の特許法１０２条１項 に基づく原告の損害額（５０６２万９２０５円）の方が高いことから、その 額を一審原告の損害と認める。
(6) 弁護士費用
一審原告は本件訴訟の追行等を原告訴訟代理人に委任したところ（当裁判 所に顕著な事実）、一審被告の特許権侵害行為と相当因果関係のある弁護士 費用は、５００万円と認めるのが相当である。

◆判決本文

原審はこちら。

◆平成27(ワ)8974

　海外サーバからのサービス提供が特許発明の技術的範囲に属する場合に、1審は属地主義の原則からこれを認めませんでしたが、知財高裁2部は、日本特許の効力を認めました。

我が国は、特許権について、いわゆる属地主義の原則を採用しており、これによれば、日本国の特許権は、日本国の領域内においてのみ効力を有するものである（最高裁平成７年（オ）第１９８８号同９年７月１日第三小法廷判決・民集５１巻６号２２９９頁、前掲最高裁平成１４年９月２６日第一小法廷判決参照）。そして、本件配信を形式的かつ分析的にみれば、被控訴人ら各プログラムが米国の領域内にある電気通信回線（被控訴人ら各プログラムが格納されているサーバを含む。）上を伝送される場合、日本国の領域内にある電気通信回線（ユーザが使用する端末装置を含む。）上を伝送される場合、日本国の領域内でも米国の領域内でもない地にある電気通信回線上を伝送される場合等を観念することができ、本件通信の全てが日本国の領域内で完結していない面があることは否めない。
しかしながら、本件発明１−９及び１０のようにネットワークを通じて送信され得る発明につき特許権侵害が成立するために、問題となる提供行為が形式的にも全て日本国の領域内で完結することが必要であるとすると、そのような発明を実施しようとする者は、サーバ等の一部の設備を国外に移転するなどして容易に特許権侵害の責任を免れることとなってしまうところ、数多くの有用なネットワーク関連発明が存在する現代のデジタル社会において、かかる潜脱的な行為を許容することは著しく正義に反するというべきである。他方、特許発明の実施行為につき、形式的にはその全ての要素が日本国の領域内で完結するものでないとしても、実質的かつ全体的にみて、それが日本国の領域内で行われたと評価し得るものであれば、これに日本国の特許権の効力を及ぼしても、前記の属地主義には反しないと解される。
したがって、問題となる提供行為については、当該提供が日本国の領域外で行われる部分と領域内で行われる部分とに明確かつ容易に区別できるか、当該提供の制御が日本国の領域内で行われているか、当該提供が日本国の領域内に所在する顧客等に向けられたものか、当該提供によって得られる特許発明の効果が日本国の領域内において発現しているかなどの諸事情を考慮し、当該提供が実質的かつ全体的にみて、日本国の領域内で行われたものと評価し得るときは、日本国特許法にいう「提供」に該当すると解するのが相当である。
ｃ これを本件についてみると、本件配信は、日本国の領域内に所在するユーザが被控訴人ら各サービスに係るウェブサイトにアクセスすることにより開始され、完結されるものであって（甲３ないし５、４４、４６、４７、丙１ないし３）、本件配信につき日本国の領域外で行われる部分と日本国の領域内で行われる部分とを明確かつ容易に区別することは困難であるし、本件配信の制御は、日本国の領域内に所在するユーザによって行われるものであり、また、本件配信は、動画の視聴を欲する日本国の領域内に所在するユーザに向けられたものである。さらに、本件配信によって初めて、日本国の領域内に所在するユーザは、コメントを付すなどした本件発明１−９及び１０に係る動画を視聴することができるのであって、本件配信により得られる本件発明１−９及び１０の効果は、日本国の領域内において発現している。これらの事情に照らすと、本件配信は、その一部に日本国の領域外で行われる部分があるとしても、これを実質的かつ全体的に考察すれば、日本国の領域内で行われたものと評価するのが相当である。
ｄ 以上によれば、本件配信は、日本国特許法２条３項１号にいう「提供」に該当する。
なお、これは、以下に検討する被控訴人らのその余の不法行為（形式的にはその一部が日本国の領域外で行われるもの）についても当てはまるものである。
ｅ 被控訴人らは、被控訴人ら各プログラムは米国内のサーバから自動的に配信されるものであり、提供行為は米国の領域内で完結しているから、本件配信は日本国特許法にいう「提供」に当たらない旨主張するが、上記説示したところに照らすと、これを採用することはできない。
(ウ) 以上のとおりであるから、被控訴人らは、本件配信をすることにより、被控訴人ら各プログラムの提供をしているといえる（特許法２条３項１号）。
イ 被控訴人ら各プログラムの提供の申出被控訴人らは、被控訴人ら各サービス（令和２年９月２５日以降は被控訴人らサービス１。以下同じ。）の提供のため、ウェブサイトを設けて多数の動画コンテンツのサムネイル又はリンクを表＼示しているところ（甲３ないし５）、これは、「提供の申出」に該当する（特許法２条３項１号）。＼n
ウ 被控訴人ら各装置の生産
被控訴人らは、被控訴人ら各サービスの提供に際し、インターネットを介して日本国内に所在するユーザの端末装置に被控訴人ら各プログラムを配信しており、また、被控訴人ら各プログラムは、ユーザが被控訴人ら各サービスのウェブサイトにアクセスすることにより、ユーザの端末装置にインストールされるものである（前記３(2)イ、被控訴人らが主張する被控訴人ら各サービスの内容）。そうすると、被控訴人らによる本件配信及びユーザによる上記インストールにより、被控訴人ら各装置（令和２年９月２５日以降は被控訴人ら装置１。以下同じ。）が生産されるものと認められる。そして、被控訴人ら各サービス、被控訴人ら各プログラム及び被控訴人ら各装置の内容並びに弁論の全趣旨に照らすと、被控訴人ら各プログラムは、被控訴人ら各装置の生産にのみ用いられる物であると認めるのが相当であり、また、被控訴人らが業として本件配信を行っていることは明らかであるから、被控訴人らによる本件配信は、特許法１０１条１号により、本件特許権１を侵害するものとみなされる。
エ 被控訴人ら各装置の使用
上記ウのとおり、被控訴人ら各プログラムは、ユーザが被控訴人ら各サービスのウェブサイトにアクセスすることにより、ユーザの端末装置にインストールされるものであるし、被控訴人ら各装置を本件発明１の作用効果を奏する態様で用いるのは、動画やコメントを視聴するユーザであるから、被控訴人ら各装置の使用の主体は、ユーザであると認めるのが相当である。控訴人が主張するように被控訴人ら各装置の使用の主体が被控訴人らであると認めることはできない。
オ 被控訴人ら各プログラムの生産（端末装置における複製）
控訴人は、本件配信によりユーザの端末装置上に被控訴人ら各プログラムが複製され、これをもって、被控訴人らは被控訴人ら各プログラムを生産していると主張する。しかしながら、上記ウのとおり、被控訴人ら各プログラムは、ユーザが被控訴人ら各サービスのウェブサイトにアクセスすることにより、ユーザの端末装置にインストールされるものであるから、ユーザの端末装置上において被控訴人ら各プログラムを複製している主体は、ユーザであると認めるのが相当である。控訴人の上記主張は、採用することができない。
カ 被控訴人ら各プログラムの生産（開発）
前記(1)カ及び(2)のとおり、被控訴人ＨＰＳは、被控訴人ＦＣ２と共同して、被控訴人らプログラム１を開発したものと認められるところ、これが被控訴人らプログラム１の生産に当たることは明らかである（特許法２条３項１号）。他方、前記(1)ケ及びサのとおり、被控訴人ＦＣ２は、被控訴人らサービス２及び３を第三者から譲り受け、ユーザに対する提供を開始したものと認められ、その他、被控訴人らが被控訴人らプログラム２又は３を開発したものと認めるに足りる証拠はないから、被控訴人らプログラム２及び３については、被控訴人らがこれを生産したということはできない。この点に関し、控訴人は、証拠（甲２９の１及び２、３０、３６、３７）を根拠に、被控訴人らは被控訴人らサービス２及び３につき各種機能の追加をしているのであるから、被控訴人らが被控訴人らプログラム２及び３の開発をしていることは明らかである旨主張する。しかしながら、これらの証拠により認められる被控訴人らサービス２及び３のアップデートの内容が本件発明１−９又は１−１０の技術的範囲に属すると認めるに足りる証拠はないから、これらのアップデートをもって、被控訴人らが本件特許権１を侵害する態様で被控訴人らプログラム２又は３を開発したと認めることはできない。＼n
キ 被控訴人ら各プログラムの生産（アップデートの際の複製）
控訴人は、被控訴人らは上記カのとおりの各種機能の追加を行う際、被控訴人ら各プログラムを複製して生産したと主張するが、被控訴人らがこれらのアップデートの際に本件特許権１を侵害する態様で被控訴人ら各プログラムを複製したものと認めるに足りる証拠はない。＼n
ク 被控訴人ら各プログラムの譲渡及び譲渡の申出（被控訴人ＨＰＳによる被控訴人ら各プログラムの納品）＼n
前記(1)によると、被控訴人ＨＰＳは、被控訴人らプログラム１を開発し、これを被控訴人ＦＣ２に納品したものと認められるが、前記(2)のとおり、被控訴人らが互いに意思を通じ合い、相互の行為を利用し、共同して被控訴人らプログラム１を開発し、被控訴人ら各サービスを運営するなどしてきたものと認められることに照らすと、被控訴人ＨＰＳが被控訴人ＦＣ２に対して被控訴人らプログラム１を納品する行為は、共同侵害者間の内部行為であると評価することができるから、これを独立した実施行為とみるのは相当でない。なお、前記(1)ケ及びサのとおりであるから、被控訴人ＨＰＳが被控訴人ＦＣ２ に対し被控訴人らプログラム２又は３を納品した事実を認めることはできない。
(5) 小括
以上によると、被控訴人らには、被控訴人らプログラム１の生産並びに被控訴人ら各プログラムの提供及び提供の申出を行うことによる本件特許権１の直接侵害と被控訴人ら各プログラムの提供を行うことによる本件特許権１の間接侵害が成立し、被控訴人らは、これらの侵害行為によって控訴人に生じた損害を連帯して賠償する責任を負うというべきである。＼n
１５ 争点７（差止請求及び抹消請求の可否）について
(1) 前記１４(4)のとおり、被控訴人らは、被控訴人らサービス１に関し、本件特許権１を侵害する者に該当する。 もっとも、前記１４(4)のとおり、被控訴人らは、被控訴人ら装置１の生産又は使用をしている者ではなく、そのような行為に及ぶおそれがある者でもないと認められるから、この点については、被控訴人らが本件特許権１を侵害する者又は侵害するおそれがある者に該当するということはできず、被控訴人ら装置１の生産又は使用の差止請求は理由がない。 そうすると、被控訴人らサービス１については、被控訴人らに対し、被控訴人らプログラム１の生産、譲渡等及び譲渡等の申出の差止め並びに被控訴人らプログラム１の抹消を命じるのが相当である。＼n
(2)ア 前記１４(1)トのとおり、被控訴人ＦＣ２は、ＳＮ社に対し、令和２年９月２５日、被控訴人らサービス２及び３に係る事業を譲渡したものである。そうすると、現時点においては、被控訴人らがユーザに対し被控訴人らサービス２及び３の提供をするおそれはなくなったというべきであるから、被控訴人らサービス２及び３について、被控訴人らが本件特許権１を侵害する者又は侵害するおそれがある者に該当するということはできず、被控訴人ら装置２及び３の生産又は使用並びに被控訴人らプログラム２及び３の生産、譲渡等及び譲渡等の申出の差止請求は理由がない。もっとも、前記１４(1)の事実及び弁論の全趣旨によると、被控訴人らが現時点においても被控訴人らプログラム２及び３を所持している蓋然性は高いと認められるから、侵害の予防のため、被控訴人らに対し、被控訴人らプログラム２及び３の抹消を命じるのが相当である。＼n
イ 控訴人は、被控訴人らサービス２及び３の事業譲渡に係る契約書に多数の不備があることを根拠に、当該事業譲渡はされていない旨主張する。確かに、乙９９の１の契約書には英文表記等の観点から幾つかの不備が認められるが、そのことのみをもって、当該事業譲渡の事実を否定することはできない。また、控訴人は、ＳＮ社が被控訴人らに対し被控訴人らサービス２及び３の再譲渡をする可能＼性があるとも主張するが、そのような事実を認めるに足りる証拠はない。したがって、控訴人のこれらの主張を採用することはできない。
(3) 以上によると、控訴人の被控訴人らに対する差止請求及び抹消請求は、被控訴人らプログラム１の生産、譲渡等及び譲渡等の申出の差止め並びに被控訴人ら各プログラムの抹消の限度で認容するのが相当である。＼n
なお、被控訴人らは、本件において認容される損害賠償請求の額に照らすと、控訴人が差止め及び抹消を求めることは権利の濫用に該当する旨主張する。しかしながら、当裁判所が認容する損害賠償請求の額（１億円及びこれに対する遅延損害金）に加え、被控訴人らによる本件特許権１の侵害の態様、現在における侵害の危険等にも照らすと、控訴人において差止め及び抹消を求めることが権利の濫用に該当すると評価することはできない。 また、被控訴人らは、被控訴人らサービス１のうちＦＬＡＳＨ版に係るものについては、公開が停止されたため、これに係る差止め及び抹消を求めることはできない旨主張する。しかしながら、仮に、被控訴人らが被控訴人らサービス１のうちＦＬＡＳＨ版に係るものの公開を停止したとしても、被控訴人らサービス１に関し、当裁判所が差止めを命じるのは、被控訴人らプログラム１の生産、譲渡等及び譲渡等の申出であり、また、当裁判所が抹消を命じるのは、被控訴人らプログラム１であり、被控訴人らプログラム１は、別紙被控訴人らプログラム目録記載１のとおりに特定されるものであるところ、当該特定に当たり、ＦＬＡＳＨ版であるか否かは問題とされていないのであるから、差止め及び抹消を命じる主文１項(1)及び(2)の対象たる被控訴人らプログラム１からＦＬＡＳＨ版に係るものを除外する必要はない。

◆判決本文

1審はこちらです。１審では、第１，第２の表示欄の大きさを特定した構＼成が非充足と判断されています。

◆平成28(ワ)38565
以上のとおり，「第１の表示欄」は動画を表＼示するために確保された領域（動画表示可能＼領域），「第２の表示欄」はコメントを表＼示するために確保された領域（コメント表示可能＼領域）であり，「第２の表示欄」は「第１の表＼示欄」よりも大きいサイズでいずれも固定された領域であると解されるところ，被告ら各装置においては，動画表示可能＼領域（被告ら装置１における「ＳｔａｇｅオブジェクトＡ」，被告ら装置２及び３における＜ｉｆｌａｍｅ＞要素又は＜ｖｉｄｅｏ＞要素）とコメント表示可能＼領域（被告ら装置１における「ＣｏｍｍｅｎｔＤｉｓｐｌａｙオブジェクトＤ」，被告ら装置２及び３における＜ｃａｎｖａｓ＞要素）は同一のサイズであるから，被告ら各装置は，「第１の表示欄」及び「第２の表＼示欄」に相当する構成を有するとは認められない。＼n 今回侵害となった特許4734471 https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-4734471/9085C128B7ED7D57F6C2F09D9BE4FCB496E638331DB9EC7ADE1E3A44999A3878/15/ja １審と同じく侵害とはならなかった特許4695583 https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-4695583/7294651F33633E1EBF3DEC66FAE0ECAD878D19E1829C378FC81D26BBD0A4263B/15/ja

　ＣＳ関連発明についての特許権侵害事件です。東京地裁40部は、無効理由ありとして、権利行使不能と判断しました。本件発明は「〜表＼示方法」であり、被告地図プログラムの配信が、特許法１０１条４号の「その方法の使用にのみ用いる物」に該当するかの争点については無効理由ありとしたことで判断されていません。

原告らは、乙２２文献には、「枠要素」に相当する構成や画像を「当＼nてはめ」る構成の開示がないと主張する。＼n
そこで検討するに、乙２２文献には、1)Ｗｅｂクライアントの記憶 装置につき、「記憶装置２は、…表示装置３に地図を表＼示するために 必要なデータ種別及びデータ領域を管理する管理テーブルとサーバー ４から送信されてきた地図データを格納するものである。」、「管理 テーブルは、データ種別管理テーブルとデータ領域管理テーブルから なる。…データ領域管理テーブルは、データ領域のメッシュ番号とデ ータ種別のレイヤー番号により記憶装置２に格納された地図データを 管理するものであり」（段落【００１０】）という記載が認められ、 2)メッシュ番号につき、「図２に示すように地図データを表示する領＼n域（メッシュ）が識別できるデータ領域のメッシュ番号」（段落【０ ０１４】）、「メッシュ番号は、地図のデータの範囲を含む矩形領域 を任意の矩形サイズで分割した領域に振られる番号であり、例えば北 海道の地図データを作成する場合の、メッシュ番号の採番状況を示し たのが図９である。」（段落【００２６】）という記載が認められ、 3)表示領域につき、「Ｗｅｂクライアントからの地図データ要求では、＼n図８に示すように…１データの表示領域（メッシュ番号）を指定する＼n形式で、複数回の要求を行うことによって、必要範囲の地図データを Ｗｅｂサーバーから取得する。」（段落【００２４】）、「１データ の表示領域の指定には、メッシュ・レイヤーインデックスファイルで＼n管理するこのメッシュ番号を指定する。このことにより、表示領域を＼n直ちに指示することが可能となる。座標単位は、任意に決定されるマ＼nクロ座標であるが、原点位置（座標０，０）の緯度・経度とメッシュ の矩形サイズ（距離）は地図データ作成時に指定するため、各メッシ ュ原点（左下座標）の緯度・経度は計算により求められる。」（段落 【００２６】）という記載が認められ、4)地図の表示につき、「地図＼nデータを取得できたものから地図の描画処理を行うため、画面上の地 図表示領域には徐々に地図が表＼示されていく」（段落【００３２】） という記載が認められる。
上記各記載に加えて、【図１】、【図２】、【図８】、【図９】、 【図１１】の記載を併せ考慮すれば、表示領域は、原点位置が計算に＼nより求められるものであること、Ｗｅｂクライアントは、地図データ を表示するための矩形領域を識別するメッシュ番号の指定により、必＼n要範囲の地図データをＷｅｂサーバーから取得し、表示領域を指示す＼nること、取得された地図データは、メッシュ番号のある管理テーブル とは別の場所で記憶され、描画処理により、地図が画面上の表示領域＼nに表示されること、以上の内容が乙２２文献により理解されるものと＼n認められる。 そうすると、乙２２文献における「表示領域」は、メッシュ分割し＼nた地図データを指定してＷｅｂクライアントのディスプレイ表示の所＼n定の位置に地図を表示させるためのものであるから、乙２２文献には、＼n本件各発明における画像を「当てはめ」る「枠要素」に相当する構成＼nが開示されていると認めるのが相当である。
ｂ これに対し、原告らは、乙２２文献における「地図データ」は、数 値データ（ベクターデータ）であるから、これに基づき表示を行う場＼n合に「当てはめ」を行う「領域」をビューアに設定する必要はないと 主張する。しかしながら、上記にいう必要性の問題は、構成が開示さ＼nれているかどうかという問題とは、必ずしも同一の事柄ではなく、乙 ２２文献における「地図データ」がベクターデータであることは、上 記発明の認定を左右するものではない。
●（省略）●
のみならず、乙２２文献の「地図データ」がベクターデータである としても、これをいわゆるラスターデータに置き換えることは、技術 説明会における当事者双方の口頭議論の結果及び専門委員３名の各説 明内容を踏まえると、当時の技術常識に照らし、当業者が適宜になし 得る事項にすぎず実質的相違点に当たらず、又は明らかに容易に想到 することができるものといえる。そうすると、被告の主張はその趣旨 をいうものとして相当であり、原告らの主張は、結論において進歩性 の判断を左右するものとはいえない。
ｃ 原告らは、乙２２文献に地図データを「枠要素」に「当てはめ」て 表示する構＼成の開示がないことを前提に、乙２２文献には「表示でき＼nる状態」の開示はないと主張するが、乙２２文献には、画像を「当て はめ」る「枠要素」に相当する構成の開示があることは、上記におい＼nて説示したとおりであり、原告らの主張は、前提を欠く。

◆判決本文

　CS関連発明について、キッティング作業を行うことでいずれかのプログラムが解放されて稼働するコンピュータについて、起動していない製品については、特101条の「その物の生産に用いる物」「その物の生産にのみ用いる物」ではないと判断されました。

イ 特許法１０１条１号について
　間接侵害について検討するに、特許法１０１条１号の「その物の生産にのみ用い る物」とは、抽象的ないし試験的な使用の可能性では足らず、社会通念上、経済的、＼n商業的ないしは実用的観点からみて、特許発明に係る物の生産に使用する以外の他 の用途がないことをいうと解するのが相当である。 被告製品2)には、被告システムに使用される以外に、社会通念上、経済的、商業 的ないしは実用的であると認められる他の用途があるとはいえないから、被告製品 2)は「その物の生産にのみ用いる物」に該当する。
　被告らは、被告製品には、本件仕様2)のみならず、本件仕様1)及び3)があること、 被告製品は蒸気タービン発電システムの計測器として使用されていること、被告製 品のメイン基板として使用されているコンピュータは汎用的な小型コンピュータで あることから、拡張ボードと組み合わせることにより種々の用途に使用することが できることを指摘して、被告製品には他の用途がある旨を主張する。 しかし、被告システムに使用され、本件特許権侵害が問題となるのは被告製品のうち本件仕様2)に係るプログラムが現に稼働したものに限られるところ、前提事実(4)及び前記２ (1)のとおり、被告製品にインストールされている本件仕様1)〜3)に係るプログラ ムに対してキッティング作業を行うことでいずれかのプログラムが解放されて稼働 することになるが、同作業は被告フィールドロジック以外の者が行うことができず、 いったん設定された仕様の変更も、被告フィールドロジックが特殊ツールを使って 同作業を行い、再設定済みの機器を現地に送付するほかないのである。 そうであれば、本件仕様2)が稼働していない被告製品（本件仕様1)ないし3)のいずれも稼働していない製品も含む。）に関しては、被告システムに使用されるとはいえないから、「その物の生産にのみ用いる物」（特許法１０１条１号）ないし「その物の生産に用いる物」（同条２号）に該当するとはいえない。
また、本件仕様1)ないし3)のいずれも稼働していない被告製品について、顧客の要望に応じて被告フィールドロジックが本件仕様1)又は3)に係るプログラムを解放する可能性はあり、そのような態様での被告製品の使用が、社会通念上、経済的、商業的ないしは実用的な用途でないとも認められない。＼n
　一方、本件仕様2)に係るプログラムが現に稼働した被告製品2)については、前記のとおり、被告システムに使用されるものと認められるところ、被告製品2)の使用を続けながら、本件仕様1)又は3)に係るプログラムが稼働する使用を行うことはできないから、かかる使用を被告製品2)の他の用途ということはできないし、その他、被告らが指摘する用途は、いずれも被告製品2)の用途以外のものであるから、被告らの主張は採用できない。なお、被告らは、被告製品のうち本件仕様2)を稼働させた場合、太陽光発電システムのほかにも風力発電システム及び小水力発電システムにも使用される旨を主張するが、これを裏付ける証拠はなく、実用的な用途であるとは認められない。
ウ 前記イのとおり、本件仕様2)が稼働していない被告製品は、特許法１０１条 ２号の「その物の生産に用いる物」に該当しない。また、本件仕様2)が稼働してい る被告製品2)については、同号に基づく間接侵害の成否を検討するまでもなく、前 記イのとおり、同条１号に基づく間接侵害が成立するものと認められる。

◆判決本文

　1審では方法クレームについても、物クレームと同じく「連通可能な室」として、構＼成要件を具備しないと判断されました。これに対して、知財高裁は方法クレームについては「室」の意義について「連通可能な」という要件がないものも含むとして、方法クレームの侵害と判断しました。

「室」という語は，一般的には，「へや」すなわち「物を入れる所」などを 意味する語であるところ（甲２７），構成要件１Ａ及び２Ａの文言のほか，前記２(2)の本件各訂正発明の概要及び前記(1)の本件各訂正発明の課題を踏まえると，構成要件１Ａ及び２Ａの「複数の室を有する輸液容器」の要件は，複数の輸液を混合＼nするのに用いられる従来技術であるそのような輸液容器を用いる輸液製剤であるこ とを示すことによって，本件訂正発明１及び２の対象となる範囲を明らかにするも のである。本件各訂正発明の課題は，そのような輸液容器を用いて，あらかじめ微 量金属元素を用時に混入可能な形で保存してある輸液製剤で，含硫化合物を含む溶液を一室に充填した場合であっても微量金属元素が安定に存在している輸液製剤を＼n提供することにあるから，本件各訂正発明における「室」の意義の解釈に当たって は，上記の一般的な意義のほか，輸液容器における「室」の意義も考慮するのが相 当である。
そこで検討すると，本件特許の出願当時には，輸液容器全体の構成の中で基礎となる一連の部材によって構＼成される空間であって，輸液を他の輸液と分離して収容しておくための仕切られた空間を「室」と呼んだ上で（乙３１），その「室」の中に 収納される，薬剤を収容する構成部材を「容器」と呼んだり（甲２５，乙１７），その「室」の外側に付加して空間を構＼成する部材を「被覆部材」と呼んだり（乙１６），その「室」に連通される「ポート部材」が薬剤を収容し得る機能を備えるものとしたり（乙１２），その「室」を分割したものを「区画室」と呼んだり（乙５）すると＼nいった例があった。本件特許の出願後も，上記基礎となる一連の部材によって構成される「室」の中に収納される，薬液を収容する構＼成部材を「容器」や「袋」などと呼ぶ例が複数みられるが（甲１４，１５，乙１９），そのように，輸液等を収容す るという機能を有する部分を指す語として「室」以外の語が加えられている中においても，「室」という語は，基本的に，輸液容器全体の構＼成の中で基礎となる一連の部材によって構成される空間であって，輸液を他の輸液と分離して収容しておくために仕切られた相対的に大きな空間を指すものとして用いられ，「容器」や「袋」の＼n付加の有無にかかわらず，そのような「室」が複数あるものが「複室輸液容器」な どと呼ばれていたことがうかがわれる（なお，上記のうち，甲１５は，大きな「隔 室」の中に「内袋」があり，その「内袋」が更に複数の「薬剤収容室」で構成されているというものであり，「室」の中に「室」があるという点では，やや珍しいもの＼nともみられるが，各「隔室」と各「薬剤収容室」は，あくまでそれぞれ一連の部材 によって構成されている。）。そして，上記のような「室」の理解は，本件明細書の記載とも整合的である。＼n
(ｲ) 上記(ｱ)の点を踏まえると，構成要件１Ａ及び２Ａにいう「室」についても，輸液容器全体の構＼成の中で基礎となる一連の部材によって構成される空間であって，＼n輸液を他の輸液と分離して収容しておくための仕切られた相対的に大きな空間をい うものと解するのが相当である。
イ 「外部からの押圧によって連通可能な隔壁手段で区画されている複数の室を有する輸液容器」について＼n
もっとも，本件訂正発明１の構成要件１Ａ及び本件訂正発明２の構＼成要件２Ａに おいては，「複数の室を有する輸液容器」の前に，「外部からの押圧によって連通可 能な隔壁手段で区画されている」との特定が付加されている。そうすると，上記特定により，「室」が「連通可能＼な」ものであることが明確にされているというべきであるから，構成要件１Ａ及び２Ａにおける「室」については，「外部からの押圧によって連通可能＼な」ものであることを要するものである。
ウ 被控訴人製品について
(ｱ) 「室」について
ａ 先に引用した原判決の「事実及び理由」中の第２の１(7)ア及び弁論の全趣旨 によると，被控訴人製品に係る輸液容器について，その構成の中で基礎となる一連の部材によって構＼成される空間は，大室及び中室を直接構成するとともに小室Ｔ及＼nび小室Ｖの外側を構成する一連の部材によって構＼成される空間であるといえる。
ｂ もっとも，小室Ｔに関しては，外側の樹脂フィルムによって構成される空間が，上記のとおり輸液容器全体の構＼成の中で基礎となる一連の部材によって構成さ＼nれる空間である一方で，連通時にも，内側の樹脂フィルムによって構成される空間（本件袋）にのみ輸液が通じることとされており，小室Ｔの外側の樹脂フィルムに＼nよって構成される空間に輸液が直接触れることがない。そのため，小室Ｔの外側の樹脂フィルムによって構＼成される空間が，前記の「室」の理解のうち，輸液を他の輸液と分離して収容しておくための仕切られた相対的に大きな空間に当たるかどう かが問題となり得る。 しかし，輸液容器全体の構成を踏まえると，被控訴人製品における小室Ｔは，外側の樹脂フィルムによって構＼成される空間の中に，内側の樹脂フィルムによって構＼n成される空間（本件袋）を内包するという二重の構造になっているにすぎず，輸液を他の輸液と分離して収容しておくための空間としての構＼成において，外側の樹脂フィルムと内側の樹脂フィルムとの間に機能の優劣等があるとはみられない。この点，小室Ｔと中室との間の接着部について，内側の樹脂フィルムの接着を剥離した＼n場合のみならず，外側の樹脂フィルムの接着のみを剥離した場合であっても小室Ｔ の外側のフィルムの内側の空間に中室に収容された輸液が流入してこれが本件袋の 外面に直接触れることとなり，中室内の輸液と本件袋の中の液との分離の態様に少 なからず差異が生じるのであり，輸液同士の混合という点では専ら小室Ｔの内側の 樹脂フィルムの接着部分が意味を持つとしても，隣接する中室内の輸液からの分離 という観点からは，外側の樹脂フィルムにも重要な意義があることは明らかである。 そして，内側の樹脂フィルムによって構成される空間（本件袋）は，被控訴人製品に係る輸液容器において基礎となる一連の部材とは別の部材により構＼成され，上記基礎となる一連の部材に構成を追加する部分である（このことは，小室Ｖの内側の樹脂フィルムによって構＼成される空間と対比しても，明らかである。）。以上の諸点を踏まえると，小室Ｔについても，被控訴人製品に係る輸液容器の構成の中で基礎となる一連の部材である外側の樹脂フィルムによって構＼成される空間（本件小室Ｔ）をもって，「室」に当たるとみるのが相当である。
ｃ ところで，被控訴人製品の小室Ｔの外側の樹脂フィルムによって区画される 空間のように，輸液容器全体の構成の中で基礎となる一連の部材によって構＼成され る空間が，輸液を他の輸液と分離して収容しておくための仕切られた相対的に大き な空間であるといえるか疑問があり得るような場合に，本件各訂正発明の「室」を どのように理解すべきかについて，本件訂正発明１及び２に係る請求項の文言上は， 必ずしも明らかであるといえないから，そのような場合における「室」の理解につ いて，本件明細書の内容を踏まえた検討も行うと，本件明細書の段落【００２４】 は，「微量金属元素収容容器を収納している室」には，溶液が充填されていてもよ いし，充填されていなくてもよい旨を明記しており，同【００３３】は，「本態様 の輸液製剤では，図１に示す輸液容器の第１室４に，溶液が充填されていてもよい し，充填されていなくてもよい」と明記しているところであるから，本件各訂正発 明においては，輸液が充填される空間であるか否かという点は，「室」であるか否か を決定する不可欠の要素ではないと解される。 それゆえ，前記ｂのような理解は，本件明細書における「室」の理解にも沿うも のであるといえる。
ｄ 以上に対し，被控訴人らは，被控訴人製品において，小室Ｔの外側の樹脂フ ィルムによって構成される空間（本件小室Ｔ）は存在しないと主張するが，２枚の樹脂フィルムの間に空間が構＼成されている（その空間中には，２枚の内側の樹脂フィルムの間の空間（本件袋）が包摂されている。）こと自体は，明らかであり，被控 訴人らの主張は採用することができない。
(ｲ) 「連通可能」について
ａ 前記(ｱ)のとおり，「室」については理解すべきものであるとしても，前記イ のとおり，構成要件１Ａ及び２Ａにおいては，「室」が「連通可能＼」であることが要 件とされているところ，前記(ｱ)ｂで既に指摘したとおり，小室Ｔに関しては，連通 時にも，内側の樹脂フィルムによって構成される空間（本件袋）にのみ輸液が通じることとされており，「室」である外側の樹脂フィルムによって構＼成される空間（本件小室Ｔ）に輸液が通じることはない。 そうすると，結局，被控訴人製品は，「室」が「連通可能」という要件を充足しないから，構＼成要件１Ａ及び２Ａを充足しないというべきである。
ｂ これに対し，控訴人は，本件小室Ｔに収納された本件袋に輸液が通じること は，本件小室Ｔに輸液が通じることといえる旨を主張する。この点，前記(ｱ)ｄのと おり，本件小室Ｔという空間が本件袋という空間を包摂していることは確かに認め られるが，そのことと，本件袋との連通をもって本件小室Ｔとの連通と評価し得る かは，別の問題である。本件訂正発明１及び２に係る請求項１及び２が「室」と「容 器」を明確に分けていることや，前記ア(ｱ)で指摘した「室」と「容器」についての 技術的な関係のほか，本件明細書の段落【００２０】の「微量金属元素収容容器は， それを収納している室と連通可能であることが望ましい。」という記載は，容器の連通が室の連通とは異なるものとみる見方に沿うものであることからすると，控訴人＼nの上記主張を採用することはできない。
(3) 争点(4)について
構成要件１０Ａ及び１１Ａの「複室輸液製剤」にいう「室」についても，前記(2) アと同様に解するのが相当である。 そして，構成要件１Ａ及び２Ａと異なり，構＼成要件１０Ａ及び１１Ａについては， 「室」が「連通可能」であることは要件とされていない。したがって，先に引用した原判決の「事実及び理由」中の第２の１(7)イ及び弁論 の全趣旨により，被控訴人方法は，構成要件１０Ａ及び１１Ａを充足するというべきである。＼n
４ 争点(2)（構成要件１０Ｃ及び１１Ｃに係る点に限る。）について
前記３(2)及び(3)で指摘した点を踏まえ，先に引用した原判決の「事実及び理由」 中の第２の１(7)イ及び弁論の全趣旨によると，被控訴人方法においては，「含硫ア ミノ酸および亜硫酸塩からなる群より選ばれる少なくとも１種を含有する溶液を収 容している室」である中室とは「別室」である小室Ｔの外側の樹脂フィルムによっ て構成される「室」（本件小室Ｔ）に，構＼成要件１０Ｃ又は１１Ｃで特定された微 量金属元素を含む液が収容された微量金属元素収容容器である，小室Ｔの内側の樹 脂フィルムによって構成される本件袋が収納されていると認められる。したがって，被控訴人方法は，構＼成要件１０Ｃ及び１１Ｃを充足する。

◆判決本文

1審は、構成要件１C、１０Cを具備しないので、技術的範囲に属しないと判断していました。

◆平成30(ワ)29802
以上の記載によれば，本件各発明については，次のとおりのものである旨 認めることができる。
すなわち，まず本件各発明の技術分野は，経口・経腸管栄養補給が不能又は不十＼分な患者に対して，経静脈からの各種輸液（糖製剤，アミノ酸製剤，電解質製剤，混合ビタミン製剤，脂肪乳剤等）の投与を行うための輸液製剤 に関するものである。この点，当該輸液製剤は，経時変化を受けることなく 保存し，その使用時に細菌による汚染なく混合するため，連通可能な隔壁手段で区画された複数の室を有する輸液容器に収容される。＼nしかして，輸液中には，通常，銅等の微量金属元素が含まれていないこと から，患者は，輸液の投与が長期になるときにはいわゆる微量金属元素欠乏 症を発症することとなる。しかるところ，これを予防するために必要な微量金属元素を輸液と混合した状態で保存すると，化学反応によって品質劣化の＼n原因になり，これを防ぐべく含硫アミノ酸を含むアミノ酸輸液を一室に充填 し，微量金属元素収容容器を同室に収容すると，当該アミノ酸輸液と微量金 属元素とを隔離していても，微量金属元素を含む溶液が不安定となるという 技術的課題が生じていた。
本件各発明は，このような技術的な課題に対して，連通可能な隔壁手段で区画されている複室の一室に含硫アミノ酸を含有する溶液を充填し，これと＼nは他の室に，微量金属元素を収容した容器を収納するという構成を採用することにより，上記技術的な課題を解決し，微量金属元素が安定に存在してい＼nることを特徴とする含硫化合物を含む溶液を有する輸液製剤を提供するとい う効果を奏するようにしたものであるというべきである。 そうである以上，本件各発明の課題解決の点における特徴的な技術的構成は，微量金属元素収容容器を，含硫アミノ酸を含有する溶液と同じ室ではな＼nく，同室と連通可能な他の室に収納するという構＼成を採用したところにある ものというべきである。そして，これは，連通可能な隔壁手段で区画された複数の室を有する輸液容器であることを前提として，その複数の各「室」に＼nついては，それぞれ異なる輸液を充填して保存するための構造となっており，上記の微量金属元素収容容器を収納する「室」は，含硫アミノ酸を含有する＼n溶液とは異なる輸液の充填・保存のための構造となっている「室」であるという技術的構＼成が採用されたものということができる。すなわち，本件各発明において，構成要件１Ａの「複数の室」及び構＼成要 件１０Ａの「複室」は，各種輸液を充填して保存するための構造となっている各空間を意味すると解されることから，輸液容器に設けられた空間がその＼n一室である構成要件１Ｃ及び１０Ｃの「室」に当たるためには，当該空間が輸液を充填して保存し得る構＼造を備えていることを要すると解するのが相当であり，これに反する原告の前記主張は採用できない。 この点，証拠（甲２）によれば，本件明細書には，発明の詳細な説明とし て，「（略）また，微量金属元素収容容器は，それを収納している室と連通 可能であることが好ましい。（以下，略）」（段落【００２０】）との記載や，「上記『微量金属元素収容容器を収納している室』には，溶液が充填さ＼nれていてもよいし，充填されていなくてもよい。（以下，略）」（段落【０ ０２４】）との記載のあることが認められる。しかしながら，前者の記載に ついては，前記で説示した本件各発明の技術的意義に照らせば，微量金属元 素収容容器が上記のような意味の「室」に収納されていることを前提とする 記載であり，同容器が輸液を充填して保存し得る構造を備えていない構＼成の ものに収納されている場合をも許容する趣旨であるとは解されない。また， 後者の記載についても，同様に，「微量金属元素収容容器を収納している 室」には，輸液が充填されていない構成のものも含まれることを述べたものにすぎず，そもそも輸液を充填して保存するための構＼造となっていない構成＼nのものまで含まれることを意味したものと解することはできない。 したがって，これらの記載によっては，前記判断は左右されず，その他， 本件明細書の記載内容を詳細に検討しても，前記判断を左右し得る記載は見 当たらない。
そこで，これを被告製品ないし被告方法について見ると， 及び弁論の全趣旨によれば，小室Ｔの内側の樹脂フィルムで形成された袋を 覆っている外側の樹脂フィルム２枚は，中室側及び小室Ｖ側の両端部におい て内側の樹脂フィルムと溶着されており，使用時にも当該溶着部分は剥離し ないと認められる。 そうすると，小室Ｔの外側の樹脂フィルムと内側の樹脂フィルムとの間の 空間は，使用時に中室及び小室Ｖと連通するものではなく，これに照らすと， 同空間が，輸液を充填して保存し得る構造を備えているものとは認められないといわざるを得ず，同空間が「室」に当たるということはできない。＼nしたがって，被告製品及び被告方法は構成要件１Ｃ及び１０Ｃの「室に･･･微量金属元素収容容器が収納」されている構成を具備するとは認められない。＼n

　分包紙ロールのロールを販売する行為は間接侵害に該当すると判断されました。実施料率は立証がなく被告が自白した３％が認定されました。

　ア これまで検討したところによれば，原告製の使用済み紙管を保有する者は， 被告製品と合わせることで一体化製品を生産できること，一体化製品は本件特許の 技術的範囲に属すること，被告製品は，一体化製品の生産にのみ用いられる物であ ることが認められるから，業として被告製品を製造，販売することは，特許法１０ １条１号の間接侵害に当たるというべきである。 この点について被告らは，原告製品の購入者は，紙管に分包紙を合わせて買い受 けたものであるところ，本件発明の本質は紙管部分にあるから，分包紙を費消した としても原告製品の効用は終了せず，分包紙の交換は，製品としての同一性を保っ たまま，通常の用法における消耗部材を交換することにすぎないから，原告は，原 告製品の購入者に対し，本件特許権に基づく権利行使をすることができない旨を主 張する（消尽の法理）。 これに対し原告は，使用済み紙管については原告が所有権を留保しており，一体 化製品の生産は特許製品の新たな製造に当たるとして，消尽を否定し，間接侵害の 成立を主張する。
イ そこで検討するに，本件発明の実施品である原告製品を原告より取得した利 用者がこれに何らかの加工を加えて利用した場合に，当初製品の同一性の範囲内で の利用にとどまり，改めて本件特許権行使の対象にはならないとすべきか，特許製 品の新たな製造にあたり，本件特許権行使の対象となるとすべきかは，当該特許製 品の属性，特許発明の内容，加工及び部材の交換の態様のほか，取引の実情等も総 合考慮して判断すべきものである（最高裁判所平成１９年１１月８日第一小法廷判 決・民集６１巻８号２９８９頁参照）。 本件発明は，分包紙ロールの発明であって，紙管と，紙管に巻き回される分包紙 から成るものであり，紙管についてはこれに設ける磁石の取付方法に限定があるの に対し，分包紙については，紙管に巻き回す以上の限定がないことは，既に述べた ところから明らかである。
しかしながら，証拠（甲５の１，２，甲２３，乙１１，１２）及び弁論の全趣旨 によれば，分包紙ロールの価格は分包紙の種類によって決められていること，原告 製の使用済み紙管については，相当数が回収されていることが認められるのである から，本件特許の特徴は紙管の構造にあるとしても，原告製品を購入する利用者が＼n原告に支払う対価は，基本的に分包紙に対するものであると解されるし，調剤薬局 や医院等で薬剤を分包するために使用されるという性質上，当初の分包紙を費消し た場合に，利用者自らが分包紙を巻き回すなどして使用済み紙管を繰り返し利用す るといったことは通常予定されておらず，被告製品を利用するといった特別な場合＼nを除けば，原告より新たな分包紙ロールを購入するというのが，一般的な取引のあ り方であると解される。 また，一体化製品を利用するためには，利用者は，使用済み紙管の外周に輪ゴム を巻いた上で，これを被告製品の芯材内に挿入しなければならないが，これは，使 用済み紙管を一体化製品として使用し得るよう，一部改造することにほかならない。 そうすると，分包紙ロールは，分包紙を費消した時点で，製品としての効用をい ったん喪失すると解するのが相当であり，使用済み紙管を被告製品と合わせ一体化 製品を作出する行為は，当初製品とは同一性を欠く新たな特許製品の製造に当たる というべきであり，消尽の法理を適用すべき場合には当たらない。
ウ なお， 原告は，利用者との合意により，使用済み紙管の所有権は原告に留保 されていると主張するところ，証拠（甲３，１７ないし２１，２３，２５）によっ ても，使用済み紙管を原告に返還すべきこととされている取引の実情が認めるにと どまり，利用者との間で所有権留保についての明確な合意が存在するとまでは認め られないが，前記イで検討したところによれば，使用済み紙管の所有権の所在は， 上記結論を左右するものではない。
エ 以上検討したところによれば，使用済み紙管と被告製品を合わせて一体化製 品を作出すれば，新たな特許製品の製造に当たり，一体化製品の生産にのみ用いる 被告製品を業として製造，販売することは，特許法１０１条１号の間接侵害に当た るというべきである。
・・・・
原告は，前記認定した被告日進の利益率が約２７％であることから，被告Ｏ ＨＵと被告セイエーの利益率も同程度と推認されること，被告日進の原価率が約７ ０％（被告ＯＨＵより４２０３万８７００円で仕入れ，５９５２万４５３６円で販 売。）であることから，被告ＯＨＵの原価率も同程度と推認されること（被告日進 に４２０３万８７００円で売った物は，被告セイエーより２９４２万７０９０円で 仕入れた。その２７％が被告セイエーの利益。）と主張する。 しかしながら，原告において共同不法行為が成立すると主張する被告らの関係に おいて，被告セイエー，被告ＯＨＵ，被告日進，顧客と被告製品が流通する過程に おいて，各段階で高い利益を確保することができる場合もあれば，最終の被告日進 から顧客に至る段階で利益を確保しようとする場合もあり得るところ，本件におい て，前者の取引形態であったことを示す証拠，あるいはそれを示唆するような事実 は何ら示されていない。
原告が推認する利益率，原価率をあてはめた場合，被告日進の販売額の約６割の 金額を，グループとしての被告らは利益として確保したことになり，高額に過ぎる と解されると同時に，被告セイエーが負担した製造原価以外には，被告ＯＨＵも被 告日進も，控除すべき費用をほとんど負担していないことになる。 以上によれば，被告らの利益率がすべて２７％であり，被告ＯＨＵの原価率は被 告日進と同様に７０％と推認される旨の原告の主張は採用できないというべきであ る。 本件において，被告セイエーが負担した製造原価等の経費，被告ＯＨＵの被 告セイエーからの仕入額，被告ＯＨＵが負担した経費については，主張，証拠共に 開示されていないが，これは被告らが開示するよう求められつつこれを拒んだので はなく，原告が，訴状（平成３０年４月２０日付け）の段階では，被告セイエー及 び被告ＯＨＵは，いずれも被告日進の売上高の３％の利益を有する旨を主張し，損 害論の審理に入る際の訴えの変更申立書（令和２年１月２７日付け）においても，＼n被告セイエー及び被告ＯＨＵは，いずれも被告日進の売上高の３％相当の利益を有 していると主張したため，被告らにおいてこれを争わず，被告セイエーらの経費等 に関する主張，証拠を提出しないままに終わったという審理の経緯によるものであ る。
原告は，被告らが被告日進の売上及び経費に関する主張，証拠を提出した後の訴 えの変更申立書(2）（同年１１月１３日付け）に の推認を主張したところ，被告らは，被告セイエー及び被告ＯＨＵの利益が被告日 進の売上の３％であることについては，裁判上の自白が成立している旨を主張した ものである。
以上の経緯を前提に検討すると，原告の訴状，訴えの変更申立書の主張は，＼n被告日進の売上高が確定する前になしたものであるから，具体的な金額についての ものではなく，裁判上の自白が成立するとはいい難い。 他方，被告らの利益率をいずれも２７％，被告セイエーの原価率を７０％と推認 することについては，具体的な根拠に乏しく，被告セイエー及び被告ＯＨＵが負担 した経費等が開示されておらず，これに基づいて被告らの利益を算定できないこと について，被告らを責めるべき事情は存しない。 以上の審理の経過を踏まえ，原告が訴状の段階から訴訟の最終の段階に至るまで， 被告セイエー及び被告ＯＨＵの利益は被告日進の売上の３％とする主張を維持し， 被告らもこれを争わずに来たこと，他に依拠すべき算定方法がないことを考慮し， 弁論の全趣旨により，被告セイエー及び被告ＯＨＵが被告製品の製造，販売によっ て得た利益は，被告ＯＨＵにつき被告日進の売上の３％である１７８万５７３６円， 被告セイエーにつき，同金額から， のとおり，返品等分の製造原価とし て１１万３９２５円を控除した１６７万１８１１円と認めるのが相当である。
(3) 推定の覆滅
これまで検討したところによれば，薬剤分包装置を業務上使用するためには薬剤 分包紙が必須であるから，同装置の利用者は，定期的に自己の保有する薬剤分包装 置に適合した分包紙ロールを購入することとなる。そして，被告製品は，使用済み 紙管の外径とほぼ一致する内径を持つ分包紙ロールであり，被告らが一体化製品を 作出して原告装置において使用できることを明示していたこと，市場に存在する原 告製品又は被告製品以外の主な分包紙ロールがこれと異なる寸法の内径を持つもの であることは前記３(1)ウのとおりであるから，需要者は，原告製の分包紙の代替と して被告製品を購入していたものと考えられる。 原告は，本件発明の技術的範囲に属する原告製品の製造，販売を独占できる立場 にあり，被告製品が市場に存在しない場合には，需要者は値段にかかわらず原告製 品を購入したものと考えられるから，被告製品の価格がこれに比べて有利であるこ とは，特許法１０２条２項に基づく前記(1)の推定を覆滅するものではない。

◆判決本文

　多機能型間接侵害（特許法１０１条２号）に該当するのかが争われました。東京地裁29部は、「課題の解決に不可欠なもの」に該当しないと判断しました。

ア　特許法１０１条２号の「発明による課題の解決に不可欠なもの」の判断基準
特許法１０１条２号の「発明による課題の解決に不可欠なもの」とは，従来技術の 問題点を解決するための方法として当該発明が新たに開示する従来技術にみられな い特徴的技術手段について，当該手段を特徴付けている特有の構成を直接もたらす特＼n徴的な部材等を意味すると解するのが相当である。
イ 本件発明が開示する特徴的技術手段 前記(1)の本件明細書の発明の詳細な説明の記載によれば，従来技術の問題点及びそ れを解決するための方法として本件発明が開示する特徴的技術手段は次のとおりで ある。すなわち，従来技術において，裏面を上向きにして載置された半導体基板にレ ーザを照射して基板内部に改質領域を形成し，1)その後，基板を研削して薄くし，半 導体基板の裏面にエキスパンドテープを装着し，エキスパンドテープを伸張させるこ とで改質領域を基点として基板を割ることや，2)改質領域を形成することにより半導 体基板の厚さ方向に割れを発生させ，基板の裏面を研削及びケミカルエッチングする ことで割れを裏面に露出させることで，半導体基板をチップに切断することが行われ ていたが，これらの従来技術においては，チップ断面の改質領域の部分から発塵する 場合やチップが破断する場合があり，チップの抗折強度が小さくなるという問題点が あるほか（段落【００１０】），上記2)の従来技術においては，改質領域から必ずしも 自然に割れが発生しない場合もあるといった問題点や，熱応力を利用する場合の問題 点（段落【００１１】，【００１２】），ケミカルエッチングを行うことに伴う問題点（段 落【００１３】〜【００２０】）及び基板の裏面を研削して改質領域から割れを発生さ せる際に，基板の固定方法が開示されていないという問題点（段落【００２１】）があ る。そして，上記問題点を解決し，割断を確実に効率よく行って，安定した品質のチ ップを効率よく得るという効果を奏する（段落【００２６】）ものとして，レーザ光に より形成された改質領域内のクラックを研削により進展させて改質領域がウェーハ の断面に残らないようにする実施形態（段落【０１５５】）や，研削中に亀裂が進展す るものの研削後完全に基板が分割されていない状態が保たれ，その後割断工程を経て ウェーハを効率よく割断することができる実施形態（段落【０１８１】，【０１８２】）がそれぞれ開示されている。
そうすると，本件発明は，ウェーハを割断する技術において，レーザ光により既に 内部に改質領域の形成されているウェーハの割断に当たり，従来技術における上記の 各問題点を解決するために，ウェーハの裏面を研削することにより，改質領域から延 びた微小亀裂をウェーハの表面に到達させずに進展させるようにコントロールしつ＼nつ，改質領域を除去する点にその技術的意義を有するものであるということできる。
以上によれば，従来技術の問題点を解決するために本件発明が開示する特徴的技術 手段は，構成要件Ｂに係る改質領域が形成されたウェーハの「裏面を研削することに＼nより，前記改質領域から延びた微小亀裂を前記ウェーハの表面に到達しない位置まで＼n進展させつつ前記改質領域を取り除く研削手段」の構成であるということができる。＼n
ウ 被告各製品が「発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当するかについて 前記第２の１(5)のとおり，ＳＤレーザソーに搭載される被告各製品は，あくまでウ＼nェーハの内部にレーザ光で改質領域を形成するための装置であって，前記イの本件発 明の特徴的技術手段の構成を直接実現する装置ではない。そうすると，被告各製品は，＼n本件発明による課題の解決に不可欠なものに該当するとはいえない。

◆判決本文

原告被告か同じ事件は以下です。こちらは本件特許が異なり、また、東京地裁47部の判断です。

◆平成30(ワ)34728

控訴審でも同様の判断がなされています。

◆令和2(ネ)10002

　多機能型間接侵害（特許法１０１条２号）に該当するのかが争われました。原審（東京地裁47部）は、「生産に用いる物」、「課題の解決に不可欠なもの」いずれにも、該当しないと判断しました。知財高裁（2部）も同様の判断をしています。

(1) 特許法１０１条２号の「その物の生産に用いる物」該当性について
ア 訂正の上で引用した原判決の第３の１(2)アで説示したとおり，本件発明 において，特許法１０１条２号の「その物」は，本件発明に係る「分割起点形成装 置」を意味するのであって，ＳＤＢＧプロセス実行システムＢが上記の「その物」 に当たる余地はない。
イ 控訴人は，1)本件明細書の段落【０１６２】〜【０２０２】及び図１５ においては七つの工程が記載されているところ，レーザによる改質層の形成（２番 目の工程）及び改質層の研削除去（３番目の工程）によって，分割するための起点 である改質領域から延びる微小亀裂が形成されていること，2)構成要件Ａの「内部＼nにレーザ光で改質領域を形成したウェーハを分割するための分割起点形成装置」と いう表現からは，「分割起点形成装置」が分割に用いられる装置であること及び当＼n該分割とは内部にレーザ光で改質領域を形成したウェーハの分割であることしか読 み取れないこと，3)本件発明は，クラックの進展の程度を制御しようとする技術思 想のものであるところ，チップ断面の改質領域の部分からのチップの破断等を防ぐ という課題からは，本件発明が，改質領域が形成されたウェーハを対象とするとは 断定できないこと，4)本件明細書には，既に改質領域が形成されたウェーハを入手 すればよい，改質領域はどのように形成されても構わないといった表＼現はどこにも 記載も示唆もされておらず，特に本件明細書の段落【０１６７】では，チップの厚 さと改質領域を形成する位置について言及がされていることを理由に，本件発明に おいては，適切な位置，形状等で改質領域を形成することも，必須のものと考えら れているのであり，本件発明における分割起点形成装置にはレーザ照射装置が含ま れるなどと主張する。
しかし，本件明細書の記載が研削除去工程だけでなくレーザ改質工程についても 触れたものとなっており，本件明細書の段落【０１６７】では，チップの厚さと改 質領域を形成する位置について言及がされているとしても，本件特許請求の範囲の 記載からすると，本件発明がレーザ改質工程を含むものといえないことは，訂正の 上で引用した原判決の第３の１(3)アで説示したとおりである。また，構成要件Ａの＼n文言や本件発明の課題等からすると，本件発明が，既にその内部にレーザ光で改質 領域が形成されたウェーハを加工対象物として，その割断のための分割の起点を形 成する装置であることは，訂正の上で引用した原判決の第３の１(2)アで判示した とおりであり，このような解釈が日本語の通常の語法に反するということはできな い。したがって，控訴人の上記主張を採用することはできない。
ウ 控訴人は，訂正の用意がある旨主張するが，訂正の上引用した原判決の 第３の１(2)で判示したところによると，控訴人が主張する訂正は，特許法１２６条 １項ただし書が規定するいずれのものにも当たらないのみならず，実質上特許請求 の範囲を拡張し，又は変更するもの（特許法１２６条６項）であるから，その要件 を欠くものである。
(2) 特許法１０１条２号の「その発明による課題の解決に不可欠なもの」につ いて
ア 控訴人は，本件発明は，研削が終了した段階で亀裂が表面に到達してい＼nない点に，従来技術と対比した場合の進歩性を根拠づける差があるのであって，本 件発明に係る技術思想を特定するに当たり，改質領域形成手段も研削手段と同様に 重視されるべきであると主張するが，この主張については，訂正の上で引用した原 判決の第３の１(3)イで説示したとおり採用することができない。 この点について，控訴人は，本件明細書の段落【０１６７】の記載が研削工程と 有意な関連性を有する改質領域形成手段が備えるべき具体的な構成，条件等につい＼nての説明であると主張するが，本件明細書の段落【０１６７】には，「ウェーハＷ の表面（デバイス面）を効率的に破断するため」のレーザ光の照射方法が記載され＼nているにすぎず，研削工程と有意な関連性を有する改質領域手段が備えるべき具体 的な構成，条件等について説明されているものではない。＼n
イ 控訴人は，甲第６号証及び乙第３号証を指摘し，ＳＤＢＧプロセス実行 システムＢに被控訴人各製品が不可欠であると主張するが，被控訴人各製品がＳＤ ＢＧプロセス実行システムＢを構成するに当たって不可欠なものであるか否かが本＼n件における特許法１０１条２号の「その発明による課題の解決に不可欠なもの」の 認定を何ら左右するものでないことは，訂正の上で引用した原判決の第３の１(2) イで説示したところから明らかである。

◆判決本文

原審はこちらです。

◆平成30(ワ)34728

　一部のイ号は、記載不備の拒絶に対する補正が均等の第5要件を満たさないとされましたが、一部のイ号は間接侵害が認定されました。

　本件拒絶理由通知記載の拒絶理由は明確性要件違反であり，具体的には，本件第１補正後の特許請求の範囲請求項１の記載につき，「本願発明が如何なるクランプ装置を意図しているのか，その外縁が明確に特定できない」こと，「「第２油路」が具体的に想定できない」こと及び「「流量調整弁」が具体的に想定できない」ことが挙げられている。換言すれば，スイングクランプ，リンククランプいずれのタイプのクランプ装置をも含むと解し得る記載となっていることによって新規性又は進歩性が欠如するとの無効理由は指摘されていないことから，本件第２補正は，こうした無効理由を回避するためにされたものではない。また，明確性要件違反の指摘においても，スイングクランプ，リンククランプいずれのタイプのクランプ装置をも含むと解し得る記載であるが故に不明確とされているわけでもない。 もっとも，上記拒絶理由のうち「本願発明が如何なるクランプ装置を意図しているのか，その外縁が明確に特定できない」とは，より具体的には，油圧シリンダの具体的な規定がなく，その油室の数が不明であり，そのために，第１油路，第２油路及び流量調整弁の機能ないし役割が不明であるといった問題点を指摘するものである。これは，当業者にとって，クランプ装置のタイプを含む装置の前提的な構＼成の不明確さを指摘する趣旨のものと理解されると思われる。
(ｵ) 原告は，本件第２補正の際に提出した意見書（乙２の２）で，請求項１ に係る補正につき，本件拒絶理由通知での審査官の指摘に対して，「補正後の請求項 １では，「前記出力ロッドを退入側に駆動するクランプ用の油圧シリンダ」と規定し ております。…補正後の請求項１に係る本願発明において，「第１油路」及び「第２ 油路」や，両流路の接続部にある「流量調整弁」が，何のために在って何をしてい るのかという点については明確であると思料いたします。よって，ご指摘の記載不 備は解消し得たものと思料致します。」との補足説明をしている。
(ｶ) 以上の事情を踏まえて本件第１補正から本件第２補正に至る経緯を見る と，客観的，外形的には，原告は，本件第１補正後の特許請求の範囲請求項１の記 載によれば，その構成はスイングクランプとリンククランプいずれのタイプのクラ＼nンプ装置も含むものであることを認識しながら，本件拒絶理由通知を受けて行った 本件第２補正により，敢えて補正後の特許請求の範囲にリンククランプのタイプの クランプ装置を含むものとして記載しなかった旨を表示したものと理解される。＼nそうである以上，本件においては，本件第２補正においてリンククランプのタイ プのクランプ装置が特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるという特 段の事情が存する。 したがって，被告製品群４〜６は，本件発明との関係で，均等の第５要件を充足 しない。この点に関する原告の主位的主張は採用できない。
ウ 原告の予備的主張について＼n
原告は，予備的主張として，本件第１補正後の特許請求の範囲請求項１記載＼nの「クランプ用の油圧シリンダ」は「アンクランプ用の油圧シリンダ」（本件第２補 正後の特許請求の範囲請求項３）を含まないとの理解を前提として，本件第２補正 後の特許請求の範囲請求項３は補正前の特許請求の範囲に含まれないものを手続補 正により追加したものであり，請求項３については意識的に除外されたものとはい えないなどと主張する。 しかし，本件第１補正後の特許請求の範囲請求項１記載のクランプ装置は，「クラ ンプ本体に進退可能に装着された出力ロッド」及び「出力ロッドを駆動するクラン＼nプ用の油圧シリンダ」等を備えることは記載されているものの，「出力ロッド」が退 入側・進出側いずれに駆動することによってワークをクランプするものであるかを うかがわせる記載はない（なお，この時点での請求項２〜４にも，クランプのタイ プに関係する記載はない。）。このことと，従来技術としてはスイングクランプ及び リンククランプの両タイプが挙げられていることに鑑みれば，本件特許に係る明細 書においては出願当初よりリンククランプのタイプのクランプ装置も除外されてい ないといえることを併せ考えると，本件第１補正後の特許請求の範囲請求項１は， スイングクランプのみならずリンククランプのタイプのクランプ装置をも含むもの と理解される。本件第２補正後の特許請求の範囲請求項１において「クランプ用の 油圧シリンダ」とし，請求項３において「アンクランプ用の油圧シリンダ」とされ たのは，本件拒絶理由通知を受けた対応として，クランプ装置の構成をより具体的＼nに特定したことに伴うものと理解することができるから，本件第２補正の前後で 「クランプ用の油圧シリンダ」を異なる意味に解することはなお合理的である。 したがって，原告の予備的主張はその前提を欠くから，これを採用することはで＼nきない。
エ 小括
以上より，均等侵害として，被告製品群４及び６は本件発明１の技術的範囲 に属するとはいえず，また，被告製品群５は本件発明３の技術的範囲に属するとは いえない。そうである以上，被告らによる被告製品群４〜６の製造，販売等は，本 件特許権を侵害するものとはいえない。 したがって，被告製品群４〜６に係る原告の被告らに対する製造等の差止請求， 廃棄請求及び損害賠償請求は，いずれも理由がない。
３ 争点３（被告製品群７及び８の製造，販売等に係る間接侵害の成否）につい て
(1) 前記（第２の２(4)オ）のとおり，被告製品群７及び８は，被告製品群１〜 ３のクランプに取り付けて使用される場合にクランプ装置の生産に用いるものであ る。また，特許法１０１条２号の趣旨によれば，「発明による課題の解決に不可欠なも の」とは，それを用いることにより初めて「発明の解決しようとする課題」が解決 されるような部品等，換言すれば，従来技術の問題点を解決するための方法として， 当該発明が新たに開示する特徴的技術手段について，当該手段を特徴付けている特 有の構成等を直接もたらす特徴的な部品等が，これに該当するものと解される。＼n本件発明において，作動油の流量の微調整を容易かつ確実に可能とすることなど＼nの課題を解決する直接的な手段となるものは，相対移動可能な弁体部を有する弁部＼n材をその構成に含む「流量調整弁」である。このため，「流量調整弁」は，本件発明＼nが新たに開示する特徴的技術手段における特徴的な部品等ということができる。被 告製品群７及び８（スピードコントロールバルブ）は，この「流量調整弁」に相当 するものであるから，「その発明による課題の解決に不可欠なもの」（特許法１０１ 条２号）に該当する。
これに対し，被告らは，被告製品群１及び３が本件発明１の構成要件1K及び1Xを 充足せず，被告製品群２が本件発明３の構成要件3K及び3Xを充足しないことから， 被告製品群７及び８は本件発明の課題の解決に不可欠なものではないと主張する。 しかし，前記１のとおり，被告製品群１〜３は本件発明の上記各構成要件を充足す＼nる。そうである以上，この点に関する被告らの主張はその前提を欠き，採用できな い。
(2) 被告らが，本件発明が特許発明であることを知っていたことについては，当 事者間に争いがない。 また，被告らは，被告製品群７を被告製品群１及び３の，被告製品群８を被告製 品群２のアクセサリとしてそれぞれ製造，販売していること（甲６，１０，１１， 乙９，１０）に鑑みると，被告製品群７及び８が本件発明の実施品である被告製品 群１〜３に用いられることを知っていたことが認められる。 なお，被告製品群７及び８は，スイングクランプのほか，リンククランプ，リフ トシリンダ，ワークサポートにも使用可能なものである（甲６，１０，乙４，５，＼n９，１０）。
しかし，特許法１０１条２号の趣旨に鑑みれば，発明に係る特許権の侵害品「の 生産に用いる物…がその発明の実施に用いられること」とは，当該部品等の性質， その客観的利用状況，提供方法等に照らし，当該部品等を購入等する者のうち例外 的とはいえない範囲の者が当該製品を特許権侵害に利用する蓋然性が高い状況が現 に存在し，部品等の生産，譲渡等をする者において，そのことを認識，認容してい ることを要し，またそれで足りると解される。 本件においては，後記６のとおり，被告製品群７及び８に属する製品がスイング クランプと組み合わせて販売される割合が大きいことに鑑みると，これを購入等す る者のうち例外的とはいえない範囲の者が被告製品群７及び８を特許権侵害に利用 する蓋然性が高い状況が現に存在するとともに，被告らはそのことを認識，認容し ていたものといえる。そうである以上，上記事情は本件における間接侵害の成立を 妨げるものではない。 これに対し，被告らは，被告製品群７が本件発明１の実施に，被告製品群８が本 件発明３の実施にそれぞれ用いられることを認識していないなどと主張する。しか し，被告らは，当然に被告製品群１〜３の構成を認識していると考えられるところ，＼n被告製品群１〜３が本件特許権侵害を構成する以上，被告製品群７及び８について＼nも，本件発明の実施に用いられるものであることを知っていたといえる。この点に 関する被告らの主張は採用できない。
(3) 小括
以上より，被告らが被告製品群７及び８を製造，販売する行為は，本件特許権 の間接侵害（特許法１０１条２号）を構成する。＼n

◆判決本文

関連の審決取消事件です。

◆平成29(行ケ)10076

　漏れていたので、アップします。国際裁判管轄、差止請求等に係る訴えの利益、技術的範囲の属否、間接侵害、無効理由など、争点は満載なので、判決文が200頁以上あります。認められた損害額も40億円を超えています。

　(1) 特許法１０２条２項の適用の有無（争点１１−１） 原告は，被告らが特許権侵害行為により利益を受けているとして，特許法 １０２条２項の適用があると主張するのに対し，被告らは，原告が本件発明 １を実施していないこと，また，本件発明１は被告製品の販売に何ら寄与し ていないことから，被告製品の販売と原告の損害との間には因果関係がなく， 特許権者に，侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られた であろうという事情が存在しないから，特許法１０２条２項の適用がないと 主張する。
そこで検討するに，特許権者に，侵害者による特許権侵害行為がなかった ならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には，特許法１０ ２条２項の適用が認められると解すべきであり，特許法１０２条２項の適用 に当たり，特許権者において，当該特許発明を実施していることを要件とす るものではないというべきである（知財高裁平成２４年（ネ）第１００１５ 号同平成２５年２月１日判決参照）。 そうすると，原告が本件発明１を実施していないことは，特許法１０２条 ２項の適用を妨げる事情とはいえない。また，原告は，被告製品と同様にＬ ＴＯ−７規格に準拠する原告製品を販売しており（弁論の全趣旨），原告製 品と被告製品の市場が共通していることからすれば，特許権者である原告に， 侵害者である被告らによる特許権侵害行為がなかったならば利益が得られた であろうという事情が認められるから，原告の損害額の算定につき，特許法 １０２条２項の適用が排除される理由はないというべきである。被告らが主 張する，被告製品の販売における本件特許１の寄与の程度については，推定 覆滅の一事情として考慮すべきである（後記(4)参照）。 以上のとおり，被告らの主張は採用することができず，原告の損害額の算 定については，特許法１０２条２項の適用による推定が及ぶ。
(2) 輸出を伴う取引形態における利益の範囲（争点１１−２）
被告ＯＥＭ製品の取引形態のうち，取引形態２（被告ＯＥＭ製品の製造業 者である被告ＳＳＭＭが被告ＯＥＭ製品を海外に輸出し，海外において被告 ＳＳＭＭ自身の在庫として保有しているものを，被告ソニー又は被告ＳＳＭ＼nＳを介して海外の顧客に販売する取引形態）によって被告らが得た利益につ いて，特許法１０２条２項の推定が及ぶか否かについて検討する。この点， 被告らは，取引形態２によって得られた利益は，全て海外での販売行為によ り発生したものであるから，属地主義の原則から，これには上記推定が及ば ないと主張する。
弁論の全趣旨（被告準備書面(7)）によれば，被告ＯＥＭ製品の取引形態 ２は，具体的には，(1)平成２７年１２月から平成２９年３月までは，被告Ｓ ＳＭＭが，被告ＯＥＭ製品を日本国内で製造して海外に輸出した後に，被告 ソニーに対して販売し，さらに，被告ソ＼ニーが，これを顧客に対して販売し ており，(2)平成２９年４月から同年９月までは，被告ＳＳＭＭが，被告ＯＥ Ｍ製品を日本国内で製造して海外に輸出した後に，被告ＳＳＭＳに対して販 売し，さらに，被告ＳＳＭＳが，これを被告ソニーに対して販売し，その後，＼n被告ソニーが，これを顧客に対して販売しており，(3)平成２９年１０月以降 は，被告ＳＳＭＭが，被告ＯＥＭ製品を日本国内で製造して海外に輸出した 後に，被告ＳＳＭＳに対して販売し，さらに，被告ＳＳＭＳが，これを顧客 に対して販売したことが認められる。 上記事実に照らせば，被告ＯＥＭ製品の取引形態２における販売行為は， 形式的には全て被告ＳＳＭＭが被告ＯＥＭ製品を海外に輸出した後に行われ ているものである。しかしながら，被告ＯＥＭ製品は，その性質上，被告ら （本件期間(1)においては被告ソニー及び被告ＳＳＭＭ）が，本件ＯＥＭ供給＼n先（ＨＰＥ及びQuantum）の発注を受けて製造し，本件ＯＥＭ供給先に対し てのみ販売することが予定されていたものであるから，被告ＳＳＭＭが被告＼nＯＥＭ製品を日本国内で製造して海外に輸出し，被告ソニーや被告ＳＳＭＳ＼nに販売し，さらに被告ソニーや被告ＳＳＭＳがこれを顧客（本件ＯＥＭ供給＼n先）に販売するという一連の行為が行われた際には，その前提として，当然， 当該製品の内容，数量等について，被告らと本件ＯＥＭ供給先との密接な意 思疎通があり，それに基づいて上記の被告ＳＳＭＭによる日本国内での製造 と輸出やその後における被告らによる販売が行われたことを優に推認するこ とができる。そうであれば，上記一連の行為の一部が形式的には被告ＯＥＭ 製品の輸出後に行われたとしても，上記一連の行為の意思決定は実質的には 被告ＯＥＭ製品が製造される時点で既に日本国内で行われていたと評価する ことができる。被告らは，被告ＳＳＭＭが本件ＯＥＭ供給先から提供を受け たフォーキャストと，実際の被告ＯＥＭ製品の受注は必ずしも一致しないこ とから，被告ＳＳＭＭの製造・輸出と，その後の販売行為は独立した別々の 行為である旨主張するが，被告ＳＳＭＭは本件ＯＥＭ供給先から提供される フォーキャストで示された予想される発注量に基づいて被告ＯＥＭ製品を製＼n造し，被告らはこれを販売していたものであるから，月々のフォーキャスト と受注が必ずしも一致しないことをもって，被告らの行為ないしその意思決 定の一連性が否定されるものではない。また，被告らは，本件ＯＥＭ供給先 からの被告ＯＥＭ製品の受注，被告ＯＥＭ製品の海外倉庫からの出庫（海外 倉庫の管理を含む）及びＯＥＭ顧客への発送，並びにＯＥＭ顧客に対する請 求を，各国に本拠地を有する各現地協力会社に委託しており，これらの業務 は全て，日本国内ではなく海外において行われたものであるとも主張するが， 単に事実行為の一部を海外の協力会社に委託していたと主張するにすぎない ものであって，上記一連の行為の意思決定が実質的に日本国内で行われてい たと評価することができるという上記結論を何ら左右するものではない。 加えて，少なくとも，本件特許権１の侵害行為である被告ＯＥＭ製品の国 内での製造及び輸出が被告らによる共同不法行為であると認められる（前記 ７参照）以上，被告らによる販売行為が，全て被告ＳＳＭＭが被告ＯＥＭ製 品を海外に輸出した後に行われたものであるとしても，被告らの販売行為に よる利益は，被告らによる国内における上記共同不法行為（被告ＯＥＭ製品 の国内での製造及び輸出）と相当因果関係のある利益（原告にとっての損害） ということができ，侵害行為により受けた利益といえる。 したがって，取引形態２によって被告らが得た利益についても，特許法１ ０２条２項の推定が及ぶと解すべきであり，このように解しても，我が国の 特許権の効力を我が国の領域外において認めるものではないから，属地主義 の原則とは整合するというべきである。これに反する被告らの主張は採用で きない。
・・・
(4) 推定覆滅事由の存否及びその割合（争点１１−４）
ア 被告製品が本件発明１の作用効果を奏していないとの主張について 被告らは，被告製品においては，硬度の高い磁性層表面を形成している＼nことにより，裏写りを十分に抑制することができていること，また，本件＼n発明１の構成要件１Ｃを充足する製品としない製品の保存試験（乙２０４，＼n２０６）の結果などから，被告製品が本件発明１の作用効果を奏していな いと主張する。 しかしながら，前記５(4)，(5)説示のとおり，本件明細書１・表１の記＼n載からは，磁性層表面及びバックコート層表＼面の１０μｍピッチにおける スペクトル密度，磁性層の中心面平均表面粗さ，六方晶フェライト粉末の＼n平均板径のそれぞれが本件発明１−１に規定された範囲内である実施例は， 比較例よりも保存前後のＳＮＲの変化が小さいことを読み取ることができ， そこから，本件発明１により発明の課題を解決することができるものと理 解できるから，そうである以上，本件発明１の技術的範囲に属する被告製 品は本件発明１の作用効果を奏していると認められ，これを覆すに足りる 証拠はない。 これに対し，被告らは，被告製品が本件明細書１の実施例に記載されて いる磁気テープとは材質・組成等が異なるものであり，構成要件を充足す＼nるからといって当然に明細書に記載されている発明の効果を奏すると認め られるものではないと主張するが，本件明細書１の実施例に記載されてい る磁気テープと被告製品とは材質・組成等が異なるとしても，そのことに よって被告製品が本件発明１の発明の効果を奏していないものと認めるに 足りる証拠はない。被告らはその他るる主張するが，いずれも上記結論を 左右しない（なお，原告の製品が本件発明１の実施品でないとする主張に ついては，その主張の根拠である測定結果（乙１１６，１１７）が前記４ (2)イ(ｱ)の説示に照らして信用できないから，採用できない。）。
なお，被告らが主張する，被告製品が硬度の高い磁性層表面を形成して＼nいる点について検討するに，確かに，証拠（乙１９７ないし１９９）によ れば，磁性層表面が硬いほど裏写りが生じにくいことが認められ，また，＼n本件発明１の構成要件１Ｃを充足しないように調整した被告製品において，＼n高温保存の前後でエラーレートに有意な変化は生じなかったこと（乙２０ ４）からすれば，本件発明１の構成要件１Ｃを充足しないように調整した＼n被告製品においては，硬度の高い磁性層表面を形成していること（原告は＼n特に争っていない）によって，高温保存後の電磁変換特性の悪化が抑えら れているものと認められる。 （なお，原告は，甲９６の実験を根拠に，磁性層の硬度を高めたとして も裏写りは防止できないと主張するが，同実験においては，磁気テープの 硬度の指標として引張り強度が用いられているところ，裏写りによる磁気 テープの電磁変換特性の悪化を防止するための磁性層の硬度の指標として は，押込み強度が用いられるべきである（乙１９７・段落【００２４】， 【００２６】，乙２０５）から，同実験によっても，磁性層の硬度（押込 み強度）を高めた場合に裏写りが防止できないものと認めることはできな い。また，原告は，エラーレートの検証がなぜ本件発明１の作用効果の検 証につながるのか説明がないなどと主張するが，磁気テープにおいて電磁 変換特性が悪化した場合，エラーレートが上昇すること（乙２０４）から すれば，エラーレートの変化を検証することで電磁変換特性の変化も検証 できるものと考えられる。）。 しかしながら，一方，証拠（乙２０６）によれば，本件発明１の構成要＼n件１Ｃを充足する被告製品においても，高温保存の前後でエラーレートに 有意な変化は生じず，高温保存後の電磁変換特性の悪化が抑制されている ものと認められるが，上記のとおり，本件発明１の技術的範囲に属する被 告製品は本件発明１の作用効果を奏していると認められるところ，被告製 品において，硬度の高い磁性層表面を形成していることにより，本件発明＼n１の作用効果を超えて，独自の作用効果を奏していることを認めるに足り る証拠はない。
イ 本件発明１の作用効果が被告製品の購入動機となっていないとの主張に ついて
被告らは，被告製品の顧客は，本件発明１の作用効果に着目して被告製 品を選択しているわけではなく，本件発明１の作用効果が被告製品の購入 動機となっていないと主張する。 そこで検討するに，特許法１０２条２項の趣旨からすれば，同条項の推 定を覆滅させる事由として認められるためには，特許権侵害がなかったと しても，被告製品の販売等による利益（の一部）は原告に向かわなかった であろう事由の存在が必要である。したがって，被告製品の顧客の購入動 機が単に本件発明１の作用効果に着目していなかったというのでは足りず （ゆえに，被告製品のパンフレットに本件発明１の作用効果がセールスポ イントとして記載されていないのみでは推定覆滅事由足りえない。），被 告製品の顧客の購入動機が，被告製品の独自の技術や性能に着目したもの＼nであったことを具体的に主張立証する必要がある。 そして，被告らは，被告製品の顧客の主要な購入動機として，被告製品 が大記録容量及び高速データ転送速度を実現した製品である点，記録媒体 としての磁気テープの利点（保存時に通電が不要である点等），単一ドラ イブを用いて時期テープカートリッジへのデータ記録を行った場合におけ る，記録容量，転送レート及び記録速度の安定性（原告製品と比較してよ り優れた性能を有すること）を挙げるが，これらの点が被告製品独自のも＼nのであることや，仮に独自のものであったとしても，それが原告製品と比 較して異なる程度，及び，これらの点が被告製品の顧客の主要な購入動機 となっていたことを認めるに足りる証拠はないから，仮に本件特許権１の 侵害がなかったとしても，これらの点のために，被告製品の販売等による 利益（の一部）は原告に向かわなかったであろうと認めるには足りない。 なお，前記アのとおり，本件発明１の技術的範囲に属する被告製品は本 件発明１の作用効果を奏していると認められるところ，被告製品において， 硬度の高い磁性層表面を形成していることにより，本件発明１の作用効果＼nを超えて，独自の作用効果を奏していることを認めるに足りる証拠はない し，仮に，被告製品において，磁性層の素材の硬度を高めることにより本 件発明１と同様な独自の作用効果を一部奏しているとしても，そのような 被告製品独自の作用効果がどの程度生じているのかは不明である上，その 点が被告製品独自の購入動機となっていたとも認められない（被告自身が 本件発明１の作用効果は購入動機となっていない旨主張している。また， 被告製品の広告（甲９７）では，データの長期保存について記載されてい るところ，本件発明１の作用効果である長期保存後の裏写りの防止は，デ ータの長期保存に資するものであるから，被告製品が本件発明１の作用効 果を有していることは，間接的には購入の動機の一因になっているものと 考えられるが，上記のとおり，そのような作用効果ひいては購入の動機が 被告製品独自の構成によって生じたり，高められたりしたものと認めるこ＼nとはできない。）。したがって，仮に，被告製品が磁性層の素材の硬度を 高めることで本件発明１の作用効果を一部奏しているとしても，そのこと によって，仮に本件特許権１の侵害がなかった場合に，被告製品の販売等 による利益（の一部）は原告に向かわなかったであろうと認めることはで きない。
ウ 以上のほか，被告らは，本件発明１の技術的範囲に属さない代替製品を 製造・販売することできたことも主張するが，現にそのような代替製品を 製造・販売していたものではなく，その可能性にとどまるものであるから，＼n推定覆滅事由として認めることはできない。 したがって，特許法１０２条２項の推定を覆滅させる事由を認めること はできない。

◆判決本文

　多機能型間接侵害（特許法１０１条２号）に該当するのかが争われました。東京地裁47部は、「生産に用いる物」、「課題の解決に不可欠なもの」いずれにも、該当しないと判断しました。

　本件事案に鑑み，まず，争点２（被告各製品が，本件発明に係る「物」の「生 産に用いる物（中略）であってその発明による課題の解決に不可欠なもの」に 当たるか）について判断する。
(1) 本件特許請求の範囲は，前記第２の１ のとおりであり，その構成要件Ｃ＼nは，「前記改質領域から延びる微小亀裂を前記ウェーハの表面に露出させな＼nい状態で前記ウェーハの裏面を研削除去する研削手段を有する，」分割起点 形成装置という文言の記載であるところ，本件特許の特許出願の願書に添付 した明細書（以下「本件明細書」という。）には，発明の詳細な説明として， 次の記載がある（甲２）。
・・・
(2) 以上を前提に，以下判断する。
ア 本件特許請求の範囲の記載をみると，本件発明に係る「物」である「分 割起点形成装置」（構成要件Ａ，Ｄ）は，「内部にレーザ光で改質領域を形＼n成したウェーハを分割するための」装置であるものであって，上記の「形 成した」という記載文言からすれば，既にその内部にレーザ光で改質領域 が形成されたウェーハを加工対象物として，その割断のための分割の起点 を形成する装置であることが明らかである。 このことは，本件明細書の各記載からも裏付けられる。すなわち，本件 発明の課題は，チップ断面の改質領域の部分からの発塵やチップの破断等 を防ぎ，抗折強度の高い，安定した品質のチップを効率よく得るようにす ることにあるところ（段落【００１０】，【００２２】），本件発明は，研削 後においても，微小空孔が大きくなり亀裂が進展するものの，完全に基板 は分割されていない点に技術的特徴があり（段落【００５１】），また，本 件発明の実施の形態によれば，研削によりレーザ光により形成された改質 領域内のクラックを進展させることができるため，チップＣの断面にレー ザ光により形成された改質領域が残らないようにすることができる（段落 【０２０９】）というのである。これらによれば，本件発明は，その内部に 既にレーザ光で改質領域が形成されたウェーハを対象として所定の加工 等を行うに当たり，クラックの進展の程度を制御しようとする技術思想の ものであることが認められる。 そうすると，ＳＤレーザソーに搭載される被告各製品は，あくまでその＼n内部にレーザ光で改質領域を形成したウェーハを製作するためのもので あり，本件発明に係る分割起点形成装置に対しては，その加工対象物を提 供するという位置付けを有するものにとどまるというべきであるから，こ のような被告各製品をもって，同分割起点形成装置の生産に用いる物とい うことはできないというほかない。 したがって，被告各製品は，本件発明に係る「物」の「生産に用いる物」 に当たるということはできない。
イ また，上記のとおり，構成要件Ａ，Ｄは，既にその内部にレーザ光で改＼n質領域が形成されたウェーハを加工対象物として，その割断のための分割 の起点を形成する装置であることを示すものであり，本件発明に係る上記 技術思想を実現する構成を特定するものではないことからすれば，本件特＼n許請求の範囲の記載において，同技術思想について具体的に特定している 構成は，構＼＼成要件Ｂ（「前記ウェーハの前記改質領域を研削除去するための 研削手段であって，」），構成要件Ｃ（「前記改質領域から延びる微小亀裂を＼n前記ウェーハの表面に露出させない状態で前記ウェーハの裏面を研削除＼n去する研削手段を有する，」）にいう「研削手段」であるものというべきで ある。 そうすると，本件発明は，ＳＤＢＧプロセス実行システムＢを実現する 複数の装置の中で，上記「研削手段」により，課題を解決する発明である と解されるものであって，本件発明において，課題解決手段による作用効 果を直接もたらすものは，上記「研削手段」以外には存しないというべき であるから，「その発明による課題の解決に不可欠なもの」に当たるものは， 構成要件Ｂ，Ｃの「研削手段」であるというべきである。＼nしかして，ＳＤレーザソーに搭載される被告各製品は，飽くまでウェー＼nハ内部に改質領域を作るための装置であって，上記構成要件Ｂ，Ｃの「研＼n削手段」を実現する装置ではない。そうすると，被告各製品は，「その発明 による課題の解決に不可欠なもの」に当たるとはいえないというべきであ る。
ウ 以上のア，イによれば，被告各製品は，本件発明に係る「物」の「生産 に用いる物（中略）であってその発明による課題の解決に不可欠なもの」 に当たるとはいえないというべきである。
(3) 原告の主張について
ア 原告は，本件明細書の記載（段落【０１６５】ないし【０１６８】，【０ １７０】ないし【０１８４】等）にあるように，改質領域の形成からウェ ーハの分割までの一連のプロセスを実行する装置が全てそろって初めて 技術的に意味があるものであることからすれば，ＳＤレーザソー（被告各＼n製品搭載）及び研削装置は，本件発明の「分割起点形成装置」を構成する＼nものであるといえ，被告各製品は，本件発明に係る「物」の「生産に用い る物」に当たるといえる旨主張する。 しかし，原告が指摘する本件明細書の記載（段落【０１６５】ないし【０ １６８】，【０１７０】ないし【０１８４】等）が，研削除去工程だけでな く被告各製品が関わるレーザ改質工程についても触れたものとなってい るとしても，本件特許請求の範囲の記載は，飽くまで「内部にレーザ光で 改質領域を形成したウェーハを分割するための」（構成要件Ａ），「分割起点＼n形成装置」（構成要件Ｄ）というものであり，その記載文言上，既にその内＼n部にレーザ光で改質領域が形成されたウェーハを加工対象物として，その 割断のための分割の起点を形成する装置であることが，一義的に明確なも のとなっているものと認められる。そうである以上，本件明細書の上記記 載がレーザ改質工程についても触れたものとなっていることを指摘する ことによって，本件特許請求の範囲の記載文言から導いた前記認定を左右 することはできないというべきである。 また，仮に，原告が指摘するように，改質領域の形成からウェーハの分 割までの一連のプロセスを実行する装置が全てそろって初めて技術的に 意味があるとしても，それぞれの工程を担う各装置自体は，不可分一体と なっているものではなく，改質領域を形成したウェーハを製作するための 装置，かかるウェーハに対して研削という加工をするための装置というよ うに，それぞれの各装置として具体的に把握できるものであって，上記の 技術的な意味を指摘することから当然に，本件特許請求の範囲の記載文言 から導いた上記認定が左右される根拠となるものとはいえない。 以上に照らせば，ＳＤレーザソー（被告各製品搭載）及び研削装置が，＼n本件発明の「分割起点形成装置」を構成するものであるとする根拠はない＼nというほかなく，原告の上記主張は，採用することができない。
イ 原告は，本件発明の特徴的技術手段が，構成要件Ｃ（「前記改質領域から＼n延びる微小亀裂を前記ウェーハの表面に露出されない状態で前記ウェー＼nハの裏面を研削除去する」）の点にあることは前提としつつも，そのために は，研削手段による研削の仕方だけでなく，レーザ光による改質領域及び これから伸びる微小亀裂の作り込みが重要であることが明らかであり，ウ ェーハの裏面を研削除去しても微小亀裂をウェーハの表面に露出させな＼nいことが可能となるような改質領域を形成するレーザ光は，本件発明の特＼n徴的技術手段を特徴付ける特有の構成に該当するから，このレーザ光を照＼n射する被告各製品は，当該構成を直接もたらす特徴的な部材に当たるとい＼nえる旨主張する。 しかし，原告が指摘する，レーザ光による改質領域及びこれから伸びる 微小亀裂の作り込みの重要性について検討しても，そもそも，本件発明の 技術思想との関連で，研削工程と有意な関連性を有する改質領域形成手段 （ウェーハの裏面を研削除去しても微小亀裂をウェーハの表面に露出さ＼nせないことが可能となるような改質領域を形成するレーザ光）が備えるべ＼nき具体的な構成，条件等についての説明は，本件明細書に何ら見当たらな＼nいところであって，原告の上記指摘は，明細書の記載に根拠を有しない主 張といわざるを得ない。そうである以上，原告が指摘する上記改質領域形 成手段が，本件発明の特徴的技術手段を特徴付ける特有の構成に該当する＼nということはできないから，レーザ光によりウェーハ内部に改質領域を作 るため，ＳＤレーザソーに搭載される被告各製品は，本件発明に関して，＼n「その発明による課題の解決に不可欠なもの」に当たるとはいえないもの というべきである。 したがって，原告の上記主張は，採用することができない。

◆判決本文

　特許権侵害事件です。争点はいろいろありますが、製造したのは共有者か？、また、101条5号の間接侵害が成立するか？について、大阪地裁（21部）は、いずれも否定しました。

　原告は，被告会社による共有特許権の侵害行為として，被告製品を製造販 売したことを主張し，被告会社が被告製品を販売したことは当事者間に争いがない ものの，被告らは被告会社が被告製品を製造したことを否認している。そして，被 告らは，むしろ，被告製品を製造したのは，共有特許の特許権者（共有者）である 被告Ｐ２であり，被告会社が販売したのは，被告Ｐ２が製造した製品であるとして， 共有特許権についての消尽の抗弁を主張するが，この点については，原告が否認し， 争っている（争点２）。そこで，事案に鑑み，被告製品が共有特許発明の技術的範 囲に属すると仮定して，争点２から判断する。 この点について，被告Ｐ２は，上記被告らの主張に沿う供述をしていることから， この供述の信用性について検討する。また，上述するとおり，原告は被告会社によ る被告製品の製造を特許権侵害行為として主張するところ，その事実が認められる かについても，ここで検討する。
・・・・
(ｱ) まず，原告は，被告会社の決算報告書（損益計算書）や法人事業概況 説明書（甲３４，３５，５３，５４）に不自然な点があると主張し，それと同旨の 供述をしているが，被告会社が被告製品を仕入れた旨の記載部分の信用性が認めら れることは，前記判示のとおりであり，これに反する原告の供述は採用できない。 また，原告は，甲３９の被告製品の数量が６５８袋となっており，甲３８記載の ５２６袋との差は被告会社が製造したものであるとも主張する。しかし，被告Ｐ２ は数え間違いによるものであると説明しているところ（乙２４，被告Ｐ２供述）， 被告会社が被告製品の原材料や製造装置等を用意していたことをうかがわせる証拠 がないことは前述のとおりであるし，被告会社が被告製品を製造したことをうかが わせる事実も認められない。したがって，数え間違いであるとの被告Ｐ２の説明は 否定し難く，上記事実から被告会社が被告製品を製造したと推認することはできな い。 そして，原告が被告会社の書類について指摘するその他の不自然な点については， 被告Ｐ２から裏付け証拠（乙３，１６の１ないし１６の３）を伴う形で説明がされ ており（乙２４，被告Ｐ２供述），その説明を否定すべき事情は認められないし， その他に以上の判断を左右すべき証拠があるとはいえない。
(ｲ) 次に，原告は，被告会社が被告Ｐ２の一人会社であることなどを指摘 し，被告Ｐ２の行為は法人である被告会社の行為とみるのが自然であるなどと主張 する。しかし，被告Ｐ２は被告会社の代表取締役を務める一方で，「ケアシェルサ＼nポート」という屋号で個人事業を営んでいるのであり，直ちに原告主張のように解 することはできない。むしろ，前記認定の事実によれば，被告Ｐ２は，個人の立場 で，解散会社から被告製品の原材料や製造装置を購入したり，従業員を雇用したり， 本件建物を賃借したりするなどしていると認められるから，これらの事実に照らせ ば，被告Ｐ２の行為を被告会社の行為と評価することはできず，これらの事実は被 告Ｐ２が個人の立場で被告製品を製造していたことを基礎付ける事実といえる。 この点に関し，原告は，甲５２に被告会社が本件建物の６か月分の家賃として６ ０万円を支払っていたと記載されていることを指摘し，被告製品を製造する本件建 物の家賃を被告会社が支出していたと主張するが，甲５２の記載は誤記と認められ （乙２３。なお，甲５２には平成２８年４月から９月までの家賃の支払が記載され ておらず，甲５１の記載との連続性からすると，それ自体，不自然なことであるし， 乙１９も踏まえると，誤記であるとの乙２３の陳述は信用できる。），原告の上記 主張事実を認めることはできない。
(ｳ) また，原告は，被告Ｐ２が被告製品の原材料等を被告会社の利益を使 って仕入れていたとして，被告製品の所有権を原始取得するのは被告会社である旨 主張する。しかし，被告会社が被告製品の原材料等を自ら仕入れていたことを認め るに足りる証拠はないし，被告らが取引基本契約を締結し，被告Ｐ２が被告会社に 被告製品を販売していたことをもって，原告主張のように評価することはできない。 むしろ，前記認定の事実によれば，被告Ｐ２は被告製品を被告会社に販売し，そこ から被告製品の製造に係る経費を回収していたと認めるのが相当である。したがっ て，被告製品の所有権は被告Ｐ２が製造することによって発生し，被告会社に販売 されることによって，被告会社がその所有権を取得したものと認められるから，原 告の上記主張は採用できない。なお，被告会社は被告Ｐ２が全株式を有する一人会 社であるから（被告Ｐ２供述，弁論の全趣旨），被告ら間の取引基本契約ないし売 買契約が民法１０８条本文や会社法３５６条１項により無効となることはないと解 される（最高裁昭和４５年８月２０日判決・民集２４巻９号１３０５頁参照）。
(ｴ) 原告は被告会社の従業員数に照らせば，被告会社が被告製品を製造し ていないのは不自然であることも主張するが，被告会社の従業員は，被告Ｐ２自身 を除けば，被告Ｐ２の妻と，女性１人で，同人らの勤務時間は少なく，被告会社は 「しおさい」の販売業務等も行っているから（乙２４，被告Ｐ２供述），原告指摘 の点が特別不自然であるとはいえない。 それだけでなく，原告は，被告Ｐ２が自ら被告製品を販売せず，被告会社が販売 している点について不自然である旨指摘しているが，被告Ｐ２は，顧客が法人から 仕入れたいと要望することがある旨供述しており，この説明自体，不自然，不合理 なものとはいえない。
(ｵ) 以上より，原告の主張・供述を採用することはできず，原告供述によ って被告会社が被告製品を製造していたことを認めることはできないし，被告Ｐ２ の供述の信用性が否定されるともいえない。 エ 以上のことに加え，被告Ｐ２の主張・陳述は本件訴訟の提起以来一貫し ていたことも踏まえると，被告製品を自ら製造し，被告会社に販売していた旨の被 告Ｐ２の供述は全体として採用することができる。また，原告は被告会社が被告製 品を製造していたと主張するが，これを認めるに足りる証拠はないから，この原告 の主張は採用できない。
(4) まとめ
共有特許権の共有者である被告Ｐ２（ケアシェルサポート）は，原告の同意を 得ることなく，共有特許発明を実施することができるから，被告Ｐ２が，仮に共有 特許発明の実施品として被告製品を製造し，これを被告会社に販売した場合には， 共有特許権はその目的を達成したものとして消尽し，共有特許権の共有者である原 告は，被告会社が被告製品を譲渡等することに対し，特許権を行使することはでき ないものと解される。 なお，被告会社は解散会社から購入した被告製品を第三者に販売したこともあっ たが，これは共有特許権の特許権者である原告及び被告Ｐ２から実施の許諾を受け て製造され，被告会社に販売されたものであるから，同じくその被告製品について も共有特許権は消尽したと解される。 したがって，被告製品が共有特許発明の構成と均等なものとして，その技術的範＼n囲に属するか否かを論ずるまでもなく，被告製品の製造販売による共有特許権の侵 害を理由とする原告の請求には理由がないこととなる。
２ 争点３（被告製品の製造販売について甲４特許権に対する特許法１０１条５ 号の間接侵害が成立するか）について
(1) 原告は，甲４特許発明が方法の発明であることを前提として，被告製品の 販売について甲４特許権に対する特許法１０１条５号の間接侵害が成立すると主張 する（なお，前記１で判示したとおり，被告会社が被告製品を製造したとは認めら れない。）。これに対し，被告らは，甲４特許発明は物の発明であるなどとして， 同号の間接侵害は成立しないと主張する。
(2) そこで原告の主張について検討すると，そもそも，物の発明と方法の発明 とは，明文上判然と区別され（特許法２条３項），与えられる特許権の効力も明確 に異なっているのであるから（例えば，同法１０１条，１０４条，１７５条２項）， 物の発明と方法の発明とを同視することはできないし，物の発明に関する特許権に 方法の発明に関する特許権と同様の効力を認めることもできない。そして，当該発 明がいずれの発明に該当するかは，まず，願書に添付した特許請求の範囲の記載に 基づいて判定すべきものである（同法７０条１項参照）（最高裁判所平成１１年７ 月１６日判決・民集５３巻６号９５７頁参照）。 そこで，甲４特許の特許請求の範囲の請求項１を見ると，そこには機能的な表＼現 がみられるものの，「…透析機洗浄排水の中和処理用マグネシウム系緩速溶解剤」 と明記されており，その文言上，物の発明について記載されたものであることが明 らかである。したがって，甲４特許発明は方法の発明ではなく，物の発明である。 なお，以上のことは，甲４特許の発明の名称が「透析機洗浄排水の中和処理用マ グネシウム系緩速溶解剤」とされていることや，甲４特許明細書の【０００１】に 「本発明は個人用透析機排水の中和処理に利用される透析機洗浄排水の中和処理用 マグネシウム系緩速溶解剤に関する。」との記載があること（甲４）からも裏付け られる。また，原告は甲４特許の出願経過に照らし，方法の発明として特許査定さ れたと主張するが，その主張は前述した特許請求の範囲の記載に照らして採用でき ないし，原告は出願当初，マグネシウム系緩速溶解剤の製造方法に係る発明（これ は，物を生産する方法の発明と解される。）についても特許請求の範囲に含めてい たが（乙９），補正によりこれを削除し，さらに用途を限定したところ（乙１２， １３），この経緯に照らせば，なおさら採用する余地はないというべきである。
(3) 以上より，甲４特許発明は物の発明であって，方法の発明ということは できないし，これに方法の発明と同様の効力を認める根拠も見出し難い。したがっ て，甲４特許発明が方法の発明であることを前提に特許法１０１条５号の間接侵害 が成立するとの原告の主張は，その前提を欠き，採用することができない。

◆判決本文

　1審と同じく、明確性、サポート要件違反無しと判断されました。

　前記第２の１の前提事実と一件記録によれば，本件訴訟の経過等として， 次の事実が認められる。
(ア) 控訴人日進は，平成２６年１２月頃から，調剤薬局等に対し，控訴 人日進と控訴人セイエーが共同開発した被告製品を販売するようになっ た。 控訴人日進，控訴人ＯＨＵ及び控訴人セイエーの３者間には，被告製 品に関し，控訴人日進が控訴人ＯＨＵに対して被告製品を発注し，この 発注を受けた控訴人ＯＨＵが控訴人セイエーに対して被告製品の製造を 委託し，この委託を受けた控訴人セイエーが被告製品を製造して，控訴 人日進に供給し，これにより，控訴人セイエーは控訴人ＯＨＵに対し， 控訴人ＯＨＵは控訴人日進に対し被告商品をそれぞれ販売するという継 続的な取引関係があった。
(イ) 被控訴人は，平成２８年７月４日，控訴人らによる被告製品の製造， 販売が被控訴人の有する本件特許権の間接侵害等に当たる旨主張して， 控訴人らに対し，本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金の連帯 支払を求める本件訴訟を原審に提起した。 控訴人らは，同年１２月８日の原審第２回弁論準備手続期日において， 準備書面(2)（無効論）に基づき，明確性要件違反，乙２２を主引用例と する新規性欠如，乙２３を主引用例とする新規性欠如の無効理由による 無効の抗弁を主張し，平成２９年３月１６日の原審第４回弁論準備手続 期日において，準備書面(5)（無効論）に基づき，上記無効理由に加えて， 乙２２を主引用例とする進歩性欠如，乙２３を主引用例とする進歩性欠 如，補正要件違反，サポート要件違反，明確性要件違反（「２つ折りさ れたシート」に係るもの）の無効理由による無効の抗弁を主張した。 その後，控訴人らは，同年６月３０日の原審第６回弁論準備手続期日 において，準備書面(7)（無効論）に基づき，新たに乙２３（乙２３’発 明）を主引用例，乙２２（乙２２発明）を副引用例とする進歩性欠如の 無効理由による無効の抗弁を主張した。
(ウ) 控訴人日進は，平成２９年７月１０日，本件特許の設定登録時の請 求項１及び２に係る発明についての特許を無効にすることを求める別件 無効審判を請求した。控訴人日進が別件無効審判で主張した無効理由は， 明確性要件違反（「無効理由１」），「審判甲１」（乙２２）を主引用 例とする新規性欠如（「無効理由２」），「審判甲１」（乙２２）を主 引用例とし，「審判甲７」（乙４９）に記載された事項（「甲７事項」） を副引用例とする進歩性欠如（「無効理由３」），「審判甲２」（乙２ ３）を主引用例とし，「審判甲１」（乙２２）に記載された事項（「甲 １事項」）等を副引用例とする進歩性欠如（「無効理由４」），「審判 甲２」（乙２３）を主引用例とし，「甲７事項」等を副引用例とする進 歩性欠如（「無効理由５」）である。上記「無効理由３」は，乙２２を 主引用例とする本件訂正発明の進歩性欠如の無効理由と，上記「無効理 由４」及び「無効理由５」は，乙２３を主引用例とする本件訂正発明の 進歩性欠如による無効理由と実質的に同一の事実及び同一の証拠に基づ くものである。
被控訴人は，同年１０月６日，別件無効審判において，本件訂正をし た後，同月１９日の原審第９回弁論準備手続期日において，第７準備書 面に基づき，本件訂正と同一内容の訂正に係る訂正の再抗弁の主張をし た。また，控訴人らは，上記弁論準備手続期日において，別件無効審判 の審判請求書（乙４６）を書証として提出した。 控訴人らは，同年１２月１１日の原審第１０回弁論準備手続期日にお いて，準備書面(9)に基づき，被控訴人の訂正の再抗弁に対する反論をし た。
原審の受命裁判官は，平成３０年１月２９日の原審第１１回弁論準備 手続期日において，本件の侵害論の審理を終了し，損害論の審理を進め ると述べた。
控訴人らは，同年３月１２日の原審第１２回弁論準備手続期日におい て，別件無効審判に係る被控訴人作成の同年２月２日付け「口頭審理陳 述要領書(2)」（乙５６）を書証として提出した。
(エ) 特許庁は，平成３０年６月２６日，本件訂正を認めた上で，控訴人 日進主張の「無効理由１」ないし「無効理由５」により本件特許を無効 とすることはできないとして，別件無効審判の請求は成り立たないとの 別件審決をした。その後，控訴人日進は，出訴期間内に別件審決に対す る審決取消訴訟を提起しなかったため，別件審決は，確定し，同年８月 ２８日，その旨の確定登録が経由された。 原審は，同月２４日，原審第２回口頭弁論期日において，口頭弁論を 終結した後，同年１２月１８日，被控訴人の請求を一部認容する原判決 を言い渡した。原判決は，控訴人ら主張の無効の抗弁はいずれも理由が ないものと判断した。
(オ) 控訴人は，平成３０年１２月２８日，本件控訴を提起した。 その後，控訴人は，平成３１年２月１５日付け控訴理由書において， 原判決には，乙２２を主引用例とする進歩性欠如，乙２３を主引用例と する進歩性欠如，明確性要件違反及びサポート要件違反の無効理由の判 断に誤りがあることを主張するとともに，新たに本件出願に分割要件違 反があることを前提とした乙６０を主引用例とする進歩性欠如の無効理 由を主張した。 当審は，令和元年５月１６日の本件第１回口頭弁論期日において，口 頭弁論を終結した。
イ 特許法１６７条は，特許無効審判の審決が確定したときは，当事者及び 参加人は，同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求すること ができないと規定している。この規定の趣旨は，先の審判の当事者及び参 加人は先の審判で主張立証を尽くすことができたにもかかわらず，審決が 確定した後に同一の事実及び同一の証拠に基づいて紛争の蒸し返しができ るとすることは不合理であるため，同一の当事者及び参加人による再度の 無効審判請求を制限することにより，紛争の蒸し返しを防止し，紛争の一 回的解決を実現させることにあるものと解される。このような紛争の蒸し 返しの防止及び紛争の一回的解決の要請は，無効審判手続においてのみ妥 当するものではなく，侵害訴訟の被告が同法１０４条の３第１項に基づく 無効の抗弁を主張するのと併せて，無効の抗弁と同一の無効理由による無 効審判請求をし，特許の有効性について侵害訴訟手続と無効審判手続のい わゆるダブルトラックで審理される場合においても妥当するというべきで ある。 そうすると，侵害訴訟の被告が無効の抗弁を主張するとともに，当該無 効の抗弁と同一の事実及び同一の証拠に基づく無効理由による無効審判請 求をした場合において，当該無効審判請求の請求無効不成立審決が確定し たときは，上記侵害訴訟において上記無効の抗弁の主張を維持することは， 訴訟上の信義則に反するものであり，民事訴訟法２条の趣旨に照らし許さ れないと解するのが相当である。 これを本件についてみるに，前記アの認定事実によれば，1)控訴人らは， 本件訴訟の原審において，本件特許について，明確性要件違反，サポート 要件違反，乙２２を主引用例とする新規性欠如及び進歩性欠如，乙２３を 主引用例とする新規性欠如及び進歩性欠如等の無効理由による無効の抗弁 を主張したこと，2)控訴人らのうち，控訴人日進のみが本件特許を無効に することを求める別件無効審判を請求し，本件特許の設定登録時の請求項 １及び２に係る発明の無効理由として「無効理由１」ないし「無効理由５」 を主張し，被控訴人は別件無効審判手続において本件訂正をしたところ， 特許庁は，本件訂正を認めた上で，控訴人日進主張の「無効理由１」ない し「無効理由５」により本件特許を無効とすることはできないとして，別 件無効審判の請求は成り立たないとの別件審決をしたこと，3)控訴人日進 が別件審決に対する審決取消訴訟を提起しなかったため，別件審決は，原 判決の言渡し前に確定したことが認められる。 加えて，控訴人日進が原審及び当審において主張する乙２２を主引用例 とする本件訂正発明の進歩性欠如の無効理由は，確定した別件審決で排斥 された「無効理由３」と実質的に同一の事実及び同一の証拠に基づくもの と認められるから（前記ア(ウ)），被控訴人日進が当審において乙２２を 主引用例とする本件訂正発明の進歩性欠如の無効理由による無効の抗弁を 主張することは，訴訟上の信義則に反するものであり，民事訴訟法２条の 趣旨に照らし許されないと解すべきである。
ウ 次に，控訴人セイエー及び控訴人ＯＨＵについて検討するに，1)控訴人 セイエー及び控訴人ＯＨＵは，別件無効審判の請求人又は参加人のいずれ でもないが，控訴人日進，控訴人ＯＨＵ及び控訴人セイエーの３者間には， 被告製品に関し，控訴人セイエーは控訴人ＯＨＵに対し，控訴人ＯＨＵは 控訴人日進に対し被告商品をそれぞれ販売するという継続的な取引関係が あり，本件特許が別件無効審判で無効とされた場合には，被控訴人の控訴 人らに対する請求はいずれも理由がないことに帰するので，別件無効審判 に関する利害は，控訴人ら３者間で一致していること，2)控訴人セイエー 及び控訴人ＯＨＵは，原審において，控訴人日進の主張する無効の抗弁と 同一の無効の抗弁を主張し，また，控訴人日進とともに，別件無効審判の 審判請求書（乙４６）及び被控訴人作成の「口頭審理陳述要領書(2)」（乙 ５６）を書証として提出していることからすると，控訴人セイエー及び控 訴人ＯＨＵは，別件無効審判の内容及び経緯について十分に認識し，別件＼n無効審判における被告日進の主張立証活動を事実上容認していたものと認 められること，上記1)及び2)の事実関係の下においては，控訴人セイエー 及び控訴人ＯＨＵは，別件無効審判の請求人の控訴人日進と同視し得る立 場にあるものと認めるのが相当であるから，確定した別件審決で排斥され た「無効理由３」と実質的に同一の事実及び同一の証拠に基づく乙２２を 主引用例とする本件訂正発明の進歩性欠如の無効理由による無効の抗弁の 主張をすることを控訴人セイエー及び控訴人ＯＨＵに認めることは，紛争 の蒸し返しができるとすることにほかならないというべきである。 したがって，控訴人セイエー及び控訴人ＯＨＵにおいても，控訴人日進 と同様に，当審において乙２２を主引用例とする進歩性欠如の無効理由に よる無効の抗弁を主張することは，訴訟上の信義則に反するものであり， 民事訴訟法２条の趣旨に照らし許されないと解すべきである。 エ 以上によれば，被控訴人の前記主張は理由があるから，その余の点につ いて判断するまでもなく，乙２２を主引用例とする本件訂正発明の進歩性 欠如をいう控訴人らの主張は理由がない。
(6) 争点(4)カ（乙２３を主引用例とする本件訂正発明の進歩性欠如の無効理 由の有無）について
被控訴人は，控訴人ら主張の乙２３を主引用例とする進歩性欠如の無効理 由は，別件無効審判における「無効理由４」及び「無効理由５」と実質的に 同一の事実及び同一の証拠に基づくものであるから，別件無効審判の請求人 である控訴人日進並びに控訴人日進と密接な取引関係にある控訴人セイエ ー及び控訴人ＯＨＵの３者が，当審において，上記無効理由による無効の抗 弁を主張することは，訴訟上の信義則に反し，許されない旨主張する。 そこで検討するに，控訴人らが原審及び当審において主張する乙２３を主 引用例とする本件訂正発明の進歩性欠如の無効理由は，前記(5)ア(ウ)認定 のとおり，控訴人日進及び被控訴人間の確定した別件審決で排斥された「無 効理由４」及び「無効理由５」と実質的に同一の事実及び同一の証拠に基づ くものと認められる。 そうすると，前記(5)ウ及びエで説示したのと同様の理由により，控訴人 らが当審において乙２３を主引用例とする進歩性欠如の無効理由による無 効の抗弁を主張することは，訴訟上の信義則に反するものであり，民事訴訟 法２条の趣旨に照らし許されないと解すべきであるから，被控訴人の上記主 張は理由がある。 したがって，その余の点について判断するまでもなく，乙２３を主引用例 とする本件訂正発明の進歩性欠如をいう控訴人らの主張は理由がない。

◆判決本文

1審はこちらです。

◆平成28(ワ)6494

　方法に用いる検査キットが間接侵害かが争われました。知財高裁（3部）は、1審の構成要件該当せずとの判断を維持しました。「患者の血清中のプロカルシトニン３−１１６の量を明らかにしていない」として、イ号キットを用いた検査方法は技術的範囲に属しないと判断されました。
　クレームが凄いですね。「患者の血清中でプロカルシトニン３−１１６を測定することを含む，敗血症及び敗血症様全身性感染を検出するための方法」です。

　本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の記載によれば，本件発明 の「プロカルシトニン３−１１６」は，「患者の血清中」から「測定」 されるものであり，測定結果が「敗血症及び敗血症様全身性感染」の「検 出」のために用いられることを理解できる。 そして，本件発明の特許請求の範囲（請求項１）には，「プロカルシ トニン３−１１６を測定すること」の意義について規定する記載はない が，「測定」とは，一般的に，「長さ，重さ，速さなど種々の量を器具 や装置を用いてはかること」（大辞林（第３版））との意味を有する。 したがって，特許請求の範囲の記載によれば，本件発明の「患者の血 清中でプロカルシトニン３−１１６を測定すること」とは，患者の血清 中のプロカルシトニン３−１１６の量を明らかにすることを意味するも のと解される。
(イ) また，本件明細書の発明の詳細な説明には，従来技術として，患者 の血清中のプロカルシトニンの測定が，敗血症の検出にとって有益な診 断手段であることが知られていたこと，「本発明」の開始点は，敗血症 等の患者の血清中に比較的高濃度で検出可能なプロカルシトニンが，プ＼nロカルシトニン１−１１６ではなく，プロカルシトニン３−１１６であ るという発見であり，そこから新規な診断及び治療方法，そこで使用可 能な物質等を導き出したことの開示がある（前記１(1)イ）。一方，本件 明細書の発明の詳細な説明には，「プロカルシトニン３−１１６を測定 すること」の意義について明示した記載はない。 そして，このような本件明細書の記載に照らしても，本件発明の「患 者の血清中でプロカルシトニン３−１１６を測定すること」とは，患者 の血清中のプロカルシトニン３−１１６の量を明らかにすることを意味 し，その測定結果が敗血症等の検出に用いられることを理解できる。
(ウ) 以上の特許請求の範囲及び本件明細書の記載事項を総合すると， 「患者の血清中でプロカルシトニン３−１１６を測定すること」とは， 患者の血清中のプロカルシトニン３−１１６の量を明らかにすることを 意味するものと解される。
イ これに対し控訴人は，構成要件Ａの「患者の血清中でプロカルシトニン＼n３−１１６を測定すること」とは，敗血症患者の血清中でプロカルシトニ ン３−１１６を敗血症の検出に必要な精度で測定することをいうと解すべ きであり，プロカルシトニン１−１１６と区別してプロカルシトニン３− １１６を測定することを必須とするものではない旨主張し，その根拠とし て，1)本件明細書の記載事項（【０００２】〜【０００８】等）から，患 者の血清中でプロカルシトニン１−１１６等とプロカルシトニン３−１１ ６を区別することなくプロカルシトニン一般を測定したとしても，敗血症 等の検出に必要な精度でプロカルシトニン３−１１６を測定できることが 当業者に明らかであること，2)本件明細書には，本件特許に係る「敗血症 及び敗血症様全身性感染を検出するための方法」の具体例として，血中か ら検出されるプロカルシトニンの濃度を一般的なイムノアッセイにより測 定することが記載されているが（【００６２】，表３），通常のイムノア＼nッセイでは，プロカルシトニン１−１１６と区別してプロカルシトニン３ −１１６を測定することは不可能であることを挙げる。＼nしかしながら，「患者の血清中でプロカルシトニン３−１１６を測定す ること」とは，患者の血清中のプロカルシトニン３−１１６の量を明らか にすることを意味するものと認められることについては，前記アのとおり である。
上記1)の点については，患者の血清中のプロカルシトニン３−１１６を プロカルシトニン１−１１６等と区別することなく測定することとは，患 者の血清中のプロカルシトニンを測定することと同義であるところ，本件 明細書には，患者の血清中のプロカルシトニン濃度を測定することにより 敗血症等を検出する技術は，本件出願の優先日前に従来技術として存在し たものであり，「本発明」は，かかる従来技術に対して新規のものである 旨が記載されていること（前記１⑵イ，ウ）からすると，かかる従来技術 が本件発明に係る方法に含まれると解することはできない。 なお，本件明細書には，敗血症等の患者の血清中に含まれるプロカルシ トニンの大部分がプロカルシトニン３−１１６であることを発見した旨 の記載があるが（【０００９】，【００１０】），たとえそのような関係 があるとしても，プロカルシトニン３−１１６を測定することと，プロカ ルシトニン一般を測定することとが同義とはいえないことは明らかであ る。更に付け加えれば，敗血症等の患者の血清中に含まれるプロカルシト ニンの大部分はプロカルシトニン３−１１６であるとの知見が存在する としても，敗血症等であるかどうかが明らかではない（だからこそ，その 診断を要する）患者については，その血清中のプロカルシトニンの大部分 がプロカルシトニン３−１１６であるかどうかは明らかではないはずで ある。したがって，敗血症等であるかどうかの診断に当たり，検出された プロカルシトニン一般の大部分がプロカルシトニン３−１１６であると の前提に立つことはできないというべきであるから，上記知見の存在は， 前記アの判断を左右するものではない。 また，上記2)の点については，本件明細書には，正常者及び敗血症患者 の血清中のプロカルシトニン濃度を測定した旨が記載されているところ （【００６２】），【００６２】に明示の記載はないが，上記測定は，【０ ０２３】と同様に，市販のプロカルシトニンアッセイを用いて行われたも のと理解することができる。 しかしながら，本件明細書には，かかる測定は，これと同時に行われた これらの者の血清中のプロホルモン濃度の測定結果と対比することによ り，正常者と敗血症患者の間の濃度の差異がプロカルシトニンにおいて際 立っていることを示すものである旨の記載があることからすると（【００ ５９】，【００６２】，【００６３】，表３），上記測定が，本件特許に＼n係る「敗血症及び敗血症様全身性感染を検出するための方法」の具体例と して記載されたものであるとは認められない。したがって，上記2)の主張 は，その前提を誤るものである。 以上によれば，控訴人の上記主張を採用することはできない。
(2) 被告方法について
前記前提事実のとおり，被告装置及び被告キットを使用すると，患者の 検体中において，プロカルシトニン３−１１６とプロカルシトニン１−１ １６とを区別することなく，いずれをも含み得るプロカルシトニンの濃度 を測定することができ，その測定結果に基づき敗血症の鑑別診断等が行わ れていると認められるものの，本件全証拠によっても，被告装置及び被告 キットを使用して敗血症等を検出する過程で，プロカルシトニン３−１１ ６の量が明らかにされているとは認められない。 したがって，その余の点について判断するまでもなく，被告方法は，構＼n成要件Ａを充足するものとはいえない。

◆判決本文

原審はこちら

◆平成29(ワ)28884

　漏れていたのでアップします。大阪地裁は、特許侵害として、差止請求および総計3.3億円の損害賠償請求を認めました。争点は、間接侵害、サポート要件、進歩性違反などたくさんあります。この事件は控訴されており、知財高裁の特別部での審議が発表されています。大合議事件にされた理由は、下記でしょうか？＼n

　「共同不法行為が成立するためには，各侵害者に共謀関係があるなど主観的な関連 共同性が認められる場合や，各侵害者の行為に客観的に密接な関連共同性が認めら れる場合など，各侵害者に，他の侵害者による行為によって生じた損害についても 負担させることを是認させるような特定の関連性があることを要すると解すべきで ある。そして，例えば，製造業者が小売業者に製品を販売し，これを小売業者が消 費者に販売するという取引形態は，極めて一般的なものであり，製造業者と小売業 者双方が，このような取引形態を取っていることを認識し容認しているとしても， これだけでは共同不法行為責任を認めるに足りるだけの十分な関連共同性があると＼nはいえない。
・・・
被告アンプリーは，被告ネオケミアから被告製品８を仕入れ，これを被告リズ ムに転売していたところ，被告リズムは設立当初から被告アンプリーに対して販売 する商品の相談をしており，その中で被告製品８を仕入れることになり，被告リズ ムにとって被告アンプリーは特別な取引先であるとの認識であった（乙Ｂ１２の １）。これに対し，被告アンプリーは，ＯＥＭメーカーではあったが，被告リズム の創業を応援しようと決めて被告リズムと取引を開始し，販路として育成していこ うと考え，被告リズムを「販路育成プログラム」対象企業の第一号という位置付け の企業にし，被告リズムと協力して炭酸ガスパックを売り出していたというのであ る（乙Ｂ１３の１，弁論の全趣旨）。そして，本件訴訟では，被告アンプリーは被 告リズムとの間で顧客や顧客からの注文等に関する情報交換を密にしていたとまで 主張しているのであり，被告アンプリーと被告リズムとはそのような関係性にあっ たと認められる（以上につき弁論の全趣旨）。そして，被告リズムによる売上額は ３億円を超えており，被告アンプリー自身の売上額も１億円を超えており，他の被 告の他の製品の売上額と比較しても，桁違いに売上額が大きい。このような売上げ を上げることができたのは，以上のような被告アンプリーと被告リズムとの間の関 係性があったからであると推認され，両社は相互に利用補充しながら，被告製品８ の製造，販売をしてきたということができる。したがって，両社の行為には，客観 的に密接な関連共同性があったといえ，共同不法行為が成立するというべきである。 これに対し，被告アンプリーらと被告ネオケミアとの関係性についてみると，被 告アンプリーは被告ネオケミアの取引先ではあるものの，被告ネオケミアは他にも 自ら本件各発明の技術的範囲に属する同種製品（被告製品１，３，４及び１５）を 製造するなどし，被告アンプリー以外の者に対しても販売していたのである。この ような実態に照らせば，被告アンプリーが被告ネオケミアの総代理店的な立場にあ ったとはいえないし，同被告らの行為に客観的に密接な関連共同性が認められるな どともいえない。 以上より，被告製品８に関し，被告アンプリーと被告リズムとの間に限って共同 不法行為が成立する。」

◆判決本文

　論点はいろいろありますが、主観的間接侵害における多用途品に対して差止請求が認められました。
(4) 被告表示器Ａ，被告製品３の製造，販売等の行為についての直接侵害の成否
ア 被告表示器Ａはプログラマブル表＼示器であり，被告製品３はそれらにイ ンストールするソフトウェアであり，前提事実（前記第２の２(4)エ）のとおり，被 告表示器Ａは被告製品３のソ＼フトウェアがなければ作動せず，被告製品３のソフトウェアは被告表＼示器においてのみ有効に機能する関係にあると認められるから，ユ＼nーザがそれらの一方のみを使用することはないといえる。このため，原告は，1)被 告表示器Ａと被告製品３は，その販売形態にかかわらず，実質的には常にセット販売されていると評価すべきものであり（セット販売理論），また，2)被告製品３のソフトウェアはユーザの下で必ず被告表＼示器にインストールされるのであるから，ユーザは被告の道具としてインストールを行うにすぎない（道具理論）として，被告 表示器Ａと被告製品３の各製造，販売等は，同一機会でされるものであるか否かを問わず，被告製品３のＯＳがインストールされた被告表＼示器Ａの製造，販売等と同視すべきであると主張する。
イ 被告表示器Ａ，被告製品３は，それらが個別に販売される場合はもとより，同一の機会に販売される場合であっても，被告製品３の基本機能＼ＯＳ及び拡張／オプション機能ＯＳのうちの回路モニタ機能＼等部分のインストールがいまだされ ない状態であるから，それらは直接侵害品（実施品）としての構成を備えるに至っておらず，それを備えるにはユーザによるインストール行為が必要である。＼nこのような場合，確かに，ユーザの行為により物の発明に係る特許権の直接侵害 品（すなわち実施品）が完成する場合であっても，そのための全ての構成部材を製造，販売する行為が，直接侵害行為と同視すべき場合があることは否定できない。＼nしかし，構成部材を製造，販売する行為を直接侵害行為（すなわち実施品の製造，販売行為）と同視するということは，ユーザが構＼成部材から実施品を完成させる行為をもって構成部材の製造，販売とは別個の生産行為と評価せず，構＼成部材の製造， 販売による因果の流れとして，構成部材の製造，販売行為の中に実質的に包含されているものと評価するということであるから，そのように評価し得るためには，製＼n造，販売された構成部材が，それだけでは特許権の直接侵害品（実施品）として完成してはいないものの，ユーザが当然に予＼定された行為をしてそれを組み合わせる などすれば，必ず発明の技術的範囲に属する直接侵害品が完成するものである必要 があると解するのが相当である。換言すれば，ユーザの行為次第によって直接侵害 品が完成するかどうかが左右されるような場合には，構成部材の製造，販売に包含され尽くされない選択行為をユーザが行っているのであるから，構＼成部材を製造，販売した者が間接侵害の責任を負うことはあっても，直接侵害の責任を負うことは ないと解すべきである。
ウ このような観点から本件の事実関係について検討すると，前記(2)キ(ｲ) で認定した事実によれば，被告表示器Ａにおいて回路モニタ機能＼等を使用するため には，ユーザが，被告製品３をインストールしたパソコンで，動作設定を「回路モニタ」とする拡張機能＼スイッチが配置されたプロジェクトデータを作成する必要があり，拡張／オプション機能ＯＳのうちの回路モニタ等部分が転送対象として自動的に選択されるのも，ユーザが上記のようなプロジェクトデータを作成した場合の＼nみであると認められる。これを換言すれば，そもそもユーザによって上記のような プロジェクトデータが作成されず，したがってこれが被告表示器Ａにインストールされない場合には，ユーザが敢えて拡張／オプション機能＼ＯＳのうちの回路モニタ等部分を転送対象として選択しない限り，被告表示器Ａに回路モニタ機能＼等が備わることはないのである。 また，被告製品１−２については一部の機種では，そもそも回路モニタ機能等を使用できない。また，回路モニタ機能＼等が使用可能な機種についても，これを使用＼nするためにはオプション機能ボードを購入して設置する必要がある。そして，そもそもこれはオプションの部材であるから，ユーザがこれを購入して設置することが＼n当然に予定されていると認めることはできないし，乙１７及び１８によれば，回路モニタ機能＼等に対応している被告製品１−２を購入した者のうち，オプション機能＼nボードを購入しなかった者が相当程度存したと認められる（原告は，乙１７及び１ ８は裏付け証拠がないから信用性を欠く旨主張するが，記載内容は一定の具体性を持っており，その内容が不合理であることをうかがわせる事情も認められず，かえ って，オプション機能ボードがまさにオプション品であることからすると，相当程度の者が購入しないというのは合理的であるから，具体的な割合はともかく，少な＼nくともオプション機能ボードを購入しなかった者が相当程度存したと認められるという限度ではその信用性を認めるのが相当である。）。＼nなお，被告製品１−１では，回路モニタ機能等が標準装備されているが，前記(2) ア(ｵ)での認定のとおり，被告製品１−１は他の点でも被告製品１−２にない機能を有しており，特にラダー編集機能＼は，甲５のカタログでも回路モニタ機能等と並ん＼nで強調されているものであることからすると，被告製品１−１を購入する者が須く 回路モニタ機能等を使用することを当然の前提としてこれを購入するとまで認めることは困難である。そして，これらの事情は，被告表＼示器２Ａについても妥当すると考えられる。
　以上のことを踏まえると，被告が販売した被告表示器Ａや被告製品３だけでは，直ちに本件発明１の直接侵害品（実施品）が完成するわけではないし，ユーザが被＼n告表示器Ａを被告製のＰＬＣに接続した上で，被告製品３の拡張／オプション機能＼ ＯＳのうちの回路モニタ機能等部分をインストールすることが必ず予＼定された行為 であると認めることもできない。したがって，ユーザの行為によって直接侵害品が 完成するかどうかが左右されるような場合に該当するといわざるを得ない。
エ 以上に対し原告は，被告が被告製品１や２等のカタログにおいて，回路 モニタ機能等を強調していることや，被告表＼示器Ａが他の被告製品と比べて高額で あること等からすると，本件発明１を全く実施しないという使用態様が被告表示器Ａと被告製品３のユーザの下で経済的，商業的又は実用的な使用形態としてあると＼nは認められないと主張している。 しかし，前記ウで述べた事情からすると，カタログで強調されているからといっ て，ユーザが必ず回路モニタ機能等を使用するとまで認めることはできない。原告は，他の回路モニタ機能＼等を使用できない被告製品（被告製品１−３等）との価格差も指摘するが，当該他の機種では回路モニタ機能等を使用することはできないものの，前記認定の被告表＼示器Ａと他の機種との画面サイズや機能の違いを踏まえる＼nと，被告表示器Ａを購入する者が回路モニタ機能＼等を使用することを当然の前提としてこれを購入するものであるとまで認めることもできない。 なお，原告は，他社が回路モニタ機能等を使用できない廉価な製品を販売していること（甲２３，２４）を指摘しているが，それと被告表＼示器Ａや被告製品３とでは回路モニタ機能等以外の機能＼が異なっており，またハード面での差異や購入後の サポートの内容も異なっていること（甲５，２３，乙１７）などを踏まえると，原 告のこの指摘によって上記事情が基礎付けられるともいえない。 以上より，本件発明１を全く実施しないという使用態様が，被告表示器Ａと被告製品３の経済的，商業的又は実用的な使用形態でないと認めることはできないから，＼n原告の上記主張は採用できない。なお，原告は東京地裁平成１３年１０月３１日判 決を引用しているが，本件と事案を異にするから，本件には妥当しないというべき である。
オ 以上より，直接侵害の成立は認められない。したがって，仮に被告表示器Ａと被告製品３の販売行為を実質的にセット販売と評価し得るとしても，その販＼n売行為をもって本件特許権１の直接侵害行為と評価することはできない。
(5) 以上より，被告による被告表示器Ａと被告製品３の製造，販売等の行為は本件特許権１の直接侵害行為に該当しない。＼n
カ 主観的要件について
(ｱ) 特許法１０１条２号においては，「発明が特許発明であること」（主観 的要件1)）及び発明に係る特許権の直接侵害品の生産に用いる「物がその発明の実 施に用いられること」（主観的要件2)）を知りながら，その生産，譲渡等をすること が間接侵害の成立要件として規定されている。
(ｲ) 主観的要件1)について
ａ 被告は，本件発明１（本件特許１に係る発明）の存在を知った時期 は，本件第１特許の特許請求の範囲を本件発明１に係る構成要件のように訂正することを認めるとの審決（甲２０）がされたことを知った平成２８年１１月１６日で＼nあると主張している。 そこで，まず，特許発明について特許請求の範囲の訂正があった場合には，訂正後の特許請求の範囲に係る発明を知った時に主観的要件1)を満たすことになるのか， それとも，訂正前の特許請求の範囲に係る発明を知っていれば，特許請求の範囲が 訂正された後の発明との関係でも，主観的要件1)を満たすことになるのかを検討す る。 特許法１０１条２号が主観的要件1)を間接侵害の要件とした趣旨は，同号の対象 品は適法な用途にも使用することができる物であることから，部品等の販売業者に 対して，部品等の供給先で行われる他人の実施内容についてまで，特許権が存在す るか否かの注意義務を負わせることは酷であり，取引の安全を害するとの点にある。 他方，特許請求の範囲等の訂正は，特許請求の範囲の減縮や誤記等の訂正等を目的 とするものに限られ（特許法１２６条１項），特許請求の範囲等の訂正は，願書に （最初に）添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にお いてしなければならず（同条５項），かつ，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変 更するものであってはならないとされている（同条６項）。そして，特許請求の範囲 等の訂正をすべき旨の審決が確定したときは，その訂正後における特許請求の範囲 により特許権の設定の登録がされたものとみなされる（同法１２８条）。 以上のように，特許請求の範囲の訂正が認められる場合が上記のように限定され ていることを踏まえると，訂正前の特許請求の範囲に係る特許発明を知っていれば， 特許請求の範囲が訂正された後の特許発明との関係でも，主観的要件1)を満たすこ とになると解するのが相当である。このように解しても，特許法１０１条２号が主 観的要件1)を求めた趣旨に反するわけではないし，第三者にとって不意打ちとなる こともないからである。 なお，本件第１特許の特許請求の範囲の訂正も誤記の訂正及び特許請求の範囲の 減縮を目的とするもので，その他の訂正の要件も満たしており（甲１９の１ないし ２０），被告製品３は本件発明１の技術的範囲に属する以上，上記訂正前の本件発明 １の技術的範囲にも属することは明らかである。
ｂ 本件では，被告は訂正前の本件発明１の存在を知っていたことを自認しているものの，その時期は原告からの警告書を受領した平成２５年４月２日で あると主張している。これに対し，原告は被告が訂正前の本件発明１の存在をその 登録時の平成１７年７月２２日から知っていたと主張していることから，以下，被 告が平成２５年４月２日よりも前に訂正前の本件発明１の存在を知っていたかを検 討する。
(a) 証拠（甲１，５，３４，乙１ないし３，１９，２０）及び弁論の 全趣旨によれば，次の事実が認められる。
・・・
確かに，上記(a)の4)と5)の事実だけを見れば，原告の主張は理解し得ないわけで はないが，表示されたラダー回路の接点・コイルの指定による検索機能＼＼＼自体は，被 告自身が平成８年１２月以降，販売している「ＭＥＬＳＥＣ ＱｎＡ」という汎用シーケンサにおいて採用されていたのであり，ＧＯＴ９００で初めて採用された機 能とは認められない。そして，ＧＯＴ９００では，「ＭＥＬＳＥＣ ＱｎＡ」とは異なり，タッチパネル によって接点・コイルを指定するものとされており，これは変更点であり，訂正前 の本件発明１との共通点ではあるが，このような変更がされたのは，そもそもの操 作方法が「ＭＥＬＳＥＣ ＱｎＡ」ではキーボードであったのに対し，ＧＯＴ９０ ０ではタッチパネルが採用されていたためとみることも可能である。したがって，上記事実から，被告が本件第１特許の出願を知っていたことが推認されるとまでい＼nうことはできない。 そして，ＧＯＴ１０００でワンタッチ回路ジャンプ機能が採用されたのは，ＧＯＴ９００においてタッチパネル上で接点・コイルを指定して検索する機能＼能＼＼が採用さ＼nれていたことの延長線上にあるものと見ることも決して不合理ではない。 以上のような事実関係に照らせば，被告が本件第１特許の登録時に訂正前の本件 発明１の存在を知っていたとまで推認することはできない。そして，平成２５年４ 月２日にされた原告から被告への警告書の送付以外に，被告が訂正前の本件発明１ の存在を認識し得たことをうかがわせる事情は認められない。
なお，原告は，被告と原告はトヨタからの受注を獲得すべくしのぎを削っていた こと（甲３２）や，原告や被告が他社との契約において，納入品の製作・納入に当 たり，第三者の特許権等を侵害しないよう，万全の注意を払うべき旨が明記されて いること（甲４１）を指摘しているが，これらは一般的な事項にすぎず，上記具体 的な事実関係に照らせば，被告が訂正前の本件発明１を知っていたことを推認させ る事実になるとはいえない。 したがって，被告が平成２５年４月２日より前に訂正前の本件発明１の存在を知 っていたと認めることはできない。
ｃ 以上より，被告が訂正前の本件発明１の存在を知ったのは平成２５年４月２日であると認められる。
(ｳ) 主観的要件2)について
ａ 被告は，被告製品３には本件発明１を実施しない実用的他用途が存 在しており，また基本的に販売代理店に対して被告製品３を販売しているにすぎな いから，被告製品３がユーザの下で本件発明１の実施に用いられることを知らない と主張している。
ｂ まず，どのような場合に主観的要件2)を満たすものと考えるべきか， すなわち，適法な用途にも使用することができる物の生産，譲渡等が特許「発明の 実施に用いられることを知りながら」したといえるのはどのような場合かについて 検討する。 そもそも，特許法１０１条２号の間接侵害は，適法な用途にも使用することがで きる物（多用途品）の生産，譲渡等を間接侵害と位置付けたものであるが，その成 立要件として，主観的要件2)を必要としたのは，対象品（部品等）が適法な用途に使用されるか，特許権を侵害する用途ないし態様で使用されるかは，個々の使用者 （ユーザ）の判断に委ねられていることから，当該物の生産，譲渡等をしようとす る者にその点についてまで注意義務を負わせることは酷であり，取引の安全を著し く欠くおそれがあることから，いたずらに間接侵害が成立する範囲が拡大しないよ うに配慮する趣旨と解される。 このような趣旨に照らせば，単に当該部品等が特許権を侵害する用途ないし態様 で使用される一般的可能性があり，ある部品等の生産，譲渡等をした者において，そのような一般的可能＼性があることを認識，認容していただけで，主観的要件2)を 満たすと解するのでは，主観的要件2)によって多用途品の取引の安全に配慮するこ ととした趣旨を軽視することになり相当でなく，これを満たすためには，一般的可 能性を超えて，当該部品等の譲渡等により特許権侵害が惹起される蓋然性が高い状況が現実にあり，そのことを当該部品等の生産，譲渡等をした者において認識，認＼n容していることを要すると解するべきである。 他方，主観的要件2)について，部品等の生産，譲渡等をする者において，当該部 品等の個々の生産，譲渡等の行為の際に，当該部品等が個々の譲渡先等で現実に特 許発明の実施に用いられることの認識を必要とすると解するのでは，当該部品等の 譲渡等により特許権侵害が惹起される蓋然性が高い状況が現実にあることを認識， 認容している場合でも，個別の譲渡先等の用途を現実に認識していない限り特許権 の効力が及ばないこととなり，直接侵害につながる蓋然性の高い予備的行為に特許権の効力を及ぼすとの特許法１０１条２号のそもそもの趣旨に沿わないと解される。＼n以上を勘案すると，主観的要件2)が認められるためには，当該部品等の性質，その客観的利用状況，提供方法等に照らし，当該部品等を購入等する者のうち例外的 とはいえない範囲の者が当該製品を特許権侵害に利用する蓋然性が高い状況が現に 存在し，部品等の生産，譲渡等をする者において，そのことを認識，認容している ことを要し，またそれで足りると解するのが相当であり，このように解することは， 「その物がその発明の実施に用いられることを知りながら」との文言に照らしても 不合理な解釈ではない。
ア 本件の間接侵害への特許法１０２条１項の適用の可否
上記認定事実のとおり，本件では，被告製品３はプログラム（ソフトウェア）＼nであるのに対し，原告の製品は表示器（ハードウェア）に予＼めプログラム（ソフト＼nウェア）がインストールされた完成品であるという相違がある。このことも踏まえ， 被告は，間接侵害には特許法１０２条１項は適用されないと主張している。 特許法１０２条１項本文は，侵害者が「侵害の行為を組成した物」を「譲渡した ・・数量」に，特許権者等が「その侵害行為がなければ販売することができた物」の 「単位数量当たりの利益の額」を乗じて得た額を，特許権者等が受けた損害の額と することができる旨を定める。この規定は，侵害行為がなければ特許権者等が利益 を得たであろうという関係があり，そのために特許権者等に損害が発生したと認め られることを前提に，特許権者等の損害額の立証負担を軽減する趣旨に基づくもの であるが，そこに定める損害額の算定方法からすると，これにより算定される損害 の額は，特許権者等の「その侵害行為がなければ販売することができた物」の逸失 販売利益に係る損害の額であることを前提にしており，さらに，侵害者の「侵害の 行為を組成した物」の譲渡行為と特許権者等の「その侵害行為がなければ販売する ことができた物」の販売行為とが同一の市場において競合する関係にあることも前 提としているものと解される。 他方，物の発明に係る間接侵害が対象とするのは，実施品の「生産に用いる物」 の譲渡等であり，実施品を構成する部品だけでなく，実施品を生産するための道具＼nや原料等の譲渡等もこれに含まれるから，必ずしも侵害者の間接侵害品の譲渡行為と特許権者等の製品（部品等のこともあれば完成品のこともある）の販売行為とが 同一の市場において競合するとは限らない。そして，本件のように間接侵害品が部 品であり，特許権者等が販売する物が完成品である場合には，前者は部品市場，後 者は完成品市場を対象とするものであるから，両者の譲渡・販売行為が同一の市場 において競合するわけではない。しかし，この場合も，間接侵害品たる部品を用い て生産された直接侵害品たる実施品と，特許権者等が販売する完成品とは同一の完 成品市場の利益をめぐって競合しており，いずれにも同じ機能を担う部品が包含さ＼nれている。そうすると，完成品市場における部品相当部分の市場利益に関する限り では，間接侵害品たる部品の譲渡行為は，それを用いた完成品の生産行為又は譲渡 行為を介して，特許権者等の完成品に包含される部品相当部分の販売行為と競合す る関係にあるといえるから，その限りにおいて本件のような間接侵害行為にも特許 法１０２条１項を適用する素地がある。 したがって，本件では，以上の考え方に基づき各要件の解釈をすることを前提に，特許法１０２条１項の適用を肯定するのが相当である。
イ 「侵害の行為がなければ販売することができた物」について
(ｱ) この要件に該当する「物」について，原告は，プログラム（ソフトウ＼nェア）を表示器（ハードウェア）にインストールした原告の製品全体であると主張＼nするのに対し，被告は，原告がハードウェアとソフトウェアを別個に販売していな＼nいことから，原告の製品はソフトウェアである被告製品３と競合関係にないとして，＼n原告の製品が「侵害の行為がなければ販売することができた物」に当たらないと主 張している。 しかし，前記アで述べたところからすると，本件のような間接侵害の場合の「侵 害の行為がなければ販売することができた物」とは，特許権者等が販売する完成品 のうちの，侵害者の間接侵害品相当部分をいうものと解するのが相当である。
(ｲ) これを本件についてみると，原告の製品では回路モニタ機能や「追い＼nかけモニタ機能」及び「ズームアップ検索機能＼」が使用可能で，これは被告製品３＼nで使用可能な回路モニタ機能＼やワンタッチ回路ジャンプ機能（本件発明１の構＼成要 件１Ｅ及び１Ｆの構成を充足する機能＼）と同様の機能であって，これが原告の製品＼nに予めインストールされているプログラム（ソ＼フトウェア）による機能であること＼nは明らかである。したがって，原告の製品と被告製品３を用いた完成品とは，その ようなソフトウェアが格納又はインストールされているという点で共通していると＼nいうことができるから，原告の製品は，被告製品３を用いた完成品と市場で競合する物であるということができる。 そうすると，本件での「侵害の行為がなければ販売することができた物」とは， 原告の製品全体のうちの，被告製品３に対応するプログラム（ソフトウェア）部分＼nである。
ウ 「譲渡数量」（侵害者が譲渡したその侵害の行為を組成した物の数量）に ついて
本件では被告による被告製品３の生産，譲渡等の行為について間接侵害の成 立が認められるから，被告製品３が「その侵害の行為を組成した物」に該当する。 なお，原告は被告表示器Ａもこれに含まれると主張して，原告の製品（完成品）＼nの単位利益に乗じるものとして被告表示器Ａの販売数を問題としているが，被告表＼ 示器Ａの製造，販売について間接侵害が成立しないことは，前記３(1)及び(2)エ(ｱ) で判示したとおりであり，そうである以上，特許法１０２条１項の適用に当たって， 被告表示器Ａが「その侵害の行為を組成した物」に該当することはないというべき＼nである。 そして，原告は，被告製品３を「その侵害の行為を組成した物」とする場合の予＼n備的な主張として，被告製品３の販売数を譲渡数量としているところ，平成２５年 ４月１日から平成２９年１２月末までの被告製品３の販売数は，合計●（省略）● 台である（前記(2)ウ）。 被告が本件発明１（本件特許１）の存在を知ったのは平成２５年４月２日であり， 同日以降の被告製品３の譲渡等について間接侵害が成立することから，上記認定の販売数から同月１日の販売数を控除する必要がある。本件の主張立証から同日の販 売数は明らかでないから，同月の販売数（●（省略）●台）を４月の日数である３ ０で除した●（省略）●台（１台未満は四捨五入）を同月１日の販売数と認めるほ かない。したがって，同月２日から平成２９年１２月末までの被告製品３の販売数 は，合計●（省略）●台と認められる。 なお，被告は，間接侵害が成立するのは主観的要件を具備して行った被告製品３ の生産，譲渡等のみであり，その立証がされていないと主張しているが，被告の行 為が間接侵害の主観的要件を具備していることは，前記３(2)カで判示したとおりで ある。
エ 侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益 額について
(ｱ) 原告の製品全体の平成２５年度の１台当たりの限界利益額が●（省略） ●円であることは，当事者間に争いがなく（前記(2)イ），その他の年度についても同様と推認されるところ，上記イで認定したとおり，「侵害の行為がなければ販売す ることができた物」に当たるのは原告の製品のうちのプログラム（ソフトウェア）＼n部分であるから，原告の製品のうちソフトウェア部分の限界利益額をもって「単位＼n数量当たりの利益額」に当たるとみるべきことになる。
(ｲ) この点に関し，被告は，自らの製品のカタログ（甲５）記載の表示器＼n（被告製品１−１）とソフトウェア（被告製品３−１）の参考標準価格を参考にし＼nて，原告の製品のうちソフトウェア部分の限界利益額を算出すべき旨主張している。＼nこれに対し，原告は被告が被告表示器の価格を高く設定し，ソ＼フトウェアである被 告製品３の価格を低く設定するビジネスモデルをとっているから，被告の価格設定 を参考とすべきではなく，本件発明１の価値の高さに鑑み，ソフトウェア部分の寄＼n与度は９割を下らないと主張する趣旨と解される。 被告製品１−１の参考標準価格は２２万円から５３万円，被告製品１−２の参考 標準価格は２２万円から４３万円であるのに対し，被告製品３−１の参考標準価格 は，単体ライセンス品で●（省略）●万円，２００ライセンスまで登録可能なサイ＼nトライセンス品で４万円である（前記２(2)ア(ｶ)，(ｷ)参照）。このように，サイト ライセンス品と単体ライセンス品との価格差がわずかであり，被告表示器のような＼n生産設備に用いる装置の場合，通常は複数台が購入され，その場合にはサイトライ センス品が購入されると考えられることからすると，通常の場合には，被告表示器＼n１台当たりに必要なソフトウェア費用が極めて安価になり，原告が指摘するようなソ＼フトウェアで利益を上げないビジネスモデルが存在している可能性もある。その＼nため，サイトライセンス価格や実際の被告表示器１台当たりのソ＼フトウェア費用 （被告の主張によっても平成２６年における被告表示器Ａの販売台数は被告製品３＼nの販売枚数の約６０倍であるから被告主張のとおり単価は５００円となる。）を参考 として，被告表示器の参考標準価格と比較する場合には，ソ＼フトウェアの価値が不 当に低く算定されることになり，相当でないと考えられる。しかし，単体ライセン ス品の参考標準価格を用いる場合には，被告表示器１台のみを購入する場合が想定＼nされるから，この場合にはソフトウェアによる採算も軽視されないはずであるし，＼n単体ライセンス品の参考標準価格は●（省略）●万円であるから，被告表示器のよ＼nうなハードウェアと被告製品３のようなソフトウェアに要する一般的な原価の差も＼n考えると，ハードウェアとソフトウェアの価値が相応に反映されていると考えられ＼nる。
他方，原告は，原告の製品における本件発明１の寄与度が９割を下らないと主張 するが，前記１の認定・判示によれば，従来技術を参酌して導かれる本件発明１の 特徴的技術手段は，表示されたラダー回路の出力要素を指定して入力要素を検索す＼nるに当たり，出力要素の指定をタッチにより行うという点にすぎないから，製品全 体に対するその寄与度は９割を大きく下回ると考えられる。 以上からすると，本件で原告の製品の利益におけるソフトウェア部分の利益を算＼n定するには，被告表示器１Ａと被告製品３−１の参考標準価格を参考にして原告の＼n製品におけるソフトウェア部分の限界利益額を算定するほかないというべきである。＼nこれを参考にして被告表示器１Ａと被告製品３−１の合計額に占める被告製品３＼n−１の価格割合を算定すると，被告表示器１Ａ（ただし，被告製品１−２のうちそ＼nもそも回路モニタ機能等を使用できない機種及び生産を終了した機種は除く。）のカ＼nタログ記載の参考標準価格は，平均すると●（省略）●円（税抜）であり（甲５）， 被告製品３−１の通常の単体ライセンス品の参考標準価格は●（省略）●万円であ る（税抜）から，被告製品３−１の価格の全体に占める割合は，●（省略）●％（０．１％未満四捨五入）と認められる。 なお，被告は被告製品１−１の参考標準価格の平均値をもとに算定しているが， 被告製品３−１がインストールされて回路モニタ機能等が使用され得る被告製品に＼nは被告製品１−２も含まれるから，被告製品１−２の参考標準価格も参考にすべき である。また，被告は１枚の被告製品３が約６０台の被告表示器Ａにインストール＼nされていることを前提に，被告製品３の価格を５００円として算定しているが，そ のような場合の価格が被告製品３の価値を反映したものであるのかについては前記 のとおり問題があるから，被告製品３−１の通常の単体ライセンス品の参考標準価 格である●（省略）●万円をもって同製品の価格であると認めるのが相当である。
(ｳ) 以上より，原告の製品のうちソフトウェア部分の限界利益額（１台当＼nたりの金額）は，上記(ｱ)記載の金額に●（省略）●％を乗じた４１１８円と認めら れる。
オ 「販売することができないとする事情」の有無
(ｱ) まず，被告は被告製品３と原告の製品とが競合することはないから， 原告の譲渡数量の全部について，原告が販売することができない事情が存在すると 主張しているが，この主張に理由がないことは，前記アで認定・判示したとおりで ある。
(ｲ) 次に，被告は，被告製品３を購入した者の全てが回路モニタ機能を使＼n用しているわけではないとか，回路モニタ機能を使用するのにオプション機能＼ボー ドの設置が必要な被告製品１−２を購入した者のうちオプション機能ボードを購入＼nしたのは約４分の１にとどまり，実際に回路モニタ機能等を使用していないユーザ＼nはさらに多く存在すると主張する。 特許法１０１条２号に係る間接侵害品たる部品等は，特許権を侵害しない用途な いし態様で使用することができるものである。そして，そのような部品等の譲渡は，譲渡先での使用用途ないし態様のいかんを問わず間接侵害行為を構成するが，実際＼nに譲渡先で特許権を侵害する用途ないし態様で使用されていない場合には，譲渡先 の顧客は当該特許発明の価値に吸引されて当該部品等を購入したわけではないから， 間接侵害品の売上げに当該特許権が寄与しておらず，そのような譲渡先については， 間接侵害行為がなければ特許権者の製品が販売できたとはいえないことになる。し たがって，特許権者等の損害額の算定に当たっては，そのような事情は，特許法１ ０２条１項ただし書の事由を構成すると解するのが相当である。＼nこれを本件についてみると，先に２(4)イ(ｲ)で述べたとおり，乙１７及び１８に よれば，回路モニタ機能等に対応している被告製品１−２を購入した者のうち，オ＼nプション機能ボードを購入しなかった者が相当程度存したと認められ，被告製品１＼n−１や被告表示器２Ａのユーザが須く回路モニタ機能＼等を目的にこれらを選ぶとま で認めることは困難である。このように譲渡先が回路モニタ機能等を利用しない場＼n合があることは，特許法１０２条１項ただし書の事由として考慮すべきであるが， その程度が明らかでないから，その考慮は極めて限定的になし得るにとどまるとい うべきである。
(ｳ) 次に，被告は，1)原告がＰＬＣ用表示器の市場において意味のあるシ＼nェアを有していないこと，2)原告の製品のソフトウェアに占める本件発明１の貢献＼n度（寄与度）は高くても０．１％を上回ることはないこと，3)原告が宣伝広告活動において「追いかけモニタ機能」や「ズームアップ検索機能＼」を重視していなかっ たことを指摘している。
ａ 特許法１０２条１項ただし書の「販売することができないとする事 情」は，侵害行為がなければ特許権者等の製品を侵害品と同じ数量だけ販売できた との相当因果関係を阻害する事情を対象とするものである。
ｂ そして，被告の主張1)について，前記(2)エ認定の事実によれば，プ ログラマブル表示器について，原告のシェア（販売数量）と被告のシェア（販売数＼n量）との間には，非常に大きな差異があったと認められるところ，シェアの格差に は，製品の魅力以外にも，営業力やブランド力等の差異も多分に影響するものであ るから，原告と被告のシェアに大きな格差があるという事情は，このような営業力 やブランド力等の差異という観点から，「販売することができないとする事情」を基 礎付ける１つの事情にはなるといえる。
ｃ また，原告のシェアが小さいという上記の被告の主張1)は，被告以 外の他社の同種製品（競合品）が市場に多数存在しているから，被告製品３が販売 されなかったとしても，被告の製品が吸収した需要は他社の競合品が吸収し，原告 の製品の売上増加にはつながらないとの趣旨を含み，また，同様に上記の被告の主 張2)は，本件発明１の価値が低いから，被告製品３が販売されなかったとしても原 告の製品の売上増加にはつながらないとの趣旨と解される。 この点については，一般に侵害者の侵害品は特許発明の作用効果を奏するものと して顧客吸引力を有する製品であるから，それと同等の機能ないし効果を奏するも＼nのでなければ，特許発明の実施品に対抗して需要を吸収し得る競合品として重視す ることができない。しかし，前記１の認定・判示によれば，従来技術を参酌して導 かれる本件発明１の特徴的技術手段は，表示されたラダー回路の出力要素を指定し＼nて入力要素を検索するに当たり，出力要素の指定をタッチにより行うという点にす ぎない。また，前記１で認定したとおり，従来製品として，モニタ上に表示される＼n異常種類のうち特定のものをタッチして指定すると，その指定された異常種類に対 応する異常現象の発生をモニタしたラダー回路が表示され，さらにそのラダー回路＼nの接点をタッチしてコイルを検索することができ，１回前に検索されたラダー図と 前回路の検索もできる構成を備える製品（乙１１のもの）や，同様の製品において＼n異常種類の原因となるコイルの指定や接点の指定をタッチパネル上の入力画面でデ バイス名又はデバイス番号を入力して行う製品（被告のＧＯＴ９００）も存在して いた。そうすると，本件発明１に係る機能をすべて使用することができる製品が被＼n告の製品以外に存在していなかったとしても，上記のような製品は存在しており， そのような製品でも，異常現象の発生時にラダー回路図面集を参照しなくても真の 異常原因を特定したり，原因の特定のために次々にラダー回路を読み出していった りすること自体は可能であり，それほど複雑な操作を要するものではないと認められるから，原告の製品とほぼ同様の機能＼を備えたものであるといえる。 また，原告の製品が，上記の本件発明１の特徴的技術手段を備えるか否かも必ず しも明らかでない。 したがって，本件では，競合品の存在により，被告製品３が販売されなかったと きに原告の製品が同じだけ販売されたとの相当因果関係は，かなり大きな程度で阻 害されると認めるのが相当である。
ｄ また，上記被告の主張3)は，原告の製品において本件発明１の機能＼nは重要なものではないから，被告製品３が販売されなくとも，需要者が原告の本件 発明１の機能に惹かれて原告の製品を購入することがないとの趣旨と解される。＼nしかし，原告は，カタログに甲２６の図を掲載することに加え，各製品の主な特 徴の１つとして，「異常発生時，画面操作のみで問題箇所まで追いかけることができ る」ということを記載していたのであるから，実際に重要な機能として位置付けら＼nれており，そして，これらの機能を顧客に対してアピールしていたと認められ，こ＼nの点については被告の上記主張は採用できない。
(ｴ) 以上のことを踏まえると，本件では，被告製品３が販売されなかった ときに原告の製品が同じだけ販売されたとの相当因果関係は，かなり大きな程度で 阻害されると認められる。 しかし，本件における被告製品３の譲渡数量は，前記のとおり●（省略）●枚で あるが，被告によれば，平成２６年の被告表示器Ａの販売台数は被告製品３の約６＼n０倍であるというのであるから，少なくとも被告製品３は１枚当たり約６０台の被 告表示器Ａにインストールされたといえる。これに対し，原告の製品は，表＼示器に ソフトウェアがインストールされた完成品であり，前記エで認定したそのソ＼フトウ ェア相当部分の単位利益の額は，表示器１台のソ＼フトウェア相当部分の利益額であ り，その販売数量も表示器の販売数量と同じになるべきものである。そうすると，＼n本件において，「販売することができないとする事情」として，侵害行為がなければ 特許権者等の製品を侵害品と同じ数量だけ販売できたとの相当因果関係を阻害する 事情の程度を判断するに当たっては，このような数量ベースの差を考慮すべきであ り，原告の製品のソフトウェア部分の数量ベースから見ると，いわば被告製品３の＼n販売数量が実質的には約６０倍ある関係にあることになるから，そのことを踏まえ て，被告製品３の販売行為がなければ原告の製品のソフトウェア部分を被告製品３＼nの販売数量と同じ数量だけ販売できたとの相当因果関係がどの程度阻害されるかを 検討すべきである。 そして，このような考慮に基づく場合には，前記(ｲ)及び(ｳ)で述べた諸事情を考 慮するとしても，本件において，被告製品３の譲渡数量●（省略）●枚の全部又は 一部を「販売することができないとする事情」があるとは認められない。
カ 譲渡数量に単位数量当たりの利益を乗じた額
上記ウないしオの判断を踏まえると，特許法１０２条１項に基づく原告の損 害額は，次のとおり，●（省略）●円と認められる。
（計算式） ●（省略）●台×４１１８円＝●（省略）●円
(4) 原告の特許法１０２条２項に基づく主張について
ア 特許法１０２条２項は，侵害者が侵害行為により受けた利益の額を特許 権者等が受けた損害の額と推定すると定めるところ，この規定の趣旨は先に同条１ 項について述べたのと同様であると解される。したがって，先に同条１項について 述べたのと同様の考え方の下に，本件において同条２項の適用を肯定するのが相当 である。
イ 侵害者が侵害の行為により受けた利益の額
(ｱ) これについて，原告は，被告による被告表示器Ａの販売利益も含めて＼n特許法１０２条２項の損害推定が働くと解すべきと主張している。 しかし，特許法１０２条２項は「その者（注：侵害者）がその侵害の行為により 利益を受けているときは，その利益の額」を特許権者等が受けた損害の額と推定す ると規定しているところ，本件で原告の本件特許権１の侵害が認められたのは，被 告による被告製品３の生産，譲渡等であり，被告表示器Ａの製造，販売については＼n間接侵害の成立は否定されたから，被告による被告表示器Ａの販売利益が上記「利＼n益の額」に含まれないことは明らかである。これに反する原告の主張は条文の文言 に照らして採用できない。
(ｲ) 原告は被告製品３について，販売数や平均売価，限界利益率を推計し て主張しているが，これらを認めるに足りる証拠がないことは，前記(2)ウで判示し たとおりである。そこで，被告の利益額は，被告が開示した販売額（売上額）及び 限界利益率をもとに算定するほかない。
ａ 被告製品３の売上額
前記(2)ウで認定した別紙「被告製品３の販売数量・販売額」記載の販売 額等をもとに，被告が本件発明１（本件特許１）の存在を知った平成２５年４月２ 日から平成２９年１２月末までの売上額（販売額）を認定すると，次のとおり，● （省略）●円と認められる（平成２５年４月１日の販売数を●（省略）●枚とみる ことにつき，前記(3)ウ参照）。 （計算式） ●（省略）●円−●（省略）●円（平成２５年４月１日から同年９ 月末までの販売数）×●（省略）●（同年４月２日から同年９月末までの販売数） ÷●（省略）●（同年４月１日の販売数を含んだもの）＝●（省略）●円（計算過 程で生ずる１円未満の端数は四捨五入）
ｂ 被告の限界利益率
前記(2)ウで認定した被告の限界利益率は，●（省略）●％である（別紙 「被告の変動費の内訳，加重平均値及び限界利益率」の(3)参照）。
ｃ 被告の利益額
上記ａ及びｂによれば，●（省略）●円と認められる。なお，これによ れば，被告製品３の１枚当たりの利益額は，●（省略）●円である（計算式：● （省略）●円÷●（省略）●台＝●（省略）●円）。これは，前記原告の製品のソフ＼nトウェア部分の単位利益額の約●（省略）●倍である。
ウ 推定覆滅事由について
(ｱ) 原告は被告製品３につき本件発明１の寄与度を５０％と主張している のに対し，被告はこれを１万分の１と主張するとともに，被告製品３の特徴的技術 手段の顧客への訴求力が極めて低いとか，本件発明１の技術的・商業的な価値は高 くないなどと主張している。 ここで考えるべき寄与度は，製品の顧客吸引力上の寄与度であるから，被告が主 張するようなデータ量などという物理的な側面に着目することは相当でないが，先 に特許法１０２条１項ただし書について述べたところ（(3)オ(ｳ)ｂ，ｃ）と同様， 本件発明１の特徴的技術手段は，表示されたラダー回路の出力要素を指定して入力＼n要素を検索するに当たり，出力要素の指定をタッチにより行うという点にすぎず， 異常発生時のラダー回路の検索機能を備えた競合品も存在していたことに加え，被＼n告製品３は回路モニタ機能等以外の様々な機能＼を使用可能とするプログラム（描画＼nソフトを含む。）が格納されていることからすると，被告製品３における本件発明１の寄与度は相当程度に低いということはできる。＼nしかし，そうであるとしても，原告が原告の製品のソフトウェア部分をどの程度＼n販売することができたかについては，先に特許法１０２条１項について述べたとこ ろ（前記(3)オ(ｴ)）と同様，被告製品３と原告の製品のソフトウェア部分とでは，＼n数量ベースが異なり，被告製品３の販売数量が，原告の製品のソフトウェア部分の＼n数量ベースから見ると実質的には約６０倍ある関係にあることを踏まえる必要があ る。
(ｲ) 他方，単位数量当たりの限界利益の額の差も推定覆滅に影響するとこ ろ，その点については，被告製品３が原告の製品のソフトウェア部分の約●（省略）＼n●倍大きいこと（逆にいえば，原告の製品のソフトウェア相当部分が被告製品３の＼n約●（省略）●％にとどまること）も考慮する必要がある。
(ｳ) 以上の事情を踏まえると，推定覆滅率は●（省略）●％と認めるのが 相当である。
(ｴ) 以上より，特許法１０２条２項に基づく原告の損害額は，次のとおり，●（省略）●円と認められる。ただし，前記(3)で認定した同条１項に基づく原告の 損害額（●（省略）●円）の方が高いことから，その額を認容することとする。 （計算式） ●（省略）●円×●（省略）●＝●（省略）●円
(5) 弁護士費用
原告は本件訴訟の追行等を原告訴訟代理人に委任したところ（当裁判所に顕著 な事実），被告の特許権侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用は，４３０万円と 認めるのが相当である。
(6) 以上より，原告の損害額は合計４７０２万８３６８円と認められる。
９ 争点７（本件特許権１又は３の間接侵害を理由とする被告製品３及び４の生 産，譲渡等の差止め及び廃棄を命じることの可否）
(1) 被告による被告製品３の製造，販売及び同製品に係るコンピュータ・プロ グラムの使用許諾について，本件特許権１の間接侵害（特許法１０１条２号）が成 立するから，被告製品３（被告製品３に係るソフトウェアを記録した媒体と解され＼nる。）の生産，譲渡及び同製品に係るコンピュータ・プログラムの使用許諾について の差止めを認容すべきである。 また，被告製品３の製品は本件特許権１の侵害の行為を組成した物に当たり，ま た被告は現在に至るまで被告製品３を生産，譲渡等していることに照らせば，同製 品が同特許権を侵害する用途として使用されるおそれがあるから，その侵害の予防＼nのために同製品の廃棄を命じる必要性・相当性が認められる。
(2) なお，被告は，被告製品３には適法な用途があるから，その生産，譲渡等 を全面的に差し止め，廃棄を命じるのは過剰である旨主張する。 しかし，被告製品３に適用な用途があるとしても，被告製品３が本件発明１の特 徴的技術手段を担う不可欠品であり，その譲渡等により特許権侵害が惹起される蓋 然性が高い状況が現実にあり，そのことを被告において認識，認容していると認め られる以上，その生産，譲渡等を全面的に差し止め，その廃棄を命じるのが，多用途品であっても侵害につながる蓋然性の高い行為に特許権の効力を及ぼすこととし た特許法１０１条２号の趣旨に沿うものというべきであるし，そのように解しても， 被告は，被告製品３から本件発明１の技術的特徴手段を除去する設計変更をすれば 間接侵害を免れるのであるから，被告製品３の生産，譲渡等の差止め命令及び廃棄 命令が過剰な差止め・廃棄命令であるとは解されない（なお，被告製品３にこのよ うな設計変更をした場合でも，製品名が変わらない場合には，差止判決の対象外と するために請求異議訴訟を経ることが必要になるが，そのような起訴責任を転換す る負担を被告が負うことはやむを得ないというべきである。）。

◆判決本文

　被告製品は，特許権者製の使用済み芯管と一体化すると、本件特許の構成要件を充足するので、「のみ要件」を満たすと判断しました。＼n
　 　イ 構成要件Ａの「用いられ」の意味
前記アを前提に検討すると，構成要件Ａのうち「ロールペーパの回転速度を＼n検出するために支持軸に角度センサを設け」との記載は，本件ロールペーパ等の「複 数の磁石」につき，そのような位置に配置されることを特定するものと理解でき， また，構成要件Ａのうち「ロールペーパを上記中空軸に着脱自在に固定してその固＼n定時に両者を一体に回転させる手段をロールペーパと中空軸が接する端に設け」と の記載は，本件ロールペーパ等について，そのような態様で回転させられることを 特定するものと理解できるし，構成要件Ｃの「測長センサ」も，構＼成要件Ａの記載 によって特定されると理解できる。 そうすると，本件発明に係る薬剤分包用ロールペーパの技術的範囲は，構成要件＼nＢないしＤと，構成要件Ａによる本件ロールペーパ等の上記特定に係る事項とから＼n画されるものと解されるから，一体化製品が上記技術的範囲に属すれば本件発明の構成要件を充足するものであって，一体化製品が構＼成要件Ａを充足する薬剤分包装 置に実際に使用されるか否かは，上記構成要件充足の判断に影響するものではない＼nと解される。 被告らは，原告製使用済み芯管に，輪ゴムを介してロールペーパを巻いたプ ラスチック筒部をセットした一体化製品が構成要件Ａの「用いられ」を充足するた＼nめには，一体化製品に，構成要件Ａを充足する薬剤分包装置に用いられる以外の用＼n途が存在しないことが必要であると主張し，予備的に，仮にこれが認められないと＼nしても，一体化製品は構成要件Ａを充足する薬剤分包装置に用いられて初めて作用＼n効果を奏するものであるから，現実に構成要件Ａを充足する薬剤分包装置に用いら＼nれることが必要であると主張する。 しかしながら，構成要件Ａを充足する薬剤分包装置に使用可能＼な構成を有し，そ＼nの他の構成要件をも充足するものとして薬剤分包用ロールペーパが生産，譲渡され＼nれば，その時点で本件特許権の侵害は成立するのであって，その後に構成要件Ａを＼n充足する薬剤分包装置に当該ロールペーパが使用されるか否かは，特許権侵害の成 否を左右するものではない。 被告らは，本件発明の出願経過に照らし，構成要件Ａを充足する薬剤分包装置に＼n一体化製品が使用されることが本件特許権侵害に係る必須の要証事実であると主張 するが，原告が，手続補正の際に提出した意見書（乙２５）において，本件発明は 構成要件Ａを充足する薬剤分包装置に現実に用いられることを必須とする旨を述べたものと解することはできない。＼nさらに，被告らは，本件無効審判において，本件訂正後の発明に新規性が認めら れるための構成が特定されたところ，その中には薬剤分包装置に関するものがある＼nので，一体化製品が本件発明の技術的範囲に属するかの判断のために，どのような 薬剤分包装置に用いられているかを確認する必要があると主張するが，前記検討し た構成要件Ａと，構＼成要件ＢないしＤとの関係に照らし，採用できないといわざる を得ない。
ウ まとめ
以上検討したところによれば，本件発明においては，構成要件Ａの「用いられ」＼nは，構成要件Ａの記載によって構＼成要件Ｂ以下の内容が特定されることを意味する ものとして使われているというべきであるから，そのように特定された構成要件を＼n一体化製品が充足する場合には，構成要件Ａの「用いられ」を充足すると解され，＼nこれ以上に，構成要件Ａの「用いられ」が，一体化製品が構＼成要件Ａを充足する薬 剤分包装置以外には使用されないこと，あるいは現実に構成要件Ａを充足する薬剤＼n分包装置が存在することを，要件として定める趣旨と解することはできない。
(2)争点(1)イ（一体化製品は「２つ折りされたシート」（構成要件Ａ）を充足す＼nるか。）について
ア 被告らは，構成要件Ａの「２つ折りされたシート」とは，ロールペーパを薬＼n剤分包装置内で２つ折りにするシングルタイプのロールペーパの使用を前提として おり，あらかじめ２つ折りにされたダブルタイプのロールペーパは含まれない旨を 主張する。
イ そこで，検討するに，本件明細書【００１８】には，「分包部は，三角板４ で２つ折りにされた際にホッパ５から所定量の薬剤が投入された後，ミシン目カッ タを有する加熱ローラ６により所定間隔で幅方向と両側縁部とを帯状にヒートシー ルするように設けられている。」との記載があるが，本件明細書【００１１】の記 載によれば，本件発明は，一定の張力を保ったままシートを分包部に供給すること により，シートに耳ずれや裂傷が生じることなく薬剤を分包することを可能とする＼nものであり，この技術的思想に関しては，給紙部から分包部に送られてくるシート があらかじめ２つに折り畳まれたダブルタイプであっても，折り畳まれてい ション現象が生じるため，）張力変動により分包部でシートを２つ折りした際にシ ートの縁部が正確に重ならない，いわゆる耳ずれが生じ」るという問題は，シング ルタイプのロールペーパを分包部において２つ折りにしてできた空隙に薬剤を投入 した後シートの両側縁部と幅方向に加熱融着する場合であっても，ダブルタイプの ロールペーパを分包部において折り目を広げてその空隙に薬剤を投入した後同様に 加熱融着する場合であっても，同様に生じ得る。 さらに，原告は，本件特許につき拒絶理由通知（乙２４）を受けて本件補正を行 っているが，本件明細書【００１８】の記載に基づくものであり，元の記載がシン グルタイプのロールペーパを分包部において折り畳むことのみを指すと解するのは 相当ではない（乙２５）。
ウ 以上によれば，ダブルタイプのロールペーパを使用する一体化製品も，「２ つ折りされたシート」（構成要件Ａ）を充足するというべきである。
(3) 争点(1)全体についての判断
ア 被告らは，一体化製品につき，構成要件Ａのうち，「測長センサ」，「シー＼nトを送りローラで送り出す給紙部」，「上記支持軸と上記中空軸の固定支持板間で」， 「中空軸のずれを検出する」といった要件を充足しない旨を主張するが，原告製造 の特定の薬剤分包装置の構成についての主張であり，構＼成要件Ａと構成要件Ｂ以下＼nとの関係を前述のとおり解する以上，意味のない主張といわざるを得ない。
イ 一体化製品は，前記第２の１(5)のとおりの構成を有するところ，被告らは，＼n構成要件Ａに関し，争点(1)ア及びイについて争うものの，構成要件Ｂ以下の充足性＼nについては争うことを明らかにしておらず（当初，構成要件Ｂ及びＤの充足を争っ＼nたが，後に撤回した。），弁論の全趣旨によれば，一体化製品の構成ａは本件発明＼nの構成要件Ｂを，構＼成ｂは構成要件Ｃを，構＼成ｃは構成要件Ｄを充足すると認めら＼nれ，一体化製品は構成要件Ａを充足する薬剤分包装置において使用されることが可＼n能な構＼成を有すると認められる。
ウ 以上によれば，一体化製品は，構成要件ＡないしＥをすべて充足するから，＼n本件発明の技術的範囲に属すると認められる。
エ なお，原告は，被告日進が前訴において構成要件Ａの充足性を争わなかった＼nことから，本訴訟において構成要件Ａの充足性を争うことは信義則に反する旨を主＼n張するが（争点(1)ウ），被告日進は，前訴とは異なる製品の関係で，構成要件Ａの＼n充足性を本訴訟で主張したと認められるから，この点を争うことが信義則に反する とまではいえない。
３ 争点(2)（特許権侵害が成立するか。）について
(1) 問題の所在
ア 前記２によれば，一体化製品を完成して譲渡すれば，その時点において特許 権侵害が成立することになるが，前記第２の１(4)及び(5)のとおり，被告らは，一体 化製品それ自体を生産，譲渡しておらず，プラスチック筒部の外周に薬剤分包用シ ートを巻き回したロールペーパ，すなわち一体化製品のうち原告使用済み芯管のな い物を被告製品として生産，譲渡し，これを入手した利用者が，輪ゴムを介してロ ールペーパに原告製使用済み芯管を挿入し，これを一体化製品とした上で，薬剤分 包装置に使用している。
イ この点について，原告は，1)被告製品は，一体化製品の生産にのみ用いる物 であるとして，特許法１０１条１号の間接侵害を主張するほか，2)被告らの行為は， 顧客との共同による特許権の直接侵害に当たること，3)被告らの行為は，顧客の特 許侵害に対する教唆又は幇助に当たることを主張するので，まず間接侵害の成否に ついて検討する。
(2) 争点(2)ア（被告製品は，一体化製品の「生産にのみ用いる物」と認められる か。）について
ア 被告製品の販売方法
証拠（甲４，５，２１，３６，文中掲記のもの）によれば，以下の事実が認めら れる。
被告日進の販売するロールペーパの製品には，商品名の冒頭に「Ａ」の付く 製品（被告製品。以下「Ａタイプ」という。）と「Ｂ」の付く製品（以下「Ｂタイ プ」という。）があり，両タイプは，それぞれ分包紙の材質として「グラシン」紙 又は「セロポリ」紙を選択できるようになっている。 被告日進が平成２８年１１月に公開していたウェブサイト（甲２０）によれ ば，Ａタイプの分包紙の芯管内径は６７mmであって，「外径６５mm前後の分包機用 芯管に装着可能」とされ，Ｂタイプの分包紙の芯管内径は５２mmであって，「外径 ５０mm前後の分包機用芯管に装着可能」とされた。＼n薬剤分包用ロールペーパとして，外径６５mm前後の芯管を製造しているのは 原告のみであり，外径５０mm前後の芯管を製造しているのは株式会社タカゾノのみ である（弁論の全趣旨）。
前記ウェブサイトの「よくある質問Ｑ＆Ａ」の欄には，「Ｑ．他社分包機に 装着するには特別な道具が必要ですか？」という質問に対し，「Ａ．弊社分包紙は， 『使用済み分包機メーカー製芯管』を使用することによって，お客様ご使用の分包 機に装着することができます。つまり，『使用済み分包機メーカー製芯管』が１個 お手元にあれば繰り返し装着することができます。」との回答が記載されていた。 被告日進が平成２８年１月頃にユーザである製剤薬局等に配布していた説明 資料（甲９）には，「使用済み分包機メーカー製芯管」に輪ゴム等を取り付け被告 日進が販売する分包紙製品に差し込むことにより，芯管の空回りを防止しながら被 告日進製以外の分包機において使用する方法がイメージ図や注意事項付きで詳細に 説明されている。
まとめ
以上によれば，被告日進が販売する分包紙のうちＡタイプ（被告製品）は，原告 製使用済み芯管と一体化して原告製の薬剤分包装置に使用されることを前提として 生産され，原告製の薬剤分包装置を使用し，既に原告製使用済み芯管を保有してい る者に対し，購入の案内がされたものと認められる。
イ 他の用途について
被告日進製の薬剤分包装置
前記被告日進のウェブサイト（甲２０）には，「複数メーカー機に装着可能」と＼nいう文言と共に，「分包紙は当社分包機の専用分包紙であり，各社分包機メーカー 及び貴社ご使用の分包機メーカーとは無関係で，承認を受けた製品ではありません。」 という記載があり，前記説明資料（甲９）にも同様の記載があることが認められる。 しかし，被告らの主張によっても，被告日進は，経済産業省により「平成２５年 度補正中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業」に選定され た後，平成２６年に被告日進製の薬剤分包装置について営業活動を開始し，平成２ ７年にカタログを作成し，平成２８年５月１２日に１台，同年１０月２５日に１台 の被告日進製の薬剤分包装置を販売したことが認められるにとどまる（甲１７，乙 １，１１，３６）。 他方，被告製品は平成２６年１２月から販売されており，原告代理人は，平成２ ８年１月頃に，被告らに対し，本件特許権に基づき被告製品の製造販売の中止等を 求める警告書（甲１０）を送付し，同年７月４日に本訴を提起したことが認められ る。 前記時系列によれば，被告製品の販売が開始された当初，これを被告日進製 の薬剤分包装置に装着することはおよそ予定されておらず，むしろ，原告との紛争＼nが顕在化した後に，わずか２台を製造販売したにとどまる。 エルク製分包装置（甲１９，乙２，１４〜１６） 被告製品を，エルク製分包装置において使用されている芯管（外径約６０mm。以 下「エルク製芯管」という。）に挿入してエルク製分包装置に装着し使用するため には，被告製品の空回りを防止するために厚さ３．２mm程度のＯリングを２個，エ ルク製芯管に装着することが必要であり，さらに，被告製品の外径（約１９３mm） が大きすぎるため，そのままではエルク製分包装置に正常に装着できず，使用開始 に当たって長さ３３０ｍの分包紙中約８８ないし１００ｍ分を廃棄する必要がある ことが認められる。 よって，被告製品をエルク製分包装置に装着して使用することは相当の困難と無 駄を伴い，経済的に合理性のある使用とはいえない。
ウエダ製分包装置（甲２３，乙１７，１８）
ウエダ製分包機については，特定の顧客が，その支持軸を独自に製作した支持軸 に取り換えるという改造を施すことにより，被告製品を装着して使用していること が認められる。 しかし，同顧客の保有するウエダ製分包機は２０年以上前に販売が終了している 機種であり，ウエダ製分包機を保有する他のユーザが同様の改造を施して被告製品 を使用することは考えにくいし，改造を施さないウエダ製分包装置において，被告 製品を正常に装着して使用できると認めるべき証拠もない。 よって，被告製品をウエダ製分包装置に装着して使用することは，一般的な使用 方法ということはできない。
タカゾノ製分包装置（乙２０，２１）
株式会社タカゾノ製の薬剤分包装置において使用されている薬剤分包用ロールペ ーパが，被告製品と同様の構成であることを認めるに足りる証拠はない。＼n
まとめ
被告日進製の薬剤分包装置については，被告製品の販売が一定期間行われた後に， わずか２台が製造，販売されたにとどまるものであるから，被告製品が使用された としてもごくわずかといわざるを得ないし，被告以外の薬剤分包装置に被告製品を 使用することには困難が伴い，現実的ではないといわざるを得ないから，被告製品 については，原告製薬剤分包装置に使用する以外の用途は，実質的には存在しない といわざるを得ない。
ウ 争点(2)アについての判断
前記ア及びイで検討したところによれば，被告製品は，原告製使用済み芯管と一 体化し，一体化製品として原告製薬剤分包装置に使用することを想定して生産，譲 渡され，これ以外の用途は実質的には存在しないというべきであるから，被告製品 は，一体化製品の生産にのみ用いるものと認めるのが相当である。
(3) 特許権侵害についての判断
被告らが被告製品を生産，譲渡した段階では，回転角度の検出に用いる磁石を配 置した原告製使用済み芯管はこれと共には存在せず，本件特許の構成要件の全部を＼n充足するものではないが，前記(2)で検討した通り，被告製品は，原告製使用済み芯 管と一体化して，本件特許の構成要件を充足する状態で使用することが予＼定されて おり，他の用途が実質的に存在せず，一体化製品の生産にのみ用いられるものと認 められるのであるから，被告製品の生産，譲渡は，特許権の直接侵害に至る蓋然性 が極めて高いものとして特許法１０１条 1 号の間接侵害に当たり，本件特許権を侵 害するものとみなすべきものである。

◆判決本文

中国で興味深い判決がなされました。 北京市高等裁判所は、複数の実行主体を含む方法クレームにおいて、当該方法を使用する装置を販売しているメーカの幇助責任を認めました（判決番号：（2017）京民終454 号、判決日：2018 年3月28日）。 中国では、寄与侵害の規定が制限的に運用されていましたが、今後は、当該判決のような幇助責任ありと認定されることも想定されます。
事件の概要など、詳しくは、林達劉グループ 北京林達劉知識産権代理事務所の

◆西電捷通VS ソニーのWAPI 特許侵害事件に関する検討
を参照ください。

　間接侵害（特許法１０１条１号）について、専用品であるとの1審認定が維持されました。また、被告の無効主張は、時期に後れた抗弁としての却下はせず、採用したものの、最終的には無効理由無しと判断しました。
　第１審被告は，本件回転板が被告装置のために必須であるからといって，必ずしも本件発明を実施しないで使うことが使用形態として認められないというわけではなく，本件プレート板を使用しない形態が被告装置の経済的，商業的又は実用的な使用形態と認めることはできないとした原判決の認定は，事実を無視したものである，特許法１０１条１号は，他の用途がないことを要件とするものであって，「全く使用しないという使用形態」が要件となるわけではないし，本件プレート板を使用するか否かは，ユーザーの選択に委ねられているなどと主張する。しかしながら，特許法１０１条１号は，その物自体を利用して特許発明に係る物の生産にのみ用いる物についてこれを生産，譲渡等する行為を特許権侵害とみなすものであるところ，同号が，特許権を侵害するものとみなす行為の範囲を，「その物の生産にのみ用いる物」を生産，譲渡等する行為のみに限定したのは，そのような性質を有する物であれば，それが生産，譲渡等される場合には侵害行為を誘発する蓋然性が極めて高いことから，特許権の効力の不当な拡張とならない範囲でその効力の実効性を確保するという趣旨に基づくものであると考えられる。このような観点から考えれば，その物の生産に「のみ」用いる物とは，当該物に経済的，商業的又は実用的な他の用途がないことが必要であると解するのが相当である。そうすると，本件回転板及び本件プレート板は，本件発明における「共回り防止装置」の専用部品であると認められる以上，これらにおいて，経済的，商業的又は実用的な他の用途は認め難く，したがって，本件回転板及び本件プレート板は，「その物の生産にのみ用いる物」に当たるといわざるを得ない。したがって，被告装置が本件プレート板を用いないで使用することが可能であることは，本件回転板及び本件プレート板が被告装置の生産にのみ用いる物に該当するとの判断を左右するものではない。
・・・・
　アの認定事実によれば，原審において，第１審被告は，被告装置は本件発明の技術的範囲に属しないと考え，無効の抗弁を提出しなかったところ，その後，第１審被告の予想に反して損害論の審理が行われるに至ったため，無効の抗弁を提出しようとしたが，原審裁判所は時機に後れたものとしてこれを認めなかったものと認められる。ウ 第１審被告は，当審において無効の抗弁を提出し，無効理由として，1)特許法３６条違反，2)乙３８文献に記載された発明に基づく容易想到性，3)本件発明と乙３文献に記載された発明との同一性について主張するが，特許法３６条違反については，本件明細書等の記載を速やかに検討すれば早期に主張が可能であったものといえること，乙３文献は，平成２２年９月１日の原審第１回口頭弁論期日において書証として提出されており，また，乙３８ないし４０の各文献は，平成２４年５月９日の原審第１２回弁論準備手続期日において書証として提出されたものであること（なお，乙３９文献は第１審被告の出願に係る公開特許公報である。）からすると，原審裁判所が時機に後れたものとして主張を許さなかった無効の抗弁を当審に至って提出することは，時機に後れたものというほかない。そして， 無効の抗弁の提出が時機に後れた理由は，本件発明の技術的範囲に属するか否かについて，自らの主張が正しいと信じていたというにすぎないというのであるから，第１審被告には重大な過失が認められるといわざるを得ない。しかしながら，当事者双方は無効の抗弁について主張立証の追加を求めず，当裁判所は，平成２５年３月１４日の当審第１回口頭弁論期日において，弁論を終結したものである以上，無効の抗弁の提出が「訴訟の完結を遅延させる」（民訴法１５７条１項）ものとは認められず，また，「審理を不当に遅延させることを目的として提出された」（特許法１０４条の３第２項）とまで認めることはできない。よって，第１審被告による無効の抗弁の提出は，時機に後れた攻撃防御方法の提出として，これを却下することはできない。

◆判決本文

　イ号製品は，本件特許発明２による課題の解決に不可欠なものとして、間接侵害が認められました。
　イ号製品は，「混合」を行うか否か（構成要件Ｅ及びＦ），「一時貯留ホッパー」を備えているか否か（構＼成要件Ｃ）という点を除き，本件特許発明２の構成要件を充足している（被告は争うことを明らかにしない。）。そして，次のとおり，イ号製品は，本件特許発明２の装置生産に用いることができる。すなわち，イ号製品は，後記４−１のとおり，ロ号製品の一部（たとえば，ロ１−１・２号）として用いられる結果，本件特許発明２の構＼成要件を充足すると認めることができる。また，前記１−１によると，イ号製品は，ロ号製品の構成をとらなくても，混合にも用いることが可能＼な構成といえる。なお，このときでも，一時貯留ホッパー（本件特許発明２の構＼成要件Ｃ）の具備が求められるが，イ号製品の延伸部(４７)は，一時貯留ホッパーの用を果たしているということができるだけでなく，前記１−２のとおり，一時貯留ホッパーを延伸部に置き換えることによる均等侵害の要件についても，これを認めることができる。
（２）本件特許発明２の課題の解決に不可欠なものであることア「発明による課題の解決に不可欠なもの」とは，特許請求の範囲に記載された発明の構成要素（発明特定事項）とは異なる概念であり，当該発明の構＼成要素以外の物であっても，物の生産や方法の使用に用いられる道具，原料なども含まれ得る。他方において，特許請求の範囲に記載された発明の構成要素であっても，その発明が解決しようとする課題とは無関係に従来から必要とされていたものは，「発明による課題の解決に不可欠なもの」には当たらない。すなわち，それを用いることにより初めて「発明の解決しようとする課題」が解決されるような部品，道具，原料等が「発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当するものというべきである。換言すれば，従来技術の問題点を解決するための方法として，当該発明が新たに開示する，従来技術に見られない特徴的技術手段について，当該手段を特徴付けている特有の構＼成ないし成分を直接もたらす，特徴的な部材，原料，道具等が，これに該当するものと解される。したがって，特許請求の範囲に記載された部材，成分等であっても，課題解決のために当該発明が新たに開示する特徴的技術手段を直接形成するものに当たらないものは，「発明による課題の解決に不可欠なもの」には当たらない
・・・・
紙イ号製品目録記載のとおり，イ号製品の構成ｅは，「横向き管(４Ｂ)より上側に，縦向き管(４Ａ)内の樹脂材料のレベルを，該吸引空気源を停止している場合に計測するレベル計(７０)が設けられている。」というものである。これは，本件特許発明２に係る上記「従来技術に見られない特徴的技術手段」と同一であるから，イ号製品は課題解決のために本件特許発明２が新たに開示する特徴的技術手段を直接形成するものに当たるというべきである。したがって，イ号製品は，本件特許発明２による課題の解決に不可欠なものであると認めることができる。
・・・
特許法１０１条２号所定の「日本国内において広く一般に流通しているもの」とは，典型的には，ねじ，釘，電球，トランジスター等のような，日本国内において広く普及している一般的な製品，すなわち，特注品ではなく，他の用途にも用いることができ，市場において一般に入手可能な状態にある規格品，普及品を意味するものと解するのが相当である。本件では，イ号製品の構＼成（特に構成ｅ）を備えたホッパーが，日本国内において広く普及している一般的な製品又は市場において一般に入手可能＼な状態にある規格品，普及品であること（及びその裏付けとなる事実）を認めるに足りる主張立証はない。

◆判決本文

　被告の行為は間接侵害(特101条2号)に該当しない、と判断されました。
　以上の本件各明細書の発明の詳細な説明の記載によれば，２型糖尿病に対しては，個々の患者のそのときの症状に最も適した薬剤を選択する必要があるが，個々の薬剤の単独使用においては，症状により十分な効果が得られなかったり，投与量の増大や長期化により副作用が発現する等の問題があり，臨床の場でその選択が困難であったこと，本件各発明は，これを解決するために，インスリン感受性増強剤であり副作用のほとんどないピオグリタゾンと消化酵素を阻害して澱粉や蔗糖の消化を遅延させる作用を有するα−グルコシダーゼ阻害剤（アカルボース，ボグリボース，ミグリトール），嫌気性解糖促進作用等を有するビグアナイド剤（フェンホルミン，メトホルミン，ブホルミン），膵β細胞からのインスリン分泌を促進するＳＵ剤であるグリメピリドのいずれかとを組み合わせ，これにより，薬物の長期投与においても副作用が少なく，かつ多くの２型糖尿病患者に効果的な糖尿病の予＼防や治療を可能にしたことが認められる。これによると，本件各発明が，個々の薬剤の単独使用における従来技術の問題点を解決するための方法として新たに開示したのは，ピオグリタゾンと本件各併用薬との特定の組合せであると認められる（ピオグリタゾンや本件各併用薬は，それ自体，本件各発明の国内優先権主張日より前から既に存在して２型糖尿病に用いられていたのであり，本件各発明がピオグリタゾンや本件各併用薬自体の構＼成や成分等を新たに開示したということができないのは当然である。）。そうすると，ピオグリタゾン製剤である被告ら各製剤は，それ自体では，従来技術の問題点を解決するための方法として，本件各発明が新たに開示する，従来技術に見られない特徴的技術手段について，当該手段を特徴付けている特有の構成ないし成分を直接もたらすものに当たるということはできないから，本件各発明の課題の解決に不可欠なものであるとは認められない。
(4) 原告は，ピオグリタゾンが公知であったとしても，これが「その発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当することを否定すべき理由はないし，ピオグリタゾンは，これを用いることによって本件各発明の課題を解決することができる重要な成分であり，ピオグリタゾンがなければ本件各併用薬との組合せという従来技術には見られない特徴的技術手段をもたらすことはできず，これを他の有効成分に置き換えることもできないから，当該手段を特徴付けている特有の成分に当たると主張する。しかしながら，本件各発明は，ピオグリタゾンと本件各併用薬という，いずれも既存の物質を組み合わせた新たな糖尿病予防・治療薬の発明であり，このような既存の部材の新たな組合せに係る発明において，当該発明に係る組合せではなく，単剤としてや，既存の組合せに用いる場合にまで，既存の部材が「その発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当すると解するとすれば，当該発明に係る特許権の及ぶ範囲を不当に拡張する結果をもたらすとの非難を免れない。このような組合せに係る特許製品の発明においては，既存の部材自体は，その発明が解決しようとする課題とは無関係に従来から必要とされていたものに過ぎず，既存の部材が当該発明のためのものとして製造販売等がされているなど，特段の事情がない限り，既存の部材は，「その発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当しないと解するのが相当である。被告ら各製剤の添付文書には，前記前提事実のとおり，【効能＼・効果】，【用法・用量】欄に，食事療法と運動療法，又は，食事療法と運動療法に加え，本件各併用薬等を使用する治療で十分な効果が得られずインスリン抵抗性が推定される２型糖尿病に対して被告ら各製剤が効能＼，効果を有することやそれらの場合における被告ら各製剤の用量や投与回数及び時期等についての記載があるほか，薬剤の併用投与の場合の注意事項等についての記載はあるが，本件各併用薬との併用投与を推奨するような記載や被告ら各製剤が本件各併用薬との組合せのためのものであるとの趣旨の記載はないから，添付文書の記載内容をもって，被告ら各製剤が本件各発明のためのものとして製造販売等されているということはできず，その他，特段の事情があることを認めるに足りる証拠はない。

◆判決本文

　使用方法を特定したクレームに基づく、特許権侵害が認定されました。
　前記(１)のとおり，被告各製品は，ジェル剤と顆粒剤のキットからなる化粧料であり，本件特許発明１の各構成要件を充足するが，被告各製品を購入した需要者は，上記２剤を混ぜ合わせて，自らジェル状の「部分肥満改善用化粧料」を調製し，生成することが予＼定されており，それ以外の用途は考えられない。したがって，被告各製品を製造，販売する行為は，本件特許発明７に係る特許権の間接侵害に当たるといえる。また，上述のとおり，被告各製品の製造，販売は，本件特許発明７に係る特許権の間接侵害に当たるところ，後記(３)のとおり，被告各製品は，主に顔の部分肥満改善に使用されているので，被告各製品を製造，販売する行為は，本件特許発明８に係る特許権の間接侵害にも当たるといえる。
・・・
前記アの被告各製品に係る広告宣伝の内容からすれば，被告各製品は，小顔効果，顔やせ，部分痩せの効果を奏する化粧料として販売されていることが認められる。そうすると，被告各製品が本件各特許発明の「部分肥満改善用化粧料として使用される」という構成を文言上充足することは明らかである。被告らは，前記アの被告各製品に係る広告宣伝には関与していない旨主張する。しかしながら，上記各広告宣伝は，その体裁・内容自体からして真正に成立したものであると認めることができる（被告らも第三者の作成名義で真正に成立した文書であることについてまで争っているとは解されない。）。そして，被告各製品について上記のような類似した広告宣伝がされていることからすれば，被告らが，小売店等に対し，上記のような作用効果を奏する化粧料として被告各製品を販売していることは優に認められるものというべきである。＼n

◆判決本文

　技術的範囲に属する、間接侵害を構成する、無効理由無しとして、差止請求のみの請求が認められました。経緯は以下の通りです。無効審判請求に対して、訂正請求がなされ、審判では無効と判断されました（第１次審決）。取消訴訟が提起され、知財高裁はこれを取り消した。差し戻し後、無効理由無しとした審決がなされました。
　本件訂正発明１の特許請求の範囲（本件訂正後の請求項１）の記載中には，「前記受光手段に投光するための光を発光する前記発光部」との記載があり，「発光部」が発光する「光」は，「受光手段に投光するための光」であると規定しているが，この「光」を特定の領域の波長に限定したり，可視光に限定する旨の文言は存在しない。加えて，甲１８（岩波理化学辞典（第５版））に，「光」は，「可視光線に限定することもあるが，ふつうは紫外線，赤外線をあわせ波長が約１ｎｍ〜１ｍｍの範囲にある電磁波を光とよぶ。」との記載があること，本件訂正明細書（甲２４）の「発明の詳細な説明」中には，本件訂正後の請求項１の「光」の用語を定義する記載や，この用語を普通の意味とは異なる特定の意味で使用することを説明した記載がないことに照らすならば，本件訂正後の請求項１の「光」は，その文理上，可視光に限定されるものではなく，赤外線を含むものと解される。
ｂ 次に，本件訂正後の請求項１の文言，前記(イ)の本件訂正明細書の「発明な詳細の説明」の記載事項及び各図面を総合すれば，本件訂正明細書には，i)従来，キャリッジに複数のインクタンクを搭載して使用する記憶装置としてのプリンタにおいては，インクタンクの誤装着を防止するために搭載位置を特定する構成として，インク色に対応するインクタンクの搭載位置を定めた上，搭載部とインクタンクが係合する相互の形状を搭載位置ごとに異ならせ，他のインク色のインクタンクが装着できないようにする構＼＼成や，インクタンクの電気接点とキャリッジ等の搭載位置における本体側の電気接点とが接続して形成される回路の信号線を，搭載位置ごとに個別のものとし，この個別の信号線を用いてインクタンクからインク色情報を読み出し，インクタンクが正しい位置に装着されているか否かを検出する構成が提案されていたが，これらの構＼＼成では，インク色ごとに異なる形状のインクタンクを製造したり，信号線の配線数を増す必要があり，コスト増の要因となるなどの課題があったこと，ii)一方で，信号線の配線数を削減するための配線方式としては，複数のインクタンクと記録装置との間に共通の信号配線を用いる共通バス接続方式が有効であるが，共通バス接続方式を採用した場合，全てのインクタンクからの信号が共通の信号配線で送信されてくるため，インクタンクからの信号を受信しただけでは当該インクタンクがキャリッジ内に装着されていることを検出することはできても，その搭載位置を特定することができず，それが正しい搭載位置に装着されているか否かを検出できないという課題があったこと，iii)本件訂正発明１は，共通バス接続方式を採用しながらも，各インクタンクがインク色に応じてキャリッジの所定の位置に正しく装着されているか否かを検出することを目的とし，上記課題を解決するための手段として，キャリッジに搭載された複数のインクタンクにそれぞれのインク色情報を保持可能な情報部と，本体側の記憶装置に設けられた受光部に投光するための光を発光する発光部と，その発光を制御する制御部とを設け，インクタンクが受光部に対向する位置で発光する場合には受光部が受光できるようにし，キャリッジを相対移動させることにより，所定の位置で各インクタンクと受光部とを対向させ，本来装着されるべき位置のインク色のインクタンクを順次発光させ，受光部が受光できたときは当該インク色のインクタンクが本来の正しい搭載位置に装着されていると判断し，受光部が受光できなかったときは受光部に対向する位置には誤ったインク色のインクタンクが装着されていると判断するという「光照合処理」（前記(イ)ｉ）の方法を採用することにより，共通バス接続方式を採用しつつインクタンクの装着位置の誤りを検出するという作用効果を奏するようにした点に技術的意義があることが開示されているものと認められる。そして，上記「光照合処理」は，インクタンクの発光部が発する光が赤外線であっても行うことができること（甲３ないし１２）からすると，本件訂正発明１の上記技術的意義に鑑みても，本件訂正発明１の「光」から赤外線を除外すべき理由はない。

◆判決本文

　少し前の事件ですが、最高裁で上告棄却され、確定しましたのでアップしておきます。
　インクタンクの販売が、本件液体インク供給システムの特許権侵害か争われました。 争点は、技術的範囲、無効、間接侵害等です。
　特許法１０１条２号所定の「日本国内において広く一般に流通しているもの」とは，より広い用途を有するねじや釘のような普及品を想定して制定されたものである。原告製プリンタにしか使用することができない被告製品２は，発光と受光という本件発明の特徴的機能を有しない機種計６７機種の他の原告製プリンタにも使用することができるとしても，汎用品ということは到底できず，「日本国内において広く一般に流通しているもの」とは認められない。上記「日本国内において広く一般に流通しているもの」とは，汎用の部品や材料が，特許発明の侵害する製品の製造に用いられたとしても，間接侵害とならないように設けられた規定であり，被告製インクタンクは，原告製プリンタ専用のインクタンクであるから，到底，汎用の部品とはいえない。したがって，被告製品２は，「日本国内において広く一般に流通しているもの」とは認められない。＼n

◆判決本文

◆控訴審はこちらです。平成22年（ネ）10064
　

　ＣＳ関連発明について、技術的範囲外と認定されました。間接侵害はイ号ソフトをインストールしたサーバが技術的範囲外である以上、これについても否定されました。
　そして，本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の記載と上記認定の本件明細書の開示事項を総合すれば，本件発明のデータ入力装置においては，部品表データベースに登録された部品表＼を検索キーとし，「画面表示手段」（構＼成要件Ｄ）によって上記部品表に示された製品の各部位を示す項目を階層関係に従って画面に表＼示すること，「項目指示手段」（構成要件Ｅ）によって上記画面上の任意の項目を指示すること，「入力処理手段」（構＼成要件Ｆ）によって上記指示のあった指示項目に対して登録する情報を所定の記憶領域に入力すること，「リンク設定手段」（構成要件Ｇ）によって上記入力された情報（登録する情報）に対して上記指示項目及びこれを含む上位の階層関係の項目をリンクさせる情報を付すこと，「メニュー表＼示手段」（構成要件Ｈ）によって上記指示項目に対して入力する情報の用途別の種類が表＼示されたメニューを画面に表示すること，「情報種類設定手段」（構＼成要件Ｉ）によって上記メニューに表示された情報種類を選択することで，その選択された情報種類を，上記入力された情報（登録する情報）（本来の情報）に対して関連付けること，「情報登録手段」（構＼成要件Ｊ）によって上記入力された情報（登録する情報）と，上記リンクさせる情報と，上記情報種類の情報とをデータベースサーバに送ってそのサーバ内の統合データベースに登録することを「一連の動作」として行うことができるようにしたことで，データ入力の負担を極力抑えて，各現場で発生する各種情報を誰でもが簡易に入力することができるようにするとともに，入力した情報を簡易に検索して利用できるようにしたことに技術的意義があるものと認められる。・・・そこで検討するに，ネットワーク接続したイ号サーバシステムは，前記(1)イのとおり，部品に関する情報がイ号サーバシステムとは別の複数の既存システムに保持されたまま各既存システムで個別管理され，かつ，その情報の入力・登録も各既存システムが有する入力手段・登録手段によって行われることを前提とし，これらの既存システムに保持された部品に関する情報の検索・参照を容易にすることを目的としたサーバシステムであって，クライアントの要求に従って，これらの既存システムに保持された部品に関する情報が整理・記述された入力用データをコピー及び一部データ変換してイ号サーバシステム内に構築されたイ号データベースを検索し，検索条件（文字列）に合致した部品の部品番号，部品名及び属性情報をクライアントの表＼示装置に表示させ，更に指示された部品の上流又は下流にある部品の部品番号等を階層的に上記表＼示装置に表示させる機能＼（検索機能及び階層展開機能＼）を有するものである。しかしながら，ネットワーク接続したイ号サーバシステムにおいては，上記検索機能及び階層展開機能＼によりクライアントの表示装置（画面）に表＼示又は階層的に表示させた部品の部品番号，部品名及び属性情報について，上記画面上の任意の項目を指示し，その上で，その指示項目に対して登録する部品に関する情報を所定の記憶領域に入力する「入力処理手段」（構＼成要件Ｆ）を備えるものではなく，また，部品に関する情報を個別管理する既存システム内のデータベース及びイ号データベースのいずれに対しても，上記指示項目に対して登録する情報，上記指示項目と上位の関係の項目とをリンクさせる情報，及び情報種類の情報を登録する「情報登録手段」（構成要件Ｊ）を備えるものではない。＼n

◆判決本文

　特殊な例ですが、間接侵害の主観的要件について、警告だけでは知ったことにならないと判断されました。また、変形イ号については均等の主張は認められませんでした。
　均等論について
　これに対し原告は，２本の穿刺針の「ほぼ平行」な位置関係を維持するために，指を併用するか，部材自体の構成のみによるかは，本件発明１の目的・効果を実現する上で本質的な相違ではない旨を主張する。しかし，本件発明１においては，２本の穿刺針を穿刺した上での縫合による前腹壁と内臓壁との固定を，「容易，かつ短時間に，さらに安全かつ確実に」行うという目的・効果を実現するべく，２本の穿刺針の「ほぼ平行」な位置関係を実現する具体的な手段として，専ら術者の指による保持によって実現される固定などではなく，「固定部材」を用いた固定という，より容易で，安全かつ確実な構＼＼成を採用したものであると考えられるから，原告の上記主張は失当というべきである。(エ) 以上によれば，構成要件Ｄの「固定部材」の構＼＼成は，本件発明１の本質的部分というべきであり，これを欠いている指による重ね保持状態にある被告製品は，本件発明１の構成と均等なものとはいえないから，均等侵害が成立する旨の原告の上記主張は理由がない。
間接侵害について
　Ｘ１の代理人弁護士らが，平成１８年１２月２２日に，被告らに対し，被告製品が一体化同時穿刺のできる構造であることを指摘し，本件特許に抵触する旨を警告する内容の本件通知書を送付したことといった諸事情を挙げるので，以下，これらの諸事情が，原告の上記主張の根拠となり得るか否かについて検討する。・・・以上で検討したとおり，原告が指摘する前記の諸事情は，いずれも，被告製品の添付文書の前記(イ)ｃの記載にもかかわらず，なお医師らが被告製品を一体化同時穿刺の方法で使用することがあり得ることを被告らにおいて認識していたことを推認させるに足りる事情とはいい難いものであり，この点は，これらの諸事情を総合してみても同様である。このほか，被告製品の販売開始の時点（平成１９年４月）までに，被告らに上記の認識があったことを示す事情も見当たらない。したがって，被告製品の販売が開始された平成１９年４月の時点において，被告らは被告製品が一体化同時穿刺の方法で使用されることを認識していたとする原告の主張は，これを認めることができない。
ｂ 平成２０年２月２６日時点の被告らの認識について
・・・ しかるところ，原告アンケートは，一方当事者である原告が，原告製品の納入実績のある医療機関の医師の中から任意に選択した医師を対象として行ったアンケート調査であることなど，その結果の信頼性に限界があることを考慮しても，甲８の陳述書においては，被告製品を一体化同時穿刺の方法で使用したと回答した医師が存在したことが具体的な数字によって示されており，かつ，そのうちの１名の医師が作成した回答書の写しが現に裏付資料として添付されていることからすれば，甲８の陳述書の記載は，被告らからみても，被告製品を用いて一体化同時穿刺を行っている医師が存在することを疑わせる一つの証拠資料であることは否定できないことといえる。・・・以上によれば，被告らは，本件訴状及びこれとともに提出された書証の写しの送達を受けることによって，少なくとも被告製品を用いて一体化同時穿刺を行っている医師が存在することを疑わせるに足りる事実を認識したものということができる。(ｂ) さらに，被告製品の使用態様に関する被告らの認識状況を検討するに当たっては，前記(イ)ｄのとおり，本件調査嘱託の結果から，被告製品を胃瘻造設のための胃壁固定術に使用する医師らの相当数の者が現に被告製品を使用して一体化同時穿刺を行っているという実態が認められることが重要である。すなわち，前記(イ)ｄで認定したとおり，相当数の医師らが被告製品を使用して一体化同時穿刺を行っているという実態は，被告製品の販売開始当時（平成１９年４月）から継続的に存在しているものと考えられ，しかも，その規模については，本件調査嘱託の結果によれば，被告製品の使用経験がある５８の医療機関のうちの約４５％に当たる２６の医療機関で一体化同時穿刺の実績があり，また，上記５８の医療機関における被告製品の使用症例数合計２８６９の約２７％に当たる７８５の症例で一体化同時穿刺が行われているという，広範囲にわたるものであることが認められることは，前記(1)イ(ウ)ａのとおりである。しかるところ，このように多数の医療機関における多数の症例において，被告製品を使用した一体化同時穿刺が現に行われており，しかも，そのような実態が相当期間継続しているという事実を前提とすれば，被告製品を使用する多くの医師らと日常的に接触し，これらの医師から被告製品に関する質問や意見を聴取しているはずの被告オリンパスメディカルの営業担当者らが，このような被告製品の使用実態を認識することは，ごく自然な経過ということができる。むしろ，上記のような被告製品の使用実態が現に存在するにもかかわらず，被告オリンパスメディカルの営業担当者らの中に，被告製品を使用して一体化同時穿刺を行っている医師が相当程度存在するとの事実を認識している者が全く存在しないなどということは，およそ考え難いことというべきである。 この点，少なくとも，被告製品の販売が開始された平成１９年４月から１年数か月が経過し，上記のような被告製品の使用実態が既に相当期間継続していたものといえる本件訴状の送達時点（被告秋田住友ベークにおいては平成２０年８月１日，被告オリンパスメディカルにおいては同年７月３１日）を基準とすれば，被告オリンパスメディカルの営業担当者らの中に，被告製品を使用して一体化同時穿刺を行っている医師が現に相当程度存在するとの事実を認識している者がいたことは，優にこれを推認することができる。
　(ｃ) 以上によれば，遅くとも本件訴状が被告らに送達された時点には，被告らにおいて，被告製品の添付文書の前記(イ)ｃの記載にかかわらず，医師らが被告製品を用いて胃壁固定術を行う際に一体化同時穿刺を行うことがあることを認識していたものと認めることができる。

◆判決本文

　地裁では、技術的範囲に属しないと判断されましたが、知財高裁は差止、損害賠償を認めました。
　間接侵害について
　特許法１０１条４号は，その物自体を利用して特許発明に係る方法を実施する物についてこれを生産，譲渡等する行為を特許権侵害とみなすものであるところ，同号が，特許権を侵害するものとみなす行為の範囲を，「その方法の使用にのみ用いる物」を生産，譲渡等する行為のみに限定したのは，そのような性質を有する物であれば，それが生産，譲渡等される場合には侵害行為を誘発する蓋然性が極めて高いことから，特許権の効力の不当な拡張とならない範囲でその効力の実効性を確保するという趣旨に基づくものである。このような観点から考えれば，その方法の使用に「のみ」用いる物とは，当該物に経済的，商業的又は実用的な他の用途がないことが必要であると解するのが相当である。被告装置１は，前記のとおり本件発明１に係る方法を使用する物であるところ，ノズル部材が１mm以下に下降できない状態で納品したという被控訴人の前記主張は，被告装置１においても，本件発明１を実施しない場合があるとの趣旨に善解することができる。しかしながら，同号の上記趣旨からすれば，特許発明に係る方法の使用に用いる物に，当該特許発明を実施しない使用方法自体が存する場合であっても，当該特許発明を実施しない機能のみを使用し続けながら，当該特許発明を実施する機能＼＼は全く使用しないという使用形態が，その物の経済的，商業的又は実用的な使用形態として認められない限り，その物を製造，販売等することによって侵害行為が誘発される蓋然性が極めて高いことに変わりはないというべきであるから，なお「その方法の使用にのみ用いる物」に当たると解するのが相当である。被告装置１において，ストッパーの位置を変更したり，ストッパーを取り外すことやノズル部材を交換することが不可能ではなく，かつノズル部材をより深く下降させた方が実用的であることは，前記のとおりである。そうすると，仮に被控訴人がノズル部材が１mm以下に下降できない状態で納品していたとしても，例えば，ノズル部材が窪みを形成することがないよう下降しないようにストッパーを設け，そのストッパーの位置を変更したり，ストッパーを取り外すことやノズル部材を交換することが物理的にも不可能になっているなど，本件発明１を実施しない機能＼のみを使用し続けながら，本件発明１を実施する機能は全く使用しないという使用形態を，被告装置１の経済的，商業的又は実用的な使用形態として認めることはできない。したがって，被告装置１は，「その方法の使用にのみ用いる物」に当たるといわざるを得ない。
均等について
　前記１の本件明細書の記載からすると，本件発明１は，その後に続く椀状に形成する工程や封着する工程との関連が強く，その後の椀状に形成する工程や封着する工程にとって重要な工程である外皮材の位置調整を，既に備わる封着用のシャッタで行う点，そして，別途の手段を設けることなく簡素な構成でこのような重要な工程を達成している点に，その特徴があるということができる。本件発明１においては，シャッタ片及び載置部材と，ノズル部材及び生地押え部材とが相対的に接近することは重要であるが，いずれの側を昇降させるかは技術的に重要であるとはいえない。よって，本件発明１がノズル部材及び生地押え部材を下降させてシャッタ片及び載置部材に接近させているのに対し，被告方法２がシャッタ片及び載置部材を上昇させることによってノズル部材及び生地押え部材に接近させているという相違部分は，本件発明１の本質的部分とはいえない。エ 均等侵害の要件ii)についてノズル部材及び生地押え部材を下降させてシャッタ片及び載置部材に接近させているのに代えて，押し込み部材の下降はなく，シャッタ片及び載置部材を上昇させてノズル部材及び生地押え部材に接近させる被告方法２によっても，外皮材が所定位置に収まるように外皮材の位置調整を行うことができ，外皮材の形状のばらつきや位置ずれがあらかじめ修正され，より確実な成形処理を行うことが可能であり（【０００８】【００１３】），より安定的に外皮材を戴置し，確実に押え保持することができ（【００１１】），装置構＼成を極めて簡素化することができる（【００１２】）といった本件発明１と同一の作用効果を奏することができる。本件発明１の構成要件１Ｃ及び１Ｄは，押え部材が外皮材を受け部材上に保持することができ，押し込み部材が，受け部材の開口部に内材を供給するため一定の深さに進入することにより，達することができるとするものである。そうすると，ノズル部材及び生地押え部材を下降させてシャッタ片及び載置部材に接近させる構＼成を，シャッタ片及び載置部材を上昇させることによってノズル部材及び生地押え部材に接近させる構成に置き換えたとしても，同一の目的を達することができ，同一の作用効果を奏するものということができる。オ 均等侵害の要件iii)について本件発明１と被告方法２の上記構成の相違は，ノズル部材及び生地押え部材を載置部材上の生地に接近させるための動作に関して，単に，上方の部材を下降させるか，下方の部材を上昇させるかの違いにすぎない。したがって，被告方法２の上記構＼成に想到することは，当業者にとって容易である。・・・以上のとおり，被告方法２は，本件発明１の構成要件１Ｃの構＼成と均等なものである。

◆判決本文

◆原審はこちら。平成21(ワ)1201平成22年11月25日東京地裁
　

　ナビゲーションサービスに対する特許侵害訴訟にて、裁判所は、車載用ではないとして、技術的範囲外と認定しました。また一部構成要件についても充足しないとして、間接侵害も否定しました。
　以上のような被告サーバー及び本件携帯端末の構成からすれば，被告装置においては，現在地及び目的地を入力・設定して，経路探索を行い，その結果をディスプレイに表＼示してユーザーに伝達するために，被告サーバーと本件携帯端末が，それぞれ次の機能を分担しているものと認められる。・・・以上のとおり，被告装置は，被告サーバーと本件携帯端末とによって構＼成され，両者がそれぞれ機能を分担してナビゲーション機能＼を果たしていることから，このような被告装置が「車載ナビゲーション装置」ということができるか否か，すなわち，本件各特許発明における「車載ナビゲーション装置」が，複数の機器に機能が分担され，かつ，その機器の一部が車両に搭載されていないものを含むか否かが問題となる。・・・・証拠（甲２２ないし２５）によれば，「車載」という語の一般的な意義は，「車に積みのせること」をいうと認められる。また，弁論の全趣旨によれば，「装置」という語の一般的な意義は，「ある目的のために機械・道具等を取り付けること。そのしかけ。」をいい，一定の機能＼を持ったひとまとまりの機器をいうと認められる。エ検討(ア) 前記ウの「車載」及び「装置」という語の一般的な意義からすれば，「車載ナビゲーション装置」とは，車両に載せられたナビゲーションのための装置（ひとまとまりの機器）をいい，ひとまとまりの機器としてのナビゲーション装置が車両に載せられていることを意味すると解するのが，自然である。そして，本件各特許の特許請求の範囲の記載のように，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄとの「手段を含むことを特徴とする車載ナビゲーション装置」というとき，「ナビゲーション装置」がＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄという手段を備えるとともに，そのような手段を備えたナビゲーション装置が「車載」，すなわち，車に載せられていることが必要であると解するのが，その文言上，自然である。また，本件各明細書に開示されている「車載ナビゲーション装置」の構成は，前記イのとおり，各構＼成要素から成る一体の機器としての「車載ナビゲーション装置」であって，被告装置における被告サーバーと本件携帯端末のように，車両内の機器と車両外の機器にナビゲーション装置の機能を分担させ，両者間の交信その他の手段によって情報の交換を行い，全体として「ナビゲーション装置」と同一の機能＼を持たせることは開示されていない。したがって，各機器をどのように構成し，また，各機器にどのように機能＼を分担するか，各機器間の情報の交換をどのような手段によって行うかについても，本件各明細書には何らの開示もされていない。さらに，本件各特許発明はナビゲーション「装置」に関する特許発明であるから，「装置」の構成が特許請求の範囲に記載された構＼成と同一であるか否かが問題となるのであって，同一の機能，作用効果を有するからといって，構＼成が異なるものをもって，本件各特許発明の技術的範囲に属するということはできないことはいうまでもない。以上のことからすれば，本件各特許発明にいう「車載ナビゲーション装置」とは，一体の機器としてのナビゲーションのための装置が車両に載せられていることが必要であり，車両に載せられていない機器は，「車載ナビゲーション装置」を構成するものではないと解される。＼n

◆判決本文

　方法発明の間接侵害品かが争われました。裁判所は、該当しないと判断しました。
　しかしながら，仮に，サクションマフラーに液体状態の冷媒が存在するとしても，被告製品は，メイン膨張弁による制御だけではなく，コンプレッサー（圧縮機）の回転数の制御，給水ポンプによる給湯熱交換器（冷却装置）に循環させる水の量の制御を総合的に調整して能力制御を行うものであるから（乙８，弁論の全趣旨），見掛け上，サクションマフラー内の液体状態の冷媒の増減と高サイド圧力の変動に関連性が認められたとしても，それをもって直ちに，サクションマフラー内の液体状態の冷媒残量を変更することにより高サイドの圧力制御を行うという因果関係を示しているということはできない。また，サクションマフラー内の液体がすべて冷媒であったとしても，サクションマフラーには底部から高さ約1cmの所に油戻し穴が存在するため，これを超えて液体を蓄積することはできない構造であり，サクションマフラー内に蓄積可能＼な液体状態の冷媒は約９gであって，被告製品の閉回路中に循環する冷媒の総量（約１．２kg）の１%にも満たない。総冷媒量に対してわずか１%程度の冷媒を増減させることにより，高サイドの冷媒充填量を制御することができると認めるに足りる証拠はないから，被告製品のサクションマフラーには，蓄積した液体状態の冷媒残量を変更することによって，閉回路の高サイド内の冷媒充填量を変動させてその高サイドの圧力を調整するような機能があると認めることはできない。・・・したがって，仮に通常運転時にサクションマフラー内に液体状態の冷媒が存在するとしても，被告製品のサクションマフラーは，「液体残量を変更することによって，前記閉回路の高サイド内の冷媒充填量を変動させてその高サイドの圧力を調整し，前記蒸気圧縮サイクルの所定の冷却能＼力をもたらす」物ということはできないから，構成要件Ｂの「緩衝用冷媒レシーバ」には該当しない。また，被告製品のサクションマフラーは，「液体残量を変動させることにより」，「閉回路の高サイドにおける冷媒充填量の変動を」達成する物ともいえないため，構＼成要件Ｄの「低圧冷媒レシーバ」にも該当しない。したがって，被告製品は，本件特許発明の方法の使用に用いる物には当たらない。

◆判決本文

　均等侵害も第4，第5要件を満足しないとして、否定されました。
　控訴人は，拒絶査定不服審判の請求の理由として，「切削の対象が正方形または長方形の半導体ウェーハであること…が関連しあって，…独特の作用効果を奏するものである。仮に，切削対象が不定型なワークであるとすると，…」と記載し（乙８の１７），その後，本件発明に係る特許出願は，特許査定された（乙８の１９）。(ウ) 上記(ア)認定の本件明細書の記載に照らせば，控訴人は，被加工物すなわち切削対象物として半導体ウェーハの外，フェライト等が存在することを想起し，半導体ウェーハ以外の切削対象物を包含した上位概念により特許請求の範囲を記載することが容易にできたにもかかわらず，本件発明の特許請求の範囲には，あえてこれを「半導体ウェーハ」に限定する記載をしたものということができる。また，上記(イ)認定の出願経緯に照らしても，控訴人は，圧電基板等の切削方法が開示されている引用発明１（乙９）との関係で，本件発明の切削対象物が「正方形または長方形の半導体ウェーハ」であることを相違点として強調し，しかも，切削対象物を半導体ウェーハに限定しない当初の請求項１を削除するなどして，本件発明においては意識的に「半導体ウェーハ」に限定したと評価することができる。このように，当業者であれば，当初から「半導体ウェーハ」以外の切削対象物を包含した上位概念により特許請求の範囲を記載することが容易にできたにもかかわらず，控訴人は，切削対象物を「半導体ウェーハ」に限定しこれのみを対象として特許出願し，切削対象物を半導体ウェーハに限定しない当初の請求項１を削除するなどしたものであるから，外形的には「半導体ウェーハ」以外の切削対象物を意識的に除外したものと解されてもやむを得ないものといわざるを得ない。(エ) そうすると，被控訴人方法は，均等侵害の要件のうち，少なくとも，前記5の要件を欠くことが明らかである。ウ均等侵害の要件4についてまた，仮に，被控訴人方法が「半導体ウェーハ」以外の本件発明の構成要件を充足するとすると，後記２(1)で判示するのと同様に，被控訴人方法も，引用発明１から容易に推考することができるというべきであるから，均等侵害の要件のうち，前記4の要件も欠くことに帰する

◆平成20(ネ)10068　特許権侵害差止控訴事件　特許権　民事訴訟　平成21年08月25日　知的財産高等裁判所

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◆平成21(行ケ)10046

　　本件侵害訴訟では、訂正が認められることを前提にして、約3000万円の損害賠償が認められました。
　　　争点はいくつかありますが、興味深いのは、併存する無効審判との関係です。本件訴訟の対象である特許権は、無効審決がなされたので、特許権者は取消訴訟を提起するとともに、別途訂正審判を請求をしました。知財高裁は、差し戻し決定をしました。無効審判では、訂正を認めた上で、再度、無効審決がなされました。特許権者は、取消訴訟を提起し、現在、知財高裁に継続中です。
　　「本件特許については，その無効審判事件において，本件訂正の請求がなされており，特許庁は，その審決において，本件訂正を認め，本件訂正特許１を無効と判断したものの，原告が同審決に対し審決取消訴訟を提起したために，未だ本件訂正が確定していない状況にある。特許法１０４条の３第１項における「当該特許が無効審判により無効とされるべきものと認められるとき」とは，当該特許について訂正審判請求あるいは訂正請求がなされたときは，将来その訂正が認められ，訂正の効力が確定したときにおいても，当該特許が無効審判により無効とされるべきものと認められるかどうかにより判断すべきである。したがって，原告は，訂正前の特許請求の範囲の請求項について容易想到性の無効理由がある場合においては，?@当該請求項について訂正審判請求ないし訂正請求をしたこと，?A当該訂正が特許法１２６条の訂正要件を充たすこと，?B当該訂正により，当該請求項について無効の抗弁で主張された無効理由が解消すること（特許法２９条の新規性，容易想到性，同３６条の明細書の記載要件等の無効理由が典型例として考えられる，）?C被告製品が訂正後の請求項の技術的範囲に属することを，主張立証すべきである。
　また、間接侵害についても、輸出向け専用品については間接侵害を構成しないと判断しました。
　「特許法１０１条は，特許権の効力の不当な拡張とならない範囲でその実効性を確保するという観点から，特許権侵害とする対象を，それが生産，譲渡される等の場合には当該特許発明の侵害行為（実施行為）を誘発する蓋然性が極めて高い物の生産，譲渡等に限定して拡張する趣旨の規定であると解される。そうすると，「その物の生産にのみ使用する物」（１号）という要件が予定する「生産」は，日本国内における生産を意味するものと解釈すべきである。外国におけるイ号物件の生産に使用される物を日本国内で生産する行為についてまで特許権の効力を拡張する場合には，日本の特許権者が，属地主義の原則から，本来当該特許権によっておよそ享受し得ないはずの，外国での実施による市場機会の獲得という利益まで享受し得ることになり，不当に当該特許権の効力を拡張することになるというべきである。」
　また、新規事項であるとの主張についても、これを否定しました。
　「本件訂正前明細書には，搬送部（１５，１６）を伸縮する際に共通駆動部（１３）を回動させる構成及び当該共通駆動部の回動の際，他方の搬送部（１６，１５）が駆動制御手段における制御により見かけ上静止状態を保持し，共通駆動部（１３）上に取り込まれた状態で共通駆動アームと同様に旋回する構＼成が記載されていることが認められる。そうすると，本件訂正にかかる本件訂正特許発明１は，本件訂正前明細書に記載されていたといえるから，本件訂正は，願書に添付した明細書及び図面に記載した事項の範囲内の訂正である。被告は，前記b)?@の記載を根拠に本件各特許発明の駆動制御手段は，前記b)?@に記載された構成に限定して解釈すべきであると主張し，かかる限定解釈を前提とすれば，本件訂正は本件各特許発明における駆動制御手段に含まれない構＼成を含むことになるから特許法１２６条３項に違反する旨主張する。しかし，本件訂正前の本件各特許発明の特許請求の範囲の記載及び本件明細書の記載から被告が主張するような限定解釈をすべき理由はない。」

◆平成15(ワ)16924　損害賠償等請求事件　特許権民事訴訟　平成19年02月27日　東京地方裁判所

　アイコン特許（ＣＳ関連発明）について、地裁判決が破棄されました。判決文を見る限り、控訴審で無効資料が新たに提出されたようです。
　知財高裁は、「アイコンの機能説明を表＼示させる機能を実行するための手段についてみても，本件特許出願前の１９８８年（昭和６３年）７月に頒布された乙１２文献（「ハイパープログラマーのためのハイパーツール」）には，「ハイパーツールは，あなたが異なるツールに関する情報を素早く得ることを可能＼とする，組み込みヘルプ機能を含みます。このスクリーン上のツールについてヘルプを得るには，ヘルプ・アイコンをクリックします。そして示されたツールのアイコンのうちいずれかをクリックします。」（訳文〔甲１９〕１４頁下から７行目ないし下から４行目）と記載されているから，本件特許出願当時，ヘルプを得るためのアイコン，すなわち，機能＼説明を表示させる機能＼を実行させるアイコンも，既に公知の手段であったことが認められる。そうであれば，乙１８発明において，アイコンの機能説明を表＼示させる機能を実行させる「機能＼説明表示手段」として，「スクリーン／メニュー・ヘルプ」アイテムに代えて「アイコン」を採用することは，当業者が容易に想到し得ることというべきである。」と判断しました。

　少し気になるのは、今回の事例で、101条4号の間接侵害が成立しないと述べている点です。知財高裁は「同号は，その物自体を利用して特許発明に係る方法を実施することが可能である物についてこれを生産，譲渡等する行為を特許権侵害とみなすものであって，そのような物の生産に用いられる物を製造，譲渡等する行為を特許権侵害とみなしているものではない。」といっている点です。もし、方法クレームしかなければ、プログラムが記録されたＣＤ−ＲＯＭの差止ができないということになりそうです。

◆H17. 9.30 知財高裁 平成17(ネ)10040 特許権 民事訴訟事件

　　パッケージソフトに対して、アイコンの範囲および間接侵害が成立するかが争われました（ＣＳ関連発明？）。裁判所は、出願時の技術常識を考慮して、「アイコンとは、「表＼示画面上に，各種のデータや処理機能を絵又は絵文字として表＼示して，コマンドを処理するもの」であり，かつそれに該当すれば足りるのであって，本件明細書の記載によっても，本件特許出願当時の当業者の認識においても，それ以上に，ドラッグないし移動可能なものであるとか，デスクトップ上に配置可能＼なものであるなどという限定を付す根拠はないというべきである。」と認定しました。
　また、間接侵害についても、「被告製品をインストールしたパソコン及びその使用は，本件各発明の構＼成要件を充足するものであるところ，被告製品は，「被告製品をインストールしたパソコン」の生産に用いるものであり，かつ，「（従来の方法では）キーワードを忘れてしまった時や，知らないときに機能＼説明サービスを受けることができない」という本件発明による課題の解決に不可欠なものであると認められる。また，被告製品が「日本国内において広く一般に流通しているもの」でないことは明らかである。被告は，Ｗｉｎｄｏｗｓというマイクロソフト社のオペレーティングシステムそのものに，本件発明と同様の機能＼があるから，被告製品は「その発明による課題の解決に不可欠なもの」ではないと主張する。その主張の趣旨は必ずしも判然としないが，仮に被告がいうように，Ｗｉｎｄｏｗｓのヘルプ表示プログラム等によって，「『ヘルプモード』ボタンの指定に引き続いて他のボタンを指定すると，当該他のボタンの説明が表＼示される」という機能が実現されるとしても，別紙イ号物件目録ないしロ号物件目録記載の機能＼は，あくまで被告製品をインストールしたパソコンによってしか実行できないものであるから，被告製品は本件発明による課題の解決に不可欠なものであり，被告製品をインストールする行為は，本件特許権を侵害する物の生産であるといわざるを得ない。」と間接侵害認めました。かかる間接侵害の規定の適用は知っている限りでは初めてです。

　関連事件（当事者および該当特許が同じ）（H16. 8.31 東京地裁 平成15(ワ)18830等 特許権 民事訴訟事件）こちら（当事者同じ）にあります。 また、こちらは、（H16.10.29 東京地裁 平成15(ワ)27420 特許権 民事訴訟事件）当事者のみ同じ事件です。 　

◆H17. 2. 1 東京地裁 平成16(ワ)16732 特許権 民事訴訟事件