間接侵害

　特許権侵害事件です。争点はいろいろありますが、製造したのは共有者か？、また、101条5号の間接侵害が成立するか？について、大阪地裁（21部）は、いずれも否定しました。

　原告は，被告会社による共有特許権の侵害行為として，被告製品を製造販 売したことを主張し，被告会社が被告製品を販売したことは当事者間に争いがない ものの，被告らは被告会社が被告製品を製造したことを否認している。そして，被 告らは，むしろ，被告製品を製造したのは，共有特許の特許権者（共有者）である 被告Ｐ２であり，被告会社が販売したのは，被告Ｐ２が製造した製品であるとして， 共有特許権についての消尽の抗弁を主張するが，この点については，原告が否認し， 争っている（争点２）。そこで，事案に鑑み，被告製品が共有特許発明の技術的範 囲に属すると仮定して，争点２から判断する。 この点について，被告Ｐ２は，上記被告らの主張に沿う供述をしていることから， この供述の信用性について検討する。また，上述するとおり，原告は被告会社によ る被告製品の製造を特許権侵害行為として主張するところ，その事実が認められる かについても，ここで検討する。
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(ｱ) まず，原告は，被告会社の決算報告書（損益計算書）や法人事業概況 説明書（甲３４，３５，５３，５４）に不自然な点があると主張し，それと同旨の 供述をしているが，被告会社が被告製品を仕入れた旨の記載部分の信用性が認めら れることは，前記判示のとおりであり，これに反する原告の供述は採用できない。 また，原告は，甲３９の被告製品の数量が６５８袋となっており，甲３８記載の ５２６袋との差は被告会社が製造したものであるとも主張する。しかし，被告Ｐ２ は数え間違いによるものであると説明しているところ（乙２４，被告Ｐ２供述）， 被告会社が被告製品の原材料や製造装置等を用意していたことをうかがわせる証拠 がないことは前述のとおりであるし，被告会社が被告製品を製造したことをうかが わせる事実も認められない。したがって，数え間違いであるとの被告Ｐ２の説明は 否定し難く，上記事実から被告会社が被告製品を製造したと推認することはできな い。 そして，原告が被告会社の書類について指摘するその他の不自然な点については， 被告Ｐ２から裏付け証拠（乙３，１６の１ないし１６の３）を伴う形で説明がされ ており（乙２４，被告Ｐ２供述），その説明を否定すべき事情は認められないし， その他に以上の判断を左右すべき証拠があるとはいえない。
(ｲ) 次に，原告は，被告会社が被告Ｐ２の一人会社であることなどを指摘 し，被告Ｐ２の行為は法人である被告会社の行為とみるのが自然であるなどと主張 する。しかし，被告Ｐ２は被告会社の代表取締役を務める一方で，「ケアシェルサ＼nポート」という屋号で個人事業を営んでいるのであり，直ちに原告主張のように解 することはできない。むしろ，前記認定の事実によれば，被告Ｐ２は，個人の立場 で，解散会社から被告製品の原材料や製造装置を購入したり，従業員を雇用したり， 本件建物を賃借したりするなどしていると認められるから，これらの事実に照らせ ば，被告Ｐ２の行為を被告会社の行為と評価することはできず，これらの事実は被 告Ｐ２が個人の立場で被告製品を製造していたことを基礎付ける事実といえる。 この点に関し，原告は，甲５２に被告会社が本件建物の６か月分の家賃として６ ０万円を支払っていたと記載されていることを指摘し，被告製品を製造する本件建 物の家賃を被告会社が支出していたと主張するが，甲５２の記載は誤記と認められ （乙２３。なお，甲５２には平成２８年４月から９月までの家賃の支払が記載され ておらず，甲５１の記載との連続性からすると，それ自体，不自然なことであるし， 乙１９も踏まえると，誤記であるとの乙２３の陳述は信用できる。），原告の上記 主張事実を認めることはできない。
(ｳ) また，原告は，被告Ｐ２が被告製品の原材料等を被告会社の利益を使 って仕入れていたとして，被告製品の所有権を原始取得するのは被告会社である旨 主張する。しかし，被告会社が被告製品の原材料等を自ら仕入れていたことを認め るに足りる証拠はないし，被告らが取引基本契約を締結し，被告Ｐ２が被告会社に 被告製品を販売していたことをもって，原告主張のように評価することはできない。 むしろ，前記認定の事実によれば，被告Ｐ２は被告製品を被告会社に販売し，そこ から被告製品の製造に係る経費を回収していたと認めるのが相当である。したがっ て，被告製品の所有権は被告Ｐ２が製造することによって発生し，被告会社に販売 されることによって，被告会社がその所有権を取得したものと認められるから，原 告の上記主張は採用できない。なお，被告会社は被告Ｐ２が全株式を有する一人会 社であるから（被告Ｐ２供述，弁論の全趣旨），被告ら間の取引基本契約ないし売 買契約が民法１０８条本文や会社法３５６条１項により無効となることはないと解 される（最高裁昭和４５年８月２０日判決・民集２４巻９号１３０５頁参照）。
(ｴ) 原告は被告会社の従業員数に照らせば，被告会社が被告製品を製造し ていないのは不自然であることも主張するが，被告会社の従業員は，被告Ｐ２自身 を除けば，被告Ｐ２の妻と，女性１人で，同人らの勤務時間は少なく，被告会社は 「しおさい」の販売業務等も行っているから（乙２４，被告Ｐ２供述），原告指摘 の点が特別不自然であるとはいえない。 それだけでなく，原告は，被告Ｐ２が自ら被告製品を販売せず，被告会社が販売 している点について不自然である旨指摘しているが，被告Ｐ２は，顧客が法人から 仕入れたいと要望することがある旨供述しており，この説明自体，不自然，不合理 なものとはいえない。
(ｵ) 以上より，原告の主張・供述を採用することはできず，原告供述によ って被告会社が被告製品を製造していたことを認めることはできないし，被告Ｐ２ の供述の信用性が否定されるともいえない。 エ 以上のことに加え，被告Ｐ２の主張・陳述は本件訴訟の提起以来一貫し ていたことも踏まえると，被告製品を自ら製造し，被告会社に販売していた旨の被 告Ｐ２の供述は全体として採用することができる。また，原告は被告会社が被告製 品を製造していたと主張するが，これを認めるに足りる証拠はないから，この原告 の主張は採用できない。
(4) まとめ
共有特許権の共有者である被告Ｐ２（ケアシェルサポート）は，原告の同意を 得ることなく，共有特許発明を実施することができるから，被告Ｐ２が，仮に共有 特許発明の実施品として被告製品を製造し，これを被告会社に販売した場合には， 共有特許権はその目的を達成したものとして消尽し，共有特許権の共有者である原 告は，被告会社が被告製品を譲渡等することに対し，特許権を行使することはでき ないものと解される。 なお，被告会社は解散会社から購入した被告製品を第三者に販売したこともあっ たが，これは共有特許権の特許権者である原告及び被告Ｐ２から実施の許諾を受け て製造され，被告会社に販売されたものであるから，同じくその被告製品について も共有特許権は消尽したと解される。 したがって，被告製品が共有特許発明の構成と均等なものとして，その技術的範＼n囲に属するか否かを論ずるまでもなく，被告製品の製造販売による共有特許権の侵 害を理由とする原告の請求には理由がないこととなる。
２ 争点３（被告製品の製造販売について甲４特許権に対する特許法１０１条５ 号の間接侵害が成立するか）について
(1) 原告は，甲４特許発明が方法の発明であることを前提として，被告製品の 販売について甲４特許権に対する特許法１０１条５号の間接侵害が成立すると主張 する（なお，前記１で判示したとおり，被告会社が被告製品を製造したとは認めら れない。）。これに対し，被告らは，甲４特許発明は物の発明であるなどとして， 同号の間接侵害は成立しないと主張する。
(2) そこで原告の主張について検討すると，そもそも，物の発明と方法の発明 とは，明文上判然と区別され（特許法２条３項），与えられる特許権の効力も明確 に異なっているのであるから（例えば，同法１０１条，１０４条，１７５条２項）， 物の発明と方法の発明とを同視することはできないし，物の発明に関する特許権に 方法の発明に関する特許権と同様の効力を認めることもできない。そして，当該発 明がいずれの発明に該当するかは，まず，願書に添付した特許請求の範囲の記載に 基づいて判定すべきものである（同法７０条１項参照）（最高裁判所平成１１年７ 月１６日判決・民集５３巻６号９５７頁参照）。 そこで，甲４特許の特許請求の範囲の請求項１を見ると，そこには機能的な表＼現 がみられるものの，「…透析機洗浄排水の中和処理用マグネシウム系緩速溶解剤」 と明記されており，その文言上，物の発明について記載されたものであることが明 らかである。したがって，甲４特許発明は方法の発明ではなく，物の発明である。 なお，以上のことは，甲４特許の発明の名称が「透析機洗浄排水の中和処理用マ グネシウム系緩速溶解剤」とされていることや，甲４特許明細書の【０００１】に 「本発明は個人用透析機排水の中和処理に利用される透析機洗浄排水の中和処理用 マグネシウム系緩速溶解剤に関する。」との記載があること（甲４）からも裏付け られる。また，原告は甲４特許の出願経過に照らし，方法の発明として特許査定さ れたと主張するが，その主張は前述した特許請求の範囲の記載に照らして採用でき ないし，原告は出願当初，マグネシウム系緩速溶解剤の製造方法に係る発明（これ は，物を生産する方法の発明と解される。）についても特許請求の範囲に含めてい たが（乙９），補正によりこれを削除し，さらに用途を限定したところ（乙１２， １３），この経緯に照らせば，なおさら採用する余地はないというべきである。
(3) 以上より，甲４特許発明は物の発明であって，方法の発明ということは できないし，これに方法の発明と同様の効力を認める根拠も見出し難い。したがっ て，甲４特許発明が方法の発明であることを前提に特許法１０１条５号の間接侵害 が成立するとの原告の主張は，その前提を欠き，採用することができない。

◆判決本文

　1審と同じく、明確性、サポート要件違反無しと判断されました。

　前記第２の１の前提事実と一件記録によれば，本件訴訟の経過等として， 次の事実が認められる。
(ア) 控訴人日進は，平成２６年１２月頃から，調剤薬局等に対し，控訴 人日進と控訴人セイエーが共同開発した被告製品を販売するようになっ た。 控訴人日進，控訴人ＯＨＵ及び控訴人セイエーの３者間には，被告製 品に関し，控訴人日進が控訴人ＯＨＵに対して被告製品を発注し，この 発注を受けた控訴人ＯＨＵが控訴人セイエーに対して被告製品の製造を 委託し，この委託を受けた控訴人セイエーが被告製品を製造して，控訴 人日進に供給し，これにより，控訴人セイエーは控訴人ＯＨＵに対し， 控訴人ＯＨＵは控訴人日進に対し被告商品をそれぞれ販売するという継 続的な取引関係があった。
(イ) 被控訴人は，平成２８年７月４日，控訴人らによる被告製品の製造， 販売が被控訴人の有する本件特許権の間接侵害等に当たる旨主張して， 控訴人らに対し，本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金の連帯 支払を求める本件訴訟を原審に提起した。 控訴人らは，同年１２月８日の原審第２回弁論準備手続期日において， 準備書面(2)（無効論）に基づき，明確性要件違反，乙２２を主引用例と する新規性欠如，乙２３を主引用例とする新規性欠如の無効理由による 無効の抗弁を主張し，平成２９年３月１６日の原審第４回弁論準備手続 期日において，準備書面(5)（無効論）に基づき，上記無効理由に加えて， 乙２２を主引用例とする進歩性欠如，乙２３を主引用例とする進歩性欠 如，補正要件違反，サポート要件違反，明確性要件違反（「２つ折りさ れたシート」に係るもの）の無効理由による無効の抗弁を主張した。 その後，控訴人らは，同年６月３０日の原審第６回弁論準備手続期日 において，準備書面(7)（無効論）に基づき，新たに乙２３（乙２３’発 明）を主引用例，乙２２（乙２２発明）を副引用例とする進歩性欠如の 無効理由による無効の抗弁を主張した。
(ウ) 控訴人日進は，平成２９年７月１０日，本件特許の設定登録時の請 求項１及び２に係る発明についての特許を無効にすることを求める別件 無効審判を請求した。控訴人日進が別件無効審判で主張した無効理由は， 明確性要件違反（「無効理由１」），「審判甲１」（乙２２）を主引用 例とする新規性欠如（「無効理由２」），「審判甲１」（乙２２）を主 引用例とし，「審判甲７」（乙４９）に記載された事項（「甲７事項」） を副引用例とする進歩性欠如（「無効理由３」），「審判甲２」（乙２ ３）を主引用例とし，「審判甲１」（乙２２）に記載された事項（「甲 １事項」）等を副引用例とする進歩性欠如（「無効理由４」），「審判 甲２」（乙２３）を主引用例とし，「甲７事項」等を副引用例とする進 歩性欠如（「無効理由５」）である。上記「無効理由３」は，乙２２を 主引用例とする本件訂正発明の進歩性欠如の無効理由と，上記「無効理 由４」及び「無効理由５」は，乙２３を主引用例とする本件訂正発明の 進歩性欠如による無効理由と実質的に同一の事実及び同一の証拠に基づ くものである。
被控訴人は，同年１０月６日，別件無効審判において，本件訂正をし た後，同月１９日の原審第９回弁論準備手続期日において，第７準備書 面に基づき，本件訂正と同一内容の訂正に係る訂正の再抗弁の主張をし た。また，控訴人らは，上記弁論準備手続期日において，別件無効審判 の審判請求書（乙４６）を書証として提出した。 控訴人らは，同年１２月１１日の原審第１０回弁論準備手続期日にお いて，準備書面(9)に基づき，被控訴人の訂正の再抗弁に対する反論をし た。
原審の受命裁判官は，平成３０年１月２９日の原審第１１回弁論準備 手続期日において，本件の侵害論の審理を終了し，損害論の審理を進め ると述べた。
控訴人らは，同年３月１２日の原審第１２回弁論準備手続期日におい て，別件無効審判に係る被控訴人作成の同年２月２日付け「口頭審理陳 述要領書(2)」（乙５６）を書証として提出した。
(エ) 特許庁は，平成３０年６月２６日，本件訂正を認めた上で，控訴人 日進主張の「無効理由１」ないし「無効理由５」により本件特許を無効 とすることはできないとして，別件無効審判の請求は成り立たないとの 別件審決をした。その後，控訴人日進は，出訴期間内に別件審決に対す る審決取消訴訟を提起しなかったため，別件審決は，確定し，同年８月 ２８日，その旨の確定登録が経由された。 原審は，同月２４日，原審第２回口頭弁論期日において，口頭弁論を 終結した後，同年１２月１８日，被控訴人の請求を一部認容する原判決 を言い渡した。原判決は，控訴人ら主張の無効の抗弁はいずれも理由が ないものと判断した。
(オ) 控訴人は，平成３０年１２月２８日，本件控訴を提起した。 その後，控訴人は，平成３１年２月１５日付け控訴理由書において， 原判決には，乙２２を主引用例とする進歩性欠如，乙２３を主引用例と する進歩性欠如，明確性要件違反及びサポート要件違反の無効理由の判 断に誤りがあることを主張するとともに，新たに本件出願に分割要件違 反があることを前提とした乙６０を主引用例とする進歩性欠如の無効理 由を主張した。 当審は，令和元年５月１６日の本件第１回口頭弁論期日において，口 頭弁論を終結した。
イ 特許法１６７条は，特許無効審判の審決が確定したときは，当事者及び 参加人は，同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求すること ができないと規定している。この規定の趣旨は，先の審判の当事者及び参 加人は先の審判で主張立証を尽くすことができたにもかかわらず，審決が 確定した後に同一の事実及び同一の証拠に基づいて紛争の蒸し返しができ るとすることは不合理であるため，同一の当事者及び参加人による再度の 無効審判請求を制限することにより，紛争の蒸し返しを防止し，紛争の一 回的解決を実現させることにあるものと解される。このような紛争の蒸し 返しの防止及び紛争の一回的解決の要請は，無効審判手続においてのみ妥 当するものではなく，侵害訴訟の被告が同法１０４条の３第１項に基づく 無効の抗弁を主張するのと併せて，無効の抗弁と同一の無効理由による無 効審判請求をし，特許の有効性について侵害訴訟手続と無効審判手続のい わゆるダブルトラックで審理される場合においても妥当するというべきで ある。 そうすると，侵害訴訟の被告が無効の抗弁を主張するとともに，当該無 効の抗弁と同一の事実及び同一の証拠に基づく無効理由による無効審判請 求をした場合において，当該無効審判請求の請求無効不成立審決が確定し たときは，上記侵害訴訟において上記無効の抗弁の主張を維持することは， 訴訟上の信義則に反するものであり，民事訴訟法２条の趣旨に照らし許さ れないと解するのが相当である。 これを本件についてみるに，前記アの認定事実によれば，1)控訴人らは， 本件訴訟の原審において，本件特許について，明確性要件違反，サポート 要件違反，乙２２を主引用例とする新規性欠如及び進歩性欠如，乙２３を 主引用例とする新規性欠如及び進歩性欠如等の無効理由による無効の抗弁 を主張したこと，2)控訴人らのうち，控訴人日進のみが本件特許を無効に することを求める別件無効審判を請求し，本件特許の設定登録時の請求項 １及び２に係る発明の無効理由として「無効理由１」ないし「無効理由５」 を主張し，被控訴人は別件無効審判手続において本件訂正をしたところ， 特許庁は，本件訂正を認めた上で，控訴人日進主張の「無効理由１」ない し「無効理由５」により本件特許を無効とすることはできないとして，別 件無効審判の請求は成り立たないとの別件審決をしたこと，3)控訴人日進 が別件審決に対する審決取消訴訟を提起しなかったため，別件審決は，原 判決の言渡し前に確定したことが認められる。 加えて，控訴人日進が原審及び当審において主張する乙２２を主引用例 とする本件訂正発明の進歩性欠如の無効理由は，確定した別件審決で排斥 された「無効理由３」と実質的に同一の事実及び同一の証拠に基づくもの と認められるから（前記ア(ウ)），被控訴人日進が当審において乙２２を 主引用例とする本件訂正発明の進歩性欠如の無効理由による無効の抗弁を 主張することは，訴訟上の信義則に反するものであり，民事訴訟法２条の 趣旨に照らし許されないと解すべきである。
ウ 次に，控訴人セイエー及び控訴人ＯＨＵについて検討するに，1)控訴人 セイエー及び控訴人ＯＨＵは，別件無効審判の請求人又は参加人のいずれ でもないが，控訴人日進，控訴人ＯＨＵ及び控訴人セイエーの３者間には， 被告製品に関し，控訴人セイエーは控訴人ＯＨＵに対し，控訴人ＯＨＵは 控訴人日進に対し被告商品をそれぞれ販売するという継続的な取引関係が あり，本件特許が別件無効審判で無効とされた場合には，被控訴人の控訴 人らに対する請求はいずれも理由がないことに帰するので，別件無効審判 に関する利害は，控訴人ら３者間で一致していること，2)控訴人セイエー 及び控訴人ＯＨＵは，原審において，控訴人日進の主張する無効の抗弁と 同一の無効の抗弁を主張し，また，控訴人日進とともに，別件無効審判の 審判請求書（乙４６）及び被控訴人作成の「口頭審理陳述要領書(2)」（乙 ５６）を書証として提出していることからすると，控訴人セイエー及び控 訴人ＯＨＵは，別件無効審判の内容及び経緯について十分に認識し，別件＼n無効審判における被告日進の主張立証活動を事実上容認していたものと認 められること，上記1)及び2)の事実関係の下においては，控訴人セイエー 及び控訴人ＯＨＵは，別件無効審判の請求人の控訴人日進と同視し得る立 場にあるものと認めるのが相当であるから，確定した別件審決で排斥され た「無効理由３」と実質的に同一の事実及び同一の証拠に基づく乙２２を 主引用例とする本件訂正発明の進歩性欠如の無効理由による無効の抗弁の 主張をすることを控訴人セイエー及び控訴人ＯＨＵに認めることは，紛争 の蒸し返しができるとすることにほかならないというべきである。 したがって，控訴人セイエー及び控訴人ＯＨＵにおいても，控訴人日進 と同様に，当審において乙２２を主引用例とする進歩性欠如の無効理由に よる無効の抗弁を主張することは，訴訟上の信義則に反するものであり， 民事訴訟法２条の趣旨に照らし許されないと解すべきである。 エ 以上によれば，被控訴人の前記主張は理由があるから，その余の点につ いて判断するまでもなく，乙２２を主引用例とする本件訂正発明の進歩性 欠如をいう控訴人らの主張は理由がない。
(6) 争点(4)カ（乙２３を主引用例とする本件訂正発明の進歩性欠如の無効理 由の有無）について
被控訴人は，控訴人ら主張の乙２３を主引用例とする進歩性欠如の無効理 由は，別件無効審判における「無効理由４」及び「無効理由５」と実質的に 同一の事実及び同一の証拠に基づくものであるから，別件無効審判の請求人 である控訴人日進並びに控訴人日進と密接な取引関係にある控訴人セイエ ー及び控訴人ＯＨＵの３者が，当審において，上記無効理由による無効の抗 弁を主張することは，訴訟上の信義則に反し，許されない旨主張する。 そこで検討するに，控訴人らが原審及び当審において主張する乙２３を主 引用例とする本件訂正発明の進歩性欠如の無効理由は，前記(5)ア(ウ)認定 のとおり，控訴人日進及び被控訴人間の確定した別件審決で排斥された「無 効理由４」及び「無効理由５」と実質的に同一の事実及び同一の証拠に基づ くものと認められる。 そうすると，前記(5)ウ及びエで説示したのと同様の理由により，控訴人 らが当審において乙２３を主引用例とする進歩性欠如の無効理由による無 効の抗弁を主張することは，訴訟上の信義則に反するものであり，民事訴訟 法２条の趣旨に照らし許されないと解すべきであるから，被控訴人の上記主 張は理由がある。 したがって，その余の点について判断するまでもなく，乙２３を主引用例 とする本件訂正発明の進歩性欠如をいう控訴人らの主張は理由がない。

◆判決本文

1審はこちらです。

◆平成28(ワ)6494

　方法に用いる検査キットが間接侵害かが争われました。知財高裁（3部）は、1審の構成要件該当せずとの判断を維持しました。「患者の血清中のプロカルシトニン３−１１６の量を明らかにしていない」として、イ号キットを用いた検査方法は技術的範囲に属しないと判断されました。
　クレームが凄いですね。「患者の血清中でプロカルシトニン３−１１６を測定することを含む，敗血症及び敗血症様全身性感染を検出するための方法」です。

　本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の記載によれば，本件発明 の「プロカルシトニン３−１１６」は，「患者の血清中」から「測定」 されるものであり，測定結果が「敗血症及び敗血症様全身性感染」の「検 出」のために用いられることを理解できる。 そして，本件発明の特許請求の範囲（請求項１）には，「プロカルシ トニン３−１１６を測定すること」の意義について規定する記載はない が，「測定」とは，一般的に，「長さ，重さ，速さなど種々の量を器具 や装置を用いてはかること」（大辞林（第３版））との意味を有する。 したがって，特許請求の範囲の記載によれば，本件発明の「患者の血 清中でプロカルシトニン３−１１６を測定すること」とは，患者の血清 中のプロカルシトニン３−１１６の量を明らかにすることを意味するも のと解される。
(イ) また，本件明細書の発明の詳細な説明には，従来技術として，患者 の血清中のプロカルシトニンの測定が，敗血症の検出にとって有益な診 断手段であることが知られていたこと，「本発明」の開始点は，敗血症 等の患者の血清中に比較的高濃度で検出可能なプロカルシトニンが，プ＼nロカルシトニン１−１１６ではなく，プロカルシトニン３−１１６であ るという発見であり，そこから新規な診断及び治療方法，そこで使用可 能な物質等を導き出したことの開示がある（前記１(1)イ）。一方，本件 明細書の発明の詳細な説明には，「プロカルシトニン３−１１６を測定 すること」の意義について明示した記載はない。 そして，このような本件明細書の記載に照らしても，本件発明の「患 者の血清中でプロカルシトニン３−１１６を測定すること」とは，患者 の血清中のプロカルシトニン３−１１６の量を明らかにすることを意味 し，その測定結果が敗血症等の検出に用いられることを理解できる。
(ウ) 以上の特許請求の範囲及び本件明細書の記載事項を総合すると， 「患者の血清中でプロカルシトニン３−１１６を測定すること」とは， 患者の血清中のプロカルシトニン３−１１６の量を明らかにすることを 意味するものと解される。
イ これに対し控訴人は，構成要件Ａの「患者の血清中でプロカルシトニン＼n３−１１６を測定すること」とは，敗血症患者の血清中でプロカルシトニ ン３−１１６を敗血症の検出に必要な精度で測定することをいうと解すべ きであり，プロカルシトニン１−１１６と区別してプロカルシトニン３− １１６を測定することを必須とするものではない旨主張し，その根拠とし て，1)本件明細書の記載事項（【０００２】〜【０００８】等）から，患 者の血清中でプロカルシトニン１−１１６等とプロカルシトニン３−１１ ６を区別することなくプロカルシトニン一般を測定したとしても，敗血症 等の検出に必要な精度でプロカルシトニン３−１１６を測定できることが 当業者に明らかであること，2)本件明細書には，本件特許に係る「敗血症 及び敗血症様全身性感染を検出するための方法」の具体例として，血中か ら検出されるプロカルシトニンの濃度を一般的なイムノアッセイにより測 定することが記載されているが（【００６２】，表３），通常のイムノア＼nッセイでは，プロカルシトニン１−１１６と区別してプロカルシトニン３ −１１６を測定することは不可能であることを挙げる。＼nしかしながら，「患者の血清中でプロカルシトニン３−１１６を測定す ること」とは，患者の血清中のプロカルシトニン３−１１６の量を明らか にすることを意味するものと認められることについては，前記アのとおり である。
上記1)の点については，患者の血清中のプロカルシトニン３−１１６を プロカルシトニン１−１１６等と区別することなく測定することとは，患 者の血清中のプロカルシトニンを測定することと同義であるところ，本件 明細書には，患者の血清中のプロカルシトニン濃度を測定することにより 敗血症等を検出する技術は，本件出願の優先日前に従来技術として存在し たものであり，「本発明」は，かかる従来技術に対して新規のものである 旨が記載されていること（前記１⑵イ，ウ）からすると，かかる従来技術 が本件発明に係る方法に含まれると解することはできない。 なお，本件明細書には，敗血症等の患者の血清中に含まれるプロカルシ トニンの大部分がプロカルシトニン３−１１６であることを発見した旨 の記載があるが（【０００９】，【００１０】），たとえそのような関係 があるとしても，プロカルシトニン３−１１６を測定することと，プロカ ルシトニン一般を測定することとが同義とはいえないことは明らかであ る。更に付け加えれば，敗血症等の患者の血清中に含まれるプロカルシト ニンの大部分はプロカルシトニン３−１１６であるとの知見が存在する としても，敗血症等であるかどうかが明らかではない（だからこそ，その 診断を要する）患者については，その血清中のプロカルシトニンの大部分 がプロカルシトニン３−１１６であるかどうかは明らかではないはずで ある。したがって，敗血症等であるかどうかの診断に当たり，検出された プロカルシトニン一般の大部分がプロカルシトニン３−１１６であると の前提に立つことはできないというべきであるから，上記知見の存在は， 前記アの判断を左右するものではない。 また，上記2)の点については，本件明細書には，正常者及び敗血症患者 の血清中のプロカルシトニン濃度を測定した旨が記載されているところ （【００６２】），【００６２】に明示の記載はないが，上記測定は，【０ ０２３】と同様に，市販のプロカルシトニンアッセイを用いて行われたも のと理解することができる。 しかしながら，本件明細書には，かかる測定は，これと同時に行われた これらの者の血清中のプロホルモン濃度の測定結果と対比することによ り，正常者と敗血症患者の間の濃度の差異がプロカルシトニンにおいて際 立っていることを示すものである旨の記載があることからすると（【００ ５９】，【００６２】，【００６３】，表３），上記測定が，本件特許に＼n係る「敗血症及び敗血症様全身性感染を検出するための方法」の具体例と して記載されたものであるとは認められない。したがって，上記2)の主張 は，その前提を誤るものである。 以上によれば，控訴人の上記主張を採用することはできない。
(2) 被告方法について
前記前提事実のとおり，被告装置及び被告キットを使用すると，患者の 検体中において，プロカルシトニン３−１１６とプロカルシトニン１−１ １６とを区別することなく，いずれをも含み得るプロカルシトニンの濃度 を測定することができ，その測定結果に基づき敗血症の鑑別診断等が行わ れていると認められるものの，本件全証拠によっても，被告装置及び被告 キットを使用して敗血症等を検出する過程で，プロカルシトニン３−１１ ６の量が明らかにされているとは認められない。 したがって，その余の点について判断するまでもなく，被告方法は，構＼n成要件Ａを充足するものとはいえない。

◆判決本文

原審はこちら

◆平成29(ワ)28884

　漏れていたのでアップします。大阪地裁は、特許侵害として、差止請求および総計3.3億円の損害賠償請求を認めました。争点は、間接侵害、サポート要件、進歩性違反などたくさんあります。この事件は控訴されており、知財高裁の特別部での審議が発表されています。大合議事件にされた理由は、下記でしょうか？＼n

　「共同不法行為が成立するためには，各侵害者に共謀関係があるなど主観的な関連 共同性が認められる場合や，各侵害者の行為に客観的に密接な関連共同性が認めら れる場合など，各侵害者に，他の侵害者による行為によって生じた損害についても 負担させることを是認させるような特定の関連性があることを要すると解すべきで ある。そして，例えば，製造業者が小売業者に製品を販売し，これを小売業者が消 費者に販売するという取引形態は，極めて一般的なものであり，製造業者と小売業 者双方が，このような取引形態を取っていることを認識し容認しているとしても， これだけでは共同不法行為責任を認めるに足りるだけの十分な関連共同性があると＼nはいえない。
・・・
被告アンプリーは，被告ネオケミアから被告製品８を仕入れ，これを被告リズ ムに転売していたところ，被告リズムは設立当初から被告アンプリーに対して販売 する商品の相談をしており，その中で被告製品８を仕入れることになり，被告リズ ムにとって被告アンプリーは特別な取引先であるとの認識であった（乙Ｂ１２の １）。これに対し，被告アンプリーは，ＯＥＭメーカーではあったが，被告リズム の創業を応援しようと決めて被告リズムと取引を開始し，販路として育成していこ うと考え，被告リズムを「販路育成プログラム」対象企業の第一号という位置付け の企業にし，被告リズムと協力して炭酸ガスパックを売り出していたというのであ る（乙Ｂ１３の１，弁論の全趣旨）。そして，本件訴訟では，被告アンプリーは被 告リズムとの間で顧客や顧客からの注文等に関する情報交換を密にしていたとまで 主張しているのであり，被告アンプリーと被告リズムとはそのような関係性にあっ たと認められる（以上につき弁論の全趣旨）。そして，被告リズムによる売上額は ３億円を超えており，被告アンプリー自身の売上額も１億円を超えており，他の被 告の他の製品の売上額と比較しても，桁違いに売上額が大きい。このような売上げ を上げることができたのは，以上のような被告アンプリーと被告リズムとの間の関 係性があったからであると推認され，両社は相互に利用補充しながら，被告製品８ の製造，販売をしてきたということができる。したがって，両社の行為には，客観 的に密接な関連共同性があったといえ，共同不法行為が成立するというべきである。 これに対し，被告アンプリーらと被告ネオケミアとの関係性についてみると，被 告アンプリーは被告ネオケミアの取引先ではあるものの，被告ネオケミアは他にも 自ら本件各発明の技術的範囲に属する同種製品（被告製品１，３，４及び１５）を 製造するなどし，被告アンプリー以外の者に対しても販売していたのである。この ような実態に照らせば，被告アンプリーが被告ネオケミアの総代理店的な立場にあ ったとはいえないし，同被告らの行為に客観的に密接な関連共同性が認められるな どともいえない。 以上より，被告製品８に関し，被告アンプリーと被告リズムとの間に限って共同 不法行為が成立する。」

◆判決本文

　論点はいろいろありますが、主観的間接侵害における多用途品に対して差止請求が認められました。
(4) 被告表示器Ａ，被告製品３の製造，販売等の行為についての直接侵害の成否
ア 被告表示器Ａはプログラマブル表＼示器であり，被告製品３はそれらにイ ンストールするソフトウェアであり，前提事実（前記第２の２(4)エ）のとおり，被 告表示器Ａは被告製品３のソ＼フトウェアがなければ作動せず，被告製品３のソフトウェアは被告表＼示器においてのみ有効に機能する関係にあると認められるから，ユ＼nーザがそれらの一方のみを使用することはないといえる。このため，原告は，1)被 告表示器Ａと被告製品３は，その販売形態にかかわらず，実質的には常にセット販売されていると評価すべきものであり（セット販売理論），また，2)被告製品３のソフトウェアはユーザの下で必ず被告表＼示器にインストールされるのであるから，ユーザは被告の道具としてインストールを行うにすぎない（道具理論）として，被告 表示器Ａと被告製品３の各製造，販売等は，同一機会でされるものであるか否かを問わず，被告製品３のＯＳがインストールされた被告表＼示器Ａの製造，販売等と同視すべきであると主張する。
イ 被告表示器Ａ，被告製品３は，それらが個別に販売される場合はもとより，同一の機会に販売される場合であっても，被告製品３の基本機能＼ＯＳ及び拡張／オプション機能ＯＳのうちの回路モニタ機能＼等部分のインストールがいまだされ ない状態であるから，それらは直接侵害品（実施品）としての構成を備えるに至っておらず，それを備えるにはユーザによるインストール行為が必要である。＼nこのような場合，確かに，ユーザの行為により物の発明に係る特許権の直接侵害 品（すなわち実施品）が完成する場合であっても，そのための全ての構成部材を製造，販売する行為が，直接侵害行為と同視すべき場合があることは否定できない。＼nしかし，構成部材を製造，販売する行為を直接侵害行為（すなわち実施品の製造，販売行為）と同視するということは，ユーザが構＼成部材から実施品を完成させる行為をもって構成部材の製造，販売とは別個の生産行為と評価せず，構＼成部材の製造， 販売による因果の流れとして，構成部材の製造，販売行為の中に実質的に包含されているものと評価するということであるから，そのように評価し得るためには，製＼n造，販売された構成部材が，それだけでは特許権の直接侵害品（実施品）として完成してはいないものの，ユーザが当然に予＼定された行為をしてそれを組み合わせる などすれば，必ず発明の技術的範囲に属する直接侵害品が完成するものである必要 があると解するのが相当である。換言すれば，ユーザの行為次第によって直接侵害 品が完成するかどうかが左右されるような場合には，構成部材の製造，販売に包含され尽くされない選択行為をユーザが行っているのであるから，構＼成部材を製造，販売した者が間接侵害の責任を負うことはあっても，直接侵害の責任を負うことは ないと解すべきである。
ウ このような観点から本件の事実関係について検討すると，前記(2)キ(ｲ) で認定した事実によれば，被告表示器Ａにおいて回路モニタ機能＼等を使用するため には，ユーザが，被告製品３をインストールしたパソコンで，動作設定を「回路モニタ」とする拡張機能＼スイッチが配置されたプロジェクトデータを作成する必要があり，拡張／オプション機能ＯＳのうちの回路モニタ等部分が転送対象として自動的に選択されるのも，ユーザが上記のようなプロジェクトデータを作成した場合の＼nみであると認められる。これを換言すれば，そもそもユーザによって上記のような プロジェクトデータが作成されず，したがってこれが被告表示器Ａにインストールされない場合には，ユーザが敢えて拡張／オプション機能＼ＯＳのうちの回路モニタ等部分を転送対象として選択しない限り，被告表示器Ａに回路モニタ機能＼等が備わることはないのである。 また，被告製品１−２については一部の機種では，そもそも回路モニタ機能等を使用できない。また，回路モニタ機能＼等が使用可能な機種についても，これを使用＼nするためにはオプション機能ボードを購入して設置する必要がある。そして，そもそもこれはオプションの部材であるから，ユーザがこれを購入して設置することが＼n当然に予定されていると認めることはできないし，乙１７及び１８によれば，回路モニタ機能＼等に対応している被告製品１−２を購入した者のうち，オプション機能＼nボードを購入しなかった者が相当程度存したと認められる（原告は，乙１７及び１ ８は裏付け証拠がないから信用性を欠く旨主張するが，記載内容は一定の具体性を持っており，その内容が不合理であることをうかがわせる事情も認められず，かえ って，オプション機能ボードがまさにオプション品であることからすると，相当程度の者が購入しないというのは合理的であるから，具体的な割合はともかく，少な＼nくともオプション機能ボードを購入しなかった者が相当程度存したと認められるという限度ではその信用性を認めるのが相当である。）。＼nなお，被告製品１−１では，回路モニタ機能等が標準装備されているが，前記(2) ア(ｵ)での認定のとおり，被告製品１−１は他の点でも被告製品１−２にない機能を有しており，特にラダー編集機能＼は，甲５のカタログでも回路モニタ機能等と並ん＼nで強調されているものであることからすると，被告製品１−１を購入する者が須く 回路モニタ機能等を使用することを当然の前提としてこれを購入するとまで認めることは困難である。そして，これらの事情は，被告表＼示器２Ａについても妥当すると考えられる。
　以上のことを踏まえると，被告が販売した被告表示器Ａや被告製品３だけでは，直ちに本件発明１の直接侵害品（実施品）が完成するわけではないし，ユーザが被＼n告表示器Ａを被告製のＰＬＣに接続した上で，被告製品３の拡張／オプション機能＼ ＯＳのうちの回路モニタ機能等部分をインストールすることが必ず予＼定された行為 であると認めることもできない。したがって，ユーザの行為によって直接侵害品が 完成するかどうかが左右されるような場合に該当するといわざるを得ない。
エ 以上に対し原告は，被告が被告製品１や２等のカタログにおいて，回路 モニタ機能等を強調していることや，被告表＼示器Ａが他の被告製品と比べて高額で あること等からすると，本件発明１を全く実施しないという使用態様が被告表示器Ａと被告製品３のユーザの下で経済的，商業的又は実用的な使用形態としてあると＼nは認められないと主張している。 しかし，前記ウで述べた事情からすると，カタログで強調されているからといっ て，ユーザが必ず回路モニタ機能等を使用するとまで認めることはできない。原告は，他の回路モニタ機能＼等を使用できない被告製品（被告製品１−３等）との価格差も指摘するが，当該他の機種では回路モニタ機能等を使用することはできないものの，前記認定の被告表＼示器Ａと他の機種との画面サイズや機能の違いを踏まえる＼nと，被告表示器Ａを購入する者が回路モニタ機能＼等を使用することを当然の前提としてこれを購入するものであるとまで認めることもできない。 なお，原告は，他社が回路モニタ機能等を使用できない廉価な製品を販売していること（甲２３，２４）を指摘しているが，それと被告表＼示器Ａや被告製品３とでは回路モニタ機能等以外の機能＼が異なっており，またハード面での差異や購入後の サポートの内容も異なっていること（甲５，２３，乙１７）などを踏まえると，原 告のこの指摘によって上記事情が基礎付けられるともいえない。 以上より，本件発明１を全く実施しないという使用態様が，被告表示器Ａと被告製品３の経済的，商業的又は実用的な使用形態でないと認めることはできないから，＼n原告の上記主張は採用できない。なお，原告は東京地裁平成１３年１０月３１日判 決を引用しているが，本件と事案を異にするから，本件には妥当しないというべき である。
オ 以上より，直接侵害の成立は認められない。したがって，仮に被告表示器Ａと被告製品３の販売行為を実質的にセット販売と評価し得るとしても，その販＼n売行為をもって本件特許権１の直接侵害行為と評価することはできない。
(5) 以上より，被告による被告表示器Ａと被告製品３の製造，販売等の行為は本件特許権１の直接侵害行為に該当しない。＼n
カ 主観的要件について
(ｱ) 特許法１０１条２号においては，「発明が特許発明であること」（主観 的要件1)）及び発明に係る特許権の直接侵害品の生産に用いる「物がその発明の実 施に用いられること」（主観的要件2)）を知りながら，その生産，譲渡等をすること が間接侵害の成立要件として規定されている。
(ｲ) 主観的要件1)について
ａ 被告は，本件発明１（本件特許１に係る発明）の存在を知った時期 は，本件第１特許の特許請求の範囲を本件発明１に係る構成要件のように訂正することを認めるとの審決（甲２０）がされたことを知った平成２８年１１月１６日で＼nあると主張している。 そこで，まず，特許発明について特許請求の範囲の訂正があった場合には，訂正後の特許請求の範囲に係る発明を知った時に主観的要件1)を満たすことになるのか， それとも，訂正前の特許請求の範囲に係る発明を知っていれば，特許請求の範囲が 訂正された後の発明との関係でも，主観的要件1)を満たすことになるのかを検討す る。 特許法１０１条２号が主観的要件1)を間接侵害の要件とした趣旨は，同号の対象 品は適法な用途にも使用することができる物であることから，部品等の販売業者に 対して，部品等の供給先で行われる他人の実施内容についてまで，特許権が存在す るか否かの注意義務を負わせることは酷であり，取引の安全を害するとの点にある。 他方，特許請求の範囲等の訂正は，特許請求の範囲の減縮や誤記等の訂正等を目的 とするものに限られ（特許法１２６条１項），特許請求の範囲等の訂正は，願書に （最初に）添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にお いてしなければならず（同条５項），かつ，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変 更するものであってはならないとされている（同条６項）。そして，特許請求の範囲 等の訂正をすべき旨の審決が確定したときは，その訂正後における特許請求の範囲 により特許権の設定の登録がされたものとみなされる（同法１２８条）。 以上のように，特許請求の範囲の訂正が認められる場合が上記のように限定され ていることを踏まえると，訂正前の特許請求の範囲に係る特許発明を知っていれば， 特許請求の範囲が訂正された後の特許発明との関係でも，主観的要件1)を満たすこ とになると解するのが相当である。このように解しても，特許法１０１条２号が主 観的要件1)を求めた趣旨に反するわけではないし，第三者にとって不意打ちとなる こともないからである。 なお，本件第１特許の特許請求の範囲の訂正も誤記の訂正及び特許請求の範囲の 減縮を目的とするもので，その他の訂正の要件も満たしており（甲１９の１ないし ２０），被告製品３は本件発明１の技術的範囲に属する以上，上記訂正前の本件発明 １の技術的範囲にも属することは明らかである。
ｂ 本件では，被告は訂正前の本件発明１の存在を知っていたことを自認しているものの，その時期は原告からの警告書を受領した平成２５年４月２日で あると主張している。これに対し，原告は被告が訂正前の本件発明１の存在をその 登録時の平成１７年７月２２日から知っていたと主張していることから，以下，被 告が平成２５年４月２日よりも前に訂正前の本件発明１の存在を知っていたかを検 討する。
(a) 証拠（甲１，５，３４，乙１ないし３，１９，２０）及び弁論の 全趣旨によれば，次の事実が認められる。
・・・
確かに，上記(a)の4)と5)の事実だけを見れば，原告の主張は理解し得ないわけで はないが，表示されたラダー回路の接点・コイルの指定による検索機能＼＼＼自体は，被 告自身が平成８年１２月以降，販売している「ＭＥＬＳＥＣ ＱｎＡ」という汎用シーケンサにおいて採用されていたのであり，ＧＯＴ９００で初めて採用された機 能とは認められない。そして，ＧＯＴ９００では，「ＭＥＬＳＥＣ ＱｎＡ」とは異なり，タッチパネル によって接点・コイルを指定するものとされており，これは変更点であり，訂正前 の本件発明１との共通点ではあるが，このような変更がされたのは，そもそもの操 作方法が「ＭＥＬＳＥＣ ＱｎＡ」ではキーボードであったのに対し，ＧＯＴ９０ ０ではタッチパネルが採用されていたためとみることも可能である。したがって，上記事実から，被告が本件第１特許の出願を知っていたことが推認されるとまでい＼nうことはできない。 そして，ＧＯＴ１０００でワンタッチ回路ジャンプ機能が採用されたのは，ＧＯＴ９００においてタッチパネル上で接点・コイルを指定して検索する機能＼能＼＼が採用さ＼nれていたことの延長線上にあるものと見ることも決して不合理ではない。 以上のような事実関係に照らせば，被告が本件第１特許の登録時に訂正前の本件 発明１の存在を知っていたとまで推認することはできない。そして，平成２５年４ 月２日にされた原告から被告への警告書の送付以外に，被告が訂正前の本件発明１ の存在を認識し得たことをうかがわせる事情は認められない。
なお，原告は，被告と原告はトヨタからの受注を獲得すべくしのぎを削っていた こと（甲３２）や，原告や被告が他社との契約において，納入品の製作・納入に当 たり，第三者の特許権等を侵害しないよう，万全の注意を払うべき旨が明記されて いること（甲４１）を指摘しているが，これらは一般的な事項にすぎず，上記具体 的な事実関係に照らせば，被告が訂正前の本件発明１を知っていたことを推認させ る事実になるとはいえない。 したがって，被告が平成２５年４月２日より前に訂正前の本件発明１の存在を知 っていたと認めることはできない。
ｃ 以上より，被告が訂正前の本件発明１の存在を知ったのは平成２５年４月２日であると認められる。
(ｳ) 主観的要件2)について
ａ 被告は，被告製品３には本件発明１を実施しない実用的他用途が存 在しており，また基本的に販売代理店に対して被告製品３を販売しているにすぎな いから，被告製品３がユーザの下で本件発明１の実施に用いられることを知らない と主張している。
ｂ まず，どのような場合に主観的要件2)を満たすものと考えるべきか， すなわち，適法な用途にも使用することができる物の生産，譲渡等が特許「発明の 実施に用いられることを知りながら」したといえるのはどのような場合かについて 検討する。 そもそも，特許法１０１条２号の間接侵害は，適法な用途にも使用することがで きる物（多用途品）の生産，譲渡等を間接侵害と位置付けたものであるが，その成 立要件として，主観的要件2)を必要としたのは，対象品（部品等）が適法な用途に使用されるか，特許権を侵害する用途ないし態様で使用されるかは，個々の使用者 （ユーザ）の判断に委ねられていることから，当該物の生産，譲渡等をしようとす る者にその点についてまで注意義務を負わせることは酷であり，取引の安全を著し く欠くおそれがあることから，いたずらに間接侵害が成立する範囲が拡大しないよ うに配慮する趣旨と解される。 このような趣旨に照らせば，単に当該部品等が特許権を侵害する用途ないし態様 で使用される一般的可能性があり，ある部品等の生産，譲渡等をした者において，そのような一般的可能＼性があることを認識，認容していただけで，主観的要件2)を 満たすと解するのでは，主観的要件2)によって多用途品の取引の安全に配慮するこ ととした趣旨を軽視することになり相当でなく，これを満たすためには，一般的可 能性を超えて，当該部品等の譲渡等により特許権侵害が惹起される蓋然性が高い状況が現実にあり，そのことを当該部品等の生産，譲渡等をした者において認識，認＼n容していることを要すると解するべきである。 他方，主観的要件2)について，部品等の生産，譲渡等をする者において，当該部 品等の個々の生産，譲渡等の行為の際に，当該部品等が個々の譲渡先等で現実に特 許発明の実施に用いられることの認識を必要とすると解するのでは，当該部品等の 譲渡等により特許権侵害が惹起される蓋然性が高い状況が現実にあることを認識， 認容している場合でも，個別の譲渡先等の用途を現実に認識していない限り特許権 の効力が及ばないこととなり，直接侵害につながる蓋然性の高い予備的行為に特許権の効力を及ぼすとの特許法１０１条２号のそもそもの趣旨に沿わないと解される。＼n以上を勘案すると，主観的要件2)が認められるためには，当該部品等の性質，その客観的利用状況，提供方法等に照らし，当該部品等を購入等する者のうち例外的 とはいえない範囲の者が当該製品を特許権侵害に利用する蓋然性が高い状況が現に 存在し，部品等の生産，譲渡等をする者において，そのことを認識，認容している ことを要し，またそれで足りると解するのが相当であり，このように解することは， 「その物がその発明の実施に用いられることを知りながら」との文言に照らしても 不合理な解釈ではない。
ア 本件の間接侵害への特許法１０２条１項の適用の可否
上記認定事実のとおり，本件では，被告製品３はプログラム（ソフトウェア）＼nであるのに対し，原告の製品は表示器（ハードウェア）に予＼めプログラム（ソフト＼nウェア）がインストールされた完成品であるという相違がある。このことも踏まえ， 被告は，間接侵害には特許法１０２条１項は適用されないと主張している。 特許法１０２条１項本文は，侵害者が「侵害の行為を組成した物」を「譲渡した ・・数量」に，特許権者等が「その侵害行為がなければ販売することができた物」の 「単位数量当たりの利益の額」を乗じて得た額を，特許権者等が受けた損害の額と することができる旨を定める。この規定は，侵害行為がなければ特許権者等が利益 を得たであろうという関係があり，そのために特許権者等に損害が発生したと認め られることを前提に，特許権者等の損害額の立証負担を軽減する趣旨に基づくもの であるが，そこに定める損害額の算定方法からすると，これにより算定される損害 の額は，特許権者等の「その侵害行為がなければ販売することができた物」の逸失 販売利益に係る損害の額であることを前提にしており，さらに，侵害者の「侵害の 行為を組成した物」の譲渡行為と特許権者等の「その侵害行為がなければ販売する ことができた物」の販売行為とが同一の市場において競合する関係にあることも前 提としているものと解される。 他方，物の発明に係る間接侵害が対象とするのは，実施品の「生産に用いる物」 の譲渡等であり，実施品を構成する部品だけでなく，実施品を生産するための道具＼nや原料等の譲渡等もこれに含まれるから，必ずしも侵害者の間接侵害品の譲渡行為と特許権者等の製品（部品等のこともあれば完成品のこともある）の販売行為とが 同一の市場において競合するとは限らない。そして，本件のように間接侵害品が部 品であり，特許権者等が販売する物が完成品である場合には，前者は部品市場，後 者は完成品市場を対象とするものであるから，両者の譲渡・販売行為が同一の市場 において競合するわけではない。しかし，この場合も，間接侵害品たる部品を用い て生産された直接侵害品たる実施品と，特許権者等が販売する完成品とは同一の完 成品市場の利益をめぐって競合しており，いずれにも同じ機能を担う部品が包含さ＼nれている。そうすると，完成品市場における部品相当部分の市場利益に関する限り では，間接侵害品たる部品の譲渡行為は，それを用いた完成品の生産行為又は譲渡 行為を介して，特許権者等の完成品に包含される部品相当部分の販売行為と競合す る関係にあるといえるから，その限りにおいて本件のような間接侵害行為にも特許 法１０２条１項を適用する素地がある。 したがって，本件では，以上の考え方に基づき各要件の解釈をすることを前提に，特許法１０２条１項の適用を肯定するのが相当である。
イ 「侵害の行為がなければ販売することができた物」について
(ｱ) この要件に該当する「物」について，原告は，プログラム（ソフトウ＼nェア）を表示器（ハードウェア）にインストールした原告の製品全体であると主張＼nするのに対し，被告は，原告がハードウェアとソフトウェアを別個に販売していな＼nいことから，原告の製品はソフトウェアである被告製品３と競合関係にないとして，＼n原告の製品が「侵害の行為がなければ販売することができた物」に当たらないと主 張している。 しかし，前記アで述べたところからすると，本件のような間接侵害の場合の「侵 害の行為がなければ販売することができた物」とは，特許権者等が販売する完成品 のうちの，侵害者の間接侵害品相当部分をいうものと解するのが相当である。
(ｲ) これを本件についてみると，原告の製品では回路モニタ機能や「追い＼nかけモニタ機能」及び「ズームアップ検索機能＼」が使用可能で，これは被告製品３＼nで使用可能な回路モニタ機能＼やワンタッチ回路ジャンプ機能（本件発明１の構＼成要 件１Ｅ及び１Ｆの構成を充足する機能＼）と同様の機能であって，これが原告の製品＼nに予めインストールされているプログラム（ソ＼フトウェア）による機能であること＼nは明らかである。したがって，原告の製品と被告製品３を用いた完成品とは，その ようなソフトウェアが格納又はインストールされているという点で共通していると＼nいうことができるから，原告の製品は，被告製品３を用いた完成品と市場で競合する物であるということができる。 そうすると，本件での「侵害の行為がなければ販売することができた物」とは， 原告の製品全体のうちの，被告製品３に対応するプログラム（ソフトウェア）部分＼nである。
ウ 「譲渡数量」（侵害者が譲渡したその侵害の行為を組成した物の数量）に ついて
本件では被告による被告製品３の生産，譲渡等の行為について間接侵害の成 立が認められるから，被告製品３が「その侵害の行為を組成した物」に該当する。 なお，原告は被告表示器Ａもこれに含まれると主張して，原告の製品（完成品）＼nの単位利益に乗じるものとして被告表示器Ａの販売数を問題としているが，被告表＼ 示器Ａの製造，販売について間接侵害が成立しないことは，前記３(1)及び(2)エ(ｱ) で判示したとおりであり，そうである以上，特許法１０２条１項の適用に当たって， 被告表示器Ａが「その侵害の行為を組成した物」に該当することはないというべき＼nである。 そして，原告は，被告製品３を「その侵害の行為を組成した物」とする場合の予＼n備的な主張として，被告製品３の販売数を譲渡数量としているところ，平成２５年 ４月１日から平成２９年１２月末までの被告製品３の販売数は，合計●（省略）● 台である（前記(2)ウ）。 被告が本件発明１（本件特許１）の存在を知ったのは平成２５年４月２日であり， 同日以降の被告製品３の譲渡等について間接侵害が成立することから，上記認定の販売数から同月１日の販売数を控除する必要がある。本件の主張立証から同日の販 売数は明らかでないから，同月の販売数（●（省略）●台）を４月の日数である３ ０で除した●（省略）●台（１台未満は四捨五入）を同月１日の販売数と認めるほ かない。したがって，同月２日から平成２９年１２月末までの被告製品３の販売数 は，合計●（省略）●台と認められる。 なお，被告は，間接侵害が成立するのは主観的要件を具備して行った被告製品３ の生産，譲渡等のみであり，その立証がされていないと主張しているが，被告の行 為が間接侵害の主観的要件を具備していることは，前記３(2)カで判示したとおりで ある。
エ 侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益 額について
(ｱ) 原告の製品全体の平成２５年度の１台当たりの限界利益額が●（省略） ●円であることは，当事者間に争いがなく（前記(2)イ），その他の年度についても同様と推認されるところ，上記イで認定したとおり，「侵害の行為がなければ販売す ることができた物」に当たるのは原告の製品のうちのプログラム（ソフトウェア）＼n部分であるから，原告の製品のうちソフトウェア部分の限界利益額をもって「単位＼n数量当たりの利益額」に当たるとみるべきことになる。
(ｲ) この点に関し，被告は，自らの製品のカタログ（甲５）記載の表示器＼n（被告製品１−１）とソフトウェア（被告製品３−１）の参考標準価格を参考にし＼nて，原告の製品のうちソフトウェア部分の限界利益額を算出すべき旨主張している。＼nこれに対し，原告は被告が被告表示器の価格を高く設定し，ソ＼フトウェアである被 告製品３の価格を低く設定するビジネスモデルをとっているから，被告の価格設定 を参考とすべきではなく，本件発明１の価値の高さに鑑み，ソフトウェア部分の寄＼n与度は９割を下らないと主張する趣旨と解される。 被告製品１−１の参考標準価格は２２万円から５３万円，被告製品１−２の参考 標準価格は２２万円から４３万円であるのに対し，被告製品３−１の参考標準価格 は，単体ライセンス品で●（省略）●万円，２００ライセンスまで登録可能なサイ＼nトライセンス品で４万円である（前記２(2)ア(ｶ)，(ｷ)参照）。このように，サイト ライセンス品と単体ライセンス品との価格差がわずかであり，被告表示器のような＼n生産設備に用いる装置の場合，通常は複数台が購入され，その場合にはサイトライ センス品が購入されると考えられることからすると，通常の場合には，被告表示器＼n１台当たりに必要なソフトウェア費用が極めて安価になり，原告が指摘するようなソ＼フトウェアで利益を上げないビジネスモデルが存在している可能性もある。その＼nため，サイトライセンス価格や実際の被告表示器１台当たりのソ＼フトウェア費用 （被告の主張によっても平成２６年における被告表示器Ａの販売台数は被告製品３＼nの販売枚数の約６０倍であるから被告主張のとおり単価は５００円となる。）を参考 として，被告表示器の参考標準価格と比較する場合には，ソ＼フトウェアの価値が不 当に低く算定されることになり，相当でないと考えられる。しかし，単体ライセン ス品の参考標準価格を用いる場合には，被告表示器１台のみを購入する場合が想定＼nされるから，この場合にはソフトウェアによる採算も軽視されないはずであるし，＼n単体ライセンス品の参考標準価格は●（省略）●万円であるから，被告表示器のよ＼nうなハードウェアと被告製品３のようなソフトウェアに要する一般的な原価の差も＼n考えると，ハードウェアとソフトウェアの価値が相応に反映されていると考えられ＼nる。
他方，原告は，原告の製品における本件発明１の寄与度が９割を下らないと主張 するが，前記１の認定・判示によれば，従来技術を参酌して導かれる本件発明１の 特徴的技術手段は，表示されたラダー回路の出力要素を指定して入力要素を検索す＼nるに当たり，出力要素の指定をタッチにより行うという点にすぎないから，製品全 体に対するその寄与度は９割を大きく下回ると考えられる。 以上からすると，本件で原告の製品の利益におけるソフトウェア部分の利益を算＼n定するには，被告表示器１Ａと被告製品３−１の参考標準価格を参考にして原告の＼n製品におけるソフトウェア部分の限界利益額を算定するほかないというべきである。＼nこれを参考にして被告表示器１Ａと被告製品３−１の合計額に占める被告製品３＼n−１の価格割合を算定すると，被告表示器１Ａ（ただし，被告製品１−２のうちそ＼nもそも回路モニタ機能等を使用できない機種及び生産を終了した機種は除く。）のカ＼nタログ記載の参考標準価格は，平均すると●（省略）●円（税抜）であり（甲５）， 被告製品３−１の通常の単体ライセンス品の参考標準価格は●（省略）●万円であ る（税抜）から，被告製品３−１の価格の全体に占める割合は，●（省略）●％（０．１％未満四捨五入）と認められる。 なお，被告は被告製品１−１の参考標準価格の平均値をもとに算定しているが， 被告製品３−１がインストールされて回路モニタ機能等が使用され得る被告製品に＼nは被告製品１−２も含まれるから，被告製品１−２の参考標準価格も参考にすべき である。また，被告は１枚の被告製品３が約６０台の被告表示器Ａにインストール＼nされていることを前提に，被告製品３の価格を５００円として算定しているが，そ のような場合の価格が被告製品３の価値を反映したものであるのかについては前記 のとおり問題があるから，被告製品３−１の通常の単体ライセンス品の参考標準価 格である●（省略）●万円をもって同製品の価格であると認めるのが相当である。
(ｳ) 以上より，原告の製品のうちソフトウェア部分の限界利益額（１台当＼nたりの金額）は，上記(ｱ)記載の金額に●（省略）●％を乗じた４１１８円と認めら れる。
オ 「販売することができないとする事情」の有無
(ｱ) まず，被告は被告製品３と原告の製品とが競合することはないから， 原告の譲渡数量の全部について，原告が販売することができない事情が存在すると 主張しているが，この主張に理由がないことは，前記アで認定・判示したとおりで ある。
(ｲ) 次に，被告は，被告製品３を購入した者の全てが回路モニタ機能を使＼n用しているわけではないとか，回路モニタ機能を使用するのにオプション機能＼ボー ドの設置が必要な被告製品１−２を購入した者のうちオプション機能ボードを購入＼nしたのは約４分の１にとどまり，実際に回路モニタ機能等を使用していないユーザ＼nはさらに多く存在すると主張する。 特許法１０１条２号に係る間接侵害品たる部品等は，特許権を侵害しない用途な いし態様で使用することができるものである。そして，そのような部品等の譲渡は，譲渡先での使用用途ないし態様のいかんを問わず間接侵害行為を構成するが，実際＼nに譲渡先で特許権を侵害する用途ないし態様で使用されていない場合には，譲渡先 の顧客は当該特許発明の価値に吸引されて当該部品等を購入したわけではないから， 間接侵害品の売上げに当該特許権が寄与しておらず，そのような譲渡先については， 間接侵害行為がなければ特許権者の製品が販売できたとはいえないことになる。し たがって，特許権者等の損害額の算定に当たっては，そのような事情は，特許法１ ０２条１項ただし書の事由を構成すると解するのが相当である。＼nこれを本件についてみると，先に２(4)イ(ｲ)で述べたとおり，乙１７及び１８に よれば，回路モニタ機能等に対応している被告製品１−２を購入した者のうち，オ＼nプション機能ボードを購入しなかった者が相当程度存したと認められ，被告製品１＼n−１や被告表示器２Ａのユーザが須く回路モニタ機能＼等を目的にこれらを選ぶとま で認めることは困難である。このように譲渡先が回路モニタ機能等を利用しない場＼n合があることは，特許法１０２条１項ただし書の事由として考慮すべきであるが， その程度が明らかでないから，その考慮は極めて限定的になし得るにとどまるとい うべきである。
(ｳ) 次に，被告は，1)原告がＰＬＣ用表示器の市場において意味のあるシ＼nェアを有していないこと，2)原告の製品のソフトウェアに占める本件発明１の貢献＼n度（寄与度）は高くても０．１％を上回ることはないこと，3)原告が宣伝広告活動において「追いかけモニタ機能」や「ズームアップ検索機能＼」を重視していなかっ たことを指摘している。
ａ 特許法１０２条１項ただし書の「販売することができないとする事 情」は，侵害行為がなければ特許権者等の製品を侵害品と同じ数量だけ販売できた との相当因果関係を阻害する事情を対象とするものである。
ｂ そして，被告の主張1)について，前記(2)エ認定の事実によれば，プ ログラマブル表示器について，原告のシェア（販売数量）と被告のシェア（販売数＼n量）との間には，非常に大きな差異があったと認められるところ，シェアの格差に は，製品の魅力以外にも，営業力やブランド力等の差異も多分に影響するものであ るから，原告と被告のシェアに大きな格差があるという事情は，このような営業力 やブランド力等の差異という観点から，「販売することができないとする事情」を基 礎付ける１つの事情にはなるといえる。
ｃ また，原告のシェアが小さいという上記の被告の主張1)は，被告以 外の他社の同種製品（競合品）が市場に多数存在しているから，被告製品３が販売 されなかったとしても，被告の製品が吸収した需要は他社の競合品が吸収し，原告 の製品の売上増加にはつながらないとの趣旨を含み，また，同様に上記の被告の主 張2)は，本件発明１の価値が低いから，被告製品３が販売されなかったとしても原 告の製品の売上増加にはつながらないとの趣旨と解される。 この点については，一般に侵害者の侵害品は特許発明の作用効果を奏するものと して顧客吸引力を有する製品であるから，それと同等の機能ないし効果を奏するも＼nのでなければ，特許発明の実施品に対抗して需要を吸収し得る競合品として重視す ることができない。しかし，前記１の認定・判示によれば，従来技術を参酌して導 かれる本件発明１の特徴的技術手段は，表示されたラダー回路の出力要素を指定し＼nて入力要素を検索するに当たり，出力要素の指定をタッチにより行うという点にす ぎない。また，前記１で認定したとおり，従来製品として，モニタ上に表示される＼n異常種類のうち特定のものをタッチして指定すると，その指定された異常種類に対 応する異常現象の発生をモニタしたラダー回路が表示され，さらにそのラダー回路＼nの接点をタッチしてコイルを検索することができ，１回前に検索されたラダー図と 前回路の検索もできる構成を備える製品（乙１１のもの）や，同様の製品において＼n異常種類の原因となるコイルの指定や接点の指定をタッチパネル上の入力画面でデ バイス名又はデバイス番号を入力して行う製品（被告のＧＯＴ９００）も存在して いた。そうすると，本件発明１に係る機能をすべて使用することができる製品が被＼n告の製品以外に存在していなかったとしても，上記のような製品は存在しており， そのような製品でも，異常現象の発生時にラダー回路図面集を参照しなくても真の 異常原因を特定したり，原因の特定のために次々にラダー回路を読み出していった りすること自体は可能であり，それほど複雑な操作を要するものではないと認められるから，原告の製品とほぼ同様の機能＼を備えたものであるといえる。 また，原告の製品が，上記の本件発明１の特徴的技術手段を備えるか否かも必ず しも明らかでない。 したがって，本件では，競合品の存在により，被告製品３が販売されなかったと きに原告の製品が同じだけ販売されたとの相当因果関係は，かなり大きな程度で阻 害されると認めるのが相当である。
ｄ また，上記被告の主張3)は，原告の製品において本件発明１の機能＼nは重要なものではないから，被告製品３が販売されなくとも，需要者が原告の本件 発明１の機能に惹かれて原告の製品を購入することがないとの趣旨と解される。＼nしかし，原告は，カタログに甲２６の図を掲載することに加え，各製品の主な特 徴の１つとして，「異常発生時，画面操作のみで問題箇所まで追いかけることができ る」ということを記載していたのであるから，実際に重要な機能として位置付けら＼nれており，そして，これらの機能を顧客に対してアピールしていたと認められ，こ＼nの点については被告の上記主張は採用できない。
(ｴ) 以上のことを踏まえると，本件では，被告製品３が販売されなかった ときに原告の製品が同じだけ販売されたとの相当因果関係は，かなり大きな程度で 阻害されると認められる。 しかし，本件における被告製品３の譲渡数量は，前記のとおり●（省略）●枚で あるが，被告によれば，平成２６年の被告表示器Ａの販売台数は被告製品３の約６＼n０倍であるというのであるから，少なくとも被告製品３は１枚当たり約６０台の被 告表示器Ａにインストールされたといえる。これに対し，原告の製品は，表＼示器に ソフトウェアがインストールされた完成品であり，前記エで認定したそのソ＼フトウ ェア相当部分の単位利益の額は，表示器１台のソ＼フトウェア相当部分の利益額であ り，その販売数量も表示器の販売数量と同じになるべきものである。そうすると，＼n本件において，「販売することができないとする事情」として，侵害行為がなければ 特許権者等の製品を侵害品と同じ数量だけ販売できたとの相当因果関係を阻害する 事情の程度を判断するに当たっては，このような数量ベースの差を考慮すべきであ り，原告の製品のソフトウェア部分の数量ベースから見ると，いわば被告製品３の＼n販売数量が実質的には約６０倍ある関係にあることになるから，そのことを踏まえ て，被告製品３の販売行為がなければ原告の製品のソフトウェア部分を被告製品３＼nの販売数量と同じ数量だけ販売できたとの相当因果関係がどの程度阻害されるかを 検討すべきである。 そして，このような考慮に基づく場合には，前記(ｲ)及び(ｳ)で述べた諸事情を考 慮するとしても，本件において，被告製品３の譲渡数量●（省略）●枚の全部又は 一部を「販売することができないとする事情」があるとは認められない。
カ 譲渡数量に単位数量当たりの利益を乗じた額
上記ウないしオの判断を踏まえると，特許法１０２条１項に基づく原告の損 害額は，次のとおり，●（省略）●円と認められる。
（計算式） ●（省略）●台×４１１８円＝●（省略）●円
(4) 原告の特許法１０２条２項に基づく主張について
ア 特許法１０２条２項は，侵害者が侵害行為により受けた利益の額を特許 権者等が受けた損害の額と推定すると定めるところ，この規定の趣旨は先に同条１ 項について述べたのと同様であると解される。したがって，先に同条１項について 述べたのと同様の考え方の下に，本件において同条２項の適用を肯定するのが相当 である。
イ 侵害者が侵害の行為により受けた利益の額
(ｱ) これについて，原告は，被告による被告表示器Ａの販売利益も含めて＼n特許法１０２条２項の損害推定が働くと解すべきと主張している。 しかし，特許法１０２条２項は「その者（注：侵害者）がその侵害の行為により 利益を受けているときは，その利益の額」を特許権者等が受けた損害の額と推定す ると規定しているところ，本件で原告の本件特許権１の侵害が認められたのは，被 告による被告製品３の生産，譲渡等であり，被告表示器Ａの製造，販売については＼n間接侵害の成立は否定されたから，被告による被告表示器Ａの販売利益が上記「利＼n益の額」に含まれないことは明らかである。これに反する原告の主張は条文の文言 に照らして採用できない。
(ｲ) 原告は被告製品３について，販売数や平均売価，限界利益率を推計し て主張しているが，これらを認めるに足りる証拠がないことは，前記(2)ウで判示し たとおりである。そこで，被告の利益額は，被告が開示した販売額（売上額）及び 限界利益率をもとに算定するほかない。
ａ 被告製品３の売上額
前記(2)ウで認定した別紙「被告製品３の販売数量・販売額」記載の販売 額等をもとに，被告が本件発明１（本件特許１）の存在を知った平成２５年４月２ 日から平成２９年１２月末までの売上額（販売額）を認定すると，次のとおり，● （省略）●円と認められる（平成２５年４月１日の販売数を●（省略）●枚とみる ことにつき，前記(3)ウ参照）。 （計算式） ●（省略）●円−●（省略）●円（平成２５年４月１日から同年９ 月末までの販売数）×●（省略）●（同年４月２日から同年９月末までの販売数） ÷●（省略）●（同年４月１日の販売数を含んだもの）＝●（省略）●円（計算過 程で生ずる１円未満の端数は四捨五入）
ｂ 被告の限界利益率
前記(2)ウで認定した被告の限界利益率は，●（省略）●％である（別紙 「被告の変動費の内訳，加重平均値及び限界利益率」の(3)参照）。
ｃ 被告の利益額
上記ａ及びｂによれば，●（省略）●円と認められる。なお，これによ れば，被告製品３の１枚当たりの利益額は，●（省略）●円である（計算式：● （省略）●円÷●（省略）●台＝●（省略）●円）。これは，前記原告の製品のソフ＼nトウェア部分の単位利益額の約●（省略）●倍である。
ウ 推定覆滅事由について
(ｱ) 原告は被告製品３につき本件発明１の寄与度を５０％と主張している のに対し，被告はこれを１万分の１と主張するとともに，被告製品３の特徴的技術 手段の顧客への訴求力が極めて低いとか，本件発明１の技術的・商業的な価値は高 くないなどと主張している。 ここで考えるべき寄与度は，製品の顧客吸引力上の寄与度であるから，被告が主 張するようなデータ量などという物理的な側面に着目することは相当でないが，先 に特許法１０２条１項ただし書について述べたところ（(3)オ(ｳ)ｂ，ｃ）と同様， 本件発明１の特徴的技術手段は，表示されたラダー回路の出力要素を指定して入力＼n要素を検索するに当たり，出力要素の指定をタッチにより行うという点にすぎず， 異常発生時のラダー回路の検索機能を備えた競合品も存在していたことに加え，被＼n告製品３は回路モニタ機能等以外の様々な機能＼を使用可能とするプログラム（描画＼nソフトを含む。）が格納されていることからすると，被告製品３における本件発明１の寄与度は相当程度に低いということはできる。＼nしかし，そうであるとしても，原告が原告の製品のソフトウェア部分をどの程度＼n販売することができたかについては，先に特許法１０２条１項について述べたとこ ろ（前記(3)オ(ｴ)）と同様，被告製品３と原告の製品のソフトウェア部分とでは，＼n数量ベースが異なり，被告製品３の販売数量が，原告の製品のソフトウェア部分の＼n数量ベースから見ると実質的には約６０倍ある関係にあることを踏まえる必要があ る。
(ｲ) 他方，単位数量当たりの限界利益の額の差も推定覆滅に影響するとこ ろ，その点については，被告製品３が原告の製品のソフトウェア部分の約●（省略）＼n●倍大きいこと（逆にいえば，原告の製品のソフトウェア相当部分が被告製品３の＼n約●（省略）●％にとどまること）も考慮する必要がある。
(ｳ) 以上の事情を踏まえると，推定覆滅率は●（省略）●％と認めるのが 相当である。
(ｴ) 以上より，特許法１０２条２項に基づく原告の損害額は，次のとおり，●（省略）●円と認められる。ただし，前記(3)で認定した同条１項に基づく原告の 損害額（●（省略）●円）の方が高いことから，その額を認容することとする。 （計算式） ●（省略）●円×●（省略）●＝●（省略）●円
(5) 弁護士費用
原告は本件訴訟の追行等を原告訴訟代理人に委任したところ（当裁判所に顕著 な事実），被告の特許権侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用は，４３０万円と 認めるのが相当である。
(6) 以上より，原告の損害額は合計４７０２万８３６８円と認められる。
９ 争点７（本件特許権１又は３の間接侵害を理由とする被告製品３及び４の生 産，譲渡等の差止め及び廃棄を命じることの可否）
(1) 被告による被告製品３の製造，販売及び同製品に係るコンピュータ・プロ グラムの使用許諾について，本件特許権１の間接侵害（特許法１０１条２号）が成 立するから，被告製品３（被告製品３に係るソフトウェアを記録した媒体と解され＼nる。）の生産，譲渡及び同製品に係るコンピュータ・プログラムの使用許諾について の差止めを認容すべきである。 また，被告製品３の製品は本件特許権１の侵害の行為を組成した物に当たり，ま た被告は現在に至るまで被告製品３を生産，譲渡等していることに照らせば，同製 品が同特許権を侵害する用途として使用されるおそれがあるから，その侵害の予防＼nのために同製品の廃棄を命じる必要性・相当性が認められる。
(2) なお，被告は，被告製品３には適法な用途があるから，その生産，譲渡等 を全面的に差し止め，廃棄を命じるのは過剰である旨主張する。 しかし，被告製品３に適用な用途があるとしても，被告製品３が本件発明１の特 徴的技術手段を担う不可欠品であり，その譲渡等により特許権侵害が惹起される蓋 然性が高い状況が現実にあり，そのことを被告において認識，認容していると認め られる以上，その生産，譲渡等を全面的に差し止め，その廃棄を命じるのが，多用途品であっても侵害につながる蓋然性の高い行為に特許権の効力を及ぼすこととし た特許法１０１条２号の趣旨に沿うものというべきであるし，そのように解しても， 被告は，被告製品３から本件発明１の技術的特徴手段を除去する設計変更をすれば 間接侵害を免れるのであるから，被告製品３の生産，譲渡等の差止め命令及び廃棄 命令が過剰な差止め・廃棄命令であるとは解されない（なお，被告製品３にこのよ うな設計変更をした場合でも，製品名が変わらない場合には，差止判決の対象外と するために請求異議訴訟を経ることが必要になるが，そのような起訴責任を転換す る負担を被告が負うことはやむを得ないというべきである。）。

◆判決本文

　被告製品は，特許権者製の使用済み芯管と一体化すると、本件特許の構成要件を充足するので、「のみ要件」を満たすと判断しました。＼n
　 　イ 構成要件Ａの「用いられ」の意味
前記アを前提に検討すると，構成要件Ａのうち「ロールペーパの回転速度を＼n検出するために支持軸に角度センサを設け」との記載は，本件ロールペーパ等の「複 数の磁石」につき，そのような位置に配置されることを特定するものと理解でき， また，構成要件Ａのうち「ロールペーパを上記中空軸に着脱自在に固定してその固＼n定時に両者を一体に回転させる手段をロールペーパと中空軸が接する端に設け」と の記載は，本件ロールペーパ等について，そのような態様で回転させられることを 特定するものと理解できるし，構成要件Ｃの「測長センサ」も，構＼成要件Ａの記載 によって特定されると理解できる。 そうすると，本件発明に係る薬剤分包用ロールペーパの技術的範囲は，構成要件＼nＢないしＤと，構成要件Ａによる本件ロールペーパ等の上記特定に係る事項とから＼n画されるものと解されるから，一体化製品が上記技術的範囲に属すれば本件発明の構成要件を充足するものであって，一体化製品が構＼成要件Ａを充足する薬剤分包装 置に実際に使用されるか否かは，上記構成要件充足の判断に影響するものではない＼nと解される。 被告らは，原告製使用済み芯管に，輪ゴムを介してロールペーパを巻いたプ ラスチック筒部をセットした一体化製品が構成要件Ａの「用いられ」を充足するた＼nめには，一体化製品に，構成要件Ａを充足する薬剤分包装置に用いられる以外の用＼n途が存在しないことが必要であると主張し，予備的に，仮にこれが認められないと＼nしても，一体化製品は構成要件Ａを充足する薬剤分包装置に用いられて初めて作用＼n効果を奏するものであるから，現実に構成要件Ａを充足する薬剤分包装置に用いら＼nれることが必要であると主張する。 しかしながら，構成要件Ａを充足する薬剤分包装置に使用可能＼な構成を有し，そ＼nの他の構成要件をも充足するものとして薬剤分包用ロールペーパが生産，譲渡され＼nれば，その時点で本件特許権の侵害は成立するのであって，その後に構成要件Ａを＼n充足する薬剤分包装置に当該ロールペーパが使用されるか否かは，特許権侵害の成 否を左右するものではない。 被告らは，本件発明の出願経過に照らし，構成要件Ａを充足する薬剤分包装置に＼n一体化製品が使用されることが本件特許権侵害に係る必須の要証事実であると主張 するが，原告が，手続補正の際に提出した意見書（乙２５）において，本件発明は 構成要件Ａを充足する薬剤分包装置に現実に用いられることを必須とする旨を述べたものと解することはできない。＼nさらに，被告らは，本件無効審判において，本件訂正後の発明に新規性が認めら れるための構成が特定されたところ，その中には薬剤分包装置に関するものがある＼nので，一体化製品が本件発明の技術的範囲に属するかの判断のために，どのような 薬剤分包装置に用いられているかを確認する必要があると主張するが，前記検討し た構成要件Ａと，構＼成要件ＢないしＤとの関係に照らし，採用できないといわざる を得ない。
ウ まとめ
以上検討したところによれば，本件発明においては，構成要件Ａの「用いられ」＼nは，構成要件Ａの記載によって構＼成要件Ｂ以下の内容が特定されることを意味する ものとして使われているというべきであるから，そのように特定された構成要件を＼n一体化製品が充足する場合には，構成要件Ａの「用いられ」を充足すると解され，＼nこれ以上に，構成要件Ａの「用いられ」が，一体化製品が構＼成要件Ａを充足する薬 剤分包装置以外には使用されないこと，あるいは現実に構成要件Ａを充足する薬剤＼n分包装置が存在することを，要件として定める趣旨と解することはできない。
(2)争点(1)イ（一体化製品は「２つ折りされたシート」（構成要件Ａ）を充足す＼nるか。）について
ア 被告らは，構成要件Ａの「２つ折りされたシート」とは，ロールペーパを薬＼n剤分包装置内で２つ折りにするシングルタイプのロールペーパの使用を前提として おり，あらかじめ２つ折りにされたダブルタイプのロールペーパは含まれない旨を 主張する。
イ そこで，検討するに，本件明細書【００１８】には，「分包部は，三角板４ で２つ折りにされた際にホッパ５から所定量の薬剤が投入された後，ミシン目カッ タを有する加熱ローラ６により所定間隔で幅方向と両側縁部とを帯状にヒートシー ルするように設けられている。」との記載があるが，本件明細書【００１１】の記 載によれば，本件発明は，一定の張力を保ったままシートを分包部に供給すること により，シートに耳ずれや裂傷が生じることなく薬剤を分包することを可能とする＼nものであり，この技術的思想に関しては，給紙部から分包部に送られてくるシート があらかじめ２つに折り畳まれたダブルタイプであっても，折り畳まれてい ション現象が生じるため，）張力変動により分包部でシートを２つ折りした際にシ ートの縁部が正確に重ならない，いわゆる耳ずれが生じ」るという問題は，シング ルタイプのロールペーパを分包部において２つ折りにしてできた空隙に薬剤を投入 した後シートの両側縁部と幅方向に加熱融着する場合であっても，ダブルタイプの ロールペーパを分包部において折り目を広げてその空隙に薬剤を投入した後同様に 加熱融着する場合であっても，同様に生じ得る。 さらに，原告は，本件特許につき拒絶理由通知（乙２４）を受けて本件補正を行 っているが，本件明細書【００１８】の記載に基づくものであり，元の記載がシン グルタイプのロールペーパを分包部において折り畳むことのみを指すと解するのは 相当ではない（乙２５）。
ウ 以上によれば，ダブルタイプのロールペーパを使用する一体化製品も，「２ つ折りされたシート」（構成要件Ａ）を充足するというべきである。
(3) 争点(1)全体についての判断
ア 被告らは，一体化製品につき，構成要件Ａのうち，「測長センサ」，「シー＼nトを送りローラで送り出す給紙部」，「上記支持軸と上記中空軸の固定支持板間で」， 「中空軸のずれを検出する」といった要件を充足しない旨を主張するが，原告製造 の特定の薬剤分包装置の構成についての主張であり，構＼成要件Ａと構成要件Ｂ以下＼nとの関係を前述のとおり解する以上，意味のない主張といわざるを得ない。
イ 一体化製品は，前記第２の１(5)のとおりの構成を有するところ，被告らは，＼n構成要件Ａに関し，争点(1)ア及びイについて争うものの，構成要件Ｂ以下の充足性＼nについては争うことを明らかにしておらず（当初，構成要件Ｂ及びＤの充足を争っ＼nたが，後に撤回した。），弁論の全趣旨によれば，一体化製品の構成ａは本件発明＼nの構成要件Ｂを，構＼成ｂは構成要件Ｃを，構＼成ｃは構成要件Ｄを充足すると認めら＼nれ，一体化製品は構成要件Ａを充足する薬剤分包装置において使用されることが可＼n能な構＼成を有すると認められる。
ウ 以上によれば，一体化製品は，構成要件ＡないしＥをすべて充足するから，＼n本件発明の技術的範囲に属すると認められる。
エ なお，原告は，被告日進が前訴において構成要件Ａの充足性を争わなかった＼nことから，本訴訟において構成要件Ａの充足性を争うことは信義則に反する旨を主＼n張するが（争点(1)ウ），被告日進は，前訴とは異なる製品の関係で，構成要件Ａの＼n充足性を本訴訟で主張したと認められるから，この点を争うことが信義則に反する とまではいえない。
３ 争点(2)（特許権侵害が成立するか。）について
(1) 問題の所在
ア 前記２によれば，一体化製品を完成して譲渡すれば，その時点において特許 権侵害が成立することになるが，前記第２の１(4)及び(5)のとおり，被告らは，一体 化製品それ自体を生産，譲渡しておらず，プラスチック筒部の外周に薬剤分包用シ ートを巻き回したロールペーパ，すなわち一体化製品のうち原告使用済み芯管のな い物を被告製品として生産，譲渡し，これを入手した利用者が，輪ゴムを介してロ ールペーパに原告製使用済み芯管を挿入し，これを一体化製品とした上で，薬剤分 包装置に使用している。
イ この点について，原告は，1)被告製品は，一体化製品の生産にのみ用いる物 であるとして，特許法１０１条１号の間接侵害を主張するほか，2)被告らの行為は， 顧客との共同による特許権の直接侵害に当たること，3)被告らの行為は，顧客の特 許侵害に対する教唆又は幇助に当たることを主張するので，まず間接侵害の成否に ついて検討する。
(2) 争点(2)ア（被告製品は，一体化製品の「生産にのみ用いる物」と認められる か。）について
ア 被告製品の販売方法
証拠（甲４，５，２１，３６，文中掲記のもの）によれば，以下の事実が認めら れる。
被告日進の販売するロールペーパの製品には，商品名の冒頭に「Ａ」の付く 製品（被告製品。以下「Ａタイプ」という。）と「Ｂ」の付く製品（以下「Ｂタイ プ」という。）があり，両タイプは，それぞれ分包紙の材質として「グラシン」紙 又は「セロポリ」紙を選択できるようになっている。 被告日進が平成２８年１１月に公開していたウェブサイト（甲２０）によれ ば，Ａタイプの分包紙の芯管内径は６７mmであって，「外径６５mm前後の分包機用 芯管に装着可能」とされ，Ｂタイプの分包紙の芯管内径は５２mmであって，「外径 ５０mm前後の分包機用芯管に装着可能」とされた。＼n薬剤分包用ロールペーパとして，外径６５mm前後の芯管を製造しているのは 原告のみであり，外径５０mm前後の芯管を製造しているのは株式会社タカゾノのみ である（弁論の全趣旨）。
前記ウェブサイトの「よくある質問Ｑ＆Ａ」の欄には，「Ｑ．他社分包機に 装着するには特別な道具が必要ですか？」という質問に対し，「Ａ．弊社分包紙は， 『使用済み分包機メーカー製芯管』を使用することによって，お客様ご使用の分包 機に装着することができます。つまり，『使用済み分包機メーカー製芯管』が１個 お手元にあれば繰り返し装着することができます。」との回答が記載されていた。 被告日進が平成２８年１月頃にユーザである製剤薬局等に配布していた説明 資料（甲９）には，「使用済み分包機メーカー製芯管」に輪ゴム等を取り付け被告 日進が販売する分包紙製品に差し込むことにより，芯管の空回りを防止しながら被 告日進製以外の分包機において使用する方法がイメージ図や注意事項付きで詳細に 説明されている。
まとめ
以上によれば，被告日進が販売する分包紙のうちＡタイプ（被告製品）は，原告 製使用済み芯管と一体化して原告製の薬剤分包装置に使用されることを前提として 生産され，原告製の薬剤分包装置を使用し，既に原告製使用済み芯管を保有してい る者に対し，購入の案内がされたものと認められる。
イ 他の用途について
被告日進製の薬剤分包装置
前記被告日進のウェブサイト（甲２０）には，「複数メーカー機に装着可能」と＼nいう文言と共に，「分包紙は当社分包機の専用分包紙であり，各社分包機メーカー 及び貴社ご使用の分包機メーカーとは無関係で，承認を受けた製品ではありません。」 という記載があり，前記説明資料（甲９）にも同様の記載があることが認められる。 しかし，被告らの主張によっても，被告日進は，経済産業省により「平成２５年 度補正中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業」に選定され た後，平成２６年に被告日進製の薬剤分包装置について営業活動を開始し，平成２ ７年にカタログを作成し，平成２８年５月１２日に１台，同年１０月２５日に１台 の被告日進製の薬剤分包装置を販売したことが認められるにとどまる（甲１７，乙 １，１１，３６）。 他方，被告製品は平成２６年１２月から販売されており，原告代理人は，平成２ ８年１月頃に，被告らに対し，本件特許権に基づき被告製品の製造販売の中止等を 求める警告書（甲１０）を送付し，同年７月４日に本訴を提起したことが認められ る。 前記時系列によれば，被告製品の販売が開始された当初，これを被告日進製 の薬剤分包装置に装着することはおよそ予定されておらず，むしろ，原告との紛争＼nが顕在化した後に，わずか２台を製造販売したにとどまる。 エルク製分包装置（甲１９，乙２，１４〜１６） 被告製品を，エルク製分包装置において使用されている芯管（外径約６０mm。以 下「エルク製芯管」という。）に挿入してエルク製分包装置に装着し使用するため には，被告製品の空回りを防止するために厚さ３．２mm程度のＯリングを２個，エ ルク製芯管に装着することが必要であり，さらに，被告製品の外径（約１９３mm） が大きすぎるため，そのままではエルク製分包装置に正常に装着できず，使用開始 に当たって長さ３３０ｍの分包紙中約８８ないし１００ｍ分を廃棄する必要がある ことが認められる。 よって，被告製品をエルク製分包装置に装着して使用することは相当の困難と無 駄を伴い，経済的に合理性のある使用とはいえない。
ウエダ製分包装置（甲２３，乙１７，１８）
ウエダ製分包機については，特定の顧客が，その支持軸を独自に製作した支持軸 に取り換えるという改造を施すことにより，被告製品を装着して使用していること が認められる。 しかし，同顧客の保有するウエダ製分包機は２０年以上前に販売が終了している 機種であり，ウエダ製分包機を保有する他のユーザが同様の改造を施して被告製品 を使用することは考えにくいし，改造を施さないウエダ製分包装置において，被告 製品を正常に装着して使用できると認めるべき証拠もない。 よって，被告製品をウエダ製分包装置に装着して使用することは，一般的な使用 方法ということはできない。
タカゾノ製分包装置（乙２０，２１）
株式会社タカゾノ製の薬剤分包装置において使用されている薬剤分包用ロールペ ーパが，被告製品と同様の構成であることを認めるに足りる証拠はない。＼n
まとめ
被告日進製の薬剤分包装置については，被告製品の販売が一定期間行われた後に， わずか２台が製造，販売されたにとどまるものであるから，被告製品が使用された としてもごくわずかといわざるを得ないし，被告以外の薬剤分包装置に被告製品を 使用することには困難が伴い，現実的ではないといわざるを得ないから，被告製品 については，原告製薬剤分包装置に使用する以外の用途は，実質的には存在しない といわざるを得ない。
ウ 争点(2)アについての判断
前記ア及びイで検討したところによれば，被告製品は，原告製使用済み芯管と一 体化し，一体化製品として原告製薬剤分包装置に使用することを想定して生産，譲 渡され，これ以外の用途は実質的には存在しないというべきであるから，被告製品 は，一体化製品の生産にのみ用いるものと認めるのが相当である。
(3) 特許権侵害についての判断
被告らが被告製品を生産，譲渡した段階では，回転角度の検出に用いる磁石を配 置した原告製使用済み芯管はこれと共には存在せず，本件特許の構成要件の全部を＼n充足するものではないが，前記(2)で検討した通り，被告製品は，原告製使用済み芯 管と一体化して，本件特許の構成要件を充足する状態で使用することが予＼定されて おり，他の用途が実質的に存在せず，一体化製品の生産にのみ用いられるものと認 められるのであるから，被告製品の生産，譲渡は，特許権の直接侵害に至る蓋然性 が極めて高いものとして特許法１０１条 1 号の間接侵害に当たり，本件特許権を侵 害するものとみなすべきものである。

◆判決本文