間接侵害

　1審は４７００万円の損害賠償を認めましたが、控訴審はこれを約5560万円としました。また、1審は102条2項の推定覆滅の割合は完全非公開としましたが、知財高裁は、貢献度９９％＋αと一部非公開としました。また、1審では2項と3項との重畳適用は主張されていません。

(3) 特許法１０２条１項に基づく損害について
ア 適用関係
令和元年法律第３号による改正について 存続期間の満了により、本件特許権１の侵害行為は令和２年３月３１ 日までに終了しているところ、令和元年法律第３号による改正後の特許 法１０２条１項は令和２年４月１日から施行されたものであるが、改正 法附則には経過措置がないことから、本件特許権１の侵害行為には、上 記改正後の特許法１０２条１項が適用される。 一審被告は、改正法を遡及適用せずに旧１項を適用すべきであると主 張するが（前記第２の４(16)参照）、改正後の特許法１０２条１項２号は、 実施相応数量を超える数量又は特定数量（通常実施権を許諾し得た場合 に限る）に応じた実施料相当額を損害の額とするものであるところ、そ の実施相当額の損害が実体法上生じ得ないものとはいえないから、改正 法が実体法上の請求権を新たに創設したものとはいえない。したがって、 同号は、客観的には改正前から損害を構成するといえた実体法上の損害＼nを推定する規定にとどまるものといえるから、一審被告の上記主張を採 用することはできない。
・・・
ウ 「単位数量当たりの利益の額」
原告の製品の１台当たりの限界利益の額が別紙１−１(1)のとおりである ことは、当事者間に争いがない。
エ 「その侵害の行為を組成した物」の譲渡数量等について
販売数
本件では、一審被告による被告表示器Ａ及び被告製品３の生産、譲渡＼n等の行為について間接侵害の成立が認められるが、被告製品３は、被告 表示器ＡにＯＳを提供することによって被告表＼示器Ａと原告の製品と同 等なものを生産するという限度において侵害行為を組成しているもので あるから、特許法１０２条１項の損害を算定するに当たり、被告表示器＼nＡと独立にその譲渡数量を論じる必要はない。 したがって、特許法１０２条１項の損害算定に当たっては、被告表示＼n器Ａの譲渡数量のみを算定基礎とすれば足りる。 そして、平成２５年４月１日から令和２年３月３１日までの被告表示＼n器Ａの販売数が別紙５に記載のとおりであることは、当事者間に争いが ない（なお、被告表示器Ａについては、各月ごとの販売数は明らかでは＼nないので、別紙５のとおり半期ごとの販売数量に基づき、以下、損害額 の算定を行うものとする。また、前記２(2)オのとおり、本件特許権１の 間接侵害が成立するのは平成２５年４月２日以降であるところ、同月１ 日の被告表示器Ａの販売数の有無又はその数量が不明であるが、同日の＼n譲渡等が７年にわたる期間の損害額全体に影響するのはごくわずかであ り、この１日分を含めるか否かの相違は以下の算定の中で吸収され、何 らかの影響を及ぼすことは想定し難いから、同日の販売数を改めて算定 することはせず、別紙５に記載の販売数をそのまま用いることとする。）。
譲渡数量
一審被告は、「その侵害の行為を組成した物」は直接侵害品であると ころ、被告表示器Ａ及び被告製品３を購入した者の全てが本件発明１の＼n実施品（直接侵害品）を生産しているのではないと主張する（前記第２ の４(16)参照）。しかしながら、間接侵害行為は特許権を「侵害するものとみなす」 （特許法１０１条）とされており、そして、特許権侵害の損害の額につ いて、「その侵害の行為を組成した物」（同法１０２条１項）とされてい るところ、前記ア のとおり、間接侵害にも同法１０２条の適用がある と解する以上、「侵害の行為を組成した物」とは間接侵害品を指すもの と解するべきである。
もっとも、特許法１０１条２号に係る間接侵害品たる部品等は、特許 権を侵害しない用途ないし態様で使用することができるものである。そ して、そのような部品等の譲渡は、当該部品等の譲渡等により特許権侵 害が惹起される蓋然性が高いと認められる場合には、譲渡先での使用用 途ないし態様のいかんを問わず、間接侵害行為を構成するが、実際に譲＼n渡先で特許権を侵害する用途ないし態様で使用されていない場合には、 結果的には、間接侵害品の売上げに当該特許権が寄与していない。そう すると、そのような譲渡先については、間接侵害行為がなければ特許権 者の製品が販売できたとはいえないことになり、特許権者等に特許発明 の物の譲渡による得べかりし利益の損害は発生しないので、当該物の譲 渡によって得た利益の額を特許権者等が受けた損害の額と推定すること はできないというべきである。そして、このような場合は同法１０２条 １項１号の「販売することができないとする事情」に該当するものと解 するのが相当である。一審被告の主張は、仮に、直接侵害品の生産に用 いられた数量のみを損害算定の基礎とすべき主張が採用されない場合に は、同一の事情を「販売することができないとする事情」として主張す るとの趣旨も含むものと解され、その限度で採用することができる。 したがって、特許権者等の損害額の算定に当たっては、そのような販 売数量は、特許法１０２条１項の「譲渡数量」から控除されると解する のが相当である。
オ 「販売することができないとする事情」について
販売することができないとする事情（その１）
一審被告は、1)原告の製品が一審原告製のプログラマブル・コントロ ーラにしか接続できないこと、2)一審原告がプログラマブル・コントロ ーラ用表示器の市場において意味のあるシェアを有しておらず、本件発＼n明１の技術的特徴による販売への貢献も極めてわずかであるから、被告 表示器Ａ及び被告製品３の購入者のほとんどは、一審原告以外のメーカ＼nーの製品を購入する、3)原告の製品は本件発明１の実施品ではないから 本件特許権１の侵害によって一審原告に損害が発生する余地はない旨を 主張する（以下、この主張に係る事情を「販売することができないとす る事情（その１）」という。）。
特許法１０２条１項１号の「販売することができないとする事情」と は、侵害行為と特許権者の製品の販売減少との相当因果関係を阻害する 事情をいうものである。
本件発明１の特徴的技術手段は、異常発生時におけるタッチによる接 点検索にすぎず、回路モニタ機能全体ではないことや、従来製品として、＼nモニタ上に表示される異常種類のうち特定のものをタッチして指定する＼nと、その指定された異常種類に対応する異常現象の発生をモニタしたラ ダー回路が表示され、異常種類の原因となるコイルの指定や接点の指定＼nをタッチパネル上の入力画面でデバイス名又はデバイス番号を入力して 行う製品が存在していたことは、前記２(2)イ において認定したとおり である。そうすると、本件発明１に係る機能を全て使用することができ＼nる製品が原告の製品以外に存在していなかったとしても、コイルの指定 や接点の指定をタッチパネル上の入力画面でデバイス名又はデバイス番 号を入力して行う製品は存在しており、そのような製品でも、異常現象 の発生時にラダー回路図面集を参照しなくても真の異常原因を特定した り、原因の特定のために次々にラダー回路を読み出していったりするこ と自体は可能であり、それほど複雑な操作を要するものではないといえ＼nる。さらに、本件発明１の技術的範囲に含まれないものであっても、異 常発生時においてコイル検索のみを実施できるようにし、回路を戻る場 合には検索機能を用いずに戻る機能＼を有する表示装置であれば、異常現＼n象の発生時にラダー回路図面集を参照しなくても真の異常原因を特定し たり、原因の特定のために次々にラダー回路を読み出していったりする という目的を達することに支障があるとは考えにくい。加えて、本件発 明１の特徴的技術手段である接点検索は、原告の製品にですら実施され ていないものであり、この特徴的技術手段が原告の製品の販売に貢献し ていないことは明らかである。しかも、この特徴的手段である接点検索 は、被告表示器Ａ及び被告製品３の多数の機能＼のうち、わずか一点に関 するものであって、その機能の極めて僅少な部分しか占めない。＼n 以上からすると、本件発明１の技術的特徴部分が被告表示器Ａ及び被＼n告製品３の販売数に大きく寄与したものとはおよそ想定し難い。また、 一審原告のプログラマブル表示器(表示装置）における市場シェアは、＼n別紙７−２の「その他」に含まれるにすぎない僅少なものである（甲３ １）上に、原告の製品は、一審原告製のプログラマブル・コントローラ にしか接続できない（争いがない。）のであるから、被告表示器Ａ及び＼n被告製品３が本件発明１の特徴的技術部分を備えないことによってわず かに販売数が減少したとしても、その減少数分を埋め合わせる需要が、 全て一審原告の方に向かうとも想定し難い。 したがって、本件では、被告表示器Ａ及び被告製品３が本件特許１を＼n侵害したことによって原告の製品が販売減少したとの相当因果関係は、 著しい程度で阻害されると認めるべきであり、被告表示器Ａの販売数の＼n９９％について販売することができないとする事情があると認めるのが 相当である。
販売することができないとする事情（その２）
前記エ のとおり、一審被告が直接侵害品の生産に用いられた被告表＼n示器Ａの数量として主張するところは、「販売することができないとす る事情」の一要素として考慮することができるところ、一審被告は、前 記第２の４(16)（原判決第３の１８（被告の主張）(1)ア ｃ）のとおり、 1)輸出の除外、2)プログラマブル・コントローラに接続しない利用態様 の除外、3)一審被告製シーケンサ等に接続する利用態様の割合から算出 される事情、4)対応シーケンサ等に接続する利用態様の割合から算出さ れる事情、5)被告製品１−２についてオプション機能ボートを購入した＼n割合から算出される事情、6)ワンタッチ回路ジャンプ機能を用いるプロ＼nジェクトデータを有する被告表示器Ａの割合から算出される事情を主張＼nする（前記第２の４(16)参照。以下、この主張に係る事情を「販売するこ とができないとする事情（その２）」という。）。
そこで、検討するに、まず、一審被告が把握している被告表示器Ａの＼n輸出台数は、別紙７の１に記載したとおりであること、平成２５年の一 審被告製のプログラマブル表示器の販売数量、販売金額、国内市場シェ＼nアは、同７の２に記載したとおりであること、平成２５年から令和２年 までの一審被告のプログラマブル・コントローラの国内総販売数、国内 市場シェアは、同７の３に記載したとおりであること、一審被告製シー ケンサ（プログラマブル・コントローラ）の販売実績、回路モニタ機能＼nの実行が可能なシーケンサ等の割合は、同７の４に記載のとおりである＼nこと、ＧＴ１５（被告製品１−２）に装着可能なオプション機能＼ボード の販売台数は、別紙７の５に記載のとおりであることが認められ（甲３ １、乙５８ないし６４、弁論の全趣旨）、これに反する証拠はない。 上記認定事実を前提に更に検討すると、1)国外に輸出された被告表示＼n器Ａについては、本件発明１が実施されるのが日本国外となり、属地主 義の原則から本件特許権１の侵害は生じ得ないから、一審被告から開示 された輸出台数は控除するのが相当であるが、その輸出台数を一審被告 は別紙７の１のとおり把握しているとし、これに疑念を差し挟む理由も ないところ、その台数が全体の販売数に占める割合は僅少である。2)プ ログラマブル・コントローラに接続しない被告表示器Ａについても本件＼n特許権１の侵害が生じないところ、その数量は、一審被告すらおおよそ の割合でしか示し得ていないものの（別紙２−１）、前記２(2)エ のと おり、ユーザは高額な機器である被告表示器Ａの機能＼を十全に利用する＼nため回路モニタ機能等を利用しようと合理的に行動するものといえるか＼nら、被告表示器Ａをプログラマブル・コントローラに接続する割合は非＼n常に高くなるものと推認される。3)一審被告製シーケンサ等に接続する 利用態様の割合については、前記２(2)エのとおり、プログラマブル・コ ントローラとプログラマブル表示器とを同一メーカのもので統一する傾＼n向があると推認されることから、一審被告製シーケンサの国内市場シェ ア割合（別紙７−３）に従った割合で被告表示器Ａが一審被告製シーケ＼nンサに接続されるものとするのは不自然であり、当該シェア割合よりは 一定程度高い割合で一審被告製シーケンサと接続されるものと推認する のが相当であるが、他社の製品との組み合わせが僅少であるとまでは認 め難い。4)対応シーケンサ等に接続する利用態様の割合については、被 告表示器Ａがその仕様・機能＼等からみて特定のシーケンサに用いられる とする特別な傾向があることまでもを認めるに足りる証拠はないから、 回路モニタ機能を利用できないシーケンサの販売割合（別紙７−４）は＼nその割合のまま考慮することが相当である。5)被告製品１−２について オプション機能ボートを購入したユーザの割合（最大で約４分の１）に＼nついては、一定の考慮をするものとするが、そもそも被告表示器Ａに占＼nめる被告製品１−２の割合は約●パーセントにすぎないから、いずれに しても、被告表示器Ａ全体の中ではほとんど影響を及ぼさない。最後に、＼n6)ユーザがワンタッチ回路ジャンプ機能を用いるプロジェクトデータを＼n作成する割合については、引用に係る原判決第４の２(2)（本判決前記１ (2)にて補正されたもの）において認定したとおり、一審被告がワンタッ チ回路ジャンプ機能を宣伝のポイントとしていたことや、被告表＼示器Ａ 及び被告製品３を購入等したユーザは回路モニタ機能等を用いることを＼n強く動機付けられ、その機能がインストールされる可能＼性もかなり高い といえること等に照らせば、ワンタッチ回路ジャンプ機能を用いようと＼nする者は相応の数に上るものと考えられるものの、具体的な割合を確定 するに足りる資料はない。
以上の観点から検討するところ、上記1)、2)、5)については、直接侵 害品の生産に用いられる被告表示器Ａの数量に与える影響はわずか、あ＼nるいは少ないが、上記4)及び6)については直接侵害品の生産に用いられ る被告表示器Ａの数量に与える影響はかなり大きく、3)についても少な からぬ影響があるというべきである。なお、ここまでにおいて、これら の事情を独立の要素として考慮したが、例えば、ワンタッチ回路ジャン プ機能を用いるプロジェクトデータを作成するユーザは回路モニタ機能＼ 等を使用できる機器を有しているなど、これらの要素は相互に関連性を 有する場合もあり得る。そこで、このような点も加味して、上記事情を 総合考慮すると、被告表示器Ａの販売数の●●％が直接侵害品の生産に＼nは用いられなかったものと推認することが相当である。したがって、こ の限度において、「販売することができないとする事情」があると認め る。
一審被告の主張について
一審被告は、ユーザからの不具合調査や技術支援の依頼への対応に応 じてユーザから取得しているプロジェクトデータから、本件発明１の実 施品の生産に用いられる被告表示器Ａの数が推定できると主張する（前＼n記第２の４(16)参照）が、これらのプロジェクトデータは、一審被告に対 して技術支援を求めるユーザ、不具合品として製品を返却してきたユー ザ、他社製表示器から一審被告製品に乗り換えたユーザから取得してき＼nたプロジェクトデータというのであって（乙７２）、全くランダム化さ れていないものであり、それらユーザが一審被告の製品を用いるユーザ の平均的な技術水準にあるとは認め難く、その主張を採用することはで きないそのほか一審被告がるる主張するところも、前記 及び の認定を左 右しない。
一審原告の主張について
一審原告は、前記 3)の事情につき、引用に係る原判決第３の１８(1) ア ｃ（本判決前記第２の４(12)で補正されたもの）のとおり、プログラ マブル表示器を他社製のプログラマブル・コントローラに接続する利用＼n態様は僅少である旨主張する。しかしながら、プログラマブル・コント ローラの市場シェアでは下位を占めるが、プログラマブル表示器のシェ＼nアでは上位を占める社があり（乙５８ないし６４）、そのような社のプ ログラマブル表示器は他社製のプログラマブル・コントローラに接続さ＼nれることを前提にされていると考えられる。このような点に鑑みると、 異なる社が製造するプログラマブル表示器とプログラマブル・コントロ＼nーラとを組み合わせることも、当業界としてあり得る対応と推認される。 そうすると、プログラマブル表示器とプログラマブル・コントローラの＼n親和性が好まれるといっても、他社製のものとの組み合わせることが僅 少であるとまでは認められないから、一審原告の上記主張を採用するこ とができない。
また、一審原告は、同ｃ(b)（本判決前記第２の４(12)で補正されたもの） のとおり、1)被告表示器Ａと接続できない場合がある「ＭＥＬＳＥＣ Ｑｎ Ａシリーズ」、「ＭＥＬＳＥＣ Ａシリーズ」、「MELDAS C6/C64」、「MELSE C iQ-Lシリーズ」及び「CNC C80シリーズ」などのシーケンサを購入 したユーザが被告表示器Ａを購入するはずがない、2)単純な使用態様で あるスタンドアローン向けのシーケンサに回路モニタ機能等を有する高＼n額な被告表示器Ａを接続するユーザはいない旨主張するが、上記1)につ いていえば、仮に、一審原告の指摘するシーケンサが被告表示器Ａと接＼n続できないとしても、別紙７の４のとおり、一審被告製シーケンサ全体 に占めるその販売割合は●ないし●●●％と極めて僅少であって全体的 な傾向を全く左右させないものであるし、上記2)についていえば、一審 被告が主張するように言い切ることができることを認めるに足りる証拠 はない。そのほか一審原告がるる主張するところも、前記 及び の認定を左 右しない。
以上のとおり「販売することができないとする事情（その１）」とし て、主に本件発明１の売上げへの貢献に関する観点からの９９％の控除 と「販売することができないとする事情（その２）」として、直接侵害 品の生産に用いられていないとの観点からの●●％の控除が認められ、 両者は独立して考慮できる控除要素であるから、結局、別紙８に記載の とおり、被告表示器Ａの譲渡数量から、９９％の譲渡数量を控除し、更＼nにその数量から●●％の譲渡数量を控除した数量（控除数量は、●●● ●％となる。）について「販売することがのできないとする事情」を認 めるのが相当である（この数値は、一審原告が自認する５９／６０≒０．９８ ３を下回るものではない。）。
カ 特許法１０２条１項１号の損害
前記イないしオの判断を踏まえると、特許法１０２条１項１号に基づく 一審原告の損害額は、別紙８のとおり、５０６２万９２０５円と認めるの が相当である。
キ 特許法１０２条１項２号の損害
特許法１０２条１項２号は、特定数量がある場合、その数量に応じた実 施料に相当する額を損害の額とすることができると定める一方で、同号括 弧書きは、特許権者等が当該特許権者等の特許権について実施権の許諾を し得たと認められない部分を除く部分を除外しているから、侵害者の侵害 行為により特許権者がライセンスの機会を喪失したとはいえない場合には 実施料に相当する額の逸失利益が生じるものではないことが規定されてい る。
前記オのとおり、本件において認められた特定数量は本件発明１の特徴 的技術部分が被告表示器Ａ及び被告製品３の販売量に貢献しているとは認＼nめられない数量、機能上の制約あるいは一審原告のシェア割合からみてユ＼nーザの需要が原告の製品に向かず、一審原告以外の他社への購入に振り向 けられる数量、直接侵害品の生産に向けられず本件発明１の技術的範囲に 属しない表示器となる数量を合わせたものであるから、そのように本件発＼n明１が販売数量に貢献し得ていない製品や一審被告以外の他社が販売する 製品について、一審原告が一審被告に本件発明１をライセンスし得るとは 認められない。そうすると、特許法１０２条１項２号の損害を認めることはできない。
(4) 特許法１０２条２項に基づく損害について
ア 本件の間接侵害への特許法１０２条２項の適用の可否
特許法１０２条２項は、侵害者が侵害行為により受けた利益の額を特許 権者等が受けた損害の額と推定すると定めるところ、この規定の趣旨は先 に同条１項について述べたのと同様であると解される。したがって、先に 同条１項について述べたのと同様の考え方の下に、本件において同条２項 の適用を肯定するのが相当である。
イ 侵害者が侵害の行為により受けた利益の額
平成２５年４月から令和２年３月までの被告表示器Ａ及び被告製品３の＼n販売額が別紙３ないし６に記載されたとおりであること、被告表示器Ａの＼n限界利益率が２０パーセントを下らないこと、被告製品３の限界利益率が 原判決別紙「被告の変動費の内訳、加重平均値及び限界利益率」に記載さ れたとおりであることは、当事者間に争いがない。
ウ 推定覆滅事由について
特許法１０２条２項は推定規定であるから、侵害者の側で、侵害者が 得た利益の一部又は全部について、特許権者が受けた損害との相当因果 関係が欠けることを主張立証した場合には、その限度で上記推定は覆滅 されるものと解される。ここで、特許法１０１条２号の間接侵害品が実際には直接侵害品の生産に用いられることがなかった場合には、結果的にみれば、当該間接侵 害品の譲渡行為がなければ特許発明の物を譲渡することができたという 関係にはなく、特許権者に特許発明の物の譲渡により得べかりし利益の 損害は発生しないので、当該物の譲渡によって得た利益の額を特許権者 が受けた損害の額と推定することはできないというべきであるから、こ のような場合は同法１０２条２項の推定を覆す事情に該当するものと解 するのが相当である。そうすると、先に特許法１０２条１項１号につい て述べた事情（前記(3)オ 。以下「推定覆滅事由（その１）」という。） は、特許法１０２条２項の推定覆事由として捉えることができるから、 被告表示器Ａ及び被告製品３の利益の９９％について覆滅事由があると＼n認めるのが相当である。さらに、被告表示器Ａ及び被告製品３のうち、＼n直接侵害品の生産に用いられなかった分については一審原告の受けた損 害額であるとの推定を覆す事情（以下「推定覆滅事由（その２）」とい う。）があるというべきであるところ、直接侵害品の生産に用いられな かった被告表示器Ａの数は、前記(3)オ と同旨の理由により、全体の● ●％に及ぶと認められるから、●●％の利益について推定が覆滅される ものと認めるのが相当である。また、被告製品３についても、直接侵害 品の生産に用いられたものと、そうではないものとが生じるが、特にど ちらかに偏るべき事情はうかがわれないから、そのインストール先の表＼n示器Ａと同様の割合で、その●●％の利益について推定が覆滅されるも のと認めるのが相当である。
以上のとおりであり、推定覆滅事由（その１）として、主に本件発明 １の売上げへ貢献に関する観点から導いた９９％の減額と推定覆滅事由 （その２）として、直接侵害品の生産に用いられているかの観点から導 いた●●％の減額が認められ、両者は独立して考慮できる減額要素であ るから、結局、受けた利益のうち、●●●●％の額について推定覆滅事 由を認めるのが相当である（この数値は、一審原告が自認する５９／６０ ≒０．９８３を下回るものではない。）。
エ 特許法１０２条２項の損害
前記イ及びウの判断を踏まえると、特許法１０２条２項に基づく一審原 告の損害額は、別紙９のとおり、合計２４２４万７０８０円と認めるのが 相当である。
オ 特許法１０２条３項の重畳適用について
仮に、特許法の解釈上、特許法１０２条２項と３項の重畳適用が排除さ れていないとしても、その適用は同条１項２号の趣旨にかなったものとな るのが相当と思料されるべきところ、本件においては、同条２項の覆滅事 由は前記ウ 及び のとおり、そもそも同条１項２号の適用のない場合で あるから、同条３項を重畳適用できる事案ではない。 したがって、いずれにせよ、一審原告の上記主張を採用することはでき ないものである。
(5) 小括
前記(3)及び(4)の判断を踏まえると、前記(3)にて認定の特許法１０２条１項 に基づく原告の損害額（５０６２万９２０５円）の方が高いことから、その 額を一審原告の損害と認める。
(6) 弁護士費用
一審原告は本件訴訟の追行等を原告訴訟代理人に委任したところ（当裁判 所に顕著な事実）、一審被告の特許権侵害行為と相当因果関係のある弁護士 費用は、５００万円と認めるのが相当である。

◆判決本文

原審はこちら。

◆平成27(ワ)8974

　海外サーバからのサービス提供が特許発明の技術的範囲に属する場合に、1審は属地主義の原則からこれを認めませんでしたが、知財高裁2部は、日本特許の効力を認めました。

我が国は、特許権について、いわゆる属地主義の原則を採用しており、これによれば、日本国の特許権は、日本国の領域内においてのみ効力を有するものである（最高裁平成７年（オ）第１９８８号同９年７月１日第三小法廷判決・民集５１巻６号２２９９頁、前掲最高裁平成１４年９月２６日第一小法廷判決参照）。そして、本件配信を形式的かつ分析的にみれば、被控訴人ら各プログラムが米国の領域内にある電気通信回線（被控訴人ら各プログラムが格納されているサーバを含む。）上を伝送される場合、日本国の領域内にある電気通信回線（ユーザが使用する端末装置を含む。）上を伝送される場合、日本国の領域内でも米国の領域内でもない地にある電気通信回線上を伝送される場合等を観念することができ、本件通信の全てが日本国の領域内で完結していない面があることは否めない。
しかしながら、本件発明１−９及び１０のようにネットワークを通じて送信され得る発明につき特許権侵害が成立するために、問題となる提供行為が形式的にも全て日本国の領域内で完結することが必要であるとすると、そのような発明を実施しようとする者は、サーバ等の一部の設備を国外に移転するなどして容易に特許権侵害の責任を免れることとなってしまうところ、数多くの有用なネットワーク関連発明が存在する現代のデジタル社会において、かかる潜脱的な行為を許容することは著しく正義に反するというべきである。他方、特許発明の実施行為につき、形式的にはその全ての要素が日本国の領域内で完結するものでないとしても、実質的かつ全体的にみて、それが日本国の領域内で行われたと評価し得るものであれば、これに日本国の特許権の効力を及ぼしても、前記の属地主義には反しないと解される。
したがって、問題となる提供行為については、当該提供が日本国の領域外で行われる部分と領域内で行われる部分とに明確かつ容易に区別できるか、当該提供の制御が日本国の領域内で行われているか、当該提供が日本国の領域内に所在する顧客等に向けられたものか、当該提供によって得られる特許発明の効果が日本国の領域内において発現しているかなどの諸事情を考慮し、当該提供が実質的かつ全体的にみて、日本国の領域内で行われたものと評価し得るときは、日本国特許法にいう「提供」に該当すると解するのが相当である。
ｃ これを本件についてみると、本件配信は、日本国の領域内に所在するユーザが被控訴人ら各サービスに係るウェブサイトにアクセスすることにより開始され、完結されるものであって（甲３ないし５、４４、４６、４７、丙１ないし３）、本件配信につき日本国の領域外で行われる部分と日本国の領域内で行われる部分とを明確かつ容易に区別することは困難であるし、本件配信の制御は、日本国の領域内に所在するユーザによって行われるものであり、また、本件配信は、動画の視聴を欲する日本国の領域内に所在するユーザに向けられたものである。さらに、本件配信によって初めて、日本国の領域内に所在するユーザは、コメントを付すなどした本件発明１−９及び１０に係る動画を視聴することができるのであって、本件配信により得られる本件発明１−９及び１０の効果は、日本国の領域内において発現している。これらの事情に照らすと、本件配信は、その一部に日本国の領域外で行われる部分があるとしても、これを実質的かつ全体的に考察すれば、日本国の領域内で行われたものと評価するのが相当である。
ｄ 以上によれば、本件配信は、日本国特許法２条３項１号にいう「提供」に該当する。
なお、これは、以下に検討する被控訴人らのその余の不法行為（形式的にはその一部が日本国の領域外で行われるもの）についても当てはまるものである。
ｅ 被控訴人らは、被控訴人ら各プログラムは米国内のサーバから自動的に配信されるものであり、提供行為は米国の領域内で完結しているから、本件配信は日本国特許法にいう「提供」に当たらない旨主張するが、上記説示したところに照らすと、これを採用することはできない。
(ウ) 以上のとおりであるから、被控訴人らは、本件配信をすることにより、被控訴人ら各プログラムの提供をしているといえる（特許法２条３項１号）。
イ 被控訴人ら各プログラムの提供の申出被控訴人らは、被控訴人ら各サービス（令和２年９月２５日以降は被控訴人らサービス１。以下同じ。）の提供のため、ウェブサイトを設けて多数の動画コンテンツのサムネイル又はリンクを表＼示しているところ（甲３ないし５）、これは、「提供の申出」に該当する（特許法２条３項１号）。＼n
ウ 被控訴人ら各装置の生産
被控訴人らは、被控訴人ら各サービスの提供に際し、インターネットを介して日本国内に所在するユーザの端末装置に被控訴人ら各プログラムを配信しており、また、被控訴人ら各プログラムは、ユーザが被控訴人ら各サービスのウェブサイトにアクセスすることにより、ユーザの端末装置にインストールされるものである（前記３(2)イ、被控訴人らが主張する被控訴人ら各サービスの内容）。そうすると、被控訴人らによる本件配信及びユーザによる上記インストールにより、被控訴人ら各装置（令和２年９月２５日以降は被控訴人ら装置１。以下同じ。）が生産されるものと認められる。そして、被控訴人ら各サービス、被控訴人ら各プログラム及び被控訴人ら各装置の内容並びに弁論の全趣旨に照らすと、被控訴人ら各プログラムは、被控訴人ら各装置の生産にのみ用いられる物であると認めるのが相当であり、また、被控訴人らが業として本件配信を行っていることは明らかであるから、被控訴人らによる本件配信は、特許法１０１条１号により、本件特許権１を侵害するものとみなされる。
エ 被控訴人ら各装置の使用
上記ウのとおり、被控訴人ら各プログラムは、ユーザが被控訴人ら各サービスのウェブサイトにアクセスすることにより、ユーザの端末装置にインストールされるものであるし、被控訴人ら各装置を本件発明１の作用効果を奏する態様で用いるのは、動画やコメントを視聴するユーザであるから、被控訴人ら各装置の使用の主体は、ユーザであると認めるのが相当である。控訴人が主張するように被控訴人ら各装置の使用の主体が被控訴人らであると認めることはできない。
オ 被控訴人ら各プログラムの生産（端末装置における複製）
控訴人は、本件配信によりユーザの端末装置上に被控訴人ら各プログラムが複製され、これをもって、被控訴人らは被控訴人ら各プログラムを生産していると主張する。しかしながら、上記ウのとおり、被控訴人ら各プログラムは、ユーザが被控訴人ら各サービスのウェブサイトにアクセスすることにより、ユーザの端末装置にインストールされるものであるから、ユーザの端末装置上において被控訴人ら各プログラムを複製している主体は、ユーザであると認めるのが相当である。控訴人の上記主張は、採用することができない。
カ 被控訴人ら各プログラムの生産（開発）
前記(1)カ及び(2)のとおり、被控訴人ＨＰＳは、被控訴人ＦＣ２と共同して、被控訴人らプログラム１を開発したものと認められるところ、これが被控訴人らプログラム１の生産に当たることは明らかである（特許法２条３項１号）。他方、前記(1)ケ及びサのとおり、被控訴人ＦＣ２は、被控訴人らサービス２及び３を第三者から譲り受け、ユーザに対する提供を開始したものと認められ、その他、被控訴人らが被控訴人らプログラム２又は３を開発したものと認めるに足りる証拠はないから、被控訴人らプログラム２及び３については、被控訴人らがこれを生産したということはできない。この点に関し、控訴人は、証拠（甲２９の１及び２、３０、３６、３７）を根拠に、被控訴人らは被控訴人らサービス２及び３につき各種機能の追加をしているのであるから、被控訴人らが被控訴人らプログラム２及び３の開発をしていることは明らかである旨主張する。しかしながら、これらの証拠により認められる被控訴人らサービス２及び３のアップデートの内容が本件発明１−９又は１−１０の技術的範囲に属すると認めるに足りる証拠はないから、これらのアップデートをもって、被控訴人らが本件特許権１を侵害する態様で被控訴人らプログラム２又は３を開発したと認めることはできない。＼n
キ 被控訴人ら各プログラムの生産（アップデートの際の複製）
控訴人は、被控訴人らは上記カのとおりの各種機能の追加を行う際、被控訴人ら各プログラムを複製して生産したと主張するが、被控訴人らがこれらのアップデートの際に本件特許権１を侵害する態様で被控訴人ら各プログラムを複製したものと認めるに足りる証拠はない。＼n
ク 被控訴人ら各プログラムの譲渡及び譲渡の申出（被控訴人ＨＰＳによる被控訴人ら各プログラムの納品）＼n
前記(1)によると、被控訴人ＨＰＳは、被控訴人らプログラム１を開発し、これを被控訴人ＦＣ２に納品したものと認められるが、前記(2)のとおり、被控訴人らが互いに意思を通じ合い、相互の行為を利用し、共同して被控訴人らプログラム１を開発し、被控訴人ら各サービスを運営するなどしてきたものと認められることに照らすと、被控訴人ＨＰＳが被控訴人ＦＣ２に対して被控訴人らプログラム１を納品する行為は、共同侵害者間の内部行為であると評価することができるから、これを独立した実施行為とみるのは相当でない。なお、前記(1)ケ及びサのとおりであるから、被控訴人ＨＰＳが被控訴人ＦＣ２ に対し被控訴人らプログラム２又は３を納品した事実を認めることはできない。
(5) 小括
以上によると、被控訴人らには、被控訴人らプログラム１の生産並びに被控訴人ら各プログラムの提供及び提供の申出を行うことによる本件特許権１の直接侵害と被控訴人ら各プログラムの提供を行うことによる本件特許権１の間接侵害が成立し、被控訴人らは、これらの侵害行為によって控訴人に生じた損害を連帯して賠償する責任を負うというべきである。＼n
１５ 争点７（差止請求及び抹消請求の可否）について
(1) 前記１４(4)のとおり、被控訴人らは、被控訴人らサービス１に関し、本件特許権１を侵害する者に該当する。 もっとも、前記１４(4)のとおり、被控訴人らは、被控訴人ら装置１の生産又は使用をしている者ではなく、そのような行為に及ぶおそれがある者でもないと認められるから、この点については、被控訴人らが本件特許権１を侵害する者又は侵害するおそれがある者に該当するということはできず、被控訴人ら装置１の生産又は使用の差止請求は理由がない。 そうすると、被控訴人らサービス１については、被控訴人らに対し、被控訴人らプログラム１の生産、譲渡等及び譲渡等の申出の差止め並びに被控訴人らプログラム１の抹消を命じるのが相当である。＼n
(2)ア 前記１４(1)トのとおり、被控訴人ＦＣ２は、ＳＮ社に対し、令和２年９月２５日、被控訴人らサービス２及び３に係る事業を譲渡したものである。そうすると、現時点においては、被控訴人らがユーザに対し被控訴人らサービス２及び３の提供をするおそれはなくなったというべきであるから、被控訴人らサービス２及び３について、被控訴人らが本件特許権１を侵害する者又は侵害するおそれがある者に該当するということはできず、被控訴人ら装置２及び３の生産又は使用並びに被控訴人らプログラム２及び３の生産、譲渡等及び譲渡等の申出の差止請求は理由がない。もっとも、前記１４(1)の事実及び弁論の全趣旨によると、被控訴人らが現時点においても被控訴人らプログラム２及び３を所持している蓋然性は高いと認められるから、侵害の予防のため、被控訴人らに対し、被控訴人らプログラム２及び３の抹消を命じるのが相当である。＼n
イ 控訴人は、被控訴人らサービス２及び３の事業譲渡に係る契約書に多数の不備があることを根拠に、当該事業譲渡はされていない旨主張する。確かに、乙９９の１の契約書には英文表記等の観点から幾つかの不備が認められるが、そのことのみをもって、当該事業譲渡の事実を否定することはできない。また、控訴人は、ＳＮ社が被控訴人らに対し被控訴人らサービス２及び３の再譲渡をする可能＼性があるとも主張するが、そのような事実を認めるに足りる証拠はない。したがって、控訴人のこれらの主張を採用することはできない。
(3) 以上によると、控訴人の被控訴人らに対する差止請求及び抹消請求は、被控訴人らプログラム１の生産、譲渡等及び譲渡等の申出の差止め並びに被控訴人ら各プログラムの抹消の限度で認容するのが相当である。＼n
なお、被控訴人らは、本件において認容される損害賠償請求の額に照らすと、控訴人が差止め及び抹消を求めることは権利の濫用に該当する旨主張する。しかしながら、当裁判所が認容する損害賠償請求の額（１億円及びこれに対する遅延損害金）に加え、被控訴人らによる本件特許権１の侵害の態様、現在における侵害の危険等にも照らすと、控訴人において差止め及び抹消を求めることが権利の濫用に該当すると評価することはできない。 また、被控訴人らは、被控訴人らサービス１のうちＦＬＡＳＨ版に係るものについては、公開が停止されたため、これに係る差止め及び抹消を求めることはできない旨主張する。しかしながら、仮に、被控訴人らが被控訴人らサービス１のうちＦＬＡＳＨ版に係るものの公開を停止したとしても、被控訴人らサービス１に関し、当裁判所が差止めを命じるのは、被控訴人らプログラム１の生産、譲渡等及び譲渡等の申出であり、また、当裁判所が抹消を命じるのは、被控訴人らプログラム１であり、被控訴人らプログラム１は、別紙被控訴人らプログラム目録記載１のとおりに特定されるものであるところ、当該特定に当たり、ＦＬＡＳＨ版であるか否かは問題とされていないのであるから、差止め及び抹消を命じる主文１項(1)及び(2)の対象たる被控訴人らプログラム１からＦＬＡＳＨ版に係るものを除外する必要はない。

◆判決本文

1審はこちらです。１審では、第１，第２の表示欄の大きさを特定した構＼成が非充足と判断されています。

◆平成28(ワ)38565
以上のとおり，「第１の表示欄」は動画を表＼示するために確保された領域（動画表示可能＼領域），「第２の表示欄」はコメントを表＼示するために確保された領域（コメント表示可能＼領域）であり，「第２の表示欄」は「第１の表＼示欄」よりも大きいサイズでいずれも固定された領域であると解されるところ，被告ら各装置においては，動画表示可能＼領域（被告ら装置１における「ＳｔａｇｅオブジェクトＡ」，被告ら装置２及び３における＜ｉｆｌａｍｅ＞要素又は＜ｖｉｄｅｏ＞要素）とコメント表示可能＼領域（被告ら装置１における「ＣｏｍｍｅｎｔＤｉｓｐｌａｙオブジェクトＤ」，被告ら装置２及び３における＜ｃａｎｖａｓ＞要素）は同一のサイズであるから，被告ら各装置は，「第１の表示欄」及び「第２の表＼示欄」に相当する構成を有するとは認められない。＼n 今回侵害となった特許4734471 https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-4734471/9085C128B7ED7D57F6C2F09D9BE4FCB496E638331DB9EC7ADE1E3A44999A3878/15/ja １審と同じく侵害とはならなかった特許4695583 https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-4695583/7294651F33633E1EBF3DEC66FAE0ECAD878D19E1829C378FC81D26BBD0A4263B/15/ja

　ＣＳ関連発明についての特許権侵害事件です。東京地裁40部は、無効理由ありとして、権利行使不能と判断しました。本件発明は「〜表＼示方法」であり、被告地図プログラムの配信が、特許法１０１条４号の「その方法の使用にのみ用いる物」に該当するかの争点については無効理由ありとしたことで判断されていません。

原告らは、乙２２文献には、「枠要素」に相当する構成や画像を「当＼nてはめ」る構成の開示がないと主張する。＼n
そこで検討するに、乙２２文献には、1)Ｗｅｂクライアントの記憶 装置につき、「記憶装置２は、…表示装置３に地図を表＼示するために 必要なデータ種別及びデータ領域を管理する管理テーブルとサーバー ４から送信されてきた地図データを格納するものである。」、「管理 テーブルは、データ種別管理テーブルとデータ領域管理テーブルから なる。…データ領域管理テーブルは、データ領域のメッシュ番号とデ ータ種別のレイヤー番号により記憶装置２に格納された地図データを 管理するものであり」（段落【００１０】）という記載が認められ、 2)メッシュ番号につき、「図２に示すように地図データを表示する領＼n域（メッシュ）が識別できるデータ領域のメッシュ番号」（段落【０ ０１４】）、「メッシュ番号は、地図のデータの範囲を含む矩形領域 を任意の矩形サイズで分割した領域に振られる番号であり、例えば北 海道の地図データを作成する場合の、メッシュ番号の採番状況を示し たのが図９である。」（段落【００２６】）という記載が認められ、 3)表示領域につき、「Ｗｅｂクライアントからの地図データ要求では、＼n図８に示すように…１データの表示領域（メッシュ番号）を指定する＼n形式で、複数回の要求を行うことによって、必要範囲の地図データを Ｗｅｂサーバーから取得する。」（段落【００２４】）、「１データ の表示領域の指定には、メッシュ・レイヤーインデックスファイルで＼n管理するこのメッシュ番号を指定する。このことにより、表示領域を＼n直ちに指示することが可能となる。座標単位は、任意に決定されるマ＼nクロ座標であるが、原点位置（座標０，０）の緯度・経度とメッシュ の矩形サイズ（距離）は地図データ作成時に指定するため、各メッシ ュ原点（左下座標）の緯度・経度は計算により求められる。」（段落 【００２６】）という記載が認められ、4)地図の表示につき、「地図＼nデータを取得できたものから地図の描画処理を行うため、画面上の地 図表示領域には徐々に地図が表＼示されていく」（段落【００３２】） という記載が認められる。
上記各記載に加えて、【図１】、【図２】、【図８】、【図９】、 【図１１】の記載を併せ考慮すれば、表示領域は、原点位置が計算に＼nより求められるものであること、Ｗｅｂクライアントは、地図データ を表示するための矩形領域を識別するメッシュ番号の指定により、必＼n要範囲の地図データをＷｅｂサーバーから取得し、表示領域を指示す＼nること、取得された地図データは、メッシュ番号のある管理テーブル とは別の場所で記憶され、描画処理により、地図が画面上の表示領域＼nに表示されること、以上の内容が乙２２文献により理解されるものと＼n認められる。 そうすると、乙２２文献における「表示領域」は、メッシュ分割し＼nた地図データを指定してＷｅｂクライアントのディスプレイ表示の所＼n定の位置に地図を表示させるためのものであるから、乙２２文献には、＼n本件各発明における画像を「当てはめ」る「枠要素」に相当する構成＼nが開示されていると認めるのが相当である。
ｂ これに対し、原告らは、乙２２文献における「地図データ」は、数 値データ（ベクターデータ）であるから、これに基づき表示を行う場＼n合に「当てはめ」を行う「領域」をビューアに設定する必要はないと 主張する。しかしながら、上記にいう必要性の問題は、構成が開示さ＼nれているかどうかという問題とは、必ずしも同一の事柄ではなく、乙 ２２文献における「地図データ」がベクターデータであることは、上 記発明の認定を左右するものではない。
●（省略）●
のみならず、乙２２文献の「地図データ」がベクターデータである としても、これをいわゆるラスターデータに置き換えることは、技術 説明会における当事者双方の口頭議論の結果及び専門委員３名の各説 明内容を踏まえると、当時の技術常識に照らし、当業者が適宜になし 得る事項にすぎず実質的相違点に当たらず、又は明らかに容易に想到 することができるものといえる。そうすると、被告の主張はその趣旨 をいうものとして相当であり、原告らの主張は、結論において進歩性 の判断を左右するものとはいえない。
ｃ 原告らは、乙２２文献に地図データを「枠要素」に「当てはめ」て 表示する構＼成の開示がないことを前提に、乙２２文献には「表示でき＼nる状態」の開示はないと主張するが、乙２２文献には、画像を「当て はめ」る「枠要素」に相当する構成の開示があることは、上記におい＼nて説示したとおりであり、原告らの主張は、前提を欠く。

◆判決本文

　CS関連発明について、キッティング作業を行うことでいずれかのプログラムが解放されて稼働するコンピュータについて、起動していない製品については、特101条の「その物の生産に用いる物」「その物の生産にのみ用いる物」ではないと判断されました。

イ 特許法１０１条１号について
　間接侵害について検討するに、特許法１０１条１号の「その物の生産にのみ用い る物」とは、抽象的ないし試験的な使用の可能性では足らず、社会通念上、経済的、＼n商業的ないしは実用的観点からみて、特許発明に係る物の生産に使用する以外の他 の用途がないことをいうと解するのが相当である。 被告製品2)には、被告システムに使用される以外に、社会通念上、経済的、商業 的ないしは実用的であると認められる他の用途があるとはいえないから、被告製品 2)は「その物の生産にのみ用いる物」に該当する。
　被告らは、被告製品には、本件仕様2)のみならず、本件仕様1)及び3)があること、 被告製品は蒸気タービン発電システムの計測器として使用されていること、被告製 品のメイン基板として使用されているコンピュータは汎用的な小型コンピュータで あることから、拡張ボードと組み合わせることにより種々の用途に使用することが できることを指摘して、被告製品には他の用途がある旨を主張する。 しかし、被告システムに使用され、本件特許権侵害が問題となるのは被告製品のうち本件仕様2)に係るプログラムが現に稼働したものに限られるところ、前提事実(4)及び前記２ (1)のとおり、被告製品にインストールされている本件仕様1)〜3)に係るプログラ ムに対してキッティング作業を行うことでいずれかのプログラムが解放されて稼働 することになるが、同作業は被告フィールドロジック以外の者が行うことができず、 いったん設定された仕様の変更も、被告フィールドロジックが特殊ツールを使って 同作業を行い、再設定済みの機器を現地に送付するほかないのである。 そうであれば、本件仕様2)が稼働していない被告製品（本件仕様1)ないし3)のいずれも稼働していない製品も含む。）に関しては、被告システムに使用されるとはいえないから、「その物の生産にのみ用いる物」（特許法１０１条１号）ないし「その物の生産に用いる物」（同条２号）に該当するとはいえない。
また、本件仕様1)ないし3)のいずれも稼働していない被告製品について、顧客の要望に応じて被告フィールドロジックが本件仕様1)又は3)に係るプログラムを解放する可能性はあり、そのような態様での被告製品の使用が、社会通念上、経済的、商業的ないしは実用的な用途でないとも認められない。＼n
　一方、本件仕様2)に係るプログラムが現に稼働した被告製品2)については、前記のとおり、被告システムに使用されるものと認められるところ、被告製品2)の使用を続けながら、本件仕様1)又は3)に係るプログラムが稼働する使用を行うことはできないから、かかる使用を被告製品2)の他の用途ということはできないし、その他、被告らが指摘する用途は、いずれも被告製品2)の用途以外のものであるから、被告らの主張は採用できない。なお、被告らは、被告製品のうち本件仕様2)を稼働させた場合、太陽光発電システムのほかにも風力発電システム及び小水力発電システムにも使用される旨を主張するが、これを裏付ける証拠はなく、実用的な用途であるとは認められない。
ウ 前記イのとおり、本件仕様2)が稼働していない被告製品は、特許法１０１条 ２号の「その物の生産に用いる物」に該当しない。また、本件仕様2)が稼働してい る被告製品2)については、同号に基づく間接侵害の成否を検討するまでもなく、前 記イのとおり、同条１号に基づく間接侵害が成立するものと認められる。

◆判決本文