技術的範囲

　構成要件Ｄの文言を明細書の記載および出願経過から解釈して、技術的範囲に属しないと判断されました。本件特許は被告から無効審判が請求されていますが、2022/10に無効理由なしと判断されています。本件特許は以下です。 https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-4147314/9DA3CF246CABBD54ECA004CE5C9280CC8FA3C996CFE302513456B34A2B98AF46/15/ja

(2) 「中央部が突出する概略円錐状」の意義について
ア 構成要件Ｄは、「該複数のコニカルビット群により、中央部が突出する概略円錐状に形成されている」と規定しているところ、「該複数のコニカルビット群」とは、３条の螺旋翼の先端部に固着された複数のホルダに取り付けられたコニカルビットを指す（構＼成要件Ｃ）から、構成要件Ｄは、３条の螺旋翼の先端部に取り付けられた複数のコニカルビットのみにより、中央部が突出した概略円錐状に形成されていることを要すると解される。その他、本件発明に係る請求項において、「中央部が突出する概略円錐状」に関する記載はない。＼n
イ 本件明細書には以下の内容が示される。
従来の掘削ヘッドは、複数の小形ビットが台金に固着されていたので、掘削中 に岩石等に当たった際、刃先が逃げることができず、損傷を受けやすいという問 題点や掘削によって生じた繰粉が穴底からうまく排出されにくいという問題点 があった（【0003】）。このような問題点を解決するものとして、直径方向に対 向するように設けられた２条の螺旋翼を有する掘削刃の螺旋翼の周縁部及び下 端に多数の小形ビットを取り付けたスクリューオーガ用掘削刃がある。これには、 軸回りに回転自在な小形のビット（コーン刃）が設けられていて、岩石等に当た った時に当該コーン刃が回転して逃げることができるため、損傷しにくいという 利点があるが、２条の螺旋翼が直径方向に対向するように設けられ、これら２条 の螺旋翼にそれぞれ設けた小型ビットで掘削を行うものであるから、掘削中に岩 石等に遭遇したときは、２条の螺旋翼に設けたビットが当該岩石に当たるたびに 断続的な衝撃を受け、スクリューオーガ装置全体が上下に振動して、円滑な掘削 ができなくなるおそれがあるほか、螺旋翼自体が先端側の外径が小さくなるよう に全体として円錐状の尖った形状となっているので、芯ぶれにより、掘削される 穴が曲がりやすいというおそれもある（【0004】）。本件発明は、掘削中に岩石 等に当たってもビットの刃先が損傷しにくく、断続的な衝撃をうけにくく、しか も穴曲がりが生じにくい掘削ヘッドを提供することを目的とし、基部がスクリュ ーオーガロッドに取り付けられる基軸の外周部に、外径の等しい３条の螺旋翼が 設けられ、これら３条の螺旋翼の先端部に固着された複数のホルダに、円錐状の 尖った刃先部を有する複数のコニカルビットが軸回りに回転自在にそれぞれ取 り付けられ、該複数のコニカルビット群により、中央部が突出する概略円錐状に 形成されていることを特徴とする構成をとるものである（【0005】【0006】）。 ３条の螺旋翼が並列に設けられていることにより、掘削中に岩石等の掘削しにく い物体に当たっても、断続的な衝撃が比較的小さくてすむようになるとともに、 胴部における３条の螺旋翼の外径をほぼ一定にしておくことにより芯ぶれが生 じにくくなる結果、穴曲がりが少なくなるという効果を奏するものである（【0006】 【0007】【0020】）。これらの本件明細書の記載内容に加え、図面（【図１】〜 【図４】）に照らすと、外径の等しい３条の螺旋翼の先端部に取り付けられた複 数のコニカルビット群により、「中央部が突出する概略円錐状に形成されている こと」の技術的意義は、胴部における３条の螺旋翼の外径を変えることなく、該 複数のコニカルビット群により、基軸先端方向に向かって径が小さくなる円錐状 の形状にすることで、穴曲がりが生じることを防ぎつつ、掘削効率を高めること にあるものと認められる。 また、本件明細書には、発明の実施形態に関して、「小型ビット２０，…は、 それぞれが取り付けられている螺旋翼１０の傾斜方向にほぼ沿うように傾けて 設けられている。また、前記ヘッド１５には複数（図示例では３個）の小型ビッ ト２０，…が設けられていて、掘削ビットの先端部は、これら小型ビット群によ って側面視概略円錐状を呈している。」（【0011】）、「掘削ヘッド１の先端部 には、全体形状が概略円錐状となるように多数のコニカルビット２０，…が設け られているので、これらビットにより効率よく掘削が行われる。」（【0016】） との記載もある。
ウ 証拠（乙１、２）及び弁論の全趣旨によれば、原告は、平成１９年７月３ 日付けの拒絶理由通知書（乙１）により、特許庁から、本件発明は、引用発明１ 及び２に基づき進歩性を欠くとの拒絶理由を通知されたことに対し、構成要件Ｄ＼nに該当する部分を付加して補正した上で、意見書（乙２）において、引用発明１ は、螺旋翼が２条で、円周方向における螺旋翼同士の間隔が大きく、ヘッド先端 部のビットの密度が低くなり、しかもヘッド先端部のビットの先端はほぼ同一平 面状に位置していて、仮想先端面が平板状を呈しているのに対し、本件発明は、 ３条の螺旋翼の先端部に複数のコニカルビットが取り付けられ、ヘッド先端部が、 全体として中央部が突出する概略円錐状の外形に形成されているから、引用発明 １と本件発明とは構成が大きく相違している旨を主張したことが認められる。＼nこのような出願経過に照らすと、原告は、構成要件Ｄに該当する部分を付加し＼nて補正することで、３条の螺旋翼の先端部に取り付けられた複数のコニカルビッ トにより、ヘッド先端部が全体として中央部が突出する概略円錐状の外形である ことを特定したものと解される。
エ 前記アないしウのとおり、構成要件Ｃ及びＤの文言、本件明細書の内容、＼n「中央部が突出する概略円錐状に形成されていること」の技術的意義、出願経過 に照らすと、「中央部が突出する概略円錐状」とは、３条の螺旋翼の先端部に取 り付けられたコニカルビットのみにより、側面視を含む全体形状において基軸先 端方向に向かって径が小さくなる円錐状をしていることを意味しているものと 解するのが相当である。本件明細書には、発明の実施形態として、３条の螺旋翼 の先端側に、概略円錐状のヘッド１５が、基部を基軸２に固定されており、ヘッ ド１５に取り付けられた小型ビットを含む小型ビット群が側面視概略円錐状を 呈しているものが示される（【0011】）ことから、発明の実施形態には、３条の 螺旋翼の先端部に取り付けられたコニカルビットが側面視を含む全体形状にお いて基軸先端方向に向かって径が小さくなる円錐状をしており、かつ、ヘッド１ ５に取り付けられた小型ビットを含む小型ビット群が側面視概略円錐状を呈す る形態を含むものと解する余地があるが、前記アの構成要件Ｃ及びＤの文言に照＼nらすと、「中央部が突出する概略円錐状」の上記解釈は左右されない。
(3) 被告各製品について
ア 被告製品１
争いのない事実、証拠（甲５、乙１０の１〜３）及び弁論の全趣旨によれば、 被告製品１は、その３条の螺旋翼２０の先端部に設けられた３〜４基のコニカル ビット３０により、側面視（基軸１０先端方向を上に向けた場合。以下同じ。） において、中央部が平坦又は間隙のある、浅いハ字状に線が描かれていること、 全体形状として、基軸１０から放射状に３本の緩やかな曲線（ほぼ直線）が描か れていることが認められる。
・・・
カ 以上のとおり、被告各製品の３条の螺旋翼の先端部に取り付けられたコニ カルビットは、いずれも、側面視を含む全体形状において、直線、緩やかな曲線 又は点を形成するにすぎず、同コニカルビットのみにより、基軸先端方向に向か って径が小さくなる円錐状を形成しているとはいえず、構成要件Ｄを充足すると＼nは認められない。
(4) 原告の主張について
原告は、「中央部が突出する概略円錐状」とは、効率よく安定した掘削を行う という本件発明の技術的意義を有するか、これと同一の作用効果を奏するもの、 すなわち、３条の螺旋翼の先端部に取り付けられた複数のコニカルビットが「概 略錐面状」に並んで配置されることを意味し、当業者は、本件明細書の記載から そのように理解する旨を主張し、当業者の認識や技術常識を裏付ける証拠として、 公開特許公報（甲２３の１〜１２）、パンフレット等（甲２４の１〜３）、アン ケート結果（甲２５の１〜８）、大学教授の意見書（甲２８の１、２９の１）を 提出する。
しかし、前記(2)のとおり、構成要件Ｄは「該複数のコニカルビット群により、＼n中央部が突出する概略円錐状を形成」と規定しており、本件明細書や出願経過等 をみても、コニカルビットが概略錐面状に並んで配置していることと解すべき記 載等はないから、同構成要件を充足するには、コニカルビット群のみにより、（中＼n央部が突出する）概略円錐状を形成する必要がある。 原告は、前記各証拠は、回転式の土木用掘削ヘッドにおいて、コニカルビット、 掘削刃などの掘削ビット類の配列、又は複数の掘削ビット類の全体形状を、当業 者は「概略円錐状」と表現することを示すものである旨述べる。しかし、原告が＼n提出する公開特許公報（甲２３の１〜１２）に係る特許の中には、本件特許の出 願後に出願又は公開されたものが含まれており、それらは本件特許出願時の当業 者の認識を裏付けることにはならない。この点は措くとしても、これらの公報の 内容は、掘削爪等の配置、スクリュー刃全体、ヘッドの先端やヘッド部分全体、 掘削面や地盤改良体等の形状が、それぞれ円錐状であるなどと個別に特定するも のであり、これらの公報全体をみても、回転式の掘削ヘッドにおいて掘削ビット 類の配列や全体形状が一般的に「概略円錐状」と表現されているとは認められな＼nい。そして、少なくとも、これらの公報の中に、被告各製品のようにコニカルビ ット（３条の螺旋翼の先端部に取り付けられたもの）が並んでいる形状を指して （中央部が突出する）概略円錐状と表現することを示すものはない。また、パン＼nフレット等（甲２４の１〜３）には、「円錐ヘッド」や「円錐型ヘッド」として、 螺旋翼の外周部から中心軸に近づくにつれてビットが先端に向かって高い位置 に取り付けられている掘削ヘッドの写真が掲載されているものの、どの部分を指 して円錐形状と表現しているかについては明らかでないし、被告各製品のように＼nコニカルビットが並んでいる形状そのものを指して概略円錐状と表現するもの＼nとも認められない。さらに、アンケート結果（甲２５の１〜８）については、８ 名の回答者の中に本件特許の発明者や同発明者の出身会社の代表者、原告と何ら＼nかの取引関係があると考えられる者が含まれている（甲２５の１、２、８、弁論 の全趣旨）など、アンケート対象者の中立性等に疑義があることに加え、質問の 形式も、被告各製品の螺旋翼先端部のコニカルビット群の形状をどう表現するか＼nと問うのではなく、「「螺旋翼先端部のコニカルビット群」を見て「（概略）円 錐状」と認識できますか？」と一定の結論を示唆するものであって、適切とは言 い難い。回答者は、当該質問に対して、いずれも「できる」と回答しているもの の、その理由として、「ビットの高さが違う」「外側より先端部の方が飛び出し ている」「掘削後円錐に断面がなる」「写真より（中略）円錐形状を推定・想像 が行える」「日本テクノ製のコニカルヘッドと認識した」などとコメントしてお り、コニカルビットが並んでいる形状を概略円錐状と表現した趣旨か否かが不明＼nである回答が含まれているほか、理由の説明内容が区々であり、このアンケート 結果から、当業者が一般的に被告各製品のようにコニカルビットが並んでいる形 状を（中央部が突出する）概略円錐状と認識するものと理解することは困難であ る。そして、大学教授の意見書のうち、甲第２８号証の１には、ヘッドが回転し たときにどのような軌跡を描いているかを立体的にイメージすれば、ビットの軌 跡でトレースされる立体的形状が円錐状に近い形になることが指摘されている が、「複数のコニカルビット群により、中央部が突出する概略円錐状に形成され ている」（構成要件Ｄ）ことに、「回転する複数のコニカルビット群の軌跡によ＼nり、中央部が突出する概略円錐状に形成されている」ことを含むと解釈すること は文理に沿わないし、当業者が一般的に、掘削ヘッドの「複数のコニカルビット 群」との文言から、その形状（配置）をヘッドが回転したときの軌跡でイメージ することを裏付ける資料もない。甲第２９号証の１には、「概略円錐状」とは、 数学的（幾何学）な意味での円錐ではなく、中央が尖った錐状立体に近い概形を 意味していることが指摘されているが、その根拠は不明である。
以上から、原告が提出する証拠は、いずれも回転式の土木用掘削ヘッドにおい て、掘削ビット類の配列又は全体形状を、当業者が「概略円錐状」と表現するこ＼nとを示すものとはいえず、被告各製品のようにコニカルビット（３条の螺旋翼の 先端部に取り付けられたもの）が並んでいる形状を、当業者が一般的に（中央部 が突出する）概略円錐状と理解することを裏付けるものでもないから、原告の前 記主張は採用できない。

◆判決本文

　大合議（特別部）の判断です。１審は技術的範囲に属さないと判断しましたが、知財高裁はこれを取り消して、約４億円の損害賠償を認めました。102条2項と3項の重畳適用の要件を示しています。本件では一部認められています。

原判決は、本件発明Ｃ−１の特許請求の範囲（請求項１）の記載 に基づく解釈として、1)構成要件Ｃの記載によれば、「外側立上り壁」、「内側立上り壁」及び「底面部」の３要素により形成された部分をもって成るものが「空洞部」であり、「空洞部」に「外側立上り＼n壁」、「内側立上り壁」及び「底面部」が存在しない部分が許容され ると解されず、「空洞部」全体にわたって「内側立上り壁」が存在す ることを要する、2)構成要件Ｄの記載によれば、「空洞部の先端部」に「内側立上り壁の…前端部」が存在することは明らかであるところ、「内側立上り壁の…前端部」という記載は、更に「空洞部の先端＼n部」以外にその後方部分にも「内側立上り壁」が存在することを示 唆するものと理解される、3)構成要件Ｂの記載によれば、「前腕挿入開口部」は、「空洞部」の一部ではなく、「空洞部」とは別の「肘掛部」の構＼成部分でありつつ、「空洞部」に連続して設けられた部分であると解され、また、「前腕挿入開口部」と「空洞部」から成る「肘掛部」中における「前腕挿入開口部」と「空洞部」の相対的な位置 関係は、「空洞部」が前部に、「前腕挿入開口部」が後部に位置する と解され、さらに、「前腕部を挿入保持する」ように「空洞部」が構成される、4)構成要件Ｅ、Ｅ−１、Ｅ−２の記載によれば、「前腕挿入開口部」が「内側後方から施療者の前腕部を挿入するための」部分であるところ、そこに位置する施療部は「底面部」と「外側立上＼nり壁」によりＬ型に形成されていることから、当該施療部には「内 側立上り壁」が存在しないと解されること、「前腕挿入開口部から延 設して…設けられ」ている「空洞部」が、「肘掛部」中の別の構成部分であることに鑑みると、「内側立上り壁」の有無が「空洞部」と「前腕挿入開口部」とを画するものであるとの示唆を看取することもで＼nき、そもそも、「前腕挿入開口部」につき、「内側後方から施療者の 前腕部を挿入するための」ものと特定されていること自体、「前腕挿 入開口部から延設して…設けられ」た「空洞部」の内側側方からは、 「空洞部」に「施療者の前腕部を挿入する」ことができないことを 示唆するものと解される、5)他方、請求項１の記載から、「空洞部」 中に「内側立上り壁」が存在しない部分があるとの示唆を読み取る ことはできないとして、本件発明Ｃ−１の「空洞部」（構成要件Ｂ、Ｃ）とは、その全体にわたって「内側立上り壁」を備えるものをいうと解される旨判断した。＼n
しかしながら、1)及び5)については、構成要件Ｂ及びＣから読み取れる事項は、「該前腕挿入開口部から延設して肘掛部の内部に施療者の手部を含む前腕部を挿入保持するための空洞部」が「外側立＼n上り壁」、「内側立上り壁」及び「底面部」という３要素から形成さ れていることであり、他方で、「空洞部」のどの部分に、「外側立上 り壁」、「内側立上り壁」及び「底面部」を設けるべきかについては、 請求項１には何ら記載がない。「空洞部」が上記３要素から成ること と、上記３要素をどのように形成するかは別問題であるから、「空洞 部」に「外側立上り壁」、「内側立上り壁」及び「底面部」が存在し ない部分が許容されると解されないとの原判決の判断には、論理の 飛躍がある。
2)については、構成要件Ｄには、「空洞部の先端部」以外の後方部分における「内側立上り壁」の範囲については記載も示唆もなく、また、構＼成要件Ｄの記載は、「空洞部の先端部」とその後方部分の一部に形成されている構成も、本件発明Ｃ−１の「空洞部」に該当すると解釈することと矛盾しないから、構＼成要件Ｄから「内側立上り壁」が「空洞部」全体に及ぶべきことを読み取ることはできない。
3)については、構成要件Ｂの記載によれば、「前腕挿入開口部」は「肘掛部」の「内側後方から施療者の前腕部を挿入するため」の部材であり、「空洞部」は「肘掛部の内部に施療者の手部を含む前腕部＼nを挿入保持するため」の部材であると定義されるところ、いずれも 「前腕」を「挿入」する機能を実現する部材であることで共通することからすると、「前腕挿入開口部」と「空洞部」は、「前腕部を挿入する部分」において重なることが示唆されているから、両者に厳＼n密な線引きをすべき理由はない。また、仮に構成要件Ｂの記載について原判決の解釈を前提としても、「内側立上り壁」が「空洞部」の一部に形成されている構＼成であっても、「肘掛部」に「空洞部」と「前腕挿入開口部」とが別構成として設けられ、「肘掛部」において「空洞部」が前部に、「前腕挿入開口部」が後部に位置する構＼成とすることもできるから、本件発明Ｃ−１の「空洞部」は、その全体にわたって「内側立上り壁」を備えるものでなければならないという結論 が論理必然的に導き出されるわけではない。
4)については、構成要件Ｅ、Ｅ−１、Ｅ−２は、「肘掛部」中における「前腕挿入開口部」と「空洞部」の位置関係等を直接規定したものではなく、また、構＼成要件Ｅ−２から読み取れる事項は、「前腕挿入開口部」に位置する施療部が底面部と外側立上り壁によりＬ型に形成されているということだけであり、そのことから直ちに、「内 側立上り壁」の有無が「空洞部」と「前腕挿入開口部」とを画する ことを看取できるものではない。 したがって、原判決の挙げる1)ないし5)は、本件発明Ｃ−１の「空 洞部」（構成要件Ｂ、Ｃ）は、その全体にわたって「内側立上り壁」を備えるものと解釈することの根拠となるものではないから、原判決の上記判断は誤りである。＼n
(b) 次に、原判決は、本件発明Ｃ−１の「空洞部」（構成要件Ｂ、Ｃ）とは、その全体にわたって「内側立上り壁」を備えるものをいうと解されることは、本件明細書Ｃの記載及び本件特許Ｃの出願経過か＼nらも裏付けられると述べ、具体的には、1)本件明細書Ｃ記載の本件 発明Ｃ−１の技術的意義に鑑みると、本件発明Ｃ−１は、肘掛部の 長さ方向全域に「外側立上り壁」と「内側立上り壁」が形成された 椅子式マッサージ機を前提として、肘掛部の内側後方から施療者の 前腕部を挿入可能となるように「内側立上り壁」を廃した「前腕挿入開口部」を設けたと認められるから、そのような肘掛部の「内側後方から施療者の前腕部を挿入するための前腕挿入開口部」と、そ＼nこから「延設して肘掛部の内部に…設けられ」ている「空洞部」と は、「内側立上り壁」の有無により画されるものと理解されるし、「手 掛け部」を設けたのは手部及び前腕部の広範を同時にマッサージす るために肘掛部の前端部にまで「内側立上り壁」が形成されている ことを踏まえたものである以上、本件発明Ｃ−１における「肘掛部 の幅方向左右に夫々設けた外側立上り壁及び内側立上り壁と底面 部とから形成され」た「空洞部」の「内側立上り壁」は、手部及び 前腕部の広範を同時にマッサージすることができるように、「空洞 部」全体にわたって存在することが想定されているといえる、2)本 件親出願の明細書（乙Ｃ８）の【００４６】、【００４７】及び図１ ４は、本件明細書Ｃの【００４６】、【００４７】及び図１４と同様 に、前腕部施療機構の中部に「内側立上り壁」が形成されていない実施例に関する記載であるところ、これらは、本件出願Ｃの出願に当たり、本件親出願の請求項からの変更の根拠として挙げられてい＼nない、本件補正時に提出された平成２３年５月９日付け意見書（以 下「本件意見書」という。乙Ｃ１２）において、控訴人は、本件各 発明Ｃが、「肘掛部の長さ方向全域に前腕部施療機構として左右一対の立上り壁を設けた椅子式マッサージ機」に関する発明であり、「施療者の肘関節付近にまで左右一対の立上り壁が存在すること＼nによる施療者の肘関節付近の圧迫による不快感を解消し、更に前腕 部施療機構を有していても施療者が起立及び着座を快適に行う事ができるようにした施療機を提供するもので」あるとした上で、「空洞部の先端部」に設けた「手掛け部」に関しては、そこに「内側立＼n上り壁」が存在することを前提とした説明をしつつ、「前腕挿入開口 部」に関しては、そこには「内側立上り壁」がない形状にしたとす る説明をしている、他方、請求項２、すなわち肘掛部の中部に「前 記底面部と前記外側立上り壁と手掛け部によりコ型に形成された 施療部」を設けることについても説明しているが、そこで言及され ている本件明細書Ｃの記載のうち、関係するのは【００４６】のみ である、本件拒絶理由通知に示された「引用文献２」（乙Ｃ１９）と 本件補正後の発明（本件発明Ｃ−１及びＣ−２）との相違について、 「引用文献２」に開示された前腕部施療部は「肘挿入用凹溝」であ り、その断面形状は略横向き「凹」字状であるのに対し、本件補正 後の発明においては、前腕挿入開口部に位置する施療部は「底面部」 及び「外側立上り壁」により形成された断面略「Ｌ型」であり、ま た、手掛け部が形成される空洞部に位置する施療部は、「底面部」、 「外側立上り壁」、「内側立上り壁」及び「手掛け部」に囲われた形 状（実施の形態では「ロ型」）であるため、その構成が相違する旨説明している、断面が略「コ」字状の前腕部施療部の問題点として、前腕挿入開口部においては、上面に位置する部分が腕部の載脱をス＼nムーズに行う上で障害となり、手掛け部においては「内側立上り壁」 が存在しないため、施療者の体重を掛ける上で不安が残ることを指 摘している、こうした説明内容に加え、本件補正により「前記底面 部と前記外側立上り壁と手掛け部によりコ型に形成された施療部 を備え」る請求項２（本件発明Ｃ−２）を請求項１の従属項として 追加したにもかかわらず、当該発明における上記略「コ」字状の前 腕部施療部の問題点の有無等に関する説明が見当たらないことに 鑑みると、本件補正における控訴人の説明は、請求項２の追加にか かわらず、本件発明Ｃ−１の「空洞部」につき、その全体にわたっ て「内側立上り壁」が存在する構成を前提としていたと理解される、3)本件明細書Ｃの【００４６】及び図１４の記載が本件親出願から の分割出願（本件出願Ｃ）や補正（本件補正）にもかかわらず一貫 して存在する点については、本件発明Ｃ−１に係る特許請求の範囲 の請求項１の記載自体から「空洞部」につき、その全体にわたって 「内側立上り壁」が存在する構成と理解されることに鑑みると、分割出願や補正による本件特許Ｃの発明の内容の変化に応じてこれらの記載が補正等されなかった結果にすぎないと見るべきである＼n旨判断した。
しかしながら、1)については、本件明細書Ｃには、本件発明Ｃ− １の一実施形態（本件発明Ｃ−２の実施例）として、肘掛部の中部 に外側立上り壁、手掛け部、底面部よりコ型に形成された施療部を 設けたマッサージ機の記載があり（【００４６】、図１４）、図１４で は、コ型に形成された施療部、すなわち、内側立上り壁が存在しな い部分が空洞部（６２ａ）と図示されており、また、別の実施形態 を示す図８においても、内側立上り壁が存在しない部分が空洞部 （６２ａ）と図示されている。これらの記載を参酌すれば、本件発 明Ｃ−１の「空洞部」は、肘掛部中の内側立上り壁が存在する部分 に限られるわけではなく、その全体にわたって「内側立上り壁」を 備えることを要しないことは明らかである。 また、本件発明Ｃ−１は、肘掛部の長さ方向全域に立上り壁を設 けることによる不都合（ア）上腕部内側の肘関節付近を圧迫し不快感 を与える、 腕部の載脱行為を妨げる、 快適な起立及び着座を妨 げるという不都合）を解決することを課題とし（【０００５】ないし 【０００８】）、（ア）及び の課題は、前腕挿入開口部の内側立上り壁 を廃したことにより、 の課題は、肘掛部に手掛け部を設けたこと により解決したものであり、それを超えて、「内側立上り壁」の有無 が「空洞部」と「前腕挿入開口部」とを画し、空洞部はその全体に わたって内側立上り壁を備えるものであるという「空洞部」が備え るべき構成を導くことはできない。さらに、本件明細書Ｃの【００１６】には、底面部及び外側立上り壁の二面において膨縮袋を備えることで前腕部に対するマッサ＼nージを実施することができる旨が記載されていることに照らすと、 手部及び前腕部の広範を同時にマッサージするためには、「底面部」 及び「外側立上り壁」の二面が存在すれば足り、「内側立上り壁」が 「空洞部」の全体にわたって存在することは想定されていない。 次に、2)及び3)については、本件親出願の分割出願として本件出 願Ｃを出願するに際し、本件親出願の明細書（乙Ｃ８）の【００４ ６】、【００４７】及び図１４を分割要件を満たすことの根拠として 挙げられていないからといって、本件特許Ｃの出願経過において、 本件発明Ｃ−１の「空洞部」をその全体にわたって「内側立上り壁」 が存在する構成に限定したという控訴人の意思が客観的に表＼され ているとはいえない。むしろ、控訴人は、本件意見書において、請 求項１及び２に係る本件補正の根拠として、本件出願Ｃの願書に最 初に添付した明細書（以下「本件出願Ｃの当初明細書」という。乙 Ｃ９）の【００４６】を明確に挙げていること、当該段落は本件明 細書Ｃの【００４６】と同じであり、「内側立上り壁」が備えられて いない部分を「空洞部（６２ａ）」として指し示した「図１４」の構成を説明していることからすると、「空洞部」についてその全体にわたって「内側立上り壁」が存在することを要しないことを前提とし＼nていたことは明らかであり、本件明細書Ｃの【００４６】及び図１ ４の記載が存在することは本件特許Ｃの発明の内容の変化に応じ てこれらの記載が補正等されなかった結果にすぎないとの原判決 の3)の判断は誤りである。
また、被控訴人が2)で指摘する本件意見書における説明は、「空洞 部」と「内側立上り壁」の関係については何ら言及されておらず、 控訴人が、空洞部をその全体にわたって「内側立上り壁」が存在す る構成に限定する意思を客観的に表＼明しているということはでき ない。 したがって、原判決の挙げる1)ないし3)は、本件発明Ｃ−１の「空 洞部」（構成要件Ｂ、Ｃ）は、その全体にわたって「内側立上り壁」を備えるものと解釈することを裏付けとなるものではないから、原判決の上記判断は誤りである。＼n
・・・
これを本件についてみるに、前記ウ認定の本件推定の覆滅事由は、特 許発明が被告製品１の部分のみに実施されていること及び市場の非同 一性であり、いずれも特許権者の実施の能力を超えることを理由とするものではない。＼nしかるところ、市場の非同一性を理由とする覆滅事由に係る推定覆滅 部分については、被控訴人による被告製品１の各仕向国への輸出があっ た時期において、控訴人製品１は当該仕向国への輸出があったものと認 められないことから、当該仕向国のそれぞれの市場において、控訴人製 品１は、被告製品１の輸出がなければ輸出することができたという競合 関係があるとは認められないことによるものであり（前記ウ ｃ）、控訴 人は、当該推定覆滅部分に係る輸出台数について、自ら輸出をすること ができない事情があるといえるものの、実施許諾をすることができたも のと認められる。 一方で、本件各発明Ｃが侵害品の部分のみに実施されていることを理 由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分については、その推定覆滅部分に 係る輸出台数全体にわたって個々の被告製品１に対し本件各発明Ｃが寄 与していないことを理由に本件推定が覆滅されるものであり、このよう な本件各発明Ｃが寄与していない部分について、控訴人が実施許諾をす ることができたものと認められない。 そうすると、本件においては、市場の非同一性を理由とする覆滅事由 に係る推定覆滅部分についてのみ、特許法１０２条３項の適用を認める のが相当である。
(ｳ)ａ これに対し、控訴人は、特許発明が侵害品の一部のみに実施されて いることを理由とする覆滅事由は、需要を形成する一要因にすぎず、 侵害品に向かっていた事情が全て特許権者の製品に向かうかどうかを 判断する一要素であるから、市場の非同一性等を理由とする覆滅事由 と区別する理由はないこと、覆滅事由ごとに特許法１０２条３項の適 用の有無を区別することは、実施料率の算定が煩雑になり妥当でなく、 そもそも製品の需要形成には様々な要因が複合的に絡み合っており、 覆滅事由ごとに覆滅割合を認定して当該覆滅部分にライセンス機会の 喪失による逸失利益が認められるか否かを認定判断することは実際上 困難であることからすると、本件各発明Ｃが侵害品の部分のみに実施 されていることを理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分についても、 特許法１０２条３項の適用を認めるべきである旨主張する。
しかしながら、前記 で説示したとおり、上記推定覆滅部分は、個々 の被告製品１に対し本件各発明Ｃが寄与していないことを理由に本件 推定が覆滅されるものであり、このような本件各発明Ｃが寄与してい ない部分について、控訴人が実施許諾をすることができたものとは認 められないから、控訴人の上記主張は採用することができない。 ｂ また、被控訴人は、1)特許法１０２条１項において、特許権者が自 己実施できたと推定される部分（１号）とは別にライセンスをし得た 部分（２号）とを区別し観念できるのは、同項が、侵害者の販売する 「数量」に基づいて、権利者の逸失利益に係る損害額を算定する方法 を採用しているからであり、他方で、同条２項は、侵害者の「利益」 を権利者の逸失利益と推定する損害額算定方法をとっており、同項の 推定が覆滅されるのは、最終計算の結果としての損害額であり、計算 過程の途中数値である侵害品の数量の一部が計算の基礎から除かれる わけではなく、同項の推定を覆滅する過程において、権利者のライセ ンスの機会の喪失による逸失利益をも含む全ての逸失利益が評価し尽 されているというべきであるから、推定覆滅部分に対して同条３項を 適用することは、権利者の損害の二重評価となり、許されない、2)同 条１項２号が新設された令和元年改正特許法において、同条２項につ いて実施料相当額の損害が明文において規定されなかったのは、この ような趣旨によるものと解される、3)仮に推定覆滅部分について同条 ３項の重畳適用が認められる場合が理論的にあり得るとしても、被告 製品１について、「市場の非同一性」を理由とする覆滅事由に係る推定 覆滅部分につき、輸出に際して海外市場の事業者から受け取る対価は、 あくまで海外市場に基づく利益であり、このような海外市場における 利益まで特許法１０２条２項の推定が及ぶものと解し、日本国内の特 許権に基づいて独占することは、特許権の保護範囲を逸脱しており、 法が予定していないものであり、また、日本国の特許権に基づいて仕向国への輸出行為のみを切り取り、ライセンスする場合は現実に考え＼n難く、ライセンスによる実施料相当額の得べかりし利益を得られなか ったとは言い難いとして、本件推定の推定覆滅部分については、同条 ３項を適用することはできない旨主張する。
しかしながら、1)及び2)については、前記 で説示したとおり、特 許権者は、自ら特許発明を実施して利益を得ることができると同時に、 第三者に対し、特許発明の実施を許諾して利益を得ることができるこ とに鑑みると、侵害者の侵害行為により特許権者が受けた損害は、特 許権者が侵害者の侵害行為がなければ自ら販売等をすることができた 実施品又は競合品の売上げの減少による逸失利益と実施許諾の機会の 喪失による得べかりし利益とを観念し得るものと解されるところ、特 許法１０２条２項の規定により推定される特許権者が受けた損害額は、 特許権者が侵害者の侵害行為がなければ自ら販売等をすることができ た実施品又は競合品の売上げの減少による逸失利益に相当するもので あるのに対し、同項による推定の推定覆滅部分について、特許権者が 実施許諾をすることができたと認められるときは、特許権者は、売上 げの減少による逸失利益とは別に、実施許諾の機会の喪失による実施 料相当額の損害を受けたものと評価できるから、特許権者の損害を二 重に評価することにはならない。また、同条１項２号が新設された令 和元年改正特許法において、同条２項について、同条１項２号と同様 の法改正がされなかったからといって直ちに同条２項による推定の推 定覆滅部分について同条３項の適用を否定すべき理由にはならないと いうべきである。

◆判決本文
１審はこちらです。

◆平成30(ワ)3226

　1審は、出願経過から用語の意義を解釈して、技術的範囲に属しないと判断しました。知財高裁も同様に、技術的範囲に属しないと判断されました。

(1) 控訴人は、前記第２の５(1)アのとおり、本件発明の「係止片」は、1)所定 位置において、それ自体として針先の再露出を直接防止し、2)片状の部材で あり、3)針ハブに向かって傾斜した内側面を有し、4)大径部に円筒状部と一 体形成され、5)小径部側には設けられていないものをいうから、上記構成要＼n素から特定される形状を有しない係止片が小径部側に設けられていても構成＼n要件１Ｅ4)の充足を左右しない旨主張しており、同イ及びウの主張もこのよ うな理解を前提とするものである。
しかしながら、引用に係る原判決第３の２(1)（補正後のもの）のとおり、 本件発明の技術的意義及び出願経過からみて、針先の再露出を防止する機能＼nを有する係止片は小径部側には設けられてはならず（係止片が小径部側に設 けられていないことに特有の技術的意義がある。）、したがって、小径部に設 けられることで構成要件１Ｅ4)の充足が妨げられる係止片は、その形状を問 われないものであるから、針先の再露出を防止する機能を有する係止片が小＼n径部側に存することは、対象製品が構成要件１Ｅ4)を充足することを妨げる ものである。
また、控訴人は、係止片は針先の再露出を「それ自体」として、かつ、「直 接」に防止しなければならない旨主張するところであるが、特許請求の範囲 及び本件明細書の記載上、根拠を見いだし難い（いずれにせよ、大径部係止 手段と小径部側壁部から構成される「係止片」は、それ自体により直接に針＼n先の再露出を防止していると認められる。）。 さらに、控訴人は、「係止片」という用語を使用している以上、「片」とは その名が示すとおり「片」（へん）状の部材であるから、「係止片」とは「片 状（へんじょう）の部材」を指すものである旨主張するところ、確かに、控 訴人は、本件補正により「係止部」を「係止片」と改めたものではあるが、 上記のような本件発明の技術的意義及び出願経過からすれば、充足性の判断 に当たり、針先の再露出を防止するために小径部に設けられる係止部材を片 状のものに限定する意義は見いだせない。また、いずれにしても、被告製品 は、小径部側壁部の突端面により縦リブの側面を挟持するものであるところ （引用に係る原判決第２の１(3)イｄ（補正後のもの））、小径部側壁部の突端 面を「片」と理解することに支障があるとは思えない。

◆判決本文
1審はこちらです。

◆令和1(ワ)27053

　電子たばこの特許について102条3項により、約2200万円の損害賠償が認められました。102条2項の推定覆滅として、別件特許権があることで5割が認定され、3項との重畳適用は否定され、3項により利率１０％を認めました。2項侵害よりも3項侵害の方が80万円ほど高額となりました。

同一製品の製造等による別件特許権の侵害について
証拠（乙Ａ８０）及び弁論の全趣旨によれば、被告製品は、本件各発明の実施品であるとともに、別件発明の実施品であること、別件発明は、エアロゾル発生のための加熱アセンブリに関するものであり、エアロゾル形成基材を加熱するための熱源を局所化し、エアロゾル発生装置のための頑丈でコストの低い加熱アセンブリを提供するためのものであること、以上の事実が認められる。
上記認定事実によれば、別件発明は、安価で耐久性のある製品を提供するものとして、本件各発明と相等しく、被告製品の付加価値を高め、 顧客吸引力を有するものとして、被告製品の売上げに貢献しているものと認めるのが相当である。そうすると、別件発明による上記貢献の事情は、特許法１０２条２項の推定を覆滅する事情であるといえる。
これに対し、被告らは、別件訴訟において別件発明に係る侵害を理由として認容された損害額につき、本件訴訟で推定された損害額から覆滅されるべき旨主張するが、別件発明が被告製品の売上げに貢献した部分は、上記のとおり本件訴訟における推定覆滅の事情として考慮されているのであるから、被告らの主張は、上記判断を左右するに至らない。したがって、被告らの主張は、採用することができない。
推定覆滅の割合
以上によれば、本件においては、上記 に掲げる事情の限度で推定を覆滅させるのが相当であり、上記 において認定した事情を踏まえると、推定覆滅の割合は、５割と認めるのが相当である。
ウ まとめ
本件特許権の侵害について、特許法１０２条２項により算定される損害額は、１８５３万０４６７円（３７０６万０９３５円×０．５（１円未満切り捨てとする。以下同じ。））となる。
エ 覆滅部分についての特許法１０２条３項の損害金について
原告は、本件特許権の侵害における特許法１０２条２項の推定の覆滅部分について同条３項が適用されると主張して、覆滅部分について同項にいう実施料相当損害金を請求する。 しかしながら、本件特許権の侵害における推定の覆滅は、上記において説示したとおり、本件各発明以外にも別件特許権が被告製品の売上げに貢献していた事情を考慮したものである。そのため、本件各発明のみによっては売上げを伸ばせないといえる原告製品の数量について、原告が、被告ジョウズに対し本件各発明の実施の許諾をし得たとは認められないというべきである。そうすると、当該数量について同条３項を適用して、実施料相当損害金を請求する理由を認めることはできない。したがって、原告の主張は、採用することがで
・・・
イ 前提事実及び前記認定事実のほか、後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。 本件報告書の表II)−３には、アンケートの調査結果として、技術分類を「食料品、たばこ」とする特許権のロイヤリティ率の平均値は３．８％（最大値５．５％、最小値１．５％）（４件）、「健康；人命救助；娯楽」とする特許権のロイヤリティ率の平均値は５．３％（最大値１４．５％、最小値０．５％）（５４件）と記載されている（乙Ａ７３）。原告は、被告ジョウズが被告製品の販売等により別件特許権を侵害したと主張して、別件訴訟を東京地方裁判所に提起したところ、同裁判所は、令和４年１月２７日、別件発明の実施に対し受けるべき料率を被告製品の売上高の１０％と判断した（乙Ａ８０）。そして、前記 イ のとおり、別件発明は、エアロゾル発生のための加熱アセンブリに関するものであり、エアロゾル形成基材を加熱するための熱源を局所化し、エアロゾル発生装置のための頑丈でコストの低い加熱アセンブリを提供するためのものである。
前記 イ のとおり、本件各発明は、エアロゾル形成基材の加熱中にエアロゾルを均等に送達することを可能にする発明であり、加熱式タバコの香りや味等に直結するものであるから、加熱式タバコにおいて相応の重要性を有し、被告製品の売上げ及び利益にも一定の貢献をしたものである。また、エアロゾルを均等に送達することを可能＼にする代替技術　が存在することは、本件全証拠によっても認めるに足りない。 原告と被告らは、いずれも原告製品専用のタバコスティックを使用することができる加熱式タバコ用デバイスを販売していたことからすると、その市場において競業関係にあったといえる。
ウ 前記イ ないし の各事情その他の本件訴訟に現れた諸事情を総合すると、特許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき、本件での実施に対し受けるべき料率は、１０％を下らないものと認めるのが相当である。したがって、被告らによる本件特許権の侵害について、特許法１０２条３項により算定される損害額は、１９７５万２７０７円（１億９７５２万７０７８円×１０％）となる。

◆判決本文

関連事件(1)です。
特許権、当事者同じ
特許権者勝訴
差止のみ請求

◆令和2(ワ)4332

関連事件(2)です。
当事者同じ、対象特許違い
特許権者勝訴
損害額約5200万円

◆令和1(ワ)20074

関連事件(2)の控訴審です
控訴棄却

◆令和3(ネ)10072

　圧力風以外も用いて移送をするイ号が、「圧力風の作用のみによって、・・茶枝葉(A)を・・所定の位置まで移送する」の構成を有するかが争われました。東京地裁29部は、「のみ」ではないとして、技術的範囲に属しないと判断しました。

これらの記載から、送風機によって生起された圧力風が刈刃後方の吹出 口から背面風として移送ダクト内に送り込まれること、この背面風は、刈 刃の後方から、ほぼ真上に向かう上昇流であり、少なくとも茶葉を移送ダ クトの吐出口まで搬送する移送作用を有すること、刈刃の後方から背面風 を吹き出すことにより、吹出口近傍に負圧が形成されて、茶葉が、負圧吸 引作用により、刈刃部分から吹出口側に引き寄せられ、その後、上昇流を 形成する背面風に乗って、移送ダクト内を上昇し、吐出口から収容部に設 けられた茶袋内に収容されること、刈刃から背面風の吹出口までの距離が 比較的長いものに本発明を適用する場合、背面風による負圧吸引作用は幾 らか低下することが考えられるため、圧力風を振り分けて生じさせた正面 風により、刈刃前方からの送風を補助的に行うことが好ましいことを理解 できる。
ウ 以上の各記載によれば、本件発明１の「圧力風」とは、移送ダクトの内 部に流される空気流であって、背面風及び刈刃前方からの補助的な送風で ある正面風を含むものであり、「圧力風の作用のみによって」とは、刈り 取られた「茶枝葉」の「刈刃」から「所定の位置」までの移送が上記のよ うな「圧力風」の「作用」だけで実現されることと解するのが相当であり、 「圧力風」の「作用」以外の作用が加わって上記移送が実現される場合に は、「圧力風の作用のみによって」を備えるとは認められないというべき である。
(2) 被告各製品が「圧力風の作用のみによって」（構成要件Ａ）を備えるか＼n
ア 証拠（甲４ないし６、乙６、８）及び弁論の全趣旨によれば、被告各製 品の回転ブラシはブラシシャフト及びこれに取り付けられたブラシから成 り、ブラシシャフトが回転することに伴ってブラシが回転する構造をして＼nいること、被告各製品の回転ブラシＲ、刈刃(22')、移送ダクト(6')、吹出 口(38')及び収容部(4')の構造の概要は、別紙概要断面図記載のとおりであ＼nり、被告各製品による摘採作業中、回転ブラシＲは、１６０ないし３００ ｒｐｍの回転数（１秒当たり２．６ないし５回転）で、茶枝葉を移送ダク ト(6')にかき込む向き（別紙概要断面図でいえば、時計回り）に回転し、 刈刃(22')後方の吹出口(38')から上方(W')に向かって吹き出した圧力風は、 移送ダクト(6')内を収容部(4')に向かって流れること、回転ブラシの高さ は、被告各製品のうち３段階調整方式のものは上下に約５０ｍｍずつ３段 階で、５段階調整方式のものは上下に約４０ないし６０ｍｍずつ５段階で、 それぞれ調整することができることが認められる。これによれば、被告各 製品は、その摘採作業中、摘採する長さに合わせて高さを設定した回転ブ ラシが高速で回転して刈刃により刈り取られた茶枝葉を移送ダクト内にか き込み、移送ダクト内を流れる圧力風が茶枝葉を収容部まで移送する構造＼nを有するということができる。
そして、証拠（乙９、１０）によれば、被告各製品の取扱説明書には、 茶枝葉を長く刈り取る場合は回転ブラシを高く調整し、短く刈り取る場合 はこれを低く調整し、ブラシシャフトと芽の高さが同じくらいになるよう に設定する必要があり、回転ブラシの高さが適切に設定されなければ、茶 枝葉をスムーズに刈り取ることができない旨が記載されていたことが認め られ、これによれば、被告各製品は、刈り取る茶枝葉の長さに合わせて回 転ブラシを設定することが予定されていたということができる。さらに、被告各製品による摘採作業中、操縦者が回転ブラシを任意に回転させたり、回転させなかったりすることができることを認めるに足りる証拠はない。＼n
以上によれば、被告各製品においては、回転ブラシを摘採する茶枝葉の 長さに応じて適切な高さに設定することを前提とし、刈刃により刈り取ら れた茶枝葉は、摘採作業中、常時回転するブラシに当たって移送ダクト内 に送り込まれ、その後、上向きに吹き出し、移送ダクト内を流れる圧力風 により、移送ダクト内を通り、収容部に到達すると認めるのが相当である。 したがって、被告各製品においては、「茶枝葉」の「刈刃」から「所定の 位置」までの移送が「圧力風」以外の作用である回転ブラシの回転作用が 加わることによって実現されているといえるから、被告各製品は「圧力風 の作用のみによって」を備えるものとは認められないというべきである。
イ これに対して、原告は、原告各実験結果によれば、回転ブラシを備える 被告各製品と回転ブラシを取り外した被告各製品とで摘採量に有意な差は なく、むしろ回転ブラシを取り外した被告各製品の方が摘採量が多いこと もあり、被告各製品は回転ブラシがなくても背面風（圧力風）の作用のみ によって茶枝葉を移送することができるので、「圧力風の作用のみによっ て」を備えると主張する。
しかし、前記(1)のとおり、「圧力風」以外の作用が加わって上記移送が 実現されている場合は、「圧力風の作用のみによって」を備えないという べきであるところ、被告各製品については、前記アのとおり、回転ブラシ を摘採する茶枝葉の長さに応じて適切な高さに設定した上で摘採すること が予定されており、刈刃により刈り取られた茶枝葉は、常時回転する回転＼nブラシに当たって移送ダクトに送り込まれた上で、上向きに吹き出し、移 送ダクト内を流れる圧力風により、移送ダクト内を通り、収容部に到達す ることからすると、「圧力風」以外の作用である回転ブラシの回転作用が 加わることなく、刈り取られた「茶枝葉」の「刈刃」から「所定の位置」 までの移送が実現されているということはできない。
また、前記(1)の「圧力風の作用のみによって」（構成要件Ａ）の解釈に＼nよれば、被告各製品が「圧力風の作用のみによって」を備えるというため には、「圧力風」の「作用」以外の作用が加わっていない必要があるから、 回転ブラシを備える被告各製品における茶枝葉の移送態様自体が検討され るべきであり、回転ブラシを備える被告各製品による摘採量とこれを取り 外した被告各製品による摘採量とを比較することによっては、「圧力風の 作用のみによって」を備えるか否かを明らかにすることはできないという べきである。
以上によれば、被告各製品においては、刈り取られた茶枝葉、回転ブラ シ、移送ダクト等の位置関係等からして、回転ブラシの回転作用が加わっ て茶枝葉の移送が実現されているといえ、原告各実験結果については、直 ちにこれらを採用することは困難であるといわざるを得ない。したがって、 原告の上記主張は採用することができない。

◆判決本文

令和4(ネ)10021 　医薬品の特許権侵害について、原審は、請求項１，２についてはサポート要件違反の無効理由あり、また請求項３，４については技術的範囲に属しないと判断していました。 原告(特許権者）が控訴し、知財高裁は原審の判断を維持しました。

　本件発明２の特許請求の範囲の請求項２（「化合物が、式ＩにおいてＲ３およびＲ２はいずれも水素であり、Ｒ１は−（ＣＨ２）０−２−ｉＣ４Ｈ９である化合物の（Ｒ），（Ｓ），または（Ｒ，Ｓ）異性体である請求項１記載の鎮痛剤」）の記載に照らすと、本件発明２の化合物は、本件発明１の化合物の範囲に含まれるものである。
本件明細書の発明の詳細な説明には、本件発明２の化合物を線維筋痛症や神経障害等の痛みの処置における鎮痛剤として使用することについての一般的な記載があるが（前記１(2)及び(4)）、一方で、本件発明２の化合物を神経障害又は線維筋痛症による痛覚過敏又は接触異痛の痛みの処置における鎮痛剤として使用することについて明示の記載はない。
また、本件明細書の発明の詳細な説明には、本件発明２の化合物に該当するＣＩ−１００８及び３−アミノメチル−５−メチル−ヘキサン酸を用いたラットホルマリン足蹠試験結果、ＣＩ−１００８を用いたラットカラゲニン誘発機械的痛覚過敏及び熱痛覚過敏に対する試験結果、本件発明２の化合物に該当するＳ−（＋）−３−イソブチルギャバを用いたラット術後疼痛モデルにおける熱痛覚過敏及び接触異痛に対する試験結果の記載がある（前記１(3)、(6)、(7)及び(9)）。
しかし、前記(1)オ(ア)ｄの認定事実に照らすと、上記試験結果は、いずれも神経障害又は線維筋痛症による痛みの処置に本件発明２の化合物を使用した試験に関するものといえないから、上記試験結果から、本件発明２の化合物が、「神経障害又は線維筋痛症による、痛覚過敏又は接触異痛の痛み」に対して鎮痛効果を有することを認識することはできない。 そうすると、当業者は、本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件出願当時の技術常識から、本件発明１の化合物の範囲に含まれる本件発明２の化合物が、本件発明１及び２の「痛み」の範囲に含まれるすべての「痛み」に対して鎮痛効果を有する鎮痛剤を提供するという本件発明１及び２の課題を解決できるものと認識することはできないから、本件発明１及び２は、いずれも本件明細書の発明の詳細な説明に記載したものと認めることはできない。 ・・・・ 控訴人は、本件発明３は、慢性疼痛に対する画期的処方薬として、抗てんかん作用を有するＧＡＢＡ類縁体を痛みの処置に用いることを見いだしたものであり、その本質的部分は本件化合物を慢性疼痛の処置に用いる点にあるから、対象となる痛みが侵害受容性疼痛か、神経障害性疼痛や線維筋痛症かは本質的部分ではなく、効能・効果を神経障害性疼痛や線維筋痛症に伴う疼痛とし、慢性疼痛の処置に用いる鎮痛剤である被告ら医薬品は、均等論の第１要件を満たすと主張する。しかし、本件明細書の記載（前記１(4)）によれば、本件発明３は、本件発明３の「炎症を原因とする痛み、又は手術を原因とする痛み」の範囲に含まれるすべての「痛み」に対して鎮痛効果を有する鎮痛剤を提供することを課題とするものと認められること、痛みは、その基礎となる病態生理に著しい差異があり、「侵害受容性疼痛」、「神経障害性疼痛」、「心因性疼痛」の３つに大別されることは、本件出願当時の技術常識であったこと（前記２(1)オ(ア)ａ）に照らすと、いかなる痛みに対して鎮痛効果を有するかは、本件発明３において本質的部分であるというべきであり、その鎮痛効果の対象を異にする被告ら医薬品は、本件発明３の本質的部分を備えているものと認めることはできない。したがって、本件発明３に係る特許請求の範囲（本件訂正後の請求項３）に記載された構成中の被告ら医薬品と異なる部分が本件発明３の本質的部分でないということはできないから、被告ら医薬品は均等論の第１要件を満たさない。＼n

◆判決本文
原審

◆令和2(ワ)19925等

特許権は同じで、被告（被控訴人）が異なる事件（１）です。 令和4(ネ)10009

◆判決本文
原審

◆令和2(ワ)19927


被告（被控訴人）が異なる事件（２）です。 令和4(ネ)10002

◆判決本文
原審

◆令和2(ワ)22283

被告（被控訴人）が異なる事件（３）です。 令和4(ネ)10012

◆判決本文
原審

◆令和2(ワ)19924

被告（被控訴人）が異なる事件（４）です。 令和4(ネ)10020

◆判決本文
原審

◆令和2(ワ)19929

被告（被控訴人）が異なる事件（５）です。 令和4(ネ)10013

◆判決本文
原審。

◆令和2(ワ)19917

被告（被控訴人）が異なる事件（６）です。 令和4(ネ)10016

◆判決本文
原審。

◆令和2(ワ)19918等

被告（被控訴人）が異なる事件（７）です。 令和4(ネ)10039

◆判決本文
原審

◆令和2(ワ)19919

被告（被控訴人）が異なる事件（８）です。 令和4(ネ)10028

◆判決本文
原審

◆令和2(ワ)19920等

被告（被控訴人）が異なる事件（９）です。 令和4(ネ)10015

◆判決本文
原審。

◆令和2(ワ)19922等

被告（被控訴人）が異なる事件（１０）です。 令和4(ネ)10036

◆判決本文
原審

◆令和2(ワ)19923等

被告（被控訴人）が異なる事件（１１）です。 令和4(ネ)10017

◆判決本文
原審。

◆令和2(ワ)19926

被告（被控訴人）が異なる事件（１２）です。 令和4(ネ)10003

◆判決本文
原審

◆令和2(ワ)19928

被告（被控訴人）が異なる事件（１３）です。 令和4(ネ)10037

◆判決本文
原審

◆令和2(ワ)19931等

被告（被控訴人）が異なる事件（１４）です。 令和4(ネ)10025

◆判決本文
原審

◆令和2(ワ)19932


被告（被控訴人）が異なる事件（１５）です。 令和4(ネ)10026

◆判決本文
原審

◆令和2(ワ)22290等

本件特許の無効審判事件の審取です。 令和2(行ケ)10135 審決は、「訂正後の請求項１ないし２に係る発明についての特許を無効、請求項３，４に係る発明についての本件審判の請求は，成り立たない。」と判断していました。 知財高裁は、審決維持です。

◆判決本文

　携帯電話機の画像表示技術について、102条3項の実施料率として０．０１％が認められました。

ア 特許発明の実施に対し受けるべき料率を認定するに当たっては、1)当該 特許発明の実際の実施許諾契約における実施料率や、それが明らかでない 場合には業界における実施料の相場等も考慮に入れつつ、2)当該特許発明 自体の価値すなわち特許発明の技術内容や重要性、他のものによる代替可 能性、3)当該特許発明を当該製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献 や侵害の態様、4)特許権者と侵害者との競業関係や特許権者の営業方針等 訴訟に現れた諸事情を総合考慮するのが相当である。 イ そこで検討するに、本件発明に関しては、前記1)ないし4)に係る事情と して、次のとおりのものが認められる。 「知的財産の価値評価を踏まえた特許等の活用の在り方に関する調査 研究報告書」には、以下のような実施料率を報告するが、同時に、関係 特許が多数に上り、クロスライセンスが主流であるデバイスの特許の分 野では、その相場は１％以下であるとも記載されている。（甲２６）
ソース 技術分野 平均値 最大値 最小値
国内アンケート調査 器械 ３．５％ ９．５％ ０．５％
コンピュータテクノロジー３．１％ ７．５％ ０．５％
電気 ２．９％ ９．５％ ０．５％
司法決定 電気 ３．０％ ７．０％ １．０％
実際、被告補助参加人は、被告製品の製造販売のため、１１社とライ センス契約を締結したが、破産直前という特殊事情のある１社を除くと、 アプリ特許等に係るパテントファミリー１件当たりのライセンス料率は、 平均●（省略）●％であると計算された。（乙１４） また、前記 の１０社とのライセンス契約のうち、ライセンス料率が 初年度の●（省略）●％から逓減する特殊な規定となっていた１社を除 き、画像処理に関連する発明に限定したとすると、１件当たりのライセ ンス料率は、平均●（省略）●％と計算された。（乙１６） 平成２０年５月発行の雑誌「日経エレクトロニクス」には、「携帯電 話の画面サイズには限界がある。」、「ＨＤＴＶ対応によって、大画面 テレビなど周囲のＡＶ機器を接続し、コンテンツをやりとりする機能が＼n携帯電話機に必須となる。」との記載がある。（甲２９・４３頁） 他方、前記雑誌には、「スマートフォンのような両手の操作を前提と する端末であれば、比較的大きな４〜５型程度のディスプレイを搭載す る可能性はある。このような端末ならば、「液晶パネルの画素数を高精＼n細化してＨＤＴＶ対応にできる」」との記載もある。（甲２９・５９頁） 原告は、情報処理・通信システムの考案及び開発を目的とする会社で あり、自ら実施品の製造販売をすることはせず、その発明を他社に許諾 し、これに対する実施料収入を得るという営業方針をとっているが、本 件発明については、実施許諾をした例はない。（弁論の全趣旨）
ウ これらの事情によれば、1)本件発明の技術分野においては、ライセンス 料率を０．５％ないし９．５％程度とする例はあるが、スマートフォンの ように多数の特許が関連する分野では、クロスライセンスによる場合に限 らず、特許１件当たりで計算した実施料率が、０．０１％を下回ることも 通常であること、2)本件発明で実現される高解像度画像を外部出力する機 能は、携帯電話において早くから望まれていたものではあるが、被告製品＼nのようなスマートフォンにおいては、当然に必須の機能であるとはいえず、＼nその顧客に対する顧客吸引力は明らかとはいえないこと、3)原告は、その 保有する発明を他社に許諾し、その実施料収入を得るという営業方針をと っているものの、本件発明を実施するため、原告とライセンス契約を締結 した者はいないこと、以上の事情を認めることができる。 これらの事情を考慮すると、被告補助参加人の売上高に乗じる相当実施 料率は、侵害があったことを前提に通常の実施料率よりも自ずと高くなる ことをも十分考慮しても、０．０１％の限度で認めるのが相当である。＼nエ これに対し、原告は、被告補助参加人におけるライセンス例は、大部分 が一時金方式であり、ランニング方式よりも割安となっていることなど 種々の事情を指摘し、これを相当実施料率の認定の参考にすることを争う ものの、原告の指摘を踏まえても、業界における実施料の相場等として、 当該ライセンス例を上記の限度で参酌することまで妨げられるべきもので はなく、上記認定を左右するに至らない。 また、原告は、本件発明には代替技術がなかったと主張するが、これを 認めるに足りる証拠はないほか、原告は、本件発明を代替するには、２４ ００円程度の部品（甲３１）を追加する必要があったとも主張するが、当 該部品は、本件発明に係る機能のみを実現するものとは認められず、その＼n２４００円というのも「サンプル価格」にすぎず、いずれも、上記の結論 を左右するものとはいえない。

◆判決本文

　技術的範囲に属しない、さらに、乙３６発明から新規性がないと判断されました。前者については原告被告の双方から実験結果が提出されており、被告のものが採用されました。

このように、甲６食品実験等と乙１２実験等の結果は異なっているところ、 前記２(1)において認定したとおり、主たる青色光源であるＬＥＤ5)が青色 発光するのは、パーシャル室を（チルドではなく）微凍結パーシャル状態と し、かつオート急冷中のときであって、この場合、パーシャル室内は約−３度 から約−１度に保たれることになるから、乙１２ないし乙１５の各実験の結 果にみられるとおり、培地の一部や豚肉が凍結していたとする結果と整合的 に理解できるものであり、乙１２、１３実験における黄色ブドウ球菌や枯草 菌のコロニーが見られなかったという結果も、黄色ブドウ球菌の一般的な増 殖可能温度域は５〜４７．８度（至適増殖温度は３０〜３７度）であり、枯＼n草菌の一般的な増殖可能温度域は５〜５５度（最適発育温度帯は２０〜４＼n５度）であること（乙１２、１３に添付の参考資料）と矛盾なく理解するこ とができる。
これに対し、甲６実験等は、そもそも本件製品の冷蔵室やパーシャル室内 の温度設定ないし機能設定が明らかでない上、甲１５食品実験及び甲１５培＼n地実験にあっては、試料設置後、冷蔵室扉を封印したというのであるから、 青色光の照射時間は扉の開閉を所定時間行った乙１２実験等におけるもの よりも短いものと推認されるのに、青色光照射区で有意に細菌の生長が抑制 されていると評価されて結果が報告されるなどしており、本件製品の冷蔵室 内の青色光が黄色ブドウ球菌や枯草菌の生長を抑制する効果があるかを判 定するについての実験条件の統制が的確に取れていたのかについて大きな 疑義を生じさせるものというべきである。 以上によると、本件製品の冷蔵室内の青色光が黄色ブドウ球菌や枯草菌の 生長を抑制する効果があるかを判定するについては、甲６食品実験等を採用 することはできず、乙１２実験等によるべきである。 そして、乙１２、１３実験等によると、そもそも本件製品において青色Ｌ ＥＤが発光する状態となったパーシャル室内では、黄色ブドウ球菌及び枯草 菌は遮光の有無にかかわらず生長しないことが認められ、乙１５実験の結果 によると、豚肉中の細菌量が６つに分けた各試料でおおむね一定であり、ま た結果の判定につき（本件測定器具の精度については議論があるものの）精 度が十分で誤差がないと仮定すると、青色光の照射を受けた豚肉よりも青色＼n光の照射を受けなかった豚肉の方が３日後の細菌数が少ないものもあると いう結果も見て取れる。加えて、そもそも本件製品が食品等に照射する光の 強度（光量子束密度）は、白色光等他の波長域の光も含めて最大７μE/m2/s 程度であって（乙８）、この光は冷蔵庫の扉が開いたときに照射されるが、通 常の用法において冷蔵庫の扉を開けるのは短時間にとどまることからする と、本件明細書の実施例等で示される光の強度や照射時間と対比するとごく わずかにすぎないと見込まれること、そもそも冷蔵庫は、一般常識に照らし、 庫内の食品を微生物の活動が抑制される程度の低温に保つことで食品を保 存する機器であることを併せ考えると、本件製品において、ＬＥＤ4)や同5) の青色光の照射が、黄色ブドウ球菌や枯草菌の生長が抑制されることに影響 を与えているとは認められないというべきである。
(4) まとめ
以上によると、本件製品が、青色光の照射により枯草菌、黄色ブドウ球菌等 の微生物の生長を抑制しているとは認められず、他に、前記(2)の本件製品の 使用方法による青色光の照射の影響によって微生物の生長が抑制されている こと（光の照射と微生物の生長抑制させることとの間に直接的な関連性がある こと）を認めるに足りる証拠はない。したがって、本件製品の使用方法は、「光 の照射下で」（構成要件Ｂ）を充足せず、本件発明の技術的範囲に属しない。＼n争点１についての原告の主張（請求原因）は、理由がない。
・・・
(1) 当裁判所は、前記２のとおり、本件製品の使用方法は、本件発明の技術的範 囲に属しないと判断するが、さらに、本件特許は、少なくとも新規性が欠如し ているから特許無効審判により無効にされるべきものと判断する。以下、事案 に鑑み、争点３−７（乙３６公報記載の乙３６発明に基づく新規性欠如の有無） を検討する。
・・・・
これに対し、原告は、乙３６公報に記載された「FL-40SB（東芝電気（株））」 は、混在する光を発することを指摘して、乙３６公報には青色光に着目した 記載はないから、「およそ４００nm から４９０nm までの光波長領域にある光 の照射下で培養して、この微生物の生長を抑制させる」こと（構成要件Ｂ）＼nは開示されていない旨や、近紫外線が必須の構成となっていることを主張す＼nる。 しかし、前記(2)によれば、乙３６公報の特許請求の範囲第２項は「５００ nm から近紫外線の波長域に含まれる光線を実質的に含有する光線」を微生物 に照射することを明示しており、また乙３６公報に記載の発明は、「従来の 殺菌及び滅菌方法では、対象菌体のみならず、人体、家畜類及び各種製品を 損傷させるという弊害があり、これらの弊害なく簡便な菌体の繁殖抑制方法」 を課題とし、この課題の解決手段として、「微生物に少くとも５００nm から 近紫外線の波長域に含まれる光線を照射することにより、微生物の繁殖を抑 制する」方法を開示したものである。また、「近紫外線」の意義については 「本発明における「近紫外線」とは、（中略）更に好ましくは、３６０nm か ら４００nm の波長域に含まれる光線を意味する。」とされ、４００nm にごく 近い波長の光線が好ましい近紫外線に含まれていることが前提となってい るし、光源−２についてはおよそ４００nm〜５００nm で発光する蛍光灯であ ることがその定義及び分光エネルギー分布図によって明らかである。そして、 実施例−１１にあっては、枯草菌に前記光源−２を照射した結果、他の波長 の光源とは有意に異なる微生物の生長抑制効果があったことが記載されて いる。このような開示がされている乙３６公報に接した当業者は、波長が４００ nm〜５００nm の範囲の青色光が微生物のうち枯草菌の繁殖を抑制するとす る乙３６発明が開示されていると容易に理解し得るものである。

◆判決本文

　1審は、発明の技術的意義から、用語を解釈し、技術的範囲に属しないと判断しました。知財高裁も同様です。特許訴訟事件にしては、1審の判決から約半年で判決がなされています。新たな争点がなかったのかもしれません。

　当裁判所も、被告各製品は本件各発明の構成要件１Ｅ4)等をいずれも充足し ないものであるから、本件各発明の技術的範囲に属せず、したがって、その余 の点について判断するまでもなく、控訴人の請求はいずれも理由がないものと 判断する。
その理由は、後記１のとおり原判決を補正し、後記２に当審における当事者 の補充主張に対する判断を付加するほかは、原判決の「事実及び理由」第４の １及び２に記載されたとおりであるから、これを引用する。
・・・
２ 当審における控訴人の補充主張に対する判断
(1) 控訴人は、前記第２の５(1)アのとおり、本件各発明の「係止片」は、1)片 状の部材であり、2)針ハブに向かって傾斜した内側面を有し、3)大径部に円 筒状部と一体形成され、4)小径部側には設けられていないものをいうから、 上記構成要素から特定される形状を有しない係止片が小径部側に設けられて＼nいても構成要件１Ｅ4)等の充足を左右しない旨主張しており、同イ及びウの 主張もこのような理解を前提とするものである。
しかしながら、引用に係る原判決第４の１(1)エ（補正後のもの）のとおり、 本件各発明の技術的意義及び出願経過からみて、針先の再露出を防止する機 能を有する係止片は小径部側には設けられていないこととされている（係止＼n片が小径部側に設けられていないことに特有の技術的意義がある。）と理解 するのが相当であり、したがって、小径部に設けられることで構成要件１Ｅ＼n4)等の充足が妨げられる係止片は、その形状を問われないものというべきで あるから、針先の再露出を防止する機能を有する係止片が小径部側に存する＼nことは、対象製品が構成要件１Ｅ4)等を充足することを妨げるものである。 さらに、控訴人は、「係止片」という用語を使用している以上、「片」とは その名が示すとおり「片」（へん）状の部材であるから、「係止片」とは「片 状（へんじょう）の部材」を指すものである旨主張するところ、確かに、控 訴人は、本件補正により「係止部」を「係止片」と改めたものではあるが、 上記のような本件各発明の技術的意義及び出願経過からすれば、充足性の判 断に当たり、針先の再露出を防止するために小径部に設けられる係止部材を 片状のものに限定する意義は見いだせない。以上によれば、控訴人の上記主張は、いずれも採用することができない。

◆判決本文

1審はこちら。

◆令和1(ワ)8905

　漏れていたのでアップします。1審では侵害として約10億円の損害賠償が認められましたが、知財高裁(3部)は非侵害と認定しました。ちみなに原告は1審2審とも、均等主張はしていません。

　一審原告は，本件各発明は「ユーザの発信地域ごとに異なるＷｅｂデー タの送信が可能なＷｅｂページ閲覧システムを提供することを目的とす＼nる」（本件明細書等の段落【００１３】）ことから，この目的を達成する ための地域判別の原理は，回線網の敷設地域とＩＳＰのサーバが保有する 一群のＩＰアドレスとの一定の対応関係の存在を利用したものであるとし て（原判決「事実及び理由」第３の１（原告の主張）(2)〔原判決１２ 頁〕），「アクセスポイントに対応する地域」等の解釈として，第一義的 には，「ユーザ端末に割り当てたＩＰアドレスを所持しているアクセスポ イントに通常アクセスするユーザの地域」と解釈すべきであり，「ＩＰア ドレスを割り当てるアクセスポイントが利用している物理的回線網等の敷 設範囲に相当する地域」も同義であると主張し，また，本件各発明は，設 置場所に対応する地域がユーザ端末の存在する地域と対応することに基づ いて，その地域に関連する情報を提供するというエリアターゲティングを 目的とする発明であるから，そもそも，アクセスポイントの「設置場所」 といった地点を判別する意味はなく，「アクセスポイントの設置場所」 （アクセスポイントが属する地域）を判別するステップを介するかどうか を問題とすること自体が誤りであると主張する（原判決「事実及び理由」 第３の１（原告の主張）(5)ア(ア)〔原判決１６頁〕）。
しかしながら，特許発明の技術的範囲は特許請求の範囲の記載に基づい て定めなければならず，特許請求の範囲に記載された用語の意義は，明細 書及び図面を考慮して解釈すべきであるところ（特許法７０条１項・２ 項），構成要件１Ｂ２等において「判別」の対象となっているのは文言上＼nあくまで「アクセスポイントが属する地域」であるから，本件特許請求の 範囲の用語の意義としてアクセスポイントの設置場所を無視することはで きない。また，本件明細書等の記載を考慮すると，本件各発明は，ダイヤ ルアップ接続を前提として，ユーザ端末がアクセスポイントの設置された 地点の近傍に所在する蓋然性が高いという経験則を利用して，そのアクセ スポイントの設置場所の近傍をユーザが所在する地域と想定することによ って，ユーザの所在する地域に対応した地域情報をある程度の確率で提供 することができるという技術的思想に基づくものであること，したがって， 「アクセスポイントに対応する地域」等は「アクセスポイントの設置され ている地点とその近傍の一定の地域」と解釈されるべきことは前記⑴のと おりであるから，まさにアクセスポイントの設置場所を判別することに意 味があるのであって，一審原告の上記主張は採用することができない。 そして，このことは，本件特許の出願経過からも明らかである。すなわ ち，本件特許の出願経過は原判決「事実及び理由」第２の２(2)イ記載のと おりであるが，一審原告は，出願経過中の本件補正により，「ＩＰアドレ スと地域とが対応したＩＰアドレス対地域データベース」を「ＩＰアドレ スとアクセスポイントに対応する地域とが対応したＩＰアドレス対地域デ ータベース」とし，さらに「ＩＰアドレスが属する地域」を「ＩＰアドレ スを所有するアクセスポイントが属する地域」（甲１２の１３）として， 自ら「アクセスポイントが対応する」及び「アクセスポイントが属する」 をあえて付加している。そして，一審原告は，意見書（甲１２の１４）に おいて，「アクセスポイントが属する地域を判別することについて は，・・・ユーザの発信地域は，ユーザ端末１０１ａがアクセスポイント １０９ａに接続しているため，正確にはアクセスポイント１０９ａに対応 する地域である」と説明し，さらに，本件拒絶査定不服審判における審判 請求書（甲１２の１６）において，「・・・，ＩＰアドレス対地域データ ベースにおいてはＩＰアドレス毎にアクセスポイントが設置された地域， 例えば県や市，さらには市よりも狭い地域を対応付けておくことによって， ユーザ端末が接続しているアクセスポイントの属する地域から，ユーザ端 末の地域を県単位，市単位または市よりも狭い地域単位で判別することが できるという顕著な効果を奏します」と述べている。このように，一審原 告自らが「アクセスポイントに対応する地域」等の解釈につき，ＩＰアド レス毎にアクセスポイントが設置された地域を対応付けることを意味する ものと主張していたものである。
さらに，一審原告が主張するところの「アクセスポイントに通常アクセ スするユーザの地域」とか「アクセスポイントが利用している物理的回線 網等の敷設範囲に相当する地域」は，そもそもどのような範囲を意味する のか必ずしも明らかではないが（特に「物理的回線網の敷設範囲」という 用語は本件明細書等にはない用語であり，ダイヤルアップ接続を前提とす ると，ダイヤルアップ接続においてユーザは世界中のどのアクセスポイン トへも接続が可能であるから，「物理的回線網の敷設範囲」という限定の＼n仕方はアクセスポイントの地域を限定する意味を持たないと解される。）， 一審原告の主張から推測するに，ＮＴＴ東西が構築した地域ＩＰ網を念頭＼nに置いて，地域ＩＰ網を経由する接続においては，ダイヤルアップ接続と は異なり，アクセスポイントは各地域ＩＰ網エリア単位で固定されていて， ユーザがアクセスポイントを選択することができないことから，アクセス ポイントが設置されている場所がどこであるかにかかわらず，「アクセス ポイントの属する地域」を「アクセスポイントに通常アクセスするユーザ の地域」又は「アクセスポイントが利用している物理的回線網等の敷設範 囲に相当する地域」と解釈しているものと推認される。しかしながら，前 記１(2)イのとおり，そもそも「地域ＩＰ網」が現れたのは，平成１１年以 降のことであり，本件特許出願時（平成１０年６月２６日）には存在しな い仕組みであって，出願当時に存在した技術常識ともいえず，当然，本件 明細書等には記載も示唆もされていない。したがって，特許請求の範囲に 記載された用語の意義を解釈するに当たり，上記事実を参酌することはで きないというべきである。 この点に関して一審原告は，本件各発明は，実施例にあるダイヤルアッ プ接続に限定されるものではなく，地域ＩＰ網経由の接続も含むものであ る旨主張する。
しかしながら，本件明細書等には，「・・・もちろん，ユーザの発信地 域以外の地域の情報を閲覧したい場合には，ユーザが発信地域以外の地域 のアクセスポイントに接続するか，従来と同じ方法を用いて従来と同じ方 法を用いて選択すればよいことはいうまでもない。」（段落【００３ ８】）と記載されているところ，この記載は，ユーザが任意の地域のアク セスポイントを選択して接続することを意味するものであって，このよう なアクセスポイントのユーザによる選択はダイヤルアップ接続では可能で＼nあるもの，地域ＩＰ網経由の接続では通常は想定されていないものである。 そうすると，本件特許の技術的範囲を，地域ＩＰ網経由の接続を前提とす る事項まで拡大することは，本件明細書等に開示された技術的範囲を逸脱 することになるというべきである。本件各発明がダイヤルアップ接続を前 提としているという解釈は実施例に限定した解釈ではない。 いずれにしても，上記「アクセスポイントに通常アクセスするユーザの 地域」とか「アクセスポイントが利用している物理的回線網等の敷設範囲 に相当する地域」との解釈は，本件特許請求の範囲の記載からかけ離れた 解釈であり，採用することはできない。

◆判決本文

　訂正後の特許発明について、技術的範囲に属すると判断されましたが、拡大先願違反（特29-2)の無効理由があるとして、権利行使不能（特104-3)と判断されました。

　前記(ｱ)及び(ｲ)の「収納」の字義、本件訂正後発明１に係る請求項の記載 内容に照らすと、ケーシングに「収納」するとは、長尺部材の全部がケーシング 内に完全に収まることを要するものではなく、ケーシングと長尺部材の位置関係 として、ケーシングにしまわれている状態（整然と入れられた状態）を意味し、 少なくとも、ケーシングの開口部を含めたケーシングの内部に長尺部材の大部分 が入れられている状態はこれに当たると解するのが相当である。
(ｴ) 前記(1)のとおり、被告製品の押さえローラーは、マグネットスクリーン シートの巻き出し及び巻き取りのための開口部付近に、同シートと接するように 配置されている。また、別紙「写真目録」の写真に示されるように、被告製品の 押さえローラーは、本体ケースの内側にその全部が収まっているものではないが、 キャップ（側板）に支持されており、その大部分が本体ケースに覆われているこ とから、構成要件 1D-1 のケーシングに相当する、本体ケース及びキャップにし まわれている状態であるといえる。 したがって、被告製品の押さえローラーは、本体ケース及びキャップに収納さ れていることから、被告製品は、構成要件 1D-1 を充足する。
イ 被告の主張について
(ｱ) 被告は、本件訂正後発明１において、長尺部材がケーシングの開口部の内 側に位置付けられるのは、スクリーンシートが長尺部材によって局所的に抑え込 まれ、シート全体に張力を与えて端部（特に長手端部）までピンと張った状態で スクリーンシートを設置面に展張保持できるようにすることを実現するための ものであるところ、長尺部材がケーシングの縁どりから外側に突出していると、 その作用効果が阻害される旨を主張する。
そこで、長尺部材の技術的意義について検討する。本件訂正後発明1は、マグ ネットスクリーン装置に関する発明であるところ、従来のマグネットスクリーン 装置には、使用に際して巻き出されたスクリーンシートを設置面に展張保持した 際に“カール”と呼ばれる現象、すなわち、非使用時のスクリーンシートの巻回 形態が“くせ”として残り、巻き出し後も依然として反映される現象が生じ、か かるカールによってプロジェクターから投影される像を所望に映し出すことが できない技術的課題があった（【0005】〜【0007】）。これに対し、本件訂正後 発明１は、非使用時ではマグネット面が投影面に対して相対的に内側となるよう にスクリーンシートがロール部材に巻き取られている構成にすることによって＼n（【0009】）、スクリーンシートを巻き出した際、そのシート長手端部では局所 的に湾曲しようとする力が働くものの、その湾曲方向は設置面側となっており、 スクリーンシートが設置面にむしろ貼り付くように作用し、ロール部材に巻かれ＼nていた時の“くせ”をスクリーンシートが有する場合であったとしても、それは 設置面に貼り付くように好適に作用するので、スクリーンシートを“カール”の＼n発生なく展張保持することを可能とした（【0019】）。一方、かかる構成にする＼nことによって、スクリーンシートの巻出し又は巻取りがロール部材の“設置面遠 位側”からなされることになるから（【0036、図６】）、スクリーンシートが設 置面から浮き上がる方向に作用する。すなわち、ロール部材におけるスクリーン シート巻き出しポイント又はスクリーンシート巻き取りポイント（図７。長尺部 材を設けない場合において、スクリーンシートを巻き出し又は巻き取った際のス クリーンシートとロール部材の離別箇所又は接触箇所）がロール部材の上側半分 に位置付けられることとなる（【0037】、【0038】）。そこで、長尺部材は、使 用に際して「巻き出される又は巻き取られるスクリーンシートと接するように」、 「開口部に位置付けられ」、「設置面に対して相対的に近い側に位置付けられる ロール部材の下側ロール胴部分に隣接して設けられ」（構成要件 1D-4）ることに より、スクリーンシートを投影面側から設置面側に向かって局所的に抑え込む機 能を有するものである（【0030】、【0048】）。長尺部材が前記機能を発揮する＼nためには、長尺部材がない場合にスクリーンシートが自重や磁着力等により設置 面に自然に接する地点よりもロール部材側でスクリーンシートに接する地点に 存すれば足りるといえる。そうすると、長尺部材の技術的意義からみた場合、必 ずしも、長尺部材はケーシングの内側に完全に位置する必要まではないと解する のが相当である。加えて、本件明細書１において、「展張保持」は、スクリーン シートを広げた状態の維持という意で使用されており（【0003】、【0005】、【0019】等）、シート全体に張力を与えながらスクリーンシートを張る作業自体を指すも のではないし、同作業を経て張られた状態を指すものでもない。したがって、長 尺部材の技術的意義から、「収納」の意義について長尺部材が必然的にケーシン グの完全な内側に位置づけられることを示すものと解することはできない。 また、被告は、本件明細書１には、「本発明のマグネットスクリーン装置１０ ０では、スクリーンシート１０、ロール部材２０および長尺部材３０がケーシン グ４０内に収納されている。より具体的には、ロール部材２０に対して巻回保持 されたスクリーンシート１がケーシング４０の内部に収められており、かかる巻 回状態のスクリーンシート１０に隣接して長尺部材３０も同様にケーシング４ ０内に収められている。」（【0044】）との記載がある旨も指摘する。しかし、 これは、本件特許１に係る発明のスクリーン装置の具体化態様に関するものであ るから（【0042】）、当該記載があるからといって、「収納」の意義が「内部に 収められていること」に限定されることにはならない。
(ｲ) 被告は、被告製品において、キャップは「ケーシング」を構成しないこと、＼n仮にキャップが「ケーシング」を構成するとしても、被告製品は、キャップの縁＼nどりとケーシングの縁どりで構成されるケース全体の縁どりから押さえローラ＼nーの半分以上がはみ出した構造であるから、いずれにしても押さえローラーはこ＼nれらに「収納」されていない旨を主張する。 確かに、本件明細書１では、「ケーシング４０が「第１サブ・ケーシング４０ Ａ」と「第２サブ・ケーシング４０Ｂ」とから構成されている」（【0044】）と 記載されており、ケーシング４０の側面を覆う部材がケーシングに含まれること は明記されていない。しかし、一方で、本件明細書１において、「ロール部材２ ０は、その端部がケーシングの内壁に取り付けられており」（【0046】）、「ケ ーシングに取り付けられた突起具４８」（【0058】）などとされており、ケーシ ング４０の側面を覆う部材がケーシングを構成することを前提とした記載がな＼nされている。また、本件訂正後発明１に係る請求項１は、ケーシングに関し、「ス クリーンシート、ロール部材及び長尺部材を収納するケーシングを更に有して成 り、」、「ケーシングはスクリーンシートの巻き出しおよび巻き取りのための開 口部を有し、」と記載されているに留まり、開口部を有することを除いて、ケー シングの意義について特段の限定を加えるものではない。そうすると、本件訂正 後発明１において、ケーシングとは、スクリーンシート等の部材を外側から覆う 部材であると解するのが相当であり、このうち側面部分についてのみケーシング から除外するべき理由はない。
また、被告は、被告製品を設置面側から観察することを前提として（別紙「写 真目録」の写真４参照）、被告製品について、キャップの縁どりとケーシングの 縁どりで構成されるケース全体の縁どりから押さえローラーの半分以上がはみ＼n出した構造である旨を主張するものと解されるが、同目録の写真１ないし３から＼nすると、被告製品の押さえローラーはケーシング（本体ケース及びキャップを含 む。）の開口部を含めたケーシングの内部に大部分が入れられているものと認め られ、ケーシングにしまわれている状態にあるといえる。押さえローラーがケー シングにしまわれている状態か否かは、投影面側又は設置状態における側面側を 含む被告製品の全体を観察して判断すべきであって、使用状態において視認され ない設置面側からの観察に限定すれば押さえローラーがケーシングから多くは み出しているように見えるからといって、ケーシングにしまわれている状態にな いと判断する合理的理由はない。
・・・
(3)ア 本件訂正後発明１と引用発明１−１とを比較すると、引用発明１−１ の 1a〜1e の各構成は、本件訂正後発明１の各構＼成要件とそれぞれ一致するもの と認められる。
イ これに対し、原告は、引用発明１−１においては、開口部からスクリーン 本体４を巻き出す又は巻き取る際には、スムーズな巻き出し又は巻き取りを可能＼nにし、スクリーンシートを傷付けることを防止するために押さえ部５を、敢えて、 被磁着体９０から離した態様（第１配置態様）で行うものであって、押さえ部５ を被磁着体９０に近接させた態様でスクリーン本体４を巻き出す又は巻き取る という技術的思想はないことを指摘し、1)本件訂正後発明１では、長尺部材が「非 使用時並びに巻き出し時及び巻き取り時において、ケーシングに収納されて」（構＼n成要件 1D-1）いるのに対し、引用発明１−１においては、押さえ部５が収納ケー ス２に「収納」されていない、2)本件訂正後発明１では、長尺部材が「ロール部 材の下側ロール胴部分に隣接して設けられ」（構成要件 1D-4）ているのに対し、 引用発明１−１においては、押さえ部５は巻取りロール３の下側ロール胴部分に 隣接した位置から離れないよう設置されているものではないとして、引用発明１ −１は、本件訂正後発明１の構成要件 1D-1 及び 1D-4 において相違する旨を主張 する。
しかし、乙１０公報記載の特許請求の範囲請求項２において、「押さえ部」は、 「前記張設されたスクリーン本体における前記巻取りロールに近接した部位を ・・・被磁着体側に向けて押さえ付け得るものとなされている」ところ、同請求項２ では、「前記収納ケースに取り付けられた押さえ部と、を備え」と特定されてい るに留まり、収納ケースに対し押さえ部が可動か否かについては記載されていな い。一方、同請求項２に従属する乙１０公報記載の特許請求の範囲請求項３では、 「前記押さえ部は、前記収納ケースに対し移動可能に取り付けられ」と押さえ部＼nが可動であることが明記されている。また、乙１０公報には、請求項２の発明の 効果として、押さえ部によって、巻取りロールに近接した部位をも被磁着体に磁 着させた状態でスクリーン本体を張設することができ、張設されたスクリーン本 体のスクリーン層の略全面を有効面として使用することができる旨が記載され ている（【0019】）一方、請求項３の発明の効果として、収納ケースに対し移動 可能に取り付けられた押さえ部を移動させ、被磁着体から離れた第１配置態様に＼nすることで、スクリーン本体の引き出し操作、巻き取り操作をスムーズに行うこ とができ、被磁着体に近接した第２配置態様にすることで、スクリーン本体にお ける巻取りロールに近接した部位を幅全体にわたって被磁着体側に向けて押さ え付けることができる旨が記載されている（【0020】）。これらの乙１０公報の 記載内容に照らすと、引用発明１−１において、押さえ部は、スクリーン本体の 巻取りロールに近接した部位をも被磁着体側に向けて押さえ付けるとの機能を＼n有し、被磁着体に磁着させた状態で張設されたスクリーン本体の略全面を有効面 として使用することができるとの効果を奏するものとされるのであるから、引用 発明１−１には、押さえ部５を被磁着体９０に近接させた態様でスクリーン本体 ４を巻き出す又は巻き取るという技術思想が表れているといえるし、また、乙１＼n０公報記載の特許請求の範囲請求項２には、押さえ部が移動可能でないものが含＼nまれると解するのが相当である。そして、乙１０公報の図１、２からすると、押 さえ部５を移動可能でないものとした場合において、押さえ部は収納ケース２に＼n収納されているものと認められる。なお、乙１０公報上、実施形態や他の実施形 態では、収納ケース又はケース本体に対して押さえ部又は可動体の先端部が可動 なもののみが記載されているが（【0029】）、請求項２との関係においては、付 加的な効果を奏する実施例の一つにすぎず、前記認定を左右するものではない。 以上によれば、引用発明１−１において、押さえ部５が収納ケース２に収納さ れる構成、及び、押さえ部５が巻取ロール３の下側ロール胴部分に隣接した位置＼nに固定して設置された構成を有するものと認められ、本件訂正後発明１の構＼成要 件 1D-1 及び 1D-4 と一致する。

◆判決本文

　1審は技術的範囲に属しないと判断しました。控訴人は均等侵害を追加主張しましたが、知財高裁は均等侵害を検討するまでもなく、技術的範囲に属するとして、約8900万円の損害を認定しました。計算は1項と3項の合算が、2項の侵害よりも多いとしてそちらが採用されています。

上記の各種実験結果によると、被告製品は、長時間の塩水噴霧試験（乙 １４実験）、試験紙を用いた湿気の流入実験（乙１９実験、乙２０実験） の結果からすると、端部部材だけで外部雰囲気（湿気や水等の流体物） の流入を遮断するものとはいえないが、同じ場所に１０数滴の液体を滴 下したり（乙１５実験の第２実験）、連続して液体を注入したり（甲４ ９実験の実験２）、液体を滴下後に強い衝撃を加える（乙１５実験の第 ３実験、甲４９実験の実験３）といった条件がない限り、少量の水滴を 滴下した実験では、端部部材だけでも液体の流入は抑制されており（甲 ３３実験、甲４９実験の実験１）、また、湿気の流入も短時間であれば 抑制されている（甲５８実験の試験１及び試験２）ことからすると、被 告製品の端部部材は外部雰囲気（湿気や水等）の進入を抑制するものと いえる（なお、乙１５実験の第１実験は、被告製品の端部部材及びＯリ ングのみならず弁本体側のＯリングも外しており、甲５０実験の試験結 果からすると、上記認定を左右するものではなく、また、乙１６実験は、 圧縮機の取付孔側面に穴を穿設しており、実験条件の前提が異なるため、 上記認定を左右するものではない。）。
また、乙１実験、乙１４実験、甲４９実験、甲５８実験、乙１９実験 及び乙２０実験の試験結果によれば、端部部材とシール部材（Ｏリング） を備えた被告製品においては、外部雰囲気（湿気や水等）の流入が完全 に抑制されていることが認められる。 そうすると、被告製品は、端部部材（H）をボディ の上部側の開口部 に嵌合させることにより外部雰囲気の流入を抑制し、シール部材 の構＼n成を備えることにより、ボディ と取付孔の間を密封して外部雰囲気の 流入をより抑制する効果を奏するものであるから、被告製品は、構成要＼n件Ｂ６の「『密封』嵌合」の文言も充足する。 したがって、被告製品は、構成要件Ｂ６を充足する。＼n
・・・
引用に係る原判決第３の【原告の主張】及び【被告の主張】の各 のと おり、被告製品の構成につき、控訴人は、原判決別紙被告製品目録（原告）＼n（以下「原告作成目録」という。）記載のとおりであると、被控訴人は、 同被告製品目録（被告）（以下「被告作成目録」という。）記載のとおり であるとそれぞれ主張する。原告作成目録の写真２と被告作成目録の写真 １がそれぞれ被告製品の外観形状を、原告作成目録の図１と被告作成目録 の写真２がそれぞれ同内部構造を明らかにするものであるところ、これら＼nを対比すると、被告製品の構成部材の名称や配置についてはほぼ争いがな＼nく、争いがあるのは、ソレノイドと弁本体の境界をどの部分と位置付ける＼nかに関してのみであり、この点に関する当事者双方の主張は、上記原判決 第３の【原告の主張】及び【被告の主張】の各 及び のとおりである。 そこで、原告作成目録の図１と被告作成目録の写真２を見ると、いずれ においても構成要件Ｂ８の「プランジャ」は「プランジャ 」、「バルブ」 は「弁本体（V）」、「ロッド」は「作動ロッド 」にそれぞれ当たり、「作 動ロッド 」は電磁コイル を含むボディ やシール部材 より下部まで 上下に可動する構成となっている。そして、前記アにおいて説示したとお＼nり、ロッドは、本件発明におけるソレノイドの一部を構＼成するものといえ るから、本件発明における「ソレノイド」部は、控訴人が主張するとおり、＼n原告作成目録の図１の「ソレノイド 」の矢印で示される範囲までを指す ものと理解するのが相当である。そうすると、同図１のとおり、被告製品 におけるシール部材 は、本件発明との対比におけるソレノイド の部分 （ソレノイド の下端側である弁本体（V）側）の外周に設けられたもので あり、弁本体（V）からの流体の進入を防止するものであるといえる。
・・・
被告製品は、構成要件Ｂ６及びＣを充足するものであり、その他の構＼成要 件の充足性については引用に係る原判決の第２の２ のとおりであるから、 争点２（均等論）について判断するまでもなく、本件発明の技術的範囲に属 するものである。
・・・
被告製品の実施料率について判断する。 甲７９報告書によれば、日本国内で特許出願を行った国内企業・団体 のうち上位となっている企業・団体（対象２０３１件）及び株式会社帝 国データバンク保有データ信用調査報告書ファイル（約１４３万社収録） の中からライセンス契約を実施していると判断できる企業（対象９７５ 件）につき、重複データを削除した合計３００６件を調査対象とし、平 成２１年１１月５日から平成２２年２月１５日までを調査対象期間とし て、技術分類別ロイヤルティ率のアンケート調査を実施した結果（有効 回答は５６３件）によると、本件発明に最も近い技術分野である「精密 機械」のロイヤルティ率は、最大値９．５％、最小値０．５％、平均値 ３．５％であった（同報告書５２頁）ことが認められる。また、同報告 書によると、実施料の決定要因の重要度としては、1)当事者におけるラ イセンスの必要性、2)ライセンス対象（特許権の評価）の重要度が高い ことが挙げられている。
なお、控訴人は、前記第２の４ ウ【控訴人の主張】 のとおり、平 成４年度から平成１０年までのデータによる実施料率〔第５版〕データ や平成１０年３月３０日言渡しの別件判決の説示を基にした主張もする が、平成２７年から平成３０年までの間の実施料率を問題とする本件で は参考とならず、採用の限りではない。
本件発明の特許請求の範囲及び本件明細書の記載を総合すると、本件 発明は、「ソレノイド」を備えた制御弁の発明であるが、その特徴的部＼n分は、1)アッパーブレードの外側で取付孔に嵌合して取付孔の開口部を 塞ぐ端部部材と、2)取付孔と端部部材との間に配置されるシール部材の ２つの構成を採用したことにあり、これらの構＼成によって、外部雰囲気 （湿気や水等の流体）の進入が抑制されて、ソレノイドの耐食性を向上＼nさせるとともに、ハウジングの取付孔に挿入するだけで正確な位置決め ができ、ボルトによるハウジングへの締結等も不要となり、取付性が向 上するという効果を奏するものである。 これに対し、相手方ハウジング部材に取付孔を設けてこの部分に容量 制御弁を挿入するという技術は、本件発明の出願時には公知の技術であ る（乙８、９）。また、シール部材の配置については、原告製品２のよ うに、取付孔と端部部材の間のシール部材を設けることなく、腐食防止 のために鉄系材料にメッキを施して可変容量制御弁の耐久性を保つ代替 技術（従来技術。本件明細書の【００１１】）があることから、ソレノ＼nイドの耐食性の向上という観点からいえば、当事者のライセンスの必要 性の程度が高いとはいえず、特許としての重要度も高いとはいえない。 そして、被控訴人が●●●社向けに作成した、原告製品２との比較を 含む被告製品のプレゼンテーション資料（乙２５）には、重要設計項目 として、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●が 挙げられているように、弁本体の機能や動作性等が重視され、本件発明＼nの上記特徴的部分については何ら言及されていないから、被告製品にお ける本件発明の実施の程度及びその価値は相対的に低いと言わざるを得 ない。
以上のような本件各事情を総合すると、前記 のとおり、控訴人と被 控訴人は、可変容量制御弁の分野では国際的にシェアを分かち合う競業 関係にあるといった事情を考慮しても、被告製品における本件特許の実 施料率は２％程度であると認めるのが相当である。 ウ ところで、前記 アのとおり、本件特許は控訴人及び●●●●●●の共 有関係にあり、その持分割合について両社で特段の合意がされたと認める に足りないから、民法２５０条により共有持分は相等しい割合に推定され る。 そうすると、特許法１０２条３項による損害は、以下の計算式のとおり、 ●●●●●円であると認定するのが相当である。
[計算式] ●●●●●●●●●●●●●●●●●●
特許法１０２条１項による損害について
・・・
ｃ 原告製品２の限界利益額に関する覆滅事由について
前記３ イ のとおり、本件発明は、「ソレノイド」を備えた制御＼n弁の発明であるが、その特徴的部分は、1)アッパープレートの外側で 取付孔に嵌合して取付孔の開口部を塞ぐ耐食性材料による端部部材と、 2)取付孔と端部部材の間に配置されるシール部材の２つの構成を採用＼nしたことにあり、これらの構成によって、外部雰囲気（湿気や水等の＼n流体）の進入が抑制されて、ソレノイドの耐食性を向上させるととも＼nに、ハウジングの取付孔に挿入するだけで正確な位置決めができ、ボ ルトによるハウジングへの締結等も不要となり、取付性が向上すると いう効果を奏するものである。
前記 ウ のとおり、原告製品２は、取付性の向上及び端部部材に よる外部雰囲気（湿気や水等の流体）の進入の抑制といった本件発明 の作用効果を備えているといえるが、アッパープレードの外側で取付 孔に嵌合して取付孔の開口部を塞ぐ耐食性材料による端部部材を備え ている（上記1)を備える。）ものの、端部部材と取付孔との間のシー ル部材（Ｏリング）を備えておらず（上記2)を備えておらず）、腐食 防止のために鉄系材料にメッキを施している。また、原告製品２は、 自動車に搭載するソレノイドを有する可変容量コンプレッサ制御弁で＼nある以上、自動車メーカーとしては、外部雰囲気の進入の抑制という よりは、原告製品２の制御弁としての機能及び動作性に最も着目する＼nものといえる。 このように、原告製品２は、本件発明の従来技術の課題とされてい る、耐食性を必要とする構成部材にメッキ処理を施したものであるこ＼nとや、原告製品２は可変容量コンプレッサ容量制御弁であって、制御 弁としての機能及び動作性の点に強い顧客吸引力があるといえるから、＼n原告製品２の販売によって得られる限界利益の全額を控訴人の逸失利 益と認めるのは相当ではないところ、原告製品２が備える機能等や顧＼n客誘引力等の本件諸事情を総合考慮すると、事実上推定される限界利 益の全額から９５％の覆滅を認めるのが相当である。
・・・
エ 控訴人が販売することができないとする事情
特許法１０２条１項１号に規定するところの侵害品の譲渡数量の全部又 は一部に相当する数量を特許権者等が販売することができないとする事 情は、侵害行為と特許権者等の製品の販売減少と相当因果関係を阻害する 事情であり、例えば、1)特許権者と侵害者の業務態様や価格等に相違が存 在すること（市場の非同一性）、2)市場における競合品の存在、3)侵害者 の営業努力（ブランド力、宣伝広告）、4)侵害品及び特許権者の製品の機 能（機能＼、デザイン等特許発明以外の特徴）に相違が存在すること等の事 情がこれに該当するというべきである（前掲知財高裁大合議判決）。 以下これを前提として検討する。
前記第２の４ ア【被控訴人の主張】 ａのとおり、被控訴人は、「販 売することができない事情」として、●●●社の前身である●●●社及 び同社が買収した●社と被控訴人との間では、長年の取引関係があり、 被控訴人は、こうした取引関係を通じて構築された信頼関係に基づいて、＼n●●●社との間で年間●●●●個に及ぶ被告製品の取引を行ってきたが、 控訴人は、●●●社の事業領域については何らの商圏を有していなかっ たのであるから、容量制御弁を年間●●●●個生産する能力があるとし＼nても、せいぜい従前●●●社に納入していた程度の数量である●●万個 程度の数量しか販売することができなかったというべきである旨主張す る。
確かに、被控訴人は、●●●社の前身である●●●社及び●社、●● ●●社と長年の取引関係にあり、価格競争や開発対応等の点で表彰を受＼nけるなど、一定の信頼関係を築いてきたこと（乙３６ないし４０）は認 められるものの、前記 カ及びキのとおり、●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●、こうした事情に照らせば、原告製品２ について本件侵害期間より前の期間に納入していた数量の限度でしか 販売することができなかったとはいえないから、被控訴人の上記主張は 理由がない。
前記第２の４ ア【被控訴人の主張】 ｂのとおり、被控訴人は、「販 売することができない事情」として、●●●社は、防水手段についてメ ッキ処理で行うか、端部部材へのシール部材の装着で行うかについては 全く重視しておらず、被告製品が本件発明の技術的範囲に属すると被控 訴人において認識すれば、「メッキ処理」に変更した代替品に転換する ことは容易に可能であったから、被告製品に代わって控訴人が原告製品＼n２を納入することができるというものではない旨主張する。 しかし、「販売することができない事情」で考慮されるべき事情は、 本件侵害期間中に原告製品２を被告製品の販売個数では販売することが できなかった事情が問題となるのであって、被控訴人が主張する上記の ような仮定的事情はこれに当たらないから、被控訴人の上記主張は理由 がない。
前記第２の４ ア【被控訴人の主張】 ｃないしｅのとおり、被控訴 人は、「販売することができない事情」として、●●●社の購入動機や 信頼関係の存否等につき主張する。 そこで、検討するに、前記 キによれば、●●●●●●●●●●●● ●●●●●●被告製品を選択した理由の１つとして価格面を挙げている ことが認められる。実際、控訴人の担当部長が作成した報告書（甲６７） の添付資料によると、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●ことが認められる。被告製品が原告製品２と比 較して価格面で有利であったという点は、本件侵害期間中における原告 製品２の販売個数に少なからず影響する事情であるということができる。 また、前記 のとおり、被控訴人は、●●●社の前身である●●●社 及び●社、●●●●社と長年の取引関係にあり、価格競争や開発対応等 の点で表彰を受けるなど、サポート面や協力態勢の面で一定の信頼関係＼nを築いてきており、実際のところ、●●●社が原告製品２から被告製品 に切り替えた理由の１つとして、被控訴人のサポート態勢等を挙げてい る。被控訴人が被告製品の販売個数を順調に維持することができた背景 には、こうした事情が影響しているものと認められるから、被控訴人と ●●●社との信頼関係の構築は、本件侵害期間中における原告製品２の＼n販売個数に影響する事情であるといえる。 さらに、証拠（乙２５、３２、４８）によれば、被控訴人は、原告製 品２と被告製品の起動性に関する対比実験を提示し（乙２５）、●●● 社の仕様等に関する要望を受けて改良し、●●●社は、被告製品の制御 弁としての性能面を評価して被告製品を採用したことが認められるから、＼nこうした事情は、本件侵害期間中において、被告製品の販売実績に相当 する原告製品２を販売し得たことを阻害する事情であるといえる。 以上で指摘した事情を総合考慮すると、侵害品である被告製品の譲渡 数量を控訴人が販売することができない事情に相当する数量は、譲渡数 量全体の２割であると認めるのが相当である。
・・・
なお、共有に係る特許権であっても、各共有者は、契約で別段の定めを した場合を除いて他の共有者の同意を得ることなく特許発明の実施をす ることができる（特許法７３条２項。なお、本件では、控訴人が●●●● ●●との間で実施割合に関する特段の合意をしたと認めるに足りる証拠 はない。）ところ、特許法１０２条１項により算定される損害については、 侵害者による侵害組成物の譲渡数量に特許権者等がその侵害行為がなけ れば販売することができた物の単位数量当たりの利益額を乗じて算出さ れる額には、特許権の非実施の共有者に係る侵害者による侵害組成物の譲 渡数量に応じた実施料相当額の損害が含まれるものではなく、その全部又 は一部に相当する数量を特許権者等が販売することができないとする事 情にも当たらないから、後記の同条２項による損害の推定における場合と 異なり、非実施の共有者の実施料相当額を控除することもできない。
・・・
キ 特許法１０２条１項２号による実施料相当額ついて
前記エ のとおり、特許法１０２条１項１号の「その全部又は一部に相 当する数量を当該特許権者又は専用実施権者が販売することができない とする事情」としては、侵害品である被告製品と原告製品２の価格差、被 控訴人によるサポート面や協力態勢の面で●●●社との間との一定の信 頼関係の構築、被告製品と原告製品２の性能＼面の差異といった事情がある と認められる。
ところで、特許法１０２条１項２号は、括弧書で「特許権者・・・が、当該 特許権者の特許権についての専用実施権の設定若しくは通常実施権の許 諾・・・をし得たと認められない場合を除く。」と規定するところ、この括弧 書部分は、特定数量がある場合であってもライセンスをし得たとは認めら れないときは、その数量に応じた実施相当額を損害として合算しないこと を規定するものであると解される。 これを前提として本件についてみると、特許法１０２条１項１号に規定 する特定数量に該当するとされた事情は、上記のとおりであるところ、被 告製品と原告製品２の性能面の差異については、その性質上、控訴人が被＼n控訴人にライセンスをし得たのに、その機会を失ったものとは認められな いが、被控訴人の営業努力等に関わる点については、本件発明の存在を前 提にした上でのものというべきであるから、控訴人が被控訴人にライセン スをし得たのに、その機会を失ったものといえる。 これらの事情を総合考慮すると、特定数量２割のうちライセンスの機会 を喪失したといえる数量は、その半分に当たる譲渡数量の１割とするのが 相当である。
また、前記 アのとおり、本件侵害期間中の被告製品の１個当たりの販 売価格は●●●●●●●円（本件侵害期間の総販売金額●●●●●●●● ●●●●●●●円を、同期間における総製造数●●●●●●●●個で割っ た額（乙２３参照）。）であり、前記 イのとおり、被告製品の実施料率 は２％程度とするのが相当であり、本件特許は控訴人及び●●●●●●の 共有関係にあることも前記認定事実のとおりである。 以上を前提とすると、特許法１０２条１項２号により算定される控訴人 の損害額は２６８万円と認められる。
・・・
特許法１０２条２項による損害について
ア 覆滅事由について
本件侵害期間中における月別の被告製品の生産個数及び売上高は当事者 間に争いがないが、控除すべき経費の範囲及びその額について争いがある。 ところで、特許法１０２条２項における推定の覆滅については、同条１ 項ただし書の事情と同様に、侵害者が主張立証責任を負うものであり、侵 害者が得た利益と特許権者が受けた損害との相当因果関係を阻害する事 情がこれに当たると解され、例えば、1)特許権者と侵害者の業務態様等に 相違があること（市場の非同一性）、2)市場における競合品の存在、3)侵 害者の営業努力、4)侵害品の性能（機能＼、デザイン等特許発明以外の特徴） 等の事情がこれに当たり、また、特許発明が侵害品の一部分のみに実施さ れている場合には、この点も、推定覆滅の事情として考慮することができ るが、特許発明が侵害品の一部分のみに実施されていることから直ちに上 記推定の覆滅が認められるのではなく、特許発明が実施されている部分の 侵害品中における位置付け、当該特許発明の顧客誘引力等の事情を総合的 に考慮して決するのが相当である（知財高裁令和元年６月７日大合議判 決・判例時報２４３０号３４頁以下参照）。 控訴人は、特許法１０２条２項による損害の算定に当たり、覆滅事由は ないと主張しているところ、被控訴人は、１項ただし書と同様の事由、す なわち、1)●●●社における事情、2)代替品の納入が可能であること、3) 原告製品２と被告製品の性能に本件発明以外に相違があること、4)被告製 品が原告製品２と比較して低価格であること、5)被控訴人の市場開発努力、 営業努力、販売力の事情を指摘して、覆滅事由を主張するので、この点に つき、まず検討を加える。
前記 エで説示したのと同様に、●●●社が原告製品２の供給を打ち切 って被告製品を採用したのは、被告製品が原告製品２と比較して価格面で 有利であったこと、被控訴人は、●●●社及びその前身の●●●社（●● ●社が買収した●社を含む。）と長年取引関係にあって信頼関係を醸成し ており、被告製品の販売個数を順調に伸ばしてきたのはこうした事情が背 景にあるものと推認されること、被控訴人は、原告製品２と被告製品の起 動性に関する対比実験を提示し、●●●社の仕様等の要望を受けて改良し たことにより、被告製品の採用に至ったものと認められる。
こうした被告製品の価格面での優位性、被控訴人の企業努力等の事情に 加えて、被告製品における本件発明が実施されている部分の位置付け、本 件発明の顧客吸引力等の事情についてみると、被告製品は容量制御弁であ り、ソレノイドの耐食性や取付容易性といった本件発明の特徴的部分もさ＼nることながら、弁本体の機能がむしろ重要であり（被控訴人が●●●社向＼nけに作成した被告製品のプレゼンテーション資料（乙２５）には、本件発 明の特徴的部分については何ら触れるところはないことは既に説示したと おりである。）、また、前記 イ のとおり、相手側ハウジング部材に取 付孔を設けてこの部分に容量制御弁を挿入するという技術は、本件発明の 出願時には公知の技術であり、密封構造に関しても、容量制御弁の高耐食＼n性については、鉄製材料をメッキ処理するといった従来技術（代替技術） が存在していたことからすると、被告製品における本件発明の位置付けは 重要なものとはいえず、顧客吸引力も低いものと言わざるを得ない。 被控訴人の主張する覆滅事情は上記の限度で理由があり、これらの事情 を総合考慮すると、覆滅割合は９割とするのが相当である。
イ 本件特許が共有であることについて
本件特許権は、控訴人及び●●●●●●の共有に係るものであり、前 記 オで説示したとおり、●●●●●●は、少なくとも本件侵害期間中 において本件特許権を実施していない。 ところで、特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定 めをした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施 をすることができる（特許法７３条２項）。本件では、控訴人が●●● ●●●との間で実施割合に関する特段の合意をしたと認めるに足りる証 拠はないから、本件特許権の共有者である控訴人は、共有持分割合に応 じて特許法１０２条２項により推定される損害の按分割合に応じた損害 賠償を請求することができるにすぎない旨の被控訴人の主張は理由がな い。
他方で、実施料に相当する損害は、特許権の実施の有無にかかわらず 請求することができるから、特許権を共有するがその特許を実施してい ない共有者であっても、その特許が侵害された場合には、特許法１０２ 条３項により推定される実施料相当額の損害賠償を受けられる余地があ るところ、仮に、同条２項により推定される全額を共有に係る特許権を 実施する共有者の損害額であると推定されると、侵害者は実際に得た利 益以上に損害賠償の責めを負うことになることからすると、共有に係る 特許権を実施する共有者が同条２項に基づいて侵害者が得た利益を損害 として請求するときは、同条３項に基づいて推定される共有に係る特許 権を実施していない共有者の損害額は控除されるべきである。そして、 侵害に係る特許権が共有に係るものであるといった事情は、同条２項に より推定される損害の覆滅事情に当たるものであるから、侵害者がその 立証責任を負うというべきである。
次に、前記第２の４ イ【控訴人の主張】 のとおり、控訴人は、● ●●●●●が特許法１０２条３項に基づく損害賠償請求権について控訴 人が消滅時効を援用することにより、被控訴人は、控訴人に対して●● ●●●●の被控訴人に対する実施相当額を控除すべき旨を主張すること ができない旨主張する。 しかし、控訴人の被控訴人に対する損害賠償請求権と、●●●●●● の被控訴人に対する損害賠償請求権は、いずれも金銭債権であって可分 であり、可分債権である●●●●●●の損害賠償請求権が時効により消 滅したからといってその損害賠償請求権があたかも復帰的に控訴人に帰 属したかのように控訴人がこれを行使することができるわけではないか ら、控訴人が●●●●●●の被控訴人に対して有する損害賠償請求権を 援用することができる正当な利益を有する者ではなく、控訴人の上記主 張は明らかに失当である。 もっとも、●●●●●●の特許法１０２条３項に基づく損害賠償請求 権が時効により消滅している場合には、被控訴人は、これを援用するこ とにより、その支払を免れることができるのであるから、いわゆる二重 払いにより、実際に得た利益以上に損害賠償の責めを負うことになるリ スクは生じないし、このような特殊事情がある場合にまで、特許権侵害 により得た利益の留保を被控訴人に許すことは、法の趣旨に照らし相当 とはいえないというべきである。
ウ 損害額の算定
前記アのとおり、特許法１０２条２項に基づき、被控訴人が特許権侵害 により受けた利益の額を算定するに当たり、控除すべき経費については前 記第２の４ イ のとおり当事者間に争いがあり、仮に、被控訴人が主張 するところの覆滅事由を考慮せずに控訴人が請求する●●●●●●●● ●●●円を前提としたとしても、前記アの覆滅割合（約９０％）分を控除 すると、●●●●●円である。そうすると、前記イ のとおり、●●●● ●●の特許法１０２条３項に基づく損害賠償請求権が時効により消滅し ている場合には、その実施料相当額を覆滅事由として控除しないと解する 余地があるものの、このような場合を仮定しても、特許法１０２条２項に より算定される損害額は、上記●●●●●円を上回ることはない。
小括
以上によれば、特許法１０２条１項による損害額は●●●●●円であり、 同条２項による損害額は●●●●●円を上回ることはなく、同条３項による 損害額は●●●●●円であるから、特許法１０２条により算定される損害額 は●●●●●円をもって相当と認める。 また、控訴人は、本件において弁護士及び弁理士に委任して訴訟を遂行し ているところ、被控訴人による特許権侵害行為と相当因果関係のある弁護士 費用及び弁理士費用は、本件事案の性質及び内容、認容額、本件事案の難易 度等を考慮すると、●●●●●円とするのが相当である。 そうすると、本件特許権侵害による損害額は８９２０万円となる。

◆判決本文

原審はこちら。

◆平成29年（ワ）3569号
「密封嵌合」とは，「ソレノイドの耐食性を向上させる効果をもた＼nらすように外部雰囲気の進入を抑制させる程度に，端部材が取付孔に対してぴっちり と封をするように機械部品がはまり合う関係」を意味すると解されるところ，Ｏリン グ（シール部材(13)）を外した被告製品が，取付孔内部への水分の進入を抑制する効果 があるとは認められないのであるから，被告製品の端部材(H)が取付孔に「密封嵌合」 しているとは認められず，他にこれを認めるに足りる証拠はない。 したがって，被告製品は，構成要件Ｂ６の「該アッパープレートの外側で前記取付＼n孔に密封嵌合して該取付孔の開口部を塞ぐ耐食性材料による端部部材」に係る構成を＼n有しない。そうすると，被告製品は，その余の構成要件を検討するまでもなく，本件＼n発明の技術的範囲に属すると認めることはできない。

　ドワンゴvsＦＣ２のコンピュータ関連発明の特許権侵害事件です。東京地裁29部は、海外サーバからの提供について、準拠法は認めたものの、被告システムは本件発明の技術的範囲に属するが、「生産」に該当しないとして、請求を棄却しました。 なお、国際裁判管轄については、被告ＦＣ２が争うことなく弁論をしてとして、日本の裁判所に管轄権を認めています。

２ 争点１（準拠法）について
(1) 差止め及び除却等の請求について
特許権に基づく差止め及び廃棄請求の準拠法は、当該特許権が登録された 国の法律であると解すべきであるから（最高裁平成１２年（受）第５８０同 １４年９月２６日第一小法廷判決・民集５６巻７号１５５１頁）、本件の差止 め及び除却等の請求についても、本件特許権が登録された国の法律である日 本法が準拠法となる。
(2) 損害賠償請求について
特許権侵害を理由とする損害賠償請求については、特許権特有の問題では なく、財産権の侵害に対する民事上の救済の一環にほかならないから、法律 関係の性質は不法行為である（前掲最高裁平成１４年９月２６日第一小法廷 判決）。したがって、その準拠法については、通則法１７条によるべきである から、「加害行為の結果が発生した地の法」となる。 原告の損害賠償請求は、被告らが、被告サービスにおいて日本国内の端末 に向けてファイルを配信したこと等によって、日本国特許である本件特許権 を侵害したことを理由とするものであり、その主張が認められる場合には、 権利侵害という結果は日本で発生したということができるから、上記損害賠 償請求に係る準拠法は日本法である。
・・・
前記(1)のとおり、被告システム１は、構成要件１Ｂないし１Ｆ及び１Ｈを＼n充足し、前記前提事実(6)アのとおり、被告システム１が構成要件１Ａ、１Ｇ＼n及び１Ｉを充足することは、当事者間に争いがない。 そして、前記(2)のとおり、被告システム２及び３は、構成要件１Ａないし＼n１Ｆ及び１Ｈを充足し、前記前提事実(6)イのとおり、被告システム２及び３ が構成要件１Ｇ及び１Ｉを充足することは、当事者間に争いがない。＼nしたがって、被告システムは本件発明１の技術的範囲に属するものと認め られる。
(2) 被告ＦＣ２による被告システムの「生産」の有無について
ア 本件発明１の関係での被告システム１（被告サービス１のＦＬＡＳＨ版） の「生産」について
本件発明１の「実施」として被告ＦＣ２による被告システム１の「生産」 があるといえるかを、まず、被告サービス１のＦＬＡＳＨ版について検討 する。
(ｱ) 物の発明の「実施」としての「生産」（特許法２条３項１号）とは、 発明の技術的範囲に属する「物」を新たに作り出す行為をいうと解され る。また、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められること を意味する属地主義の原則（最高裁平成７年（オ）第１９８８号同９年 ７月１日第三小法廷判決・民集５１巻６号２２９９頁、最高裁平成１２ 年（受）第５８０号同１４年９月２６日第一小法廷判決・民集５６巻７ 号１５５１頁参照）からは、上記「生産」は、日本国内におけるものに 限定されると解するのが相当である。したがって、上記の「生産」に当 たるためには、特許発明の構成要件の全てを満たす物が、日本国内にお＼nいて新たに作り出されることが必要であると解すべきである。
(ｲ) 前記３(1)のとおり、被告システム１は、本件発明１の構成要件を全＼nて充足し、その技術的範囲に属するものであって、被告システム１にお ける構成１ａないし１ｉは、本件発明１の構＼成要件１Ａないし１Ｉにそ れぞれ相当する。 また、被告サービス１のＦＬＡＳＨ版においてコメント付き動画を日 本国内のユーザ端末に表示させる手順は、前記(1)ウ(ｱ)のとおりであっ て、被告サービス１がその手順どおりに機能することによって、上記の＼nとおり本件発明１の構成要件を全て充足するコメント配信システムであ＼nる被告システム１が新たに作り出されるということができる。 そして、本件発明１のコメント配信システムは、「サーバ」と「これと ネットワークを介して接続された複数の端末装置」をその構成要素とす＼nる物であるところ（構成要件１Ａ）、被告システム１においては、日本国＼n内のユーザ端末へのコメント付き動画を表示させる場合、上記の「これ＼nとネットワークを介して接続された複数の端末装置」は、日本国内に存 在しているものといえる。
他方で、前記３(2)アによれば、本件発明１における「サーバ」（構成＼n要件１Ａ等）とは、視聴中のユーザからのコメントを受信する機能を有＼nするとともに（構成要件１Ｂ）、端末装置に「動画」及び「コメント情報」＼nを送信する機能（構＼成要件１Ｃ）を有するものであるところ、これに該 当する被告ＦＣ２が管理する前記(1)ウ(ｱ)の動画配信用サーバ及びコメ ント配信用サーバは、前記(1)イ(ｱ)のとおり、令和元年５月１７日以降 の時期において、いずれも米国内に存在しており、日本国内に存在して いるものとは認められない。
そうすると、被告サービス１により日本国内のユーザ端末へのコメン ト付き動画を表示させる場合、被告サービス１が前記(1)ウ(ｱ)の手順ど おりに機能することによって、本件発明１の構＼成要件を全て充足するコ メント配信システムが新たに作り出されるとしても、それは、米国内に 存在する動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバと日本国内に存在 するユーザ端末とを構成要素とするコメント配信システム（被告システ＼nム１）が作り出されるものである。
したがって、完成した被告システム１のうち日本国内の構成要素であ＼nるユーザ端末のみでは本件発明１の全ての構成要件を充足しないことに＼nなるから、直ちには、本件発明１の対象となる「物」である「コメント 配信システム」が日本国内において「生産」されていると認めることが できない。
(ｳ) 原告は、被告システム１では、多数のユーザ端末は日本国内に存在し ているから、被告システム１の大部分は日本国内に存在している、被告 ＦＣ２が管理するサーバが国外に存在するとしても、「生産」行為が国外 の行為により開始されるということを意味するだけで、「生産」行為の大 部分は日本国内で行われている、本件発明１において重要な構成要件１＼nＨに対応する被告システム１の構成１ｈは国内で実現されている、被告＼nシステム１については「生産」という実施行為が全体として見て日本国 内で行われているのと同視し得るにもかかわらず、被告らが単にサーバ を国外に設置することで日本の特許権侵害を免れられるという結論とな るのは著しく妥当性を欠くなどとして、被告システム１は、量的に見て も、質的に見ても、その大部分は日本国内に作り出される「物」であり、 被告らによる「生産」は日本国内において行われていると評価すること ができると主張する。
しかしながら、前記(ｱ)のとおり、特許法２条３項１号の「生産」に該 当するためには、特許発明の構成要件を全て満たす物が日本国内におい＼nて作り出される必要があると解するのが相当であり、特許権による禁止 権の及ぶ範囲については明確である必要性が高いといえることからも、 明文の根拠なく、物の構成要素の大部分が日本国内において作り出され＼nるといった基準をもって、物の発明の「実施」としての「生産」の範囲 を画するのは相当とはいえない。そうすると、被告システム１の構成要＼n素の大部分が日本国内にあることを根拠として、直ちに被告システム１ が日本国内で生産されていると認めることはできないというべきである。 また、前記(1)ウ(ｱ)の2)−２及び5)からすれば、被告システム１にお いては、被告ＦＣ２のウェブサーバがユーザ端末に配信するＳＷＦファ イルによって規定される条件に基づいて、２つのコメントが重複するか 否かを判定する計算式及び重複すると判定された場合の重ならない表示＼n位置の指定が行われており、構成要件１Ｆの「判定部」及び構＼成要件１ Ｇの「表示位置制御部」に相当する構＼成１ｆ及び１ｇの動作の実現は、 日本国内に存在するユーザ端末において行われるものであるということ ができ、これらのユーザ端末における動作からは、原告が指摘する構成＼n要件１Ｈに対応する構成１ｈのうち「前記ユーザ端末のディスプレイに＼nは、前記動画と、前記コメント付与時間に対応する動画再生時間におい て、前記動画上に、右から左方向に移動する前記コメント１及び前記コ メント２とが、追いついて重複しないように表示される、」という部分に＼n相当する動作は、日本国内に存在するユーザ端末において実現されるも のということができるものの、構成要件１Ｈに対応する構＼成１ｈのうち 「前記サーバが、前記動画ファイルと、前記コメントファイルとを前記 ユーザ端末に配信することにより、」という部分に相当する動作は、米国 内に存在するコメント配信用サーバ及び動画配信用サーバによって実現 されるものであり、構成１ｈが日本国内に存在するユーザ端末のみによ＼nって実現されているとはいえない。前記１(2)イで検討したところからす れば、本件発明１の目的は、単に、構成要件１Ｆの「判定部」及び構＼成 要件１Ｇの「表示位置制御部」に相当する構＼成等を備える端末装置を提 供することではなく、ユーザ間において、同じ動画を共有して、コメン トを利用しコミュニケーションを図ることができるコメント配信システ ムを提供することであり、この目的に照らせば、動画の送信（構成要件＼n１Ｃ及び１Ｈ）並びにコメントの受信及びコメント付与時間を含むコメ ント情報の送信（構成要件１Ｂ、１Ｃ及び１Ｈ）を行う「サーバ」は、＼nこの目的を実現する構成として重要な役割を担うものというべきである。＼nこの点からしても、本件発明１に関しては、ユーザ端末のみが日本に存 在することをもって、「生産」の対象となる被告システム１の構成要素の＼n大部分が日本国内に存在するものと認めることはできないというべきで ある。 さらに、前記(1)アのとおり、被告サービスにおいては、日本語が使用 可能であり、日本在住のユーザに向けたサービスが提供されていたと考＼nえられ、同オのとおり、平成２６年当時、日本法人である被告ＨＰＳが、 被告ＦＣ２の委託を受けて、被告サービスを含む同被告の運営するサー ビスに関する業務を行っていたという事情は認められるものの、本件全 証拠によっても、本件特許権の設定登録がされた令和元年５月１７日以 降の時期において、米国法人である被告ＦＣ２が本件特許権の侵害の責 任を回避するために動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバを日本 国外に設置し、実質的には日本国内から管理していたといった、結論と して著しく妥当性を欠くとの評価を基礎付けるような事情は認められな い。 したがって、原告の上記主張は採用することができない。
(ｴ) 以上によれば、被告サービス１のＦＬＡＳＨ版については、本件発明 １の関係で、被告ＦＣ２による被告システム１の日本国内での「生産」 を認めることができないというべきである。
・・・
オ 小活
以上のとおり、本件発明１の関係でも、本件発明２の関係でも、被告サ ービス（ＦＬＡＳＨ版及びＨＴＭＬ５版）において、被告ＦＣ２による被 告システムの日本国内での「生産」を認めることはできない。

◆判決本文

　医薬品の用途発明について、請求項1，2については、実施可能要件・サポート要件違反として訂正が認められず、請求項3,4については均等侵害も否定されました。

医薬の用途発明においては，一般に，物質名，化学構造等が示されるこ＼nとのみによっては，当該用途の有用性を予測することは困難であり，当該＼n医薬を当該用途に使用することができないから，医薬の用途発明において 実施可能要件を満たすためには，明細書の発明の詳細な説明にその医薬の＼n有用性を当業者が理解できるような薬理試験結果を記載する必要がある が，前記判示のとおり，本件明細書等には，本件化合物が神経障害性疼痛 又は心因性疼痛による痛覚過敏又は接触異痛の痛みの治療に有効である と当業者が理解し得るような薬理試験結果の記載は存在しない。
(3) 本件特許出願当時の技術常識
ア 本件明細書等には，本件化合物が侵害受容性疼痛による痛覚過敏又は接 触異痛に対して有効であれば，神経障害又は心因性による痛覚過敏又は接 触異痛についての薬理試験を要することなく治療効果が予測されること＼nを明示又は示唆する技術常識の記載は存在しない。また，侵害受容性疼痛， 神経障害性疼痛，心因性疼痛などの種類を問わず，痛覚過敏又は接触異痛 などの痛みの発症原因や機序が同一であり，いずれかの種類の痛みに対し て有効な医薬品であれば，他の種類の痛みに対しても有効であることが本 件特許出願当時の当業者に知られていたなどの記載もない。
・・・・
上記各文献は，本件の技術分野に属する専門家により執筆されたもので あり，その当時の技術常識を反映した書籍であるというべきところ，上記 に摘示した各記載によれば，侵害受容性疼痛，神経障害性疼痛及び心因性 疼痛は，その発症原因，痛みの態様・程度及び治療方法がそれぞれ異なる というのが本件特許出願当時の技術常識であり，痛みの種類を問わず，痛 覚過敏又は接触異痛などの痛みの発症原因や機序は同一であり，いずれか の種類の痛みに対して有効な医薬品であれば，他の種類の痛みに対しても 有効であるとの技術常識が存在したということはできない。
ウ 以上によれば，本件化合物が神経障害又は心因性による痛覚過敏又は接 触異痛の痛みの治療に有効であることを示す薬理試験結果の記載もなく， 本件明細書等の記載に接した当業者が，本件化合物がこれらの痛みの治療 に有効であると認識し得たとは考えられない。
(4) したがって，本件明細書等の記載は訂正前発明１及び２を当業者が実施で きる程度に明確かつ十分に記載したものであるということはできず，実施可＼n能要件を充足しない。＼n
(5) 原告の主張について
これに対し，原告は，本件特許出願当時，慢性疼痛は，それが侵害受容性 疼痛，神経障害性疼痛又は心因性疼痛のいずれによるものであっても，末梢 や中枢の神経細胞の感作という神経の機能異常で生ずる痛覚過敏や接触異痛＼nの痛みであるとの技術常識が存在したので，当業者は,本件明細書等の記載及 び同明細書等に記載された薬理試験から，本件化合物が同明細書等に記載さ れた各種の痛みに有用であると認識することができたと主張する。
・・・・
(ｵ) 以上によれば，上記(ｱ)ないし(ｳ)の各記載から，侵害受容性疼痛，神 経障害性疼痛等で出現する痛覚過敏と，脊髄のＮＭＤＡ受容体の活性化 による中枢性感作との間に関連性があるといい得るとしても，本件特許 出願当時，本件明細書等に記載された侵害受容性疼痛（炎症性疼痛，術 後疼痛，転移癌に伴う骨関節炎の痛み，痛風，火傷痛等）や神経障害性 疼痛（三叉神経痛，急性疱疹性神経痛，糖尿病性神経障害，カウザルギ ー等）により出現する痛覚過敏がすべて末梢や中枢の神経細胞の感作と いう神経の機能異常により生じるとの技術常識が存在したとは認め難＼nく，まして，これらの記載から，当業者が，薬理試験結果の記載もなく， 本件化合物が神経障害性疼痛の治療に有効であると認識し得たという ことはできない。
・・・・
原告は，被告医薬品が構成要件３Ｂ及び４Ｂの文言を充足しない場合であっ＼nても，均等侵害が成立すると主張する。 しかし，相手方が製造等をする製品（対象製品）が，特許請求の範囲に記載 された構成と均等なものとして，特許発明の技術的範囲に属すると認められる＼nためには，当該対象製品が特許請求の範囲に記載された構成と異なる部分が特＼n許発明の本質的部分ではないことを要する（第１要件）。 本件発明３及び４と被告医薬品との相違部分は，その用途にあるところ，同 各発明は，既知の薬物である本件化合物が，侵害受容性疼痛の治療に有効であ ることを新たに見出したことにあるので，その用途が同各発明の本質的部分を 構成することは明らかである。＼nしたがって，被告医薬品は，第１要件を充足しないので，均等侵害は成立し ない。
７ まとめ
以上によれば，訂正前発明１及び２に係る特許は，実施可能要件及びサポー＼nト要件の各違反を理由に特許無効審判により無効にされるべきものであり，本 件訂正は訂正要件を具備せず，同訂正によっても上記各無効理由が解消されな い。また，被告医薬品は，本件発明３及び４の技術的範囲に属しない。

◆判決本文

特許権は同じく、被告が異なる事件です。

◆令和2(ワ)19932

　訂正後の発明について、技術的範囲に属しないと判断されました。

２ 争点１（被告各製品の２０ライン分のラインバッファは，「単一のＶＲＡＭ」 を充足するか（構成要件Ｄ及びＨの充足性））について＼n
(1) 「単一のＶＲＡＭ」の意義
ア 本件特許の特許請求の範囲における構成要件Ｄにおいては，「グラフィ＼nックコントローラ」が，「該中央演算回路の処理結果に基づき，単一のＶＲ ＡＭに対してビットマップデータの書き込み／読み出しを行い，「該読み 出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成」すると＼n規定されている。 また，構成要件Ｈにおいては，「グラフィックコントローラ」が，「前記＼n単一のＶＲＡＭから「前記ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度 を有する画像のビットマップデータ」を読み出し，「該読み出したビットマ ップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成」すること及び「前記単＼n一のＶＲＡＭから「前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像 度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し，「該読み出したビット マップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成」することが規定され＼nている（なお，構成要件Ｈにおける「前記単一のＶＲＡＭ」との文言から，＼n構成要件Ｄと構＼成要件Ｈの「単一のＶＲＡＭ」は同一の意義を持つものと 解される。）。
さらに，構成要件Ｆ，Ｈ，Ｊによると，「ディスプレイパネルの画面解像＼n度より大きい解像度を有する画像のビットマップデータ」は，「外部ディス プレイ手段」に表示するためのものであるといる。＼nこれらの記載によれば，構成要件Ｄ及びＨの「単一のＶＲＡＭ」は，「グ＼nラフィックコントローラ」により，「ビットマップデータの書き込み／読み 出し」がされるものであって，外部ディスプレイ手段に表示するための「デ＼nィスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像のビット マップデータ」の書き込み／読み出しがされるものであり，前記「ディス プレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像のビットマッ プデータ」の全体を記憶することが可能なものと解するのが相当である。＼nそして，前記１に認定した本件明細書の記載（特に段落【０１１５】，【０ １１７】，【０１２７】）も，その記載内容に照らせば，構成要件Ｄ及びＨの＼n「単一のＶＲＡＭ」が，「ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像 度を有する画像のビットマップデータ」の全体を記憶することが可能なも＼nのであるとの上記クレーム解釈に整合しており，同解釈を裏付けるものと 評価することができる。
イ 原告は，構成要件Ｈは，ビットマップデータの読み出しの具体的な方法＼nについて何らの特定もしておらず，ディスプレイパネルの画面解像度と同 じ解像度を有する画像のビットマップデータを一挙に読み出すことを規 定したものとは解されない旨を主張する。しかし，特許請求の範囲の記載， 明細書の記載を検討すると，上記アに説示したとおり，「単一のＶＲＡＭ」 は，「ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像の ビットマップデータ」の全体を記憶することが可能なものと認めるのが相＼n当である。原告の上記主張は採用することができない。
(2) 「単一のＶＲＡＭ」の充足性
以上のクレーム解釈を前提に，被告各製品が，構成要件Ｄ，Ｈの「単一の＼nＶＲＡＭ」を充足するかについて検討する。 前記前提事実のとおり，被告各製品は，データ処理手段としてのＣＰＵ（中 央演算回路）及び液晶コントローラ（グラフィックコントローラ）を備える ものであるところ，このＣＰＵ（中央演算回路）は，無線通信手段から受信 した信号（圧縮した通信信号）をデコードして画像データを展開し，拡大／ 縮小（補間／間引き）を適宜行って内蔵用表示データ及び外部用表＼示データ を生成し，生成した表示データを同ＣＰＵ（中央演算回路）に接続されたＳ＼nＤＲＡＭに書き込み／読み出しを行い，その内蔵用表示データ及び外部用表＼ 示データを液晶コントローラ（グラフィックコントローラ）に送信する構成＼nを有している。しかして，この液晶コントローラ（グラフィックコントロー ラ）には，６個の２Ｍビット（２５６ｋバイト）ＤＲＡＭが内蔵されている ところ，これは，外部表示用のラインバッファ（２０ライン分）であり，画＼n像全体を書き込み／読み出しするためのものではないというのである（被告 各製品の構成ｄ）。＼n
しかして，このような，被告各製品の液晶コントローラ（グラフィックコ ントローラ）が内蔵するＤＲＡＭは，少なくとも外部表示用にはラインバッ＼nファ（外部表示手段に表＼示するための画像全体を書き込み／読み出しするた めのものではない）として用いられるものであるから外部表示手段に表＼示す るための「ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像 のビットマップデータ」の全体を記憶するものではないことは明らかである というほかない。 そうすると，被告各製品における上記ＤＲＡＭ（２０ライン分のラインバ ッファ）は，「単一のＶＲＡＭ」との文言を充足するものとは認められず，被 告各製品が，構成要件Ｄ及びＨを充足するものとは認められない。＼n

◆判決本文

　二重まぶた形成用テープの特許権侵害で約2億4000万円の損害賠償が認められました。 ◆原告のウェブサイトには本件を含めて経緯が開示されています。
争点は、技術的範囲の属否、無効（104条の3）、損害額の認定、覆滅の程度などです。

　被告らは、原告製品の売上げが伸びずに損害が発生したのは、原告製 品及び被告各製品の競合品であるマイクロファイバー及びオリシキの販 売が開始されたからであり、特にマイクロファイバーは販売開始から現 在に至るまでに２７０万個が販売されるほどの人気商品であると主張す る。しかし、マイクロファイバー及びオリシキが販売されたのは、平成３ ０年３月又は同年１１月以降であり、前記(1)イ(ｱ)のとおり、被告各製 品の販売による本件特許権の侵害が認められた期間の一部にすぎない。 また、証拠（甲８２）によれば、ドン・キホーテにおける原告製品の 販売はその販路全体の一部にすぎないと認められるところ、二重瞼形成 用アイテムの市場又はそのうち収縮食い込み型の商品の市場における原 告製品及び被告各製品の各シェアがどの程度のものであったかを認める に足りる的確な証拠はない。
さらに、証拠（乙７５）及び弁論の全趣旨によれば、令和３年１月頃、 マイクロファイバーの広告には「累計販売数２７０万個突破」と記載さ れていることが認められるが、二重瞼形成用アイテムの市場又は収縮食 い込み型の商品の市場において販売された商品全体の個数が明らかでは ないから、上記の記載のみによってシェアを認定することはできないし、 前記(1)イ(ｱ)のとおり、マクロファイバーの販売が開始されたのは、被 告各製品の販売により本件特許権が侵害されたと認められる期間の半ば 頃である上、マイクロファイバーの販売個数の推移も明らかではない。 以上によれば、マイクロファイバー及びオリシキが販売されていたこ とのみをもって、推定の覆滅を認めるのは相当でない。
もっとも、前記(ｱ)ａ及びｄのとおり、二重瞼形成用アイテムには接着 型、シャッター型及び収縮食い込み型が存在し、ドン・キホーテにおけ る販売数を見ても、原告製品、マイクロファイバー及びオリシキのほか にも、接着型の二重瞼形成用アイテムが相当数販売されており（ただし、 商品ごとに、これを１個購入することにより、どの程度の期間、二重瞼 を形成することができるかなどの条件が異なると考えられるため、販売 数を単純に比較することはできない。）、需要者は、収縮食い込み型の 被告各製品を購入することができない場合、同じく二重瞼形成用アイテ ムである接着型の商品やシャッター型の商品を購入することも十分に考えられる。そうすると、原告製品及び被告各製品の競合品が存在することに基づき、法１０２条２項により推定される損害額の１０％について＼n推定の覆滅を認めるのが相当である。

◆判決本文

　1審（東京地裁46部）では文言侵害として3600万円の損害賠償が認められましたが、知財高裁（2部）は、技術的範囲に属しない（均等含む）と判断しました。

３ 争点１−１（被告製品のピンが，長手方向断面が「楕円形」（構成要件Ｂ，Ｄ）＼nである先端部を有しているか）について
(1) 「楕円形」の一般的な意味について
ア 「楕円形」とは，「楕円状をなした形」をいい，「楕円」とは，「円錐曲線 （二次曲線）の一つ。幾何学的には，一平面上で二定点（Ｆ，Ｆ’）からの距離の和 （ＦＰ＋Ｆ’Ｐ）が一定であるような点Ｐの軌跡。」を意味する（「広辞苑 第六版」 （平成２０年１月１１日発行，株式会社岩波書店）１７０５頁，乙２参照）。この点， 被控訴人が提出するウェブサイト「コトバンク」における検索結果に係る証拠（甲 ２。令和元年５月３０日印刷）では，「楕円形」について，「楕円状をなす形，ある いは，それに近い形。」（デジタル大辞典の解説），「楕円のような形。また，そのよ うな形のさま。小判がた。長円形。側円形。」（精選版日本国語大辞典の解説）とさ れている。 上記を踏まえると，一般に，「楕円形」とは，「楕円状をなした形」をいい，幾何 学上の楕円の形状がそれに含まれることはもとより，同形状とは異なるがそれに近 い形についても用いられる語であると解される。 もっとも，幾何学上の楕円の形状とは異なるがそれに近い形として，どのような 形が「楕円形」に含まれるか，「楕円形」の意味の外延は，上記の辞書的な意味から は明確とはいえない。
イ 上記に関し，「卵形（たまごがた）」は，「鶏卵に似た楕円形。」を意味する語 である（上記「広辞苑 第六版」１７５６頁，甲７８参照）。なお，被控訴人が提出 するウェブサイト「コトバンク」における検索結果に係る証拠（甲７７。令和３年 ７月２９日印刷）では，「卵形（たまごがた）」について，「鶏卵のような楕円形。ま た，そのような形のもの。たまごなり。」（精選版日本国語大辞典の解説），「鶏卵に 似た楕円形。たまごなり。らんけい。」（デジタル大辞典の解説）とされている。 また，「卵形（らんけい）」は，「たまごのような形。たまごがた。」を意味する語 である（上記「広辞苑 第六版」２９３３頁）。なお，上記証拠（甲７７）では，「卵 形（らんけい）」について，「卵のような形。楕円の一方が少し細くなっている形。 たまごがた。」（精選版日本国語大辞典の解説），「卵のような形。たまごがた。」（デジタル大辞典の解説）とされている。 そうすると，「楕円形」の語は，「卵形」を含むものとして用いられることもある ものの，他方で，前記アの「楕円形」の意味において，「卵形」と同義である旨の説 明はもちろん例示としても「卵形」という説明がみられないことや，上記のとおり， 「卵形」の意味においても，限定なしで「楕円形」と同義であることは何ら示され ず，「鶏卵に似た」，「鶏卵のような」といった限定を付して「楕円形」という語が用 いられたり，「楕円の一方が少し細くなっている形」との説明がされていることも踏 まえると，「楕円形」は本来的な意味として「卵形」を含むものではないとみられる ところである。
ウ 以上によると，「楕円形」の語は，幾何学上の楕円の形状及びそれに近い形を いうものであるが，当該楕円の両端（当該楕円とその長軸が交わる２点をいう。）付 近の曲線を比較した場合に，その一方の曲率が他方の曲率より小さい形状（「卵形」 など。当事者の主張における「長手方向の端の一方が他方よりも緩い曲率の形状」。 以下「曲率に差のある形状」という。）を含むものとして「楕円形」の語が用いられ ているか否かは，明細書（図面を含む。）における当該「楕円形」の語が用いられて いる文脈等を踏まえて判断する必要があるというべきである。
エ これに対し，被控訴人は，「楕円形」の語が卵形等を含むものであると主張し て，インターネットでの画像検索の結果（甲１０の１〜６）やウェブサイト等にお ける語の使用例（甲７９〜８４）を指摘するが，それらは一般に「楕円形」の語が どのような形を説明する際に用いられているかといった事情を示すものにすぎず， 「楕円形」の語が上記各証拠で示される各種の形をその意味として当然に含むこと を示すものとは解されない。
(2) 本件明細書における「楕円形」の語について
ア 本件明細書に，「楕円形」の意味について説明する記載等は見当たらない。 ただし，請求項１の発明においては先端部が「球形」とされ，本件明細書でも「球 形」と「楕円形」が使い分けられていることを踏まえると，少なくとも，本件発明 の「楕円形」は，円形（球形の断面）を含むものではなく，円形を含み得るような 広い意味の語ではないことは理解されるといえる。
イ(ｱ) 訂正の上引用した原判決の「事実及び理由」中の「第３ 当裁判所の判断」 の１(2)を踏まえると，本件発明が解決しようとする課題は，従来技術について，矢 の先端部に「かえし」が存在することにより生じていた，1)矢を的から外すときに 丸釘のピンだけ的に残ってフィルムだけ引き抜かれてしまうという課題と，2)ダブ ル突入の場合に後ろの矢を引き抜くときにフィルムが丸釘のピンから抜け，後ろの 矢のピンが前の矢のフィルム内に残ってしまうという課題（以下，併せて「ピン抜 けの課題」という。）のほか，矢の先端部の頭部と円柱部の位置のずれやフィルム の重なりにより生じていた，3)上下方向の重心に偏りがあるという課題（以下「重 心の課題」という。）であると解される。
(ｲ) 本件発明の「長手方向断面が楕円形」という先端部の形状は，ピン抜けの課 題の原因が先端部の「かえし」の存在にあったとされていることを踏まえると，ピ ン抜けの課題の解決手段の一つとして採用されたものと理解されるところ，「かえ し」の存在をなくすという観点からは，先端部の形状は，幾何学上の楕円の形状で 足り，曲率に差のある形状である必要はない。したがって，ピン抜けの課題の解決 手段の一つであるという事情は，本件発明における「楕円形」の語が，曲率に差の ある形状を含むというべき積極的な事情には当たらない。むしろ，曲率に差のある 形状とした場合，具体的な形状次第では，的やダブル突入の場合の前の矢のフィル ムに曲率の差のある形状の先端部が残ってしまうという可能性が別途生じ，ピン抜＼nけの課題の解決に支障が生じ得るともいえるところである。この点，本件明細書に は，先端部の形状について，「楕円形」としてどのような範囲内のものであればピン 抜けの課題が適切に解決されるかの判断の資料となり得るデータ等は，何ら記載さ れていない。
他方，本件明細書上，重心の課題の解決と「長手方向断面が楕円形」という先端 部の形状との関係は明確ではないが，重心の課題の原因の一つとして，矢の先端部 の頭部と円柱部との位置のずれが挙げられていることのほか，本件発明の効果等に 関し，請求項１の発明に係る実施例についてのものではあるものの，「ピンを従来 の丸釘から先端球形に変更することによって矢の長手方向の重心位置を矢の先端方 向に寄せることができた」ことが記載され，その変形例が本件発明に係るもので， 上記実施例と同様に従来の矢の丸釘と比較した丸ピンの重量等について具体的な記 載がされていることも考慮すると，「長手方向断面が楕円形」という先端部の形状 は，円柱部との位置のずれを解消しやすく，また，上下方向の重心に偏りがなく， かつ，従来の丸釘よりも先端部が後ろに長い形状であるために先端部が相対的に重 くなるといった観点から，重心の課題の解決手段の一つとして採用されたものと理 解することもあり得る。しかし，そのような観点からも，先端部の形状は，幾何学 上の楕円の形状で足り，曲率に差のある形状である必要はない。むしろ，曲率に差 のある形状とした場合，具体的な形状次第では，円柱部との位置の調整が困難にな ったり，上下方向の重心に偏りがなく，かつ，先端部が相対的に重くなるといった 特徴が十分に発揮できなくなり，重心の課題の解決に支障を生じ得るともいえると＼nころである。この点，本件明細書には，先端部の形状について，「楕円形」としてど のような範囲内のものであれば重心の課題が適切に解決されるかの判断の資料とな り得るデータ等は，何ら記載されていない。
ウ 本件発明の実施例は，本件明細書の【００６５】〜【００６９】及び【図３】 のとおりであり，先端部の長手方向の断面は，請求項１の発明の実施例（同【図２】） の先端部の形状である「球形」の長手方向の断面である円を左右（矢の進行方向か らすると前後）に二つに分割してその間に長方形を挟み込んだような形（換言する と，「円」を左右に引き伸ばしたような形）であって，「小判型」や「俵型の断面」 などというべきものであり，幾何学上の楕円の形状とは異なるものの，長手方向の 両端の曲率を同じくするものである。上記の形については，本件明細書に実験結果 が記載されており，また，前記イ(ｲ)で指摘したような，ピン抜けの課題の解決や重 心の課題の解決に支障を生じ得るといった事情も認め難いものといえる。
(3) 構成要件Ｂ及びＤの「楕円形」の意味及び文言侵害の成否について＼n
ア 前記(1)及び(2)の点を踏まえると，構成要件Ｂ及びＤの「楕円形」は，幾何＼n学上の楕円の形状や，本件発明の実施例の形のような，楕円に近い形状であって長 手方向の両端の曲率を同じくする形状は含むものと解される一方で，曲率に差のあ る形状は含まないものと解するのが相当である。なお，これと異なる技術常識を認 めるべき証拠もない。
イ 被告製品のピンの先端部は，「長手方向断面が，前部が曲率の緩い曲線形状， 後部が略円錐形となるように円弧を描き，後部の円柱部との接合面が上下に角を有 し，前記後部の角と角とを直線で結んだ形状である先端部」（構成要件ｂ）であり，＼n曲率に差のある形状の一端を更に一定の範囲で切断した形状というべきものである から，構成要件Ｂ及びＤの「楕円形」には含まれない。＼nしたがって，被告製品が，文言上，本件発明の技術的範囲に属するとは認められ ない。
ウ 被控訴人は，曲率に差のある形状のピンの先端についても，1)「かえし」が ないため矢が抜きやすいこと，2)上下方向の重心が均等であり，また，3)従来技術 の釘形状の先端部と比べて錘として重くなり，矢全体の長手方向の重心を前寄りに 寄せることという本件発明の技術的意義を満たすものであるから構成要件Ｂ及びＤ＼nの「楕円形」に含まれると主張するが，前記(1)及び(2)で認定説示した点に照らし， 上記1)〜3)を満たすことから直ちに上記「楕円形」に含まれるということはできな い（なお，被控訴人の上記主張によると，請求項１の発明に係る「球形」が，同時 に本件発明に係る「楕円形」に含まれることとなり得，この観点からも上記主張は 相当といい難い。）。 また，被控訴人は，本件で問題になっているのは，一般的に楕円形といえばどの ような形を最初に思い浮かべるかではなく，卵形や涙滴型のような，長手方向の端 の一方が他方よりも緩い曲率の形状を「楕円形」と表現するのか否かであると主張＼nするが，被告製品の先端部の形状が本件発明の構成要件Ｂ及びＤの「楕円形」に含＼nまれるかという判断に先立って，まず，本件発明の構成要件の解釈として構＼成要件 Ｂ及びＤの「楕円形」の意味が問題となるのであるから，被控訴人の上記主張は， その前提を誤るものといえ，前記ア及びイの判断を左右するものではない。
４ 争点１−２（均等侵害の成否）について
・・・・
(ｴ) 本件発明の構成要件Ａ〜Ｅに加え，前記(ｱ)ないし(ｳ)を踏まえると，本件発 明について，従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分とは，＼nピンと巻いたフィルムによって構成される吹矢において，構＼成要件Ｂ〜Ｄのうち， 特に「長手方向断面が楕円形である先端部と該先端部から後方に延びる円柱部とか らなるピン」，「先端部に前記ピンの円柱部すべてが差し込まれ・・・たフィルム」 及び「前記フィルムの先端部に連続して前記ピンの楕円形の部分が錘として接続さ れた」という構成を採用することにより，ピン抜けの課題と重心の課題をともに解＼n決するという点にあると解される。
(ｵ) 前記３で認定判断した構成要件Ｂ及びＤの「楕円形」の意味及び弁論の全趣＼n旨によると，本件発明の先端部の形状と被告製品の先端部の形状について，1)本件 発明では「楕円形」であるのに対し，被告製品では，曲率に差のある形状を基礎と して，「長手方向断面が，前部が曲率の緩い曲線形状，後部が略円錐形となるよう に円弧を描」く形状となっていること（なお，別紙乙第１号証のとおり，後部の略 円錐形となるような円弧について，一定の曲率が選択されているものである。乙３ の１・２，乙１５参照）と，2)根元段差部分があることとにおいて，異なっている ということができる。 上記のうち1)について，前記３(2)イで指摘したところからすると，本件発明は， 少なくともピン抜けの課題の解決方法として，「長手方向断面が楕円形である先端 部」という構成を採用したものと解される。そして，同イ(ｲ)で指摘したとおり，「長 手方向断面が楕円形」という形状を曲率に差のある形状に変更した場合，ピン抜け の課題の解決や重心の課題の解決に支障を生じ得るともいえるところ，「楕円形」と してどのような範囲内のものであればピン抜けの課題が適切に解決されるかの判断 の資料となり得るデータ等は本件明細書に記載されていない。 そうすると，本件発明における前記３(3)で認定判断した意味での「長手方向断面 が楕円形」という先端部の形状の特定は，本件発明の本質的部分に含まれるものと いうべきであり，それを被告製品の先端部の形状に置き換えることは，本件発明の 本質的部分を変更するものというべきである。 ウ したがって，本件発明の構成中に，被告製品と異なる部分が存在するところ，＼n異なる部分は本件発明の本質部分であるから，第１要件を満たさない。
(2) 第３要件について
また，本件全証拠をもってしても，本件発明の「長手方向断面が楕円形」という 形状を被告製品の先端部の形状に置き換えることについて，前記３(2)イ(ｲ)で指摘 したとおり，曲率に差のある形状への変更によりピン抜けの課題の解決や重心の課 題の解決に支障を生じ得るともいえる一方で，どのような範囲内の変更であればそ れらの課題がなお適切に解決されるかの判断の資料となり得る記載が本件明細書に ないにもかかわらず，当業者が被告製品の製造等の時点において上記置換えを容易 に想到することができたというべき技術常識等は認められない。 したがって，第３要件も満たさない。
(3) まとめ
したがって，その余の点について判断するまでもなく，均等侵害は成立しない。
(4) 被控訴人の主張について
ア(ｱ) 被控訴人は，第１要件について，「かえし」部分が存在せず，矢が的や前の 矢から引き抜きやすい滑らかな曲線状の長手方向断面形状を有する先端部と，当該 先端部の略中心部を円柱部が通る形状のピンを備えているという点が本件発明の本 質的部分であると主張するが，前記(1)ア及びイで認定説示したとおりであって，被 控訴人の上記主張は採用できない。それゆえ，上記主張を前提とする本件発明と被 告製品との一致点・相違点に係る被控訴人の主張も採用できない。 (ｲ) 被控訴人は，第１要件について，ピンの先端部の後方部の形状に着目したと いう点で本件発明は技術的思想として新しいなどとも主張するが，そのような着眼 点に本件発明の一つの特徴があるとしても，その上で，本件発明においては，課題 解決の方法として，「長手方向断面が楕円形」という先端部の形状が選択されたとい う事情を均等侵害の成否の検討においても無視することはできず，また，ピンの先 端部の後方部の形状に係る構成は，本件発明による複数の課題の解決のうちのいま＼nだ一つにとどまるというべきものであるから，被控訴人の上記主張は，前記(1)イ及 びウの認定判断を左右するものではない。
イ 被控訴人は，第３要件について，本件発明は，矢が的や前の矢から引き抜き やすいピンの先端部を提供するものであり，そのためにはピンの先端部の形状は球 形や楕円形に限られず，「かえし」部分が存在せず，かつ，引き抜く際の抵抗がよ り小さくなるような滑らかな曲線状で形成されていればよいことは，当業者におい て容易に想到できるなどと主張するが，前記ア(ｱ)のとおり，本件発明の本質的部分 についての被控訴人の主張は採用できないから，当業者において容易に想到できる という被控訴人の上記主張は，その前提を欠くものであり，第３要件を満たさない というべきことは，前記(2)のとおりである。その余の被控訴人の主張も，本件発明 の本質的部分についての被控訴人の主張を前提とするものか，本件発明において課 題解決の方法として「長手方向断面が楕円形」という先端部の形状が選択されたと いう事情を無視するもので相当でないものであって，いずれも採用できない。

◆判決本文

1審はこちら。

◆平成31(ワ)2675

　医薬用途発明の特許権侵害訴訟です。東京地裁（29部）は、本件発明1，2については実施可能要件・サポート要件違反の無効理由ありと判断しました。また、本件発明3，4について、均等侵害も否定しました。本件発明1，2は特許庁で訂正要件を満たさないと判断されており、審決取消訴訟に係属しています。本件発明3，4は特許庁で訂正が認められています。

　いわゆる医薬用途発明においては，一般に，当業者にとって，物質名， 化学構造等が示されることのみによっては，当該用途の有用性及びそのた＼nめの当該医薬の有効量を予測することは困難であり，当該発明に係る医薬＼nを当該用途に使用することができないから，そのような発明において実施 可能要件を満たすためには，明細書の発明の詳細な説明に，薬理データの＼n記載又はこれと同視し得る程度の記載をすることなどにより，当該用途の 有用性及びそのための当該医薬の有効量を裏付ける記載を要するものと解 するのが相当である。 本件発明１及び２の特許請求の範囲においては，本件化合物が「痛みの 処置における」（構成要件１Ｂ）「鎮痛剤」（構＼成要件１Ｃ）及び「鎮痛 剤」（構成要件２Ｃ）として作用することが記載されているところ，いず＼nれも本件化合物の鎮痛効果が認められる痛みは特定されていない。しかし， 本件明細書には，本件化合物について，「痛みの処置とくに慢性の疼痛性 障害の処置における使用方法である。このような障害にはそれらに限定さ れるものではないが炎症性疼痛，術後疼痛，転移癌に伴う骨関節炎の痛み， 三叉神経痛，急性疱疹性および治療後神経痛，糖尿病性神経障害，カウザ ルギー，上腕神経叢捻除，後頭部神経痛，反射交感神経ジストロフィー， 線維筋痛症，痛風，幻想肢痛，火傷痛ならびに他の形態の神経痛，神経障 害および特発性疼痛症候群が包含される。」（前記１(1)イ）と記載されて いることに照らすと，本件発明１及び２は，本件化合物が少なくとも上記 各痛みに対して鎮痛効果を有することを内容とするものと解される。 したがって，本件発明１及び２について実施可能要件を満たすというた＼nめには，本件明細書の発明の詳細な説明に，薬理データの記載又はこれと 同視し得る程度の記載をすることなどにより，上記各痛みに対して鎮痛効 果があること及びそのための当該医薬の有効量を裏付ける記載が必要であ るというべきである。
・・・
前記(ｱ)の各文献の記載によれば，本件出願当時，術後疼痛試験は，ラ ットの皮膚，筋膜及び足蹠の足底側面の筋肉を切開することにより，痛 覚過敏を引き起こし，これに対する薬剤の効果を確かめる試験であるこ とが，技術常識であったと認められる。 そして，本件明細書には，「Ｓ−（＋）−３−イソブチルギャバ」＼n（弁論の全趣旨によれば，構成要件３Ａを充足する本件化合物の一種で＼nあると認められる。）が術後疼痛試験において有効であったことが記載 されており，さらに，「ラット足蹠筋肉の切開は熱痛覚過敏および接触 異痛を生じた。いずれの侵害受容反応も手術後１時間以内にピークに達 し，３日間維持された。実験期間中，動物はすべて良好な健康状態を維 持した。」（前記１(1)キ(ｷ)），「ここに掲げた結果はラット足蹠筋肉 の切開は少なくとも３時間続く熱痛覚過敏および接触異痛を誘発するこ とを示している。本試験の主要な所見は，ギャバペンチンおよびＳ− （＋）−３−イソブチルギャバがいずれの侵害受容反応の遮断に対して＼nも等しく有効なことである。」（同(ｺ)）との記載がある。 以上によれば，本件出願当時，本件明細書の術後疼痛試験の結果に接 した当業者は，本件化合物について，侵害受容性疼痛としての熱痛覚過 敏及び接触異痛に対して有効であると理解し，その他の痛みに対して有 効であると理解することはなかったというべきである。
・・・
ア 被告医薬品が本件発明３の構成と均等なものであるかについて＼n
(ｱ) 原告は，本件発明３は，慢性疼痛に対する画期的処方薬として，抗て んかん作用を有するＧＡＢＡ類縁体を痛みの処置に用いることを見いだ したものであり，その本質的部分は本件化合物を慢性疼痛の処置に用い る点にあるから，対象となる痛みが侵害受容性疼痛か，神経障害性疼痛 や線維筋痛症かは本質的部分ではなく，効能・効果を神経障害性疼痛や＼n線維筋痛症に伴う疼痛とし，慢性疼痛の処置に用いる鎮痛剤である被告 医薬品は，均等侵害の第１要件を満たすと主張する。
しかし，前記１(1)アのとおり，本件特許に係る発明は，てんかん，ハ ンチントン舞踏病等の中枢性神経系疾患に対する抗発作療法等に有用な 薬物である本件化合物が，痛みの治療における鎮痛作用及び抗痛覚過敏 作用を有し，反復使用により耐性を生じず，モルヒネと交叉耐性がない ことに着目した医薬用途発明であるところ，前記２(1)イのとおり，本件 出願当時，痛みには種々のものがあり，その原因や機序も様々であるこ とが技術常識であった。
そうすると，いかなる痛みに対して鎮痛効果を有するかは，本件発明 ３において本質的部分というべきであり，その鎮痛効果の対象を異にす る被告医薬品は，本件発明３の本質的部分を備えているものと認めるこ とはできない。したがって，本件発明３に係る特許請求の範囲に記載さ れた構成中の被告医薬品と異なる部分が本件発明３の本質的部分でない＼nということはできないから，被告医薬品は均等の第１要件を満たさない。
(ｲ) また，前記(1)アによれば，原告は，本件訂正前発明３においては鎮痛 の対象となる痛みを限定していなかったところ，本件訂正により「炎症 を原因とする痛み」及び「手術を原因とする痛み」に限定していること からすると，本件発明３との関係においては，被告医薬品の効能・効果＼nである神経障害性疼痛及び線維筋痛症に伴う疼痛を意図的に除外したと 認めるのが相当である。 したがって，被告医薬品は均等の第５要件も満たさない。
(ｳ) 以上によれば，被告医薬品は，本件発明３の特許請求の範囲に記載さ れた構成と均等なものとは認められない。＼n
イ 被告医薬品が本件発明４の構成と均等なものであるかについて＼n
前記アと同様に，いかなる痛みに対して鎮痛効果を有するかは，本件発 明４の本質的部分というべきであり，被告医薬品は均等の第１要件を満た さず，また，本件発明４との関係においては，被告医薬品の効能・効果で＼nある神経障害性疼痛及び線維筋痛症に伴う疼痛が意図的に除外されている から，均等の第５要件も満たさない。 したがって，被告医薬品は，本件発明４の特許請求の範囲に記載された 構成と均等なものとは認められない。＼n

◆判決本文

関連事件です。本件特許は同じですが、被告が異なります。なお、原告代理人はなぜか異なります。

◆令和2(ワ)19923等

　1審は、アルギニンは，その後の発酵処理工程で初めて混合されるものであるから技術的範囲に属さないと判断しましたが、知財高裁は、属すると判断しました。1審判決後に訂正審判がなされ、これが確定しています。控訴人は訂正発明のみについての判断を求めました。争点は104条の推定規定の出願日が優先権基礎出願日が適用されるのか、推定が覆滅されるか等です。

　以上によると，基礎出願Ａ，Ｂの上記記載に接した当業者は，上記本件優先日当 時の技術常識とを考え併せ，「大豆胚軸」以外の「ダイゼイン類を含む原料」を発酵 原料とした場合でも，ラクトコッカス２０-９２株のようなエクオール及びオルニ チンの産生能力を有する微生物によって，発酵原料中の「ダイゼイン類」がアルギ＼nニンと共に代謝されるようにすることにより，発酵物の乾燥重量１ｇ当たり，８ｍ ｇ以上のオルニチン及び１ｍｇ以上のエクオールを含有する，食品素材として用い られる粉末状の発酵物を生成することが可能であると認識することができたという＼nべきであるから，本件訂正発明を基礎出願Ａ，Ｂから読み取ることができるものと 認められる。 したがって，本件訂正発明は，少なくとも基礎出願Ａ，Ｂに記載されていたか， 記載されていたに等しい発明であると認められ，本件訂正発明は，基礎出願Ａ，Ｂ に基づく優先権主張の効果を享受できるというべきである。 そうすると，本件特許は，特許法１０４条の規定の適用については，本件優先日 である平成１９年６月１３日に出願されたものとみなされるから，本件訂正発明生 産物が同条の特許出願前に日本国内において「公然知られた物でない」か否かを検 討するに当たり，本件優先日以降に公開された乙Ｂ３（国際公開第２００７／０６ ６６５５号。国際公開日２００７（平成１９）年６月１４日）を考慮することはで きない。
ウ 「公然知られた物でない」に当たるか
その物が特許法１０４条の「公然知られた」物に当たるといえるには，基準時に おいて，少なくとも当業者がその物を製造する手がかりが得られる程度に知られた 事実が存することを有するというべきところ，本件訂正発明生産物が，本件優先日 当時に公知であった乙Ｂ１６，乙Ｂ２４に記載されていたとはいえず，また，乙Ｂ １６又は乙Ｂ２４から本件訂正発明を容易に想到することができないことは後記３ (4)，(6)のとおりである。そうすると，本件優先日時点において，乙Ｂ１６又は乙 Ｂ２４に触れた当業者が本件訂正発明生産物を製造する手がかりが得られたという ことはできない。 また，被控訴人らは，本件訂正発明生産物は，乙Ｂ１６の「実施例１」の「乾燥 重量１ｇ当たり，１ｍｇ−３ｍｇのエクオールが生成」している発酵物「９９２ｍ ｇ」に栄養強化添加物である「９７．４８％」の純度のオルニチン（乙Ｂ６７の国 際公開公報（ＷＯ２００６／０５１９４０））を「８ｍｇ」加えたものであるにすぎ ないから，「公然知られた物」であると主張するが，前記アのとおり，本件訂正発明 生産物は，「オルニチン及びエクオールを含有する粉末状の発酵物であって，前記発 酵物の乾燥重量１ｇ当たり，８ｍｇ以上のオルニチン及び１ｍｇ以上のエクオール が生成され，食品素材として用いられる物」であるから，乙Ｂ１６に乙Ｂ６７を組 み合わせたとしても，「発酵物の乾燥重量１ｇ当たり，８ｍｇ以上のオルニチン及び １ｍｇ以上のエクオールが生成された」物に当たらないから，上記被控訴人らの主 張は採用できない。
なお，被控訴人らは，本件発明による生産物について，乙Ｂ４により公然知られ た物に当たる旨の主張をしていたので念のため検討するに，乙Ｂ４に本件訂正発明 が記載されていたとはいえず，また，乙Ｂ４から本件訂正発明を容易に想到できた ものではないことは後記３(3)のとおりであり，乙Ｂ４によっても当業者が本件訂 正発明生産物を製造する手がかりが得られたということはできない。 したがって，本件訂正発明生産物は，本件優先日当時，「公然知られた物でない」 といえる。
エ 被控訴人方法の構成について＼n
被控訴人らは，被控訴人原料の生産方法が原判決別紙「被告方法目録」記載の被 控訴人方法であることについて自白が成立しているから，特許法１０４条の推定は 働かないと主張する。そして，令和元年６月７日の原審第４回弁論準備手続期日に おいて，当事者双方が，被控訴人方法の構成について原判決別紙「被告方法目録」＼n記載のとおりである旨陳述している（当裁判所に顕著）。 原審において当事者間に争いがないものとされた被控訴人方法と，当審で控訴人 が主張する被控訴人方法とでは，前者における「α３ 前記酵素処理工程を経て得 られたダイゼインを含む処理液と，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●をアルギニンを含む培養液と共に混合して発酵処理をし，」との構成部＼n分を，後者では「α３−１ 前記酵素処理工程を経て得られたダイゼインを，アル ギニンを含むその他の成分と混合して培地とした上，これを滅菌処理して滅菌済培 地とし，」と「α３−２ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●を同滅菌済培地に植菌して発酵処理をし，」との構成に変更するというものであ＼nるところ，同α３−１及びα３−２の内容は，α３の内容を更に具体化・詳細化し ようとするものであり，また，控訴人は，原判決における本件訂正発明に係るクレ ーム解釈に基づく場合の構成としてα３−１及びα３−２とすべきと主張している＼nものであるから，まずは，原審において当事者間に争いがないものとされた被控訴 人方法（α１〜６によるものであって，α３をα３−１及びα３−２に変更しない もの）の構成について検討を進めることとする。＼n
オ 推定の覆滅について
被控訴人らは，被控訴人原料の生産方法が被控訴人方法であり，これが本件訂正 発明の方法とは異なるから，本件訂正発明の方法を使用していないとの主張立証を しているものと解されるから，以下，被控訴人方法（まずは，α１〜６によるもの であって，α３をα３−１及びα３−２に変更しないもの）が本件訂正発明の方法 とは異なるものであるか検討する。
・・・
ｃ 原判決は，構成α３の「アルギニンを含む培養液」は，本件発明の構＼成要件 Ａ−２，Ａ−３の「アルギニンを含む発酵原料」に当たらず，被控訴人方法は本件 発明のＡ−２，Ａ−３を充足しないと判断したが，本件訂正発明においても，構成＼n要件Ｂ’−１に「アルギニンを含む発酵原料」とあるので，α３の「アルギニンを 含む培養液」が構成要件Ｂ’−１の「アルギニンを含む発酵原料」に当たるか検討＼nする。 構成要件Ｂ’−１は，「前記ダイゼイン類と前記アルギニンを含む発酵原料を」と＼nいうものであるが，これは，構成要件Ａ’においてダイゼイン類にアルギニンを添＼n加したものを指すと解するのが自然である。そして，上記ｂのとおり，被控訴人方 法の構成α３においては，「ダイゼイン」を含む処理液と「アルギニン」を含む培養＼n液を，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●と共に混合して発 酵処理をしているところ，「ダイゼイン」を含む処理液と「アルギニン」を含む培養 液の混合物を，「オルニチン産生能力及びエクオール産生能＼力を有する微生物」であ る●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●で「発酵処理」してい るから，上記混合物は発酵原料に当たるというべきである。そうすると，同混合物 は，「前記ダイゼイン類と前記アルギニンを含む発酵原料」に当たるから，被控訴人 らの主張する被控訴人方法を前提としても，被控訴人原料の生産方法は，本件訂正 発明の構成要件Ｂ’−１を充足し，構＼成要件Ｂ’−１の発酵原料を微生物で発酵処 理することを内容とする構成要件Ｂ’−２も充足する。＼n
この点，原判決は，本件発明について，アルギニンは，発酵処理をする前の発酵 原料の調製をする段階において発酵原料に含まれているものであり，構成α３の「ダ＼nイゼインを含む処理液」が発酵原料に当たり，「アルギニンを含む培養液」は発酵原 料ではなく，発酵効率の促進等を目的とする栄養成分に当たるものと解した上で， 被控訴人方法は発酵処理段階においてアルギニンが初めて現れるから本件発明の構＼n成要件を充足しないと判断した。
しかしながら，本件特許請求の範囲及び本件明細書をみても，ダイゼイン類にア ルギニンを添加した後に微生物を加えることと，ダイゼイン類とアルギニンと微生 物を同時に混合することとの間に何らかの差異があることをうかがわせる記載はな い。また，本件明細書をみると，【００９１】に「発酵原料（発酵に供される原料）」 との記載があるものの，【００９３】には「ダイゼイン類を含む発酵原料としては， ダイゼイン類を含む限り，特に制限されるものではない」と発酵原料に特段の制限 がないものとされており，そのほかには発酵原料を定義付ける記載はない。前記１ (2)のとおり，本件訂正発明においてオルニチン産生能力及びエクオール産生能＼力 を有する微生物による発酵に供されるのは，「ダイゼイン類」と「アルギニン」であ り，ダイゼイン類にアルギニンが添加されたのちに微生物が添加されたとしても， ダイゼイン類に，アルギニンと微生物が同時に添加されたとしても，アルギニンが 発酵に供されることに変わりがない。そうすると，被控訴人方法におけるアルギニ ンが，発酵原料ではないというべき理由がない。
原判決は，本件明細書の【００３３】の「当該エクオール含有大豆胚軸発酵物は， 発酵原料として大豆胚軸を用いて製造される」との記載及び【００３６】の「大豆 胚軸の発酵において，発酵原料となる大豆胚軸には，必要に応じて，発酵効率の促 進や発酵物の風味向上等を目的として，酵母エキス，ポリペプトン，肉エキス等の 窒素源；グルコース，シュクロース等の炭素源；リン酸塩，炭酸塩，硫酸塩等の無 機塩；ビタミン類；アミノ酸等の栄養成分を添加してもよい。特に，エクオール産 生微生物として，アルギニンをオルニチンに変換する能力を有するもの（中略）を＼n使用する場合には，大豆胚軸にアルギニンを添加して発酵を行うことによって，得 られる発酵物中にオルニチンを含有させることができる。この場合，アルギニンの 添加量については，例えば，大豆胚軸（乾燥重量換算）１００重量部に対して，ア ルギニンが０．５〜３重量部程度が例示される。」と発酵原料となる大豆胚軸には， 必要に応じて，発酵効率の促進等を目的とする栄養成分を添加してもよいと記載さ れていることから，発酵効率の促進等を目的とする栄養成分は，発酵原料とは別の 成分として扱われていると認定したが，ダイゼイン類を含む「大豆胚軸」が発酵原 料に当たることと，ダイゼイン類を含む処理液とアルギニンを含む培養液のいずれ もが発酵原料に当たると考えることは何ら矛盾するものではない。また，【００３６】 の記載も，大豆胚軸にアルギニンを添加したものを発酵原料とみなすことと矛盾す るものではない。したがって，原判決の判断には誤りがあるというほかない。 そうすると，α３の「アルギニンを含む培養液」は，構成要件Ｂ’−１の「アル＼nギニンを含む発酵原料」に当たると認めるのが相当であるから，被控訴人方法が構＼n成要件Ａ’，Ｂ’−１，Ｂ’−２を充足しないことが立証されているとはいえない。
・・・
(ｳ) 以上のとおり，被控訴人原料の生産に本件訂正発明の方法を使用していない ことが立証されているとはいえないから，特許法１０４条の推定が覆滅されたと認 めることはできない。

◆判決本文

1審はこちら。

◆平成30(ワ)18555

　漏れていたのでアップします。ＣＳ関連発明について、広告収入に基づく損害賠償が認められました。

　本件特許の請求項１は下記です。 通信ネットワークを介して、ウェブ情報をユーザ端末に提供するウェブ情報提供方法において、 ユーザ端末に接続されたアクセスポイントが該ユーザ端末に割り当てた前記アクセスポイントのＩＰアドレス、およびＩＰアドレスとアクセスポイントに対応する地域とが対応したＩＰアドレス対地域データベースを用いて、前記ユーザ端末に割り当てられたＩＰアドレスを所有するアクセスポイントが属する地域を判別する第１の判別ステップと、 前記判別された地域に基づいて、該地域に対応したウェブ情報を選択する第１の選択ステップと、 前記選択されたウェブ情報を、前記ＩＰアドレスが割り当てられたユーザ端末に送信する送信ステップと、 を有したことを特徴とするウェブ情報提供方法。

　被告方法等は，本件各発明の技術的範囲に属するものであるから，被告が被 告方法等を用いて行う地域ターゲティング広告等のサービスを提供する行為 は，本件特許権を侵害するものである。そして，被告はその侵害行為について 過失があったものと推定されるから（特許法１０３条），原告は，被告に対し， その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を，自己が 受けた損害の額としてその賠償を請求することができる（同法１０２条３項） ところ，同項による損害は，原則として，侵害品の売上高を基準とし，そこに， 実施に対し受けるべき料率を乗じて算定すべきである。 また，不当利得返還請求については，同項の「受けるべき金銭の額に相当す る額」は，本来，侵害者がその特許発明の実施に当たり特許権者に対して支払 うべきであった実施料相当額であるから，侵害者がこれを支払うことなく特許 発明を実施した場合は，その実施により，侵害者は同額の利得を得，特許権者 は同額の損失を受けたものと評価することができるから，同項の「受けるべき 金銭の額に相当する額」が不当利得（民法７０３条）における受益者の利得の 額に相当し，かつ，権利者の損失の額に相当すると認めるのが相当である（知 財高裁平成２７年（ネ）第１０４８８号，同第１００８８号同年１１月１２日 判決・判時２２８７号９１頁参照）。 そこで，被告が被告方法等を使用して上げた売上高及び実施に対し受けるべ き料率（相当実施料率）につき，以下検討する。
(2) ＹＤＮ及びプレミアム広告について
ア ＹＤＮ及びプレミアム広告の売上高
ＹＤＮ及びプレミアム広告の売上高は，以下のとおりであると認められる。
(ｱ) ＹＤＮの売上高
証拠（乙２５）によれば，原告主張の損害算定期間（平成１９年７月２ ５日〜平成３０年６月２６日）の売上高（消費税抜き。以下，売上高につ き，特記なき限り同じ。）は，別紙売上高・損害額一覧表のとおりであり，＼nＹＤＮのエリアターゲティングを行っている部分の売上高総額は，●省略 ●であると認められる（●省略●なお，端数処理の関係で１円の誤差が生 じている。）。
(ｲ) プレミアム広告の売上高
同様に，同期間のプレミアム広告のエリアターゲティングを行っている 部分の売上高総額は，●省略●であると認められる（●省略●）。
イ 相当実施料算定の基礎となる売上高の範囲
被告は，ＹＤＮ及びプレミアム広告の売上高のうち，下記(ｱ)ないし(ｴ)に 係る各部分については，相当実施料算定の基礎となる売上高から除外すべき であると主張するので，この点について検討する。
(ｱ) ●省略●について
被告は，本件各発明の技術的範囲には●省略●から，被告方法等におい て，本件各発明の技術的範囲に含まれる部分があるとしてもそれは●省略 ●であると主張する。 しかし，本件各発明にいう「アクセスポイントに対応する地域」等は， 特に●省略●ものではないので，相当実施料算定の基礎となる売上高を● 省略●理由はないというべきである。
(ｲ) スマートフォンを利用した売上部分について
被告は，スマートフォンの利用による売上げは相当実施料算定の基礎と なる売上高から控除すべきであると主張する。 しかし，証拠（甲７３・３頁）及び弁論の全趣旨によれば，スマートフ ォンからインターネットのウェブサイトを閲覧する場合には，モバイル接 続（４Ｇ接続ないし３Ｇ接続）又はＷｉ−Ｆｉ接続の２通りの方法があり， 自宅等のＷｉ−Ｆｉ環境がある場所では，通信容量制限のあるモバイル接 続ではなく，Ｗｉ−Ｆｉ経由の接続を行うのが一般的であるところ，スマ ートフォンによりＷｉ−Ｆｉ接続を行う場合には，接続に用いられるＩＰ アドレスは自宅のＷｉ−Ｆｉに用いられるＩＰアドレスであり，この場合 には，本件各発明に基づくＩＰアドレスからアクセスポイントに対応する 地域を判別しているものと認められる。 他方で，モバイル端末からのインターネット接続（いわゆる４Ｇ接続な いし３Ｇ接続）の場合に，ＩＰアドレスからアクセスポイントに対応する 地域を判別することができないことは，原告が自認するところであるから， 相当実施料算定の基礎となる売上高は，かかる接続を利用しない場合（Ｗ ｉ−Ｆｉ経由での接続の場合）に限定することが必要であるというべきで ある。
(ｳ) ●省略●について
被告は，●省略●を控除したものとされるべきであると主張する。
ａ そこで検討するに，証拠（乙２７）及び弁論の全趣旨を総合すると， 以下の事実を認めることができる。
●省略●
ｂ 上記ａで認定した事実によれば，被告方法等において，●省略●を控 除することが相当であるというべきである。
ｃ これに対して，原告は，●省略●と考えられると主張するが，これを 認めるに足りる証拠はない。 したがって，原告の上記主張は理由がない。
(ｴ) 他のターゲティング機能に対応する部分について＼n
被告は，「年齢」，「性別」，「行動履歴」など「地域」以外のターゲ ティング機能に対する部分の売上げは，本件における相当実施料額の算定＼nの基礎とならないと主張する。 この点，証拠（甲２２，２６）によれば，被告のＹＤＮやプレミアム広 告においては，地域ターゲティングに加え，「時間帯」，「性別」，「年 代」，「行動履歴」等に基づくターゲティングも行われていることがうか がわれるが，他方で，プレミアム広告の商品紹介（甲２６）においては， 「エリアターゲティング」が最初に紹介され，また，被告の広告本部本部 長が，平成１９年１１月５日付けの日経マーケティングのウェブ上の記事 （甲２７）において，1)被告は地域ターゲティングに力を入れており，Ｉ Ｐアドレスなどの情報で地域ターゲティング広告ができるようになり，地 域限定のプロモーションや地域限定で企業活動をしている広告主もター ゲットに入ってきたこと，2)地域ターゲティング広告に性別や年齢別など によるデモグラフィックターゲティングも組み合わせればより効果的で あること，3)地域ターゲティング広告は，中小企業，インフラを手がける 大手企業などの需要もあることなどを述べていることが認められる。 そうすると，地域ターゲティングは中心的な機能であり，他のターゲテ＼nィング機能に比べてその重要性は高いというべきであり，また，これらの＼n機能は重複して利用されることも多く，その寄与の度合いを個別に算定す＼nることが困難であることにも照らすと，地域ターゲティング機能と関連の＼nある売上高については，その全額を対象とするのが相当である。
ウ 相当実施料算定の基礎とすべき売上高
上記アのＹＤＮ及びプレミアム広告の売上高から，上記イに従って控除す べき分を控除した額は，以下のとおりである。
(ｱ) ＹＤＮについて
証拠（乙２５）によれば，ＹＤＮについて，●省略●となる。
(ｲ) プレミアム広告について
同様に，プレミアム広告については，●省略●となる。
(ｳ) 以上によれば，本件特許権侵害による損害額の算定に用いるべき売上高 は，ＹＤＮにつき●省略●，プレミアム広告につき●省略●となる（それ ぞれの各年度の内訳は別紙売上高・損害額一覧表の該当欄記載のとおり。）。＼n
(3) スポンサードサーチについて
原告は，被告が提供するターゲティング広告に係るサービスのうち，スポン サードサーチに係る売上高も相当実施料の算定の対象とすべきであると主張 するのに対し，被告は，スポンサードサーチにおいては本件各発明を実施して いないから，その売上高は相当実施料の算定の対象外であると主張する。
ア そこで検討するに，●省略●ことが認められる。
しかし，他方で，●省略●本件各発明を実施して行われているとは認めら れないので，スポンサードサーチに係る売上高も損害額算定の対象とすべき であるとの原告主張を採用することはできない。
イ なお，原告は，スポンサードサーチが本件各発明の実施に当たらないとの 主張は時機に後れた攻撃防御方法に当たると主張するが，被告は，当初から， 原告主張のターゲティング広告の提供サービスが本件各発明の技術的範囲 に属することを否認していたこと，侵害論の審理においては●省略●が中心 的な争点であったこと，損害論の審理に入り，スポンサードサーチが実施料 算定の基礎となるかが争点となり，これを契機としてスポンサードサーチが 本件各発明の実施に当たるかどうかが問題となったことなどの本訴の経緯 に照らすと，被告の上記主張が時機に後れたものということはできない。
(4) 相当実施料率について
ア 相当実施料率の算定基準
特許法１０２条３項所定の「その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の 額に相当する額」の算定に当たり，実施に対し受けるべき料率は，1)当該特 許発明の実際の実施許諾契約における実施料率や，それが明らかでない場合 には業界における実施料の相場等も考慮に入れつつ，2)当該特許発明自体の 価値すなわち特許発明の技術内容や重要性，他のものによる代替可能性，3) 当該特許発明を当該製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の 態様，4)特許権者と侵害者との競業関係や特許権者の営業方針等訴訟に現れ た諸事情を総合考慮して，合理的な料率を定めるべきである（知財高裁平成 ３０年（ネ）第１００６３号令和元年６月７日特別部判決・判時２４３０号 ３４頁参照）。
イ 実施料率等について
(ｱ) 証拠（甲３０，７９，１００）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実 を認めることができる。
ａ 原告は，あどえりあ社を通じて，本件特許に係るライセンス（通常実 施権の許諾。以下「本件ライセンス」という。）を行っている。
ｂ 本件ライセンスの料金体系は，1)多数のウェブサイトやアプリ等に一 括で広告を配信するアドネットワーク事業を行う企業を対象とするア ドネットワーク事業社用（甲３０・２枚目），2)クライアントに対しシ ステム等を使ってサービスを提供する企業を対象とするサービス提供 事業社用（同３枚目），3)自社でウェブサイトを運営する企業を対象と するウェブサイト運営社用（同４枚目）の３種類がある。
ｃ 上記1)（アドネットワーク事業社用）の料金は，登録料１万円（初年 度のみ）と，アドネットワーク事業社のクライアントに対する広告請求 金額に対する１．５％（親会社の業務を子会社が行う場合は３％）の割 合によるライセンス利用料である。
上記2)（サービス提供事業社用）の料金は，クライアントの特許利用 も含めたライセンスを受ける場合は，登録料１万円（毎年）と，サービ ス提供事業社と各クライアントの間の月額契約料金の３％の割合によ るライセンス利用料である。
上記3)（ウェブサイト運営社用）の料金は，当該ウェブサイトが５０ ００万ＰＶ以上で，かつ，自社サイト内の広告の地域ターゲティングを 行う場合は，登録料１万円（初年度のみ）及び基本利用料１０万円（年 額）に加え，広告売上げの３％の割合によるライセンス利用料となる。 なお，ウェブサイト運営社が，当該ウェブサイト内で物品などの販売を 補助するサービスを行う場合は，更にビジネス利用料５０００円〜（年 額）を要するとされている。
ｄ 本件ライセンスの実績としては，アドネットワーク事業社用のライセ ンス利用料につき１．５％で契約した例，サービス提供事業社用のライ センス利用料につき３％で契約した例，ウェブサイト運営社用のライセ ンス利用料につき１．５％で契約した例や，０．７５％で契約した例が ある。
(ｲ) 甲３０のライセンス料金表の各類型の適用に関し，原告は，広告を掲載＼nするサイトを基準とするもの，すなわち，自らのウェブサイトにおいて広 告を掲載する場合は３％であるが，他社のウェブサイトに広告を掲載する 場合は１．５％とするものであると主張するのに対し，被告は，広告の主 体を基準とするもの，すなわち，第三者の広告を請け負って掲載する場合 はアドネットワーク事業社用の条件に従って１．５％の料率が適用され， 自社の広告を掲載する場合は３％の料率が適用されると主張する。
甲３０のライセンス料金表の各類型が適用される広告掲載サービスに＼nついては，本件ライセンスに係る特許権者である原告が当然知悉している と考えられるところ，アドネットワーク事業社用について他の場合より安 い料率が設定されることについての原告の説明，すなわち，他社のウェブ サイトに広告を掲載する場合には別途広告枠を媒体社などから購入する 必要がありその費用が掛かるためにアドネットワーク事業社用では料率 を下げているとの説明や，それにもかかわらず親会社の業務を子会社が行 う場合は３％としたのは，アドネットワーク事業社である親会社が広告掲 載を自らの子会社の広告枠で行う場合には広告枠の購入費用は子会社に 支払われるために親子会社全体としてみれば費用支出がないからである との説明は合理的であるといえる。 被告は，ウェブサイト運営者用のライセンス料金表に「ＥＣ（電子商取＼n引）を含む，ウェブサイト内で物品などの販売を補助するサービス」が対 象となることが記載されていることをもって，ウェブサイト運営者用の実 施料率が３％であるのは，自社商品の広告表示を切り替えるといったサー＼nビスを提供することを念頭に置いたものであると主張する。しかし，同サ ービスを行う場合に発生するのはビジネス利用料であって，広告利用料で はないので，上記の記載から，ウェブサイト運営者用のライセンス料金表＼nが適用されるのは自社の広告を掲載する場合であると認めることはでき ない。
むしろ，甲３０・４枚目においては，ウェブサイト運営者用の「広告利 用料」は「広告売上の３％」と規定されているところ，ここに「広告売上」 と記載されているのは，他社の広告を自らのサイトで行うことにより広告 売上げを得る場合を想定としているからであると推認するのが自然かつ 合理的である。 そうすると，原告が主張するとおり，本件ライセンスにおけるライセン ス料率は，自らのウェブサイトにおいて広告を掲載する場合は３％である が，他社のウェブサイトに広告を掲載するなどして，広告枠を媒体社など から購入する費用を生ずる場合には１．５％とするものであると認めるの が相当である。
(ｳ) 上記(ｲ)の説示を踏まえ，被告の地域ターゲティング広告が本件ライセ ンスのいずれの類型に属するかにつきみるに，ＹＤＮのうち被告ウェブサ イトに広告を掲載する部分及びプレミアム広告はウェブサイト運営社用 に当たるから，ライセンス料率は３％となり，ＹＤＮのうち他の提携ウェ ブサイトに広告を掲載する部分はアドネットワーク事業社用に当たるか ら，ライセンス料率は１．５％となるものと認められる。 この点につき，被告は，過去にウェブサイト運営社用に当たるにもかか わらず０．７５％や１．５％のライセンス料率が適用されたことがあるこ とを指摘し，本件においてもこれらの料率を参考とすべきであると主張す るが，証拠（甲１００）及び弁論の全趣旨によれば，これらは原告とライ センシーとの関係に基づき特別に減額されたものであることがうかがわ れ，他にサービス提供事業社用の類型ではあるものの，原則どおりライセ ンス料率を３％として契約した実績もあることからすれば，上記のとおり 認定するのが相当である。
ウ 実施料率を下げるべき他の事情について
●省略●
(ｲ) 被告は，被告自身の多数の特許を実施することによりウェブ広告の分野 において大きなシェアを獲得することができているのであるから，本件各 発明の相当実施料率の算定に当たってもこの点を考慮すべきであると主 張するが，被告がウェブ広告の分野において多数の特許を実施しているこ とやそれが売上げに寄与していることは，本件特許の相当実施料率を算定 すべき上で考慮すべき事情ということはできない。 また，被告は，本件特許の相当実施料率の算定に当たり，被告が自身の 努力により●省略●を作成したことを考慮すべきであると主張するが，上 記と同様，この点も本件特許の相当実施料率を算定すべき上で考慮すべき 事情ということはできない。
(ｳ) 被告は，甲２０公報を引用し，本件各発明の「ＩＰアドレス対地域デー タベース」は「アクセスポイント側」の情報を用いるものであり，●省略 ●含まないとした上で，原告の主張を前提とするのであれば，本件各発明 の価値・技術的意義は低いなどと主張する。 しかし，被告の上記主張は，データベースの構成と●省略●を誤解・混＼n同するものであり，その前提において失当であり，また，本件各発明が公 知技術との関係で新たな技術的意義が存在しないということはできない。 むしろ，本件各発明は，ＩＰアドレスを所有するアクセスポイントが属 する地域を判別し，判別した地域に対応したウェブ情報を選択して前記ユ ーザ端末に送信する方法によって，同一ＵＲＬにおいてもユーザの発信地 域ごとに異なるウェブ情報を送信することができるという効果を得る発 明であって，他にＧＰＳ等のシステムを用いることなく，ユーザ端末に割 り当てられたＩＰアドレスとＩＰアドレス対地域データベースを照合す るという比較的簡易な方法によりユーザの発信地域の判別をすることが できるものであるから，従来技術にはない新たな技術的意義を有するとい うことができる。
(ｴ) 被告は，本件特許の相当実施料率の算定に当たり，地域ターゲティング 以外のターゲティング機能の効用を考慮すべきであると主張する。＼nしかし，地域ターゲティングは中心的な機能であり，他のターゲティン＼nグ機能に比べてその重要性は高いというべきであり，また，これらの機能＼ は重複して利用されることも多く，その寄与の度合いを個別に算定するこ とが困難であることは，前記(2)イ(ｴ)のとおりである。このため，ＹＤＮ 及びプレミアム広告が地域ターゲティング以外のターゲティング機能を＼n備えていることを考慮しても，適用すべき実施料率を下げることが相当と いうことはできない。
(ｵ) 被告は，ＹＤＮのクリック数や売上げは，被告が長年にわたり多大な労 力を積み上げてきたサービスの圧倒的な利用者数及びアクセス数を前提 とするものであり，これらは本件各発明と無関係であるから，本件特許の 相当実施料率の算定に当たってはこの点を考慮すべきであると主張する。 しかし，ＹＤＮの売上げにおいて，被告の提供するサービスの利用者数 や被告のウェブサイトへのアクセス数が影響を与えたとしても，本件各発 明の売上げ及び利益への貢献の程度という観点からみると，本件各発明は， ＩＰアドレス対地域データベースを使用して，アクセスポイントの属する 地域を判別することを通じて，地域によって異なるウェブ情報をユーザ端 末に送信することを可能にするものであるから，エリアターゲティング広＼n告に必要不可欠なものであり，本件各発明と同程度に簡易かつ効果的に地 域判別をし得る代替技術の存在を示す証拠のないことに照らすと，本件各 発明を利用することができない場合には，被告のＹＤＮやプレミアム広告 の利用者に対する訴求力は大幅に減殺されたものというべきである。 このような本件各発明のＹＤＮ及びプレミアム広告の提供サービスに おける必要不可欠性や売上げや利益に対する貢献度に照らすと，ＹＤＮの 売上げにおいて，被告の提供するサービスの利用者数や被告のウェブサイ トへのアクセス数が影響を与えたとしても，これをもって，適用すべき実 施料率を下げることが相当であるということはできない。 また，被告は，プレミアム広告においては，被告ウェブサイトへのアク セス数のみが売上げに貢献するので，本件各発明は売上げに寄与，貢献し ていないと主張するが，上記と同様の理由から，そのような事情をもって 適用すべき実施料率を下げることが相当であるということはできない。
エ 小括
以上によれば，本件各発明の実施についての相当な実施料率は，ＹＤＮの うち被告ウェブサイトに広告を掲載する部分及びプレミアム広告につき ３％，ＹＤＮのうち他の提携ウェブサイトに広告を掲載する部分は１．５％ と認めるのが相当である。

◆判決本文

　ＣＳ関連発明について、構成要件Ｂの「操作メニュー情報」を有するとは認められないとして、1審判断を維持しました。

ア 前記のとおり補正して引用する原判決が説示するとおり（原判決４６頁 ２３行目ないし４９頁１行目），本件各発明の特許請求の範囲の記載内容 に加え，本件明細書の段落【００１２】の記載内容及び【図７】に記載さ れた本件各発明の実施例としての様々な操作メニュー情報の表示内容か＼nらすれば，本件各発明の「操作メニュー情報」とは，「ポインタの座標位置 によって実行される命令結果を利用者が理解できるように前記出力手段 に表示するため」の「画像データ」であり，出力手段に表＼示され，利用者 がその表示自体から「実行される命令結果」の内容を理解できるように構＼ 成されていることを要するものというべきである。
イ そして，被告製品のページ一部表示が，縮小された中央ページの右端又＼nは左端あるいは両端に，幅が細く縦長の白みがかった長方形として表示さ＼nれること，そこには何の文字，図形，記号，アイコン等は表示されないこ＼nとからすれば，当該長方形部分のみを見た利用者は，それがどのような命 令を実行する表示であるのかを理解することはできないというべきであ＼nり，したがって，被告製品のページ一部表示の画像は本件各発明の「操作＼nメニュー情報」には当たらず，本件ホームアプリが構成要件Ｂの「操作メ＼nニュー情報」を有するとは認められないことは，前記のとおり補正して引 用する原判決が説示するとおりである（原判決４９頁２行目ないし５０頁 ６行目）。
控訴人は，1)被告製品においては構成ｅ又は構＼成ｅ’によってそれまで 表示されていなかったページ一部表＼示の画像が液晶画面に表示されるよ＼nうになること，2)ページ一部表示の画像と壁紙画像との境界が明確である＼nことを指摘するが，これらの点は，いずれも利用者がページ一部表示の画＼n像自体から「実行される命令結果」の内容を理解することができるか否か に関わるものではないから，上記の判断を左右するものではないというべ きである。また，控訴人は，3)被告製品のページ一部表示の画像が表＼現し ている表示内容は，実行されるスクロール命令の結果を小さな絵で表＼現し た画像であるとも指摘するが，上記のとおり，ページ一部表示の画像は，＼nその表示内容等からすれば，利用者がその表＼示自体から「実行される命令 結果」の内容を理解できるように構成された画像データであるということ＼nはできない。 なお，上記の判断に照らすと，控訴人が上記第２の３(1)アにおいて主張 する判断基準によったとしても，被告製品のページ一部表示の画像は，少＼nなくとも同主張における3)の要件を満たすものとはいえないから，本件ホ ームアプリが構成要件Ｂの「操作メニュー情報」を有するとは認められな＼nい。
ウ したがって，控訴人の主張(1)アは採用することができない。
(2) 控訴人の主張(1)イについて
ア 控訴人が主張(1)イにおいて指摘する各点は，いずれも上記(1)で検討し たところと同様の事情であるといえるから，いずれも前記の判断を左右す るものではないというべきである。そして，このことは，本件ホームアプ リに係るソースコードの記載内容を基に検討した場合であっても同様で＼nある。
イ したがって，控訴人の主張(1)イは採用することができない。
(3) 小括
ア 控訴人は，上記のほかにも，争点１−３について縷々主張するが，いず れも前記の判断を左右するものではないというべきである。 イ 以上によれば，本件ホームアプリは，構成要件Ｂにいう「操作メニュー＼n情報」を有するとは認められず，被告製品が構成要件Ｂを充足するものと＼nは認められないから，その余の点について判断するまでもなく，被告製品 が本件各発明の技術的範囲に属するものと認めることはできない。

◆判決本文

原審はこちら。

◆令和2(ワ)15464

　薬について技術的範囲に属しないと判断されました。均等侵害についても本質的要件を満たさないと判断されました。

　原告は，本件発明３は，慢性疼痛に対する画期的処方薬として，抗て んかん作用を有するＧＡＢＡ類縁体を痛みの処置に用いることを見いだ したものであり，その本質的部分は本件化合物を慢性疼痛の処置に用い る点にあるから，対象となる痛みが侵害受容性疼痛か，神経障害性疼痛 や線維筋痛症かは本質的部分ではなく，効能・効果を神経障害性疼痛や＼n線維筋痛症に伴う疼痛とし，慢性疼痛の処置に用いる鎮痛剤である被告 医薬品は，均等侵害の第１要件を満たすと主張する。 しかし，前記１(1)アのとおり，本件特許に係る発明は，てんかん，ハ ンチントン舞踏病等の中枢性神経系疾患に対する抗発作療法等に有用な 薬物である本件化合物が，痛みの治療における鎮痛作用及び抗痛覚過敏 作用を有し，反復使用により耐性を生じず，モルヒネと交叉耐性がない ことに着目した医薬用途発明であるところ，前記２(1)イのとおり，本件 出願当時，痛みには種々のものがあり，その原因や機序も様々であるこ とが技術常識であった。 そうすると，いかなる痛みに対して鎮痛効果を有するかは，本件発明 ３において本質的部分というべきであり，その鎮痛効果の対象を異にす る被告医薬品は，本件発明３の本質的部分を備えているものと認めるこ とはできない。したがって，本件発明３に係る特許請求の範囲に記載さ れた構成中の被告医薬品と異なる部分が本件発明３の本質的部分でない＼nということはできないから，被告医薬品は均等の第１要件を満たさない。
(ｲ) また，前記(1)アによれば，原告は，本件訂正前発明３においては鎮痛 の対象となる痛みを限定していなかったところ，本件訂正により「炎症 を原因とする痛み」及び「手術を原因とする痛み」に限定していること からすると，本件発明３との関係においては，被告医薬品の効能・効果＼nである神経障害性疼痛及び線維筋痛症に伴う疼痛を意図的に除外したと 認めるのが相当である。 したがって，被告医薬品は均等の第５要件も満たさない。

◆判決本文

　ＣＳ関連発明について、技術的範囲に属すると認められるが、無効理由あり（新規性なし）として権利行使不能(特104-3）と判断されました。

　このように，乙８発明は，ユーザから入力された情報から抽出したキーワードに 基づいてそれに関連するウェブページを収集し，そのリンク情報を取得して記憶し， ユーザ端末にキーワードに関連するウェブサイトのリンクをユーザ端末に出力する ものである。しかして，かかるウェブサイトのリンクをユーザ端末に出力すること は，ユーザに対してユーザの関心のある事項に関連するウェブサイトの閲覧を勧め るものであるといえ，当該リンクを出力することは，ユーザに対する提案を行うも のということができ，また，当該リンクはウェブ上から取得されるものであるから， ウェブサイトからユーザに対して提案すべき情報を取得しているということができ る。 そうすると，乙８発明がユーザコメントに基づいてリンクを出力するアバター管 理部及び情報収集部は，構成要件１Ｅの「前記第１又は第２受付手段によって受け＼n付けられた個人情報に基づいて前記ユーザに対して提案を行う提案手段」に相当し， また，乙８発明の，アバター管理部及び情報収集部によりユーザコメントに基づい てウェブサイトのリンクをユーザ端末に出力する機能は，構＼成要件５Ｅの「前記受 け付けた個人情報に基づいて前記ユーザに対して提案を行うステップ」に相当する。 さらに，乙８発明における，ウェブ上からキーワードに関連するウェブページのリ ンクを取得する情報収集部は，構成要件１Ｆの「前記個人情報に基づいてウェブサ＼nイトから前記ユーザに対して提案すべき情報を取得する手段」に相当し，上記情報 収集部によりウェブ上からキーワードに関連するウェブページのリンクを取得する 機能は，構＼成要件５Ｆの「前記個人情報に基づいてウェブサイトから前記ユーザに 対して提案すべき情報を取得するステップ」に相当する。 その他，構成要件Ｅ及びＦと乙８発明の間に，相違する点は認められない。＼n以上によれば，構成要件Ｅ及びＦは，乙８発明の構＼成と同一のものといえる。
エ 構成要件Ｇ（「前記個人情報に基づいてユーザに注意を促す手段と，を有する」「前記個人情報に基づいてユーザに注意を促すステップと，を更に有する」）につき，＼n乙８発明と対比する。 構成要件Ｇに関し，本件明細書の記載をみると，「飲みすぎないように！」などの＼nアドバイスのメッセージを出力する旨の記載があり（【０１１９】），かかる記載内容 からすると，構成要件Ｇにおける「注意を促す」とは，気を付けるように仕向ける，＼n気を配るように仕向けるとの意であると解することができる。 しかして，乙８発明は，スケジュールが未完了であることが確認すると，アバタ ーから，「スケジュールが未完了だよ。代わりのスケジュールを入力してね」のよう な，スケジュールの修正を依頼するアバターコメントを出力する機能を有する（【０＼n０４３】）。そして，乙８発明の学習・生活支援サーバ内にはアバターコメントを出 力するアバター管理部が実装されている（【００２４】等）ところ，上記機能は，ユ＼nーザに対してスケジュールが完了していないことに気を付けるように仕向け，又は， スケジュールに気を配るように仕向けるものであるといえる。 そうすると，乙８発明の，アバターコメントの出力を実行するアバター管理部は， 構成要件１Ｇの「前記個人情報に基づいてユーザに注意を促す手段」に相当し，ま＼nた，乙８発明の，ユーザに対して上記の趣旨のアバターコメントを出力するアバタ ー管理部の機能は，構＼成要件５Ｇの「前記個人情報に基づいてユーザに注意を促す ステップ」に相当する。 その他，構成要件Ｇと乙８発明の間に，相違する点は認められない。＼n以上によれば，構成要件Ｇは，乙８発明の構＼成と同一のものといえる。
オ 構成要件Ｈ（「情報提供装置。」「を情報提供装置に実行させる情報提供プロ＼nグラム。」につき，乙８発明と対比する。 乙８発明のアバター管理部によるアバターコメントの出力は，情報の提供に当た るため，この点をもって既に，アバター管理部を有する乙８発明の学習・生活支援 サーバは，情報を提供する装置（「情報提供装置」）であるということができる。 また，上記サーバは，アバター管理部のほかに，ユーザ情報管理部，テキスト分 析部，情報収集部，コンテンツ管理部で構成される制御部を有しており，制御部は，＼n少なくとも一つのＣＰＵ等を備え，ＲＯＭ等に予め記憶されたプログラムを読み込＼nんで実行することにより，上記各部の機能を事項することが可能＼となるものである （【００２１】等）ことから，乙８発明の学習・生活支援サーバは，情報提供装置で あって，各種機能を実行させる情報提供プログラムを有しているといえ，乙８発明＼nは，構成要件１Ｈの「情報提供装置」，構＼成要件５Ｈの「情報提供プログラム」と同 一であるといえる。 その他，構成要件Ｈと乙８発明の間に，実質的に相違する点は認められない。＼n以上によれば，構成要件Ｈは，乙８発明の構＼成と実質的に同一のものといえる。
(4) したがって，本件各発明は，その全ての構成要件が，乙８発明の構＼成と実質 的に同一のものであるから，本件各発明は，乙８発明との関係で，新規性を欠くも のといわざるを得ず，いずれも，特許無効審判により無効にされるべきものと認め られる（特許法２９条１項３号，１２３条１項２号）。
(5) 原告らの主張について
原告らは，1)乙８公報に記載されている「スケジュールの修正を依頼する」とは， 構成要件Ｅにおける，議案や意見を提出するという「提案を行う」こととは相違す＼nる，2)乙８公報がユーザ端末に出力するウェブサイトのリンクは，ウェブサイトの 所在を示す情報であって，この所在を示す情報が，「提案を行う」内容である議案や 意見であるはずがなく，乙８発明は構成要件Ｅと相違し，また，ウェブサイトのリ＼nンクはユーザに対して提案すべき情報を規定している構成要件Ｆの「情報」とも相＼n違する，3)乙８発明がユーザのスケジュールが未完了であることを確認した場合に ユーザにスケジュールの修正を依頼することは，構成要件Ｇの，気を付けるよう仕＼n向けることとは相違する，4)乙８発明のユーザ端末は，情報提供をするものではな いから，構成要件Ｈと相違する，などとして，本件各発明が乙８発明の構＼成と実質 的に相違する旨主張する。
しかしながら，原告らの上記各主張は，次のとおり，いずれも理由がないという べきである。 まず，上記1)及び3)の点については，乙８発明において「スケジュールの修正」 を依頼されたユーザは，スケジュールが完了していないことを知り，新たなスケジ ュールを考えて入力するように促されることとなるのであって，「スケジュールの 修正の依頼」も，ユーザに対して新たなスケジュールを組み立てる旨の議案や意見 の提出にも当たるといえるから，構成要件Ｅの「提案を行う」と実質的に同一の構＼ 成であるといえる。また，乙８発明の上記のような働きは，まさにユーザに対しス ケジュールが完了していないことに気を付けるように仕向け，又は，気を配るよう に仕向けることであるといえるから，乙８発明は，構成要件Ｇの「注意を促す手段」＼nないし「注意を促すステップ」と実質的に同一の構成を有するといえる。＼nまた，上記2)の点については，構成要件Ｅの「提案を行う」との文言について，＼n特許請求の範囲及び本件明細書の記載に，ユーザに提案すべき情報の具体的内容を 限定する根拠となるものはなく，ウェブページを出力することに限る旨の示唆もな い。その上，前記説示のとおり，キーワードに関連するウェブページのリンクをユ ーザ端末に出力することは，当該リンク先のウェブページを閲覧することをユーザ に勧めることに該当し，まさに，この点が「提案」といえるというべきである。そ うすると，乙８発明のアバター管理部が当該リンクをユーザ端末に出力することは， 構成要件Ｅが規定するユーザに対する「提案を行う」との構＼成と，同一であるとい わなければならない。また，構成要件Ｆの「情報」との相違を指摘する原告の主張＼nも，結局，リンクはあくまでウェブサイトの所在を示す情報に過ぎず，これがユー ザに対して提案すべき情報には当たらないとの主張であると解されるが，前記のと おり，ユーザ端末にユーザの個人情報に基づいてこれに関連するウェブページのリ ンクを出力することは，ユーザに対して当該リンク先のウェブページの閲覧を勧め るという意味において，ユーザに提案すべき情報を表示するものであり，乙８発明＼nにおいてユーザ端末に出力されるリンクは，構成要件Ｆの「情報」と異なるもので＼nはないというべきである。 さらに，上記4)の点は，前記説示のとおり，乙８発明の学習・生活支援サーバ及 びプログラムは，構成要件１Ｈの「情報提供装置」，構＼成要件５Ｈの「情報提供プロ グラム」と同一であるといえる。 以上によれば，原告らの主張はいずれも採用することができない。

◆判決本文

　IPブリッジによる侵害事件です。知財高裁は技術的範囲に属しないとした1審判断を維持しました。控訴人は本件発明はDRAMも含むと主張しましたが、裁判所は、明細書における本件発明の課題とその解決原理から、含まれないと判断しました。

イ 控訴人の主張ア(ｲ)（本件発明の課題解決原理に基づく検討について）に つき
本件発明の技術的意義（前記１(2)）に鑑みれば，本件明細書に開示され た発明は，半導体チップ上の領域ごとのゲート電極周縁長の合計が異なる 半導体集積回路装置（具体的にはシステムＬＳＩ）において，このような 領域ごとのゲート電極周縁長の合計のばらつきが，従来知られていたマイ クロローディング効果による局所的なパターン寸法の変動などとは異な り，半導体チップ全体にわたるＣＤロスに許容できないほどの変動をもた らすという，本件特許の出願時においては新規な課題を見い出し，これを， ダミーパターンを挿入してゲート電極周縁長のばらつきを抑えることに より解決したものである。したがって，本件発明の課題とその解決原理に 照らすと，本件発明の「半導体集積回路装置」は，システムＬＳＩを意味 するものと解される。
本件特許の出願時に既に慣用されていたＤＲＡＭにおいて，メモリセル アレイを構成するビットラインやワードラインが，ＤＲＡＭにおける他の＼n回路と比較して周縁長が密な回路パターンであり，メモリセルアレイ領域 とそれ以外の回路領域とではゲート電極周縁長の合計がばらつくという 技術常識があったとしても，それが，ＤＲＡＭを構成する半導体チップ全＼n体にわたるＣＤロスに許容できないほどの変動をもたらすものであるこ とは，本件明細書に何ら言及されておらず，また，上記の新規な課題が， システムＬＳＩ中の一部の領域にすぎないＤＲＡＭ単体においても同様 に生じるものであると認めるに足りる証拠はない。 そうすると，本件発明の課題とその解決原理に照らして，本件発明の「半 導体集積回路装置」は，システムＬＳＩを意味するものと解され，ＤＲＡ Ｍを含むと解することはできない。
ウ 控訴人の主張ア(ｳ)（審査経過に基づく検討について）につき
控訴人は，審査経過に関し，第１回目及び第２回目の拒絶理由通知につ いて，審査官は，本件特許の発明がシステムＬＳＩの発明であるとは認識 しておらず，また，出願人の意見書においても，本願発明と引用発明の相 違点について，本願発明はシステムＬＳＩであるのに対して引用発明はシ ステムＬＳＩではないという説明はしていないと主張する。 しかし，そもそも特許発明の技術的範囲の画定は，特許請求の範囲の記 載に基づいて定められるが，特許請求の範囲に記載された用語の意義の解 釈は明細書及び図面を考慮して行われるのであって（特許法７０条１項及 び２項参照），特許出願の審査過程において，審査官がその特許発明をどの ように理解していたかということは，裁判所の特許発明の技術的範囲の画 定の判断を拘束するものではない。
また，出願人は，第１回目の拒絶理由通知に対する意見書（平成１５年 １１月２８日提出，乙２）において，特許法２９条１項３号及び同条２項 の規定に該当しない理由として，「言い換えると，ダミーパターンを挿入す ることによって，異なるマスクパターンレイアウト間でパターンの粗密の 程度を小さくします。このため，ライン状パターンに品種に依存した寸法 変動が生じることを防止できるので，ＤＲＡＭ等の搭載率が用途又は仕様 により異なるシステムＬＳＩにおいても，ゲート電極又はメタル配線等の 加工寸法をマスクパターンレイアウトと無関係に一定にできます。従って， 請求項４の発明によると，動作マージンのバラツキが解消された半導体集 積回路装置を実現できるという格別の効果が得られます。」（乙２〔２〜３ 頁〕）と記載し，第２回目の拒絶理由通知に対する意見書（平成１６年３月 ２５日提出，乙４）において，特許法２９条２項の規定に該当しない理由 として，「言い換えると，ダミーパターンを挿入することによって，異なる マスクパターンレイアウト間でパターンの粗密の程度を小さくします。こ のため，本願明細書の段落番号［０１３２］に記載されておりますように， 『半導体集積回路装置の品種によりマスクパターンレイアウトが大きく 異なる場合にも，マスクパターンレイアウトの違いに起因してライン状パ ターンに寸法ばらつきが生じることを防止できる。従って，ＤＲＡＭ等の 搭載率が用途又は仕様により異なるシステムＬＳＩにおいても，ゲート電 極又はメタル配線等の加工寸法をマスクパターンレイアウトと無関係に 一定にできるので，動作マージンのバラツキが解消された半導体集積回路 装置を実現できる』という格別の効果・・・が得られます。」（乙４〔４頁〕） と記載し，いずれの意見書においても，本願発明がシステムＬＳＩに用い られて効果を生ずることを明確に述べており，このような段階を踏まえて 本件特許が登録されたものである。 したがって，仮に，審査官が，拒絶理由通知を発出する際に，特許請求 の範囲に記載された発明の要旨認定において，「半導体集積回路装置」を， その一般的な字義どおりに，ＤＲＡＭを含む半導体集積回路装置全般と解 釈しており，また，出願人の意見書において，本願発明と引用発明の相違 点として，本願発明はシステムＬＳＩであるのに対して引用発明はシステ ムＬＳＩではないことが明示されていなかったとしても，それに基づいて， 本件発明の「半導体集積回路装置」にシステムＬＳＩではないＤＲＡＭ自 体が含まれるということはできない。
(3) そうすると，本件発明における「半導体集積回路装置」（構成要件１Ａ，１＼nＥ，５Ｂ，５Ｅ等）という語は，システムＬＳＩを意味するものとして用い られており，ＤＲＡＭはこれに含まれないというべきであり，ＤＲＡＭであ ることに争いのない被控訴人製品（前記第２，２による引用のうちの原判決 「事実及び理由」第２，２⑽（原判決８頁２０〜２３行目））は，本件発明１ の構成要件１Ａ，１Ｅ，本件発明５の構＼成要件５Ｂ，５Ｅをいずれも充足せ ず，本件発明１及び本件発明５の技術的範囲のいずれにも属さないものと認 められる。 控訴人は種々主張するが，その主張は，いずれも採用することができない。

◆判決本文

原審はアップされていません。

　Appleによる債務不存在確認訴訟です。進歩性無しとして104条の3で権利公使不能と判断されました。＼n

ウ そこで，以上の説示を前提として，以下，公然実施発明１への甲５−１発 明の組合せの可否について検討する。 まず，公然実施発明１は，スリープ状態とスリープ解除状態とを有し，スリープ 状態からスリープ解除状態とする際の操作及びその際にロック画面が表示されるス＼nマートフォンというものであり，他方，甲５−１発明の技術分野は，生体情報を利 用した電子デバイスの内蔵認証システムに関するものである。そうすると，両発明 の技術分野については関連性が存するものというべきである。 また，公然実施発明１は，スリープ状態において，ホームボタンを押すことによ り，デバイス機能を有効にするときに，起動して認証を行うというものであるか＼nら，ホームボタンの押下によりスリープ状態からスリープ解除状態に切り替わった ときに，パスコード認証によりユーザを識別するという機能を有するものである。＼nこの点，公然実施発明１においては，ホームボタンの押下の後，パスコード認証の 前に，ロック画面においてスライダをドラッグするという操作入力という構成があ＼nるが，この構成については，タッチパネル入力による誤作動防止（パスコードによ＼nる認証の設定がされている場合は，パスコードやホーム画面の誤作動防止であり， パスコードによる認証の設定がされていない場合であっても，ホーム画面の誤作動 防止）という，ユーザ識別とは別の技術的意義があるといえるところ，パスコード 認証という構成は，これとは別の，ユーザ識別のための構＼成として把握することが できるものであって，上記スライダをドラッグするという構成とは可分な別個の構＼ 成であるというべきである。そして，甲５−１発明における「ユーザがデバイスを オンにする，ロックを解除する，または，起動する」ことは，デバイスの機能を有＼n効にすることであるといえ，また，デバイス機能を有効にする前に，生体情報の提＼n供をユーザに対して要求する認証方法という構成のものである。そうすると，公然＼n実施発明１と甲５−１発明とは，デバイスの機能を有効にするときに，ユーザ識別＼nのための認証動作を行う点に関して，その作用機能が共通するものと認められる。＼n以上によれば，公然実施発明１と甲５−１発明においては，技術分野の関連性及 び作用機能の共通性が認められるものであって，当業者（その発明の属する技術の＼n分野における通常の知識を有する者）において，両者を組み合わせる動機付けがあ るものと認められるものであり，その他，本件全証拠をみても，両者の組合せを阻 害する事情を認めるに足りる主張立証はない。そうすると，公然実施発明１のデバ イスの機能を有効にするときのユーザ認証として，甲５−１発明におけるデバイス＼nの機能を有効にするときにデバイスが迅速かつシームレスにユーザを認証するため＼nのホームボタンの背後に配置した指紋を検出するセンサによって指紋認証を行う構＼n成を組み合わせることは，当業者が容易に想到できたことである。また，公然実施 発明１はパスコードの入力による認証に関して，誤ったパスコードが入力されると， ロック状態が維持され，ディスプレイに認証を行うよう求めるメッセージが表示さ＼nれる構成を有するし，甲５−１発明も，特定されたユーザが許可されていないと判＼n断した場合，認証を行うようユーザに指示する構成を有し（甲５文献【００８０】），＼nかかる指示がディスプレイ部に表示することによってなされること，及びユーザ認＼n証のための操作が行われると，認証結果にかかわらずディスプレイがオンにされる ことは，当該技術の性質・内容に照らし，周知慣用技術といえる。そして，公然実 施発明１は，使用者識別機能による認証の結果，使用者が正当な使用者と認証され＼nなければロック状態を維持するものであるところ，公然実施発明１に甲５−１発明 を組み合わせる際に，かかる構成をあえて排除又は変更する理由は，本件全証拠を＼nみても見当たらない。 以上からすると，当業者は，相違点１に係る構成を容易に想到することができた＼nものといえ，本件発明１−１を容易に発明することができたものと認められる。
エ 被告の主張について
(ｱ) 被告は，公然実施発明１は，パスコードの入力という使用者識別機能を有＼nするものの，指紋等の生体情報による内蔵認証システムを有するものではなく，こ れを有する甲５発明とは技術の点における共通性がない旨主張する。 しかし，前記認定のとおり，両発明においては，いずれも，デバイスの機能を有＼n効にするときにユーザ識別のための認証動作を行う点で共通しているのであって， パスコードの入力による認証方法と指紋等の生体情報による認証方法というように 認証に用いる情報の内容は異なるものの，両発明の技術分野に相違があるとは認め られない。そうすると，被告の上記主張は，採用することができない。
(ｲ) また，被告は，公然実施発明１は，ホームボタンに対する操作入力及びスラ イダのドラッグ操作を経てから使用者識別機能を実行するものであるところ，これ＼nは，デバイス機能を有効とする前あるいはデバイスリソ＼ースへのアクセスの前のシ ームレスな認証という甲５発明の課題と共通しないから，公然実施発明１に甲５発 明を組み合わせる動機付けがないと主張する。 しかしながら，前記説示のとおり，公然実施発明１に係るパスコード認証という 構成については，ユーザ識別のための構＼成として，上記のスライダをドラッグする という構成とは可分な別個の構＼成として把握することができるというべきである。 そうすると，公然実施発明１におけるパスコードによる認証という構成と，甲５−＼n１発明におけるシームレスな認証処理という構成とは，ユーザにおいて許可されて＼nいない人が個人情報にアクセスして閲覧することを防ぐ方法の一つとしての認証方 法を備えている点で共通するものであり，両発明において，デバイス機能を有効に＼nするときのユーザ認証の動作に関して，その作用機能が共通するものと認められる＼nことに変わりはない。すなわち，ユーザによる誤作動の防止と，スリープ状態にお いてホームボタンを押してユーザ識別を実行するための動作とは，その性質内容に 照らし，互いに別個のものということができ，公然実施発明１がユーザによる誤作 動防止の意義を有するからといって，これに甲５−１発明を組み合わせることがで きないことになるとはいえない。 そうすると，被告の上記主張は，採用することができない。
(ｳ) さらに，被告は，本件発明１−１は，1) 指紋認証による使用者識別機能が，＼n非活性状態から活性状態に切り替えるための操作入力により，かつ，使用者による 追加操作なしに行われる，2) 使用者識別機能による認証の結果，使用者が正当な＼n使用者と認証されなければ，移動通信端末機のロック状態を維持するとともに，デ ィスプレイ部にメッセージを表示する，3) 活性化ボタンにおいて非活性状態にあ るときに操作入力を受け付けると，使用者識別機能による認証の結果にかかわらず，＼nディスプレイ部をオンにして活性状態に切り替えるという構成を有するが，公然実＼n施発明１にはこれらのいずれも有していないという相違点があるところ，甲５発明 には，上記1)ないし3)に係る構成が開示されていないため，両者を組み合わせても，＼n上記相違点を埋めることはできないと主張する。 しかし，被告主張の上記1)については，上記ウで説示したとおり，公然実施発明 １のデバイスの機能を有効にするときにユーザ認証として，甲５−１発明における＼nデバイスの機能を有効にするときにデバイスが迅速かつシームレスにユーザを認証＼nするための構成を，公然実施発明１のスライダを備えたロック画面を残したまま組＼nみ合わせることは当業者が容易に想到できたことである。 また，公然実施発明１は，パスコードを入力することによる使用者識別機能によ＼nる認証の結果，認証されなければロックを維持するものといえるところ，公然実施 発明１に甲５−１発明を組み合わせる際に，かかる構成をあえて排除又は変更する＼n理由が認められないこと，ユーザ認証がされなかった場合には，ディスプレイに認 証を行うよう求める旨のメッセージが表示されること，及びユーザ認証のための操＼n作が行われると，認証結果にかかわらずディスプレイがオンになることは周知慣用 技術といえることは，前記説示のとおりである。そうすると，被告主張の上記2)及 び3)について，実質的な相違点ということはできないというべきである。 以上によれば，被告の上記主張は採用することができない。
オ 小括
上記によれば，本件発明１―１は，当業者が公然実施発明１に甲５−１発明を組＼nみ合わせることにより，容易に想到することができたものといえ（特許法２９条２ 項），本件発明１−１は，特許無効審判により無効にされるべきものというべきで ある（同法１２３条１項２号）。
・・・
７ 争点３−３（無効理由２の解消の有無）
(1) 本件訂正事項２−１，２−２に係る訂正による無効理由２の解消の有無
ア 訂正の概要
本件訂正事項２−１は，本件発明２−１の構成要件２−１Ｃの活性状態をロック＼n画面が表示されたものに限定するものであり，本件訂正事項２−２は，本件発明２＼n−２の構成要件２−２Ａに，「前記ロック画面には，現在の時間を表＼示することがで きる」と追加するものである。 イ 本件訂正事項２−１，２−２に係る訂正による無効理由２の解消の有無 しかしながら，本件訂正発明２−１及び本件訂正発明２−２と公然実施発明２と を対比してみたとしても，前記５(2)で認定した公然実施発明２の構成からすれば，＼nスリープ状態からスリープ解除状態においてロック画面が表示される点，同画面に＼n現在の時間を表示することができる点について，相違するものではない。＼n以上によれば，本件訂正事項２−１，２−２に係る訂正によっても，無効理由２ を解消することはできないといわなければならない。

◆判決本文

　出願経過から用語の意義を解釈して、技術的範囲に属しないと判断されました。

争点１−１（被告製品の小径部側壁部は，係止片は大径部側に一体形成される一方 小径部側には設けられていないという文言を充足するか−構成要件１Ｅ4)，２Ｅ4)， ３Ｅ5)充足性）について
構成要件１Ｅ4)，２Ｅ4)，３Ｅ5)によれば，「係止片は」「大径部側に」「一体形成 される一方」「小径部側には設けられておらず」というのであり，上記のとおり，本 件発明は，従来よりも安全性などの向上を図るというその目的をより良く達成する という上記の技術的見地から，針先再露出防止を担う係止片の構成を工夫して，拡＼n開部の大径部側に一体形成し小径部側には設けないという構成を採用したものとい＼nうことができる。これによれば，本件発明において，拡開部に設ける「係止片」に ついては，大径部側に一体形成されている必要があるとともに，小径部側には設け られていない構成である必要があるものであって，「係止片」が小径部側に設けられ＼nている構成は排除されているものといわなければならない。＼n
そして，この「係止片」は，使用後の針先再露出を防止する部材であるといえる が，当該部材が針先の先端側への移動を阻止して針先再露出を防止する態様につい ては，構成要件１Ｄに「該留置針の針先側へ該針先プロテクタが移動せしめられた＼n所定位置において，該針先プロテクタに設けられた係止片が該針ハブに対して係止 される」とある以上には何ら具体的な限定がなされていない。また，本件明細書の 発明の詳細な説明を見ても，当該部材が，針先の先端側への移動を阻止する具体的 態様を限定する根拠となり得るような記載は見当たらない。加えて，本件特許の出 願経過を見ると，証拠（乙１４，１５）によれば，原告は，令和元年５月１５日頃， 特許庁から進歩性欠如等を理由とする拒絶理由通知を受け，その際，構成要件１Ｄ＼nに関し，「針先プロテクタの断面形状を，周知の形状である小径部と大径部とを備え た楕円形とし，大径部の周壁に針ハブ係合部を設け，大径部の周壁で覆われた内部 に係止部を設けた構成とすることは，当業者が容易になし得たことである。」などと＼n指摘されたことを踏まえて，同年６月１９日，従前の請求項で「前記拡開部の前記 大径部に対応する位置に，前記筒状の周壁に一体形成された前記係止部が設けられ て」と記載していた部分を，「前記大径部側に前記円筒状部と一体形成される一方， 前記小径部側には設けられておらず，」と補正したものであることが認められる。そ の上で原告は，同日特許庁に提出した意見書において，本件発明の進歩性を基礎付 ける事情として，拒絶理由通知書で審査官が指摘した引用文献（乙２７，２９）に ついては，いずれも針先プロテクタの小径部側に係止部が設けられており本件発明 とは異なる旨主張し，その際，当該係止部が針先の先端側への移動を阻止する具体 的態様には言及していなかったことが認められる。そして，本件特許は，その上で 登録されている。
そうすると，本件特許請求の範囲の記載文言をみても，本件明細書の発明の詳細 な説明をみても，小径部側に設けられてはならないとされている「係止片」が針先 の先端側への移動を阻止する具体的態様を限定する根拠となり得るような記載がな く，加えて，原告自身，本件特許の出願手続においては，その特許請求の範囲を前 記のように「前記小径部側には設けられておらず，」と補正した上で，意見書におい て，具体的態様については何ら限定しないまま，小径部側に「係止片」が設けられ ていない点を本件発明の進歩性を基礎付ける事情として主張し，その上で本件特許 が登録されたものである。 以上によれば，本件発明において小径部側に設けられてはならない「係止片」は， 針先の先端側への移動を阻止する具体的態様が限定されているものではなく，他の 部材と協働して針先の先端側への移動を阻止する構成を含むものであるといわなけ＼nればならない。
そこで，被告製品をみるに，前記前提事実によれば，被告製品においては，針基 に設けられた針リブと針先保護部に設けられた小径部側壁部とが，小径部側壁部の 突端面により縦リブの側面を挟持することで互いに係合することにより，針基が針 先保護部に対して回動することを防止する構成になっており，仮にこのような回動＼nが発生して針基の受部が大径部係止手段のない小径部側まで移動した場合には，針 基が大径部係止手段をすり抜けて針先保護部に対して前進することになる。すなわ ち，小径部側壁部がなければ，大径部係止手段が無効化されて，針基が前進し，留 置針の針先が針先保護部の先端側から再露出することになるのであるから，被告製 品においては，小径部側壁部による針基の回動防止と大径部係止手段による針基の 受け部の係止が協働して機能することによって，針先の再露出を防止していると認＼nめられる。
そうすると，被告製品の小径部側壁部は，他の部材と協働して，針先の先端側へ の移動を阻止する構成であるといえ，当該小径部側壁部は，本件発明において小径＼n部側に設けられることが排除されている「係止片」に当たるといわなければならな い。これによれば，「係止片」が針先抜出防止機構を含むものであるか否かに関わら＼nず，被告製品は，小径部側に「係止片」が設けられているものとして，本件発明に おいて排除されている構成を有しているから，本件発明の構＼成要件１Ｅ4)，２Ｅ4)， ３Ｅ5)をいずれも充足しないといわなければならない。 したがって，被告製品は，本件発明の技術的範囲に属するとはいえない。
(2) 原告の主張について
ア 原告は，本件発明の構成要件１Ｄの「係止片」が，針ハブ（に設けられた受部）＼nと「係止」されることによって「再露出を防止する（つまり，留置針が前進しな いように止める）」ものであるのに対し，被告製品の小径部側壁部は，針基の縦リ ブの側面を挟持して針基の回動を防止しているだけで，針基の前進を防止してい るわけではないから，「係止片」に該当しないなどと主張する。 しかし，前記説示のとおり，本件発明にいう「係止片」は，他の部材と協働し て針先の先端側への移動を阻止する構成を含むものといわなければならない。そ＼nして，被告製品において，小径部側壁部がそれ単体として針先の再露出を防止す るものでないとしても，小径部側壁部による針基の回動防止と大径部係止手段に よる針基の受け部の係止が協働して機能することによって針先の再露出を防止し＼nているものである以上，本件発明にいう「係止片」に該当しないということはで きない。 したがって，原告の上記主張は，採用することができない。
イ また，原告は，被告製品の小径部側壁部が針基の縦リブの側面を挟持する場所 は，針基と針先保護部の位置関係にかかわらないのであって，留置針の針先側へ 針先プロテクタが移動せしめられた「所定位置」において係止するものでないた め，被告製品の小径部側壁部は「係止片」に当たらないとも主張する。 しかしながら，前記のとおり，被告製品は，小径部側壁部がそれ単体として針 先の再露出を防止するものではなく，小径部側壁部による針基の回動防止と大径 部係止手段による針基の受け部の係止が協働して機能することによって針先の再＼n露出を防止するものであり，その機能が発揮される場所は，前記前提事実のとお＼nり，針管と針先保護部が相対移動してクリック感が生じる位置に限定されている。 このことからすれば，被告製品の小径部側壁部は，「留置針の針先側へ針先プロテ クタが移動せしめられた所定位置において」，大径部係止手段と協働して針先の再 露出を防止しているといえる。被告製品の小径部側壁部が，針先と針先保護部の 位置関係にかかわらず針基の縦リブの側面を挟持しているという事情は，この説 示を左右するものではない。 したがって，原告の上記主張は，採用することができない。
ウ さらに，原告は，本件発明の構成要件１Ｅ4)，２Ｅ4)，３Ｅ5)が「前記係止片 は，前記針ハブに向かって傾斜した内側面を有し，」と規定していることをもって， 本件発明で小径部側に設けられてはならないとされている「係止片」は「前記針 ハブに向かって傾斜した内側面」を有しているものに限られているなどと主張す る。
しかし，構成要件１Ｅ4)，２Ｅ4)，３Ｅ5)の「前記係止片は，前記針ハブに向 かって傾斜した内側面を有し」との文言は，本件明細書の段落【００６１】の記 載（「・・・垂直面７９ａ，７９ａの外周側に位置する傾斜面７９ｂ，７９ｂが，外周 側になるにつれて先端側に傾斜していることから，垂直面７９ａ，７９ａと基端 側規制面４０とが傾斜面７９ｂ，７９ｂに干渉されることなく当接することがで きて，針ユニット２０と針先プロテクタ１０の軸方向における相対移動防止効果 がより確実に発揮され得る。」との記載）も併せると，そのような大径部側に一体 形成される係止片の構成について，規定した針ユニットと針先プロテクタの軸方＼n向における相対移動防止効果がより確実に発揮されるという効果を奏させるべく 規定されたものであると認められる。そうすると，当該文言は，大径部側に円筒 状部と一体形成される係止片について特定したものにすぎず，設けられていては ならない位置にある「係止片」の形状を限定するものではないというべきである。 したがって，被告製品の小径部側壁部が「傾斜した内側面」を有しないことは， 被告製品の小径部側壁部が本件発明において小径部側に設けられてはならないと されている「係止片」に当たることを否定する理由にはならない。原告の上記主 張は，採用することができない。
エ 以上によれば，原告の上記主張はいずれも採用できない。原告は，その他も縷々 主張するが，それらの主張内容を慎重に精査しても，上記説示を左右するに足り るものはない。

◆判決本文

　102条2項について、２割の推定覆滅が認められました。同3項による認定についても触れています。損害額は15億円です。対応EP特許でドイツでも侵害訴訟があります。

ア 前記前提事実によれば，本件発明の構成要件１Ｅは，「該印刷層は，白色の有機＼n顔料，白色または黄色の無機顔料，蛍光染料，および蛍光増白剤のうちの一以上 の着色剤を含有する」である。これに対応する被告製品(1)の構成１ｅは，「印刷層＼nは，●（省略）●と●（省略）●を含有する●（省略）●印刷インキにより形成 されるが，」である。そして，被告製品の印刷層の●（省略）●印刷インキに含有 される●（省略）●は，「白色」の「無機顔料」に当たる。 ここでは，本件発明については，印刷層が「白色の有機顔料・・・着色剤」を含有 すれば，それだけで構成要件１Ｅを充足するのではなく，これにより「色相を明＼nるくすること」を要するかが問題となる。
イ 本件発明の構成要件１Ｅには，印刷層が「白色の有機顔料，および蛍光増白剤」＼nのいずれかを含有するとの記載がされているだけであり，「色相を明るくすること」 が発明特定事項として記載されているわけではない。 また，前記１のとおり，本件発明は，再帰反射シートに関する発明であるとこ ろ，本件明細書の段落【０００４】には，三角錐型キューブコーナー再帰反射シ ートのうち，反射素子の反射側面に蒸着層が設置されている「蒸着型」三角錐型 キューブコーナー再帰反射シートについては，その再帰反射素子の性質から金属 の色の影響を受けて外観が暗くなってしまうという欠点を有していると記載され ているものの，それ以外の再帰反射シートについては，外観の暗さが課題になっ ている旨の記載がない。また，本件明細書の【００１４】，【００１５】には，本 件発明の技術的意義は「色相の改善」であると記載され，段落【００２１】，【０ ０３０】，【００３２】には，印刷層の目的は「色相を調節」，「色相の調整」と記 載され，段落【００３６】には，「本発明に用いられる着色剤は，特に限定される ものではないが，・・・色相を明るくすることができ，且つ，隠蔽性が得られるもの が良く，シートの色相に合わせた明色系の色が好ましく，・・・白色の有機顔料や白 色や黄色の無機顔料，並びに蛍光染料や蛍光増白剤を挙げることができ，中でも， 白色や黄色の無機顔料が好ましい。」と記載されており，「色相を明るくすること」 は，「隠蔽性」を得ることや「シートの色相に合わせた」色であることと並んで， あくまで好ましい態様であるとされているにすぎない。そのため，本件発明の着 色剤の技術的意義である「色相の改善」は，色相の調節ないし調整を意味するも のであり，「色相を明るくすること」に限定されるものではないと解される。他方， 本件明細書の実施例では，白色顔料が用いられているものの，その他の着色剤と 比較して明るさが向上するとの趣旨で記載されているものではなく，比較例でも， 実施例とは印刷の模様のみを変えて，「Ｙ値」すなわち「色相（明るさ）」には変 化がないが耐候性が改善することを確認しているにすぎない。このような本件明 細書全体の記載を考慮すれば，本件発明の構成要件１Ｅの「着色剤」が「色相を＼n明るくすること」を要件としたものとは解されない。 以上によれば，本件発明の構成要件１Ｅの「着色剤」が「色相を明るくするこ＼nと」を要しているとはいえないというべきである。
ウ これに対し，被告らは，本件特許の出願経過において，原告が，補正により本 件発明に構成要件１Ｅを追加し（乙２１），本件発明の効果は，「色相，特に昼光＼n下での色相（Ｙ値＝明るさ）が改善されて」いることであり，同構成要件の着色＼n剤を用いることにより色相（Ｙ値＝明るさ）を改善したと主張しており（乙３）， 同構成要件の「白色」，「黄色」，「蛍光」を用いて「色相（Ｙ値＝明るさ）」を改善＼nする技術的意義を強調しているから，上記着色剤の意義は，色相を明るくするこ とにあると主張している。 しかし，原告が提出した乙２１の内容を見ても，本件発明の構成要件１Ｅの技＼n術的意義が，「色相を明るくすること」であるとは記載されていない。 むしろ，乙３には，本件発明の効果は，「十分な再帰反射性能＼を有し，かつ色相， 特に昼光下での色相（Ｙ値＝明るさ）が改善されており，耐候性及び耐水性にも 優れている」ことであると記載され，Ｙ値と同義である「色相（Ｙ値＝明るさ）」 と，それに限定されない意味での「色相」とが区別されているため，明るさに限 定されない色相の改善についても主張していると解される。さらに，乙３には， 一般に用いられている着色剤は，再帰反射性の確保のために光透過性を有するが， 光透過性を有する着色剤は光劣化しやすいという欠点があったのに対して，本件 発明の構成要件１Ｅの着色剤は，光透過性を有するものではないこと，本件発明＼nは，構成要件１Ｅの着色剤を用いることにより，再帰反射シートの昼光下での色＼n相（Ｙ値＝明るさ）を更に改善したこと，本件発明では，印刷領域が構成要件１＼nＢ〜１Ｄを具備する独立印刷領域であるため，印刷層が光透過性を有しない構成＼n要件１Ｅの着色剤を含有しても，それ以外の領域を通じて十分な再帰反射性能＼を 有することが記載されている。以上によれば，原告は，本件特許の出願経過にお いて，本件発明の構成要件１Ｅの着色剤について，明るさの改善だけでなく，そ＼nれ以外の効果も主張していると解されるから，そのような主張をもって，本件発 明の着色剤の技術的意義が色相を明るくすることに限定されるとまではいえない というべきである。 その他，被告らの主張を検討しても，採用すべきものはない。
エ したがって，被告製品(1)の構成１ｅは，それぞれ本件発明の構＼成要件１Ｅ及び これを引用する構成要件２Ｂを充足する（なお，仮に同構＼成要件の着色剤が「色 相を明るくすること」を意味するものとしても，これは相対的に色相を明るくで きるような所定の着色剤を含有させれば足り，必ずしも絶対的に「色相を明るく すること」を要するものではないというべきであるところ，証拠（甲１７）及び 弁論の全趣旨によれば，被告製品では，「白色」の「無機顔料」に当たる●（省略） ●を含有しない領域よりも，これを含有する領域の方が色相も改善●（省略）● による色相改善の効果を享受）していることがうかがわれ，被告製品の●（省略） ●印刷インキの色相が暗くなっているのは，●（省略）●で色相が明るくなった 一方で，●（省略）●で色相が暗くなったにすぎないというべきであり，これに よって本件発明の構成要件１Ｅの充足性が否定されることにはならないというべ＼nきである。）。
・・・
推定覆滅の事情
ａ 特許法１０２条２項における推定の覆滅については，同条１項ただし書の 事情と同様に，侵害者が主張立証責任を負うものであり，侵害者が得た利益 と特許権者が受けた損害との相当因果関係を阻害する事情がこれに当たると 解される。例えば，1)特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在すること （市場の非同一性），2)市場における競合品の存在，3)侵害者の営業努力（ブ ランド力，宣伝広告），4)侵害品の性能（機能＼，デザイン等特許発明以外の特 徴）などの事情について，特許法１０２条１項ただし書の事情と同様，同条 ２項についても，これらの事情を推定覆滅の事情として考慮することができ るものと解される。
ｂ そこで，被告らが特許法１０２条１項ただし書の推定覆滅事由として主張 する点について検討するに，次のとおり，２割の推定覆滅を認めるのが相当 である。
(a) 被告らは，本件発明において従来発明と相違する特徴とされる印刷層の 印刷領域の面積の限定は，顧客吸引には全く寄与しておらず，被告旧製品 と被告新製品の耐候性にも実質的な差異はないのであり，被告旧製品のカ タログでも，印刷層の面積の大小はセールスポイントとされていないし， 原告も本件発明の実施品を日本国内で販売していないのであり，本件発明 は，被告旧製品の販売に寄与しているとはいえない旨を主張する。 しかし，前記１(9)で説示したとおり，本件発明の従来技術とは異なる技 術的特徴は，再帰反射シートの印刷層について，「印刷領域が独立した領域 をなして繰り返しのパターンで設置されており，連続層を形成せず」，「独 立印刷領域の面積が０．１５mm2〜３０mm2」，かつ，「白色の有機顔料・・・着色 剤を含有させる」との構成を組み合わせることにより，印刷層周辺の密着＼n性を向上させ，耐水性・耐候性を向上させるとともに，色相の改善を図る ことにあるのであるから，その一部のみを独立して捉えて技術的特徴を措 定する被告らの上記主張は，その前提を欠くものである。また，被告旧製 品と被告新製品の耐候性の実験結果（乙４５〜４９）についても，その実 験条件や環境の適否については必ずしも明らかでないから，これをもって 直ちに被告旧製品と被告新製品の耐候性に実質的な差異はないとはいえな い。そして，証拠（甲３，４，９，１０，２３，６７〜７０）及び弁論の 全趣旨によれば，被告旧製品のカタログやウェブサイトには，本件発明の 技術的特徴である耐水性・耐候性・色相に関する性能の良さを強調する記＼n載が多数存在することも認められる。 したがって，被告らの上記主張をもって推定覆滅事由と認めるのは相当 ではないというべきである。
(b) 次に，被告は，本件発明は，被告旧製品の顧客への販売に貢献しておら ず，むしろ，３Ｍブランドに裏付けられた被告らの信用，実績及び知名度 等こそが，被告旧製品の販売に極めて大きな貢献をしているというべきで あり，現に被告旧製品から被告新製品に切り替えた前後でも売上高は大き く変化していないと主張する。 しかし，仮に被告らが３Ｍグループとしてのブランド力を有するとして も，これが被告旧製品の販売にどの程度の貢献をしたかを裏付ける的確な 証拠は提出されていない。また，仮に被告旧製品から被告新製品に切り替 えた前後で売上高が大きく変化していないとしても，顧客において被告旧 製品と被告新製品との相違点を認識しているか否かが定かでない以上，従 前の被告旧製品の顧客吸引力がその後の被告新製品の販売に影響を与えた 可能性が否定できないから，これをもって直ちに本件発明が顧客への販売＼nに貢献していないということはできない。 したがって，被告らの上記主張をもって推定覆滅事由であると認めるの は相当ではない。
(c) また，被告らは，主要国道および高速道路等における道路標識に用いら れる被告製品を含む長尺ロール製品については，再帰反射シートのパイオ ニア的存在である被告らの売上シェアが極めて大きく，原告は被告旧製品 の販売数量分の実施能力を有していないのであり，実際に，被告らの販売＼nする被告製品並びにその他の製品（Ｄｉａｍｏｎｄグレード及びＥｎｇｉ ｎｅｅｒｉｎｇグレードの再帰反射シート）の売上比がそれぞれ●（省略） ●であり，原告製品の売上比が１０％であるから，仮に被告製品(1)が販売 できなくなったとすれば，そのうちの●（省略）●（＝１０／（１０＋● （省略）●））のみが原告製品に向かうことになると主張する。 しかし，そもそも，競合品といえるためには，市場において侵害品と競 合関係に立つ製品であることを要するものと解される。被告らは，被告ら が販売するＤｉａｍｏｎｄグレード及びＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇグレード の再帰反射シートが競合品であることを前提としているが，弁論の全趣旨 によれば，前者の価格は被告旧製品の●（省略）●以上であり，後者の性 能は被告旧製品と同等ではないこともうかがわれるから，これらの製品の＼n価格や性能等を捨象して，同様の用途に用いられる再帰反射シートである＼nことをもって競合品であると解するのは相当ではない。そうすると，被告 らが主張するＤｉａｍｏｎｄグレード及びＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇグレー ドの再帰反射シートが市場において被告旧製品と競合関係に立つものと認 めることはできず，それゆえに被告旧製品の需要がＤｉａｍｏｎｄグレー ド及びＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇグレードの再帰反射シートと原告製品の売 上シェアに応じて按分されるとはいえないというべきである。 したがって，被告らの上記主張をもって推定覆滅事由であると認めるの は相当ではない。
(d) さらに，被告らは，仮に被告旧製品の需要が全て原告製品に向かったと しても，原告の逸失利益は，被告旧製品の販売数量に原告製品の限界利益 率を乗じた額にとどまるところ，原告製品の販売単価は被告旧製品の●（省 略）●程度の価格帯であり，原価等の控除すべき費用も被告旧製品と同じ く●（省略）●程度であるはずであり，原告製品の限界利益率は被告製品 のそれの●（省略）●程度にすぎないことが推認されるから，特許法１０ ２条２項によって推定される損害額は，原告の逸失利益を大幅に超えるこ ととなると主張する。
この点，弁論の全趣旨によれば，原告製品の販売単価は，被告旧製品の ●（省略）●程度の価格帯であることが認められるところ，仮に被告旧製 品が販売されなかったとしても，原告において，被告旧製品の限界利益と 同額の限界利益を得ることができたとは認め難く，この点については，一 定割合の推定覆滅を認めるのが相当であるが，他方で，原告製品の販売単 価が低価格であることにより，その販売数量が，被告製品の販売数量より も大きくなる可能性もあるのであるから，大幅な推定覆滅を認めるのが相＼n当であるともいえない。
(e) 以上の事情を総合考慮すると，被告らが主張する推定覆滅事由のうち， 原告製品と被告旧製品の販売単価の差異についてのみ，推定覆滅事由とし て考慮するのが相当であり，その覆滅割合は２割と認めるのが相当である。
・・・
ア 次に，原告は，予備的主張として，特許法１０２条３項の適用を前提とする損＼n害額の支払を求めているため，以下検討する。
・・・
ａ 特許法１０２条３項所定の「その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の 額に相当する額」については，平成１０年法律第５１号による改正前は「そ の特許発明の実施に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額」と定められ ていたところ，「通常受けるべき金銭の額」では侵害のし得になってしまうと して，同改正により「通常」の部分が削除された経緯がある。 特許発明の実施許諾契約においては，技術的範囲への属否や当該特許が無 効にされるべきものか否かが明らかではない段階で，被許諾者が最低保証額 を支払い，当該特許が無効にされた場合であっても支払済みの実施料の返還 を求めることができないなどさまざまな契約上の制約を受けるのが通常であ る状況の下で事前に実施料率が決定されるのに対し，技術的範囲に属し当該 特許が無効にされるべきものとはいえないとして特許権侵害に当たるとされ た場合には，侵害者が上記のような契約上の制約を負わない。そして，上記 のような特許法改正の経緯に照らせば，同項に基づく損害の算定に当たって は，必ずしも当該特許権についての実施許諾契約における実施料率に基づか なければならない必然性はなく，特許権侵害をした者に対して事後的に定め られるべき，実施に対し受けるべき料率は，むしろ，通常の実施料率に比べ て自ずと高額になるであろうことを考慮すべきである。
したがって，実施に対し受けるべき料率は，1)当該特許発明の実際の実施 許諾契約における実施料率や，それが明らかでない場合には業界における実 施料の相場等も考慮に入れつつ，2)当該特許発明自体の価値すなわち特許発 明の技術内容や重要性，他のものによる代替可能性，3)当該特許発明を当該 製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の態様，4)特許権者と侵 害者との競業関係や特許権者の営業方針等訴訟に現れた諸事情を総合考慮し て，合理的な料率を定めるべきである。
ｂ そこで検討するに，後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば，1)原告は，本 件訴訟の提起前に，被告らを含む３Ｍグループに対し，本件特許のライセン ス料率５％を提案していたこと（乙４１），他方で，米国３Ｍは，過去に第三 者に提起した特許権侵害訴訟において，再帰反射シートに関する特許の実施 料率は９％であると主張していたこと（甲７１），米国３Ｍらは，過去に第三 者に提起した訴訟において，ロイヤルティ料率２０％での合意をしたこと（甲 ７２，乙６６），株式会社帝国データバンク編「知的財産の価値評価を踏まえ た特許等の活用の在り方に関する調査研究報告書 〜知的財産（資産）価値 及びロイヤルティ料率に関する実態把握〜」（平成２２年３月）において，再 帰反射シート（樹脂シート）が該当する「化学」の最小値が０．５％，最大 値が３２．５％，平均が４．３％であるとされていること（甲７３，乙６７）， 被告３Ｍジャパンらは，原告に提起した特許権侵害訴訟において，実施料率 を１０％と主張していること等が認められる。 また，2)本件発明は，前記のとおり，再帰反射シートの構成全体に関わる＼n発明であり，相応の重要性を有しているといえ，これらの構成を備えた従来＼n技術は存在せず，この点についての代替技術が存在することはうかがわれな い。
そして，3)本件発明は，被告旧製品の全体について実施されており，これ によって向上される耐水性・耐候性は，需要者の購入動機に影響を与えるも のであるから，本件発明を被告旧製品に用いることにより，被告らの売上及 び利益に貢献するものと認められる。
さらに，原告と被告らは，いずれも再帰反射シートの製造販売業者であり， 競業関係にある。
ｃ 上記ｂの諸事情を含む本件訴訟に表れた事業を総合考慮すると，本件特許＼n権を侵害した被告らに事後的に定められるべき，本件での実施に対し受ける べき料率は，１０％を下らないものと認めるのが相当である。 したがって，本件特許権侵害について，特許法１０２条３項により算定さ れる損害額は，前記(1)で認定した被告旧製品の売上高の１０％になる。

◆判決本文

　1審はサポート要件違反として無効と判断しましたが、控訴審は約３６０万円の損害賠償を認めました。

イ 原告は，1)本件発明１の「該平均重合度が，該セルロース粉末を塩酸２. ５Ｎ，１５分間煮沸して加水分解させた後，粘度法により測定されるレベ ルオフ重合度より５〜３００高いこと」との要件（差分要件）は，「該セル ロース粉末」に関するレベルオフ重合度との差分であるにもかかわらず， 本件明細書の発明の詳細な説明に記載されたレベルオフ重合度は，いずれ も「原料パルプ」のレベルオフ重合度であって，実施例及び比較例の「該 セルロース粉末」のレベルオフ重合度は不明であること，ＢＡＴＴＩＳＴ Ａ論文の記載に照らすと，「該セルロース粉末」と「原料パルプ」のレベル オフ重合度が同じであるとは認められないことからすると，本件明細書の 発明の詳細な説明の記載から，差分要件の数値範囲において，本件発明の １の課題を解決できると当業者が認識することはできない，2)仮に本件審 決が認定するように「該セルロース粉末」のレベルオフ重合度は，「原料パ ルプ」のレベルオフ重合度より１００低いと仮定した場合，実施例２ない し６において示されている差分の範囲は１５０〜２５５であり，その下限 値は１５０であること，差分５ないし１０という数値は，粘度法による重 合度測定の誤差の範囲のレベルであり，実質的にはレベルオフ重合度との 差分を技術的有意性をもって認識することはできないこと，当業者は，差 分要件の作用機序の技術的意味を理解できないことからすると，本件明細 書記載の差分が１５０以上の実施例のデータのみをもって，測定誤差のレ ベルである差分５ないし１０を下限とする差分要件の数値範囲の全体に わたり本件発明１の課題を解決できると認識することはできないとして， 本件発明１はサポート要件に適合しない旨主張するので，以下において判 断する。
(ア) 本件発明１の「レベルオフ重合度」の意義について
本件発明１の特許請求の範囲（請求項１）には，本件発明１の「レベ ルオフ重合度」の意義について規定した記載はないが，本件明細書の【０ ０１５】に，「本発明でいうレベルオフ重合度とは２.５Ｎ塩酸，沸騰温 度，１５分の条件で加水分解した後，粘度法（銅エチレンジアミン法） により測定される重合度をいう。」との記載がある。 上記記載は，本件発明１の「レベルオフ重合度」を定義したものとい えるから（前記６(1)イ），本件発明１の「レベルオフ重合度」とは，２. ５Ｎ塩酸，沸騰温度，１５分の条件で加水分解した後，粘度法（銅エチ レンジアミン法）により測定される重合度」をいうものと解される。 なお，本件明細書の【００１５】には，レベルオフ重合度に関し，「セ ルロース質物質を温和な条件下で加水分解すると，酸が浸透しうる結晶 以外の領域，いわゆる非晶質領域を選択的に解重合させるため，レベル オフ重合度といわれる一定の平均重合度をもつことが知られており（Ｉ ＮＤＵＳＴＲＩＡＬ ＡＮＤ ＥＮＧＩＮＥＥＲＩＮＧ ＣＨＥＭＩＳＴ ＲＹ，Ｖｏｌ.４２，Ｎｏ.３，ｐ.５０２−５０７（１９５０）），その 後は加水分解時間を延長しても重合度はレベルオフ重合度以下にはなら ない。従って乾燥後のセルロース粉末を２.５Ｎ塩酸，沸騰温度，１５分 の条件で加水分解した時，重合度の低下がおきなければレベルオフ重合 度に達していると判断でき，重合度の低下が起きれば，レベルオフ重合 度でないと判断できる。」との記載がある。上記記載中の「乾燥後のセ ルロース粉末を２.５Ｎ塩酸，沸騰温度，１５分の条件で加水分解した時， 重合度の低下がおきなければレベルオフ重合度に達していると判断でき， 重合度の低下が起きれば，レベルオフ重合度でないと判断できる。」と の記載部分は，本件出願当時，「レベルオフ重合度」とは，セルロースを 酸加水分解すると，その重合度は，酸加水分解初期に急激に２００−３ ００に低下した後ほぼ一定になり，このほぼ一定になった重合度を意味 することは技術常識であったこと（前記(1)イ(ア)）に照らすと，レベルオ フ重合度に達しているか否かの一般的な判断基準を示したものではない ものと理解できる。
(イ) 1)について
ａ 本件明細書には，実施例２ないし７及び比較例１ないし１１のセル ロース粉末について，それぞれの原料パルプ（市販ＳＰパルプ，市販 ＫＰパルプ等）のレベルオフ重合度が記載されている（【００３９】な いし【００４７】）。 前記(1)イ(ア)のとおり，本件出願当時，酸加水分解時に，非結晶部 分は酸で分解されやすいが，結晶部分は分解されず残り，残った部分 の化学構造と結晶構＼造は，原料セルロースのままであって，分解され ずに残った部分の結晶領域の長さが「レベルオフ重合度」に対応する ことは技術常識であったことを踏まえると，本件明細書の上記実施例 及び比較例記載のセルロース粉末のレベルオフ重合度は，原料パルプ のレベルオフ重合度とおおむね等しいものと理解できる。 この点に関し磯貝明作成の令和２年９月１１日付け意見書（乙７２） 中には，「３桁のＬＯＤＰを報告するときの有効数字は２桁とするのが 一般的であるが，実際のところ，２桁目，３桁目の精度は無いといっ ていほどバラバラになるので，ＬＯＤＰについて十の桁，一の桁を議＼n論することは技術的に意味がない。そして，同一のセルロースでもＬ ＯＤＰは酸加水分解条件等によって変化することも常識である，その ため，例えば，市販の木材パルプのＬＯＤＰを測定したとしても，そ の木材パルプを原料として酸加水分解したセルロース粉末のＬＯＤＰ については，やはり実際に測定してみなければわからず，原料である 木材パルプと同一になるとは推測できないばかりか，具体的にいかな る値になるかも推測することはできない。」との記載部分がある。 しかしながら，他方で，上記意見書中には，「ＬＯＤＰとは「セルロ ース試料を酸で加水分解処理した残渣の重合度が一定時間（・・・）経過 しても”ほぼ”一定になる現象」であると述べる部分や，「ＢＡＴＴＩ ＳＴＡ論文でも同様であるが，「ほぼ一定になる」という現象を示す以 上に，例えば，「平均重合度が下がりきっている（これ以上全く低下し ない）」という含意はない。」，「「一定」といっても過酷な条件であれば 少なくとも２時間程度は更なる酸加水分解によって平均重合度が緩や かに低下していくことは常識である。」，「こうした変化も含めて２００ 〜３００程度の粗い幅で「ほぼ一定」と言っているのである。」と述べ る部分がある。
これらを総合すると，上記意見書の上記記載部分は，市販の木材パ ルプのＬＯＤＰとその木材パルプを原料として酸加水分解したセルロ ース粉末のＬＯＤＰとの間における「かなり程度の高い同一性」を問 題とした上で，木材パルプを原料として酸加水分解したセルロース粉 末のＬＯＤＰについては，原料である木材パルプと同一になるとは推 測できない旨を述べたにとどまるものというべきであるから，上記記 載部分によって，本件明細書の実施例及び比較例記載のセルロース粉 末のレベルオフ重合度が原料パルプのレベルオフ重合度とおおむね等 しいものと理解できるとの上記判断を左右するものではない。
ｂ 加えて，本件明細書の表４には，実施例２ないし７及び比較例１な＼nいし１１のセルロース粉末の平均重合度の記載があることからすると， 本件明細書に接した当業者は，上記セルロース粉末が差分要件を満た すかどうかを把握できるものと解される。 また，本件明細書の表４には，「平均重合度」，「粒子の平均Ｌ／Ｄ（長＼n径短径比）」，「平均粒子径」，「見掛け比容積」，「見掛けタッピング比容 積」，「安息角」及び「平均重合度とレベルオフ重合度との差分」（差分 要件）のいずれもが本件発明１の数値範囲内にある実施例２ないし７ のセルロース粉末の円柱状成形体とそのいずれかが本件発明１の数値 範囲外である比較例１ないし１１とのセルロース粉末の円柱状成形体 について，平均降伏圧［ＭＰａ］，錠剤の水蒸気吸着速度Ｋａ，硬度［Ｎ］ 及び崩壊時間［秒］が示されている。 そして，実施例２ないし７のセルロース粉末は，いずれも，安息角 が５５°以下，錠剤硬度が１７０Ｎ以上，崩壊時間が１３０秒以下で あり，ここで，安息角は，５５°を超えると，流動性が著しく悪くな り（【００１８】），錠剤硬度は成形性を示す実用的な物性値であり，１ ７０Ｎ以上が好ましく（【００１９】），崩壊時間は崩壊性を示す実用的 な物性値であり，１３０秒以下が好ましい（【００１９】）のであるか ら，実施例２ないし７のセルロース粉末は，成形性，流動性及び崩壊 性の諸機能をバランスよく併せ持つセルロース粉末であるということ＼nができる。
したがって，当業者は，本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び 本件出願時の技術常識から，実施例２ないし７のセルロース粉末は， 本件発明１の課題を解決できると認識できるものと認められるから， 1)は採用することができない。
(ウ) 2)について
本件明細書には，「平均重合度はレベルオフ重合度ではないことが好ま しい。レベルオフ重合度まで加水分解させてしまうと製造工程における 攪拌操作で粒子Ｌ／Ｄが低下しやすく成形性が低下するので好ましくな い。」（【００１５】），「レベルオフ重合度からどの程度重合度を高めて おく必要があるかということについては，５〜３００程度であることが 好ましい。さらに好ましくは１０〜２５０程度である。５未満では粒子 Ｌ／Ｄを特定範囲に制御することが困難となり成形性が低下して好まし くない。３００を超えると繊維性が増して崩壊性，流動性が悪くなって 好ましくない。」（【００１６】），「セルロース質物質をレベルオフ重合 度まで加水分解してしまうと，製造工程における攪拌操作で粒子Ｌ／Ｄ が低下しやすく成形性が低下するので好ましくない。・・・セルロース分散 液の粒子は乾燥により凝集し，Ｌ／Ｄが小さくなるので，乾燥前の粒子 の平均Ｌ／Ｄを一定範囲に保つことで高成形性でかつ崩壊性の良好なセ ルロース粉末が得られる。」（【００２１】）との記載がある。 これらの記載から，セルロース粉末がレベルオフ重合度まで加水分解 されてしまうと，乾燥前のセルロース粒子のＬ／Ｄが低下しやすく，そ の後の乾燥工程でセルロース粒子が凝集して，得られるセルロース粉末 のＬ／Ｄが小さくなり，Ｌ／Ｄが小さくなると，成形性が低下すること を理解できる。 そして，本件発明１の差分要件は，レベルオフ重合度まで重合度が低 下しないように加水分解することを，セルロース粉末の平均重合度とレ ベルオフ重合度の差分（差分要件）で表し，その下限を「５」としたこ＼nとを理解できるから，当業者は，本件発明１の差分要件の数値範囲の全 体にわたり，本件発明１の課題を解決できると認識できるものと認めら れる。 したがって，2)は採用することができない。
(エ) まとめ
以上のとおり，本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件出願時 の技術常識から，当業者は，本件発明１の差分要件の数値範囲の全体に わたり，本件発明の課題を解決できると認識できるものと認められるか ら，本件発明１は，発明の詳細な説明に記載したものであることが認め られる。 また，これと同様の理由により，本件発明２も，発明の詳細な説明に 記載したものであることが認められる。

◆判決本文

1審はこちら

◆東京地裁平成29年（ワ）24598号
キ 以上によれば，本件差分要件は，粉末セルロースについての平均重合度 と本件加水分解条件下でのレベルオフ重合度の差に関するものであるところ，明細書の発明の詳細な説明には，実施例について，粉末セルロースの 本件加水分解条件でのレベルオフ重合度についての明示的な記載はなく，また，優先日当時の技術常識によっても，それが記載されているに等しい とはいえない。したがって，本件明細書の発明な詳細には，本件特許請求 の範囲に記載された要件を満たす実施例の記載はないこととなる。そうすると，本件明細書の発明な詳細において，特許請求に記載された 本件差分要件の範囲内であれば，所望の効果（性能）が得られると当業者において認識できる程度に具体的な例が開示して記載されているとはいえない。＼n

　発明の技術的意義から、用語を解釈し、技術的範囲に属しないと判断されました。

(ｱ) 本件明細書の記載によれば，本件明細書においては，「針先の再露出」ない しこれと同旨の意味を含む表現（「針先再露出阻止機構＼」等）と「針抜出し」ない しこれと同旨の意味を含む表現（「針抜出阻止機構＼」等）がそれぞれ用いられてい る。その上で，「針先の再露出」等の表現は，針先プロテクタが留置針の針先側へ＼nの移動位置において針ハブに係止された後に，針先プロテクタが留置針の基端側へ 後退（移動）すること（【0013】，【0027】，【0070】，【0073】）又は留置針 が針先側（先端側）へ前進（移動）すること（【0028】，【0029】，【0034】〜 【0036】）により針先が外部に露出することを意味する場合に用いられている。 他方，「針抜出し」等の表現は，留置針が基端側へ移動し，針先プロテクタの基端＼n側から抜け落ちることにより針先が外部に露出することを意味する場合に用いられ るものと理解される（【0022】，【0028】，【0029】，【0034】，【0035】， 【0071】）。
このように，本件明細書では，「針先の再露出」等と「針抜出し」等の表現が明＼n確に使い分けられていることを踏まえると，「留置針の針先の再露出」（構成要件＼n1D 等）とは，針先プロテクタが留置針の針先側への移動位置において針ハブに係 止された後に，針先プロテクタが留置針の基端側へ後退（移動）すること又は留置 針が針先側（先端側）へ前進（移動）することにより針先が外部に露出することを 意味するものであって，留置針が基端側へ移動し，針先プロテクタの基端側から抜 け落ちることにより針先が外部に露出する場合はこれに含まれないと解される。こ れに反する被告の主張は採用できない。 したがって，「係止片」（構成要件 1D 等）は，上記の意味における「留置針の 針先の再露出」を防止する機構を構＼成するものと理解される。構成要件 1E4)等の 「係止片」も，「前記係止片」として構成要件 1D 等を受けたものであることか ら，同様である。
(ｲ) 「係止片」（構成要件 1E4)等）につき，本件明細書には，針先プロテクタの 大径部側に形成されるものの形状及び機能等に関しては，それが「針ハブに向かっ＼nて傾斜した内側面を有し」，「円筒状部と一体形成される」ことを含めて具体的に 記載されている（【0028】，【0034】，【0036】，【0058】，【0059】， 【0061】，【0065】，【0067】〜【0070】，図 9）。これに対し，「小径部側に 設けられ」ない「係止片」に関しては，その形状はもとより，係止片を小径部側に 設けないことの技術的な意義ないし作用効果やこれを設けた場合の弊害等につい て，本件明細書には何ら記載されていない。
また，本件特許の出願経過を見ると，本件意見書によれば，小径部に設けられて いない係止片の形状につき，原告は「前記針ハブに向かって傾斜した内側面を有」 するものを念頭に置いていると理解する余地もあるものの，本件各発明の進歩性を 主張するに当たり，本件通知書の引用文献２及び４に各記載の「針先プロテクタの 小径部側」に設けられている「係止部」の具体的な形状に言及してはおらず，小径 部に設けられていない係止片の形状についてはもとより，係止片を小径部側に設け ないことの技術的な意義ないし作用効果やこれを設けた場合の弊害についての言及 もない。そうすると，本件意見書の記載については，原告は，公知の発明と構成が＼n異なることを示す趣旨で「係止片」が「小径部側には設けられて」いないことに言 及したに過ぎず，「係止片」の形状に関しては，拡開部の大径部側に設けられた係 止片Sが針ハブに向かって傾斜した内側面を有することを説明するにとどまり，小径 部側に設けられていない係止片に関しては何ら述べていないものと理解される。 このような本件明細書の記載及び本件特許に係る出願経過を参酌すると，「係止 片」（構成要件 1E4)等）につき，「前記針ハブに向かって傾斜した内側面を有 し」とは，「前記大径部側に前記円筒状部と一体形成される」「係止片」の形状を 特定したものであって，「前記小径部側には設けられて」いない「係止片」の形状 を特定するものではないと理解される。これに反する原告の主張は採用できない。
(ｳ) 小括
以上より，本件各発明の「係止部」とは，「該針先プロテクタに設けられた」も のであり，これが「該針ハブに対して係止されることで該留置針の針先の再露出が 防止される」，すなわち，針先プロテクタが留置針の針先側への移動位置において 針ハブに係止された後に，針先プロテクタが留置針の基端側へ後退（移動）するこ と又は留置針が針先側（先端側）へ前進（移動）することにより針先が外部に露出 することを防止するものであって（以上につき，構成要件 1D 等），針先プロテク タの有する「前記円筒状部の基端側に」設けられるものであり（構成要件 1E2) 等），かつ，「前記針ハブに向かって傾斜した内側面を有し，前記大径部側に前記 円筒状部と一体形成される」が，その形状のいかんを問わず「前記小径部側には設 けられ」ない（以上につき，構成要件 1E4)等）ものであると解される。
(2) 構成要件の充足性＼n
ア 被告各製品の小径部の側壁部の構成等＼n
(ｱ) 被告各製品の小径部側壁部につき，針先保護部（針先プロテクタ）の基端側 に設けられていること，針抜出防止機構（針先プロテクタが留置針の針先側への移＼n動位置において針ハブに係止された後に，更に留置針が基端側へ移動し，針先プロ テクタの基端側から抜け落ちることにより針先が外部に露出することを防止する機 構）として機能＼すること，及び，少なくとも針管と針先保護部が相対移動してクリ ック感が生じる位置において，小径部側壁部の突端面により針基に設けられた縦リ ブの側面を挟持することで，針基が針先保護部に対して回動を防止する状態となる ことについては，当事者間に争いがない。
(ｲ) 証拠（甲３〜６，乙５）及び弁論の全趣旨によれば，被告各製品において は，小径部側壁部が針基に設けられた縦リブの側面を挟持することで針基の回動を 防止しつつ，針先保護部が初期状態の配置位置から留置針の針先方向へ移動し，小 径部側壁部が針基に設けられた縦リブの側面を挟持した状態のまま，クリック感が 生じる位置（「該留置針の針先側へ該針先プロテクタが移動せしめられた所定位 置」（構成要件 1D 等）に相当する。）である針基の受け部において大径部係止手 段が針基に対して係止されることによって，針管の針先が再度，針先保護部の先端 側から露出することが防止されることとなる。 また，証拠（乙６３）及び弁論の全趣旨によれば，仮に被告各製品の小径部側壁 部が存在しない場合，針基の受け部においても針基は回動可能な状態にある。この＼n場合，針基が回動したとしても，針先保護部の大径部係止手段に針基の縦リブが接 触することにより針基の回動がいったん停止することとなる。この状態ではなお大 径部係止手段と針基の受け部が接触しているため，直ちに針先保護部が基端側に移 動可能となるものではない。もっとも，この状態において一定の外力が加えられる＼nと，縦リブが大径部係止手段を乗り越えて再び回動するなどして，針基の受け部と 大径部係止手段の係止が解除され，針先保護部が基端側に再度移動し，留置針の針 先が再露出する状態となり得ることが認められる。 しかも，被告各製品の添付文書（甲５）には，次のような記載がある。
「・針を収納する際は，ロックが外れたことを確認し，真っ直ぐ引くこと。（針 基が曲がったり，折れるおそれがある。）
・針が収納，固定された状態でグリップ部を強く引っ張る，回転させる操作をし ないこと。（針基が曲がったり，折れるおそれがある。）
・針が収納，固定された状態で針先が飛び出す方向に力を加えないこと。（針刺 し及び感染のおそれがある。）」 これらの記載によれば，被告各製品においては，留置針を収納する際や収納・固 定された状態において日常的な使用時に作用し得る程度の外力により，針基の屈曲 や針先再露出といった状態が生じ得ることがうかがわれる。まして，被告各製品の 小径部側壁部が存在しない場合は，更に小さい外力によりこのような状態が生じ得 ると考えられる。
(ｳ) そうすると，被告各製品においては，針先保護部に大径部係止手段及び小径 部側壁部が設けられており，針管と針先保護部が相対移動してクリック感が生じる 位置において，針先保護部に設けられた大径部係止手段が針基に対して係止される ことと，針基に設けられた縦リブと針先保護部に設けられた小径部側壁部とが相互 に係合することにより針基が針先保護部に対して回動することが防止される状態に あることとが相まって，針基が大径部係止手段をすり抜けて針先保護部に対して前 進することができなくなっているものと認められる。すなわち，被告各製品は，大 径部係止手段のみならず小径部側壁部が針先保護部に設けられていることにより針 先の再露出が防止される構成となっている。＼n以上のとおり，被告各製品の小径部側壁部は，針先再露出防止機構としての機能＼ をも有するものと認められる。したがって，被告各製品の小径部側壁部は，「係止 片」（構成要件 1D 等）に該当し，これが小径部に設けられている以上，被告各製 品は，「前記係止片は，…前記小径部側には設けられておらず」（構成要件 1E 4)）を充足しない。

◆判決本文