技術的範囲

電子たばこの特許について、被告製品は技術的範囲に属しないと判断されました。

イ 本件明細書には、「本発明の物品は、カートリッジの嵌合端部と嵌合す る受容端部を有する制御ハウジングも含むことができる。したがって、制 御ハウジングとカートリッジ本体は、機能可能＼に連結されるものとして特 徴づけることができる。このような受容端部は特に、カートリッジの嵌合 端部を受容する開口端部を有するチャンバーを含んでよい。・・・特有の 実施形態では、カートリッジの嵌合端部を制御ハウジングの受容端部と嵌 合させると（カートリッジの嵌合端部を制御ハウジングのチャンバーの中 まで所定の距離だけスライドさせるなどすると）、吸引可能な物質媒体と＼n電気加熱部材が整列して、吸引可能な物質媒体の少なくとも一部分を加熱＼nできるようになる。」（【０００８】）、「カートリッジ本体３０５は、 制御ハウジング２００の受容チャンバー２１０と嵌合する嵌合端部３１０ と、」（【００４０】）との記載がある。また、図４、図７、図９等には、 吸引可能な物質を消費者の方に運ぶように構＼成された反対側の吸い口端と、 外面および内面を有する壁とを有する実質的に筒状のカートリッジの嵌合 端部３１０が示されるとともに、電気加熱部材に電力を供給する電気エネ ルギー源を含む制御ハウジングの端部として、中央部の円筒状の突出部を 取り囲むように、円筒形のカートリッジの外壁の外径よりやや大きい内径 を有する円筒形の受容チャンバー壁があり、カートリッジを受容チャンバ ーに挿入することで、カートリッジの外壁であり嵌合端部の外側が、受容 チャンバーの外壁の内側に、ほとんど隙間なく接する状態が示されている。 すなわち、本件明細書には、カートリッジの嵌合端部と制御ハウジング の嵌合端部（受容端部）が嵌合すると記載され、その実施形態として、カ ートリッジが制御ハウジングの受容チャンバーに挿入されることで、相補 形状を有するといえる、円筒形の外壁という形状を有するカートリッジの 嵌合端部と、円筒形の受容チャンバー壁という形状を有する制御ハウジン グの嵌合端部（受容端部）とが、カートリッジの外壁の外側の嵌合端部が 受容チャンバーの外壁の内側に接することで、ほとんど隙間なく配置され るという状態ではまり合っていることが示されているといえる。これは、 上記の「嵌合」についての一般的な意義に沿ったものである。他方、本件 明細書には、制御ハウジングの「受容端部」あるいは「受容チャンバー」 については、【０００８】、【００４０】以外に、本件明細書の【００１ ２】、【００１８】、【００２７】、【００５９】、【００６１】、【０ １０２】等にも記載があるが、カートリッジの嵌合端部の端面に接触又は 近接するのみで、それを制御ハウジングの「受容端部」とする記載はない し、上記アの一般的な意義と異なる意味で「嵌合」が使われていることを 示唆する記載もない。
ウ 本件発明は、前記１ のような技術的意義を有するところ、制御ハウジ ングとカートリッジの関係として、想定し得る様々な構成のうち、構＼成要 件Ｄにおいて「前記制御ハウジングは、前記カートリッジに機能可能＼に連 結されている嵌合端部を有する」として、それぞれの嵌合端部が「嵌合」 するものであることを明確に定めている。そして、そのような構成の下で、＼n制御ハウジングとカートリッジが「機能可能＼に連結され」、また、「吸引 可能な物質媒体と電気加熱部材が整列して、吸引可能＼な物質媒体の少なく とも一部分を加熱できるように」なることがあるとしている。 本件発明においては、制御ハウジングとカートリッジの関係が上記のと おり定められているところ、「嵌合」の語句の一般的な意義（前記ア） や本件明細書の記載（前記イ）もその一般的な意義を前提としていると 解されることからも、「前記カートリッジに機能可能＼に連結されている 嵌合端部」とは、その嵌合端部自体が一定の形状を有するとともに、ハ ウジングの嵌合端部も一定の形状を有し、それら両嵌合端部の形状が、 相補形状であり、それぞれの形状によって、互いにほとんど隙間なくは まり合うものをいうと解される。
(3) 被告製品の構成ｄについて＼n
ア 被告製品の構成ｄは、「加熱式デバイスは、加熱式タバコスティックを＼n受け入れるエンドキャップと、エンドキャップの底面に形成されたスリッ トを貫通してエンドキャップ内まで延びるヒータブレードのベース部上に 形成された導電トラックに電力を供給するバッテリーを含むメインボディ と、を有する加熱式喫煙デバイスであって、使用者はエンドキャップの底 面に達するまで加熱式タバコスティックを挿入可能であり、該挿入によっ＼nてヒータブレードのベース部が加熱式タバコスティックに挿入され、加熱 式喫煙デバイスのスイッチが入れられると、タバコロッドを加熱するため に、ヒータブレードの導電トラックがバッテリーと通電し、」である。 そして、構成要件Ｄの「カートリッジ」に当たり得るのは加熱式タバコ＼nスティックであり、当該加熱式タバコスティックの篏合端部に当たり得る のは、加熱式タバコスティックの吸い口とは反対の先端部である。
イ 原告らは、エンドキャップに加熱式タバコスティックがぴったりとはま るから、エンドキャップの底面と、加熱式タバコスティックの先端面は、 ほぼ同径の円形であり、「形状が合った物」であり、「エンドキャップの 底面に達するまで加熱式タバコスティックを挿入可能であ」ることは「は＼nめ合わせる」ことである旨主張する。 しかしながら、加熱式タバコスティックの先端面の形状とエンドキャッ プの底面の形状自体はほぼ同径の円形であるとしても、エンドキャップ の底面に達するまで加熱式タバコスティックを挿入した状態は、加熱式 タバコスティックの先端面がエンドキャップの底面に突き当たって接し た状態になっているのみである。加熱式タバコスティックの先端面とエ ンドキャップの底面のそれぞれの形状は、相補形状ではなく、それぞれ の形状によって、互いにほとんど隙間なくはまり合うものであるとはい えない。
なお、制御ハウジングは、構成要件Ｄの文言上、「前記電技加熱部材に＼n電力を供給する電気エネルギー源を含（む）」（構成要件Ｄ）ものであ＼nるところ、被告製品における制御ハウジングはメインボディであるから、 エンドキャップそれ単独では、制御ハウジングに当たることはない。 ウ 原告らは、ヒータブレードのベース部が「篏合端部」に当たるとも主張 する。
しかしながら、前記のとおり、構成要件Ｄの「カートリッジ」に当たり＼n得るのは加熱式タバコスティックであり、当該加熱式タバコスティックの 篏合端部に当たり得るのは、円筒状の形状を有する加熱式タバコスティッ クの吸い口とは反対の先端部であるが、当該先端部は、原告らが「篏合端 部」と主張するヒータブレードのベース部の形状と、相補形状ではなく、 それぞれの形状によって、互いにほとんど隙間なくはまり合うものである とはいえない、なお、このことは、ヒータブレードのベース部とエンドキャップ底面と を合わせた構成を考えても同様である。＼n
エ 以上によれば、被告製品の構成ｄのヒータブレードのベース部とエンド＼nキャップ底面は、いずれも構成要件Ｄの「篏合端部」に当たらず、その他、＼nこれに該当する部分はないといえる。 そうすると、被告製品は、構成要件Ｄを充足する部分を有せず、その余＼nを判断するまでもなく本件発明の技術的範囲に属さない。

◆判決本文

　随分前の事件ですが、漏れていたのでアップします。東京地裁（40部）は、半導体基板の製造方法について、「第二の割り溝」を有しないとして、文言侵害は否定しましたが、均等と認めました。

また，本件明細書等には，「第二の割り溝」を形成する方法について， 手法は特に問わないとしており，エッチング，ダイシング，スクライブ 等の手法を用いることが可能であるとされ，このうち，線幅を狭くする＼nことが可能であるなどの理由から，スクライブが特に好ましいとするに＼nとどまっており（段落【０００９】），「第二の割り溝」に関して，そ の形成の方法は特に限定されていない。 そして，本件においては，本件明細書等に従来技術が解決できなかっ た課題として記載されているところが，出願時の従来技術に照らして客 観的に見て不十分であるという事情は認められない。＼n
以上のような，本件特許の特許請求の範囲及び明細書の記載，特に明 細書記載の従来技術との比較から導かれる本件発明の課題，解決方法， その効果に照らすと，本件発明の従来技術に見られない特有の技術的思 想を構成する特徴的部分は，サファイア基板上に窒化ガリウム系化合物＼n半導体が積層されたウエハーをチップ状に切断するに当たり，半導体層 側にエッチングにより第一の割り溝，すなわち，切断に資する線状の部 分を形成し，サファイア基板側にも何らかの方法により第二の割り溝， すなわち，切断に資する線状の部分を形成するとともに，それらの位置 関係を一致させ，サファイア基板側の線幅を狭くした点にあると認める のが相当であり，サファイア基板側に形成される第二の割り溝，すなわ ち，切断に資する線状の部分が，空洞として溝になっているかどうか， また，線状の部分の形成方法としていかなる方法を採用するかは上記特 徴的部分に当たらないというべきである。
ウ 被告方法は，前記２で認定したように，サファイア基板上に窒化ガリ ウム系化合物半導体が積層されたウエハーをチップ状に切断するに当た り，半導体層側にエッチングにより切断に資する線状の部分を形成し， サファイア基板側にもＬＭＡ法のレーザースクライブによって切断に資 する線状の変質部を形成するとともに，それらの位置関係を一致させ， サファイア基板側の線幅を狭くしているのである。 そして，前記２(1)イで説示したとおり，ＬＭＡ法でサファイア基板 を加工した場合，溶融領域が発生し急激な冷却で多結晶化し，この多結 晶領域は多数のブロックに分かれるが，加工領域中央に実質の幅が極端 に狭い境界が発生し，この表面に垂直な境界線の先端に応力集中するの＼nで割れやすくなることが認められる。 そうすると，被告方法は本件発明の従来技術に見られない特有の技術 的思想を構成する特徴的部分を共通に備えているものと認められる。＼nしたがって，本件発明と被告方法との相違部分は本質的部分ではない というべきである。
エ 被告らの主張に対する判断
この点に関して被告らは，ＬＭＡ法のレーザースクライブについて， 対象と「非接触」であるため，クラック等が発生せず，かつ，ほぼ垂直 に分割されることから，本件発明の課題自体が存在しないことになり， そのような方法を用いたとしても，本件発明の本質的部分に当たらない 旨主張する。
そして，乙１４（再公表特許第２００６／０６２０１７号。以下「乙＼n１４文献」という。）の段落【００３９】には，【図９】，【図１０】 に関して，ＬＭＡ法により形成された変質領域に隣接する正常領域のブ レイク面が略垂直である旨の記載がある。 しかしながら，他方で，乙１４文献の段落【００４３】等には，同じ 【図９】，【図１０】に関して，デフォーカス値によっては，正常領域 のブレイク面の垂直方向につき多少の傾斜や段差が存在する旨の記載も あるのであって，ＬＭＡ法のレーザースクライブであるからといって， 切断面が斜めになることで不良品が生じるという本件発明の課題が発生 しないと認めることはできない。 したがって，被告らの上記主張は採用することができない。
オ 以上のとおりで，被告方法は，均等の第１要件を充足すると認められ る。

◆判決本文

　随分前の事件ですが、漏れていたのでアップします。争点はたくさんあります。裁判所は、均等の主張を認め、差止と約10億円の損害賠償を認めました。判決文は別紙を入れると400頁ありますので、目次付きです。

前記(2)ウのとおり，本件明細書２記載の従来技術と比較して，本件発明２ における従来技術に見られない特有の技術的思想（課題解決原理）とは，従来，グ ルタミン酸生産に及ぼす影響について知られていなかったコリネ型細菌のｙｇｇＢ 遺伝子に着目し，Ｃ末端側変異や膜貫通領域の変異といった変異型ｙｇｇＢ遺伝子 を用いてメカノセンシティブチャネルの一種であるＹｇｇＢタンパク質を改変する ことによって，グルタミン酸の生産能力を上げるための，新規な技術を提供するこ＼nとにあったというべきである。また，前記(2)エで検討したとおり，本件明細書２に おける従来技術の記載が客観的に見て不十分であるとは認められない。＼n
(ｳ) 前記(3)アのとおり，１９型変異使用構成は，本件発明２−５に含まれる，＼n本件特許２の請求項１又は４を引用する請求項６のうち（ｅ）の変異型ｙｇｇＢ遺 伝子が導入されたコリネ型細菌を使用する構成であり，前記(ｲ)の本件発明２にお ける特有の技術的思想ないし課題解決原理に照らせば，１９型変異使用構成の本質＼n的部分は，「コリネ型細菌由来のｙｇｇＢ遺伝子に，コリネバクテリウム・グルタ ミカム由来のｙｇｇＢ遺伝子におけるＡ１００Ｔ変異に相当する変異を導入し，当 該変異型ｙｇｇＢ遺伝子を用いてコリネ型細菌を改変し，ビオチンが過剰量存在す る条件下においてもグルタミン酸の生産能力を上げる点」にあると認められる。＼n
(ｴ) 被告は，出願経過，本件優先日２当時の技術水準，１９型変異使用構成の効＼n果から，１９型変異使用構成の本質的部分の認定に当たっては，特許請求の範囲の＼n記載の上位概念化をすべきでなく，特許請求の範囲に記載された「変異後のｙｇｇ Ｂ遺伝子の配列である配列番号２２という特定のアミノ酸配列におけるＡ１００Ｔ 変異」に限定して認定されるべきであると主張する。
しかしながら，前記(2)ア及びイの本件明細書２の記載内容によれば，本件発明２ は，特定の配列のｙｇｇＢ遺伝子を有するコリネ型細菌にのみ存在する課題を対象 とするものではなく，また，その解決原理としても，グルタミン酸生産能力を上げ＼nるために，Ｃ末端側変異や膜貫通領域の変異といった変異型ｙｇｇＢ遺伝子を用い てメカノセンシティブチャネルの一種であるＹｇｇＢタンパク質を改変するという 新規な技術を導入するというものであったから，本件発明２の請求項１や請求項４ において変異を導入する前のｙｇｇＢ遺伝子のアミノ酸配列が列挙され，請求項６ において変異後のｙｇｇＢ遺伝子のアミノ酸配列が列挙されていることを考慮して も，本件発明２及びそれに含まれる１９型変異使用構成の本質的部分を認定するに＼n当たっては，ｙｇｇＢ遺伝子が由来するコリネ型細菌の菌種，ｙｇｇＢ遺伝子全体 の変異前の具体的配列，あるいは，Ａ１００Ｔ変異に相当する変異を導入した後の ｙｇｇＢ遺伝子の具体的配列は，その本質的部分ではないものと認めるのが相当で ある。これは，被告が指摘するように，本件特許２の出願当初の請求項１にはｙｇ ｇＢ遺伝子が由来するコリネ型細菌の菌種や変異前後のｙｇｇＢ遺伝子のアミノ酸 配列が特定されていなかったところ，補正によって，現在の請求項１のようにｙｇ ｇＢ遺伝子のアミノ酸配列の配列番号が，コリネバクテリウム・グルタミカム（ブ レビバクテリウム・フラバムを含む。）又はコリネバクテリウム・メラセコーラに 由来する配列番号６，６２，６８，８４及び８５に特定されるようになったこと（【０ ０３３】，乙８０〜８４），請求項１に記載された配列番号６，６２，６８，８４ 及び８５のアミノ酸配列が相互に相同性が高いこと（乙８５）を考慮しても同様で ある。また，被告は，出願経過に関連して，本件特許２の再訂正後の請求項の記載 も考慮すべきとも主張するが，当該訂正の内容は，少なくとも訂正前の本件発明２ の本質的部分の認定には影響しないというべきである。 そのほか，本件優先日２当時の技術水準や１９型変異使用構成の効果についての＼n被告の主張が採用できないことは，前記(2)エ及び(3)イのとおりであり，これらを 理由として，１９型変異使用構成の本質的部分を特許請求の範囲に記載された変異＼n前後のｙｇｇＢ遺伝子の具体的配列に限定すべきともいえないから，この点の被告 の主張も，前記(ｳ)の判断を左右するものではない。
イ 相違点１について
前記ア(ｴ)のとおり，１９型変異使用構成の本質的部分については，ｙｇｇＢ遺伝＼n子が由来するコリネ型細菌の菌種，ｙｇｇＢ遺伝子全体の変異前の具体的配列，あ るいは，Ａ１００Ｔ変異に相当する変異を導入した後のｙｇｇＢ遺伝子の具体的配 列は，その本質的部分ではないものと認めるのが相当であることに加え，以下の(ｱ) 及び(ｲ)の点を考慮すれば，相違点１に係る違い，すなわち，導入されている変異型 ｙｇｇＢ遺伝子が由来する細菌の種類の違い及びそれによるｙｇｇＢ遺伝子の具体 的な配列の違いは，１９型変異使用構成の本質的部分とはいえない。＼n
・・・
(ｴ) これらの点からすれば，相違点３に係る違い，すなわち相違点２に係るＡ９ ８Ｔ変異に加えて，被告製法４の菌株ではＶ２４１Ｉ変異が導入されているという 点は，本件明細書２で開示された本件発明２の課題解決原理である膜貫通領域の変 異ないしＣ末端側変異と関連しない部位の１つのアミノ酸に保存的置換を加えるも のであり，Ａ９８Ｔ変異に加えることで課題解決に影響するものではないから，１ ９型変異使用構成の本質的な部分における相違点ではない。＼nオ したがって，１９型変異使用構成と被告製法４との相違点１ないし３は，い＼nずれも，特許発明の本質的部分ではないから，(12)及び(13)の菌株を使用する被告製法 ４は均等の第１要件を充足すると認められる。

◆判決本文

特許権侵害訴訟です。第1要件を満たさないとして、均等侵害も否定されました。

(1) 均等の第１要件にいう特許発明における本質的部分とは、当該特許発明の 特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を 構成する特徴的部分であると解すべきである。＼nそして，上記本質的部分は，特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて、 特許発明の課題及び解決手段とその効果を把握した上で、特許発明の特許 請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成＼nする特徴的部分が何であるかを確定することによって認定されるべきであ る。 また、第１要件の判断、すなわち対象製品等との相違部分が非本質的部分 であるかどうかを判断する際には、上記のとおり確定される特許発明の本 質的部分を対象製品等が共通に備えているかどうかを判断し、これを備え ていると認められる場合には，相違部分は本質的部分ではないと判断すべ きである。
・・・
これらの記載に照らすと、本件発明は、把持部を水平方向に軸回転させ て負荷付与部の負荷を引き上げ、把持部にかかる上方向に付勢する負荷を 軽くすることを可能にする構＼成を採用することにより、使用者が、「弛緩」 と「伸張」の動作を加えながら適切な「短縮」のタイミングを出現させる ことができ、各筋肉群が「弛緩−伸張−短縮」のタイミングを得て、連動 性よく動作を行うことができることを可能にするとともに、両腕を屈曲さ＼nせて把持部を引き下げることに伴い、両腕を外側に広げることに対する抗 力が減少する構成を採用することにより、筋の「共縮」を防ぐことを可能＼ にし、もって、筋肉の硬化を伴うことなく、筋肉痛や疲労など身体への負 担が少なく、柔軟で弾力性の富んだ肩部や背部の筋肉等を得ることができ るトレーニング器具を提供し、従来技術の課題を解決するものといえる。 そうすると、これらの各構成については、従来技術に見られない特有の技＼n術的思想を構成する特徴的部分であると認めることができる。＼n
そして、本件明細書においては、上記の各構成のうち、上記把持部を軸＼n回転させて負荷付与部の負荷を引き上げ、把持部にかかる上方向に付勢す る負荷を軽くすることを可能にする構＼成について、「把持部６０を昇降揺動 部材５０に対して軸回転することにより、回転伝達部９１及びクランク機 構部９２を介して摺動軸５７が上下動することに伴い、クランプにより連＼n結されたウェイト３１が上下動する。」（【００２６】）、「把持部６０を昇降 揺動部材５０に対して初期状態である略正面方向から外側水平方向へ回転 付勢力に抗して軸回転することにより、摺動軸５７が昇降揺動部材５０に 対して下方向に摺動し、前記クランプにより連結されたウェイト３１が引 き上げられる。」（【００２７】）との記載がある。
これらの記載に照らすと、本件発明の特許請求の範囲において、上記把 持部を軸回転させて負荷付与部の負荷を引き上げ、把持部にかかる上方向 に付勢する負荷を軽くすることを可能にする構＼成に対応する構成は、把持＼n部の回転運動を伝達し、同伝達された回転運動を摺動軸の上下動に変換す るクランク機構部を具備する負荷伝達部であり、構＼成要件Ｇの構成である＼nと認められる。 本件においては、被告製品が構成要件Ｇに相当する構＼成を備えていない こと（相違点Ｂ）に争いがなく、本件発明の本質的部分を被告製品が共通 に備えているとは認められないから、本件発明と被告製品の相違点Ｂが本 質的部分ではないということはできず、被告製品は、均等の第１要件を満 たさない。
その他にも原告はるる主張するが、いずれも上記結論を左右しない。 以上によれば、被告製品は、その余の要件を検討するまでもなく、本件 発明の特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとはいえないから、＼n本件発明の技術的範囲に属するものとは認められない。

◆判決本文

技術的範囲に属するものの、無効理由あり（新規性違反）として、権利行使不能と判断されました。この特許は、本件裁判の被告より、「技術的範囲に属さない旨」の判定請求があり、判定では技術的範囲に属すると判断されていました。判定には直リンクができないので、特許5595570とリンクしておきます。

(1) 「相隣る２枚の略矩形状壁面の互いに対応する側縁を除く」の意義について
構成要件Ｂの「４枚の略矩形状壁面の内、相隣る２枚の略矩形状壁面の互いに対応する側縁を除く他の側縁が相互に折畳み可能＼に順次連続して連結されるとともに、」との記載から、本件発明の折り畳み式テントには、「４枚 の略矩形状壁面」が設けられていること、その内の「相隣る２枚の略矩形状 壁面」において「互いに対応する側縁」が存在すること、この「互いに対応 する側縁」を「除く」「他の側縁」が存在し、この「他の側縁」が「相互に 折り畳み可能に順次連続して連結され」ていることが理解できる。
また、構成要件Ｃの「前記相隣る２枚の略矩形状壁面の互いに対応する側縁は、着脱可能＼な接合手段を介して接合されることにより、前記４枚の略矩形状壁面でもって筒状周壁部が構成され、」との記載からは、構＼成要件Ｂ の「相隣る２枚の略矩形状壁面の互いに対応する側縁」が、「着脱可能な接合手段」を備えていること、この「接合手段を介して接合されることによ＼nり」、「前記４枚の略矩形状壁面でもって筒状周壁部が構成される」ことが理解できる。また、このような解釈は、本件明細書の、「また、この筒状周壁＼n部１における正壁面２の右側縁２ａと右壁面３の左側縁３ｂには、接合・分 離が可能な面ファスナーのような接合手段２３が設けられている。図７に図示されるように、正壁面２の右側縁２ａと右壁面３の左側縁３ｂとは前記接＼n合手段２３により、一体に接合され、または分離される。前記分離された接 合手段２３によって、図８に示されるように、両壁面開口部２４が構成される。」（【００２２】）との記載及び「筒状周壁部１では、図７に図示されるよ＼nうに、４枚の壁面２、３、４、５の各両側縁２ａ、２ｂ、３ａ、３ｂ、４ａ、 ４ｂ、５ａ、５ｂの内、側縁３ａと４ｂ、４ａと５ｂ、５ａと２ｂとを相互 に折畳み可能に連結し、側縁２ａと３ｂとを後述する接合手段２３で接合することで筒状周壁部１が構＼成されている」（【００２１】）との記載とも整合する。 そして、構成要件Ｂの「除く」の通常の語義は、「加えない。除外する。別にする。」（広辞苑第七版）であると認められる。＼n加えて、上記「除く」は、その直前の「他の側縁」に限定を付す趣旨で あると理解するのが自然であることを踏まえると、構成要件Ｂは、「４枚の略矩形状壁面」が有する「側縁」から、「着脱可能＼な接合手段を介して接合される」ことになる「相隣る２枚の略矩形状壁面の互いに対応する側縁」を 除外又は別にした「他の側縁」が、「相互に折り畳み可能に順次連続して連結される」ことを規定するものであると解するのが相当である。＼n
(2) 被告各製品が構成要件Ｂを充足するか否かについて
前記(1)のとおり、構成要件Ｂの、「相隣る２枚の略矩形状壁面の互いに対応する側縁」とは、構＼成要件Ｃにおいて規定された、「着脱可能な接合手段＼nを介して接合される」「側縁」であると解するのが相当である。 前提事実(3)イのとおり、被告各製品には、第１板状体１０ないし第４板 状体４０の４枚の板状体が形成されているところ、本件において、各板状体 が構成要件Ｂの「略矩形状壁面」に該当する。 また、前提事実(3)イのとおり、被告各製品の第１板状体１０と第４板状 体４０は、その対向部１５ａ及び４５ｂが、着脱可能な接合部６０を介して接合されるから、対向部１５ａ及び４５ｂは、構＼成要件Ｂにおいて除外又は別にするとされ、かつ、構成要件Ｃにおいて「着脱可能＼な接合手段を介して 接合され」ると規定される、「前記相隣る２枚の略矩形状壁面の互いに対応 する側縁」に該当する。 そうすると、構成要件Ｂにおいて、「相隣る２枚の略矩形状壁面の互いに対応する側縁を除く他の側縁」は、被告製品の第１板状体１０と第４板状体＼n４０の対向部１５ａ及び４５ｂを除外した他の側縁、すなわち、第１板状体 １０の左右の側縁を構成する対向部１５ｂ、第２板状体２０の左右の側縁を構＼成する対向部２５ａ及び２５ｂ、第３板状体３０の左右の側縁を構成する＼n対向部３５ａ及び３５ｂ、第４板状体４０の左右の側縁を構成する４５ａがこれに該当するものと解される。＼n そして、証拠（甲６、乙１）によれば、これらの側縁は、相互に折り畳み 可能に順次連続して連結される構＼成を有していると認められ、構成要件Ｂの「他の側縁が相互に折り畳み可能＼に順次連続して連結される」に該当する。
(3) 被告の主張について
被告は、「除く」の「別にする」との語義に着目して、「別にする」もの と「別にされない」ものとでは、異なる性質・構成を有していることに照らすと、構＼成要件Ｂは、「相隣る２枚の略矩形状壁面の互いに対応する側縁」が、「相互に折り畳み可能」ではなく、「順次連続して」おらず、「連結され」てもいないことを規定するものと解すべきであり、被告各製品は、互いに対＼n応する側縁が相互に折り畳み可能に順次連続して連結されるから、構＼成要件 Ｂを充足しない旨主張する。
しかし、仮に、「除く」を「別にする」との意味であると解釈したとして も、「別」とは、「1)わけること。…2)異なること。そのものではないこと」 （広辞苑第七版）の意味を有するにすぎないから、別にされた「相隣る２枚 の略矩形状壁面の互いに対応する側縁」と「他の側縁」とが、一部でも同じ 性質・構成を有していてはならないということにはならない。そして、「相隣る２枚の略矩形状壁面の互いに対応する側縁」の構＼成は、構成要件Ｃによ＼nり要件が付加されているのであるから、これにより、「相隣る２枚の略矩形 状壁面の互いに対応する側縁」と「他の側縁」は、異なる構成を有しているといえる。＼n
・・・
(ｱ) 構成要件Ｂについて
ａ 前記２(1)で説示したとおり、構成要件Ｂは、「着脱可能＼な接合手 段を介して接合される」ことにより、「前記４枚の略矩形状壁面でも って筒状周壁部」を構成する「側縁」を除外した「他の側縁」が、「相互に折畳み可能＼に」「順次連続して」「連結」されることを規定している。 そして、乙２発明においては、エンドパネルとサイドパネルの着脱 部となる側縁は、ジッパーや紐等の取付手段を介して取り付けられ （乙２ｃ）ていることから、構成要件Ｂの「他の側縁」に相当する側縁は、上記「エンドパネルとサイドパネルの着脱部となる側縁」を除＼n外した側縁（乙２ｃ）であるところ、乙２発明においては、この側縁 が、相互に折畳み可能に順次連続して連結されている（乙２ｂ）。したがって、乙２発明と本件発明は、構＼成要件Ｂの構成の点におい＼nて一致するものと認められる。
ｂ これに対し、原告は、本件発明の「着脱可能な接合手段を介して接合される」「相隣る２枚の略矩形状壁面の互いに対応する側縁」が一＼n組のみであるのに対し、乙２発明では、テントを容易に折り畳めたり することができるよう、対向する２枚のエンドパネルが２枚とも取外 し可能な構＼成又は２枚とも一端がサイドパネルにヒンジ結合された構成のみが開示されているから、本件発明と乙２発明は、構＼成要件Ｂの点で一致しないと主張する。しかし、本件特許の特許請求の範囲において、「相隣る２枚の略矩形状壁面の互いに対応する側縁」の組数を限定する記載はない上、本 件明細書において、【００２２】及び図８には「相隣る２枚の略矩形 状壁面の互いに対応する側縁」が一組である構成についての記載があるものの、これは一実施例にすぎず、そのような構＼成に限定する旨の記載は存在しないから、「相隣る２枚の略矩形状壁面の互いに対応す る側縁」が、一組に限定されると解釈することはできない。 また、原告は、本件発明に係る折り畳み式テントは、災害時に体育 館等の避難所に設置されて利用されることを想定していることなどか ら、設置の利便性や強度を考慮し、あえて一組のみを分離可能としたと主張する。しかし、本件明細書には、原告の主張する課題や作用効果について＼nの記載はない。以上によれば、原告の主張はいずれも採用することができない。
(ｲ) 構成要件Ｅについて
ａ 本件発明は、「前記接合手段を介して接合される側縁を有する２枚 の略矩形状壁面により開閉自在な両壁面開口部が設けられたことを特 徴とする」との構成（構＼成要件Ｅ）を有しており、乙２発明は、「前 記手段を介して取り付けられる側縁を有する２枚の略矩形状のサイド パネル及びエンドパネルにより開閉自在な両壁面開口部が設けられた ことを特徴とする」との構成（乙２ｅ）を有している。そして、本件特許の特許請求の範囲の記載において、「接合手段」＼nにつき特段の限定は付されていないことから、壁面と壁面を接合する 手段であれば足りると解されるところ、前記(1)ア(ｵ)のとおり、乙２ 文献においては、乙２発明の「取付手段」は、ジッパーが好ましい手 段であるが、単純な紐や布などの他の取付手段を使用してもよいとさ れており、それらはいずれも壁面と壁面を接合する手段であるといえ る。したがって、本件発明と乙２発明は、構成要件Ｅの構＼成の点で一致 するものと認められる。
ｂ 原告は、本件明細書の【００１４】や【００２８】には、壁面の開 放部分にテントのフレーム等が存在しないために、車椅子等がテント 内外に出入する際にフレームやファスナー等の変形・破れ・土砂の付 着等を阻止できる旨が記載されており、これらの記載に照らすと、構成要件Ｅの「開閉自在な両壁面開口部」は、壁面の開放部分にフレー＼nムやファスナー等が存在しない構成であると解されると主張する。
しかし、本件特許の特許請求の範囲の記載において、４枚の略矩形 状壁面と床面との間の連結手段の有無を含め、「開閉自在な両壁面開 口部」が、底面にフレームやファスナー等が存在しない構成に限定される旨の記載はない。＼n また、本件明細書の【００１４】は、本件発明の効果に関する記載 であり、同【００２８】は、本件発明の実施例の効果に関する記載で あって、本件発明の両壁面開口部の構成を限定するものとは認められないから、構＼成要件Ｅの文言を原告主張のとおり限定解釈する根拠とはならない。
また、仮に、構成要件Ｅが、底面にフレームやファスナー等が存在しない構＼成に限定されるとしても、乙２文献には、ファスナーを紐に変更することも可能である旨が記載されているから（前記(1)ア(ｵ)）、 乙２発明は、底面にフレームやファスナー等が存在しない構成を含むものであるといえる。よって、原告の主張は理由がない。＼n
ｃ 原告は、本件明細書の【００２２】及び図８の記載を考慮すると、 構成要件Ｅは、壁面開口部に設けられている接合手段を外すことのみにより、接合手段が設けられているいずれか一方の壁面を外方に向か＼nって開放することができるという構成を示したものであると主張する。 しかし、本件明細書には、本件発明の実施例について「壁面２、３、 ４、５の側縁上下端部は、…三角形に近い形状の上閉塞面２０、下閉 塞面１９でもってこの上下の空隙部は閉塞されるようになっている。 なお、正壁面２の右側縁２ａと右壁面３の左側縁３ｂとの上下端部を 塞ぐ二等辺三角形状の分割上閉塞面２０ａ、分割下閉塞面１９ａは、 三角形の頂角を通る中心線を境に２分割される。左右に分割された分 割上閉塞面２０ａ、分割下閉塞面１９ａは、前記接合手段２３と同様 な上閉塞面接合手段２２、下閉塞面接合手段２１によって、接合また は分離可能に接合される。」（【００２３】）との記載があるところ、この記載に照らすと、同実施例は、正壁面２の右側縁２ａと右壁面３の＼n左側縁３ｂに設けられた接合手段に加え、上閉塞面接合手段２２、下 閉塞面接合手段２１を外すことによって初めて、壁面を外方に向かっ て解放することができる構成を有しているといえる。したがって、上記【００２２】及び図８の実施例の記載を根拠として、構＼成要件Ｅが、両壁面開口部について、壁面開口部に設けられている接合手段を外す ことのみにより、接合手段が設けられているいずれか一方の壁面を外 方に向かって開放することができるという構成を規定していると解釈することはできない。＼n また、上記【００２３】の記載によれば、「壁面２、３、４、５」 と、「三角形に近い形状の上閉塞面２０、下閉塞面１９」は別部材で あることは明らかであるから、構成要件Ｅが、接合手段について、「２枚の略矩形状壁面」のみに設けられていることにより、「両壁面＼n開口部」が「開閉自在」となることを規定したと解釈することもでき ない。 以上によれば、原告の上記主張を採用することはできない。
(2) 小括
その他、原告が種々主張するところを検討しても、前記(1)の結論を左右 するものとはいえず、本件発明は、乙２発明と同一の構成を有しているから、新規性を欠いており、本件特許は特許無効審判により無効にされるべきもの＼nと認められ、原告は被告に対してその権利を行使することができない（特許 法１０４条の３第１項、１２３条１項２項、２９条１項）。

◆判決本文

　特許侵害訴訟で差止請求が認められました（損害賠償請求なし）。無効主張についても「新規化合物については引用例にその製造方法に関する記載がない」として、無効ではなぽしと判断しています。並行進行している無効審判および審決取消訴訟でも、同様です。

(ｱ) 特許法２９条１項は、同項３号の「特許出願前に」「頒布された刊 行物」については特許を受けることができない旨規定する。当該規定の 「刊行物」に物の発明が記載されているというためには、同刊行物に発 明の構成が開示されているだけでなく、発明が技術的思想の創作である＼nこと（同法２条１項参照）にかんがみれば、当該刊行物に接した当業者 が、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく、特許出願時の＼n技術常識に基づいてその技術的思想を実施し得る程度に、当該発明の技 術的思想が開示されていることを要するというべきである。 特に、当該物が新規の化学物質である場合には、新規の化学物質は製 造方法その他の入手方法を見出すことが困難であることが少なくないか ら、刊行物にその技術的思想が開示されているというためには、一般に、 当該物質の構成が開示されていることにとどまらず、その製造方法を理＼n解し得る程度の記載があることを要するというべきである。そして、刊 行物に製造方法を理解し得る程度の記載がない場合には、当該刊行物に 接した当業者が、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく、＼n特許出願時の技術常識に基づいてその製造方法その他の入手方法を見出 すことができることが必要であるというべきである。
ここで、５−ＡＬＡホスフェートは、新規の化合物であり、上記アの とおり、本件引用例には、列挙された化合物の中に５−ＡＬＡホスフェ ートが含まれているものの、本件引用例にその製造方法に関する記載は 見当たらない（乙２）。 したがって、５−ＡＬＡホスフェートを引用発明として認定するため には、本件引用例に接した本件優先日当時の当業者が、思考や試行錯誤 等の創作能力を発揮するまでもなく、本件優先日当時の技術常識に基づ＼nいて、５−ＡＬＡホスフェートの製造方法その他の入手方法を見出すこ とができたといえることが必要である。
(ｲ) 被告は、乙１６文献から乙１８文献の記載からすれば、本件優先日 当時、５−アミノレブリン酸単体の製造方法は周知であった上、５−ア ミノレブリン酸をリン酸溶液に溶解すれば、弱塩基と強酸の組合せとな り、５−アミノレブリン酸リン酸塩を得ることができることは技術常識 であり、このことからすれば、本件優先日当時の当業者は、５−ＡＬＡ ホスフェートの製造を容易になし得た旨主張する。 確かに、上記第２の１(5)イ及びエのとおり、乙１６文献及び乙１８文 献には、甲１３の１文献を引用しつつ、「ＡＬＡ生産が確立されてい る」、「ＡＬＡの産生に成功した」、「発酵の下流では、イオン交換樹 脂を使用するＡＬＡ精製プロセスも確立されて」いるなどと記載されて いる。しかしながら、甲１３の１文献には、同オのとおり、「発酵液か らのＡＬＡの精製」の項において、ＡＬＡが塩基性水溶液中では非常に 不安定であり、種々の検討の結果、５−アミノレブリン酸塩酸塩結晶を 得るプロセスを確立することに成功した旨が記載されているにすぎない。 そうすると、乙１６文献及び乙１８文献においては、細菌を培養して発 酵液中にＡＬＡ（５−アミノレブリン酸）を産生させる技術は開示され ているものの、５−アミノレブリン酸単体を得る技術は開示されていな いといえる。 また、上記第２の１(5)ウのとおり、乙１７文献には、発酵液中に培地 成分と混合した状態で存在するＡＬＡの濃度が開示されているにすぎな い。そうすると、乙１７文献においても、５−アミノレブリン酸単体を 得る技術は開示されていないといえる。 以上のとおり、乙１６文献から乙１８文献までにおいて、５−アミノ レブリン酸単体を得る技術が開示されているとはいえない。これに加え、 上記第２の１(5)アのとおり、本件引用例においても「５−ＡＬＡは・・ ・化学的にきわめて不安定な物質である」、「５−ＡＬＡＨＣｌの酸性 水溶液のみが充分に安定であると示される」と記載されていて（【００ ０７】）、これらの事項が本件優先日当時の技術常識であったと認めら れることも考慮すると、本件優先日当時において、５−アミノレブリン 酸単体を得る技術が周知であったとは認められない。
この点に関し、原告は、５−アミノレブリン酸リン酸塩を製造する上 で、５−ＡＬＡが物質として取り出されている必要はなく、発酵液中に 培地成分等と混合した状態であってもよい旨主張する。 しかしながら、本件優先日当時、種々の成分を含む混合液に酸又は塩 基を添加するという方法が、化合物である塩の製造方法として技術常識 であったとは認められないことからすれば、本件引用例に接した本件優 先日当時の当業者が、化合物である５−アミノレブリン酸リン酸塩を製 造する方法として、培地成分等と混合した状態で５−アミノレブリン酸 が存在する発酵液にリン酸を添加する方法(又はこの発酵液をリン酸溶 液に添加する方法)を、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮することな＼nく見出すことができたとはいえない。 また、上記第２の１(5)ウのとおり、乙１７文献において、培地に酵母 抽出物やトリプトン等が含まれることが記載されていることからも明ら かなように、培地成分等と混合した状態にある発酵液には種々のイオン が夾雑物として含まれているのであるから、このような発酵液にリン酸 を添加したとしても、等しい物質量の酸及び塩基の中和反応によって５ −アミノレブリン酸リン酸塩という化合物が製造されたと評価すること はできないというべきである。したがって、原告の上記各主張はいずれも採用することができない。そして、このほか、本件優先日当時の当業者が、５−ＡＬＡホスフェー トの製造方法その他の入手方法を見出すことができたというべき事情は 存しない。
(ｳ) 以上によれば、本件引用例に接した本件優先日当時の当業者が、思 考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく、本件優先日当時の技＼n術常識に基づいて、５−ＡＬＡホスフェートの製造方法その他の入手方 法を見出すことができたとはいえない。したがって、本件引用例から５−ＡＬＡホスフェートを引用発明として認定することはできない。

◆判決本文

本件特許についての審決取消訴訟です。

◆令和4(行ケ)10091

　特許侵害訴訟で、技術的範囲に属さないとして非侵害と判断されました。

(ｳ) 小括
このような特許請求の範囲及び本件明細書の記載によれば、本件発明 1 の「底部」 は、「包装容器」の筒状部分が開口部と共に有するものであり、「容器」として機能＼nする筒状の構造部分の底に当たる部分であって、筒状の包装容器の下側を塞いでい＼nる部分を指すものと理解される。また、「底面片」は、このような「底部」を形成す るものであり、包装容器を容器として形成した状態において、筒状の包装容器の下 側を塞ぐ部材を意味するものと理解される。さらに、「自立片」は、このような「底 面片」と同一面に連なるものであり、かつ、載置面に沿って前記奥行の方向に突出 し、包装容器を前記載置面に自立させる機能を有するものということになる。＼n
イ 被告製品の構成要件充足性＼n
(ｱ) 被告製品においては、背面片が片(A)側に折られて筒状に形成される（構成 e1、e’-1）。その際、背面片の下端に連ねられた六角片（構成 d-3、d’-3）は、筒状部 分下端から内側に折り込まれ、この折り込まれた六角片は、筒状部分内部に収めら れる内容物の下部に位置し、筒状部分の下端から内容物が落下するのを防止してい る（構成 e-2、e’-2）。このため、被告製品の六角片は、本件発明 1 の「底部を形成 する底面片」に相当するものといえる。
(ｲ) 被告製品の舌状片は、片(A)の下端に連ねられた部材であり（構成 d-4、d’-4）、 筒状部分の下端（六角片の接続箇所の反対側）から内側に折り込まれ（構成 e-3、e’- 3）、容器として形成した状態において、六角片と共に、略弧状に湾曲した状態とな り、片(A)に連なって、載置面に沿って背面側に突出し、載置面に置くと、舌状片に よって、被告製品は、載置面に背面方向に斜めに自立する（同 b、b’）。このため、 被告製品の舌状片は、本件発明 1 の「自立片」に相当するものといえる。 他方、筒状部分の下端から内側に折り込まれた六角片と舌状片とは接触しておら ず、両者の間には隙間がある（同 e-4、e’-4）。このことと、被告製品の筒状部分の下端から内容物が落下するのを防止する機能を果たしているのは六角片であることを＼n併せ考えると、舌状片は、筒状部分の下側を塞いでいるとはいえず、「底部を形成す る底面片」に相当するものとはいえない。
(ｳ) 六角片と舌状片とは、六角片は背面片の下端に連ねられているのに対し、舌 状片は片(A)の下端に連ねられており、同一面に連なるものとはいえない。 したがって、被告製品は、「底部を形成する底面片と同一面に連なる自立片」（構＼n成要件 B）を充足しないから、本件発明 1 の技術的範囲に属しない。

◆判決本文

知財高裁（大合議）は、「サーバが国外に存在する場合であっても、当該行為の具体的態様、当該システムを構成する各要素のうち国内に存在するものが当該発明において果たす機能＼・役割、当該システムの利用によって当該発明の効果が得られる場所、その利用が当該発明の特許権者の経済的利益に与える影響等を総合考慮し、当該行為が我が国の領域内で行われたものとみることができるときは、特許法２条３項１号の「生産」に該当すると解する」と判断しました。
　損害額については、ほぼ伏せ字になっています。102条3項の侵害は料率２％で計算し、それよりも2項侵害の額の方が大きくて最終的に約1100万円の損害賠償が認定さられています。
　なお、1審では、特許の技術的範囲には属するが、一部の構成要件が日本国外に存在するので、非侵害と認定されてました。概要だけはすぐにアップされていましたが、全文アップは約1ヶ月かかりました。

ア 被告サービス１のＦＬＡＳＨ版における被控訴人ＦＣ２の行為が本件発 明１の実施行為としての「生産」（特許法２条３項１号）に該当するか否 かについて
(ア) はじめに
本件発明１は、サーバとネットワークを介して接続された複数の端末 装置を備えるコメント配信システムの発明であり、発明の種類は、物の 発明であるところ、その実施行為としての物の「生産」（特許法２条３ 項１号）とは、発明の技術的範囲に属する物を新たに作り出す行為をい うものと解される。 そして、本件発明１のように、インターネット等のネットワークを介 して、サーバと端末が接続され、全体としてまとまった機能を発揮するシステム（以下「ネットワーク型システム」という。）の発明における「生産」とは、単独では当該発明の全ての構＼成要件を充足しない複数の要素が、ネットワークを介して接続することによって互いに有機的な関係を持ち、全体として当該発明の全ての構成要件を充足する機能＼を有す るようになることによって、当該システムを新たに作り出す行為をいう ものと解される。 そこで、被告サービス１のＦＬＡＳＨ版における被控訴人ＦＣ２の行 為が本件発明１の実施行為としての「生産」（特許法２条３項１号）に 該当するか否かを判断するに当たり、まず、被告サービス１のＦＬＡＳ Ｈ版において、被告システム１を新たに作り出す行為が何かを検討し、 その上で、当該行為が特許法２条３項１号の「生産」に該当するか及び 当該行為の主体について順次検討することとする。
(イ) 被告サービス１のＦＬＡＳＨ版における被告システム１を新たに 作り出す行為について
ａ 被告サービス１のＦＬＡＳＨ版においては、訂正して引用した原判 決の第４の５(1)ウ(ア)のとおり、ユーザが、国内のユーザ端末のブラ ウザにおいて、所望の動画を表示させるための被告サービス１のウェブページを指定する（2)）と、それに伴い、被控訴人ＦＣ２のウェブ サーバが上記ウェブページのＨＴＭＬファイル及びＳＷＦファイルを ユーザ端末に送信し（3)）、ユーザ端末が受信した、これらのファイ ルはブラウザのキャッシュに保存され、ユーザ端末のＦＬＡＳＨが、 ブラウザのキャッシュにあるＳＷＦファイルを読み込み（4)）、その 後、ユーザが、ユーザ端末において、ブラウザ上に表示されたウェブページにおける当該動画の再生ボタンを押す（5)）と、上記ＳＷＦフ ァイルに格納された命令に従って、ＦＬＡＳＨが、ブラウザに対し動 画ファイル及びコメントファイルを取得するよう指示し、ブラウザが、 その指示に従って、被控訴人ＦＣ２の動画配信用サーバに対し動画フ ァイルのリクエストを行うとともに、被控訴人ＦＣ２のコメント配信 用サーバに対しコメントファイルのリクエストを行い（6)）、上記リ クエストに応じて、被控訴人ＦＣ２の動画配信用サーバが動画ファイ ルを、被控訴人ＦＣ２のコメント配信用サーバがコメントファイルを、 それぞれユーザ端末に送信し（7)）、ユーザ端末が、上記動画ファイ ル及びコメントファイルを受信する（8)）ことにより、ユーザ端末が、 受信した上記動画ファイル及びコメントファイルに基づいて、ブラウ ザにおいて動画上にコメントをオーバーレイ表示させることが可能＼と なる。このように、ユーザ端末が上記動画ファイル及びコメントファ イルを受信した時点（8)）において、被控訴人ＦＣ２の動画配信用サ ーバ及びコメント配信用サーバとユーザ端末はインターネットを利用 したネットワークを介して接続されており、ユーザ端末のブラウザに おいて動画上にコメントをオーバーレイ表示させることが可能＼となる から、ユーザ端末が上記各ファイルを受信した時点で、本件発明１の 全ての構成要件を充足する機能＼を備えた被告システム１が新たに作り 出されたものということができる（以下、被告システム１を新たに作 り出す上記行為を「本件生産１の１」という。）。
ｂ これに対し、被控訴人らは、1)被告各システムの「生産」に関連す る被控訴人ＦＣ２の行為は、被告各システムに対応するプログラムを 製作すること及びサーバに当該プログラムをアップロードすることに 尽き、いずれも米国内で完結しており、その後、ユーザ端末にコメン トや動画が表示されるまでは、ユーザらによるコメントや動画のアップロードを含む利用行為が存在するが、ユーザ端末の表＼示装置は汎用ブラウザであって、当該利用行為は、本件各発明の特徴部分とは関係 がない、2)被告システム１において、ユーザ端末は、被控訴人ＦＣ２ がサーバにアップロードしたプログラムの記述並びに第三者が被控訴 人ＦＣ２のサーバにアップロードしたコメント及び被控訴人ＦＣ２の サーバにアップロードした動画（被告システム２及び３においては第 三者のサーバにアップロードした動画）の内容に従って、動画及びコ メントを受動的に表示するだけものにすぎず、ユーザ端末に動画やコメントが表＼示されるのは、既に生産された装置（被告各システム）をユーザがユーザ端末の汎用ブラウザを用いて利用した結果にすぎず、 そこに「物」を「新たに」「作り出す行為」は存在しない、3)乙３１ １記載の「一般に、通信に係るシステムはデータの送受を伴うもので あるため、データの送受のタイミングで毎回、通信に係るシステムの 生産、廃棄が一台目、二台目、三台目、ｎ台目と繰り返されることま で「生産」に含める解釈は、当該システムの中でのデータの授受の各 タイミングで当該システムが再生産されることになり、採用しがたい」 との指摘によれば、被控訴人ＦＣ２の行為は本件発明１の「生産」に 該当しないというべきである旨主張する。
しかしながら、1)については、被控訴人ＦＣ２が被告システム１に 対応するプログラムを製作すること及びサーバに当該プログラムをア ップロードすることのみでは、前記ａのとおり、本件発明１の全ての 構成要件を充足する機能＼を備えた被告システム１が完成していないと いうべきである。
2)については、前記ａのとおり、被控訴人ＦＣ２の動画配信用サー バ及びコメント配信用サーバとユーザ端末がインターネットを利用し たネットワークを介して接続され、ユーザ端末が必要なファイルを受 信することによって、本件発明１の全ての構成要件を充足する機能＼を 備えた被告システム１が新たに作り出されるのであって、ユーザ端末 が上記ファイルを受信しなければ、被告システム１は、その機能を果たすことができないものである。
3)については、上記のとおり、被告システム１は、被控訴人ＦＣ２ の動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバとユーザ端末がインタ ーネットを利用したネットワークを介して接続され、ユーザ端末が必 要なファイルを受信することによって新たに作り出されるものであり、 ユーザ端末のブラウザのキャッシュに保存されたファイルが廃棄され るまでは存在するものである。また、上記ファイルを受信するごとに 被告システム１が作り出されることが繰り返されるとしても、そのこ とを理由に「生産」に該当しないということはできない。 よって、被控訴人らの上記主張は理由がない。
(ウ) 本件生産１の１が特許法２条３項１号の「生産」に該当するか否か について
ａ 特許権についての属地主義の原則とは、各国の特許権が、その成立、 移転、効力等につき当該国の法律によって定められ、特許権の効力が 当該国の領域内においてのみ認められることを意味するものであると ころ（最高裁平成７年（オ）第１９８８号同９年７月１日第三小法廷 判決・民集５１巻６号２２９９頁、最高裁平成１２年（受）第５８０ 号同１４年９月２６日第一小法廷判決・民集５６巻７号１５５１頁参 照）、我が国の特許法においても、上記原則が妥当するものと解され る。 前記(イ)ａのとおり、本件生産１の１は、被控訴人ＦＣ２のウェブ サーバが、所望の動画を表示させるための被告サービス１のウェブページのＨＴＭＬファイル及びＳＷＦファイルを国内のユーザ端末に送信し、ユーザ端末がこれらを受信し、また、被控訴人ＦＣ２の動画配＼n信用サーバが動画ファイルを、被控訴人ＦＣ２のコメント配信用サー バがコメントファイルを、それぞれユーザ端末に送信し、ユーザ端末 がこれらを受信することによって行われているところ、上記ウェブサ ーバ、動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバは、いずれも米国 に存在するものであり、他方、ユーザ端末は日本国内に存在する。す なわち、本件生産１の１において、上記各ファイルが米国に存在する サーバから国内のユーザ端末へ送信され、ユーザ端末がこれらを受信 することは、米国と我が国にまたがって行われるものであり、また、 新たに作り出される被告システム１は、米国と我が国にわたって存在 するものである。そこで、属地主義の原則から、本件生産１の１が、 我が国の特許法２条３項１号の「生産」に該当するか否かが問題とな る。
ｂ ネットワーク型システムにおいて、サーバが日本国外（以下、単に 「国外」という。）に設置されることは、現在、一般的に行われてお り、また、サーバがどの国に存在するかは、ネットワーク型システム の利用に当たって障害とならないことからすれば、被疑侵害物件であ るネットワーク型システムを構成するサーバが国外に存在していたとしても、当該システムを構＼成する端末が日本国内（以下「国内」という。）に存在すれば、これを用いて当該システムを国内で利用するこ とは可能であり、その利用は、特許権者が当該発明を国内で実施して得ることができる経済的利益に影響を及ぼし得るものである。そうすると、ネットワーク型システムの発明について、属地主義＼nの原則を厳格に解釈し、当該システムを構成する要素の一部であるサーバが国外に存在することを理由に、一律に我が国の特許法２条３項の「実施」に該当しないと解することは、サーバを国外に設置さえす＼nれば特許を容易に回避し得ることとなり、当該システムの発明に係る 特許権について十分な保護を図ることができないこととなって、妥当ではない。他方で、当該システムを構＼成する要素の一部である端末が国内に存在することを理由に、一律に特許法２条３項の「実施」に該当すると解することは、当該特許権の過剰な保護となり、経済活動に支障を 生じる事態となり得るものであって、これも妥当ではない。 これらを踏まえると、ネットワーク型システムの発明に係る特許 権を適切に保護する観点から、ネットワーク型システムを新たに作り 出す行為が、特許法２条３項１号の「生産」に該当するか否かについ ては、当該システムを構成する要素の一部であるサーバが国外に存在する場合であっても、当該行為の具体的態様、当該システムを構＼成する各要素のうち国内に存在するものが当該発明において果たす機能・役割、当該システムの利用によって当該発明の効果が得られる場所、その利用が当該発明の特許権者の経済的利益に与える影響等を総合考＼n慮し、当該行為が我が国の領域内で行われたものとみることができる ときは、特許法２条３項１号の「生産」に該当すると解するのが相当 である。
これを本件生産１の１についてみると、本件生産１の１の具体的 態様は、米国に存在するサーバから国内のユーザ端末に各ファイルが 送信され、国内のユーザ端末がこれらを受信することによって行われ るものであって、当該送信及び受信（送受信）は一体として行われ、 国内のユーザ端末が各ファイルを受信することによって被告システム １が完成することからすれば、上記送受信は国内で行われたものと観 念することができる。 次に、被告システム１は、米国に存在する被控訴人ＦＣ２のサー バと国内に存在するユーザ端末とから構成されるものであるところ、国内に存在する上記ユーザ端末は、本件発明１の主要な機能＼である動画上に表示されるコメント同士が重ならない位置に表＼示されるように するために必要とされる構成要件１Ｆの判定部の機能＼と構成要件１Ｇの表＼示位置制御部の機能を果たしている。
さらに、被告システム１は、上記ユーザ端末を介して国内から利 用することができるものであって、コメントを利用したコミュニケー ションにおける娯楽性の向上という本件発明１の効果は国内で発現し ており、また、その国内における利用は、控訴人が本件発明１に係る システムを国内で利用して得る経済的利益に影響を及ぼし得るもので ある。
以上の事情を総合考慮すると、本件生産１の１は、我が国の領域内 で行われたものとみることができるから、本件発明１との関係で、特 許法２条３項１号の「生産」に該当するものと認められる。
ｃ これに対し、被控訴人らは、1)属地主義の原則によれば、「特許の 効力が当該国の領域においてのみ認められる」のであるから、海外 （国外）で作り出された行為が特許法２条３項１号の「生産」に該当 しないのは当然の帰結であること、権利一体の原則によれば、特許発 明の実施とは、当該特許発明を構成する要素全体を実施することをいうことからすると、一部であっても海外で作り出されたものがある場合には、特許法２条３項１号の「生産」に該当しないというべきであ＼nる、2)特許回避が可能であることが問題であるからといって、構＼成要 件を満たす物の一部さえ、国内において作り出されていれば、「生産」 に該当するというのは論理の飛躍があり、むしろ、構成要件を満たす物の一部が国内で作り出されれば、直ちに、我が国の特許法の効力を及ぼすという解釈の方が、問題が多い、3)我が国の裁判例においては、 カードリーダー事件の最高裁判決（前掲平成１４年９月２６日第一小 法廷判決）等により属地主義の原則を厳格に貫いてきたのであり、そ の例外を設けることの悪影響が明白に予見されるから、仮に属地主義の原則の例外を設けるとしても、それは立法によってされるべきである旨主張する。＼n
しかしながら、1)については、ネットワーク型システムの発明に 関し、被疑侵害物件となるシステムを新たに作り出す行為が、特許法 ２条３項１号の「生産」に該当するか否かについては、当該システム を構成する要素の一部であるサーバが国外に存在する場合であっても、前記ｂに説示した事情を総合考慮して、当該行為が我が国の領域内で行われたものとみることができるときは、特許法２条３項１号の「生＼n産」に該当すると解すべきであるから、1)の主張は採用することがで きない。
2)については、特許法２条３項１号の「生産」に該当するか否か の上記判断は、構成要件を満たす物の一部が国内で作り出されれば、直ちに、我が国の特許法の効力を及ぼすというものではないから、2) の主張は、その前提を欠くものである。
3)については、特許権についての属地主義の原則とは、各国の特 許権が、その成立、移転、効力等につき当該国の法律によって定めら れ、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められることを意 味することに照らすと、上記のとおり当該行為が我が国の領域内で行 われたものとみることができるときに特許法２条３項１号の「生産」 に該当すると解釈したとしても、属地主義の原則に反しないというべ きである。加えて、被控訴人らの挙げるカードリーダー事件の最高裁 判決は、属地主義の原則からの当然の帰結として、「生産」に当たる ためには、特許発明の全ての構成要件を満たす物を新たに作り出す行為が、我が国の領域内において完結していることが必要であるとまで判示したものではないと解され、また、我が国が締結した条約及び特＼n許法その他の法令においても、属地主義の原則の内容として、「生産」 に当たるためには、特許発明の全ての構成要件を満たす物を新たに作り出す行為が我が国の領域内において完結していることが必要であることを示した規定は存在しないことに照らすと、3)の主張は採用する ことができない。 したがって、被控訴人らの上記主張は理由がない。
(エ) 被告システム１（被告サービス１のＦＬＡＳＨ版に係るもの）を 「生産」した主体について
ａ 被告システム１（被告サービス１のＦＬＡＳＨ版に係るもの）は、 前記(イ)ａのとおり、被控訴人ＦＣ２のウェブサーバが、所望の動画 を表示させるための被告サービス１のウェブページのＨＴＭＬファイル及びＳＷＦファイルをユーザ端末に送信し、ユーザ端末がこれらを受信し、ユーザ端末のブラウザのキャッシュに保存された上記ＳＷＦ＼nファイルによる命令に従ったブラウザからのリクエストに応じて、被 控訴人ＦＣ２の動画配信用サーバが動画ファイルを、被控訴人ＦＣ２ のコメント配信用サーバがコメントファイルを、それぞれユーザ端末 に送信し、ユーザ端末がこれらを受信することによって、新たに作り 出されたものである。そして、被控訴人ＦＣ２が、上記ウェブサーバ、 動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバを設置及び管理しており、 これらのサーバが、ＨＴＭＬファイル及びＳＷＦファイル、動画ファ イル並びにコメントファイルをユーザ端末に送信し、ユーザ端末によ る各ファイルの受信は、ユーザによる別途の操作を介することなく、 被控訴人ＦＣ２がサーバにアップロードしたプログラムの記述に従い、 自動的に行われるものであることからすれば、被告システム１を「生 産」した主体は、被控訴人ＦＣ２であるというべきである。
この点に関し、被告システム１が「生産」されるに当たっては、 前記(イ)ａのとおり、ユーザが、ユーザ端末のブラウザにおいて、所 望の動画を表示させるための被告サービス１のウェブページを指定すること（2)）と、ブラウザ上に表示されたウェブページにおける当該動画の再生ボタンを押すこと（5)）が必要とされるところ、上記のユ ーザの各行為は、被控訴人ＦＣ２が設置及び管理するウェブサーバに 格納されたＨＴＭＬファイルに基づいて表示されるウェブページにおいて、ユーザが当該ページを閲覧し、動画を視聴するに伴って行われる行為にとどまるものである。すなわち、当該ページがブラウザに表＼示されるに当たっては、前記のとおり、被控訴人ＦＣ２のウェブサーバが当該ページのＨＴＭＬファイル及びＳＷＦファイルをユーザ端末 に送信し、ユーザ端末が受信したこれらのファイルがブラウザのキャ ッシュに保存されること（4)）、また、動画ファイル及びコメントフ ァイルのリクエストについては、上記ＳＷＦファイルによる命令に従 って行われており（6)）、上記動画ファイル及びコメントファイルの 取得に当たってユーザによる別段の行為は必要とされないことからす れば、上記のユーザの各行為は、被控訴人ＦＣ２の管理するウェブペ ージの閲覧を通じて行われるものにとどまり、ユーザ自身が被告シス テム１を「生産」する行為を主体的に行っていると評価することはで きない。
ｂ これに対し、被控訴人らは、1)米国に存在するサーバが、ウェブペ ージのデータ、ＪＳファイル（ＦＬＡＳＨ版においてはＳＷＦファイ ル）、動画ファイル及びコメントファイルを送信することは、被控訴 人ＦＣ２が行っているのではなく、インターネットに接続されたサー バにプログラムを蔵置したことから、リクエストに応じて自動的に行 われるものであり、因果の流れにすぎない、2)日本（国内）に存在す るユーザ端末が、上記ウェブページのデータ、ＪＳファイル（ＳＷＦ ファイル）、動画ファイル及びコメントファイルを受信することは、 ユーザによるウェブページの指定やウェブページに表示された再生ボタンをユーザがクリックすることにより行われ、ユーザの操作が介在しており、また、仮に被控訴人ＦＣ２が1)の送信行為を行っていると しても、特許法は、「譲渡」と「譲受」、「輸入」と「輸出」、「提供」 と「受領」を明確に区分して規定している以上、被控訴人ＦＣ２が上 記受信行為を行っていると解すべきではない旨主張する。
しかしながら、1)については、前記ａのとおり、被控訴人ＦＣ２ が、ウェブサーバ、動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバを設 置及び管理しており、これらのサーバが、ＨＴＭＬファイル及びＳＷ Ｆファイル、動画ファイル並びにコメントファイルをユーザ端末に送 信し、ユーザ端末による各ファイルの受信は、ユーザによる別途の操 作を介することなく、被控訴人ＦＣ２がサーバにアップロードしたプ ログラムの記述に従い、自動的に行われるものであることからすれば、 被告システム１を「生産」した主体は、被控訴人ＦＣ２であるという べきである。
また、2)については、前記ａのとおり、ウェブページの指定やウ ェブページに表示された再生ボタンをクリックするといったユーザの各行為は、被控訴人ＦＣ２の管理するウェブページの閲覧を通じて行われるにとどまるものであり、ユーザ端末による上記各ファイルの受＼n信は、上記のとおりユーザによる別途の操作を介することなく自動的 に行われるものであることからすれば、上記各ファイルをユーザ端末 に受信させた主体は被控訴人ＦＣ２であるというべきである。 したがって、被控訴人らの上記主張は理由がない。
(オ) 小括
以上によれば、被控訴人ＦＣ２は、本件生産１の１により、被告シス テム１を「生産」（特許法２条３項１号）したものと認められる。
・・・
８ 争点８（控訴人の損害額）について
(1) 特許法１０２条２項に基づく損害額について
ア 主位的請求関係について 控訴人は、被控訴人らが、本件特許権の設定登録がされた令和元年５月 １７日から令和４年８月３１日までの間、被告各システムを生産し、被 告各サービスを提供することによって、●●●●●●●●●●円を売り 上げ、これにより被控訴人らが得た利益（限界利益）の額は、●●●● ●●●●●●円を下らず、このうち令和元年５月１７日から同月３１日 までの分（５月分）の売上高は●●●●●●●●円、限界利益額は●● ●●●●●●円を下らないと主張する。 しかしながら、控訴人が上記主張の根拠として提出する甲２４によって、 上記の売上高及び限界利益額を認めることはできず、他にこれを認める に足りる証拠はない。 したがって、控訴人の上記主張は理由がない。
イ 予備的請求関係について
(ア) 本件生産１ないし３により「生産」された被告システム１ないし３ で提供された被告各サービスの割合 前記４のとおり、被控訴人ＦＣ２は、本件生産１により被告システム １を、本件生産２により被告システム２を、本件生産３により被告シス テム３を「生産」し、本件特許権を侵害したものであり、本件生産１な いし３は、いずれも、サーバがユーザ端末に動画ファイル及びコメント ファイルを送信し、ユーザ端末がこれらを受信することによって行われ るものである。 しかるところ、被告各サービスで配信される動画でコメントが付され ているものの数は限られており、令和３年１月１１日の時点において、 被告サービス１で公開された●●●●●●●●個の動画のうち、コメン トが付された動画は●●●●●●●個であり（乙８５）、その割合は● ●●●パーセントであったこと、被告各サービスは、日本語以外の言語 でもサービスが提供されているものの、そのユーザの大部分は国内に存 在すること（甲９、弁論の全趣旨）からすれば、被告各サービスのうち、 本件生産１ないし３で「生産」された被告システム１ないし３によって 提供されたものの割合は、本件特許権が侵害された全期間にわたって● ●●パーセントと認めるのが相当である。
(イ) 被控訴人ＦＣ２の利益額（限界利益額）
ａ 被告サービス１関係
乙８４によれば、令和元年５月１７日から令和４年８月３１日まで の期間の被告サービス１の売上高は、別紙６売上高等一覧表の「売上高」欄の「被告サービス１」欄記載のとおり、合計●●●●●●●●●●●●円であること、その限界利益額は、別紙７−１限界利益額等＼n一覧表の「限界利益額」欄の「被告サービス１」欄記載のとおり、合計●●●●●●●●●●●●円であることが認められる。このうち、本件特許権の侵害行為である本件生産１により「生産」＼nされた被告システム１によって提供されたものの割合は、前記(ア)の とおり、●●●パーセントであるから、本件生産１による売上高は、 ●●●●●●●●●●●円（●●●●●●●●●●●●円×●●●● ●）と認められ、被控訴人ＦＣ２が本件生産１により得た限界利益額 は、別紙７−２限界利益額算定表の「限界利益内訳」欄の「本件生産１」欄記載のとおり、合計●●●●●●●●●円と認められる。
ｂ 被告サービス２関係
乙８４によれば、令和元年５月１７日から令和２年１０月３１日 までの期間の被告サービス２の売上高は、別紙６売上高等一覧表の「売上高」欄の「被告サービス２」欄記載のとおり、合計●●●●●●●●円であること、その限界利益額は、別紙７−１限界利益額等一＼n覧表の「限界利益額」欄の「被告サービス２」欄記載のとおり、合計●●●●●●●●円であることが認められる。このうち、本件特許権の侵害行為である本件生産２により「生産」＼nされた被告システム２によって提供されたものの割合は、前記(ア)の とおり、●●●パーセントであるから、本件生産２による売上高は、 ●●●●●●円（●●●●●●●●円×●●●●●）と認められ、被 控訴人ＦＣ２が本件生産２により得た限界利益額は、別紙７−２限界 利益額算定表の「限界利益内訳」欄の「本件生産２」欄記載のとおり、合計●●●●●●円と認められる。
ｃ 被告サービス３関係
乙８４によれば、令和元年５月１７日から令和２年１０月３１日 までの期間の被告サービス３の売上高は、別紙６売上高等一覧表の「売上高」欄の「被告サービス３」欄記載のとおり、合計●●●●●●円であること、その限界利益額は、別紙７−１限界利益額等一覧表＼の「限界利益額」欄の「被告サービス３」欄記載のとおり、合計●●●●●●円であることが認められる。 このうち、本件特許権の侵害行為である本件生産３により「生産」 された被告システム３によって提供されたものの割合は、前記(ア)の とおり、●●●パーセントであるから、本件生産３による売上高は、 ●●●●円（●●●●●●円×●●●●●）と認められ、被控訴人Ｆ Ｃ２が本件生産３により得た限界利益額は、別紙７−２限界利益額算 定表の「限界利益内訳」欄の「本件生産３」欄記載のとおり、合計●●●●円と認められる。
ｄ まとめ
(a) 前記ａないしｃによれば、被控訴人ＦＣ２が本件生産１ないし ３により得た限界利益額は、別紙７−２限界利益額算定表の「限界利益額（消費税相当分（１０％）を含む）」欄記載のとおり、合計●●●●●●●●●●●円と認められる。＼n なお、被控訴人ＦＣ２は、仮に、本件において被控訴人ＦＣ２に 対する損害賠償の支払が命ぜられるとしても、消費税上輸出免税 の対象になる旨主張するが、被控訴人ＦＣ２による被告各サービ スの提供が輸出取引に当たることを認めるに足りる証拠はないか ら、被控訴人ＦＣ２の上記主張は理由がない。
(b) 以上のとおり、被控訴人ＦＣ２が本件生産１ないし３により得 た限界利益額は、合計●●●●●●●●●●●円であり、この限 界利益額は、特許法１０２条２項により、控訴人が受けた損害額 と推定される（以下、この推定を「本件推定」という。）。
(ウ) 推定の覆滅について
被控訴人らは、被告各サービスにおいて、本件各発明のコメント表示機能＼が、システム全体の機能の一部であり、顧客誘引力を有していないことは、本件推定の覆滅事由に該当する旨主張する。＼n そこで検討するに、被告各サービスで配信されている動画で、その売 上高に貢献しているものの多くはアダルト動画であり（甲４の１及び２、 ９、１１、弁論の全趣旨）、動画上にコメントが表示されることが視聴の妨げになることは否定できないこと、令和３年１月１１日の時点において、被告サービス１で公開された●●●●●●●●個の動画のうち、＼nコメントが付された動画は●●●●●●●個であり（乙８５）、その割 合は●●●●パーセントにとどまっていることに照らすと、被告各サー ビスにおいて、コメント表示機能＼が果たす役割は限定的なものであって、 被告各サービスの多くのユーザは、コメント表示機能＼よりも動画それ自 体を視聴する目的で利用していたものと認められる。そして、本件各発 明の技術的な特徴部分は、コメント付き動画配信システムにおいて、動 画上にオーバーレイ表示される複数のコメントが重なって表＼示されるこ とを防ぐというものであり（前記１(2)イ）、その技術的意義自体も、上 記システムにおいて限られたものであると認められる。
以上の事情を総合考慮すると、被告各サービスの利用に対する本件各 発明の寄与割合は●●と認めるのが相当であり、上記寄与割合を超える 部分については、前記(イ)ｄ(b)の限界利益額と控訴人の受けた損害額 との間に相当因果関係がないものと認められる。 したがって、本件推定は、上記限度で覆滅されるものと認められるか ら、特許法１０２条２項に基づく控訴人の損害額は、上記限界利益額の ●割に相当するものであり、別紙４−２認容額内訳表の「特許法１０２条２項に基づく損害額」欄記載のとおり、合計●●●●●●●●●円と認められる。＼n
(2) 特許法１０２条３項に基づく損害額について（予備的請求関係）
ア 特許法１０２条３項に基づく控訴人の損害額については、1)株式会社帝 国データバンク作成の「知的財産の価値評価を踏まえた特許等の活用の 在り方に関する調査研究報告書〜知的財産（資産）価値及びロイヤルテ ィ料率に関する実態把握〜」（本件報告書）の「II)．我が国のロイヤルテ ィ料率」の「１．技術分類別ロイヤルティ料率（国内アンケート調査）」 の「(2) アンケート調査結果」には、「特許権のロイヤルティ料率の平均 値」について、「全体」が「３．７％」、「電気」が「２．９％」、「コンピ ュータテクノロジー」が「３．１％」であり、「III)．各国のロイヤルティ 料率」の「１．ロイヤルティ料率の動向」には、国内企業のロイヤルテ ィ料率アンケート調査の結果として、産業分野のうち「ソフトウェア」については「６．３％」であり、「２．司法決定によるロイヤルティ料率調査結果」の「（i）日本」の「産業別司法決定ロイヤルティ料率（２０ ０４〜２００８年）」には、「電気」の産業についての司法決定によるロ イヤルティ料率は、平均値「３．０％」、最大値「７．０％」、最小値 「１．０％」（件数「６」）であるとの記載があること、2)前記(1)イ(ウ) のとおり、本件各発明の技術的な特徴部分は、コメント付き動画配信シ ステムにおいて、動画上に複数のコメントが重なって表示されることを防ぐというものであり、その技術的意義は高いとはいえず、被告各サービスの購買動機の形成に対する本件各発明の寄与は限定的であること、＼nその他本件に現れた諸般の事情を総合考慮すると、本件生産１ないし３ による売上高に実施料率２パーセントを乗じた額と認めるのが相当であ る。
そして、本件生産１ないし３による売上高（消費税相当分（１０パー セント）を含む。）の合計額は、●●●●●●●●●●●円（●●●●● ●●●●●●円＋●●●●●●円＋●●●●円（前記(1)イ(イ)ａないし ｃ記載の本件生産１ないし３の各売上高に消費税相当分（１０パーセン ト）を加えた額の合計額））と認められるから、●●●●●●●●円（● ●●●●●●●●●●円×０．０２）となる。 これに反する控訴人及び被控訴人らの主張はいずれも採用することが できない。
イ そして、控訴人の特許法１０２条２項に基づく損害額の主張と同条３項 に基づく損害額の主張は、選択的なものと認められるから、より高額な 前記(1)イ(ウ)の同条２項に基づく損害額合計●●●●●●●●●円が本 件の控訴人の損害額と認められる。

◆判決本文
1審はこちら。

◆令和元年(ワ)25152

関連事件はこちら

◆平成30(ネ)10077
1審です。

◆平成28(ワ)38565

　特許権侵害訴訟にて、均等の第2、4要件を満たさないとして、技術的範囲に属しないと判断されました。また原告の請求項２にかかる発明についての侵害主張については、時期に後れた主張であるので却下されました。

そして、対象製品等が特許発明の構成要件の一部を欠く場合であっても、当該＼n一部が特許発明の本質的部分ではなく、かつ前記均等の他の要件を充足するとき は、均等侵害が成立し得るものと解される。 これに対し、被告は、対象製品等が構成要件の一部を欠く場合に均等論を適用＼nすることは、特許請求の範囲の拡張の主張であって許されない旨を主張するが、 構成要件の一部を他の構＼成に置換した場合と構成要件の一部を欠く場合とで区＼n別すべき合理的理由はないし、本件において、原告は、被告製品には構成要件 C の「消弧材部」に対応する消弧作用を有する部分が存在し、置換構成を有する旨＼n主張していると解されるから、被告の前記主張を採用することはできない。
イ 第１要件ないし第３要件
原告は、別紙「均等侵害の成否等」の「原告の主張」欄記載のとおり、本件発 明の本質的な構成部分は構＼成要件のうち A-1 ないし A-3、B-3 及び B-4 であり、 構成要件 C は本件発明の課題解決方法に資するものではないとして、第１要件は 満たす旨主張するところ、被告もこれを積極的に争っていない。
一方、第２要件及び第３要件に関し、原告は、被告製品の構成 c の「接着剤で 接着することにより形成された密閉された空間２６」が本件発明の構成要件 C の 「消弧材部」と同一の作用効果（消弧作用）を有することを示す実験報告書等（甲 １３、１４、３２）を証拠提出する。これらは、被告製品と同じ構造を有する製＼n品につき、ヒューズエレメント部が密閉構造である場合と、非密閉構＼造である場 合又は端子一体型ヒューズ素子を取り出して遮断試験用基板に実装して遮断試 験を行った場合の、各アーク放電の持続時間を対比した結果、密閉構造のものは、＼n非密閉構造等のものに比べ、同持続時間が２分の１ないし３分の１になったとい＼nうものである。しかし、これらは、被告製品の「密閉された空間」と本件発明の 「消弧材部」の各作用効果の対比自体を行うものではないことに加え、被告が証 拠提出する試験報告書（乙１６）によれば、被告製品、被告製品に消弧材部を設 けたヒューズ及び被告製品のヒューズ素子のみを対象として、アーク放電の持続 時間を記録したところ、被告製品が最も同時間が長かったという結果であったこ とが認められ、被告製品とヒューズ素子の各アーク放電の持続時間について、原 告が提出する実験報告書（甲１４）と相反する結果となっている。そうすると、 原告が提出する前記証拠その他の事情等から、被告製品の構成 c が本件発明の構＼n成要件 C と同様の作用効果を有するとまでは認め難いから、少なくとも第２要件 が満たされるとはいえない。
ウ 第４要件
前記イの点は措くとしても、以下のとおり、第４要件も満たさない。 被告は、被告製品の構成は、本件発明の特許出願時における公知技術（乙１発＼n明）と同一又は当業者が乙１発明から出願時に容易に推考可能であった旨を主張＼nする。
(ｱ) 乙１公報は、発明の名称を「表面実装超小型電流ヒューズ」とする公開特＼n許公報であり、発明の詳細な説明には次の記載がある（乙１）。
・・・・
(ｲ) 乙１発明の構成＼n
乙１発明がα-1、β-1 ないしβ-4 及びδの構成を有することは当事者間に争＼nいがなく（別紙「均等侵害の成否等」の「第４要件」欄）、乙１公報の段落【0008】 【0016】【0018】【0020】及び【図２】（Ａ）の記載内容に照らすと、α-2 及び γの構成を有するものと認められる。＼nまた、被告主張のα-3 の構成（金属電極２の可溶線挟持部２２に挟み込まれる＼nことにより一体形成されている電極一体型ヒューズ）に関し、原告は、電極とヒ ューズが同一の金属によって一体的に形成されているとの趣旨であれば否認す ると述べるところ、乙１公報には、可溶線５は、両端部を金属電極２に挟持され 本体１の空間６に架張された可溶線を示す旨（同【0016】）、可溶線５の端部は 第１板部２２１と第２板部２２２とにより挟み込まれ、金属電極２に固定される 旨（同【0018】）の記載があることから、可溶線５と金属電極２は異なる部材で 構成され、可溶線５は、可溶線挟持部２２において挟持されることによって金属＼n電極２に接続されているものと認められる（α-3’）。 以上から、乙１発明の構成は、別紙「裁判所の認定」の「乙１発明の構＼成」欄 記載のとおりとなる。
(ｳ) 被告製品の構成＼n
被告製品が a-1 ないし b-4 及び d の構成を有することは当事者間に争いがな＼nく、構成 c を有することも実質的に争いがないから、被告製品の構成は、別紙「裁＼n判所の認定」の「被告製品の構成」欄記載のとおりとなる。＼n
(ｴ) 被告製品と乙１発明の対比
被告製品の a-1、a-2 及び b-1 ないし d の各構成は、それぞれ、乙１発明のα1、α-2 及びβ-1 ないしδの各構成と同一であるものと認められる。＼nそこで、被告製品の構成 a-3 と乙１発明の構成α-3'が一致するかを検討する。 「一体」の字義は、「一つになって分けられない関係にあること」であるところ （広辞苑第七版）、被告製品は、別紙「被告製品写真」の３及び４に示されるよ うに、ヒューズ本体４と２つの平板状部１０の部材が連続し、一つになって分け られないように形成されていることが明らかである。一方、乙１発明の可溶線５ と金属電極２は、異なる部材で構成され、また、可溶線５は、可溶線挟持部２２＼nにおいて挟持されることによって金属電極２に接続されていることから、可溶線 ５と金属電極２は、同一材料で形成されておらず、一つになって分けられないよ うに形成されてもいない。 したがって、可溶線５と可溶線挟持部２２は一体に形成されているとは認めら れず、乙１発明は構成 a-3 を有していない点で被告製品と相違しており、被告製 品は、公知技術と同一であるとはいえない。
(ｵ) 乙１発明と乙３発明に基づく容易推考性
被告は、乙１発明が構成 a-3 を有していない点で被告製品と相違しても、被告 製品の構成 a-3 は、乙１発明の構成α-3’を乙３発明の構成に置換することによ＼nり、当業者にとって容易に推考可能である旨を主張する。＼n
a 乙３公報は、発明の名称を「面実装型電流ヒューズ」とする公開特許公報で あり、発明の詳細な説明には次の記載がある（乙３）。
(a) 技術分野
「本発明は、過電流が流れると溶断して各種電子機器を保護する面実装型電流 ヒューズに関するものである。」
・・・・
(b) 背景技術
「従来のこの種の面実装型電流ヒューズは、図７に示すように、セラミックか らなるケース１と、このケース１の内部に形成された空間部２と、前記ケース１ の両端部に形成された外部電極３と、この外部電極３と電気的に接続された断面 が円形のヒューズエレメント部４とを備え、前記ヒューズエレメント部４の溶断 部５を前記ケース１の内部に形成された空間部２内に配設した構成としていた。」＼n（【0002】）
(c) 発明が解決しようとする課題
「上記した従来の面実装型電流ヒューズにおいては、ヒューズエレメント部３ として同じ線径のものや同じ材料のものを使用しているため、線径や材料によっ て決まる溶断電流等の溶断特性を調整することができないという課題を有して いた。」（【0004】） 「本発明は上記従来の課題を解決するもので、溶断特性の調整ができる面実装 型電流ヒューズを提供することを目的とするものである。」（【0005】）
(d) 課題を解決するための手段
「本発明の請求項１に記載の発明は、絶縁性を有するケースと、このケースの 内部に形成された空間部と、前記ケースの両端部に形成された外部電極と、この 外部電極と電気的に接続され、かつ前記空間部内に溶断部を配設したヒューズエ レメント部とを備え、前記溶断部を前記ヒューズエレメント部の一部を切削する ことによって設けたもので、この構成によれば、ヒューズエレメント部の切削に＼nよって溶断部の線径を調整できるため、溶断特性を調整することができるという 作用効果が得られるものである。」（【0007】） 「本発明の請求項３に記載の発明は、特に、ヒューズエレメント部と外部電極 とを一体の金属で構成したもので、この構＼成によれば、ヒューズエレメント部と 外部電極とを接続する必要がなくなるため、生産性を向上させることができると いう作用効果が得られるものである。」（【0009】）
(e) 発明の効果
「以上のように本発明の面実装型電流ヒューズは、絶縁性を有するケースと、 このケースの内部に形成された空間部と、前記ケースの両端部に形成された外部 電極と、この外部電極と電気的に接続され、かつ前記空間部内に溶断部を配設し たヒューズエレメント部とを備え、前記溶断部を前記ヒューズエレメント部の一 部を切削することによって設けているため、この切削によって溶断部の線径を調 整でき、これにより、溶断特性を調整することができるという優れた効果を奏す るものである。」（【0016】）
(f) 発明を実施するための最良の形態
「図４、図５において、本発明の実施の形態２が上記した本発明の実施の形態 １と相違する点は、ヒューズエレメント部１５と外部電極１３とを一体の金属で 構成した点である。この場合、外部電極１３はケース１１の底部１１ａの端面お＼nよび裏面に沿うように折り曲げている。」（【0035】） 「上記構成においては、ヒューズエレメント部１５と外部電極１３とを一体の＼n金属で構成しているため、ヒューズエレメント部１５と外部電極１３とを接続す＼nる必要はなくなり、これにより、生産性を向上させることができるという効果が 得られるものである。」（【0036】） 【図４】 【図５】
b 容易推考性
(a) 乙３公報の発明の詳細な説明によれば、乙３発明は面実装型電流ヒュー ズに関する発明であり（段落【0001】）、従来の面実装型電流ヒューズにおいて は、ヒューズエレメント部４として同じ線径のものや同じ材料のものを使用して いるため、線径や材料によって決まる溶断電流等の溶断特性を調整することがで きないという課題を有していたこと（同【0004】）に対し、絶縁性を有するケー スと、このケースの内部に形成された空間部と、前記ケースの両端部に形成され た外部電極と、この外部電極と電気的に接続され、かつ前記空間部内に溶断部を 配設したヒューズエレメント部とを備え、ヒューズエレメント部の切削によって 溶断部の線径を調整でき、溶断特性を調整することを可能としたものである（同＼n【0007】【0016】）。そして、特に、ヒューズエレメント部と外部電極とを一体 の金属で形成する構成をとることによって、ヒューズエレメント部と外部電極と＼nを接続する必要がなくなるため、生産性を向上させることができるという効果を 奏すること（同【0009】【0036】）や、発明の実施の形態として、外部電極１３ がケース１１の底部１１a の端面及び裏面に沿うように折り曲げられた形態が記 載されている（同【0035】【図４】【図５】）。 以上によれば、乙３公報には、面実装可能な小型ヒューズにおいて、生産性の＼n向上を目的として、溶断部を配設したヒューズエレメント部と外部電極を一体の 金属で形成するという乙３発明が開示されているといえる。
一方、乙１公報の発明の詳細な説明によれば、乙１発明は表面実装超小型電流＼nヒューズに関する発明であり（段落【0001】）、従来の表面実装小型電流ヒュー＼nズは、可溶部あるいは可溶線が合成樹脂や低融点ガラス等の絶縁物に直接接触し た構造である場合、可溶部等が熱的中立性を保てず本来のヒューズとしての溶断＼n性能がおろそかにされている問題（同【0002】〜【0004】）や、電極をケース内 に配置固定した後、電極間に可溶線を架張して半田付けする方式は、半田が固ま る際に生じる盛り上がりの差により電極間の長さ、すなわち、可溶線の長さにば らつきが生じるという問題があったこと（同【0005】）に加え、従来の小型ある いは超小型電流ヒューズは、各部品を一つ一つバッチ工程で加工組立てを行う必 要があり、部品が小さいためその作業は困難を極め、製造し難く、その結果、低 コスト化にも限界があるという問題があった（同【0006】）。これに対し、乙１ 発明は、可溶線５を挟持した一対の金属電極２が箱型形状を有する本体１の両端 に取り付けられ、蓋部３を本体１の上面より僅かに沈む位置まで押し込み接着剤 を塗布して蓋部３を本体１に固定して内部を密閉し、可溶線は本体１の内部空間 に浮いた状態で架張されている構成をとることで（同【0008】）、溶断特性のば らつきを最小限に抑えることや従来型と比べて２倍以上大きい遮断能力を有す＼nることを可能としたこと（同【0028】〜【0030】）に加え、連続工程で製作組立 を行うこと、特に、可溶線５を挟持した一対の金属電極２を組み立てた後に鞍部 ２１を本体１の双方の短側壁１１に嵌合させて固定することにより、製造が容易 になって、大幅なコスト削減が可能となるという効果を奏するものである（同＼n【0020】【0027】）。 そうすると、乙１発明と乙３発明は、いずれも表面実装型ヒューズに関する発＼n明であり、その技術分野は同一である。また、乙１発明と乙３発明は、いずれも 生産性の向上という同一の課題に対し、予めヒューズと電極とを組み合わせた後＼nに本体に固定するという技術思想に基づく課題解決手段を提供する発明である ことに加え、乙１発明の溶断時間のばらつきを抑えるという課題と乙３発明の溶 断特性を調整するという課題は、所望の溶断特性を実現するという点で関連して いるといえる。 したがって、乙１発明と乙３発明は、技術分野、課題及び解決手段を共通にす るから、乙１発明に乙３発明を適用する動機付けが存在するものと認められる。
(b) 原告の主張
原告は、乙１発明と乙３発明とは、その課題等が相違することのほか、乙３発 明において、ヒューズエレメント部の切削を容易にするためには、乙１発明のケ ース１１は上下方向の中央で分割される必要があること、乙１発明の本体１の空 間部６内に乙３発明のヒューズエレメント部１５を配置する場合、ヒューズエレ メント部１５を切削する必要があるが、所望の抵抗値が得られるように切削する ことは実質的に不可能であることから、乙１発明に乙３発明を組み合わせること＼nはその構成上不可能＼であることなどの阻害要因があるとして、被告製品と乙１発 明の相違部分は、乙３発明から容易に推考できたとはいえない旨を主張する。 しかし、前記(a)のとおり、乙１発明と乙３発明の課題は同一又は関連してい る。また、乙３公報の発明の詳細な説明によれば、ヒューズエレメント部の切削 は、スクライブやパンチング等の機械的方法によって行うが、予めヒューズエレ＼nメント部の切削をした後にケースに固定をしてもよい旨が記載されていること から（段落【0022】【0027】【0028】）、ヒューズエレメント部を切削するため に、ケースを上下方向の中央で分割する必要があることにはならない。また、乙 ３発明を乙１発明に適用するに当たり、乙１発明の空間部６内に、外部電極と一 体の金属で形成され、溶断部を配設したヒューズエレメント部を配置することと なるが、空間部６内にヒューズエレメント部を配置する場合に、当該ヒューズエ レメント部を切削する必要が必ずしもあるともいえない（ヒューズエレメント部 の一部の切削は本体への配置前に行うことができる。）。その他、乙１発明に乙 ３発明を組み合わせることについて阻害要因があることをうかがわせる事情は ない。 したがって、原告の前記主張は採用することができない。
(c) 以上から、乙１発明に乙３発明を適用する動機付けが存在し、これを阻害 する要因は認められないから、乙１発明の可溶線と金属電極は異なる部材で構成＼nされる構成に代えて、乙３発明の、溶断部を配設したヒューズエレメント部と外＼n部電極部を一体の金属で形成する構成を採用して被告製品の構＼成とすることは、 当業者が本件特許の出願時に容易に推考し得たものと認められ、被告製品は、均 等の第４要件を満たさない。
・・・
２ 争点２（本件追加の可否）について
本件追加は、被告製品が、本件発明に係る請求項とは別の請求項記載の本件発 明２の技術的範囲に属するとして請求原因を主張し、本件特許権の侵害に基づく 各請求を追加するものであるから、訴えの追加的変更に当たると解するのが相当 であるところ、当裁判所は、本件追加は、これにより著しく訴訟手続を遅滞させ ることとなると認め、これを許さないこととする（民訴法１４３条１項ただし書、 同条４項）。
すなわち、本件追加に係る請求原因は、原告において、審理の当初から主張す ることが可能であったところ、令和４年１１月２８日の書面による準備手続中の＼n協議において、当裁判所は、当事者双方に対し、被告製品は本件発明の技術的範 囲に属さないとの心証を開示して、話合いによる解決を検討するよう促し、その 後、和解協議を行ったものの、令和５年１月２７日の同協議において、これ以上 の和解協議は行わないこととなり、口頭弁論の終結に向けて、原告は、これまで の主張の補充及び反論を記載した書面を提出する旨述べたが、同年２月２７日付 けの準備書面５において、本件追加を行ったものである（当裁判所に顕著な事実）。 このように、本件追加が行われた時点で、本件訴訟は、被告製品が本件発明の技 術的範囲に属さないとの当裁判所の心証開示を踏まえた和解協議を終え、審理を 終結する直前の段階に至っていた。仮に、本件追加を許した場合、被告製品が本 件発明２の技術的範囲に属するか否かや、本件特許に係る無効理由の有無につい ても改めて審理を行う必要があり、そのために相当な期間を要することになるこ とは明らかである。そうすると、本件発明２が本件発明１の従属項であり、構成＼n要件の一部が同一であること、その他原告が指摘する事情を考慮しても、本件追 加は、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることになると認められる。

◆判決本文

特許権侵害訴訟の控訴審です。1審は文言侵害に当たらないと判断していました。特許権者は、均等侵害も主張しましたが、第1要件を満たしていないと判断されました。

ア 前記(2)のとおり、被控訴人製品は「摺動導通部」を有しない点において、 本件発明と異なる。
ところで、訂正の上引用した原判決の第３の１(2)のとおり、本件発明は、一対 のプランジャをコイルばねの密巻き部分に接触させて導通を確保するという本件先 行発明における、２つの摺動導通部が形成されることによる抵抗の分散が検査の精 度を狭めるという課題を解決するために、摺動導通部の数を減らし、検査精度を向 上可能とするというものであり、プランジャと接触して導通を確保する摺動導通部＼nを有することは、本件発明の本質的部分である。 そうすると、被控訴人製品と本件発明の構成中の異なる部分（摺動導通部の存否）＼nは、本件発明の本質的部分に当たる。
イ 控訴人は、「密巻き部」に関する本件発明と被控訴人製品の相違点は、「本件 発明では「フリー状態で密巻きであった部分」が導通経路となっているところ、被 控訴人製品では「フリー状態で密巻きであった部分」が導通経路となっているかが 定かではなく、「ストローク開始後検査前に密巻きになった部分」が導通経路とな っている可能性がある点」であり、被控訴人製品について均等侵害が成立すると主＼n張する。しかしながら、訂正の上引用した原判決の第３の２(4)のとおり、被控訴 人製品において、ストローク開始後検査前に密巻きになった部分が導通経路となっ ていることを認めるに足りる証拠がなく、このことは、当審において提出された動 画（甲８６）を踏まえても変わらない。そうすると、控訴人の「密巻き部」に関す る均等の主張はその前提を欠く。
ウ したがって、その余の点につき検討するまでもなく、被控訴人製品について、 本件発明の均等侵害は成立しない。

◆判決本文

1審はこちら。

◆令和2(ワ)12013
添付文書はこちら。

かなり前の事件ですが、漏れていたのでアップします。コンピュータ関連発明について、被告製品には構成要件C「格納手段」がないとして、非侵害と判断されました。間接侵害も否定されました。
問題の請求項は以下です。
Ａ ユーザテレビ機器（２２）上で動作する双方向テレビ番組ガイドシステムであって，
Ｂ 該システムは，複数の番組を格納するためのユーザ指示を受信したことに応答して，デジタル格納デバイス（３１）に格納されるべき該複数の番組をスケジューリングする手段と，
Ｃ 双方向テレビ番組ガイドを用いて，該ユーザテレビ機器（２２）に含まれる該デジタル格納デバイス（３１）に該複数の番組をデジタル的に格納する手段と，
Ｄ 該複数の番組をデジタル的に格納したことに応答して，該双方向テレビ番組ガイドを用いて，該デジタル格納デバイス（３１）に複数の番組データをデジタル的に格納する手段であって，該複数の番組データのそれぞれは，該複数の番組のうちの１つに関連付けられている，手段と，
Ｅ 該双方向テレビ番組ガイドを用いて，該デジタル格納デバイス（３１）に格納された該複数の番組のリストをディスプレイに表示する手段と，
Ｆ 該デジタル格納デバイス（３１）に格納された該複数の番組のリストから，該デジタル格納デバイス（３１）に格納された番組のユーザ選択を受信する手段と，
・・・
Ｊ 該双方向テレビ番組ガイドを用いて，現在スケジューリングされている該複数の番組のうちの該選択された番組に対して，選択された番組リスト項目情報画面を該ユーザテレビ機器（２２）に表示する手段であって，該選択された番組リスト項目情報画面は，該選択された番組に関連付けられた番組データの１つ以上のフィールドと，１つ以上のユーザフィールドとを含む，手段と，
Ｋ 該１つ以上のユーザフィールドにユーザ情報を入力する機会をユーザに提供する手段と
Ｌ を備えた，システム。

２ 当審における控訴人の補充主張に対する判断
(1) 控訴人は，構成要件Ｃは，「双方向テレビ番組ガイド」を用いて，「デジタ＼nル格納デバイス」に複数の番組をデジタル的に格納する「手段」を備えていれば， 充足することになるものであって，「デジタル格納デバイス」自体を必須の構成要素＼nとして規定するものではないと主張するが，本件発明は，デジタル格納部を含むユ ーザテレビ機器を備えた双方向テレビ番組ガイドシステムに係る発明であるから， 被告物件（液晶テレビ製品）が本件発明の技術的範囲に属するというためには，被 告物件が「番組をデジタル的に格納可能な部分」を含むことが必要であることは，＼n
前記１のとおり補正して引用する原判決が認定説示するとおりである。 すなわち，本件発明に係る特許請求の範囲は，「ユーザテレビ機器（２２）上で動 作する双方向テレビ番組ガイドシステムであって」（構成要件Ａ），・・・「双方向テ＼nレビ番組ガイドを用いて，該ユーザテレビ機器（２２）に含まれる該デジタル格納 デバイス（３１）に該複数の番組をデジタル的に格納する手段と，」（構成要件Ｃ）・・・「を備えた，システム」（構＼成要件Ｌ）と記載されているから，本件発明の双方向テ レビ番組ガイドシステムは，ユーザテレビ機器に含まれるデジタル格納デバイスに 番組をデジタル的に格納（録画）する手段という構成を含むものである。＼nそして，本件明細書には，「本発明は・・・番組および番組に関連する情報用のデ ジタル格納部を備えた双方向テレビ番組ガイドシステムに関する。」（【０００１】） として，双方向テレビ番組ガイドシステムが「デジタル格納部を備えた」ものであ る旨が記載されている。また，従来技術として，「番組ガイド内で選択された番組を 独立型の格納デバイス（典型的にはビデオカセットレコーダ）に格納することを可 能にする双方向番組ガイド」（【０００４】）が指摘され，その操作に関し，「ビデオ＼nカセットレコーダの操作には通常は，ビデオカセットレコーダ内の赤外線受信器に 結合される赤外線送信器を含む操作経路が用いられる。」（【０００４】）と記載され ており，「独立型の格納デバイス」を用いる従来技術について記載されている。その 上で，従来技術の課題として「独立型のアナログ格納デバイスを用いると，デジタ ル格納デバイスが番組ガイドと関連付けられる場合に実施され得るようなより高度 な機能が不可能＼になる。」（【０００４】）と記載され，これを受けて，本発明の目的 を「デジタル格納部を備えた双方向テレビ番組ガイドを提供すること」（【０００５】）と記載している。以上に加え，「番組ガイドと関連付けられたデジタル格納デバイス の使用は，独立型のアナログ格納デバイスを用いて行われ得る機能よりも，より高＼n度な機能をユーザに提供する。」（【０００９】）という記載を併せ考慮すると，本件＼n発明は，独立型のアナログ格納デバイスでは不可能であった高度な機能＼をユーザに 提供するために，双方向テレビ番組ガイドシステムがデジタル格納デバイスを備え ることを目的としたものと認められる。
以上によると，被告物件が構成要件Ｃを充足するというためには，「番組をデジタ＼nル的に格納可能な部分」を含むこと（内蔵すること）が必要というべきである。＼nこれに対し，控訴人は，本件明細書の【図２】及び【００１６】によると，本件 発明には，「デジタル格納デバイス」が「ユーザテレビ機器」に外部インターフェー スを介して接続されるような構成も当然に含むように説明されていると主張するが，＼n控訴人指摘の「デジタル格納デバイス３１は，セットトップボックス２８内に内蔵 されるか，または出力ポートおよび適切なインターフェースを介してセットトップ ボックス２８に接続された外部デバイスであり得る。」（【００１６】）との記載は， 「ユーザテレビ機器２２の例示的構成を示す」【図２】からも明らかなとおり，「ユ＼nーザテレビ機器」の一部を構成する「セットトップボックス」内に内蔵するか，「セ＼nットトップボックス」に外付けするかを記載するにとどまり，「ユーザテレビ機器」 に外付けする構成を当然に含むものということはできない。かえって，「ユーザテレ＼nビ機器２２の例示的構成」において，「オプション」とされている「第２の格納デバ＼nイス３２」（【００１４】）については，「第２の格納デバイス３２がユーザテレビ機 器２２に内蔵されていない場合」（【００１７】）との記載が認められるところ，「デ ジタル格納デバイス」については，これと同旨の記載は見当たらない。
また，控訴人は，本件明細書の【図３】及び【００８０】には，デジタル格納デ バイス４９がリムーバブル録画媒体（例えば，フロッピーディスク又は録画可能な＼n光ディスク）である場合が説明されていると主張するところ，控訴人指摘の【００ ８０】には，「デジタル格納デバイス４９がリムーバブル録画媒体（例えば，フロッ ピーディスクまたは録画可能な光ディスク）である場合」との記載がある。しかし，＼n本件明細書には，「デジタル格納デバイス４９がリムーバブル録画媒体（例えば，フ ロッピーディスクまたは録画可能な光ディスク）を用いる場合」（【００８５】）との＼n記載もあるほか，「デジタル格納デバイスは，光格納デバイスまたは磁気格納デバイ ス（例えば，書き込み可能なデジタル映像ディスク，磁気ディスク，もしくはハー＼nドドライブまたはランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）等を用いたデバイス）であり 得る。」（【０００８】），「第２の格納デバイス３２は，任意の適切な種類のアナログまたはデジタル番組格納デバイス（例えば，ビデオカセットレコーダ，ＤＶＤディ スクに録画する能力を有するデジタル映像ディスク（ＤＶＤ）プレーヤ等）であり＼n得る。」（【００１４】），「デジタル格納デバイス３１は，書き込み可能な光格納デバイス（例えば，記録可能＼なＤＶＤディスクの処理が可能なＤＶＤプレーヤ），磁気格＼n納デバイス（例えば，ディスクドライブまたはデジタルテープ），または他の任意の デジタル格納デバイスであり得る。」（【００１５】），「デジタル格納デバイス４９において用いられるリムーバブル格納媒体」（【００８２】），「例えばデジタル格納デバイス４９がフロッピーディスクドライブであり，選択された番組を有するディスク がドライブ内に無い場合」（【００８４】），「デジタル格納デバイス４９内のリムーバブルデジタル格納媒体上に格納する」（【０１０４】）との記載もあり，これらの記載 によると，本件明細書においては，「デジタル格納デバイス」は，「リムーバブル格 納媒体」（フロッピーディスク，ＤＶＤディスク等）と区別されるものであり，「リ ムーバブル格納媒体」を処理することが可能な機器（フロッピーディスクドライブ，＼nＤＶＤプレーヤ等）を指すことが多いものと認められる。そうすると，控訴人指摘 の【００８０】の上記記載から，直ちに本件発明にはデジタル格納デバイスがリム ーバブル録画媒体である場合が含まれるということはできない。
(2) 控訴人は，間接侵害を主張するところ，被告物件である液晶テレビ製品は， 単に放送を受信するだけで，いずれもそれ自体に録画できるメモリー部分（デジタ ル格納部）を備えておらず，録画先としては，外付けのＵＳＢハードディスクやレ グザリンク対応の東芝レコーダーとされており，これらを被告物件に接続すること によって初めて，被告物件で受信した番組を上記ハードディスク等に録画すること が可能であるから，デジタル格納部を被告物件に内蔵させる余地はない。そうする＼nと，被告物件は，デジタル格納デバイスを含むユーザテレビ機器を備えた双方向テ レビガイドシステムの「生産に用いる物」ということができない。
また，前記(1)のとおり，本件発明は，独立型のアナログ格納デバイスでは不可能＼nであった高度な機能をユーザに提供するために，双方向テレビ番組ガイドシステム＼nがデジタル格納デバイスを備えることを目的としたものであり，従来技術に見られ ない特徴的技術手段は，双方向テレビ番組ガイドシステムがデジタル格納デバイス を備えること，すなわち，これを内蔵することにあるというべきである。そうする と，被告物件は，デジタル格納デバイスを内蔵するものではないから，本件発明に よる「課題の解決に不可欠なもの」であるとはいえない。
したがって，被控訴人による被告物件の製造，輸入，販売及び販売の申出は特許＼n法１０１条２号所定の間接侵害に当たらない。これに対する控訴人の主張が理由のないものであることは，既に説示したところ から明らかである。
なお，被控訴人は，控訴人の間接侵害の主張が時機に後れた攻撃防御方法に当た る旨を主張するが，控訴理由書において，既に提出済みの証拠に基づき判断可能な＼n主張をしたものであるから，訴訟の完結を遅延させるものとまではいえず，上記主 張を時機に後れた攻撃防御方法として却下することはしない。

◆判決本文

原審はこちら

◆平成28(ワ)37954

知財高裁は、「サーバが国外に存在する場合であっても、当該行為の具体的態様、当該システムを構成する各要素のうち国内に存在するものが当該発明において果たす機能＼・役割、当該システムの利用によって当該発明の効果が得られる場所、その利用が当該発明の特許権者の経済的利益に与える影響等を総合考慮し、当該行為が我が国の領域内で行われたものとみることができるときは、特許法２条３項１号の「生産」に該当すると解する」というものです。 　なお、1審では、特許の技術的範囲には属するが、一部の構成要件が日本国外に存在するので、非侵害と認定されてました。＼n

ア ネットワーク型システムの「生産」の意義
本件発明１は、サーバとネットワークを介して接続された複数の端末装置を備え るコメント配信システムの発明であり、発明の種類は、物の発明であるところ、そ の実施行為としての物の「生産」（特許法２条３項１号）とは、発明の技術的範囲に 属する物を新たに作り出す行為をいうものと解される。 そして、本件発明１のように、インターネット等のネットワークを介して、サー バと端末が接続され、全体としてまとまった機能を発揮するシステム（ネットワー＼nク型システム）の発明における「生産」とは、単独では当該発明の全ての構成要件＼nを充足しない複数の要素が、ネットワークを介して接続することによって互いに有 機的な関係を持ち、全体として当該発明の全ての構成要件を充足する機能＼を有する ようになることによって、当該システムを新たに作り出す行為をいうものと解され る。
イ 被告サービス１に係るシステム（被告システム１）を「新たに作り出す行為」 被告サービス１のＦＬＡＳＨ版においては、ユーザが、国内のユーザ端末のブラ ウザにおいて、所望の動画を表示させるための被告サービス１のウェブページを指＼n定すると、被控訴人Ｙ１のウェブサーバが上記ウェブページのＨＴＭＬファイル及 びＳＷＦファイルをユーザ端末に送信し、ユーザ端末が受信した、これらのファイ ルはブラウザのキャッシュに保存され、その後、ユーザが、ユーザ端末において、 ブラウザ上に表示されたウェブページにおける当該動画の再生ボタンを押すと、上＼n記ＳＷＦファイルに格納された命令に従い、ブラウザが、被控訴人Ｙ１の動画配信 用サーバ及びコメント配信用サーバに対しリクエストを行い、上記リクエストに応 じて、上記各サーバが、それぞれ動画ファイル及びコメントファイルをユーザ端末 に送信し、ユーザ端末が、上記各ファイルを受信することにより、ブラウザにおい て動画上にコメントをオーバーレイ表示させることが可能＼となる。このように、ユ ーザ端末が上記各ファイルを受信した時点において、被控訴人Ｙ１の上記各サーバ とユーザ端末はインターネットを利用したネットワークを介して接続されており、 ユーザ端末のブラウザにおいて動画上にコメントをオーバーレイ表示させることが＼n可能となるから、ユーザ端末が上記各ファイルを受信した時点で、本件発明１の全＼nての構成要件を充足する機能＼を備えた被告システム１が新たに作り出されたものと いうことができる（以下、被告システム１を新たに作り出す上記行為を「本件生産 １の１」という。）。
ウ 被告システム１を「新たに作り出す行為」（本件生産１の１）の特許法２条３項 1 号所定の「生産」該当性
特許権についての属地主義の原則とは、各国の特許権が、その成立、移転、効 力等につき当該国の法律によって定められ、特許権の効力が当該国の領域内にお いてのみ認められることを意味するものであるところ、我が国の特許法において も、上記原則が妥当するものと解される。 本件生産１の１において、各ファイルが米国に存在するサーバから国内のユー ザ端末へ送信され、ユーザ端末がこれらを受信することは、米国と我が国にまた がって行われるものであり、また、新たに作り出される被告システム１は、米国 と我が国にわたって存在するものである。そこで、属地主義の原則から、本件生 産１の１が、我が国の特許法２条３項１号の「生産」に該当するか否かが問題と なる。 ネットワーク型システムにおいて、サーバが日本国外（国外）に設置されるこ とは、現在、一般的に行われており、また、サーバがどの国に存在するかは、ネ ットワーク型システムの利用に当たって障害とならないことからすれば、被疑侵 害物件であるネットワーク型システムを構成するサーバが国外に存在していたと＼nしても、当該システムを構成する端末が日本国内（国内）に存在すれば、これを＼n用いて当該システムを国内で利用することは可能であり、その利用は、特許権者＼nが当該発明を国内で実施して得ることができる経済的利益に影響を及ぼし得るも のである。
そうすると、ネットワーク型システムの発明について、属地主義の原則を厳格 に解釈し、当該システムを構成する要素の一部であるサーバが国外に存在するこ＼nとを理由に、一律に我が国の特許法２条３項の「実施」に該当しないと解するこ とは、サーバを国外に設置さえすれば特許を容易に回避し得ることとなり、当該 システムの発明に係る特許権について十分な保護を図ることができないこととな＼nって、妥当ではない。他方で、当該システムを構成する要素の一部である端末が国内に存在することを理由に、一律に特許法２条３項の「実施」に該当すると解することは、当該特許権の過剰な保護となり、経済活動に支障を生じる事態となり得るものであって、＼nこれも妥当ではない。
これらを踏まえると、ネットワーク型システムの発明に係る特許権を適切に保 護する観点から、ネットワーク型システムを新たに作り出す行為が、特許法２条 ３項１号の「生産」に該当するか否かについては、当該システムを構成する要素＼nの一部であるサーバが国外に存在する場合であっても、当該行為の具体的態様、 当該システムを構成する各要素のうち国内に存在するものが当該発明において果＼nたす機能・役割、当該システムの利用によって当該発明の効果が得られる場所、＼nその利用が当該発明の特許権者の経済的利益に与える影響等を総合考慮し、当該 行為が我が国の領域内で行われたものとみることができるときは、特許法２条３ 項１号の「生産」に該当すると解するのが相当である。 これを本件生産１の１についてみると、本件生産１の１の具体的態様は、米国 に存在するサーバから国内のユーザ端末に各ファイルが送信され、国内のユーザ 端末がこれらを受信することによって行われるものであって、当該送信及び受信 （送受信）は一体として行われ、国内のユーザ端末が各ファイルを受信すること によって被告システム１が完成することからすれば、上記送受信は国内で行われ たものと観念することができる。
次に、被告システム１は、米国に存在する被控訴人Ｙ１のサーバと国内に存在 するユーザ端末とから構成されるものであるところ、国内に存在する上記ユーザ＼n端末は、本件発明１の主要な機能である動画上に表＼示されるコメント同士が重な らない位置に表示されるようにするために必要とされる構＼成要件１Ｆの判定部の 機能と構＼成要件１Ｇの表示位置制御部の機能＼を果たしている。 さらに、被告システム１は、上記ユーザ端末を介して国内から利用することが できるものであって、コメントを利用したコミュニケーションにおける娯楽性の 向上という本件発明１の効果は国内で発現しており、また、その国内における利 用は、控訴人が本件発明１に係るシステムを国内で利用して得る経済的利益に影 響を及ぼし得るものである。 以上の事情を総合考慮すると、本件生産１の１は、我が国の領域内で行われた ものとみることができるから、本件発明１との関係で、特許法２条３項１号の「生 産」に該当するものと認められる。
これに対し、被控訴人らは、1)属地主義の原則によれば、「特許の効力が当該国 の領域においてのみ認められる」のであるから、国外で作り出された行為が特許 法２条３項１号の「生産」に該当しないのは当然の帰結であること、権利一体の 原則によれば、特許発明の実施とは、当該特許発明を構成する要素全体を実施す＼nることをいうことからすると、一部であっても国外で作り出されたものがある場 合には、特許法２条３項１号の「生産」に該当しないというべきである、2)特許 回避が可能であることが問題であるからといって、構＼成要件を満たす物の一部さ え、国内において作り出されていれば、「生産」に該当するというのは論理の飛躍 があり、むしろ、構成要件を満たす物の一部が国内で作り出されれば、直ちに、＼n我が国の特許法の効力を及ぼすという解釈の方が、問題が多い、3)我が国の裁判 例においては、カードリーダー事件の最高裁判決（最高裁平成１２年（受）第５ ８０号同１４年９月２６日第一小法廷判決・民集５６巻７号１５５１頁）等によ り属地主義の原則を厳格に貫いてきたのであり、その例外を設けることの悪影響 が明白に予見されるから、仮に属地主義の原則の例外を設けるとしても、それは＼n立法によってされるべきである旨主張する。
しかしながら、1)については、ネットワーク型システムの発明に関し、被疑侵 害物件となるシステムを新たに作り出す行為が、特許法２条３項１号の「生産」 に該当するか否かについては、当該システムを構成する要素の一部であるサーバ＼nが国外に存在する場合であっても、前記 に説示した事情を総合考慮して、当該 行為が我が国の領域内で行われたものとみることができるときは、特許法２条３ 項１号の「生産」に該当すると解すべきであるから、1)の主張は採用することが できない。
2)については、特許法２条３項１号の「生産」に該当するか否かの上記判断は、 構成要件を満たす物の一部が国内で作り出されれば、直ちに、我が国の特許法の＼n効力を及ぼすというものではないから、2)の主張は、その前提を欠くものである。
3)については、特許権についての属地主義の原則とは、各国の特許権が、その 成立、移転、効力等につき当該国の法律によって定められ、特許権の効力が当該 国の領域内においてのみ認められることを意味することに照らすと、上記のとお り当該行為が我が国の領域内で行われたものとみることができるときに特許法２ 条３項１号の「生産」に該当すると解釈したとしても、属地主義の原則に反しな いというべきである。加えて、被控訴人らの挙げるカードリーダー事件の最高裁 判決は、属地主義の原則からの当然の帰結として、「生産」に当たるためには、特 許発明の全ての構成要件を満たす物を新たに作り出す行為が、我が国の領域内に＼nおいて完結していることが必要であるとまで判示したものではないと解され、ま た、我が国が締結した条約及び特許法その他の法令においても、属地主義の原則 の内容として、「生産」に当たるためには、特許発明の全ての構成要件を満たす物＼nを新たに作り出す行為が我が国の領域内において完結していることが必要である ことを示した規定は存在しないことに照らすと、3)の主張は採用することができ ない。したがって、被控訴人らの上記主張は理由がない。
エ 被告システム１の「生産」の主体
被告システム１は、前記イのプロセスを経て新たに作り出されたものであるとこ ろ、被控訴人Ｙ１が、被告システム１に係るウェブサーバ、動画配信用サーバ及び コメント配信用サーバを設置及び管理しており、これらのサーバが、ＨＴＭＬファ イル及びＳＷＦファイル、動画ファイル並びにコメントファイルをユーザ端末に送 信し、ユーザ端末による各ファイルの受信は、ユーザによる別途の操作を介するこ となく、被控訴人Ｙ１がサーバにアップロードしたプログラムの記述に従い、自動 的に行われるものであることからすれば、被告システム１を「生産」した主体は、 被控訴人Ｙ１であるというべきである。
オ まとめ
以上によれば、被控訴人Ｙ１は、本件生産１の１により、被告システム１を「生 産」（特許法２条３項１号）し、本件特許権を侵害したものと認められる。

◆判決要旨
1審はこちら。

◆令和元年(ワ)25152

関連事件はこちら

◆平成30(ネ)10077
1審です。

◆平成28(ワ)38565

　原審は「本件発明の技術的範囲に属さない」と判断しましたが、知財高裁は、そもそも別事件（東京地判令和2年（ワ）第15464号）と重複するとして、訴えを却下しました。

１ 本件訴えの適法性（本案前の抗弁）について
(1) 後訴の請求又は後訴における主張が前訴のそれの蒸し返しにすぎない場合に は、後訴の請求又は後訴における主張は、信義則に照らして許されないものと解す るのが相当である（最高裁昭和４９年（オ）第３３１号同５１年９月３０日第一小 法廷判決・民集３０巻８号７９９頁、最高裁昭４９年（オ）第１６３号、１６４号 同５２年３月２４日第一小法廷判決・裁判集民事１２０号２９９頁参照）。
(2) 令和２年事件について（乙１、２）
ア 令和２年事件は、控訴人が、スマートフォン（型番ＳＨＶ３９、ＳＨＶ４０、 ＳＨＶ４１、ＳＨＶ４２及びＳＨＶ４３。以下併せて「前訴被告製品」という。） の被控訴人シャープによる製造、被控訴人ＫＤＤＩによる販売が、本件特許権を侵 害すると主張して、被控訴人らに対し、特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請 求をした事案である。 令和２年事件においては、前訴被告製品が本件特許の特許請求の範囲の請求項１、 ３及び４の各発明の技術的範囲に含まれるかが問題となり、具体的には前訴被告製 品にインストールされた「ＡＱＵＯＳ Ｈｏｍｅ」と呼ばれるアプリケーション （以下「前訴アプリ」という。）における「操作メニュー情報」の有無が争点とな った（令和２年事件における争点１−３）。 この争点について、控訴人は、「・・・できるように」という言葉は、目標・目 的・基準等を示すものであるから、「操作メニュー情報」は実行される命令の内容 の全部を利用者において理解することができるものである必要はなく、実行される 命令の内容を利用者が理解できることを目標・目的としている程度の表現があれば＼n足りるなどとして、前訴被告製品における前訴アプリによるページ一部表示（本件＼nにおける「一部表示画像」に相当する。）が「操作メニュー情報」に当たると主張＼nした。
イ 令和２年事件の第一審である東京地方裁判所は、前訴被告製品における前訴 アプリの動作について、「1)利用者が前訴アプリの画面上に表示されたアイコン画＼n面に指で触れて一定時間待つ操作（ロングタッチ）をすると、当該アイコンを移動 できる状態に遷移し、2)当該アイコンが指に追随して移動し、アイコンが指に追随 して右又は左に移動した距離が一定距離を超えると、縮小モードとなって、表示中＼nの当該ページの画面が９０％の大きさに縮小され、画面の左端又は右端に隣接する ページの画面の一部（ページ一部表示）が表＼示され、3)更に当該アイコンをその方 向に移動させると、移動方向に隣接するページの画面がスクロールされて表示され＼nる」ものであると認定し、ページ一部表示である直方形部分を見た利用者は、それ＼nがどのような命令を実行する表示であるのかを理解することができないから、前訴＼n被告製品のページ一部表示の画像は、本件発明１及び３の構＼成要件Ｂの「操作メニ ュー情報」を有するとは認められないと判断した（乙２。東京地裁令和２年（ワ） 第１５４６４号同３年７月１４日判決）。そして、上記判断は、控訴審である知財 高裁令和４年２月８日判決（乙１）においても維持され、同判決は、上訴されるこ となく確定している（弁論の全趣旨）。
(3) 本件について
ア 本件は、控訴人が、スマートフォン（型番ＳＨＶ４４、ＳＨＶ４５及びＳＨ Ｖ４６。被告製品）の被控訴人シャープによる製造、被控訴人ＫＤＤＩによる販売 が、本件特許権を侵害すると主張して、被控訴人らに対し、特許権侵害の不法行為 に基づく損害賠償請求をした事案である。 本件においては、被告製品が本件特許の特許請求の範囲の請求項１及び３の各発 明（本件発明）の技術的範囲に含まれるかが問題となり、具体的には被告製品にイ ンストールされた「ＡＱＵＯＳ Ｈｏｍｅ」と呼ばれるアプリケーション（本件ホ ームアプリ）における「操作メニュー情報」の有無が争点となった。 本件における争点１（被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか）についての 控訴人の主張は、原判決別紙「技術的範囲に関する当事者の主張」及び前記第２の ３に記載するとおりである。
イ 被告製品における本件ホームアプリの動作は、概要次のとおりである（前提 事実(6)ウ）。
「1)利用者が本件ホームアプリの画面上に表示されたショートカットアイコンを＼n長押しすると、当該ショートカットアイコンはタッチパネル上の指等の動きに追随 して移動できる状態になり、2)当該ショートカットアイコンの移動距離が一定距離 になった場合に、縮小モードとなって、表示中の中央ページ画面が縮小表＼示され、 画面の左端又は右端に隣接するページの画面の一部（一部表示画像）が表＼示され、 3)更に当該ショートカットアイコンを一部表示画像の範囲に入れると、隣のページ＼nの画面が表示される。」＼nなお、原判決は、一部表示画像を見た利用者は、それが左右のページの一部を表＼ 示していることを理解できるとはいえず、仮に理解できたとしても、当該画像の領 域までショートカットアイコンをドラッグすることによって対応するページにスク ロールするという命令が表示されていると理解できるように構＼成されているとはい えないから、被告製品の一部表示画像は「操作メニュー情報」に当たらず、被告製＼n品が本件発明の構成要件Ｂ、Ｅ、Ｆ、Ｇの「操作メニュー情報」を有するとは認め＼nられないと判断した。
(4) 令和２年事件と本件の比較
令和２年事件と本件は、当事者を同一とし、侵害されたとされる特許権が同一で あり、その特許請求の範囲の請求項１及び３の各発明の技術的範囲への被疑侵害品 の属否が問題となっている点も共通する。 本件の対象製品である被告製品は、令和２年事件の対象製品である前訴被告製品 と同一シリーズの製品であって、前訴被告製品よりも後に発売されたものと推認さ れるものの、前訴被告製品から大きな仕様変更がされたことはうかがえず、特に、 問題とされているアプリケーションは同一（いずれもＡＱＵＯＳ Ｈｏｍｅ）であ って、そのバージョンが異なる可能性はあるとしても、大きな仕様変更がされたこ＼nともうかがえず、また、問題となる動作（前記(2)イ及び(3)イ）は同一又は少なく とも実質的に同一である。 そして、令和２年事件と本件における争点は、対象製品（前訴被告製品又は被告 製品）にインストールされた「ＡＱＵＯＳ Ｈｏｍｅ」と呼ばれるアプリケーショ ン（前訴アプリ又は本件ホームアプリ）における「操作メニュー情報」の有無であ るから、争点も同一又は少なくとも実質的に同一であり、そればかりか、当該争点 についての控訴人の主張も実質的に同一である。 そうすると、本件における控訴人の主張は、対象製品に「操作メニュー情報」が 存在しないことを理由として、控訴人の被控訴人らに対する本件特許権侵害の不法 行為に基づく損害賠償請求に理由がないとの判断が確定した令和２年事件における 控訴人の主張の蒸し返しにすぎないというほかない。控訴人は、令和２年事件判決 が、「操作メニュー情報」が存在しないと判断した根拠となる前訴被告製品の構成＼n（前訴アプリの動作）と、被告製品の構成（本件ホームアプリの動作）が実質的に＼n同一であり、そのために、被告製品が、前訴被告製品におけるものと同一の理由に より、本件特許権を侵害しないものであることを十分認識しながら、本件訴えを提＼n起したものと推認されるのであって、本件において控訴人の請求を審理することは、 被控訴人らの令和２年事件判決の確定による紛争解決に対する合理的な期待を著し く損なうものであり、訴訟上の正義に反するといわざるを得ない。
(5) 控訴人の主張に対する判断
この点、控訴人は、令和２年事件における対象製品である前訴被告製品の構成＼na1 と、本件訴訟における被告製品の構成 a1、a1’、a1”が異なり、また、構成 a3、 a3’、a3”、p1〜p3 が追加されているから、新たな判断が必要であると主張する。 しかしながら、控訴人の主張する被告製品の構成 a1、a1’、a1”及び p1〜p3 は 「一部表示画像」に関するものではなく、構＼成 a3、a3’、a3”は、「一部表示画像」＼nの画面上の領域（座標）をより具体的に特定したにすぎないものであって、前記 (2)イの前訴アプリの動作を変更するものではないから、控訴人の主張する構成は、＼nいずれも、「一部表示画像」が構＼成要件Ｂ、Ｅ、Ｆ、Ｇの「操作メニュー情報」に 該当するかを検討するに当たり、その判断に影響を与え得るものとはいえない。 また、上記控訴人の主張する構成の差異が、前訴被告製品の前訴アプリと被告製＼n品の本件ホームアプリにおける実質的な差異であると認めるに足りる証拠はない上、 仮に、当該構成部分において、前訴被告製品の前訴アプリと被告製品の本件ホーム＼nアプリに差異があるものと認められたとしても、その差異は、被告製品の本件ホー ムアプリにおける「操作メニュー情報」の有無に係る判断を左右するものとはいえ ず、さらに、控訴人が、控訴審において追加した構成も、上記判断を左右するもの＼nではない。 したがって、上記控訴人の主張は採用できない。
(6) 小括
したがって、控訴人が本件において本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償 請求をし、これに係る主張をすることは、令和２年事件における紛争の蒸し返しに すぎないというべきであり、同事件の当事者である控訴人と被控訴人らとの間で、 控訴人の請求について審理をすることは、訴訟上の信義則に反し、許されない。

◆判決本文
原審は令和４年(ワ)第１１８８９号ですが、アップされていません。

上記別事件はこちらです。

◆令和2年（ワ）第15464号

約4500万円の損害賠償が認められました。なお、本件では、102条2項の覆滅部分について、3項の重畳適用は否定されました。

(c) 原告は、前記の各製品について、アウタロータ型電動モータを採用しておら ず、被告製品及び原告製品と構造が根本的に異なること、被告製品及び原告製品は、＼n主として車輌工場において重要保安部位向けに使用されるのに対し、瓜生製作のＵ ＢＸ−ＡＦシリーズ以外は主にそれよりも重要度の低い部位に用いられること、デ ソータやエスティックの製品は電動式衝撃締め付け工具ではなくナットランナーと＼n思われること等を理由に、いずれも競合品に該当しないと主張する。 しかし、被告カタログ及び前記競合品の各カタログ（乙５２の４、５４の３、５ ６の１・２、５８、７３、７４）には、工具に採用されているモータの型がアウタ ロータかインナロータかといった点に関する記載がないことや、モータの構造は製＼n品の外部から確認できるものではないこと等を踏まえると、モータの構造それ自体＼nが需要者の購入動機の形成に寄与する場合が多いとは認められず、アウタロータ型 電動モータを採用していないことをもって直ちに競合品から排除されるとするのは 相当でない。また、被告製品及び原告製品の各カタログを見ても、締め付け工具で あること以上に各製品の用途を限定する旨の記載はなく（甲３５、３６、乙５８）、 これらの製品が主に車輌工場において重要保安部位向けに使用される一方、他の製 品が異なることについて的確に裏付ける証拠はない。また、証拠（乙１、４、３４） によれば、一般に、ナットランナーは、インパクトレンチやパルスツールとはモー タの回転を締付力に変換する方式が異なることから、高精度である一方でトルクが 低く抑えられ、反力受けが必要であるという特徴を有し、パルスツールとは性能・＼n用途が異なる場合があるといえるが、デソータ及びエスティックの前記各製品は、＼n低反力で反力受けを要さず、作業者が直接手に持って締め付け操作を行うことが可 能な製品であり、かつトルク範囲も被告製品のものと重複するものであることから、＼n被告製品及び原告製品と性能・用途等において共通する競合品であると認められる。＼nしたがってこの点の原告の主張は採用できない。
(d) 以上によれば、被告製品及び原告製品と共通する電動式締め付け工具の市 場において競合品が一定数存在することが認められる。もっとも、当該市場におけ る被告製品や原告製品の市場占有率等が明らかではないことや、競合品と認められ る製品の中には、被告製品との価格差が比較的大きいものもあると考えられること 等を踏まえると、競合品の存在を理由とする大幅な覆滅を認めることはできないと いうべきである。
ｃ 侵害品の性能＼n
(a) 被告カタログ（乙５８）によれば、被告製品は、その「主な特徴」として、 「バッテリーツール、高い生産性、高トルク、高精度、低反力、メンテナンス軽減、 多様な使用環境に対応」と記載されている。また、より具体的な特徴として、被告 製品は、バッテリー残量等を作業者から容易に確認できるＬＥＤインジケータが表＼n示されること、作業者の手になじむバランスのとれたツールであること、オイル漏 れの影響を軽減してメンテナンス周期を延ばす新型のパルスユニットを採用してい ること、効率的な冷却システムを搭載していること、予備バッテリーを内蔵し通信＼nを維持したままバッテリー交換が可能であること、回転速度が６０００ｒｐｍまで＼n設定可能であること、独自のコントローラ「Power Focus 6000」及びソフトウェア＼nにより容易に作業内容等を設定可能であること、内蔵されたブザーからの音でも締＼nめ付けが可能であること、デュアルアンテナにより無線環境に対応しツールの接続＼n性を向上していること、高速バックアップユニット機能を搭載していること等が記＼n載されている。一方で、モータの構造や、被告製品がアウタロータ型電動モータを＼n採用していることについての記載はない。 また、被告カタログでは、前記のメンテナンス軽減・周期の改善に関して、新し い特許技術と設計により、従来品よりもメンテナンス周期が長くなっていること、 オイル漏れ対策やエアセパレータの採用及び優れた冷却性能がパフォーマンスと稼＼n働時間の向上に寄与していることの記載があるほか、「高いトルク性能」として、＼n「TorqueBoost」、「優れた冷却システム」、「高度なモーター制御」により締付け 時間が早くなり生産性が向上する旨が記載されている。 そして、証拠（乙５８、５９）及び弁論の全趣旨によれば、ＡＢは、次のとおり の技術（発明）について、特許を出願し、その多くが日本国内を含めて登録されて おり、これらの技術が被告製品に採用されていると認められる。
1) オイルパルスユニット内のオイルと空気を分離する機構を備え、オイルチャ＼nンバから分離された空気が再びオイルチャンバに戻ることを防止する技術（乙 ５９の１）
2) 遠心作用によりオイルから空気を取り出すための分離手段を備え、パルスユ ニット内の空気の割合を低くすることにより、高いパルス発生効率を実現する 技術（乙５９の１０）
3) 作動流体を利用したヒートパイプにより、電動モータの熱を効率的に放散し て冷却する技術（乙５９の２）
4) ステータ要素とロータ要素との間の相対変位を感知するセンサーに係る技術 でありモータ制御の精度に資する技術（乙５９の３）
5) モータとパルスユニットとの接続を改良し、高い生産性、低反力、高トルク 及びメンテナンス周期を改善させる技術（乙５９の４）
6) 電圧供給源の遮断時に、動作制御ユニット及び無線通信装置への電圧供給を 連続して維持することによりバッテリーユニットの交換立ち上げにおける遅 れを実質的に減少する技術（乙５９の５）
7) 油圧パルスユニット内のオイルレベルが低すぎる場合に、警告信号を出す方 法及びシステムに関する技術（乙５９の６）
8) トルク限度及び角度回転限度を超えて締結具が更に締め付けられることを防 止するため、締付具が事前に締め付けられていたか否かを検出する方法に係る 技術（乙５９の７）
9) オイルパルスユニットについて機構及び各種部材の形状を工夫し、トルク衝＼n撃が与えられた直後に高圧室の圧力を迅速に除去し、次のトルク発生のための 迅速な加速を可能とし、トルクの増大及びトルクの間隔の短縮を実現し、衝撃＼n率の増加を実現する技術（乙５９の８）
10) パルスユニットの部品の摩耗により生じた粒子を除去するための磁石を備え、 さらなる摩耗等を防ぎ、メンテナンス軽減を実現する技術（乙５９の９） そのほか、コントローラである Power Focus 6000 及びソフトウェアにより多種＼n類のツールを接続し、作業内容に合わせたコントロールが容易であるという特徴は、 被告カタログ等において、前記記載以外にもページを費やして強く訴求されている （乙５８、８５）。
(b) 衝撃発生部が油圧パルス発生部である電動式衝撃締め付け工具において、 アウタロータ型電動モータを採用するという本件訂正発明は、電動式衝撃締め付け 工具の基幹部分であるモータに関する発明であり、インナロータ型電動モータが採 用される場合と比較して、小型、軽量、低反力、耐久性実現の作用効果を有する点 で、相当の技術的価値があるといえる。実際に、被告製品のモータを本件訂正発明 の技術に属しない構造に変更するにはモータの構＼造等を変更する必要があり、その 場合には製品全体の構造や技術を見直す必要があり、この点からの代替技術が採用＼nされる可能性が高いとはいえない。＼nもっとも、本件訂正発明の作用効果である「小型、軽量、低反力、耐久性」を実 現する技術及び被告製品で訴求される各特徴を実現する技術は、アウタロータ型電 動モータ以外にも存在する。被告製品においてアウタロータ型電動モータを採用し たことによる作用効果は、被告カタログにおいて訴求されている「高トルク」、「低 反力」及び「メンテナンス軽減」に関連し得るが、前記(a)のとおり、被告カタログ では、「高トルク」を実現する技術として「TorqueBoost」、「優れた冷却システム」、 「高度なモーター制御」が記載されており、実際に、被告が保有し被告製品で採用 されている技術においても実現されていると認められる。 そのほか、前記(a)のとおり、被告製品には、本件訂正発明以外にも多数の技術が 使用され、当該技術による作用効果が被告カタログにおいて被告製品の特徴として 記載されており、需要者に強く訴求されていることが認められる。
(c) したがって、被告製品は、本件訂正発明及びその作用効果以外にも、種々の 技術とこれに基づく特徴・性能を備えており、これらの要素が、需要者の購入動機＼nの形成に相当程度寄与していると認められる。被告製品が多彩な機能を有し、これ＼nが顧客誘引力に寄与していることは、被告製品が、対応する原告製品よりも総じて ●（省略）●であるという価格差にも裏付けられているといえる。 (d) 以上より、被告製品の性能に係るこれらの事情は、特許法１０２条２項に基＼nづく推定を、相当程度覆滅する事由であると認められる。
ｄ 本件訂正発明は被告製品の一部のみに使用されていること
前記１(2)のとおり、本件訂正発明は、インナロータ型電動モータを搭載した従来 の電動式衝撃締め付け工具の有する課題を解決するため、出力トルクが大きいアウ タロータ型電動モータを採用し、小型及び軽量で、低反力かつ耐久性を有する電動 式衝撃締め付け工具を提供するというものであり、被告製品の特徴とされる「高ト ルク、低反力、メンテナンス軽減」（前記ｃ(a)）の作用効果の実現に使用されてい るといえるが、前記ｃで検討した諸事情からすれば、それらの作用効果は、本件訂 正発明のみによって実現されているとはいえない上、被告製品が備える種々の性能＼nの一部にすぎないことが認められる。したがって、本件訂正発明が被告製品の一部 のみに使用されていることは覆滅事由に該当する。ただし、覆滅の基礎となる事情 は前記ｃの事情と重複することから、推定覆滅の程度の検討に当たっては被告製品 の性能を理由とする推定覆滅と実質的に重なるものとして評価するのが相当と解さ＼nれる。
ｅ 本件訂正について
本件訂正は、衝撃発生部について、油圧パルス発生部に限定するものであり、被 告製品における発明の作用効果やその実施に影響を与えるものではないこと等を踏 まえると、本件訂正の事実を覆滅事由として認めることは相当でない。
(ｳ) 推定覆滅の程度
以上のとおり、本件においては、一定数の競合品の存在、被告製品の性能及び本＼n件訂正発明が被告製品の一部のみに使用されていることを理由とする推定覆滅が認 められ、前記(ｲ)のとおりの事情を総合的に考慮すると、６割の限度で損害額の推定 が覆滅されるものと解するのが相当である。これに反する原告及び被告の主張はい ずれも採用できない。
(ｴ) 以上から、特許法１０２条２項に基づき推定される原告の損害額は、被告製 品ごとに、別紙損害一覧表（裁判所認定）の表＼１及び表２の各「２項損害額」欄記＼n載のとおりとなる。
イ 特許法１０２条３項の重畳適用について
(ｱ) 特許権者は、自ら特許発明を実施して利益を得ることができると同時に、第 三者に対し、特許発明の実施を許諾して利益を得ることができることに鑑みると、 侵害者の侵害行為により特許権者が受けた損害は、特許権者が侵害者の侵害行為が なければ自ら販売等をすることができた実施品又は競合品の売上げの減少による逸 失利益と実施許諾の機会の喪失による得べかりし利益とを観念し得るものと解され る。 そうすると、特許法１０２条２項による推定が覆滅される場合であっても、当該 推定覆滅部分について、特許権者が実施許諾をすることができたと認められるとき は、同条３項の適用が認められると解すべきである。そして、同項による推定の覆 滅事由が、侵害品の販売等の数量について特許権者の販売等の実施の能力を超える＼nこと以外の理由によって特許権者が販売等をすることができないとする事情がある ことを理由とする場合の推定覆滅部分については、当該事情の事実関係の下におい て、特許権者が実施許諾をすることができたかどうかを個別的に判断すべきものと 解される（知的財産高等裁判所令和４年１０月２０日特別部判決参照）。
(ｲ) これを本件について見ると、本件において覆滅事由として認められるのは 競合品の存在、被告製品の本件訂正発明以外の性能及び本件訂正発明が被告製品の＼n一部のみに使用されていることに係る事情であり、いずれも特許権者の実施の能力＼nを超えること以外の理由により特許権者が販売等をすることができないとする事情 があることを理由とするものである。
市場における競合品の存在を理由とする覆滅事由に係る覆滅部分については、侵 害品が販売されなかったとしても、侵害者及び特許権者以外の競合品が販売された 蓋然性があることに基づくものであるところ、競合品が販売された蓋然性があるこ とにより推定が覆滅される部分については、特許権者である原告が被告に対して実 施許諾をするという関係に立たないことから、原告が被告に実施許諾をすることが できたとは認められないし、本件における競合品をみると、いずれも本件訂正発明 の効果と同様の性能等を有するものの、アウタロータ型電動モータを採用している＼nと認められるものはなく、本件訂正発明の構成とは異なる機構＼を有していると認め られるから、この点からも、原告が、当該覆滅部分について、実施許諾の機会を喪 失したとはいえない。
また、被告製品が本件訂正発明以外の性能を有すること及び本件訂正発明は被告＼n製品の一部のみに使用されていることを理由とする覆滅部分については、被告製品 の売上に対し本件訂正発明が寄与していないことを理由に推定が覆滅されるもので あり、このような特許発明が寄与していない部分について、原告が実施許諾をする ことができたとは認められない。 したがって、本件においては、特許法１０２条２項による推定の覆滅部分につい て、同条３項の適用は認められない。
ウ 特許法１０２条３項に基づく損害額
(ｱ) 実施料率
本件訂正発明について実施許諾契約がされた事実はない（弁論の全趣旨）。 また、証拠（甲３２、３３）及び弁論の全趣旨によれば、平成１５年９月２０日 に社団法人発明協会が発行した「実施料率〔第５版〕」において、「金属加工機械」 の技術分野における平成４年度〜平成１０年度の実施料率の平均値についてイニシ ャル有りが４．４％、イニシャル無しが３．３％であること、同様の最頻値が５％、 ３％、中央値が４％、３％であること、平成２２年８月３１日に発行された経済産 業調査会が発行した「ロイヤルティ料率データハンドブック〜特許権・商標権・プ ログラム著作権・技術ノウハウ〜」において、「成形」の技術分野における実施料 率の平均値が３．４％であることが認められる。これらに、原告と被告とが競業関 係にあること、本件訂正発明の内容、重要性、代替可能性、被告製品の売上に対す＼nる貢献の程度のほか、本件訂正により特許請求の範囲が減縮されていること等本件 に現れた諸事情を総合的に考慮すると、本件における実施に対して受けるべき料率 としては、４％が相当であると認める。これに反する原告及び被告の主張はいずれ も採用できない。
(ｲ) 以上から、特許法１０２条３項に基づき推定される損害額は、被告製品ごと に、別紙損害一覧表（裁判所認定）の表＼１及び表２の各「３項損害額」欄記載のと＼nおりである。
エ 原告の損害額
(ｱ) 原告は、被告製品の型番ごとに、平成２９年７月から令和３年１０月の期間 につき、特許法１０２条２項に基づく損害額と、同条３項に基づく損害額のうち高 い方を選択的に請求していることから、被告製品の型番ごとに認められる損害額は、 別紙損害一覧表（裁判所認定）の表＼１の「損害額」欄記載のとおりであり、合計す ると４０７８万９００３円（平成２９年７月から令和２年３月３１日分までが２８ １２万１２５４円、同年４月１日から令和３年１０月３１日分までが１２６６万７ ７４９円）となる。

◆判決本文

特殊形状の靴紐について、1審は「通知人らが保有する本件特許権を侵害していると考えております」と取引先に流布した行為が、不競法２条１項２１号の不正競争行為にあたると判断しました。知財高裁も同様です。

控訴人らは、本件通知書に記載されたキャタピラン＋等が本件特許権を侵 害していると考えている旨の見解に関し、仮にこれが不正競争防止法２条１項２１ 号にいう「虚偽の事実」に該当するのであれば、特許権者としては、特許権の被疑 侵害者を発見した場合であっても、後日裁判所により特許権の侵害はない旨の判断 がされ、損害賠償を命じられるとのリスクを回避するため、被疑侵害者に対し訴訟 提起前に警告書を送付することがおよそできなくなるから、上記の見解が同号にい う「虚偽の事実」に該当するとの判断は誤りであると主張する。
しかしながら、特許権者が特許権の被疑侵害者を発見し、訴訟提起に先立って当 該被疑侵害者に対し警告書を送付したが、後日裁判所により特許権の侵害がない旨 の判断がされた場合であっても、当該警告書の送付が特許権者の正当な権利行使の 範囲内の行為であると評価されるときは、同送付は違法性を欠き、当該特許権者が 同送付を理由として損害賠償責任を負うことはないのであるから、特許権者が被疑 侵害者に対し訴訟提起前に警告書を送付することがおよそできなくなることを前提 とする控訴人らの上記主張は、前提を誤るものとして採用することができない。
(5) 控訴人らは、本件告知行為の違法性の有無に関し、1)控訴人らと被控訴人 との間の紛争の発端は、被控訴人が控訴人Ｘらとの間で締結した共同出願契約（乙 ３０の１及び２）における約定（事前の協議・承諾なく本件特許権に関わる製品を 販売した場合には、本件特許権を剥奪できるとするもの）に違反し、単独でキャタ ピラン等の製造・販売を開始したことであること、2)控訴人Ｘは、本件通知書にお いて、キャタピラン等とキャタピラン＋等が別の商品であり、これらが異なる状況 にあることを分かりやすく明記していること、3)本件通知書の記載は、キャタピラ ン＋等がキャタピラン等と同様に本件特許権を侵害するおそれがあるとの強い印象 を与えるものではないことを根拠に、本件告知行為の目的は被控訴人の取引先が過 去に販売したキャタピラン等について損害賠償請求をすることであり、同目的が 「裁判所によって本件特許権を侵害する旨の判断が確定したキャタピラン等の存在 を奇貨として、本件特許権を侵害しないように改良されたキャタピラン＋等につい ても、裁判所による判断がされる前に、本件特許権を侵害する趣旨を告知し、被控 訴人の取引先に対する信用を毀損することによってキャタピラン＋等を早期に「結 ばない靴紐」の市場から排斥し、競業する事業者間の競争において控訴人会社が優 位に立つこと」であるとの認定は誤りであると主張する。
しかしながら、控訴人Ｘは、本件告知行為をした時点において、被控訴人がその 製造・販売する商品をキャタピラン等からキャタピラン＋等に入れ替え、「結ばな い靴紐」の市場においてキャタピラン等の販売が縮小していることを十分に認識し＼nていたこと（補正して引用する原判決第４の４(2)イ）、被控訴人は、令和２年１ ２月２２日、前訴の控訴審判決において命じられたキャタピラン等に係る損害賠償 金（平成２８年４月１日から平成３０年８月３１日までに生じたもの）を支払った ものと認められること（乙７の３、弁論の全趣旨）、キャタピラン等に係る損害賠 償金（平成３０年９月１日から令和３年４月３０日までに生じたもの）についても、 遅くとも本件告知行為の前までには、その額の確定等の手続が終了し、被控訴人か らその支払がされるのを待つ状況となっていたものと認められること（甲６０、７ ７、弁論の全趣旨）、控訴人Ｘは、本件包括協議において、直接又は間接に、被控 訴人が「結ばない靴紐」の市場から撤退することを一貫して求めていたと認められ ること（甲５９ないし６７、７０ないし７４）、本件通知書の送付を受けた被控訴 人の取引先は、キャタピラン等と同様にキャタピラン＋等についても本件特許権を 侵害するおそれがあるとの強い印象を受けたこと（補正して引用する原判決第４の ４(2)イ及びウ）、その他、補正して引用する原判決第４の４(1)において認定した 各事実に照らすと、控訴人らが主張する上記1)の事情や本件通知書の記載内容を考 慮してもなお、本件通知書においてされたキャタピラン等に係る本件特許権の行使 等についての言及は、あくまで名目的なものであったといわざるを得ず、本件告知 行為の真の目的は、補正して引用する原判決第４の４(2)イのとおり、キャタピラ ン等と同様にキャタピラン＋等も本件特許権を侵害する趣旨を告知し、被控訴人の 取引先に対する信用を毀損することによってキャタピラン＋等を早期に「結ばない 靴紐」の市場から排斥し、競業する事業者間の競争において控訴人会社が優位に立 つことであったと認めるのが相当である。
この点に関し、控訴人らは、キャタピラン＋等の取扱いを停止した４社のうち２ 社（株式会社シューマート及び株式会社チヨダ）は当初本件通知書に対して反論を したのであるから、両社は本件告知行為によりキャタピラン＋等が本件特許権を侵 害するおそれがあるとの強い印象を受けたものではないと主張する。確かに、本件 通知書の送付を受けた株式会社シューマートは、「キャタピラン＋等が本件発明の 技術的範囲に属するというのであれば、その説明をしていただきたい」旨の回答 （乙Ａ２）をし、本件通知書の送付を受けた株式会社チヨダも、「株式会社チヨダ は、入手済みの弁理士の見解書を踏まえ、キャタピラン＋等については本件発明の 技術的範囲に属しないと判断している」旨の回答（乙Ａ６）をしたものと認められ るが、結局、両社は、本件告知行為の約４か月後に、それぞれ本件通知書において 求められたとおりにキャタピラン＋等の取扱いを停止したものと認められるのであ り（弁論の全趣旨）、加えて、本件通知書の記載内容も併せ考慮すると、両社が本 件通知書の送付を受けた際に上記のような回答をしたことは、両社において本件告 知行為によりキャタピラン＋等が本件特許権を侵害するおそれがあるとの強い印象 を受けたとの認定を左右するものではない。
また、控訴人らは、キャタピラン＋等の取扱いを停止した４社のうちその余の２ 社（朝日ゴルフ株式会社及び株式会社Ｏｌｙｍｐｉｃグループ）は控訴人らと被控 訴人との間に紛争が生じていることを理由に、紛争が解決するまでキャタピラン＋ 等の取扱いを一時的に停止したにすぎず、キャタピラン＋等が本件特許権を侵害す ると認識してその取扱いを中止したものではないと主張するが、本件通知書の記載 内容及び両社が本件通知書の送付を受けた後速やかにキャタピラン＋等の取扱いを 停止したものと認められること（弁論の全趣旨）に照らすと、株式会社Ｏｌｙｍｐ ｉｃグループの回答書（乙Ａ１２）に「キャタピラン等及びキャタピラン＋等に関 する控訴人Ｘと被控訴人との間の紛争が解決するまで、これらの商品の販売をしな い方針である」旨の記載があることを考慮しても、両社は、本件告知行為によりキ ャタピラン＋等が本件特許権を侵害するおそれがあるとの強い印象を受けたものと 認めるのが相当である。 以上のとおりであるから、控訴人らの主張を採用することはできない。
(6) 控訴人らは、本件告知行為に係る過失の有無に関し、被控訴人の第１主張 書面（本件仮処分の手続において提出されたもの）に記載された本件発明の構成要＼n件Ｂ1)の「非伸縮性素材からなり」に係るクレーム解釈は特許請求の範囲及び本件 明細書等の記載から大きく外れた荒唐無稽なものであり、同主張書面を見てもキャ タピラン＋等が本件特許権を侵害していないと判断することはできなかったから、 本件告知行為について控訴人らに過失はない旨の主張をする。
しかしながら、補正して引用する原判決第４の２及び前記(1)ないし(3)において 説示したところに照らすと、被控訴人が上記第１主張書面においてした主張（本件 発明の「非伸縮性素材からな（る）中心ひも」は「伸縮性素材からなるひも本体と 比較して伸縮性が乏しいもの」をいうところ、キャタピラン＋等のひも本体（外層） と中心ひも（芯材）の伸縮性を比較した試験結果によると、キャタピラン＋等は本 件特許権を侵害しない旨の主張（補正して引用する原判決第４の４(2)イ））は、 十分な説得性を有する相当なものであるといえ、加えて、補正して引用する原判決＼n第４の４(2)イにおいて指摘した各事情も併せ考慮すると、控訴人らは、遅くとも 同主張書面を受領した時点で、キャタピラン＋等の製造・販売が本件特許権を侵害 しない可能性が相当程度にあることを容易に認識し得たと認められるから、そのよ＼nうな認識可能性があったにもかかわらず本件告知行為に及んだ控訴人らには、過失＼nがあると認めるのが相当である。

◆判決本文

1審はこちら

◆令和3(ワ)22940

　特許権侵害が認定され、特１０２条２項による推定覆滅として３割を認定されました。

前記本件明細書の記載によれば、本件特許発明は、落下物受取装置の基端部 の縁と足場構築体の作業空間の外側面の間に隙間が生じ小さい物品が落下し＼n人体を負傷する危険があり、当該隙間を単純な板材で塞いだ場合には落下物受 取装置を格納する際に板材を取外す必要がある等姿勢変更の作業が困難であ るといった課題に対し（【０００８】【０００９】）、当該隙間を覆うことができ、 かつ落下物受取装置の姿勢変更等によって隙間が変化する場合でもそれに追 従し確実に隙間を塞ぐことができる隙間遮蔽装置を提供するものである（【０ ０１４】【００３８】）。本件明細書には、本件特許発明の実施例として、隙間遮 蔽装置は、固定部材を落下物受取装置の基端部に取付一体化した構成とする場＼n合と、落下物受取装置に後付けされるユニットを構成する場合とを挙げており＼n（【００１６】）、後付け可能かつ着脱自在の隙間遮蔽装置の実施例の一つ（ユ＼nニット２０ａ）として、固定部材に枢結手段を介して遮蔽部材を回動自在に連 結するものが記載されている（【００３９】【００４０】【００４３】）。 このような固定部材に枢結手段２２を用いて遮蔽部材を回動可能に枢結す＼nる方法は、本件明細書上、「図４に示す１実施形態において」（【００３９】）、 「図示のようにユニット２０ａを構成する場合は」（【００４３】）と記載され＼nているとおり、後付けユニットタイプの隙間遮蔽装置の一実施例という位置付 けで記載されているに過ぎない。また、本件明細書には、固定部材の大きさ及 び形状並びに落下物受取装置への固定方法については適宜の方法を採用する ことができることが示唆されており（【００４０】）、その余の本件明細書の記 載を見ても、「固定部材（２１）」が、特定の構成を備えるべきものであるとか、＼n枢結手段が、固定部材（２１）と別途独立のもの（部材）であることが前提で あることをうかがわせるとかの旨の記載はない。 したがって、本件特許発明における「固定部材（２２）」とは、実施例のよう に固定部材とは別の枢結手段が存在する場合に限らず、固定部材が枢結手段と 一体のもの、一つの部材が固定部材と枢結手段を兼ねるものなどもこれに当た ると解される。
むしろ、枢結手段が固定部材から独立して存在すること（独立した部材であ ること）等が要求されていないとの解釈は、上記のとおり実施例の一つとして 挙げられた固定部材に遮蔽部材を枢結する「蝶番」について、「枢結部材」では なく「枢結手段」と記載されていることと整合するといえる（【００３９】【０ ０４３】）。 なお、構成要件Ｃないし同Ｆには「固定部材（２１）」として符号が記載され＼nているものの、これは請求項の記載内容を理解するために補助的に付されたも のであると解され（特許法施行規則２４条の４及び様式２９の２の〔備考〕１ ４のロ）、それ以上に本件特許発明における固定部材の構成を符号により特定＼nされる実施形態に限定するものであると解すべき事情も見当たらない。 したがって、本件明細書の記載を参酌しても、本件特許発明において、上記 (1)のとおり、1)落下物受取装置の基端部に固定され、隙間遮蔽装置を構成す＼nる部材であること（構成要件Ｃ）、2)（隙間遮蔽装置使用時に）固定部材から足 場構築体に向けて遮蔽部材が延びていること（構＼成要件Ｄ）、3)遮蔽部材が回 動自在に枢結されていること（構成要件Ｅ）、4)（隙間遮蔽装置不使用時に）遮 蔽部材が固定部材に向けて回動することにより固定部材の上に重ねられるこ と（構成要件Ｆ）という要素を充たせば「固定部材」（構＼成要件Ｃ〜Ｆ）に相当 する部材であるといえ、これに加え、枢結手段とは独立して存在することを要 するものではないと解すべきである。
(4) 被告製品における「蝶番（の第１翼片）」が本件特許発明の「固定部材」に 相当するか（あてはめ）
別紙被告製品説明書のとおり、被告製品における蝶番は、第１翼片、第２翼 片及び回転軸から成り、第１翼片（図３右側のもの）が落下物受取装置の基端 部にリベット等で固着され、第２翼片（図３左側のもの）が遮蔽部材に固着さ れている。これにより、被告製品の蝶番の第１翼片は、1)落下物受取装置の基 端部に固定され、隙間遮蔽装置を構成する部材であること（構＼成要件Ｃ）、2) （隙間遮蔽装置使用時に）固定部材（第１翼片）から足場構築体に向けて遮蔽＼n部材が延びていること（構成要件Ｄ）、3)遮蔽部材が回動自在に枢結されてい ること（構成要件Ｅ）、4)（隙間遮蔽装置不使用時に）遮蔽部材が固定部材に向 けて回動することにより固定部材の上に重ねられること（構成要件Ｆ）という＼n要素を全て充たしているといえ、本件特許発明の「固定部材」に相当する部材 であるということができる。
被告は、このように解すると構成要件Ｆの構＼成及びその構成の作用効果の説＼n明と矛盾する旨主張するが、保管・運搬に便利となるとの作用効果は、遮蔽部 材を回動自在に枢結することによりもたらさせるものであって、固定部材の構＼n成に由来するものではないから、その主張は失当である。 したがって、被告製品は、構成要件Ｃないし同Ｆを充足しており、構＼成要件 Ａ、同Ｂ、同Ｇを充足することは争いがないから、本件特許発明の技術的範囲 に属する。
・・・
(2) 推定覆滅事情
被告は、本件特許発明は、製品の一部のみに実施されるものであること、被 告製品には他の顧客誘引力がある一方、本件特許発明に顧客誘引力が乏しいこ と、本件特許発明以外の特許発明の実施や被告商品に付された商標が顧客誘引 力を持つことから、上記損害額の８割は推定が及ばないものと主張する。
ア 本件特許発明の意義
前判示のとおり、本件特許発明は、建設現場等で高所からの工具等の落下 による負傷等を防止するために設置される落下物防止装置（朝顔）において、 「落下物受取装置は、…該落下物受取装置の基端部の縁と、足場構築体の作＼n業空間の外側面の間には、狭小な隙間を生じることが不可避である。このた め、…小さい物品が落下すると、前記隙間を通過することにより地上に向け て落下するおそれがあり、金属製等の落下物の場合、微小な物品であっても 人体を負傷する危険がある。」等の課題に対して、隙間(S)を覆う隙間遮蔽装 置を設け、前記隙間遮蔽装置は、前記落下物受取装置の基端部に固定される 固定部材と、該固定部材から足場構築体に向けて延びる遮蔽部材を備え、前＼n記固定部材に対して前記遮蔽部材を回動自在に枢結しており、前記遮蔽部材 は、不使用時に前記固定部材に向けて回動することにより、該固定部材の上 に重ねられるように構成することにより該課題を解決するものである。＼n この点、証拠（甲３、４（枝番を含む））及び弁論の全趣旨によると、被告 製品における遮断板によって遮蔽される隙間は、足場の設置態様によっては 相応に幅が広いものも想定され（少なくとも被告主張のような傷害結果が生 じることが極めて稀な小さなもののみが通過する隙間に限られないと認め られる。）、被告製品においても、朝顔において隙間を塞ぐことが重要な意義 を有するものと扱われていることが認められるのであって、本件特許発明は、 これを効果的に行うものとしての技術的意義を有し、実施品の顧客誘引力を 高めるものであると認められる。
イ 他方、朝顔の性能としては、被告主張のとおり、上部から外方への落下物＼nを直接受け止める部分であるパネル部分（本件特許発明でいう落下物受取装 置）の性能が重要であろうことは商品の性質上当然であり、被告が、本件特＼n許発明以外の特許を実施している点を指摘するのも、この趣旨をいうものと 理解することができる。また、作業効率性、美観性といった被告製品の他の 要素も顧客誘引力に相応に寄与することも理解できるところである。もっと も、被告商品２に付された被告商標については、これについて特段の顧客誘 引力があることをうかがわせる証拠はないため、本件において考慮すること は困難である。また、本件特許発明が製品の一部に実施されているという主 張は、落下物受取装置が遮断板に向かって傾斜を持った態様で運用されるこ とからすると、同装置で受け取られた落下物は遮断板に至り、遮断板によっ て更に下方への落下が阻止されることになるのであって、このように、遮断 板と一体となって落下物の下方への落下が防止されるという被告製品の構＼n成からすると、本来的な意味で特許技術が製品の一部にのみ実施されたもの であるということはできない。なお、被告は、本件特許発明は、遮蔽部材を落下物受取装置の基底部に回動可能に固定することのみを特徴としている旨主張するが、抽象的には遮蔽部材を設置して隙間を塞ぐ構＼成は他に考え得る趣旨をいうものと解したとしても、その具体的な競合品等に関する主張立証はされていないから、これを推定の覆滅に当たって考慮することは困難である。
ウ 本件において、イに述べた事情はあるものの、被告が指摘する事情はなお 同種の商品一般の顧客誘引力の重点の置き方を指摘するものにとどまって おり、これらの事情を特許法１０２条２項による推定を覆滅させる事情とし て重く見るのは相当でなく、総合的にみると、(1)で推定される原告の損害 のうち、３割の限度ではその推定の覆滅の立証があったものというべきであ る。

◆判決本文

　１審では、３項侵害の損害額の方が高いとして、２２００万円弱の損害賠償を認めましたが、知財高裁は２項侵害の損害額の方が高いとして、約２２５０万円の支払いを命じました。

本件は、発明の名称を「加熱式エアロゾル発生装置、及び一貫した特性のエ アロゾルを発生させる方法」とする発明に係る本件特許権を有する控訴人が、被控 訴人らに対し、被控訴人らが共同で加熱式タバコ用デバイスである原判決別紙物件 目録記載の被告製品（被告製品１〜３）の販売、輸出、輸入及び販売の申出をする＼nことが本件特許権の侵害に当たると主張して、不法行為（民法７０９条）に基づき、 選択的に、1)特許法１０２条２項の損害額●●●●●●●●●円（同項の推定の覆 滅が認められた場合に当該覆滅部分について予備的に同条３項に基づく売上額の２＼n０％相当の損害額）又は2)同条３項の損害額●●●●●●●●●円を請求するとと もに、3)弁護士・弁理士費用相当額●●●●●●●●円（上記1)の同条２項の損害 額の１割に相当する額）を請求するものとして、●●●●●●●●●円及びこれに 対する不法行為の後であり被控訴人らへの各訴状送達の日の翌日である令和２年３ 月１０日から支払済みまで平成２９年法律第４４号による改正前の民法所定の年５ 分の割合による遅延損害金の連帯支払を原審で求めた事案である。
(2) 原審は、1)特許法１０２条２項による被控訴人らが受けている利益の額は３ ７０６万０９３５円と推定されるが、被告製品の売上げにはそれらが別件発明の実 施品であることも貢献しているため５割の推定覆滅を認めるのが相当であり、同項 の損害額は１８５３万０４６７円となる（また、上記の覆滅の理由からして上記覆 滅部分についての同条３項の適用は認められない。）とする一方で、2)実施料率は １０％を下らないものと認めるのが相当であり、同条３項の損害額は１９７５万２ ７０７円となるところ、より高額である上記2)の損害額をもって控訴人の損害額と 認め、これに弁護士・弁理士費用としてその１割である１９７万５２７０円を加え た２１７２万７９７７円及びこれに対する前記遅延損害金の連帯支払を被控訴人ら に求める限度で控訴人の請求を一部認容し、その余の控訴人の請求をいずれも棄却 した。
・・・・
(c) 同じくAmazon seller centralに係る手数料等について、控訴人は、令和元 年７月のＦＢＡ運搬費は異常に高額であり、少なくとも本件ＦＢＡ配送代行手数料 ●●●●●●●●円は控除されるべきものではないなどと主張する。
そこで検討するに、証拠（甲１０、甲Ａ３８、４４、甲４６、４７、５１、５２、 ５３の１〜４、５４の１〜５、甲５５、６２、乙２５、２６）及び弁論の全趣旨に よると、1)令和元年７月分のAmazonのＦＢＡ手数料（Amazon FBA/handling charge） は●●●●●●●円、ＦＢＡ運搬手数料（Amazon FBA/haulage express）は●●● ●●●●●円であったこと、2)平成３０年７月から令和元年１２月までの期間中、 ＦＢＡ運搬手数料又はこれに相当し得るとみられる費用は、平成３０年１１月から 令和元年９月までの間において計上されているところ（ただし、平成３０年１１月 及び１２月においては「Amazon /FBA haulage handling charge」である。）、同年 １１月分及び１２月分は●●●●円程度、平成３１年１月分は●●●●円余りであ ったものの、同年２月分から同年（令和元年）６月分まではいずれも●●●●円に 満たない額となっていたにもかかわらず、同年７月分として上記のとおり急激にそ の額が増大し、その後、同年８月分として●●●円余り、同年９月分として●●● 円余りが計上された後、同年１０月分以降は、ＦＢＡ手数料とともにゼロ円となっ たこと、3)同年４月において、「商品評価損」●●●●●●●●●円の計上と「期 末商品棚卸高」の●●●●●●●●円の減少の計上により、「商品」が●●●●● ●●●●円減少し、同年５月において、「商品評価損」●●●●●●●円の計上と 「期末商品棚卸高」●●●●●●●●円の計上により、「商品」が●●●●●●● ●円増加し、同年６月において、「商品評価損」●●●●●●●●●円の計上と「期 末商品棚卸高」の●●●●●●●●円の減少の計上により、「商品」が●●●●● ●●●●円減少したこと、4)同年７月３０日及び同月３１日の２日間に、「Fjp20190724PATENT-14」などの符号（末尾の数字のみ、3〜17の範囲で異なっている。） のある一律●●●円のＦＢＡ配送代行手数料（FBA Per Unit Fulfillment Fee）が ●●●●件計上され、その合計額は●●●●●●●●円に上ったこと（本件ＦＢＡ 配送代行手数料）、5)同月におけるＦＢＡ配送代行手数料の支出において、そのよ うに同一の符号をもって一律の金額で同時期に多数のものが計上されている例は、 他に認め難いこと、6)控訴人は、別件仮処分決定に係る特許権侵害差止仮処分申立＼n事件（東京地裁民事第２９部にて審理）において、令和元年７月１１日付けで、被 控訴人アンカーに対する申立てを取り下げ、その後、同月２５日、別件仮処分決定＼nがされたこと、7)控訴人は、別途、被控訴人らを債務者として、特許権侵害差止仮 処分命令の申立て（東京地裁平成３０年（ヨ）第２２１２３号（東京地裁民事第４＼n０部にて審理））をしていたところ、当該事件で、被控訴人らは、令和元年９月３ ０日付けの準備書面をもって、被控訴人ジョウズにおいては同月末までに被告製品 全ての在庫がなくなる予定であることから、保全の必要性がない旨を主張し、その＼n後、それを疎明する資料として、被控訴人ジョウズが同月にAmazonに対し被告製品 の所有権放棄の依頼をしたことを示す書面を提出した上、同年１１月５日付けの準 備書面をもって、保全の必要性がない旨を改めて主張したことが認められる。
前記1)〜7)の事情（なお、前記4)について、「20190724PATENT」の符号は、令和 元年７月２４日付けのもので、特許に関連するものであることを強くうかがわせる ものである。）のほか、AmazonのＦＢＡサービスに係る証拠（甲５３の１〜４。余 剰在庫の管理等のために、Amazonフルフィルメントセンターに保管されている在庫 について、出品者、出品者の倉庫、仕入れ先又は販売業者に返送したり、その所有 権を放棄したりする旨を依頼するサービスがあることなどが記載されている。）や、 配送手数料等についてはその対象となる行為が行われた後に請求がされるのも合理 的であると解され、本件ＦＢＡ配送代行手数料が平成３１年（令和元年）４月ない し６月の在庫に係る会計上の処理と関連している可能性があることなども考慮する＼nと、本件ＦＢＡ配送代行手数料●●●●●●●●円については、別件仮処分決定の 発令に関連して、また、前記7)の仮処分命令申立事件に対する対応やその準備等の＼nために、大量の被告製品について一律に、通常の販売とは異なる特別の取扱いがさ れたことから発生したものであることが強く推認され、この推認を覆すに足りる事 情は見当たらない。
したがって、Amazon seller centralに係る手数料等のうち、本件ＦＢＡ配送代行 手数料●●●●●●●●円については、被告製品の販売に直接必要となった経費と して控除すべきものではなく、控除が認められる支払手数料額は●●●●●●●● ●円となる。
上記に反する被控訴人らの主張は、いずれも採用することができない。なお、被 控訴人らは、当審で追加された特許法１０２条３項の損害に係る控訴人の主張に対 し、前記3)の商品評価損については、令和元年の期末の商品評価損調整でゼロとす る仕訳を行ったなどと主張するところ、そのような事実を認めるに足りる証拠はな いものの、仮に、そのような事後的な調整の事実があったとすれば、そのことは、 本件ＦＢＡ配送代行手数料の支出が被告製品の販売とは直接関係なくされたもので あるとの前記推認を裏付けるものであるとみることができる。

◆判決本文

原審はこちら

◆令和2(ワ)4332

関連事件(1)です。 特許権、当事者同じ 特許権者勝訴 差止のみ請求

◆令和2(ワ)4332
関連事件(2)です。 当事者同じ、対象特許違い 特許権者勝訴 損害額約5200万円

◆令和1(ワ)20074
関連事件(2)の控訴審です 控訴棄却

◆令和3(ネ)10072

　特許権侵害訴訟において、本件発明は、「拡散レンズにおいてそのような各レンズ部を有する発明について、前記１(2)のような効果を奏するという技術的意義を有する」とし、被告製品は、かかるレンズ部を把握できないとして、技術的範囲に属しないと判断されました。

本件各発明の「複数のレンズ部」、「各レンズ部」（構成要件１Ｄ、１Ｅ＼n等）について
本件各発明の特許請求の範囲には、「前記拡散レンズを複数のレンズ部か ら形成し、各レンズ部を、各ＬＥＤの並設方向への曲率半径が各ＬＥＤの並 設方向と直交する方向への曲率半径よりも小さい曲面状に形成するとともに、 光の経路と交差する所定の面上に並ぶように配置し、前記各レンズ部を、互 いに近傍に配置されたレンズ部同士で各ＬＥＤの並設方向への曲率半径が異 なるように形成したことを特徴とする」（構成要件１Ｄ〜Ｆ）と記載されて＼nいる。
これらによれば、本件各発明の照明装置の拡散レンズは、複数のレンズ部 から形成されていて、各レンズ部の各ＬＥＤの並設方向への曲率半径と、各 ＬＥＤの並設方向と直行する方向への曲率半径を比較することができるので あり、また、各レンズ部同士で各ＬＥＤの並設方向への曲率半径が異なると いうというのであるから、本件発明のレンズ部は、拡散レンズにおいて、そ こに形成されているという複数のレンズ部のそれぞれのレンズ部について、 その位置、形状が特定された上で、それぞれのレンズ部（各レンズ部）につ いてのＬＥＤの並設方向への曲率半径及びＬＥＤの並設方向と直交する方向 への曲率半径を把握することができるものであると理解するのが自然なもの である。
・・・
これら本件明細書の記載をみても、本件各発明の実施形態として記載され ているものは、本件発明の拡散レンズにあるという複数のレンズ部（各レン ズ部）のそれぞれのレンズ部について、その位置、形状を特定した上で、そ れらのレンズ部についてのＬＥＤの並設方向への曲率半径及びＬＥＤの並設 方向と直交する方向への曲率半径を把握することができるものであるといえ る。それぞれのレンズ部については、一方向に異なる曲率を有する複合曲面 を有するものも含まれるものの、その場合でも、そのレンズ部が特定された 上で、そのレンズ部に求められる機能を考慮し、そのレンズ部についてある＼n方向において曲率半径（ＲＹ）を有するものとしている。そして、本件明細 書において、それぞれのレンズ部の位置、形状等が特定されないことを前提 とする記載はない。
このような特許請求の範囲及び本件明細書の記載によれば、本件各発明の 拡散レンズは、それぞれについてその位置、形状が特定される複数のレンズ 部を有するものであり、そのそれぞれのレンズ部についてのＬＥＤの並設方 向への曲率半径及びＬＥＤの並設方向と直交する方向への曲率半径を把握す ることができるものであるといえる。そして、特許請求の範囲及び本件明細 書の記載からも、本件各発明は、拡散レンズにおいてそのような各レンズ部 を有する発明について、前記１(2)のような効果を奏するという技術的意義を 有するものと認められる。
(2) 各被告製品において使用されているＬＳＤ（もっとも、各被告製品に実際 に使用されている各ＬＳＤの種類や具体的構成は明らかではない（前記２(2)、 (4)）。）について検討する。各被告製品におけるＬＳＤは、拡散レンズの機能を有するフィルム表＼面の 構造体である数十＼μｍ程度の微細な凹凸が、シームレスかつランダムに、す なわち継ぎ目なく不規則に配置されたものであり、かつ、凹凸の部分の個々 の大きさや形状を規定して作成されているものではなく、統計的に評価して フィルム全体として入射光を所定の角度で拡散する性能を有するように設計＼nされているものである（同(1)〜(3)）。
すなわち、各被告製品におけるＬＳＤは、フィルムの表面に微細な凹凸の＼n構造体を有し、それらが凸レンズと凹レンズがシームレスかつランダムに配＼n置されたマイクロレンズアレイとして機能し、それぞれの微細な凹凸の構＼造 体によって光がランダムに広げられるが、それらが重なり合うことによって、 統計的に評価して、フィルム表面全体が所定の性能＼を有する拡散レンズとし ての機能を有するものである。そして、各被告製品におけるＬＳＤがこのよ＼nうなものであるところ、そこにおいて、前記(1)のとおりの本件各発明におけ るそれぞれの「レンズ部」を把握することは困難なものといえる。そして、 原告は、各被告製品について、その断面図の例を示すところ、その各例にお いても、別紙原告の示す例のとおり、ＬＳＤの表面は境目なく不規則に様々＼nな形状の凹凸が連続しており、本件各発明におけるそれぞれの「レンズ部」 を把握することができない。 原告は、原告の示す各例において、ＬＳＤの表面の部分的に突出した複数＼nの部分等はそれぞれレンズとして作用するから、それぞれが１つの「レンズ 部」であり、「複数のレンズ部」を備えることを主張する。しかし、前記(1) のとおり、本件各発明の「レンズ部」は、それぞれのレンズ部の位置、形状 が特定されるものであって、本件各発明は拡散レンズにそのような「レンズ 部」を有するものにより前記１(2)のような効果を奏するといえるものである ところ、原告の示す各例においても、上記のようなそれぞれのレンズ部（各 レンズ部）について、その位置、形状を具体的に特定するものではない（前 記第２の２(1)（原告の主張）イ、別紙原告の主張する凸部の例）。
以上によれば、各被告製品に使用されているＬＳＤの形状によれば、各被 告製品において、本件各発明の「複数のレンズ部」、「各レンズ部」（構成＼n要件１Ｄ、１Ｅ等）にいうそれぞれの「レンズ部」の範囲を特定することが できないものであって、各被告製品は本件各発明にいう「各レンズ部」を有 するということはできず、それぞれのレンズ部についてのＬＥＤの並設方向 への曲率半径及びＬＥＤの並設方向と直交する方向への曲率半径を把握する ことができず、各被告製品は、本件各発明の曲率半径についての構成（構＼成 要件１Ｅ、１Ｆ）を充足するともいえない。

◆判決本文

　102条1項の覆滅として１５％と判断されました。覆滅分については６％の実施料と判断されました。興味深いのは、特許権は共有でしたが、原告が１００％持ち分で、102条1項の適用がされている点です。なお、本件特許については、無効審判も3件あります。無効審判では証人喚問もされています。

◆本件特許


(7) 原告が販売することができないとする事情
ア 競合品の存在
被告が競合品であると主張する製品のうち、アツギが販売する「大人のス ポパン」（乙６０の２の１）、イーゲートが販売するショーツ（乙６０の４の １）、ワコールが販売する「すそピタショーツ」（乙６１の１）、千趣会が販売 するショーツ（乙６１の２、６１の３）及びグンゼが発売する「超立体ぴっ たりフィットショーツ」（乙６１の５）は、脚口（裾口）ないし臀部部分が立＼n体的な構造であり、脚口（裾口）部分のずりあがりが防止されることなど本＼n件各特徴に相当する作用効果を有することを特徴とする商品であるといえ、 価格帯も、ワコールが販売する製品を除き、概ね同一であり、競合品である と認められる。ワコールが販売する製品は、３０００円前後と原告製品より も高額であるものの、同社が女性用下着メーカーとして有名でありその商品 に高いブランド力があると認められること等を踏まえると、なお競合品に含 まれるといえる。 したがって、原告製品と被告製品とが販売される市場において、原告製品 と競合する製品が複数存在することが認められ、かかる競合品の存在は、原 告が販売することができない事情に該当するといえる。 もっとも、原告製品のうち、２２０番製品及び４２０番製品は、楽天市場 内の「ボックスショーツ」で区分される製品のランキングにおいて、平成２ ５年５月１５日から令和元年７月７日までの長期間にわたり連続１位を獲 得している（甲５０、７３）等、原告のブランドは需要者に相応に知られて おり、かつ需要があると認められることを踏まえると、競合品の存在を理由 とする覆滅の程度が大きいとまではいえない。
イ 被告製品固有の特徴
証拠（甲３〜８、２３、２４、）によれば、被告製品は、本件各特徴に加え て被告各特徴（1)ウエスト・脚口にはゴムを使用せず、2)綿の中でも、繊維 長が長く、吸湿性が高く、やわらかい風合い等の特徴を持つスーピマコット ンを使用し、3)各パーツの縫い目の縫い糸が肌側に当たらない仕様であり、 4)品質表示を記載するタグをタグから製品本体に転写してプリントする方＼n法に変更していること）を備えており、かつ当該被告特徴について、本件各 特徴に次いで、需要者に訴求されていることが認められる。 また、証拠（甲４８〜５０）及び弁論の全趣旨によれば、原告製品は、1) 少なくともウエスト部分にゴムを使用し、2)スーピマコットンは使用されて おらず、3)パーツの縫い目の縫い糸が肌側に当たる仕様であり、4)品質表示＼nを記載するタグが付けられていることが認められる。 原告商品及び被告商品は、余多ある女性用ショーツの中で、装飾的な意味 でのデザイン性よりも、履き心地、肌触り等の機能面、実質面を重視した商＼n品を購入しようとする需要者を販売対象とした商品であると認められ、その ような需要者にとって、被告各特徴は、購入動機の形成にそれなりに寄与す るものであるといえる（乙６７）。よって、被告製品が原告製品とは異なる被告各特徴を備えることは、原告 が販売することができない事情に該当すると言い得る。
ただし、被告各特徴に基づく顧客誘引力は、商品の形状・機能に直接かか＼nわる本件各特徴と比較すると限定的であると考えられること、被告特徴2)に ついて、素材それ自体で見れば、被告製品と原告製品のうち２２０番製品及 び４２０番製品は綿９５％、ポリウレタン５％と同一であり、その余の原告 製品も綿９２％、ポリウレタン８％と大差がないこと、被告特徴4)について、 本件対象期間中に販売された被告製品の一部はタグ付きである可能性があ＼nること（甲４０）等をふまえると、その覆滅の程度は限定的に解すべきであ る。
ウ ハイウエストタイプの存在
被告製品には、原告製品にない、ウエスト丈がハイウエストのもの（被告 製品３−１及び３−２。ハイウエストタイプ）が存在し、当該ハイウエスト タイプの存在が、原告が販売することができないとする事情に該当すること は争いがない。被告製品のうちハイウエストタイプは、被告製品の販売数量合計●（省略） ●のうち、●（省略）●であり、約２６．８％である（計算鑑定の結果）。 被告製品においてハイウエストタイプを好む需要者が一定程度存在する と認められることを踏まえると、被告製品にのみハイウエストタイプが存在 するという事情は、特許法１０２条１項１号に基づく推定を一定程度覆滅す るものと認められる。
エ 販売価格
証拠（甲３〜８、４８〜５０、７５）によれば、原告のウェブサイトで販 売される１０７番製品（ローライズ丈）及び４０７番製品（普通丈）の販売 価格は２５００円（税込）、楽天市場で販売される２２０番製品（セミ丈）及 び４２０番製品（普通丈）の販売価格は１５００円〜１５２０円（税込）で あるのに対し、被告製品の一般向けの販売価格はレギュラー丈（被告製品１ −１及び１−２）が１０８０円（税抜）、ショート丈（被告製品２−１及び２ −２）が平均９８０円（税抜）、ハイウエストタイプ（被告製品３−１及び３ −２）が平均１２８０円（税抜）であると認められる。なお、原告製品のロ ーライズ丈及びセミ丈と被告製品のショート丈、原告製品の普通丈と被告製 品のレギュラー丈が、それぞれ対応関係にある。 同種かつ同程度の機能等の製品相互間で価格が顧客誘引力に影響を与え＼nること、これが女性用下着一般及びその中でも原告商品及び被告商品の想定 需要者層に妥当することは明らかである（乙６７）。原告商品の販売数量を 見ても、価格以外の要素があり得るといえるものの、高額（２５００円）の ４０７番製品及び１０７番製品の販売数量が●（省略）●枚、●（省略）● 枚であるのに対し、低価格（約１５００円）の２２０番製品及び４２０番製 品が●（省略）●枚、●（省略）●枚と非常に高い比率を占める（計算鑑定 の結果）。
もっとも、販売量の多い２２０番製品及び４２０番製品と、被告製品（ハ イウエストタイプを除く）の価格差は、４２０円〜５４０円であり、両製品 の価格帯自体が１０００円〜１５００円程度の範囲であること等を踏まえ ても、その差が大きいとはいえず、顧客誘引力に大きな影響を及ぼすとまで はいえない。したがって、被告製品が原告製品よりも低価格であることは、原告が販売 することができないとする事情に該当するといえるものの、当該事情を理由 として推定された損害が覆滅される程度は高いとは言えない。
オ 被告の営業努力
特許権者等が販売することができない事情として認められる侵害者の営 業努力とは、通常の範囲を超える格別の工夫や営業努力を行い、製品の購買 動機の形成に寄与したと認められるものをいうところ、被告指摘の事情を勘 案しても、このような事情には該当しない。 カ 本件発明の技術的意義が被告製品の利益に貢献する程度 被告は、構成要件Ｄの「腸骨棘点付近」について、上前腸骨棘を中心とし＼nつつ下前腸骨棘付近を含むものと解釈した場合、仮に被告製品が構成要件Ｄ＼nを充足するとしても、本件発明の作用効果を奏さないため、被告製品に対す る本件発明の寄与度が零であると主張する。 しかし、「腸骨棘点付近」に下前腸骨棘付近を含む場合でも本件発明の作 用効果を奏するものであることは前記２(1)のとおりであるから、被告の主 張は採用できない。
キ 実際の着用状態からみた本件発明の貢献度
被告は、一定以上の割合の被告製品については、需要者が着用した場合に 身体的個体差等の影響により着用状態において本件発明の技術的範囲に属 しない場合があり得、当該事情をもって原告が販売することができないとす る事情に該当と主張する。 しかし、被告製品は、その設計時に想定された着用状態において、本件発 明の技術的範囲に属するものであり、実際の個別具体的な着用状況において、 被告製品の足刳り形成部の湾曲した頂点が腸骨棘点付近に位置しない場合 があることをもって販売することができない事情が存すると解することは 相当でない。
ク 推定覆滅の割合（まとめ）
以上によれば、本件においては、競合品の存在、被告製品が被告各特徴を 有すること、ハイウエストタイプが存在すること及び原告製品よりも低価格 であることについて原告が販売することができない事情に該当すると認め られ、前記イで認定した事情を踏まえると、当該事情に相当する数量は、全 体の１５パーセントであると認めるのが相当である。
・・・
証拠（甲１１、１２）及び弁論の全趣旨によれば、本件発明の実施に対し 受けるべき実施料率は６パーセントと認めるのが相当である。 なお、被告は、原告がそのウェブサイトにおいて本件特許権侵害に基づく 訴訟を被告に提起し、徹底的に争う旨の意思表明をしていることから、ライ＼nセンスの機会を自ら放棄したとして、特許法１０２条１項２号が規定する 「特許権者…が、当該特許権者の特許権についての専用実施権の設定若しく は通常実施権の許諾…をし得たと認められない場合を除く」に該当し、同号 に基づく実施料相当額の損害は認められない旨主張する。 しかし、被告が主張する事情は、原告の被告に対するライセンスの機会の 喪失を否定する事情に該当するとはいえず、同号の括弧書に該当する場合で あるとは認められない。

◆判決本文

特許権侵害として、1審で約８００万円の損害賠償が認められました。双方控訴しましたが、控訴棄却されました。原告（控訴人）は代理人なしの本人訴訟です。

(1) 業界における実施料等の相場について
ア 一審原告は、前記第２の４(4)ア ａのとおり、原判決が、甲５５報告書 の例外的事象における実施料率を理由に、電気等の分野の実施料率の平均 値を採用しなかったのは不当である旨主張する。 しかし、原判決は、一つのデバイスが関連する特許が膨大な量となると いう甲５５報告書の指摘に着目して、電気等の分野の実施料率の平均値を 採用しないとしたのであり、その判断は首肯できるものである。 イ 一審原告は、前記第２の４(4)ア ｂのとおり、乙１３陳述書における実 施料相当額の算定には信用性がない旨主張する。 しかし、仮にそのような不明点があるとしても、乙１３陳述書は、具体 的な数値自体に意味があるというよりは、一つの算出手法を示したものと 理解すべきであるから、個々のライセンス契約の内容自体を吟味する必要 があるものとは解し得ないし、優先権主張を伴う出願や分割出願制度等を 利用した出願を全てまとめて１パテントファミリーとして、パテントファ ミリー当たりのライセンス料率を算定するなど、１件当たりのライセンス 料率が過少にならない工夫をしていること等に鑑みると、その信用性が否 定されるべきものとはいえない上、そもそも原判決は、乙１３陳述書にお ける料率をそのまま採用しているのではなく、その他の各種事情を総合勘 案した上で、料率を決定しているのであるから、一審原告の主張は採用で きない。
(2) 代替品の不存在について
一審原告は、前記第２の４(4)ア のとおり、本件訂正発明によらずに、 本件訂正発明の効果を奏することは経済的に現実的ではなかった旨主張す る。 しかし、これを的確に裏付けるに足りる証拠はないし、その他の各種事 情を総合考慮すると、そもそもこの点のみをもって本件結論が左右すると はいい難いから、一審原告の上記主張は採用できない。
・・・
一審被告は、「本来解像度」の用語の意義について、本件明細書等【００ ３２】に「「本来解像度」とは「本来画像」の解像度をする。」と定義され ているので、「本来画像」の意義が問題となるところ、「本来画像」の用語 の意義、内容は不明確であるから、本件特許明細書には、構成要件Ｇ’にお＼nける「本来解像度」の意義を理解するための記載がなく、サポート要件に反 する旨、当審において新たに主張するが、本件明細書等の「本来画像」及び 「本来解像度」に関する関係記載（【０００６】、【００３２】、【００７ ９】、【０１１５】、【０１１８】、【０１１９】、【０１２４】ないし 【０１２６】、【０１２８】ないし【０１３０】等）を総合すれば、当業者 は、「本来画像」及び「本来解像度」が何を意味するかにつき十分に理解で＼nきるというべきであるから、本件訂正発明は本件明細書等の発明の詳細な説 明に記載したものといえる。 その他にも、両当事者はるる主張するが、いずれも本件結論を左右し得な い。
第４ 結論
以上によれば、一審原告の請求は、主位的請求である不法行為に基づく損害 賠償請求権に基づき８１９万９４５８円及びこれに対する令和元年１２月１３ 日から支払済みまで改正前民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を 求める限度で理由があり、その余の主位的請求及び予備的請求はいずれも理由＼nがないから棄却すべきところ、これと同旨の原判決は相当であり、一審原告及 び一審被告の控訴はいずれも理由がないから棄却することとして、主文のとお り判決する。

◆判決本文
1審はこちらです。

◆令和1(ワ)32239

関連審決取消訴訟事件です。

◆令和3(行ケ)10139

◆平成28(行ケ)10257
同一特許についての別侵害訴訟の控訴審と1審です

◆令和4(ネ)10031

◆令和2(ワ)5616

◆令和3(ネ)10023

◆平成30(ワ)36690

◆令和4(ネ)10056

◆令和2(ワ)29604
この事件では、知財高裁は、損害額の算定について以下のように言及されています。
一審原告は、前記第２の３(4)ア ａのとおり、甲２６報告書の７９頁 は、デバイスに関して、クロスライセンスの方式による場合において、 実施料率の相場が１％未満すなわち０．数％であることを示すにすぎ ないから、原判決のこの点に係る認定には誤りがある旨主張する。 しかし、甲２６報告書の７９頁によれば、デバイス等においては、製 品が数百ないし数千の要素技術で成り立っていること、互いの代表特＼n許をライセンスし合い、実施料率の相場は１％未満であることといっ た一般的な事情が認められところ、これに加えて、引用に係る原判決 第４の１１(3)イ 及び のとおり、一審被告が被告製品の製造販売の ためにした複数のライセンス契約におけるアプリ特許（標準必須特許 以外の特許）に係るパテントファミリー１件当たりのライセンス料率 は平均●●●●●●●％であり、これを画像処理に関連する発明に限 定すると１件当たりのライセンス料率は、平均●●●●●●●●％と なること等、本件特有の事情も考慮すれば、原判決の相当実施料率の 認定に誤りがあるとはいえない。
一審原告は、前記第２の３(4)ア ｂのとおり、ライセンス料は、主 として「代表特許」の価値によって決まるので、乙１４陳述書の計算＼nにおける標準必須特許を除く「全ての特許の件数で除した１件当たり のライセンス料率」は不当にディスカウントされたものである旨主張 する。
しかし、乙１４陳述書は、代表特許（甲２６の７９頁にいう「相互＼nの代表的な特許」）ではなく、標準必須特許（携帯電話事業分野の標＼n準規格の実施に不可欠な特許）と、アプリ特許（通信規格に適合する ために不可欠とはいえない特許）を分けて扱っているのであり、それ 自体は合理的なことであって、このような方式を採ることが不当なデ ィスカウントに当たるともいえないから、一審原告の主張は採用でき ない。
一審原告は、前記第２の３(4)ア ｃのとおり、乙１４陳述書におけ る実施料相当額の算定には信用性がない旨主張する。 しかし、仮にそのような不明点があるとしても、乙１４陳述書は、 具体的な数値自体に意味があるというよりは、一つの算出手法を示し たものと理解すべきであるから、個々のライセンス契約の内容自体を 吟味する必要があるものとは解し得ないし、優先権主張を伴う出願や 分割出願制度等を利用した出願を全てまとめて１パテントファミリー として、パテントファミリー当たりのライセンス料率を算定するなど、 １件当たりのライセンス料率が過少にならない工夫をしていること等 に鑑みると、その信用性が否定されるべきものとはいえない上、そも そも原判決は、乙１４陳述書における料率をそのまま採用しているの ではなく、その他の各種事情を総合勘案した上で、料率を決定してい るのであるから、一審原告の主張は採用できない。

　特101条1項2号の間接侵害について、本件各発明の実施にのみ用いる場合を含んでおり、単なる規格品や普及品であるということはできないとして、汎用品ではないと判断されました。

以上によれば、洗濯に用いるために洗濯ネットに被告製品を封入して 製造された物品は、本件各発明の技術的範囲に属する。
ウ 「その物の生産に用いる物」について 前記イのとおり、洗濯に用いるために洗濯ネットに被告製品に係る金属 マグネシウムの粒子を封入して製造された物品は、本件各発明の技術的 範囲に属するから、被告製品は、本件各発明に係る物の生産に用いる物 であるといえる。
(2) 「課題の解決に不可欠なもの」について
本件明細書の記載によれば、本件各発明の課題は、洗濯後の繊維製品に残 存する汚れ自体を、金属マグネシウム（Ｍｇ）単体の作用により減少させる ことによって、生乾き臭の発生を防止しようとするものであり（【０００ ６】）、かかる課題を解決するために、金属マグネシウム（Ｍｇ）単体と水と の反応により発生する水素が、界面活性剤による汚れを落とす作用を促進さ せることを見出し（【０００７】）、構成要件１Ａの「金属マグネシウム（Ｍ＼nｇ）単体を５０重量％以上含有する粒子」を洗濯用洗浄補助用品として用い る構成を採用したものであると認められる。＼n
そして、被告製品は、前記(1)イ(ｱ)のとおり、構成要件１Ａを充足するも＼nのであり、本件ウェブページには、被告製品を洗濯に用いることで、金属マ グネシウム（Ｍｇ）単体の作用により洗濯後の繊維製品に残存する汚れ自体 を減少させ、生乾き臭の発生を防止することができることが示唆されている から、本件ウェブページの記載を前提とすると、被告製品は、本件各発明の 課題の解決に不可欠なものに該当するというべきである。
(3) 「日本国内において広く一般に流通しているもの」について ア 特許法１０１条２号所定の「日本国内において広く一般に流通している もの」とは、典型的には、ねじ、釘、電球、トランジスター等の、日本 国内において広く普及している一般的な製品、すなわち、特注品ではな く、他の用途にも用いることができ、市場において一般に入手可能な状＼n態にある規格品、普及品を意味するものと解するのが相当である。 本件においては、前記(1)アのとおり、被告製品には、購入後に洗濯ネ ットに入れて洗濯用洗浄補助用品を手作りし、洗濯物と一緒に洗濯をす る旨の使用方法が付されている。そして、本件明細書には、洗濯用洗浄 補助用品として用いられる金属マグネシウムの粒子の組成は、金属マグ ネシウム（Ｍｇ）単体を実質的に１００重量％含有するものがより好ま しく（【００２０】）、洗濯洗浄補助用品として用いられる金属マグネシウ ムの粒子の平均粒径は、４．０〜６．０ｍｍであることが最も好ましい （【００２２】）と記載されているところ、前記(1)イのとおり、被告製品 は、これらの点をいずれも満たしている。そうすると、被告製品を洗濯 ネットに封入することにより、必ず本件各発明の構成要件を充足する洗＼n濯用洗浄補助用品が完成するといえるから、被告製品は、本件各発明の 実施にのみ用いる場合を含んでいると認められ、上記のような単なる規 格品や普及品であるということはできない。 以上によれば、被告製品は、「日本国内において広く一般に流通してい るもの」に該当するとは認められない。
イ これに対し、被告は、被告製品に係る金属マグネシウムの粒子と同じ構＼n成を備える金属マグネシウムの粒子が市場に多数流通しており、遅くと も口頭弁論終結時までには、日本国内において広く一般に流通している ものになったといえると主張する。 しかし、「日本国内において広く一般に流通しているもの」の要件は、 市場において一般に入手可能な状態にある規格品、普及品の生産、譲渡＼n等まで間接侵害行為に含めることは取引の安定性の確保の観点から好ま しくないため、間接侵害規定の対象外としたものであり、このような立 法趣旨に照らすと、被告製品が市場において多数流通していたとしても、 これのみをもって、「日本国内において広く一般に流通しているもの」に 該当するということはできない。 したがって、被告の主張は採用することができない。
(4) 主観的要件について
間接侵害の主観的要件を具備すべき時点は、差止請求の関係では、差止請 求訴訟の事実審の口頭弁論終結時である。 そして、前記前提事実(4)のとおり、原告製品は、令和２年１月頃までに は、全国的に周知された商品となっていたこと、本件ウェブページには、被 告製品の購入者によるレビューが記載されているところ、令和２年４月から 同年７月にかけてレビューを記載した購入者４５人のうち、２０人の購入者 が、被告製品をネットに封入して洗濯に使用した旨を記載しており、７人の 購入者が「まぐちゃん」、「マグちゃん」、「洗濯マグちゃん」、「洗濯〇〇ちゃ ん」などと、洗濯用洗浄補助用品である原告製品の名称に言及したと解され る記載をしていることを認めるに足る証拠（甲１１１）が提出されているこ とからすると、被告は、遅くとも口頭弁論終結時までには、被告製品に係る 金属マグネシウムの粒子が、本件各発明が特許発明であること及び被告製品 が本件各発明の実施に用いられることを知ったと認められる（当裁判所に顕 著な事実）。
これに対し、被告は、被告製品については、構成要件１Ａの「網体」に＼nは含まれない、布地の巾着袋等に被告製品を入れて洗濯機に投入して洗濯 を行う使用方法などが想定されていたのであり、被告には被告製品が本件 各発明の実施に用いられることの認識はない旨主張する。 しかし、「網」は、被告が主張する意味のほかにも、「鳥獣や魚などをと るために、糸や針金を編んで造った道具。また、一般に、糸や針金を編ん で造ったもの。」（広辞苑第７版）の意味もあると認められること、本件明 細書においては、「網体」の意義について、「本発明の洗濯用洗浄補助用品 は、複数個の、マグネシウム粒子を、水を透過する網体で封入したもので あるので、使用時には洗濯槽に入れやすく、使用後には洗濯槽から取り出 しやすいものとなっている。」（【００２３】）、「この網体の素材は、耐水性 があるものであれば、各種天然繊維、合成繊維を用いることができるが、 強度が高く、使用後の乾燥が容易で、洗濯時に着色傾向の小さいポリエス テル繊維を用いることが好ましい。」（【００２４】）、「この網体自体の織り 方としては、水を透過するものであれば各種の織り方が採用できる。」（【０ ０２５】）と記載されているのみで、網目の細かさについては言及されてい ないことからすると、被告が主張する使用方法も、本件各発明を実施する 態様による使用方法であることに変わりはないといえる。 したがって、被告が、購入者が構成要件１Ａの「網体」には含まれない、＼n布地の巾着袋等に被告製品を入れて洗濯機に投入して洗濯を行う使用方法 が想定されていたとしても、被告において被告製品が本件各発明の実施に 用いられることの認識があったことを否定する事情とはならなない。

◆判決本文

　照明器具について技術的範囲に属するとして、約2億円の損害賠償が認められました。102条2項の推定覆滅8割と判断されました。

ア 本件各発明の技術的意義
本件明細書上、本件発明１には、ブラケットを放熱部に取り付けることに より外装部の変形及び破損を防止すること（本件意義１）及び放熱部製造時 の不良率の低減（本件意義３）があるものと読み取れる。原告はこれに加え、 外装部が放熱部におけるブラケットの接続部分よりも後方に延びている構＼n造により、ユーザーが、ブラケットが取り付けられている位置よりも後方の 外装部を掴み、自らの手が照明器具の照射する光を遮らずに、照射範囲を正 確に把握しながら照射方向を変更することを可能とする技術的意義（本件意＼n義２）がある旨主張するが、本件明細書に記載はなく、構成要件Ｈとして追＼n加された経緯等をふまえると（甲１１の１、１４の１）、後付けの感をぬぐえ ず、本件各発明の直接の作用効果としての意義は乏しい。
イ 本件各発明の技術的意義が被告製品の売り上げに貢献する程度等
(ｱ) 本件意義１について
スポットライト製品一般は、本件特許発明より相当前から市場に存在 し、既に成熟した市場が形成されており（乙５、弁論の全趣旨）、市場動向 調査によれば、スポットライト製品は、演色性や色温度などにおいて高い 付加価値を有する製品の開発が期待されている状況にあり（乙３０、３ １）、原告、被告、競合他社のカタログ等において、配光制御・特性、光色、 レンズ設計、省エネ、製品の大きさ、軽さ、デザイン等が訴求されている こともうかがえる（甲５、６、乙１５、１６、２５ないし２９） これに対し、外装部の変形及び破損防止という本件意義１は、いわば製 品として当然に担保されるべき機能及び要素であるといえ、また、材質、＼nブラケットの取付方法及び取付部分の構造の工夫等、本件各発明以外の技＼n術によっても実現可能であり、現に各照明器具メーカーにおいて一般に実＼n現している効果であると考えられる。 また、原告は、平成２６年以降、原告実施品と同じシリーズ名・製品名 で、ブラケットを放熱部ではなく外装部に取り付け、外装部を厚肉とする ことで外装部の変形及び破損の防止を実現した原告後継品を販売してい る（弁論の全趣旨）。すなわち、本件意義１は、これを欠いても、同一シリ ーズ・製品として顧客に販売することが可能な程度の顧客誘引力しか有し＼nないと評価し得る。このことは、カタログに文言上本件意義１が明示され てないとしても、商品の写真から本件意義１に係る特徴を看取できること を考慮しても同様である。
(ｲ) 本件意義３
本件意義３は、不良率低減という製造コスト削減に寄与するものである といえるが、本件意義３によるコスト削減（製品価格への反映）の程度が 不明であること等を踏まえると、被告製品の利益に対する寄与度が大きい とは認められない。
(ｳ) 以上のような事情を踏まえると、本件意義１及び３の顧客誘引力は限 定的であり、本件意義１及び３が被告製品の売り上げに貢献する程度は低 いと言わざるを得ない。
ウ 原告実施品の販売実績等
原告は、本件期間前に原告実施品の販売を開始した後、本件登録日（平成 ２８年８月５日）以降は在庫品限りとして原告実施品を販売するにとどまっ ており、平成２８年以降の原告実施品の販売数は１６個である（甲１７、１ ８）。 このように、原告が本件登録日以降原告実施品を製造しておらず、その販 売方法（販路）等が相当程度限定され、その規模も極めて小さいことや、原 告が原告後継品を販売しているものの、当該製品が本件各発明とは異なる技 術により本件各発明と同様の作用効果を奏していることは、前記(1)で説示 した特許法１０２条２項の推定の前提事実を欠くとまでいうことはできな いものの、本件推定を大きな割合で覆滅させる事情というべきである。
エ 競合品の存在
本件期間中、ブラケットが外装部ではなく、放熱部を含む別の部分に取り 付けられているという特徴を有する製品は、パナソニックのＴＯＬＳＯシリ＼nーズ（乙２５）、オーデリックのＣ１０００シリーズ（乙２７の２ないし２７ の４）、三菱電機のＡＫシリーズ、彩明シリーズ、鮮明シリーズ及びＬＥＤス ポットライトシリーズ（乙２９）をはじめ、複数存在する。これらの製品は、 原告実施品及び被告製品と価格帯も概ね同程度である。 以上の事情に鑑みると、被告製品には、競合品が存すると認められ、かか る競合品の存在も推定を覆滅させる事情に当たる。
オ 原告の市場占有率
被告は、スポットライト市場又は店舗用照明市場における原告の市場占有 率が低いとして、被告製品が存在しない場合、その需要の多くが競合他社の 製品へ流れ、原告実施品を販売できたはずであるとはいえない旨主張する。 しかし、被告が主張する原告を含む照明器具メーカーの市場占有率は、ス ポットライトを含む店舗用照明器具市場における機器全般ついてのもので あって、スポットライト以外の幅広い商品群を含むものと解されるから、原 告実施品等との関連が乏しく、推定を覆滅させる事情に当たるとはいえな い。
カ 覆滅の程度
以上の事情、とりわけ本件特許発明の技術的意義や実施品の販売状況を重 視した上総合的に考慮すると、本件においては、被告製品の販売がなかった 場合に、これに対応する需要が原告実施品ないし原告後継品に向かう蓋然性 はむしろ低いとみるべきであって、特許法１０２条２項により推定された損 害の８割について覆滅されるというべきである。これに反する原告及び被告 の各主張はいずれも採用できない。

◆判決本文

　特許権侵害事件について、明細書の記載および異議申立における主張に基づき、被告製品は技術的範囲に属しないと判断されました。＼n

原告は、1) 本件特許の特許請求の範囲及び本件明細書には、浄化され たスクラバー流体を更に処理することなく、海に放出することを要する との記載はない、2) 本件訂正により、本件特許の【請求項１】の従属項 である【請求項１０】を訂正するに当たり、浄化されたスクラバー流体 の品質が所定レベルより低い場合、浄化されたスクラバー流体を分離機 入口に戻す構成を維持しているから、本件発明は、分離機での浄化処理＼n後、環境への放出前に、更に浄化処理を行う態様を予定している、3) 本 件明細書の「ディスクスタック遠心分離機をスクラバー流体に適用する ことによって、汚染物質相の大部分が濃縮形態で取り除かれ得る」 （【００１４】）との記載によれば、ディスクスタック遠心分離機によ っても分離し得ない汚染物質相が残存し得る以上、補助的にフィルタ等 による分離を行うことは排除されないと主張する。
しかし、上記1)については、本件特許の特許請求の範囲及び本件明細 書において、浄化されたスクラバー流体を更に処理することなく、海に 放出することを要することを明示した記載は見当たらないものの、前記 (ｱ)のとおり、本件発明の特許請求の範囲及び本件明細書の各記載並びに 原告の本件異議申立事件における主張、さらには、本件明細書には、＼n「ディスクスタック遠心分離機」により「浄化されたスクラバー流体」 を更に浄化するための装置を設けることを示唆する記載が見当たらない ことは、いずれも、「浄化されたスクラバー流体を前記第一の分離機出 口から環境に放出するための手段」（構成要件Ｆ）とは、「分離機」に＼nより「浄化されたスクラバー流体」が、「分離機」とは別に設けられた 浄化設備により浄化処理されることなく、船の外側に放出されるなどす るものをいうとの理解をもたらすものであるから、その点を明示する記 載が存在しないからといって、前記(ｱ)の解釈が左右されるものではない。
上記2)については、前記(ｱ)ｂのとおり、本件明細書の記載（【０００ ８】、【０００９】及び【００１４】）によれば、本件発明に係る浄化 設備について、「スクラバー流体」の浄化能力を向上させ、また、点検＼n修理の必要性を最小とするために、「ディスクスタック遠心分離機」を 使用し、この「分離機」の動作により、「浄化されたスクラバー流体」 が規制を満たすことになり、環境への影響を最小にして環境に解放する ことができ、他の処理をするための設備を設ける必要がなく、機器の点 検修理や交換の必要性を最小にすることができるものであると理解する ことができる。そうすると、本件発明は、「分離機」の動作によって上 記の作用効果を実現するものであるから、「浄化されたスクラバー流体」 を再び「分離機」入口に戻すことを排除するものではないが、「分離機」 により「浄化されたスクラバー流体」が、「分離機」とは別に設けられ た浄化設備により浄化処理されて、船の外側に放出されるなどすること を予定したものではないというべきである。したがって、本件訂正後の＼n【請求項１０】の記載をもって、本件発明が、「分離機」での浄化処理 後、環境への放出前に、別に設けられた浄化設備により更に浄化処理を 行う態様を予定しているということはできない。＼n
上記3)については、本件明細書の記載からは、「ディスクスタック遠 心分離機をスクラバー流体に適用することによって、汚染物質相の大部 分が濃縮形態で取り除かれ」（【００１４】）た「浄化されたスクラバ ー流体」について、「汚染物質相」が残存するため規制を満たさず、環 境に放出することができないとは直ちには読み取れない。そうすると、 本件明細書の【００１４】の記載をもって、「分離機」により「浄化さ れたスクラバー流体」を補助的にフィルタ等により浄化処理することが 示唆されているということはできない。 したがって、原告の上記各主張は、いずれも採用することができない。
イ 小括
以上のとおり、被告製品１（主位的主張）及び被告製品２は、構成要件＼nＦを充足しないから、その余の点を判断するまでもなく、本件発明の技術 的範囲に属するとは認められない。

◆判決本文

　特許侵害事件です。１審（東京地裁29部）は、圧力風以外も用いて移送をするイ号は、「圧力風の作用のみによって、・・茶枝葉(A)を・・所定の位置まで移送する」という発明特定事項について、「圧力風の作用のみによって」を満たさないとして、技術的範囲に属しないと判断しました。控訴審では均等侵害も主張しましたが、否定されました。

控訴人は、仮に本件発明７の構成要件Ａの「圧力風の作用のみによって」＼nの構成は、刈り取られた「茶枝葉」の「刈刃」から「所定の位置」までの移＼n送が「圧力風」の「作用」だけで実現されることをいい、「圧力風」の「作 用」以外の作用が加わって上記移送が実現されるものは、「圧力風の作用の みによって」を備えるとは認められないと解した場合には、被告各製品にお いては、「圧力風」の「作用」にブラシの回転作用が加わることによって茶 枝葉が移送ダクト内に送り込まれている点で、「圧力風の作用のみによって」 の構成を備えるとはいえず、本件発明７と相違することとなるとしても、被＼n告各製品は、均等の第１要件ないし第５要件を充足するから、本件発明７の 特許請求の範囲（請求項７）に記載された構成と均等なものとして、本件発＼n明７の技術的範囲に属する旨主張する。
そこで、まず、均等論の第１要件について検討するに、本件発明７の特 許請求の範囲（請求項７）の記載及び前記１(2)認定の本件明細書の開示事 項を総合すれば、従来の茶葉の摘採を行う摘採機は、「刈刃前方側に茶葉移 送のための分岐ノズル付き送風管を配し、分岐ノズルからの送風によって、 刈刃から収容部まで茶葉を移送するのが一般的であり、その移送路は、刈刃 のほぼ後方に延びる水平移送部と、その後に収容部の上部に臨むように接続 された上昇移送部を具えていたが、このような移送形態（送風形態）では、 水平移送部を要する分、移送装置、ひいては摘採機の前後長が長くなり、摘 採機の取り回し性を低下させてしまうという問題があったことから、本件発 明７は、上記問題を解決し、水平移送部を設けることなく、刈取直後、即、 茶葉を上昇移送できるようにし、摘採機の前後寸法の短縮化を図り、摘採機 をコンパクトに構成できるようにした茶枝葉の移送装置を開発することを課＼n題とし、この課題を解決するための手段として、水平移送部を設けることな く、刈刃の後方から移送ダクト内に背面風を送り込む吹出口が設けられ、こ の吹出口から移送ダクト内に背面風を送り込むことによって、刈取後の茶枝 葉を刈刃から所定の位置まで移送する構成を採用し、具体的には、刈刃後方＼nからの背面風によって、その吹出口付近に負圧を生じさせ、この移送ダクト 内に流す圧力風の作用のみにより、負圧吸引作用によって刈り取り直後の茶 枝葉を刈刃後方側に引き寄せ、その後は茶枝葉を背面風に乗せて、収容部な ど適宜の部位に移送する構成とし、これにより刈り取り直後、水平移送部を＼n設けることなく、そのまま茶枝葉を上昇移送することができ、前後長の短縮 化が図れ、コンパクトな茶刈機が実現できるという効果を奏することに技術 的意義があり、水平移送部を設けることなく、刈刃の後方側から送風される 「圧力風の作用のみ」によって、その吹出口付近に負圧を生じさせ、この負 圧吸引作用によって刈り取り直後の茶枝葉を刈刃後方側に引き寄せ、その後 は茶枝葉を背面風に乗せて、収容部４など適宜の部位に移送するようにした ことが、本件発明７の本質的部分であるものと認められる。
しかるところ、前記２(2)で説示したとおり、被告各製品においては、 「茶枝葉」の「刈刃」から「所定の位置」までの移送が「圧力風」の作用に 「圧力風」以外の作用である回転ブラシの回転作用が加わることによって実 現されているといえるから、被告各製品は、「圧力風の作用のみによって」 の構成を備えるものとは認められない。＼nしたがって、被告各製品は、本件発明７の本質的部分を備えているもの と認めることはできず、本件相違部分は、本件発明７の本質的部分でないと いうことはできないから、均等論の第１要件を充足しない。

◆判決本文

１審は、こちら

◆令和2(ワ)17423

知財高裁は、均等侵害の第１、第２要件は充足するものの第３要件（置換容易性）は充足していないと判断し均等侵害を否定しました。1審では均等主張はしていませんでした。

被告製品１は第３要件を充足するか（争点１−２−３）
ア 被告製品１の製造開始時において、本件訂正発明６における「前記電解 室の内部と外部とを区画する一つ以上の隔膜」という構成を、被告製品１＼nにおける「1)内タンク６の側壁の一部、2)流出孔３を有する内タンク６の 底部、3)４つの高分子膜１０」との構成に置換することは、当業者が容易＼nに想到し得たかについて検討する。
イ 前記２のとおり、本件訂正発明６においては、構成要件１１Ａの隔膜に＼nよる区画は、隔膜によって電解室の内部と外部とが完全に区画されるもの であり、電解室の内部と外部とは、水が連通することがない独立した構造＼nとなっている。また、本件明細書１においては、電解室の内部と外部を分 ける隔膜は、縦に設置されたもののみが開示され、陽極で発生する水素と 陰極で発生する水素は、別空間に排出されると理解される。 これに対し、被告製品１は、内タンク空間と外タンク空間の間を水が連 通する構成の下で高分子膜１０を水平に配置し、高分子膜１０の上側に保＼n持された陰極電極板１１で発生する水素ガスと、高分子膜１０の下側に保 持された陽極電極板１２で発生する酸素ガスの混合が起こり得る状態を 許容した上で、陽極電極板１２で発生した酸素ガスは、枠体５内に集めて 大きな気泡を形成し、流出孔３から内タンク６内に進入するのを防止した 上、内タンク６と外タンク２の隙間内の水内を通って外部に排出するとい うものである（乙２９の１・２）。そうすると、本件訂正発明６と被告製品 １は、その基本的発想を異にするものというべきであって、被告製品１に おける「1)内タンク６の側壁の一部、2)流出孔３を有する内タンク６の底 部、3)４つの高分子膜１０」との構成への置換が本件訂正発明６の単なる＼n設計変更とはいえない。
また、本件明細書１においては、「前記電解室の内部と外部とを区画する 一つ以上の隔膜」との構成を、被告製品１のような「1)内タンク６の側壁 の一部、2)流出孔３を有する内タンク６の底部、3)４つの高分子膜１０」 との構成に置換した場合に生じ得る事項についての示唆もないから、本件＼n明細書１において、上記のような置換をする動機付けとなるものも認めら れない。
ウ 控訴人は、前記第２の３(7)アのとおり、陽イオン交換膜を用いた固体高 分子水電解において、陰極室と陽極室を貫通孔により水を連通する構成は、＼n被控訴人が製造販売を開始した平成２９年１１月以前から周知の技術で あるとして、甲３６文献、甲３７文献、甲４０文献を提示するので、以下、 検討する。 甲３７文献は、オゾン水製造装置、オゾン水製造方法、殺菌方法及び 廃水・廃液処理方法に関するものであり（【０００１】）、電解反応を利用 した化学物質の製造において、多くの電解セルでは、陽極側と陰極側に 存在する溶液あるいはガスが物理的に互いに分離された構造を採るが、＼n一部の電解プロセスにおいては、陽極液と陰極液が互いに混じり合うこ とを必要とするか、あるいは、混じり合うことが許容されることを前提 として（【０００２】）、陽極側と陰極側が固体高分子電解質隔膜により物 理的に隔離され、陽極液と陰極液は互いに隔てられ、混合することなく 電解が行われる従来のオゾン水電解（【０００５】）では、電解反応の進 行に伴い液組成が変化し、入側と出側で反応条件が異なるなどの問題点 があったことを踏まえ（【０００６】）、電解セルの流入口より流入した原 料水がその流れの方向を変えることなく、直ちに電解反応サイトである 両電極面に到達し、オゾン水を高効率で製造できる等の作用を有するオ ゾン水製造装置等を提供することを目的としたものである（【００１ ６】）。
その技術分野（オゾン水製造装置）及び目的（オゾン水を高効率で製 造すること等）のいずれも本件訂正発明６と異なるし、その具体的構成＼nも、貫通孔１１が設けられた電解セル８（陽極１、陰極２及び固体高分 子電解質隔膜３）に直交して原料水（オゾン水）の流路が設けられると いうものであって（【００３４】及び【００３５】）、電極室の内部に被電 解原水が貯留され、電気分解が行われる本件訂正発明６とは異なる。し たがって、甲３７文献に開示された事項を本件訂正発明６に適用する動 機付けは見い出せない。
甲４０文献は、電源のない場所に持ち運び、水素の吸入や水素水の飲 用に使用することのできるポータブル型電解装置に係る技術分野に属す るものであり（【０００１】）、電解ユニット３は、ケーシング３１、高分 子膜３２、電極板３３、３４、スプリング３５からなること（【００２８】）、 ケーシング３１は、内部に反応室３１１となる容積が確保されており、 側部に外部と反応室３１１とを連通するように穿孔された連通孔３１４ が設けられていること（【００２９】）、電解ユニット３の高分子膜３２は、 イオンの通過を規制するイオン交換機能を有する薄膜からなるもの（例＼nえば、ナフィオン）で、ケーシング３１の窓孔３１１を閉塞する大きさ の方形に形成されていること（【００３０】）が記載され、使用形態とし て、内部に原水Ｗが収容されたタンク１にキャップ２、ガイド筒４、水 素吐出管５を一体的に取付けられること（【００３４】）、スイッチ９が入 れられると、原水Ｗが電気分解され、ケーシング３１の反応室３１１の 内部にあるプラス極の電極板３４で水素イオンと電子とが生成されて高 分子膜３２を通過し、ケーシング３１の窓孔３１２に露出しているマイ ナス極の電極板３３で水素（ガス）が生成され、水素は、微細な気泡Ｈ を形成してタンク１の内部で水素水からなる電解水を生成すること、プ ラス極の電極板３４で生成されたオゾン（ガス）は、高分子膜３２を通 過することなくケーシング３１の反応室３１１の内部に滞留され、ケー シング３１の反応室３１１の内部の滞留圧力が大きくなると連通孔３１ ４から吐出されること（【００４１】）が記載されている。 しかし、甲４０文献には、陰極室及び陽極室についての記載はないか ら、これを見ても、陰極室と陽極室とを貫通孔により水を連通する構成＼nが記載されているとはいえない。別紙２の図２において、マイナス極の 電極板３３より上側部分を陰極室と、プラス極の電極板３４より下側の 反応室を陽極室であると解釈すると、連通孔３１４は、陽極室とその外 部を貫通するものであって、陽極室と陰極室を貫通するものではない。 マイナス極の電極板３３より上側部分と、ケーシング３１側面の外側部 分はつながった空間であることから、ケーシング３１側面の外側部分も 陰極室であるとみた場合には、連通孔３１４は、陽極室（反応室）と陰 極室（ケーシング３１側面の外側部分）を貫通するものであるといえる が、酸素と水素が同じ陰極室内に排出されることになり、被告製品１の 構成に至らない。＼n甲３６文献に係る発明の公開日は平成３０年１１月２２日であり、甲 ３６文献自体の発行日は令和２年３月１１日であるから、その内容や位 置付けについて検討するまでもなく、甲３６文献は、被控訴人が被告製 品１の製造販売を開始した平成２９年１１月時点における周知文献とは いえない。
エ 以上によれば、控訴人主張の周知技術は、いずれも、本件訂正発明６に おける「前記電解室の内部と外部とを区画する一つ以上の隔膜」という構＼n成を、被告製品１における「1)内タンク６の側壁の一部、2)流出孔３を有 する内タンク６の底部、3)４つの高分子膜１０」との構成に置換する動機＼n付けになるものとはいえない。
これらの事実関係によれば、このような置換が容易であったとはいえな いから、被告製品１は、均等の第３要件を充足しない。 前記(1)ないし(3)によれば、被告製品１は、均等の第１要件及び第２要件を 充足するものの、第３要件を充足しないから、第５要件について判断するま でもなく、本件訂正発明６の技術的範囲に属しない。

◆判決本文
1審はこちら。
1審では、構成要件を具備せず、また実施可能＼要件違反の無効理由有りと判断されていました。

◆令和2(ワ)22768

　特許侵害訴訟です。文言侵害が否定され、また、均等侵害も第1要件(本質的特徴)を具備しないとして否定されました。

前記(1)で検討したところによると、本件発明１の技術的意義は、固定プレ ートの孔自体が、橈骨遠位端骨折に対して、軟骨下骨を背側面側及び手掌側 面側という２箇所で支持する方向に突起を向かせて固定することができる構＼n成となっているため、高度な医学的判断を要せずに、確実に軟骨下骨を背側 面側及び手掌側面側という２箇所で支持することを可能にすることにあると＼n認められる。
そうすると、本件発明１の構成のうち、本質的部分であるといえるのは、＼n橈骨遠位端骨折に対して、軟骨下骨を背側面側及び手掌側面側という２箇所 で支持する方向に突起を向かせて固定することができる孔が設置されている ことを定めた構成要件１Ｅ、１Ｊ及び１Ｋであると解するのが相当である。＼nそして、これまで検討したところによると、被告製品４は構成要件１Ｊ及＼nび１Ｋを充足せず、これらの本件発明１の構成と異なる部分は、本件発明１＼nの本質的部分ではないとはいえないから、第１要件を充足せず、均等侵害は 成立しない。
（3）原告の主張の検討
原告は、本件報告書（甲２６）によれば、被告製品４は、ガイドブロック を用いて被告製品４の孔にロッキングスクリューを固定すれば、一組の平行 ピンを用いた従来の平板固定によっては達成できなかった遠位橈骨の軟骨下 骨及びその遠位側の関節表面の位置の安定化という課題を解決することがで＼nきるから、本件発明１と技術的思想を共通にしているといえ、孔の軸線が遠 位橈骨内で交差するか遠位橈骨外で交差するかは本件発明の本質的部分では ないと主張する。
しかし、本件報告書の検証結果の信用性を肯定することができないことは 前記４(2)のとおりであるし、その信用性を肯定できたとしても、前記(1)の とおり、遠位橈骨の骨折を固定するための骨プレートであり、ネジを固定す るための固定プレートを貫通する複数のネジ孔が、固定プレート頭部の遠位 側と近位側の２列に概ね平行に並んで設置されている固定プレートは、先行 技術として存在していたのであるから、従来プレートが一組の貫通孔のみを 設けていたことを前提に、二組の貫通孔を設けていることが本質的特徴であ ると評価することはできない。 また、本件発明１は固定プレートの発明であるから、固定プレート自体の 構成、すなわち、固定プレートに設置された孔の構＼成を比較すべきであり、 被告製品４にガイドブロックを用いることを前提に、被告製品４が軟骨下骨 を背側面側及び手掌側面側という２箇所で支持する方向にロッキングスクリ ューを向かせることができるかどうかという観点から比較することは相当で はない。
さらに、孔の軸線が遠位橈骨内で交差しないのであれば、孔に突起を挿入 しても、突起が当然に軟骨下骨を背側面側及び手掌側面側という２箇所で支 持することはなく、遠位橈骨の軟骨下骨及びその遠位側の関節表面の位置の＼n安定化という課題を解決することはできないから、孔の軸線が遠位橈骨内で 交差する方向に突起を向かせる構成となっていることは、本件発明１の本質＼n的特徴であるといえ、そのような孔の構成を有していない被告製品４に均等＼n侵害が成立することはない。

◆判決本文

　技術的範囲に属すると認定されたものの、特許権者自らが販売していたとして、新規性違反の無効理由有りと判断されました。

ア 前記(1)アによれば、リベラル社は、平成３０年７月５日時点において、別 件特許（「活量調質水溶液及び活量調質媒体の製造方法」）により、水酸化物イ オン活量調質水溶液を製造し、これを希釈して、旧ＡＴＷのほか「ＡＴＷ−１、 ＡＴＷ−００１」を製造していたことが認められるところ、前記(1)イのとおり、 被告は、当初、リベラル社から購入した旧ＡＴＷをそのままボトルに詰め、又は、 ラベルを貼り替える方法により、旧被告製品や無限七星ＦＩＳＨを製造し、販売＼nしていたのであるから、これらの製品は、前記水溶液を希釈したものであると認 められる。一方、前記(1)エ及びオのとおり、被告は、原告の本件特許出願の後か らは、リベラル社から購入した本件特許に規定される組成を有する現ＡＴＷを１ ０倍希釈して被告製品や無限七星ＦＩＳＨを製造、販売するようになったところ、 本件代理店契約においては、現ＡＴＷを含めたＡＴＷ水溶液は、別件特許の製造 方法による旨の合意がなされている。 また、原告が代表取締役を務めるＡＴＷ社は、別件訴訟において、旧ＡＴＷと＼n現ＡＴＷは、いずれもアミノ基という原子団を含んだ水溶液で、現ＡＴＷを１０ 倍薄めたものが旧ＡＴＷである旨を記載した準備書面を提出しているところ、リ ベラル社が発行した請求書では、現ＡＴＷの１リットル当たりの単価は旧ＡＴＷ の同単価の１０倍になっていること、本件代理店契約においてＡＴＷ水溶液の品 質として標準仕様と１０倍濃縮仕様がある旨の記載があることのほか、原告も、 本件訴訟において、現ＡＴＷは旧ＡＴＷの１０倍の濃度である旨を主張している （原告準備書面(4)第２の２(3)イ）。これらの事実関係に照らすと、旧ＡＴＷ及び現ＡＴＷは、一貫して、同様の製造方法により製造された、アミノ基を含む成分が水溶、濃縮された水酸化物イオン活量調質水溶液を希釈したものであり、本件特許に規定される組成を有する現ＡＴＷを１０倍希釈したものが旧ＡＴＷであると認められる。
イ また、証拠（乙２、１８、２４、２５、３３、３６、３７）及び弁論の全 趣旨によれば、次の事実が認められる。 すなわち、被告が平成３０年１１月１０日にリベラル社に対して発注し同月１ ２日に納品された旧ＡＴＷのボトル２０本のうち、開封せずに保管していたもの （以下「保管ボトル」という。）について、被告がそのうち１本を開封し、１０ ０ｍｌ分（以下「分析対象物」という。）を小分けにして、愛媛大学のＰ２名誉 教授に提供した。同教授は、令和３年９月３０日、分析対象物について、乙１８ 分析をした結果、分析対象物の含有成分はポリアリルアミンであることが判明し た。また、被告は、保管ボトルのうち１本（被告が「無限七星ＦＩＳＨ」のラベ ルを貼付したもの）を、株式会社東ソ＼ー分析センターに提供し、前記センターは、 同年１０月１９日、保管ボトルの内容物について乙２４分析をした結果、その重 量平均分子量は、４．５×１０⁴であった。
ウ 前記(1)イ及びウのとおり、無限七星ＦＩＳＨは、鮮魚の鮮度を保持する機 能があり、魚の鮮度保持を主な用途として販売されており、また、証拠（乙１９）＼n及び弁論の全趣旨によれば、リベラル社が被告に販売した旧ＡＴＷの成分表記に＼nは「重合アミン、水」との記載があったことが認められる。
エ 前記ア〜ウの事実関係に照らすと、現ＡＴＷが１０倍に希釈化された旧Ａ ＴＷと同一成分である無限七星ＦＩＳＨに係る引用発明は、ポリアリルアミン又 はその塩を機能成分として含有し、水、ポリアリルアミンの総含有量が９５重量％＼n以上である水であって（ａ’）、ポリアリルアミンの重量平均分子量が５００〜 ５００００であって（ｂ’）、魚介類の鮮度保持の機能を有する（ｃ’）、機能＼ 水（ｄ’）という構成を有するものと認められるから、被告製品のみならず、旧＼n被告製品や無限七星ＦＩＳＨも本件発明の各構成要件を充足するものと認められ＼nる。したがって、引用発明は、本件発明の各構成要件を充足する。＼n
(3) 公然実施について
特許法２９条１項２号所定の「公然実施」とは、発明の内容を不特定多数の者 が知り得る状況でその発明が実施されることをいうところ、前記(1)イのとおり、 被告は、本件特許の優先日前の平成３０年１０月から、無限七星ＦＩＳＨを製造 及び販売して、引用発明を実施した。
(4) 原告の主張について
ア 原告は、旧ＡＴＷは、別件特許に基づく方法により製造されているのに対 し、現ＡＴＷは、ポリアリルアミンを使用して製造されているから、両者の成分 は異なる旨を主張する。 しかし、両者の成分の違いを明らかにする証拠はなく、前記(1)オ及びキのとお り、被告は、本件代理店契約において、リベラル社及びＡＴＷ社との間で、ＡＴ Ｗ水溶液の仕様は、別件特許の製造方法によることを合意したことや、ＡＴＷ社 が、別件訴訟において、旧ＡＴＷと現ＡＴＷは、いずれもアミノ基という原子団 を含んだ水溶液で、現ＡＴＷを１０倍薄めたものが旧ＡＴＷである旨を記載した 準備書面を提出したのであるから、旧ＡＴＷと現ＡＴＷの製造方法が異なる旨や 両者の成分が異なる旨の原告の主張は直ちに採用することはできず、その他、原 告の主張事実を裏付ける証拠はない。
イ また、原告は、乙１８分析及び乙２４分析は、いずれも、測定対象の水溶 液がどの時期に製造、販売され、どういう形で試験に供されたのか全く不明であ ることを指摘し、さらに、乙１８分析の内容については、1)乙１８のＦｉｇ.１の スペクトルの面積比を理由に高分子化合物の繰り返し構造をＣＨ₂−ＣＨ−ＣＨ₂ と推定することが困難なこと、2)３ｐｐｍ付近のシグナルの変化を理由に当該シ グナルがアミン（ＣＨ₂−ＮＨ₂）であると推定できる根拠が不明であること、3) Ｆｉｇ.１とＦｉｇ.４ａ）のスペクトルが異なることといった疑問点があるから、 いずれも信用性がない旨を主張する。
しかし、前記(1)認定の事実からすれば、乙１８にいう「２０１８年１０月に販 売が始まった初代無限七星」とは、旧ＡＴＷと成分を同じくする旧被告製品又は 無限七星ＦＩＳＨであると理解できるし、乙２４は保管ボトルのうち１本を分析 した結果であることが明らかであり、これに反する証拠はない。そして、乙１８ 分析は、核磁気共鳴分光法及び質量分析法により、分析対象物の含有成分がポリ アリルアミンであることを推定した上で、それを踏まえて、分析対象物と市販の ポリアリルアミンの水溶液について核磁気共鳴分光法のスペクトルを比較して、 分析対象物の含有成分がポリアリルアミンであると結論づけているところ、原告 の主張1)について、原告主張のように、ポリマーのＮＭＲはピーク（スペクトル） がブロードになりやすく、面積比を算出する切断箇所の設定によって面積比の値 が異なり得ることから、Ｆｉｇ．１のスペクトルの面積比「１．００：０．５５： ０．８０」が完全に「２：１：２」に一致しなくとも、同一環境の水素の数の比 を「２：１：２」とみなし、ＣＨ₂−ＣＨ−ＣＨ₂の部分構造が考えられるとする＼nことは不合理ではない。また、原告の主張2)について、３ｐｐｍ近辺のＣＨ₂に対 応するシグナルの位置は、隣に窒素原子が繋がっていることを示唆するところ、 トリフルオロ酢酸を加えると、２．７〜３．３ｐｐｍのシグナルが３．０ｐｐｍ のシグナルに変化したというのであるから、分析対象物にトリフルオロ酢酸によ り塩を形成するアミン（ＣＨ₂−ＮＨ₂）が存在すると考えて矛盾はないというべ きである。さらに、原告の主張3)については、確かに、Ｆｉｇ.１とＦｉｇ.４ａ） のスペクトルは一致していないが、一方で、トリフルオロ酢酸塩のスペクトルで あるＦｉｇ.２ａ）とＦｉｇ.４ｂ）は、ほぼ一致している（乙１８、２５）。こ の点について、証拠（甲５）及び弁論の全趣旨によれば、ポリアリルアミンは、 共存物の影響でアミン部位が塩の状態になっている場合、スペクトルのピーク位 置の出現がシフトする可能性があり、ポリアリルアミンの塩の形成状況によって＼nスペクトルの形状が変化し、複雑になるものと認められ、一方で、強い酸である トリフルオロ酢酸を加えて、全てのアミノ基をアンモニウムに変換し、均一な状 況にすることにより、一定の分析結果を得ることができたものと認められるから、 Ｆｉｇ.１とＦｉｇ.４ａ）のスペクトルが異なるからといって、乙１８分析の信 用性に疑義を生じさせることにはならない。

◆判決本文

　ファミリーイナダVS富士医療器のマッサージ器の特許権侵害事件です。東京地裁は、富士医療器がファミリーイナダの特許を侵害してるとして、約28億円の損害を認めました。１０２条２項と３項の重畳適用を認めています。 原告・被告が逆の侵害訴訟（令和2年（ネ）第10024号）では、知財高裁は、逆転判決で、ファミリーイナダが富士医療器の特許を侵害しているとして、約４億円の損害を認めてます。

ウ 覆滅割合
(ｱ) 市場の同一性
原告と被告は、マッサージチェアの分野でシェアを競い合う企業でマッサージチ ェアという需要者を共通にする同種製品を取り扱う同一の市場で競業している。 被告の主張は、具体的な被告の製品と原告の製品とを比較し、個別の販売相手先 や販売ルートを細かく分断して、これらが異なるから「市場の非同一性」があるな どと主張している。しかし、このような立論が成り立つのであれば、個別の販売相 手先や販売ルートが共通の場合でない限り、市場は無意味に細分化されてしまう。 同種製品で共通する需要者層を対象にして潜在的に影響を受ける競争の場が想定で きるのであれば、市場が同一性を有しているといえる。 また、本件特許II)及びIII)の実施品である原告の製品（以下「原告製品」という。） には対象被告製品と同じような価格帯の製品も複数存在するから、この点からも市 場の同一性は否定されない。
(ｲ) 市場における競合品の不存在
侵害訴訟の損害論においては、特許権を侵害する製品が販売されることによって、 特許権者の特許実施製品の販売が減少するという関係があるか否かを問題とすべき であるから、侵害関係のない製品についての適法な同種製品のシェア自体は、推定 覆滅事由としては関係がない。 また、競合品の範囲は、本件特許II)及びIII)の特許権の技術的構成を踏えて、その＼n目的・作用効果を把握した上で、当該目的・作用効果が同じで原告製品の販売数量 に影響を与える製品という前提に立脚して考察されるべきであって、「背メカで被 施療者の首元から背中、腰にかけてマッサージを行うマッサージチェア」であるか 否かによって範囲を画し、これを前提とすると、殊更に本件特許II)及びIII)の具体的 な構成や解決手段をその考慮対象から一切捨象することになる。＼n
(ｳ) 侵害者の努力（ブランド力、宣伝広告）
原告は、古くから一貫してマッサージチェアを製造販売している老舗であり、被 告ともシェアを常に争う信用力のある会社である。また、原告は、世界で各種の受 賞実績のある国際的にも認知された会社であり、被告に劣らずグッドデザイン賞を 受賞するデザイン性を備える複数の原告製品を販売している。 したがって、原告企業より被告企業の方が格別に信用力を有し、原告のブランド 力に比して侵害品が利用者にとって購買動機となるなどということはない。 また、開発段階において開発に携わる従業員を配することは、ごく通常のことで あり、原告においても日々機械によるマッサージを人間の揉み心地に近づけるべく 開発努力を重ねている。営業段階において、マッサージチェアの魅力を伝える為の 営業活動は、原告においても常時行っており、被告だけに特別の活動ではない。
(ｴ) 侵害品の性能＼n
対象被告製品のカタログ等には、対象被告製品の仕様（発明の構成）が明記され＼nており、本件発明II)及びIII)の作用の発現が示唆されていることから、需要者に一切 訴求されていない本件特許II)及びIII)の作用効果に関連する仕様、機能は、対象被告＼n製品の購入動機になり得ない旨の被告の主張は失当である。 被疑侵害品である対象被告製品の具体的な実施態様に関するパンフレット等には、 利用者へ訴求する記載が多数ある。本件特許II)及びIII)の技術的構成を採用するから＼nこそ、各種コースのマッサージや腕を含む人体全体のマッサージ効果を高めるマッ サージチェアを提供できるのであり、これらの技術的構成を回避してマッサージチ＼nェアを提供することは製品の性能に大きな影響を及ぼし、仮に回避し得たと考えて＼nも、その代替的構成を採用するには無視できない費用がかかる。＼n
(ｵ) 特許発明が侵害品の部分のみに実施されているものではないこと
本件特許II)及びIII)は、椅子式のマッサージチェアにあって身体のマッサージに関 する構成、構＼造に係る基本的な技術である。被疑侵害品である対象被告製品の一部 に本件特許II)又は本件特許III)の発明が実施されていたとしても、対象被告製品は、 この実施部分を除いてしまえば、全体としての製品構成が成り立たない。すなわち、＼n本件特許II)は、椅子式マッサージ機にあって肩を側方からマッサージする「肩また は上腕の側部」の技術的構成に関する重要な特許であり、本件特許III)は、「腕部」 をマッサージする技術的構成に関する重要な特許であって、この実施部分があるか＼nらこそ利用者の需要が喚起されているといえる。 本件特許II)に関し、被疑侵害品である被告製品II)を利用する利用者は、様々な自 動コースを自由に判断して設定するのであり、その際に、「肩または上腕の側部」 に効果的なマッサージを行うことができる構成を有している製品か否かが製品選択＼nには重要である。本件特許II)の構成の内容は、取扱説明書の中でもこれを織り込ん＼nでしばしば説明されており、それが被疑侵害品である被告製品II)の全般に亘ること も明らかで、本件特許II)の構成を抜きにしては、被告製品II)の多くの自動コースも 成り立たないことも一見して明らかである。 本件特許III)に関して、開口の向きを考慮しつつ、腕のエアマッサージを行う本件 特許III)の技術的構成の具体的な実施態様は、これを採用する製品の外観にもマッサ＼nージ効果にも大きな影響を及ぼす。
(ｶ) まとめ
以上を総合的に考慮すると、推定覆滅される割合は、少なくとも５５％以上には ならない。
エ 損害額
(ｱ) 特許法１０２条２項に基づく損害額の算出ができる対象被告製品について 不当利得期間及び損害賠償期間を通じた限界利益の額（前記イ(ｳ)）について、前 記ウのとおり、推定覆滅される割合は、５５％以上にはならないから、被告が開示 した限界利益率を前提とした場合は、●（省略）●を下らず、原告が主張する限界 利益額を前提とした場合は、●（省略）●を下らない。
(ｲ) 特許法１０２条２項に基づく算出ができない対象被告製品について 被告の開示によれば、被告製品１２、３０及び３２の限界利益はマイナスであっ て、赤字が計上される製品であるので、これには特許法１０２条２項に基づく算出 ができない。前記３製品について、●（省略）●そして、前記３製品について、こ の限度で特許法１０２条３項の主張を行う。
・・・
(ｳ) まとめ
前記(ｱ)及び(ｲ)を総合すると、被告の開示した限界利益額による場合、特許法１０２条３項の併用適用の算出額の加算を除いても合計●（省略）●となり、原告が主張する修正限界利益額による場合、同条３項の併用適用の算出額の加算を除いても合計●（省略）●となり、少なく見積もっても５０億円を下らない。
(3) 特許法１０２条２項及び３項に基づく主張
ア 特許法１０２条１項と同条３項の関係と同条２項 特許法１０２条１項と３項の併用に関する令和元年法律第３号による改正（以下 「令和元年改正」という。）後の特許法に関する考え方として、産業構造審議会知＼n的財産分科会特許制度小委員会の報告書（「実効的な権利保護に向けた知財紛争処 理システムの在り方」）において、わざわざ２項との関係でも「同様の扱いが認め られることと解釈されることが考えられる」と記載されており、その解釈可能性が＼nあることへの言及があるから、２項と３項の併用については、条文に明示されなか ったとはいえ、全面的に併用適用が否定されたわけではなく、解釈に任されること を明らかにしている。 したがって、特許法１０２条２項に基づき主張された損害のうち推定が覆滅され た部分について、同条３項の重畳適用が認められるべきである。

◆判決本文（損害論）

◆判決本文（侵害論)

関連事件１です。 同じく富士医療器による特許権侵害を認定ししてるとして、約4800万円の損害を認めました。

◆平成30(ワ)1391

原告・被告が逆の侵害訴訟はこちら。

◆令和2年（ネ）10024

この１審はこちら。

◆平成30(ワ)3226