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知財みちしるべ：最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました
争点別に注目判決を整理したもの
102条１項
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2013.10. 7
平成22(ワ)17810 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成25年09月25日 東京地方裁判所
特許権侵害について102条1項および3項による損害賠償が認められました。
以上によれば，原告プレックスの損害は，以下のとおりである。被告は，平成２０年１２月から平成２４年２月までの間に，被告製品１及び２を合計６１台販売していたところ，侵害行為がなければ，原告プレックスは原告製品１ないし４を同一数量販売して，１台当たり３２１万７３２７円，合計１億９６２５万６９４７円の利益を得ることができた。また，被告は，平成２０年１２月から平成２４年２月までの間に，被告製品３を合計１０台販売していたところ，侵害行為がなければ，原告プレックスは原告製品５及び６を同一数量販売して，１台当たり４３６万８０５６円，合計４３６８万０５６０円の利益を得ることができた。この合計である２億３９９３万７５０７円が原告プレックスの損害と推定され，この推定を覆すに足りる事情はない。
(8) 原告イエンセンの損害について
ア 原告らは，原告イエンセンにつき，特許法１０２条３項により，１台当たり１３０万円，合計９２３０万円の実施料相当損害金を請求している。しかし，原告イエンセンは，被告による侵害期間中，原告プレックスに専用実施権を設定しており（甲１），被告との間でライセンス契約を締結して実施料を得られる可能性は全く存在しなかったのであるから（特許法６８条ただし書き，７７条２項），原告イエンセンは，特許法１０２条３項により実施料相当額を損害額と推定する基礎を欠いているものというべきである。イ 原告イエンセンが特許法１０２条３項に基づく請求ができないとしても，原告イエンセンに損害が生じていれば，民法７０９条の原則に従った損害賠償は可能である。被告が平成２０年１２月から平成２４年２月までの間に被告製品７１台（うち１３台は海外向け）を販売したことは争いがないところ，原告製品１ないし４は被告製品１及び２の，原告製品５及び６は被告製品３の，それぞれ競合品であり，少なくとも国内においては他に競合品を製造販売する業者があったとは認められないことからすると，少なくとも国内において販売された被告製品５８台分については，侵害の行為がなかったならば，原告プレックスが原告製品を同一数量販売していたであろうと認められ，原告プレックスが原告製品５８台を追加販売していれば，原告イエンセンは１台当たり６５万円，合計３７７０万円の実施料を取得することができたと認められる（甲１６，計算鑑定の結果，弁論の全趣旨）。他方，海外向けに販売された被告製品１３台分については，被告に立証責任のある特許法１０２条１項ただし書の適用に関する限り，原告プレックスに「販売することができないとする事情」の立証があったとはいえないことは前記のとおりであるが，原告らに立証責任のある民法７０９条の相当因果関係の問題として考えると，被告製品の販売先に対応する海外向け販売にはどのような条件が必要で，原告プレックスはこれを備えているのか否か，当該各販売先においても原告製品や被告製品の競合品は他に存在しないのか否か等は必ずしも明らかでなく，被告製品の販売がなかったならば，原告プレックスが原告製品を同一数量販売することができ，原告イエンセンが対応する特許料を取得することができたという相当因果関係の立証があったとまでは認め難い。そうすると，原告イエンセンは，被告の侵害行為により，原告プレックスから３７７０万円の実施料を取得する機会を失ったのであるから，同額を民法７０９条に基づく被告の侵害行為と相当因果関係ある損害として請求することができるというべきである。これは，原告イエンセンが原告プレックスの追加販売から得られたであろう実施料相当額であるから，原告ら間の契約で定められた１台当たり６５万円（甲１６）という額よりも高く，あるいは低く修正する余地はない。＼nウ 被告は，原告プレックスが特許法１０２条１項の請求を行い，原告イエンセンが同条３項の請求を行えば二重請求となり，また本件発明を原告プレックスが有していたときに比べ損害賠償の総額が大きくなって不当である，などと主張するので，民法７０９条に基づく損害賠償請求との関係でも上記の点を検討する。原告プレックスの特許法１０２条１項の損害算定において，原告プレックスが原告イエンセンに支払っているロイヤリティーとして１台当たり６５万円を変動経費として控除しているのであるから（計算鑑定書４，１０頁），原告イエンセンに１台当たり６５万円を民法７０９条に基づく損害として認めたとしても，二重請求となるものではないし，原告プレックスが自ら特許を有していたときよりも損害総額が大きくなることもない。
以上によれば，原告プレックスの損害は，以下のとおりである。被告は，平成２０年１２月から平成２４年２月までの間に，被告製品１及び２を合計６１台販売していたところ，侵害行為がなければ，原告プレックスは原告製品１ないし４を同一数量販売して，１台当たり３２１万７３２７円，合計１億９６２５万６９４７円の利益を得ることができた。また，被告は，平成２０年１２月から平成２４年２月までの間に，被告製品３を合計１０台販売していたところ，侵害行為がなければ，原告プレックスは原告製品５及び６を同一数量販売して，１台当たり４３６万８０５６円，合計４３６８万０５６０円の利益を得ることができた。この合計である２億３９９３万７５０７円が原告プレックスの損害と推定され，この推定を覆すに足りる事情はない。
(8) 原告イエンセンの損害について
ア 原告らは，原告イエンセンにつき，特許法１０２条３項により，１台当たり１３０万円，合計９２３０万円の実施料相当損害金を請求している。しかし，原告イエンセンは，被告による侵害期間中，原告プレックスに専用実施権を設定しており（甲１），被告との間でライセンス契約を締結して実施料を得られる可能性は全く存在しなかったのであるから（特許法６８条ただし書き，７７条２項），原告イエンセンは，特許法１０２条３項により実施料相当額を損害額と推定する基礎を欠いているものというべきである。イ 原告イエンセンが特許法１０２条３項に基づく請求ができないとしても，原告イエンセンに損害が生じていれば，民法７０９条の原則に従った損害賠償は可能である。被告が平成２０年１２月から平成２４年２月までの間に被告製品７１台（うち１３台は海外向け）を販売したことは争いがないところ，原告製品１ないし４は被告製品１及び２の，原告製品５及び６は被告製品３の，それぞれ競合品であり，少なくとも国内においては他に競合品を製造販売する業者があったとは認められないことからすると，少なくとも国内において販売された被告製品５８台分については，侵害の行為がなかったならば，原告プレックスが原告製品を同一数量販売していたであろうと認められ，原告プレックスが原告製品５８台を追加販売していれば，原告イエンセンは１台当たり６５万円，合計３７７０万円の実施料を取得することができたと認められる（甲１６，計算鑑定の結果，弁論の全趣旨）。他方，海外向けに販売された被告製品１３台分については，被告に立証責任のある特許法１０２条１項ただし書の適用に関する限り，原告プレックスに「販売することができないとする事情」の立証があったとはいえないことは前記のとおりであるが，原告らに立証責任のある民法７０９条の相当因果関係の問題として考えると，被告製品の販売先に対応する海外向け販売にはどのような条件が必要で，原告プレックスはこれを備えているのか否か，当該各販売先においても原告製品や被告製品の競合品は他に存在しないのか否か等は必ずしも明らかでなく，被告製品の販売がなかったならば，原告プレックスが原告製品を同一数量販売することができ，原告イエンセンが対応する特許料を取得することができたという相当因果関係の立証があったとまでは認め難い。そうすると，原告イエンセンは，被告の侵害行為により，原告プレックスから３７７０万円の実施料を取得する機会を失ったのであるから，同額を民法７０９条に基づく被告の侵害行為と相当因果関係ある損害として請求することができるというべきである。これは，原告イエンセンが原告プレックスの追加販売から得られたであろう実施料相当額であるから，原告ら間の契約で定められた１台当たり６５万円（甲１６）という額よりも高く，あるいは低く修正する余地はない。＼nウ 被告は，原告プレックスが特許法１０２条１項の請求を行い，原告イエンセンが同条３項の請求を行えば二重請求となり，また本件発明を原告プレックスが有していたときに比べ損害賠償の総額が大きくなって不当である，などと主張するので，民法７０９条に基づく損害賠償請求との関係でも上記の点を検討する。原告プレックスの特許法１０２条１項の損害算定において，原告プレックスが原告イエンセンに支払っているロイヤリティーとして１台当たり６５万円を変動経費として控除しているのであるから（計算鑑定書４，１０頁），原告イエンセンに１台当たり６５万円を民法７０９条に基づく損害として認めたとしても，二重請求となるものではないし，原告プレックスが自ら特許を有していたときよりも損害総額が大きくなることもない。
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2013.04. 3
平成24(ネ)10015 特許権侵害差止等本訴，損害賠償反訴請求控訴事件 特許権 民事訴訟平成25年02月01日 知的財産高等裁判所
原告は外国企業で、日本国内では独占的実施権者が実施している場合に、102条2項が適用されるかについて争われました。1審は、同3項で損害額を認定しましたが、知財高裁は同2項の適用を認めました。
上記認定事実によれば，原告は，コンビ社との間で本件販売店契約を締結し，これに基づき，コンビ社を日本国内における原告製品の販売店とし，コンビ社に対し，英国で製造した本件発明１に係る原告製カセットを販売（輸出）していること，コンビ社は，上記原告製カセットを，日本国内において，一般消費者に対し，販売していること，もって，原告は，コンビ社を通じて原告製カセットを日本国内において販売しているといえること，被告は，イ号物件を日本国内に輸入し，販売することにより，コンビ社のみならず原告ともごみ貯蔵カセットに係る日本国内の市場において競業関係にあること，被告の侵害行為（イ号物件の販売）により，原告製カセットの日本国内での売上げが減少していることが認められる。以上の事実経緯に照らすならば，原告には，被告の侵害行為がなかったならば，利益が得られたであろうという事情が認められるから，原告の損害額の算定につき，特許法１０２条２項の適用が排除される理由はないというべきである。これに対し，被告は，特許法１０２条２項が損害の発生自体を推定する規定ではないことや属地主義の原則の見地から，同項が適用されるためには，特許権者が当該特許発明について，日本国内において，同法２条３項所定の「実施」を行っていることを要する，原告は，日本国内では，本件発明１に係る原告製カセットの販売等を行っておらず，原告の損害額の算定につき，同法１０２条２項の適用は否定されるべきである，と主張する。しかし，被告の上記主張は，採用することができない。すなわち，特許法１０２条２項には，特許権者が当該特許発明の実施をしていることを要する旨の文言は存在しないこと，上記(ｱ)で述べたとおり，同項は，損害額の立証の困難性を軽減する趣旨で設けられたものであり，また，推定規定であることに照らすならば，同項を適用するに当たって，殊更厳格な要件を課すことは妥当を欠くというべきであることなどを総合すれば，特許権者が当該特許発明を実施していることは，同項を適用するための要件とはいえない。上記(ｱ)のとおり，特許権者に，侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には，特許法１０２条２項の適用が認められると解すべきである。したがって，本件においては，原告の上記行為が特許法２条３項所定の「実施」に当たるか否かにかかわらず，同法１０２条２項を適用することができる。また，このように解したとしても，本件特許権の効力を日本国外に及ぼすものではなく，いわゆる属地主義の原則に反するとはいえない。以上のとおり，被告の上記主張は採用することができず，原告の損害額の算定については，特許法１０２条２項を適用することができ，同項による推定が及ぶ。
上記認定事実によれば，原告は，コンビ社との間で本件販売店契約を締結し，これに基づき，コンビ社を日本国内における原告製品の販売店とし，コンビ社に対し，英国で製造した本件発明１に係る原告製カセットを販売（輸出）していること，コンビ社は，上記原告製カセットを，日本国内において，一般消費者に対し，販売していること，もって，原告は，コンビ社を通じて原告製カセットを日本国内において販売しているといえること，被告は，イ号物件を日本国内に輸入し，販売することにより，コンビ社のみならず原告ともごみ貯蔵カセットに係る日本国内の市場において競業関係にあること，被告の侵害行為（イ号物件の販売）により，原告製カセットの日本国内での売上げが減少していることが認められる。以上の事実経緯に照らすならば，原告には，被告の侵害行為がなかったならば，利益が得られたであろうという事情が認められるから，原告の損害額の算定につき，特許法１０２条２項の適用が排除される理由はないというべきである。これに対し，被告は，特許法１０２条２項が損害の発生自体を推定する規定ではないことや属地主義の原則の見地から，同項が適用されるためには，特許権者が当該特許発明について，日本国内において，同法２条３項所定の「実施」を行っていることを要する，原告は，日本国内では，本件発明１に係る原告製カセットの販売等を行っておらず，原告の損害額の算定につき，同法１０２条２項の適用は否定されるべきである，と主張する。しかし，被告の上記主張は，採用することができない。すなわち，特許法１０２条２項には，特許権者が当該特許発明の実施をしていることを要する旨の文言は存在しないこと，上記(ｱ)で述べたとおり，同項は，損害額の立証の困難性を軽減する趣旨で設けられたものであり，また，推定規定であることに照らすならば，同項を適用するに当たって，殊更厳格な要件を課すことは妥当を欠くというべきであることなどを総合すれば，特許権者が当該特許発明を実施していることは，同項を適用するための要件とはいえない。上記(ｱ)のとおり，特許権者に，侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には，特許法１０２条２項の適用が認められると解すべきである。したがって，本件においては，原告の上記行為が特許法２条３項所定の「実施」に当たるか否かにかかわらず，同法１０２条２項を適用することができる。また，このように解したとしても，本件特許権の効力を日本国外に及ぼすものではなく，いわゆる属地主義の原則に反するとはいえない。以上のとおり，被告の上記主張は採用することができず，原告の損害額の算定については，特許法１０２条２項を適用することができ，同項による推定が及ぶ。