104条の3

特許権に基づく差止等についての仮処分命令がなされました。実施可能要件違反の無効主張は認められませんでした。なお、仮処分の申＼し立てではなく、別途本訴があり、そちらで審理されています。被告は裁判所の心証開示後の和解勧告には応答しなかったとのことです。

(1) 疎明資料（疎甲７）によれば、本件債務者製品は、「前記落とし口部の上方 に対向して配置され、水平方向に延びるフランジ状の平板部と、この平板部の 内周側から下方に向かって縮径するように延びるテーパー部と、このテーパー 部の下端から下方に向かって延びる円筒部とを有する落とし口対向部」を備え ていることが認められ、これらの構成を有すること自体は、当事者間に争いは＼nない。
(2) そして、本件発明２−２の構成要件２−２−Ｄの「蓋部材」は、特許請求の＼n範囲の記載上、「落し口部の上方に配置される」ものとされており、その余の 限定はされていない。また、本件明細書２の記載によれば、「鉛直方向の上方 から見て落し口部の開口を塞ぐように配置される形状であれば良い。」（段落 【００８１】）との記載があるものの、第１実施例における【表１】のケース＼n１及び【表２】のケース１１によれば、落とし口部の開口を完全に塞ぐように＼n配置されていない形状についても、これを完全に塞ぐように配置された形状と 同様に、サイフォン現象が生じていることが確認されている（段落【００６８】）。 上記構成要件及び本件明細書２の各記載によれば、本件構＼成要件にいう「蓋部材」は、落とし口部の開口を完全に塞ぐように配置されていない形状も含む ものであり、落とし口部の上方に配置されれば足りるというべきである。 これを本件債務者製品についてみると、上記認定事実によれば、本件債務者 製品の落とし口対向部は、落とし口部の開口を完全に塞ぐように配置されてい ないものの、落とし口部の上方に配置されているものと認められる。そうする と、本件債務者製品の落とし口対向部は、構成要件２−２−Ｄの「蓋部材」を＼n充足するものと認めるのが相当である。
(3) これに対し、債務者らは、「蓋部材」とはその直径が落とし口部外径の直径 より大きく、落とし口部の開口を覆い塞ぐものに限られると主張するものの、 上記において説示したところを踏まえると、採用することができない。
また、債務者らは、「蓋部材」は単なる開口よりも優れたサイフォン効能を＼n発揮させる部材でなければならず、本件債務者製品はこれに該当しないと主張 する。しかしながら、本件発明２−２の特許請求の範囲及び本件明細書２の各 記載には、債務者ら主張に係る限定がされているものと認めることはできず、 債務者らの主張は、採用の限りではない。 さらに、債務者らは、本件債務者製品のテーパー部は「誘導ガイド」（本件 特許２の請求項５）に当たるから、「蓋部材」には該当しないと主張する。し かしながら、上記にいう「誘導ガイド」は、本件発明２−２ではなく、本件特 許２の請求項５で特定される構成にすぎず、仮に、同請求項５の記載をみても＼n「前記蓋部材の下面には、誘導ガイドが形成され」と記載されるにとどまるこ とからすると（疎甲４）、「誘導ガイド」は、「蓋部材」の一部として構成さ＼nれ得るものと認めるのが相当である。そうすると、債務者らの主張は、「誘導 ガイド」の構成を正解するものとはいえない。＼n したがって、債務者らの主張は、いずれも採用することができない。 その他に、債務者らの主張を改めて検討しても、債務者らの主張は、本件発 明２−２の構成要件及び本件明細書２の各記載に基づかないものに帰し、いず＼nれも採用の限りではない。
(4) 以上によれば、本件債務者製品は、構成要件２−２−Ｄを充足するものと認めるのが相当である。＼n
３ 争点２（本件債務者製品の縦リブの「前記鍔部の上面と前記蓋部材の下面の外 周部とを連結する」該当性（構成要件２−２−Ｅ））＼n
(1) 疎明資料（疎甲７、１４）によれば、本件債務者製品の整流板（債権者が同 製品における「縦リブ」と呼称する部分をいう。以下同じ。）は、落とし口対 向部のうち平板部の下面に接続しており、当該下面の接続部分は、上記落とし 口対向部の下面の外周部に位置するものと認められる。そして、疎明資料（疎 甲７、１４）によれば、整流板は、同製品の鍔部の上面と接続しているものと 認められる。
そうすると、本件債務者製品の構成のうち、構＼成要件２−２−Ｅの「縦リブ」 に相当する整流板は、「鍔部の上面」と、「蓋部材」に相当する落とし口対向部の「下面の外周部」とを連結していることが認められる。 したがって、本件債務者製品は、構成要件２−２−Ｅを充足するものと認め＼nるのが相当である。
(2) これに対し、債務者らは、本件債務者製品の整流板が３つの部材（分割板、 流入促進部、渦流防止部材）に分かれることを前提として、分割板のうち鍔部 上にある部分は落とし口対向部と連結しておらず、渦流防止部材は鍔部に連結 していないから、いずれも構成要件２−２−Ｅを充足しない旨主張する。しか＼nしながら、本件発明２−２の構成要件及び本件明細書２の各記載を踏まえても、＼n債務者ら主張に係る「分割板」、「流入促進部」、「渦流防止部材」という概 念が使用されていないことからすると、少なくとも構成要件充足性を検討する＼nに当たっては、本件債務者製品の整流板を上記にいう３つの概念で区分するの は相当ではない。のみならず、債務者パナソニックの販促資料（疎甲１４）に＼nよっても、債務者パナソニックは、本件債務者製品の整流板を上記３つの概念＼nで区別していないのであるから、取引の実情等を踏まえても、債務者らの主張 は、独自の見解というほかない。
また、債務者らは、「縦リブ」は「鍔部上にのみ」配置されるものであると 解した上で、本件債務者製品の整流板は、落とし口部の開口に重なり「鍔部上 のみ」に配置されていないため、「縦リブ」に該当しない旨主張する。しかし ながら、特許請求の範囲の記載上、債務者主張に係る限定はされていない。そ して、本件明細書２（段落【００３４】）には「上面視で落し口部２０に重な らない位置で周方向に間隔をあけて配置された複数の縦リブ２３」という記載 が認められるものの、他方、本件明細書２（段落【００８３】）には「縦リブ ２３の形状、数量についても本実施の形態に限定されることはなく」と記載さ れていることからすれば、本件発明２の上記認定に係る技術的特徴に鑑みても、 「縦リブ」は、蓋部材を下方から支持し、雨水を整流する機能を有しているも＼nのであれば足り、必ずしも鍔部の真上にある構成に限定されるものとはいえな＼nい。そうすると、債務者らの主張は、前記判断を左右するものとはいえない。

◆判決本文

女性の下着に関する特許権について、原審は102条3項に基づき、約７００万円の損害賠償を認めました。1審被告は控訴しましたが、知財高裁は控訴棄却しました。控訴趣意書で新たに行った無効主張については、時機に後れた攻撃防御方法に該当すると判断したものの、判断しても無効理由なしと判断されました。

控訴人は、前記第２の４〔控訴人の主張〕のとおり、原審において主張し ていた無効理由とは異なる新たな無効理由（当審において新たに提出する乙 ３１文献による新規性欠如、同文献を主引用例とする進歩性欠如）を主張し、 被控訴人は、これにつき時機に後れた攻撃防御方法に当たるとして却下を申し立てている。＼n
(2) そこで、まず時機に後れた攻撃防御方法に当たるかについて検討すると、 控訴人による当審における新たな無効理由の主張は、令和６年２月６日付け 控訴理由書においてなされたものであるところ、特許権侵害訴訟において、 無効の抗弁は、特許権の侵害に係る紛争をできる限り特許権侵害訴訟の手続 内で迅速に解決するため、特許無効審判手続による無効審決の確定を待つこ となく主張することができるものとされており、特許無効審判とは別の手続 である民事訴訟手続内でのものであるから、審理の経過に鑑みて、審理を不 当に遅延させるものであるときは、時機に後れた攻撃防御方法に当たるもの として却下されるべきである。
これを基に原審における審理経過についてみると、一審被告である控訴人 は、原審において、令和３年１０月２７日提出の同月２２日付け答弁書にお いて、被控訴人製品の本件発明の構成要件該当性を否認するとともに、乙８文献を主引用例とし、これと周知技術との組み合わせないし乙９文献を副引＼n用例とする進歩性欠如の無効理由を主張した。これに対する一審原告である 被控訴人の反論等を受け、令和４年３月１８日付け準備書面(3)において、乙 ８文献による新規性欠如の無効理由を追加し、これに対する被控訴人の更な る反論を受けて、令和４年５月２７日付け準備書面(4)において、更に乙８文 献を主引用例とし、乙１０文献を副引用例とする進歩性欠如の無効理由を追 加した。これについての被控訴人の反論に対しては、更に令和４年８月２９ 日付け準備書面(5)において反論をした。
そして、侵害論について当事事者が主張立証を尽くしたことを前提とし、令 和４年８月３１日に行われたウェブ会議の方法による書面準備手続において、 裁判所から損害論に審理を進める旨の心証開示を受けて（令和４年８月３１ 日の書面準備手続の経過表には、協議の結果欄に、「当事者双方 侵害論につ いての主張立証は尽くした。」「裁判長 今後、損害論についての審理を進め る。」との記載がある。）、損害論の審理が進められ、令和５年９月２２日に行 われた口頭弁論期日において、控訴人は他に主張立証することはない旨を陳 述し、原審口頭弁論が終結されて原判決が言い渡されたものである。 こうした原審での審理経過に鑑みると、当審における新たな無効理由の主 張は、時機に後れて提出された攻撃防御方法に当たり、その提出が後れたこ とについて控訴人には重過失があるから、本来であれば却下は免れないが、 被控訴人から、予備的にではあるものの、当審において提出された無効理由についての反論がされており、これに対する控訴人の再反論の主張はなく当＼n審の口頭弁論終結に至っていることから、この限度では訴訟の完結を遅延さ せることになるとまではいえないため、以下、判断を加えることとする。

◆判決本文

マネースクエアＨＤvs外為オンラインの特許権侵害事件です。1審の東京地裁(40部)は、１審は、１０２条１項、２項の適用を認めず、損害額は約２０１５万円と認定しましたが、知財高裁は、同２項の適用を認め、約４４００万円と認定しました。なお、推定覆滅の割合については伏せ字となっています。

(1) 特許法１０２条２項の適用の可否について
ア 特許法１０２条２項は、「特許権者・・・が故意又は過失により自己の特許権・・・を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、 その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権 者・・・が受けた損害の額と推定する。」と規定する。 同項は、民法の原則の下では、特許権侵害によって特許権者が被った損害の賠償を求めるためには、特許権者において、損害の発生及び額、これと特許権侵害行為との間の因果関係を主張、立証しなければならないところ、その立証等には困難が伴い、その結果、妥当な損害の塡補がされないという不都合が生じ得ることに照らして、侵害者が侵害行為によって利益を受けているときは、その利益の額を特許権者の損害額と推定するとして、立証の困難性の軽減を図った規定である。そして、特許権者に、侵害者による特許権侵 害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には、 同項の適用が認められると解すべきである（知財高裁平成２４年（ネ）第１００１５号同２５年２月１日特別部判決、知財高裁平成３０年（ネ）第１００６３号令和 元年６月７日特別部判決）。
イ これを本件についてみると、１審原告の完全子会社（株式会社マネースクエア） はＦＸ事業を提供しており、「トラリピ」という名称の原告サービスを提供している ところ、証拠（甲３０）によると、トラリピとは、イフダン（新規と決済を同時に 発注する注文）に、リピート（注文を繰り返す機能）とトラップ（一度にまとめて＼n発注できる仕組み）を搭載したＦＸの発注管理機能をいい、トラリピの専用機能＼と して「決済トレール」（決済価格が値動きのトレンドを追いかけることで、利益の極 大化を狙う機能）があることが認められ、被告サービスと競合するものであるとい＼nえる。そして、原告サービスを提供しているのは１審原告の完全子会社であって、 特許権者である１審原告とは別法人であるものの、１審原告は、原告子会社の株式 の１００％を保有し、会社の目的や主たる業務が子会社の支配・統括管理をするこ とにあり、その利益の源泉が子会社の事業活動に依存するいわゆる純粋持株会社で ある（甲３３。以下、持株会社である１審原告と原告子会社を併せて「１審原告グ ループ」ともいう。）。そうすると、原告子会社は、１審原告のグループ会社として 持株会社の保有する多数の特許権を前提として原告サービスを提供しているのであ り（甲２４、２７）、本件特許は原告ライセンス契約に含まれていないものの、これ は国際出願に伴う不都合を回避するためにそのような体裁とすべきであったことに よるものにとどまり、１審原告が原告子会社に本件発明の実施許諾をしていないこ とを意味するものとはいえないことも踏まえると、原告子会社が本件発明を実施し ているものといえ、１審原告グループは、本件特許権の侵害が問題とされている平 成２９年７月から平成３１年３月までの期間、持株会社である１審原告の管理及び 指示の下で、グループ全体として本件特許権を利用した事業を遂行していたと評価 することができる。 したがって、１審原告グループにおいては、本件特許権の侵害行為である被告サ ービスの提供がなかったならば利益が得られたであろう事情があるといえる。
そして、１審原告の利益の源泉が子会社の事業活動に依存していること、１審原 告は１審原告グループにおいて、同グループのために、本件特許権の管理及び権利 行使につき、独立して権利を行使することができる立場にあるものといえ、そのよ うな立場から、同グループにおける利益を追求するために本件特許権について権利 行使をしているということができ、１審原告グループにおいて１審原告のほかに本 件特許権に係る権利行使をする主体が存在しないことも併せ考慮すれば、本件につ いて、特許権者に侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたで あろうという事情が存在するものといえるから、特許法１０２条２項を適用するこ とができるというべきである。
ウ １審被告の主張について
(ｱ) １審被告は、１審原告が主張する「グループ全体として特許を保有・管理し、 グループ全体として特許を活用した事業を展開しているという実態」の内容は不明 瞭であると主張する。
しかしながら、上記イで説示するとおり、１審原告と原告子会社は、いわゆる純 粋持株会社と完全子会社の関係にあるところ、実際に持株会社制を採用する企業が 多数存在する実情にあること（甲３２）、純粋持株会社と完全子会社は法人格が別で あるものの、グループ法人の一体的運営が進展している状況を踏まえ、実態に即し た課税の実現を目的としたグループ法人税制や支配従属関係にある二つ以上の企業 からなる企業集団を単一の組織体とみなして親会社が企業集団の財政状態、経営成 績、キャッシュフローの状況を総合的に報告するための連結財務諸表など、企業グ＼nループを、親会社を中心とした経済的一体性に着目して捉える制度が採用されてい る実情があることも踏まえると、本件事実関係の下においては、１審原告の管理及 び指示の下でグループ全体として本件特許権を利用した事業を遂行していると評価 することができるから、１審被告の上記主張は理由がない。
(ｲ) １審被告は、持株会社が特許権者であっても、事業会社も共有者として特許 権者となるか、又は専用実施権を設定したり、いわゆる独占的通常実施権を許諾することにより、当該事業会社自身が損害賠償請求の主体として、損害賠償を請求す ることによって、事業会社の損害賠償請求が認められないとする不都合は回避可能＼nであるから、特許法１０２条２項の適用を認める必要はない旨を主張する。 しかしながら、前記のとおり、本件においては１審原告の管理及び指示の下でグ ループ全体として本件特許権を利用した事業を遂行していると評価することができ る以上、１審被告の上記主張に係る事情は特許法１０２条２項の適用の妨げにはな るといえず、実施能力を有しないことにより得べかりし利益が存在しない等の個別＼nの事情から生じるところは、推定覆滅の問題として考えるのが相当である。 そもそも１審被告の上記主張は、１審原告のほかに原告子会社が本件特許権の侵 害に係る損害賠償請求の主体として認めるべきかどうかの問題に関わる事情であっ て、本件における１審原告の本件特許権の侵害に係る損害賠償請求における特許法 １０２条２項の適用を否定すべきものとはいえない。
・・・
(3) 推定の覆滅について
ア １審被告は、1)本件発明の技術的価値は乏しく、１審被告の利益に対する本 件発明の貢献は乏しいこと、2)１審原告はそもそも金融商品取引業者としての登録 を受けておらず、ＦＸ取引を業として行うことができなかったこと、3)本件発明と 代替性が認められる競合サービスが多数存在したこと、4)被告サービスにおいて一 定の売上げ及び利益を獲得できたのは、１審被告による格別の営業努力があったた めであることなどを、本件推定の覆滅事由に該当する旨主張するので、以下におい て判断する。
イ 1)本件発明の技術的価値は乏しく、１審被告の利益に対する本件発明の貢献 は乏しいとの主張について 証拠（乙３８）及び弁論の全趣旨によると、人気がある五大リピート系注文とし てトラリピ（原告子会社によるサービス）、ループ・イフダン、ｉサイクル注文（被 告サービス）、トライオートＦＸ、オートレールが挙げられているところ、それぞれ のサービスの比較の項目として、取扱い通貨ペアの多さ、注文方法（指値・逆指値 か、成行注文か）、値幅・利益幅の設定の自由度、売買方向（同一通貨ペア・同一売 買方向・同一値幅の複数の注文ができるかなど）、ポジション数、自動損切の仕様、 手数料・スプレッドの金額、スワップ金利の多寡、トレール機能の有無、相場追尾＼n機能の有無、スマホ対応の有無、独自コンテンツの有無などが挙げられており、こ＼nれらがＦＸ取引のサービスを利用する際の比較項目になるものと認められる。そし て、本件発明の内容は上記比較項目のうち「相場追尾機能」に相当するものと認め＼nられるところ、「リピート系注文で最も大事なのが自動損切りの仕様です」、「サービ スの特徴が最も出るのがこの値幅と利益幅の設定方法」、「長期運用が基本となるリ ピート系注文で成績に直結するのがこの手数料とスプレッド」、「スワップ金利は長 期間ポジションを保持し続けるリピート系注文においては大きな収入源となります」 などと「自動損切りの仕様」「値幅と利益幅の設定方法」「手数料とスプレッド」「ス ワップ金利」を評価する記載がある一方、「相場追尾機能」についてはそれに類する＼n記載はない。
そうすると、相場追尾機能をもってＦＸ取引の利用者が重視する項目とまでは認＼nめられず、被告サービスの使用の動機の形成に対する本件発明の寄与は限定的であ るというべきであるから、１審被告が被告サービスの使用により得た限界利益額に は、本件発明が寄与していない部分を含むものと認められる。 以上によると、同部分が含まれることは、本件推定の覆滅事由に該当するものと 認められる。
この点に関し、１審被告は、これに加えて、仮に本件発明が被告サービスの売上 げに寄与していると解するのであれば、被告サービスにおいて実施されていた１審 被告の各発明も被告サービスの売上げに貢献しており、当該各発明の寄与率により １審被告の利益の額を按分すべきと主張するが、１審被告が主張する１審被告の各 発明が被告サービスの利益に具体的に寄与していたと認めるに足りる証拠はないか ら、１審被告の上記主張は採用できない。
・・・
カ 以上のとおり、市場において競合するサービスが存在していたこと、被告サ ービスの使用の動機の形成に対する本件発明の寄与は限定的であるというべきであ ること、１審被告が被告サービスの使用により得た限界利益額には、本件発明が寄 与していない部分を含むものといえることなどを総合考慮すると、１審被告の使用 動機の形成に対する本件発明の寄与割合は●割と認めるのが相当であり、上記寄与 割合を超える部分については、１審被告の限界利益額と１審原告の受けた損害額と の間に相当因果関係がないものと認められる。 したがって、本件推定は、上記限度で覆滅されるものと認められるから、特許法 １０２条２項に基づく控訴人の損害額は、１審被告の限界利益額の●割に相当する 合計●●●●●●●●●円と認められる。

◆判決本文

1審はこちらです。

◆令和2(ワ)17104

関連の侵害事件です（当事者が同じ）

◆平成29(ネ)10073

原審

◆平成28(ワ)21346

こちらは、原告被告が逆の侵害事件です。

◆平成29(ワ)24174

1審では約15億円の損害賠償でしたが、知財高裁は約8億としました。 その理由は、原審と異なり、102条1項、および2項の適用は認められたが、その一方102条3項の損害賠償率が一審の３０％から、１５％と低く認定されました。その結果、102条2項による損害額が一番高いので、結果として約８億と認定されました。

当裁判所は、原審と異なり、本件においても特許法１０２条１項及び２項の 適用は否定されない一方、同条３項につき原審が適用した相当実施料率３０％ は過大であると思料し、これを前提に、当審における請求原因（侵害の対象取 引）の追加も踏まえて、同条２項に基づいて認められる損害８億３１９１万６ ７５３円の限度で損害賠償請求を認容すべきものと判断する。その理由は、以 下のとおりである。
・・・
(3) 以上の事情を踏まえて検討する。
ＳＤダイサーのメーカーは、国内では、控訴人と、被控訴人からＳＤエ ンジンの供給を受けるディスコ社に限られている。 ＥＯ社等の国外メーカーの販売実績は明らかではないが、サムスン社が 被控訴人による特許権侵害との指摘を受けてＥＯ社との取引を中止するに至 っていることに鑑みれば、競合メーカーの参入は、不可能とまではいえないまでも、相当限定されたものと推認される。＼nそうすると、ステルスダイサーの販売者は、控訴人と上記ディスコ社で 大部分を占める状況にあると認められる。
また、本件において、被控訴人製ＳＤエンジンは、本件訂正発明１並び に本件発明２−２及び本件発明２−３の技術の中核をなすものであり、そ の侵害品である被告製品にとっても、その技術の中核的部分に相当すると いえる。そうすると、被告製品の構成中、被控訴人製ＳＤエンジンに相当する部分がステルスダイサー製品としての不可欠の技術的特徴を体現する＼n部分であり、商品としての競争力の源泉になっているものと解される。 このように、ステルスダイサーの国内市場における販売者は、控訴人と、 被控訴人からＳＤエンジンの供給を受けるディスコ社にほぼ限定されてい ること、被控訴人製ＳＤエンジン自体は、ステルスダイサー製品の部品に とどまるものではあるが、その技術の中核をなすものであって、被告製品 の構成中、被控訴人製ＳＤエンジンに相当する部分がステルスダイサー製品としての不可欠の技術的特徴を体現する部分であり、商品としての競争＼n力の源泉になっているものと解されることからすると、本件において、侵 害者による特許権侵害行為がなかったならば特許権者に利益が得られたで あろうという事情が認められるというべきである。 これを他の表現でいえば、被控訴人が主張するとおり、特許権者が販売する部品を用いて生産された完成品と、侵害者が販売する完成品とは、同＼n一の完成品市場の利益をめぐって競合しており、完成品市場における部品 相当部分の市場利益に関する限りでは、特許権者による部品の販売行為は、 当該部品を用いた完成品の生産行為又は譲渡行為を介して、侵害品（完成 品）の譲渡行為と間接的に競合する関係にあるということもできる。
(4) 控訴人は、知財高裁令和４年１０月２０日判決（椅子式マッサージ機事件） は、特許権者が、侵害品と「需要者を共通」にする「同種の」「競合品」で あって「市場において・・・競合関係にある製品」を輸出・販売していた場合 に初めて、特許法１０２条２項による推定が正当化されることを踏まえたも のである旨主張するが、同判決の事案が、控訴人の指摘する場合であったと いうにすぎず、そのような場合以外に同項が適用されないことまでは判示す るものではない。 被控訴人製ＳＤエンジンの１個当たりの利益の額は、(1)の被控訴人製Ｓ Ｄエンジンの１個当たりの価額から(2)の原価を控除した●●●●円である。 その●●台分は●●●●●●●円であり、前記の特許法１０２条２項に基づ き算定される損害額７億５６２８万７９８１円を下回るから、本件において 同条１項に基づく損害は、採用の限りでない。
・・・ 特許法１０２条３項は、特許権侵害の際に特許権者が請求し得る最低限度 の損害額を法定した規定であって、同項による損害は、原則として、侵害品 の売上高を基準とし、そこに、実施に対し受けるべき料率を乗じて算定すべ きである。そして、平成１０年法律第５１号による改正により、「通常受け るべき金銭の額」という同項の規定のうち「通常」の部分が削除された経緯 に照らせば、同項に基づく損害の算定に当たっては、必ずしも特許権につい ての実施許諾契約における実施料率に基づかなければならない必然性はなく、 特許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき、実施に対し受けるべ き料率は、むしろ、通常の実施料率に比べて自ずと高額になるであろうこと を考慮すべきである。
したがって、実施に対し受けるべき料率は、1)当該特許発明の実際の実施 許諾契約における実施料率や、それが明らかでない場合には業界における実 施料の相場等も考慮に入れつつ、2)当該特許発明自体の価値すなわち特許発 明の技術内容や重要性、他のものによる代替可能性、3)当該特許発明を当該 製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の態様、4)特許権者と侵 害者との競業関係や特許権者の営業方針等訴訟に現れた諸事情を総合考慮し て、合理的な料率を定めるべきである。
(2) 本件における当てはめ
ア 当該特許発明の実際の実施許諾契約における実施料率や、それが明らか でない場合には業界における実施料の相場等（1)）、特許権者と侵害者 との競業関係や特許権者の営業方針等（4)）
(ｱ) 前記のとおり、被控訴人は、その開発に係るステルスダイシング技術 の中核的ユニットであるＳＤエンジン一式の製造については、自社製造 を必須とし、一切製造ライセンスを許諾せず、ＳＤエンジンの販売利益 により先端技術の研究開発を継続するものであり、そのため、被控訴人 は、アライアンスパートナーに対し包括ライセンスを付与するに当たっ ては、被控訴人製造に係るＳＤエンジンの販売を大前提として、当該販 売とＳＤ技術関連特許に関する特許発明のロイヤリティの支払を不可分 一体の条件とするものであり、被控訴人は、アライアンスパートナーに 対しては、本件特許発明を含めたＳＤ技術関連特許につき、ＳＤダイサ ーの最終販売価格の●％という実施料率に基づき、包括ライセンスを行 っており、他方、被控訴人からＳＤエンジンを購入しないＳＤメーカー に対しては、ＳＤ技術関連特許を包括ライセンスすることは一切ないも のである。したがって、被控訴人と控訴人の間では、当初本件業務提携契約に よりライセンス料が●％とされ、その後、●●●％に値下げされたが （乙１５）、この実施料率を相当実施料率算定の基準とするのは相当 でない。
(ｲ) 前述のとおり、ステルスダイサーの販売者としては、控訴人と、被 控訴人からＳＤエンジンの供給を受けるディスコ社が大きな割合を占 めており、両者の競合関係は明らかである。
・・・
以上のとおり、被控訴人と控訴人の間では、当初ライセンス料が●％と され、その後、●●●％に値下げされたが、これは、控訴人において被 控訴人製ＳＤエンジンのみを使用してＳＤダイサーを製造販売すること が前提となっているから、この前提を欠く場合に、上記ライセンス料の みをもって受けるべき料率とするのは相当でなく、他方、被控訴人製の ＳＤエンジンの利益そのものを特許法１０２条３項の料率の基準とする ことも相当でないこと、一般的なライセンス料の傾向、控訴人と被控訴 人は競合状態にあること、本件訂正発明１については本件発明２−２や 本件発明２−３により補わなければならない点があるところ、被告製品 （低追従）は本件発明２−２及び本件発明２−３の技術的範囲に属さな いこと等の事情を総合すれば、本件において被控訴人が実施に対し受け るべき料率としては、１５％と認めるのが相当である。
・・・
本件において特許権の侵害が認められるNo.●●●●の販売額合計は、別紙 ６認容額計算表のとおり●●●●●●●●●●●●円であり、これに１５％を乗じると、●●●●●●●●●●●円となる。これは、特許法１０２条２＼n項に基づき算定される損害額７億５６２８万７９８１円を下回るから、本件 において、同条３項に基づく損害は、採用の限りでない。

◆判決本文

1審はこちらです

◆平成30(ワ)28930

　パナソニックの知財信託会社による侵害訴訟の控訴審判決です。1審は技術的範囲外または新規性なしとして権利行使不能と判断しました。知財高裁も同様です。該当特許は７件あり、判決文は４００頁を超えます。

イ 上記各認定事実を総合的に考慮すると、４０２Ｗ製品は、遅くとも被控訴人 からカナデンに納品された平成２４年４月１７日頃には、同社に譲渡されたことに よりその構造が解析可能＼な状態に至ったものと認められる。 これに対し、控訴人パナソニックは、上記アの認定事実を認めるに足りる証拠が＼nないことを指摘すると共に、仮に平成２４年４月１７日頃に被控訴人からカナデン に対して４０２Ｗ製品が納品されたとしても、被控訴人とカナデンとの間に秘密を 保持することが暗黙のうちに求められていたため、公然実施されたとはいえないな どと主張する。
しかし、本件申請書は、その書面の体裁等に鑑みると、被控訴人において内部的＼nに定形化された書式に基づき作成されたものと見られ、日常的な業務の一環として 作成されたものであることがうかがわれる。また、その記載内容並びに「申請者印」＼n欄及び「完了印」欄の押印は、平成２４年４月１６日付け「見本品引取書」（乙７ ８）及び同月１７日付け「判取票」（乙８８）の記載又は押印と一致ないし整合す ることから、本件申請書の作成日は、上記認定のとおり、同年２月１０日と認めら＼nれる（なお、同様の理由及び筆跡の字体そのものから、判取票の作成日付は、同年 ９月１７日ではなく同年４月１７日であることも認められる。）。また、上記「判 取票」は、カナデン担当者（乙１４８）の姓と同一の印影が存在することから、平 成２４年４月１７日に同社に４０２Ｗ製品が納品されたことを裏付けるものといえ る。
また、本件申請書には、「処理方法」の「渡し切りサンプル（点灯試験・分解テ＼nスト）」欄にチェックがされているものの、カナデンは、電気工事業等の建設業許 可を得ている事業会社であり（乙７６）、また、被控訴人による４０２Ｗ製品の商 品開発に共同研究その他の形で関与していたことをうかがわせる事情も見当たらな いこと、本件チラシ及び本件カタログの記載からは、カナデンに納品された平成２ ４年４月頃又はこれに極めて近接した時点で、４０２Ｗ製品は既に一般向けに販売 されていたことがうかがわれることによると、カナデンに対する４０２Ｗ製品の納 品が、その構成等につき同社に守秘義務を負わせることを前提として行われたもの＼nであるとは考え難い。その他控訴人パナソニックが主張する点を考慮しても、この点に関する控訴人パナソ＼ニックの主張は採用できない。
ウ 小括
以上によると、４０２Ｗ発明は、本件原出願日２より前に日本国内において公然 実施された発明といえる。

◆判決本文

原審はこちら。

◆平成29(ワ)1390

　特許権侵害訴訟において、サブコンビネーション発明の要旨について、”「請求項４記載の携帯電話」との記載は、受信装置に係る発明を特定するために意味を有するものであると認めることはできない。”として、新規性無しとして権利行使不能（１０４条の３）と判断されました。

ウ 乙１２の各構成が本件発明の構＼成要件ＪないしＭの構成にそれぞれ相当＼nするか否かを検討する前提として、構成要件Ｊの「請求項４記載の携帯電＼n話との間で送受信するための」との記載の性質について検討する。 原告らは、構成要件Ｊの「請求項４記載の携帯電話との間で送受信す＼nるための」との記載は、本件発明の受信装置の構造及び機能＼を特定して いるから、請求項１ないし４の解釈を踏まえて請求項５に係る本件発明 の構成を認定すべきであると主張するものと解される。＼n
そこで検討すると、本件特許の特許請求の範囲及び本件明細書の各記 載によれば、本件発明は、受信装置が、携帯電話との間で送受信するた めのＲＦＩＤインターフェースを介して同携帯電話に対して個別情報の 発信要求をし、これに対し、同携帯電話が、要求された個別情報を送信 し、受信装置が、同携帯電話から受信した個別情報が要求した個別情報 であるか否かを判断し、受信した判断情報が前記要求した個別情報であ ると判断されたときに、前記携帯電話との間で処理を行うという、二つ 以上の装置を組み合わせてなる全体装置の発明に対し、それに組み合わ される受信装置の発明すなわちサブコンビネーション発明であって、本 件発明に係る特許請求の範囲の請求項５には、受信装置とは別の他の装 置すなわち他のサブコンビネーションである携帯電話に関する事項が記 載されているものと理解できる。
そして、サブコンビネーション発明においては、特許請求の範囲の請求 項中に記載された他の装置に関する事項が、形状、構造、構＼成要素、組成、 作用、機能、性質、特性、行為又は動作、用途等の観点から当該請求項に＼n係る発明の特定にどのような意味を有するかを把握し、発明の技術的範囲 を画する必要があるところ、他の装置に関する事項が、当該他の装置のみ を特定する事項であって、当該請求項に係る発明の構造、機能＼等を何ら特 定していない場合には、他の装置に関する事項は当該請求項に係る発明を 特定するために意味を有しないといえる。
本件特許の特許請求の範囲において、構成要件Ｊの「ＲＦＩＤインター＼nフェースを有し、」との記載は、受信装置が「ＲＦＩＤインターフェース を有し」ていることを、構成要件Ｋの記載は、受信装置が「個別情報の発＼n信要求を前記携帯電話に発信する発信手段」を有していることを、構成要＼n件Ｌの記載は、受信装置が「前記携帯電話から受信した個別情報が要求し た個別情報であるか否かを判断する判断手段」を有していることを、構成＼n要件Ｍの記載は、受信装置が「前記判断手段で受信した判断情報が、前記 要求した個別情報であると判断されたときに、前記携帯電話との間で処理 を行う」ことを、それぞれ特定していると認められるのに対し、構成要件＼nＪの「請求項４記載の携帯電話との間で送受信するための」との記載は、 上記の構造、機能＼等を有する受信装置と送受信をする携帯電話の構造、機＼n能等を請求項４記載の構＼成に限定するものにすぎず、受信装置の構造、機＼n能等自体を何ら特定していないから、「請求項４記載の携帯電話」との記＼n載は、受信装置に係る発明を特定するために意味を有するものであると認 めることはできない。
以上によれば、上記の「請求項４記載の携帯電話との間で送受信するた めの」を除外して請求項５に係る本件発明の要旨を認定することが相当で あるというべきであって、原告らの上記主張を採用することはできない。
・・・
以上によれば、本件発明は、乙１２発明と同一の構成を有しているから、＼n新規性を欠いており、本件特許は特許無効審判により無効にされるべきもの と認められ、原告らは被告に対してその権利を行使することができない（特 許法１０４条の３第１項、１２３条１項２号、２９条１項３号）。

◆判決本文

原告は、マザーズへの上場を控えていましたが、被告は、原告の主幹事会社に対して、「被告特許を侵害するとして、原告を提訴しました。上場は慎重にすべき」という旨の通知書を送付しました。実際に提訴自体はしましたが、印紙を貼らずの提訴で、その後、提訴は取り下げています。＼n
原告はかかる行為は、不正競争行為（不競法2条1項21号）に該当すると提訴しました。被告も反訴しています。　裁判所は、特許は無効だが、不正競争行為には該当しないと判断しました。
なお、サブコンピネーション発明の「〜のための」という文言も発明を限定するのかが問題となっています。

ウ 甲３２発明の各構成が本件発明の構＼成要件ＪないしＮの構成にそれぞれ＼n相当するかを検討する前提として、構成要件Ｊの「請求項４記載の携帯電＼n話との間で送受信するための」との記載の性質について検討する。 被告らは、構成要件Ｊの「請求項４記載の携帯電話との間で送受信す＼nるための」との記載は、本件発明の受信装置の構造及び機能＼を特定して いるから、請求項１ないし４の解釈を踏まえて請求項５に係る本件発明 の構成を認定すべきであると主張するものと解される。＼n
そこで検討すると、本件特許の特許請求の範囲及び本件明細書の各記 載によれば、本件発明は、受信装置が、携帯電話との間で送受信するた めのＲＦＩＤインターフェースを介して同携帯電話に対して個別情報の 発信要求をし、これに対し、同携帯電話が、要求された個別情報を送信 し、受信装置が、同携帯電話から受信した個別情報が要求した個別情報 であるか否かを判断し、受信した判断情報が前記要求した個別情報であ ると判断されたときに、前記携帯電話との間で処理を行うという、二つ 以上の装置を組み合わせてなる全体装置の発明に対し、それに組み合わ される受信装置の発明すなわちサブコンビネーション発明であって、本 件発明に係る特許請求の範囲の請求項５には、受信装置とは別の他の装 置すなわち他のサブコンビネーションである携帯電話に関する事項が記 載されているものと理解できる。
そして、サブコンビネーション発明においては、特許請求の範囲の請求 項中に記載された他の装置に関する事項が、形状、構造、構＼成要素、組成、 作用、機能、性質、特性、行為又は動作、用途等の観点から当該請求項に＼n係る発明の特定にどのような意味を有するかを把握し、発明の技術的範囲 を画する必要があるところ、他の装置に関する事項が、当該他の装置のみ を特定する事項であって、当該請求項に係る発明の構造、機能＼等を何ら特 定していない場合には、他の装置に関する事項は当該請求項に係る発明を 特定するために意味を有しないことになるから，これを除外して当該請求 項に係る発明の要旨を認定することが相当であるといえる。
本件特許の特許請求の範囲において、構成要件Ｊの「ＲＦＩＤインター＼nフェースを有し、」との記載は、受信装置が「ＲＦＩＤインターフェース を有し」ていることを、構成要件Ｋの記載は、受信装置が「個別情報の発＼n信要求を前記携帯電話に発信する発信手段」を有していることを、構成要＼n件Ｌの記載は、受信装置が「前記携帯電話から受信した個別情報が要求し た個別情報であるか否かを判断する判断手段」を有していることを、構成＼n要件Ｍの記載は、受信装置が「前記判断手段で受信した判断情報が、前記 要求した個別情報であると判断されたときに、前記携帯電話との間で処理 を行う」ことを、それぞれ特定していると認められるのに対し、構成要件＼nＪの「請求項４記載の携帯電話との間で送受信するための」との記載は 上記の構造、機能＼等を有する受信装置と送受信をする携帯電話の構造、機＼n能等を請求項４記載の構＼成に限定するものにすぎず、受信装置の構造、機＼n能等自体を何ら特定していないから、「請求項４記載の携帯電話」との記＼n載は、受信装置に係る発明を特定するために意味を有するものであると認 めることはできない。
以上によれば、上記の「請求項４記載の携帯電話との間で送受信するた めの」を除外して請求項５に係る本件発明の要旨を認定することが相当で あるというべきであって、被告らの上記主張を採用することはできない。
・・・
(2) 小括
以上によれば、本件発明は、甲３２発明と同一の構成を有しているから、＼n新規性を欠いており、本件特許は特許無効審判により無効にされるべきもの と認められ、被告モビリティは原告に対してその権利を行使することができ ない（特許法１０４条の３第１項、１２３条１項２号、２９条１項３号）。
３ 争点１−３（被告らによる虚偽告知の内容）について
前提事実(5)オのとおり、本件通知行為は、原告が被告モビリティの特許権 を侵害しているとの原告の営業上の信用を害する事実を告知するものであると ころ、前記２のとおり、本件特許は特許無効審判により無効にされるべきもの であり、原告が被告モビリティの特許権を侵害しているとの事実を通知した本 件通知行為は、不正競争防止法２条１項２１号の「虚偽の事実を告知」するも のといえる。
他方で、前提事実(5)オのとおり、本件通知行為により、被告モビリティは、 岡三証券に対し、被告モビリティが別件訴訟を提起した旨も通知したものであ るが、実際に、本件通知行為の前日である令和３年６月２３日、東京地方裁判 所に対し、別件訴訟を提起している以上（前提事実(5)エ）、別件訴訟について の通知内容は、同条の「虚偽の事実を告知」したものとはいえない。 なお、被告らは、原告の前訴訟代理人であった弁護士Ｃｉ作成に係る令和３ 年７月２６日付け意見書について、文書提出命令を申し立てているところ（東＼n京地方裁判所令和４年（モ）第２６４号）、本訴のいずれの争点との関係でも 取調べの必要性が認められるとはいえないから、上記申立てを却下する。＼n４ 争点２（被告らと原告との間の競争関係の有無）について 事業者間の公正な競争を確保するという不正競争防止法の目的（不正競争防 止法１条）に照らすと、同法２条１項２１号の「競争関係」は、現実の市場に おける競合が存在しなくとも、市場における競合が生じるおそれがあれば認め られると解するのが相当である。
そして、前提事実(2)及び(3)並びに弁論の全趣旨によれば、原告は、決済 に利用される通信端末及びインターネットを利用した決済システムを開発して 販売していること、被告モビリティは、決済システムに利用され得る本件発明 に係る特許権を有し、同特許権について実施権を許諾してライセンス収入を得 ることを業としていることが認められ、被告モビリティ自身が決済端末の開発、 販売をしておらず、現実の市場における競合が存在しないとしても、市場にお ける競合が生じるおそれはあるといえる。
３ 争点１−３（被告らによる虚偽告知の内容）について
前提事実(5)オのとおり、本件通知行為は、原告が被告モビリティの特許権 を侵害しているとの原告の営業上の信用を害する事実を告知するものであると ころ、前記２のとおり、本件特許は特許無効審判により無効にされるべきもの であり、原告が被告モビリティの特許権を侵害しているとの事実を通知した本 件通知行為は、不正競争防止法２条１項２１号の「虚偽の事実を告知」するも のといえる。
他方で、前提事実(5)オのとおり、本件通知行為により、被告モビリティは、 岡三証券に対し、被告モビリティが別件訴訟を提起した旨も通知したものであ るが、実際に、本件通知行為の前日である令和３年６月２３日、東京地方裁判 所に対し、別件訴訟を提起している以上（前提事実(5)エ）、別件訴訟について の通知内容は、同条の「虚偽の事実を告知」したものとはいえない。
(2) 不正競争行為に係る過失について
本件全証拠によっても、被告らにおいて本件通知行為時までに本件特許が 無効となることを具体的に認識し得たことを基礎付ける事情は認められない。 他方で、前提事実(5)のとおり、被告モビリティは、原告がマザーズ市場に 上場する約２週間前に、岡三証券に対して本件通知行為をしたものであると ころ、同時点においては、原告から本件特許が無効である旨の主張は一切さ れておらず、原告が初めて具体的な引用例を示した上で本件特許の新規性又 は進歩性欠如の主張をするに至ったのは、本件訴訟係属中に前訴訟代理人弁 護士らを解任して現在の訴訟代理人弁護士に本件を委任した後であった。以 上の事情に加え、一般に、特許権は特許庁においていったん特許要件ありと して特許査定を受けた権利であることを考慮すると、本件通知行為時点にお いて、被告らに本件特許の無効理由を調査する義務まで負わせることが相当 であるとはいい難い。したがって、被告らに不正競争行為につき過失があるとの原告の主張は理由がない。

◆判決本文

　空調服の特許について、進歩性無しとして、権利行使不能と判断されました。＼n

前記ａないしｄの各記載によると、本件出願当時、被服の技術分野 においては、二つの紐状部材を結んでつないで長さを調整することや、 そもそも二つの紐状部材を結んでつなぐこと自体、手間がかかって容 易ではないとの周知かつ自明の課題が存在したものと認められる（な お、前記１(1)のとおり、本件明細書にも、本件出願当時に存在した課 題として、一組の調整紐を結んで所望の長さになるようにすることは 非常に難しく、ほとんどの着用者は空気排出口の開口度を適正に調整 することができないとの記載がみられるところである。）。 そうすると、被服の技術分野に属する本件公然実施発明の構成＼n（「前記空調服の服地の内表面であって前記襟後部又はその周辺の第＼n一の位置に取り付けられた紐１と」、「前記紐１が取り付けられた前記 第一の位置とは異なる前記襟後部又はその周辺の第二の位置に取り付 けられた紐２とを備え」、「２本の紐（１、２）を結ぶことによって、 空気排出量を調節することができる」との構成）自体からみて、また、＼n乙４６説明書に「首と襟足の間隔を広くし」との記載及び紐が首の後 ろにある旨の図示（前記(1)イ ）があることからすると、本件公然実 施発明に接した本件出願当時の当業者は、上記の課題を認識するもの と認めるのが相当である。
乙３３発明’が解決する課題
前記(3)アの記載のとおり、乙３３発明’は、「帯紐６ａ」に「ボタン ７ａ」を、「帯紐６ｂ」に複数の「ボタン７ｂ」をそれぞれ設け、「ボタ ン７ａ」を複数ある「ボタン７ｂ」のいずれか一つにはめ込むとの構成＼nを採用することにより、「帯紐６ａ」及び「帯紐６ｂ」の装着長さを調 整し、もって、個人差のある腰回りの大きさに応じて介護用パンツ１を 装着することを可能にするというものであるところ、乙３３公報に装着＼nの容易さについての記載（【０００８】、【０００９】、【００１１】）があ ることや、前記 ｅのとおりの周知かつ自明の課題が本件出願当時に被 服の技術分野において存在したとの事実も併せ考慮すると、本件出願当 時の当業者は、乙３３発明’につき、これを二つの紐状部材を結んでつ ないで長さを調整することが手間で容易ではないとの課題を解決する手 段として認識するものと認めるのが相当である。
課題の共通性についての結論
前記 及び のとおりであるから、本件公然実施発明から認識される 課題と乙３３発明’が解決する課題は、共通すると認めるのが相当であ る。
ウ 本件公然実施発明に乙３３発明’を適用することについての動機付けの 有無
前記ア及びイのとおりであるから、被服の技術分野に属する本件公然実 施発明に接した本件出願当時の当業者は、空気排出スペースの大きさを調 整するための手段である「紐１」及び「紐２」を結んでつないで長さを調 整することが手間で容易でないとの課題を認識し、当該課題を解決するた め、同じ被服の技術分野に属する乙３３発明’を採用するよう動機付けら れたものと認めるのが相当である。
エ 原告の主張について
原告は、本件公然実施発明は、排出する空気の量に応じて、中に支え る物体がない、空気を排出するスペースを調整するのに対して、乙３３ 発明’は、体型等に応じて中に支える物体があるものの周りを調整する ものであるから、その目的や機能が異なると主張する。＼nしかしながら、本件公然実施発明と乙３３発明’とは、紐状の部材の 締結により被服が形成する空間の大きさを調整するとの目的ないし する。
しかしながら、本件公然実施発明と乙３３発明’とは、紐状の部材の 締結により被服が形成する空間の大きさを調整するとの目的ないし機能＼nにおいて異なるものではないから、本件公然実施発明が空調服の首回り の空気排出スペースの大きさを調整するものであるのに対し、乙３３発 明’が介護用パンツの腰回りの大きさを調整するものであること、すな わち、両者が何を調整するのかにおいて異なることは、前記ウに係る結 論を左右するものではない。 また、原告は、1)空調服は、世の中に存在しなかった革新的技術であ ることや、2)本件発明１は従来技術に比して有利な効果を有しており、 本件公然実施発明と異なる技術的意義を有することを主張している。 しかし、上記1)について、本件発明１は、本件公然実施発明等によっ て既に実用化されている空調服における空気排出口の開口度の調節方法 に係る発明であり、従来技術の延長線上に位置付けられるものと評価で きるところ、上記の調節方法が被服の技術分野で周知といえることは前 記(3)で説示したとおりである。そうだとすれば、空調服という製品自体 が革新的技術であることは、本件発明１の進歩性を基礎付ける事情とは ならないというべきである。 上記2)について、本件全証拠によっても、本件発明１がその進歩性を 基礎付けるほどの有利な効果や技術的意義を有しているとは認められな い。

◆判決本文

特許権侵害について、原審は約4500万円の損害賠償を認めましたが、知財高裁はこれを取り消しました。争点は、主引発明に副引用発明を適用し、さらに周知技術を適用できるかです。知財高裁(2部)は、本件では相互に関連する技術ではなく、適用可能と判断しました。＼n

イ 本件適用２に係る動機付けと阻害要因の有無
前記(4)イ(ｱ)のとおり、乙１５発明は、回転駆動源に電動モータを使用したトル ク制御式パルスツール（ねじ締めツール等）の技術分野に属するものである。また、 前記アによると、本件周知技術は、電動モータに使用される磁石の固定方法に関す るものであるから、電動モータの技術分野に属するものである。そして、相違点Ｂ に係る本件発明等の構成の内容は、磁石がステータに隙間を設けて貼＼設されている ことであるから、本件適用２との関係では、乙１５発明（電動モータに係る部分） と本件周知技術は、その属する技術分野を共通にするものである。さらに、乙１５ 発明（乙６発明Ａを適用したもの）に接した本件優先日当時の当業者は、磁石をど のようにして筒状のロータの内周面に保持するかという課題に直面することになる ところ、接着剤を用いて磁石をロータに隙間を設けて貼設する技術である本件周知＼n技術は、当該課題を解決することのできる手段（技術）となる。したがって、本件 優先日当時の当業者において、乙１５発明（乙６発明Ａを適用したもの）に本件周 知技術を適用する動機付けがあったものと認めるのが相当である。 本件適用２をするに当たり、阻害要因があることを認めるに足りる証拠はない。
ウ 相違点Ｂに係る本件発明等の構成の容易想到性についての小括＼n
(ｱ) 以上のとおりであるから、本件優先日当時の当業者は、乙１５発明に乙６ 発明Ａ及び本件周知技術を適用することにより、相違点Ｂに係る本件発明等の構成＼nに容易に想到し得たものと認めるのが相当である。
(ｲ) この点、原告は、乙１５発明に乙６文献記載の発明を適用し、その後に周 知技術を適用して相違点Ｂに係る本件発明等の構成を導出することは「容易の容易」＼nに当たるから、本件優先日当時の当業者において、相違点Ｂに係る本件発明等の構＼n成に容易に想到し得たとはいえないと主張する。 確かに、前記イのとおり、本件適用２は、乙６発明Ａを適用した乙１５発明を前 提とするものである。しかしながら、電動式衝撃締め付け工具において、電動モー タをアウタロータ型のものとすること（相違点Ａ関係）と当該電動モータにおいて 磁石を筒状のロータの内周面に隙間を設けて貼設すること（相違点Ｂ関係）は、そ＼nれらの内容に照らし、相互に関連する技術ではなく、互いに独立した別個の技術で あるといえるから、原告の主張は、相違点Ｂに係る本件発明等の構成の容易想到性＼nを左右するものではない。

◆判決本文

1審はこちらです。

◆令和2年（ワ）4913

個人発明家がアップルを訴えた事件の控訴審判決です。1審は約4400万円の支払いを命じましたが、知財高裁（3部）は、約1800万円に減額しました。これは実施料率が1審0.5％控訴審0.2％となったためです。

当裁判所は、第１審原告の請求のうち、１７５５万３６４２円及びうち１２ ６９万１８３１円に対する平成２１年９月２７日から、うち２５万３５８５円 に対する平成２２年９月２６日から、うち１７０万７６０８円に対する平成２ ４年９月３０日から、うち２９０万０６１８円に対する平成２５年９月２９日 から、各支払済みまで年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理 由があるからこの限度で認容し、その余の請求は理由がないから棄却すべきで あると判断する。その理由は、当審における当事者の主張も踏まえて原判決を 後記１のとおり補正し、後記２のとおり当審における第１審原告の補充主張に 対する判断を付加し、後記３のとおり当審における第１審被告の補充主張に対 する判断を付加するほか、原判決「事実及び理由」第４（原判決４５頁２行目 から９４頁１２行目まで）に記載のとおりであるから、これを引用する。
・・・
原判決９２頁１行目の・・・、同頁５行目の「０．５％」を「０．２％」に、それぞれ改める。

◆判決本文

原審はこちら。

◆令和2(ワ)13317
関連事件です。

◆平成19(ワ)2525

◆平成25(ネ)10086

1審では､技術的範囲に属するが新規性違反の無効理由有りと判断されました。控訴人は訂正審判を請求するとともに、控訴しました。被控訴人は訂正要件違反の無効理由を主張しましたが、知財高裁は訂正要件違反なしと判断し、差止と約50万円の損害賠償を認めました。

(ｲ) 乙１８分析及び乙２４分析における分析対象物である公然実施発明
（引用発明）に基づく進歩性欠如の主張について ａ 公然実施発明は、公然実施品の具体的な構成又は組成等に基づいて認＼n定されるため、通常、その公然実施品自体に課題が記載されていること はなく、何らかの課題があることを認識することは困難であるから、公 然実施発明に基づく容易想到性の有無を判断するにあたっては、公然実 施品から出願日（優先日）当時の技術常識を前提にして技術的思想や課 題を認識できるかどうか、その構成又は組成を変更する動機付けがある＼nか否かを検討すべきである。
・・・
ｃ 被控訴人の主張について
(a) 被控訴人は、前記第２の３(3)〔被控訴人の主張〕イ・ウのとおり、 本件特許の優先日前に公然実施された被控訴人製品「無限七星ＦＩＳ Ｈ」の重量平均分子量４．５×１０４との比較において、「１５００ ０」という上限値が技術的にいかなる意義を有するのかが不明であ り、本件優先日において、ポリアリルアミンの重量平均分子量上限値 の「１５０００」と、公然実施発明に係る同「４５０００」は、いず れもポリアリルアミンの重量平均分子量として広く知られ、一般的に 利用されている範囲内のものであるから、本件発明は、公然実施発明 に基づいて当業者が当然に予測することができたもので、進歩性を有＼nしない旨を主張する。
この点につき、乙１３（特開昭５８−２０１８１１号公報）は、モ ノアリルアミンの重合体の製造方法について記載されたものである ところ、アリル化合物が通常のラジカル系開始剤によっては重合し難 いという問題があったことから、ラジカル系開始剤を用いて、モノア リルアミンの高重合度の重合体を製造する方法を提供することを目 的とするものであり、請求項１に記載の特定のラジカル系開始剤（分 子中にアゾ基とカチオン性の窒素原子を持つ基とを含む。）を用いれ ば、モノアリルアミンの無機酸塩が、極性溶媒中で極めて容易に重合 し、高収率で高重合度の重合体が得られることを見出したものであっ て（特許請求の範囲の記載、２頁左上欄及び３頁左下欄）、実施例に は、乙１３記載の製造方法によって製造された数平均分子量（Ｍｎ） が「６５００〜４５０００」のポリアリルアミンが記載されている。 しかし、乙１３は、ポリアリルアミンを水に含有した際の機能につい＼nて、また、数平均分子量の違いによる機能の差異について記載ないし＼n示唆するものではないから、乙１３の記載から、公然実施発明（引用 発明）の「無限七星ＦＩＳＨ」について、含有成分であるポリアリル アミンの重量平均分子量等の物性を変更することが動機付けられる ものとはいえない。
また、乙１２の１（メディカル社のウェブサイト）には、「ＰＡＡ 🄬（ポリアリルアミン）」の製品紹介が記載されており、「日東紡が 世界で初めて工業的製法を確立したポリアリルアミン（ＰＡＡ🄬）は、 一級アミンを主成分とする機能性カチオンポリマー」であり、「様々＼nな素材のカチオン化や高機能化に最適」であることや、「お客様の使＼n用目的・用途に応じてのご提案も可能」であることが記載され、「ア＼nリルアミン塩酸塩重合体［１級アミン単独、水溶液］」として、重量 平均分子量（Ｍ．Ｗ．）が「１，６００」（ＰＡＡ−ＨＣＬ−０１）、 「１５，０００」（ＰＡＡ−ＨＣＬ−３Ｌ）、「１００，０００」（Ｐ ＡＡ−ＨＣＬ−１０Ｌ）等の製品が、また、「アリルアミン（フリー） 重合体［１級アミン単独、水溶液］」として、重量平均分子量（Ｍ． Ｗ．）が「１，６００」（ＰＡＡ−０１）、「１５，０００」（ＰＡ Ａ−１５Ｃ）、「２５，０００」（ＰＡＡ−２５）等の製品が、それ ぞれ記載されている（１／３−２／３頁）。 また、乙１２の２には、メディカル社の研究・開発の歴史について 記載され、「ＰＡＡ🄬」に関して、「１９８４（昭和５９）年 ＰＡ Ａ🄬の（ポリアリルアミン）の重合方法発明および販売開始」、「１ ９９１年（平成３）年 低分子ＰＡＡ🄬を直接染料用固着剤として用 途開発・販売開始」等の記載がある。 しかし、乙１２の１及び乙１２の２も、ポリアリルアミンを水に含 有した際の機能や、重量平均分子量の違いによる機能＼の差異について 記載ないし示唆するものではないから、乙１２の１の記載から、公然 実施発明（引用発明）の「無限七星ＦＩＳＨ」について、含有成分で あるポリアリルアミンの重量平均分子量等の物性を変更することを 動機付けられるものとはいえない。
そうすると、乙１３、乙１２の１及び乙１２の２の各記載を考慮し ても、前記公然実施発明（公然実施品）の構成又は組成について、技＼n術的思想や課題を認識できるような、本件優先日当時の技術常識があ ったとはいえないから、たとえ、重量平均分子量が「１５０００」又 は「４５０００」であるポリアリルアミンが市販されたものであり、 当業者に広く知られ、一般的に利用されているものであったとして も、そのことを根拠に、当業者が公然実施発明のポリアリルアミンの 重量平均分子量等の物性を変更することを当然に予測できるとはい＼nえない。 したがって、被控訴人の上記主張は採用することができない。
(b) 被控訴人は、前記第２の３(3)〔被控訴人の主張〕エのとおり、本件 明細書にはポリアリルアミンの重量平均分子量につき本件訂正に係 る数値範囲は記載されていないから、当該数値範囲に特別な技術的意 義は認められず、本件明細書には重量平均分子量と発明の効果との間 に因果関係があることも記載されていないから、市販品として容易に 入手可能な重量平均分子量のポリアリルアミンを採用することに困＼n難性はなく本件発明は進歩性を有しないと主張する。
そこで本件発明の技術的意義について検討すると、前記アのとお り、本件明細書には、簡便に調製でき、且つ優れた機能を有する機能＼ 水を提供することを課題とし（段落【０００２】ないし【００１０】）、 当該課題を解決するために、機能水に、式（３）（式（３’）を包含＼nする。）で表される不飽和アミンに由来する構＼造単位を含むポリマー 等の多価アミン及び／又はその塩を機能成分として含有することを＼n特徴とし、当該機能成分の機能＼として、魚介類又は精肉の鮮度保持を 含む種々の機能を有することが開示されている（段落【００１２】、＼n【００１３】、【００１５】及び【００２６】）。
また、式（３）で表される不飽和アミンに由来する構＼造単位を含む ポリマーとして、本件発明のポリアリルアミン又はジアリルアミン重 合体に該当するポリマーＢが例示されており、その重量平均分子量が 「例えば１００〜２００，０００、好ましくは３００〜１００，００ ０、さらに好ましくは５００〜５０，０００である」こと（段落【０ ０５２】ないし【００５５】）、ポリマーＢの市販品として、重量平 均分子量が「１６００」であるポリアリルアミン（ＰＡＡ−０１）、 「１５，０００」であるポリアリルアミン（ＰＡＡ−１５Ｃ）及び「５， ０００」であるジアリルアミン重合体（ＰＡＳ−２１）が開示されて いる（段落【００６５】）。
そして、実施例において、具体的に、重量平均分子量が「１６００」 若しくは「１５，０００」であるポリアリルアミン又は重量平均分子 量が「５，０００」であるジアリルアミン重合体及び精製水を配合し た試験液を用いて、魚介類又は精肉の鮮度保持を含む種々の機能を確＼n認したことが開示されている（段落【０１０８】ないし【０２３７】）。 そうすると、本件明細書の記載から、「重量平均分子量５００〜１ ５０００」のポリアリルアミン又はジアリルアミン重合体を含有する 機能水である本件発明には、前記のとおりの機能＼を有する点で技術的 意義があることが認められる。
そして、前記(a)のとおり、公然実施発明（引用発明）に基づいて、 その含有成分であるポリアリルアミンの組成に着目し、重量平均分子 量等の物性をあえて変更することについて動機付けがあるとはいえ ないから、前記本件発明との相違に係る重量平均分子量の数値範囲の ものに置換することが容易に想到できたものとはいえない。 したがって、被控訴人の上記主張は採用することができない。

◆判決本文

1審はこちら。

◆令和3(ワ)4920大阪地裁

自動二輪車のブレーキに関する特許について、ヤマハ発動機に対して損害賠償等を求めました。争点は均等侵害等多数有りますが、東京地裁46部は、サポート要件違反の無効理由ありとして、権利行使不能と判断しました。本件特許は出願時から弁理士無しの本人出願ですが、訂正時に代理人がついてます。無効審判も同時継続しています（無効2023-800055）

２ サポート要件違反があるか（争点４−１）について
本件発明１について
ア 本件発明１の構成要件１Ｆは、「前記信号演算として、横加速度を検出す＼nる加速度センサーのロールによる影響を取り除く演算を行った補正後の横 Ｇ（Ｇｈｏｓｅｉ）の導出方法を少なくとも有し、」というものであり、構＼n成要件１Ｈは、「当該車両において、前記傾斜角速度（Ψ）と前記補正後の 横Ｇ（Ｇｈｏｓｅｉ）の組合せにより、車両挙動が判断され、・・・」とい うものであり、本件発明１は、算出された補正後の横Ｇ（Ｇｈｏｓｅｉ）を 利用するＥＣＵによって車輪を適切に制動し、これによってロール方向の挙 動の抑制を図る車両ブレーキ制御装置（構成要件１Ｉ）であるとされている。＼nそして、本件発明１は、前記１のとおり、自動二輪車等の制御装置につ いて、従来は、正確な傾斜角の検出ができなかったという課題を解決して、 車両の走行状態での正確な横Ｇを検出できるようにしたというものである。 これらからすると、構成要件１Ｆ及び１Ｈの「横Ｇ（Ｇｈｏｓｅｉ）」は、＼n従来はできなかった正確な傾斜角の検出を行うなどした上で算出された、 車両の傾斜走行状態での正確な横Ｇであると認められる。 ここで、制動指令の前提となる「横Ｇ（Ｇｈｏｓｅｉ）」は、「横加速度を 検出する加速度センサーのロールによる影響を取り除く演算を行った」（構＼n成要件１Ｆ）ものであるとされていることから、「横Ｇ（Ｇｈｏｓｅｉ）」 は、横加速度を検出する加速度センサーの検出値を基に、これに補正をか けて得られる値であると理解できる。もっとも、本件発明１の特許請求の 範囲には、「横Ｇ（Ｇｈｏｓｅｉ）」について、単に加速度センサーの値か ら「ロールによる影響を取り除く演算を行った」（構成要件１Ｆ）と記載す＼nるのみで、どのような演算をするかは明示されていない。そうすると、特 許請求の範囲には、従来の課題を解決するものを用いることのみが記載さ れ、その解決のための構成は記載されていないといえる。＼n
イ 本件明細書には本件発明の意義として前記１のとおりの記載があり、車両 の正確な傾斜角の検出ができず、正確な横Ｇを検出できなかったという課題 を解決して、車両の走行状態での正確な横Ｇを検出できるようにしたという ものであるとされている。
もっとも、本件明細書には、従前は検出できなかった正確な傾斜角の検出 をどのようにするかや、その傾斜角が判明した場合に正確な横Ｇを算出する ためにどのような補正を行うかについての記載はない。
他方、本件明細書には、センサーによる検出結果を補正して横Ｇを算出す る方法として、Ｇｈｏｓｅｉ ＝ Ｇｋｅｎ − （Ψ・Ｒｈｓｅｎ） （式Ａ） との記載がある（【００７３】）。本件明細書の【００７３】では、「Ｇｋｅｎ」 は、実際の走行傾斜時に検出される検出横Ｇであるとされ、「Ψ」は傾斜角 速度、「Ｇｈｏｓｅｉ」はΨを用いたＧｋｅｎの補正後の横Ｇであるとされ ていて（なお、「Ｒｈｓｅｎ」について、本件明細書には定義がないものの、 「ｈｓｅｎ」について路面とセンサとの距離であることを示唆する記載があ ったり（【００５０】【００５８】【００６１】、図８、９）、「ＲはＧセンサー ＃２３の実車取付けの高さ（図８ｂ ｈｓｅｎ）」（【００６３】）との記載、 Ψ・Ｒｈｓｅｎについて、Ｒｈｓｅｎに１を代入した上で「但し、センサー 取り付け高さ Ｒを１ｍとする。」との記載（【００７４】）があったりする ことから、「Ｒｈｓｅｎ」車体を垂直にしたときのセンサ取り付け位置の高 さであることを一応推測できる。）、その「Ｇｈｏｓｅｉ」は、本件発明の課 題として言及されている「正確な横Ｇ」であると理解することができる。そ して、式Ａは、その体裁から、本件発明の意義（前記１参照）として記載さ れている、「横Ｇセンサー」で検出されたＧｋｅｎと「角速度センサー」で 検出されたΨを用いて「正確な横Ｇ」を算出する方法を記載した式であると 理解できる。
しかしながら、「Ψ・Ｒｈｓｅｎ」からは、傾斜角は算出されないし、式 Ａから、傾斜角を算出することなく「正確な傾斜角の検出ができなかった諸 問題」が解決されていると理解することもできない。さらに、Ｇｈｏｓｅｉ 及びＧｋｅｎは、加速度の次元（長さ／時間２）を有し、Ψ・Ｒｈｓｅｎは 速度の次元（長さ／時間）の次元を有していることから、式Ａは物理学上、 明らかに意味を持たない式である（弁論の全趣旨）。 そして、本件明細書には、式Ａの他に、センサーによる測定値を基に「正 確な横Ｇ」を算出する方法についての記載はない。
ウ 本件明細書によれば、本件発明は、車両制御のためには「正確な横Ｇ」の 取得が必要であるところ、横加速度を検出する加速度センサーの値をその まま用いることができないこと、当該値から正確な横Ｇを算出するために は傾斜角度を取得することが必要だがそれができないことが課題として記 載され、本件発明はその課題に対して、車両の傾斜走行状態での正確な横 Ｇを算出したものであるとされており、「横加速度を検出する加速度セン サーのロールによる影響を取り除く演算を行った」という「横Ｇ（Ｇｈｏｓ ｅｉ）」についての、当該演算が、本件発明の課題解決の根幹に当たる部分 であるといえるといえる。 しかしながら、特許請求の範囲には、その演算について、従来の課題を 解決するに足りる構成は記載されていない。また、本件明細書の発明の詳＼n細な説明をみても、関係する記載は前記イのとおりである。本件明細書の 式Ａ（【００７３】）が、一応、上記の演算であると理解することはできる が、他に、関係する記載はない。そして、前記イのとおり、式Ａは本件発明 の課題とされている傾斜角を算出しない上、そもそも物理学上意味をなさな い式であり、当業者はおよそ式Ａを用いて車両制御に利用可能な横Ｇ（Ｇｈ＼nｏｓｅｉ）が算出できると理解できるものではない。
エ 原告は、本件明細書の記載は、別紙対比表のとおり誤記があり、正しく＼nは同表の「訂正後」欄記載のとおりであると主張する。構＼成要件１Ｆの「演 算」については、式Ａのみが当たり得るところ、式Ａは前記イで認定した とおり、次元の異なる物理量の差し引きをしていることから物理学上意 味をなさない式であり、当業者は、式Ａに何らかの誤りがあると理解する ことができるといえる。この点について式Ａについて、原告が主張すると おりＧｈｏｓｅｉ＝Ｇｋｅｎ−（Ψ．・Ｒｈｓｅｎ） （式Ａ´）（ただし、「Ψ ．」は傾斜角加速度）の誤記であると理解すれば、減算される物理量の次元が異なるという問題については解消される。しかし、次元を整える目的のみであれば、その訂 正の方法は式Ａ´とすることに限られるものではないのであり、他に解消 方法を考え得るのであり、その考え得る解消方法が物理法則やそれを踏ま えた技術常識等に照らして不合理であることを認めるに足りる証拠はな い。そうすると、式Ａの記載のみから、どのような誤記であるかのかが一 義的に定まるものであるとはいえない。 さらに、原告は、式Ａについて「Ψ」を「Ψ．」に訂正するに当たって、 そのままでは式Ａに関する説明が記載されている【００７３】のその他の 記載と矛盾が生じるため、式Ａのみならず、同段落における他の「Ψ」の 記載も「Ψ．」に訂正し、１か所の「傾斜角速度」との記載も「傾斜角加速 度」に訂正するものとしている。
しかし、原告が主張する訂正により、訂正後の【００７３】は、「この補 正後の横Ｇ（Ｇｈｏｓｅｉ）は、（００６３）式のＧｋｅｎから傾斜角加速 度（Ψ．）を用いた補正であり、（００６７）の式に対して、傾斜角が変化しない状況である。すなわち、式の「Ψ．・Ｒｈｓｅｎ」の項については、ゼロとなることから二つの式を整理し記述すると、・・・」との記載を含むことになるが、傾斜角加速度（Ψ．）がゼロであっても、傾斜角速度（Ψ）がゼロでないとき（定速傾斜時）は傾斜角が変化する状況なのだから、傾斜角加速度（Ψ．）に関する項「Ψ．・Ｒｈｓｅｎ」がゼロであることは直ちに「傾斜角が変化しない状況」を意味するものではないから、原告が主張する訂正をすると同記載部分の趣旨が理解できなくなってしまう。他方で、当該箇所について、「Ψ」を「Ψ．」に訂正しなければ、その内容は理解可能である。＼n
同様に、原告が主張する訂正後の【００７３】の「・・・この様に、式 の「Ψ．・Ｒｈｓｅｎ」の項について、ゼロにしたデーターは、定常円旋回 時に得られたデーターと呼ばれることがある。・・・」との記載についても、 定常円旋回時には、傾斜角が一定になるため、「傾斜角速度」が０になると ころ、「傾斜角加速度」に関する項が０になっても、「傾斜角」が変化しな いとは限らない（傾斜角加速度が０の場合には、定速傾斜の場合も含まれ る。）のであるから、訂正すると同記載部分の趣旨が理解できなくなって しまう。この点についても、当該箇所について訂正しなければその内容は 理解可能である。＼n
さらに、式Ａは、測定された加速度（Ｇｋｅｎ）を角速度（Ψ）の値に よって補正する式であるといえるが、これは、「走行時の横Ｇセンサーと 角速度センサーを関連付けることによって、従来は、正確な傾斜角の検出 ができなかった諸問題を解決」（前記１）という本件明細書に記載されて いる課題解決の基本的な方法として明示されている手法に文言上最も沿 うものである。他方、式Ａを式Ａ´に訂正すると少なくとも直接的にはこ れに文言上最も沿うものとはいえない内容になってしまう。 また、原告は、誤記を訂正した後の【００６３】の記載によれば、傾斜 走行時に検出される検出横Ｇ（Ｇｋｅｎ）には、ロール速度の変化の影響 である加速度成分（Ψ．・Ｒｈｓｅｎ）が重畳されていること、重畳された 当該加速度成分は、傾斜角速度センサーの速度変化である傾斜角加速度 （Ψ．）を減算することで取り除くことができることが分かるなどと主張す る。
しかし、前記イで説示したとおり、本件明細書においてセンサーで取得 した加速度の値を修正して得られる制御に用いる加速度として言及され ているのは【００７３】の横Ｇ（Ｇｈｏｓｅｉ）のみであり、【００６３】 には、本件発明１の「横Ｇ（Ｇｈｏｓｅｉ）」の算出方法は記載されてい ない。仮に、【００６３】に本件発明１に係る「加速度センサーのロール による影響を取り除く演算」が「Ψ．・Ｒｈｓｅｎ」を減算する趣旨であることを示唆する記載があると評価できるとしても、【００７３】の方がより直接的な制御に用いる修正後の加速度を算出する方法に関する記載であると評価できるにもかかわらず、式Ａについては、前記イで説示した問題がある。
また、【００６３】には、Ｇｋｅｎ＝ｇ・ｃｏｓΦ・ｔａｎρ−Ψ・Ｒｈｅｎ （訂正後は「Ｇｋｅｎ＝ｇ・ｃｏｓΦ・ｔａｎρ＋Ψ．・Ｒｈｓｅｎ」）という式が記載されており、訂正後の式には「Ψ．・Ｒｈｓｅｎ」という項が含まれているものの、これを減算（訂正後は加算）した「ｇ・ｃｏｓΦ・ｔａｎρ」が物理学上、本件発明で算出することが課題とされている「正確な横Ｇ」に当たり、同物理量が判明すれば「正確な傾斜角の検出ができなかった諸問題」を解決できるものと理解できると認めるに足りる証拠はない。そうすると、仮に【００６３】の記載が原告の主張するとおりの誤記であると認定できるとしても、当該式のみからでは、センサーによる検出値である「Ｇｋｅｎ」から「Ψ．・Ｒｈｓｅｎ」を減算することが課題解決につながり、構成要件１Ｆの「ロールによる影響を取り除く演算」に当たるものであると理解できるとはいえない。＼n
また、原告の主張中には、【００６３】より前の【００６１】、【００６２】の記載から【００６３】の記載が誤記であることが理解できると主張する部分があるが、【００６１】、【００６２】にも多数の誤記があり、「Ψ」と「Ψ．」に関する誤記のみならず「−」と「＋」に関する誤記まであり、どの部分が誤記であるのか容易に理解できるとは認め難い。もともと、本件明細書では、その全体にわたって、その説明の当初から基本的に一貫して加速度の次元の物理量から角速度（周速度）の次元の物理量を加算ないし減算するという式を前提とする内容で説明が記載されていて、前記エで説示したとおり、当該式に直接関連しない部分についてもこれと矛盾しない内容になっていた。そのような本件明細書について、当該式を訂正すると別の部分と矛盾が生じる内容になっている。これらからすると、当業者は、本件明細書に記載の誤りがあることを理解するとしても、本件明細 書において、本来どのようなことが記載されようとしていたのかや、どの部分がどのような誤記であるかを理解することができるとは認められない。
以上のとおり、当業者は、式Ａに含まれる項の次元が異なることから何らかの誤りがあることは理解できるものの、次元の違いによる問題を解消する方法は原告が主張する訂正に限られるものではなく、また、式Ａの内容等から、次元の違いによる問題を解消するためには、式Ａ´に訂正する以外の方法はないと当業者が理解できると認めるに足りる証拠はない。さらに、式Ａの訂正と整合するように、本件明細書の式Ａに関する記載部分を訂正していくと、それまで問題なかった明細書の記載の趣旨が理解できなくなったり、整合しなくなってしまうことが認められる。
これらの事情からすると、本件明細書の記載から、式Ａが式Ａ´の誤記であると理解できるとはいえない。よって、式Ａについて式Ａ´の誤記であると理解できることを前提とする原告の主張はその前提を欠く。
オ 本件発明１の意義は前記１のとおりである。そして、本件発明１の構成＼n要件１Ｆには、従来の課題を解決するものを用いることのみが記載され、 その解決のための構成は記載されていないといえるところ、前記ウのと＼nおり、その課題の解決のための構成について、本件明細書に記載がある＼nとはいえない。また、その記載がないにも関わらず、当該課題について、 当業者がそれを解決できると認識できることを認めるに足りない。そう すると、本件発明１は、本件明細書に記載された説明で、本件明細書の発 明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認 識できる範囲のものであるとはいえないし、当業者が技術常識に照らし発 明の課題を解決できると認識できる範囲のものとはいえない。よって、本 件発明１は、本件明細書に記載された発明であるとはいえない。
本件発明２について
ア 本件発明２は、算出された補正後の横Ｇ（Ｇｈｏｓｅｉ）を利用する、自 動二輪車の車両解析装置であるとされており、横Ｇ（Ｇｈｏｓｅｉ）の算出 方法については、横加速度から加速度センサーの車両取り付け高さと傾斜 角速度の積との差分を求めるものとされている。 本件明細書においてこれに関する記載としては式Ａに関する記載がある が、当該記載は本件明細書に記載された課題を解決する発明であると理解で きないものであることについては、前記 で説示したとおりである。他に本 件明細書には当該部分に係る記載があるとはいえない。よって、本件発明２ は本件明細書に記載されている発明であるとはいえない。
イ この点について、原告は、構成要件２Ｅの補正後の横Ｇ（Ｇｈｏｓｅｉ）＼nの算出方法について、横加速度から加速度センサーの車両取り付け高さと 「傾斜角速度」の積との差分との記載は、横加速度から加速度センサーの 車両取り付け高さと「傾斜角加速度」の積との差分の誤記であると主張す る。 しかし、本件明細書には、補正後の横Ｇに関する記載は式Ａに関する記 載しかなく、ここには、「傾斜角加速度」の積との記載はない。原告は、式 Ａが式Ａ´の誤記であると主張するが、これが誤記であると理解できない ことについては前記 エで説示したとおりである。そうすると、仮に構成＼n要件２Ｅが２Ｅ´の誤記であると理解できるとしても、本件発明２が本件 明細書に記載された発明であるとは認められない。 よって、本件発明のいずれについても、本件明細書に記載された発明であ るとはいえず、サポート要件を欠くものであると認められる。

◆判決本文

特許権侵害訴訟の控訴審判決です。原審は、被告製品は本件発明２の技術的範囲に属さない、本件発明１は公然実施発明Ｂであって新規性を欠くとして請求棄却しました。控訴審も同様です。

ア 控訴人は、構成要件２Ｂを「排水溝の『全長にわたって』、その壁面の表＼面粗さが、算術平均粗さ（Ｒａ）で２．０μｍ以下であることを要する」と解する根拠は、特許請求の範囲の文言にも本件発明２の課題にも なく、当業者の技術常識等からみても非現実的である旨主張する。
イ しかし、構成要件２Ｂは「前記排水溝の壁面の表＼面粗さが、算術平均粗 さ（Ｒａ）で、２．０μｍ以下であることを特徴とする」と規定してお り、本件発明２の特許請求の範囲の文言全体をみても、排水溝壁面の表面粗さについて、一部は２．０μｍを超えるが製品の一定範囲や所定の＼n測定箇所が２．０μｍ以下であるものを含む、あるいは全体の算術平均 粗さ（Ｒａ）の平均値が２．０μｍ以下であるものを含むと解すべき文 言はない。
この点は、本件明細書２の記載をみても同様である。控訴人が指摘す る本件明細書２の記載や図面は、従来技術や実施例に係る排水溝の性状 等を特に留保なく説明するものであり、控訴人が主張するように、作業 過程で異常（イレギュラー）が発生した箇所があることを前提とし、こ れを除いた「任意の箇所」を示すものであることを窺わせる記載はない。 控訴人は、1)製紙用弾性ベルトの排水溝は、作業前に設定した加工条 件に基づいて均一的に連続加工されるものであること、2)作業時の諸要 因によって加工結果にばらつきが生じることが避けられないこと、3)排 水溝の壁面を全長にわたって測定する作業は現実的に不可能であり、任意に選定された排水溝の壁面を測定する作業によって製品の性状を把握＼nするという、当業者の技術常識を考慮すべき旨主張する。
しかし、上記のとおり明確な構成要件２Ｂの文言について、明細書にも記載がなく、その範囲も不明確な例外を含むと解することは、不当な＼n拡張解釈というべきであって、特許請求の範囲の解釈に当たって当業者 の技術常識を考慮するという枠組みを超えるものといわざるを得ない。 控訴人の主張は、当業者が定める自社製品の品質基準としてはともかく、 独占権が付与される特許請求の範囲の解釈としては採り得ない。 なお、控訴人が指摘する大阪地方裁判所平成１５年(ワ)第１０９５９号 同１７年２月２８日判決は、控訴人の主張を裏付けるものではない。
ウ したがって、原判決判示のとおり、構成要件２Ｂは「排水溝の『全長にわたって』、その壁面の表＼面粗さが、算術平均粗さ（Ｒａ）で２．０μｍ以下であること」を要すると解するのが相当である。
そうすると、控訴人が主張する＜ステップ１＞から＜ステップ２の２ Ｂ＞まで、すなわち「各測定結果に係る９溝ないし１８溝のデータ数値 を参照し、特定の溝壁面の表面粗さ数値が他の溝の同一壁面に比して突出して高くなっている」ものを「当業者からみて明らかに溝加工作業時＼nに生じた異常（イレギュラー）」として除外すること、及び「測定結果 に係る各壁面の表面粗さの平均値が算術平均粗さ（Ｒａ）で２．０μｍ以下である結果が得られているか否か」（控訴人の他の主張と併せると、＼n任意の測定箇所の算術平均粗さの「平均値」が２．０μｍ以下であるこ とを意味すると解される。）により充足性を判断する判断手法は、構成要件２Ｂを逸脱する独自の解釈に基づくものといわざるを得ず、採用で＼nきない。
・・・
(2) 公然実施発明Ｂに基づく本件発明１の新規性欠如の有無について
イ 公然実施をされた発明に当たるかについて
(ｱ) 控訴人は、本件特許１の出願当時、当業者は、ベルトＢの外周面にＤ ＭＴＤＡ（エタキュアー３００）が使用されていることを通常利用可能な分析方法によって知ることができなかった旨主張する。＼n
(ｲ) しかし、まず、証拠（乙３７、１２４、１２８、１２９）によれば、 エタキュアー３００は、本件特許１の出願前から実用化され、ウレタン 用の硬化剤として注目されていたことが認められる（原判決４４頁〜）。 控訴人は、上記文献等はシュープレス用ベルトに使用される硬化剤に ついて言及するものでないと主張するが、上記文献等はポリウレタン全 般向けの硬化剤としてエタキュアー３００を説明するものであるところ、 シュープレス用ベルトに利用される硬化剤が他の一般的なポリウレタン の硬化剤と異なるとみるべき根拠はない（上記文献等には、代表的な従来品が本件明細書１【０００３】に従来のシュープレス用ベルトの硬化＼n剤として記載されているＭＯＣＡである旨の記載も複数ある。）。
また、被控訴人は、遅くとも平成９年７月時点ではエタキュアー３０ ０を使用していたところ（原判決４５頁）、上記ア(ｲ)の認定事実によ れば、被控訴人は硬化剤としてＤＭＴＤＡを使用することを独自に見出 したのではなく、エタキュアー３００を製造販売するアルベマール社の 国内関連会社との取引を契機として知ったと認められる。この事情は、 他の当業者が硬化剤の候補としてエタキュアー３００に着目する蓋然性 を裏付ける事情となることは明らかである。 控訴人は、さらに、ポリウレタンの硬化剤はＤＭＴＤＡの他にも約８ ０種類存在し（甲４３）、その全てについて標準品を準備して分析依頼 を行うことは非現実的であると主張する。
しかし、「ポリウレタン樹脂ハンドブック」（乙１２８）に「実用化 されている熱硬化ＰＵエラストマー用芳香族ジアミン架橋剤」として記 載された５種類、あるいは特開２０００−２４８０４０号公報（乙１２ ７）にポリウレタンプレポリマーと反応させるアミン硬化剤組成物とし て記載された芳香族ポリアミンの１５種類、その中でも好ましいと記載 された４種類には、いずれもエタキュアー３００又はＤＭＴＤＡが含ま れており、当業者は、従来用いられているＭＯＣＡ（本件明細書１【０ ００３】）と同類であるこれらの硬化剤を想定するとみるのが自然であ る。
(ｳ) 控訴人は、ベルトの外周面に着目し、外周面のみを切り出して分析を 依頼することは、当業者が通常に利用可能な分析技術とはいえない旨主張する。＼nしかし、本件特許１の出願日前において、外周層、内周層等の複数の 層を積層してベルトを製造することやウレタンプレポリマーと硬化剤と を混合してベルトの弾性材料とすることは技術常識であり（原判決４４ 頁）、自由に解析等をなし得る状態に置かれたベルトを解析して構造等を特定することは可能＼であったと認められる（このことは甲２５に記載された断面写真から明らかであり、原判決の認定に問題はない。）。 したがって、ベルトＢの外周層を切り出して分析を依頼することは、 本件訴訟において控訴人（甲１０の１〜４）及び被控訴人（乙１〜３） が行ったのと同様、本件特許１出願前の当業者にも可能であったと認められる。＼n
なお、当業者が仮に外周層と内周層に異なる硬化剤を用いる製造方法 を認識せず、これらを区別せずに分析を依頼した場合、全体について硬 化剤としてＤＭＴＤＡが使用されているという分析結果を知ることにな り、この結果はベルトＢの正しい構成なのであるから（乙３２）、「外周面を構＼成するポリウレタンは、」「ジメチルチオトルエンジアミンを含有する硬化剤と、を含む組成物から形成されている」との構成を含め、本件発明１の内容を知り得たといえることに変わりはない。＼n
(ｴ) したがって、本件特許１の出願当時、当業者は、ベルトＢの外周面に ＤＭＴＤＡ（エタキュアー３００）が使用されていることを通常利用可 能な分析方法によって知ることができたと認められる。ベルトＢが公然実施された発明とはいえない旨をいう控訴人の主張は採用できない。＼n

◆判決本文

原審はこちら。

◆大阪地裁平成29(ワ)4178
原審では、被告は、一旦、損害論に入ってから、２．０μｍ以下である」との構成要件を充足しないとして、非侵害の主張を行いましたが、これは「時機に後れた」とは認定されませんでした。
原告は、第１５回弁論準備手続期日から損害論の審理が開始されたにもかかわ らず、被告は、被告製品１〜３及び５と同じシリーズの製品等における排水溝壁 面の表面粗さの測定結果（乙１５２〜１５９）を新たに証拠提出するとともに、非侵害の主張を行ったことが時機に後れた攻撃防御方法に当たる旨を主張する。＼nしかし、被告が前記証拠等を提出したのは、原告が、訴状においてはイ号製品 が本件発明２の技術的範囲に属する旨を主張しつつも、被告製品１〜３及び５の 排水溝壁面の表面粗さに限定して立証活動をしていたが、裁判所が本件発明２については損害論に入る旨の心証開示を行ったことを受けて、被告製品１〜３及び＼n５の各製品と同じシリーズの製品等についても本件発明２の技術的範囲に属する 旨を改めて主張したことに対応するものであって、必ずしも時機に後れたものと は認められない。したがって、原告の前記主張は採用できない。

　特102条3項のライセンス料として、通常の５％を根拠に６％の損害が認められました。被告の公式ホームページにおいて、販売数量について「３０万着突破！」と記載されていたことは、虚偽であると認定されています。

ア 証拠（乙１８、２９、３０）及び弁論の全趣旨によれば、令和２年１月 ２２日から令和４年２月２２日までの間の被告製品の売上高は、１億１７ ５７万６４５１円であったと認められる。
イ(ｱ) 原告は、被告が、令和２年１月１日から同月２１日までの間も被告製 品を販売したと主張するが、これを認めるに足りる証拠はない。
(ｲ) また、原告は、被告の公式ホームページにおいて、被告製品の販売数 量について「２７万着突破！」、「３０万着突破！」と記載されていたこ とを指摘して、被告製品の販売数量は少なくとも２７万着であり、これ に１着当たりの単価５９８０円を乗じると、被告製品の売上高は１６億 １４６０万円を下らないと主張する。 そこで検討すると、確かに、証拠（甲４、１４）によれば、被告の公 式ホームページにおいて上記の記載がされていたことが認められるもの の、同ホームページに記載されていた販売価格（５９８０円。弁論の全 趣旨によれば、この価格はブラジャーの一般的な販売価格として相当な ものと認められる。）を前提とすると、前記アにおいて認定した被告製品 の売上高は、請求書記載の被告製品の輸入数量（乙１７）、被告製品に係 る販売管理データ記載の販売数量（乙１８）、被告の損益計算書記載の売 上高（乙２０、２１）、被告における被告製品以外の売上高（乙２２ない し２４）と整合的であるといえる。これに対し、被告製品の販売数量が ２７万着以上であることを示す資料は、被告の公式ホームページの記載 以外に存在しない。
これらの事情に照らせば、令和２年１月２２日から令和４年２月２２ 日までの間の被告製品の売上高は前記アにおいて認定したとおりであっ て、被告の公式ホームページにおける販売数量の記載は虚偽のものであ ったと認めるのが相当である。
(ｳ) したがって、原告の前記各主張を採用することはできない。
(2) 相当な実施料率について
ア 本件発明の実施に対し受けるべき料率については、1)本件発明の実際の 実施許諾契約における実施料率や、それが明らかでない場合には業界にお ける実施料の相場等も考慮に入れつつ、2)本件発明自体の価値すなわち本 件発明の技術内容や重要性、他のものによる代替可能性、3)本件発明を被 告製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の態様、4)特許権者 である原告と侵害者である被告との競業関係や特許権者である原告の営業 方針等訴訟に現れた諸事情を総合考慮して、合理的な料率を定めるべきで ある。
イ 本件についてみると、本件発明の実際の実施許諾契約における実施料率 は、５パーセントであることが認められる（甲１５ないし１８）。 また、本件発明は、多種多様の女性用衣料を個々に用意することなく、 個人差を有する女性のバスト等のサイズや形、あるいはバストアップ等の 補正機能等に対応することが可能＼な女性用衣料を低コストで提供すること を可能とするものであるところ（前記１(2)イ）、被告製品も、女性のバス トの補正を主たる機能としたものであるから（甲３、４、１４）、本件発明＼nを被告製品に用いることが被告の売上げ及び利益に大きく貢献していると 認めるのが相当であって、他のものによる代替可能性はうかがわれない。＼nさらに、原告と被告は、いずれも女性用衣料を販売しているから（前提 事実(1)、(5)及び(6)）、その市場において競業関係にある。 これらの事情に照らすと、特許権侵害をした者に対して事後的に定められ る本件発明の実施に対し受けるべき料率については、６パーセントと認め るのが相当である。
(3) 特許法１０２条３項により算定される額について
以上によれば、特許法１０２条３項により算定される本件発明の実施に対 し受けるべき金銭の額に相当する額は、７０５万４５８７円（１円未満四捨 五入）と認められる。

◆判決本文

特許権侵害について、1審の約１５億円の損害賠償判決がなされました。双方控訴しましたが、知財高裁は控訴を棄却しました。

【当審における双方の補充的主張に対する判断】
(1) 第１審原告の補充的主張について
ア 第１審原告は、計算鑑定書の別表において、1)対象期間における原反ロー ルの購入面積が第１審被告製品(1)の販売面積よりも大きかったり、2)原 反ロールの購入面積と第１審被告製品(1)の販売面積が一致するデータが 多かったりするなどといった不自然な結果が記載されていると指摘する。 しかし、1)については、加工する際の歩留まりやロス、仕損じがあること を考えれば、原反ロールの購入面積よりも販売面積が小さくなることは何 ら不自然ではない。2)についても、計算鑑定書は、第１審被告製品(1)の品 番毎の原反ロールの月毎の面積について、●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●のであ り（計算鑑定書１９頁）、基準量が１であるとき（例えば、原反ロールを特 段加工することなく転売する場合）、原反ロールの購入面積と第１審被告 製品(1)の販売面積が一致したとしても何ら不自然ではない。第１審原告 は、計算鑑定の結果が、第１審被告らが提出する調査報告書（乙５８）や 製品説明書（乙１）の売上高等のデータと異なることも指摘するが、計算 鑑定人が中立的な立場からその職責において計算を行ったものであり、第 １審被告らの提出する資料と一部データが異なるとしても、そのことから 信用性が失われるものでもない。 また、第１審原告は、信用調査会社による競合会社の動向調査の結果で ある甲８８を提出して第１審被告らの売上高等について独自の主張をす るが、外部の調査会社による調査結果にすぎず、その調査結果の信用性が 高いことを認めるに足りる的確な証拠はない。
イ 第１審原告は、第１審原告製品の販売価格には第１審被告製品(1)の●● ●●のものがあることを指摘して、原判決の判断の前提には誤りがあり、 推定覆滅事由が認められないと主張する。しかし、そのような販売価格の 製品があることは、仮に第１審被告製品(1)が販売されなかった場合に、か えって第１審原告製品の販売の可能性を減少させるにすぎず、むしろ推定＼n覆滅を肯定する事情であるにすぎない。
(2) 第１審被告らの補充的主張について
ア 第１審被告らは、限界利益の算定上、原判決別紙「売上高・経費一覧表」＼nの番号６〜８、１１〜１４は第１審被告製品(1)の製造販売に直接関連し て追加的に必要になった経費であるから控除されるべきであると主張す る。しかし、管理部門の人件費や交通・通信費等は、通常、侵害品の製造 販売に直接関連して追加的に必要になった経費には当たらないというべ きであり、上記各経費を控除の対象とすることは相当でない。
イ 第１審被告らは、第１審被告らの利益額の９０％又は少なくとも７７％ の推定覆滅を認めるべきであると主張する。しかし、その指摘する根拠と する理由（第１審被告製品(1)に耐候性等の本件発明の作用効果が確認で きないこと、設計変更が容易であること、第１審被告らの営業努力・ブラ ンド力・売上シェア等）については、本件証拠上、その事実が認められな いか、仮に認められたとしても、原判決が認定した限度を超えて特許法１ ０２条２項の推定を覆すに足りるものではない。

◆判決本文

1審における推定覆滅の事情は以下です

◆平成30(ワ)1130

ｂ そこで，被告らが特許法１０２条１項ただし書の推定覆滅事由として主張 する点について検討するに，次のとおり，２割の推定覆滅を認めるのが相当 である。
(a) 被告らは，本件発明において従来発明と相違する特徴とされる印刷層の 印刷領域の面積の限定は，顧客吸引には全く寄与しておらず，被告旧製品 と被告新製品の耐候性にも実質的な差異はないのであり，被告旧製品のカ タログでも，印刷層の面積の大小はセールスポイントとされていないし， 原告も本件発明の実施品を日本国内で販売していないのであり，本件発明 は，被告旧製品の販売に寄与しているとはいえない旨を主張する。 しかし，前記１(9)で説示したとおり，本件発明の従来技術とは異なる技 術的特徴は，再帰反射シートの印刷層について，「印刷領域が独立した領域 をなして繰り返しのパターンで設置されており，連続層を形成せず」，「独 立印刷領域の面積が０．１５mm2〜３０mm2」，かつ，「白色の有機顔料…着色 剤を含有させる」との構成を組み合わせることにより，印刷層周辺の密着＼n性を向上させ，耐水性・耐候性を向上させるとともに，色相の改善を図る ことにあるのであるから，その一部のみを独立して捉えて技術的特徴を措 定する被告らの上記主張は，その前提を欠くものである。また，被告旧製 品と被告新製品の耐候性の実験結果（乙４５〜４９）についても，その実 験条件や環境の適否については必ずしも明らかでないから，これをもって 直ちに被告旧製品と被告新製品の耐候性に実質的な差異はないとはいえな い。そして，証拠（甲３，４，９，１０，２３，６７〜７０）及び弁論の 全趣旨によれば，被告旧製品のカタログやウェブサイトには，本件発明の 技術的特徴である耐水性・耐候性・色相に関する性能の良さを強調する記＼n載が多数存在することも認められる。 したがって，被告らの上記主張をもって推定覆滅事由と認めるのは相当 ではないというべきである。
(b) 次に，被告は，本件発明は，被告旧製品の顧客への販売に貢献しておら ず，むしろ，３Ｍブランドに裏付けられた被告らの信用，実績及び知名度 等こそが，被告旧製品の販売に極めて大きな貢献をしているというべきで あり，現に被告旧製品から被告新製品に切り替えた前後でも売上高は大き く変化していないと主張する。
しかし，仮に被告らが３Ｍグループとしてのブランド力を有するとして も，これが被告旧製品の販売にどの程度の貢献をしたかを裏付ける的確な 証拠は提出されていない。また，仮に被告旧製品から被告新製品に切り替 えた前後で売上高が大きく変化していないとしても，顧客において被告旧 製品と被告新製品との相違点を認識しているか否かが定かでない以上，従 前の被告旧製品の顧客吸引力がその後の被告新製品の販売に影響を与えた 可能性が否定できないから，これをもって直ちに本件発明が顧客への販売＼nに貢献していないということはできない。 したがって，被告らの上記主張をもって推定覆滅事由であると認めるの は相当ではない。
(c) また，被告らは，主要国道および高速道路等における道路標識に用いら れる被告製品を含む長尺ロール製品については，再帰反射シートのパイオ ニア的存在である被告らの売上シェアが極めて大きく，原告は被告旧製品 の販売数量分の実施能力を有していないのであり，実際に，被告らの販売＼nする被告製品並びにその他の製品（Ｄｉａｍｏｎｄグレード及びＥｎｇｉ ｎｅｅｒｉｎｇグレードの再帰反射シート）の売上比がそれぞれ●（省略） ●であり，原告製品の売上比が１０％であるから，仮に被告製品(1)が販売 できなくなったとすれば，そのうちの●（省略）●（＝１０／（１０＋● （省略）●））のみが原告製品に向かうことになると主張する。
しかし，そもそも，競合品といえるためには，市場において侵害品と競 合関係に立つ製品であることを要するものと解される。被告らは，被告ら が販売するＤｉａｍｏｎｄグレード及びＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇグレード の再帰反射シートが競合品であることを前提としているが，弁論の全趣旨 によれば，前者の価格は被告旧製品の●（省略）●以上であり，後者の性 能は被告旧製品と同等ではないこともうかがわれるから，これらの製品の＼n価格や性能等を捨象して，同様の用途に用いられる再帰反射シートである＼nことをもって競合品であると解するのは相当ではない。そうすると，被告 らが主張するＤｉａｍｏｎｄグレード及びＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇグレー ドの再帰反射シートが市場において被告旧製品と競合関係に立つものと認 めることはできず，それゆえに被告旧製品の需要がＤｉａｍｏｎｄグレー ド及びＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇグレードの再帰反射シートと原告製品の売 上シェアに応じて按分されるとはいえないというべきである。 したがって，被告らの上記主張をもって推定覆滅事由であると認めるの は相当ではない。
(d)さらに，被告らは，仮に被告旧製品の需要が全て原告製品に向かったと しても，原告の逸失利益は，被告旧製品の販売数量に原告製品の限界利益 率を乗じた額にとどまるところ，原告製品の販売単価は被告旧製品の●（省 略）●程度の価格帯であり，原価等の控除すべき費用も被告旧製品と同じ く●（省略）●程度であるはずであり，原告製品の限界利益率は被告製品 のそれの●（省略）●程度にすぎないことが推認されるから，特許法１０ ２条２項によって推定される損害額は，原告の逸失利益を大幅に超えるこ ととなると主張する。
この点，弁論の全趣旨によれば，原告製品の販売単価は，被告旧製品の ●（省略）●程度の価格帯であることが認められるところ，仮に被告旧製 品が販売されなかったとしても，原告において，被告旧製品の限界利益と 同額の限界利益を得ることができたとは認め難く，この点については，一 定割合の推定覆滅を認めるのが相当であるが，他方で，原告製品の販売単 価が低価格であることにより，その販売数量が，被告製品の販売数量より も大きくなる可能性もあるのであるから，大幅な推定覆滅を認めるのが相＼n当であるともいえない。
(e)以上の事情を総合考慮すると，被告らが主張する推定覆滅事由のうち， 原告製品と被告旧製品の販売単価の差異についてのみ，推定覆滅事由とし て考慮するのが相当であり，その覆滅割合は２割と認めるのが相当である。

漏れていたのでアップします。特許権侵害訴訟で、差止と１０億を超える損害賠償が認められました。特１０２条２項の覆滅は無しと判断されました。請求項６、９がPBPクレームでしたが、これについては明確性違反と判断されました。

本件発明６は、電鋳管についての物の発明であるところ、特許請求の範囲に おいて、当該電鋳管について、細線材の周りに電鋳により電着物または囲繞物 を形成する工程（メッキ工程）、細線材の一方又は両方を引っ張って断面積を小 さくなるよう変形させる工程（引っ張り工程）、変形させた細線材を除去する工 程（分離工程）を経て製造されることが記載されている。 物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載 されている場合、その発明の要旨は、当該製造方法により製造された物と構造、＼n特性等が同一である物として認定される。そして、物の発明についての特許に 係る特許請求の範囲において、その製造方法が記載されていると、一般的には、 当該製造方法が当該物のどのような構造若しくは特性を表＼しているのか、又は 物の発明であってもその発明の要旨を当該製造方法により製造された物に限 定しているのかが不明であり、特許請求の範囲等の記載を読む者において、当 該発明の内容を明確に理解することができず、権利者がどの範囲において独占 権を有するのかについて予測可能＼性を奪うことになる。したがって、出願時に おいて当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能＼であるか、 又はおよそ実際的でないという事情が存在するなどの第三者の利益を不当に 害しない事情が存在するのでない限り、物の発明についての特許に係る特許請 求の範囲にその物の製造方法が記載されている特許請求の範囲の記載は、特許 法３６条６項２号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するとは いえない（最高裁平成２４年（受）第１２０４号同２７年６月５日第二小法廷 判決・民集６９巻４号７００頁参照）。本件発明６の特許請求の範囲において は、物の製造方法が記載されているところ、出願時において製造された物をそ の構造又は特性により直接特定することが不可能＼であるか、又はおよそ実際的 でないという事情についての主張はなく、また、同事情を認めるに足りる証拠 もない。
・・・
本件明細書には、本件発明６の電鋳管と同様の形状等を有する電鋳管につい て本件発明６の方法以外の複数の方法で製造できると記載されている【００４ １】、【００４２】）。そして、本件発明６の引っ張り工程及び分離工程の方法に よった場合の電鋳管の内面精度について、特許請求の範囲、本件明細書、図面 には記載はない。また、原告が主張する本件発明６の技術的範囲に属するとい う場合の電鋳管の客観的な内面精度自体が必ずしも明確ではなく、また、本件 特許の出願当時、引っ張り工程及び分離工程により製造された電鋳管の内面精 度を含む構造又は特性が、技術常識により明らかであったことを認めるに足り＼nる証拠はない。
そうすると、電鋳管の発明である本件発明６について、少なくとも引っ張り 工程及び分離工程に関して電鋳管のどのような構造又は特性を表＼しているの かが、特許請求の範囲、明細書、図面の記載や技術常識から明らかであるとは いえない。原告の主張は採用することができない。
・・・
被告は、本件発明１、５は、被告製品１、２の製造工程のうち、長尺の電鋳 管を半製品として製造する過程に係るものであり、被告製品１、２は、この後 の切断加工する工程を経て完成するのであるから、本件発明１、５を使用して 製造されたのは切断前の製品であると主張するほか、切断加工に係る付加価値 分については損害の推定額は覆滅されるべきであると主張する。また、被告は、 被告が被告方法による電鋳管を製造する前、製品の仕入後、切断等をして、仕 入額の倍額で販売していたため、上記製品の製造工程と切断、洗浄による付加 価値は１対１として計算すべきであると主張する。 しかし、被告が販売する被告製品１、２は、本件発明１、５を使用した後に 切断工程等があるとしてもその工程は販売する被告製品１、２に対する一連の ものといえ、本件発明１、５を使用して製造されたものといえる。そして、被 告が過去に仕入れていたという製品がどのように製造されていたかは不明で あり、その製品と被告方法１、２によって製造した切断加工前の製品の品質、 価格、価値等の関係も不明である。被告製品１、２を製造するに当たり、前記 イで認定したとおり、被告は切断加工工程の少なくとも一部は外注して、利 益の算定に当たりその外注加工代は経費として控除されているところ、その控 除後の被告の利益とされる部分に、切断加工により得た被告の利益が存在する ことやその額を認めるに足りる証拠はない。 また、被告が主張する、原告に係る親子会社関係に関する主張は推定を覆滅 すべき事情に当たるとはいえない。

◆判決本文
なお、本件については、控訴審判決はなさそうですが、対応する審決取消訴訟にて、請求項６は不可能・非実際的理由がなくても、PBPクレームだから自動的に明確性違反だとはならないと判断されてします（内面精度との技術的関係が不明として明確性違反と判断されています)。
物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載 されている場合において、特許請求の範囲の記載が特許法３６条６項２号に いう「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは、出願時 において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能＼である か、又はおよそ実際的でないという事情が存在するときに限られる（最高裁 判所平成２４年（受）第１２０４号同２７年６月５日第二小法廷判決・民集 ６９巻４号７００頁）。 もっとも、上記のように解釈される趣旨は、物の発明について、その特許 請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合（プロダクト・バイ・ プロセス・クレーム）、当該発明の技術的範囲は当該製造方法により製造され た物と構造、特性等が同一である物として確定されるところ（前掲最高裁判＼n決）、一般的には、当該製造方法が当該物のどのような構造又は特性を表＼して いるのか、又は物の発明であってもその発明の技術的範囲を当該製造方法に より製造された物に限定しているか不明であり、特許請求の範囲等の記載を 読む者において、当該発明の内容を明確に理解することができず、権利者が その範囲において独占権を有するのかについて予測可能＼性を奪う結果となり、 第三者の利益が不当に害されることが生じかねないところにある。 そうすると、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製 造方法が記載されている場合であっても、上記一般的な場合と異なり、出願 時において当該製造方法により製造される物がどのような構造又は特性を表＼ しているのかが、特許請求の範囲、明細書、図面の記載や技術常識より一義 的に明らかな場合には、第三者の利益が不当に害されることはないから、不 可能・非実際的事情がないとしても、明確性要件違反には当たらないと解さ＼nれる。
・・・
そして、本件明細書には、細線材を除去する方法として、1)電着物等を 加熱して熱膨張させ、又は細線材を冷却して収縮させることにより、電着 物等と細線材の間に隙間を形成する方法、2)液中に浸して又は液をかける ことにより、細線材と電着物等が接触している箇所を滑りやすくする方法、 3)一方又は両方から引っ張って断面積が小さくなるように変形させて、細 線材と電着物等の間に隙間を形成したりして、掴んで引っ張るか、吸引す るか、物理的に押し遣るか、気体又は液体を噴出して押し遣る方法、4)熱 又は溶剤で溶かす方法が記載されている（【００４１】、【０１１６】）が、 これらの方法と、製造される電鋳管の内面精度との技術的関係についても 一切記載がなく、ましてや、本件発明６及び訂正発明９の製造方法（上記 3)の方法に含まれる。）が、他の方法で製造された電鋳管とは異なる特定の 内面精度を意味することについてすら何ら記載も示唆もない。さらに、上 記各方法により内面精度の相違が生じるかについての技術常識が存在し たとも認められない。 そうすると、本件発明６及び訂正発明９の製造方法により製造された電 鋳管の構造又は特性が一義的に明らかであるとはいえない。＼n

◆令和3(行ケ)10140

　特許は公然実施による新規性違反があるとして、権利行使不能と判断されました。時期に後れたとの主張は認められず、また、訂正の再抗弁も認められませんでした。

前記認定事実アによれば、本件プレイヤードの部材Ａは本件発明の縦枠に、 部材Ｂは側面シートに、部材Ｃは底面シートにそれぞれ相当し、部材Ｇに固定され た部材Ａの下端部分は、部材Ｃの六角形の頂点にあたる部分に部材Ｄを介して固定 され、外側への移動が制限されているものと認められる。そうすると、本件プレイ ヤードは、「環状に配置され、それぞれが内側に傾斜する複数の部材Ａ（縦枠）と、 隣り合う部材Ａを渡すように張られメッシュ部Ｂ１を有する部材Ｂ（側面シート） と、底面に位置する非伸縮性の部材Ｃ（底面シート）と、を備え、部材Ｃは平面視 において多角形の形状を有しており、各部材Ａの下端部分は非伸縮性の部材Ｃの多 角形の頂点にあたる部分に（部材Ｄを介して）固定され外側への移動が制限されて いる、プレイヤード」との構成を有するものということができるから、本件発明の＼n各構成要件を充足する。＼n
そして、特許法２９条１項２号所定の「公然実施」とは、発明の内容を不特定多 数の者が知り得る状況でその発明が実施されることをいうところ、前記認定事実イ のとおり、被告は、本件特許出願前の平成１７年頃、カタログに本件プレイヤード を掲載して需要者に対して販売していたから、その内容を不特定多数の者が知り得 る状況で本件発明を実施したものと認められる。
(4) 原告は、本件無効審判事件の進行状況等に照らすと、被告による乙第１２ 号証を証拠とする無効理由の主張は、時機に後れた攻撃防御方法として却下される べきである旨の申立て（民訴法１５７条１項に基づくものと理解される。）をする。＼nしかし、攻撃防御方法の提出について時機に後れたかどうかは、本件訴訟の具体的 な進行状況等に即して判断されるべきである。そして、原告の訂正の再抗弁等に対 するものとして、乙第１２号証及びこれに基づく無効理由を主張する被告の準備書 面(1)が令和５年２月１５日に提出されたところ、その時点では、書面による準備 手続における協議が重ねられ、争点及び証拠の整理手続中（いわゆる心証開示前） であり、被告が故意又は重大な過失により当該攻撃防御方法を提出したとか、それ により訴訟の完結が遅延するなどの客観的な事情があったとは認められないから、 原告の前記申立ては理由がないものとして却下する。＼n
(5) 以上のとおり、本件発明は、本件特許出願前に日本国内において公然実施 された発明であって、新規性を欠き、無効審判により無効とされるべきものである から、後記３で検討する訂正の再抗弁が成り立たない限り、原告は、被告に対し、 本件特許権を行使することができない（特許法１２３条１項、１０４条の３第１項、 ２９条１項２号）。
３ 訂正の再抗弁の成否（争点３）について
本件訂正により、本件プレイヤードに基づく新規性欠如（前記２）の無効理由が 解消されるか否かにつき検討する。
(1) 原告は、本件訂正発明と本件プレイヤードを対比すると、1)本件訂正発明 の接続テープは各縦枠に対して取外しできるように構成されているのに対し、本件＼nプレイヤードの部材Ｄは部材Ａに対して取外しできるように構成されていない点、＼n2)本件訂正発明の側面シート及び底面シートは各縦枠に対して取外し可能に構＼成さ れているのに対し、本件プレイヤードの部材Ｂ及び部材Ｃは部材Ａに対して取外し 可能に構＼成されていない点の２つの相違点があるから、本件訂正により本件プレイ ヤードに基づく新規性欠如の無効理由は解消される旨主張する。
(2) しかしながら、前記２(2)ア認定のとおり、本件プレイヤードにおいては、 各部材Ａの下端部分は、接地部材Ｇが受けて固定しているところ、部材Ｃに取り付 けられた部材Ｄ（テープバンド）が部材Ｇに挟み込まれて２か所でねじ止めされて （以下「本件ねじ止め」という。）、各部材Ａの下端部分が（部材Ｄを介して）部 材Ｃに固定されている。そして、本件ねじ止めは、タッピングねじによるものであ るが、ねじの取外しをすることは可能であり、このねじを取り外せば、部材Ｄを部＼n材Ａの下端部分が固定されている部材Ｇから取り外すことができるから、部材Ｄは、 部材Ａに対して取外し可能であると認められる。＼nまた、前記のように部材Ｄを部材Ａから取り外せば、部材Ｄが取り付けられてい る部材Ｃ及びこれと一体に形成されている部材Ｂ（前記２(2)ア）も部材Ａから取 り外すことができるものと認められる。 そうすると、本件訂正発明と本件プレイヤードの対比において、原告が主張する 前記(1)の1)及び2)の相違点はいずれも認めることができない。
(3) これに対し、原告は、本件ねじ止めはタッピングねじによるものであると ころ、同ねじは、日常的に繰り返し取り外す必要がある部位には使用されないもの であるから、本件プレイヤードは、使用者が再組立できなくなる等のリスクを冒し てまで、部材Ｄや部材Ｂ及び部材Ｃの「取外し」を行うことは想定されていない旨 主張する。しかし、本件訂正発明の構成要件Ｘは「…各縦枠に対して取外しできる＼nように構成されている接続テープを備え」、構＼成要件Ｙは「前記側面シート及び前 記底面シートが…各縦枠に対して取外し可能に構＼成されている」というものである ところ、取外しの具体的な態様や頻度等について何ら限定をしていない。そうする と、タッピングねじによる本件ねじ止めは、その構造上も実際上も取外し可能＼であ る以上、本件プレイヤードの構成につき、本件訂正発明の前記各構＼成要件との相違 点を認めることはできず、原告の主張は採用できない。
また、原告は、本件プレイヤードは「ＷＡＴＥＲＰＲＯＯＦ」、つまり防水性の 製品であって、洗濯機での洗濯や脱水は危険であることから、市販製品の一般的な 意味での「取外し」はできず、このような製品を「取外し可能」と評価することは＼nできない旨主張する。しかし、本件訂正発明の構成要件Ｘ及びＹにおいて、「取外＼nし」の目的が特定されているものではないし、本件明細書の段落【0013】の記載 （「この構成によれば、側面シートと底面シートを縦枠から取り外して洗うことが＼nできるため、幼児用サークルを清潔に保つことができる。」）を参酌するとしても、 その洗い方が洗濯機によるものに限定されているものではないから、原告の主張は 採用できない。
(4) したがって、本件訂正によっても、本件プレイヤードに基づく新規性欠如 の無効理由は解消されないから、原告の訂正の再抗弁は成り立たない。

◆判決本文

　特許権侵害訴訟です。無効理由あり（進歩性無し)として権利行使不能と判断されました。

ウ 相違点１−３について
「有効スティッチ速度」及び「規定されたスティッチ速度」は、本件発明３の構＼n成要件３Ｆ２の「効果的ステッチレート」及び「所望の織物ステッチレート」と、 それぞれ同義と解され（前記２(5)ウ）、構成要件１Ｇ２は、タフティングされた物＼n品の模様の外観が所望の模様となるように、模様として見えるタフトよりも実際に 打ち込むタフトが多くなるようにバッキング給送ロールを制御することを特定する のであるから（前記２(5)ア(ｱ)）、前記４(1)イと同様の理由で、乙４公報に接した 当業者は、乙４発明から相違点１−３にかかる本件発明１の構成について容易に想＼n到し得ると認められる。
エ 相違点１−４について
前記２(6)アのとおり、構成要件１Ｇ３は、規定されたスティッチ速度がゲージに＼n従って決定されることを特定するものである。 証拠（乙２、１３）及び弁論の全趣旨によれば、本件特許１の優先日前において、 ゲージは、カーペット構造を制御する必須のパラメータの一つであり、タフティン＼nグ機の単位当たりのニードル本数のことでもある。また、本件明細書１（【0049】） には、一部の従来のタフティングシステムにおいては、タフティング模様に対する スティッチ速度は概してタフティングマシンのゲージと一致し、タフティングマシ ンのゲージは縦糸方向の１インチ（２．５４ｃｍ）当たりの針数に相当し、縦糸方 向の１インチ当たりの針数は概して横糸方向の１インチ当たりのスティッチの数に 等しい旨が記載されている。これらによれば、本件特許１の優先日前において、ゲ ージと模様として見えるタフトの密度を一致させること、すなわち、タフティング された物品の模様の外観において、横糸方向と縦糸方向の密度を一致させるように バッキング給送速度を制御することは、従来技術として存在したものと認められる。 そして、前記４(1)イのとおり、乙４発明は、バッキング材料の給送速度を任意に 変更し得る発明であることに照らすと、乙４公報に接した当業者は、乙４発明から、 規定されたスティッチ速度が、少なくともゲージに従って決定されることを容易に 想到し得るものと認められる。
(4) 顕著な効果の有無
原告は、本件発明１は、所望の位置に所望のヤーンをスティッチすることが可能＼nであり、織物の見た目がずれることなく正確なゲージ範囲の模様となるという顕著 な効果を奏する旨を主張する。しかし、前記４(1)イと同様の理由で、タフティング された物品の外観が所望の模様となるように、模様として見えるタフトよりも実際 に打ち込むタフトが多くなるようにバッキング給送ロールを制御する技術である本 件発明１は、実質的に乙４発明に含まれるものであり、その効果についても顕著な 効果があるとは認められない。
(5) 以上から、本件発明１は、乙４発明から容易に発明することができたといえ るから、本件特許１は特許無効審判により無効にされるべきものと認められ、原告 は被告に対してその権利を行使することができない（特許法１０４条の３第１項、 １２３条１項２項、２９条２項）。

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　随分前の事件ですが、漏れていたのでアップします。東京地裁（40部）は、半導体基板の製造方法について、「第二の割り溝」を有しないとして、文言侵害は否定しましたが、均等と認めました。

また，本件明細書等には，「第二の割り溝」を形成する方法について， 手法は特に問わないとしており，エッチング，ダイシング，スクライブ 等の手法を用いることが可能であるとされ，このうち，線幅を狭くする＼nことが可能であるなどの理由から，スクライブが特に好ましいとするに＼nとどまっており（段落【０００９】），「第二の割り溝」に関して，そ の形成の方法は特に限定されていない。 そして，本件においては，本件明細書等に従来技術が解決できなかっ た課題として記載されているところが，出願時の従来技術に照らして客 観的に見て不十分であるという事情は認められない。＼n
以上のような，本件特許の特許請求の範囲及び明細書の記載，特に明 細書記載の従来技術との比較から導かれる本件発明の課題，解決方法， その効果に照らすと，本件発明の従来技術に見られない特有の技術的思 想を構成する特徴的部分は，サファイア基板上に窒化ガリウム系化合物＼n半導体が積層されたウエハーをチップ状に切断するに当たり，半導体層 側にエッチングにより第一の割り溝，すなわち，切断に資する線状の部 分を形成し，サファイア基板側にも何らかの方法により第二の割り溝， すなわち，切断に資する線状の部分を形成するとともに，それらの位置 関係を一致させ，サファイア基板側の線幅を狭くした点にあると認める のが相当であり，サファイア基板側に形成される第二の割り溝，すなわ ち，切断に資する線状の部分が，空洞として溝になっているかどうか， また，線状の部分の形成方法としていかなる方法を採用するかは上記特 徴的部分に当たらないというべきである。
ウ 被告方法は，前記２で認定したように，サファイア基板上に窒化ガリ ウム系化合物半導体が積層されたウエハーをチップ状に切断するに当た り，半導体層側にエッチングにより切断に資する線状の部分を形成し， サファイア基板側にもＬＭＡ法のレーザースクライブによって切断に資 する線状の変質部を形成するとともに，それらの位置関係を一致させ， サファイア基板側の線幅を狭くしているのである。 そして，前記２(1)イで説示したとおり，ＬＭＡ法でサファイア基板 を加工した場合，溶融領域が発生し急激な冷却で多結晶化し，この多結 晶領域は多数のブロックに分かれるが，加工領域中央に実質の幅が極端 に狭い境界が発生し，この表面に垂直な境界線の先端に応力集中するの＼nで割れやすくなることが認められる。 そうすると，被告方法は本件発明の従来技術に見られない特有の技術 的思想を構成する特徴的部分を共通に備えているものと認められる。＼nしたがって，本件発明と被告方法との相違部分は本質的部分ではない というべきである。
エ 被告らの主張に対する判断
この点に関して被告らは，ＬＭＡ法のレーザースクライブについて， 対象と「非接触」であるため，クラック等が発生せず，かつ，ほぼ垂直 に分割されることから，本件発明の課題自体が存在しないことになり， そのような方法を用いたとしても，本件発明の本質的部分に当たらない 旨主張する。
そして，乙１４（再公表特許第２００６／０６２０１７号。以下「乙＼n１４文献」という。）の段落【００３９】には，【図９】，【図１０】 に関して，ＬＭＡ法により形成された変質領域に隣接する正常領域のブ レイク面が略垂直である旨の記載がある。 しかしながら，他方で，乙１４文献の段落【００４３】等には，同じ 【図９】，【図１０】に関して，デフォーカス値によっては，正常領域 のブレイク面の垂直方向につき多少の傾斜や段差が存在する旨の記載も あるのであって，ＬＭＡ法のレーザースクライブであるからといって， 切断面が斜めになることで不良品が生じるという本件発明の課題が発生 しないと認めることはできない。 したがって，被告らの上記主張は採用することができない。
オ 以上のとおりで，被告方法は，均等の第１要件を充足すると認められ る。

◆判決本文

随分前の事件ですが、漏れていたのでアップします。東京地裁(47部)は、文言侵害については「サーボバンドを特定するためのデータをエンコードする」との構成を欠くとしたものの、均等と認めて合計約2億円の損害賠償を認めました。

ウ 以上からすれば，前記アのとおり，構成要件Ｂの「サーボバンドを特定＼nするためのデータをエンコードする」とは，「サーボバンドを特定するた めのデータ」を「０」又は「１」の形式に変換することと解すべきところ， 被告製造方法において，上記の形式の変更を行っていることを示す証拠は 何ら存在しない
・・・
第１要件について
本件明細書に記載された従来技術は，隣接するサーボバンドのサーボパ ターンをテープ長手方向にオフセットさせ，それらのサーボバンドの信号 を同時に読み取って比較することで，サーボバンドの特定を行うものであ り（段落【０００２】），片側のサーボ信号の読み取りが一時的又は恒久 的にできなくなった場合，サーボバンドの特定を行うことができなかった という課題があった（段落【０００４】）。
そこで，請求項１発明は，隣接するサーボバンドに書かれたサーボ信号 を比較せずに，サーボバンドを特定するために，各サーボバンド内に書き 込まれた各サーボ信号に，そのサーボ信号が位置するサーボバンドを特定 するためのデータがそれぞれ埋め込まれ，前記各サーボ信号は，一つのパ ターンが非平行な縞からなり，各データは，前記縞を構成する線の位置を，＼nサーボバンド毎にテープ長手方向にずらすことにより前記各サーボ信号中 に埋め込まれているようにした磁気テープであり（段落【０００７】）， 本件発明は，その製造方法である（段落【００１７】）。
そうすると，本件発明の本質的部分は，構成要件Ａ−３「前記各サーボ信号は，一つのパターンが非平行な縞からなり，各データは，前記縞を構＼成する線の位置を，サーボバンド毎にテープ長手方向にずらすことにより前記各サーボ信号中に埋め込まれていることを特徴とする磁気テープ」にあるといえ，構成要件Ｂ「サーボバンドを特定するためのデータをエンコードする第一工程と，」は本質的部分には当たらないというべきである（被＼n告らも特に争っていない。）。よって，被告製造方法は，均等の第１要件を充足する。

◆判決本文

　随分前の事件ですが、漏れていたのでアップします。争点はたくさんあります。裁判所は、均等の主張を認め、差止と約10億円の損害賠償を認めました。判決文は別紙を入れると400頁ありますので、目次付きです。

前記(2)ウのとおり，本件明細書２記載の従来技術と比較して，本件発明２ における従来技術に見られない特有の技術的思想（課題解決原理）とは，従来，グ ルタミン酸生産に及ぼす影響について知られていなかったコリネ型細菌のｙｇｇＢ 遺伝子に着目し，Ｃ末端側変異や膜貫通領域の変異といった変異型ｙｇｇＢ遺伝子 を用いてメカノセンシティブチャネルの一種であるＹｇｇＢタンパク質を改変する ことによって，グルタミン酸の生産能力を上げるための，新規な技術を提供するこ＼nとにあったというべきである。また，前記(2)エで検討したとおり，本件明細書２に おける従来技術の記載が客観的に見て不十分であるとは認められない。＼n
(ｳ) 前記(3)アのとおり，１９型変異使用構成は，本件発明２−５に含まれる，＼n本件特許２の請求項１又は４を引用する請求項６のうち（ｅ）の変異型ｙｇｇＢ遺 伝子が導入されたコリネ型細菌を使用する構成であり，前記(ｲ)の本件発明２にお ける特有の技術的思想ないし課題解決原理に照らせば，１９型変異使用構成の本質＼n的部分は，「コリネ型細菌由来のｙｇｇＢ遺伝子に，コリネバクテリウム・グルタ ミカム由来のｙｇｇＢ遺伝子におけるＡ１００Ｔ変異に相当する変異を導入し，当 該変異型ｙｇｇＢ遺伝子を用いてコリネ型細菌を改変し，ビオチンが過剰量存在す る条件下においてもグルタミン酸の生産能力を上げる点」にあると認められる。＼n
(ｴ) 被告は，出願経過，本件優先日２当時の技術水準，１９型変異使用構成の効＼n果から，１９型変異使用構成の本質的部分の認定に当たっては，特許請求の範囲の＼n記載の上位概念化をすべきでなく，特許請求の範囲に記載された「変異後のｙｇｇ Ｂ遺伝子の配列である配列番号２２という特定のアミノ酸配列におけるＡ１００Ｔ 変異」に限定して認定されるべきであると主張する。
しかしながら，前記(2)ア及びイの本件明細書２の記載内容によれば，本件発明２ は，特定の配列のｙｇｇＢ遺伝子を有するコリネ型細菌にのみ存在する課題を対象 とするものではなく，また，その解決原理としても，グルタミン酸生産能力を上げ＼nるために，Ｃ末端側変異や膜貫通領域の変異といった変異型ｙｇｇＢ遺伝子を用い てメカノセンシティブチャネルの一種であるＹｇｇＢタンパク質を改変するという 新規な技術を導入するというものであったから，本件発明２の請求項１や請求項４ において変異を導入する前のｙｇｇＢ遺伝子のアミノ酸配列が列挙され，請求項６ において変異後のｙｇｇＢ遺伝子のアミノ酸配列が列挙されていることを考慮して も，本件発明２及びそれに含まれる１９型変異使用構成の本質的部分を認定するに＼n当たっては，ｙｇｇＢ遺伝子が由来するコリネ型細菌の菌種，ｙｇｇＢ遺伝子全体 の変異前の具体的配列，あるいは，Ａ１００Ｔ変異に相当する変異を導入した後の ｙｇｇＢ遺伝子の具体的配列は，その本質的部分ではないものと認めるのが相当で ある。これは，被告が指摘するように，本件特許２の出願当初の請求項１にはｙｇ ｇＢ遺伝子が由来するコリネ型細菌の菌種や変異前後のｙｇｇＢ遺伝子のアミノ酸 配列が特定されていなかったところ，補正によって，現在の請求項１のようにｙｇ ｇＢ遺伝子のアミノ酸配列の配列番号が，コリネバクテリウム・グルタミカム（ブ レビバクテリウム・フラバムを含む。）又はコリネバクテリウム・メラセコーラに 由来する配列番号６，６２，６８，８４及び８５に特定されるようになったこと（【０ ０３３】，乙８０〜８４），請求項１に記載された配列番号６，６２，６８，８４ 及び８５のアミノ酸配列が相互に相同性が高いこと（乙８５）を考慮しても同様で ある。また，被告は，出願経過に関連して，本件特許２の再訂正後の請求項の記載 も考慮すべきとも主張するが，当該訂正の内容は，少なくとも訂正前の本件発明２ の本質的部分の認定には影響しないというべきである。 そのほか，本件優先日２当時の技術水準や１９型変異使用構成の効果についての＼n被告の主張が採用できないことは，前記(2)エ及び(3)イのとおりであり，これらを 理由として，１９型変異使用構成の本質的部分を特許請求の範囲に記載された変異＼n前後のｙｇｇＢ遺伝子の具体的配列に限定すべきともいえないから，この点の被告 の主張も，前記(ｳ)の判断を左右するものではない。
イ 相違点１について
前記ア(ｴ)のとおり，１９型変異使用構成の本質的部分については，ｙｇｇＢ遺伝＼n子が由来するコリネ型細菌の菌種，ｙｇｇＢ遺伝子全体の変異前の具体的配列，あ るいは，Ａ１００Ｔ変異に相当する変異を導入した後のｙｇｇＢ遺伝子の具体的配 列は，その本質的部分ではないものと認めるのが相当であることに加え，以下の(ｱ) 及び(ｲ)の点を考慮すれば，相違点１に係る違い，すなわち，導入されている変異型 ｙｇｇＢ遺伝子が由来する細菌の種類の違い及びそれによるｙｇｇＢ遺伝子の具体 的な配列の違いは，１９型変異使用構成の本質的部分とはいえない。＼n
・・・
(ｴ) これらの点からすれば，相違点３に係る違い，すなわち相違点２に係るＡ９ ８Ｔ変異に加えて，被告製法４の菌株ではＶ２４１Ｉ変異が導入されているという 点は，本件明細書２で開示された本件発明２の課題解決原理である膜貫通領域の変 異ないしＣ末端側変異と関連しない部位の１つのアミノ酸に保存的置換を加えるも のであり，Ａ９８Ｔ変異に加えることで課題解決に影響するものではないから，１ ９型変異使用構成の本質的な部分における相違点ではない。＼nオ したがって，１９型変異使用構成と被告製法４との相違点１ないし３は，い＼nずれも，特許発明の本質的部分ではないから，(12)及び(13)の菌株を使用する被告製法 ４は均等の第１要件を充足すると認められる。

◆判決本文

1審は、進歩性無しとして権利行使不能と判断しました。知財高裁も同様です。＼n◆本件特許6865989号 については、無効審判で無効判断がなされてますが、確定前に取り下げられています。無効審判請求人は、被告ではありません。

控訴人は、授乳室は最適の場所に設置されるものであり、通常は移動が考 えられないから、乙６発明に授乳室の移動を容易にするという動機付けが内 在しているとはいえない旨主張する。 しかし、乙６文献の記載によれば、乙６発明に係る授乳室は設置場所の 壁と床から独立した部材からなる筐体であり、これを既存の建物内に搬入す る形で設置したものと認められるから、設置場所の変更や一時的な退避等の 理由による移動を行うことも十分想定されるものである。乙６発明は移動を＼n容易にするという動機付けを内在しているというべきであり、控訴人の主張 は採用できない。
(2) 控訴人は、乙６発明と本件各引用文献記載の技術事項は技術分野が異なり、 乙６発明の属する「プライバシーに配慮した筐体内部に保育空間を形成する」 技術分野においては、筐体にキャスターを付けることが周知技術であるとは いえない旨主張する。 しかし、本件発明と乙６発明の相違点である「筐体を移動させるキャス ターを備えること」（本件発明の構成要件Ｅ）の技術的意義についてみると、＼n本件明細書の記載（【０００９】「キャスターを利用して授乳用ユニットを 適切な位置に移動させるという作業を行うだけで、授乳用空間が形成された 授乳エリアを設置することができる。」、「キャスターを利用して授乳用ユ ニットを移動させるだけで…授乳用空間のレイアウトの変更を容易に行うこ とができる。」、【００３２】「…このように筐体４の底面７にキャスター ３６が設けられているため、キャスター３６を利用して、地面上で授乳用ユ ニット１を簡易に移動させることができる。」、【００３３】「このように、 本実施形態に係る授乳用ユニット１は、キャスター３６を利用して地面上を 移動させることができると共に、固定部材３７により任意の位置に固定する ことができる。この構成のため、以下の効果を奏する。…本実施形態によれ＼nば、所定の空間に、授乳用ユニット１を持ち込み、キャスター３６を利用し て、適切な位置に授乳用ユニット１を移動させて、固定部材３７で位置を固 定するという簡単な作業を行うのみで、授乳者がプライバシーが完全に保護 された状態で授乳を行うことが可能な授乳用空間３を設けることができ＼nる。」、【００３４】「さらに、本実施形態によれば、授乳用ユニット１は、 キャスター３６を利用して地面上を移動させることができるため、授乳エリ アのレイアウトの変更も容易である。」）によれば、本件発明においても、 授乳中に筐体を移動させることまで想定しているとは認められず、単に内部 の空間に利用者が入ることが可能な筐体を簡易に移動させることができるよ＼nうにすることにあると認められる。
このような構成要件Ｅの技術的意義からみると、本件各文献記載の技術＼n事項において、筐体に人を収容する目的が異なるからといって本件発明と技 術分野が異なるなどということはできない。 さらに、本件各引用文献のうち、乙５公報に記載された発明の内容は、 「少なくとも周囲の人の視線を遮ると共に、内部に保育空間を画成する遮蔽 体からなる本体」と「扉」が取り付けられたものであるから（乙５）、「プ ライバシーに配慮した筐体内部に保育空間を形成する」ものと認められるし、 その他の本件各引用文献の記載内容も、筐体に人を収容する目的はそれぞれ 異なるものの（乙１３公報は感染性疾患を有する患者の治療、乙１４文献は 内部で仕事や読書をするためのパーソナル空間、乙１５文献は高気圧酸素環＼n境での有酸素運動、乙１６公報は浴室、乙１７公報は居室内の個室）、いず れも外部の視線を遮り、プライバシーを守る目的又は効果を有する筐体に関 するものである。控訴人の上記主張は、いずれにせよ採用できない。
(3) 控訴人は、乙６発明には、授乳室を当初設置した場所から移動することに よる利用者の利便性の低下、スペースが十分に確保されていない場所への移＼n動による人の動線の悪化、人目の届かない場所等への設置による利用者の安 全性の低下又は巡回のための町役場職員の業務増加等、移動による支障が非 常に大きいという阻害要因がある旨主張する。 しかし、控訴人の主張する内容は不適切な場所に移動した場合の弊害に すぎないから、乙６発明に適切な場所への移動を容易にするための移動手段 を設けることについての阻害要因があるとはいえない。
(4) 控訴人は、本件発明は予測できない顕著な効果を有する旨主張する。＼n しかし、1)簡易迅速な授乳室の移動を可能・容易にすること、2)授乳用空 間の増設やレイアウト変更を実現することは、いずれもキャスターを付ける ことによる通常の効果であり、3)利用者による授乳室周辺への回遊の促進を 実現すること（例えば、フードコート付近に設置することによるフードコー トの利用者の増加〔甲３３〕）は、適切な場所に授乳室を設置することによ る効果であり、いずれも予測できない顕著な効果ということはできない。＼n
(5) 以上のとおり、控訴人の当審における補充的主張はいずれも採用できず、 原審が判断するとおり、本件発明は、当業者が乙６発明に周知技術を組み合 わせることにより容易に発明をすることができたものと認められ、本件発明 は特許無効審判により無効にされるべきものである。

◆判決本文

1審はこちら。

◆令和4(ワ)16934

原審は、分割の遡及効が認められず、親出願から新規性違反の無効理由有りと判断していましたが、知財高裁はサポート要件違反ありとして権利行使不能と判断しました。

当裁判所は、本件発明に係る特許請求の範囲の記載には、分割出願が適法である か否かにかかわらず、サポート要件違反があり、本件訂正が有効であったとしても、 サポート要件違反があることが認められるから、結局、本件特許は特許法３６条６ 項１号違反により無効にされるべきものであり、同法１０４条の３第１項により、 原告は被告に対し、本件特許権を行使することはできないと判断する。その理由は、 以下のとおりである。
(2) 本件についてみると、本件明細書（以下、原出願当初明細書も同じ。）には、 「発明が解決しようとする課題」として、「出願人は、１２３４ｙｆ等の新たな低地 球温暖化係数の化合物を調製する際に、特定の追加の化合物が少量で存在すること を見出した。」（【０００３】）との記載がある。また、「本発明によれば、ＨＦＯ−１２３４ｙｆと、ＨＦＯ−１２３４ｚｅ、ＨＦＯ−１２４３ｚｆ、ＨＣＦＣ−２４３ ｄｂ、・・・ｃａからなる群から選択される少なくとも１つの追加の化 合物とを含む組成物が提供される。組成物は、少なくとも１つの追加の化合物の約 １重量パーセント未満を含有する。」（【０００４】）、「ＨＦＯ−１２３４ｙｆには、いくつかある用途の中で特に、冷蔵、熱伝達流体、エアロゾル噴霧剤、発泡膨張剤 としての用途が示唆されてきた。また、ＨＦＯ−１２３４ｙｆは、Ｖ．Ｃ．Ｐａｐ ａｄｉｍｉｔｒｉｏｕらにより、Ｐｈｙｓｉｃａｌ Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ Ｃｈｅ ｍｉｃａｌ Ｐｈｙｓｉｃｓ、２００７、９巻、１−１３頁に記録されているとお り、低地球温暖化係数（ＧＷＰ）を有することも分かっており有利である。このよ うに、ＨＦＯ−１２３４ｙｆは、高ＧＷＰ飽和ＨＦＣ冷媒に替わる良い候補である。」 （【００１０】）といった記載に、【００１３】、【００１６】、【００１９】、【００２２】、【００３０】、【図１】の記載を総合すると、本件明細書には、ＨＦＯ−１２３４ｙｆが低地球温暖化係数（ＧＷＰ）を有することが知られており、高ＧＷＰ飽和ＨＦ Ｃ冷媒に替わる良い候補であること、ＨＦＯ−１２３４ｙｆを調製する際に特定の 追加の化合物が少量存在すること、本件発明の組成物に含まれる追加の化合物の一 つとして約１重量パーセント未満のＨＦＣ−１４３ａがあること、ＨＦＯ−１２３ ４ｙｆを調製する過程において生じる副生成物や、ＨＦＯ−１２３４ｙｆ又はその 原料（ＨＣＦＣ−２４３ｄｂ、ＨＣＦＯ−１２３３ｘｆ、ＨＣＦＣ−２４４ｂｂ） に含まれる不純物が、追加の化合物に該当することが記載されているということが できる。
しかるところ、ＨＦＯ−１２３４ｙｆは、原出願日前において、既に低地球温暖 化係数（ＧＷＰ）を有する化合物として有用であることが知られていたことは、【０ ０１０】の記載自体からも明らかである。したがって、ＨＦＯ−１２３４ｙｆを調 製する際に追加の化合物が少量存在することにより、どのような技術的意義がある のか、いかなる作用効果があり、これによりどのような課題が解決されることにな るのかといった点が記載されていなければ、本件発明が解決しようとした課題が記 載されていることにはならない。しかし、本件明細書には、これらの点について何 ら記載がなく、その余の記載をみても、本件明細書には、本件発明が解決しようと した課題をうかがわせる部分はない。本件明細書には、「技術分野」として、「本開 示内容は、熱伝達組成物、エアロゾル噴霧剤、発泡剤、ブロー剤、溶媒、クリーニ ング剤、キャリア流体、置換乾燥剤、バフ研磨剤、重合媒体、ポリオレフィンおよ びポリウレタンの膨張剤、ガス状誘電体、消火剤および液体またはガス状形態にあ る消火剤として有用な組成物の分野に関する。特に、本開示内容は、２，３，３， ３，−テトラフルオロプロペン（ＨＦＯ−１２３４ｙｆまたは１２３４ｙｆ）また は２，３−ジクロロ−１，１，１−トリフルオロプロパン（ＨＣＦＣ−２４３ｄｂ または２４３ｄｂ）、２−クロロ−１，１，１−トリフルオロプロペン（ＨＣＦＯ− １２３３ｘｆまたは１２３３ｘｆ）または２−クロロ−１，１，１，２−テトラフ ルオロプロパン（ＨＣＦＣ−２４４ｂｂ）を含む組成物等の熱伝達組成物として有 用な組成物に関する。」（【０００１】）との記載があるが、同記載は、本件発明が属 する技術分野の説明にすぎないから、この記載から本件発明が解決しようとする課 題を理解することはできない。
そうすると、本件明細書に形式的に記載された「発明が解決しようとする課題」 は、本件発明の課題の記載としては不十分であり、本件明細書には本件発明の課題が記載されていないというほかない。そうである以上、当業者が、本件明細書の記載により本件発明の課題を解決することができると認識することができるというこ＼nともできない。
(3) 仮に、上記【０００１】の記載をもって本件発明の課題を説明したものと理 解したとしても、次に述べるとおり、本件明細書の記載をもって、当業者が当該課 題を解決することができると認識することができるとは認められない。
すなわち、この場合の本件発明の課題は、「２，３，３，３，−テトラフルオロプ ロペン（ＨＦＯ−１２３４ｙｆまたは１２３４ｙｆ）または２，３−ジクロロ−１， １，１−トリフルオロプロパン（ＨＣＦＣ−２４３ｄｂまたは２４３ｄｂ）、２−ク ロロ−１，１，１−トリフルオロプロペン（ＨＣＦＯ−１２３３ｘｆまたは１２３ ３ｘｆ）または２−クロロ−１，１，１，２−テトラフルオロプロパン（ＨＣＦＣ −２４４ｂｂ）を含む組成物等の熱伝達組成物として有用な組成物を提供すること」 と理解されることとなるはずである。
そして、本件発明は、1)ＨＦＯ−１２３４ｙｆ、2)０．２重量パーセント以下の ＨＦＣ−１４３ａ、3)１．９重量パーセント以下のＨＦＣ−２５４ｅｂを含む組成 物によって、当該課題を解決するものということになる。 しかるところ、本件明細書には、上記1)〜3)を含む組成物についての記載がされ ているとはいえない。すなわち、【０１２１】〜【０１２３】（表５（【表＼６】））には、実施例１５として、ＨＣＦＣ−２４４ｂｂからＨＦＯ−１２３４ｙｆへ、触媒無しで変換したところ生じた、ＨＦＯ−１２３４ｙｆ、ＨＦＣ−１４３ａ及びＨＦＣ− ２５４ｅｂを含む組成物が４例記載されており（加熱された温度（゜Ｃ)）がそれぞれ ５５０、５７４、６０３、６２６）、当該組成物に含まれるＨＦＣ−１４３ａの量が それぞれ、０．１、０．１、０．２、０．２モルパーセントであること、及び同Ｈ ＦＣ−２５４ｅｂの量がそれぞれ１．７、１．９、１．４、０．７モルパーセント であることが記載されている。しかしながら、表５（【表＼６】）に記載された組成物 には「未知」のものが含まれており、その分子量を知ることができないから、同表において、モルパーセントの単位をもって記載されたＨＦＣ−１４３ａ及びＨＦＣ−２５４ｅｂの含有量を、重量パーセントの含有量へと換算することはできない。＼nそうすると、本件明細書には、上記1)〜3)の構成を有する組成物についての記載がされていないというほかない。それのみならず、本件明細書には、このような構＼成を有する組成物が、ＨＦＯ−１２３４ｙｆの前記有用性にとどまらず、いかなる意 味において「有用」な組成物になるのか、という点について何ら記載されておらず、 示唆した部分もない。したがって、当業者が、本件明細書の記載から、上記1)〜3) の構成を有する組成物が、熱伝達組成物として「有用な」組成物であるものと理解することもできない。したがって、当業者は、本件明細書の記載により本件発明の課題を解決することができると認識することはない。
(4) 以上のとおり、分割出願が有効であり、出願日が原出願日（平成２１年５月 ７日）となると考えたとしても、本件発明に係る特許請求の範囲の記載が、サポー ト要件に適合するということができないから、本件発明に係る特許は、無効審判請 求により無効とされるべきものである（特許法１２３条１項４号、３６条６項１号）。 そして、このことは、分割出願が無効であり、出願日が分割出願の日（令和元年９ 月４日）となる場合でも同様である。
３ 争点３（訂正の再抗弁の成否）について
本件訂正発明についても、本件発明に係る請求項１のＨＦＯ−１２３４ｙｆにつ いて「７７．０モルパーセント以上」という下限が設定されただけで、本件訂正後 の特許請求の範囲及び本件明細書の記載を総合しても、当該下限にどのような技術 的意義があり、これによりどのような課題を解決することができるのかは明らかに されていない。また、前記２(2)及び(3)と同様、本件訂正発明に係る組成物の構成により解決しようとしている課題や、その解決方法が本件明細書に記載されていないことには変わりはない。したがって、訂正が有効だとしても、本件訂正発明に係＼nる特許請求の範囲の記載には、前記２(2)及び(3)と同じ理由により、サポート要件 違反の無効理由が存在することとなるので、訂正の再抗弁によりサポート要件違反 の無効理由を解消することはできない。 そうすると、本件訂正の適法性及びその余の争点につき判断するまでもなく、特 許法１０４条の３第１項により、原告は被告に対し、本件特許権を行使することが できない。
本件特許の無効審決審決取消訴訟です。

◆令和4(行ケ)10126

◆令和4(行ケ)10125
侵害訴訟の１審はこちらです。 １審は、新規性違反を理由として、権利行使不能と判断していました（特104-3)。

◆令和3(ワ)29388

個人発明家がアップルを訴えた事件です。下記別訴の後の販売分に製品に関する不当利得返還請求事件です。製品の一部に関する特許ですが、東京地裁は実施料として「０．５％をくだらない」として、約4400万円の支払いを命じました。関連訴訟と同じ特許ですが、被告は104条の3の主張をして、有効性を争っています。

特許法１０２条３項は、特許権侵害の際に特許権者又は専用実施権者（以 下「特許権者等」という。）が請求し得る最低限度の損害額を法定した規定 であって、同項による損害は、原則として、侵害品の売上高を基準とし、そ こに、実施に対し受けるべき料率を乗じて算定すべきである。そして、特許 法１０２条４項は、上記料率を認定するに当たって、特許権者等が当該特許 権又は専用実施権（以下「特許権等」という。）の侵害があったことを前提 としてこれを侵害した者との間で合意をするとしたならば、特許権者等が得 ることとなるその対価を考慮することができる旨規定している。 したがって、実施に対し受けるべき料率は、1)当該特許発明の実際の実施 許諾契約における実施料率や、それが明らかでない場合には業界における実 施料の相場等も考慮に入れつつ、2)当該特許発明自体の価値すなわち特許発 明の技術内容や重要性、他のものによる代替可能性、3)当該特許発明を当該 製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の態様、4)特許権者と侵 害者との競業関係や特許権者の営業方針等訴訟に現れた諸事情を踏まえ、特 許権者等が当該特許権等の侵害があったことを前提としてこれを侵害した者 との間で合意をするとしたならば、特許権者等が得ることとなるその対価を 考慮して、合理的な料率を定めるべきである。
なお、被告は、本件各発明は被告各製品を構成する部品の一つであるクリ＼nックホイールに関するものにすぎないから、実施料率を乗ずる売上高は、被 告各製品ではなく、クリックホイールの売上高とすべきである旨主張するも のの、その原価が証拠上必ずしも明らかではない上、本件各発明が被告各製 品を構成する部品の一つであるという事情は、上記において説示した判断基＼n準のとおり、本件各発明を被告各製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢 献という上記3)に係る考慮事情において、これを十分に斟酌するのが相当で＼nある。 したがって、被告の主張は、採用することができない。
(2) 当てはめ
前記認定事実、後掲の各証拠及び弁論の全趣旨によれば、上記1)ないし4) に係る考慮事情として、次の事実を認めることができる。
ア 業界における実施料の相場
証拠（甲３５、３６）によれば、「ラジオ・テレビ・その他の通信音響 機器」に含まれる「電気音響機械器具」の平成４年度ないし平成１０年度 の実施料率（イニシャルなし）の平均値は、５．７％であること、平成１ ６年ないし平成２０年の電気産業における司法決定ロイヤルティ料率の平 均値は３．０％、最大値は７．０％、最小値は１．０％であることが認め られる。そして、被告が提出した意見書（乙２７）においても、本件各発 明に係るロイヤルティ料率を定めるに当たり比較対象となる契約のロイヤ ルティ料率は、中央値が２．６５％、最小値が１．５％、最大値が４． ０％であることが認められることからすれば、本件各発明に係る電気産業 における近年のロイヤルティ料率は、３％程度と解するのが相当である。
イ 本件各発明の技術内容や重要性
上記１によれば、従来技術においては、接触操作するタッチパネル等の 電子部品と、プッシュ操作するスイッチ等を各々別個の部品として配置し ていたため、機器の小型化に対して不利であり、かつ、２つの別個の部品 を操作することになり使い勝手も極めて不便であるという課題があった。 このような課題を解決するために、本件各発明は、1)リング状に予め特＼n定された軌跡上にタッチ位置検出センサーを配置して軌跡に沿って移動す る接触点を一次元座標上の位置データとして検出し、2)上記軌跡に沿って タッチ位置検出センサーとは別個にプッシュスイッチ手段の接点を設ける ものである。このように、本件各発明は、上記検出とは独立してプッシュ スイッチ手段の接点のオン又はオフを行うことによって、操作性良く薄型 かつ小型でしかも少ない部品点数で電子機器を構成することができるよう＼nにし、もって１つの部品で複数の操作ができるプッシュスイッチ付きの接 触操作型電子部品を提供するものであり、この点において重要性を有する ものである。
これに対し、被告は、本件各発明には、ｉＰｏｄ Ｓｈｕｆｆｌｅに採 用された操作ボタン、ｉＰｏｄ Ｔｏｕｃｈに採用されたタッチスクリー ン等の代替手段が存在する旨主張する。 しかしながら、証拠（乙３０、３１）及び弁論の全趣旨によれば、ｉＰ ｏｄ Ｓｈｕｆｆｌｅの操作ボタンにおいては、音量調節等はボタンを押 すことでしかできないものであって、リング状に指を動かして連続的に音 量調節等をすることができず、ｉＰｏｄ Ｔｏｕｃｈについては、タッチ スクリーンを用いるものであって操作の形態が大きく異なり、コストも高 くなるといえるから、これらが直ちに代替手段となるものと認めることは できない。 したがって、被告の主張は、採用することができない。
ウ 本件各発明を被告各製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や侵害 の態様
本件各発明を被告各製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献 証拠（甲５、２４）及び弁論の全趣旨によれば、被告製品１について は、「新しいｉＰｏｄ ｃｌａｓｓｉｃではポケットに４０，０００曲 を入れることができます。より薄型の総金属製のボディと、さらに洗練 されたユーザインターフェイスにより、ｉＰｏｄ ｃｌａｓｓｉｃは、 全てをｉＰｏｄに入れて持ち歩きたい人に最適です。」と宣伝されてい ることが認められ、被告製品２についても、「さらにｉＰｏｄが小さく なりました。鉛筆ほどの薄さのｉＰｏｄ ｎａｎｏは、（中略）信じら れないくらい小さなボディ」、「手の中にすっぽりと収まるミニサイズ。 あざやかなカラー液晶ディスプレイ、親指で操作できるクリックホイー ルも自慢です。ヘッドフォンをつけたら、さっそくボリュームを上げて みましょう。ｉＰｏｄ ｎａｎｏが、小さくてもまさにｉＰｏｄだとす ぐにわかるはず。」と宣伝されていることが認められる。 その上、証拠（甲２１）及び弁論の全趣旨によれば、ｉＰｏｄに搭載 されたクリックホイール自体についても、被告は、「親指ひとつでコン トロール」、「いつでも完全主義を貫くアップルのエンジニアたちは、 ｉＰｏｄの操作ボタンをホイールの下に移動して『究極のシンプルさ』 を目指しました。それが大好評のクリックホイールです。（中略）耐久 性と感度の良さ、ホイール下側に組み込まれた操作ボタンの使いやすさ はこれまでどおり。この最小限のスペースを最大限に利用したクリック ホイールで、ｉＴｕｎｅｓのミュージックコレクションから選んだ最大 １，５００曲を親指だけで楽々とスクロールできます。このようによく 考えられた仕組みは、アップル製品ならでは。競合メーカーがどんなに 追いつこうとしても追いつけない部分です。」などとして、特に宣伝し ていることが認められる。
上記認定事実によれば、本件各発明は、操作性良く薄型でしかも少な い部品点数で電子機器を構成することができるように、１つの部品で複＼n数の操作ができるプッシュスイッチ付きの接触操作型電子部品を提供す るものであるところ、被告は、本件各発明の構成の中核であるクリック＼nホイールにつき、競合他社の製品と差別化するために特に利用していた ことが認められる。そうすると、本件各発明を被告各製品に用いた場合 の売上げ及び利益への貢献の程度は、被告各製品の薄型化及び小型化並 びに操作性の向上に寄与するものとして、被告各製品の顧客吸引力の向 上という観点からすれば、少なくないものと認めるのが相当である。 他方、証拠（甲３２、乙２７）及び弁論の全趣旨によれば、被告各製 品の人気の理由は、上記において説示したとおり、クリックホイールと いう指先だけで操作できるインターフェイスを搭載し、携帯音楽プレー ヤの操作性を向上させたことにあるほか、音楽配信サービスであるｉＴ ｕｎｅｓ Ｍｕｓｉｃ Ｓｔｏｒｅに対応するｉＴｕｎｅｓを、そのま ま持ち歩くような環境を備えたことや、デザイン、カラーバリエーショ ン、大容量のハードディスク及び長時間持続するバッテリーという被告 各製品の特長にもあり、これらのほか、「Ａｐｐｌｅ」という極めて高 いブランド価値、被告の宣伝広告等が、被告各製品の売上げに相当程度 貢献したことが認められる。また、操作性については、上記のとおり、 被告自身がクリックホイールによる操作性の向上を宣伝していることか ら、クリックホイールの貢献は明らかであるものの、クリックホイール の機能の割当てや本件各発明とは無関係のセンターボタンの果たす役割＼nも少なくないものと解される。 そうすると、被告各製品の本体（ハードウェア）の一部であるクリッ クホイールに係る本件各発明が、被告各製品の売上げに寄与した程度は、 主要なものとはいえない。
侵害の態様
前記前提事実及び弁論の全趣旨によれば、被告は、別件訴訟において、 別件被告各製品の輸入及び販売を行うことが本件特許権の侵害に当たる 旨の第１審判決及び控訴審判決が言い渡された後も、なお別紙別件被告 製品目録記載３の被告製品（本件における被告製品１）を販売し続けた ことが認められる。したがって、その侵害態様は看過し得ないところが ある。
エ 特許権者の営業方針等
弁論の全趣旨によれば、原告は、本件各発明を実施するものではなく、 被告に対し、本件各発明の許諾をする旨の申出をし、被告との間で、その＼n交渉をしていたことが認められる。
オ 実施料率の算定
上記認定に係る業界における実施料の相場、本件各発明の技術内容や重 要性、本件各発明を被告各製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や 侵害の態様、特許権者の営業方針等その他の本件に現れた諸事情を踏まえ、 特許権者等が当該特許権等の侵害があったことを前提として、これを侵害 した者との間で合意をするとしたならば特許権者等が得ることとなるその 対価を考慮すれば、実施に対し受けるべき料率は、少なく見積もっても、 ０．５％を下らないというべきである。

◆判決本文

関連事件はこちらです。

◆平成19(ワ)2525

◆平成25(ネ)10086

技術的範囲に属するものの、無効理由あり（新規性違反）として、権利行使不能と判断されました。この特許は、本件裁判の被告より、「技術的範囲に属さない旨」の判定請求があり、判定では技術的範囲に属すると判断されていました。判定には直リンクができないので、特許5595570とリンクしておきます。

(1) 「相隣る２枚の略矩形状壁面の互いに対応する側縁を除く」の意義について
構成要件Ｂの「４枚の略矩形状壁面の内、相隣る２枚の略矩形状壁面の互いに対応する側縁を除く他の側縁が相互に折畳み可能＼に順次連続して連結されるとともに、」との記載から、本件発明の折り畳み式テントには、「４枚 の略矩形状壁面」が設けられていること、その内の「相隣る２枚の略矩形状 壁面」において「互いに対応する側縁」が存在すること、この「互いに対応 する側縁」を「除く」「他の側縁」が存在し、この「他の側縁」が「相互に 折り畳み可能に順次連続して連結され」ていることが理解できる。
また、構成要件Ｃの「前記相隣る２枚の略矩形状壁面の互いに対応する側縁は、着脱可能＼な接合手段を介して接合されることにより、前記４枚の略矩形状壁面でもって筒状周壁部が構成され、」との記載からは、構＼成要件Ｂ の「相隣る２枚の略矩形状壁面の互いに対応する側縁」が、「着脱可能な接合手段」を備えていること、この「接合手段を介して接合されることによ＼nり」、「前記４枚の略矩形状壁面でもって筒状周壁部が構成される」ことが理解できる。また、このような解釈は、本件明細書の、「また、この筒状周壁＼n部１における正壁面２の右側縁２ａと右壁面３の左側縁３ｂには、接合・分 離が可能な面ファスナーのような接合手段２３が設けられている。図７に図示されるように、正壁面２の右側縁２ａと右壁面３の左側縁３ｂとは前記接＼n合手段２３により、一体に接合され、または分離される。前記分離された接 合手段２３によって、図８に示されるように、両壁面開口部２４が構成される。」（【００２２】）との記載及び「筒状周壁部１では、図７に図示されるよ＼nうに、４枚の壁面２、３、４、５の各両側縁２ａ、２ｂ、３ａ、３ｂ、４ａ、 ４ｂ、５ａ、５ｂの内、側縁３ａと４ｂ、４ａと５ｂ、５ａと２ｂとを相互 に折畳み可能に連結し、側縁２ａと３ｂとを後述する接合手段２３で接合することで筒状周壁部１が構＼成されている」（【００２１】）との記載とも整合する。 そして、構成要件Ｂの「除く」の通常の語義は、「加えない。除外する。別にする。」（広辞苑第七版）であると認められる。＼n加えて、上記「除く」は、その直前の「他の側縁」に限定を付す趣旨で あると理解するのが自然であることを踏まえると、構成要件Ｂは、「４枚の略矩形状壁面」が有する「側縁」から、「着脱可能＼な接合手段を介して接合される」ことになる「相隣る２枚の略矩形状壁面の互いに対応する側縁」を 除外又は別にした「他の側縁」が、「相互に折り畳み可能に順次連続して連結される」ことを規定するものであると解するのが相当である。＼n
(2) 被告各製品が構成要件Ｂを充足するか否かについて
前記(1)のとおり、構成要件Ｂの、「相隣る２枚の略矩形状壁面の互いに対応する側縁」とは、構＼成要件Ｃにおいて規定された、「着脱可能な接合手段＼nを介して接合される」「側縁」であると解するのが相当である。 前提事実(3)イのとおり、被告各製品には、第１板状体１０ないし第４板 状体４０の４枚の板状体が形成されているところ、本件において、各板状体 が構成要件Ｂの「略矩形状壁面」に該当する。 また、前提事実(3)イのとおり、被告各製品の第１板状体１０と第４板状 体４０は、その対向部１５ａ及び４５ｂが、着脱可能な接合部６０を介して接合されるから、対向部１５ａ及び４５ｂは、構＼成要件Ｂにおいて除外又は別にするとされ、かつ、構成要件Ｃにおいて「着脱可能＼な接合手段を介して 接合され」ると規定される、「前記相隣る２枚の略矩形状壁面の互いに対応 する側縁」に該当する。 そうすると、構成要件Ｂにおいて、「相隣る２枚の略矩形状壁面の互いに対応する側縁を除く他の側縁」は、被告製品の第１板状体１０と第４板状体＼n４０の対向部１５ａ及び４５ｂを除外した他の側縁、すなわち、第１板状体 １０の左右の側縁を構成する対向部１５ｂ、第２板状体２０の左右の側縁を構＼成する対向部２５ａ及び２５ｂ、第３板状体３０の左右の側縁を構成する＼n対向部３５ａ及び３５ｂ、第４板状体４０の左右の側縁を構成する４５ａがこれに該当するものと解される。＼n そして、証拠（甲６、乙１）によれば、これらの側縁は、相互に折り畳み 可能に順次連続して連結される構＼成を有していると認められ、構成要件Ｂの「他の側縁が相互に折り畳み可能＼に順次連続して連結される」に該当する。
(3) 被告の主張について
被告は、「除く」の「別にする」との語義に着目して、「別にする」もの と「別にされない」ものとでは、異なる性質・構成を有していることに照らすと、構＼成要件Ｂは、「相隣る２枚の略矩形状壁面の互いに対応する側縁」が、「相互に折り畳み可能」ではなく、「順次連続して」おらず、「連結され」てもいないことを規定するものと解すべきであり、被告各製品は、互いに対＼n応する側縁が相互に折り畳み可能に順次連続して連結されるから、構＼成要件 Ｂを充足しない旨主張する。
しかし、仮に、「除く」を「別にする」との意味であると解釈したとして も、「別」とは、「1)わけること。…2)異なること。そのものではないこと」 （広辞苑第七版）の意味を有するにすぎないから、別にされた「相隣る２枚 の略矩形状壁面の互いに対応する側縁」と「他の側縁」とが、一部でも同じ 性質・構成を有していてはならないということにはならない。そして、「相隣る２枚の略矩形状壁面の互いに対応する側縁」の構＼成は、構成要件Ｃによ＼nり要件が付加されているのであるから、これにより、「相隣る２枚の略矩形 状壁面の互いに対応する側縁」と「他の側縁」は、異なる構成を有しているといえる。＼n
・・・
(ｱ) 構成要件Ｂについて
ａ 前記２(1)で説示したとおり、構成要件Ｂは、「着脱可能＼な接合手 段を介して接合される」ことにより、「前記４枚の略矩形状壁面でも って筒状周壁部」を構成する「側縁」を除外した「他の側縁」が、「相互に折畳み可能＼に」「順次連続して」「連結」されることを規定している。 そして、乙２発明においては、エンドパネルとサイドパネルの着脱 部となる側縁は、ジッパーや紐等の取付手段を介して取り付けられ （乙２ｃ）ていることから、構成要件Ｂの「他の側縁」に相当する側縁は、上記「エンドパネルとサイドパネルの着脱部となる側縁」を除＼n外した側縁（乙２ｃ）であるところ、乙２発明においては、この側縁 が、相互に折畳み可能に順次連続して連結されている（乙２ｂ）。したがって、乙２発明と本件発明は、構＼成要件Ｂの構成の点におい＼nて一致するものと認められる。
ｂ これに対し、原告は、本件発明の「着脱可能な接合手段を介して接合される」「相隣る２枚の略矩形状壁面の互いに対応する側縁」が一＼n組のみであるのに対し、乙２発明では、テントを容易に折り畳めたり することができるよう、対向する２枚のエンドパネルが２枚とも取外 し可能な構＼成又は２枚とも一端がサイドパネルにヒンジ結合された構成のみが開示されているから、本件発明と乙２発明は、構＼成要件Ｂの点で一致しないと主張する。しかし、本件特許の特許請求の範囲において、「相隣る２枚の略矩形状壁面の互いに対応する側縁」の組数を限定する記載はない上、本 件明細書において、【００２２】及び図８には「相隣る２枚の略矩形 状壁面の互いに対応する側縁」が一組である構成についての記載があるものの、これは一実施例にすぎず、そのような構＼成に限定する旨の記載は存在しないから、「相隣る２枚の略矩形状壁面の互いに対応す る側縁」が、一組に限定されると解釈することはできない。 また、原告は、本件発明に係る折り畳み式テントは、災害時に体育 館等の避難所に設置されて利用されることを想定していることなどか ら、設置の利便性や強度を考慮し、あえて一組のみを分離可能としたと主張する。しかし、本件明細書には、原告の主張する課題や作用効果について＼nの記載はない。以上によれば、原告の主張はいずれも採用することができない。
(ｲ) 構成要件Ｅについて
ａ 本件発明は、「前記接合手段を介して接合される側縁を有する２枚 の略矩形状壁面により開閉自在な両壁面開口部が設けられたことを特 徴とする」との構成（構＼成要件Ｅ）を有しており、乙２発明は、「前 記手段を介して取り付けられる側縁を有する２枚の略矩形状のサイド パネル及びエンドパネルにより開閉自在な両壁面開口部が設けられた ことを特徴とする」との構成（乙２ｅ）を有している。そして、本件特許の特許請求の範囲の記載において、「接合手段」＼nにつき特段の限定は付されていないことから、壁面と壁面を接合する 手段であれば足りると解されるところ、前記(1)ア(ｵ)のとおり、乙２ 文献においては、乙２発明の「取付手段」は、ジッパーが好ましい手 段であるが、単純な紐や布などの他の取付手段を使用してもよいとさ れており、それらはいずれも壁面と壁面を接合する手段であるといえ る。したがって、本件発明と乙２発明は、構成要件Ｅの構＼成の点で一致 するものと認められる。
ｂ 原告は、本件明細書の【００１４】や【００２８】には、壁面の開 放部分にテントのフレーム等が存在しないために、車椅子等がテント 内外に出入する際にフレームやファスナー等の変形・破れ・土砂の付 着等を阻止できる旨が記載されており、これらの記載に照らすと、構成要件Ｅの「開閉自在な両壁面開口部」は、壁面の開放部分にフレー＼nムやファスナー等が存在しない構成であると解されると主張する。
しかし、本件特許の特許請求の範囲の記載において、４枚の略矩形 状壁面と床面との間の連結手段の有無を含め、「開閉自在な両壁面開 口部」が、底面にフレームやファスナー等が存在しない構成に限定される旨の記載はない。＼n また、本件明細書の【００１４】は、本件発明の効果に関する記載 であり、同【００２８】は、本件発明の実施例の効果に関する記載で あって、本件発明の両壁面開口部の構成を限定するものとは認められないから、構＼成要件Ｅの文言を原告主張のとおり限定解釈する根拠とはならない。
また、仮に、構成要件Ｅが、底面にフレームやファスナー等が存在しない構＼成に限定されるとしても、乙２文献には、ファスナーを紐に変更することも可能である旨が記載されているから（前記(1)ア(ｵ)）、 乙２発明は、底面にフレームやファスナー等が存在しない構成を含むものであるといえる。よって、原告の主張は理由がない。＼n
ｃ 原告は、本件明細書の【００２２】及び図８の記載を考慮すると、 構成要件Ｅは、壁面開口部に設けられている接合手段を外すことのみにより、接合手段が設けられているいずれか一方の壁面を外方に向か＼nって開放することができるという構成を示したものであると主張する。 しかし、本件明細書には、本件発明の実施例について「壁面２、３、 ４、５の側縁上下端部は、…三角形に近い形状の上閉塞面２０、下閉 塞面１９でもってこの上下の空隙部は閉塞されるようになっている。 なお、正壁面２の右側縁２ａと右壁面３の左側縁３ｂとの上下端部を 塞ぐ二等辺三角形状の分割上閉塞面２０ａ、分割下閉塞面１９ａは、 三角形の頂角を通る中心線を境に２分割される。左右に分割された分 割上閉塞面２０ａ、分割下閉塞面１９ａは、前記接合手段２３と同様 な上閉塞面接合手段２２、下閉塞面接合手段２１によって、接合また は分離可能に接合される。」（【００２３】）との記載があるところ、この記載に照らすと、同実施例は、正壁面２の右側縁２ａと右壁面３の＼n左側縁３ｂに設けられた接合手段に加え、上閉塞面接合手段２２、下 閉塞面接合手段２１を外すことによって初めて、壁面を外方に向かっ て解放することができる構成を有しているといえる。したがって、上記【００２２】及び図８の実施例の記載を根拠として、構＼成要件Ｅが、両壁面開口部について、壁面開口部に設けられている接合手段を外す ことのみにより、接合手段が設けられているいずれか一方の壁面を外 方に向かって開放することができるという構成を規定していると解釈することはできない。＼n また、上記【００２３】の記載によれば、「壁面２、３、４、５」 と、「三角形に近い形状の上閉塞面２０、下閉塞面１９」は別部材で あることは明らかであるから、構成要件Ｅが、接合手段について、「２枚の略矩形状壁面」のみに設けられていることにより、「両壁面＼n開口部」が「開閉自在」となることを規定したと解釈することもでき ない。 以上によれば、原告の上記主張を採用することはできない。
(2) 小括
その他、原告が種々主張するところを検討しても、前記(1)の結論を左右 するものとはいえず、本件発明は、乙２発明と同一の構成を有しているから、新規性を欠いており、本件特許は特許無効審判により無効にされるべきもの＼nと認められ、原告は被告に対してその権利を行使することができない（特許 法１０４条の３第１項、１２３条１項２項、２９条１項）。

◆判決本文

　特許侵害訴訟で差止請求が認められました（損害賠償請求なし）。無効主張についても「新規化合物については引用例にその製造方法に関する記載がない」として、無効ではなぽしと判断しています。並行進行している無効審判および審決取消訴訟でも、同様です。

(ｱ) 特許法２９条１項は、同項３号の「特許出願前に」「頒布された刊 行物」については特許を受けることができない旨規定する。当該規定の 「刊行物」に物の発明が記載されているというためには、同刊行物に発 明の構成が開示されているだけでなく、発明が技術的思想の創作である＼nこと（同法２条１項参照）にかんがみれば、当該刊行物に接した当業者 が、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく、特許出願時の＼n技術常識に基づいてその技術的思想を実施し得る程度に、当該発明の技 術的思想が開示されていることを要するというべきである。 特に、当該物が新規の化学物質である場合には、新規の化学物質は製 造方法その他の入手方法を見出すことが困難であることが少なくないか ら、刊行物にその技術的思想が開示されているというためには、一般に、 当該物質の構成が開示されていることにとどまらず、その製造方法を理＼n解し得る程度の記載があることを要するというべきである。そして、刊 行物に製造方法を理解し得る程度の記載がない場合には、当該刊行物に 接した当業者が、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく、＼n特許出願時の技術常識に基づいてその製造方法その他の入手方法を見出 すことができることが必要であるというべきである。
ここで、５−ＡＬＡホスフェートは、新規の化合物であり、上記アの とおり、本件引用例には、列挙された化合物の中に５−ＡＬＡホスフェ ートが含まれているものの、本件引用例にその製造方法に関する記載は 見当たらない（乙２）。 したがって、５−ＡＬＡホスフェートを引用発明として認定するため には、本件引用例に接した本件優先日当時の当業者が、思考や試行錯誤 等の創作能力を発揮するまでもなく、本件優先日当時の技術常識に基づ＼nいて、５−ＡＬＡホスフェートの製造方法その他の入手方法を見出すこ とができたといえることが必要である。
(ｲ) 被告は、乙１６文献から乙１８文献の記載からすれば、本件優先日 当時、５−アミノレブリン酸単体の製造方法は周知であった上、５−ア ミノレブリン酸をリン酸溶液に溶解すれば、弱塩基と強酸の組合せとな り、５−アミノレブリン酸リン酸塩を得ることができることは技術常識 であり、このことからすれば、本件優先日当時の当業者は、５−ＡＬＡ ホスフェートの製造を容易になし得た旨主張する。 確かに、上記第２の１(5)イ及びエのとおり、乙１６文献及び乙１８文 献には、甲１３の１文献を引用しつつ、「ＡＬＡ生産が確立されてい る」、「ＡＬＡの産生に成功した」、「発酵の下流では、イオン交換樹 脂を使用するＡＬＡ精製プロセスも確立されて」いるなどと記載されて いる。しかしながら、甲１３の１文献には、同オのとおり、「発酵液か らのＡＬＡの精製」の項において、ＡＬＡが塩基性水溶液中では非常に 不安定であり、種々の検討の結果、５−アミノレブリン酸塩酸塩結晶を 得るプロセスを確立することに成功した旨が記載されているにすぎない。 そうすると、乙１６文献及び乙１８文献においては、細菌を培養して発 酵液中にＡＬＡ（５−アミノレブリン酸）を産生させる技術は開示され ているものの、５−アミノレブリン酸単体を得る技術は開示されていな いといえる。 また、上記第２の１(5)ウのとおり、乙１７文献には、発酵液中に培地 成分と混合した状態で存在するＡＬＡの濃度が開示されているにすぎな い。そうすると、乙１７文献においても、５−アミノレブリン酸単体を 得る技術は開示されていないといえる。 以上のとおり、乙１６文献から乙１８文献までにおいて、５−アミノ レブリン酸単体を得る技術が開示されているとはいえない。これに加え、 上記第２の１(5)アのとおり、本件引用例においても「５−ＡＬＡは・・ ・化学的にきわめて不安定な物質である」、「５−ＡＬＡＨＣｌの酸性 水溶液のみが充分に安定であると示される」と記載されていて（【００ ０７】）、これらの事項が本件優先日当時の技術常識であったと認めら れることも考慮すると、本件優先日当時において、５−アミノレブリン 酸単体を得る技術が周知であったとは認められない。
この点に関し、原告は、５−アミノレブリン酸リン酸塩を製造する上 で、５−ＡＬＡが物質として取り出されている必要はなく、発酵液中に 培地成分等と混合した状態であってもよい旨主張する。 しかしながら、本件優先日当時、種々の成分を含む混合液に酸又は塩 基を添加するという方法が、化合物である塩の製造方法として技術常識 であったとは認められないことからすれば、本件引用例に接した本件優 先日当時の当業者が、化合物である５−アミノレブリン酸リン酸塩を製 造する方法として、培地成分等と混合した状態で５−アミノレブリン酸 が存在する発酵液にリン酸を添加する方法(又はこの発酵液をリン酸溶 液に添加する方法)を、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮することな＼nく見出すことができたとはいえない。 また、上記第２の１(5)ウのとおり、乙１７文献において、培地に酵母 抽出物やトリプトン等が含まれることが記載されていることからも明ら かなように、培地成分等と混合した状態にある発酵液には種々のイオン が夾雑物として含まれているのであるから、このような発酵液にリン酸 を添加したとしても、等しい物質量の酸及び塩基の中和反応によって５ −アミノレブリン酸リン酸塩という化合物が製造されたと評価すること はできないというべきである。したがって、原告の上記各主張はいずれも採用することができない。そして、このほか、本件優先日当時の当業者が、５−ＡＬＡホスフェー トの製造方法その他の入手方法を見出すことができたというべき事情は 存しない。
(ｳ) 以上によれば、本件引用例に接した本件優先日当時の当業者が、思 考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく、本件優先日当時の技＼n術常識に基づいて、５−ＡＬＡホスフェートの製造方法その他の入手方 法を見出すことができたとはいえない。したがって、本件引用例から５−ＡＬＡホスフェートを引用発明として認定することはできない。

◆判決本文

本件特許についての審決取消訴訟です。

◆令和4(行ケ)10091

　ＣＳ関連発明についての特許権侵害事件です。1審の東京地裁40部は、無効理由ありとして、権利行使不能と判断しました。控訴人は、請求項17に基づく侵害主張、および訂正の再抗弁を追加しました。知財高裁は、時機に後れた攻撃防御方法には該当しないとして判断自体はおこないましたが、最終的には無効として、控訴棄却しました。

事案に鑑み、争点７（乙２２文献を主引用例とする進歩性欠如の無効の抗弁に対する訂正の再抗弁の当否）について、まず判断する。
(1) 時機に後れた攻撃防御方法の申立てについて＼n
被控訴人は、前記第２の４(2)イ のとおり、乙２２文献を主引用例とする進歩性欠如の無効の抗弁に対する訂正の再抗弁は、時機に後れた攻撃防御方法であるとしてその却下を求めるが、この防御方法の提出が訴訟の完結を遅延させるものとまでは認められないから、却下することはせずに、以下、検討する。
(2) 無効理由の解消の有無等について
事案に鑑み、仮に、本件訂正が適法であり、本件訂正により本件訂正発明と乙２２発明との間に当事者の主張に係る相違点が全て生じるとした場合、乙２２発明に基づく進歩性欠如の無効理由が解消されるかをまず検討する。
ア 本件訂正発明１
相違点２２−６ないし相違点２２−８の容易想到性
相違点２２−６ないし相違点２２−８は、前記第２の４(1)イ ａのと おり、本件訂正発明１において、1)閲覧者がＷｅｂブラウザに対して閲 覧指示を行った段階においては、Ｗｅｂブラウザは閲覧指示に対応する ＨＴＭＬをサーバに要求するだけであること（相違点２２−６）、2)サー バはＷｅｂブラウザからの要求に従い、画像表示に必要な演算を実行す＼nる、ＨＴＭＬに記述されたＪａｖａＳｃｒｉｐｔをＷｅｂブラウザに送信すること （相違点２２−７）、3)ＷｅｂブラウザがＨＴＭＬに記述されたＪａｖａＳｃｒ ｉｐｔを受信する前に表示領域内に表＼示する分割画像を特定する演算を行 わないこと（相違点２２−８）というものであるのに対し、乙２２発明 は、地図データの要求をサーバに送信するまでの間に、ディスプレイに 表示する地図データ（メッシュ地図）を特定する演算を行っているとい＼nうものである。 Ｗｅｂブラウザを用いた表示では、閲覧者がＷｅｂブラウザに対して＼n閲覧指示を行うと、Ｗｅｂブラウザが閲覧指示に対応するＨＴＭＬをサ ーバに要求し、サーバが要求に対応するＨＴＭＬをＷｅｂブラウザに送 信し、Ｗｅｂブラウザが受信したＨＴＭＬに基づいて表示を行うという＼n表示ステップを経るというようなプログラム上の取決めがあることは顕＼n著な事実であるところ、このようなＨＴＭＬを用いるＷｅｂブラウザの 処理におけるプログラム上の取決めがある以上、閲覧者がＷｅｂブラウ ザに対して閲覧指示を行った段階では、Ｗｅｂブラウザは閲覧指示に対 応するＨＴＭＬをサーバに要求するだけであり、ＷｅｂブラウザがＨＴ ＭＬを受信する前の段階では、Ｗｅｂブラウザによって当該ＨＴＭＬに 基づくいかなる処理も実行されることがないことは、上記取決めから生 じる当然の帰結にすぎない。 そして、ＪａｖａＳｃｒｉｐｔは、ＨＴＭＬに直接記述されるか、あるいはＨＴ ＭＬによって読み出される外部ファイルに記述されるかのいずれでもよ いものであることは、本件特許出願時の技術常識と認められるから（甲 ４６、４８、４９）、当業者は適宜それを使い分ければよく、Ｗｅｂブラ ウザにおいてＪａｖａＳｃｒｉｐｔを用いたときにＪａｖａＳｃｒｉｐｔがＨＴＭＬに直接記述されることは当業者の自然な選択の一つにすぎず、その選択をした場 合、ＷｅｂブラウザがＨＴＭＬを受信する前に当該ＨＴＭＬに直接記述 されたＪａｖａＳｃｒｉｐｔを実行しないことはいうまでもない。 そうすると、Ｗｅｂブラウザを採用して動的表示をＪａｖａＳｃｒｉｐｔを用い＼nて実行しようとするならば、当業者が適宜になす自然な選択の結果、ほ ぼ必然的に相違点２２−６ないし相違点２２−８に係る本件訂正発明１ の構成をとることになるのであって、当該構＼成についてとりたてて創意 を発揮する余地はない。そうであるところ、前記２(1)のとおり、本件特 許出願当時において、Ｗｅｂクライアントによる動的表示を行う処理を＼nＷｅｂブラウザでＪａｖａＳｃｒｉｐｔを用いて行うことは周知慣用技術であり、 そして、この周知慣用技術を適用すればそれに起因して相違点２２−６ ないし２２−８の本件訂正発明１の構成となるというのであれば、上記＼n相違点に係る本件訂正発明１の構成は容易に想到し得るものというほか＼nない。
・・・
時機に後れた攻撃防御方法の申立てについて＼n
被控訴人は、前記第２の４(2)ア のとおり、被告地図表示方法の本件＼n発明１７の充足性に関する主張は、時機に後れた攻撃防御方法であると してその却下を求めるが、この攻撃方法の提出が訴訟の完結を遅延させ るものとまでは認められないから、却下することはせずに、以下、検討 する。
相違点２２−１７−１の容易想到性について
ａ 本件訂正発明１７は、本件訂正発明１について、1)同じ内容の画像 データを2)複数の倍率で有すること、3)各倍率の画像を構成する分割＼n画像の画素数は表示倍率に関わらず一定であること、4)分割画像の分 割数は倍率が低い画像ほど少なく、倍率が高い画像ほど多いこととの 限定を付したものであるところ、乙２２発明は、上記のような構成を＼n有するとは特定されていない。
ｂ 乙１０文献には別紙９のとおりの記載がある。これによると、乙１０技術として、次のような技術が記載されているものと認められる。 クライアントから要求される画像の指定、表示範囲の指定の変化に＼n関わらず、高速かつ一定時間内に高精細画像を表示するためのデータ＼n構造を備える高精細画像表＼示装置を提供することを目的とするもので あって（【０００６】）、 サーバに格納される画像データのデータ構造が、複数段階の解像度＼nの画像を有するものであり（【００２４】ないし【００２６】、【図２】）、 それぞれ解像度の画像はそれぞれｐピクセル×ｐピクセルのブロッ クに分割されて保持され、個々のブロックを単位としてアクセスされ るものであって、個々のブロックを構成する画素数は解像度に関わら＼nず同じであり（【００２８】、【００２９】、【図３】）、 ブロックの分割数は解像度が少ない画像ほど少なく、解像度が高い 画像ほぼ多い状態であり（【図３】）、 クライアント側の表示装置において表＼示される表示枠に関連する各＼nブロックの画像データを、サーバからクライアントに伝送して表示す＼nる技術（【００３１】、【００３２】）。
ｃ 本件訂正発明１が乙２２発明により容易に想到できるものであるこ とは、前記アにおいて判示したとおりであるところ、乙１０技術は、 相違点２２−１７−１の構成に係る分割画像の格納形態を開示するも＼nのであり、本件訂正発明１７と乙１０技術は、分野を同一とするもの であって表示領域より大きい画像データを領域分割し、表＼示装置に対 応する分割画像を送信して表示することにより表＼示を高速化するとい う機能も共通するものであるから、乙２２発明の分割画像の格納形態＼nとして、乙１０文献記載の分割画像の格納形態を採用して、相違点２ ２−１７−１に係る本件訂正発明１７の構成とすることは容易に想到＼nできる。
控訴人らの主張について
控訴人らは、前記第２の４(1)イ ｅ(g)のとおり、乙１０技術は、個々 の分割画像（ブロック）を送信しているわけでもないし、同じ画像を複 数の倍率でかつ倍率ごとにそれぞれ複数の領域で分割してサーバから送 信しているわけではないから、乙２２発明に乙１０技術を適用して本件 訂正発明１７の構成とすることは容易に想到できない旨主張するが、乙＼n１０技術の分割画像の送信手法と分割画像の格納形態とは、特に必須に 結合しているわけではなく、それぞれ独立した技術事項であるから、乙 １０技術の送信手法までを乙２２発明に適用する必要はなく、乙１０の 分割画像の格納形態のみを採用することに阻害要因も見当たらない。 したがって、上記主張を採用することはできない。

◆判決本文

1審はこちら。

◆令和1(ワ)21901

　特許権侵害訴訟にて、均等の第2、4要件を満たさないとして、技術的範囲に属しないと判断されました。また原告の請求項２にかかる発明についての侵害主張については、時期に後れた主張であるので却下されました。

そして、対象製品等が特許発明の構成要件の一部を欠く場合であっても、当該＼n一部が特許発明の本質的部分ではなく、かつ前記均等の他の要件を充足するとき は、均等侵害が成立し得るものと解される。 これに対し、被告は、対象製品等が構成要件の一部を欠く場合に均等論を適用＼nすることは、特許請求の範囲の拡張の主張であって許されない旨を主張するが、 構成要件の一部を他の構＼成に置換した場合と構成要件の一部を欠く場合とで区＼n別すべき合理的理由はないし、本件において、原告は、被告製品には構成要件 C の「消弧材部」に対応する消弧作用を有する部分が存在し、置換構成を有する旨＼n主張していると解されるから、被告の前記主張を採用することはできない。
イ 第１要件ないし第３要件
原告は、別紙「均等侵害の成否等」の「原告の主張」欄記載のとおり、本件発 明の本質的な構成部分は構＼成要件のうち A-1 ないし A-3、B-3 及び B-4 であり、 構成要件 C は本件発明の課題解決方法に資するものではないとして、第１要件は 満たす旨主張するところ、被告もこれを積極的に争っていない。
一方、第２要件及び第３要件に関し、原告は、被告製品の構成 c の「接着剤で 接着することにより形成された密閉された空間２６」が本件発明の構成要件 C の 「消弧材部」と同一の作用効果（消弧作用）を有することを示す実験報告書等（甲 １３、１４、３２）を証拠提出する。これらは、被告製品と同じ構造を有する製＼n品につき、ヒューズエレメント部が密閉構造である場合と、非密閉構＼造である場 合又は端子一体型ヒューズ素子を取り出して遮断試験用基板に実装して遮断試 験を行った場合の、各アーク放電の持続時間を対比した結果、密閉構造のものは、＼n非密閉構造等のものに比べ、同持続時間が２分の１ないし３分の１になったとい＼nうものである。しかし、これらは、被告製品の「密閉された空間」と本件発明の 「消弧材部」の各作用効果の対比自体を行うものではないことに加え、被告が証 拠提出する試験報告書（乙１６）によれば、被告製品、被告製品に消弧材部を設 けたヒューズ及び被告製品のヒューズ素子のみを対象として、アーク放電の持続 時間を記録したところ、被告製品が最も同時間が長かったという結果であったこ とが認められ、被告製品とヒューズ素子の各アーク放電の持続時間について、原 告が提出する実験報告書（甲１４）と相反する結果となっている。そうすると、 原告が提出する前記証拠その他の事情等から、被告製品の構成 c が本件発明の構＼n成要件 C と同様の作用効果を有するとまでは認め難いから、少なくとも第２要件 が満たされるとはいえない。
ウ 第４要件
前記イの点は措くとしても、以下のとおり、第４要件も満たさない。 被告は、被告製品の構成は、本件発明の特許出願時における公知技術（乙１発＼n明）と同一又は当業者が乙１発明から出願時に容易に推考可能であった旨を主張＼nする。
(ｱ) 乙１公報は、発明の名称を「表面実装超小型電流ヒューズ」とする公開特＼n許公報であり、発明の詳細な説明には次の記載がある（乙１）。
・・・・
(ｲ) 乙１発明の構成＼n
乙１発明がα-1、β-1 ないしβ-4 及びδの構成を有することは当事者間に争＼nいがなく（別紙「均等侵害の成否等」の「第４要件」欄）、乙１公報の段落【0008】 【0016】【0018】【0020】及び【図２】（Ａ）の記載内容に照らすと、α-2 及び γの構成を有するものと認められる。＼nまた、被告主張のα-3 の構成（金属電極２の可溶線挟持部２２に挟み込まれる＼nことにより一体形成されている電極一体型ヒューズ）に関し、原告は、電極とヒ ューズが同一の金属によって一体的に形成されているとの趣旨であれば否認す ると述べるところ、乙１公報には、可溶線５は、両端部を金属電極２に挟持され 本体１の空間６に架張された可溶線を示す旨（同【0016】）、可溶線５の端部は 第１板部２２１と第２板部２２２とにより挟み込まれ、金属電極２に固定される 旨（同【0018】）の記載があることから、可溶線５と金属電極２は異なる部材で 構成され、可溶線５は、可溶線挟持部２２において挟持されることによって金属＼n電極２に接続されているものと認められる（α-3’）。 以上から、乙１発明の構成は、別紙「裁判所の認定」の「乙１発明の構＼成」欄 記載のとおりとなる。
(ｳ) 被告製品の構成＼n
被告製品が a-1 ないし b-4 及び d の構成を有することは当事者間に争いがな＼nく、構成 c を有することも実質的に争いがないから、被告製品の構成は、別紙「裁＼n判所の認定」の「被告製品の構成」欄記載のとおりとなる。＼n
(ｴ) 被告製品と乙１発明の対比
被告製品の a-1、a-2 及び b-1 ないし d の各構成は、それぞれ、乙１発明のα1、α-2 及びβ-1 ないしδの各構成と同一であるものと認められる。＼nそこで、被告製品の構成 a-3 と乙１発明の構成α-3'が一致するかを検討する。 「一体」の字義は、「一つになって分けられない関係にあること」であるところ （広辞苑第七版）、被告製品は、別紙「被告製品写真」の３及び４に示されるよ うに、ヒューズ本体４と２つの平板状部１０の部材が連続し、一つになって分け られないように形成されていることが明らかである。一方、乙１発明の可溶線５ と金属電極２は、異なる部材で構成され、また、可溶線５は、可溶線挟持部２２＼nにおいて挟持されることによって金属電極２に接続されていることから、可溶線 ５と金属電極２は、同一材料で形成されておらず、一つになって分けられないよ うに形成されてもいない。 したがって、可溶線５と可溶線挟持部２２は一体に形成されているとは認めら れず、乙１発明は構成 a-3 を有していない点で被告製品と相違しており、被告製 品は、公知技術と同一であるとはいえない。
(ｵ) 乙１発明と乙３発明に基づく容易推考性
被告は、乙１発明が構成 a-3 を有していない点で被告製品と相違しても、被告 製品の構成 a-3 は、乙１発明の構成α-3’を乙３発明の構成に置換することによ＼nり、当業者にとって容易に推考可能である旨を主張する。＼n
a 乙３公報は、発明の名称を「面実装型電流ヒューズ」とする公開特許公報で あり、発明の詳細な説明には次の記載がある（乙３）。
(a) 技術分野
「本発明は、過電流が流れると溶断して各種電子機器を保護する面実装型電流 ヒューズに関するものである。」
・・・・
(b) 背景技術
「従来のこの種の面実装型電流ヒューズは、図７に示すように、セラミックか らなるケース１と、このケース１の内部に形成された空間部２と、前記ケース１ の両端部に形成された外部電極３と、この外部電極３と電気的に接続された断面 が円形のヒューズエレメント部４とを備え、前記ヒューズエレメント部４の溶断 部５を前記ケース１の内部に形成された空間部２内に配設した構成としていた。」＼n（【0002】）
(c) 発明が解決しようとする課題
「上記した従来の面実装型電流ヒューズにおいては、ヒューズエレメント部３ として同じ線径のものや同じ材料のものを使用しているため、線径や材料によっ て決まる溶断電流等の溶断特性を調整することができないという課題を有して いた。」（【0004】） 「本発明は上記従来の課題を解決するもので、溶断特性の調整ができる面実装 型電流ヒューズを提供することを目的とするものである。」（【0005】）
(d) 課題を解決するための手段
「本発明の請求項１に記載の発明は、絶縁性を有するケースと、このケースの 内部に形成された空間部と、前記ケースの両端部に形成された外部電極と、この 外部電極と電気的に接続され、かつ前記空間部内に溶断部を配設したヒューズエ レメント部とを備え、前記溶断部を前記ヒューズエレメント部の一部を切削する ことによって設けたもので、この構成によれば、ヒューズエレメント部の切削に＼nよって溶断部の線径を調整できるため、溶断特性を調整することができるという 作用効果が得られるものである。」（【0007】） 「本発明の請求項３に記載の発明は、特に、ヒューズエレメント部と外部電極 とを一体の金属で構成したもので、この構＼成によれば、ヒューズエレメント部と 外部電極とを接続する必要がなくなるため、生産性を向上させることができると いう作用効果が得られるものである。」（【0009】）
(e) 発明の効果
「以上のように本発明の面実装型電流ヒューズは、絶縁性を有するケースと、 このケースの内部に形成された空間部と、前記ケースの両端部に形成された外部 電極と、この外部電極と電気的に接続され、かつ前記空間部内に溶断部を配設し たヒューズエレメント部とを備え、前記溶断部を前記ヒューズエレメント部の一 部を切削することによって設けているため、この切削によって溶断部の線径を調 整でき、これにより、溶断特性を調整することができるという優れた効果を奏す るものである。」（【0016】）
(f) 発明を実施するための最良の形態
「図４、図５において、本発明の実施の形態２が上記した本発明の実施の形態 １と相違する点は、ヒューズエレメント部１５と外部電極１３とを一体の金属で 構成した点である。この場合、外部電極１３はケース１１の底部１１ａの端面お＼nよび裏面に沿うように折り曲げている。」（【0035】） 「上記構成においては、ヒューズエレメント部１５と外部電極１３とを一体の＼n金属で構成しているため、ヒューズエレメント部１５と外部電極１３とを接続す＼nる必要はなくなり、これにより、生産性を向上させることができるという効果が 得られるものである。」（【0036】） 【図４】 【図５】
b 容易推考性
(a) 乙３公報の発明の詳細な説明によれば、乙３発明は面実装型電流ヒュー ズに関する発明であり（段落【0001】）、従来の面実装型電流ヒューズにおいて は、ヒューズエレメント部４として同じ線径のものや同じ材料のものを使用して いるため、線径や材料によって決まる溶断電流等の溶断特性を調整することがで きないという課題を有していたこと（同【0004】）に対し、絶縁性を有するケー スと、このケースの内部に形成された空間部と、前記ケースの両端部に形成され た外部電極と、この外部電極と電気的に接続され、かつ前記空間部内に溶断部を 配設したヒューズエレメント部とを備え、ヒューズエレメント部の切削によって 溶断部の線径を調整でき、溶断特性を調整することを可能としたものである（同＼n【0007】【0016】）。そして、特に、ヒューズエレメント部と外部電極とを一体 の金属で形成する構成をとることによって、ヒューズエレメント部と外部電極と＼nを接続する必要がなくなるため、生産性を向上させることができるという効果を 奏すること（同【0009】【0036】）や、発明の実施の形態として、外部電極１３ がケース１１の底部１１a の端面及び裏面に沿うように折り曲げられた形態が記 載されている（同【0035】【図４】【図５】）。 以上によれば、乙３公報には、面実装可能な小型ヒューズにおいて、生産性の＼n向上を目的として、溶断部を配設したヒューズエレメント部と外部電極を一体の 金属で形成するという乙３発明が開示されているといえる。
一方、乙１公報の発明の詳細な説明によれば、乙１発明は表面実装超小型電流＼nヒューズに関する発明であり（段落【0001】）、従来の表面実装小型電流ヒュー＼nズは、可溶部あるいは可溶線が合成樹脂や低融点ガラス等の絶縁物に直接接触し た構造である場合、可溶部等が熱的中立性を保てず本来のヒューズとしての溶断＼n性能がおろそかにされている問題（同【0002】〜【0004】）や、電極をケース内 に配置固定した後、電極間に可溶線を架張して半田付けする方式は、半田が固ま る際に生じる盛り上がりの差により電極間の長さ、すなわち、可溶線の長さにば らつきが生じるという問題があったこと（同【0005】）に加え、従来の小型ある いは超小型電流ヒューズは、各部品を一つ一つバッチ工程で加工組立てを行う必 要があり、部品が小さいためその作業は困難を極め、製造し難く、その結果、低 コスト化にも限界があるという問題があった（同【0006】）。これに対し、乙１ 発明は、可溶線５を挟持した一対の金属電極２が箱型形状を有する本体１の両端 に取り付けられ、蓋部３を本体１の上面より僅かに沈む位置まで押し込み接着剤 を塗布して蓋部３を本体１に固定して内部を密閉し、可溶線は本体１の内部空間 に浮いた状態で架張されている構成をとることで（同【0008】）、溶断特性のば らつきを最小限に抑えることや従来型と比べて２倍以上大きい遮断能力を有す＼nることを可能としたこと（同【0028】〜【0030】）に加え、連続工程で製作組立 を行うこと、特に、可溶線５を挟持した一対の金属電極２を組み立てた後に鞍部 ２１を本体１の双方の短側壁１１に嵌合させて固定することにより、製造が容易 になって、大幅なコスト削減が可能となるという効果を奏するものである（同＼n【0020】【0027】）。 そうすると、乙１発明と乙３発明は、いずれも表面実装型ヒューズに関する発＼n明であり、その技術分野は同一である。また、乙１発明と乙３発明は、いずれも 生産性の向上という同一の課題に対し、予めヒューズと電極とを組み合わせた後＼nに本体に固定するという技術思想に基づく課題解決手段を提供する発明である ことに加え、乙１発明の溶断時間のばらつきを抑えるという課題と乙３発明の溶 断特性を調整するという課題は、所望の溶断特性を実現するという点で関連して いるといえる。 したがって、乙１発明と乙３発明は、技術分野、課題及び解決手段を共通にす るから、乙１発明に乙３発明を適用する動機付けが存在するものと認められる。
(b) 原告の主張
原告は、乙１発明と乙３発明とは、その課題等が相違することのほか、乙３発 明において、ヒューズエレメント部の切削を容易にするためには、乙１発明のケ ース１１は上下方向の中央で分割される必要があること、乙１発明の本体１の空 間部６内に乙３発明のヒューズエレメント部１５を配置する場合、ヒューズエレ メント部１５を切削する必要があるが、所望の抵抗値が得られるように切削する ことは実質的に不可能であることから、乙１発明に乙３発明を組み合わせること＼nはその構成上不可能＼であることなどの阻害要因があるとして、被告製品と乙１発 明の相違部分は、乙３発明から容易に推考できたとはいえない旨を主張する。 しかし、前記(a)のとおり、乙１発明と乙３発明の課題は同一又は関連してい る。また、乙３公報の発明の詳細な説明によれば、ヒューズエレメント部の切削 は、スクライブやパンチング等の機械的方法によって行うが、予めヒューズエレ＼nメント部の切削をした後にケースに固定をしてもよい旨が記載されていること から（段落【0022】【0027】【0028】）、ヒューズエレメント部を切削するため に、ケースを上下方向の中央で分割する必要があることにはならない。また、乙 ３発明を乙１発明に適用するに当たり、乙１発明の空間部６内に、外部電極と一 体の金属で形成され、溶断部を配設したヒューズエレメント部を配置することと なるが、空間部６内にヒューズエレメント部を配置する場合に、当該ヒューズエ レメント部を切削する必要が必ずしもあるともいえない（ヒューズエレメント部 の一部の切削は本体への配置前に行うことができる。）。その他、乙１発明に乙 ３発明を組み合わせることについて阻害要因があることをうかがわせる事情は ない。 したがって、原告の前記主張は採用することができない。
(c) 以上から、乙１発明に乙３発明を適用する動機付けが存在し、これを阻害 する要因は認められないから、乙１発明の可溶線と金属電極は異なる部材で構成＼nされる構成に代えて、乙３発明の、溶断部を配設したヒューズエレメント部と外＼n部電極部を一体の金属で形成する構成を採用して被告製品の構＼成とすることは、 当業者が本件特許の出願時に容易に推考し得たものと認められ、被告製品は、均 等の第４要件を満たさない。
・・・
２ 争点２（本件追加の可否）について
本件追加は、被告製品が、本件発明に係る請求項とは別の請求項記載の本件発 明２の技術的範囲に属するとして請求原因を主張し、本件特許権の侵害に基づく 各請求を追加するものであるから、訴えの追加的変更に当たると解するのが相当 であるところ、当裁判所は、本件追加は、これにより著しく訴訟手続を遅滞させ ることとなると認め、これを許さないこととする（民訴法１４３条１項ただし書、 同条４項）。
すなわち、本件追加に係る請求原因は、原告において、審理の当初から主張す ることが可能であったところ、令和４年１１月２８日の書面による準備手続中の＼n協議において、当裁判所は、当事者双方に対し、被告製品は本件発明の技術的範 囲に属さないとの心証を開示して、話合いによる解決を検討するよう促し、その 後、和解協議を行ったものの、令和５年１月２７日の同協議において、これ以上 の和解協議は行わないこととなり、口頭弁論の終結に向けて、原告は、これまで の主張の補充及び反論を記載した書面を提出する旨述べたが、同年２月２７日付 けの準備書面５において、本件追加を行ったものである（当裁判所に顕著な事実）。 このように、本件追加が行われた時点で、本件訴訟は、被告製品が本件発明の技 術的範囲に属さないとの当裁判所の心証開示を踏まえた和解協議を終え、審理を 終結する直前の段階に至っていた。仮に、本件追加を許した場合、被告製品が本 件発明２の技術的範囲に属するか否かや、本件特許に係る無効理由の有無につい ても改めて審理を行う必要があり、そのために相当な期間を要することになるこ とは明らかである。そうすると、本件発明２が本件発明１の従属項であり、構成＼n要件の一部が同一であること、その他原告が指摘する事情を考慮しても、本件追 加は、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることになると認められる。

◆判決本文

　原告「ホンダ」VS被告「マツダ」の特許権侵害訴訟です。裁判所は進歩性無しの無効理由があるとして、権利行使不能と判断しました（特104-3）

　当裁判所は、本件発明は、進歩性を欠くものとして無効であると判断するものであり（争点２−１−２）、その余の争点について判断するまでもなく、原告の請求はいずれも理由がないものと判断する。以下、進歩性については、争点２−１−２（後記７）を先に判断することとし、構成要件充足性については、当事者双方の主張立証の経緯及び内容を踏まえ、次のとおり、念のため必要な限度で判断の理由を示すこととする。なお、原告は、予＼備的に訂正の再抗弁を主張するものの、弁論の全趣旨によれば、現実に訂正請求をするものではなくその予定もないというのであるから、その要件を欠くものであり、後記７において説示するところによれば、上記進歩性に係る判断を左右しないことは明らかである。＼n
・・・
上記認定事実によれば、乙９発明と乙１０発明は、共に安全性の観点から、 原動機付車両における車両停止時にブレーキがかかった状態を保持すると いう技術思想が共通するものといえる。そして、乙９発明は、安全性の観点 から、エンジン自動停止始動装置と制動保持装置の各作動の一体不可分性を 必須の特徴とするものであるところ、乙９（１１頁２〜１８行）によれば、 「ステツプＳ２４では、ブレーキペダル信号の有無によりブレーキペダルが 踏込まれているか否かが判断される。・・・運転者が車両を停止させる意思 があると判断するためである。」、「更にステツプＳ２５では、エンジンを 自動停止させるための他の停止条件、例えばターンシグナルが出されていな いこと、ヘツドランプが点灯していないこと、エアコンデイシヨナが作動し ていないこと、水温が所定以上であること、等が、ターン信号、ライト信号、 エアコン信号、水温信号等により判断される。」、「これらのステツプＳ２ １〜Ｓ２５がすべて肯定判断されれば、エンジン自動停止条件が満足された こととなる・・・」が記載されていることからすると、乙９発明は、エンジ ン自動停止始動装置を安全な状態で作動させる観点から、各種検出信号を用 いていることが認められる。
そうすると、エンジン自動停止始動装置を安全な状態で作動させるために、 各種検出信号の一つとして、乙９発明に対し、制動保持装置の異常を検出す る乙１０を適用する動機付けを認めるのが相当である。 したがって、エンジン自動停止始動装置と制動保持装置の各作動の一体不 可分性を必須の特徴とする乙９発明の技術的思想に鑑みると、制動保持装置 の異常を検出した場合には、安全性を欠くことは自明であるから、安全性の 観点から各作動の一体不可分性を確保するために、エンジン自動停止始動装 置を安全な状態で作動させるための判断用各種検出信号の一つとして制動 保持装置異常検出信号を加えた場合において、制動保持装置の異常が検出さ れたときは、乙９発明にいうステップＳ２１〜Ｓ２５が肯定判断されず、エ ンジン自動停止条件が満足されなくなる。
そのため、上記場合には、制動保持装置異常検出信号が、エンジン自動停 止始動装置を作動させないことになり、もってその作動を禁止することにな る。したがって、乙９発明に乙１０発明を適用してエンジン自動停止始動装置 の作動を禁止することが、当業者の適宜なし得る設計事項の範疇であること は、上記一体不可分性に照らし、明らかである。 以上によれば、制動保持装置の異常を検出した場合には、エンジン自動停 止始動装置の作動を禁止する構成（相違点１に係る構＼成）を容易に想到でき るものと認めるのが相当である。
実質的にみても、本件発明は、原動機停止装置の実行を判断するための各 種検出信号の一つとしてブレーキ液圧保持装置の故障検出信号を備えるも のであり、乙９発明に乙１０発明を適用した構成との間に、技術思想におい＼nて異なるところはない。

◆判決本文

　102条1項の覆滅として１５％と判断されました。覆滅分については６％の実施料と判断されました。興味深いのは、特許権は共有でしたが、原告が１００％持ち分で、102条1項の適用がされている点です。なお、本件特許については、無効審判も3件あります。無効審判では証人喚問もされています。

◆本件特許


(7) 原告が販売することができないとする事情
ア 競合品の存在
被告が競合品であると主張する製品のうち、アツギが販売する「大人のス ポパン」（乙６０の２の１）、イーゲートが販売するショーツ（乙６０の４の １）、ワコールが販売する「すそピタショーツ」（乙６１の１）、千趣会が販売 するショーツ（乙６１の２、６１の３）及びグンゼが発売する「超立体ぴっ たりフィットショーツ」（乙６１の５）は、脚口（裾口）ないし臀部部分が立＼n体的な構造であり、脚口（裾口）部分のずりあがりが防止されることなど本＼n件各特徴に相当する作用効果を有することを特徴とする商品であるといえ、 価格帯も、ワコールが販売する製品を除き、概ね同一であり、競合品である と認められる。ワコールが販売する製品は、３０００円前後と原告製品より も高額であるものの、同社が女性用下着メーカーとして有名でありその商品 に高いブランド力があると認められること等を踏まえると、なお競合品に含 まれるといえる。 したがって、原告製品と被告製品とが販売される市場において、原告製品 と競合する製品が複数存在することが認められ、かかる競合品の存在は、原 告が販売することができない事情に該当するといえる。 もっとも、原告製品のうち、２２０番製品及び４２０番製品は、楽天市場 内の「ボックスショーツ」で区分される製品のランキングにおいて、平成２ ５年５月１５日から令和元年７月７日までの長期間にわたり連続１位を獲 得している（甲５０、７３）等、原告のブランドは需要者に相応に知られて おり、かつ需要があると認められることを踏まえると、競合品の存在を理由 とする覆滅の程度が大きいとまではいえない。
イ 被告製品固有の特徴
証拠（甲３〜８、２３、２４、）によれば、被告製品は、本件各特徴に加え て被告各特徴（1)ウエスト・脚口にはゴムを使用せず、2)綿の中でも、繊維 長が長く、吸湿性が高く、やわらかい風合い等の特徴を持つスーピマコット ンを使用し、3)各パーツの縫い目の縫い糸が肌側に当たらない仕様であり、 4)品質表示を記載するタグをタグから製品本体に転写してプリントする方＼n法に変更していること）を備えており、かつ当該被告特徴について、本件各 特徴に次いで、需要者に訴求されていることが認められる。 また、証拠（甲４８〜５０）及び弁論の全趣旨によれば、原告製品は、1) 少なくともウエスト部分にゴムを使用し、2)スーピマコットンは使用されて おらず、3)パーツの縫い目の縫い糸が肌側に当たる仕様であり、4)品質表示＼nを記載するタグが付けられていることが認められる。 原告商品及び被告商品は、余多ある女性用ショーツの中で、装飾的な意味 でのデザイン性よりも、履き心地、肌触り等の機能面、実質面を重視した商＼n品を購入しようとする需要者を販売対象とした商品であると認められ、その ような需要者にとって、被告各特徴は、購入動機の形成にそれなりに寄与す るものであるといえる（乙６７）。よって、被告製品が原告製品とは異なる被告各特徴を備えることは、原告 が販売することができない事情に該当すると言い得る。
ただし、被告各特徴に基づく顧客誘引力は、商品の形状・機能に直接かか＼nわる本件各特徴と比較すると限定的であると考えられること、被告特徴2)に ついて、素材それ自体で見れば、被告製品と原告製品のうち２２０番製品及 び４２０番製品は綿９５％、ポリウレタン５％と同一であり、その余の原告 製品も綿９２％、ポリウレタン８％と大差がないこと、被告特徴4)について、 本件対象期間中に販売された被告製品の一部はタグ付きである可能性があ＼nること（甲４０）等をふまえると、その覆滅の程度は限定的に解すべきであ る。
ウ ハイウエストタイプの存在
被告製品には、原告製品にない、ウエスト丈がハイウエストのもの（被告 製品３−１及び３−２。ハイウエストタイプ）が存在し、当該ハイウエスト タイプの存在が、原告が販売することができないとする事情に該当すること は争いがない。被告製品のうちハイウエストタイプは、被告製品の販売数量合計●（省略） ●のうち、●（省略）●であり、約２６．８％である（計算鑑定の結果）。 被告製品においてハイウエストタイプを好む需要者が一定程度存在する と認められることを踏まえると、被告製品にのみハイウエストタイプが存在 するという事情は、特許法１０２条１項１号に基づく推定を一定程度覆滅す るものと認められる。
エ 販売価格
証拠（甲３〜８、４８〜５０、７５）によれば、原告のウェブサイトで販 売される１０７番製品（ローライズ丈）及び４０７番製品（普通丈）の販売 価格は２５００円（税込）、楽天市場で販売される２２０番製品（セミ丈）及 び４２０番製品（普通丈）の販売価格は１５００円〜１５２０円（税込）で あるのに対し、被告製品の一般向けの販売価格はレギュラー丈（被告製品１ −１及び１−２）が１０８０円（税抜）、ショート丈（被告製品２−１及び２ −２）が平均９８０円（税抜）、ハイウエストタイプ（被告製品３−１及び３ −２）が平均１２８０円（税抜）であると認められる。なお、原告製品のロ ーライズ丈及びセミ丈と被告製品のショート丈、原告製品の普通丈と被告製 品のレギュラー丈が、それぞれ対応関係にある。 同種かつ同程度の機能等の製品相互間で価格が顧客誘引力に影響を与え＼nること、これが女性用下着一般及びその中でも原告商品及び被告商品の想定 需要者層に妥当することは明らかである（乙６７）。原告商品の販売数量を 見ても、価格以外の要素があり得るといえるものの、高額（２５００円）の ４０７番製品及び１０７番製品の販売数量が●（省略）●枚、●（省略）● 枚であるのに対し、低価格（約１５００円）の２２０番製品及び４２０番製 品が●（省略）●枚、●（省略）●枚と非常に高い比率を占める（計算鑑定 の結果）。
もっとも、販売量の多い２２０番製品及び４２０番製品と、被告製品（ハ イウエストタイプを除く）の価格差は、４２０円〜５４０円であり、両製品 の価格帯自体が１０００円〜１５００円程度の範囲であること等を踏まえ ても、その差が大きいとはいえず、顧客誘引力に大きな影響を及ぼすとまで はいえない。したがって、被告製品が原告製品よりも低価格であることは、原告が販売 することができないとする事情に該当するといえるものの、当該事情を理由 として推定された損害が覆滅される程度は高いとは言えない。
オ 被告の営業努力
特許権者等が販売することができない事情として認められる侵害者の営 業努力とは、通常の範囲を超える格別の工夫や営業努力を行い、製品の購買 動機の形成に寄与したと認められるものをいうところ、被告指摘の事情を勘 案しても、このような事情には該当しない。 カ 本件発明の技術的意義が被告製品の利益に貢献する程度 被告は、構成要件Ｄの「腸骨棘点付近」について、上前腸骨棘を中心とし＼nつつ下前腸骨棘付近を含むものと解釈した場合、仮に被告製品が構成要件Ｄ＼nを充足するとしても、本件発明の作用効果を奏さないため、被告製品に対す る本件発明の寄与度が零であると主張する。 しかし、「腸骨棘点付近」に下前腸骨棘付近を含む場合でも本件発明の作 用効果を奏するものであることは前記２(1)のとおりであるから、被告の主 張は採用できない。
キ 実際の着用状態からみた本件発明の貢献度
被告は、一定以上の割合の被告製品については、需要者が着用した場合に 身体的個体差等の影響により着用状態において本件発明の技術的範囲に属 しない場合があり得、当該事情をもって原告が販売することができないとす る事情に該当と主張する。 しかし、被告製品は、その設計時に想定された着用状態において、本件発 明の技術的範囲に属するものであり、実際の個別具体的な着用状況において、 被告製品の足刳り形成部の湾曲した頂点が腸骨棘点付近に位置しない場合 があることをもって販売することができない事情が存すると解することは 相当でない。
ク 推定覆滅の割合（まとめ）
以上によれば、本件においては、競合品の存在、被告製品が被告各特徴を 有すること、ハイウエストタイプが存在すること及び原告製品よりも低価格 であることについて原告が販売することができない事情に該当すると認め られ、前記イで認定した事情を踏まえると、当該事情に相当する数量は、全 体の１５パーセントであると認めるのが相当である。
・・・
証拠（甲１１、１２）及び弁論の全趣旨によれば、本件発明の実施に対し 受けるべき実施料率は６パーセントと認めるのが相当である。 なお、被告は、原告がそのウェブサイトにおいて本件特許権侵害に基づく 訴訟を被告に提起し、徹底的に争う旨の意思表明をしていることから、ライ＼nセンスの機会を自ら放棄したとして、特許法１０２条１項２号が規定する 「特許権者…が、当該特許権者の特許権についての専用実施権の設定若しく は通常実施権の許諾…をし得たと認められない場合を除く」に該当し、同号 に基づく実施料相当額の損害は認められない旨主張する。 しかし、被告が主張する事情は、原告の被告に対するライセンスの機会の 喪失を否定する事情に該当するとはいえず、同号の括弧書に該当する場合で あるとは認められない。

◆判決本文

　実案を基礎としてした特許出願について登録となりました。権利者が権利行使しましたが、無効主張がなされ、進歩性無しと判断されました(特104-3）。 本件特許はこれです。

◆本件特許

「本発明」は、前記アの課題を解決するため、授乳者のプライバシーが 保護された状態で授乳を行うことができる授乳用空間が形成された授乳 エリアを簡易に設置できるようにすると共に、授乳用空間のレイアウト の変更を容易にできるようにすることを目的とするものであり、「本発明」 の授乳用ユニットは、内部に空間が形成された箱状の筐体と、筐体に形 成された開口状の出入口と、出入口に設けられ、閉状態のときに出入口 を塞ぎ、筐体の内部の空間を遮蔽するドアと、筐体の内部の空間に設け られ、授乳者が着座可能な１つの一人着座用の椅子と、筐体を移動させるキャスターと、を備えることにより、ドアを閉状態とすれば、筐体の内部の空間が遮蔽され、外部から筐体の内部が視認できない状態となる＼nため、授乳者は、筐体の内部で、他人に見られることなく、プライバシ ーが保護された状態で授乳を行うことができ、授乳エリアとなる空間に 授乳用ユニットを持ち込み、キャスターを利用して授乳用ユニットを適 切な位置に移動させるという作業を行うだけで、授乳用空間が形成され た授乳エリアを設置することができることから、授乳エリアの設置に際 し、綿密な設計の下、各設備を適切な位置に固定的に設ける必要がなく、 授乳エリアの設置が簡易化し、キャスターを利用して授乳用ユニットを 移動させるだけで、授乳エリアにおける授乳空間のレイアウトの変更を 行うことができるため、授乳用空間のレイアウトの変更を容易に行うこ とができるとの効果を奏する（【０００７】ないし【０００９】）。
・・・
ａ 原告は、乙６発明の技術分野は、「プライバシーに配慮した筐体内 部に保育空間を形成する技術」に関するものであり、前記(ｱ)の公報 及び文献に記載の発明の技術分野とは異なっているから、筐体の移動 を容易ならしめるため、筐体にキャスターをつけることは、乙６発明 の技術分野における周知技術であるとは認められないと主張する。 しかし、前記(ｱ)において認定したとおり、少なくとも利用者と機 器等を収納する筐体に係る技術分野においては、当該筐体の具体的な 用途にかかわらず、広く当該筐体の移動を容易ならしめる手段として のキャスターが利用されている。そのような利用状況からすると、移 動対象が授乳室という「プライバシーに配慮した筐体内部に保育空間 を形成する」用途の筐体であるからといって、当業者において、当該 技術分野における周知慣用技術である筐体にキャスターを設けるとい う構成を乙６発明に係る授乳室に適用することが困難であるとはいえない。
ｂ 原告は、1)乙６発明に係る授乳室にキャスターを取り付けると、 設置面と授乳室の床面との間に段差が生じ、授乳室の安全な利用を図 るという目的に反する、2)乙６発明に係る授乳室においては、授乳用 チェア等の室内装備が固定・固着されていないから、乙６発明に係る 授乳室にキャスターを取り付けて移動可能にすると、授乳等を安全に行うことができなくなる、3)乙６発明に係る授乳室の安全性を保ちつ つ、キャスターを取り付けることには技術的ハードルがあるとして、 乙６発明に係る授乳室に、キャスターを適用することを妨げる特段の 事情があると主張する。
しかし、1)については、乙６文献の記載から、乙６発明に係る授乳 室は、ロビーの床面と授乳室の床面との間の段差があり、これによる 弊害を解消するため、乙６発明に係る授乳室の出入口付近の床面から、 ロビーの床面に延びるスロープを備えているものと認められ、段差に よる弊害は、同スロープの設置により解消することができるといえる。 また、技術常識に照らし、取り付けるキャスターのサイズや取付方法 を工夫することにより、上記のような段差が生じることを抑制するこ とが困難であるとは考え難い。したがって、段差が生じることが乙６ 発明に係る授乳室にキャスターを取り付ける阻害要因になるとは認め られない。
次に、2)については、授乳者を授乳室に収容したまま授乳室を移動 させない限り、乙６発明に係る授乳室内の設備が固定されていない ことによる授乳者の安全性への影響が生じるとは考え難く、実際に そのような影響が生じると認めるに足りる証拠もない。むしろ、授 乳者を乙６発明に係る授乳室に収容したまま授乳室を移動させるこ とは通常の使用方法ではないというべきである。したがって、室内 装備が固定・固着されていないことが乙６発明に係る授乳室にキャ スターを取り付ける阻害要因になるとは認められない。 さらに、3)については、筐体にキャスターを取り付けることによ って、不意に筐体が動き出すとの事象が生じ得ることは、容易に想定 できるところ、これによる弊害は、キャスターにストッパーを取り付 けることにより回避することができる。そして、筐体にキャスターを 取り付け、同キャスターにストッパーを取り付ける構成は、前記(ｱ) ｅ及び同ｆのとおり、乙１６公報及び１７公報において開示されてお り、周知技術であると認められるから、当業者であれば、筐体にスト ッパー付きのキャスターを取り付けるという周知技術を適用し、容易 に克服できる弊害であるといえる。したがって、安全性を保つ必要が あることが乙６発明に係る授乳室にキャスターを取り付ける阻害要因 になるとは認められない。

◆判決本文

特許権侵害として、1審で約８００万円の損害賠償が認められました。双方控訴しましたが、控訴棄却されました。原告（控訴人）は代理人なしの本人訴訟です。

(1) 業界における実施料等の相場について
ア 一審原告は、前記第２の４(4)ア ａのとおり、原判決が、甲５５報告書 の例外的事象における実施料率を理由に、電気等の分野の実施料率の平均 値を採用しなかったのは不当である旨主張する。 しかし、原判決は、一つのデバイスが関連する特許が膨大な量となると いう甲５５報告書の指摘に着目して、電気等の分野の実施料率の平均値を 採用しないとしたのであり、その判断は首肯できるものである。 イ 一審原告は、前記第２の４(4)ア ｂのとおり、乙１３陳述書における実 施料相当額の算定には信用性がない旨主張する。 しかし、仮にそのような不明点があるとしても、乙１３陳述書は、具体 的な数値自体に意味があるというよりは、一つの算出手法を示したものと 理解すべきであるから、個々のライセンス契約の内容自体を吟味する必要 があるものとは解し得ないし、優先権主張を伴う出願や分割出願制度等を 利用した出願を全てまとめて１パテントファミリーとして、パテントファ ミリー当たりのライセンス料率を算定するなど、１件当たりのライセンス 料率が過少にならない工夫をしていること等に鑑みると、その信用性が否 定されるべきものとはいえない上、そもそも原判決は、乙１３陳述書にお ける料率をそのまま採用しているのではなく、その他の各種事情を総合勘 案した上で、料率を決定しているのであるから、一審原告の主張は採用で きない。
(2) 代替品の不存在について
一審原告は、前記第２の４(4)ア のとおり、本件訂正発明によらずに、 本件訂正発明の効果を奏することは経済的に現実的ではなかった旨主張す る。 しかし、これを的確に裏付けるに足りる証拠はないし、その他の各種事 情を総合考慮すると、そもそもこの点のみをもって本件結論が左右すると はいい難いから、一審原告の上記主張は採用できない。
・・・
一審被告は、「本来解像度」の用語の意義について、本件明細書等【００ ３２】に「「本来解像度」とは「本来画像」の解像度をする。」と定義され ているので、「本来画像」の意義が問題となるところ、「本来画像」の用語 の意義、内容は不明確であるから、本件特許明細書には、構成要件Ｇ’にお＼nける「本来解像度」の意義を理解するための記載がなく、サポート要件に反 する旨、当審において新たに主張するが、本件明細書等の「本来画像」及び 「本来解像度」に関する関係記載（【０００６】、【００３２】、【００７ ９】、【０１１５】、【０１１８】、【０１１９】、【０１２４】ないし 【０１２６】、【０１２８】ないし【０１３０】等）を総合すれば、当業者 は、「本来画像」及び「本来解像度」が何を意味するかにつき十分に理解で＼nきるというべきであるから、本件訂正発明は本件明細書等の発明の詳細な説 明に記載したものといえる。 その他にも、両当事者はるる主張するが、いずれも本件結論を左右し得な い。
第４ 結論
以上によれば、一審原告の請求は、主位的請求である不法行為に基づく損害 賠償請求権に基づき８１９万９４５８円及びこれに対する令和元年１２月１３ 日から支払済みまで改正前民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を 求める限度で理由があり、その余の主位的請求及び予備的請求はいずれも理由＼nがないから棄却すべきところ、これと同旨の原判決は相当であり、一審原告及 び一審被告の控訴はいずれも理由がないから棄却することとして、主文のとお り判決する。

◆判決本文
1審はこちらです。

◆令和1(ワ)32239

関連審決取消訴訟事件です。

◆令和3(行ケ)10139

◆平成28(行ケ)10257
同一特許についての別侵害訴訟の控訴審と1審です

◆令和4(ネ)10031

◆令和2(ワ)5616

◆令和3(ネ)10023

◆平成30(ワ)36690

◆令和4(ネ)10056

◆令和2(ワ)29604
この事件では、知財高裁は、損害額の算定について以下のように言及されています。
一審原告は、前記第２の３(4)ア ａのとおり、甲２６報告書の７９頁 は、デバイスに関して、クロスライセンスの方式による場合において、 実施料率の相場が１％未満すなわち０．数％であることを示すにすぎ ないから、原判決のこの点に係る認定には誤りがある旨主張する。 しかし、甲２６報告書の７９頁によれば、デバイス等においては、製 品が数百ないし数千の要素技術で成り立っていること、互いの代表特＼n許をライセンスし合い、実施料率の相場は１％未満であることといっ た一般的な事情が認められところ、これに加えて、引用に係る原判決 第４の１１(3)イ 及び のとおり、一審被告が被告製品の製造販売の ためにした複数のライセンス契約におけるアプリ特許（標準必須特許 以外の特許）に係るパテントファミリー１件当たりのライセンス料率 は平均●●●●●●●％であり、これを画像処理に関連する発明に限 定すると１件当たりのライセンス料率は、平均●●●●●●●●％と なること等、本件特有の事情も考慮すれば、原判決の相当実施料率の 認定に誤りがあるとはいえない。
一審原告は、前記第２の３(4)ア ｂのとおり、ライセンス料は、主 として「代表特許」の価値によって決まるので、乙１４陳述書の計算＼nにおける標準必須特許を除く「全ての特許の件数で除した１件当たり のライセンス料率」は不当にディスカウントされたものである旨主張 する。
しかし、乙１４陳述書は、代表特許（甲２６の７９頁にいう「相互＼nの代表的な特許」）ではなく、標準必須特許（携帯電話事業分野の標＼n準規格の実施に不可欠な特許）と、アプリ特許（通信規格に適合する ために不可欠とはいえない特許）を分けて扱っているのであり、それ 自体は合理的なことであって、このような方式を採ることが不当なデ ィスカウントに当たるともいえないから、一審原告の主張は採用でき ない。
一審原告は、前記第２の３(4)ア ｃのとおり、乙１４陳述書におけ る実施料相当額の算定には信用性がない旨主張する。 しかし、仮にそのような不明点があるとしても、乙１４陳述書は、 具体的な数値自体に意味があるというよりは、一つの算出手法を示し たものと理解すべきであるから、個々のライセンス契約の内容自体を 吟味する必要があるものとは解し得ないし、優先権主張を伴う出願や 分割出願制度等を利用した出願を全てまとめて１パテントファミリー として、パテントファミリー当たりのライセンス料率を算定するなど、 １件当たりのライセンス料率が過少にならない工夫をしていること等 に鑑みると、その信用性が否定されるべきものとはいえない上、そも そも原判決は、乙１４陳述書における料率をそのまま採用しているの ではなく、その他の各種事情を総合勘案した上で、料率を決定してい るのであるから、一審原告の主張は採用できない。

　１審は２９-２違反の無効理由有りとして、権利行使不能と判断しました。本件特許１を再訂正しましたが、知財高裁も再訂正後の発明について２９-２違反の無効理由有りと判断しました。なお、再訂正発明については、審判では先願との同一性なしと判断されています。

(3) 争点３−１（引用発明１−１に基づく本件再訂正後発明１の拡大先願要件違 反の有無）について
ア 構成要件１Ｄ−１及び１Ｄ−４−１について＼n
(ｱ) 控訴人は、引用発明１−１の押さえ部は可動であり、仮に可動ではない場合 を含むとしても、押さえ部を被磁着体に近接させた態様でスクリーン本体を巻き出 す又は巻き取る構成は乙１０公報に開示されていないと主張する。＼n
(ｲ) しかしながら、乙１０公報には、押さえ部を固定する場合を排除するような 記載はない。そして、「スクリーン本体４が被磁着体９０に近接した位置にあると、 スクリーン本体４が被磁着体９０に磁着しやすくて引き出し操作をスムーズに行い 難いし、スクリーン本体４の表面に傷が付くことがあることから、引き出しを開始＼nする前に、図４に示すように、ベース板１１に可動片１２を重ね合わせた状態（ロ ック状態）にして、押さえ部５を被磁着体９０から離した態様（第１配置態様）に 固定する。」（【００４３】）との記載は、特許請求の範囲の請求項３に係る発明の実 施例に係るものと認められる。また、上記記載からすると、スクリーン本体４の引 き出し操作をスムーズに行うことができ、スクリーン本体４の表面に傷が付くおそ＼nれがない場合には、引き出し時に、押さえ部を非磁着体（本件再訂正後発明１にお ける「設置面」）から離す必要がないものと読み取ることができる。さらに、乙１ ０公報には、請求項３に係る発明の実施例についての説明として、「前記押さえ部 ５を被磁着体９０から離した第１配置態様において、前記押さえ部５と前記被磁着 体９０との離間間隔（距離）は、２０ｍｍ〜７０ｍｍに設定されるのが好ましい （図４参照）。」（【００４９】）、「前記押さえ部５を被磁着体９０に近接させた第２配置態様において、前記押さえ部５と前記被磁着体９０との離間間隔（距離）は、 １ｍｍ〜１５ｍｍに設定されるのが好ましく、中でも２ｍｍ〜８ｍｍに設定される のが特に好ましい（図３、５参照）。」（【００５０】）との記載があることからして、引用発明１−１においても、押さえ部と被磁着体との位置関係にはある程度の幅が あることが想定されているといえるところ、押さえ部と被磁着体との間の距離を調 整することによって、スクリーン本体の引き出し操作をスムーズに行うことができ、 かつ、スクリーン本体の表面に傷が付くおそれがないようにすることが可能＼である ことは、当業者にとって明らかであるといえる。 そうすると、乙１０公報には、押さえ部を固定した構成が開示されていると認め＼nるのが相当である。
(ｳ) 上記を前提とすると、乙１０公報の【図５】のような構成で押さえ部を固定＼nすることも当然に想定されるから、押さえ部を被磁着体に近接させた態様でスクリ ーン本体を巻き出す又は巻き取る構成も、乙１０公報に開示されていると認められ＼nる。乙１０公報の【図１】〜【図６】は、いずれも押さえ部を可動とした場合（す なわち請求項３に係る発明）の実施例であると認められるのであって、これらの図 をもって、乙１０公報に、押さえ部を被磁着体に近接させた態様でスクリーン本体 を巻き出す又は巻き取る構成が開示されていないということはできない。＼n
(ｴ) したがって、控訴人の上記主張は理由がない。
イ 構成要件１Ｄ−４−２について＼n
・・・
(ｳ) ところで、乙１０公報には、「前記可動体２４の先端部２６の横断面視での 外形形状は、少なくとも前記スクリーン本体４と接触し得る部分が円弧面に形成さ れているので（図１０参照）、引き出し操作の際のスクリーン本体４の傷付きを十＼n分に防止することができる。」（【００６２】）、「前記可動体２４の先端部２６の横断面視での外形形状は、少なくとも前記スクリーン本体４と接触し得る部分が円弧面 に形成されているので（図１０参照）、巻き取り操作の際のスクリーン本体４の傷 付きを十分に防止することができる。」（【００６６】）との記載があり、これらの記＼n載における「稼働体２４の先端部２６」は引用発明１−１の「押さえ部」に相当す る部分であることから、引用発明１−１において、押さえ部の横断面視の形状を円 弧面としているのは、引き出し操作及び巻き取り操作の際に、スクリーン本体が傷 付くことを防止するためであるものと認められる。そうすると、乙１０公報には、 押さえ部の構成を工夫することによって、引き出し操作及び巻き取り操作の際にス＼nクリーン本体が傷付くことを防止することが開示されているといえる。
(ｴ) そして、シートと接触する部分を回転可能とすることによる効果も、シート＼nの移動時にシートが傷付くことを防止するというものである。 そうすると、引用発明１−１において、横断面視の形状が円弧面である押さえ部 を回転可能とし、その結果、押さえ部に接触しながら巻き出され又は巻き取られる＼nスクリーンの摺動接触に起因して押さえ部が回転するものとすることは、当業者が 押さえ部の構成の工夫として適宜選択する範囲のものにすぎないと認めるのが相当＼nである。
・・・・
ウ 構成要件１Ｄ−４−３について＼n
・・・
(ｲ) 乙３１（平成２４年１２月１８日付けの株式会社ケイアイシーの商品カタロ グ）、乙３２（特開２００６−１７８９１６号公報）及び乙３３公報には、ケース から巻き出す形態のスクリーン装置において、ケースに取手が設けられているもの が開示されており、本件特許１の出願当時、本件再訂正後発明１のようなマグネッ トスクリーン装置の技術分野において、ケースに取手を設けることは周知・慣用手 段であったと認められる。そして、引用発明１−１において収納ケースに取手を設 けることは、当業者が、運搬の便宜等のため、必要に応じて適宜選択できることで あると認められる。
(ｳ) 控訴人は、本件再訂正後発明１においては、ケーシングを移動させてシート を巻き出す使用態様のために「取手部」が必須であるのに対し、引用発明１−１で は収納ケースを移動させてシートを巻き出すような使用形態は想定されていないか ら、収納ケースに「取手部」に相当する部材を設けることについては開示も示唆も ないと主張するが、本件再訂正後発明１においても、ケーシングではなく「操作バ ー」側を移動させてスクリーンを巻き出す態様も想定されているし（本件明細書１ の【００５１】、【図１２】）、また、取手部ではなく、ケーシング自体を保持して移 動させることが可能であることは明らかであるから、ケーシングを移動させてシー＼nトを巻き出すために「取手部」が必須であるという上記控訴人の主張は採用できな い。
(ｴ) したがって、引用発明１−１は、構成要件１Ｄ−４−３に相当する構＼成を含 むものと認めるのが相当である。

◆判決本文

１審はこちらです。

◆令和2年（ワ）3297号

本件特許１は以下です。

◆第６４２２８００号

任天堂に2画面表示ゲーム器に対する特許侵害訴訟の控訴審判決です。1審の東京地裁40部は、特許発明は公知技術から進歩性無し、第2次訂正は新規事項、第3次訂正は訂正目的違反（減縮・明瞭化のいずれでもない）ので、訂正要件満たさず、権利行使不能と判断しました。＼n控訴審において、控訴人（1審原告）は訂正の再抗弁をしました。知財高裁（4部）は、「本来であれば却下は免れないが、被控訴人から第４次訂正については訂正要件を充足しないこと等を含め、第４次訂正に係る訂正の再抗弁についての反論がされており、この限度では訴訟の完結を遅延させることになるとまではいえないため、以下、判断を加える」として、訂正の再抗弁について、判断がなされています。

ア 時機に後れた攻撃防御方法に当たるかについて
控訴人は、第４次訂正に係る訂正の再抗弁は、特許庁による令和４年４ 月２１日付けの審決の予告を受けてした第４次訂正請求に係るものであ＼nって、本件特許に係る特許権侵害訴訟における手続においても当然に主張 できるものと考えるようである（同主張によって第３次訂正に係る訂正の 再抗弁が取下げ擬制されたとも主張している。）が、特許権侵害訴訟におい て無効の抗弁とその対抗主張ともいうべき訂正の再抗弁は、特許権の侵害 に係る紛争をできる限り特許権侵害訴訟の手続内で迅速に解決するため、 特許無効審判手続による無効審決の確定を待つことなく主張することが できるものとされたにすぎず、特許無効審判とは別の手続である民事訴訟 手続内でのものであるから、審理の経過に鑑みて、審理を不当に遅延させ るものであるときは、時機に後れた攻撃防御方法に当たるものとして却下 されるべきである。
そこで、原審における審理経過についてみると、控訴人は、原審におい て、第１回弁論準備手続期日（令和元年１１月１８日）における本件特許 が新規性及び進歩性を欠く旨の無効の抗弁の主張（被告第１準備書面）を 受けて、第３回弁論準備手続期日（令和２年７月２７日）までに、第２次 訂正に係る訂正の再抗弁に係る原告第２準備書面を提出したが、本件無効 審判の手続における訂正請求に合わせて、第３次訂正に係る訂正の再抗弁 を記載した令和３年３月３日付け原告第５準備書面及び同年５月２７日 付け原告第６準備書面を提出した（これらの準備書面は、第４回弁論準備 手続期日（令和３年１２月１６日）において、訂正書面を含めて陳述され た。）。原判決は、第２次訂正及び第３次訂正に係る訂正の再抗弁はいずれ も訂正要件を充足せず、本件特許は特許無効審判により無効とすべきもの と判断したところ、控訴人は、控訴理由書で、第４次訂正に係る訂正の再 抗弁の主張を追加したものである。 こうした原審での審理経過に鑑みると、第４次訂正は、時機に後れて提 出された攻撃防御方法に当たり、その提出が後れたことについて控訴人に は重過失があるから、本来であれば却下は免れないが、被控訴人から第４ 次訂正については訂正要件を充足しないこと等を含め、第４次訂正に係る 訂正の再抗弁についての反論がされており、この限度では訴訟の完結を遅 延させることになるとまではいえないため、以下、判断を加えることとす る。

◆判決本文

出願前に納品されたことにより、公然実施されたとして、特１０４条３に基づき、権利行使不能と判断されました。＼n

被告は、平成１１年５月から平成１２年４月までの間に、日本製紙八代工場に ベルト４反（ベルトＢ）を納品し、ベルトＢが同工場において平成１１年６月１ １日から平成１２年５月９日までの間に使用開始されており、ベルトＢの構成は＼n本件発明１の構成要件と一致し、納品によってその構＼成が日本製紙に知り得る状 態となり、また、当業者はＤＭＴＤＡの同定が可能であったとして、本件特許１＼nの出願前にベルトＢに係る発明が公然実施された旨主張するので、以下検討する。 (1)ア 後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる（なお、 原告は乙３２が真に平成１１年に作成されたのか不明である旨を主張するが、そ の体裁等に照らすと、作成日等に関する疑義は認められない。）。 (ｱ) 被告は、昭和６３年からベルトを製造していたところ、平成８年４月に新 工場を新設して、ベルトの製造を集約することとなった。それに伴い、被告では、 品質を一定の水準以上に維持するために、製造工程の一連の流れ、各ステップの 管理項目、品質特性（品質保証項目）及び管理方法を明確にしたルールを作成す ることとなり、平成１１年２月２６日、ＱＣ工程図が作成された。（以上につき、 乙３２、８３） ＱＣ工程図には、樹脂コーティング工程に関し、1)ビス（メチルチオ）−２， ４−トルエンジアミン、ビス（メチルチオ）−２，６−トルエンジアミン及びメ チルチオトルエンジアミンの混合物であるエタキュアー３００（硬化剤）のほか、 イソシアネート基を末端に有するプレポリマーである、タケネートＬ２３９０及＼nびタケネートＬ２３９５を受け入れ、10)1)の樹脂を調合し、11)基布（ベース）の シュー側（内周面側）にコートしてキュアし、その後、15)反転して、18)1)で受け 入れた樹脂を調合し、19)基布（ベース）のフェルト側（外周面側）にもコートし てキュアする旨の記載がある（乙３２〜３６、１３０〜１３２。なお、数字は工 程番号を指す。）。
(ｲ) 被告は、ＱＣ工程図に従って、平成１１年３月１日から同月４日の間に反 番５１＋０１３４９のベルト、同年８月５日から同月１０日の間に反番５１＋０ ４７５０のベルト、同年１０月１日から同月５日の間に反番５１＋０６８０１の ベルト及び平成１２年２月１５日から同月２２日の間に反番５２＋００４８１の ベルトの各樹脂コーティング工程作業を行い、その頃、基布面を完全に被覆する 両面樹脂構造であり、かつ、排水溝を有するベルトＢの製造を完了させ、日本製＼n紙に対し、平成１１年５月１４日、同年９月３日、同年１０月２１日及び平成１ ２年４月２７日、それぞれ納品した（乙２５、２７〜３１、８３）。
イ 前記ア(ｱ)及び(ｲ)によれば、ベルトＢは、ポリウレタンにより基布が完全 に被覆されており、内周面及び外周面のポリウレタンは、末端にイソシアネート＼n基を有するウレタンプレポリマーとＤＭＴＤＡを含有する硬化剤とを含んでおり、 熱硬化性であることが認められる。そうすると、公然実施発明Ｂは、基布を熱硬 化性ポリウレタンが完全に被覆してなり、前記基布が前記ポリウレタン中に埋設 され（構成Ｂ−ａ）、フェルト側およびシュー側が前記ポリウレタンで構＼成され たシュープレス用ベルトにおいて（構成Ｂ−ｂ）、フェルト側を構＼成するポリウ レタンは、末端にイソシアネート基を有するウレタンプレポリマーと、ビス（メ＼nチルチオ）−２,４−トルエンジアミンおよびビス（メチルチオ）−２，６−トル エンジアミンを含有する硬化剤と、を含む組成物から形成されている（構成Ｂ−＼nｃ）、シュープレス用ベルト（構成Ｂ−ｄ）という構＼成を有していることが認め られ、本件発明１の各構成要件を充足する。＼n(2) 特許法２９条１項２号所定の「公然実施」とは、発明の内容を不特定多数 の者が知り得る状況でその発明が実施されることをいうところ、前記(1)ア(ｲ)の とおり、被告は、本件特許１出願前の平成１１年５月１４日から平成１２年４月 ２７日までの間、日本製紙に対し、ベルトＢを納品し、その内容を不特定多数の 者が知り得る状況で公然実施発明Ｂを実施したものと認められる。
(3) 原告の主張について
原告は、ベルトの現物自体からは当該ベルトが幾つの層によって構成されてい＼nるか等を把握することは不可能であること、ベルトを構＼成するポリウレタンは様々 な化学物質で構成されているから、外周面を構＼成するポリウレタンに含有される 硬化剤に着目した分析が行われたとはいえないこと、当時、硬化剤として考え得 る候補物質は極めて多数存在していた上に、エタキュアー３００を用いることで クラックの発生を抑制できることは当業者においてすら知られていなかったから、 硬化剤としてＤＭＴＤＡに着目し、これをわざわざ入手してサンプルとして分析 機関に送付し、分析を依頼したとは到底いえないことを指摘して、ベルトＢを日 本製紙に納品したとしても、ベルトＢの外周面に硬化剤としてＤＭＴＤＡが含有 されていたことが特定できたとはいえない旨を主張する。
しかし、前記(1)アのとおり、ベルトＢは、日本製紙に納品され、自由に解析等 をなされ得る状態におかれたものであり、解析等によりベルトの構造等を特定す＼nることは可能であるほか（甲２５等参照）、本件特許１の出願日前において、外＼n周層、内周層等の複数の層を積層してベルトを製造することやウレタンプレポリ マーと硬化剤とを混合してポリウレタンとし、ベルトの弾性材料とすることは、 技術常識に属する事項であった（甲２、乙２６、２７）。これに加え、証拠（乙 ３７、１２４、１２７〜１３３）及び弁論の全趣旨によれば、1)昭和６２年に発 行された書籍において、実用化されている硬化剤として、ＭＯＣＡのほかにエタ キュアー３００が紹介されていたこと、2)米国の会社が平成２年に発行したエタ キュアー３００のカタログにおいて、エタキュアー３００は、新しいウレタン用 硬化剤であり、ＴＤＩ（トルエンジイソシアナート。主にポリウレタンの原料と＼nして使用される化学物質）系プレポリマーに使用した場合、ＭＢＣＡ（ＭＯＣＡ と同義。乙１４０、１４１）の代替品として、現在最も優れたものであると確信 している旨が記載されていたこと、3)米国の別の会社は、平成１０年に日本向け のエタキュアー３００のカタログを発行したこと、4)平成１１年に日本国内で発 行された雑誌には、ＭＯＣＡには発がん性があることが指摘されており、より安 全性の高い材料が求められていたが、１９８０年代後半には、既にＭＯＣＡに代 わる新しい硬化剤としてエタキュアー３００が開発された旨の記事が掲載されて いたこと、5)被告は、平成３年頃からエタキュアー３００の研究を開始し、遅く とも平成９年７月時点では、製紙用ポリウレタンベルトの硬化剤としてエタキュ アー３００を使用していたこと、6)本件特許１の出願前に、エタキュアー３００ と同様にウレタン用に使用された主要な硬化剤は、１０種類前後であったことが 認められる。これらの事実関係に照らすと、本件特許１の出願前に、エタキュアー ３００は、ウレタン用の硬化剤として注目され、実用化されていたものと認めら れ、分析機関のライブラリにＤＭＴＤＡのマススペクトルが登録されていなかっ たとしても（平成２９年時点において、ライブラリにＤＭＴＤＡのマススペクト ルを登録している分析機関と登録していない分析機関がある（甲１１、２４）。）、 エタキュアー３００をサンプルとして分析機関に送付して分析を依頼した蓋然性 があったといえ、当業者は、公然実施発明Ｂの内容を知り得たものと認められる。 証拠（甲３９、４０）及び弁論の全趣旨によれば、原告が、平成３０年６月、 分析機関に対し、組成を明らかにすることなく被告製品３及び４のサンプルを送 付し、ポリウレタンの定性分析を依頼したところ、硬化剤について特定すること ができなかったことが認められる。しかし、同分析機関が硬化剤を特定すること ができなかったのは、同分析機関のライブラリにＤＭＴＤＡのマススペクトルが 登録されていなかったこと（甲２４の３）によるものと認められるところ、前記 のとおり、エタキュアー３００をサンプルとして分析機関に送付して分析を依頼 した蓋然性があったといえることに照らすと、前記結果（甲３９、４０）は、当 業者が公然実施発明Ｂの内容を知り得たという結論に影響を与えるものではない。 したがって、原告の前記主張は採用できない。
(4) 以上から、本件発明１は、本件特許１の出願前に日本国内において公然実 施された発明であるから、新規性を欠き、無効審判により無効とされるべきもの であって、原告は、被告に対し、本件特許権１を行使することができない（特許 法１２３条１項、１０４条の３第１項、２９条１項２号）。

◆判決本文

知財高裁は、均等侵害の第１、第２要件は充足するものの第３要件（置換容易性）は充足していないと判断し均等侵害を否定しました。1審では均等主張はしていませんでした。

被告製品１は第３要件を充足するか（争点１−２−３）
ア 被告製品１の製造開始時において、本件訂正発明６における「前記電解 室の内部と外部とを区画する一つ以上の隔膜」という構成を、被告製品１＼nにおける「1)内タンク６の側壁の一部、2)流出孔３を有する内タンク６の 底部、3)４つの高分子膜１０」との構成に置換することは、当業者が容易＼nに想到し得たかについて検討する。
イ 前記２のとおり、本件訂正発明６においては、構成要件１１Ａの隔膜に＼nよる区画は、隔膜によって電解室の内部と外部とが完全に区画されるもの であり、電解室の内部と外部とは、水が連通することがない独立した構造＼nとなっている。また、本件明細書１においては、電解室の内部と外部を分 ける隔膜は、縦に設置されたもののみが開示され、陽極で発生する水素と 陰極で発生する水素は、別空間に排出されると理解される。 これに対し、被告製品１は、内タンク空間と外タンク空間の間を水が連 通する構成の下で高分子膜１０を水平に配置し、高分子膜１０の上側に保＼n持された陰極電極板１１で発生する水素ガスと、高分子膜１０の下側に保 持された陽極電極板１２で発生する酸素ガスの混合が起こり得る状態を 許容した上で、陽極電極板１２で発生した酸素ガスは、枠体５内に集めて 大きな気泡を形成し、流出孔３から内タンク６内に進入するのを防止した 上、内タンク６と外タンク２の隙間内の水内を通って外部に排出するとい うものである（乙２９の１・２）。そうすると、本件訂正発明６と被告製品 １は、その基本的発想を異にするものというべきであって、被告製品１に おける「1)内タンク６の側壁の一部、2)流出孔３を有する内タンク６の底 部、3)４つの高分子膜１０」との構成への置換が本件訂正発明６の単なる＼n設計変更とはいえない。
また、本件明細書１においては、「前記電解室の内部と外部とを区画する 一つ以上の隔膜」との構成を、被告製品１のような「1)内タンク６の側壁 の一部、2)流出孔３を有する内タンク６の底部、3)４つの高分子膜１０」 との構成に置換した場合に生じ得る事項についての示唆もないから、本件＼n明細書１において、上記のような置換をする動機付けとなるものも認めら れない。
ウ 控訴人は、前記第２の３(7)アのとおり、陽イオン交換膜を用いた固体高 分子水電解において、陰極室と陽極室を貫通孔により水を連通する構成は、＼n被控訴人が製造販売を開始した平成２９年１１月以前から周知の技術で あるとして、甲３６文献、甲３７文献、甲４０文献を提示するので、以下、 検討する。 甲３７文献は、オゾン水製造装置、オゾン水製造方法、殺菌方法及び 廃水・廃液処理方法に関するものであり（【０００１】）、電解反応を利用 した化学物質の製造において、多くの電解セルでは、陽極側と陰極側に 存在する溶液あるいはガスが物理的に互いに分離された構造を採るが、＼n一部の電解プロセスにおいては、陽極液と陰極液が互いに混じり合うこ とを必要とするか、あるいは、混じり合うことが許容されることを前提 として（【０００２】）、陽極側と陰極側が固体高分子電解質隔膜により物 理的に隔離され、陽極液と陰極液は互いに隔てられ、混合することなく 電解が行われる従来のオゾン水電解（【０００５】）では、電解反応の進 行に伴い液組成が変化し、入側と出側で反応条件が異なるなどの問題点 があったことを踏まえ（【０００６】）、電解セルの流入口より流入した原 料水がその流れの方向を変えることなく、直ちに電解反応サイトである 両電極面に到達し、オゾン水を高効率で製造できる等の作用を有するオ ゾン水製造装置等を提供することを目的としたものである（【００１ ６】）。
その技術分野（オゾン水製造装置）及び目的（オゾン水を高効率で製 造すること等）のいずれも本件訂正発明６と異なるし、その具体的構成＼nも、貫通孔１１が設けられた電解セル８（陽極１、陰極２及び固体高分 子電解質隔膜３）に直交して原料水（オゾン水）の流路が設けられると いうものであって（【００３４】及び【００３５】）、電極室の内部に被電 解原水が貯留され、電気分解が行われる本件訂正発明６とは異なる。し たがって、甲３７文献に開示された事項を本件訂正発明６に適用する動 機付けは見い出せない。
甲４０文献は、電源のない場所に持ち運び、水素の吸入や水素水の飲 用に使用することのできるポータブル型電解装置に係る技術分野に属す るものであり（【０００１】）、電解ユニット３は、ケーシング３１、高分 子膜３２、電極板３３、３４、スプリング３５からなること（【００２８】）、 ケーシング３１は、内部に反応室３１１となる容積が確保されており、 側部に外部と反応室３１１とを連通するように穿孔された連通孔３１４ が設けられていること（【００２９】）、電解ユニット３の高分子膜３２は、 イオンの通過を規制するイオン交換機能を有する薄膜からなるもの（例＼nえば、ナフィオン）で、ケーシング３１の窓孔３１１を閉塞する大きさ の方形に形成されていること（【００３０】）が記載され、使用形態とし て、内部に原水Ｗが収容されたタンク１にキャップ２、ガイド筒４、水 素吐出管５を一体的に取付けられること（【００３４】）、スイッチ９が入 れられると、原水Ｗが電気分解され、ケーシング３１の反応室３１１の 内部にあるプラス極の電極板３４で水素イオンと電子とが生成されて高 分子膜３２を通過し、ケーシング３１の窓孔３１２に露出しているマイ ナス極の電極板３３で水素（ガス）が生成され、水素は、微細な気泡Ｈ を形成してタンク１の内部で水素水からなる電解水を生成すること、プ ラス極の電極板３４で生成されたオゾン（ガス）は、高分子膜３２を通 過することなくケーシング３１の反応室３１１の内部に滞留され、ケー シング３１の反応室３１１の内部の滞留圧力が大きくなると連通孔３１ ４から吐出されること（【００４１】）が記載されている。 しかし、甲４０文献には、陰極室及び陽極室についての記載はないか ら、これを見ても、陰極室と陽極室とを貫通孔により水を連通する構成＼nが記載されているとはいえない。別紙２の図２において、マイナス極の 電極板３３より上側部分を陰極室と、プラス極の電極板３４より下側の 反応室を陽極室であると解釈すると、連通孔３１４は、陽極室とその外 部を貫通するものであって、陽極室と陰極室を貫通するものではない。 マイナス極の電極板３３より上側部分と、ケーシング３１側面の外側部 分はつながった空間であることから、ケーシング３１側面の外側部分も 陰極室であるとみた場合には、連通孔３１４は、陽極室（反応室）と陰 極室（ケーシング３１側面の外側部分）を貫通するものであるといえる が、酸素と水素が同じ陰極室内に排出されることになり、被告製品１の 構成に至らない。＼n甲３６文献に係る発明の公開日は平成３０年１１月２２日であり、甲 ３６文献自体の発行日は令和２年３月１１日であるから、その内容や位 置付けについて検討するまでもなく、甲３６文献は、被控訴人が被告製 品１の製造販売を開始した平成２９年１１月時点における周知文献とは いえない。
エ 以上によれば、控訴人主張の周知技術は、いずれも、本件訂正発明６に おける「前記電解室の内部と外部とを区画する一つ以上の隔膜」という構＼n成を、被告製品１における「1)内タンク６の側壁の一部、2)流出孔３を有 する内タンク６の底部、3)４つの高分子膜１０」との構成に置換する動機＼n付けになるものとはいえない。
これらの事実関係によれば、このような置換が容易であったとはいえな いから、被告製品１は、均等の第３要件を充足しない。 前記(1)ないし(3)によれば、被告製品１は、均等の第１要件及び第２要件を 充足するものの、第３要件を充足しないから、第５要件について判断するま でもなく、本件訂正発明６の技術的範囲に属しない。

◆判決本文
1審はこちら。
1審では、構成要件を具備せず、また実施可能＼要件違反の無効理由有りと判断されていました。

◆令和2(ワ)22768

　技術的範囲に属すると認定されたものの、特許権者自らが販売していたとして、新規性違反の無効理由有りと判断されました。

ア 前記(1)アによれば、リベラル社は、平成３０年７月５日時点において、別 件特許（「活量調質水溶液及び活量調質媒体の製造方法」）により、水酸化物イ オン活量調質水溶液を製造し、これを希釈して、旧ＡＴＷのほか「ＡＴＷ−１、 ＡＴＷ−００１」を製造していたことが認められるところ、前記(1)イのとおり、 被告は、当初、リベラル社から購入した旧ＡＴＷをそのままボトルに詰め、又は、 ラベルを貼り替える方法により、旧被告製品や無限七星ＦＩＳＨを製造し、販売＼nしていたのであるから、これらの製品は、前記水溶液を希釈したものであると認 められる。一方、前記(1)エ及びオのとおり、被告は、原告の本件特許出願の後か らは、リベラル社から購入した本件特許に規定される組成を有する現ＡＴＷを１ ０倍希釈して被告製品や無限七星ＦＩＳＨを製造、販売するようになったところ、 本件代理店契約においては、現ＡＴＷを含めたＡＴＷ水溶液は、別件特許の製造 方法による旨の合意がなされている。 また、原告が代表取締役を務めるＡＴＷ社は、別件訴訟において、旧ＡＴＷと＼n現ＡＴＷは、いずれもアミノ基という原子団を含んだ水溶液で、現ＡＴＷを１０ 倍薄めたものが旧ＡＴＷである旨を記載した準備書面を提出しているところ、リ ベラル社が発行した請求書では、現ＡＴＷの１リットル当たりの単価は旧ＡＴＷ の同単価の１０倍になっていること、本件代理店契約においてＡＴＷ水溶液の品 質として標準仕様と１０倍濃縮仕様がある旨の記載があることのほか、原告も、 本件訴訟において、現ＡＴＷは旧ＡＴＷの１０倍の濃度である旨を主張している （原告準備書面(4)第２の２(3)イ）。これらの事実関係に照らすと、旧ＡＴＷ及び現ＡＴＷは、一貫して、同様の製造方法により製造された、アミノ基を含む成分が水溶、濃縮された水酸化物イオン活量調質水溶液を希釈したものであり、本件特許に規定される組成を有する現ＡＴＷを１０倍希釈したものが旧ＡＴＷであると認められる。
イ また、証拠（乙２、１８、２４、２５、３３、３６、３７）及び弁論の全 趣旨によれば、次の事実が認められる。 すなわち、被告が平成３０年１１月１０日にリベラル社に対して発注し同月１ ２日に納品された旧ＡＴＷのボトル２０本のうち、開封せずに保管していたもの （以下「保管ボトル」という。）について、被告がそのうち１本を開封し、１０ ０ｍｌ分（以下「分析対象物」という。）を小分けにして、愛媛大学のＰ２名誉 教授に提供した。同教授は、令和３年９月３０日、分析対象物について、乙１８ 分析をした結果、分析対象物の含有成分はポリアリルアミンであることが判明し た。また、被告は、保管ボトルのうち１本（被告が「無限七星ＦＩＳＨ」のラベ ルを貼付したもの）を、株式会社東ソ＼ー分析センターに提供し、前記センターは、 同年１０月１９日、保管ボトルの内容物について乙２４分析をした結果、その重 量平均分子量は、４．５×１０⁴であった。
ウ 前記(1)イ及びウのとおり、無限七星ＦＩＳＨは、鮮魚の鮮度を保持する機 能があり、魚の鮮度保持を主な用途として販売されており、また、証拠（乙１９）＼n及び弁論の全趣旨によれば、リベラル社が被告に販売した旧ＡＴＷの成分表記に＼nは「重合アミン、水」との記載があったことが認められる。
エ 前記ア〜ウの事実関係に照らすと、現ＡＴＷが１０倍に希釈化された旧Ａ ＴＷと同一成分である無限七星ＦＩＳＨに係る引用発明は、ポリアリルアミン又 はその塩を機能成分として含有し、水、ポリアリルアミンの総含有量が９５重量％＼n以上である水であって（ａ’）、ポリアリルアミンの重量平均分子量が５００〜 ５００００であって（ｂ’）、魚介類の鮮度保持の機能を有する（ｃ’）、機能＼ 水（ｄ’）という構成を有するものと認められるから、被告製品のみならず、旧＼n被告製品や無限七星ＦＩＳＨも本件発明の各構成要件を充足するものと認められ＼nる。したがって、引用発明は、本件発明の各構成要件を充足する。＼n
(3) 公然実施について
特許法２９条１項２号所定の「公然実施」とは、発明の内容を不特定多数の者 が知り得る状況でその発明が実施されることをいうところ、前記(1)イのとおり、 被告は、本件特許の優先日前の平成３０年１０月から、無限七星ＦＩＳＨを製造 及び販売して、引用発明を実施した。
(4) 原告の主張について
ア 原告は、旧ＡＴＷは、別件特許に基づく方法により製造されているのに対 し、現ＡＴＷは、ポリアリルアミンを使用して製造されているから、両者の成分 は異なる旨を主張する。 しかし、両者の成分の違いを明らかにする証拠はなく、前記(1)オ及びキのとお り、被告は、本件代理店契約において、リベラル社及びＡＴＷ社との間で、ＡＴ Ｗ水溶液の仕様は、別件特許の製造方法によることを合意したことや、ＡＴＷ社 が、別件訴訟において、旧ＡＴＷと現ＡＴＷは、いずれもアミノ基という原子団 を含んだ水溶液で、現ＡＴＷを１０倍薄めたものが旧ＡＴＷである旨を記載した 準備書面を提出したのであるから、旧ＡＴＷと現ＡＴＷの製造方法が異なる旨や 両者の成分が異なる旨の原告の主張は直ちに採用することはできず、その他、原 告の主張事実を裏付ける証拠はない。
イ また、原告は、乙１８分析及び乙２４分析は、いずれも、測定対象の水溶 液がどの時期に製造、販売され、どういう形で試験に供されたのか全く不明であ ることを指摘し、さらに、乙１８分析の内容については、1)乙１８のＦｉｇ.１の スペクトルの面積比を理由に高分子化合物の繰り返し構造をＣＨ₂−ＣＨ−ＣＨ₂ と推定することが困難なこと、2)３ｐｐｍ付近のシグナルの変化を理由に当該シ グナルがアミン（ＣＨ₂−ＮＨ₂）であると推定できる根拠が不明であること、3) Ｆｉｇ.１とＦｉｇ.４ａ）のスペクトルが異なることといった疑問点があるから、 いずれも信用性がない旨を主張する。
しかし、前記(1)認定の事実からすれば、乙１８にいう「２０１８年１０月に販 売が始まった初代無限七星」とは、旧ＡＴＷと成分を同じくする旧被告製品又は 無限七星ＦＩＳＨであると理解できるし、乙２４は保管ボトルのうち１本を分析 した結果であることが明らかであり、これに反する証拠はない。そして、乙１８ 分析は、核磁気共鳴分光法及び質量分析法により、分析対象物の含有成分がポリ アリルアミンであることを推定した上で、それを踏まえて、分析対象物と市販の ポリアリルアミンの水溶液について核磁気共鳴分光法のスペクトルを比較して、 分析対象物の含有成分がポリアリルアミンであると結論づけているところ、原告 の主張1)について、原告主張のように、ポリマーのＮＭＲはピーク（スペクトル） がブロードになりやすく、面積比を算出する切断箇所の設定によって面積比の値 が異なり得ることから、Ｆｉｇ．１のスペクトルの面積比「１．００：０．５５： ０．８０」が完全に「２：１：２」に一致しなくとも、同一環境の水素の数の比 を「２：１：２」とみなし、ＣＨ₂−ＣＨ−ＣＨ₂の部分構造が考えられるとする＼nことは不合理ではない。また、原告の主張2)について、３ｐｐｍ近辺のＣＨ₂に対 応するシグナルの位置は、隣に窒素原子が繋がっていることを示唆するところ、 トリフルオロ酢酸を加えると、２．７〜３．３ｐｐｍのシグナルが３．０ｐｐｍ のシグナルに変化したというのであるから、分析対象物にトリフルオロ酢酸によ り塩を形成するアミン（ＣＨ₂−ＮＨ₂）が存在すると考えて矛盾はないというべ きである。さらに、原告の主張3)については、確かに、Ｆｉｇ.１とＦｉｇ.４ａ） のスペクトルは一致していないが、一方で、トリフルオロ酢酸塩のスペクトルで あるＦｉｇ.２ａ）とＦｉｇ.４ｂ）は、ほぼ一致している（乙１８、２５）。こ の点について、証拠（甲５）及び弁論の全趣旨によれば、ポリアリルアミンは、 共存物の影響でアミン部位が塩の状態になっている場合、スペクトルのピーク位 置の出現がシフトする可能性があり、ポリアリルアミンの塩の形成状況によって＼nスペクトルの形状が変化し、複雑になるものと認められ、一方で、強い酸である トリフルオロ酢酸を加えて、全てのアミノ基をアンモニウムに変換し、均一な状 況にすることにより、一定の分析結果を得ることができたものと認められるから、 Ｆｉｇ.１とＦｉｇ.４ａ）のスペクトルが異なるからといって、乙１８分析の信 用性に疑義を生じさせることにはならない。

◆判決本文

　用途発明について、公知の用途であってもその用途を限定することにより新規性が認められるのかが争われました。知財高裁は、新規性無しとして、権利行使不能とした1審の判断を維持しました。

(ｱ) 前記(2)のとおり、本件発明と乙１発明との相違点は、「医薬組成物につ いて、本件発明では、『非外傷性である前腕部骨折を抑制するため』のも のであると特定されているのに対して、乙１発明では、『骨粗鬆症治療薬』 であると特定されている点。」にある（相違点１）ところ、控訴人は、本 件発明につき、前腕部骨折の抑制が特に求められる患者群において予測されていなかった顕著な効果を奏するものであり、エルデカルシトール＼nの新たな属性を発見し、それに基づく新たな用途への使用に適すること を見出した医薬用途発明であるから、相違点１に係る本件発明の用途 （「非外傷性である前腕部骨折を抑制するための」）は乙１発明の「骨粗 鬆症治療薬」の用途とは区別される旨主張する。
(ｲ) そこで検討するに、公知の物は、原則として、特許法２９条１項各号 により新規性を欠くこととなるが、当該物について未知の属性を発見し、 その属性により、その物が新たな用途への使用に適することを見出した 発明であるといえる場合には、当該発明は、当該用途の存在によって公 知の物とは区別され、用途発明としての新規性が認められるものと解さ れる。 そして、前記１(2)のとおり、本件発明の医薬組成物は、高齢者や骨粗 鬆症患者等の骨がもろくなっている者が転倒等した際に、前腕部である 橈骨又は尺骨に軽微な外力がかかって生じる骨折のリスク、すなわち前 腕部における非外傷性骨折のリスクに着目して、その用途が「非外傷性 である前腕部骨折を抑制するため」と特定されている（相違点１）もの である。
(ｳ) しかしながら、前記(3)イの技術常識によれば、当業者は、乙１発明の 「骨粗鬆症治療薬」につき、椎体、前腕部、大腿部及び上腕部を含む全 身の骨について骨量の減少及び骨の微細構造の劣化による骨強度の低下が生じている患者に対し、各部位における骨折リスクを減少させるた＼nめに投与される薬剤であると認識するものといえる。また、前記(3)ア、 エ及びオの各技術常識によれば、当業者は、エルデカルシトールの効果 は海綿骨及び皮質骨のいずれに対しても及ぶと期待するものであり、海 綿骨及び皮質骨からなる前腕部の骨に対してもその効果が及ぶと認識 するものといえる。さらに、前記(3)イ及びウの技術常識によれば、当業 者は、骨粗鬆症においては身体のいずれの部位も外力によって骨折が生 じるものであり、また、前腕部における骨折リスクは、骨強度が低下す ることによって増加する点において、骨粗鬆症において骨折しやすい他 の部位における骨折リスクと共通するものであると認識するものとい える。
以上の事情を考慮すると、当業者は、骨粗鬆症患者における前腕部の 骨の病態及びこれに起因する骨折リスクについて、他の部位の骨の病態 及び骨折リスクと異なると認識するものではなく、また、乙１発明の「骨 粗鬆症治療薬」としてのエルデカルシトールを投与する目的及びその効 果についても、前腕部と他の部位とで異なると認識するものではないと いうべきである。
(ｴ) さらに、本件優先日前に公開された乙１２の文献には、エルデカルシ トールがアルファカルシドールよりも優位に椎体骨折の発生を抑制す ることが第III)相臨床試験において確認されたことが記載されているこ とに加え、前記(3)エ及びオの技術常識によれば、エルデカルシトールに よる前腕部を含む全身の骨折リスクの減少作用は、経口投与されて体内 に吸収されたエルデカルシトールが、骨に対して直接的又は間接的に何 らかの作用を及ぼすことによって達成されるものであるといえるとこ ろ、本件明細書には、骨折リスクを減少させようとする部位が前腕部で ある場合と他の部位である場合とで、エルデカルシトールが及ぼす作用 に相違があることを示す記載は存しない。そして、前記(3)ウ及びオの技 術常識を考慮しても、本件明細書の記載から、エルデカルシトールの作 用に関して上記の相違があると把握することはできない。 そうすると、当業者は、前腕部の骨折リスクを減少させるために投与 する場合と骨粗鬆症患者に投与する場合とで、エルデカルシトールの作 用が相違すると認識するものではないというべきである。
(ｵ) 以上によれば、エルデカルシトールの用途が「非外傷性である前腕部 骨折を抑制するため」と特定されることにより、当業者が、エルデカル シトールについて未知の作用・効果が発現するとか、骨粗鬆症治療薬と して投与されたエルデカルシトールによって処置される病態とは異な る病態を処置し得るなどと認識するものではないというべきである。 そうすると、本件発明については、公知の物であるエルデカルシトー ルの未知の属性を発見し、その属性により、エルデカルシトールが新た な用途への使用に適することを見出した用途発明であると認めることは できないから、相違点１に係る用途は乙１発明の「骨粗鬆症治療薬」の 用途と区別されるものではない。
(ｶ) したがって、相違点１は実質的な相違点ではない。
イ 控訴人の原審における主張（原判決「事実及び理由」の第２の４(2)及び
(3)）及び当審における補充主張に対する判断
(ｱ) 前記第２の３(1)〔控訴人の主張〕アの主張について
ａ 控訴人は、前腕部骨折は他の部位の骨折とは異なる特徴を有するこ と、乙１文献には前腕部骨折を抑制する骨粗鬆症治療薬が開示されて いるものではないことなどを理由に、本件発明の用途は乙１発明の用 途と客観的に区別することができる旨主張する。 しかしながら、前記(3)ウの技術常識によれば、前腕部骨折は、身体 的活動性が比較的高い前期高齢者等において好発する特徴があるとい えるものの、上記アで検討したとおり、前腕部の骨と他の部位の骨と で病態が異なるものとはいえず、また、前腕部の骨折リスクを減少さ せるために投与する場合と骨粗鬆症患者に投与する場合とで、エルデ カルシトールの作用が相違するともいえないことからすれば、前腕部 骨折に上記の特徴があるからといって、本件発明の用途は乙１発明の 用途と客観的に区別することができるものとはいえない。
また、前記(1)のとおり、乙１文献には、エルデカルシトールにつき、 動物実験において、骨密度増加効果がアルファカルシドールよりも強 力であるところ、骨密度の増加は骨強度の増加を伴っていると考えら れること、第II)相臨床試験において、腰椎骨及び大腿骨の骨密度の増 加が認められ、ビタミンＤ補充効果に依存せずに強力に骨密度を増加 させたものと考えられること、新規椎体骨折発生頻度を主要評価項目 としてアルファカルシドールの効果と比較する更なる臨床試験が進行 中であることが記載されているところ、前記(3)ウないしオのとおり、 エルデカルシトールがアルファカルシドールに比して有意に優れた骨 強度改善効果等を有していることや、前腕部の骨折リスクは他の部位 と同様に骨強度が低下することによって増加するものであることが技 術常識であったこと、上記ア(ｴ)のとおり、本件優先日当時、エルデカ ルシトールがアルファカルシドールよりも優位に椎体骨折の発生を抑 制することが第III)相臨床試験において確認されたことが記載されてい る文献（乙１２）が存在したことを併せ考慮すれば、当業者は、乙１ 文献の記載に基づいて、エルデカルシトールが、他の部位と同様に前 腕部についても、アルファカルシドールよりも優位にその骨折を抑制 するものであることを、合理的に予測し得たものといえる。
ｂ したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。
(ｲ) 同イの主張について
ａ 控訴人は、一般に患者群の特徴に応じて薬剤が選択されており、骨 粗鬆症においても個々の患者の状態に応じて様々な薬剤が使い分けら れているところ、本件発明は、前腕部骨折の抑制が特に求められる患 者という限定された患者群に対して顕著な効果を奏するものとして、 従来技術とは区別された新規性を有する旨主張する。しかしながら、上記アで検討したとおり、前腕部の骨折リスクは、骨強度が低下することによって増加する点において、骨粗鬆症において骨折しやすい他の部位における骨折リスクと共通するものであるか ら、骨粗鬆症患者のうち、全身の骨折の抑制が必要とされる者と前腕 部の骨折の抑制が特に必要とされる者とを客観的に区別することはで きないというべきである。
ｂ したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。
(ｳ) 同ウの主張について
ａ 控訴人は、本件試験に係る結果において、エルデカルシトールが、 既存薬剤であるアルファカルシドールと比較して、前腕部骨折の抑制 が特に求められる患者に対し、顕著かつ予想外の効果を奏することが確認されている旨主張する。＼n
そこで検討するに、本件明細書には、アルファカルシドールを比較 薬とした無作為割付二重盲検群間比較試験である本件試験において、 非外傷性の前腕部骨折の３年間の発生頻度が、アルファカルシドール 投与群においては５２３例中１７例（骨折確率３．６３％）であり、 エルデカルシトール投与群においては５２６例中５例（骨折確率１． ０７％）であったこと、これらの骨折発生頻度を層化ログランク検定 及び層化コックス回帰により比較した結果、アルファカルシドール投 与群の骨折確率を１とした際のエルデカルシトール投与群の骨折確率、 すなわちハザード比は０．２９であったこと、これにより、エルデカ ルシトール投与群における前腕部骨折危険率が７１％減少したことが 判明したこと、これらの試験結果の結論として、アルファカルシドー ル投与群に対するエルデカルシトール投与群の明らかな優越性が認め られたことが記載されている。
しかしながら、上記アで検討したとおり、当業者は、乙１文献の記 載に基づいて、エルデカルシトールが、他の部位と同様に前腕部につ いても、アルファカルシドールよりも優位にその骨折を抑制するもの であることを、合理的に予測し得たものといえることからすれば、エルデカルシトール投与群における前腕部骨折危険率が減少することも＼n予測し得たというべきである。また、ハザード比を用いた解析においては、対照群におけるイベントの発生率が小さい場合には、臨床上の＼nわずかな差が大きな数値に置き換えられてしまうことがあることが知 られているところ（乙２０、２２）、本件試験においては、対照群であ るアルファカルシドール投与群における骨折確率が３．６３％と小さ かったことからすれば、ハザード比の値に基づいてエルデカルシトー ル投与群における前腕部骨折危険率が７１％減少したと算定されたこ とについては、臨床上のわずかな差が大きな数値に置き換えられてし まった結果である可能性を否定することができない。また、本件試験において、アルファカルシドール投与群における骨＼n折確率とエルデカルシトール投与群における骨折確率との差（絶対リ スク減少率）は、前腕部骨折については２．５６％、椎体骨折につい ては４．１％であり、椎体骨折の方が前腕部骨折よりも大きな値とな る。
以上の事情を考慮すると、上記のハザード比の値のみに基づいて、 エルデカルシトールの前腕部骨折の抑制効果が、アルファカルシドー ルに比して格別顕著であり、当業者の予測し得る範囲を超えるものであると直ちに評価することはできないというべきである。＼nｂ 以上によれば、このほかに控訴人が本件試験に関して縷々主張する 点を考慮しても、本件試験において、エルデカルシトールが、既存薬 剤であるアルファカルシドールと比較して、前腕部骨折の抑制が特に 求められる患者に対し、顕著かつ予想外の効果を奏することが確認されたものということはできない。＼n

◆判決本文

1審はこちら。

◆令和2(ワ)13326

　ＣＳ関連発明の侵害訴訟の控訴審判断です。1審は技術的範囲に属すると認められるが、無効理由あり（新規性なし）として権利行使不能(特104-3）と判断しました。知財高裁も同じです。なお、二審第１回口頭弁論期日においてした訂正の再抗弁は時機に後れた攻撃防御方法に当たるとして却下されました。

(4) 控訴人らによる訂正の再抗弁の主張について
当裁判所は、令和４年９月２２日の当審第１回口頭弁論期日において、控訴人らが同月５日付け控訴人ら第４準備書面に基づいて提出した訂正の再抗弁の主張について、被控訴人の申立てにより、時機に後れた攻撃防御方法に当たるものとして却下したが、その理由は、以下のとおりである。＼n
ア 一件記録によれば、1)被控訴人は、令和元年１２月１９日の原審第１回弁論準備手続期日において、本件発明５に係る本件特許に乙８を主引用例とする新規性欠如及び進歩性欠如の無効理由（本件の争点４−１及び４−３）等が存在するとして無効の抗弁を主張し、令和３年７月２０日の原審第３回弁論準備手続期日において、本件発明１に係る本件特許に乙８を主引用例とする新規性欠如及び進歩性欠如の無効理由が存在するとして無効の抗弁を追加して主張したこと、2)その上で、控訴人らが、同年９月２９日の原審第４回弁論準備手続期日において、他に主張、立証はない旨陳述した後、同日、原審が、口頭弁論を終結し、同年１２月９日、被控訴人が主張する上記無効の抗弁を認めて控訴人らの請求を棄却する原判決を言い渡したこと、3)その後、控訴人らは、当審において、令和４年７月２１日に書面による準備手続が終結するまで、訂正の再抗弁の主張をしなかったことが認められる。
イ 以上を前提に検討するに、本件特許権の侵害論に関する抗弁の主張は、本来、原審において適時に行うべきものであるところ、控訴人らは、原審において、令和３年９月２９日の原審第４回弁論準備手続期日において、他に主張、立証はない旨陳述するまでの間に、当審で主張する訂正の再抗弁の主張をしなかったものである。加えて、控訴人らは、原審が原判決において被控訴人が主張する上記無効の抗弁を認めた判断をしたにもかかわらず、当審における争点整理手続においても、書面による準備手続が終結するまで、訂正の再抗弁の主張をしなかったものであることからすると、当審における上記訂正の再抗弁の主張は、控訴人らの少なくとも重大な過失により時機に後れて提出された攻撃防御方法であるというべきである。そして、当審において、控訴人らに訂正の再抗弁の主張を許すことは、被控訴人に対し、上記主張に対する更なる反論の機会を与える必要が生じ、これに対する控訴人らの再反論等も想定し得ることから、これにより訴訟の完結を遅延させることとなることは明らかである。そこで、当審は、民事訴訟法２９７条において準用する同法１５７条１項に基づき、控訴人らの訂正の再抗弁の主張を却下したものである。

◆判決本文

1審はこちら。

◆令和1(ワ)25121

本件特許の審決取消訴訟です。

◆令和3(行ケ)10027

　構成要件Ｂiiを充足しない、無効理由ありと判断しました。

ア 「大腿骨及び周囲筋腱を圧迫するために・・・本体両側面に設けた側面圧 迫領域を具備し」の意義について
本件特許の特許請求の範囲には、「低伸縮領域として」、「大腿骨及び周 囲筋腱を圧迫するために、上記ほぼＵ字型の正面吊り領域の左右両端から上 方へ連続して伸びる方向に、本体両側面に設けた側面圧迫領域を具備し」（構＼n成要件Ｂii）と記載されている。上記記載によれば、「側面圧迫領域」は「大 腿骨及び周囲筋腱」自体を圧迫するものであると解される。 そして、本件明細書等には、「膝部に着用する従来の筒状の伸縮性サポー ターは、サポーター本体に織り込まれているゴムのパワー（ゴムの収縮力、 即ち筋肉に対する圧迫強度）を変え、或いは織り方を変えることで患部に対 する圧迫力、押圧力変化させる方式を取っている。しかしそれでは、膝関節 の任意の箇所に必要な押圧力を加えることができないという問題があった。」 （段落【０００２】）、「・・・また、本発明によれば、上記に加え大腿骨、 脛骨及び周囲筋腱を圧迫することにより関節裂隙部に作用して、痛みを軽減 し得るコンプレッションサポーターを提供することができる。」（段落【０ ０２０】）と記載されている。上記各記載によれば、本件発明は、膝関節の 任意の箇所に必要な押圧力を加えることができない従来のサポーターの課 題を解決するために、大腿骨、脛骨及び周囲筋腱を圧迫するサポーターを提 供するものであることが認められる。 そうすると、上記の構成要件Ｂii及び本件明細書等の各記載内容によれば、 構成要件Ｂiiの「側面圧迫領域」は、大腿骨自体及び周囲筋腱自体を圧迫す るものと解するのが相当である。
イ 被告製品１７の構成要件充足性について＼n
これを被告製品１７についてみると、前提事実及び証拠（甲６）によれ ば、被告製品部分２は、被告製品部分２と接触する部分や大腿骨の周囲筋 腱を圧迫することまでは一応認められるものの、これを超えて、本件全証 拠によっても、被告製品部分２が大腿骨自体までをも圧迫することまで認 めることはできない。 したがって、被告製品１７は、構成要件Ｂiiを充足するものとはいえな い。
・・・
「固着」について 本件特許の特許請求の範囲には、「上記低伸縮領域は、樹脂より成る低 伸縮性材料を本体に固着した構成を有している」（構＼成要件Ｃ）と記載さ れている。上記記載によれば、低伸縮性材料を本体に「固着」させる方法 を格別限定するものではない。 そして、証拠（甲１１）によれば、「固着」という用語について、一般 的に「かたくしっかりとつくこと」という意味を有することが認められる。 また、本件明細書等には、「本発明において、上記低伸縮領域は低伸縮 性材料を本体に固着一体化することによって構成されている。・・・低伸＼n縮性材料を本体に固着一体化する方法としては、例えば接着、貼着或いは＼n印刷等の方法を取ることができる。また、低伸縮性材料の固着方法として、 あらかじめ樹脂を用いて低伸縮領域の形状に作りそれを本体に転写する ような方法も取り得る。・・・」（段落【００１２】）、「正面吊り領域 ２２を始めとして上記のように説明した各低伸縮領域は、樹脂より成る低 伸縮性材料３４を本体２０に固着した構成を有している。より詳細に図示＼nした図４を参照して説明すると、図４において、３５、３６は縦糸と横糸 などから成る編織構造を示しており、３７は固着手段を示している。樹脂＼nより成る低伸縮性材料３４は、本体２０に固着すると固着手段３７が上記 編織構造３５、３６の組織内に入り込んで密着状態になり、一体化するこ＼nとにより、本体本来の伸縮性を制限して、低伸縮性を備えた領域に変える ことになる。」（段落【００３１】）、「低伸縮性材料３４は、例えば上 記正面吊り領域２２の形状にあらかじめ形成され、それを本体２０の表面＼nに固着手段３７を用いて固着する。図４Ａに示す例では、低伸縮性材料３ ４の下面に固着手段３７があらかじめ固着されている。そして、図示の例 の場合、本体２０は綿糸及び合成繊維糸を周方向に伸縮性を持つように編 織したもので、低伸縮性材料３４はウレタン系樹脂材料のフィルムより成 る多層構造を有し、固着手段３７には上記ウレタンフィルムより成る多層＼n構造の内の一部を用いて本体２０に固着させている。しかしこれは一例で＼nあり、固着手段３７として接着剤を本体２０の表面に塗布すること、また、＼nシート状の接着剤を用いることは普通に行われる。さらに、本体２０の材 質と低伸縮性材料３４の材質に親和性があり、かつ熱溶着性樹脂を用いる 場合には直接本体２０に低伸縮性材料３４を熱溶着する手段も選択し得 る周知の事項である。このように本発明においては何れの固着手段を採用 しても良い。」（段落【００３２】）と記載されている。そうすると、本 件明細書等の上記記載においても、低伸縮性材料を本体に「固着」させる 方法が例示されているものの、何らかの限定をしているものと解すること はできない。 上記の構成要件Ｃ及び本件明細書等の各記載内容に加えて、「固着」と＼nいう用語の一般的な意味内容を踏まえると、本件発明における「固着」の 方法について、固くしっかりと付くこと以上に、何らかの限定がされてい るものと解することはできない。
・・・
「樹脂より成る」について
本件特許の特許請求の範囲には、上記 のとおり記載されている。そし て、証拠（甲１７）及び弁論の全趣旨によれば、樹脂の一種である「合成 樹脂」は、「合成高分子化合物」とほぼ同義で用いられることがあり、「合 成繊維」とは合成高分子化合物を紡いで繊維としたものをいうことが認め られる。そうすると、「合成樹脂」は、常に繊維状のもの（合成繊維）を 除く意味で用いられるものではなく、むしろ、合成繊維は、その材料が合 成樹脂であるから、「樹脂より成る」ということができる。 これに対して、被告は、証拠（乙１、２、７）によれば、「合成樹脂」 に「合成繊維」が含まれないと主張する。しかしながら、上記において説 示したとおり、「合成樹脂」が、常に「合成繊維」を除く意味で用いられ るものとは認められず、被告の主張は、採用することができない。 また、被告は、本件明細書等において、本体に用いる合成繊維（段落【０ ０３２】）と低伸縮性材料に用いる樹脂材料（段落【００１２】）が明確 に書き分けられていることからすれば、「合成繊維」は構成要件Ｃの「樹＼n脂」に含まれないと主張する。しかしながら、上記の記載をもって「樹脂」 に「合成繊維」が含まれないとまで解することはできず、被告の主張は、 採用することができない。
・・・
これを本件発明についてみると、本件特許の特許請求の範囲の記載は、前提 事実(2)イのとおりであり、本件発明の意義は、前記１(2)のとおり、従来技術で は、サポーター本体に織り込まれているゴムの収縮力や織り方を変えることで 患部に対する圧迫、押圧の強度を変化させていたものの、それでは、膝関節の 任意の箇所に必要な押圧を加えることができないという技術的課題を解決す るために、伸縮性素材より成り膝部に着用し得る形態の本体に、本体よりも伸 縮性の低い低伸縮領域を設け、低伸縮領域として、1)本体の正面に、膝蓋靱帯 を圧迫し、かつ、膝蓋骨を吊り上げ、大腿四頭筋の機能を補助するために、膝＼n蓋骨の下部を取り囲むほぼＵ字型の領域と、2)上記ほぼＵ字型の領域の左右両 端から上方へ連続して伸びる方向に、大腿骨及び周囲筋腱を圧迫する領域を具 備し、低伸縮領域について樹脂より成る低伸縮性材料を本体に固着するという 構成を採用することにより、膝蓋靱帯を圧迫し、膝蓋骨を保持して、膝関節を＼n良好に固定するとともに、大腿骨及び周囲筋腱を圧迫することにより、関節裂 隙部に作用して、痛みを抑制することを可能にするという効果を実現し、もっ＼nて上記技術的課題を解決するものであることが認められる。
(3) 他方、本件発明において、「低伸縮性材料を本体に固着」（構成要件Ｃ）す＼nる方法が、いわゆる別材料固着構造（膝を筒状に覆うサポーター本体の表＼面の 一部に、本体とは別の低伸縮性材料を熱溶着、接着、縫着等によって固着し、 伸縮性等の異なる部位を配置した構造）以外に、被告製品１７が採用する一体＼n編成・織成構造（サポーターを織り上げ、又は、編み上げるに当たり、部分に＼nよって折り方や編み方を変化させることにより、伸縮性等の異なる部位を配置 した構造（本件明細書等の段落【０００２】記載の「サポーター本体に織り込＼nまれているゴムのパワー（ゴムの収縮力、即ち筋肉に対する圧迫強度）を変え、 或いは織り方を変えることで患部に対する圧迫力、押圧力変化させる方式」を 含む。））をも含むと解されることは、前記２(4)ア において説示したとおり である。
しかしながら、本件明細書等によれば、当業者が一体編成・織成構造のサポ＼nーターによって本件発明の課題を解決できるとする記載は一切なく、かえって、 本件明細書の段落【０００２】によれば、一体編成・織成構造のサポーターに＼nよっては、膝関節の任意の箇所に必要な押圧を加えることができず、本件発明 の課題を解決することができない旨明記されていることが認められる。 そうすると、本件明細書等の記載内容を踏まえると、一体編成・織成構造の＼nサポーターが、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし 本件発明の課題を解決できると認識できるものと認めることはできない。 これに対して、原告は、本件発明の課題は本件発明の構成を備えることで解＼n決することができるから、本件発明は、サポート要件に違反しない旨主張する。 しかしながら、本件明細書等によれば、本件発明は、一体編成・織成構造の＼nサポーターが必要な押圧を欠くという課題を解決するものであるから、当該サ ポーターが本件発明の課題を解決し得ないことは、本件明細書等の記載自体か らも自明であって、原告の主張は、採用することができない。

◆判決本文

特102条2項の覆滅90％は1審と同じです。控訴審の第1回口頭弁論においてした無効主張が時機に後れた抗弁と判断されました。

一審被告は，同年１１月８日の当審第１回口頭弁論期日において，同年 ７月９日付け控訴理由書に基づいて，本件各発明に係る本件特許に「無 効理由５」（別件無効審判の無効理由２と同じ），「無効理由６」（別 件無効審判の無効理由３と同じ），「無効理由７」（別件無効審判の無 効理由４と同じ），「無効理由８」（サポート要件違反）及び「無効理 由９」（実施可能要件違反）が存在するとして無効の抗弁の主張を追加＼nし，また，権利の濫用の抗弁の主張を追加した。 これに対し一審原告は，同年８月２６日付け控訴答弁書に基づいて一 審被告の「無効理由５ないし９」に基づく無効の抗弁及び権利の濫用の 抗弁の主張は，時機に後れた攻撃防御方法に当たるものであるから，却 下を求める旨の申立てをした。＼n
オ なお，別件無効審判は，当審の本件口頭弁論終結時（令和３年１１月８ 日）において，特許庁に係属中である。
(2)前記(1)の事実関係によれば，1)一審被告は，原審において，平成３１年 ３月７日の原審第３回弁論準備手続期日までに，本件各発明に係る本件特許 に明確性要件違反の無効理由，乙２公報を主引用例とする新規性欠如及び進 歩性欠如の無効理由（本件の争点２−１ないし２−３）が存在するとして無 効の抗弁を主張し，その上で，令和元年６月２７日の原審第５回弁論準備手 続期日において，侵害論についての主張立証は終了したと陳述した後，同年 ７月１９日の原審第６回弁論準備手続期日から，本件訴訟は損害論の審理に 入ったこと，2)その後，一審被告は，令和２年１０月２２日の原審第１４回 弁論準備手続期日において，本件各発明に係る本件特許に別件無効審判の無 効理由１ないし４と同一の無効理由が存在するとして，新たな無効の抗弁の 主張をしたが，原審が，同年１２月１８日の第１５回弁論準備手続期日にお いて，上記主張を時機に後れた攻撃防御方法に当たるものとして却下したこ と，3)一審被告は，令和３年１１月８日の当審第１回口頭弁論期日において， 控訴理由書に基づいて，本件各発明に係る本件特許に別件無効審判の無効理 由２ないし４と同じ無効理由である「無効理由５ないし７」，原審で主張し なかった「無効理由８」（サポート要件違反）及び「無効理由９」（実施可 能要件違反）が存在するとして無効の抗弁の主張をするとともに，新たに権＼n利の濫用の抗弁の主張をしたこと，4)別件無効審判は，当審の本件口頭弁論 終結時において，特許庁に係属中であることが認められる。
以上を前提に検討するに，侵害論に関する抗弁の主張は，本来，原審に おいて適時に行うべきものであるところ，一審被告が，原審において，令和 元年６月２７日の原審第５回弁論準備手続期日に侵害論についての主張立証 は終了したと陳述するまでの間に，当審で主張する「無効理由５ないし９」 に基づく無効の抗弁及び権利の濫用の抗弁の主張をしなかったことについて， やむを得ないといえるだけの特段の事情はうかがわれないから，当審におけ る上記無効の抗弁及び権利の濫用の抗弁の主張は，一審被告の少なくとも重 大な過失により時機に後れて提出された攻撃防御方法であるものというべき である。
そして，当審において，一審被告に上記無効の抗弁及び権利の濫用の抗 弁の主張を許すことは，一審原告に対し，上記各主張に対する更なる反論の 機会を与える必要が生じ，これに対する一審被告の再反論等も想定し得るこ とから，これにより訴訟の完結を遅延させることとなることは明らかである。 そこで，当審は，民事訴訟法２９７条において準用する同法１５７条１ 項に基づき，一審被告の上記無効の抗弁及び権利の濫用の抗弁の主張を却下 したものである。

◆判決本文

　興和vs東和薬品の特許権侵害訴訟です。１審は、サポート要件違反の無効理由があるとして請求を棄却しました。知財高裁は、サポート要件違反についてはふれることなく、公知文献(乙１２）から進歩性無しとして無効と判断しました。阻害要因も否定されています。

前記(ア)及び(イ)によると、乙１２発明における「コーティング」は、酸 化や環境湿度等に敏感なスタチン類（ＨＭＧ−ＣｏＡレダクターゼ阻害剤）を保護 し、これを安定化するために塗布される材料の層であるところ、従来から、固形医 薬品の安定性を高める目的で保護コーティングが施され、その材料として様々なも の（ポリビニルアルコール又はセルロース誘導体ではないアミノアルキルメタアク リレートコポリマーＥを含む。）が開発されていることが周知であり、特に、ＨＭ Ｇ−ＣｏＡ還元酵素阻害剤のコーティング材料として、カルメロース及びその塩、 クロスポビドン等の崩壊剤と共に、アミノアルキルメタアクリレートコポリマーＥ を用い得ることが知られていたものと認めることができる。 そうすると、乙１２発明の「コーティング」の材料として、「カルボキシメチル セルロースナトリウム、グリセロール及び水からなる分散物」に代え、アミノアル キルメタアクリレートコポリマーＥ等の「ポリビニルアルコール又はセルロース誘 導体」を含まない周知のものを採用することは、乙１２公報に接した本件出願日当 時の当業者において適宜なし得たことであると認めるのが相当である。
(エ) 控訴人の主張について
控訴人は、乙１２発明は「ポリビニルアルコール又はセルロース誘導体をフィル ム形成剤として含む材料の層でコーティングされた構成」を必須の構＼成とするもの であり、これを従来技術として知られている他のコーティングに変更することは想 定されていないから、上記の必須の構成を相違点２に係る本件訂正発明６の構＼成に 変更することには阻害要因がある旨主張する。 しかしながら、乙１２公報の記載（前記３(1)キ）を見ても、乙１２発明の適切 な「膜形成剤」は、（環境影響に敏感な）粒子又は活性物質を含む医薬剤形のコア にコーティングの形態で塗布され、環境影響（酸化及び／又は環境湿度等）から活 性物質を保護する任意のものであり、最も好ましい「膜形成剤」は、活性物質を酸 化から保護する任意のものであるとまず理解され、当該任意の「膜形成剤」のうち 好適なものがポリビニルアルコール（ＰＶＡ）及びセルロース誘導体からなる群か ら選択されるものであると理解するのが自然であるから、「ポリビニルアルコール 又はセルロース誘導体をフィルム形成剤として含む材料の層でコーティングされた 構成」が乙１２発明の必須の構＼成であると認めることはできない。したがって、こ の構成を相違点２に係る本件訂正発明６の構＼成に変更することに阻害要因があると いうことはできない。

◆判決本文

原審はこちら

◆平成30(ワ)17586等

なお、当事者および該当特許が同じ別訴では、侵害が認定されています。

◆平成27(ワ)30872

　海外サーバからのサービス提供が特許発明の技術的範囲に属する場合に、1審は属地主義の原則からこれを認めませんでしたが、知財高裁2部は、日本特許の効力を認めました。

我が国は、特許権について、いわゆる属地主義の原則を採用しており、これによれば、日本国の特許権は、日本国の領域内においてのみ効力を有するものである（最高裁平成７年（オ）第１９８８号同９年７月１日第三小法廷判決・民集５１巻６号２２９９頁、前掲最高裁平成１４年９月２６日第一小法廷判決参照）。そして、本件配信を形式的かつ分析的にみれば、被控訴人ら各プログラムが米国の領域内にある電気通信回線（被控訴人ら各プログラムが格納されているサーバを含む。）上を伝送される場合、日本国の領域内にある電気通信回線（ユーザが使用する端末装置を含む。）上を伝送される場合、日本国の領域内でも米国の領域内でもない地にある電気通信回線上を伝送される場合等を観念することができ、本件通信の全てが日本国の領域内で完結していない面があることは否めない。
しかしながら、本件発明１−９及び１０のようにネットワークを通じて送信され得る発明につき特許権侵害が成立するために、問題となる提供行為が形式的にも全て日本国の領域内で完結することが必要であるとすると、そのような発明を実施しようとする者は、サーバ等の一部の設備を国外に移転するなどして容易に特許権侵害の責任を免れることとなってしまうところ、数多くの有用なネットワーク関連発明が存在する現代のデジタル社会において、かかる潜脱的な行為を許容することは著しく正義に反するというべきである。他方、特許発明の実施行為につき、形式的にはその全ての要素が日本国の領域内で完結するものでないとしても、実質的かつ全体的にみて、それが日本国の領域内で行われたと評価し得るものであれば、これに日本国の特許権の効力を及ぼしても、前記の属地主義には反しないと解される。
したがって、問題となる提供行為については、当該提供が日本国の領域外で行われる部分と領域内で行われる部分とに明確かつ容易に区別できるか、当該提供の制御が日本国の領域内で行われているか、当該提供が日本国の領域内に所在する顧客等に向けられたものか、当該提供によって得られる特許発明の効果が日本国の領域内において発現しているかなどの諸事情を考慮し、当該提供が実質的かつ全体的にみて、日本国の領域内で行われたものと評価し得るときは、日本国特許法にいう「提供」に該当すると解するのが相当である。
ｃ これを本件についてみると、本件配信は、日本国の領域内に所在するユーザが被控訴人ら各サービスに係るウェブサイトにアクセスすることにより開始され、完結されるものであって（甲３ないし５、４４、４６、４７、丙１ないし３）、本件配信につき日本国の領域外で行われる部分と日本国の領域内で行われる部分とを明確かつ容易に区別することは困難であるし、本件配信の制御は、日本国の領域内に所在するユーザによって行われるものであり、また、本件配信は、動画の視聴を欲する日本国の領域内に所在するユーザに向けられたものである。さらに、本件配信によって初めて、日本国の領域内に所在するユーザは、コメントを付すなどした本件発明１−９及び１０に係る動画を視聴することができるのであって、本件配信により得られる本件発明１−９及び１０の効果は、日本国の領域内において発現している。これらの事情に照らすと、本件配信は、その一部に日本国の領域外で行われる部分があるとしても、これを実質的かつ全体的に考察すれば、日本国の領域内で行われたものと評価するのが相当である。
ｄ 以上によれば、本件配信は、日本国特許法２条３項１号にいう「提供」に該当する。
なお、これは、以下に検討する被控訴人らのその余の不法行為（形式的にはその一部が日本国の領域外で行われるもの）についても当てはまるものである。
ｅ 被控訴人らは、被控訴人ら各プログラムは米国内のサーバから自動的に配信されるものであり、提供行為は米国の領域内で完結しているから、本件配信は日本国特許法にいう「提供」に当たらない旨主張するが、上記説示したところに照らすと、これを採用することはできない。
(ウ) 以上のとおりであるから、被控訴人らは、本件配信をすることにより、被控訴人ら各プログラムの提供をしているといえる（特許法２条３項１号）。
イ 被控訴人ら各プログラムの提供の申出被控訴人らは、被控訴人ら各サービス（令和２年９月２５日以降は被控訴人らサービス１。以下同じ。）の提供のため、ウェブサイトを設けて多数の動画コンテンツのサムネイル又はリンクを表＼示しているところ（甲３ないし５）、これは、「提供の申出」に該当する（特許法２条３項１号）。＼n
ウ 被控訴人ら各装置の生産
被控訴人らは、被控訴人ら各サービスの提供に際し、インターネットを介して日本国内に所在するユーザの端末装置に被控訴人ら各プログラムを配信しており、また、被控訴人ら各プログラムは、ユーザが被控訴人ら各サービスのウェブサイトにアクセスすることにより、ユーザの端末装置にインストールされるものである（前記３(2)イ、被控訴人らが主張する被控訴人ら各サービスの内容）。そうすると、被控訴人らによる本件配信及びユーザによる上記インストールにより、被控訴人ら各装置（令和２年９月２５日以降は被控訴人ら装置１。以下同じ。）が生産されるものと認められる。そして、被控訴人ら各サービス、被控訴人ら各プログラム及び被控訴人ら各装置の内容並びに弁論の全趣旨に照らすと、被控訴人ら各プログラムは、被控訴人ら各装置の生産にのみ用いられる物であると認めるのが相当であり、また、被控訴人らが業として本件配信を行っていることは明らかであるから、被控訴人らによる本件配信は、特許法１０１条１号により、本件特許権１を侵害するものとみなされる。
エ 被控訴人ら各装置の使用
上記ウのとおり、被控訴人ら各プログラムは、ユーザが被控訴人ら各サービスのウェブサイトにアクセスすることにより、ユーザの端末装置にインストールされるものであるし、被控訴人ら各装置を本件発明１の作用効果を奏する態様で用いるのは、動画やコメントを視聴するユーザであるから、被控訴人ら各装置の使用の主体は、ユーザであると認めるのが相当である。控訴人が主張するように被控訴人ら各装置の使用の主体が被控訴人らであると認めることはできない。
オ 被控訴人ら各プログラムの生産（端末装置における複製）
控訴人は、本件配信によりユーザの端末装置上に被控訴人ら各プログラムが複製され、これをもって、被控訴人らは被控訴人ら各プログラムを生産していると主張する。しかしながら、上記ウのとおり、被控訴人ら各プログラムは、ユーザが被控訴人ら各サービスのウェブサイトにアクセスすることにより、ユーザの端末装置にインストールされるものであるから、ユーザの端末装置上において被控訴人ら各プログラムを複製している主体は、ユーザであると認めるのが相当である。控訴人の上記主張は、採用することができない。
カ 被控訴人ら各プログラムの生産（開発）
前記(1)カ及び(2)のとおり、被控訴人ＨＰＳは、被控訴人ＦＣ２と共同して、被控訴人らプログラム１を開発したものと認められるところ、これが被控訴人らプログラム１の生産に当たることは明らかである（特許法２条３項１号）。他方、前記(1)ケ及びサのとおり、被控訴人ＦＣ２は、被控訴人らサービス２及び３を第三者から譲り受け、ユーザに対する提供を開始したものと認められ、その他、被控訴人らが被控訴人らプログラム２又は３を開発したものと認めるに足りる証拠はないから、被控訴人らプログラム２及び３については、被控訴人らがこれを生産したということはできない。この点に関し、控訴人は、証拠（甲２９の１及び２、３０、３６、３７）を根拠に、被控訴人らは被控訴人らサービス２及び３につき各種機能の追加をしているのであるから、被控訴人らが被控訴人らプログラム２及び３の開発をしていることは明らかである旨主張する。しかしながら、これらの証拠により認められる被控訴人らサービス２及び３のアップデートの内容が本件発明１−９又は１−１０の技術的範囲に属すると認めるに足りる証拠はないから、これらのアップデートをもって、被控訴人らが本件特許権１を侵害する態様で被控訴人らプログラム２又は３を開発したと認めることはできない。＼n
キ 被控訴人ら各プログラムの生産（アップデートの際の複製）
控訴人は、被控訴人らは上記カのとおりの各種機能の追加を行う際、被控訴人ら各プログラムを複製して生産したと主張するが、被控訴人らがこれらのアップデートの際に本件特許権１を侵害する態様で被控訴人ら各プログラムを複製したものと認めるに足りる証拠はない。＼n
ク 被控訴人ら各プログラムの譲渡及び譲渡の申出（被控訴人ＨＰＳによる被控訴人ら各プログラムの納品）＼n
前記(1)によると、被控訴人ＨＰＳは、被控訴人らプログラム１を開発し、これを被控訴人ＦＣ２に納品したものと認められるが、前記(2)のとおり、被控訴人らが互いに意思を通じ合い、相互の行為を利用し、共同して被控訴人らプログラム１を開発し、被控訴人ら各サービスを運営するなどしてきたものと認められることに照らすと、被控訴人ＨＰＳが被控訴人ＦＣ２に対して被控訴人らプログラム１を納品する行為は、共同侵害者間の内部行為であると評価することができるから、これを独立した実施行為とみるのは相当でない。なお、前記(1)ケ及びサのとおりであるから、被控訴人ＨＰＳが被控訴人ＦＣ２ に対し被控訴人らプログラム２又は３を納品した事実を認めることはできない。
(5) 小括
以上によると、被控訴人らには、被控訴人らプログラム１の生産並びに被控訴人ら各プログラムの提供及び提供の申出を行うことによる本件特許権１の直接侵害と被控訴人ら各プログラムの提供を行うことによる本件特許権１の間接侵害が成立し、被控訴人らは、これらの侵害行為によって控訴人に生じた損害を連帯して賠償する責任を負うというべきである。＼n
１５ 争点７（差止請求及び抹消請求の可否）について
(1) 前記１４(4)のとおり、被控訴人らは、被控訴人らサービス１に関し、本件特許権１を侵害する者に該当する。 もっとも、前記１４(4)のとおり、被控訴人らは、被控訴人ら装置１の生産又は使用をしている者ではなく、そのような行為に及ぶおそれがある者でもないと認められるから、この点については、被控訴人らが本件特許権１を侵害する者又は侵害するおそれがある者に該当するということはできず、被控訴人ら装置１の生産又は使用の差止請求は理由がない。 そうすると、被控訴人らサービス１については、被控訴人らに対し、被控訴人らプログラム１の生産、譲渡等及び譲渡等の申出の差止め並びに被控訴人らプログラム１の抹消を命じるのが相当である。＼n
(2)ア 前記１４(1)トのとおり、被控訴人ＦＣ２は、ＳＮ社に対し、令和２年９月２５日、被控訴人らサービス２及び３に係る事業を譲渡したものである。そうすると、現時点においては、被控訴人らがユーザに対し被控訴人らサービス２及び３の提供をするおそれはなくなったというべきであるから、被控訴人らサービス２及び３について、被控訴人らが本件特許権１を侵害する者又は侵害するおそれがある者に該当するということはできず、被控訴人ら装置２及び３の生産又は使用並びに被控訴人らプログラム２及び３の生産、譲渡等及び譲渡等の申出の差止請求は理由がない。もっとも、前記１４(1)の事実及び弁論の全趣旨によると、被控訴人らが現時点においても被控訴人らプログラム２及び３を所持している蓋然性は高いと認められるから、侵害の予防のため、被控訴人らに対し、被控訴人らプログラム２及び３の抹消を命じるのが相当である。＼n
イ 控訴人は、被控訴人らサービス２及び３の事業譲渡に係る契約書に多数の不備があることを根拠に、当該事業譲渡はされていない旨主張する。確かに、乙９９の１の契約書には英文表記等の観点から幾つかの不備が認められるが、そのことのみをもって、当該事業譲渡の事実を否定することはできない。また、控訴人は、ＳＮ社が被控訴人らに対し被控訴人らサービス２及び３の再譲渡をする可能＼性があるとも主張するが、そのような事実を認めるに足りる証拠はない。したがって、控訴人のこれらの主張を採用することはできない。
(3) 以上によると、控訴人の被控訴人らに対する差止請求及び抹消請求は、被控訴人らプログラム１の生産、譲渡等及び譲渡等の申出の差止め並びに被控訴人ら各プログラムの抹消の限度で認容するのが相当である。＼n
なお、被控訴人らは、本件において認容される損害賠償請求の額に照らすと、控訴人が差止め及び抹消を求めることは権利の濫用に該当する旨主張する。しかしながら、当裁判所が認容する損害賠償請求の額（１億円及びこれに対する遅延損害金）に加え、被控訴人らによる本件特許権１の侵害の態様、現在における侵害の危険等にも照らすと、控訴人において差止め及び抹消を求めることが権利の濫用に該当すると評価することはできない。 また、被控訴人らは、被控訴人らサービス１のうちＦＬＡＳＨ版に係るものについては、公開が停止されたため、これに係る差止め及び抹消を求めることはできない旨主張する。しかしながら、仮に、被控訴人らが被控訴人らサービス１のうちＦＬＡＳＨ版に係るものの公開を停止したとしても、被控訴人らサービス１に関し、当裁判所が差止めを命じるのは、被控訴人らプログラム１の生産、譲渡等及び譲渡等の申出であり、また、当裁判所が抹消を命じるのは、被控訴人らプログラム１であり、被控訴人らプログラム１は、別紙被控訴人らプログラム目録記載１のとおりに特定されるものであるところ、当該特定に当たり、ＦＬＡＳＨ版であるか否かは問題とされていないのであるから、差止め及び抹消を命じる主文１項(1)及び(2)の対象たる被控訴人らプログラム１からＦＬＡＳＨ版に係るものを除外する必要はない。

◆判決本文

1審はこちらです。１審では、第１，第２の表示欄の大きさを特定した構＼成が非充足と判断されています。

◆平成28(ワ)38565
以上のとおり，「第１の表示欄」は動画を表＼示するために確保された領域（動画表示可能＼領域），「第２の表示欄」はコメントを表＼示するために確保された領域（コメント表示可能＼領域）であり，「第２の表示欄」は「第１の表＼示欄」よりも大きいサイズでいずれも固定された領域であると解されるところ，被告ら各装置においては，動画表示可能＼領域（被告ら装置１における「ＳｔａｇｅオブジェクトＡ」，被告ら装置２及び３における＜ｉｆｌａｍｅ＞要素又は＜ｖｉｄｅｏ＞要素）とコメント表示可能＼領域（被告ら装置１における「ＣｏｍｍｅｎｔＤｉｓｐｌａｙオブジェクトＤ」，被告ら装置２及び３における＜ｃａｎｖａｓ＞要素）は同一のサイズであるから，被告ら各装置は，「第１の表示欄」及び「第２の表＼示欄」に相当する構成を有するとは認められない。＼n 今回侵害となった特許4734471 https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-4734471/9085C128B7ED7D57F6C2F09D9BE4FCB496E638331DB9EC7ADE1E3A44999A3878/15/ja １審と同じく侵害とはならなかった特許4695583 https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-4695583/7294651F33633E1EBF3DEC66FAE0ECAD878D19E1829C378FC81D26BBD0A4263B/15/ja

　ＣＳ関連発明の特許権侵害に対して、原審は約3600万円の損害賠償を認めました。1審原告は、請求を2億円に拡張する控訴をし、知財高裁(2部)は約1億2000万円の損害賠償を認めました。
原審（平成28年（ワ）7678号）はアップされていません。

(ア) 原判決別紙「本件ソフト・ハード機器の売上額（裁判所の認定）」のとお＼nり、本件において一審被告が受けた利益として認められる本件ソフト及びハードウ＼nェアの売上額が合計２億５７１４万４０２７円であるのに対し、後記のとおり、本 件において一審被告が受けた利益として認められる月次利用料（被告システムない し本件ソフトの導入後５年以内に支払われるもの。以下同じ。）に係る売上額は、＼n合計３億９５３１万１５３７円であり、月次利用料に係る売上額は、本件ソフト及＼nびハードウェアの売上額の約１．５倍にも及ぶ高額のものであって、これを単なる データベースの更新費用等であるとみることは困難であること、一般に被告システ ムないし本件ソフトのように内容の更新が絶対に必要なデータベースを用いるシス＼nテムないしソフトウェアにおいては、適時のデータベースの更新がなければシステ＼nムないしソフトウェアとしての意味をなさないから、当該システムないしソ＼フトウ ェアを導入する際に、更新があることを当然の前提にしてこれを含んだ価格設定を することには十分な合理性があること、弁論の全趣旨によると、一審被告は、被告＼nシステムないし本件ソフトを導入した医療機関が月次利用料を３か月間支払わない＼nときは、被告システムないし本件ソフトが起動しないような措置を執っているもの＼nと認められること（一審被告第３準備書面５〜７頁）などの事情に照らすと、甲２ ０及び４８に月次利用料について「データベース更新料等」の記載があるとしても、 月次利用料に係る売上げは、被告システムないし本件ソフトの譲渡の対価（譲渡代＼n金の延べ払い）の性質を持つものとして、これを一審被告が得た利益に含めるのが 相当である。

◆判決本文

　特許侵害事件において、出願経過時の補正が新規事項であるとして、権利行使不能（104条の3）と判断されました。

上記(2)によれば、本件特許の出願当初の請求項においては、本件発明の構成＼nとして「有料自動機の動作を検知するセンサー」が含まれており、当該「セン サーの検知信号に基づいて前記有料自動機の動作状態」についての監視結果を 管理サーバへ送信することが規定されていた。ところが、本件補正により、「有 料自動機の動作を検知するセンサー」が本件特許の構成から除外されるととも＼nに、「ＩＣカードリーダー／ライタ部と通信部とを有する装置」によって生成 された「接続されている前記ランドリー装置が運転中であるか否かを示す情報」 を管理サーバに送信するという構成に変更されたことが認められる。このよう＼nに、本件補正に補正された事項は、管理サーバに送信すべき情報が、有料自動 機の動作を検知するセンサーの検知信号に基づくものに限られることはなく、 当該センサーの検知信号以外の情報に基づくものであっても、これに含まれる というものと解するのが相当である。
これに対し、上記(2)の当初明細書等の記載内容によれば、有料自動機の動作 を検知するセンサーの検知信号以外の情報に基づき、有料自動機が運転中であ るか否かを判定したり、当該結果を推測したりする方法については、何ら開示 されていないことが認められる。そして、当初明細書等の記載に接した当業者 において、出願時の技術常識に照らし、上記補正された事項が当初明細書等か ら自明である事項であるものと認めることはできない。 そうすると、本件補正は、当初明細書等に記載した事項との関係において新 たな技術的事項を導入するものであると認めるのが相当であり、「願書に最初 に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内」におい てするものということはできない。 したがって、本件補正は、特許法１７条の２第３項に違反するものと認めら れる。
これに対し、原告らは、本件特許の審査段階において、本件補正が新たな技 術的事項を導入するものと判断されておらず、本件異議申立ての審理において＼nも訂正請求が認められているほか、当初明細書（【００３８】）には、ＩＣカ ードリーダー／ライタ部と通信部とを有する装置が接続されている前記ラン ドリー装置が運転中であるか否かを示す情報を生成し、出力するという技術内 容が記載されている旨主張する。 しかしながら、本件補正により補正された事項が当初明細書等に記載されて おらず、これが自明である事項ということもできないことは、上記において説 示したとおりである。そうすると、原告らの主張は、上記審査及び審理の経過 を踏まえても、上記判断を左右するものとはいえない。また、原告らが指摘す る上記当初明細書の内容は、上記(2)において認定したところによれば、電流セ ンサーの検知信号に基づき有料自動機の動作状態を監視する構成のみを記載＼nするものであり、センサーの検知信号によらずに動作状態を判定する構成を記＼n載するものではないから、原告らの主張は、上記認定と異なる前提に立って主 張するものにすぎない。

◆判決本文

　任天堂に2画面表示ゲーム器に対する特許侵害訴訟です。東京地裁40部は、特許発明は公知技術から進歩性無し、第2次訂正は新規事項、第3次訂正は訂正目的違反（減縮・明瞭化のいずれでもない）ので、訂正要件満たさず、権利行使不能と判断しました。＼n原告は、本人訴訟です。特許は、特許第3382936号（https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-3382936/03A51F6D5F3A043A6242B758D39317CEC3E7966037CD769975997EE07C2C14E4/15/ja）ですが、被告が無効審判（無効2020-800098）を請求しており、職権でサポート要件違反などが指摘されています。2022年8月現在では審決はなされていません。なお、2011/08/30に10年目の登録料を支払わずに存続期間満了による抹消がなされています。

　前記(ｱ)のとおり、乙４文献には、使用時に表示板２を見易い傾斜角度＼nに開くことができる折畳み式の小型電子機器において、表示板２を手で＼n回転させると、回転軸８の溝ａないしｅに回転軸止め用シャフト１０が 弾性的に圧入され、回転軸８の溝ｂ、ｃ、ｄ、ｅのところで、夫々クリ ック音を感触させながら位置II)、III)、IV)、V)で停止して表示板２を固定＼nさせることが開示されており、第５図からは、傾斜角度が約１２０度か ら約１７０度までの範囲内の予め決められた１つの傾斜角度に対応した＼n位置で固定可能なことも理解できる。＼nまた、前記(ｲ)のとおり、乙２６文献においても、表示体ケース２を開＼n閉可能な小型の電子機器において、回転軸６の凸凹１０とクリックツメ＼n１２を設けることで、表示体ケース２を任意の位置で停止させることが＼nできることが開示されている。 そうすると、乙４文献及び乙２６文献により、折り畳み式の小型電子 機器において、表示板を含む２つの部材のなす角度が、ユーザーが行う＼n表示板の回動により約１２０度から約１７０度までの範囲内の予＼め決め られた１つの角度に変化させられたとき、前記回動をストップさせて、 前記２つの部材の間を前記予め決められた１つの角度で固定する中間ス＼nトッパであって、前記２つの部材のなす角度が折り畳まれた状態から広 げられて行く動作をストップする機能と、広げられた状態から角度を狭＼nめて行く動作をストップする機能を有する中間ストッパを設けることは、＼n周知の技術（以下「本件周知技術」という。）であると認めることができ る。
(ｴ) 本件相違点への本件周知技術の適用
乙１発明’は、前記(1)イのとおり、第１のパネル１２と第２のパネル １４が蝶番手段１６によって接続され、ユーザーが座ったり、立ったり、 又は、歩いたりする位置にあるときに、片手でコンピュータを保持し、 もう片方の手でデータを入力することを許容するコンピュータノートブ ック１０の発明であり、これは、折り畳み式の小型電子機器に関する技 術であるという点で、本件周知技術と共通する。したがって、乙１発明’ において、「第１のパネル１２及び第２のパネル１４の両方が蝶番手段１ ６を中心とした多数の角度において配向する」場合に、本件周知技術の 中間ストッパを採用することにより、本件相違点に係る本件発明１の構＼n成とすることは、当業者において容易に想到し得たことである。

◆判決本文

　電子たばこの特許について102条3項により、約2200万円の損害賠償が認められました。102条2項の推定覆滅として、別件特許権があることで5割が認定され、3項との重畳適用は否定され、3項により利率１０％を認めました。2項侵害よりも3項侵害の方が80万円ほど高額となりました。

同一製品の製造等による別件特許権の侵害について
証拠（乙Ａ８０）及び弁論の全趣旨によれば、被告製品は、本件各発明の実施品であるとともに、別件発明の実施品であること、別件発明は、エアロゾル発生のための加熱アセンブリに関するものであり、エアロゾル形成基材を加熱するための熱源を局所化し、エアロゾル発生装置のための頑丈でコストの低い加熱アセンブリを提供するためのものであること、以上の事実が認められる。
上記認定事実によれば、別件発明は、安価で耐久性のある製品を提供するものとして、本件各発明と相等しく、被告製品の付加価値を高め、 顧客吸引力を有するものとして、被告製品の売上げに貢献しているものと認めるのが相当である。そうすると、別件発明による上記貢献の事情は、特許法１０２条２項の推定を覆滅する事情であるといえる。
これに対し、被告らは、別件訴訟において別件発明に係る侵害を理由として認容された損害額につき、本件訴訟で推定された損害額から覆滅されるべき旨主張するが、別件発明が被告製品の売上げに貢献した部分は、上記のとおり本件訴訟における推定覆滅の事情として考慮されているのであるから、被告らの主張は、上記判断を左右するに至らない。したがって、被告らの主張は、採用することができない。
推定覆滅の割合
以上によれば、本件においては、上記 に掲げる事情の限度で推定を覆滅させるのが相当であり、上記 において認定した事情を踏まえると、推定覆滅の割合は、５割と認めるのが相当である。
ウ まとめ
本件特許権の侵害について、特許法１０２条２項により算定される損害額は、１８５３万０４６７円（３７０６万０９３５円×０．５（１円未満切り捨てとする。以下同じ。））となる。
エ 覆滅部分についての特許法１０２条３項の損害金について
原告は、本件特許権の侵害における特許法１０２条２項の推定の覆滅部分について同条３項が適用されると主張して、覆滅部分について同項にいう実施料相当損害金を請求する。 しかしながら、本件特許権の侵害における推定の覆滅は、上記において説示したとおり、本件各発明以外にも別件特許権が被告製品の売上げに貢献していた事情を考慮したものである。そのため、本件各発明のみによっては売上げを伸ばせないといえる原告製品の数量について、原告が、被告ジョウズに対し本件各発明の実施の許諾をし得たとは認められないというべきである。そうすると、当該数量について同条３項を適用して、実施料相当損害金を請求する理由を認めることはできない。したがって、原告の主張は、採用することがで
・・・
イ 前提事実及び前記認定事実のほか、後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。 本件報告書の表II)−３には、アンケートの調査結果として、技術分類を「食料品、たばこ」とする特許権のロイヤリティ率の平均値は３．８％（最大値５．５％、最小値１．５％）（４件）、「健康；人命救助；娯楽」とする特許権のロイヤリティ率の平均値は５．３％（最大値１４．５％、最小値０．５％）（５４件）と記載されている（乙Ａ７３）。原告は、被告ジョウズが被告製品の販売等により別件特許権を侵害したと主張して、別件訴訟を東京地方裁判所に提起したところ、同裁判所は、令和４年１月２７日、別件発明の実施に対し受けるべき料率を被告製品の売上高の１０％と判断した（乙Ａ８０）。そして、前記 イ のとおり、別件発明は、エアロゾル発生のための加熱アセンブリに関するものであり、エアロゾル形成基材を加熱するための熱源を局所化し、エアロゾル発生装置のための頑丈でコストの低い加熱アセンブリを提供するためのものである。
前記 イ のとおり、本件各発明は、エアロゾル形成基材の加熱中にエアロゾルを均等に送達することを可能にする発明であり、加熱式タバコの香りや味等に直結するものであるから、加熱式タバコにおいて相応の重要性を有し、被告製品の売上げ及び利益にも一定の貢献をしたものである。また、エアロゾルを均等に送達することを可能＼にする代替技術　が存在することは、本件全証拠によっても認めるに足りない。 原告と被告らは、いずれも原告製品専用のタバコスティックを使用することができる加熱式タバコ用デバイスを販売していたことからすると、その市場において競業関係にあったといえる。
ウ 前記イ ないし の各事情その他の本件訴訟に現れた諸事情を総合すると、特許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき、本件での実施に対し受けるべき料率は、１０％を下らないものと認めるのが相当である。したがって、被告らによる本件特許権の侵害について、特許法１０２条３項により算定される損害額は、１９７５万２７０７円（１億９７５２万７０７８円×１０％）となる。

◆判決本文

関連事件(1)です。
特許権、当事者同じ
特許権者勝訴
差止のみ請求

◆令和2(ワ)4332

関連事件(2)です。
当事者同じ、対象特許違い
特許権者勝訴
損害額約5200万円

◆令和1(ワ)20074

関連事件(2)の控訴審です
控訴棄却

◆令和3(ネ)10072

　ＣＳ関連発明についての特許権侵害事件です。東京地裁40部は、無効理由ありとして、権利行使不能と判断しました。本件発明は「〜表＼示方法」であり、被告地図プログラムの配信が、特許法１０１条４号の「その方法の使用にのみ用いる物」に該当するかの争点については無効理由ありとしたことで判断されていません。

原告らは、乙２２文献には、「枠要素」に相当する構成や画像を「当＼nてはめ」る構成の開示がないと主張する。＼n
そこで検討するに、乙２２文献には、1)Ｗｅｂクライアントの記憶 装置につき、「記憶装置２は、…表示装置３に地図を表＼示するために 必要なデータ種別及びデータ領域を管理する管理テーブルとサーバー ４から送信されてきた地図データを格納するものである。」、「管理 テーブルは、データ種別管理テーブルとデータ領域管理テーブルから なる。…データ領域管理テーブルは、データ領域のメッシュ番号とデ ータ種別のレイヤー番号により記憶装置２に格納された地図データを 管理するものであり」（段落【００１０】）という記載が認められ、 2)メッシュ番号につき、「図２に示すように地図データを表示する領＼n域（メッシュ）が識別できるデータ領域のメッシュ番号」（段落【０ ０１４】）、「メッシュ番号は、地図のデータの範囲を含む矩形領域 を任意の矩形サイズで分割した領域に振られる番号であり、例えば北 海道の地図データを作成する場合の、メッシュ番号の採番状況を示し たのが図９である。」（段落【００２６】）という記載が認められ、 3)表示領域につき、「Ｗｅｂクライアントからの地図データ要求では、＼n図８に示すように…１データの表示領域（メッシュ番号）を指定する＼n形式で、複数回の要求を行うことによって、必要範囲の地図データを Ｗｅｂサーバーから取得する。」（段落【００２４】）、「１データ の表示領域の指定には、メッシュ・レイヤーインデックスファイルで＼n管理するこのメッシュ番号を指定する。このことにより、表示領域を＼n直ちに指示することが可能となる。座標単位は、任意に決定されるマ＼nクロ座標であるが、原点位置（座標０，０）の緯度・経度とメッシュ の矩形サイズ（距離）は地図データ作成時に指定するため、各メッシ ュ原点（左下座標）の緯度・経度は計算により求められる。」（段落 【００２６】）という記載が認められ、4)地図の表示につき、「地図＼nデータを取得できたものから地図の描画処理を行うため、画面上の地 図表示領域には徐々に地図が表＼示されていく」（段落【００３２】） という記載が認められる。
上記各記載に加えて、【図１】、【図２】、【図８】、【図９】、 【図１１】の記載を併せ考慮すれば、表示領域は、原点位置が計算に＼nより求められるものであること、Ｗｅｂクライアントは、地図データ を表示するための矩形領域を識別するメッシュ番号の指定により、必＼n要範囲の地図データをＷｅｂサーバーから取得し、表示領域を指示す＼nること、取得された地図データは、メッシュ番号のある管理テーブル とは別の場所で記憶され、描画処理により、地図が画面上の表示領域＼nに表示されること、以上の内容が乙２２文献により理解されるものと＼n認められる。 そうすると、乙２２文献における「表示領域」は、メッシュ分割し＼nた地図データを指定してＷｅｂクライアントのディスプレイ表示の所＼n定の位置に地図を表示させるためのものであるから、乙２２文献には、＼n本件各発明における画像を「当てはめ」る「枠要素」に相当する構成＼nが開示されていると認めるのが相当である。
ｂ これに対し、原告らは、乙２２文献における「地図データ」は、数 値データ（ベクターデータ）であるから、これに基づき表示を行う場＼n合に「当てはめ」を行う「領域」をビューアに設定する必要はないと 主張する。しかしながら、上記にいう必要性の問題は、構成が開示さ＼nれているかどうかという問題とは、必ずしも同一の事柄ではなく、乙 ２２文献における「地図データ」がベクターデータであることは、上 記発明の認定を左右するものではない。
●（省略）●
のみならず、乙２２文献の「地図データ」がベクターデータである としても、これをいわゆるラスターデータに置き換えることは、技術 説明会における当事者双方の口頭議論の結果及び専門委員３名の各説 明内容を踏まえると、当時の技術常識に照らし、当業者が適宜になし 得る事項にすぎず実質的相違点に当たらず、又は明らかに容易に想到 することができるものといえる。そうすると、被告の主張はその趣旨 をいうものとして相当であり、原告らの主張は、結論において進歩性 の判断を左右するものとはいえない。
ｃ 原告らは、乙２２文献に地図データを「枠要素」に「当てはめ」て 表示する構＼成の開示がないことを前提に、乙２２文献には「表示でき＼nる状態」の開示はないと主張するが、乙２２文献には、画像を「当て はめ」る「枠要素」に相当する構成の開示があることは、上記におい＼nて説示したとおりであり、原告らの主張は、前提を欠く。

◆判決本文

　特許侵害事件です。知財高裁第4部は、102条2項の覆滅は５％から１５％とし、損害賠償額を減額しました。なお、102条2項と3項の重畳適用は1審と同様に否定しました。

被控訴人は、前記第２の３(2)ウ（イ） のとおり、競合品の存在を理由とする特 許法１０２条２項の推定覆滅に相応する侵害品の譲渡数量に対して、同条３ 項を重畳適用して、被控訴人の許諾機会の喪失に係る逸失利益を想定すべき である旨主張する。しかし、競合品の存在を理由とする同項の推定の覆滅は、侵害品が販売されなかったとしても、侵害者及び特許権者以外の競合品が販売された蓋然性 があることに基づくものであるところ、競合品が販売された蓋然性があるこ とにより推定が覆滅される部分については、そもそも特許権者である被控訴 人が控訴人に対して許諾をするという関係に立たず、同条３項に基づく実施 料相当額を受ける余地はないから、重畳適用の可否を論ずるまでもなく、被 控訴人の主張は採用できない。

◆判決本文

1審はこちらです。1審も以下のように、重畳適用を否定しました。
特許法１０２条２項及び３項の重畳適用については，前記(2)ウのとおり，本件 において同条２項に基づく損害額の推定を覆滅すべき事情として考慮すべきものは 競合製品の存在のみであるところ，被告による各被告製品の販売実績等と直接の関 わりを有しないこのような事情に基づく覆滅部分に関しては，同条３項適用の基礎 を欠く。

◆令和1(ワ)9113

令和4(ネ)10021 　医薬品の特許権侵害について、原審は、請求項１，２についてはサポート要件違反の無効理由あり、また請求項３，４については技術的範囲に属しないと判断していました。 原告(特許権者）が控訴し、知財高裁は原審の判断を維持しました。

　本件発明２の特許請求の範囲の請求項２（「化合物が、式ＩにおいてＲ３およびＲ２はいずれも水素であり、Ｒ１は−（ＣＨ２）０−２−ｉＣ４Ｈ９である化合物の（Ｒ），（Ｓ），または（Ｒ，Ｓ）異性体である請求項１記載の鎮痛剤」）の記載に照らすと、本件発明２の化合物は、本件発明１の化合物の範囲に含まれるものである。
本件明細書の発明の詳細な説明には、本件発明２の化合物を線維筋痛症や神経障害等の痛みの処置における鎮痛剤として使用することについての一般的な記載があるが（前記１(2)及び(4)）、一方で、本件発明２の化合物を神経障害又は線維筋痛症による痛覚過敏又は接触異痛の痛みの処置における鎮痛剤として使用することについて明示の記載はない。
また、本件明細書の発明の詳細な説明には、本件発明２の化合物に該当するＣＩ−１００８及び３−アミノメチル−５−メチル−ヘキサン酸を用いたラットホルマリン足蹠試験結果、ＣＩ−１００８を用いたラットカラゲニン誘発機械的痛覚過敏及び熱痛覚過敏に対する試験結果、本件発明２の化合物に該当するＳ−（＋）−３−イソブチルギャバを用いたラット術後疼痛モデルにおける熱痛覚過敏及び接触異痛に対する試験結果の記載がある（前記１(3)、(6)、(7)及び(9)）。
しかし、前記(1)オ(ア)ｄの認定事実に照らすと、上記試験結果は、いずれも神経障害又は線維筋痛症による痛みの処置に本件発明２の化合物を使用した試験に関するものといえないから、上記試験結果から、本件発明２の化合物が、「神経障害又は線維筋痛症による、痛覚過敏又は接触異痛の痛み」に対して鎮痛効果を有することを認識することはできない。 そうすると、当業者は、本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件出願当時の技術常識から、本件発明１の化合物の範囲に含まれる本件発明２の化合物が、本件発明１及び２の「痛み」の範囲に含まれるすべての「痛み」に対して鎮痛効果を有する鎮痛剤を提供するという本件発明１及び２の課題を解決できるものと認識することはできないから、本件発明１及び２は、いずれも本件明細書の発明の詳細な説明に記載したものと認めることはできない。 ・・・・ 控訴人は、本件発明３は、慢性疼痛に対する画期的処方薬として、抗てんかん作用を有するＧＡＢＡ類縁体を痛みの処置に用いることを見いだしたものであり、その本質的部分は本件化合物を慢性疼痛の処置に用いる点にあるから、対象となる痛みが侵害受容性疼痛か、神経障害性疼痛や線維筋痛症かは本質的部分ではなく、効能・効果を神経障害性疼痛や線維筋痛症に伴う疼痛とし、慢性疼痛の処置に用いる鎮痛剤である被告ら医薬品は、均等論の第１要件を満たすと主張する。しかし、本件明細書の記載（前記１(4)）によれば、本件発明３は、本件発明３の「炎症を原因とする痛み、又は手術を原因とする痛み」の範囲に含まれるすべての「痛み」に対して鎮痛効果を有する鎮痛剤を提供することを課題とするものと認められること、痛みは、その基礎となる病態生理に著しい差異があり、「侵害受容性疼痛」、「神経障害性疼痛」、「心因性疼痛」の３つに大別されることは、本件出願当時の技術常識であったこと（前記２(1)オ(ア)ａ）に照らすと、いかなる痛みに対して鎮痛効果を有するかは、本件発明３において本質的部分であるというべきであり、その鎮痛効果の対象を異にする被告ら医薬品は、本件発明３の本質的部分を備えているものと認めることはできない。したがって、本件発明３に係る特許請求の範囲（本件訂正後の請求項３）に記載された構成中の被告ら医薬品と異なる部分が本件発明３の本質的部分でないということはできないから、被告ら医薬品は均等論の第１要件を満たさない。＼n

◆判決本文
原審

◆令和2(ワ)19925等

特許権は同じで、被告（被控訴人）が異なる事件（１）です。 令和4(ネ)10009

◆判決本文
原審

◆令和2(ワ)19927


被告（被控訴人）が異なる事件（２）です。 令和4(ネ)10002

◆判決本文
原審

◆令和2(ワ)22283

被告（被控訴人）が異なる事件（３）です。 令和4(ネ)10012

◆判決本文
原審

◆令和2(ワ)19924

被告（被控訴人）が異なる事件（４）です。 令和4(ネ)10020

◆判決本文
原審

◆令和2(ワ)19929

被告（被控訴人）が異なる事件（５）です。 令和4(ネ)10013

◆判決本文
原審。

◆令和2(ワ)19917

被告（被控訴人）が異なる事件（６）です。 令和4(ネ)10016

◆判決本文
原審。

◆令和2(ワ)19918等

被告（被控訴人）が異なる事件（７）です。 令和4(ネ)10039

◆判決本文
原審

◆令和2(ワ)19919

被告（被控訴人）が異なる事件（８）です。 令和4(ネ)10028

◆判決本文
原審

◆令和2(ワ)19920等

被告（被控訴人）が異なる事件（９）です。 令和4(ネ)10015

◆判決本文
原審。

◆令和2(ワ)19922等

被告（被控訴人）が異なる事件（１０）です。 令和4(ネ)10036

◆判決本文
原審

◆令和2(ワ)19923等

被告（被控訴人）が異なる事件（１１）です。 令和4(ネ)10017

◆判決本文
原審。

◆令和2(ワ)19926

被告（被控訴人）が異なる事件（１２）です。 令和4(ネ)10003

◆判決本文
原審

◆令和2(ワ)19928

被告（被控訴人）が異なる事件（１３）です。 令和4(ネ)10037

◆判決本文
原審

◆令和2(ワ)19931等

被告（被控訴人）が異なる事件（１４）です。 令和4(ネ)10025

◆判決本文
原審

◆令和2(ワ)19932


被告（被控訴人）が異なる事件（１５）です。 令和4(ネ)10026

◆判決本文
原審

◆令和2(ワ)22290等

本件特許の無効審判事件の審取です。 令和2(行ケ)10135 審決は、「訂正後の請求項１ないし２に係る発明についての特許を無効、請求項３，４に係る発明についての本件審判の請求は，成り立たない。」と判断していました。 知財高裁は、審決維持です。

◆判決本文

　医薬品特許について、原告特許権者、被告ジェネリック医薬品メーカです。1審は36条違反（実施可能要件）として権利行使不能＼と判断していました。知財高裁も同様の判断をしました。

前記１(1)オ、カ及びクのとおり、本件明細書には、薬理データ又はこれと 同視し得る程度の事項として、本件化合物がホルマリン試験、カラゲニン試験及び 術後疼痛試験において効果を奏した旨の記載がある。しかしながら、後記(5)にお いて説示するとおり、本件出願日当時、慢性疼痛は全て末梢や中枢の神経細胞の感 作という神経の機能異常により生じる痛覚過敏や接触異痛の痛みであり、原因にか＼nかわらず神経細胞の感作を抑制することにより痛みを治療できるとの控訴人主張の 技術常識が存在していたとは認められないから、本件化合物がホルマリン試験、カ ラゲニン試験及び術後疼痛試験において引き起こされた各痛みの処置において効果 を奏した旨の記載があるからといって、そのことをもって、当業者において、本件 化合物が原因を異にするあらゆる「痛み」の処置においても効果を奏すると理解し たとは到底いえない。したがって、ホルマリン試験、カラゲニン試験及び術後疼痛 試験の結果に係る上記記載をもって、本件明細書の発明の詳細な説明において、本 件化合物が「あらゆる全ての痛みの処置における鎮痛剤」の用途に使用できること につき薬理データ又はこれと同視し得る程度の事項が記載され、本件出願日当時の 当業者において、本件化合物が当該用途の医薬として使用できることを理解できた と認めることはできない。 その他、本件明細書の発明の詳細な説明に、本件化合物が「あらゆる全ての痛み の処置における鎮痛剤」の用途に使用できることにつき、薬理データ又はこれと同 視し得る程度の事項が記載され、本件出願日当時の当業者において、本件化合物が 当該用途の医薬として使用できることを理解できたと認めるに足りる的確な証拠は ない。

◆判決本文
関連事件はこちら。

◆令和4(ネ)10017

本件の1審はこちら。

◆令和2(ワ)19922等

関連事件の1審はこちら。

◆令和2(ワ)19926

　用途発明について、公知の用途であってもその用途を限定することにより新規性が認められるのかが争われました。東京地裁46部は、新規性無しとして、権利行使不能と判断しました。＼n

ア 本件発明１は、「エルデカルシトールを含んでなる非外傷性である前腕部 骨折を抑制するための医薬組成物」であるところ、前記(1)によれば、乙１文 献には、エルデカルシトールを骨粗鬆症治療薬として用いることが記載され ており、本件発明１と乙１発明とは、構成要件１Ａ、１Ｃにおいて一致して＼nいる。他方、本件発明１は、「非外傷性である前腕部骨折を抑制するための」 （構成要件１Ｂ）医薬組成物であるところ、乙１発明は骨粗鬆症治療薬であ＼nり、この点において本件発明１と乙１発明が相違するといえるかが問題にな る。 イ 本件明細書によれば、「非外傷性骨折とは、転倒などの一般的な日常生活 で起こる軽微な外力により生じた骨折を示す」（【００３５】）とあり、「前腕 部は、橈骨と尺骨からなる」（【００２２】）とされ、また、「抑制あるいは予＼n防は、骨粗鬆症にり患していない者あるいは骨粗鬆症患者のいずれにおいて も、新たな骨折が発生しないことを意味する。」（【００２２】）とされている。 したがって、本件発明１の「非外傷性である前腕部骨折を抑制する」とは、 骨粗鬆症にり患していない者及び骨粗鬆症患者のいずれについても、転倒な どの一般的な日常生活で起こる軽微な外力によって橈骨又は尺骨に新たな 骨折が発生しないようにすることを意味しているといえる。
ここで、骨粗鬆症は、骨強度の低下を特徴として骨折のリスクが増大しや すくなる骨格疾患であり（前記２(1)ア）、骨粗鬆症治療薬は、骨粗鬆症を治療 することを目的とする薬物なのであるから、骨折のリスクを低下させること、 すなわち、新たな骨折を発生させないようにすることを目的としているとい える。そして、本件優先日当時、骨粗鬆症においては、骨強度の低下により、 通常は骨折を生じさせない些細なきっかけで生ずる骨折である脆弱性骨折 が生ずることが問題とされており、骨折が生ずることがある具体的な部位と しては、大腿骨、椎体等と並んで、橈骨が含まれていたことが知られていた と認められる（前記２(1)イ）。 そうすると、乙１発明の骨粗鬆症治療薬とは、骨強度の低下によって通常 は骨折を生じさせない些細なきっかけで大腿骨、椎体、橈骨等に新たな骨折 を発生させないようにすることを目的とする治療薬であり、この中には、骨 粗鬆症患者に対する、通常は骨折を生じさせない些細なきっかけで橈骨に新 たな骨折を発生させないようにすることについても用途として含まれるこ とは明らかである。
これに対し、乙１発明の骨粗鬆症治療薬について、原告は、エルデカルシ トールに骨折抑制効果があることは知られていなかったと主張する。しかし、 乙１文献の表題は「骨粗鬆症治療薬」というものであり、その表＼題からも、 そこに記載されたエルデカルシトールが骨粗鬆症の治療薬であること、すな わち、エルデカルシトールが骨粗鬆症患者に対する骨折抑制効果があること に関する文献であることが理解できる。そして、乙１発明のエルデカルシト ールは活性型ビタミンＤの誘導体であり、活性型ビタミンＤが体内のビタミ ンＤ受容体と結合して作用するのと同様にビタミンＤ受容体に結合して作 用するという、活性型ビタミンＤと同一の機序によって骨粗鬆症に作用する ことが想定されていた。活性型ビタミンＤは、前腕部を含む骨における骨形 成を促進し、骨破壊を抑制することによって骨量を増やして骨密度骨強度を 増加させるとともに、転倒自体を抑制するといった作用を有することが知ら れており（前記２(3)ア、(4)）、実際に、乙１文献には、エルデカルシトール が骨密度を上昇させる効果を有することが記載されている。さらに、当時、 一般に、骨量が多いほど骨折しにくくなり、骨量の多寡が骨折リスクの指標 になると考えられていた（前記２(2) ）。これらからすると、当業者は、乙１ 発明の骨粗鬆症治療薬について、前腕部骨折予防効果があると理解すると認＼nめられる。原告が指摘する文献や記載は、上記技術常識等に照らし、当業者 に対して乙１発明のエルデカルシトールが上記骨折抑制効果を有すること に対して疑念を抱かせるものとは認められない。
以上によれば、本件発明１のうち、骨粗鬆症患者において一般的な日常生 活で起こる軽微な外力によって橈骨に新たに骨折が生じさせないことを用 途とする構成は、乙１発明のエルデカルシトールの用途と一致すると認めら＼nれる。
ウ 原告は、公知の用途であってもその用途を限定することにより新規性が認 められると主張する。 しかし、本件発明１のうち、骨粗鬆症患者において、一般的な日常生活で 起こる軽微な外力によって橈骨に新たに骨折が生じさせないことを用途と する構成について、前記イに述べたところにより、乙１発明のエルデカルシ＼nトールにおいても、当然に当該部位に係る骨折予防についても有効であるこ＼nとが具体的に想定されていたと認められる。また、乙１文献には、エルデカ ルシトールを活性型ビタミンＤ３製剤であると記載されていて、乙１発明に おいても、既存の活性型ビタミンＤ製剤と同様の機序、すなわち、ビタミン Ｄ受容体への作用による骨強度の上昇及び転倒防止（前記２ ア、 ）が想 定されていたと認められる。本件明細書には、本件発明１について、技術常 識から認められる上記機序と異なる機序によって作用していることについ ての記載もなく、本件発明１も、乙１発明と同一の作用機序を前提にしてい ると認められる。仮に年齢等によって第１選択として投与される薬剤の種類 が異なるとしても、エルデカルシトールが投与されたとき、乙１発明のエル デカルシトールが投与されたのか、本件発明１のエルデカルシトールが投与 されたのかを区別することができるものではない。本件発明１の一部の用途 は、作用機序の点からも、乙１発明の用途と区別することはできない。
なお、原告は、本件発明１において、エルデカルシトールの前腕部骨折抑 制に関する顕著な効果が初めて見出されたとも主張する。原告が本件明細書 で明らかにされた医学的に有用であると主張する具体的な知見は、1)前腕部 の骨折予防の観点からは、アルファカルシドールよりもエルデカルシトール＼nの方が顕著に優れていること、2)前腕部以外の部位においては、エルデカル シトールとアルファカルシドールの効果の差は前腕部における差ほど顕著 ではないという２点である。しかし、仮に原告が主張する上記評価が統計学 上正当であると認められるとしても、1)については、本件明細書で明らかに されているのは、エルデカルシトールがアルファカルシドールに比べて骨折 抑制効果が高いことのみであり、このことのみからは、エルデカルシトール がプラシーボに比べて顕著に優れている可能性も、アルファカルシドールが＼nプラシーボに比べて顕著に劣っている可能性も、どちらともいえない可能＼性 もある。さらに、乙１発明において、エルデカルシトールの骨折抑制効果が アルファカルシドールを上回ること自体が想定されていたことも認められ る（前記３）。2)についても、本件明細書の実施例で記載されている前腕部 骨折以外に関する分析結果は椎体骨折に関するもののみ（【００６９】）であ り、前腕部についてのみ良好な結果が得られたのか、椎体についてのみ良好 とはいえない結果が得られたのかすら明らかにされていない。これらによれ ば、何らかの顕著な効果の存在を理由に乙１発明に対する新規性等が認めら れる場合があるか否かは措くとしても、本件においてはその前提となる顕著 な効果を認めることはできない。
さらに原告は、６５歳の患者群やＩ型骨粗鬆症患者群においては前腕部に おける骨折抑制が特に求められており、独立の用途を構成するなどと主張す＼nる。しかし、乙１発明のエルデカルシトールにおいても、一般的な日常生活 で起こる軽微な外力によって橈骨に新たに骨折が生じさせないことに有効 であることが具体的に想定されていたと認められるなど、上記に述べた事情 に照らせば、原告が主張する上記知見は、本件において、乙１発明の用途を 前腕部の骨折予防に限定することに新規性を付与すべき事情に当たるとは＼nいえない。
エ 以上によれば、本件発明１は、乙１発明で想定される橈骨の骨折抑制、大 腿骨の骨折抑制といった複数の骨折抑制部位に係る用途のうち、前腕部の効 果に着目したものと認められる。本件発明１において「非外傷性である前腕 部骨折を抑制するための」と限定した部分は乙１発明との相違点になるとは いえず、本件発明１は、乙１発明と同一であり、本件発明１は、新規性が欠 如しているといえる。

◆判決本文

　携帯電話機の画像表示技術について、102条3項の実施料率として０．０１％が認められました。

ア 特許発明の実施に対し受けるべき料率を認定するに当たっては、1)当該 特許発明の実際の実施許諾契約における実施料率や、それが明らかでない 場合には業界における実施料の相場等も考慮に入れつつ、2)当該特許発明 自体の価値すなわち特許発明の技術内容や重要性、他のものによる代替可 能性、3)当該特許発明を当該製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献 や侵害の態様、4)特許権者と侵害者との競業関係や特許権者の営業方針等 訴訟に現れた諸事情を総合考慮するのが相当である。 イ そこで検討するに、本件発明に関しては、前記1)ないし4)に係る事情と して、次のとおりのものが認められる。 「知的財産の価値評価を踏まえた特許等の活用の在り方に関する調査 研究報告書」には、以下のような実施料率を報告するが、同時に、関係 特許が多数に上り、クロスライセンスが主流であるデバイスの特許の分 野では、その相場は１％以下であるとも記載されている。（甲２６）
ソース 技術分野 平均値 最大値 最小値
国内アンケート調査 器械 ３．５％ ９．５％ ０．５％
コンピュータテクノロジー３．１％ ７．５％ ０．５％
電気 ２．９％ ９．５％ ０．５％
司法決定 電気 ３．０％ ７．０％ １．０％
実際、被告補助参加人は、被告製品の製造販売のため、１１社とライ センス契約を締結したが、破産直前という特殊事情のある１社を除くと、 アプリ特許等に係るパテントファミリー１件当たりのライセンス料率は、 平均●（省略）●％であると計算された。（乙１４） また、前記 の１０社とのライセンス契約のうち、ライセンス料率が 初年度の●（省略）●％から逓減する特殊な規定となっていた１社を除 き、画像処理に関連する発明に限定したとすると、１件当たりのライセ ンス料率は、平均●（省略）●％と計算された。（乙１６） 平成２０年５月発行の雑誌「日経エレクトロニクス」には、「携帯電 話の画面サイズには限界がある。」、「ＨＤＴＶ対応によって、大画面 テレビなど周囲のＡＶ機器を接続し、コンテンツをやりとりする機能が＼n携帯電話機に必須となる。」との記載がある。（甲２９・４３頁） 他方、前記雑誌には、「スマートフォンのような両手の操作を前提と する端末であれば、比較的大きな４〜５型程度のディスプレイを搭載す る可能性はある。このような端末ならば、「液晶パネルの画素数を高精＼n細化してＨＤＴＶ対応にできる」」との記載もある。（甲２９・５９頁） 原告は、情報処理・通信システムの考案及び開発を目的とする会社で あり、自ら実施品の製造販売をすることはせず、その発明を他社に許諾 し、これに対する実施料収入を得るという営業方針をとっているが、本 件発明については、実施許諾をした例はない。（弁論の全趣旨）
ウ これらの事情によれば、1)本件発明の技術分野においては、ライセンス 料率を０．５％ないし９．５％程度とする例はあるが、スマートフォンの ように多数の特許が関連する分野では、クロスライセンスによる場合に限 らず、特許１件当たりで計算した実施料率が、０．０１％を下回ることも 通常であること、2)本件発明で実現される高解像度画像を外部出力する機 能は、携帯電話において早くから望まれていたものではあるが、被告製品＼nのようなスマートフォンにおいては、当然に必須の機能であるとはいえず、＼nその顧客に対する顧客吸引力は明らかとはいえないこと、3)原告は、その 保有する発明を他社に許諾し、その実施料収入を得るという営業方針をと っているものの、本件発明を実施するため、原告とライセンス契約を締結 した者はいないこと、以上の事情を認めることができる。 これらの事情を考慮すると、被告補助参加人の売上高に乗じる相当実施 料率は、侵害があったことを前提に通常の実施料率よりも自ずと高くなる ことをも十分考慮しても、０．０１％の限度で認めるのが相当である。＼nエ これに対し、原告は、被告補助参加人におけるライセンス例は、大部分 が一時金方式であり、ランニング方式よりも割安となっていることなど 種々の事情を指摘し、これを相当実施料率の認定の参考にすることを争う ものの、原告の指摘を踏まえても、業界における実施料の相場等として、 当該ライセンス例を上記の限度で参酌することまで妨げられるべきもので はなく、上記認定を左右するに至らない。 また、原告は、本件発明には代替技術がなかったと主張するが、これを 認めるに足りる証拠はないほか、原告は、本件発明を代替するには、２４ ００円程度の部品（甲３１）を追加する必要があったとも主張するが、当 該部品は、本件発明に係る機能のみを実現するものとは認められず、その＼n２４００円というのも「サンプル価格」にすぎず、いずれも、上記の結論 を左右するものとはいえない。

◆判決本文

　技術的範囲に属しない、さらに、乙３６発明から新規性がないと判断されました。前者については原告被告の双方から実験結果が提出されており、被告のものが採用されました。

このように、甲６食品実験等と乙１２実験等の結果は異なっているところ、 前記２(1)において認定したとおり、主たる青色光源であるＬＥＤ5)が青色 発光するのは、パーシャル室を（チルドではなく）微凍結パーシャル状態と し、かつオート急冷中のときであって、この場合、パーシャル室内は約−３度 から約−１度に保たれることになるから、乙１２ないし乙１５の各実験の結 果にみられるとおり、培地の一部や豚肉が凍結していたとする結果と整合的 に理解できるものであり、乙１２、１３実験における黄色ブドウ球菌や枯草 菌のコロニーが見られなかったという結果も、黄色ブドウ球菌の一般的な増 殖可能温度域は５〜４７．８度（至適増殖温度は３０〜３７度）であり、枯＼n草菌の一般的な増殖可能温度域は５〜５５度（最適発育温度帯は２０〜４＼n５度）であること（乙１２、１３に添付の参考資料）と矛盾なく理解するこ とができる。
これに対し、甲６実験等は、そもそも本件製品の冷蔵室やパーシャル室内 の温度設定ないし機能設定が明らかでない上、甲１５食品実験及び甲１５培＼n地実験にあっては、試料設置後、冷蔵室扉を封印したというのであるから、 青色光の照射時間は扉の開閉を所定時間行った乙１２実験等におけるもの よりも短いものと推認されるのに、青色光照射区で有意に細菌の生長が抑制 されていると評価されて結果が報告されるなどしており、本件製品の冷蔵室 内の青色光が黄色ブドウ球菌や枯草菌の生長を抑制する効果があるかを判 定するについての実験条件の統制が的確に取れていたのかについて大きな 疑義を生じさせるものというべきである。 以上によると、本件製品の冷蔵室内の青色光が黄色ブドウ球菌や枯草菌の 生長を抑制する効果があるかを判定するについては、甲６食品実験等を採用 することはできず、乙１２実験等によるべきである。 そして、乙１２、１３実験等によると、そもそも本件製品において青色Ｌ ＥＤが発光する状態となったパーシャル室内では、黄色ブドウ球菌及び枯草 菌は遮光の有無にかかわらず生長しないことが認められ、乙１５実験の結果 によると、豚肉中の細菌量が６つに分けた各試料でおおむね一定であり、ま た結果の判定につき（本件測定器具の精度については議論があるものの）精 度が十分で誤差がないと仮定すると、青色光の照射を受けた豚肉よりも青色＼n光の照射を受けなかった豚肉の方が３日後の細菌数が少ないものもあると いう結果も見て取れる。加えて、そもそも本件製品が食品等に照射する光の 強度（光量子束密度）は、白色光等他の波長域の光も含めて最大７μE/m2/s 程度であって（乙８）、この光は冷蔵庫の扉が開いたときに照射されるが、通 常の用法において冷蔵庫の扉を開けるのは短時間にとどまることからする と、本件明細書の実施例等で示される光の強度や照射時間と対比するとごく わずかにすぎないと見込まれること、そもそも冷蔵庫は、一般常識に照らし、 庫内の食品を微生物の活動が抑制される程度の低温に保つことで食品を保 存する機器であることを併せ考えると、本件製品において、ＬＥＤ4)や同5) の青色光の照射が、黄色ブドウ球菌や枯草菌の生長が抑制されることに影響 を与えているとは認められないというべきである。
(4) まとめ
以上によると、本件製品が、青色光の照射により枯草菌、黄色ブドウ球菌等 の微生物の生長を抑制しているとは認められず、他に、前記(2)の本件製品の 使用方法による青色光の照射の影響によって微生物の生長が抑制されている こと（光の照射と微生物の生長抑制させることとの間に直接的な関連性がある こと）を認めるに足りる証拠はない。したがって、本件製品の使用方法は、「光 の照射下で」（構成要件Ｂ）を充足せず、本件発明の技術的範囲に属しない。＼n争点１についての原告の主張（請求原因）は、理由がない。
・・・
(1) 当裁判所は、前記２のとおり、本件製品の使用方法は、本件発明の技術的範 囲に属しないと判断するが、さらに、本件特許は、少なくとも新規性が欠如し ているから特許無効審判により無効にされるべきものと判断する。以下、事案 に鑑み、争点３−７（乙３６公報記載の乙３６発明に基づく新規性欠如の有無） を検討する。
・・・・
これに対し、原告は、乙３６公報に記載された「FL-40SB（東芝電気（株））」 は、混在する光を発することを指摘して、乙３６公報には青色光に着目した 記載はないから、「およそ４００nm から４９０nm までの光波長領域にある光 の照射下で培養して、この微生物の生長を抑制させる」こと（構成要件Ｂ）＼nは開示されていない旨や、近紫外線が必須の構成となっていることを主張す＼nる。 しかし、前記(2)によれば、乙３６公報の特許請求の範囲第２項は「５００ nm から近紫外線の波長域に含まれる光線を実質的に含有する光線」を微生物 に照射することを明示しており、また乙３６公報に記載の発明は、「従来の 殺菌及び滅菌方法では、対象菌体のみならず、人体、家畜類及び各種製品を 損傷させるという弊害があり、これらの弊害なく簡便な菌体の繁殖抑制方法」 を課題とし、この課題の解決手段として、「微生物に少くとも５００nm から 近紫外線の波長域に含まれる光線を照射することにより、微生物の繁殖を抑 制する」方法を開示したものである。また、「近紫外線」の意義については 「本発明における「近紫外線」とは、（中略）更に好ましくは、３６０nm か ら４００nm の波長域に含まれる光線を意味する。」とされ、４００nm にごく 近い波長の光線が好ましい近紫外線に含まれていることが前提となってい るし、光源−２についてはおよそ４００nm〜５００nm で発光する蛍光灯であ ることがその定義及び分光エネルギー分布図によって明らかである。そして、 実施例−１１にあっては、枯草菌に前記光源−２を照射した結果、他の波長 の光源とは有意に異なる微生物の生長抑制効果があったことが記載されて いる。このような開示がされている乙３６公報に接した当業者は、波長が４００ nm〜５００nm の範囲の青色光が微生物のうち枯草菌の繁殖を抑制するとす る乙３６発明が開示されていると容易に理解し得るものである。

◆判決本文

　訂正後の特許発明について、技術的範囲に属すると判断されましたが、拡大先願違反（特29-2)の無効理由があるとして、権利行使不能（特104-3)と判断されました。

　前記(ｱ)及び(ｲ)の「収納」の字義、本件訂正後発明１に係る請求項の記載 内容に照らすと、ケーシングに「収納」するとは、長尺部材の全部がケーシング 内に完全に収まることを要するものではなく、ケーシングと長尺部材の位置関係 として、ケーシングにしまわれている状態（整然と入れられた状態）を意味し、 少なくとも、ケーシングの開口部を含めたケーシングの内部に長尺部材の大部分 が入れられている状態はこれに当たると解するのが相当である。
(ｴ) 前記(1)のとおり、被告製品の押さえローラーは、マグネットスクリーン シートの巻き出し及び巻き取りのための開口部付近に、同シートと接するように 配置されている。また、別紙「写真目録」の写真に示されるように、被告製品の 押さえローラーは、本体ケースの内側にその全部が収まっているものではないが、 キャップ（側板）に支持されており、その大部分が本体ケースに覆われているこ とから、構成要件 1D-1 のケーシングに相当する、本体ケース及びキャップにし まわれている状態であるといえる。 したがって、被告製品の押さえローラーは、本体ケース及びキャップに収納さ れていることから、被告製品は、構成要件 1D-1 を充足する。
イ 被告の主張について
(ｱ) 被告は、本件訂正後発明１において、長尺部材がケーシングの開口部の内 側に位置付けられるのは、スクリーンシートが長尺部材によって局所的に抑え込 まれ、シート全体に張力を与えて端部（特に長手端部）までピンと張った状態で スクリーンシートを設置面に展張保持できるようにすることを実現するための ものであるところ、長尺部材がケーシングの縁どりから外側に突出していると、 その作用効果が阻害される旨を主張する。
そこで、長尺部材の技術的意義について検討する。本件訂正後発明1は、マグ ネットスクリーン装置に関する発明であるところ、従来のマグネットスクリーン 装置には、使用に際して巻き出されたスクリーンシートを設置面に展張保持した 際に“カール”と呼ばれる現象、すなわち、非使用時のスクリーンシートの巻回 形態が“くせ”として残り、巻き出し後も依然として反映される現象が生じ、か かるカールによってプロジェクターから投影される像を所望に映し出すことが できない技術的課題があった（【0005】〜【0007】）。これに対し、本件訂正後 発明１は、非使用時ではマグネット面が投影面に対して相対的に内側となるよう にスクリーンシートがロール部材に巻き取られている構成にすることによって＼n（【0009】）、スクリーンシートを巻き出した際、そのシート長手端部では局所 的に湾曲しようとする力が働くものの、その湾曲方向は設置面側となっており、 スクリーンシートが設置面にむしろ貼り付くように作用し、ロール部材に巻かれ＼nていた時の“くせ”をスクリーンシートが有する場合であったとしても、それは 設置面に貼り付くように好適に作用するので、スクリーンシートを“カール”の＼n発生なく展張保持することを可能とした（【0019】）。一方、かかる構成にする＼nことによって、スクリーンシートの巻出し又は巻取りがロール部材の“設置面遠 位側”からなされることになるから（【0036、図６】）、スクリーンシートが設 置面から浮き上がる方向に作用する。すなわち、ロール部材におけるスクリーン シート巻き出しポイント又はスクリーンシート巻き取りポイント（図７。長尺部 材を設けない場合において、スクリーンシートを巻き出し又は巻き取った際のス クリーンシートとロール部材の離別箇所又は接触箇所）がロール部材の上側半分 に位置付けられることとなる（【0037】、【0038】）。そこで、長尺部材は、使 用に際して「巻き出される又は巻き取られるスクリーンシートと接するように」、 「開口部に位置付けられ」、「設置面に対して相対的に近い側に位置付けられる ロール部材の下側ロール胴部分に隣接して設けられ」（構成要件 1D-4）ることに より、スクリーンシートを投影面側から設置面側に向かって局所的に抑え込む機 能を有するものである（【0030】、【0048】）。長尺部材が前記機能を発揮する＼nためには、長尺部材がない場合にスクリーンシートが自重や磁着力等により設置 面に自然に接する地点よりもロール部材側でスクリーンシートに接する地点に 存すれば足りるといえる。そうすると、長尺部材の技術的意義からみた場合、必 ずしも、長尺部材はケーシングの内側に完全に位置する必要まではないと解する のが相当である。加えて、本件明細書１において、「展張保持」は、スクリーン シートを広げた状態の維持という意で使用されており（【0003】、【0005】、【0019】等）、シート全体に張力を与えながらスクリーンシートを張る作業自体を指すも のではないし、同作業を経て張られた状態を指すものでもない。したがって、長 尺部材の技術的意義から、「収納」の意義について長尺部材が必然的にケーシン グの完全な内側に位置づけられることを示すものと解することはできない。 また、被告は、本件明細書１には、「本発明のマグネットスクリーン装置１０ ０では、スクリーンシート１０、ロール部材２０および長尺部材３０がケーシン グ４０内に収納されている。より具体的には、ロール部材２０に対して巻回保持 されたスクリーンシート１がケーシング４０の内部に収められており、かかる巻 回状態のスクリーンシート１０に隣接して長尺部材３０も同様にケーシング４ ０内に収められている。」（【0044】）との記載がある旨も指摘する。しかし、 これは、本件特許１に係る発明のスクリーン装置の具体化態様に関するものであ るから（【0042】）、当該記載があるからといって、「収納」の意義が「内部に 収められていること」に限定されることにはならない。
(ｲ) 被告は、被告製品において、キャップは「ケーシング」を構成しないこと、＼n仮にキャップが「ケーシング」を構成するとしても、被告製品は、キャップの縁＼nどりとケーシングの縁どりで構成されるケース全体の縁どりから押さえローラ＼nーの半分以上がはみ出した構造であるから、いずれにしても押さえローラーはこ＼nれらに「収納」されていない旨を主張する。 確かに、本件明細書１では、「ケーシング４０が「第１サブ・ケーシング４０ Ａ」と「第２サブ・ケーシング４０Ｂ」とから構成されている」（【0044】）と 記載されており、ケーシング４０の側面を覆う部材がケーシングに含まれること は明記されていない。しかし、一方で、本件明細書１において、「ロール部材２ ０は、その端部がケーシングの内壁に取り付けられており」（【0046】）、「ケ ーシングに取り付けられた突起具４８」（【0058】）などとされており、ケーシ ング４０の側面を覆う部材がケーシングを構成することを前提とした記載がな＼nされている。また、本件訂正後発明１に係る請求項１は、ケーシングに関し、「ス クリーンシート、ロール部材及び長尺部材を収納するケーシングを更に有して成 り、」、「ケーシングはスクリーンシートの巻き出しおよび巻き取りのための開 口部を有し、」と記載されているに留まり、開口部を有することを除いて、ケー シングの意義について特段の限定を加えるものではない。そうすると、本件訂正 後発明１において、ケーシングとは、スクリーンシート等の部材を外側から覆う 部材であると解するのが相当であり、このうち側面部分についてのみケーシング から除外するべき理由はない。
また、被告は、被告製品を設置面側から観察することを前提として（別紙「写 真目録」の写真４参照）、被告製品について、キャップの縁どりとケーシングの 縁どりで構成されるケース全体の縁どりから押さえローラーの半分以上がはみ＼n出した構造である旨を主張するものと解されるが、同目録の写真１ないし３から＼nすると、被告製品の押さえローラーはケーシング（本体ケース及びキャップを含 む。）の開口部を含めたケーシングの内部に大部分が入れられているものと認め られ、ケーシングにしまわれている状態にあるといえる。押さえローラーがケー シングにしまわれている状態か否かは、投影面側又は設置状態における側面側を 含む被告製品の全体を観察して判断すべきであって、使用状態において視認され ない設置面側からの観察に限定すれば押さえローラーがケーシングから多くは み出しているように見えるからといって、ケーシングにしまわれている状態にな いと判断する合理的理由はない。
・・・
(3)ア 本件訂正後発明１と引用発明１−１とを比較すると、引用発明１−１ の 1a〜1e の各構成は、本件訂正後発明１の各構＼成要件とそれぞれ一致するもの と認められる。
イ これに対し、原告は、引用発明１−１においては、開口部からスクリーン 本体４を巻き出す又は巻き取る際には、スムーズな巻き出し又は巻き取りを可能＼nにし、スクリーンシートを傷付けることを防止するために押さえ部５を、敢えて、 被磁着体９０から離した態様（第１配置態様）で行うものであって、押さえ部５ を被磁着体９０に近接させた態様でスクリーン本体４を巻き出す又は巻き取る という技術的思想はないことを指摘し、1)本件訂正後発明１では、長尺部材が「非 使用時並びに巻き出し時及び巻き取り時において、ケーシングに収納されて」（構＼n成要件 1D-1）いるのに対し、引用発明１−１においては、押さえ部５が収納ケー ス２に「収納」されていない、2)本件訂正後発明１では、長尺部材が「ロール部 材の下側ロール胴部分に隣接して設けられ」（構成要件 1D-4）ているのに対し、 引用発明１−１においては、押さえ部５は巻取りロール３の下側ロール胴部分に 隣接した位置から離れないよう設置されているものではないとして、引用発明１ −１は、本件訂正後発明１の構成要件 1D-1 及び 1D-4 において相違する旨を主張 する。
しかし、乙１０公報記載の特許請求の範囲請求項２において、「押さえ部」は、 「前記張設されたスクリーン本体における前記巻取りロールに近接した部位を ・・・被磁着体側に向けて押さえ付け得るものとなされている」ところ、同請求項２ では、「前記収納ケースに取り付けられた押さえ部と、を備え」と特定されてい るに留まり、収納ケースに対し押さえ部が可動か否かについては記載されていな い。一方、同請求項２に従属する乙１０公報記載の特許請求の範囲請求項３では、 「前記押さえ部は、前記収納ケースに対し移動可能に取り付けられ」と押さえ部＼nが可動であることが明記されている。また、乙１０公報には、請求項２の発明の 効果として、押さえ部によって、巻取りロールに近接した部位をも被磁着体に磁 着させた状態でスクリーン本体を張設することができ、張設されたスクリーン本 体のスクリーン層の略全面を有効面として使用することができる旨が記載され ている（【0019】）一方、請求項３の発明の効果として、収納ケースに対し移動 可能に取り付けられた押さえ部を移動させ、被磁着体から離れた第１配置態様に＼nすることで、スクリーン本体の引き出し操作、巻き取り操作をスムーズに行うこ とができ、被磁着体に近接した第２配置態様にすることで、スクリーン本体にお ける巻取りロールに近接した部位を幅全体にわたって被磁着体側に向けて押さ え付けることができる旨が記載されている（【0020】）。これらの乙１０公報の 記載内容に照らすと、引用発明１−１において、押さえ部は、スクリーン本体の 巻取りロールに近接した部位をも被磁着体側に向けて押さえ付けるとの機能を＼n有し、被磁着体に磁着させた状態で張設されたスクリーン本体の略全面を有効面 として使用することができるとの効果を奏するものとされるのであるから、引用 発明１−１には、押さえ部５を被磁着体９０に近接させた態様でスクリーン本体 ４を巻き出す又は巻き取るという技術思想が表れているといえるし、また、乙１＼n０公報記載の特許請求の範囲請求項２には、押さえ部が移動可能でないものが含＼nまれると解するのが相当である。そして、乙１０公報の図１、２からすると、押 さえ部５を移動可能でないものとした場合において、押さえ部は収納ケース２に＼n収納されているものと認められる。なお、乙１０公報上、実施形態や他の実施形 態では、収納ケース又はケース本体に対して押さえ部又は可動体の先端部が可動 なもののみが記載されているが（【0029】）、請求項２との関係においては、付 加的な効果を奏する実施例の一つにすぎず、前記認定を左右するものではない。 以上によれば、引用発明１−１において、押さえ部５が収納ケース２に収納さ れる構成、及び、押さえ部５が巻取ロール３の下側ロール胴部分に隣接した位置＼nに固定して設置された構成を有するものと認められ、本件訂正後発明１の構＼成要 件 1D-1 及び 1D-4 と一致する。

◆判決本文

　知財高裁1部は、共同侵害あり、無効理由なしとした1審判断を維持しました。

　前記(1)の認定事実によれば、1)控訴人アンカー及び控訴人ジョウズは、 いずれも中国法人の中国アンカー社を中核企業とする国際的な企業グル ープ「Ａｎｋｅｒグループ」の日本法人であり、控訴人ジョウズの全株 式は、中国アンカー社の完全子会社である POWER MOBILE LIFE、 LLC が 保有していること、2)控訴人ジョウズの設立当時（平成３０年２月２８ 日）の代表取締役は、控訴人アンカーの代表＼取締役と同一人（Ａ）であ ったこと、3)控訴人ジョウズの本店所在地のオフィスの利用契約は、控 訴人アンカーが契約し、同年４月１６日、控訴人ジョウズに契約上の地 位が譲渡されたものであり、かつ、利用契約上の利用者はＡ１名のみで あること、4)令和元年９月時点の控訴人ジョウズの従業員数は２名であ り、そのうちの１名のＢは、平成３０年４月から平成３１年４月末まで 控訴人アンカーに在籍し、令和元年５月から控訴人ジョウズに在籍して いたこと、5)控訴人ジョウズと控訴人アンカーは、控訴人ジョウズ設立 日の翌日の平成３０年３月１日付けで、控訴人ジョウズが控訴人アンカ ーに対し、控訴人ジョウズの喫煙具製品の開発補助業務及びそれに付随 する一切の業務、喫煙具製品のマーケティング及びそれに付随する一切 の業務、会計事務及び経営管理に関する一切の業務、その他控訴人ジョ ウズと控訴人アンカーの協議の上決定された業務の全部又は一部を委託 する旨の本件業務委託契約を締結したこと、6)被告製品は、同年６月以 降、控訴人ジョウズのウェブサイトで販売が開始され、同年１１月当時 には、アマゾンサイト及び楽天市場のサイトで、控訴人ジョウズを販売 者として販売されており、また、被告製品の輸入手続は、控訴人ジョウ ズを輸入者として行われたこと（乙１４、３７）、7)アマゾンサイトでは、 被告商品について、「米国・日本・欧州のＥＣ市場において、スマートフ ォン・タブレット関連製品でトップクラスの販売実績を誇る『Ａｎｋｅ ｒ』のサポートのもと、精密かつ均一な温度管理と・・・最適な加熱環境を 作り出し、たばこ本来の香りと味を忠実に再現」などと紹介され（甲４ の１、５の１）、また、Ａｎｋｅｒグループのオフィシャルストアの海外 のウェブサイトでは、被告製品が「Ａｎｋｅｒ Ｊｏｕｚ ２０」など として販売されていたこと（甲１４）、8)被告製品１及び２の記者発表に＼n関する同年６月２０日付け記事等（甲１３の１ないし４）には、「Ａｎｋ ｅｒグループが技術的にサポートしたことから、アンカー・ジャパンの Ａ社長がジョウズ・ジャパンの代表取締役を兼任する」などと掲載され、＼n被告製品３の記者発表に関する２０１９年（平成３１年）４月９日付け＼n記事（甲３２）には、当時控訴人アンカーの従業員であったＢが「ジョ ウズ・ジャパン株式会社事業戦略本部マネジャー」との肩書きでプレゼ ンテーションを行ったことが掲載されたことが認められる。
上記認定の控訴人ジョウズと控訴人アンカーの人的及び物的な結合関 係（1)ないし4)）、控訴人ジョウズの控訴人アンカーに対する本件業務委 託契約に基づく委託業務の範囲が控訴人ジョウズの業務全般にわたって いること（5)）、被告製品の広告宣伝の態様（7)、8)）その他前記(1)認定 の諸事情を総合考慮すると、控訴人ジョウズと控訴人アンカーは、被告 製品の販売等に関し、緊密な一体関係があるものと認められるから、被 告製品の販売及びその輸入手続が控訴人ジョウズ名義で行われていたこ と（6)）を勘案しても、控訴人ジョウズと控訴人アンカーは、平成３０ 年６月以降、共同して被告製品の販売等を行っていたものと認めるのが 相当である。
そして、被告製品は、被告方法の使用に用いる物であって、本件発明 １による「課題の解決に不可欠なもの」に該当することは、前記のとお りであるところ、控訴人らは、遅くとも、本件仮処分命令の送達により、 本件発明１が特許発明であること及び被告製品が方法の発明である本件 発明１の実施に用いられることを知ったものと認められるから、控訴人 らによる被告製品の上記販売等の行為は、本件発明２に係る本件特許権 の侵害（直接侵害）に該当するとともに、本件発明１に係る本件特許権 の間接侵害（特許法１０１条５号）に該当するものと認められる。 したがって、控訴人らについて本件特許権侵害の共同不法行為が成立 するものと認められる。
・・・
そこで検討するに、本件業務委託契約書には、控訴人ジョウズは控訴人 アンカーに対し業務委託料として毎月１００万円に消費税相当額を加算 した額を支払う旨の条項（５条１項）があり、同条項によれば、控訴人ア ンカーの業務委託料は固定額であるといえるが、一方で、前記(2)認定のと おり、控訴人ジョウズと控訴人アンカーは、被告製品の販売等に関し、緊 密な一体関係があるものと認められるから、控訴人アンカーの業務委託料 が固定額であるからといって、控訴人アンカーが被告製品の販売等に関す る業務を一切行っていないということはできない。

◆判決本文

1審はこちらです。

◆令和2(ワ)4332

関連事件です。 ◆令和1(行ケ)10174

◆判決本文

　医薬品の用途発明について、請求項1，2については、実施可能要件・サポート要件違反として訂正が認められず、請求項3,4については均等侵害も否定されました。

医薬の用途発明においては，一般に，物質名，化学構造等が示されるこ＼nとのみによっては，当該用途の有用性を予測することは困難であり，当該＼n医薬を当該用途に使用することができないから，医薬の用途発明において 実施可能要件を満たすためには，明細書の発明の詳細な説明にその医薬の＼n有用性を当業者が理解できるような薬理試験結果を記載する必要がある が，前記判示のとおり，本件明細書等には，本件化合物が神経障害性疼痛 又は心因性疼痛による痛覚過敏又は接触異痛の痛みの治療に有効である と当業者が理解し得るような薬理試験結果の記載は存在しない。
(3) 本件特許出願当時の技術常識
ア 本件明細書等には，本件化合物が侵害受容性疼痛による痛覚過敏又は接 触異痛に対して有効であれば，神経障害又は心因性による痛覚過敏又は接 触異痛についての薬理試験を要することなく治療効果が予測されること＼nを明示又は示唆する技術常識の記載は存在しない。また，侵害受容性疼痛， 神経障害性疼痛，心因性疼痛などの種類を問わず，痛覚過敏又は接触異痛 などの痛みの発症原因や機序が同一であり，いずれかの種類の痛みに対し て有効な医薬品であれば，他の種類の痛みに対しても有効であることが本 件特許出願当時の当業者に知られていたなどの記載もない。
・・・・
上記各文献は，本件の技術分野に属する専門家により執筆されたもので あり，その当時の技術常識を反映した書籍であるというべきところ，上記 に摘示した各記載によれば，侵害受容性疼痛，神経障害性疼痛及び心因性 疼痛は，その発症原因，痛みの態様・程度及び治療方法がそれぞれ異なる というのが本件特許出願当時の技術常識であり，痛みの種類を問わず，痛 覚過敏又は接触異痛などの痛みの発症原因や機序は同一であり，いずれか の種類の痛みに対して有効な医薬品であれば，他の種類の痛みに対しても 有効であるとの技術常識が存在したということはできない。
ウ 以上によれば，本件化合物が神経障害又は心因性による痛覚過敏又は接 触異痛の痛みの治療に有効であることを示す薬理試験結果の記載もなく， 本件明細書等の記載に接した当業者が，本件化合物がこれらの痛みの治療 に有効であると認識し得たとは考えられない。
(4) したがって，本件明細書等の記載は訂正前発明１及び２を当業者が実施で きる程度に明確かつ十分に記載したものであるということはできず，実施可＼n能要件を充足しない。＼n
(5) 原告の主張について
これに対し，原告は，本件特許出願当時，慢性疼痛は，それが侵害受容性 疼痛，神経障害性疼痛又は心因性疼痛のいずれによるものであっても，末梢 や中枢の神経細胞の感作という神経の機能異常で生ずる痛覚過敏や接触異痛＼nの痛みであるとの技術常識が存在したので，当業者は,本件明細書等の記載及 び同明細書等に記載された薬理試験から，本件化合物が同明細書等に記載さ れた各種の痛みに有用であると認識することができたと主張する。
・・・・
(ｵ) 以上によれば，上記(ｱ)ないし(ｳ)の各記載から，侵害受容性疼痛，神 経障害性疼痛等で出現する痛覚過敏と，脊髄のＮＭＤＡ受容体の活性化 による中枢性感作との間に関連性があるといい得るとしても，本件特許 出願当時，本件明細書等に記載された侵害受容性疼痛（炎症性疼痛，術 後疼痛，転移癌に伴う骨関節炎の痛み，痛風，火傷痛等）や神経障害性 疼痛（三叉神経痛，急性疱疹性神経痛，糖尿病性神経障害，カウザルギ ー等）により出現する痛覚過敏がすべて末梢や中枢の神経細胞の感作と いう神経の機能異常により生じるとの技術常識が存在したとは認め難＼nく，まして，これらの記載から，当業者が，薬理試験結果の記載もなく， 本件化合物が神経障害性疼痛の治療に有効であると認識し得たという ことはできない。
・・・・
原告は，被告医薬品が構成要件３Ｂ及び４Ｂの文言を充足しない場合であっ＼nても，均等侵害が成立すると主張する。 しかし，相手方が製造等をする製品（対象製品）が，特許請求の範囲に記載 された構成と均等なものとして，特許発明の技術的範囲に属すると認められる＼nためには，当該対象製品が特許請求の範囲に記載された構成と異なる部分が特＼n許発明の本質的部分ではないことを要する（第１要件）。 本件発明３及び４と被告医薬品との相違部分は，その用途にあるところ，同 各発明は，既知の薬物である本件化合物が，侵害受容性疼痛の治療に有効であ ることを新たに見出したことにあるので，その用途が同各発明の本質的部分を 構成することは明らかである。＼nしたがって，被告医薬品は，第１要件を充足しないので，均等侵害は成立し ない。
７ まとめ
以上によれば，訂正前発明１及び２に係る特許は，実施可能要件及びサポー＼nト要件の各違反を理由に特許無効審判により無効にされるべきものであり，本 件訂正は訂正要件を具備せず，同訂正によっても上記各無効理由が解消されな い。また，被告医薬品は，本件発明３及び４の技術的範囲に属しない。

◆判決本文

特許権は同じく、被告が異なる事件です。

◆令和2(ワ)19932

　空調服の特許について、1審は侵害を認めました。1審被告は控訴しましたが控訴は棄却されました。1審（東京地裁29部）は、102条2項侵害について、貢献の程度および競合品の存在による覆滅を被告の利益約５６００万円のうち１０％の損害額を認定しました。控訴審も覆滅割合は同じです。また、1審は、侵害論が終わってからの無効主張について、時期に後れたと判断しましたが、控訴審も同様です。 　

前記ア及びイの認定事実によれば，本件各発明が被告各製品の部分 にのみ実施されていること，電動ファン付きウェアの市場において， 他社の販売する被告各製品の競合品が存在していたことは，本件推定 の覆滅事由に該当するものと認められる。 そして，本件推定の上記覆滅事由に加えて，1)前記アで説示した とおり，本件各発明は，空調服の襟後部と首後部との間に形成される 開口部の大きさを襟後部の内表面に設けた一組の調整紐で調整する従来技術における一組の調整紐を，取付部を有する二つの調整ベルトに＼n置き換えて，一方の調整ベルトの取付部と他方の調整ベルトの複数あ る取付部のうちいずれか一つを取り付けることによって，襟後部と首 後部との間に形成される開口部の大きさを調整することを可能にし，より適切な空調服の冷却効果を，より簡単に得ることを目指したもの＼nであり，開口部からの空気の排出の効率化という点では，従来技術の 延長線上に位置づけられるものであること，本件特許の出願当時，ボ タン及びボタンホール等を使用し，衣服におけるサイズを複数段階で 調整することは，周知慣用の技術であったことに照らすと，本件各発 明の技術的意義は必ずしも大きいものとはいえず，その作用効果も従 来技術と比較して大きなものとは認められないから，被告各製品にお いて本件各発明を実施した部分の顧客吸引力は高いものとはいえない こと，2)電動ファン付きウェアの市場における一審原告，一審被告及 び競業他社のシェアの割合（前記イ(ア)），3)一審被告における被告 各製品の広告宣伝の態様（甲３の１，６，乙５７等）を総合考慮する と，被告各製品の購買動機の形成に対する本件各発明の寄与割合は１ ０％と認めるのが相当であり，上記寄与割合を超える部分については 被告各製品の限界利益の額と一審原告の受けた損害額との間に相当因 果関係がないものと認められる。 したがって，本件推定は上記限度で覆滅されるものと認められる から，特許法１０２条２項に基づく一審原告の損害額は，被告各製品 の限界利益の額（５６５２万１４６５円）の１０％に相当する５６５ 万２１４７円と認められる。
・・・
当裁判所は，令和３年１１月８日の当審第１回口頭弁論期日において，一審 被告が同年７月９日付け控訴理由書に基づいて提出した「無効理由５ないし９」 に基づく無効の抗弁（同理由書第３ないし第６記載）及び権利の濫用の抗弁 （同理由書第８記載）の主張について，一審原告の申立てにより，時機に後れた攻撃防御方法に当たるものとして却下したが，その理由は，以下のとおりで＼nある。
(1) 一件記録により認められる本件訴訟の経緯等は，次のとおりである。
ア 一審原告は，平成３０年７月６日，原審に本件訴訟を提起した。 一審被告は，同年１１月１２日の原審第１回弁論準備手続期日におい て，同年１０月３１日付け被告第１準備書面に基づいて，本件各発明 （請求項３及び９）に係る本件特許に明確性要件違反の無効理由（本件 の争点２−１）が存在するとして，特許法１０４条の３第１項の無効の 抗弁を主張した。その後，一審被告は，平成３１年３月７日の原審第３ 回弁論準備手続期日において，同年２月２８日付け被告第３準備書面に 基づいて，上記無効の抗弁について，乙２公報を主引用例とする新規性 欠如及び進歩性欠如の無効理由（本件の争点２−２及び２−３）を追加 して主張した。 一審原告及び一審被告は，令和元年６月２７日の原審第５回弁論準備 手続期日において，侵害論についての主張立証は終了した旨陳述した。 その後，本件訴訟は，同年７月１９日の原審第６回弁論準備手続期日 から，損害論の審理に入った。
イ 株式会社サンエスは，令和２年１０月１５日，本件特許のうち，請求項 ３ないし１０に係る特許について，明確性要件違反（無効理由１），冒 認出願又は共同出願要件違反（無効理由２），公然実施発明（結び紐タ イプの空調服に係る発明）を主引用例とする進歩性欠如（無効理由３）， 乙２公報を主引用例とする進歩性欠如（無効理由４）（ただし，本件の 争点２−３とは，乙２公報記載の発明の内容，副引用例等の主張が異な る。）を無効理由として特許無効審判（無効２０２０−８００１０３号 事件。以下「別件無効審判」という。乙１０４）を請求した。
ウ 一審被告は，令和２年１０月２２日の原審第１４回弁論準備手続期日に おいて，同月１６日付けの被告第１０準備書面に基づいて，本件各発明 に係る本件特許に別件無効審判の無効理由１ないし４と同一の無効理由 が存在するとして，新たな無効の抗弁の主張をした。
原審は，同年１２月１８日の第１５回弁論準備手続期日において，一 審原告の申立てにより，被告第１０準備書面で追加された上記無効の抗弁の主張を時機に後れた攻撃防御方法に当たるものとして却下した。＼n原審は，令和３年１月２８日の第１６回弁論準備手続期日で弁論準備 手続を終結した後，同年２月２６日の原審第２回口頭弁論期日において 口頭弁論を終結し，同年５月２０日，一審原告の請求を一部認容する原 判決を言い渡した。
エ 一審被告は，令和３年５月２０日，本件控訴を提起し，一審原告は，同 年６月３日，本件附帯控訴を提起した。 一審被告は，同年１１月８日の当審第１回口頭弁論期日において，同年 ７月９日付け控訴理由書に基づいて，本件各発明に係る本件特許に「無 効理由５」（別件無効審判の無効理由２と同じ），「無効理由６」（別 件無効審判の無効理由３と同じ），「無効理由７」（別件無効審判の無 効理由４と同じ），「無効理由８」（サポート要件違反）及び「無効理 由９」（実施可能要件違反）が存在するとして無効の抗弁の主張を追加し，また，権利の濫用の抗弁の主張を追加した。＼nこれに対し一審原告は，同年８月２６日付け控訴答弁書に基づいて一 審被告の「無効理由５ないし９」に基づく無効の抗弁及び権利の濫用の 抗弁の主張は，時機に後れた攻撃防御方法に当たるものであるから，却 下を求める旨の申立てをした。
オ なお，別件無効審判は，当審の本件口頭弁論終結時（令和３年１１月８ 日）において，特許庁に係属中である。
(2) 前記(1)の事実関係によれば，1)一審被告は，原審において，平成３１年 ３月７日の原審第３回弁論準備手続期日までに，本件各発明に係る本件特許 に明確性要件違反の無効理由，乙２公報を主引用例とする新規性欠如及び進 歩性欠如の無効理由（本件の争点２−１ないし２−３）が存在するとして無 効の抗弁を主張し，その上で，令和元年６月２７日の原審第５回弁論準備手 続期日において，侵害論についての主張立証は終了したと陳述した後，同年 ７月１９日の原審第６回弁論準備手続期日から，本件訴訟は損害論の審理に 入ったこと，2)その後，一審被告は，令和２年１０月２２日の原審第１４回 弁論準備手続期日において，本件各発明に係る本件特許に別件無効審判の無 効理由１ないし４と同一の無効理由が存在するとして，新たな無効の抗弁の 主張をしたが，原審が，同年１２月１８日の第１５回弁論準備手続期日にお いて，上記主張を時機に後れた攻撃防御方法に当たるものとして却下したこ と，3)一審被告は，令和３年１１月８日の当審第１回口頭弁論期日において， 控訴理由書に基づいて，本件各発明に係る本件特許に別件無効審判の無効理 由２ないし４と同じ無効理由である「無効理由５ないし７」，原審で主張し なかった「無効理由８」（サポート要件違反）及び「無効理由９」（実施可 能要件違反）が存在するとして無効の抗弁の主張をするとともに，新たに権利の濫用の抗弁の主張をしたこと，4)別件無効審判は，当審の本件口頭弁論 終結時において，特許庁に係属中であることが認められる。
以上を前提に検討するに，侵害論に関する抗弁の主張は，本来，原審に おいて適時に行うべきものであるところ，一審被告が，原審において，令和 元年６月２７日の原審第５回弁論準備手続期日に侵害論についての主張立証 は終了したと陳述するまでの間に，当審で主張する「無効理由５ないし９」 に基づく無効の抗弁及び権利の濫用の抗弁の主張をしなかったことについて， やむを得ないといえるだけの特段の事情はうかがわれないから，当審におけ る上記無効の抗弁及び権利の濫用の抗弁の主張は，一審被告の少なくとも重 大な過失により時機に後れて提出された攻撃防御方法であるものというべき である。
そして，当審において，一審被告に上記無効の抗弁及び権利の濫用の抗 弁の主張を許すことは，一審原告に対し，上記各主張に対する更なる反論の 機会を与える必要が生じ，これに対する一審被告の再反論等も想定し得るこ とから，これにより訴訟の完結を遅延させることとなることは明らかである。 そこで，当審は，民事訴訟法２９７条において準用する同法１５７条１ 項に基づき，一審被告の上記無効の抗弁及び権利の濫用の抗弁の主張を却下 したものである。

◆判決本文

1審はこちら。

◆平成30(ワ)21900

　二重まぶた形成用テープの特許権侵害で約2億4000万円の損害賠償が認められました。 ◆原告のウェブサイトには本件を含めて経緯が開示されています。
争点は、技術的範囲の属否、無効（104条の3）、損害額の認定、覆滅の程度などです。

　被告らは、原告製品の売上げが伸びずに損害が発生したのは、原告製 品及び被告各製品の競合品であるマイクロファイバー及びオリシキの販 売が開始されたからであり、特にマイクロファイバーは販売開始から現 在に至るまでに２７０万個が販売されるほどの人気商品であると主張す る。しかし、マイクロファイバー及びオリシキが販売されたのは、平成３ ０年３月又は同年１１月以降であり、前記(1)イ(ｱ)のとおり、被告各製 品の販売による本件特許権の侵害が認められた期間の一部にすぎない。 また、証拠（甲８２）によれば、ドン・キホーテにおける原告製品の 販売はその販路全体の一部にすぎないと認められるところ、二重瞼形成 用アイテムの市場又はそのうち収縮食い込み型の商品の市場における原 告製品及び被告各製品の各シェアがどの程度のものであったかを認める に足りる的確な証拠はない。
さらに、証拠（乙７５）及び弁論の全趣旨によれば、令和３年１月頃、 マイクロファイバーの広告には「累計販売数２７０万個突破」と記載さ れていることが認められるが、二重瞼形成用アイテムの市場又は収縮食 い込み型の商品の市場において販売された商品全体の個数が明らかでは ないから、上記の記載のみによってシェアを認定することはできないし、 前記(1)イ(ｱ)のとおり、マクロファイバーの販売が開始されたのは、被 告各製品の販売により本件特許権が侵害されたと認められる期間の半ば 頃である上、マイクロファイバーの販売個数の推移も明らかではない。 以上によれば、マイクロファイバー及びオリシキが販売されていたこ とのみをもって、推定の覆滅を認めるのは相当でない。
もっとも、前記(ｱ)ａ及びｄのとおり、二重瞼形成用アイテムには接着 型、シャッター型及び収縮食い込み型が存在し、ドン・キホーテにおけ る販売数を見ても、原告製品、マイクロファイバー及びオリシキのほか にも、接着型の二重瞼形成用アイテムが相当数販売されており（ただし、 商品ごとに、これを１個購入することにより、どの程度の期間、二重瞼 を形成することができるかなどの条件が異なると考えられるため、販売 数を単純に比較することはできない。）、需要者は、収縮食い込み型の 被告各製品を購入することができない場合、同じく二重瞼形成用アイテ ムである接着型の商品やシャッター型の商品を購入することも十分に考えられる。そうすると、原告製品及び被告各製品の競合品が存在することに基づき、法１０２条２項により推定される損害額の１０％について＼n推定の覆滅を認めるのが相当である。

◆判決本文

　CS関連発明について、キッティング作業を行うことでいずれかのプログラムが解放されて稼働するコンピュータについて、起動していない製品については、特101条の「その物の生産に用いる物」「その物の生産にのみ用いる物」ではないと判断されました。

イ 特許法１０１条１号について
　間接侵害について検討するに、特許法１０１条１号の「その物の生産にのみ用い る物」とは、抽象的ないし試験的な使用の可能性では足らず、社会通念上、経済的、＼n商業的ないしは実用的観点からみて、特許発明に係る物の生産に使用する以外の他 の用途がないことをいうと解するのが相当である。 被告製品2)には、被告システムに使用される以外に、社会通念上、経済的、商業 的ないしは実用的であると認められる他の用途があるとはいえないから、被告製品 2)は「その物の生産にのみ用いる物」に該当する。
　被告らは、被告製品には、本件仕様2)のみならず、本件仕様1)及び3)があること、 被告製品は蒸気タービン発電システムの計測器として使用されていること、被告製 品のメイン基板として使用されているコンピュータは汎用的な小型コンピュータで あることから、拡張ボードと組み合わせることにより種々の用途に使用することが できることを指摘して、被告製品には他の用途がある旨を主張する。 しかし、被告システムに使用され、本件特許権侵害が問題となるのは被告製品のうち本件仕様2)に係るプログラムが現に稼働したものに限られるところ、前提事実(4)及び前記２ (1)のとおり、被告製品にインストールされている本件仕様1)〜3)に係るプログラ ムに対してキッティング作業を行うことでいずれかのプログラムが解放されて稼働 することになるが、同作業は被告フィールドロジック以外の者が行うことができず、 いったん設定された仕様の変更も、被告フィールドロジックが特殊ツールを使って 同作業を行い、再設定済みの機器を現地に送付するほかないのである。 そうであれば、本件仕様2)が稼働していない被告製品（本件仕様1)ないし3)のいずれも稼働していない製品も含む。）に関しては、被告システムに使用されるとはいえないから、「その物の生産にのみ用いる物」（特許法１０１条１号）ないし「その物の生産に用いる物」（同条２号）に該当するとはいえない。
また、本件仕様1)ないし3)のいずれも稼働していない被告製品について、顧客の要望に応じて被告フィールドロジックが本件仕様1)又は3)に係るプログラムを解放する可能性はあり、そのような態様での被告製品の使用が、社会通念上、経済的、商業的ないしは実用的な用途でないとも認められない。＼n
　一方、本件仕様2)に係るプログラムが現に稼働した被告製品2)については、前記のとおり、被告システムに使用されるものと認められるところ、被告製品2)の使用を続けながら、本件仕様1)又は3)に係るプログラムが稼働する使用を行うことはできないから、かかる使用を被告製品2)の他の用途ということはできないし、その他、被告らが指摘する用途は、いずれも被告製品2)の用途以外のものであるから、被告らの主張は採用できない。なお、被告らは、被告製品のうち本件仕様2)を稼働させた場合、太陽光発電システムのほかにも風力発電システム及び小水力発電システムにも使用される旨を主張するが、これを裏付ける証拠はなく、実用的な用途であるとは認められない。
ウ 前記イのとおり、本件仕様2)が稼働していない被告製品は、特許法１０１条 ２号の「その物の生産に用いる物」に該当しない。また、本件仕様2)が稼働してい る被告製品2)については、同号に基づく間接侵害の成否を検討するまでもなく、前 記イのとおり、同条１号に基づく間接侵害が成立するものと認められる。

◆判決本文

　医薬用途発明の特許権侵害訴訟です。東京地裁（29部）は、本件発明1，2については実施可能要件・サポート要件違反の無効理由ありと判断しました。また、本件発明3，4について、均等侵害も否定しました。本件発明1，2は特許庁で訂正要件を満たさないと判断されており、審決取消訴訟に係属しています。本件発明3，4は特許庁で訂正が認められています。

　いわゆる医薬用途発明においては，一般に，当業者にとって，物質名， 化学構造等が示されることのみによっては，当該用途の有用性及びそのた＼nめの当該医薬の有効量を予測することは困難であり，当該発明に係る医薬＼nを当該用途に使用することができないから，そのような発明において実施 可能要件を満たすためには，明細書の発明の詳細な説明に，薬理データの＼n記載又はこれと同視し得る程度の記載をすることなどにより，当該用途の 有用性及びそのための当該医薬の有効量を裏付ける記載を要するものと解 するのが相当である。 本件発明１及び２の特許請求の範囲においては，本件化合物が「痛みの 処置における」（構成要件１Ｂ）「鎮痛剤」（構＼成要件１Ｃ）及び「鎮痛 剤」（構成要件２Ｃ）として作用することが記載されているところ，いず＼nれも本件化合物の鎮痛効果が認められる痛みは特定されていない。しかし， 本件明細書には，本件化合物について，「痛みの処置とくに慢性の疼痛性 障害の処置における使用方法である。このような障害にはそれらに限定さ れるものではないが炎症性疼痛，術後疼痛，転移癌に伴う骨関節炎の痛み， 三叉神経痛，急性疱疹性および治療後神経痛，糖尿病性神経障害，カウザ ルギー，上腕神経叢捻除，後頭部神経痛，反射交感神経ジストロフィー， 線維筋痛症，痛風，幻想肢痛，火傷痛ならびに他の形態の神経痛，神経障 害および特発性疼痛症候群が包含される。」（前記１(1)イ）と記載されて いることに照らすと，本件発明１及び２は，本件化合物が少なくとも上記 各痛みに対して鎮痛効果を有することを内容とするものと解される。 したがって，本件発明１及び２について実施可能要件を満たすというた＼nめには，本件明細書の発明の詳細な説明に，薬理データの記載又はこれと 同視し得る程度の記載をすることなどにより，上記各痛みに対して鎮痛効 果があること及びそのための当該医薬の有効量を裏付ける記載が必要であ るというべきである。
・・・
前記(ｱ)の各文献の記載によれば，本件出願当時，術後疼痛試験は，ラ ットの皮膚，筋膜及び足蹠の足底側面の筋肉を切開することにより，痛 覚過敏を引き起こし，これに対する薬剤の効果を確かめる試験であるこ とが，技術常識であったと認められる。 そして，本件明細書には，「Ｓ−（＋）−３−イソブチルギャバ」＼n（弁論の全趣旨によれば，構成要件３Ａを充足する本件化合物の一種で＼nあると認められる。）が術後疼痛試験において有効であったことが記載 されており，さらに，「ラット足蹠筋肉の切開は熱痛覚過敏および接触 異痛を生じた。いずれの侵害受容反応も手術後１時間以内にピークに達 し，３日間維持された。実験期間中，動物はすべて良好な健康状態を維 持した。」（前記１(1)キ(ｷ)），「ここに掲げた結果はラット足蹠筋肉 の切開は少なくとも３時間続く熱痛覚過敏および接触異痛を誘発するこ とを示している。本試験の主要な所見は，ギャバペンチンおよびＳ− （＋）−３−イソブチルギャバがいずれの侵害受容反応の遮断に対して＼nも等しく有効なことである。」（同(ｺ)）との記載がある。 以上によれば，本件出願当時，本件明細書の術後疼痛試験の結果に接 した当業者は，本件化合物について，侵害受容性疼痛としての熱痛覚過 敏及び接触異痛に対して有効であると理解し，その他の痛みに対して有 効であると理解することはなかったというべきである。
・・・
ア 被告医薬品が本件発明３の構成と均等なものであるかについて＼n
(ｱ) 原告は，本件発明３は，慢性疼痛に対する画期的処方薬として，抗て んかん作用を有するＧＡＢＡ類縁体を痛みの処置に用いることを見いだ したものであり，その本質的部分は本件化合物を慢性疼痛の処置に用い る点にあるから，対象となる痛みが侵害受容性疼痛か，神経障害性疼痛 や線維筋痛症かは本質的部分ではなく，効能・効果を神経障害性疼痛や＼n線維筋痛症に伴う疼痛とし，慢性疼痛の処置に用いる鎮痛剤である被告 医薬品は，均等侵害の第１要件を満たすと主張する。
しかし，前記１(1)アのとおり，本件特許に係る発明は，てんかん，ハ ンチントン舞踏病等の中枢性神経系疾患に対する抗発作療法等に有用な 薬物である本件化合物が，痛みの治療における鎮痛作用及び抗痛覚過敏 作用を有し，反復使用により耐性を生じず，モルヒネと交叉耐性がない ことに着目した医薬用途発明であるところ，前記２(1)イのとおり，本件 出願当時，痛みには種々のものがあり，その原因や機序も様々であるこ とが技術常識であった。
そうすると，いかなる痛みに対して鎮痛効果を有するかは，本件発明 ３において本質的部分というべきであり，その鎮痛効果の対象を異にす る被告医薬品は，本件発明３の本質的部分を備えているものと認めるこ とはできない。したがって，本件発明３に係る特許請求の範囲に記載さ れた構成中の被告医薬品と異なる部分が本件発明３の本質的部分でない＼nということはできないから，被告医薬品は均等の第１要件を満たさない。
(ｲ) また，前記(1)アによれば，原告は，本件訂正前発明３においては鎮痛 の対象となる痛みを限定していなかったところ，本件訂正により「炎症 を原因とする痛み」及び「手術を原因とする痛み」に限定していること からすると，本件発明３との関係においては，被告医薬品の効能・効果＼nである神経障害性疼痛及び線維筋痛症に伴う疼痛を意図的に除外したと 認めるのが相当である。 したがって，被告医薬品は均等の第５要件も満たさない。
(ｳ) 以上によれば，被告医薬品は，本件発明３の特許請求の範囲に記載さ れた構成と均等なものとは認められない。＼n
イ 被告医薬品が本件発明４の構成と均等なものであるかについて＼n
前記アと同様に，いかなる痛みに対して鎮痛効果を有するかは，本件発 明４の本質的部分というべきであり，被告医薬品は均等の第１要件を満た さず，また，本件発明４との関係においては，被告医薬品の効能・効果で＼nある神経障害性疼痛及び線維筋痛症に伴う疼痛が意図的に除外されている から，均等の第５要件も満たさない。 したがって，被告医薬品は，本件発明４の特許請求の範囲に記載された 構成と均等なものとは認められない。＼n

◆判決本文

関連事件です。本件特許は同じですが、被告が異なります。なお、原告代理人はなぜか異なります。

◆令和2(ワ)19923等

　ユーグレナに対して、個人発明家が特許権侵害と300万円の損害賠償を求めました。早期審査と分割出願を繰り返しています。親出願は代理人がついていますが、分割出願は代理人無しです。本人訴訟です。裁判所はサポート要件違反として権利行使不能と判断しました。＼n

２ 争点２−３（サポート要件違反）について
事案にかんがみ，サポート要件に関する争点２−３から判断する。
(1) 判断枠組み
特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するか否かは，特 許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲 に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な 説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲の ものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術 常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか 否かを検討して判断すべきであり，明細書のサポート要件の存在は特許権者 が証明責任を負うと解するのが相当である。
(2) 本件発明の課題
ア 【０００６】には，本件発明の目的が「タンパク質を抽出できる液状化 粧品を提供すること」と記載されているにとどまり，界面活性剤の含有の 有無や含有量，界面活性剤がタンパク質の抽出に与える作用に関する記載 はない。 しかし，本件明細書において，【０００６】は，【０００５】とともに 「発明が解決しようとする課題」についての記載と位置付けられるとこ ろ，【０００５】には，「界面活性剤は，皮膚に負担をかけ，荒れ等を生 じさせ得るため，界面活性剤を使用していないか，又は，界面活性剤の 使用量が極少量である方法が求められていた。」との記載が存在する。そ うすると，【０００６】に記載された本件発明の目的は，【０００５】に 記載された従来技術の課題の解決を踏まえたものと解釈するのが合理的 である。 加えて，【００１１】には，本件発明に係る液状化粧品は，「有効成分を 所定量にて含有してなるタンパク質抽出剤の一態様を指すもの」である との記載がある。そして，本件発明に対応する「第２のタンパク質抽出 剤」の「有効成分」について，【００３７】では，「第２の高級アルコー ル」及び「炭化水素」が挙げられている一方，界面活性剤は挙げられて おらず，かえって，【００３８】には，「本発明の第２のタンパク質抽出 剤は，界面活性剤を含まなくともよい。」との記載がある。また，上記の 「所定量」について，【００６０】には，「第２のタンパク質抽出剤を液 状化粧品として使用する場合，「炭化水素」の含量としては，タンパク質 抽出剤（液状化粧品）の「全量」に対して３体積％以上含まれているこ とが好適である。」，「炭化水素の濃度が低い場合には，タンパク質抽出剤 （液状化粧品）をより多く使用することにより，タンパク質の抽出は可 能である。しかし，炭化水素の含有量が全量に対して３体積％を下回る＼nと，化粧品として実用的な範囲を上回る量を使用しなければならなくな るため，好適ではない。」，「第２のタンパク質抽出剤を液状化粧品として 使用する場合，「第２の高級アルコール」の含量としては，「炭化水素」 の体積に対して１体積％以上含まれていることが好適である。」，「第２の 高級アルコールの濃度が低い場合には，タンパク質抽出剤（液状化粧品） をより多く使用することによりタンパク質の抽出は可能である。しかし，＼n第２の高級アルコールの含有量が炭化水素に対して１体積％を下回ると， 化粧品として実用的な範囲を上回る量を使用しなければならなくなるた め，好適ではない。」との記載がある。 さらに，【００４４】には，「第２の高級アルコール」を「炭化水素」と 組み合わせることによってタンパク質を抽出できる機序が記載されてい るほか，【００６５】には，本件発明の「タンパク質抽出剤は，界面活性 剤等を含まなくとも，優れたタンパク質抽出効果を奏する。したがって， 本発明のタンパク質抽出剤によれば，皮膚への負担を低減しつつ，所望 の洗浄効果が得られる。」との記載が存在する一方，界面活性剤がタンパ ク質を抽出する作用ないし機序についての記載はない。 以上によれば，本件発明の課題は，単にタンパク質を抽出できる液状化 粧品を提供することと解することはできず，界面活性剤を使用していな いか又は界面活性剤の使用量がごく少量であってもタンパク質を抽出で きる液状化粧品を提供することであると認めるのが相当である。
イ 原告は，本件発明の課題は，【０００６】記載のとおり，タンパク質を 抽出できる液状化粧品を提供することであると解釈すべき旨を主張するが， 前記アで説示したところに照らし，採用することができず，このことは， 本件特許の出願経過において，原告が【０００６】にあった「上記課題を 解決するためになされたものであり，」との記載を削除する補正をした事 実によっても左右されるものではない。
・・・
ウ 本件明細書に記載された実施例のうち，実施例１３（【０１４９】）は， 角栓のある皮膚に対する洗浄効果に関するものであり，第２のタンパク質 抽出剤Ａとして，約３０体積％のオクチルドデカノールと，約６０体積％ のスクアラン（スクワラン）を含むものが用いられている（【０１４１】）。 なお，実施例１３の結果として，実際に毛穴に詰まった角栓を除去できた ことに関する記載や示唆はない。 また，本件明細書に記載されたその余の実施例は，いずれも，角栓のあ る皮膚に関するものではない。
エ 本件明細書には，炭化水素の含有量が全量に対して３体積％を下回る場 合及び第２の高級アルコールの含有量が炭化水素に対して１体積％を下回 る場合において，角栓除去の効果を奏することができるか否かに関する記 載や示唆はない。
(5) 検討
前記(2)のとおり，本件発明の課題は，界面活性剤を使用していないか又 は界面活性剤の使用量がごく少量であってもタンパク質を抽出できる液状化 粧品を提供することにあると認められるところ，前記(2)のとおり，本件明 細書の特許請求の範囲にはオクチルドデカノール及び炭化水素の含有量に関 する記載がないから，特許請求の範囲の記載上，上記課題を解決するために 必要となるオクチルドデカノール及び炭化水素の含有量について何ら限定は ないと理解できる。
しかるに，前記(4)のとおり，本件明細書においては，タンパク質を抽出 する効果を奏する有効成分として，第２の高級アルコールであるオクチルド デカノールと，リモネン，スクアレン，及びスクアランからなる群から選ば れる１種類以上の炭化水素が特定されているところ，炭化水素の含有量がタ ンパク質抽出剤の全量に対して３体積％を下回る場合及び第２の高級アルコ ールの含有量が炭化水素に対して１体積％を下回る場合には，化粧品として 実用的なものではないことが記載されており，かつ，炭化水素及び第２の高 級アルコールの含有量が上記の数値を下回った場合に角栓を除去する効果を 奏することができるか否かについては何らの記載も示唆もない。 また，本件明細書には，本件発明に係る角栓除去用液状クレンジング剤に よって実際に角栓を除去することができた旨の記載は見当たらない。これに 加えて，角栓のある皮膚を対象とする実施例１３において用いられた，角栓 除去用液状クレンジング剤に相当する「第２のタンパク質抽出剤Ａ」に含ま れるスクアラン及びオクチルドデカノールの含有量は，それぞれ，全量の３ 体積％及び炭化水素（スクアラン）に対する１体積％を大きく上回るもので ある。
以上によれば，本件発明の特許請求の範囲の記載は，本件明細書の発明の 詳細な説明の記載により，当業者が，本件発明に係る角栓除去用液状クレン ジング剤のうち炭化水素の配合量が全量の３体積％未満又はオクチルドデカ ノールの配合量が炭化水素の１体積％未満の範囲であっても，角栓除去作用 があり，前記(2)の課題を解決できることについて，認識することはできな いというべきであり，本件全証拠によっても，本件明細書の発明の詳細な説 明の記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし上記の本件発 明の課題を解決できると認識できる範囲のものであると認めることはできな い。
(6) 原告の主張について
ア 原告は，【０００２】ないし【０００５】の記載は，本件発明をするに 至った契機を記載したものにすぎず，【０００６】は，こうした認識に端 を発して「タンパク質を抽出できる液状化粧品を提供することを目的と」 してなされたものであることが記載されているものにすぎない旨を主張す る。 しかし，前記(2)アで説示したところによれば，本件発明の課題が単に タンパク質を抽出できる液状化粧品を提供することに限定されると解す ることはできない。
イ 原告は，【００６１】には液状化粧品に含まれるオクチルドデカノール 及びスクアランの含有量が少なくてもよいことが記載されているから，本 件発明が本件明細書の発明の詳細な説明に記載されている旨を主張する。 しかし，【００６１】には，第２のタンパク質抽出剤を「液状化粧品」 に使用した場合の各成分の含有量について，実際の使用態様において 「好適な量」よりも薄い濃度で使用することを許容する旨が記載されて いるにすぎず，オクチルドデカノール及びスクアランを「好適な量」含 有しない濃度において，タンパク質を抽出する作用及び角栓除去作用を 奏することができるかについては，何ら記載も示唆もされていない。し たがって，【００６１】の記載をもって，本件発明が本件明細書の発明の 詳細な説明に記載されたものであると認めることはできない。
ウ 原告は，【００６１】には，水を含有する態様の第２のタンパク質抽出 剤（液状化粧品）において，炭化水素の配合量は水への溶解度以上の量で あり，第２の高級アルコールの配合量は，炭化水素の体積に比し，１体 積％以上から２００体積％以下の範囲内の量であると記載されているとこ ろ，炭化水素であるスクアランは水に溶けないから，スクアランがわずか でも含まれていればよいことが本件明細書の発明の詳細な説明に記載され ている旨を主張する。
しかし，【００６１】の直前の段落である【００６０】には，第２のタ ンパク質抽出剤を液状化粧品として使用する場合に，水を含有する態様 と含有しない態様とを区別することなく，炭化水素の配合量を定めるこ とが記載されている。そして，これに続く【００６１】も，【００６０】 と同様，第２のタンパク質抽出剤を液状化粧品として使用する場合につ いて説明したものであり，かつ，【００６０】の記載内容を排斥する記載 はない。そうすると，【００６１】は，【００６０】の記載のとおり，炭 化水素が全量の３体積％以上含まれていることを前提とした記載と解釈 するのが相当である。
エ 原告は，本件明細書の実施例１３には，スクワランとオクチルドデカノ ールが含まれる第２のタンパク質抽出剤Ａは，角栓のある皮膚に対する洗 浄効果，すなわち角栓除去効果が市販の石けんより高かったことが明らか にされているから，その記載により当業者は本件発明の課題が解決できる ことを認識できる旨を主張する。 しかし，実施例１３には，角栓のある皮膚に対する洗浄効果の高さにつ いての記載が存在するにとどまり，実際に毛穴に詰まった角栓が除去さ れたことについては記載されていない。

◆判決本文

◆本件特許

　医薬用途発明について、「各痛みに対して鎮痛効果があること及びそのための当該医薬の有効量を裏付ける記載がない」として、実施可能要件違反なので権利公使不能＼と判断されました。

ア 実施可能要件違反の判断基準について
いわゆる医薬用途発明においては，一般に，当業者にとって，物質名， 化学構造等が示されることのみによっては，当該用途の有用性及びそのための当該医薬の有効量を予＼測することは困難であり，当該発明に係る医薬を当該用途に使用することができないから，そのような発明において実施 可能要件を満たすためには，明細書の発明の詳細な説明に，薬理データの記載又はこれと同視し得る程度の記載をすることなどにより，当該用途の有用性及びそのための当該医薬の有効量を裏付ける記載を要するものと解＼nするのが相当である。 本件発明１及び２の特許請求の範囲においては，本件化合物が「痛みの 処置における」（構成要件１Ｂ）「鎮痛剤」（構＼成要件１Ｃ）及び「鎮痛 剤」（構成要件２Ｃ）として作用することが記載されているところ，いずれも本件化合物の鎮痛効果が認められる痛みは特定されていない。しかし，本件明細書には，本件化合物について，「痛みの処置とくに慢性の疼痛性＼n障害の処置における使用方法である。このような障害にはそれらに限定さ れるものではないが炎症性疼痛，術後疼痛，転移癌に伴う骨関節炎の痛み， 三叉神経痛，急性疱疹性および治療後神経痛，糖尿病性神経障害，カウザ ルギー，上腕神経叢捻除，後頭部神経痛，反射交感神経ジストロフィー， 線維筋痛症，痛風，幻想肢痛，火傷痛ならびに他の形態の神経痛，神経障 害および特発性疼痛症候群が包含される。」（前記１(1)イ）と記載されて いることに照らすと，本件発明１及び２は，本件化合物が少なくとも上記 各痛みに対して鎮痛効果を有することを内容とするものと解される。 したがって，本件発明１及び２について実施可能要件を満たすというためには，本件明細書の発明の詳細な説明に，薬理データの記載又はこれと同視し得る程度の記載をすることなどにより，上記各痛みに対して鎮痛効＼n果があること及びそのための当該医薬の有効量を裏付ける記載が必要であ るというべきである。
イ 痛みの分類及び機序について
(ｱ) 痛みの分類及び機序について，証拠（甲１５の１，甲２６，３９，４ １，４２，４６，５５，５９，７７ないし８４，８６，８８）によれば， 本件出願当時，以下の文献が存在したことが認められる。
・・・
(ｲ) 前記(ｱ)ａないしｇの文献の記載によれば，痛みは，その機序により大 きく分けると，1)炎症や組織損傷による侵害レセプターへの刺激により 生じる侵害受容性疼痛，2)末梢神経又は中枢神経が圧迫されたり，絞扼 されたり，遮断されたりすることにより生じる神経障害性疼痛，3)直接 末梢からの侵害刺激がないにもかかわらず存在し，心因性のもので，特 発性疼痛とも呼ばれる心因性疼痛の三つに分類することができること， 線維筋痛症は，上記3)の心因性疼痛に分類されること，上記のとおりに 分類された痛みの中にも様々なものがあり，それぞれの痛みについて機 序や症状，治療方法が存在することが，本件出願当時，技術常識であっ たと認めるのが相当である。
(ｳ) これに対して，原告は，痛覚過敏及び接触異痛は，通常の痛みとは異 なり，末梢性感作や中枢性感作による神経の機能異常で生じる痛みであると主張し，その根拠として，本件出願当時に前記(ｱ)ｈないしｌのとお りの文献が存在したことを指摘する。 しかし，前記(ｱ)ｈ，ｉ，ｋ及びｌの各文献は，マスタードオイル，カ プサイシン及び切開による侵害刺激を与える実験の結果に基づくもので あるから，これらの実験により，痛覚過敏及び接触異痛が，その原因に かかわらず，末梢性感作や中枢性感作による神経の機能異常により生じると，直ちにいうことはできない。
また，前記(ｱ)ｊの文献では，「ＮメチルＤアスパラギン酸（ＮＭＤＡ） 受容体の過剰活性は，神経障害性疼痛の発生における要因の１つである 可能性がある。」，「動物の神経障害性疼痛モデルにおいて示唆されるように…，痛覚過敏は NMDA 受容体によって介在される「ワインドアップ 現象」の提示である可能性がある。」などと記載されているところ，これらの記載は，ＮＭＤＡ受容体の過剰活性が神経障害性疼痛の要因となること，あるいは痛覚過敏がＮＭＤＡ受容体によって介在されるワイン＼nドアップ現象（神経細胞の感作）によるものであることの可能性を指摘したにすぎず，これをもって，上記文献の記載内容が本件出願当時の技術常識であったということはできない。そして，他に，本件出願当時，痛覚過敏及び接触異痛がその原因にかかわらず末梢性感作や中枢性感作による神経の機能＼異常で生じる痛みであることが技術常識であったと認めるに足りる的確な証拠はない。したがって，原告の上記主張は採用することができない。
・・・
以上によれば，本件明細書の発明の詳細な説明においては，ホルマリン 試験，カラゲニン試験及び術後疼痛試験の各薬理データの記載により，本 件化合物が侵害受容性疼痛に分類される痛みに対して鎮痛効果があること 及びそのための当該医薬の有効量は裏付けられているといえる。しかし， 本件発明１及び２がその内容とする「痛み」，すなわち，少なくとも「炎 症性疼痛，術後疼痛，転移癌に伴う骨関節炎の痛み，三叉神経痛，急性疱 疹性および治療後神経痛，糖尿病性神経障害，カウザルギー，上腕神経叢 捻除，後頭部神経痛，反射交感神経ジストロフィー，線維筋痛症，痛風， 幻想肢痛，火傷痛ならびに他の形態の神経痛，神経障害および特発性疼痛 症候群」（前記１(1)イ）の各痛みに対して鎮痛効果があること及びそのた めの当該医薬の有効量を裏付ける記載はない。したがって，本件発明１及 び２は，実施可能要件に違反するものと認められる。＼n

◆判決本文

　漏れていたのでアップします。ＣＳ関連発明について、広告収入に基づく損害賠償が認められました。

　本件特許の請求項１は下記です。 通信ネットワークを介して、ウェブ情報をユーザ端末に提供するウェブ情報提供方法において、 ユーザ端末に接続されたアクセスポイントが該ユーザ端末に割り当てた前記アクセスポイントのＩＰアドレス、およびＩＰアドレスとアクセスポイントに対応する地域とが対応したＩＰアドレス対地域データベースを用いて、前記ユーザ端末に割り当てられたＩＰアドレスを所有するアクセスポイントが属する地域を判別する第１の判別ステップと、 前記判別された地域に基づいて、該地域に対応したウェブ情報を選択する第１の選択ステップと、 前記選択されたウェブ情報を、前記ＩＰアドレスが割り当てられたユーザ端末に送信する送信ステップと、 を有したことを特徴とするウェブ情報提供方法。

　被告方法等は，本件各発明の技術的範囲に属するものであるから，被告が被 告方法等を用いて行う地域ターゲティング広告等のサービスを提供する行為 は，本件特許権を侵害するものである。そして，被告はその侵害行為について 過失があったものと推定されるから（特許法１０３条），原告は，被告に対し， その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を，自己が 受けた損害の額としてその賠償を請求することができる（同法１０２条３項） ところ，同項による損害は，原則として，侵害品の売上高を基準とし，そこに， 実施に対し受けるべき料率を乗じて算定すべきである。 また，不当利得返還請求については，同項の「受けるべき金銭の額に相当す る額」は，本来，侵害者がその特許発明の実施に当たり特許権者に対して支払 うべきであった実施料相当額であるから，侵害者がこれを支払うことなく特許 発明を実施した場合は，その実施により，侵害者は同額の利得を得，特許権者 は同額の損失を受けたものと評価することができるから，同項の「受けるべき 金銭の額に相当する額」が不当利得（民法７０３条）における受益者の利得の 額に相当し，かつ，権利者の損失の額に相当すると認めるのが相当である（知 財高裁平成２７年（ネ）第１０４８８号，同第１００８８号同年１１月１２日 判決・判時２２８７号９１頁参照）。 そこで，被告が被告方法等を使用して上げた売上高及び実施に対し受けるべ き料率（相当実施料率）につき，以下検討する。
(2) ＹＤＮ及びプレミアム広告について
ア ＹＤＮ及びプレミアム広告の売上高
ＹＤＮ及びプレミアム広告の売上高は，以下のとおりであると認められる。
(ｱ) ＹＤＮの売上高
証拠（乙２５）によれば，原告主張の損害算定期間（平成１９年７月２ ５日〜平成３０年６月２６日）の売上高（消費税抜き。以下，売上高につ き，特記なき限り同じ。）は，別紙売上高・損害額一覧表のとおりであり，＼nＹＤＮのエリアターゲティングを行っている部分の売上高総額は，●省略 ●であると認められる（●省略●なお，端数処理の関係で１円の誤差が生 じている。）。
(ｲ) プレミアム広告の売上高
同様に，同期間のプレミアム広告のエリアターゲティングを行っている 部分の売上高総額は，●省略●であると認められる（●省略●）。
イ 相当実施料算定の基礎となる売上高の範囲
被告は，ＹＤＮ及びプレミアム広告の売上高のうち，下記(ｱ)ないし(ｴ)に 係る各部分については，相当実施料算定の基礎となる売上高から除外すべき であると主張するので，この点について検討する。
(ｱ) ●省略●について
被告は，本件各発明の技術的範囲には●省略●から，被告方法等におい て，本件各発明の技術的範囲に含まれる部分があるとしてもそれは●省略 ●であると主張する。 しかし，本件各発明にいう「アクセスポイントに対応する地域」等は， 特に●省略●ものではないので，相当実施料算定の基礎となる売上高を● 省略●理由はないというべきである。
(ｲ) スマートフォンを利用した売上部分について
被告は，スマートフォンの利用による売上げは相当実施料算定の基礎と なる売上高から控除すべきであると主張する。 しかし，証拠（甲７３・３頁）及び弁論の全趣旨によれば，スマートフ ォンからインターネットのウェブサイトを閲覧する場合には，モバイル接 続（４Ｇ接続ないし３Ｇ接続）又はＷｉ−Ｆｉ接続の２通りの方法があり， 自宅等のＷｉ−Ｆｉ環境がある場所では，通信容量制限のあるモバイル接 続ではなく，Ｗｉ−Ｆｉ経由の接続を行うのが一般的であるところ，スマ ートフォンによりＷｉ−Ｆｉ接続を行う場合には，接続に用いられるＩＰ アドレスは自宅のＷｉ−Ｆｉに用いられるＩＰアドレスであり，この場合 には，本件各発明に基づくＩＰアドレスからアクセスポイントに対応する 地域を判別しているものと認められる。 他方で，モバイル端末からのインターネット接続（いわゆる４Ｇ接続な いし３Ｇ接続）の場合に，ＩＰアドレスからアクセスポイントに対応する 地域を判別することができないことは，原告が自認するところであるから， 相当実施料算定の基礎となる売上高は，かかる接続を利用しない場合（Ｗ ｉ−Ｆｉ経由での接続の場合）に限定することが必要であるというべきで ある。
(ｳ) ●省略●について
被告は，●省略●を控除したものとされるべきであると主張する。
ａ そこで検討するに，証拠（乙２７）及び弁論の全趣旨を総合すると， 以下の事実を認めることができる。
●省略●
ｂ 上記ａで認定した事実によれば，被告方法等において，●省略●を控 除することが相当であるというべきである。
ｃ これに対して，原告は，●省略●と考えられると主張するが，これを 認めるに足りる証拠はない。 したがって，原告の上記主張は理由がない。
(ｴ) 他のターゲティング機能に対応する部分について＼n
被告は，「年齢」，「性別」，「行動履歴」など「地域」以外のターゲ ティング機能に対する部分の売上げは，本件における相当実施料額の算定＼nの基礎とならないと主張する。 この点，証拠（甲２２，２６）によれば，被告のＹＤＮやプレミアム広 告においては，地域ターゲティングに加え，「時間帯」，「性別」，「年 代」，「行動履歴」等に基づくターゲティングも行われていることがうか がわれるが，他方で，プレミアム広告の商品紹介（甲２６）においては， 「エリアターゲティング」が最初に紹介され，また，被告の広告本部本部 長が，平成１９年１１月５日付けの日経マーケティングのウェブ上の記事 （甲２７）において，1)被告は地域ターゲティングに力を入れており，Ｉ Ｐアドレスなどの情報で地域ターゲティング広告ができるようになり，地 域限定のプロモーションや地域限定で企業活動をしている広告主もター ゲットに入ってきたこと，2)地域ターゲティング広告に性別や年齢別など によるデモグラフィックターゲティングも組み合わせればより効果的で あること，3)地域ターゲティング広告は，中小企業，インフラを手がける 大手企業などの需要もあることなどを述べていることが認められる。 そうすると，地域ターゲティングは中心的な機能であり，他のターゲテ＼nィング機能に比べてその重要性は高いというべきであり，また，これらの＼n機能は重複して利用されることも多く，その寄与の度合いを個別に算定す＼nることが困難であることにも照らすと，地域ターゲティング機能と関連の＼nある売上高については，その全額を対象とするのが相当である。
ウ 相当実施料算定の基礎とすべき売上高
上記アのＹＤＮ及びプレミアム広告の売上高から，上記イに従って控除す べき分を控除した額は，以下のとおりである。
(ｱ) ＹＤＮについて
証拠（乙２５）によれば，ＹＤＮについて，●省略●となる。
(ｲ) プレミアム広告について
同様に，プレミアム広告については，●省略●となる。
(ｳ) 以上によれば，本件特許権侵害による損害額の算定に用いるべき売上高 は，ＹＤＮにつき●省略●，プレミアム広告につき●省略●となる（それ ぞれの各年度の内訳は別紙売上高・損害額一覧表の該当欄記載のとおり。）。＼n
(3) スポンサードサーチについて
原告は，被告が提供するターゲティング広告に係るサービスのうち，スポン サードサーチに係る売上高も相当実施料の算定の対象とすべきであると主張 するのに対し，被告は，スポンサードサーチにおいては本件各発明を実施して いないから，その売上高は相当実施料の算定の対象外であると主張する。
ア そこで検討するに，●省略●ことが認められる。
しかし，他方で，●省略●本件各発明を実施して行われているとは認めら れないので，スポンサードサーチに係る売上高も損害額算定の対象とすべき であるとの原告主張を採用することはできない。
イ なお，原告は，スポンサードサーチが本件各発明の実施に当たらないとの 主張は時機に後れた攻撃防御方法に当たると主張するが，被告は，当初から， 原告主張のターゲティング広告の提供サービスが本件各発明の技術的範囲 に属することを否認していたこと，侵害論の審理においては●省略●が中心 的な争点であったこと，損害論の審理に入り，スポンサードサーチが実施料 算定の基礎となるかが争点となり，これを契機としてスポンサードサーチが 本件各発明の実施に当たるかどうかが問題となったことなどの本訴の経緯 に照らすと，被告の上記主張が時機に後れたものということはできない。
(4) 相当実施料率について
ア 相当実施料率の算定基準
特許法１０２条３項所定の「その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の 額に相当する額」の算定に当たり，実施に対し受けるべき料率は，1)当該特 許発明の実際の実施許諾契約における実施料率や，それが明らかでない場合 には業界における実施料の相場等も考慮に入れつつ，2)当該特許発明自体の 価値すなわち特許発明の技術内容や重要性，他のものによる代替可能性，3) 当該特許発明を当該製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の 態様，4)特許権者と侵害者との競業関係や特許権者の営業方針等訴訟に現れ た諸事情を総合考慮して，合理的な料率を定めるべきである（知財高裁平成 ３０年（ネ）第１００６３号令和元年６月７日特別部判決・判時２４３０号 ３４頁参照）。
イ 実施料率等について
(ｱ) 証拠（甲３０，７９，１００）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実 を認めることができる。
ａ 原告は，あどえりあ社を通じて，本件特許に係るライセンス（通常実 施権の許諾。以下「本件ライセンス」という。）を行っている。
ｂ 本件ライセンスの料金体系は，1)多数のウェブサイトやアプリ等に一 括で広告を配信するアドネットワーク事業を行う企業を対象とするア ドネットワーク事業社用（甲３０・２枚目），2)クライアントに対しシ ステム等を使ってサービスを提供する企業を対象とするサービス提供 事業社用（同３枚目），3)自社でウェブサイトを運営する企業を対象と するウェブサイト運営社用（同４枚目）の３種類がある。
ｃ 上記1)（アドネットワーク事業社用）の料金は，登録料１万円（初年 度のみ）と，アドネットワーク事業社のクライアントに対する広告請求 金額に対する１．５％（親会社の業務を子会社が行う場合は３％）の割 合によるライセンス利用料である。
上記2)（サービス提供事業社用）の料金は，クライアントの特許利用 も含めたライセンスを受ける場合は，登録料１万円（毎年）と，サービ ス提供事業社と各クライアントの間の月額契約料金の３％の割合によ るライセンス利用料である。
上記3)（ウェブサイト運営社用）の料金は，当該ウェブサイトが５０ ００万ＰＶ以上で，かつ，自社サイト内の広告の地域ターゲティングを 行う場合は，登録料１万円（初年度のみ）及び基本利用料１０万円（年 額）に加え，広告売上げの３％の割合によるライセンス利用料となる。 なお，ウェブサイト運営社が，当該ウェブサイト内で物品などの販売を 補助するサービスを行う場合は，更にビジネス利用料５０００円〜（年 額）を要するとされている。
ｄ 本件ライセンスの実績としては，アドネットワーク事業社用のライセ ンス利用料につき１．５％で契約した例，サービス提供事業社用のライ センス利用料につき３％で契約した例，ウェブサイト運営社用のライセ ンス利用料につき１．５％で契約した例や，０．７５％で契約した例が ある。
(ｲ) 甲３０のライセンス料金表の各類型の適用に関し，原告は，広告を掲載＼nするサイトを基準とするもの，すなわち，自らのウェブサイトにおいて広 告を掲載する場合は３％であるが，他社のウェブサイトに広告を掲載する 場合は１．５％とするものであると主張するのに対し，被告は，広告の主 体を基準とするもの，すなわち，第三者の広告を請け負って掲載する場合 はアドネットワーク事業社用の条件に従って１．５％の料率が適用され， 自社の広告を掲載する場合は３％の料率が適用されると主張する。
甲３０のライセンス料金表の各類型が適用される広告掲載サービスに＼nついては，本件ライセンスに係る特許権者である原告が当然知悉している と考えられるところ，アドネットワーク事業社用について他の場合より安 い料率が設定されることについての原告の説明，すなわち，他社のウェブ サイトに広告を掲載する場合には別途広告枠を媒体社などから購入する 必要がありその費用が掛かるためにアドネットワーク事業社用では料率 を下げているとの説明や，それにもかかわらず親会社の業務を子会社が行 う場合は３％としたのは，アドネットワーク事業社である親会社が広告掲 載を自らの子会社の広告枠で行う場合には広告枠の購入費用は子会社に 支払われるために親子会社全体としてみれば費用支出がないからである との説明は合理的であるといえる。 被告は，ウェブサイト運営者用のライセンス料金表に「ＥＣ（電子商取＼n引）を含む，ウェブサイト内で物品などの販売を補助するサービス」が対 象となることが記載されていることをもって，ウェブサイト運営者用の実 施料率が３％であるのは，自社商品の広告表示を切り替えるといったサー＼nビスを提供することを念頭に置いたものであると主張する。しかし，同サ ービスを行う場合に発生するのはビジネス利用料であって，広告利用料で はないので，上記の記載から，ウェブサイト運営者用のライセンス料金表＼nが適用されるのは自社の広告を掲載する場合であると認めることはでき ない。
むしろ，甲３０・４枚目においては，ウェブサイト運営者用の「広告利 用料」は「広告売上の３％」と規定されているところ，ここに「広告売上」 と記載されているのは，他社の広告を自らのサイトで行うことにより広告 売上げを得る場合を想定としているからであると推認するのが自然かつ 合理的である。 そうすると，原告が主張するとおり，本件ライセンスにおけるライセン ス料率は，自らのウェブサイトにおいて広告を掲載する場合は３％である が，他社のウェブサイトに広告を掲載するなどして，広告枠を媒体社など から購入する費用を生ずる場合には１．５％とするものであると認めるの が相当である。
(ｳ) 上記(ｲ)の説示を踏まえ，被告の地域ターゲティング広告が本件ライセ ンスのいずれの類型に属するかにつきみるに，ＹＤＮのうち被告ウェブサ イトに広告を掲載する部分及びプレミアム広告はウェブサイト運営社用 に当たるから，ライセンス料率は３％となり，ＹＤＮのうち他の提携ウェ ブサイトに広告を掲載する部分はアドネットワーク事業社用に当たるか ら，ライセンス料率は１．５％となるものと認められる。 この点につき，被告は，過去にウェブサイト運営社用に当たるにもかか わらず０．７５％や１．５％のライセンス料率が適用されたことがあるこ とを指摘し，本件においてもこれらの料率を参考とすべきであると主張す るが，証拠（甲１００）及び弁論の全趣旨によれば，これらは原告とライ センシーとの関係に基づき特別に減額されたものであることがうかがわ れ，他にサービス提供事業社用の類型ではあるものの，原則どおりライセ ンス料率を３％として契約した実績もあることからすれば，上記のとおり 認定するのが相当である。
ウ 実施料率を下げるべき他の事情について
●省略●
(ｲ) 被告は，被告自身の多数の特許を実施することによりウェブ広告の分野 において大きなシェアを獲得することができているのであるから，本件各 発明の相当実施料率の算定に当たってもこの点を考慮すべきであると主 張するが，被告がウェブ広告の分野において多数の特許を実施しているこ とやそれが売上げに寄与していることは，本件特許の相当実施料率を算定 すべき上で考慮すべき事情ということはできない。 また，被告は，本件特許の相当実施料率の算定に当たり，被告が自身の 努力により●省略●を作成したことを考慮すべきであると主張するが，上 記と同様，この点も本件特許の相当実施料率を算定すべき上で考慮すべき 事情ということはできない。
(ｳ) 被告は，甲２０公報を引用し，本件各発明の「ＩＰアドレス対地域デー タベース」は「アクセスポイント側」の情報を用いるものであり，●省略 ●含まないとした上で，原告の主張を前提とするのであれば，本件各発明 の価値・技術的意義は低いなどと主張する。 しかし，被告の上記主張は，データベースの構成と●省略●を誤解・混＼n同するものであり，その前提において失当であり，また，本件各発明が公 知技術との関係で新たな技術的意義が存在しないということはできない。 むしろ，本件各発明は，ＩＰアドレスを所有するアクセスポイントが属 する地域を判別し，判別した地域に対応したウェブ情報を選択して前記ユ ーザ端末に送信する方法によって，同一ＵＲＬにおいてもユーザの発信地 域ごとに異なるウェブ情報を送信することができるという効果を得る発 明であって，他にＧＰＳ等のシステムを用いることなく，ユーザ端末に割 り当てられたＩＰアドレスとＩＰアドレス対地域データベースを照合す るという比較的簡易な方法によりユーザの発信地域の判別をすることが できるものであるから，従来技術にはない新たな技術的意義を有するとい うことができる。
(ｴ) 被告は，本件特許の相当実施料率の算定に当たり，地域ターゲティング 以外のターゲティング機能の効用を考慮すべきであると主張する。＼nしかし，地域ターゲティングは中心的な機能であり，他のターゲティン＼nグ機能に比べてその重要性は高いというべきであり，また，これらの機能＼ は重複して利用されることも多く，その寄与の度合いを個別に算定するこ とが困難であることは，前記(2)イ(ｴ)のとおりである。このため，ＹＤＮ 及びプレミアム広告が地域ターゲティング以外のターゲティング機能を＼n備えていることを考慮しても，適用すべき実施料率を下げることが相当と いうことはできない。
(ｵ) 被告は，ＹＤＮのクリック数や売上げは，被告が長年にわたり多大な労 力を積み上げてきたサービスの圧倒的な利用者数及びアクセス数を前提 とするものであり，これらは本件各発明と無関係であるから，本件特許の 相当実施料率の算定に当たってはこの点を考慮すべきであると主張する。 しかし，ＹＤＮの売上げにおいて，被告の提供するサービスの利用者数 や被告のウェブサイトへのアクセス数が影響を与えたとしても，本件各発 明の売上げ及び利益への貢献の程度という観点からみると，本件各発明は， ＩＰアドレス対地域データベースを使用して，アクセスポイントの属する 地域を判別することを通じて，地域によって異なるウェブ情報をユーザ端 末に送信することを可能にするものであるから，エリアターゲティング広＼n告に必要不可欠なものであり，本件各発明と同程度に簡易かつ効果的に地 域判別をし得る代替技術の存在を示す証拠のないことに照らすと，本件各 発明を利用することができない場合には，被告のＹＤＮやプレミアム広告 の利用者に対する訴求力は大幅に減殺されたものというべきである。 このような本件各発明のＹＤＮ及びプレミアム広告の提供サービスに おける必要不可欠性や売上げや利益に対する貢献度に照らすと，ＹＤＮの 売上げにおいて，被告の提供するサービスの利用者数や被告のウェブサイ トへのアクセス数が影響を与えたとしても，これをもって，適用すべき実 施料率を下げることが相当であるということはできない。 また，被告は，プレミアム広告においては，被告ウェブサイトへのアク セス数のみが売上げに貢献するので，本件各発明は売上げに寄与，貢献し ていないと主張するが，上記と同様の理由から，そのような事情をもって 適用すべき実施料率を下げることが相当であるということはできない。
エ 小括
以上によれば，本件各発明の実施についての相当な実施料率は，ＹＤＮの うち被告ウェブサイトに広告を掲載する部分及びプレミアム広告につき ３％，ＹＤＮのうち他の提携ウェブサイトに広告を掲載する部分は１．５％ と認めるのが相当である。

◆判決本文

　ＣＳ関連発明について、技術的範囲に属すると認められるが、無効理由あり（新規性なし）として権利行使不能(特104-3）と判断されました。

　このように，乙８発明は，ユーザから入力された情報から抽出したキーワードに 基づいてそれに関連するウェブページを収集し，そのリンク情報を取得して記憶し， ユーザ端末にキーワードに関連するウェブサイトのリンクをユーザ端末に出力する ものである。しかして，かかるウェブサイトのリンクをユーザ端末に出力すること は，ユーザに対してユーザの関心のある事項に関連するウェブサイトの閲覧を勧め るものであるといえ，当該リンクを出力することは，ユーザに対する提案を行うも のということができ，また，当該リンクはウェブ上から取得されるものであるから， ウェブサイトからユーザに対して提案すべき情報を取得しているということができ る。 そうすると，乙８発明がユーザコメントに基づいてリンクを出力するアバター管 理部及び情報収集部は，構成要件１Ｅの「前記第１又は第２受付手段によって受け＼n付けられた個人情報に基づいて前記ユーザに対して提案を行う提案手段」に相当し， また，乙８発明の，アバター管理部及び情報収集部によりユーザコメントに基づい てウェブサイトのリンクをユーザ端末に出力する機能は，構＼成要件５Ｅの「前記受 け付けた個人情報に基づいて前記ユーザに対して提案を行うステップ」に相当する。 さらに，乙８発明における，ウェブ上からキーワードに関連するウェブページのリ ンクを取得する情報収集部は，構成要件１Ｆの「前記個人情報に基づいてウェブサ＼nイトから前記ユーザに対して提案すべき情報を取得する手段」に相当し，上記情報 収集部によりウェブ上からキーワードに関連するウェブページのリンクを取得する 機能は，構＼成要件５Ｆの「前記個人情報に基づいてウェブサイトから前記ユーザに 対して提案すべき情報を取得するステップ」に相当する。 その他，構成要件Ｅ及びＦと乙８発明の間に，相違する点は認められない。＼n以上によれば，構成要件Ｅ及びＦは，乙８発明の構＼成と同一のものといえる。
エ 構成要件Ｇ（「前記個人情報に基づいてユーザに注意を促す手段と，を有する」「前記個人情報に基づいてユーザに注意を促すステップと，を更に有する」）につき，＼n乙８発明と対比する。 構成要件Ｇに関し，本件明細書の記載をみると，「飲みすぎないように！」などの＼nアドバイスのメッセージを出力する旨の記載があり（【０１１９】），かかる記載内容 からすると，構成要件Ｇにおける「注意を促す」とは，気を付けるように仕向ける，＼n気を配るように仕向けるとの意であると解することができる。 しかして，乙８発明は，スケジュールが未完了であることが確認すると，アバタ ーから，「スケジュールが未完了だよ。代わりのスケジュールを入力してね」のよう な，スケジュールの修正を依頼するアバターコメントを出力する機能を有する（【０＼n０４３】）。そして，乙８発明の学習・生活支援サーバ内にはアバターコメントを出 力するアバター管理部が実装されている（【００２４】等）ところ，上記機能は，ユ＼nーザに対してスケジュールが完了していないことに気を付けるように仕向け，又は， スケジュールに気を配るように仕向けるものであるといえる。 そうすると，乙８発明の，アバターコメントの出力を実行するアバター管理部は， 構成要件１Ｇの「前記個人情報に基づいてユーザに注意を促す手段」に相当し，ま＼nた，乙８発明の，ユーザに対して上記の趣旨のアバターコメントを出力するアバタ ー管理部の機能は，構＼成要件５Ｇの「前記個人情報に基づいてユーザに注意を促す ステップ」に相当する。 その他，構成要件Ｇと乙８発明の間に，相違する点は認められない。＼n以上によれば，構成要件Ｇは，乙８発明の構＼成と同一のものといえる。
オ 構成要件Ｈ（「情報提供装置。」「を情報提供装置に実行させる情報提供プロ＼nグラム。」につき，乙８発明と対比する。 乙８発明のアバター管理部によるアバターコメントの出力は，情報の提供に当た るため，この点をもって既に，アバター管理部を有する乙８発明の学習・生活支援 サーバは，情報を提供する装置（「情報提供装置」）であるということができる。 また，上記サーバは，アバター管理部のほかに，ユーザ情報管理部，テキスト分 析部，情報収集部，コンテンツ管理部で構成される制御部を有しており，制御部は，＼n少なくとも一つのＣＰＵ等を備え，ＲＯＭ等に予め記憶されたプログラムを読み込＼nんで実行することにより，上記各部の機能を事項することが可能＼となるものである （【００２１】等）ことから，乙８発明の学習・生活支援サーバは，情報提供装置で あって，各種機能を実行させる情報提供プログラムを有しているといえ，乙８発明＼nは，構成要件１Ｈの「情報提供装置」，構＼成要件５Ｈの「情報提供プログラム」と同 一であるといえる。 その他，構成要件Ｈと乙８発明の間に，実質的に相違する点は認められない。＼n以上によれば，構成要件Ｈは，乙８発明の構＼成と実質的に同一のものといえる。
(4) したがって，本件各発明は，その全ての構成要件が，乙８発明の構＼成と実質 的に同一のものであるから，本件各発明は，乙８発明との関係で，新規性を欠くも のといわざるを得ず，いずれも，特許無効審判により無効にされるべきものと認め られる（特許法２９条１項３号，１２３条１項２号）。
(5) 原告らの主張について
原告らは，1)乙８公報に記載されている「スケジュールの修正を依頼する」とは， 構成要件Ｅにおける，議案や意見を提出するという「提案を行う」こととは相違す＼nる，2)乙８公報がユーザ端末に出力するウェブサイトのリンクは，ウェブサイトの 所在を示す情報であって，この所在を示す情報が，「提案を行う」内容である議案や 意見であるはずがなく，乙８発明は構成要件Ｅと相違し，また，ウェブサイトのリ＼nンクはユーザに対して提案すべき情報を規定している構成要件Ｆの「情報」とも相＼n違する，3)乙８発明がユーザのスケジュールが未完了であることを確認した場合に ユーザにスケジュールの修正を依頼することは，構成要件Ｇの，気を付けるよう仕＼n向けることとは相違する，4)乙８発明のユーザ端末は，情報提供をするものではな いから，構成要件Ｈと相違する，などとして，本件各発明が乙８発明の構＼成と実質 的に相違する旨主張する。
しかしながら，原告らの上記各主張は，次のとおり，いずれも理由がないという べきである。 まず，上記1)及び3)の点については，乙８発明において「スケジュールの修正」 を依頼されたユーザは，スケジュールが完了していないことを知り，新たなスケジ ュールを考えて入力するように促されることとなるのであって，「スケジュールの 修正の依頼」も，ユーザに対して新たなスケジュールを組み立てる旨の議案や意見 の提出にも当たるといえるから，構成要件Ｅの「提案を行う」と実質的に同一の構＼ 成であるといえる。また，乙８発明の上記のような働きは，まさにユーザに対しス ケジュールが完了していないことに気を付けるように仕向け，又は，気を配るよう に仕向けることであるといえるから，乙８発明は，構成要件Ｇの「注意を促す手段」＼nないし「注意を促すステップ」と実質的に同一の構成を有するといえる。＼nまた，上記2)の点については，構成要件Ｅの「提案を行う」との文言について，＼n特許請求の範囲及び本件明細書の記載に，ユーザに提案すべき情報の具体的内容を 限定する根拠となるものはなく，ウェブページを出力することに限る旨の示唆もな い。その上，前記説示のとおり，キーワードに関連するウェブページのリンクをユ ーザ端末に出力することは，当該リンク先のウェブページを閲覧することをユーザ に勧めることに該当し，まさに，この点が「提案」といえるというべきである。そ うすると，乙８発明のアバター管理部が当該リンクをユーザ端末に出力することは， 構成要件Ｅが規定するユーザに対する「提案を行う」との構＼成と，同一であるとい わなければならない。また，構成要件Ｆの「情報」との相違を指摘する原告の主張＼nも，結局，リンクはあくまでウェブサイトの所在を示す情報に過ぎず，これがユー ザに対して提案すべき情報には当たらないとの主張であると解されるが，前記のと おり，ユーザ端末にユーザの個人情報に基づいてこれに関連するウェブページのリ ンクを出力することは，ユーザに対して当該リンク先のウェブページの閲覧を勧め るという意味において，ユーザに提案すべき情報を表示するものであり，乙８発明＼nにおいてユーザ端末に出力されるリンクは，構成要件Ｆの「情報」と異なるもので＼nはないというべきである。 さらに，上記4)の点は，前記説示のとおり，乙８発明の学習・生活支援サーバ及 びプログラムは，構成要件１Ｈの「情報提供装置」，構＼成要件５Ｈの「情報提供プロ グラム」と同一であるといえる。 以上によれば，原告らの主張はいずれも採用することができない。

◆判決本文

　Appleによる債務不存在確認訴訟です。進歩性無しとして104条の3で権利公使不能と判断されました。＼n

ウ そこで，以上の説示を前提として，以下，公然実施発明１への甲５−１発 明の組合せの可否について検討する。 まず，公然実施発明１は，スリープ状態とスリープ解除状態とを有し，スリープ 状態からスリープ解除状態とする際の操作及びその際にロック画面が表示されるス＼nマートフォンというものであり，他方，甲５−１発明の技術分野は，生体情報を利 用した電子デバイスの内蔵認証システムに関するものである。そうすると，両発明 の技術分野については関連性が存するものというべきである。 また，公然実施発明１は，スリープ状態において，ホームボタンを押すことによ り，デバイス機能を有効にするときに，起動して認証を行うというものであるか＼nら，ホームボタンの押下によりスリープ状態からスリープ解除状態に切り替わった ときに，パスコード認証によりユーザを識別するという機能を有するものである。＼nこの点，公然実施発明１においては，ホームボタンの押下の後，パスコード認証の 前に，ロック画面においてスライダをドラッグするという操作入力という構成があ＼nるが，この構成については，タッチパネル入力による誤作動防止（パスコードによ＼nる認証の設定がされている場合は，パスコードやホーム画面の誤作動防止であり， パスコードによる認証の設定がされていない場合であっても，ホーム画面の誤作動 防止）という，ユーザ識別とは別の技術的意義があるといえるところ，パスコード 認証という構成は，これとは別の，ユーザ識別のための構＼成として把握することが できるものであって，上記スライダをドラッグするという構成とは可分な別個の構＼ 成であるというべきである。そして，甲５−１発明における「ユーザがデバイスを オンにする，ロックを解除する，または，起動する」ことは，デバイスの機能を有＼n効にすることであるといえ，また，デバイス機能を有効にする前に，生体情報の提＼n供をユーザに対して要求する認証方法という構成のものである。そうすると，公然＼n実施発明１と甲５−１発明とは，デバイスの機能を有効にするときに，ユーザ識別＼nのための認証動作を行う点に関して，その作用機能が共通するものと認められる。＼n以上によれば，公然実施発明１と甲５−１発明においては，技術分野の関連性及 び作用機能の共通性が認められるものであって，当業者（その発明の属する技術の＼n分野における通常の知識を有する者）において，両者を組み合わせる動機付けがあ るものと認められるものであり，その他，本件全証拠をみても，両者の組合せを阻 害する事情を認めるに足りる主張立証はない。そうすると，公然実施発明１のデバ イスの機能を有効にするときのユーザ認証として，甲５−１発明におけるデバイス＼nの機能を有効にするときにデバイスが迅速かつシームレスにユーザを認証するため＼nのホームボタンの背後に配置した指紋を検出するセンサによって指紋認証を行う構＼n成を組み合わせることは，当業者が容易に想到できたことである。また，公然実施 発明１はパスコードの入力による認証に関して，誤ったパスコードが入力されると， ロック状態が維持され，ディスプレイに認証を行うよう求めるメッセージが表示さ＼nれる構成を有するし，甲５−１発明も，特定されたユーザが許可されていないと判＼n断した場合，認証を行うようユーザに指示する構成を有し（甲５文献【００８０】），＼nかかる指示がディスプレイ部に表示することによってなされること，及びユーザ認＼n証のための操作が行われると，認証結果にかかわらずディスプレイがオンにされる ことは，当該技術の性質・内容に照らし，周知慣用技術といえる。そして，公然実 施発明１は，使用者識別機能による認証の結果，使用者が正当な使用者と認証され＼nなければロック状態を維持するものであるところ，公然実施発明１に甲５−１発明 を組み合わせる際に，かかる構成をあえて排除又は変更する理由は，本件全証拠を＼nみても見当たらない。 以上からすると，当業者は，相違点１に係る構成を容易に想到することができた＼nものといえ，本件発明１−１を容易に発明することができたものと認められる。
エ 被告の主張について
(ｱ) 被告は，公然実施発明１は，パスコードの入力という使用者識別機能を有＼nするものの，指紋等の生体情報による内蔵認証システムを有するものではなく，こ れを有する甲５発明とは技術の点における共通性がない旨主張する。 しかし，前記認定のとおり，両発明においては，いずれも，デバイスの機能を有＼n効にするときにユーザ識別のための認証動作を行う点で共通しているのであって， パスコードの入力による認証方法と指紋等の生体情報による認証方法というように 認証に用いる情報の内容は異なるものの，両発明の技術分野に相違があるとは認め られない。そうすると，被告の上記主張は，採用することができない。
(ｲ) また，被告は，公然実施発明１は，ホームボタンに対する操作入力及びスラ イダのドラッグ操作を経てから使用者識別機能を実行するものであるところ，これ＼nは，デバイス機能を有効とする前あるいはデバイスリソ＼ースへのアクセスの前のシ ームレスな認証という甲５発明の課題と共通しないから，公然実施発明１に甲５発 明を組み合わせる動機付けがないと主張する。 しかしながら，前記説示のとおり，公然実施発明１に係るパスコード認証という 構成については，ユーザ識別のための構＼成として，上記のスライダをドラッグする という構成とは可分な別個の構＼成として把握することができるというべきである。 そうすると，公然実施発明１におけるパスコードによる認証という構成と，甲５−＼n１発明におけるシームレスな認証処理という構成とは，ユーザにおいて許可されて＼nいない人が個人情報にアクセスして閲覧することを防ぐ方法の一つとしての認証方 法を備えている点で共通するものであり，両発明において，デバイス機能を有効に＼nするときのユーザ認証の動作に関して，その作用機能が共通するものと認められる＼nことに変わりはない。すなわち，ユーザによる誤作動の防止と，スリープ状態にお いてホームボタンを押してユーザ識別を実行するための動作とは，その性質内容に 照らし，互いに別個のものということができ，公然実施発明１がユーザによる誤作 動防止の意義を有するからといって，これに甲５−１発明を組み合わせることがで きないことになるとはいえない。 そうすると，被告の上記主張は，採用することができない。
(ｳ) さらに，被告は，本件発明１−１は，1) 指紋認証による使用者識別機能が，＼n非活性状態から活性状態に切り替えるための操作入力により，かつ，使用者による 追加操作なしに行われる，2) 使用者識別機能による認証の結果，使用者が正当な＼n使用者と認証されなければ，移動通信端末機のロック状態を維持するとともに，デ ィスプレイ部にメッセージを表示する，3) 活性化ボタンにおいて非活性状態にあ るときに操作入力を受け付けると，使用者識別機能による認証の結果にかかわらず，＼nディスプレイ部をオンにして活性状態に切り替えるという構成を有するが，公然実＼n施発明１にはこれらのいずれも有していないという相違点があるところ，甲５発明 には，上記1)ないし3)に係る構成が開示されていないため，両者を組み合わせても，＼n上記相違点を埋めることはできないと主張する。 しかし，被告主張の上記1)については，上記ウで説示したとおり，公然実施発明 １のデバイスの機能を有効にするときにユーザ認証として，甲５−１発明における＼nデバイスの機能を有効にするときにデバイスが迅速かつシームレスにユーザを認証＼nするための構成を，公然実施発明１のスライダを備えたロック画面を残したまま組＼nみ合わせることは当業者が容易に想到できたことである。 また，公然実施発明１は，パスコードを入力することによる使用者識別機能によ＼nる認証の結果，認証されなければロックを維持するものといえるところ，公然実施 発明１に甲５−１発明を組み合わせる際に，かかる構成をあえて排除又は変更する＼n理由が認められないこと，ユーザ認証がされなかった場合には，ディスプレイに認 証を行うよう求める旨のメッセージが表示されること，及びユーザ認証のための操＼n作が行われると，認証結果にかかわらずディスプレイがオンになることは周知慣用 技術といえることは，前記説示のとおりである。そうすると，被告主張の上記2)及 び3)について，実質的な相違点ということはできないというべきである。 以上によれば，被告の上記主張は採用することができない。
オ 小括
上記によれば，本件発明１―１は，当業者が公然実施発明１に甲５−１発明を組＼nみ合わせることにより，容易に想到することができたものといえ（特許法２９条２ 項），本件発明１−１は，特許無効審判により無効にされるべきものというべきで ある（同法１２３条１項２号）。
・・・
７ 争点３−３（無効理由２の解消の有無）
(1) 本件訂正事項２−１，２−２に係る訂正による無効理由２の解消の有無
ア 訂正の概要
本件訂正事項２−１は，本件発明２−１の構成要件２−１Ｃの活性状態をロック＼n画面が表示されたものに限定するものであり，本件訂正事項２−２は，本件発明２＼n−２の構成要件２−２Ａに，「前記ロック画面には，現在の時間を表＼示することがで きる」と追加するものである。 イ 本件訂正事項２−１，２−２に係る訂正による無効理由２の解消の有無 しかしながら，本件訂正発明２−１及び本件訂正発明２−２と公然実施発明２と を対比してみたとしても，前記５(2)で認定した公然実施発明２の構成からすれば，＼nスリープ状態からスリープ解除状態においてロック画面が表示される点，同画面に＼n現在の時間を表示することができる点について，相違するものではない。＼n以上によれば，本件訂正事項２−１，２−２に係る訂正によっても，無効理由２ を解消することはできないといわなければならない。

◆判決本文

　102条2項について、２割の推定覆滅が認められました。同3項による認定についても触れています。損害額は15億円です。対応EP特許でドイツでも侵害訴訟があります。

ア 前記前提事実によれば，本件発明の構成要件１Ｅは，「該印刷層は，白色の有機＼n顔料，白色または黄色の無機顔料，蛍光染料，および蛍光増白剤のうちの一以上 の着色剤を含有する」である。これに対応する被告製品(1)の構成１ｅは，「印刷層＼nは，●（省略）●と●（省略）●を含有する●（省略）●印刷インキにより形成 されるが，」である。そして，被告製品の印刷層の●（省略）●印刷インキに含有 される●（省略）●は，「白色」の「無機顔料」に当たる。 ここでは，本件発明については，印刷層が「白色の有機顔料・・・着色剤」を含有 すれば，それだけで構成要件１Ｅを充足するのではなく，これにより「色相を明＼nるくすること」を要するかが問題となる。
イ 本件発明の構成要件１Ｅには，印刷層が「白色の有機顔料，および蛍光増白剤」＼nのいずれかを含有するとの記載がされているだけであり，「色相を明るくすること」 が発明特定事項として記載されているわけではない。 また，前記１のとおり，本件発明は，再帰反射シートに関する発明であるとこ ろ，本件明細書の段落【０００４】には，三角錐型キューブコーナー再帰反射シ ートのうち，反射素子の反射側面に蒸着層が設置されている「蒸着型」三角錐型 キューブコーナー再帰反射シートについては，その再帰反射素子の性質から金属 の色の影響を受けて外観が暗くなってしまうという欠点を有していると記載され ているものの，それ以外の再帰反射シートについては，外観の暗さが課題になっ ている旨の記載がない。また，本件明細書の【００１４】，【００１５】には，本 件発明の技術的意義は「色相の改善」であると記載され，段落【００２１】，【０ ０３０】，【００３２】には，印刷層の目的は「色相を調節」，「色相の調整」と記 載され，段落【００３６】には，「本発明に用いられる着色剤は，特に限定される ものではないが，・・・色相を明るくすることができ，且つ，隠蔽性が得られるもの が良く，シートの色相に合わせた明色系の色が好ましく，・・・白色の有機顔料や白 色や黄色の無機顔料，並びに蛍光染料や蛍光増白剤を挙げることができ，中でも， 白色や黄色の無機顔料が好ましい。」と記載されており，「色相を明るくすること」 は，「隠蔽性」を得ることや「シートの色相に合わせた」色であることと並んで， あくまで好ましい態様であるとされているにすぎない。そのため，本件発明の着 色剤の技術的意義である「色相の改善」は，色相の調節ないし調整を意味するも のであり，「色相を明るくすること」に限定されるものではないと解される。他方， 本件明細書の実施例では，白色顔料が用いられているものの，その他の着色剤と 比較して明るさが向上するとの趣旨で記載されているものではなく，比較例でも， 実施例とは印刷の模様のみを変えて，「Ｙ値」すなわち「色相（明るさ）」には変 化がないが耐候性が改善することを確認しているにすぎない。このような本件明 細書全体の記載を考慮すれば，本件発明の構成要件１Ｅの「着色剤」が「色相を＼n明るくすること」を要件としたものとは解されない。 以上によれば，本件発明の構成要件１Ｅの「着色剤」が「色相を明るくするこ＼nと」を要しているとはいえないというべきである。
ウ これに対し，被告らは，本件特許の出願経過において，原告が，補正により本 件発明に構成要件１Ｅを追加し（乙２１），本件発明の効果は，「色相，特に昼光＼n下での色相（Ｙ値＝明るさ）が改善されて」いることであり，同構成要件の着色＼n剤を用いることにより色相（Ｙ値＝明るさ）を改善したと主張しており（乙３）， 同構成要件の「白色」，「黄色」，「蛍光」を用いて「色相（Ｙ値＝明るさ）」を改善＼nする技術的意義を強調しているから，上記着色剤の意義は，色相を明るくするこ とにあると主張している。 しかし，原告が提出した乙２１の内容を見ても，本件発明の構成要件１Ｅの技＼n術的意義が，「色相を明るくすること」であるとは記載されていない。 むしろ，乙３には，本件発明の効果は，「十分な再帰反射性能＼を有し，かつ色相， 特に昼光下での色相（Ｙ値＝明るさ）が改善されており，耐候性及び耐水性にも 優れている」ことであると記載され，Ｙ値と同義である「色相（Ｙ値＝明るさ）」 と，それに限定されない意味での「色相」とが区別されているため，明るさに限 定されない色相の改善についても主張していると解される。さらに，乙３には， 一般に用いられている着色剤は，再帰反射性の確保のために光透過性を有するが， 光透過性を有する着色剤は光劣化しやすいという欠点があったのに対して，本件 発明の構成要件１Ｅの着色剤は，光透過性を有するものではないこと，本件発明＼nは，構成要件１Ｅの着色剤を用いることにより，再帰反射シートの昼光下での色＼n相（Ｙ値＝明るさ）を更に改善したこと，本件発明では，印刷領域が構成要件１＼nＢ〜１Ｄを具備する独立印刷領域であるため，印刷層が光透過性を有しない構成＼n要件１Ｅの着色剤を含有しても，それ以外の領域を通じて十分な再帰反射性能＼を 有することが記載されている。以上によれば，原告は，本件特許の出願経過にお いて，本件発明の構成要件１Ｅの着色剤について，明るさの改善だけでなく，そ＼nれ以外の効果も主張していると解されるから，そのような主張をもって，本件発 明の着色剤の技術的意義が色相を明るくすることに限定されるとまではいえない というべきである。 その他，被告らの主張を検討しても，採用すべきものはない。
エ したがって，被告製品(1)の構成１ｅは，それぞれ本件発明の構＼成要件１Ｅ及び これを引用する構成要件２Ｂを充足する（なお，仮に同構＼成要件の着色剤が「色 相を明るくすること」を意味するものとしても，これは相対的に色相を明るくで きるような所定の着色剤を含有させれば足り，必ずしも絶対的に「色相を明るく すること」を要するものではないというべきであるところ，証拠（甲１７）及び 弁論の全趣旨によれば，被告製品では，「白色」の「無機顔料」に当たる●（省略） ●を含有しない領域よりも，これを含有する領域の方が色相も改善●（省略）● による色相改善の効果を享受）していることがうかがわれ，被告製品の●（省略） ●印刷インキの色相が暗くなっているのは，●（省略）●で色相が明るくなった 一方で，●（省略）●で色相が暗くなったにすぎないというべきであり，これに よって本件発明の構成要件１Ｅの充足性が否定されることにはならないというべ＼nきである。）。
・・・
推定覆滅の事情
ａ 特許法１０２条２項における推定の覆滅については，同条１項ただし書の 事情と同様に，侵害者が主張立証責任を負うものであり，侵害者が得た利益 と特許権者が受けた損害との相当因果関係を阻害する事情がこれに当たると 解される。例えば，1)特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在すること （市場の非同一性），2)市場における競合品の存在，3)侵害者の営業努力（ブ ランド力，宣伝広告），4)侵害品の性能（機能＼，デザイン等特許発明以外の特 徴）などの事情について，特許法１０２条１項ただし書の事情と同様，同条 ２項についても，これらの事情を推定覆滅の事情として考慮することができ るものと解される。
ｂ そこで，被告らが特許法１０２条１項ただし書の推定覆滅事由として主張 する点について検討するに，次のとおり，２割の推定覆滅を認めるのが相当 である。
(a) 被告らは，本件発明において従来発明と相違する特徴とされる印刷層の 印刷領域の面積の限定は，顧客吸引には全く寄与しておらず，被告旧製品 と被告新製品の耐候性にも実質的な差異はないのであり，被告旧製品のカ タログでも，印刷層の面積の大小はセールスポイントとされていないし， 原告も本件発明の実施品を日本国内で販売していないのであり，本件発明 は，被告旧製品の販売に寄与しているとはいえない旨を主張する。 しかし，前記１(9)で説示したとおり，本件発明の従来技術とは異なる技 術的特徴は，再帰反射シートの印刷層について，「印刷領域が独立した領域 をなして繰り返しのパターンで設置されており，連続層を形成せず」，「独 立印刷領域の面積が０．１５mm2〜３０mm2」，かつ，「白色の有機顔料・・・着色 剤を含有させる」との構成を組み合わせることにより，印刷層周辺の密着＼n性を向上させ，耐水性・耐候性を向上させるとともに，色相の改善を図る ことにあるのであるから，その一部のみを独立して捉えて技術的特徴を措 定する被告らの上記主張は，その前提を欠くものである。また，被告旧製 品と被告新製品の耐候性の実験結果（乙４５〜４９）についても，その実 験条件や環境の適否については必ずしも明らかでないから，これをもって 直ちに被告旧製品と被告新製品の耐候性に実質的な差異はないとはいえな い。そして，証拠（甲３，４，９，１０，２３，６７〜７０）及び弁論の 全趣旨によれば，被告旧製品のカタログやウェブサイトには，本件発明の 技術的特徴である耐水性・耐候性・色相に関する性能の良さを強調する記＼n載が多数存在することも認められる。 したがって，被告らの上記主張をもって推定覆滅事由と認めるのは相当 ではないというべきである。
(b) 次に，被告は，本件発明は，被告旧製品の顧客への販売に貢献しておら ず，むしろ，３Ｍブランドに裏付けられた被告らの信用，実績及び知名度 等こそが，被告旧製品の販売に極めて大きな貢献をしているというべきで あり，現に被告旧製品から被告新製品に切り替えた前後でも売上高は大き く変化していないと主張する。 しかし，仮に被告らが３Ｍグループとしてのブランド力を有するとして も，これが被告旧製品の販売にどの程度の貢献をしたかを裏付ける的確な 証拠は提出されていない。また，仮に被告旧製品から被告新製品に切り替 えた前後で売上高が大きく変化していないとしても，顧客において被告旧 製品と被告新製品との相違点を認識しているか否かが定かでない以上，従 前の被告旧製品の顧客吸引力がその後の被告新製品の販売に影響を与えた 可能性が否定できないから，これをもって直ちに本件発明が顧客への販売＼nに貢献していないということはできない。 したがって，被告らの上記主張をもって推定覆滅事由であると認めるの は相当ではない。
(c) また，被告らは，主要国道および高速道路等における道路標識に用いら れる被告製品を含む長尺ロール製品については，再帰反射シートのパイオ ニア的存在である被告らの売上シェアが極めて大きく，原告は被告旧製品 の販売数量分の実施能力を有していないのであり，実際に，被告らの販売＼nする被告製品並びにその他の製品（Ｄｉａｍｏｎｄグレード及びＥｎｇｉ ｎｅｅｒｉｎｇグレードの再帰反射シート）の売上比がそれぞれ●（省略） ●であり，原告製品の売上比が１０％であるから，仮に被告製品(1)が販売 できなくなったとすれば，そのうちの●（省略）●（＝１０／（１０＋● （省略）●））のみが原告製品に向かうことになると主張する。 しかし，そもそも，競合品といえるためには，市場において侵害品と競 合関係に立つ製品であることを要するものと解される。被告らは，被告ら が販売するＤｉａｍｏｎｄグレード及びＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇグレード の再帰反射シートが競合品であることを前提としているが，弁論の全趣旨 によれば，前者の価格は被告旧製品の●（省略）●以上であり，後者の性 能は被告旧製品と同等ではないこともうかがわれるから，これらの製品の＼n価格や性能等を捨象して，同様の用途に用いられる再帰反射シートである＼nことをもって競合品であると解するのは相当ではない。そうすると，被告 らが主張するＤｉａｍｏｎｄグレード及びＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇグレー ドの再帰反射シートが市場において被告旧製品と競合関係に立つものと認 めることはできず，それゆえに被告旧製品の需要がＤｉａｍｏｎｄグレー ド及びＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇグレードの再帰反射シートと原告製品の売 上シェアに応じて按分されるとはいえないというべきである。 したがって，被告らの上記主張をもって推定覆滅事由であると認めるの は相当ではない。
(d) さらに，被告らは，仮に被告旧製品の需要が全て原告製品に向かったと しても，原告の逸失利益は，被告旧製品の販売数量に原告製品の限界利益 率を乗じた額にとどまるところ，原告製品の販売単価は被告旧製品の●（省 略）●程度の価格帯であり，原価等の控除すべき費用も被告旧製品と同じ く●（省略）●程度であるはずであり，原告製品の限界利益率は被告製品 のそれの●（省略）●程度にすぎないことが推認されるから，特許法１０ ２条２項によって推定される損害額は，原告の逸失利益を大幅に超えるこ ととなると主張する。
この点，弁論の全趣旨によれば，原告製品の販売単価は，被告旧製品の ●（省略）●程度の価格帯であることが認められるところ，仮に被告旧製 品が販売されなかったとしても，原告において，被告旧製品の限界利益と 同額の限界利益を得ることができたとは認め難く，この点については，一 定割合の推定覆滅を認めるのが相当であるが，他方で，原告製品の販売単 価が低価格であることにより，その販売数量が，被告製品の販売数量より も大きくなる可能性もあるのであるから，大幅な推定覆滅を認めるのが相＼n当であるともいえない。
(e) 以上の事情を総合考慮すると，被告らが主張する推定覆滅事由のうち， 原告製品と被告旧製品の販売単価の差異についてのみ，推定覆滅事由とし て考慮するのが相当であり，その覆滅割合は２割と認めるのが相当である。
・・・
ア 次に，原告は，予備的主張として，特許法１０２条３項の適用を前提とする損＼n害額の支払を求めているため，以下検討する。
・・・
ａ 特許法１０２条３項所定の「その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の 額に相当する額」については，平成１０年法律第５１号による改正前は「そ の特許発明の実施に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額」と定められ ていたところ，「通常受けるべき金銭の額」では侵害のし得になってしまうと して，同改正により「通常」の部分が削除された経緯がある。 特許発明の実施許諾契約においては，技術的範囲への属否や当該特許が無 効にされるべきものか否かが明らかではない段階で，被許諾者が最低保証額 を支払い，当該特許が無効にされた場合であっても支払済みの実施料の返還 を求めることができないなどさまざまな契約上の制約を受けるのが通常であ る状況の下で事前に実施料率が決定されるのに対し，技術的範囲に属し当該 特許が無効にされるべきものとはいえないとして特許権侵害に当たるとされ た場合には，侵害者が上記のような契約上の制約を負わない。そして，上記 のような特許法改正の経緯に照らせば，同項に基づく損害の算定に当たって は，必ずしも当該特許権についての実施許諾契約における実施料率に基づか なければならない必然性はなく，特許権侵害をした者に対して事後的に定め られるべき，実施に対し受けるべき料率は，むしろ，通常の実施料率に比べ て自ずと高額になるであろうことを考慮すべきである。
したがって，実施に対し受けるべき料率は，1)当該特許発明の実際の実施 許諾契約における実施料率や，それが明らかでない場合には業界における実 施料の相場等も考慮に入れつつ，2)当該特許発明自体の価値すなわち特許発 明の技術内容や重要性，他のものによる代替可能性，3)当該特許発明を当該 製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の態様，4)特許権者と侵 害者との競業関係や特許権者の営業方針等訴訟に現れた諸事情を総合考慮し て，合理的な料率を定めるべきである。
ｂ そこで検討するに，後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば，1)原告は，本 件訴訟の提起前に，被告らを含む３Ｍグループに対し，本件特許のライセン ス料率５％を提案していたこと（乙４１），他方で，米国３Ｍは，過去に第三 者に提起した特許権侵害訴訟において，再帰反射シートに関する特許の実施 料率は９％であると主張していたこと（甲７１），米国３Ｍらは，過去に第三 者に提起した訴訟において，ロイヤルティ料率２０％での合意をしたこと（甲 ７２，乙６６），株式会社帝国データバンク編「知的財産の価値評価を踏まえ た特許等の活用の在り方に関する調査研究報告書 〜知的財産（資産）価値 及びロイヤルティ料率に関する実態把握〜」（平成２２年３月）において，再 帰反射シート（樹脂シート）が該当する「化学」の最小値が０．５％，最大 値が３２．５％，平均が４．３％であるとされていること（甲７３，乙６７）， 被告３Ｍジャパンらは，原告に提起した特許権侵害訴訟において，実施料率 を１０％と主張していること等が認められる。 また，2)本件発明は，前記のとおり，再帰反射シートの構成全体に関わる＼n発明であり，相応の重要性を有しているといえ，これらの構成を備えた従来＼n技術は存在せず，この点についての代替技術が存在することはうかがわれな い。
そして，3)本件発明は，被告旧製品の全体について実施されており，これ によって向上される耐水性・耐候性は，需要者の購入動機に影響を与えるも のであるから，本件発明を被告旧製品に用いることにより，被告らの売上及 び利益に貢献するものと認められる。
さらに，原告と被告らは，いずれも再帰反射シートの製造販売業者であり， 競業関係にある。
ｃ 上記ｂの諸事情を含む本件訴訟に表れた事業を総合考慮すると，本件特許＼n権を侵害した被告らに事後的に定められるべき，本件での実施に対し受ける べき料率は，１０％を下らないものと認めるのが相当である。 したがって，本件特許権侵害について，特許法１０２条３項により算定さ れる損害額は，前記(1)で認定した被告旧製品の売上高の１０％になる。

◆判決本文

　２９条１項２号にいう「公然実施」について、出願前から製造していた物と現在製造している物に変化がないとして、公然実施と認定し、権利行使不能と判断されました。＼n

２９条１項２号にいう「公然実施」とは，発明の内容を不特定多数の 者が知り得る状況でその発明が実施されることをいい，本件各発明のよう な物の発明の場合には，商品が不特定多数の者に販売され，かつ，当業者 がその商品を外部から観察しただけで発明の内容を知り得る場合はもちろ ん，外部からそれを知ることができなくても，当業者がその商品を通常の 方法で分解，分析することによって知ることができる場合も公然実施とな ると解するのが相当である。
・・・
エ 日本黒鉛らについて
(ｱ) 日本黒鉛各製品が本件各発明の技術的範囲に属するか
ａ 日本黒鉛製品２，４及び５に係る日本黒鉛製品結果及び乙Ａ１８結 果は近接していること，日本黒鉛製品４及び５に係る乙Ａ１８結果の 回折プロファイルにおいて，菱面晶系黒鉛層（３Ｒ）の（１０１）面 及び六方晶系黒鉛層（２Ｈ）の（１０１）面の各ピークが出現すると される回折線の角度４３ないし４４°付近のピークは比較的明瞭であ り，前記２(1)ウ(ｲ)のとおり，ＰＤＸＬの自動解析機能を使用しても＼n適切な解が得られると考えられること，日本黒鉛製品２に係る乙Ａ１ ８結果の回折プロファイルにおける回折線の角度４３ないし４４°付 近のピークは明瞭とはいい難いが，このような場合に，ＰＤＸＬの自 動解析機能を使用して得られた解が常に誤っていることを認めるに足＼nりる証拠はないことからすると，日本黒鉛製品２，４及び５のＲａｔ ｅ（３Ｒ）については，日本黒鉛製品結果及び乙Ａ１８結果のいずれ も採用することができるというべきである。
他方で，日本黒鉛製品１及び３に係る乙Ａ１８結果については，同 じ製品であるにもかかわらず，算出されたＲａｔｅ（３Ｒ）にかなり のばらつきがあること，日本黒鉛製品１及び３に係る乙Ａ１８結果の 各回折プロファイルにおける回折線の角度４３ないし４４°付近のピ ークは必ずしも明瞭ではないこと，前記２(1)ウ(ｲ)のとおり，ＰＤＸ Ｌは，ピークが不明瞭な場合，自動解析機能によっては不合理な解に＼n収束したり，解が発散したりすることがあり，このような場合，試料 を考慮した解析条件を手動で入力する必要があること，前記(1)ウ(ｲ) ａのとおり，原告は，自動解析機能によっては不合理な解に収束した＼nり，解が発散したりする場合には適宜の解析条件を手動で入力するこ とにより，ＰＤＸＬを用いて解析を行い，日本黒鉛製品結果を得たこ とからすると，日本黒鉛製品１及び３のＲａｔｅ（３Ｒ）については， 日本黒鉛製品結果を採用することができ，乙Ａ１８結果は採用するこ とができないというべきである。
ｂ 日本黒鉛製品結果及び乙Ａ１８結果によれば，日本黒鉛製品２は本 件各発明の構成要件１Ｂ及び２Ｂを，日本黒鉛製品４及び５は構＼成要 件１Ｂをそれぞれ充足し，日本黒鉛製品結果によれば，日本黒鉛製品 １及び３は構成要件１Ｂ及び２Ｂを充足することとなり，前記２の本＼n件各発明の解釈を前提とすると，日本黒鉛製品１ないし３は本件各発 明の，日本黒鉛製品４及び５は本件発明１の各技術的範囲に属すると 認めるのが相当である。
(ｲ) サンプルのＲａｔｅ（３Ｒ）
ａ 次に，前記(1)ウ(ｲ)ｂのとおり，日本黒鉛工業が保管していた日本 黒鉛製品１，２，４及び５の各サンプルのＲａｔｅ（３Ｒ）は，サン プル結果3)のとおりである。
そして，日本黒鉛工業の証人Ｚは，日本黒鉛工業においては，平成 １３年１０月頃からおおむね１０年に１回，製品のサンプルを保管す るようになり，平成２０年６月１２日に採取した日本黒鉛製品１のサ ンプル，平成１３年１０月５日に採取した日本黒鉛製品２のサンプル， 平成２０年７月３０日に採取した日本黒鉛製品４のサンプル及び同年 １２月１６日に採取した日本黒鉛製品５のサンプルを保管している旨 証言し，Ｚ証人作成の陳述書（乙Ａ１２０）にも同旨の記載があると ころ，証拠（乙Ａ８６，９４，９５）による裏付けがあることからす ると，Ｚ証人の上記証言は採用することができるというべきである。 したがって，上記日本黒鉛製品１，２，４及び５の各サンプルは上 記各日に採取したものと認めるのが相当である。
ｂ 日本黒鉛製品１に係るサンプル結果3)については，同じ製品である にもかかわらず，算出されたＲａｔｅ（３Ｒ）にかなりのばらつきが あること，サンプル結果3)の回折プロファイルにおいて，菱面晶系黒 鉛層（３Ｒ）の（１０１）面及び六方晶系黒鉛層（２Ｈ）の（１０１） 面の各ピークが出現するとされる回折線の角度４３ないし４４°付近 のピークは必ずしも明瞭ではないこと，前記２(1)ウ(ｲ)のとおり，Ｐ ＤＸＬは，ピークが不明瞭な場合，自動解析機能によっては不合理な＼n解に収束したり，解が発散したりすることがあり，このような場合， 試料を考慮した解析条件を手動で入力する必要があることからすると， 日本黒鉛製品１のサンプルのＲａｔｅ（３Ｒ）について，サンプル結 果3)は採用することができないというべきである。 他方で，日本黒鉛製品４及び５の各サンプルに係るサンプル結果3) については，複数回算出したＲａｔｅ（３Ｒ）にばらつきはほとんど なく，サンプル結果3)の回折プロファイルにおける回折線の角度４３ ないし４４°付近のピークは比較的明瞭であり，前記２(1)ウ(ｲ)のと おり，ＰＤＸＬの自動解析機能を使用しても適切な解が得られると考＼nえられることからすると，日本黒鉛製品４及び５の各サンプルのＲａ ｔｅ（３Ｒ）について，サンプル結果3)を採用することができるとい うべきである。 日本黒鉛製品２のサンプルに係るサンプル結果3)については，複数 回算出したＲａｔｅ（３Ｒ）にばらつきはほとんどないこと，そして， サンプル結果3)の回折プロファイルにおける回折線の角度４３ないし ４４°付近のピークは必ずしも明瞭ではないものの，本件証拠上，こ のような場合に，ＰＤＸＬの自動解析機能を使用して得られた解が常＼nに誤っているとまでは認められないことからすると，日本黒鉛製品２ のサンプルのＲａｔｅ（３Ｒ）について，サンプル結果3)を一応採用 することができるというべきである。
(ｳ) 日本黒鉛らが本件特許出願前から本件各発明の技術的範囲に属する日 本黒鉛各製品を製造販売していたか
前記イ(ｲ)のとおり，菱面晶系黒鉛層の増加に影響を及ぼすと考えられ る要素のほとんどは，黒鉛製品の製造工程及び製造された製品が満たす べき規格に関わるといえるが，具体的に，どのような条件の下，どのよ うな操作をすることにより，単に菱面晶系黒鉛層が増加するだけでなく， 六方晶系黒鉛層との総和における菱面晶系黒鉛層の割合であるＲａｔｅ （３Ｒ）がどの程度変動するかは，本件訴訟に現れた全証拠によっても 確定することができない。 そして，前記(1)ウ(ｱ)のとおり，日本黒鉛工業は，本件特許出願前か ら日本黒鉛各製品を製造しており，本件特許出願前から現在に至るまで， その製造工程及び出荷の基準となる規格値に大きな変更はない。 また，前記前提事実(2)及び(7)アのとおり，原告が日本黒鉛製品結果 をもって日本黒鉛らに対して提訴したのは平成３１年３月であり，平成 ２６年９月９日の本件特許出願からそれほど長い年月が経過しているも のとはいえない。
以上によれば，日本黒鉛らは，本件特許出願前から現在に至るまで， 日本黒鉛各製品の各名称を付した黒鉛製品を製造販売しており，この間， 菱面晶系黒鉛層の増減に影響を与えると考えられるこれらの製品の製造 工程及び規格値に変更はないことから，この間に製造販売された日本黒 鉛各製品は，同じ製造工程を経て，同じ規格を満たすものであると認め られる。そして，他にこれらの製品に対してＲａｔｅ（３Ｒ）の増減に 影響を及ぼす事情が存したとは認められず，前記(ｱ)のとおり，現時点に おいて，日本黒鉛製品１ないし３は本件各発明の，日本黒鉛製品４及び ５は本件発明１の各技術的範囲に属する。これらの事情に照らせば，日 本黒鉛らは，本件特許出願前から，このような日本黒鉛各製品を製造販 売していたと認めるのが相当であり，前記(ｲ)ｂのとおり，本件特許出願 前の平成２０年に採取した日本黒鉛製品４及び５のＲａｔｅ（３Ｒ）が ３１％以上であることも，この結論を裏付けるというべきである。
なお，日本黒鉛製品２に係るサンプル結果3)は，乙Ａ１８結果と相違 しているが，日本黒鉛製品２は土状黒鉛であり，菱面晶系黒鉛層（３Ｒ） の（１０１）面及び六方晶系黒鉛層（２Ｈ）の（１０１）面の各ピーク が出現するとされる回折線の角度４３ないし４４°付近のピークが必ず しも明瞭ではなく，前記２(1)ウ(ｲ)のとおり，ＰＤＸＬは，ピークが不 明瞭な場合，自動解析機能によっては不合理な解に収束したり，解が発＼n散したりすることがあり，同じく土状黒鉛である日本黒鉛製品１に係る サンプル結果3)及び乙Ａ１８結果を見てもばらつきがあることからする と，日本黒鉛製品２に係るサンプル結果3)と乙Ａ１８結果が相違するこ とは，日本黒鉛らが本件特許出願前から本件各発明の技術的範囲に属す る日本黒鉛製品２を製造販売していたという上記認定を左右するとはい えない。

◆判決本文

　1審と同じく、知財高裁は、明細書の別の部分に記載されている構成を、複数組み合わせた発明特定事項を追加する補正が新規事項であるとして権利行使不能＼と判断しました。

以上からすると，当業者によって，当初明細書等の全ての記載を総合す ることにより導かれる技術的事項とは，低地球温暖化係数の化合物である ＨＦＯ−１２３４ｙｆを調整する際に，不純物や副反応物が追加の化合物 として少量存在し得るという点にとどまるものというほかない。
(2) 控訴人の主張について
ア 控訴人は，沸点の近い化合物を組み合せて共沸組成物とすることが本件 発明の技術的思想であることや，低コストで有益な組成物を提供すること ができること等を主張するが，当初明細書中には，沸点の近い化合物を組 み合せて共沸組成物とすることや低コストで有益な組成物を提供できる ことについては，記載も示唆もされていないから，その主張は前提を欠く し，このような当初明細書に記載のない観点から本件補正をしたというの であれば，それは新たな技術的事項を導入するものであり，まさしく新規 事項の追加にほかならない。

◆判決本文

1審はこちら

◆令和1(ワ)30991

　1審では方法クレームについても、物クレームと同じく「連通可能な室」として、構＼成要件を具備しないと判断されました。これに対して、知財高裁は方法クレームについては「室」の意義について「連通可能な」という要件がないものも含むとして、方法クレームの侵害と判断しました。

「室」という語は，一般的には，「へや」すなわち「物を入れる所」などを 意味する語であるところ（甲２７），構成要件１Ａ及び２Ａの文言のほか，前記２(2)の本件各訂正発明の概要及び前記(1)の本件各訂正発明の課題を踏まえると，構成要件１Ａ及び２Ａの「複数の室を有する輸液容器」の要件は，複数の輸液を混合＼nするのに用いられる従来技術であるそのような輸液容器を用いる輸液製剤であるこ とを示すことによって，本件訂正発明１及び２の対象となる範囲を明らかにするも のである。本件各訂正発明の課題は，そのような輸液容器を用いて，あらかじめ微 量金属元素を用時に混入可能な形で保存してある輸液製剤で，含硫化合物を含む溶液を一室に充填した場合であっても微量金属元素が安定に存在している輸液製剤を＼n提供することにあるから，本件各訂正発明における「室」の意義の解釈に当たって は，上記の一般的な意義のほか，輸液容器における「室」の意義も考慮するのが相 当である。
そこで検討すると，本件特許の出願当時には，輸液容器全体の構成の中で基礎となる一連の部材によって構＼成される空間であって，輸液を他の輸液と分離して収容しておくための仕切られた空間を「室」と呼んだ上で（乙３１），その「室」の中に 収納される，薬剤を収容する構成部材を「容器」と呼んだり（甲２５，乙１７），その「室」の外側に付加して空間を構＼成する部材を「被覆部材」と呼んだり（乙１６），その「室」に連通される「ポート部材」が薬剤を収容し得る機能を備えるものとしたり（乙１２），その「室」を分割したものを「区画室」と呼んだり（乙５）すると＼nいった例があった。本件特許の出願後も，上記基礎となる一連の部材によって構成される「室」の中に収納される，薬液を収容する構＼成部材を「容器」や「袋」などと呼ぶ例が複数みられるが（甲１４，１５，乙１９），そのように，輸液等を収容す るという機能を有する部分を指す語として「室」以外の語が加えられている中においても，「室」という語は，基本的に，輸液容器全体の構＼成の中で基礎となる一連の部材によって構成される空間であって，輸液を他の輸液と分離して収容しておくために仕切られた相対的に大きな空間を指すものとして用いられ，「容器」や「袋」の＼n付加の有無にかかわらず，そのような「室」が複数あるものが「複室輸液容器」な どと呼ばれていたことがうかがわれる（なお，上記のうち，甲１５は，大きな「隔 室」の中に「内袋」があり，その「内袋」が更に複数の「薬剤収容室」で構成されているというものであり，「室」の中に「室」があるという点では，やや珍しいもの＼nともみられるが，各「隔室」と各「薬剤収容室」は，あくまでそれぞれ一連の部材 によって構成されている。）。そして，上記のような「室」の理解は，本件明細書の記載とも整合的である。＼n
(ｲ) 上記(ｱ)の点を踏まえると，構成要件１Ａ及び２Ａにいう「室」についても，輸液容器全体の構＼成の中で基礎となる一連の部材によって構成される空間であって，＼n輸液を他の輸液と分離して収容しておくための仕切られた相対的に大きな空間をい うものと解するのが相当である。
イ 「外部からの押圧によって連通可能な隔壁手段で区画されている複数の室を有する輸液容器」について＼n
もっとも，本件訂正発明１の構成要件１Ａ及び本件訂正発明２の構＼成要件２Ａに おいては，「複数の室を有する輸液容器」の前に，「外部からの押圧によって連通可 能な隔壁手段で区画されている」との特定が付加されている。そうすると，上記特定により，「室」が「連通可能＼な」ものであることが明確にされているというべきであるから，構成要件１Ａ及び２Ａにおける「室」については，「外部からの押圧によって連通可能＼な」ものであることを要するものである。
ウ 被控訴人製品について
(ｱ) 「室」について
ａ 先に引用した原判決の「事実及び理由」中の第２の１(7)ア及び弁論の全趣旨 によると，被控訴人製品に係る輸液容器について，その構成の中で基礎となる一連の部材によって構＼成される空間は，大室及び中室を直接構成するとともに小室Ｔ及＼nび小室Ｖの外側を構成する一連の部材によって構＼成される空間であるといえる。
ｂ もっとも，小室Ｔに関しては，外側の樹脂フィルムによって構成される空間が，上記のとおり輸液容器全体の構＼成の中で基礎となる一連の部材によって構成さ＼nれる空間である一方で，連通時にも，内側の樹脂フィルムによって構成される空間（本件袋）にのみ輸液が通じることとされており，小室Ｔの外側の樹脂フィルムに＼nよって構成される空間に輸液が直接触れることがない。そのため，小室Ｔの外側の樹脂フィルムによって構＼成される空間が，前記の「室」の理解のうち，輸液を他の輸液と分離して収容しておくための仕切られた相対的に大きな空間に当たるかどう かが問題となり得る。 しかし，輸液容器全体の構成を踏まえると，被控訴人製品における小室Ｔは，外側の樹脂フィルムによって構＼成される空間の中に，内側の樹脂フィルムによって構＼n成される空間（本件袋）を内包するという二重の構造になっているにすぎず，輸液を他の輸液と分離して収容しておくための空間としての構＼成において，外側の樹脂フィルムと内側の樹脂フィルムとの間に機能の優劣等があるとはみられない。この点，小室Ｔと中室との間の接着部について，内側の樹脂フィルムの接着を剥離した＼n場合のみならず，外側の樹脂フィルムの接着のみを剥離した場合であっても小室Ｔ の外側のフィルムの内側の空間に中室に収容された輸液が流入してこれが本件袋の 外面に直接触れることとなり，中室内の輸液と本件袋の中の液との分離の態様に少 なからず差異が生じるのであり，輸液同士の混合という点では専ら小室Ｔの内側の 樹脂フィルムの接着部分が意味を持つとしても，隣接する中室内の輸液からの分離 という観点からは，外側の樹脂フィルムにも重要な意義があることは明らかである。 そして，内側の樹脂フィルムによって構成される空間（本件袋）は，被控訴人製品に係る輸液容器において基礎となる一連の部材とは別の部材により構＼成され，上記基礎となる一連の部材に構成を追加する部分である（このことは，小室Ｖの内側の樹脂フィルムによって構＼成される空間と対比しても，明らかである。）。以上の諸点を踏まえると，小室Ｔについても，被控訴人製品に係る輸液容器の構成の中で基礎となる一連の部材である外側の樹脂フィルムによって構＼成される空間（本件小室Ｔ）をもって，「室」に当たるとみるのが相当である。
ｃ ところで，被控訴人製品の小室Ｔの外側の樹脂フィルムによって区画される 空間のように，輸液容器全体の構成の中で基礎となる一連の部材によって構＼成され る空間が，輸液を他の輸液と分離して収容しておくための仕切られた相対的に大き な空間であるといえるか疑問があり得るような場合に，本件各訂正発明の「室」を どのように理解すべきかについて，本件訂正発明１及び２に係る請求項の文言上は， 必ずしも明らかであるといえないから，そのような場合における「室」の理解につ いて，本件明細書の内容を踏まえた検討も行うと，本件明細書の段落【００２４】 は，「微量金属元素収容容器を収納している室」には，溶液が充填されていてもよ いし，充填されていなくてもよい旨を明記しており，同【００３３】は，「本態様 の輸液製剤では，図１に示す輸液容器の第１室４に，溶液が充填されていてもよい し，充填されていなくてもよい」と明記しているところであるから，本件各訂正発 明においては，輸液が充填される空間であるか否かという点は，「室」であるか否か を決定する不可欠の要素ではないと解される。 それゆえ，前記ｂのような理解は，本件明細書における「室」の理解にも沿うも のであるといえる。
ｄ 以上に対し，被控訴人らは，被控訴人製品において，小室Ｔの外側の樹脂フ ィルムによって構成される空間（本件小室Ｔ）は存在しないと主張するが，２枚の樹脂フィルムの間に空間が構＼成されている（その空間中には，２枚の内側の樹脂フィルムの間の空間（本件袋）が包摂されている。）こと自体は，明らかであり，被控 訴人らの主張は採用することができない。
(ｲ) 「連通可能」について
ａ 前記(ｱ)のとおり，「室」については理解すべきものであるとしても，前記イ のとおり，構成要件１Ａ及び２Ａにおいては，「室」が「連通可能＼」であることが要 件とされているところ，前記(ｱ)ｂで既に指摘したとおり，小室Ｔに関しては，連通 時にも，内側の樹脂フィルムによって構成される空間（本件袋）にのみ輸液が通じることとされており，「室」である外側の樹脂フィルムによって構＼成される空間（本件小室Ｔ）に輸液が通じることはない。 そうすると，結局，被控訴人製品は，「室」が「連通可能」という要件を充足しないから，構＼成要件１Ａ及び２Ａを充足しないというべきである。
ｂ これに対し，控訴人は，本件小室Ｔに収納された本件袋に輸液が通じること は，本件小室Ｔに輸液が通じることといえる旨を主張する。この点，前記(ｱ)ｄのと おり，本件小室Ｔという空間が本件袋という空間を包摂していることは確かに認め られるが，そのことと，本件袋との連通をもって本件小室Ｔとの連通と評価し得る かは，別の問題である。本件訂正発明１及び２に係る請求項１及び２が「室」と「容 器」を明確に分けていることや，前記ア(ｱ)で指摘した「室」と「容器」についての 技術的な関係のほか，本件明細書の段落【００２０】の「微量金属元素収容容器は， それを収納している室と連通可能であることが望ましい。」という記載は，容器の連通が室の連通とは異なるものとみる見方に沿うものであることからすると，控訴人＼nの上記主張を採用することはできない。
(3) 争点(4)について
構成要件１０Ａ及び１１Ａの「複室輸液製剤」にいう「室」についても，前記(2) アと同様に解するのが相当である。 そして，構成要件１Ａ及び２Ａと異なり，構＼成要件１０Ａ及び１１Ａについては， 「室」が「連通可能」であることは要件とされていない。したがって，先に引用した原判決の「事実及び理由」中の第２の１(7)イ及び弁論 の全趣旨により，被控訴人方法は，構成要件１０Ａ及び１１Ａを充足するというべきである。＼n
４ 争点(2)（構成要件１０Ｃ及び１１Ｃに係る点に限る。）について
前記３(2)及び(3)で指摘した点を踏まえ，先に引用した原判決の「事実及び理由」 中の第２の１(7)イ及び弁論の全趣旨によると，被控訴人方法においては，「含硫ア ミノ酸および亜硫酸塩からなる群より選ばれる少なくとも１種を含有する溶液を収 容している室」である中室とは「別室」である小室Ｔの外側の樹脂フィルムによっ て構成される「室」（本件小室Ｔ）に，構＼成要件１０Ｃ又は１１Ｃで特定された微 量金属元素を含む液が収容された微量金属元素収容容器である，小室Ｔの内側の樹 脂フィルムによって構成される本件袋が収納されていると認められる。したがって，被控訴人方法は，構＼成要件１０Ｃ及び１１Ｃを充足する。

◆判決本文

1審は、構成要件１C、１０Cを具備しないので、技術的範囲に属しないと判断していました。

◆平成30(ワ)29802
以上の記載によれば，本件各発明については，次のとおりのものである旨 認めることができる。
すなわち，まず本件各発明の技術分野は，経口・経腸管栄養補給が不能又は不十＼分な患者に対して，経静脈からの各種輸液（糖製剤，アミノ酸製剤，電解質製剤，混合ビタミン製剤，脂肪乳剤等）の投与を行うための輸液製剤 に関するものである。この点，当該輸液製剤は，経時変化を受けることなく 保存し，その使用時に細菌による汚染なく混合するため，連通可能な隔壁手段で区画された複数の室を有する輸液容器に収容される。＼nしかして，輸液中には，通常，銅等の微量金属元素が含まれていないこと から，患者は，輸液の投与が長期になるときにはいわゆる微量金属元素欠乏 症を発症することとなる。しかるところ，これを予防するために必要な微量金属元素を輸液と混合した状態で保存すると，化学反応によって品質劣化の＼n原因になり，これを防ぐべく含硫アミノ酸を含むアミノ酸輸液を一室に充填 し，微量金属元素収容容器を同室に収容すると，当該アミノ酸輸液と微量金 属元素とを隔離していても，微量金属元素を含む溶液が不安定となるという 技術的課題が生じていた。
本件各発明は，このような技術的な課題に対して，連通可能な隔壁手段で区画されている複室の一室に含硫アミノ酸を含有する溶液を充填し，これと＼nは他の室に，微量金属元素を収容した容器を収納するという構成を採用することにより，上記技術的な課題を解決し，微量金属元素が安定に存在してい＼nることを特徴とする含硫化合物を含む溶液を有する輸液製剤を提供するとい う効果を奏するようにしたものであるというべきである。 そうである以上，本件各発明の課題解決の点における特徴的な技術的構成は，微量金属元素収容容器を，含硫アミノ酸を含有する溶液と同じ室ではな＼nく，同室と連通可能な他の室に収納するという構＼成を採用したところにある ものというべきである。そして，これは，連通可能な隔壁手段で区画された複数の室を有する輸液容器であることを前提として，その複数の各「室」に＼nついては，それぞれ異なる輸液を充填して保存するための構造となっており，上記の微量金属元素収容容器を収納する「室」は，含硫アミノ酸を含有する＼n溶液とは異なる輸液の充填・保存のための構造となっている「室」であるという技術的構＼成が採用されたものということができる。すなわち，本件各発明において，構成要件１Ａの「複数の室」及び構＼成要 件１０Ａの「複室」は，各種輸液を充填して保存するための構造となっている各空間を意味すると解されることから，輸液容器に設けられた空間がその＼n一室である構成要件１Ｃ及び１０Ｃの「室」に当たるためには，当該空間が輸液を充填して保存し得る構＼造を備えていることを要すると解するのが相当であり，これに反する原告の前記主張は採用できない。 この点，証拠（甲２）によれば，本件明細書には，発明の詳細な説明とし て，「（略）また，微量金属元素収容容器は，それを収納している室と連通 可能であることが好ましい。（以下，略）」（段落【００２０】）との記載や，「上記『微量金属元素収容容器を収納している室』には，溶液が充填さ＼nれていてもよいし，充填されていなくてもよい。（以下，略）」（段落【０ ０２４】）との記載のあることが認められる。しかしながら，前者の記載に ついては，前記で説示した本件各発明の技術的意義に照らせば，微量金属元 素収容容器が上記のような意味の「室」に収納されていることを前提とする 記載であり，同容器が輸液を充填して保存し得る構造を備えていない構＼成の ものに収納されている場合をも許容する趣旨であるとは解されない。また， 後者の記載についても，同様に，「微量金属元素収容容器を収納している 室」には，輸液が充填されていない構成のものも含まれることを述べたものにすぎず，そもそも輸液を充填して保存するための構＼造となっていない構成＼nのものまで含まれることを意味したものと解することはできない。 したがって，これらの記載によっては，前記判断は左右されず，その他， 本件明細書の記載内容を詳細に検討しても，前記判断を左右し得る記載は見 当たらない。
そこで，これを被告製品ないし被告方法について見ると， 及び弁論の全趣旨によれば，小室Ｔの内側の樹脂フィルムで形成された袋を 覆っている外側の樹脂フィルム２枚は，中室側及び小室Ｖ側の両端部におい て内側の樹脂フィルムと溶着されており，使用時にも当該溶着部分は剥離し ないと認められる。 そうすると，小室Ｔの外側の樹脂フィルムと内側の樹脂フィルムとの間の 空間は，使用時に中室及び小室Ｖと連通するものではなく，これに照らすと， 同空間が，輸液を充填して保存し得る構造を備えているものとは認められないといわざるを得ず，同空間が「室」に当たるということはできない。＼nしたがって，被告製品及び被告方法は構成要件１Ｃ及び１０Ｃの「室に･･･微量金属元素収容容器が収納」されている構成を具備するとは認められない。＼n

　パナソニックの知財信託会社による侵害訴訟です。技術的範囲に属しないと判断されました。対象特許は7件です。多くは29条1項2号（公然実施）による権利行使不能です。事件番号が平成29・・なので、提訴から判決まで4年かかったことになります。委託者および受託者が原告となっています。

　本件訂正発明１−１に係る特許請求の範囲の記載によれば，同発明に係るランプ は，「基板を保持する金属製の基台」（構成要件 1-1F’）をその構成要素の１つとして備えるところ，「前記基台は，前記長尺状の底部と，前記底部の短手方向の一＼n方の端部に設けられた第１壁部と，前記底部の短手方向の他方の端部に設けられた 第２壁部とを有し」（構成要件 1-1I’），「前記第１壁部及び前記第２壁部は，前 記底部の前記基板側に衝立状に形成されて」（構成要件 1-1J’）いることが特定さ れている。 これによれば，基台の底部の短手方向の両端部にそれぞれ設けられた第１壁部と 第２壁部は，底部に対し基板側に形成されるものであり，その形状ないし状態が 「衝立状」であることが示されている。もっとも，いかなる形状等をもって「衝立 状」とするかについては記載がなく，その意味が一義的に明らかとはいえない。
イ 本件明細書１の記載等
「第１壁部」及び「第２壁部」について，本件明細書１【0055】には，第１基 台 50 が，長尺状の底部（底板部）と，底部における第１基台 50 の短手方向（基板 11 の幅方向）の両端部に形成された第１壁部 51 及び第２壁部 52 とを有すること， これらの壁部は，第１基台 50 を構成する金属板を折り曲げ加工することによって衝立状に形成されていることが記載されている。また，同段落には，同明細書図＼n3B と合わせ，LED モジュール の基板 11 は第１壁部 51 と第２壁部 52 とによっ て挟持されており，LED モジュール は，第１壁部 51 と第２壁部 52 とによって 基板 11 の短手方向の動きが規制された状態で第１基台 50 に配置されることも記載 されている。本件訂正における本件訂正発明１−１の構成要件 1-1J'の追加は，こ の記載等を含む本件明細書１の記載による開示に基づいて行われたものである（甲 ８３）。 さらに，広辞苑（乙２９１）においては，「衝立」とは「衝立障子の略」であり， 「衝立障子」とは「屏障具の一。一枚の襖障子または板障子に台をとりつけ，移動 便ならしめたもの。・・・玄関・座敷などに立てて隔てとする。」と説明されている。 加えて，「衝立障子」は，一般に，それが設置される面に対して略直立するものと 把握される。他方，「状」とは，物事の形，姿，有り様，様子を意味し，「○○状」 とは，ある物事の形等を「○○」に例える際に用いられる表現である。以上の本件明細書１の記載等を踏まえると，第１壁部及び第２壁部は，基台の底＼n部の基板側に衝立状に形成されることにより基板１１を挟持し，短手方向の動きが 規制する機能を果たすものであるところ，その形状等は上記意味での「衝立障子」に例えられるものである必要があることが理解できる。＼n
ウ 小括
以上より，本件訂正発明１−１に係る特許請求の範囲及び本件明細書１の記載等 並びに「衝立」の一般的な意味等に鑑みると，第１壁部及び第２壁部が「衝立状」 に形成されるとは，これらの壁部が基台の底部の基板側に，同底部に対して略直立 した形状に形成されていることを意味するものと解される。これに反する原告の主 張は採用できない。
(2) 被告製品１〜５，７〜１０及び１２の構成要件充足性
被告製品１〜５，７〜１０及び１２の断面図は，別添「被告製品断面図」のとお りである。 このうち，被告製品４及び５については，第１壁部及び第２壁部に相当すると見 られる部位は，基台の底部から基板側に形成された基台の一部が内側に向けて鋭角 に傾斜した形状に形成されており，底部に対して略直立した形状とはいえない。 次に，被告製品１〜３，７〜１０及び１２については，第１壁部及び第２壁部に 相当すると見られる部位には，基台の底部から基板側に略直立といってよい形状に 延出している部分もあるものの，これと一体のものとして，基板とほぼ同じ高さで 基台の底部に平行に形成された部分もあるため，全体としては「コの字」又は「T 字」と表現すべき形状に形成されているものというべきであって，底部に対して略直立した形状に形成されているとはいえない。＼nしたがって，被告製品１〜５，７〜１０及び１２は，いずれも，第１壁部及び第 ２壁部に相当すると見られる部位が底部の基板側に「衝立状」に形成されておらず， 本件訂正発明１−１の構成要件 1-1J’を充足しない。
(3) 小括
以上により，被告製品１〜５，７〜１０及び１２は，いずれも，本件訂正発明１ −１の技術的範囲に属しない。
４ 充足論のまとめ
本件発明１−１，１−３，１−１６及び１−１７及び並びに本件訂正発明１−１ ７につき，対象となる各被告製品が各発明の構成要件を充足し，その技術的範囲に属することは，前記（第１の５）のとおりである。＼nまた，本件発明１−１４並びに本件訂正発明１−１８及び１−２０については， 前記２のとおり，被告製品１〜５，７〜１６は，対応する各発明の構成要件を充足し，その技術的範囲に属すると認められる。＼n他方，本件訂正発明１−１については，被告製品１〜５，７〜１０及び１２は， いずれもその構成要件 1-1J'を充足せず，その技術的範囲に属しない。したがって， 本件訂正発明１−１については，その余の点を論ずるまでもなく，訂正の再抗弁は 認められない。
５ 403W 製品に基づく先使用権の成否（争点１０） 事案に鑑み，まず，403W 製品に基づく先使用権の成否（争点１０）について検 討する。
(1) 403W 製品の先使用について
ア 証拠（以下に掲記のもの）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認めら れる。
(ｱ) 被告は，平成２４年４月２３日頃，韓国で製造された 403W 製品４８０セッ トを輸入した（乙１４３，３１５）。
(ｲ) 被告は，同月２５日，ミツワ電機株式会社関西支社に対し，403W 製品２４ 台を含む商品の見積書を作成，送付し，同月２６日，同社関西特機営業所から受注 して，同月２８日，これを井づつやに納品した（乙１６７，１６８）。 その後，井づつやに納品された上記 403W 製品２４台は，同所のエントランスロ ビー等において使用されていたところ，被告は，平成３０年７月２３日までに，井 づつやからこれを入手した。この被告 403W 製品には，製造ロット番号として 「120416」が表示されているところ，これは，当該製品の製造年月日が平成２４年４月１６日であることを意味する。（乙１６６，弁論の全趣旨）＼n
(ｳ) 被告は，本件チラシ（平成２４年１月発行）に，平成２４年３月初旬発売予定の商品として 403W 製品を掲載した（乙１３８）。また，被告は，本件カタログ （同年２月発行）にも 403W 製品を掲載したところ，他の掲載商品には発売予定時期を明記したものが見られるが，403W 製品にはそのような記載はない（乙３５）。
イ 上記各認定事実を総合的に考慮すれば，被告は，遅くとも本件優先日である 平成２４年４月２５日以前に，403W 発明の実施である事業をしていたことが認め られる。
(2) 403W 発明の構成等
ア 403W 発明の構成のうち，上記第２「10」（被告の主張）(3)における構成 1- 3a10〜c及び e並びに 1-14a10〜f及び hについては，原告 PIPM も明ら かには争わないから，これを認める。 上記構成 1-3a10〜c及び eは，本件発明１−１の構成要件 1-1A〜C 及び E， 本件発明１−３の構成要件 1-3A〜C 及び E，本件発明１−１６の構成要件 1-16A〜 C 及び F，本件発明１−１７の構成要件 1-17A〜C 及び E 並びに本件訂正発明１− １７の構成要件 1-17B’〜D’にそれぞれ相当するものといえる。また，構成 1-14a10 〜f及び hは，本件発明１−１４の構成要件 1-14A〜E，G 及び本件訂正発明 １−１８の構成要件 1-18B’〜F’，I’にそれぞれ相当するものといえる。 さらに，403W 製品は，直管形 LED ユニットであり，樹脂（ポリカーボネート） 製カバー（筐体）の長手方向の両端に口金が設けられているところ，その一方には 電源内蔵ユニット用専用口金を備え，この口金のみが，電源内蔵用専用ソケット（給電側）を通じて交流電力を受けるものである（乙３５，２９９）。そうすると，＼n403W 発明は，本件発明１−１６の構成要件 1-16E 並びに本件訂正発明１−１７の 構成要件 1-17E’及び本件訂正発明１−１８の構成要件 1-18G’，H’に相当する構成を備えていることが認められる。＼n加えて，403W 製品は，既存の器具本体をそのまま残し，専用ソケット及び直管形LED ユニットをリニューアルして照明装置として使用する製品シリーズに含まれる製 品である（乙３５）。したがって，ランプである 403W 製品に係る発明（403W 発明） は，そのランプが取り付けられた照明装置に係る発明に含まれるといえる。このため， 403W 発明は，本件発明１−１７の構成要件 1-17F，本件訂正発明１−１７の構成要件 1-17A’及び G’並びに本件訂正発明１−１８の構成要件 1-18A’及び K’に相当する構成を備えていることが認められる。
イ 403W 製品の輝度均斉度等
(ｱ) 証拠（以下に掲記のもの）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認めら れる。
ａ LED モジュールの寿命は，製造業者等が指定する条件下で点灯したとき， LED モジュールが点灯しなくなるまでの総点灯時間，又は全光束が点灯初期に測 定した値の７０％に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間とされているとこ ろ，高光束 LED を１万時間連続通電してその光出力の変化を調査した実験データ によれば，１チップ方式の白色 LED の寿命（光出力が７０％になる時間）は４万 ５０００時間と推定されるとの実験データがある。なお，原告パナソニックのカタログ（乙３４）には，直管形 LED ランプについて，４万時間経過後の光束維持率 が９５％であることが示されている。 また，LED を連続的に点灯し続けると，LED チップを封止する樹脂（以下 ｢LED 樹脂部｣という。）が黄変し，光量の低下を招くことがある。さらに，LED 照明は，使用する場所の環境温度が高くなるほど劣化が加速されると共に，使用環 境下に硫化ガス等の発生要因がある場合，LED 樹脂部及び接合部にダメージを与 えることなどによっても，劣化が加速する場合がある。 （以上につき，上記のほか，甲３７〜３９）
ｂ 被告 403W 製品は，平成２４年４月２８日の井づつやへの納品後，被告が平 成３０年７月に入手するまで，６年以上の間継続的に使用されていたものと見られ るところ，その LED 素子の中央部分はやや黄変しており（乙２１７，２１８）， カタログに記載された初期値を１００％とした場合の被告 403W 製品の全光束（全 ての方向に放出する光束の総和）は８９．０％，光効率は９２．６％に減少してい る（乙２１６）。もっとも，被告 403W 製品の LED１個あたりの配光データは， 新品の LED の配光データが概ね１２０度（ランバーシアン配光の場合）であるの に対し，１１４度及び１１５度である（乙２１４，２１５の３，２１５の４）。 また，403W 製品のカバーと 402W 製品のカバーは，共通の部材（ポリカーボネ ート）を使用した同じ仕様のものであると認められるところ（乙３５，２９８，２ ９９，３１５），被告 403W 製品と未使用の 402W 製品について，それぞれカバー を交換して全光束及び y/x 値を測定した結果，いずれも交換せずに測定した結果と の差は，１％以下（全光束）及び０．０１（y/x 値）であった（乙３１６〜３１８， 弁論の全趣旨）。
(ｲ) 以上の事情を踏まえると，被告 403W 製品の LED 素子は，６年以上使用を 継続されているものであり，LED 樹脂部の黄変及び全光束や光効率の減少は生じ ているものの，その配光特性は，初期値（ランバーシアン配光）と大きく異ならず， 著しい経時変化は見られないものといってよい。403W 製品の光拡散性を有するカ バー部分についても，被告 403W 製品には，上記継続使用期間にもかかわらず，全 光束や y/x 値の測定値に影響を与えるような劣化等が生じているとはいえない。 そうすると，被告 403W 製品について，被告が平成３０年７月２３日に測定した y 値=15.7mm，x 値=11.7mm，y=1.34x との測定結果（乙１６６）及び令和２年１ 月２９日に測定した y 値=15.6mm，x 値=11.7mm，y=1.33x との測定結果（乙２９ ７）は，いずれも 403W 製品の初期値とほぼ同等のものと見るのが相当である。
(ｳ) そうすると，403W 発明は，「前記複数の LED チップの各々の光が前記ラン プの最外郭を透過したときに得られる輝度分布の半値幅を y（mm）とし，隣り合 う前記 LED チップの発光中心間隔を x（mm）とすると，y=15.7mm，x=11.7mm であり，y=1.34x」との構成すなわち構＼成 1-3d及び 1-14g10）を有するといえる。 したがって，403w 発明は，本件発明１−１の構成要件 1-1D，本件発明１−３の 構成要件 1-3D，本件発明１−１４の構成要件 1-14F，本件発明１−１６の構成要素 1-16D 及び本件発明１−１７の構成要件 1-17D 並びに本件訂正発明１−１７の 構成要件 1-17F’及び本件訂正発明１−１８の構成要件 1-18J’に相当する構成を有していると認められる。＼n
ウ 以上より，403W 発明は，本件各発明１並びに本件訂正発明１−１７及び１ −１８の構成要件を充足する構＼成を備えたものであり，これらの各発明と同一性が 認められる。
エ 原告 PIPM の主張について
原告 PIPM は，被告 403W 製品について，長時間の使用による経年変化，LED 素子の樹脂やせや黄変，使用環境の影響等により，被告測定時点での被告 403W 製 品の y/x 値等が初期値のものと同等とはいえない旨を主張する。 しかし，上記のとおり，被告 403W 製品については，長時間の使用による経年変 化等により，LED 素子の中央部に黄変が見られ，また，カタログ値と比較して全 光束や光効率が１０％程度減少しているという事実は認められるものの，それ以上 に，LED 素子の劣化（凹み）をはじめ，配光特性に影響を及ぼし得るような LED 素子の劣化等を裏付ける具体的な事情は見当たらず，カバー部材についても，y/x 値等に影響を与えるような劣化が生じているといった事実の存在を具体的にうかが わせる事情は見当たらない。本件交換実験の結果に関しても，上記のとおり，交換 に係る製品が共通の部材を使用した同じ仕様のものであると認められることに鑑み ると，原告 PIPM が指摘する事情を考慮しても，その結果の信用性を直ちに疑うべ きものとまではいえない。 その他原告 PIPM が縷々指摘する事情を踏まえても，この点に関する原告 PIPM の主張は採用できない。
(3) 先使用権の範囲
上記(1)及び(2)によれば，被告は，本件各発明１並びに本件訂正発明１−１７及 び１−１８の内容を知らないで自らこれらに含まれる 403W 発明をし，本件優先日 の際に，日本国内において，その発明の実施である事業をしている者と認められる。 したがって，被告は，403W 発明及び上記事業の範囲内において，本件各発明１並 びに本件訂正発明１−１７及び１−１８に係る特許権について，通常実施権を有す る。 また，403W 製品は，x 値及び y 値の関係性を特定する技術的思想が明示的ない し具体的にうかがわれるものではないものの，実際にはその x 値及び y 値の関係性 により，本件各発明１並びに本件訂正発明１−１７及び１−１８に係る構成要件に相当する構＼成を有し，その作用効果を生じさせている。加えて，403W 発明につき， 照明器具としての機能を維持したまま，本件各発明１並びに本件訂正発明１−１７及び１−１８の特定する x 値及び y 値の関係性を充たす数値範囲に設計変更するこ とは可能と思われる。このため，被告製品１〜５及び７〜１６は，いずれも，403W 発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式であるにとどまる ものといえる。 そうすると，被告による被告製品１〜５及び７〜１６の製造販売は，被告の上記 通常実施権の及ぶ範囲内に含まれる。
(4) 小括
以上のとおり，被告は，403W 発明に基づく上記通常実施権により，業として被 告製品１〜５及び７〜１６を製造販売し得ることから，その余の点につき論ずるま でもなく，原告 PIPM は，被告に対し，本件各発明１並びに本件訂正発明１−１７ 及び１−１８に係る本件特許権１を行使し得ない。
６ 無効理由９（クラーテ製品2)の公然実施による新規性欠如）の有無（争点１２）
(1) 公然実施の有無
ア 証拠（以下に掲記のもの）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認めら れる。
(ｱ) リコーは，平成２３年７月７日，直管形 LED ランプである「クラーテ P シ リーズ４０形」を同月末発売予定である旨をプレスリリースした。また，同社は，平成２４年１月現在の製品を掲載したカタログ「＜クラーテ＞P シリーズ」（乙１ ７１の１）にクラーテ製品2)を掲載しているところ，同カタログ掲載の仕様は，上 記プレスリリースに係る製品の仕様と概ね同一である。さらに，同社は，遅くとも 同月には，クラーテ製品2)を含むシリーズ製品を販売していた。（上記のほか，乙 １７０，１７２，１７３，３６８）
(ｲ) 被告は，令和元年９月１２日終了のオークションにより，クラーテ製品2)１ ４本（被告クラーテ製品2)）を入手したところ，これらの被告クラーテ製品2)には， いずれも，製造ロット番号として「1203」が表示されている。これは，当該製品の製造年月が平成２４年３月であることを意味する。（乙１７２，１７４，１８６，＼n２８８）
イ 上記各認定事実を総合的に考慮すれば，クラーテ製品2)は，遅くとも平成２ ４年１月頃には，リコーから販売されたことによりその構造が解析可能＼な状態に至 ったものと認められる。 これに対し，原告 PIPM は，クラーテ製品2)の上市時期が明らかでないこと，仮 に被告クラーテ製品2)の製造日が平成２４年３月であっても，製品製造後すぐ出回 るとは考えがたいことなどを主張する。 しかし，上記のとおり，リコーがクラーテ製品2)を平成２４年１月には販売して いたことが認められるのであって，それから約３か月が経過した本件優先日時点で は，クラーテ製品2)が実際に市場に出回っていたものと見るのが合理的かつ相当で ある。したがって，この点に関する原告 PIPM の主張は採用できない。
ウ 小括
以上より，クラーテ発明2)は，本件優先日より前に日本国内において公然実施を された発明といえる。
(2) クラーテ発明2)の構成等
ア クラーテ発明2)が構成 1-20a’12〜f’12 及び h’12 を有すること，これらの構成がそれぞれ本件訂正発明１−２０の構＼成要件 1-20A’〜F’及び H’に相当すること については，原告は明らかに争わないことから，これを認める。なお，本件訂正発 明１−２０の構成要件 1-20D’の「「基台の上に実装された」の意義について， LED チップが実装された容器が基板を介して間接的に実装された構成を含むことは上記２のとおりである。＼nイ 被告クラーテ製品2)１４本の構成 1-20g’12 に係るパラメータ（y/x）の被告 測定値は，1.208〜1.278 であった（乙２８９）。また，関連無効審判における検 証手続の結果によれば，被告クラーテ製品2)は，x 値は 8.6mm，y 値は 10.39mm であり，y≒1.208x であった（乙３４６，３６５，弁論の全趣旨）。 そうすると，クラーテ発明2)は，「前記複数の LED チップの各々の光が前記ラン プの最外郭を透過したときに得られる輝度分布の半値幅を y（mm）とし，隣り合う 前記 LED チップの発光中心間隔を x（mm）とすると，y≒1.208x の関係である」（構成 1-20g’12）の構成を有するものと認められる。この構＼成は，本件訂正発明１−２０ の構成要件 1-20G’に相当する。
(3) したがって，本件訂正発明１−２０は，本件優先日より前に日本国内におい て公然実施をされた発明であるクラーテ製品2)に係る発明と同一の発明であるから， 法２９条１項２号に違反し，無効にされるべきものと認められる。すなわち，本件 訂正発明１−２０に係る本件訂正によっては無効理由が解消されないことから，本 件訂正発明１−２０に係る訂正の再抗弁は認められない。
(4) 原告 PIPM の主張について
原告 PIPM は，被告測定値のばらつきや経年変化等の事情を指摘して，被告測定 値が初期値と等しいとはいえない旨を主張する。 この点，被告クラーテ製品2)については，オークションの出品者による説明とし て，中古品であること，商品の状態として「やや傷や汚れ」があること，使用期間 が２年弱であること，電気工事業者による取り外し作業の際に「ざっくりと中性洗 剤で管だけ拭きあげた状態」で丁寧な梱包により発送すること，「RICOH ロゴマ ークあたり」が黒ずんで見えるものの，LED は使用が進んでも黒ずむことはない ため元々の仕様であることなどが記載されている（乙２８８）。 もっとも，クラーテ製品2)は，光束が７０％まで低下するまでの定格寿命が４万 時間とされている（乙１７０の３，１７１の１）。このため，被告クラーテ製品2) につき，仮に２５％に相当する１万時間使用された事実があったとしても，配光特 性に影響を与えるとは必ずしもいえず，現に，被告クラーテ製品2)のうち２本の配 光特性はいずれも１１７度である（乙３２０）。口金ピンやランプマーク側の管端 部の黒ずみについても，その存在から直ちに他の部位にも同様の黒ずみが存在し， 配光特性に影響を与えるとは必ずしも推認し得ないことから，同様である。また， クラーテ製品2)については，光触媒の膜が剥がれて本来の効果が得られなくなる場 合があるとして，製品の表面を強く擦らないようにとの注意喚起がされているものの（乙１７０の３），「ざっくりと中性洗剤で」「拭き上げ」るといった態様がこ＼nれに含まれるとは考えられない。むしろ，LED ランプの手入れ方法としてこのよ うな方法が奨励されているとも見られる（乙３５）。さらに，被告クラーテ製品1) （乙１６９，２１４，２１５によれば，未使用品と認められる。）と被告クラーテ 製品2)のカバー部材を交換した測定によっても，両者の半値幅等に有意な差異はな い（乙３７０）。 これらの事情等を踏まえると，被告クラーテ製品2)につき，経年変化等によりパ ラメータの値に変化が生じているとは考えられず，上記(2)での認定に係る被告ク ラーテ製品2)の被告測定値及び関連無効審判の検証手続における測定値は，初期値 と概ね等しいものと見られる。 したがって，この点に関する原告 PIPM の主張は採用できない。
７ まとめ
以上のとおり，本件各発明１（並びに本件訂正発明１−１７及び１−１８）に係 る本件特許権１に基づく原告 PIPM の請求については，被告に 403W 発明に基づく 先使用権が成立することにより，原告 PIPM は，被告に対し，本件特許権１を行使 し得ない。他方，本件訂正発明１−１に係る訂正の再抗弁は，被告製品１〜５，７ 〜１６がその技術的範囲に属さないことにより，また，本件訂正発明１−２０に係 る訂正の再抗弁は，クラーテ発明2)の公然実施を理由とする新規性欠如の無効理由 があり，本件訂正によって無効理由が解消されないことにより，いずれも再抗弁の 成立が認められない。 以上より，その余の点について論ずるまでもなく，被告による本件特許権１の侵 害は認められないから，原告 PIPM の本件特許権１の侵害に基づく請求は，いずれ も理由がない。

◆判決本文

◆添付1

◆添付2

◆添付3

◆添付4

　知財高裁は、1審の「技術的範囲に属する、推定覆滅率2割」を維持し、約7300万円の損害賠償を認めました。1審判決が出たのが2021年3月なので早いですね。また、方法発明について、共同直接侵害の成立を認めています。

　足場が不要になることが本件発明の唯一の効果であるとはいえないことは，上記２のとおりである。また，同業他社の製品（乙６０の各枝番）の施工方法は，証拠上は必ずしも明らかではなく，本件発明及び被告方法のように，倹鈍式によるガラス板の嵌め込み，ガラス板及び目地枠を摺動させることによる取付け，係止爪と被係止爪との係止，といった工程を可能にするものか否かは定かでない。また，控訴人が引用する裁判例は，本件とは事案を異にし，本件における損害額の算定において参考となるものではない。そうすると，控訴人の当審における上記主張は，原判決を引用して説示したとおり推定覆滅率２割を相当とするとの判断を左右するものではなく，採用することができない。＼n

◆判決本文

原審はこちらです。

◆平成29(ワ)10716
以上によれば，本件発明は，施工コスト低減という効果（3)）によりこれを 実施する製品の販売等に貢献するものであって，相応の顧客誘引力を有するといえ るものの，その程度は限られているというべきである。また，効果1)及び2)に関し ては，本件発明は，手摺本体の取付け完了後の外観上の体裁及び取付強度の点で同 程度の他の製品に対する優位をもたらすほどの貢献をするものとはいえない。
ウ 競合品について
(ｱ) 外観上の体裁の良さ等（1)）について
証拠（乙２７，２９〜３１，３９，４２。各枝番を含む。以下同じ。）によれ ば，乙２７製品等は，いずれも，手摺本体の室外側長手方向略全域に連続して複数 のガラス板が取り付けられ，ガラス板間にはアルミ製目地枠を用いているものと認 められる。これにより，これらの製品は，本件発明の効果1)と同様の効果を奏する ものといえる。
(ｲ) 取付強度の高さ等（2)）について
証拠（乙２７，２９〜３１，３９，４２）によれば，乙２７製品等は，いずれ も，ガラス板間の目地材としてアルミ製目地枠（縦枠，竪枠）を用い，ガラス取付 枠とアルミ製目地枠とでガラス板の上下左右を係合保持しているものと認められる （乙３１製品については，「２辺支持タイプ」との記載もあるが（甲１８），「４ 辺支持」との記載のある「ガラスタイプ」もある（乙３１）。）。これにより，こ れらの製品は，本件発明の効果2)と同様の効果を奏するものといえる。 これに対し，原告は，乙３０製品，乙３１製品及び乙４２製品につき，アルミ製 目地枠ないし手摺笠木部分の取付方法ゆえに取付強度と耐久性に難点がある旨を指 摘する。しかし，上記取付方法ゆえに生じる取付強度及び耐久性の問題点が具体的 にどの程度のものであるかは明らかでない。そもそも，本件明細書によれば，取付 強度及び耐久性に係る本件発明の効果は，「ガラス板の上下端縁のみが上下枠に係 合保持され，隣合うガラス板間には従来のゴム系の目地材を充填するのに比較し て」（【0013】）の強度に関するものに過ぎない。このほか，原告製品（証拠（甲 １４，１５）及び弁論の全趣旨より，本件発明に係る取付方法により取り付けられ るものと認められる。）と同様に，これらの製品の施工例として高層マンション等 の複数階層を有する建築物が示されていること（乙３０，３１，４２）に鑑みて も，乙３０製品，乙３１製品及び乙４２製品は，少なくとも，原告製品と競合し得 る程度には本件発明の効果2)と同様の効果を奏するものと見られる。 したがって，この点に関する原告の主張は採用できない。
(ｳ) 施工コストの低減（3)）について
証拠（乙３７〜４２）によれば，乙２７製品等は，いずれも，ガラス板とアルミ 製目地枠を室内側から取り付けることが可能であり，ガラス板とアルミ製目地枠を＼n室外側に取り付ける作業のために足場を組む必要はないものと認められる。これに より，これらの製品は，本件発明の効果3)と同様の効果を奏するものといえる。 これに対し，原告は，乙３０製品，乙３１製品及び乙４２製品につき，アルミ製 目地枠ないし手摺笠木部分が回転式であるがゆえに製造コストに難点がある旨を指 摘する。しかし，上記取付方法ゆえに生じる製造コストの問題点が具体的にどの程 度のものであるかは明らかでない。そもそも，本件発明の効果の１つである施工コ ストの低減は，足場等を設ける必要がないことによって実現されるものであって， アルミ製目地枠の取付方法が回転式であること（乙３０製品，乙３１製品）や手摺 笠木部分の取付方法が回転式であること（乙４２製品）による製造コストとは無関 係である。 したがって，この点に関する原告の主張は採用できない。
(ｴ) その他
原告は，乙２７製品及び乙２９製品につき，本件特許権を侵害する製品である可 能性が高い旨を指摘する。しかし，原告も可能＼性を指摘するにとどまるし，これら の製品が本件特許権を侵害することを認めるに足りる証拠もないことから，本件に おいては，この点は考慮に含めないこととする。
(ｵ) 以上より，乙２７製品等は，いずれも，本件発明の効果と同様の効果を有す る製品として，原告製品及び被告製品と市場において競合するものと見るのが相当 である。 もっとも，原告は，原告製品を遅くとも平成２４年３月までには販売していると 認められる（甲１４，１５，弁論の全趣旨）。他方，証拠（乙５５）及び弁論の全 趣旨によれば，乙２７製品等の販売開始時期は，乙３１製品が平成２４年，乙２７ 製品が平成２６年，乙３０製品が平成２７年，乙２９製品が平成２８年３月，乙３ ９製品が平成２９年１０月であることが認められる。 また，原告製品，被告製品及び乙２７製品等の各売上額やアルミ製目地枠のフラ ットレール製品市場におけるシェアは，いずれも証拠上明らかでない。 これらの事情を総合的に考慮すると，アルミ製手摺製品の市場において原告製品 及び被告製品に対する複数の競合品が存在することに鑑みれば，特許法１０２条２ 項に基づく損害額の推定覆滅事由としてこれを考慮すべきではあるものの，被告に よる主張立証の程度に鑑みれば，その程度は相当に限られると見るべきである。
エ 推定覆滅の程度
以上の事情を総合的に考慮すれば，被告製品の売上に対する本件発明の貢献の程 度は限られるものの，他方で，競合品の存在による推定覆滅の程度も相当に限定的 であり，他に推定を覆滅すべき具体的な事情も見当たらないことから，本件におい ては，２割の限度で損害額の推定が覆滅されるものとするのが相当である。これに 反する原告及び被告の各主張は，いずれも採用できない。 そうすると，特許法１０２条２項に基づき推定される原告の損害額は，以下のと おりとなる。
・・・
したがって，原告の損害額は合計５４８１万９２６７円となり（内訳は以下のと おり），原告は，被告に対し，本件特許権侵害の不法行為に基づき，同額の損害賠 償請求権を有する。

　ＣＳ関連発明について、均等侵害を認めた大阪地裁の判断を知財高裁も支持しました。

　控訴人は，前記第２の３(2)エ(ア)のとおり，本件特許の出願過程の経 緯から客観的，外形的に見るならば，物又は方法の発明として特許出願 している被控訴人が，その補正として「逐次又は一斉に表示」という構＼ 成を削除したのであるから，画像選択手段を含むコンピューターにより 出力されるという構成においても「逐次又は一斉に表＼示」という構成を＼n意識的に除外したと主張する。
しかし，当該出願経過によれば，被控訴人は，明確性要件違反の拒絶 理由（甲８）に対し，本件補正により，コンピューターを構成に含む学＼n習用具と記載し，また，被控訴人が甲第１０号証と併せて提出した意見 書（甲９）３頁の「（４）記載不備の拒絶への対処」では「作業の主体を 「手段」とし，人が行う作業を示す部分を削除致しました。」としている のであり，他の部分も削除したことを外形的に示す説明はない。 また，「一の組画の画像データを選択する画像選択手段」との構成を付＼n加した点について，客観的には，組画を構成する複数の画のうち任意の＼n１つの画像データ（ユニット画）を選択すること（例えば第一の関連画 のみを選択すること）が意識的に除外されているとはいい得るとしても， 二以上の組画の画像データを選択することが意識的に除外されたとは いえない。また，「逐次」の文言が用いられている本件明細書【００３７】， 【００３８】及び【００５２】 において，「逐次」及び「一斉」の両方 が用いられているのは特定の組画を構成するユニット画について記載＼nしている【００３８】に「特定の組画を構成するユニット画は，全て一＼n斉に表示してもよいが，前述のように逐次表＼示するほうが，学習効果が 増して好ましい。」とあるのみであるから，本件補正前の「それぞれの前 記記憶対象に対応する前記組画を逐次又は一斉に表示して前記記憶対＼n象を記憶する」との記載は，特定の組画を構成するユニット画を逐次又＼nは一斉に表示することを指していると解するべきであり，「逐次又は一＼n斉に表示」という構＼成を削除したからといって，複数の組画を選択する 構成を除外する意図であったと認めることはできない。＼n
さらに，被控訴人が，上記意見書で進歩性に関して主張したところは， 本件発明が，1)対応する語句が存在する原画の形態を，その形態に対応 する語句と結びつけて記憶することを目的すること，2)関連画の輪郭が， 原画に類似等しており，一定の意味内容を有することから，学習対象者 が，意味内容と原画との関連付けにより，記憶することに苦痛を感じる ことなく楽しみを感じながら，原画を記憶することができること，3)関 連画及び原画に対応する語句の音声データを再生し，関連画及び原画の 表示は対応する語句の再生と同期して行うこと，4)原画又は原画に対応 する語句を思い出すことを目的とするため，関連画の表示及び関連画に＼n対応する語句の再生を行った後に，原画の表示及び原画に対応する語句＼nの再生を行うこと，5)第一の関連画，第二の関連画，及び原画の順に表＼n示し，しかも，前記第一の関連画，前記第二の関連画，及び前記原画を， 対応する語句の再生と同期して表示することにより，４通りのルートに＼nよって原画及び対応する語句を思い出すことができることを挙げるもの であるが（甲９），これらの特徴は，複数の組画を選択する構成と矛盾す＼nるものではなく，これを意識的に除外する旨を表示したものとはいえな＼nい。
(イ) 控訴人は，前記第２の３(2)エ(イ)のとおり，被控訴人が補正において， 構成要件Ｂ２の画像選択手段の構＼成を加えた点について，複数の組画を 選択する構成を除外しない意図であるならば「一又は複数の組画」や単＼nに「組画」等といった記載にすることは極めて容易であり，本件特許の 出願経過を客観的，外形的に見るならば，「一の組画の画像データを選択 する画像選択手段」を付加したことは，複数の組画を選択する構成を意＼n識的に除外したことになると主張する。 しかし，仮に，他により容易な記載方法があったとしても，出願人が， 補正時に，これを特許請求の範囲に記載しなかったからといって，それ だけでは，第三者に，対象製品等が特許請求の範囲から除外されるとの 信頼を生じさせるとはいえない。客観的にみて，「一の組画の画像データ を選択する」との記載が，組画を構成する画が維持された状態で選択す＼nる限りにおいては，二以上の組画の画像データを選択することを意識的 に除外するものとまでは認められないことは，前記(ア)のとおりである。

◆判決本文

1審はこちらです。

◆大阪地判 平成31年(ワ)第3273号）

　特許権侵害事件で無効理由無し、技術的範囲に属するとの判断がなされました。被告らは共同関係にないと主張しましたが認められませんでした。

上記認定事実のとおり，被告ジョウズ及び被告アンカーは，いずれもＡｎ ｋｅｒグループに属する法人であり，被告ジョウズの設立時の代表者と被告＼nアンカーの代表者は同一である上，被告ジョウズの令和元年９月時点での従＼n業員数は２名であり，そのうちの１名であるＺは令和元年５月に被告アンカ ーから被告ジョウズに移籍しているとの事実が認められる。また，被告ジョ ウズの本店所在地のオフィスの利用契約上の地位は被告アンカーから譲り受 けたものであるなど，両社には密接な人的及び物的な関係があるということ ができる。
また，被告ジョウズは被告製品１及び２の販売に関する記者発表が行われ＼nる約４か月前に設立されているが，その人的態勢は，代表者であるＹのほか＼n従業員が２名にすぎず，その２名についても，令和元年９月１日から同月３ ０日までの１人当たりの勤務日数及び勤務時間は通常の事業活動をしている とは考え難いほど短い。また，被告ジョウズのオフィスはシェアオフィスで あり，平成３０年１０月時点において，同オフィスの入居するビル１階の受 付には被告ジョウズの表示はなかったことなどによれば，被告ジョウズが被＼n告製品に関する実質的な事業活動を行っていたとは考え難い。 さらに，上記のとおり，楽天における被告製品の販売サイトにおける商品 の返送先住所は被告アンカーの所在地と同じビルであると認められるところ， 被告ジョウズが被告アンカーに対して返品された商品の取扱いを委託すると ともに，マーケティング業務などを委託していたことについては当事者間に 争いがない。被告らは，被告アンカーが受託したのは上記業務に限定される と主張するが，マーケティング業務も行いながら，商品については返品取扱 い業務のみを取り扱っていたとは考え難く，上記の被告ジョウズの物的・人 的態勢も考慮すると，被告アンカーは被告製品の販売等に関する業務を被告 ジョウズと共同して行っていたと推認することが相当である。
加えて，被告製品１及び２の記者発表に関する記事等には，「Ａｎｋｅｒ＼nグループが技術的にサポートしたことから，アンカー・ジャパンのＹ社長が ジョウズ・ジャパンの代表取締役を兼任する」などと記載されていること，＼n被告製品３の記者発表は当時まだ被告アンカーの在籍していたＺが行ってい＼nること，被告商品に関するウェブページには，同製品がＡｎｋｅｒグループ ないし中国アンカー社のサポートを受けて作られたものである旨の説明がさ れていること，Ａｎｋｅｒグループのオフィシャルストアの海外のウェブサ イトにおいて被告製品が「Ａｎｋｅｒ Ｊｏｕｚ ２０」などとして販売さ れていることなどの事実によれば，被告製品に関する事業には，被告アンカ ーを含むＡｎｋｅｒグループや中国アンカー社が関与していることがうかが われる。 以上を総合すると，被告アンカーが被告ジョウズと共同して被告製品の販 売等をしていたと認めるのが相当である。
(3) 被告らの主張について
ア これに対し，被告らは，被告製品に関する業務の委託先の一つにすぎず， 被告製品の返品及びマーケティング業務等の委託を受けていただけであ り，業務委託の対価も固定額であり，被告製品の販売実績によって金額が 左右されるものではないと主張する。
しかし，被告らからは，被告アンカーから被告ジョウズに宛てた業務委 託料の請求書や担当者名等が黒塗りされた請求書や電子メール等が提出 されているにとどまり，被告ジョウズと被告アンカーとの間の業務委託契 約書，被告製品に関する費用や利益の帰属を示す客観的な証拠，被告アン カーが行っていた業務の実態やこれに関与した者の氏名や具体的な役割 等を客観的かつ具体的に明らかにする証拠は提出されていない。 前記判示のとおり，被告ジョウズと被告アンカーの人的・物的関係や被 告ジョウズの実態などを考慮すると，被告アンカーは被告ジョウズから一 部の業務を受託していたにとどまらず，被告製品の販売等に関する業務を 同被告と共同して行っていたと推認することが相当であり，これを覆すに 足りる的確な証拠は存在しない。したがって，被告らの上記主張は理由がない。
イ 被告らは，被告ジョウズと被告アンカーには資本関係がなく，取扱製品 も異なる上，代表取締役自らが営業等を行っている会社は多数存在し，商＼n品開発において他社と協力することも通常の事業活動にすぎないので，被 告らに相互に相手方の役割等を認識し，これを利用する意思はなかったと 主張する。
しかし，両社はいずれもＡｎｋｅｒグループに属する法人であり，被告 ジョウズの設立時の代表者と被告アンカーの代表＼者は同一である上，被告 ジョウズは本店所在地のオフィスの利用契約上の地位を被告アンカーか ら譲り受けるなど，両社には密接な人的及び物的な関係があることは前記 判示のとおりである。また，被告ジョウズの実態などを考慮すると，被告 アンカーが返品処理業務やマーケティングなど一部の業務を受託してい たにとどまらず，被告製品の販売等に関する業務を被告ジョウズと共同し て行っていたと評価し得ることも上記のとおりである。 したがって，被告らの上記主張は理由がない。
(4) 以上によれば，被告アンカーは，被告ジョウズと共同して，被告製品の販 売，輸入及び販売の申出をしてきたと認められる。＼n

◆判決本文

関連事件です。

◆令和1(行ケ)10174

下記はアップされていません。 令和1年（ワ）20075特許権侵害差止請求事件

　漏れていたので追加します。特許侵害事件において、明細書の別の部分に記載されている構成を、複数組み合わせた発明特定事項を追加する補正が新規事項であるとして権利行使不能＼と判断されました。
なお、原告の査証命令申立てについては却下されました。＼n　

　前記(2)に説示したとおり，前記第２の１(4)アの出願当初の請求項１及び ２の記載からすれば，本件特許に係る特許出願当初の請求項１及び２の記載 は，ＨＦＯ−１２３４ｙｆに対する「追加の化合物」を多数列挙し，あるい は当該「追加の化合物」に「約１重量パーセント未満」という限定を付すに とどまり，上記のとおり多数列挙された化合物の中から，特定の化合物の組 合せ（ＨＦＯ−１２３４ｙｆに，ＨＦＯ−１２４３ｚｆとＨＦＣ−２４５ｃ ｂとを組み合わせること）を具体的に記載するものではなかったというべき である。
しかして，上記(3)の当初明細書の各記載について見ても，特許出願の当 初の請求項１と同一の内容が記載され（【０００４】），新たな低地球温暖化 係数（ＧＷＰ）の化合物であるＨＦＯ−１２３４ｙｆ等を調製する際に，Ｈ ＦＯ−１２３４ｙｆ又はその原料（ＨＣＦＣ−２４３ｄｂ，ＨＣＦＯ−１２ ３３ｘｆ，及びＨＣＦＣ−２４４ｂｂ）に含まれる不純物や副生成物が特定 の「追加の化合物」として少量存在することが記載されており（【０００３】， 【００１６】，【００１９】，【００２２】），具体的には，ＨＦＯ−１２３４ｙ ｆを作製するプロセスにおいて，有用な組成物（原料）がＨＣＦＣ−２４３ ｄｂ，ＨＣＦＯ−１２３３ｘｆおよび／またはＨＣＦＣ−２４４ｂｂである ことが記載され（【０００５】），ＨＣＦＣ−２４３ｄｂ，ＨＣＦＯ−１２３ ３ｘｆ及びＨＣＦＣ−２４４ｂｂに追加的に含まれ得る化合物が多数列挙さ れてはいる（【０００６】ないし【０００８】）ものの，そのような記載にと どまっているものである。
そして他方，当初明細書においては，そもそもＨＦＯ−１２３４ｙｆに対 する「追加の化合物」として，多数列挙された化合物の中から特に，ＨＦＯ −１２４３ｚｆとＨＦＣ−２４５ｃｂという特定の組合せを選択することは 何ら記載されていない。この点，当初明細書においては，ＨＦＯ−１２３４ ｙｆ，ＨＦＯ−１２４３ｚｆ，ＨＦＣ−２４５ｃｂは，それぞれ個別に記載 されてはいるが，特定の３種類の化合物の組合せとして記載されているもの ではなく，当該特定の３種類の化合物の組合せが必然である根拠が記載され ているものでもない。また，表６（実施例１６）については，８種類の化合＼n物及び「未知」の成分が記載されているが，そのうちの「２４５ｃｂ」と 「１２３４ｙｆ」に着目する理由は，当初明細書には記載されていない。さ らに，当初明細書には，特許出願当初の請求項１に列記されているように， 表６に記載されていない化合物が多数記載されている。それにもかかわらず，＼nその中から特にＨＦＯ−１２４３ｚｆだけを選び出し，ＨＦＣ−２４５ｃｂ 及びＨＦＯ−１２３４ｙｆと組み合わせて，３種類の化合物を組み合わせた 構成とすることについては，当業者においてそのような構＼成を導き出す動機 付けとなる記載が必要と考えられるところ，そのような記載は存するとは認 められない（なお，本件特許につき，優先権主張がされた日から特許出願時 までの間に，上記各説示と異なる趣旨の開示がされていたことを認めるに足 りる証拠はない。）。
これらに照らせば，当業者によって，当初明細書，特許請求の範囲又は図 面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項としては，低地球 温暖化係数（ＧＷＰ）の化合物であるＨＦＯ−１２３４ｙｆを調製する際に， ＨＦＯ−１２３４ｙｆ又はその原料（ＨＣＦＣ−２４３ｄｂ，ＨＣＦＯ−１ ２３３ｘｆ，及びＨＣＦＣ−２４４ｂｂ）に含まれる不純物や副反応物が特 定の「追加の化合物」として少量存在する，という点にとどまるものという ほかなく，その開示は，発明というよりはいわば発見に等しいような性質の ものとみざるを得ないものである。そして，当初明細書等の記載から導かれ る技術的事項が，このような性質のものにすぎない場合において，多数の化 合物が列記されている中から特定の３種類の化合物の組合せに限定した構成＼nに補正（本件補正）することは，前記のとおり，そのような特定の組合せを 導き出す技術的意義を理解するに足りる記載が当初明細書等に一切見当たら ないことに鑑み，当初明細書等とは異質の新たな技術的事項を導入するもの と評価せざるを得ない。したがって，本件補正は，当初明細書等の記載から 導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入したもので あるというほかない。
以上によれば，本件補正は「願書に最初に添付した明細書，特許請求の範 囲又は図面に記載した事項の範囲内」においてしたものということはできず， 特許法１７条の２第３項の補正要件に違反してされたものというほかなく， 本件特許は，特許無効審判により無効にされるべきものと認められ（特許法 １２３条１項１号），同法１０４条の３第１項により，特許権者たる原告は， 被告に対しその権利を行使することができないこととなる。
・・・
原告は，令和２年１０月１９日，原告主張製品のうち，被告から原告に対 し販売された最終製品以外のものに含まれるＨＦＯ−１２３４ｙｆ，ＨＦＯ −１２４３ｚｆ，ＨＦＣ−２４５ｃｂ及びＨＦＯ１２３４ｚｅの含有量を立 証すべき事項として，査証命令の申立てをした（当庁令和２年(モ)第２６７ ４号）。
(2) しかしながら，前記のとおり，本件特許は特許無効審判により無効にされ るべきものと認められるのであって，原告主張製品であれ，被告主張製品で あれ，対象製品が本件発明の技術的範囲に属するか否かを問わず，原告は被 告に対し，本件特許権を行使することができないものである。そうすると， 当裁判所としては，本件訴訟において，原告の請求に理由があるかを判断す るために，上記の立証すべき事項たる事実を判断する必要がないものといわ ざるを得ず，ひいては，同事実を判断するため，上記査証命令申立てにより＼n得られる証拠を取り調べることが必要であるとも認められない。 以上によれば，上記査証命令の申立ては，必要でない証拠の収集を求める＼nものであり，その必要性を欠くものというべきであるから，原告の上記査証 命令申立ては，これを却下することとする。＼n

◆判決本文

　知財高裁３部は、非接触式ＩＣカードは本件発明の「記憶媒体」には非該当、また、無効主張は、時期に後れた攻撃防御でないとして、被告の敗訴部分を一部取り消しました。

(2) 非侵害論主張5)について
ア 自白の成否及び時機に後れた攻撃防御方法該当性
一審原告は，非侵害論主張5)は，原審の答弁書記載の認否によって成立 した自白の撤回に当たり，また，時機に後れた主張でもあるから，許され ない旨主張する。 たしかに，一審被告は，原審答弁書における構成要件１Ａ等の認否に際＼nし，被告給油装置の電子マネー媒体が本件発明の「記憶媒体」に当たると の対比を明確に争っていたわけではないが，従前から，被告給油装置が本 件発明の技術的思想を具現化したものでないことを主張しており，非侵害 論主張5)は，これを，使用される決済手段の差異（プリペイドカードと非 接触式ＩＣカード）という観点から論じたものであるといえるから，一審 被告が充足論全体について単純に認めるとの認否をしていない以上，自白 を撤回して新たな主張をしているとはいえないし，この主張を時機に後れ たものとして扱うのも相当ではない。 したがって，一審原告の上記主張は採用することができない。
イ 非接触式ＩＣカードの「記憶媒体」該当性
本件明細書において，本件発明の「記憶媒体」の具体的態様としては， 磁気プリペイドカード（【００３３】）のほか，「金額データを記憶する ためのＩＣメモリが内蔵された電子マネーカード」（【００７０】）や 「カード以外の形態のもの，例えば，ディスク状のものやテープ状のもの や板状のもの」（【００７１】）も開示されている。このように，本件発 明の「記憶媒体」は必ずしも磁気プリペイドカードには限定されない。 しかしながら，本件発明の技術的意義が上記１のとおりであることに照 らして，「媒体預かり」と「後引落し」との組合せによる決済を想定でき る記憶媒体でなければ，本件３課題が生じることはなく，したがって，本 件発明の構成によって課題を解決するという効果が発揮されたことになら＼nないから，上記の組合せによる決済を想定できない記憶媒体は，本件発明 の「記憶媒体」には当たらない。 かかる見地にたって検討するに，被告給油装置で用いられる電子マネー 媒体は非接触式ＩＣカードであるから，その性質上，これを用いた決済等 に当たっては，顧客がこれを必要に応じて瞬間的にＲ／Ｗにかざすことが あるだけで，基本的には常に顧客によって保持されることが予定されてい＼nるといえる。そのため，電子マネー媒体に対応したセルフ式ＧＳの給油装 置を開発するに当たって，物としての電子マネー媒体を給油装置が「預か る」構成は想定し難く，電子マネー媒体に対応する給油装置を開発しよう＼nとする当業者が本件従来技術を採用することは，それが「媒体預かり」を 必須の構成とする以上，不可能＼である。 そうすると，被告給油装置において用いられている電子マネー媒体は， 本件発明が解決の対象としている本件３課題を有するものではなく，した がって，本件発明による解決手段の対象ともならないのであるから，本件 発明にいう「記憶媒体」には当たらないというべきである。むしろ，電子 マネー媒体を用いる被告給油装置は，現金決済を行う給油装置において， 顧客が所持金の中から一定額の現金を窓口の係員に手渡すか又は給油装置 の現金受入口に投入し，その金額の範囲内で給油を行い，残額（釣銭）が あればそれを受け取る，という決済手順（これは乙４公報の【０００２】 に従来技術として紹介されており，周知技術であったといえる。）をベー スにした上，これに電子マネー媒体の特質に応じた変更を加えた決済手順 としたものにすぎず，本件発明の技術的思想とは無関係に成立した技術で あるというべきである。一審被告の非侵害論主張5)は，このことを，被告 給油装置の電子マネー媒体は本件発明の「記憶媒体」に含まれないという 形で論じるものと解され，理由がある。
ウ 一審原告の主張について
(ア) 一審原告は，本件発明の「記憶媒体」は，構成要件１Ｃ及び１Ｆの動＼n作に適した「記憶媒体」であれば足りる旨主張する。 しかしながら，発明とは課題解決の手段としての技術的思想なのであ るから，発明の構成として特許請求の範囲に記載された文言の意義を解＼n釈するに当たっては，発明の解決すべき課題及び発明の奏する作用効果 に関する明細書の記載を参酌し，当該構成によって当該作用効果を奏し＼n当該課題を解決し得るとされているものは何かという観点から検討すべ きである。しかるに，一審原告の上記主張は，かかる観点からの検討を せず，形式的な文言をとらえるにすぎないものであって，失当である。 したがって，一審原告の上記主張は採用することができない。
(イ) 一審原告は，本件明細書の【００７０】に「記憶媒体」として「金額 データを記憶するためのＩＣメモリが内蔵された電子マネーカード」を 例示する記載があり，非接触式ＩＣカードもこれに含まれる旨主張する。 しかしながら，上記記載は，【００３３】の「プリペイドカード７１ は，磁気カードからなり」等の記載を受けて，カードの記憶素子が磁性 材ではなくＩＣメモリであっても良い旨を示すにとどまり，そのカード が非接触で動作することを示す記載ではない。また，上記記載において， ＩＣメモリは「金額データを記憶するための」ものであって，非接触式 ＩＣカードのように演算・通信の機能を有することは開示も示唆もされ＼nていないから，上記記載を根拠に非接触式ＩＣカードが本件発明の「記 憶媒体」に当たるとはいえない。 したがって，一審原告の上記主張は採用することができない。
(ウ) 一審原告は，非接触式ＩＣカードが券売機に取り込まれて使用され得 ることは周知であり，本件明細書には設定器内部にカードを取り込んだ ままとしない記憶媒体を用い得ることが示されているから，非接触式Ｉ Ｃカードが本件発明の「記憶媒体」に当たらないとはいえない旨主張す る。 しかしながら，前掲前提事実のとおり，被告給油装置において電子マ ネー媒体を使用する際には，電子マネー媒体（非接触式ＩＣカード）は Ｒ／Ｗにかざされるだけであって装置に「取り込まれ」ることはない。 非接触式ＩＣカード一般に一審原告主張のような使用態様はあり得るも のの，被告給油装置ではそのような使用態様によらずに非接触式ＩＣカ ードが「電子マネー媒体」として用いられているので，被告給油装置に おける「電子マネー媒体」の技術的意義は，本件発明における「記憶媒 体」のそれとは異なる。 したがって，一審原告の上記主張は採用することができない。
(3) 充足論についての小括
以上によれば，一審被告の非侵害論主張4)及び5)は理由があるから，その 余の非侵害論主張の成否について判断するまでもなく，被告給油装置及び被 告プログラムは本件特許を侵害しない。
４ 争点４（無効論）について
念のため，仮に，本件発明１の「先引落し」金額は顧客が指定する場合を含 み（上記３(1)イ(イ)参照），また，非接触式ＩＣカードも本件特許の「記憶媒 体」に含まれる（上記３(2)イ参照）とした前提で，無効論につき検討する。 なお，本件において，無効論は，本件発明１及び本件発明３（本件訂正後の もの）について検討すれば足りる。このことは，上記「第３」４の冒頭に説示 したとおりである。
(1) 「時機に後れた攻撃防御方法」該当性について
無効主張Ａ，Ｂ，Ｄは，原審における侵害論の心証開示後に主張されたも のであり，そのため，原審においては時機に後れたものとして取り扱われた わけであるが，既に充足論に関する項で指摘したとおり，構成要件１Ｃ１充＼n足性（非侵害論主張4)）及び構成要件１Ａ，１Ｃ，１Ｆ３，１Ｆ４充足性＼n（非侵害論主張5)）に関する原審の主張整理には，本来は，争いがあるもの として扱うべき論点を争いのないものとして扱ったという不備があったとい わざるを得ない。そして，無効論に関する主張の要否や主張の時期等は，充 足論における主張立証の推移と切り離して考えることができないのであるか ら，充足論について，本来更に主張立証が尽くされるべきであったと考えら れる本件においては，無効主張が原審による心証開示後にされたという一事 をもって，時機に後れたものと評価するのは相当ではない。 また，上記無効事由に関する当審における無効主張は，控訴後速やかに行 われたといえる。 以上によると，一審被告による上記無効主張は，原審及び当審の手続を全 体的に見た観点からも，また，当審における手続に着目した観点からも，時 機に後れたものと評価することはできない。 したがって，いずれの無効主張も，時機に後れた攻撃防御方法として却下 すべきものではない。
・・・
ウ 相違点の容易想到性
上記の表において一致点とされていない本件発明１の構＼成は，相違点と なる。 しかしながら，いずれの構成も，セルフ式ＧＳの給油装置において，審＼n判甲Ｂ１装置の現金による支払を，電子マネー媒体による支払に置き換え る際には，当然に備わる構成である。すなわち，上記の各相違点をまとめ＼nると，本件発明１においては装置がＲ／Ｗを備えること，電子マネーの金 額データはＲ／Ｗにより電子的に書き換えられること，の２点となるが， いずれの構成も，現金の場合は貨幣という有体物に化体されている金銭的＼n価値を，電子的情報という無体物に化体させたことによって必然的に生じ る帰結である。 また，現金による支払を電子マネー媒体による支払に置き換えること自 体は，電子「マネー」という名称自体からも容易に着想することができる し，例えば乙１６の１２（電子商取引推進協議会「モバイルＥＣに関わる 決済標準モデルの研究中間報告書」平成１３年３月発行）には，非接触式 ＩＣカードが「電子マネー」として利用されること，FeliCa内蔵の携帯電 話は「電子財布」になること等が記載されており，これらの記載は，現金 による支払いを電子マネー媒体に置き換えることを動機付ける。 そうすると，当業者にとって，上記各相違点にかかる本件発明１の構成＼nに想到することは，通常の創作能力の発揮にすぎず，容易であったといえ＼nる。

◆判決本文

原審はこちら。

◆平成29(ワ)29228

　ＬＩＮＥのフリフリ機能の特許権侵害について、約1400万円の損害賠償か認められました。広告収入については因果関係無しとして認められず、有料スタンプの売り上げのみでした。

　原告は，被告に対し，特許法１０２条３項に基づく損害賠償を請求していると ころ，同項は，「特許権者・・・は，故意又は過失により自己の特許権・・・を侵害した者に対し，その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を， 自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。」旨規定してい るから，同項による損害は，原則として，侵害品の売上高を基準とし，そこに， 実施に対し受けるべき料率を乗じて算定すべきである。 そして，かかる実施に対し受けるべき料率は，1)当該特許発明の実際の実施許 諾契約における実施料率や，それが明らかでない場合には業界における実施料の 相場等も考慮に入れつつ，2)当該特許発明自体の価値すなわち特許発明の技術内 容や重要性，他のものによる代替可能性，3)当該特許発明を当該製品に用いた場 合の売上げ及び利益への貢献や侵害の態様，4)特許権者と侵害者との競業関係や 特許権者の営業方針等訴訟に現れた諸事情を総合考慮して，合理的な料率を定め るべきである（知財高裁平成３０年（ネ）第１００６３号令和元年６月７日大合 議判決参照）。
本件においては，被告アプリが無償で配信されており，被告アプリのユーザが 友だち登録をし，友だち等との間で被告システム等によるメッセージの送受信等 のサービスを享受すること自体により被告に売上げは発生しない（甲７３）から， 「侵害品の売上高」をどのように確定すべきかがまず問題となり，次いで，実施 に対し受けるべき料率（相当実施料率）の算定が問題となる。 そこで，それぞれにつき，以下，検討する。
(1) 売上高について
ア 当事者の主張
原告は，被告の事業のうち，本件特許権侵害の対象となる事業は，コア事 業中の「アカウント広告」と「コミュニケーション」の売上げであり，本件 特許登録日である平成２９年９月１５日から被告が「ふるふる」の提供を終 了した日の前の日である令和２年５月１０日までの間（以下「本件損害算定 期間」という。）の売上高（アカウント広告につき合計１５１９億５８００ 万円，コミュニケーションにつき７６７億２８００万円）に基づいて損害額 を算定すべきであると主張する。 一方，被告は，主に被告アプリ上でアカウントを有する企業等からの売上 げであるアカウント広告の売上げは損害賠償額算定の対象とならず，仮に， コミュニケーションの売上げが損害賠償額算定の対象となり得るとしても， 対象となるのは本件機能と関係のある部分に限られると主張する。＼n
イ 認定事実
そこで検討するに，前記前提事実，後掲の証拠及び弁論の全趣旨によると， 以下の事実を認めることができる。
・・・
(ｳ) 企業等のアカウントとの間の「ふるふる」による友だち登録（被告シス テム等図面【図３８】，甲６１） ＬＩＮＥ＠等のサービスを導入している企業等が住所の位置情報をあ らかじめ登録している場合，一般ユーザが被告アプリの友だち追加画面で 「ふるふる」を選択して手元のスマートフォンを振ると，半径１ｋｍ圏内 の上記企業等も友だち登録の候補として表示され，同ユーザが同企業等に＼nつき友だち追加処理をすると，同企業等が同ユーザの友だちとして追加登 録される。
ウ 「ふるふる」以外の友だち登録及び海外企業への輸出に係る売上げ等につ いて
原告は，損害賠償の対象は，「ふるふる」による友だち登録及びこれによ り友だちとなったユーザとの交流等に限定されず，ＱＲコードやＩＤ検索等 の他の友だち登録も含み，また，海外企業を含む連結売上高を対象とすべき であると主張する。 (ｱ) しかし，原告は，本訴提起当初から，一貫して「ふるふる」による友だ ち登録及びその後の交流が本件各発明の技術的範囲に属する旨の主張を していたのであり（前記前提事実(5)，被告システム等図面【図２】〜【図 ４】，【図３４】〜【図４４】），その余の友だち登録手段による友だち 登録等が本件各発明の技術的範囲に属する旨の主張立証は侵害論の対象 とされていないので，損害賠償の対象となるのは，「ふるふる」による友 だち登録と相当因果関係のある範囲の売上高に限定されるというべきで ある。
(ｲ) また，海外企業を含む連結売上高を対象とすべきとの点については，被 告から海外企業への実施品の輸出に係る売上高を対象とする趣旨と考え られるが，原告が侵害論において対象としていた被告の実施行為は，被告 システムの使用と，被告アプリの生産，譲渡及び譲渡の申出にとどまって＼nおり，仮に被告システム等が輸出されているとしても，当該被告システム 等に本件機能が搭載されているかどうかといった点も本件の証拠上明ら＼nかではないから，この点の原告の主張も採用し難い。
エ 損害賠償の対象となる売上高の範囲について そこで，前記イ(ｱ)〜(ｳ)で認定した事実に基づき，本件において損害賠償 の対象となる売上高の範囲につき検討する。
(ｱ) アカウント広告の売上げについて
アカウント広告の売上げは，企業等からの売上げに関するものであると ころ，一般ユーザは，かかる企業等との間でも「ふるふる」による友だち 登録をなし得るものの，この場合は，企業等が住所の位置情報をあらかじ め登録している必要があり，また，その際，企業等はスマートフォンを操 作するとは考え難いから，そもそも，この場合に，「近くにいるユーザ同 士がスマートフォン（２）を操作して友だち登録することによりコンピュ ータ（１４）を利用してコミュニケーションによる交流」（構成ａ等）を＼n具備するとは認め難く，他にこの場合の被告システム等が本件各発明の技 術的範囲に属するという的確な主張立証はない。 また，前記イ(ｱ)ａに記載されたアカウント広告を構成する各売上げの＼n内容に照らすと，これらの売上げは，いずれも，一般のユーザ同士の本件 機能による友だち登録との関係がないか，関係があっても希薄であるとい＼nうべきである。 そうすると，アカウント広告の売上げは，本件の損害賠償の対象となら ないと解するのが相当である。
・・・
ｂ 前記ａで認定した売上高は，「ふるふる」以外の友だち登録に関する 分も含まれているところ，被告の侵害行為は，「ふるふる」による友だ ち登録に関するものであるから，被告の侵害行為と相当因果関係にある 売上高は，上記売上高に，本件損害算定期間中の「ふるふる」による友 だち登録割合を乗じて算出するのが相当である。そして，前記イ(ｲ)の とおり，同割合は，●(省略)●であるから，被告の侵害行為と相当因果 関係にある売上高は，●(省略)●となる。 ●(省略)●
(ｳ) 以上のとおり，被告の侵害行為と相当因果関係にある売上高は，●(省 略)●となる。
・・・
(2) 相当実施料率について
ア 本件各発明の実施許諾契約における実施料率やその相場等
原告は，原告代表者から専用実施権の設定を受けているが，その設定契約＼nの詳細は本件の証拠上明らかでなく，また，原告が他人に本件各発明の実施 を許諾したことをうかがわせる証拠はない。 そこで，相場等につきみるに，証拠（甲１５７〜１５９，乙８２）によれ ば，電子計算機に係るロイヤルティ（件数７１９件）は，平均値が３３．２％， 最頻値が５０．０％，中央値が４０．０％とされている一方，「技術分類 コ ンピュータテクノロジー」，「対象となる製品・技術例 計算；係数，チェ ック装置等」におけるロイヤルティ料率の相場は，１％未満，１〜２％未満， ２〜３％未満，３〜４％未満がいずれも１６．７％であり，４〜５％未満が ２５．０％であるとされている。 しかし，本件においては，被告アプリは無償で配信され，被告アプリのユ ーザが「ふるふる」を使用して友だち登録をし，その後の交流を行うといっ た行為自体による被告の売上げは発生しないという特殊性があることから すれば，上記の相場等を重視することはできない。
イ 本件各発明の価値や代替可能性等＼n
本件各発明は，前記１(2)に記載のとおり，初対面の人物同士が出会った 後互いにコンタクトを取ることができるようにする際に，極力個人情報を明 かすことなくコンタクトが取れるようにするためのコンピュータシステム 及びプログラムに関する発明であって，相手方に互いの個人情報を通知する ことなく後々コンタクトを取ることができ，かつ，相手方以外の他人がその 相手方に成りすましてコンタクトしてくる不都合をも防止できる理想的な 連絡可能状態を構＼築する手段を提供することを目的として，現実世界で出会 ったユーザ同士がユーザ端末を操作し，コンピュータを利用して交流を行う に当たり，コンピュータ（サーバ）が各ユーザ端末の位置情報を取得し，該 位置情報に基づいて所定時間中に所定距離内に位置するユーザ端末が検索 されたことを必要条件として，該検索されたユーザ端末を新たな交流先とし て交流先のリストに追加して表示させ，ユーザが表＼示された複数の交流先の 内からコミュニケーションを取りたい相手を選択指定し，指定された相手と の間でメッセージを送受信できるようにするという手段を採用することで， 互いにコミュニケーションによる交流に同意したユーザ同士が連絡先の個 人情報を知らせ合うことなく交流できるという効果が得られるようにした ことを特徴とする発明である。 このような発明には一定のニーズが存在するものと考えられるから，本件 各発明には相応の価値があるものと認められる。 もっとも，前提事実(6)のとおり，本件特許に関する無効審判請求におい て，特許庁は，本件特許が進歩性を欠く旨の職権審理結果通知をしていると ころ，このことは，実際に本件特許が無効となるか否かはともかく，類似の 技術が存在することを示すものということができる。
ウ 本件各発明の被告の売上げや利益への貢献等
証拠（甲４１・３丁）によれば，「ふるふる」を利用する場合の最大の特 長は，複数人と一度に友だちになれることであり，サークルや部活，仕事の チーム，パーティーなど，複数の人が集まる場で活躍しそうであるとされて いることが認められ，これらの事実に加え，前記(1)イ(ｲ)記載の事実関係に よると，既に友人等であるユーザ同士が友だち登録する方法が多く，実際に もそのようなユーザ同士により友だち登録がされることが多いことがうか がわれることからすると，被告システム等においては「ふるふる」による友 だち登録がされる場合であっても，それ以前に相互の個人情報を交換してい る場合も少なくないものと考えられる。
●（省略）●
被告による企業努力が大きく貢献しているとうかがわれるとこ ろである。 そうすると，被告システム等に係る売上げや利益についての本件各発明の 貢献の度合いは，かなり限定的なものであると認められる。 エ 以上の諸事情，とりわけ，本件各発明には相応の価値があると認められる ものの，これと類似の技術が存在することがうかがわれることや，被告シス テム等に係る売上げや利益についての本件各発明の貢献の程度は限定的な ものであることなどを総合的に考慮すると，本件における相当実施料率は● （省略）●と認めるのが相当である。

◆判決本文

　吹矢に関する特許侵害の損害認定について、１０１条１項、２項に基づき約３６００万円の請求が認められました。

　以上によれば，被告製品は，そのほとんどが吹矢協会と関係がある需要 者により購入されたと認めることが相当である。そして，被告製品は，吹 矢協会の関係者において吹矢協会の公認用具であることを理由として購 入された割合が相当に高いと認められる。原告の製造販売する吹矢用具は 令和２年１２月１日以降は吹矢協会の公認用具でなかったから上記の理 由で購入された被告製品の需要の全てが原告の製造販売する吹矢の矢に 向かうとは認められない。他方，原告の製造する吹矢の矢については，吹 矢協会の公認がなくとも購入するとする者もいたことがうかがわれ，被告 製品の需要が全く原告の製造販売する吹矢用具に向かわないとはいえな い。
被告は，原告の吹矢用具が吹矢協会の公認用具でないことを理由として 令和２年１２月１日以降の被告の売上げについての推定覆滅を主張する ところ，上記事情に照らせば，同日以降の利益については，６５％の割合 で損害額の推定が覆滅すると認めるのが相当である。

◆判決本文

　1審では約3000万円の損害賠償が認定されました。1審被告が控訴しましたが、控訴棄却されました。ハンドル部分の構造に関する特許ですが、102条2項における寄与率減額なしです。

　本件発明の技術的思想（課題解決原理）は，前記２(1)ア(イ)のとおり，二 股の美容器において，ハンドルを，凹部を有するハンドル本体と，その凹部 を覆うハンドルカバーで構成することにより，ハンドルが上下又は左右に分＼n割された従来の構成よりも，ハンドルの成形精度や強度を高く維持するとと＼nもに，美容器の組み立て作業性が向上するようにしたというものである。そ して，本件発明に係る美容器は，美容器のハンドルを持ち，ローラを肌に押 し当ててこれを使用するから，本件発明の技術的思想（課題解決原理）によ って達成されるハンドルの成形精度や強度の維持は，美容器を使用する需要 者一般が関心を有する美容器の基本構造に関するものであり，二股美容器の＼n使用やマッサージの施行に影響する事項であって，美容器全体に貢献してい るものと認められる。本件発明が需要者の商品選択に特段寄与しないとする 根拠はなく，被告各製品の販売に対する本件発明の寄与が限定的であるとす る根拠もない。したがって，本件において，本件発明の寄与率を考慮して推 定を覆滅すべき理由はない。
控訴人は，被告各製品は特許第５８４０３２０号の技術的範囲には属しな いが，同特許に係る発明の効果を有しており，そのような効果のあることが 被告各製品購入の主な動機になっていることは，本件における損害額算定に 当たっての推定覆滅事由として考慮されなければならないと主張する（前記 第２の５(4)ア(イ)）。しかし，被告各製品が特許第５８４０３２０号に係る 発明の効果を有しているかどうかは明らかでなく，また，そのような効果の 存在が被告各製品購入の主な動機になっていることを認めるに足りる証拠は ない。したがって，控訴人の上記主張を採用することはできない。

◆判決本文

1審はこちら。

◆平成29(ワ)32839


当事者が同じ関連侵害訴訟および審決取消訴訟です。

◆平成31(ネ)10001等

◆平成30(行ケ)10049

◆平成30(行ケ)10048

◆平成29(ネ)10086

◆平成28(ワ)4356

◆平成30(行ケ)10013

◆平成29(行ケ)10201

◆平成29(行ケ)10095

◆平成28(ワ)6400

◆平成31(行ケ)10032

当事者が同じ審決取消訴訟はこちらです。

◆令和1(行ケ)10090

◆令和1(行ケ)10066

◆平成31(行ケ)10057

◆平成30(行ケ)10160

　原審と同様に、104条の3の無効理由（新規事項、サポート要件違反）があるので、権利行使不能と判断されました＼n

(ア) 図１０５ドットパターンにおいては，情報ドットは，四隅を格子ドッ トで囲まれた領域の中心からずれた位置に置かれるところ，本件補正１ 1)部分に当たる構成要件Ｂ１の情報ドットは，「縦横方向に等間隔に設けられた格子線の交点である格子点の中心」からずれた位置に置かれる。＼n図１０５には，水平又は垂直の格子線の中間に各格子線と平行な線が引 かれているが，当初明細書１に，「格子状に配置されたドットで構成されている。」（【０１８５】），「格子ブロックの四隅（格子線の交点＼n（格子点）上）には格子ドットＬＤが配置されている」（【０１８６】）， 「４個の格子ドットＬＤの正中心に配置したドットである（図１０６（ａ） 参照）」（【０１９７】）と記載されているとおり，格子ドットは等間 隔に配置されたドットにより構成された水平ラインと垂直ラインの交点であり，格子線は格子ドットを結ぶラインであるから，図１０５に示さ＼nれた各格子線の中間に引かれた線は格子ドットで囲まれた領域の中心を 示すために参考として引かれた補助線にすぎず，格子線とは認められな い（図１０６（ａ）のように，格子ドット同士を対角線で結べば，その 交点は「格子線の交点」となるが，その線は構成要件Ｂ１に規定する「縦横方向」のラインではない。）。＼n そうすると，「縦横方向に等間隔に設けられた格子線の交点である格 子点の中心」を基点として情報ドットが位置付けられることを構成要件とする本件補正１1)部分は，図１０５のドットパターンとは似て非なる ものであり，そもそも図１０５ドットパターンに基づく補正であるとは 認められない。
(イ) 図５ドットパターンにおいては， 情報を表現するドットは，格子ドットから上下左右の格子線上にずらした位置に配置されるところ，構＼成要件Ｂ１の情報ドットは「格子点の中心から等距離で４５°ずつずらし た方向のうちいずれかの方向」に配置されるものであるから，本件補正 １1)部分は，図５ドットパターンに基づく補正であるとは認められない。
(ウ) そのほか，当初明細書１に本件補正１1)部分に対応する記載は認め られないから，本件補正前発明１の本件補正１1)部分に対応する部分と 構成要件Ｂ１とを対比するまでもなく，本件補正１1)部分は新たな技術 的事項を導入するものというべきである。
・・・・
(ア) 本件発明３の特許請求の範囲の記載（分説後のもの）は，次のとおり である（引用に係る原判決の「事実及び理由」第２の２(5)ウ参照）。
Ａ３ 等間隔に所定個数水平方向に配置されたドットと，
Ｂ３ 前記水平方向に配置されたドットの端点に位置する当該ドットから 等間隔に所定個数垂直方向に配置されたドットと，
Ｃ３ 前記水平方向に配置されたドットから仮想的に設定された垂直ライ ンと，前記垂直方向に配置されたドットから水平方向に仮想的に設定さ れた水平ラインとの交点を格子点とし，該格子点からのずれ方でデータ 内容が定義された情報ドットと，からなるドットパターンであって，
Ｄ３ 前記垂直方向に配置されたドットの１つは，当該ドット本来の位置 からのずらし方によって前記ドットパターンの向きを意味している Ｅ３ ことを特徴とするドットパターン。
(イ) 構成要件Ｂ３の「前記水平方向に配置されたドットの端点に位置する当該ドットから等間隔に所定個数垂直方向に配置されたドット」と，＼n構成要件Ｃ３の「前記垂直方向に配置されたドット」と，構＼成要件Ｄ３ の「前記垂直方向に配置されたドット」とは同じものを指すと解される から，この一つの「垂直方向に配置されたドット」は，垂直方向に「等 間隔」に配置される一方で（構成要件Ｂ３），「本来の位置からのずらし方」によってドットパターンの向きを意味するとされており，その「ず＼nらし方」について特に限定はされていない。同一方向に等間隔に配置さ れながらその位置がずれているのは文言上整合していないが，これを合 理的に解釈するならば，「等間隔」はこの一つの「垂直方向に配置され たドット」以外のドットに係り，この一つの「垂直方向に配置されたド ット」は他のドットと異なり「等間隔」に配置されなくてもよいもので あり，そのずらされる方向，距離とも何ら限定はないと解するほかない。 また，本件発明３は，「ずらし方によって前記ドットパターンの向き を意味している」（構成要件Ｄ３）としているから，「ずらし方」，すなわち，本来の位置からずらされた別の位置に配置された一つの「垂直＼n方向に配置されたドット」が当該位置に配置されていることが認識され， 本来の位置とその実際の位置との間の位置関係に基づいてドットパター ンの向きが意味されることを規定していると解釈すべきものである。
イ 図１０５ドットパターンとの関係について
(ア) 本件明細書３には，図１０３ないし１０６のほか，次の記載がある。
「【０２３９】 また，本発明のドットパターンでは，キードットのずらし方を変更す ることにより，同一のドットパターン部であっても別の意味を持たせる ことができる。つまり，キードットＫＤは格子点からずらすことでキー ドットＫＤとして機能するものであるが，このずらし方を格子点から等距離で４５度ずつずらすことにより８パターンのキードットを定義でき＼nる。
【０２４０】 ここで，ドットパターン部をＣ−ＭＯＳ等の撮像手段で撮像した場合， 当該撮像データは当該撮像手段のフレームバッファに記録されるが，こ のときもし撮像手段の位置が紙面の鉛直軸（撮影軸）を中心に回動され た位置，すなわち撮影軸を中心にして回動した位置（ずれた位置）にあ る場合には，撮像された格子ドットとキードットＫＤとの位置関係から 撮像手段の撮像軸を中心にしたずれ（カメラの角度）がわかることにな る。この原理を応用すれば，カメラで同じ領域を撮影しても角度という 別次元のパラメータを持たせることができる。そのため，同じ位置の同 じ領域を読み取っても角度毎に別の情報を出力させることができる。
【０２４１】 いわば，同一領域に角度パラメータによって階層的な情報を配置でき ることになる。
【０２４２】 この原理を応用したものが図７４，図７６，図７８に示すような例で ある。図７４では，ミニフィギュア１１０１の底面に設けられたスキャ ナ部１１０５でこのミニフィギュア１１０１を台座上で４５度ずつ回転 させることでドットパターン部の読取り情報とともに異なる角度情報を 得ることできるため，８通りの音声内容を出力させることができる。」 （図７４，７６及び７８については本判決への添付を省略する。）
(イ) 上記(ア)の記載は，構成要件Ｄ３との関係においては，確かに，格子ドットとキードットとの位置関係によってドットパターンの向きを意味＼nすることを記載するものといえる。 しかしながら，構成要件Ｃ３との関係について見れば，本件発明３は，「格子点からのずれ方でデータ内容が定義された情報ドット」との構＼成を有するところ，前記２(1)ウのとおり（引用に係る原判決の「事実及び 理由」第３の１（補正後のもの）のとおり，当初明細書１と本件明細書 ３の関連部分の記載はいずれも同じである。），図１０５ドットパター ンにおいては，情報ドットを四隅を格子ドットで囲まれた領域の中心か らずらすことによってデータ内容を定義するものであって，格子ドット からのずらし方によってデータ内容を定義するものではない（構成要件C３は格子点を垂直ラインと水平ラインの交点と定義しているから，構成要件 C３が図１０５ドットパターンに基づくものと仮定する余地はな い。）。 そうすると，本件発明３は，図１０５ドットパターンに関する記載に 係るものとはいえない。
ウ 図５ドットパターンとの関係について
(ア) 本件明細書３には，図２，５ないし８のほか，次の記載がある。 「【００６９】 ･･･図５から図８は他のドットパターンの一例を示す正面図である。
【００７０】 上述したようにカメラ６０２で取り込んだ画像データは，画像処理ア ルゴリズムで処理してドット６０５を抽出し，歪率補正のアルゴリズム により，カメラ６０２が原因する歪とカメラ６０２の傾きによる歪を補 正するので，ドットパターン６０１の画像データを取り込むときに正確 に認識することができる。
【００７１】 このドットパターンの認識では，先ず連続する等間隔のドット６０５ により構成されたラインを抽出し，その抽出したラインが正しいラインかどうかを判定する。このラインが正しいラインでないときは別のライ＼nンを抽出する。
【００７２】 次に，抽出したラインの１つを水平ラインとする。この水平ラインを 基準としてそこから垂直に延びるラインを抽出する。垂直ラインは，水 平ラインを構成するドットからスタートし，次の点もしくは３つ目の点がライン上にないことから上下方向を認識する。＼n
【００７３】 最後に，情報領域を抽出してその情報を数値化し，この数値情報を再 生する。」 (イ) また，引用に係る原判決の「事実及び理由」第３の４(2)（補正後のも の）とおり，図５及び図７では，左端の垂直ラインに配置されたドット の一つが他の同一の垂直ラインに配置されたドットとは異なり水平ライ ンに沿って左側に配置され，「ｘ，ｙ座標フラグ」とされていることが 示され，図６及び図８では，左端の垂直ラインに配置されたドットの一 つが他の同一の垂直ラインに配置されたドットとは異なり水平ラインに 沿って右側に配置され，「一般コードフラグ」とされていることが示さ れている。
(ウ) 本件発明３は，「前記垂直方向に配置されたドットの１つは，当該ド ット本来の位置からのずらし方によって前記ドットパターンの向きを意 味している」（構成要件Ｄ３）ことを特徴とするドットパターンであるところ，図５ドットパターンに関し，本件明細書３には，前記(ア)のとお り，「垂直ラインは，水平ラインを構成するドットからスタートし，次の点もしくは３つ目の点がライン上にないことから上下方向を認識す＼nる。」（【００７２】）との記載がある。しかしながら，これは，垂直 ライン上の特定位置（本来の位置）にドットがないことによってドット パターンの上下方向を認識するとの意味の記載であって，「ドット本来 の位置からのずらし方」によってドットパターンの向きを意味する記載 とはいえない。 また，前記(イ)のとおり，図５ないし８には，他のドットから形成され る垂直ラインから左右にずれたドットが示され，それらドットが「ｘ， ｙ座標フラグ」あるいは「一般コードフラグ」との意味を有するフラグ であることが記載されている。しかしながら，引用に係る原判決の「事 実及び理由」第３の４(2)（補正後のもの）によれば，「ｘ，ｙ座標フラ グ」（図５及び７）がある場合には，情報を表現する部分のドットパターンはＸＹ平面上の特定の座標値を示し，「一般コードフラグ」（図６＼n及び８）がある場合には，情報を表現する部分のドットパターンはある特定のコード（番号）を示すものと認められる。そうすると，「ｘ，ｙ＼n座標フラグ」あるいは「一般コードフラグ」とされたドットは，情報を 表現する部分のドットパターンのデータ内容の定義方法を示すというデータ内容を定義するドットの一つにすぎず，フラグとしてその位置を認＼n識され，ドットの本来の位置と実際に配置された位置との関係によって ドットパターンのデータの内容を定義しているが，ドットパターンの向 きを意味しているものではない。そして，そのほか，図５ないし８には， ドットパターンの向きを意味するドットは記載されていないし，データ の内容を定義しているドットがドットパターンの向きを意味するドット を兼ねるとの記載もない。
さらに，「垂直方向に配置されたドット」の一つにつき，その本来の 位置からのずらし方によってドットパターンの向きを意味することを特 徴とする本件発明３の実施形態について，上記ドットがどのような方向， 距離において配置されるのかについては，本件明細書３にはその記載は ない。 以上によると，図５ドットパターンは，「ずらし方によって前記ドッ トパターンの向きを意味している」（構成要件Ｄ３）との構＼成を有しな い。 そうすると，本件発明３は，図５ドットパターンに関する記載に係る ものともいえない。
エ 控訴人は，1)図５ないし８において，「ｘ，ｙ座標フラグ」又は「一 般コードフラグ」はドットパターンの向きを意味するドットと兼用され ている，2)本件明細書３の段落【０２３９】ないし【０２４１】，【図 １０５】，【図１０６】の(d)の記載を参酌すれば，キードットにデータ 内容を定義する機能とドットパターンの向き（角度）を意味するという機能＼を持たせ得ることが示されている，3)本件明細書の段落【０２３０】 の記載から，「ｘ，ｙ座標フラグ」又は「一般コードフラグ」もキード ットと同様の機能が備わると理解できる，4)本件明細書３の【００７２】 では格子ドットを非回転対称の配置にして上下方向も認識できるように しているし，本件明細書３の図５ないし８には「ｘ，ｙ座標フラグ」又 は「一般コードフラグ」が本来の位置からずれることで本来の位置と実 際に配置されたドットの位置関係に基づいてドットパターンの向きが表現されている，5)「ｘ，ｙ座標フラグ」あるいは「一般コードフラグ」 がキードットと同一の機能を有するものであることは当業者にとって自明である旨を主張する。＼n
しかしながら，前記ウで認定したとおり，図５ないし８においては， ドットの本来の位置と実際に配置された位置との関係によってドットパ ターンの向きを認識することについては何ら説明されておらず，控訴人 主張のドットの兼用を認めるに足りる根拠は見当たらないないから，上 記1)の主張は採用することができない。 また，【０２３９】ないし【０２４１】，【図１０５】，【図１０６】 の(d)の記載は，図１０５ドットパターンに関する記載であり，図１０５ ドットパターンと図５ドットパターンを組み合わせることは新規事項の 追加となることは前記２にて判断したとおりであるから，そのような組 み合わせをしたのであれば，それ自体からしてサポート要件を欠くこと になり，上記2)の主張は失当である。
次に，図１０５ドットパターンに関する記載である段落【０２３０】 （引用に係る原判決の「事実及び理由」第３の２の【０２３０】III)部分 参照）には「本発明におけるドットパターンの仕様について図１０３〜 図１０６を用いて説明する。」との記載があるだけであり，これにより 「ｘ，ｙ座標フラグ」あるいは「一般コードフラグ」が図１０５ドット パターンのキードットと同様の機能が備わると理解することはできないから，上記3)の主張は採用することができない。 さらに，控訴人の上記4)及び5)の主張については，確かに，ドットパ ターンの方向を意味するドット又はドット群を設けてこれらを非回転対 称の配置にすればドットパターンの向きを認識できることは明らかであ り，また，図５ないし８に記載された「ｘ，ｙ座標フラグ」又は「一般 コードフラグ」は非回転対称の位置に配置されているとはいえるから， これをドットパターンの向きを意味するドットとして兼用することも可 能である。しかしながら，本件明細書３は，そのような構＼成としたもの と理解すべき記載となっておらず，「本来の位置からのずらし方」とし てどのような選択に従い本件発明３を構成したのかがそもそも記載されているとはいえないことは，前記ウで示したとおりである。したがって，＼n上記4)及び5)の主張も採用することができない。
オ 以上のとおり，技術常識を踏まえても，当業者において，本件発明３ が本件明細書３の発明の詳細な説明に記載したものと理解することはで きないというべきであるから，本件発明３に係る本件特許３は，特許法 ３６条６項１号に違反し，特許無効審判により無効とされるべきもので ある。

◆判決本文
原審はこちら。

◆平成30(ワ)10126

　ＣＳ関連発明についての侵害事件で、知財高裁（3部）は、技術的範囲に属するが無効理由ありと判断しました。1審は一部の構成要件の非充足でした。＼n

　前記(ア)ｂのとおり，インタ−ネット広告配信の技術分野において， 同じ広告を必要以上に見せることにより起きる「バナ−バ−ンアウト」 （広告に反応がなくなる状態）を防ぐために，利用者一人一人に対する 広告配信の回数をコントロ−ルすることは周知技術であった。 乙５発明は，インタ−ネットにおける広告配信という，上記技術と共 通する技術分野に属する。そして，乙５発明は，「モバイル・ウェブ・ クライアントによりウェブにアクセスしているユ−ザ−に対する広告の 効力を高めること」（乙５【００１１】）を目的としており，広告の効 力を高めるという課題は，上記周知技術の課題と共通する。そのため， 乙５発明に，技術分野及び課題が共通する上記周知技術を組み合わせる ことには動機付けがあるものと認められる。
そして，乙５発明において，特定の広告オブジェクトについて各ユ− ザ−に配信する回数を１回に制限するためには，ウェブ・サ−バが，受 信したモバイル・ウェブ・クライアントの位置情報と広告オブジェクト （広告情報）に関連付けられた位置情報が一致したことにより（前記ア (イ)ｂ4)〔本判決７４頁〕）一度供給した広告オブジェクト（前記ア(イ) ｂ5)〔本判決７５頁〕）を，その後，上記モバイル・ウェブ・クライア ントの位置情報と広告オブジェクト（広告情報）に関連付けられた位置 情報が再度一致しても，上記モバイル・ウェブ・クライアントに送信し ないようにすればよいことは，明らかである。 したがって，乙５発明に，特定の広告を各利用者に配信する回数を１ 回に制限するという周知技術を適用することができたものと認められる。 そうすると，乙５発明に，特定の広告を各利用者に配信する回数を１ 回に制限するという周知技術を適用し，構成要件Ｅ（「広告情報管理サ＼n−バが，無線通信装置が一旦指定地域の外に出た後再び指定地域内に戻 った場合であっても，指定地域内にとどまり続けた場合であっても，同 じ広告情報を無線通信装置に送信しないこと」を特徴とする無線通信サ −ビス提供システム，前記２(1)ア(ア)〔本判決４８頁〕）を容易に想到 することができたものと認められる。
エ 控訴人の反論について
控訴人は，一般的に，広告は目に触れる回数が多ければ多いほど効果が あるので，乙５発明は，広告情報が関連付けられた位置情報及び時刻と一 致する位置情報及び時刻を有するモバイル・ウェブ・クライアントに対し， 可能な限り長い時間，繰り返し広告を表＼示することを目的としており，回 数は無制限で広告情報を配信する発明であるとし，広告の配信回数を制限 するという公知技術又は周知技術を乙５発明に適用することには阻害事 由があると主張する（前記第３の４(2)イ(イ)ｂ(b)〔本判決２５頁〕）。 しかしながら，前記ウ(ア)ｂ〔本判決８３頁〕のとおり，インタ−ネッ ト広告配信の技術分野において，本件特許の出願時（平成１２年９月５日） には，同じ広告を必要以上に見せることにより起きる「バナ−バ−ンアウ ト」（広告に反応がなくなる状態）を防ぐために，利用者一人一人に対す る広告配信の回数をコントロ−ルすることは周知技術であったから，本件 特許の出願時において，一般的に，広告は目に触れる回数が多ければ多い ほど効果があると認識されていたとは認められない。そして乙５発明は， 広告オブジェクト（広告情報）が関連付けられた位置情報及び時刻と一致 する位置情報及び時刻を有するモバイル・ウェブ・クライアントに対して 広告オブジェクト（広告情報）を配信することにより広告の効果を高める ものであると認めることはできるが（乙５【００１１】，【００１２】【０ ０１７】），乙５には，広告オブジェクト（広告情報）が関連付けられた 位置情報及び時刻と一致する位置情報及び時刻を有するモバイル・ウェ ブ・クライアントに対し，可能な限り長い時間，繰り返し広告を表＼示する ことが広告の効力を高めることである旨の記載はなく，かえって，広告の 繰り返しは，その効果を減ずるという認識を前提とする上記周知技術が存 在したことからすると，広告の繰り返しによって，その効力を高めること が乙５発明の唯一の目的であったということはできない。したがって，広 告の配信数を制限することにより広告の効果を高めることを乙５発明が 排斥するものであったと認めることはできないから，広告の配信回数を制 限するという公知技術又は周知技術を乙５発明に適用することに阻害事 由があるとは認められず，控訴人の上記主張は，採用することができない。

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1審はこちら。

◆平成30(ワ)7123

　ＣＳ関連発明について1審は技術的範囲に属する、無効理由無しと判断されていました。控訴審でも同様です。なお、控訴審における乙18に基づく無効主張は1審において主張できたとして、却下されました。乙18が実質あまり強くないのか、気になります。

　なお，控訴人は，当審において，乙第１８号証に記載された発明を主引例 とする無効の抗弁を新たに主張した。
しかしながら，この新たな無効の抗弁が時機に後れた攻撃防御方法に当た るかどうかは，原審及び当審における審理の経過を総合的に踏まえて検討す べきものであるところ，一件記録によれば，原審においては，平成３１年３ 月１２日に第１回口頭弁論期日が開かれた後，審理が弁論準備手続に付され たこと，充足論及び無効論について当事者双方の主張立証が行われた後，令 和元年１２月２０日の第５回弁論準備手続期日において，当事者双方の主張 立証が尽くされたことが確認された上で，裁判所の心証開示が行われたこと が認められる。そして，裁判所の心証開示が行われた上記第５回弁論準備手 続期日までに，乙第１８号証に記載された発明を主引例とする無効の抗弁を 主張することが困難であったことをうかがわせるに足りる証拠はない。そう であるとすれば，控訴人としては，上記第５回弁論準備手続期日までに新た な無効の抗弁を主張すること（あるいは，少なくとも，速やかにその主張を する予定である旨を告知すること）が可能＼＼＼であったし，そうすべきものであ ったといえるから，それをしなかったことは時機に後れたものであり，また， 時機に後れたことについて重大な過失があったものといわざるを得ない。そ して，そのような評価は，控訴人が控訴をし，審級が変わったからといって 変わるものではないところ，当審において新たな無効の抗弁の成否を審理す ることになれば，訴訟の完結が遅延することは明らかである。
以上の次第で，当審としては，新たな無効の抗弁を時機に後れた攻撃防御 方法であるとして却下したものである。

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原審はこちら。

◆平成31(ワ)22

　特許権侵害について、東京地裁（40部）は新規性違反（発明１，３）および進歩性違反（発明２，４）の無効主張を認めました。知財高裁も同じ判断です。

　イ Ａ邸工事が「公然」実施されたものではないとの主張について 控訴人は，Ａ邸は塀や草木に囲まれており，容易に外部からＡ邸をのぞ き見ることはできないこと，山に囲まれており，近隣の住民もわずかであ ること，作業が屋根上で行われるものであり，外部から容易にその作業の 内容を確認することができないことから，Ａ邸工事は，公然と行われたも のとはいえないと主張する。 しかし，被控訴人のために発明の内容を秘密にする義務を負わない不特 定の者によって技術的に理解されるか，そのおそれのある状況で実施され たのであれば，工事は公然と行われたと評価するのが相当であるところ， 本件においては，まず，Ａ邸の屋根からストーブの煙突が突出している側 （煙突の正面側）の隣地は，本件工事の当時には駐車場であり（乙１４の １０），同駐車場には１０台を優に超える駐車スペースがあり，敷地もＡ邸 より高いことが認められるのであって（乙２４の２），同駐車場からは煙突 についても十分視認が可能＼であるし，当該工事が第三者から視認されるこ と等を拒むような態様で行われていたことはうかがえない。
また，乙１２の資料４は，前記ア(イ)認定のとおり平成１９年７月２日 に被告から住友林業に提出されたものであるところ，同図面にはインナー フラッシングが明記されており，これが，住友林業からニシカネにファッ クスで転送されている（乙３２）。そして，前記ア(イ)において認定したと おり，住友林業の下請業者であるニシカネがＡ邸の煙突について不燃材の 装着を行うことになっていたが，その時点では，煙突の屋内からの引き出 し及び立ち上げ部分はまだ設置されておらず，住友林業又はニシカネにお いて煙突の屋根貫通部の構造を認識することは十＼分可能であったといえ＼nるところ，Ａ邸工事の施工方法及び防水構造は，引用に係る原判決の「事＼n実及び理由」第４の２(3)ア及びイ(ア)記載のとおりであって，いずれも複 雑なものではなく，当業者であれば，乙１２の資料４や，II)期工事時の煙 突の屋根貫通部の構造から，これらの発明を技術的に理解できるものと認＼nめられる。
以上によれば，Ａ邸工事は，本件特許出願前に，被控訴人のために発明 の内容を秘密にする義務を負わない不特定の者（少なくとも上記住友林業 やニシカネ等の下請業者等）によって技術的に理解されるか，そのおそれ のある状況で実施されたもので，公然実施された発明に当たるというべき であるから，控訴人の主張は採用できない。

◆判決本文

1審はこちら。

◆平成30(ワ)9909

　1億円の損害賠償を求めましたが、1審は無効理由あり（29-2および進歩性）として請求棄却しました。特許権者は訂正をしさらに控訴しました。知財高裁（3部）は、被告製品は本件訂正発明の「アクセス制御手段」を充足しないと判断して、控訴を棄却しました。

　 特許請求の範囲の記載によれば，本件訂正発明の「アクセス制御手段」は， 携帯電話の所有者が第三者による閲覧や使用を制限し，保護することを希望 する被保護情報に対するアクセス要求を許可または禁止する手段であって， ＲＦＩＤインターフェースを有するＲバッジを一意に識別できる識別情報を 受け取って，該受け取った識別情報と当該携帯電話に予め記録してある識別＼n情報との比較を行う比較手段で，前記アクセス要求を許可するという比較結 果が得られた場合は，前記アクセス要求が許可されてから所定時間が経過す るまでは前記被保護情報へのアクセスを許可するものである。
一方，被告製品の「画面ロック解除制御手段」は，上記１のとおり，画面 ロックを解除し，または画面ロックを継続する手段であって，背面にかざさ れたＩＣカードの固有ＩＤを受信し，その固有ＩＤを用いて，当該ＩＣカー ドが登録済ＩＣカードであるか否かの比較を行う比較手段で，画面ロックを 解除するという比較結果が得られた場合（登録済ＩＣカードであると判定さ れた場合）は，画面ロックが解除された後，無操作状態が一定期間継続しな い限り，画面を介して操作することができるものである。
ここで，被告製品の「背面にかざされたＩＣカードの固有ＩＤ」が，本件 訂正発明の「ＲＦＩＤインターフェースを有するＲバッジを一意に識別でき る識別情報」に相当することに争いはないから，被告製品の「画面ロック解 除制御手段」が，本件訂正発明の「アクセス制御手段」に係る構成要件を充＼n足するというためには，1)被告製品の「画面ロックを解除し，または画面ロ ックを継続する手段」が，本件訂正発明の「携帯電話の所有者が第三者によ る閲覧や使用を制限し，保護することを希望する被保護情報（以下，単に 「被保護情報」という。）に対するアクセス要求を許可または禁止する手 段」に当たるとともに，2)被告製品において「画面ロックを解除するという 比較結果が得られた場合（登録済ＩＣカードであると判定された場合）は， 画面ロックが解除された後，無操作状態が一定期間継続しない限り，画面を 介して操作することができる」ことが，本件訂正発明の「アクセス要求を許 可するという比較結果が得られた場合は，前記アクセス要求が許可されてか ら所定時間が経過するまでは前記被保護情報へのアクセスを許可する」こと に当たることを要するといえる。
(2) そこで，上記1)及び2)の２点に分けて，被告製品の「画面ロック解除制御 手段」が，本件訂正発明の「アクセス制御手段」に該当するか否かについて 検討する。
ア 上記1)の点につき
(ア) 証拠（甲４など）によれば，被告製品の「画面ロック機能」とは，ス＼nマートフォンの画面をロックすることによって画面を介した操作が行え ないようにするためのものであり，画面ロックの解除とは，スマートフ ォンの操作（画面を介した操作）が可能な状態にするためのものであっ＼nて，これらは被保護情報へのアクセスを許可するとか禁止するといった ことそのものを意味するわけではないし，それと同視すべき事柄である ということもできない。このことは，画面を介した操作が可能となった＼nからといって，常に被保護情報へのアクセスが行われるわけではなく， 公開された地図の検索等，被保護情報には当たらない情報へのアクセス に終始する場合もあり得ることや，逆に，被保護情報そのものにパスワ ードが付されている場合等を想定すると，画面ロックを解除したからと いって直ちに当該被保護情報にアクセスできるようになるわけではない ことなどからも明らかである。 もちろん，被保護情報そのものにパスワード等が付されていない場合 には，画面ロックを解除した後，ユーザが画面を介して所定の操作を行 うことにより，スマートフォンに格納された被保護情報へのアクセスが 可能になるし，壁紙として，第三者に見られたくない写真を設定してい＼nるような状況の下では，画面ロックの解除と同時に，被保護情報へのア クセスが起こり得ることとなる。しかしながら，これらは，画面が開か れたことそのものや，それによって画面を介した操作が可能になったこ＼nとに付随して生じた結果というべきものであって，画面ロックやその解 除の直接の目的や効果といえるものではない（なお，1)の構成における＼n違いが，2)の構成における違いにも反映していると考えられることにつ＼nいては，後述のイ参照。）。
(イ) また，証拠（乙２）によれば，被告製品は，「画面ロック」状態にお いても，画面を介した操作によらないアクセス要求（例えば，自動改札 機の通過のために乗車券の情報にアクセスすること，電話着信があった ときに発信者の名前を画面に表示するために電話帳の情報にアクセスす＼nること等）に対しては，アクセスを禁止していないことが認められ，こ の場合には，画面ロックの解除を経ないで被保護情報へのアクセスが可 能になることとなる。このことも，画面ロックやその解除が，被保護情＼n報へのアクセスの禁止や許可そのものではないことを裏付ける一事情と いうべきである。なお，控訴人は，上記の例は，被告製品の構成を認定＼nするための対象にはなっていない事例であるから考慮すべきではないと いう趣旨の主張をするが，画面ロックやその解除の意義を認定するため の事情として考慮することには何ら妨げはないものというべきである。
(ウ) 上記(ア)及び(イ)に検討したところによれば，被告製品の「画面ロックを 解除し，または画面ロックを継続する手段」が，本件訂正発明の「被保 護情報に対するアクセス要求を許可または禁止する手段」に当たるとい うことはできない。
イ 上記2)の点につき
本件訂正発明の「アクセス制御手段」の「前記アクセス要求が許可され てから所定時間が経過するまでは前記被保護情報へのアクセスを許可す る」構成は，その記載のみからは，所定期間が経過した後の状態が明らか＼nでない。しかしながら，本件明細書の【０００９】に，本件訂正発明の目 的は，「個人情報や金銭的価値のある情報を統合して管理する場合に当該 情報の第三者による不正使用を確実に防止するための情報保護システムを 提供することにある。」と記載されていることや，【００３９】に，「タ イマを設けて一定のタイムラグを許容することで，ＩＣアセンブリ１３０ とＩＣアセンブリ１４０とを実際に使用するときの距離が比較的長い場合 であっても，通信可能距離の短い通信方式を採用することが可能＼にな る。」と記載されていることからすると，上記の構成の意義は，所定時間＼nに限ってアクセスを許容する構成を付加することで，第三者による被保護＼n情報の不正使用を確実に防止しつつ，Ｒバッジと携帯電話とが離間してい ても，自動改札機等による被保護情報に対するアクセス要求を適切に処理 できるようにしたことにあると解される。そうすると，所定時間経過後に は，被保護情報の保護のために，再度アクセスを禁止することが必須とさ れているというべきであり，「前記アクセス要求が許可され」たときを起 点とし，それから所定の時間が経過した後は，たとえ被保護情報へのアク セスが継続している最中であっても，被保護情報へのアクセスは禁止され ることになるものと解される。
これに対し，被告製品の構成は，前述のとおり，「画面ロックを解除す＼nるという比較結果が得られた場合は，画面ロックが解除された後，無操作 状態が一定期間継続しない限り，画面を介して操作をすることができる」 というものである。その一定期間の起点は，画面ロックが解除された後， 何の操作もしないという例外的な場合には，画面ロックが解除されたとき となるが，何らかの操作がされる多くの場合には，その操作が終了したと きとなるのであって，常にアクセス許可がされたときが一定期間の起点と なる本件訂正発明とは異なる。また，本件訂正発明においては，アクセス 許可がされた後，一定期間が経過すれば，被保護情報へのアクセスが継続 してＤいたとしてもアクセスが禁止されることになるのに対し，被告製品に おいては，画面を介した操作が継続している限り，一定期間がカウントさ れることはなく，したがって，画面がロックされることはあり得ないので あり，この点においても違いが存するものというべきである。 そして，両者にこのような違いが生じているのは，本件訂正発明におい ては，アクセス許可が被保護情報へのアクセスという意味を有するため， 被保護情報の保護という観点から時間制限が設けられているのに対し，被 告製品の画面ロック解除は，単に，画面を介した操作を可能にするという＼n意味しか持たないため，被保護情報の保護という観点から時間制限をする 必要はなく，無駄な電力消費を防ぐという観点から時間制限が設けられて いるのにすぎないからであり，両者の時間制限が持つ技術的意義が全く異 なるからであると解される（このように本件訂正発明におけるアクセス許 可と被告製品における画面ロック解除が持つ技術的意義に違いがあること は，被告製品が1)の構成要件をも充足しないことをも裏付けるものである＼nといえる。）。
ウ 上記ア及びイに検討したところによれば，被告製品の「画面ロック解除 制御手段」が，本件訂正発明の「アクセス制御手段」に該当するとはいえ ない。
(3) 控訴人は，本件訂正発明の「アクセス」とは，携帯電話の正当なユーザと して被保護情報を閲覧・利用・更新することを意味しており，被告製品にお いては，画面ロック状態では，正当なユーザであることを確認できていない ため，被保護情報（電子マネー，電話帳，写真などのデータ）の閲覧・使 用・更新は禁止されているとして，被告製品が，本件訂正発明の構成要件を＼n充足する旨主張する。 しかしながら，被告製品の画面ロック状態においては，被保護情報の閲 覧・利用・更新に制限があるとはいえ，それが全面的に禁止されているもの ではなく（上記(2)ア(イ)），画面ロック状態の解除後においても，それだけで 被保護情報へのアクセスが全面的に可能になるものでもない（上記・・・(2)ア(ア)）。 被告製品の「画面ロック解除制御手段」は，まさに文字どおり，画面ロック 解除を制御しているにとどまり，被保護情報へのアクセスの制御との関連は 限定的なものにとどまる。

◆判決本文

1審はこちらです。

◆平成30(ワ)39914

　特許侵害事件で、1審ではサポート要件違反として無効と判断されました。知財高裁も同じ判断をしました。発明はアンテナなのでサポート要件違反は珍しいですね。原審（東京地裁平成30年（ワ）5506号)はアップされていません。

　前記(ア)の発明の詳細な説明の記載によれば，発明の詳細な説明に記 載された実施例（第１実施例，第２実施例）は，いずれもアンテナ素子 の下に平面アンテナユニットを配置し，アンテナ素子の下縁と平面アン テナユニットの上面の間隔を約０．２５λ 以上としたものであり，それ により，アンテナ素子と平面アンテナユニットについて，相互に影響を 及ぼすことが低減され，それぞれ単独で存在する場合の各アンテナと同 等の電気的特性を示すことを具体的に示すものである。発明の詳細な説 明には，第１実施例のアンテナ装置を用いた実験結果が記載されている ところ（【００１８】〜【００２６】，図７〜図１２，図１５〜図１９）， これらは，アンテナ素子と平面アンテナユニットの相互干渉がアンテナ の電気的特性に及ぼす影響を検証したものであると認められ，実施例が， 発明の詳細な説明に記載された発明の課題を解決するという効果を生ず るかどうかを確かめるものと認められる。 そうすると，発明の詳細な説明に記載された実施例は，前記認定の発 明の詳細な説明に記載された発明（前記イ(イ)）の実施の形態を具体的 に示し，その発明の課題（前記ア(イ)）を解決するという効果を生ずる ことを示すものであると認められる。
(3) 請求１に記載された発明は，発明の詳細な説明に記載された発明か ア 請求項１に記載された発明は，前記第２，３(2)のとおりであり，1)アン テナ素子に加えて別のアンテナである平面アンテナユニットを組み込むこ とは構成要件とされてはおらず，また，2)仮にアンテナ素子に加えて平面 アンテナユニットを組み込んだ場合に，アンテナ素子の下縁と平面アンテ ナユニットの上面との間隔が約０．２５λ以上であることも構成要件とさ＼nれていない。そのため，請求項１に記載された発明は，アンテナ素子に加 えて平面アンテナユニットを組み込み，アンテナ素子の下縁と平面アンテ ナユニットの上面との間隔を約０．２５λ以上とするアンテナ装置以外に も，1)そもそもアンテナ素子以外に平面アンテナユニットが組み込まれて いないアンテナ装置の発明を含み，また，2)アンテナ素子に加えて平面ア ンテナユニットが組み込まれてはいるものの，アンテナ素子の下縁と平面 アンテナユニットの上面との間隔が約０．２５λ未満であるアンテナ装置 の発明を含むものである。
イ これに対し，発明の詳細な説明に記載された発明は，前記(2)イ(イ)のと おりであり，アンテナ素子と，アンテナ素子の直下であって，前記アンテ ナ素子の面とほぼ直交するよう配置されている平面アンテナユニットとを 備えるアンテナにおいて，平面アンテナユニットの上面とアンテナ素子の 下端との間隔を約０．２５λ以上とするものであると認められる。
ウ そうすると，請求項１に記載された発明のうち，1)アンテナ素子以外に 平面アンテナユニットが組み込まれていないアンテナ装置の発明，及び2) アンテナ素子に加えて平面アンテナユニットが組み込まれてはいるもの の，アンテナ素子の下縁と平面アンテナユニットの上面との間隔が約０． ２５λ未満であるアンテナ装置の発明は，発明の詳細な説明に記載された 発明ではない。 したがって，請求項１に記載された発明は，発明の詳細な説明に記載さ れた発明以外の発明を含むものであり，発明の詳細な説明に記載された発 明であるとは認められない。
(4)請求項１に記載された発明は，発明の詳細な説明の記載若しくは示唆又は 出願時の技術常識に照らし，当業者が課題を解決できると認識できる範囲の ものであるか発明の詳細な説明に記載された発明の課題は，限られた空間しか有してい ないアンテナケースを備えるアンテナ装置に既設の立設されたアンテナ素子 に加えてさらに平面アンテナユニットを組み込むと相互に他のアンテナの影 響を受けて良好な電気的特性を得ることができないという課題であり（前記 (2)ア(イ)），このような課題を当業者が認識するためには，限られた空間し か有しないアンテナ装置において，既設の立設されたアンテナ素子に加えて 新たに平面アンテナユニットを組み込むことが前提となる。しかし，請求項 １に記載された発明は，そもそもアンテナ素子以外に平面アンテナユニット が組み込まれていないアンテナ装置の発明を含み（前記(3)ア），そのような 構成の発明の課題は，発明の詳細な説明には記載されていない。そのため，＼n請求項１に記載された発明は，当業者が発明の詳細な説明の記載によって課 題を認識できない発明を含むものであり，当業者が課題を解決できると認識 できる範囲を超えたものである。
また，請求項１に記載された発明は，アンテナ素子に加えて平面アンテナ ユニットが組み込まれてはいるものの，アンテナ素子の下縁と平面アンテナ ユニットの上面との間隔が約０．２５λ未満であるアンテナ装置の発明を含 むが（前記(3)ア），発明の詳細な説明には，課題を解決する方法として，平 面アンテナユニットの上面とアンテナ素子の下端との間隔を約０．２５λ 以 上とすることが記載されており，アンテナ素子の下縁と平面アンテナユニッ トの上面との間隔を約０．２５λ未満とするならば，発明の詳細な説明に記 載された課題を解決することはできない。そのため，請求項１に記載された 発明は，この点においても当業者が発明の詳細な説明に記載された解決手段 によって課題を解決できると認識できない発明を含むものであり，当業者が 課題を解決できると認識できる範囲を超えたものである。 その他，請求項１に記載された発明が，発明の詳細な説明の記載若しくは 示唆又は出願時の技術常識に照らし，当業者が課題を解決できると認識でき る範囲のものであることを認めるに足りる証拠はない。 したがって，請求項１に記載された発明は，発明の詳細な説明の記載若し くは示唆又は出願時の技術常識に照らし，当業者が課題を解決できると認識 できる範囲のものであるとは認められない。

◆判決本文

関連訴訟（原告被告が同じ）はこちらです。

◆平成27(ワ)22060

◆平成26(ワ)28449

　東京地裁（46部）は、コンピュータ関連発明について、技術的範囲に属すると判断しました。なお、被告は無効理由を主張しましたが、該当しないと判断しています。

　本件発明１−１の特許請求の範囲の記載をみると，本件発明１−１は， 「患者を識別するための第１患者識別情報を端末装置より取得する第１ 取得部と」（構成要件１−１Ａ），「前記第１患者識別情報と，患者を識別する情報としてあらかじめ記憶された第２患者識別情報とが一致するか否＼nかを判定する第１判定部と」（構成要件１−１Ｂ）を有するものであり，第１判定部において第１判定をする。また，「前記第１判定部で一致すると＼n判定された場合に，看護師または医師を識別するための第１医師等識別情 報を前記端末装置から取得する第２取得部と」（構成要件１−１Ｄ），「前記第１医師等識別情報と，看護師または医師を識別する情報としてあらか＼nじめ記憶された第２医師等識別情報とが一致するか否か判定する第２判 定部と」（構成要件１−１Ｅ）を有するものであり，第２判定部において第２判定をする。＼n
ここで，第１判定と第２判定の関係について，特許請求の範囲には，「前 記第１判定部で一致すると判定された場合に」（構成要件１−１Ｄ），第１医師等識別情報が取得されて第２判定がされることが記載されている。こ＼nのことから，第１判定で一致すると判定されることが，第２判定がされる ことの前提であることが記載されているといえる。もっとも，第１判定と 第２判定との時間的な接着性の有無等についての記載はない。 そこで，本件明細書１をみると，本件明細書１には，実施の形態１ない し４が記載されている。実施の形態１では，第１判定や，第１判定で一致 するとの判定がされて患者の医療情報を出力することについての実施の 形態（構成要件１−１Ａないし１−１Ｃ）が記載されているが，第１判定で一致するとの判定がされた直後に第２判定がされるとか，第１判定は，＼n第２判定がされる都度にされるものであるなど，第１判定と第２判定の時 間的関係やその機会についての記載はない。そして，実施の形態１では， 患者が，患者の手に巻いており識別情報を含むリストバンドのバーコード を端末装置の撮像部で撮像することによって第１判定がされる（段落【０ ０４５】）。そして，第１判定で一致するとの判定がされた場合には，「患者 用画面」が生成，表示され（段落【００４７】ないし【００５０】），患者用画面には検査の予＼定や患者への注意事項が表示されるなどし（【００４＼n３】【図７】，患者はその画面を確認することで患者に対して行われる医療 行為等を知ることができ（段落【００１９】），その患者用画面に対し，患 者が，例えば，検査ボタンをタッチすると検査名欄や検査説明欄が表示された検査表＼示画面が生成，表示されることが記載されている（段落【００＼n５１】等）。また，第１判定で一致するとの判定がされて患者用画面が表示（ステップＳ２１）されると検査ボタンや手術ボタンの入力を受け付ける＼nようになり，その入力がされた場合には対応する画面の表示処理がされるが，入力がされなかったり，上記対応する画面の表＼示処理がされたりした後には，患者用画面の表示に戻ることが記載されている（段落【００６５】ないし【００６８】，【図１２】）。＼n
実施の形態２は，看護師が患者の医療情報を確認するための看護師専用 画面を表示部に表＼示する実施の形態であり，主に構成要件１−１Ｄないし１−１Ｆに対応する実施の形態が記載され，特に説明する構＼成等以外は実施の形態１と同じであることが記載されている（段落【００８８】）。そこ では，患者用画面が表示部に表＼示された後，看護師が，自身のリストバン ドに記載されたバーコードを撮像部で撮像し，第２判定がされることが記 載されている（段落【００９１】）。また，第２判定が一致した場合には医 療スタッフ用画面が表示されるところ，医療スタッフ用画面である看護師専用画面，バイタル画面等の表＼示後に終了処理（ステップＳ１２０）がされると，患者用画面の処理（ステップＳ２３）に移ることが記載されてい る（段落【０１２２】【図２６】【図１２】）。そこには，上記の他に，第１ 判定と第２判定との関係についての記載はない。 また，実施の形態３は主に第１判定に関係する記載であり（ただし，請 求項２に関する形態），実施の形態４は，第２判定に関係する記載である が，それらの記載も含めて，本件明細書１に，第１判定と第２判定との時 間的接着性についての記載はない。 本件明細書１における背景技術や発明が解決しようとする課題の記載 によれば，医療情報を医療用サーバから取得し，取得した医療情報に基づ いてピクトグラムを表示する端末装置という従来技術ではセキュリティを確保することが難しかったところ，本件発明１−１は，セキュリティを＼n従来技術より向上させることができるというものである（段落【０００３】 ないし【０００６】）。本件明細書１には，本件発明１−１について，上記 のとおり，従来技術よりセキュリティを向上させることが記載されている が，その記載のほかには従来技術と比較した優れた効果についての記載は ない。
以上の特許請求の範囲の記載や本件明細書１の記載に照らせば，第２判 定は，第１判定で一致すると判定された場合にされるものである。しかし， 本件明細書１には，実施の形態として，患者がその手に巻いているリスト バンドのバーコードを端末装置の撮像部で撮像することによって第１判 定がされ，一致すると判定された場合に患者用画面が表示され，それに対して患者が一定の操作をする形態が記載されている。そして，患者用画面＼nの表示後に，医療スタッフがそのリストバンドのバーコードを撮像部で撮像することで第２判定がされ，そこで一致すると判定されると医療スタッ＼nフ用画面が表示されるが，その終了処理後は，患者の医療情報を表＼示する 患者用画面の表示に戻ることも記載されている。これらに照らすと，本件発明１−１において，第２判定がされるのは，第１判定で一致すると判定＼nされた場合ではあるが，第１判定で一致するとされた後に患者による一定 の操作がされ，その後に第２判定がされることや，第１判定で一致すると 判定されて第２判定がされて第２判定で一致するとされて看護師等が必 要とする医療情報を含む表示画面が出力された後に，第１判定で一致すると判定された後と同じ，患者の医療情報を表＼示する患者用画面に戻り，その状態から再び第２判定がされることがあり得ることが記載されている といい得る。
以上によれば，本件発明１−１において，第２判定がされるのは第１判 定で一致すると判定された場合であるが，第１判定がされるのは第２判定 がされる直前に限られるとか，第２判定がされる前にその都度第１判定が されるとは限られないと解するのが相当である。このように解したとして も，第１判定がされてそこで一致すると判定されない限り第２判定はされ ず，第２判定において一致すると判定されない限り看護師等が必要とする 医療情報を含む表示画面が表＼示されることはないから，本件明細書１に記 載されたセキュリティの向上という効果を奏するといえる。

◆判決本文

　被告製品は構成要件を有していない、さらに、進歩性違反の無効理由ありとの判断されました。同時期に継続していた審取の判断については「証拠が異なる」として、審理再開の 必要なしと判断されました。

イ 本件発明の技術思想（課題解決手段）について
前記(1)によれば，本件発明は，鋼管等を回転して圧入する立坑構築機に＼n関し，輸送する際に幅を狭くする必要があったところ，従来技術において は，円弧状歯車片同士の端部が当接されず，その隙間から内部の転動体が こぼれ落ちてしまうため，標準的なベアリングを使用することができない という課題が生じていたので，これを解決するため，構成要件Ｅに係る構＼ 成を採用し，円弧状ベアリング片が隙間なく接続して環状の歯車付ベアリ ングを構成し，もって，分割して幅方向の寸法を狭くすることができると＼n共に，転動体がこぼれ落ちなくなり回転を安定させることができ，標準的 なベアリングを使用して装置を安価に構成することができるようにした＼nという技術的思想であるものと認められる。すなわち，本件発明において， 円弧状ベアリング片は，それぞれ両端部を隙間なく接続して環状の歯車付 ベアリングを構成するという技術的意義を有しているものというべきで＼nあり，このことは，前記のとおり，課題解決手段の欄（段落【００１１】） において，「円弧状ベアリングは隙間なく接続して環状の歯車付ベアリン グを構成し，内輪及び外輪の間に配置された球やころ等の転動体がこぼれ＼n落ちない構造になっている。かかる構＼成によって，分割して幅方向の寸法 を狭くすることができると共に，標準的なベアリングを使用して回転を安 定させることができる。」と記載されていることからも根拠付けられるも のである。
ウ 構成要件Ｅへの被告製品の充足性について＼n
しかして，構成要件Ｅには，円弧状ベアリング片が「それぞれの両端部＼nを各々接続して環状の歯車付ベアリングを構成する」との文言が記載され＼nているところ，「接続」とは「つなぐこと。つながること。続けること。続 くこと。」を意味するものである（広辞苑第７版）。そうすると，その文言 の一般的意義，上記の本件発明の技術的思想（本件発明において，円弧状 ベアリング片は，それぞれ両端部を隙間なく接続して環状の歯車付ベアリ ングを構成するという技術的意義を有しているものであること）に照らせ＼nば，環状の歯車付ベアリングを構成するために隙間なく接続する部品，す＼nなわち，つなぐ部品が円弧状ベアリング片であって初めて，円弧状ベアリ ング片が「それぞれの両端部を各々接続して環状の歯車付ベアリングを構＼n成する」といえるものであると解するのが相当である。そうすると，環状 の歯車付ベアリングを構成した際に，円弧状ベアリング片の両端部に隙間＼nが有るならば，「接続」とは評価し難いものというべきである。 しかるに，前記アによれば，被告製品においては，環状の歯車付ベアリ ングは，２つある分割フレーム１４に設けられた内外輪部ケースそれぞ れの両端部及び回転リング部材５１−３，５１−４それぞれの両端部を 隙間なく接続して構成するものであって，分割内輪部２３や分割外輪部＼n２４それぞれの両端部を隙間なく接続するものでも，つなぐものでもな く，円弧状ベアリング片である円弧状部材３６，３７それぞれの両端部 には，客観的に隙間があるから，被告製品の円弧状部材３６，３７は 「それぞれの両端部を各々接続して環状の歯車付ベアリングを構成す＼nる」ものであるとはいえず，被告製品は，構成要件Ｅを充足しないもの＼nというほかない。
・・・
以上によれば，本件特許は当業者が乙２発明に基づいて容易に発明するこ とができたもの（特許法２９条２項）であるから，特許無効審判により無効 にされるべきもの（同法１２３条１項２号）である。 なお，本件特許については，知的財産高等裁判所令和２年（行ケ）第１０ １０２号事件同２年３月２４日判決（裁判所ホームページ）が，特許無効審 判請求の不成立審決に対する取消請求を棄却しているところ，原告は，これ を理由として，口頭弁論再開の申立てをしているが，同判決は，乙２発明を＼n主引用発明とし，乙２０発明を副引用発明として適用することに基づく進歩 性の欠如については判断しておらず，上記判断は同判決と矛盾するものでは ないから，再開の必要性は認められない。

◆判決本文

　実用新案登録に基づいて、損害賠償請求が認められました。争点は、技術的範囲、間接侵害、無効(冒認)、先使用権と多いです。無審査登録の実案なので、訂正したあと評価書請求をして警告後の権利行使です。

　ア 構成要件Ｄは，取出し筒の筒部先端近傍に口紐を設け，「口紐により取出し筒から引き出した命綱の周囲を緊縛して，取出し筒の開口部を密閉する」というも＼nのであり，それによって，取出し筒から空気が漏れるのを防止し，冷却効率を損な わないという作用効果を奏するものであるところ（前記１(1)ア(ｲ)），上記の「緊 縛」については，「きつくしばること」という一般的な字義（乙１）のとおり，口 紐により命綱の周囲をきつく縛ることを意味すると解するのが相当である。
イ 被告は，「緊縛」は，口紐を取出し筒の先端部に巻き付け，その両端を絡ま せてつなぎ合わせることを意味すると解すべきであるとし，その理由として，1) 「縛る」に「ひもや縄などを巻き付けて結び，離れたり，動いたりしないようにす る」という字義があり，「結ぶ」に「ひも・帯などの両端をからませてつなぎ合わ せる」という字義があること，2)本件明細書の図４に，口紐を筒部先端部に巻き付 け，その両端を絡ませてきつく縛り，筒部の開口部を密閉する態様の実施例が示さ れていることなどを主張する。 しかしながら，被告が主張するような態様によらなくとも，筒部の開口部を密閉 することによって，取出し筒から空気が漏れるのを防止し，冷却効率を損なわない という作用効果を奏することは可能であると考えられるところ，上記1)については， 「緊縛」の一般的な字義を離れて，その意味を過度に限定するものであり，上記2) についても，実施例にすぎず，本件明細書の考案の詳細な説明において，口紐を筒 部先端部に巻き付け，その両端を絡ませてきつく縛る態様のものでなければならな いとする説明もみられないことなどに照らせば，いずれの主張も採用することはで きず，「緊縛」がそのような態様のものに限定されると認めることはできない。
(2) 被告製品
これを被告製品についてみると，前記第２の２(6)のとおり，被告製品は，ランヤ ード取出し筒の筒部先端近傍に口紐を設け，「口紐をランヤード取出し筒から引き 出したランヤードの周囲に巡らせ，コードストッパーを用いて筒部先端部分を収縮 させることにより，ランヤードを固定して，ランヤード取出し筒の開口部を密閉す る」という構成（構＼成ｄ）を有するところ，コードストッパーを用いるものであっ たとしても，口紐により命綱の周囲をきつく縛ることにより，筒部の開口部を密閉 するものである認められるから，構成要件Ｄを充足する。したがって，被告製品は，文言上，本件考案の技術的範囲に属する。＼n ３ 争点３（被告製品３及び６は本件登録実用新案に係る物品の製造にのみ用い る物か）について
前記第２の２(6)イ認定のとおり，被告製品３及び６は，服本体のみで販売されて いる製品であり，ファン等を取り付け又は収納することによって，本件考案の技術 的範囲に属する被告製品と同様の構成を備えるものとなると認められるから，被告製品と同様に，構＼成要件Ｄを充足する。
そして，被告製品３及び６は，ハーネス型安全帯を着用できるようにするために 空調服の背中部分にランヤード取出し筒を設けたものであり，そのような構成を有しない通常の空調服と比べて販売単価が高いものであること，具体的には，前記１＼n(1)カ(ｲ)認定のとおり，被告各製品の販売単価とこれらに対応するものとして被告 が販売している通常の空調服の販売単価を対比すると，被告製品１及び４は約１ ５％，被告製品２及び５は約２３％，被告製品３及び６は約４８％割高であること， 同(ｳ)認定のとおり，被告の空調服のカタログに，「ウェアのみ」の製品は「洗い 替え用やファン・バッテリーなどをお持ちの方向けのウェアのみです。」と記載さ れ，被告製品３及び６は「フルハーネス安全帯着用者専用空調服です。背中部分か らランヤードを取り出すことができます。もちろん空気は逃がしません。・・・」など と記載されていることなどからすると，被告製品３及び６は，ハーネス型安全帯を 着用するために販売されている製品であると認めるのが相当であり，ハーネス型安 全帯を全く利用しない使用形態は，経済的，商業的，実用的な用途として想定され ていないというべきであるから，本件登録実用新案に係る物品である被告製品の製 造のみに用いるものと認めるのが相当である。 したがって，被告製品３及び６は本件登録実用新案に係る物品の製造にのみ用い る物（実用新案法２８条１号）に当たる。
・・・
５ 争点５（被告は先使用による通常実施権を有するか，又はセフト社の先使用 による通常実施権を援用することができるか）について
(1) 被告各製品の製造等に関し，被告らが先使用による通常実施権を有するとい うためには，被告らにおいて考案の実施である「事業の準備」（実用新案法２６条， 特許法７９条）をしていたこと，すなわち，その考案につき，いまだ事業の実施の 段階には至らないものの，即時実施の意図を有しており，かつ，その即時実施の意 図が客観的に認識される態様，程度において表明されていることを要するものと解される（特許法７９条に関する最高裁昭和６１年（オ）第４５４号同年１０月３日＼n第二小法廷判決・民集４０巻６号１０６８頁参照）。
(2) これを本件についてみると，本件出願日までの被告らにおけるフルハーネス 対応空調服の開発状況等は前記１(1)エ認定のとおりである。すなわち，1)被告ら代 表者は，平成２７年３月３日頃，背中部分に先端が開口した筒状の出口を設け，その先端部分を紐様のものなどを用いて縛る構＼成を有する空調服に係る着想を得て，その構成を手書きで図示した乙１１図面を作成し，同月４日，そのデータをゼハロスに送信して，試作品の作成を依頼したこと，2)ゼハロスは，同月３１日までに， 背中部分に先端が開口した筒状の出口を設け，その先端部分を紐及びコードストッ パーを用いて縛る構成を有しており，被告各製品と同様の構＼成を有する本件試作品 を作成したこと，3)被告らは，同年４月７日，被告において購入したハーネス型安 全帯を用いて本件試着品の試着をしたことが認められる。 しかしながら，フルハーネス対応空調服の構成に係る手書き図面が作成され，その試作品を作成して，社内でその試着をしたからといって，被告らにおいて，即時＼n実施が可能な状況にあったかは必ずしも明らかとはいえないところ，前記第２の２(5)認定のとおり，被告らが被告各製品の製造，販売等を開始したのは平成２８年５ 月であり，本件試作品が作成され，試着された平成２７年３月及び同年４月から１ 年以上を要したことにも照らせば，本件出願日の時点では，少なくとも，本件考案 の実施に当たる被告各製品の事業に係る被告らの即時実施の意図が客観的に認識さ れる態様，程度に表明されていたということはできないというべきである。＼n
(3) 被告は，1)被告ら代表者は，平成２７年３月４日，本件考案の構＼成が記載さ れた乙１１図面のデータをゼハロスに送信し，試作品の作成を依頼しているところ， フルハーネス対応空調服が顧客のニーズ等を背景として作れば売れる製品であった こと，その開発又は販売の障害となるような事情は存在しなかったこと，被告らの 社内体制として，被告ら代表者の意思決定が重要な意味を持っていたことなどに照らせば，被告ら代表＼者の上記の行為は，フルハーネス対応空調服の事業化を決定する旨の被告らの意思表示であるということができること，2)ゼハロスは，被告ら代 表者の上記の依頼を受け，他社に委託するなどして，平成２７年３月３１日までに，本件試作品を作成しているところ，被告らが，莫大な時間，労力，資金を投下して，＼n既存の空調服を研究，開発し，商品化してきたこと，本件考案は，既存の空調服に 筒を取り付けるだけで完成するシンプルな構成であることなどに照らすと，被告らは，本件試作品の作成によって，フルハーネス対応空調服に係る事業活動のほとん＼nどを完了しており，被告らによる即時実施の意図が客観的に表明されていること，3)被告ら代表者は，平成２７年３月２６日の空調服の会において，必要があればフルハーネス対応空調服のアイディアを提供する旨発言しており，被告らが同空調服＼nを販売する意思を有していたことが示されていること，4)被告らは，平成２７年４ 月７日，本件試作品の試着を行い，被告ら代表者においてフルハーネス対応空調服は完成したと強い手応えを感じ，同空調服の販売の意思はより強固なものになった＼nから，遅くともその時点で，被告らによる販売の意思は確定的なものとなったこと などを主張する。
しかしながら，上記1)について，乙１１図面は，手書きの比較的簡略な図面であ り，そのデータを他社に送信して試作品の作成を依頼したというだけで，即時実施 が可能な状況にあったといえないことは明らかである。被告ら代表＼者の意思決定が 重要であったというのは被告らの内部的な事情にすぎないことにも照らせば，ゼハ ロスへの乙１１図面の送信等をもって，被告各製品の実施に係る被告らの即時実施 の意図が客観的に認識される態様，程度に表明されたということはできない。また，上記2)，4)について，本件考案は既存の空調服の背中部分の構成を変更するにとどまるものであり，被告らは既存の空調服の研究，開発実績を有していると＼n認められたとしても，試作品が一度作成され，社内でその試着がされただけでは， 製品化に耐えるものであるか未だ明らでなく，試着の結果を踏まえて設計の見直し 等の作業が必要になるであろうことは十分に考えられるところである。被告らが被告各製品の製造，販売等を開始したのはその後１年以上が経過した平成２８年５月＼nであったことなどにも照らせば，本件試作品が作成されたことや試着されたことを もって，被告各製品の実施に係る被告らの即時実施の意図が客観的に認識される態 様，程度に表明されたということはできない。さらに，上記3)について，被告が指摘する空調服の会における被告ら代表者の発言は，必要があればフルハーネス対応空調服のアイディアを提供するというもので＼nあり，これをもって，被告各製品の実施に係る被告らの即時実施の意図が客観的に 認識される態様，程度に表明されたということはできない。
(4) 以上によれば，本件出願日である平成２７年５月１１日当時，本件考案の実 施に当たる事業に係る被告らの即時実施の意図が客観的に認識される態様，程度に 表明されていたと認めることはできないから，被告らにおいて，その「事業の準備」をしていたということはできない。＼n

◆判決本文

　少し前の事件です。漏れていたのでアップします。「略１／２」という限定事項について、中間片の幅の平均比率が１／２の９０％〜１００％の範囲内にあるものが全８０枚のうち３枚の割合なので、技術的範囲に属しないと判断されました。無効理由も主張されてましたが、これについては判断されませんでした。

　上記記載によれば，本件発明等の課題は，1)包装体の大きさを従来と同様 に維持しつつ，より大きなサイズのシート状物を積層できる構造を提供する＼nこと，2)包装体同士を積み重ねた際の安定感のあるシート状物の積層体を提 供することにあり，本件発明等の効果は，3)従来と比較して第２の折片の面 積分だけ大きいサイズのシート状物によって，従来と変わらないサイズの積 層体を形成することができ，また，第２の折片が設けられた大きさ分だけ肉 厚部分が形成され，積層体同士を重ね合わせた際の安定感を向上することが できるという効果を得られることにあると認められ，本件発明等においては， 上記1)の課題を解決して上記3)の効果を得るために第２の折片を設けてい るが，本件発明等に係るシート状物のサイズを従来のものより大きくするた めには，その前提として，第２の折片以外の部分を可能な限り大きくするこ＼nとが必要となるものと解される。
すなわち，本件発明等の第１の中間片の幅は積層体の幅と略同じ長さと規 定されているところ，第２の中間片及びこれと略同じ幅の第１の折片の長さ を第１の中間片の幅の２分の１より小さくすると，第２の折片を設けたとし ても，シート状物全体のサイズがその分だけ従来のものよりも小さくなって しまい，上記1)の課題を解決して上記3)の効果を得ることができなくなる一 方，第２の中間片の幅を第１の中間片の２分の１よりも長くすると，第２の 中間片同士が中央部で重なり合い，全体の嵩高状態が不安定なものになって しまい，上記2)の課題解決に支障が生じることとなる。そうすると，本件発 明等の上記課題1)及び2)を解決し，所期の効果を奏するには，第２の中間片 の幅を，第１の中間片の１／２を超えない範囲でこれに限りなく近づけるこ とが望ましいものと認められる。
エ 前記のとおりの「略」という語の通常の意義及び構成要件Ｃにおいて第２＼nの中間片の幅寸法が規定されている技術的意義に照らすと，同構成要件にい＼nう「略１／２」とは，正確に２分の１であることは要しないとしても，可能＼nな限りこれに近似する数値とすることが想定されているものというべきで あり，各種誤差，シート状物の伸縮性等を考慮しても，第１の中間片の２分 の１との乖離の幅が１割程度の範囲内にない場合は「略１／２」に該当しな いと解するのが相当である。
　オ これに対し，原告は，本件発明等は，容易に伸縮する素材を用いることを 前提とし，第２の中間片及び第１の折片の幅に誤差が生じた場合にも，第２ の折片によりその誤差を吸収して，積層体が所望とする幅寸法になるように 調整することに主眼があるのであって，本件発明等における「略１／２」の 語は，１／２を超える場合は含まないが，１／２より短いものは広く許容す る意味と解釈すべきであると主張する。
しかし，本件明細書等には，第２の中間片が第１の中間片の幅の１／２よ り小さい幅となったときに第２の折片がその誤差を吸収することにより積 層体の幅寸法を維持することが本件発明等の課題である旨の記載は存在し ない。むしろ，前記判示のとおり，本件明細書等には，積層体の幅を従来と 同様とした上で，第２の折片を設けることにより「第２の折片の面積分だけ 従来と比較して大きいサイズのシート状物」（段落【００１１】）を形成す ることが本件発明等の課題である旨が記載されているのであって，その課題 解決のためには，前記のとおり，第２の中間片の幅を，可能な限り第１の中＼n間片の１／２を超えない範囲でこれに近づけることが望ましいものという べきである。
・・・
３ 相違点１の認定の誤りについて
(1) 前記２(1)の甲６の記載事項（図２ないし４を含む。）を総合すれば，甲 ６には，本件審決が認定するとおり，甲６（審判甲１）発明が記載されてい ることが認められる。そして，本件訂正発明と甲６（審判甲１）発明を対比すると，本件訂正発明の第２の折片の幅と甲６（審判甲１）発明における「腰折ウェットテシュ ー１１ｆ，１２ｆ」（第２の折片に相当）の幅について，本件訂正発明は， 「上記第１の中間片の幅が所望とする積層体の幅寸法となるように調整する とともに，上記第１の中間片の幅の１／２未満で，かつ，上記第１の折片の 幅より短い幅となる」のに対し，甲６（審判甲１）発明は，「腰折ウェット テシュー１１，１２の展開長の略五分の一の長さ，又は腰折ウェットテシュ ー１１，１２の幅方向の中心線Ｙを越えず且つこれに接近した長さ」である 点で相違すること（本件審決認定の相違点１）が認められる。したがって，本件審決における相違点１の認定に誤りはない。
(2) これに対し原告は，1)特許法施行規則２４条の２は，特許発明の技術上の 意義ある部分は，「発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他」 により特定される旨規定していることからすると，発明は，解決課題（目的 あるいは作用・効果）と解決手段（構成）とで特定しなければならない，2) 本件訂正発明と甲６に記載された発明の相違点を捉えるには，第２の折片と 他の片との関係性をシート全体の折構造で把握する必要があるなどとして，＼n本件審決における甲６（審判甲１）発明の認定は適切ではなく，本件審決認 定の相違点１は，原告主張の相違点１（前記第３の１(1)）のとおり認定すべ きである旨主張する。
しかしながら，特許出願に係る発明の要旨の認定は，特許出願の願書に添 付した特許請求の範囲の記載に基づいてすべきものであるところ，原告主張 の相違点１は，本件訂正発明の特許請求の範囲（請求項１）記載の発明特定 事項以外の事項（本件明細書記載の「背景技術」，「発明が解決しようとす る課題」等）をも含めて本件訂正発明の要旨を認定することを前提として， 本件訂正発明と甲６に記載された発明とを対比するものであるから，その前 提において，採用することができない。また，特許法施行規則２４条の２は， 特許法３６条４項１号の経済産業省令の定めるところによる記載は，発明が 解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分 野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必 要な事項によりしなければならない旨規定し，明細書の発明の詳細な説明の 記載要件を定めた規定であるから，原告主張の相違点１が適切であることの 根拠となるものではない。 したがって，原告の上記主張は理由がない。
４ 相違点１の判断の誤りについて
(1) 本件訂正発明の「上記第１の中間片から積層方向上側に折り返され上記第 １の中間片の幅が所望とする積層体の幅寸法となるように調整するとともに， 上記第１の中間片の幅の１／２未満で，かつ，上記第１の折片の幅より短い 幅となる第２の折片」にいう「調整」の意義について ア 本件訂正発明の「上記第１の中間片から積層方向上側に折り返され上記 第１の中間片の幅が所望とする積層体の幅寸法となるように調整するとと もに，上記第１の中間片の幅の１／２未満で，かつ，上記第１の折片の幅 より短い幅となる第２の折片とを有するように折り畳まれ」との記載から， 本件訂正発明の「第２の折片」は，「第１の中間片の幅の１／２未満で， かつ，上記第１の折片の幅より短い幅」であって，「第１の中間片から積 層方向上側に折り返され」，「第２の折片」によって「第１の中間片の幅 が所望とする積層体の幅寸法となるように調整」することができることを 理解できる。 一方で，本件訂正発明の特許請求の範囲（請求項１）には，「上記第１ の中間片から積層方向上側に折り返され上記第１の中間片の幅が所望とす る積層体の幅寸法となるように調整する」にいう「調整」について，具体 的な調整方法等について規定した記載はない。
イ 次に，本件明細書には，「調整」に関し，「調整」の語について定義し た記載はなく，「図１に示すように，シート状物１０は，所望とする積層 体の幅寸法と略同じ長さに形成された第１の中間片１１と，積層方向下側 に折られ，第１の中間片１１の略１／２の幅に第１の中間片１１に隣接し て形成された第２の中間片１２と，第２の中間片１２から積層方向下側に 折り返され第２の中間片１２と略同じ幅に形成された第１の折片１３と， 第１の中間片１１から積層方向上側に折り返され第１の中間片１１の幅が 所望とする積層体の幅寸法となるように調整する第２の折片１４とから構＼n成されている。」（【００１４】）との記載がある。また，本件明細書に は，「第２の折片」に関し，「第２の折片１４は，第１の中間片１１と隣 接し，シート状物１０の長さ方向に平行な長辺１０ａ，１０ｂと，第３の 折れ線１７と短辺１０ｃとによって囲まれる部分である。シート状物１０ の長辺１０ａ，１０ｂの第２の折片１４の長さにあたる部分，つまり第３ の折れ線１７と短辺１０ｃとの距離Ｄは，Ｄ＜Ｃの関係を有する。つまり， 距離Ｄは，距離Ａの半分より小さい値である。」（【００２０】），「以 上のように構成されたシート状物積層体１は，従来の積層構＼造においては ない第２の折片１４を有することで，従来と変わらない積層体の幅として も，第２の折片１４の面積分だけ従来よりもサイズの大きいシート状物１ ０を積層させることができる。具体的には，シート状物１０は，従来使用 されるシート状物の大きさと比較して，第２の折片１４の面積分，つまり 上述のＤ＜Ｃの関係を有する範囲内で大きさを変更することができ，約２ ５％まで大きいサイズのシート状物を使用することができる。」（【００ ２６】）との記載がある。
ウ 以上の本件訂正発明の特許請求の範囲の記載，本件明細書の記載及び図 １によれば，本件訂正発明の「上記第１の中間片から積層方向上側に折り 返され上記第１の中間片の幅が所望とする積層体の幅寸法となるように調 整する」にいう「調整」とは，シート状物の第１の中間片の幅が所望とす る積層体の幅寸法となるように，「第２の折片」の幅を「第１の中間片の 幅の１／２未満で，かつ，上記第１の折片の幅より短い幅」となるように 設定することを意味するものと解される。
・・・
被告製品2)については，上記アの審理経過に照らし，信用性が高いと認め られる甲２５及び乙Ａ３９に基づいて検討することが相当であるところ，原 告が被告製品2)（YRC24/3FM13:59）について測定した結果（甲２５：別紙６ −２）によれば，同製品の各シート状物の第１の中間片の幅の２分の１に対 する第２の中間片の幅の比率（以下，単に「第２の中間片の比率」というこ とがある。）が９０％〜１００％の範囲内にあるものは，全８０枚のうち３ 枚にすぎず，その平均値（「平均値（１，８０枚目除く）」欄のもの。以下 同じ。）も８３％にとどまるものと認められる。また，被告ＰＰＪが被告製品2)（YRC24/3FM16:40）について測定した結果（乙Ａ３９：別紙６−４）によれば，第２の中間片の比率が９０％〜１００％の範囲内にあるものは，全８０枚のうち３０枚であるものの，同比率がその範囲内にあるものは，いずれも偶数番目のシート状物であって，奇数番目の シート状物にはこれが存在しない上，全体の平均値も８４％にとどまるもの と認められる。
上記の被告製品2)全体における第１の中間片の幅の２分の１に対する第２の中間片の幅の平均比率，その比率が９０％〜１００％の範囲内にあるものの割合及びその分布等に照らすと，被告製品2)の第２の中間片が構成要件Ｃ「第１の中間片の略１／２の幅」との要件を充足するとは認められない。＼n

◆判決本文

対応する審決取消訴訟はこちらです。こちらは、無効審決が維持されています。

◆令和1(行ケ)10088

　コンピュータ関連発明の特許権侵害事件で、1審の被告敗訴部分が取り消されました。理由は乙14から新規性無しです。乙14は1審で時期に後れた攻撃防御として採用されなかった証拠です。個人的には、新規性無しというレベルの証拠があるにもかかわらず、時期に後れたとして、1審判決を出すのは引っかかります。

　構成要件6)（「前記識別情報を前記ウェブサーバに向けて送出可能な状＼n態から送出不可能な状態へと変化させるステップを，前記ウェブサーバに向けて前＼n記識別情報が送出されてから一定期間が満了した場合に，又は前記ウェブサーバへ アクセスされた回数が基準に達した場合に実行する機能とを」）について＼n
(ｱ) 「一定期間」の始期について
ａ 乙１４では，「ウェブページ・・・を顧客のブラウザに表示させる」＼n（段落［００３２］），「バートの広告は・・・顧客にのみ表示されることになる」（段落［００３３］，「広告描画エンジン７４は，キャンペーン管理インターフェイス・・・を広告主に表＼示する」（段落［００４２］），「表示ページ中でバートの広告を順位付＼nける」（段落［００４５］），「クリックして表示する方法」，「広告は，広告主の完全な電話番号を表＼示していないが，その代わりに・・・残りの部分を表示するための＼nハイパーリンクを含む。」（段落［００５９］），「新聞の告知欄は，消費者がかける電話番号を表示するテレビコマーシャルと同様に」（段落［００７０］），「歯科医らは＼n同業者よりも上に表示されることを望む場合に高い料金を支払うことができる。広＼n告会社は，架電単価が最も高いものから最も低いものへと降順に歯科医を表示する。」＼n（段落［００８９］），「広告会社は，ウェブサイト上に３つの広告を表示するとき，＼n広告に現れる固有の電話番号を動的に割り当てる。」（段落［００９０］），「広告主 に対応する広告が少なくとも２つの位置の第１の位置に表示された場合に・・・」＼n（請求項１１）などにおいては，「表示(display)」は，「情報が画面に映される（it shows it on its screen）」，「画面に単語や写真等を見せる（to show words, pictures, etc. on a screen）」，「コンピュータの画面に情報を見せる（to show information on a computer screen）」などの意味で用いられていることが認めら れる。
しかし，乙１４には，「広告会社は，ウェブサイト上に３つの広告を表示すると＼nき，広告に現れる固有の電話番号を動的に割り当てる。」（段落［００９０］）， 「広告会社は一日中１０人の歯科医を何百もの異なるサイトに絶えず表示してい＼nる。」（段落［００９２］）などのように，「表示」について，ユーザ端末等の画面の＼nみに情報を映すという意味に限定されず，システム（広告会社）が要求パートナー のウェブサイトに対して電話番号を割り当てた広告等の情報を提示することをも含 むと理解することができる記載がある。 また，乙１４の「一実施形態において，ある特定の広告主の広告がある時間にあ る特定のウェブサイトにある特定の固有の電話番号と共に表示されたことをシステ＼nムが記録する。ますます多くの広告が異なるウェブサイトに表示されるため，一実＼n施形態において，システムは割り当てられた電話番号がそれぞれ最後に表示された＼nのはいつかを記録する。」（段落［００９５］）との記載では，「システムが記録す る」とされていて，システムが，ユーザ端末等の画面に電話番号が割り当てられた 広告が映されたことを把握し，それを記録に反映することについての記載が全くな いことからすると，ここにいう「表示」は，ユーザ端末等の画面のみに情報を映す＼nという意味に限定されず，システム（広告会社）が要求パートナーのウェブサイト に対して電話番号を割り当てた広告等の情報を提示することを含む意味であると理 解することができる。
そして，構成要件（ｃ）のとおり，乙１４発明の要求パートナーの検索エンジン＼nは，「検索要求に対する検索結果内に，システムから送信された『固有の電話番号が 挿入された広告』を表示する」ものであり，構＼成要件（ｂ），（ｃ）のとおり，要求 パートナーの検索エンジンのウェブサイト等に情報を提示することは，システムが 「固有の電話番号が挿入された広告」を当該要求パートナーへ送信することにより 行われるのであるから，乙１４発明において「表示」というときに，システムが，＼n「固有の電話番号が挿入された広告」を，要求パートナーのウェブサイトに提示さ せるために送出するという意味をも含むと理解することができる。また，構成要件＼n（ｄ）の「表示されたことを記録し」についても，システムが，「固有の電話番号が＼n挿入された広告」を要求パートナーのウェブサイトに提示させるために送出したこ とを含むと理解することができる。 したがって，乙１４発明において，固有の電話番号が再利用のために「電話番号 のプール」に戻されるまでの期間の始期である「表示されてからある一定期間」に＼nいう「表示されてから」は，「固有の電話番号が挿入された広告が要求パートナーの＼n検索エンジンに送出」されたときを含むものと解することができる。
ｂ これに対し，１審原告は，当業者は，「ウェブページが何時の時点で ユーザ端末に表示されたか」を把握するためのウェブビーコン等の周知技術を参酌＼nして乙１４の記載を理解するため，ユーザ端末等に電話番号が表示された時期を容＼n易に把握することができるから，乙１４における「表示してから」は，文字どおり，＼nユーザ端末等に電話番号が表示された時点と解すべきであると主張する。＼nしかし，上記ａのとおり，乙１４には，システムが，ユーザ端末等の画面に電話 番号が割り当てられた広告が映されたことを把握することについて記載も示唆もな く，また，乙１４のシステムは，「固有の電話番号が挿入された広告」を提供した ことを記録することにより，要求パートナーのウェブサイトに「電話番号が割り当 てられた広告」が提示されたことを把握できるから，乙１４発明の出願時に，Ｗｅ ｂページ（又は電子メール）上にグラフィックを設置し，利用者が当該Ｗｅｂペー ジ（又は電子メール）を開いた際に，自社のサーバに対してＧＥＴ要求をし，どの ＩＰアドレスのマシンが，いつ，どのＷｅｂページにアクセスしたのかについての 情報をトレースすることができるというウェブビーコンなどの技術が周知技術であ ったとしても，乙１４発明がこの技術を用いることを前提としたものであると理解 されるとは認められない。
また，乙１４発明は，固有の電話番号を提供するには費用がかかるため，広告及 びウェブサイト毎に固有の電話番号を割り当ててペイ・パー・コールの実績型広告 を実施するための架電トラッキングを実施すると，非常に多くの固有の電話番号， すなわち非常に多くの費用が必要になるとの課題（段落［００７６］）に対して，「当 該方法では，電話番号は，ジャスト・イン・タイム方式で広告に動的に割り当てら れ，所定期間，電話番号が表示されない又は架電されないと，そのとき当該電話番＼n号は，割り当て解除されて，再利用される。」（段落［０００６］）ことにより上記課 題を解決するものである。そうすると，このような乙１４発明において，「所定期間」 の始期を，ユーザ端末等に電話番号が表示された時点に限定するような技術的な必＼n要性は特に認められない。１審原告は，「一定期間」の始期を「送出されてから」と する本件発明は，ユーザの動作部分を対象としておらず，サーバの側で完結するも のであり，「一定期間の始期」がユーザ端末等に「表示されてから」とする乙１４発＼n明は技術思想が異なると主張するが，乙１４発明の上記のような意義を考慮すると， 乙１４発明において，システム設計の便宜（一定期間の計測の容易性）よりも，ユ ーザ側の利益（表示期間の確保）を優先させる必要性は特に認められないから，１＼n審原告が主張するような本件発明と乙１４発明との技術思想の違いを認めることは できない。 かえって，乙１４発明において，「表示」をユーザ端末等に電話番号が表＼示された 時点と解すると，通信エラー等で電話番号が送出されたがユーザ端末等に表示され＼nなかった場合には，「一定期間」が進行しないことになり，乙１４発明の上記の課題 が解決されないことになる。 したがって，１審原告の上記主張を採用することはできない。
ｃ また，１審原告は，乙１４の段落［００５９］で引用されている米 国公開公報（甲３３）によると，乙１４発明の構成要件（ｃ）における「表＼示」は， ユーザの「コンピュータの画面に情報を見せる（to show information on a computer screen）」という意味を有するものとして使用されていると主張する。 しかし，乙１４の段落［００５９］には，広告が要求パートナーのウェブサイト を介してユーザに提示されるに当たり，広告が，広告主の電話番号又は電話番号の 残りの部分を表示するためのハイパーリンクを含んでいる方法が記載されており，＼nその中で，甲３３に記載されている「クリックして表示する方法」が引用されてい＼nるにすぎないから，仮に，甲３３の「表示」が１審原告主張の「表＼示」の意味のみ を有するものとして用いられているとしても，甲３３の記載をもって乙１４の「表＼n示」を１審原告主張のように認めるべき事情があるということはできない。 １審原告は，乙１４発明の［００７８］の「表示された」の解釈について，１審＼n原告の主張に沿った内容を記載した意見書（甲３２）を提出するが，上記説示に照 らし，この意見書の記載内容を採用することはできない。
ｄ 以上によると，乙１４発明においての「表示されてから」とは，要＼n求パートナーの検索エンジンに向けて電話番号が「送出」されたときを含むと認め るのが相当であるから，本件発明と乙１４発明には「一定期間」の始期について相 違点がないことになる。
(ｲ) 「『送出可能な状態』である」ことについて＼n
ａ 前記(2)によると，乙１４発明では，エンドユーザから要求パートナ ー（ある検索エンジンのウェブサイト）に対して検索要求がされると，「ジャスト・ イン・タイム方式」で，未割り当ての電話番号のプール内にある電話番号の中から 「固有の電話番号」となる電話番号が検索要求におけるキーワードと関連付けがさ れた特定の広告主の広告に対して直前に動的に割り当てられて，その広告に自動的 に挿入されるものであり（段落［０００６］，［００３３］〜［００３５］），そのよ うに「固有の電話番号」が挿入された広告は，検索結果のページ内に表示され，「固＼n有の電話番号」は，「表示されてからある一定期間」が経過した場合には，「再利用」＼nのために「電話番号のプール」に戻され（段落［０００６］，［００７７］〜［００ ８１］），また，「問合せをもたらすが架電がない場合」には，この「固有の電話番号」が「表示されてからある一定期間」が経過するまでの「所定期間」の間，「動的に割＼nり当てられた電話番号」は「その広告に関連付けられる」（段落［００８２］）ので あるから，乙１４発明の「固有の電話番号」は，広告情報と関連づけられて送出さ れ，「表示されてからある一定期間」が経過するまでの「所定期間」の間は，広告情＼n報と関連付けられていることが認められる。
ｂ もっとも，乙１４の段落［００７８］には，固有の電話番号が表示＼nされてから一定時間が経過した場合や固有の番号が架電されてから一定時間が経過 した場合，システムは自動的にその番号を再利用し，番号のプールに戻すことがで きるなどの記載はあるが，乙１４には，ある要求パートナー（検索エンジンのウェ ブサイト）に固有の電話番号が表示された後，番号のプールに戻るまでの間に，当＼n該電話番号が，同じ要求パートナー（検索エンジンのウェブサイト）で新たに検索 された際に同一の広告に表示されるのか否かについての明示の記載はない。＼nしかし，乙１４発明は，固有の電話番号を提供するには費用がかかるため，広告 及びウェブサイト毎に固有の電話番号を割り当ててペイ・パー・コールの実績型広 告を実施するための架電トラッキングを実施すると，非常に多くの固有の電話番号， すなわち非常に多くの費用が必要になるとの課題（段落［００７６］）に対して，「当 該方法では，電話番号は，ジャスト・イン・タイム方式で広告に動的に割り当てら れ，所定期間，電話番号が表示されない又は架電されないと，そのとき当該電話番＼n号は，割り当て解除されて，再利用される。」（段落［０００６］）ことにより上記課 題を解決するものである。 そして，ペイ・パー・コールの実績型広告を実施するための架電トラッキングで は，支払先を特定するために，架電があった電話番号が，どの検索エンジンのウェ ブサイトで表示されたものなのかさえ特定できればよいのであるから，同じ検索エ＼nンジンのウェブサイトの第２の顧客の検索に対して，第１の顧客の検索によって割 り当てた電話番号とは異なる電話番号を新たに割り当てて表示する必要はなく，同＼nじ電話番号を再び割り当てて表示することにより，管理する電話番号の数を減らす＼nことは，乙１４発明が当然の前提としていると解される。そうでなければ，所定期 間「固有の電話番号」を広告情報と関連付けておく意義が乏しいことになる。１審 原告は，表示されてから一定期間，当該番号が送出不可能＼である場合に，当該期間， 同じ要求パートナーや同じコンテキストで同じ番号が表示されないとしても，一定＼n期間の長さなどを適宜調整するなどすれば，発明の課題は十分解決することができ＼nると主張するが，１審原告が主張する方法をとるよりも，同じ要求パートナーの同 じコンテキストに同じ番号を表示する方が管理する電話番号の数を減らすことに資＼nするのであるから，１審原告の主張を採用することはできない。 そうすると，乙１４の段落［００７８］の記載は，エンドユーザから要求パート ナーの検索エンジンに対する検索要求に対して，広告に「ジャスト・イン・タイム 方式」でプール内にある電話番号を割り当てるに当たって，同じ要求パートナー又 は同じコンテキストにおいて，広告が表示されてから所定期間内の電話番号は，再＼n度「固有の電話番号」として前記「広告」に割り当てられ，前記「所定期間内の電 話番号」が挿入された広告が要求パートナーの検索エンジンに送信されることを示 していると解される。
これに対し，１審原告は，乙１４発明において，表示されてから一定期間，電話＼n番号が送出不可能であったとしても，すでに送出された電話番号を「ウェブサーバ」＼nに表示させ続けることにより，同じ要求パートナーや同じコンテキストについて同＼nじ番号を表示することは可能＼であるから，乙１４発明において，所定の期間，電話 番号が送出可能である必要はない旨主張するが，乙１４発明は，ジャスト・イン・＼nタイム方式であり，検索された都度，電話番号が割り当てられるものであるから， １審原告が主張するような構成を採るものであると解することはできない。＼n
ｃ 以上によると，乙１４発明は，「固有の電話番号」が「表示されてか＼nらある一定期間」が経過するまでの「所定期間」の間，識別情報（「固有の電話番号」 は広告情報（「その広告」）と関連づけられており，当該期間内の，エンドユーザか ら要求パートナーの検索エンジンに対する検索要求に対して，同じ要求パートナー 又は同じコンテキストにおいて，広告に関連付けられた電話番号が挿入された広告 が要求パートナーの検索エンジンに送信され前記エンドユーザに対して表示される＼nことになるから，本件発明における，「一定期間」が終了して「送出不可能な状態」＼nとなるまで「送出可能な状態」である点は，乙１４発明との一致点となる。１審原＼n告は，乙１４の段落［００７８］，［００８６］及び［００９８］の記載から，広告 に「ジャスト・イン・タイム方式」で割り当てられたプール内にある電話番号は， 表示されてから所定期間の間「送信可能＼状態」が継続しているとの１審被告の主張 は，本件発明の「一定期間」（構成要件6)）と乙１４発明の「所定期間」を混同する ものであると主張するが，乙１４発明の「所定期間」については前記ａのとおり認 められるのであり，１審原告の主張するところは前記ａの判断を左右するものでは ない。
(ｳ) 前記ウによると，乙１４発明は，構成要件3)を備えていることが認め られる。そして，前記(ｱ)，(ｲ)によると，乙１４発明の「一定期間」の始期である 「『固有の電話番号』が『表示されてから』」とは，本件発明の「一定期間」の始期＼nである「前記ウェブサーバに向けて前記識別情報が送出されてから」に相当し，乙 １４発明には，「『一定期間』の間『送出可能な状態』であること」が記載されてい＼nることが認められる。 したがって，乙１４発明は，本件発明の構成要件6)を備えていると認められる。

◆判決本文

原審はこちら

◆平成28(ワ)16912

　1審で差し止めが認められていました。被告が控訴しましたが知財高裁（4部）を控訴棄却されました。サポート要件については原審でも具備していると判断されています。

　争点２−１（本件特許は特許法３６条６項１号に違反しているか）
　控訴人は，本件明細書の発明の詳細な説明には，構成要件Ｈに対応する「シ＼nフト機能」に係る構＼成について，「いったんスルー注文」及び「決済トレー ル注文」と組み合わせた，複数の新規注文の全て及び複数の決済注文の全て がそれぞれ１回ずつ約定した場合に複数の新規注文の全て及び複数の決済注 文の全てに対応する個数の新たな複数の新規注文及び新たな複数の決済注文 を発注させることしか記載されておらず，構成要件Ｈに含まれる「シフト機＼n能」を「いったんスルー注文」及び「決済トレール注文」に組み合わせたも＼nの以外の構成のものについては記載されていないことからすれば，構＼成要件 Ｈは，本件明細書の発明の詳細な説明に記載したものといえないから，特許 法３６条６項１号所定の要件（以下「サポート要件」という。）に適合する とはいえない旨主張する。
ア そこで検討するに，本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の記載中に は，構成要件Ｈの「前記相場価格が変動して，前記約定検知手段が，前記＼n複数の売り注文のうち，最も高い売り注文価格の売り注文が約定されたこ とを検知すると，前記注文情報生成手段は，前記約定検知手段の前記検知 の情報を受けて，前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりも さらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成す る」との記載において，「注文情報生成手段」が生成する「所定価格だけ 高い売り注文価格の情報」を含む「売り注文情報」の個数を規定する記載 はないから，当該「売り注文情報」は，複数の場合に限らず，一つの場合 も含むものと理解できる。
イ(ア) 次に，本件明細書の発明の詳細な説明には，1)「シフト機能」につ＼nいて，「金融商品取引管理装置１や金融商品取引管理システム１Ａにお いて，既に発注した新規注文と決済注文をそれぞれ約定させたのち，「シ フト機能」による処理を併用した取引を行うことも可能＼である。この「シ フト機能」による注文は，上述した，「いったんスルー注文」や「決済＼nトレール注文」や，各種のイフダン注文（例えば後述する「リピートイ フダン注文」や「トラップリピートイフダン注文」）等に基づいて，新 規注文と決済注文が少なくとも１回ずつ約定したのちに，更に新規注文 や決済注文が発注される際に，先に発注済の注文の価格や価格帯とは異 なる価格や価格帯にシフトさせた状態で，新たな注文を発注させる態様 の注文形態である。」こと（【００７８】），2)「シフト機能」は，「相＼n場価格の変動により，元の第一注文価格や元の第二注文価格よりも相場 価格の変動方向側に新たな第一注文価格の第一注文情報や新たな第二注 文価格の第二注文情報を生成し，相場価格を反映した注文の発注を行う ことができる」（【００１８】）という効果を奏すること，3)「発明の 実施の形態３」は，「この実施の形態３の金融商品取引管理システムに おいては，「いったんスルー注文」と「決済トレール注文」とを，「ら くトラ」による注文と組み合わせ，さらに「シフト機能」を行わせる状＼n態を示す。」（【０１３８】）ものであるが，「上記の「シフト機能」＼nは，上記発明の実施の形態１や，発明の実施の形態２の構成において適＼n用することもできる。」こと（【０１５１】）及び「上記各実施の形態 は本発明の例示であり，本発明が上記各実施の形態のみに限定されるこ とを意味するものではないことは，いうまでもない。」こと（【０１６ ４】）の記載がある。
上記1)の記載から，「シフト機能」は，「新規注文と決済注文が少な＼nくとも１回ずつ約定したのちに，更に新規注文や決済注文が発注される 際に，先に発注済の注文の価格や価格帯とは異なる価格や価格帯にシフ トさせた状態で，新たな注文を発注させる態様の注文形態」であり，シ フトされる先に発注済の注文には，「新規注文」又は「決済注文」の一 方のみの構成又は双方の構＼成が含まれること，先に発注済の一つの注文 の「価格」をシフトさせる構成のものと先に発注済の複数の注文の「価＼n格帯」をシフトさせる構成のものが含まれることを理解できる。＼nまた，上記1)ないし3)の記載から，「シフト機能」は，「相場価格を＼n反映した注文の発注を行うことができる」という効果を奏し，「いった んスルー注文」，「決済トレール注文」や，各種のイフダン注文（例え ば・・・「リピートイフダン注文」や「トラップリピートイフダン注文」）」 等の注文方法とは別個の処理であること，「シフト機能」にこれらの各＼n種の注文方法のいずれを組み合わせるかは任意であることを理解できる。 ウ(ア) 本件明細書の発明の詳細な説明には，図３５に示す「実施の形態 ３」（【０１４４】ないし【０１４８】）として，シフト機能に決済＼nトレール注文を組み合わせたトラップリピートイフダン注文で行われ， 決済注文Ｓ５，Ｓ４が約定した後に，元の買い注文と同じ注文価格の 買い注文Ｂ５，Ｂ４及び元の売り注文Ｓ５，Ｓ４と同じ注文価格の売 り注文Ｓ５，Ｓ４が再度生成されるが，この時点ではシフトは発生せ ず，通常のリピートイフダン注文が繰り返され，その後相場価格が変 動して，Ｓ１ないしＳ３の売り注文価格がトレールし，Ｓ１ないしＳ ３が最も高い注文価格の売り注文として同時に約定すると，再度生成 された売り注文Ｓ５，Ｓ４は約定していないにも関わらずこれをキャ ンセルして，Ｓ１ないしＳ５のシフトが実行されることが記載されて いる。上記記載は，構成要件Ｈに含まれる，「シフト機能＼」に「いっ たんスルー注文」及び「決済トレール注文」を組み合わせた構成の一＼nつであることが認められる。
また，シフト機能に決済トレール注文を組み合わせない場合には，＼n図３５において，Ｓ２及びＳ３の売り注文価格がトレールしないため， それぞれの注文情報が生成された時点における価格のとおり，それぞ れ別々に約定し，その場合，実施の形態３の取引例でＳ５，Ｓ４が約 定した段階ではシフトが生じていないのと同様に，Ｓ３，Ｓ２が約定 した段階ではシフトが生じず，その後に最も高い売り注文価格の売り 注文であるところのＳ１が約定した段階でシフトが生じることになる ことを理解できる。 そうすると，複数の売り注文情報のうち最も高い売り注文価格の売 り注文が約定すると，それよりも所定価格だけ高い売り注文価格の情 報を含む売り注文情報を生成するという構成要件Ｈに係る構＼成は，本 件明細書の上記記載から認識できるから，本件明細書の発明の詳細な 説明に記載されているということができる。

◆判決本文

原審はこちらです。

◆平成29(ワ)24174

　104条の3の無効理由（新規事項、サポート要件違反）があるので、権利行使不能と判断されました。

　図１０３〜１０６のドットパターンに関係して，前記２のとおり，段落 【０１８４】〜【０１９５】I)，【０２２８】〜【０２４６】II)の記載があ る。これらによれば，そのドットパターンは，格子状に配置されたドット で構成される。そして，格子ドットＬＤと呼ばれるドットを四隅に配置し，その４つの格子ドットＬＤで囲まれた領域の中心からどの程度ずらすかに＼nよってテータ内容が定義され，例えば，同領域の中心から等距離の位置で ４５度ずつずらした点を８個定義することで，８通りのデータを表現でき，このずらす距離を変更した点を８個定義することで１６通りのデータを表＼現できる。また，格子ドットＬＤは，本来，縦横方向の格子線の交点上で ある格子点上に配置されるが，その位置をずらしたドットをキードットＫ Ｄとして，このキードットＫＤに囲まれた領域，又は，キードットＫＤを 中心にした領域が一つのデータを示している。また，キードットＫＤを格 子点から等距離で４５°ずつずらすことにより，その角度ごとに別の情報 を定義することができることなどが記載されている。（以下，図１０３〜１ ０６や上記発明の詳細な説明に記載されている技術思想のドットパターン を「図１０５ドットパターン」ということがある。） 図１０５について，垂直方向のラインについて，ＬＶ１，ＬＶ２などの 符号を付し，水平方向のラインについて，ＬＨ１，ＬＨ２などの符号を付 し，ドットにＤ１，Ｄ２などの番号を付したものが別紙図１０５その２で ある。
図１０５においては，例えば，垂直方向の格子線であるＬＶ１，ＬＶ３， ＬＶ５と，水平方向の格子線であるＬＨ１，ＬＨ３，ＬＨ５の交点に格子 ドットが配置され，格子ドットが四隅に配置されている領域が示されてい る（例えば，Ｄ１，Ｄ２，Ｄ１３，Ｄ１２（ただし後述）を四隅とするも の，Ｄ２，Ｄ３，Ｄ１４，Ｄ１３を四隅とするもの）。そして，その４個の 格子ドットで囲まれる領域の中心から等距離の位置でいずれかの位置に １個のドットが配置されていることが示され（例えば，Ｄ７，Ｄ８），図 １０５全体では，上記領域の中心から等距離の位置で，４５°ずつずれた 位置のいずれか１つの位置にドットが配置されることが記載されている。 また，図１０３には，交点から４５°ずつずれた位置にドットを配置する 構成が記載されている。そして，Ｄ１２やＤ５６は，垂直方向の格子線であるＬＶ３又はＬＶ１１上にあるが，水平方向の格子線であるＬＨ１上に＼nはなく，これらは，格子線の交点からずれたキードットＫＤであることが 示されている。
ア 本件補正１及び２による補正後の構成要件Ｂ１・Ｇ２は「（前記ドットパターンは，）縦横方向に等間隔に設けられた格子線の交点である格子点を中＼n心に，前記情報ドットを前記格子点の中心から等距離で４５°ずつずらした 方向のうちいずれかの方向に，どの程度ずらすかによってデータ内容を定義 し」である。
当初明細書１及び２の記載や図における図１０５ドットパターンにおい て，４個の格子ドットで囲まれる領域の中心は，それらの格子ドットが配置 されている格子線の中間にそれらと並行して存在するといえる格子線の交 点ともいえるから（例えば，格子点Ｄ１，Ｄ２，Ｄ１３，Ｄ１２で囲まれる 領域の中心は，垂直方向の格子線であるＬＶ１，ＬＶ３の間のＬＶ２と，水 平方向の格子線であるＬＨ１，ＬＨ３の間のＬＨ２の交点といえ，また，Ｌ Ｖ２，ＬＶ４，ＬＶ６，ＬＨ２，ＬＨ４，ＬＨ６は，縦横方向に等間隔に設 けられた格子線ともいえる。），上記構成要件Ｂ１・Ｇ２に係る構＼成は，【０１ ８４】〜【０１９５】I)，【０２２８】〜【０２４６】II)及び図１０５に記載 されているといえる。
他方，図５ドットパターンにおいて，図５〜図８では，縦横方向に等間隔 で設けられた格子線（例えばＬＶ４，ＬＶ７，ＬＶ１０，ＬＨ４，ＬＨ７， ＬＨ１０）の交点から等距離に，水平方向及び（又は）垂直方向にずらした 位置に各１〜３個のドットが記載されて情報を示している。これらでは，縦 横方向に等間隔に設けられた格子線の交点である格子点を中心に，情報内容 を定義するドットが格子点の中心からずれることで情報が示されていると いえるが，情報内容を定義するドットは，水平方向及び（又は）垂直方向に ずらされるのであり，等距離で９０°ずつずらしているとはいえるとしても， 等距離で４５°ずつずらしているものではない。図５〜図８では，格子線の 間に設けられた垂直方向及び水平方向のライン（例えば，ＬＶ３，ＬＶ５， ＬＨ３，ＬＨ５）が示された上で，それらのラインや格子線の交点に情報を 示すドットが示されていて（例えば，Ｄ９，Ｄ１４），これは情報を示すド ットを格子点の中心から等距離で９０°ずつずらすことを前提としている ものであり，このように交点に情報を示すドットを配置するこの図では情報 を示すドットを等距離で４５°ずつずらすことは想定されていない。そうす ると，上記構成要件Ｂ１・Ｇ２に係る構＼成は，【００２３】〜【００２７】 I)，【００６７】〜【００７１】II)及び図５〜図８に記載されているもので はない。
イ 本件補正１及び２による補正後の構成要件Ｃ１・Ｈ２は「前記情報ドットが配置されて情報を表＼現する部分を囲むように，前記縦方向の所定の格子点間隔ごとに水平方向に引いた第一方向ライン上と，該第一方向ラインと交差 するように前記横方向の所定の格子点間隔ごとに垂直方向に引いた第二方 向ライン上とにおいて，該縦横方向の複数の格子点上に格子ドットが配置さ れた（ドットパターンである）」である。
前記アのとおり，当初明細書I)，II)には，図１０５ドットパターンに関す る記載において，本件補正１及び２による補正後の構成要件Ｂ１・Ｇ２に係る構＼成が記載されていた。しかし，図１０５ドットパターンにおいては，縦横方向の格子線の交点上である格子点上に格子ドットＬＤが配置され，その 位置をずらしたドットをキードットＫＤとして，このキードットＫＤに囲ま れた領域，又は，キードットＫＤを中心にした領域が一つのデータを示すも のとされている。このようなキードットＫＤに囲まれた領域又はキードット ＫＤを中心にした領域が一つのデータを示すものであり，「前記情報ドット が配置されて情報を表現する部分」（Ｃ１・Ｈ２）であるといえるところ，図１０５ドットパターンでは，前記のようにキードットＫＤによって，それ＼nに囲まれた領域，又はそれを中心にした領域が情報を表現する部分とされているのであり，また，図１０５では，情報を表＼現する部分はキードットＫＤにより囲まれていることが示されているのであって，そうである以上，「第 一方向ライン」及び「第二方向ライン」（Ｃ１・Ｈ２）として特定される水 平方向及び垂直方向のラインによって，情報を表現する部分を囲んでいると直ちにいえるものではない。したがって，「第一方向ライン」，「第二方向ラ＼nイン」がない以上，情報を示すドットが配置されて情報を表現する部分を囲むような「第一方向ライン」及び「第二方向ライン」上にドットが配置され＼nているということもできない。以上によれば，上記構成要件Ｃ１・Ｈ２に係る構＼成は，【０１８４】〜【０１９５】I)，【０２２８】〜【０２４６】II)及 び図１０５に記載されているとは認められない。 なお，図５ドットパターンについて，補正後の構成要件Ｂ１・Ｇ２に係る構＼成の記載はないのであるが，図５ドットパターンには，情報ドットが配置されて情報を表現する部分を囲むように，縦方向の所定のドットの間隔ごとに水平方向に引いた水平ラインと，水平ラインと交差するように横方向の所＼n定のドットの間隔ごとに垂直方向に引いた垂直ラインが存在し，また，それ らのライン上において，複数の格子点上に格子ドットが配置されているとい える。したがって，上記構成要件Ｃ１・Ｈ２に係る構＼成は，【００２３】〜 【００２７】I)，【００６７】〜【００７１】II)及び図５〜図８に記載され ているとはいえる。
ア 前記(3)によれば，当初明細書１及び２において，構成要件Ｂ１・Ｇ２に係る構＼成は，【０１８４】〜【０１９５】I)，【０２２８】〜【０２４６】II)及 び図１０５には記載されているとはいえるが，そこで記載されているドッ トパターンである図１０５ドットパターンは構成要件Ｃ１・Ｈ２の構＼成を 有するものではない。また，当初明細書１及び２において，構成要件Ｃ１・Ｈ２に係る構＼成は，【００２３】〜【００２７】I)，【００６７】〜【００７ １】II)及び図５〜図８には記載されているとはいえるが，そこで記載されて いるドットパターンである図５ドットパターンは構成要件Ｂ１・Ｇ２の構＼ 成を有するものではない。
そして，図５ドットパターンと図１０５ドットパターンは，情報ドットの ずらし方，１つの交点に対する情報ドットの個数，情報ドット以外のドット の配置，格子線又はラインのうち特定のものを「第一方向ライン」等として 特定するか否か，垂直ライン上のドットが本来の位置からのずれ方によって データの種類を表すか否か，１つのデータを区画するキードットＫＤが存在するか否か等，多くの点で相違しており，これらの相違は，各実施例が開示＼nする技術的事項，すなわちドットパターンによる情報の定義方法が相当に異 なることに起因する。当初明細書１及び２は，極小領域であってもコード情 報やＸＹ座標情報が定義可能なドットパターンを提供するとし（【００１３】I)，【０００８】II)），複数のドットパターンを記載しているのであるが，そ こに記載されたドットパターンである図５ドットパターンと図１０５ドッ トパターンの情報の定義方法は上記のとおり相当に異なるのであり，また， 当初明細書１及び２に，これらの異なる情報定義方法を採用した各ドットパ ターンが採用する情報定義方法を相互に入れ替えたり，重ねて採用したりす ることについては何ら記載されていない。したがって，当初明細書１及び２ に，これらのドットパターンを組み合わせたものについての記載があるとは いえないし，それが当業者に自明であるともいえない。 以上によれば，当初明細書１及び２には，いずれも，本件補正１及び２に よって変更された構成要件Ｂ１・Ｇ２及び構＼成要件Ｃ１・Ｈ２の構成をいずれも備えるドットパターンについての記載があるとはいえない。＼nそうすると，当初明細書１又は２において，全ての記載を総合したとして も，当初明細書１又は２には，本件補正１及び２で補正後のドットパターン が記載されているとはいえず，本件補正は，当初明細書１又は２に開示され ていない新たな技術的事項を導入するものである。 したがって，本件補正１及び２は，当初明細書１又は２の記載等から導か れる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入したものである から，特許法１７条の２第３項の補正要件に違反する。
イ これに対し，原告は，図１０３〜図１０６の実施例と図５〜図８の実施例 は，極小領域であってもコード情報やＸＹ座標情報が定義可能なドットパターンを提案するという共通の課題を解決するための異なる実施例であり，こ＼nれらを組み合わせることは当業者には自明の範囲のものであるから，構成要件Ｂ１・Ｇ２及び構＼成要件Ｃ１・Ｈ２の構成は，いずれも当初明細書１及び＼n２に記載されていると主張する。しかしながら，図５〜図８の実施例で示される図５ドットパターンと図１０３〜図１０６の実施例で示される図１０５ドットパターンでは，上記のとおり，情報の定義方法が相当に異なり，それを組み合わせることが当業者に 自明とはいえないし，当初明細書１及び２にそのような組み合わせを前提と した記載も存在しない。原告の上記主張には理由がない。
４ 争点４−３（サポート要件に違反しているか）について
事案に鑑み，続いて，争点４−３のうち，本件発明３〜５についてのサポート 要件違反について判断する。
本件発明３の構成要件Ｄ３及び本件発明４の構＼成要件Ｅ４の特許請求の範 囲の記載は「前記垂直方向に配置されたドットの１つは，当該ドット本来の位 置からのずらし方によって前記ドットパターンの向きを意味している」との記 載を含み，本件発明５の構成要件Ｄ５の特許請求の範囲の記載は，「前記垂直 方向に配置されたドットの１つにおける当該ドット本来の位置からのずれ方 によって，前記ドットパターンの向きを認識する手段」との記載を含むもので ある。 これらには，垂直方向に配置されたドットの１つについて，本来の位置に配 置せず別の位置に配置すること，そして，「ずらし方によって」「ずれ方によっ て」ドットパターンの向きを示すとしていることからも，本来の位置と実際に 配置された位置との関係に基づいてドットパターンの向きが表現されることが記載されているといえる。＼n
(2)ア 本件明細書３及び４には，前記１の記載があり，また，ドットパターンに 関係して前記２の記載がある。 ここで，本件明細書３及び４には，ドットを本来の位置とは違う位置に配 置し，本来の位置と実際に配置された位置のずれ方によってドットパターン の向きを表現することに関係し得るものとして，本件明細書３の【０００９】III)に特許請求の範囲と同じ記載があり，後記イのキードットＫＤのずらし方 に関係する記載があることを除いて，何ら記載がない。 イ 【０２４０】〜【０２４２】III)，【０２３４】〜【０２３６】IV)には，キー ドットＫＤにつき，撮像された格子ドットとキードットＫＤとの位置関係か らカメラの角度が分かり，カメラで同じ領域を撮影しても角度という別次元 のパラメータを持たせることができる旨の記載がある。このようにキードッ トＫＤの配置のずらし方によってドットパターンを撮像するカメラの角度 が分かることが記載されているところ，その角度が分かるためには配置のず らし方があらかじめ定められていることを前提としているはずであり，ドッ トパターンについていうと，キードットＫＤの配置のずらし方によって，ド ットパターンの向きを示すことが記載されているともいえる。 しかしながら，上記記載は，図１０５ドットパターンに関するものである （ドットパターンに関する明細書の記載及び図面は，当初明細書１及び２， 本件明細書１〜４では，いずれも同じであり，本件明細書３，４にも，図１ ０５ドッパターンと図５ドットパターンが記載されているといえる。）。前記 のとおり，図１０５ドットパターンにおいて，情報を示すドットは４ 個の格子ドットＬＤに囲まれた領域の中心から等距離の位置で４５°ずつ ずらしたいずれかの位置に配置されている。しかし，その中心点を交点とす るような垂直ラインと水平ラインを仮想的に想定したとして，それらは水平 方向あるいは垂直方向に配置されたドットから設定されたものではない。す なわち，図１０５ドットパターンにおいては，４個の格子ドットＬＤに囲ま れた領域の中心について，そこを交点とする垂直ラインと水平ラインを仮想 的に想定するとしても，それらの垂直ラインと水平ラインを設定するドット はない。そうすると，図１０５ドットパターンは，少なくとも，「前記水平 方向に配置されたドットから仮想的に設定された垂直ラインと，前記垂直方 向に配置されたドットから水平方向に仮想的に設定された水平ラインとの 交点」である「格子点…からのずれ方でデータ内容が定義された情報ドット」 （構成要件Ｃ３・Ｄ４・Ｃ５）に係る構＼成を有するものではない。また，図 １０５，図１０６においては，キードットＫＤは，垂直方向の格子線上にあ るが水平方向の格子線上にはないという態様で格子点からずれていて，これ らのキードットＫＤは「等間隔に所定個数水平方向に配置されたドット」（Ａ ３・Ｂ４・Ａ５）の１つであり，「前記水平方向に配置されたドットの端点 に位置する当該ドットから等間隔に所定個数垂直方向に配置されたドット」 （Ａ３・Ｃ４・Ａ５）ではないから，「前記垂直方向に配置されたドットの １つは，当該ドット本来の位置からのずらし方によって前記ドットパターン の向きを意味している」（構成要件Ｄ３・Ｅ４・Ｄ５）ものには当たらないといえる。＼n以上によれば，図１０５ドットパターンは，少なくとも，構成要件Ｃ３・Ｄ４・Ｃ５に対応する構＼成を有するものではない。また，図１０５，図１０ ６のキードットＫＤは，構成要件Ｄ３・Ｅ４・Ｄ５の情報ドットではないともいえる。＼n
そうすると，図１０５ドットパターンは，本件発明３〜５に係るドットパ ターンと異なるドットパターンである。そのような図１０５ドットパターン に関してキードットＫＤについて上記記載があるとしても，その記載をもっ て，本件発明３〜５について，「ずらし方によって前記ドットパターンの向 きを意味している」（構成要件Ｄ３・Ｅ４），「ずれ方によって，前記ドットパターンの向きを認識する手段」（構＼成要件Ｄ５）についての記載があるといえるものではないし，また，当業者にとって，その記載があると理解する ことはできない。
ウ 図５ドットパターンについては，水平ライン（図５その２のＬＨ１，ＬＨ １３等）上に等間隔に配置されたドット（図５その２のＬＨ１上ではＤ１， Ｄ８，Ｄ２０，Ｄ３０等）は「等間隔に所定個数水平方向に配置されたドッ ト」（構成要件Ａ３・Ｂ４）「等間隔に所定個数，所定方向に配置されたドットを水平方向に配置されたドット」（構＼成要件Ｃ５）であるといえ，垂直ライン（図５その２のＬＶ１，ＬＶ１３等）上に等間隔で配置されたドット（例 えば，図５その２のＤ２，Ｄ３等）は「前記水平方向に配置されたドットの 端点に位置する当該ドットから等間隔に所定個数垂直方向に配置されたド ット」（構成要件Ｂ３・Ｃ４），「前記所定方向に対して垂直方向に等間隔に所定個数配置されたドットを垂直方向に配置されたドットとして抽出し」（構＼成要件Ｃ５）であるといえる。また，水平ライン及び垂直ライン上に設置さ れた上記各ドットを通過する縦横の格子線の交点から，９０°ずつずれたい ずれかの方向にずれた情報ドットは，「前記水平方向に配置されたドットか ら仮想的に設定された垂直ラインと，前記垂直方向に配置されたドットから 水平方向に仮想的に設定された水平ラインとの交点を格子点とし，該格子点 からのずれ方でデータ内容が定義された情報ドット」（構成要件Ｃ３・Ｄ４・ Ｃ５）であるといえる。 しかしながら，「ずらし方によって前記ドットパターンの向きを意味して いる」（構成要件Ｄ３・Ｅ４），「ずれ方によって，前記ドットパターンの向きを認識する」（構＼成要件Ｄ５）については，本件明細書３及び４には，関係する記載はないといえる。図５ドットパターンの図５〜８において垂直ライン 上にドットがないところがあり，そこにはドットが本来の位置と比べて，図 ５では左（図５その２のＤ２），図６では左又は右，図７では左，図８では右 にずれた位置にドットが配置されているが，【００６９】〜【００７３】III)， 【００６３】〜【００６７】IV)には，これらのドットについて，その本来の 位置と実際に配置された位置との関係に基づいてドットパターンの向きを 意味することを示す記載は全く存在しない。かえって，上記のドットについ て，図５及び図７では，左にずれたドットについて「ｘ，ｙ座標フラグ」と 記載され，そのドットパターンがｘ座標，ｙ座標を示すことが記載され，図 ６及び図８では，右にずれたドットについて「一般コードフラグ」と記載さ れ，そのドットパターンが「一般コード」を示すことが記載されている。そ うすると，これらのドットは，ドットの本来の位置と実際に配置された位置 との関係によってドットパターンのデータの種類を定義していることがう かがえる。 また，図５ドットパターンについて，【００７２】III)，【００６６】IV)には， 水平ラインから垂直ラインを抽出した後，「垂直ラインは，水平ラインを構成するドットからスタートし，次の点もしくは３つ目の点がライン上にない＼nことから上下方向を認識する。」という記載があり，垂直ライン上のドット の有無によってドットパターンの上下方向を認識することが記載されてい る。しかし，ここでは，ライン上にドットがあるかないかだけを認識して上 下方向を判断することが記載されているのであって，構成要件Ｄ３・Ｅ４・Ｄ５に係る構＼成である，本来のドットの位置と実際に配置されたドットの位 置との関係に基づいてドットパターンの向きが表現されることが記載されているとはいえない。＼n
これらによれば，図５ドットパターンについても，本件明細書３及び４は， 「ずらし方によって前記ドットパターンの向きを意味している」（構成要件Ｄ３・Ｅ４），「ずれ方によって，前記ドットパターンの向きを認識する手段」＼n（構成要件Ｄ５）の構＼成について，何ら記載はないといえることとなる。そ の他，本件明細書３及び４に，本件発明３〜５における上記構成について説明していると解される記載は存在しない。＼n
エ 以上によれば，本件明細書３及び４には，「ずらし方によって前記ドット パターンの向きを意味している」（構成要件Ｄ３・Ｅ４），「ずれ方によって，前記ドットパターンの向きを認識する手段」（構＼成要件Ｄ５）の構成につい＼nて，具体的に何ら記載がないといえるし，具体的な記載がないにもかかわら ず，当業者が，技術常識に照らして上記構成を理解したことを認めるに足りる証拠もない。＼n したがって，本件発明３の構成要件Ｄ３，本件発明４の構＼成要件Ｅ４，本 件発明５の構成要件Ｄ５は，本件明細書３及び４の発明の詳細な説明に記載したものとは認められない。＼n ア 原告は，図５〜図８において，「ドットパターンの向きを意味している」ド ットは，「ｘ，ｙ座標フラグ」又は「一般コードフラグ」と兼用されている と主張する。 しかしながら，図５〜図８の記載は上記のようなものであって，そこでは ドットが「ｘ，ｙ座標フラグ」又は「一般コードフラグ」として記載されて いるが，それ以外に，ドットパターンの向きに関する記載はない。そして， 明細書の発明の詳細な説明においても，【００７１】〜【００７３】III)，【０ ０６５】〜【００６７】IV)においては，ドットの本来の位置と実際に配置さ れた位置との関係によってドットパターンの向いている方向を認識するこ とについては何ら説明されておらず，また本件明細書３及び４のどこにも， ずれ方によってドットパターンの向きを意味するドットと，データ内容を定 義するドットとを兼用するとの説明は記載されていない。原告の上記主張に は理由がない。
イ 原告は，【０２３９】〜【０２４１】III)，【０２３３】〜【０２３５】IV)に は，キードット（ＫＤ）につき，データ領域の範囲を定義する第１の機能と，ずらし方を変更することによりドットパターンの向き（角度）を意味すると＼nいう第２の機能を有することが示されており，図１０５及び図１０６（ｄ）では全てのキードット（ＫＤ）を一定の方向にずらすことによってドットパ＼nターンの向きを表すことが開示されていると主張する。 しかしながら，これらは，図１０５ドットパターンに関する記載である。 前記(2)イのとおり，図１０５ドットパターンの情報の定義方法は本件発明３ 〜５の構成要件Ｃ３・Ｄ４・Ｃ５に係る構＼成の情報の定義方法と異なる。当 業者において，本件発明３〜５の情報の定義方法と異なる情報の定義方法を 採用する図１０５ドットパターンに開示された構成をもって，本件発明３〜５の構＼成要件Ｄ３・Ｅ４・Ｄ５の各構成が開示されていると理解することは＼nできない。原告の上記主張には理由がない。
５ 小括
以上によれば，本件発明１及び２に係る本件特許１及び２は特許法１７条の２ 第３項に違反し，本件発明３〜５に係る本件特許３及び４は同法３６条６項１号 に違反し，いずれも特許無効審判により無効にされるべきものである（同法１２ ３条１項１号，４号）。そうすると，その余を判断するまでもなく，原告は，同法 １０４条の３第１項により，被告各製品が本件発明１〜５の技術的範囲に属する ことを主張して本件各特許権を行使することはできない。

◆判決本文

　技術的範囲に属しない、サポート要件違反の無効理由ありとして、権利行使できないと判断されました。

原告による測定結果
株式会社東洋環境分析センターが，平成３０年２月，原告の依頼によ り，宮崎県食品開発センターが保有するＰＴ−Ｒを用いて，前記イの記載 に従って，同じロットナンバーの被告製品２について，３回測定した結果 によれば，被告製品２（１ロット）の見掛けタッピング比容積は，いずれ も２．４cm3／ｇ（２．４５cm3／ｇ，２．４６cm3／ｇ，２．４６cm3／ｇ）で あった（甲２０の１，２０の２）。
オ 被告による測定結果
株式会社住化分析センターが，平成３０年２月，被告の依頼により， ＰＴ−Ｘを用いて，前記イの記載に従って，製造時期が異なりロットナ ンバーが異なる５つの被告製品についてそれぞれ１回ずつ測定した結果 によれば，被告製品２（製造時期の異なる５ロット）の見掛けタッピン グ比容積は２．２〜２．３cm3／ｇ（２つの製品について２．２cm3／ｇ， ３つの製品について２．３cm3／ｇ）であった（乙１１）。 被告が，平成３０年１０月頃，宮崎食品開発センターが保有するＰＴ −Ｒを用いて，前記イの記載に従って，製造時期が異なりロットナンバ ーが異なる５つの被告製品２について，それぞれ３回ずつ測定した結果 によれば，その見掛けタッピング比容積は２．２〜２．３cm3／ｇ（３つ の製品について３回とも２．３cm3／ｇ，１つの製品について２．２cm3／ ｇ，２．２cm3／ｇ，２．３cm3／ｇ），１つの製品について，２．２cm3／ ｇ，２．３cm3／ｇ，２．３cm3／ｇ）であった（乙３４）。
(2)本件明細書の特許請求の範囲には見掛けタッピング比容積の測定方法は記 載されていないが，発明の詳細な説明には，前記(1)イのとおり，実施例・比 較例における見掛けタッピング比容積はＰＴ−Ｒを用いて測定された値であ る旨の記載がある。
原告は，ＰＴ−Ｒを用いて測定した結果（前記(1)エ）によれば，被告製品 ２の見掛けタッピング比容積は２．４cm3／ｇであるから，構成要件１Ｆ及び２Ｆをいずれも充足すると主張する。＼nて測定した結果によれば，製造時期の異なる５ロットの被告製品２につき， いずれも見掛けタッピング比容積が２．４cm3／ｇに達していなかった。その 実験の信用性が否定されることを裏付ける客観的な証拠はない。上記のとお り，５ロットという複数の被告製品２について，それぞれ３回ずつ検査した 結果，いずれも見かけタッピング比容積が構成要件１Ｆ・２Ｆの下限である２．４cm3／ｇに達していなかったというのであるから，被告製品２は構成要定対象，測定方法による測定結果に照らして，原告の同エの測定結果によっ＼nて被告製品２の見掛けタッピング比容積が２．４cm3／ｇであることを認める に足りない。
・・・
本件発明１及び２は，前記のとおり，２．５Ｎ塩酸，１５分，沸騰温 度という具体的な本件加水分解条件で測定された重合度（平均重合度） をレベルオフ重合度とするものである（そのような具体的な本件加水分 解条件で測定されることを前提として実施可能要件を充足する。）。したがって，本件では，本件加水分解条件という具体的な条件で加水分解さ＼nれた後に測定されるレベルオフ重合度について，優先日当時，当業者 が，技術常識に基づいて，発明の詳細な説明に記載された原料パルプの レベルオフ重合度と，原料パルプを加水分解して得られたセルロース粉 末のレベルオフ重合度とが同一であると認識することができるかが問題 となるといえる（なお，本件加水分解条件は，レベルオフ重合度を求め るものとして，当該酸濃度温度条件では比較的短時間といえる時間の加 水分解を定めたものであることがうかがえる。）。
ここで，優先日当時，本件加水分解条件で測定されるレベルオフ重合 度について，天然セルロースとそれを加水分解して生成されたセルロー ス粉末とが同じレベルオフ重合度となることを直接的に述べた文献があ ったことを認めるに足りる証拠はない。他方，本件明細書においてレベ ルオフ重合度の説明において現に引用されている文献であり，種々の対 象について本件加水分解条件を含む条件で加水分解をした上で本件加水 分解条件（２．５Ｎ塩酸，沸騰温度，１５分）を提唱したＢＡＴＴＩＳ ＴＡ論文は，(1)木材パプルについて，温和な加水分解条件での加水分解 を経た後に２．５Ｎ塩酸，沸騰という過酷な条件で加水分解した重合度 と，温和な加水分解条件での加水分解を経ずに２．５Ｎ塩酸，沸騰温度 という条件で加水分解した重合度を実際に測定して，前者の値が後者の 値より低かったこと，(2)セルロースを加水分解した際には結晶化がされ るという他の複数の研究者による研究成果を紹介した上で，上記(1)等の 実験結果は温和な加水分解は重量減少を伴わない結晶化を誘導すること を示しているようであること，(3)温和な加水分解や過酷な加水分解で起 こるメカニズムを提唱した上で，温和な加水分解を経た後に過酷な加水 分解がされた場合には結晶化された短いセルロース鎖の残渣が保持され るため，温和な加水分解を経ずに過酷な加水分解がされた場合よりもレ ベルオフ重合度が低下すると予想されることなどを述べていた。なお，セルロースの加水分解において再結晶化が起こることは他の文献でも紹＼n発明の詳細な説明の実施例２ないし７のセルロース粉末は，前記 のとおり，原料パルプを４Ｎ塩酸，４０°C，４８時間という条件，３Ｎ 塩酸，４０°C，４０時間という条件，３Ｎ塩酸，４０°C，２４時間とい う条件などで加水分解したものであり，天然セルロースを温和な条件で 加水分解したものといえる。 前記のとおり，本件では本件加水分解条件によるレベルオフ重合度が問 題となるところ，本件加水分解条件を提唱し，本件明細書でも引用してい るＢＡＴＴＩＳＴＡ論文は，上記のとおり，他の複数の研究者による研究 成果を紹介した上で，本件加水分解条件によるレベルオフ重合度について は，温和な加水分解を経た場合にはその過程を経ていないものに比べて， 値が低下することが予想されると述べていた。その内容とは異なり，本件加水分解条件で測定されるレベルオフ重合度について，天然セルロースと，＼nそれを温和な条件で加水分解して生成されたセルロース粉末とが同じレ ベルオフ重合度であるという技術常識があったことを認めるに足りる証 拠はない。 に述べられるレベルオフ重合度は本件加水分解 条件により測定されたものではないし，同文献の著者は，優先日頃におい ても，著者が考える「レベルオフ」するためには本件加水分解条件の時間 では足りないと考えられていた旨述べる（同 ）。 また，本件明細書に記載された実施例のセルロース粉末は，原料パル プを加水分解した後，攪拌，噴霧乾燥（液供給速度６Ｌ／ｈｒ、入口温 度１８０〜２２０°C、出口温度５０〜７０°C）して得られたものであ る。当該セルロース粉末の本件加水分解条件の下でのレベルオフ重合度 の明示的な記載が明細書にない以上は，上記加水分解，攪拌，噴霧乾燥 の工程を経た当該セルロース粉末について，本件加水分解条件下でのレ ベルオフ重合度が原料パルプのそれと同じであるという技術常識がある 場合に，当該セルロース粉末のレベルオフ重合度が本件明細書に記載さ れているに等しいといえる。上記の加水分解，攪拌や噴霧乾燥を経たセ ルロース粉末の本件加水分解条件下でのレベルオフ重合度が原料パルプ のそれとの関係でどのような値になるかについての技術常識を認めるに 足りる証拠はない。 これらを考慮すれば，優先日当時，当業者が，本件明細書に記載され た原料パルプのレベルオフ重合度とそこから加水分解して生成されたセ ルロース粉末の本件加水分解条件によるレベルオフ重合度が同じである と認識したと認めることはできない。また，発明の詳細な説明の実施例 は，具体的な原料パルプから明細書記載の特定の条件の加水分解，攪 拌，噴霧乾燥を経て得られたセルロース粉末である。当業者が，優先日 当時，技術常識に基づいて，記載されている当該原料パルプのレベルオ フ重合度に基づいて，上記具体的な条件で得られたセルロース粉末につ いて，本件加水分解条件によるレベルオフ重合度の値を認識することが できたとも認められない。
以上によれば，本件明細書の発明の詳細な説明には，セルロース粉末 について，本件加水分解条件の下でのレベルオフ重合度の記載があるの に等しいとは認められない。 カ 原告は，非晶質領域が分解されて結晶領域のみが残った状態に達したと きの重合度であるレベルオフ重合度は，途中に原料パルプから本件セルロ ース粉末という加水分解過程を経ると否とに関わらず同じ値となるのであ り，当業者であれば，原料パルプとそこから温和な加水分解によって得ら れる本件セルロース粉末のレベルオフ重合度は等しくなると当然に理解す ることができる旨主張し，また，ＢＡＴＴＩＳＴＡ論文における上記実験 結果における温和な加水分解の条件が，本件の実施例における原料パルプ からセルロース粉末を生成する温和な加水分解の条件と同じものではない ことを指摘する。
しかし，本件においては具体的な本件加水分解条件による加水分解がさ れたセルロースの重合度（平均重合度）が問題となる。本件加水分解条件 を提唱し，発明の詳細な説明でも引用されるＢＡＴＴＩＳＴＡ論文が，本 件加水分解条件によるレベルオフ重合度について前記のように述べていた ところ，優先日当時，そこに記載されているのと異なる内容の技術常識が あったことを認めるに足りる証拠はない。また，ＢＡＴＴＩＳＴＡ論文 は，セルロースを加水分解した際には結晶化がされるという他の複数の研 究者による研究成果を紹介した上で，前記の予想をしているのであり，そこに記載されているのと異なる技術常識があったことを認めるに足りる証＼n拠がない本件で，ＢＡＴＴＩＳＴＡ論文においてされた実験での温和な加 水分解の条件が，本件の実施例における原料パルプから粉末セルロースを 作成する加水分解の条件と全く同じものではないことは上記の結論を直ち に左右するものではない。
なお，原告は，実験をした結果，原料パルプを本件加水分解条件で加水 分解したときの平均重合度と，当該原料パルプを実施例２と同じ加水分解 条件で加水分解して得たセルロース粉末を本件加水分解条件で加水分解し たときの平均重合度は実質的に同じであったとして，平成３０年８月頃に 測定された結果を記載した平成３１年３月２０日付け報告書（甲５６の １）を提出し，また，上記でセルロース粉末を得る際の写真やセルロース 粉末を得た際に８０°Cの熱風を当てる工程を含む２４時間の乾燥処理をし たことなどが記載された同年４月９日付け報告書（甲５７）を提出する。 しかし，本件では，優先日当時，本件明細書に記載された加水分解，攪 拌，噴霧乾燥の工程を経た当該セルロース粉末について，本件加水分解条 件下での重合度が原料パルプのそれと同じであるという技術常識の存否が 問題となるところ，上記時点の上記実験結果によって同技術常識を認める ことはできない。
キ 以上によれば，本件差分要件は，粉末セルロースについての平均重合度 と本件加水分解条件下でのレベルオフ重合度の差に関するものであるとこ ろ，明細書の発明の詳細な説明には，実施例について，粉末セルロースの 本件加水分解条件でのレベルオフ重合度についての明示的な記載はなく， また，優先日当時の技術常識によっても，それが記載されているに等しい とはいえない。したがって，本件明細書の発明な詳細には，本件特許請求 の範囲に記載された要件を満たす実施例の記載はないこととなる。
そうすると，本件明細書の発明な詳細において，特許請求に記載された 本件差分要件の範囲内であれば，所望の効果（性能）が得られると当業者において認識できる程度に具体的な例が開示して記載されているとはいえ＼nない。 以上によれば，本件発明１及び２は，発明の詳細な説明の記載により当業 者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものではないから，特 許法３６条６項１号に違反する。

◆判決本文

　特許を侵害するとして約1800万円の損害賠償が認められました。判決文が200頁を越えてます。論点は技術的範囲の属否、無効の抗弁と多岐に渡ります。平成２７年１１月以降で1つあたりのライセンス料が1.5倍となっているのは、特許３についても侵害となったためです。

　本件では，本件ＬＥＤ又はその製造方法が特許発明の技術的範囲に属するということだけでなく，白色ＬＥＤはそれのみで販売の対象となるものであり，原告は白色ＬＥＤの製造，販売を行っていることなどから，特許法１０２条３項の金額の算定に当たって，まず，上記の平均的な価格の２４個分の価格に，主として本件特許権１の侵害が問題 となる平成２７年１０月までの期間については５パーセントを乗じ，本件特許 権１に加えて本件特許権３（登録日平成２７年１０月２３日）の侵害も問題と なる平成２７年１１月以降の期間（なお，本件発明２と本件訂正後発明３の内 容に照らし，損害の算定に当たり本件特許権２（登録日平成２８年１２月１６ 日）の侵害については特に期間を分けて考慮することをしない。）については ８パーセントを乗じると，それぞれ，１０．８０円及び１７．２８円となる（２ １６円×５パーセント＝１０．８０円 ２１６円×８パーセント＝１７．２８ 円）。
そして，本件で特許権の侵害となるのは本件ＬＥＤを使用した被告製品の販 売であること，本件ＬＥＤはデジタルハイビジョンテレビである被告製品にと り不可欠のものであり，その機能，性能＼において重要な役割を果たしていると いえること，原告の白色ＬＥＤの市場におけるシェア，原告が主張するライセ ンスについての方針，その他本件に現れた諸事情を考慮し，本件において，被 告製品１及び２を通じ，特許法１０２条３項の実施に対し受けるべき金銭の額 は，被告製品１台当たり，消費税相当額を含めて，平成２７年１０月までの期 間については，２０円をもって相当であると認め，平成２７年１１月以降の期 間については，３０円をもって相当であると認める。
以上のとおり，本件において，原告が実施に対し受けるべき実施料として被 告製品１台当たり，２０円又は３０円とするのが相当であるところ，これらは， それぞれ，被告製品の平均的な販売価格の０．０５８パーセント又は０．０８ ７パーセントである（２０円÷３万４１２９円≒０．０００５８ ３０円÷３ 万４１２９円≒０．０００８７）。これらに基づき，特許法１０２条３項に基づ く損害額は，以下のとおり，１６４５万６６４１円とするのが相当と認める。

◆判決本文

　ＣＳ関連発明の侵害事件です。会計ソフトについて非侵害と判断された1審判断が維持されました。均等侵害も第1要件を満たしていないとして否定されました。 該当特許の公報は以下です。

◆公報
該当特許は無効審判もありますが、2020年1月に、特許は有効と判断されています（無効2018-800140）。

３ 争点２（均等論）について
控訴人は，仮に本件発明の構成要件Ｈは「社会保障給付」が「財源措置（Ｃ＼n２）」に含まれる構成であると解した場合には，被告製品においては，「社会＼n保障給付」が，「財源措置（Ｃ２）」に含まれておらず，「純経常費用（Ｃ１）」 に含まれている点で本件発明と相違することとなるが，被告製品は，均等の第 １要件ないし第３要件を充足するから，本件発明の特許請求の範囲に記載され た構成と均等なものとして，本件発明の技術的範囲に属する旨主張するので，＼n以下において判断する。
(1) 前記２(2)認定のとおり，被告製品は，少なくとも構成要件Ｂ３及びＨを＼n充足するものと認められないから，被告製品は，構成要件Ｈの構＼成以外に， 構成要件Ｂ３の構＼成を備えていない点においても本件発明と相違するものと 認められる。 しかるところ，控訴人の主張は，被告製品に構成要件Ｂ３の構＼成について も相違部分が存在し，被告製品と本件発明は構成要件Ｂ３及びＨにおいて相＼n違することを前提とするものではないから，その前提において理由がない。
(2)ア 次に，被告製品の第１要件の充足性について，念のため判断する。 本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の記載及び前記１(2)認定の本件 明細書の開示事項を総合すれば，本件発明は，国民が将来負担すべき負債 や将来利用可能な資源を明確にして，政策レベルの意思決定を支援するこ＼nとができる「財務諸表を作成する会計処理のためのコンピュータシステム」＼nを提供することを課題とし，この課題を解決するために「純資産の変動計 算書」（「処分・蓄積勘定（損益外純資産変動計算書勘定）（Ｃ１〜Ｃ４）」） を新たに設定し，当該年度の政策決定による資産変動を明確にできるよう にしたことに技術的意義があり，具体的には，構成要件Ｂ１ないしＩの構＼ 成を採用し，純資産変動額や将来償還すべき負担の増減額を「処分・蓄積 勘定（損益外純資産変動計算書勘定）（Ｃ１〜Ｃ４）」に表示し，当該年＼n度の政策決定による資金変動を明確にすることができるようにしたことに より，国民の資産が当期の予算措置で増えるのか又は減るのか，また，そ＼nの財源の内訳から将来の国民負担がどの程度増えるのか又は減るのかを一 目で知ることができ，政策決定者は純資産変動額を勘案して政策を遂行す ることができるという効果を奏するようにしたこと（【０００２】，【０ ００５】，【０００７】ないし【００１０】，【００２１】，図１）に技 術的意義があるものと認められる。
そして，本件発明の上記技術的意義に鑑みると，本件発明の本質的部分 は，「資金収支計算書勘定記憶手段及び閉鎖残高勘定（貸借対照表勘定）＼n及び損益勘定作成・記録手段」から，国家の政策レベルの意思決定を記録 ・会計処理するために，「処分・蓄積勘定（損益外純資産変動計算書勘定） （Ｃ１〜Ｃ４）」を作成・記録する損益外純資産変動計算書勘定作成・記 録手段を備え（構成要件Ｂ３），損益外純資産変動計算書勘定作成・記録＼n手段の記録は，その期における損益外の純資産増加（Ｃ３，Ｃ４）と純資 産減少（Ｃ１，Ｃ２）の２つで構成され，損益勘定（行政コスト計算書勘＼n定）の収支尻（貸借差額）である「純経常費用（Ｂ７）」が処分・蓄積勘 定（損益外純資産変動計算書勘定）の「純経常費用（Ｃ１）」に振替えら れ（構成要件Ｆ），「処分・蓄積勘定（損益外純資産変動計算書勘定）」＼nの貸方と借方の差額（収支尻）が，「当期純資産変動額（Ｃ５）」という 形で，最終的には「閉鎖残高勘定（貸借対照表勘定）」の「純資産（国民＼n持分）（Ｂ４）」の部に振り替えられて，「閉鎖残高勘定（貸借対照表勘＼n定）」の借方（左側）と貸方（右側）がバランスし（構成要件Ｇ），「処＼n分・蓄積勘定（損益外純資産変動計算書勘定）」の借方側（勘定の左側） の「財源措置（Ｃ２）」は，具体的には社会保障給付やインフラ資産を整 備した際の資本的支出のような損益外で財源を費消する取引を指し（構成＼n要件Ｈ），処分・蓄積勘定（損益外純資産変動計算書勘定）の貸方側（勘 定の右側）の「資産形成充当財源（Ｃ４）」は，財源措置として支出がさ れた場合，財源は費消されるが，その一部分は，インフラ資産のように将 来にわたって利用可能な資産形成に充当されるため，その支出の時点で政＼n府の純資産（国民持分）が何らかの資源が現金以外の形で会計主体として の政府の内部に残っていると考えることができ，将来世代も利用可能な資＼n産が当期どれだけ増加したかを示している（構成要件Ｉ）という構＼成を採 用することにより，当該年度の政策決定による資金変動を明確にし，国民 の資産が当期の予算措置で増えるのか又は減るのか，また，その財源の内＼n訳から将来の国民負担がどの程度増えるのか又は減るのかを一目で知るこ とができ，政策レベルの意思決定を支援することができるようにしたこと にあるものと認めるのが相当である。
しかるところ，被告製品においては，「資金収支計算書勘定記憶手段及 び閉鎖残高勘定（貸借対照表勘定）及び損益勘定作成・記録手段」から「処＼n分・蓄積勘定（損益外純資産変動計算書勘定）（Ｃ１〜Ｃ４）」を作成・ 記録する損益外純資産変動計算書勘定作成・記録手段を備えておらず，ま た，「社会保障給付」が「財源措置（Ｃ２）」に含まれていないため，構＼n成要件Ｂ３及びＨを充足せず，当該年度の政策決定による資金変動を明確 にし，財源の内訳から将来の国民負担がどの程度増えるのか又は減るのか を一目で知ることができるようにして政策レベルの意思決定を支援するこ とができるようにするという本件発明の効果を奏するものと認めることは できない。 したがって，被告製品は， 本件発明の本質的部分を備えているものと認 めることはできず，被告製品の相違部分は，本件発明の本質的部分でない ということはできないから，均等論の第１要件を充足しない。 よって，その余の点について判断するまでもなく，被告製品は，本件発 明の特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとは認められない。＼n
イ(ア) これに対し控訴人は，本件明細書の記載によれば，本件発明の本質 的部分（課題解決原理）は，(1)（Ｃ）の処分・蓄積勘定（純資産変動計 算書勘定）が損益外の純資産増加（Ｃ３，Ｃ４）（貸方）と純資産減少 （Ｃ１，Ｃ２）（借方）の２つで構成され（構＼成要件Ｆ），期末にその 貸方と借方の差額（収支尻）が当期純資産変動額（Ｃ５）という形で閉 鎖残高勘定（貸借対照表勘定）の純資産（国民持分）（Ｂ４）の部に振＼nり替えられる（構成要件Ｇ）ことで，国民が将来負担すべき負債を明確＼nにするという点，(2)（Ｃ）の処分・蓄積勘定（損益外純資産変動計算書 勘定）の貸方側において，将来世代も利用可能な資産が当期どれだけ増＼n加したかを示している（財源が固定資産などに転化したもの，すなわち 税収等の財源が使用されて減少したが，将来世代が利用可能な資産の形＼nで増加したと解釈できるものを計上する）資産形成充当財源（Ｃ４）の 金額が，将来利用可能な資源を明確にする（構＼成要件Ｉ）という点，(3) 処分・蓄積勘定（損益外純資産変動計算書勘定）と資金勘定（資金収支 計算書勘定），閉鎖残高勘定（貸借対照表勘定），損益勘定（行政コス＼nト計算書勘定）との「勘定連絡（勘定科目間の金額の連動）」がプログ ラムに設定されていることが，政策レベルの意思決定と将来の国民の負 担をコンピュータ・シミュレーションする会計処理を可能にするという＼n点にあり，被告製品は，本件発明の本質的部分を備えている旨主張する。 しかしながら，本件発明の本質的部分は前記アのとおり認めるのが相 当であり，また，上記(3)の点については，本件発明は，請求項２に係る 発明とは異なり，「コンピュータ・シミュレーション」を行うことを発 明特定事項とするものではないから，本件発明の本質的部分であるとい うことはできない。 したがって，控訴人の上記主張は，採用することができない。
(イ) また，控訴人は，「財源措置」とは，将来利用可能な資源の増加を＼n伴うか否かにかかわらず，「当期に費消する資源の金額」を意味するも のであり，「純経常費用（Ｃ１）」と「財源措置（Ｃ２）」を包括する 上位概念であるから，この意味で「純経常費用（Ｃ１）」と「財源措置 （Ｃ２）」は同質的であり，個別の政府活動が「行政レベルの業務執行 上の意思決定」と「国家の政策レベルの意思決定」のいずれに分類され たとしても，処分・蓄積勘定（純資産変動計算書勘定）の借方の金額， すなわち，「当期に費消する資源の金額」には変化はないから，本件発 明の課題解決原理として不可欠の重要部分である処分・蓄積勘定の収支 尻（貸借差額），すなわち「当期純資産変動額」に影響を及ぼすもので はないことからすると，被告製品の構成要件Ｈに係る相違部分（被告製＼n品においては，「社会保障給付」が，「財源措置（Ｃ２）」に含まれて おらず，「純経常費用（Ｃ１）」に含まれている点）は，本件発明の本 質的部分とは無関係な些細な相違にすぎない旨主張する。 しかしながら，本件明細書には，(1)処分・蓄積勘定（損益外純資産変 動計算書勘定）の借方の「純経常費用（Ｃ１）」は，「損益勘定（行政 コスト計算書勘定）」の収支尻である「純経常費用」が振り替えられて 計上されるところ（【００２６】，【００３５】，図１），「損益勘定 （行政コスト計算書勘定）」は，主として行政レベルの業務執行上の意 思決定を対象とするもので，行政コスト（損益）計算区分に計上される 行政コスト（計上損益）は少なければ少ないほど効率的な行政運営であ ることを意味するものであること（【００３６】），(2)処分・蓄積勘定 （損益外純資産変動計算書勘定）の借方の「財源措置（Ｃ２）」は，社 会保障給付やインフラ資産を整備した際の資本的支出のような，「損益 外で財源を費消する取引」を指し（【００２７】），「財源の使途」（損 益外財源の減少）に属する勘定科目群は，主として国家の政策レベルの 意思決定の対象として，現役世代によって構成される内閣及び国会が，＼n予算編成上，どこにどれだけの資源を配分すべきかを意思決定するもの＼nであり（【００３７】，図２），社会保障給付は，上記勘定科目群の「移 転支出への財源措置」に計上される非交換性の支出（対価なき移転支出） であること（【００４０】）の開示があることに照らすと，本件発明に おいては，「純経常費用（Ｃ１）」と「財源措置（Ｃ２）」は同質的な ものであるとはいえず，「財源措置（Ｃ２）」に含まれる社会保障給付 にいくら財源を配分するのかは国家の政策レベルの意思決定の対象であ るといえるから，控訴人の上記主張は採用することができない。

◆判決本文

原審はこちらです。

◆平成30(ワ)10130

　1億円の損害賠償を求めましたが、無効理由あり（29-2および進歩性）として請求棄却されました。

上記(ｱ)によれば，乙１２公報には，情報ユニット及び識別ユニット のそれぞれが有する２個のデータの比較によって，情報ユニットの認証 処理をするという技術的事項が開示されているということができる。そ して，乙１２発明は，乙１１発明と技術分野及び課題が共通しているの であるから，当業者にとって，乙１１発明に前記の技術的事項を適用し， 使用者が入力するパスワードを含む３つのデータの演算による認証処理 に代え，本件発明のように，２個のデータの比較による認証処理を採用 することは，容易に想到し得たというべきである。 ウ これに対し，原告は，乙１１発明において，パスワードを含む３つのデ ータを用いた複雑な構成にすることは，その課題解決にとって不可欠なも＼nのであるので，乙１１発明に乙１２発明を組み合わせる動機付けは存在し ないと主張する。 しかし，乙１１発明は，携帯電話等にパスワードを設定するのみでは不 正使用の防止としては十分ではないという課題を解決するため，ＩＤカー＼nド等の携帯電話以外の物体に記憶されたデータを利用し，携帯電話等に予＼nめ記憶されたデータとの間で比較・照合することにより，不正使用を防止 しようとするものであって，この点において，本件発明及び乙１２発明と その技術的な思想を共通にしているということができる。 もとより，乙１１発明は，携帯電話等に記憶されたデータとＩＣカード に記憶されたデータという二種類のデータを使用するにとどまらず，使用 者が入力したパスワードも加えて比較・照合を行う点で本件発明と異なる が，これは，比較・照合に使用するデータを更に一種類増やすことにより 安全性を高めようとしたものであって，上記技術思想と基本的に異なるも のではなく，また，乙１１公報には，ＩＤカード６と携帯電話１との間で データの授受がある限りパスワードの再入力をする必要がないようにする など（乙１１公報の段落【００１４】），パスワードの入力作業により生 じる操作の煩瑣性の軽減という課題も示唆されているということができる。 そして，本件明細書等の段落【００２８】に記載されているように，３ つのデータを利用する代わりに２つのデータを利用したとしても，一意な データを複数組み合わせたものやこれを暗号化したものを照合用データと して利用するなど，様々な工夫をすることにより不正使用の防止という課 題を解決することは可能であるから，乙１１公報に接した当業者は，操作＼nの煩瑣性を軽減するため，３つのデータを利用する代わりに，乙１２公報 に開示されているような２つのデータによる比較・照合する構成を容易に＼n想到し得たというべきであり，かかる構成を採用したとしても，上記のと＼nおり，不正使用の防止という効果を奏することが可能であることを十＼分に 認識し得たものと考えられる。 したがって，相違点Ｃに係る構成は，乙１１発明に乙１２発明を適用す＼nることにより，当業者が容易に想到し得たものというべきである。
(8) 相違点Ｄについて
相違点Ｄに関し，乙１１公報には，「携帯電話１の電源を投入した時ある いは通話のためにキー５を押したときに携帯電話１より第１の電波信号送受 信装置３を介して電波信号Ａを送信する。ＩＤカード６は電波信号Ａを受信 するとＩＤカード６にあらかじめ記憶されたデータ９を，電波信号Ｂを介し て自動的に送信する。・・・ＩＤカード６より受信したデータ９と，パスワード として入力されたデータ１０と，第１のデータ読み取り装置２内にあらかじ め記憶されたデータ１１とを比較し，データ９とデータ１１との和がデータ １０になる場合にのみ携帯電話１が使用可能である。」（段落【００１＼n２】），「携帯電話１の電源が投入されている状態のとき，計時装置４は電 源が投入されてからの時間を計時する。計時装置４の計時時間をもとに，… 一定時間…ごとに第１のデータ読み取り装置２内にてデータ１１を書き換え， 同時にＩＤカード６に電波信号Ａを送信し，ＩＤカード６内のデータ９を書 き換える。携帯電話１とＩＤカード６との間でデータのやりとりが行われ， データ９とデータ１１の和がデータ１０になるときは常に携帯電話１を使用 可能にする。・・・携帯電話１とＩＤカード６の距離が離れていると，ＩＤカー＼nド６からデータ９が送信されることはない。ここでデータ９の送信がなけれ ば自動的に電源が切れ，携帯電話１の使用を不可能にする。」（段落【００＼n１３】）との記載がある。 上記記載によれば，乙１１発明においては，最初に携帯電話の電源を投入 した際の演算結果を満たせば，少なくとも一定時間，携帯電話の使用が可能＼nになるものと認められる。そして，携帯電話１の電源の投入は本件発明の 「アクセス要求」に相当するから，乙１１発明は，「アクセス要求が許可さ れてから所定時間が経過するまでは前記被保護情報へのアクセスを許可する」 構成を備えるということができる。＼nしたがって，相違点Ｄは，実質的な相違点には当たらない。
・・・・
３ 争点３−３（乙１６に基づく拡大先願違反） また，念のため，争点３−３も検討するに，以下のとおり，本件発明は，い わゆる拡大された先願と同一の発明にも当たるということができる。
・・・・
原告は，「本件発明は，被保護情報に対するアクセス要求を許可する という比較結果が得られた場合は，アクセス要求が許可されてから所定 時間が経過するまでは被保護情報へのアクセスを許可するものであるの に対し，乙１６発明は，動作処理要求に伴った一連の操作が前記携帯電 話機に対して行われると個人認証を行い，個人認証が完了すると当該一 連の操作のみが可能になるのであって，当該処理中に他の処理を行うこ＼nとも，当該処理が終了後に他の処理を行うこともできず，また，所定時 間を計時することもなく，所定時間が経過するまで携帯電話機内の情報 に対するアクセスを含む何らかの操作を許可するものではない点」にお いて相違すると主張する。
(ｲ) そこで，検討するに，乙１６公報の段落【００３５】には，「制御部 １１は，比較認証の結果が一致していた場合，前記ステップＳＴ４にお けるキー入力は，特定の使用者（使用が許可されている携帯電話機使用 者）によるキー入力であるものと判断し，ロック解除状態とし，前記ス テップＳＴ４にて入力装置１４から入力された発信操作及びメモリダイ ヤル等の操作を有効として（ステップＳＴ９），発信処理等を継続する （一連のキー入力による処理が完了するまでの処理の継続を可能とす＼nる）。」との記載がある。これによれば，乙１６発明においては，被保 護情報へのアクセスが許可されると，「一連の処理が完了するまでの」 時間，アクセスが許可されるものということができる。 他方，本件発明の構成要件Ｆは，「前記アクセス制御手段は，当該比＼n較手段で前記アクセス要求を許可するという比較結果が得られた場合は， 前記アクセス要求が許可されてから所定時間が経過するまでは前記被保 護情報へのアクセスを許可する」というものであり，「所定期間」に関 する限定は付されていない。 また，本件明細書等の段落【０１２０】及び【０１２１】には，アク セスが許可されると，タイマに所定の時間ｔ２を設定し，時間ｔ２が経 過するまでに開始した処理が終了した場合には，時間ｔ３をタイマに設 定し，時間ｔ３が経過するまでに次の作業を開始した場合には，レッド バッジの読み込みをすることなく，引き続き次の作業を行うことができ， 更に一つの作業が終了するたびにｔ３が起動されることが記載されてい るものと認められる。これによれば，本件発明においても，アクセスが 許可された後，一連の作業が継続している間は，アクセスが許可されて いるということができる。 以上によれば，乙１６発明における「一連の処理が完了するまでの」 時間も，構成要件Ｆの「所定時間」に当たるというべきである。＼n
(ｳ) これに対し，原告は，乙１６発明は，一連の処理中に他の処理を行う ことも，当該処理が終了後に他の処理を行うこともできず，また，所定 時間を計時することもなく，所定時間が経過するまで携帯電話機内の情 報に対するアクセスを含む何らかの操作を許可するものではないので， 本件発明と異なると主張する。 しかし，前記判示のとおり，乙１６発明においては，「一連の処理が 完了するまでの」時間は，被保護情報へのアクセスが許可されているの であるから，仮にその間に他の処理を行うことができないとしても，構＼n成要件Ｆの「前記アクセス要求が許可されてから所定時間が経過するま では前記被保護情報へのアクセスを許可する」との構成を満たすとの結＼n論を左右するものではない。 また，構成要件Ｆの「所定期間」には特段の限定は付されていないの＼nで，これを計時された一定の長さの時間に限定されると解することもで きない。

◆判決本文

　原告は、ヤマハです。技術的範囲に属する、無効理由無しと判断されました。被告は本件アプリを設計変更して、本件新アプリに変更しましたが、本件アプリについては引き続き差止請求が認められました。

　被告は，(1)乙２公報は，音響ＩＤとインターネットを用いて，放音装置から放音 された音響ＩＤによって識別される識別対象の情報に対し，これと関連する任意の 関連情報をサーバから端末装置に供給できる乙２技術を開示しているところ，本件 発明１も乙２技術を採用するものであり，相違点１−１ないし同１−４は，識別対 象，複数の関連情報の選択条件，関連情報の内容に係る相違にすぎず，当業者が適 宜設定できるものである旨主張するとともに，(2)当業者は，乙２技術を乙４課題の 解決に応用して，相違点１−１ないし同１−４に係る本件発明１の構成を容易に想到し得た旨主張する。＼n
しかしながら，まず，被告の上記(1)の主張については，前記１(2)認定のとおり， 本件発明１は，コンピュータを，(i)放音される「案内音声である再生対象音」と 「当該案内音声である再生対象音の識別情報」を含む音響を収音して識別情報を抽 出する情報抽出手段，(ii)サーバに対し，抽出した識別情報とともに「端末装置に て指定された言語を示す言語情報」を含む情報要求を送信する送信手段，(iii)「前 記案内音声である再生対象音の発音内容を表」し，情報要求に含まれる識別情報に対応するとともに「相異なる言語に対応する複数の関連情報のうち，前記情報要求＼nの言語情報で指定された言語に対応する関連情報」を受信する受信手段，(iV)受信 手段が受信した関連情報を出力する出力手段として機能させるプログラムの発明であり，乙２公報等に音響ＩＤとインターネットを利用するという点で本件発明１と＼n同様の構成を有する情報提供技術が開示されていたとしても，その手順や方法を具体的に特定し，使用言語が相違する多様な利用者が理解可能＼な関連情報を提供できるという効果を奏するものとした点において技術的意義が認められるものであるか ら，相違点１−１ないし同１−４に係る本件発明１の構成が当業者において適宜設定できる事項であるということはできない。＼nまた，被告の上記(2)の主張については，前記イのとおり，乙４公報に，発明が解 決しようとする課題の一つとして，システムを複数の言語に対応させること（以下， 単に「乙４発明の課題」という。）が記載されているものの，以下のとおり，乙２ 発明１を乙４発明の課題に組み合わせる動機付けは認められず，仮に，乙４発明の 課題を踏まえ，乙４発明の構成を参照するなどして乙２発明１の構＼成に変更を加え たとしても相違点１−１ないし同１−４に係る本件発明１の構成に到達しないから，採用することができない。＼n
(ｱ) 乙２発明１を乙４発明の課題を組み合わせる動機付け
ａ 前記のとおり，乙２発明１は，放送中のテレビ番組に関連した情報を提供す る情報提供システムに用いられる携帯端末装置に関するものであり，放送中のテレ ビ番組の場面を識別する音声信号である音響ＩＤを用い，ＩＤ解決サーバを介して 当該場面に関連する情報を取得するものであるのに対し，前記イ(ｲ)のとおり，乙 ４発明は，利用者が携帯する携帯型音声再生受信器を用いた美術館や博物館等の展 示物に係る音声ガイドサービスに関するものであり，展示物に固有のＩＤを赤外線 等の無線通信波によって発信し，携帯受信器が発信域に入ると上記ＩＤを受信し， 展示物の音声ガイドが自動的に再生されるものであり，サーバに接続してインター ネットを介して情報を取得する構成を有しないから，両発明は，想定される使用場面や発明の基本的な構＼成が異なっており，乙２発明１を乙４発明の課題に組み合わせる動機付けは認められない。
ｂ 被告は，(1)乙４発明は，放音装置を利用した情報提供技術という乙２技術と 同じ技術分野に属するものであること，(2)乙２技術は汎用性の高い技術であり， 様々な放音装置を含むシステムに利用されていたこと（乙１１ないし１３），(3)端 末装置とサーバとの通信システムを利用する情報提供技術は周知のものであったこ と（乙２，５，６，８，１１ないし１３等）などによれば，当業者において，乙２ 技術を乙４課題の解決に応用する動機付けがある旨主張する。 しかしながら，乙２発明１と乙４発明がいずれも放音装置を利用した情報提供技 術であるという限りで技術分野に共通性が認められ，また，本件優先日１当時，音 響ＩＤとインターネットを利用し，又は端末装置とサーバとの通信システムを利用 する情報提供技術が乙２公報以外の公開特許公報に開示されていたとしても，いず れも乙４発明とは想定される使用場面や発明の基本的な構成が異なることは前記のとおりであり，乙４発明の課題の解決のみを取り上げて乙２発明１を適用する動機＼n付けがあると認めるに足りない。
(ｲ) 乙２発明１に対する乙４発明等の適用
また，以下のとおり，乙４発明の課題を踏まえ，乙４発明の構成を参照するなどして乙２発明１の構＼成に変更を加えたとしても，本件発明１の構成に到達しない。＼n前記第２の２(2)ア(ｳ)認定の特許請求の範囲，前記(1)認定の本件明細書１の発明 の詳細な説明，図面，弁論の全趣旨に照らすと，本件発明１は，概要，以下のとお りのものであると認められる。
ア 本件発明１は，端末装置の利用者に情報を提供する技術に関する（【０００１】）。
イ 従来から，美術館や博物館等の展示施設において利用者を案内する各種の技 術が提案されていたが，各展示物の識別符号が電波や赤外線で発信装置から送信さ れるものであったため，電波や赤外線を利用した無線通信のための専用の通信機器 を設置する必要があった。本件発明１は，そのような問題を踏まえてされたもので あり，無線通信のための専用の通信機器を必要とせずに多様な情報を利用者に提供 することを目的とする（【０００２】，【０００４】）。
ウ 本件発明１は，(1)案内音声である再生対象音を表す音響信号と当該案内音声である再生対象音の識別情報を含む変調信号とを含有する音響信号に応じて放音さ＼nれた音響を収音した収音信号から識別情報を抽出する情報抽出手段，(2)情報抽出手 段が抽出した識別情報を含む情報要求を送信する送信手段，(3)情報要求に含まれる 識別情報に対応するとともに案内音声である再生対象音に関連する複数の関連情報 のいずれかを受信する受信手段，(4)受信手段が受信した関連情報を出力する出力手 段としてコンピュータを機能させることにより，赤外線や電波を利用した無線通信に専用される通信機器を必要とせずに，案内音声である再生対象音の識別情報に対＼n応する関連情報を利用者に提供することを可能とする（【０００５】）。
エ 以上に加えて，本件発明１は，前記送信手段が，当該端末装置にて指定され た言語を示す言語情報を含む情報要求を送信し，前記受信手段が，情報要求の識別 情報に対応するとともに相異なる言語に対応する複数の関連情報のうち情報要求の 言語情報で指定された言語に対応する関連情報を受信するという構成を採用するこ＼nとにより，相異なる言語に対応する複数の関連情報のうち情報要求の言語情報で指 定された言語に対応する関連情報を受信することができ，使用言語が相違する多様 な利用者が理解可能な関連情報を提供できるという効果を奏するものである（【０＼n００６】等）。
２ 本件アプリの広告等について
証拠（甲６，７）によれば，次の事実が認められる。
(1) 被告作成の「Ｓｏｕｎｄ Ｉｎｓｉｇｈｔ（サウンドインサイト）」と題す る本件アプリを用いたシステムに関する広告（甲６。以下「本件広告」という。） には，次のとおり記載されていた。
ア (1)「映像・音声にのせて，情報配信」，(2)「動画・音楽などの音に人間には 聞こえない音波信号（音波ＩＤ）を埋め込み，テレビ・サイネージ・スピーカー等 から再生し，スマートフォンアプリで音波信号（音波ＩＤ）を受信する事により， 紐づいた情報をスマートフォン上に自動表示」，(3)（音波信号に紐づく情報を表示＼nする手順の一つとして）「映像・音声に重畳した音波信号を発する」
イ (1)「音で情報を配信」，(2)「『Ｓｏｕｎｄ Ｉｎｓｉｇｈｔ』は，人には聞 こえない音波信号（音波ＩＤ）を使い，映像や音に合わせてアプリを連動できます。 利用者が信号音を意識することなくスマートフォン上に情報を表示します。」＼n
ウ 「多言語で配信可能 日本語のほか，英語，中国語，台湾語，韓国語，ロシ ア語など多言語で情報配信できます。」
エ （使用例の一つとして）「バスの車内案内では 多国語で停留所情報や地域 の情報を案内できます。」
(2) 本件アプリのダウンロード用のウェブサイト（甲７。「本件ダウンロードサ イト」という。）には，次のとおり記載されていた。 「『サウンドインサイト』は，空港，駅，電車，バスなどの様々な場所に設置さ れた各種スピーカーから送信された音波を，専用アプリをインストールしたスマー トフォンで受信することで，関連する情報を自動で表示させることのできるサービ＼nスです。・・・『サウンドインサイト』の活用により，・・・外国人観光客へ空港・駅などのアナウンスに関連する情報を多言語で情報提供する『言語支援用途』・・・などで活 用いただくことができます。」
３ 争点１（本件アプリは本件発明１の技術的範囲に属するか）について
(1)争点１−１（本件アプリは構成要件１Ｂを充足するか）について＼n
ア 構成要件１Ｂに対応する本件アプリの構＼成に係る事実認定
(ｱ) 前記第２の２(5)ア(ｱ)のとおり，本件アプリは，スピーカー等の放音装置か ら，識別情報であるＩＤコードを表す音響ＩＤを含む音響が放音されると，これを＼n収音し，当該音響ＩＤからＩＤコードを検出するものとしてスマートフォンを機能＼nさせるものであるところ，前記２(1)のとおり，本件広告には，「映像・音声にのせ て」，「動画・音楽などの音」に埋め込んで，「映像・音声に重畳」させて音響Ｉ Ｄを放音することが記載されているほか，使用例の一つとして，バスの車内案内で は多言語で停留所情報等を提供することができることが記載されていること，同(2) のとおり，本件ダウンロードサイトには，本件アプリは，空港，駅，電車，バス等 に設置された放音装置から送信された音波を，スマートフォンで受信することで， 関連する情報を自動で表示させることのできるサービスを提供するものであること＼nが記載されていることなどからすると，被告から音響ＩＤの提供を受けた顧客にお いて，案内音声を識別するものとしてＩＤコードを使用し，これを案内音声ととも に放音装置から放音することは，本件アプリにつき想定されていた使用形態の一つ であるというべきである。そうすると，本件アプリは「案内音声と当該案内音声を 識別するＩＤコードを含む音響ＩＤとを含有する音響を収音し，当該音響からＩＤ コードを抽出する情報抽出手段」（構成１ｂ）を備えていると認めるのが相当であ＼nる。
(ｲ) 被告は，本件アプリが構成１ｂを備えていることを否認し，その理由として，＼n(1)被告サービスにおいて，被告は，放音される音響やＩＤコードの識別対象を決定 しておらず，これらを選択，決定しているのは顧客であって，いずれも「案内音声」 に限られるものではないこと，(2)本件アプリの利用場面の中で，最も多くの需要が 見込まれているのは商品説明の場合であるが，商品説明において，放音装置から音 声が発せられることは必須ではなく，かえって，音声が放音されるとスマートフォ ンに表示される情報を理解する妨げになることを主張する。＼nしかしながら，被告の上記(1)の主張は，構成要件１Ｂ所定の音響が放音されない＼n場合があることを指摘するにとどまるものであり，前記(ｱ)のとおり，本件広告に おいても，案内音声を収音する使用形態を回避させるような記述はなく，むしろ， そのような使用形態を想定したものとなっていたというべきであるから，前記認定 を覆すに足りないというべきである。 また，被告の上記(2)の主張について，本件アプリにつき最も多くの需要が見込ま れていたのが商品説明の場面であったとしても，被告において，そのような使用形 態に特化したものとして本件アプリを広告宣伝していたものでもなく，前記認定を 覆すに足りない。
イ 構成要件１Ｂに係るあてはめ＼n
以上の認定を踏まえて検討すると，構成１ｂの「案内音声」は，本件発明１の＼n「案内音声である再生対象音を表す音響信号」に対応し，構＼成１ｂの「案内音声を 識別するＩＤコードを含む音響ＩＤ」は，本件発明１の「案内音声である再生対象 音の識別情報を含む変調信号とを含有する音響信号」に対応する。 そして，本件発明１は，コンピュータを所定の手段として機能させるプログラム＼nに係る発明であり，構成要件１Ｂは，放音された所定の音響を収音した収音信号か＼nら識別情報を抽出する情報抽出手段を規定するものであるから，構成要件１Ｂ所定＼nの音響が放音された場合に，これを収音し，識別信号を抽出する手段としてコンピ ュータを機能させるプログラムであれば，これと異なる用途でコンピュータを機能＼ させ得るとしても，又は音響が放音されない場面があるとしても，同構成要件を充＼n足すると解すべきところ，本件アプリは，同所定の音響を収音し，当該音響からＩ Ｄコードを抽出するものとしてスマートフォンを機能させるものであるから，放音＼nされる音響やＩＤコードの識別対象を選択しているのが顧客であり，音響が放音さ れない使用方法が選択され得るとしても，構成要件１Ｂを充足する。＼n
(2)争点１−２（本件アプリは構成要件１Ｄを充足するか）について＼n
ア 構成要件１Ｄの「関連情報」の言語の解釈＼n
(ｱ) 構成要件１Ｄは，「関連情報」について，「前記案内音声である再生対象音＼nの発音内容を表す関連情報であって，前記情報要求に含まれる識別情報に対応する＼nとともに相異なる言語に対応する複数の関連情報のうち，前記情報要求の言語情報 で指定された言語に対応する関連情報」と規定しているから，「関連情報」の言語 は，相異なる言語に対応するものの中から情報要求の言語情報で指定された言語に 対応するものと解すべきである。
(ｲ) 被告は，「関連情報」は，第１言語で発音される案内音声の発音内容を第１ 言語で表した文字列であると解すべきであるとし，その理由として，原告が本件訂＼n正審判請求１の際に訂正事項が明細書の記載事項の範囲内であることを示す根拠と して本件明細書１の【００４１】を挙げていたことを指摘するが，構成要件１Ｄは＼n上記のとおりのものであるから，「関連情報」が案内音声の言語と同一のものであ ると解するのは文言上無理がある。また，同段落には，第２言語に翻訳することな く，第１言語の指定文字列のまま関連情報Ｑとする実施例が開示されているが，こ れは第１実施形態の変形例の一つ（態様１）にすぎず，原告が本件訂正審判請求１ の際に同段落を指摘したからといって，当該実施例の態様に限定して「関連情報」 の言語について解釈するのは相当でない。
イ 構成要件１Ｄに対応する本件アプリの構＼成に係る事実認定
(ｱ) 前記第２の２(5)ア(ｳ)及び同イのとおり，本件アプリは，管理サーバから， リクエスト情報に含まれるＩＤコード及びアプリ使用言語の情報に対応する情報の 所在を示すものとして送信されるアクセス先ＵＲＬを受信するものとしてスマート フォンを機能させるものであり，管理サーバには，１個のＩＤコードに対応させて，＼n６個までのアプリ使用言語に対応するＵＲＬを記憶することができるところ，前記 ２(1)のとおり，本件広告には，日本語のほか，英語，中国語，台湾語，韓国語，ロ シア語など多言語で情報配信できることが記載されており，使用例の一つとして， バスの車内案内では多言語で停留所情報等を提供することができることが記載され ていること，同(2)のとおり，本件ダウンロードサイトには，外国人観光客に対して， 空港・駅等のアナウンスに関連する情報を多言語で情報提供する用途に用いること ができることが記載されていることなどからすると，顧客において，リクエスト情 報に含まれるＩＤコードに対応する案内音声の発音内容を表す情報について，当該＼n案内音声とは異なる言語に対応する複数の情報を管理サーバに記憶させ，リクエス ト情報に含まれるアプリ使用言語に対応する情報をスマートフォンに送信するよう にすることは，本件アプリにつき想定されていた使用態様の一つであるというべき である。そうすると，本件アプリは，「前記案内音声の発音内容を表す関連情報で＼nあって，前記リクエスト情報に含まれるＩＤコードに対応するとともに，６個まで のアプリ使用言語に対応する複数の情報のうち，前記リクエスト情報のアプリ使用 言語に対応する情報を受信する受信手段」（構成１ｄ）を備えていると認めるのが＼n相当である。
(ｲ) 被告は，本件アプリが構成１ｄを備えていることを否認し，その理由として，＼n
(1)被告サービスにおいて，被告は，本件スマートフォンが受信する情報を決定して おらず，これを選択，決定しているのは顧客であって，構成要件１Ｄ所定のものに＼n限られないこと，(2)被告は，本件アプリに係る実証実験において，本件アプリを用 いて「案内音声である再生対象音の発音内容」を関連情報として出力したことはな く，外国語に翻訳した内容を関連情報として出力したこともないこと，(3)被告は， 今後，顧客に対し，案内音声である再生対象音の発音内容を表す他国語の関連情報＼nを提供することを禁ずる旨の約束をする意思があることを主張する。 しかしながら，被告の上記(1)の主張は，本件スマートフォンの受信する情報が構＼n成要件１Ｄ所定の情報ではない場合があることを指摘するにとどまるものであり， 前記(ｱ)のとおり，本件広告及び本件ダウンロードサイトにおいても，案内音声の 発音内容を表し，リクエスト情報に含まれるアプリ使用言語に対応する情報を受信＼nする使用形態を回避させるような記述はなく，むしろ，そのような使用形態を想定 したものとなっていたというべきであるから，被告の実証実験では同構成要件所定＼nの情報を受信しなかったこと（上記(2)），被告が今後も同構成要件所定の使用態様＼nで本件アプリを使用しないことを約束する意思を有していること（上記(3)）を併せ 考慮しても，前記認定を覆すに足りないというべきである。
ウ 構成要件１Ｄに係るあてはめ＼n
構成要件１Ｂにおいて規定するとおりにコンピュータを機能＼させるものであれば， 同構成要件を充足するとの前記(1)イにおける検討と同様に，構成要件１Ｄ所定の情＼n報を受信する手段としてコンピュータを機能させるプログラムであれば，受信する＼n情報が同構成要件所定のものではない場面があるとしても，同構＼成要件を充足する と解すべきところ，本件アプリは，構成１ｄを備えており，スマートフォンを「前＼n記案内音声の発音内容を表す関連情報であって，前記リクエスト情報に含まれるＩ＼nＤコードに対応するとともに，６個までのアプリ使用言語に対応する複数の情報の うち，前記リクエスト情報のアプリ使用言語に対応する情報を受信する受信手段」 として機能させるものであるから，本件スマートフォンが受信する情報を選択して＼nいるのが顧客であるとしても，構成要件１Ｄを充足する。＼n
４ 争点４（本件特許１は特許無効審判により無効にされるべきものか）につい て
(1) 争点４−１（本件発明１は乙２公報により進歩性を欠くか）について
・・・
(ｲ) 乙２発明１
前記(ｱ)によれば，乙２発明１は，放送中のテレビ番組に関連した情報を提供す る情報提供システムに用いられる携帯端末装置に関するものであり（【０００ １】），テレビ番組の場面を識別する音声信号である音響ＩＤを用い，ＩＤ解決サ ーバを介して当該場面に関連する情報を取得することを容易にした携帯端末装置等 を提供することを目的とするものであって（【０００５】等），本件発明１に対応 する構成として，次の各構＼成を有すると認められる。
「携帯端末装置を，
放送中のテレビ番組の放送音声と重畳して放音される，当該番組の場面を識別す る音声信号である音響ＩＤを収音し，前記音響ＩＤからＩＤコードにデコードする 情報抽出手段，
携帯端末装置に記憶されたＩＤコードをＩＤ解決サーバに送信する送信手段，
前記ＩＤコード及び前記ＩＤ解決サーバが当該ＩＤコードを受信した時刻に基づ いて当該ＩＤ解決サーバによりＩＤ／ＵＲＬ対応テーブルにおいて検索された対応 するＵＲＬを受信し，放送されたテレビ番組の場面に関連する情報を当該ＵＲＬで 指示されるコンテンツサーバから受信する受信手段，及び，
前記受信手段が受信した情報を携帯端末装置上で表示する出力手段として機能＼させるプログラム。」
(ｳ) 乙２発明１と本件発明１の対比
乙２発明１と本件発明１を対比すると，これらは，次のａの点で一致し，少なく とも，次のｂの点で相違すると認められる。
ａ 一致点
「コンピュータを，再生対象音を表す音響信号と識別情報を含む変調信号とを含有する音響信号に応じて放音された音響を収音した収音信号から識別情報を抽出する情報抽出手段，前記情報抽出手段が抽出した識別情報を含む情報要求を送信する送信手段，＼n前記情報要求に含まれる識別情報に対応する関連情報を受信する受信手段，および， 前記受信手段が受信した関連情報を出力する出力手段として機能させるプログラム。」＼n
ｂ 相違点
(a) 相違点１−１（構成要件１Ｂ）＼n
本件発明１では，「案内音声・・・を表す音響信号」と「当該案内音声である再生対＼n象音の識別情報」が放音されるのに対し，乙２発明１では，「放送中のテレビ番組 の放送音声」と「当該番組に対応し，当該番組の場面を識別する音声信号である音 響ＩＤ」が放音される点
(b) 相違点１−２（構成要件１Ｃ）＼n
本件発明１では，端末装置からサーバに送信される「情報要求」に含まれる情報 は，「識別情報」と「当該端末装置にて指定された言語を示す言語情報」であるの に対し，乙２発明１では，携帯端末装置からＩＤ解決サーバに送信される情報は 「ＩＤコード」のみであり，「端末装置にて指定された言語を示す言語情報」は含 まれない点
(c) 相違点１−３（構成要件１Ｄ(1)）
本件発明１では，端末装置が受信する「関連情報」は，「案内音声である再生対 象音の発音内容を表す」のに対し，乙２発明１では，「放送されたテレビ番組の場＼n面」に関連する内容を表す点＼n
(d) 相違点１−４（構成要件１Ｄ(2)）
本件発明１では，端末装置が受信する「関連情報」は，「相異なる言語に対応す る複数の関連情報のうち，前記情報要求の言語情報で指定された言語に対応する関 連情報」であるのに対し，乙２発明１では，携帯端末装置がこれに対応する情報を 受信しない点
(ｴ) 相違点に関する被告の主張について
ａ 相違点１−１（構成要件１Ｂ）＼n
被告は，乙２発明１の「ＩＤコード」は，番組と同時に，番組の放送音声という 「再生対象音」も識別しているから，「再生対象音の識別情報」が放音される点で は本件発明１と相違しない旨主張する。 しかしながら，乙２公報に「この音響ＩＤは，放送中の番組に対応するものであ り，放送音声に重畳されて放音される。」（【００１４】）と記載されており，Ｉ Ｄ／ＵＲＬ対応テーブルを示す図４においても，受信時間帯に対応する番組の「シ ーン」が特定されていること（【００２５】）などからすると，乙２発明１の「ＩＤ コード」は，放送中の番組に対応し，当該番組の場面を識別する音声信号であって， 番組の放送音声を識別するものではないから，本件発明１の「再生対象音の識別情 報」に対応する構成を有するものとは認められない。＼n
ｂ 相違点１−２（構成要件１Ｃ）＼n
被告は，乙２発明１では，ユーザがボタンスイッチを押した時刻は「端末装置に て指定された・・・情報」に該当するから，「端末装置にて指定された・・・情報」が「言 語を示す言語情報」であるか「ボタンスイッチの操作タイミングを示す情報」であ るかの点でのみ本件発明１と相違する旨主張する。 しかしながら，乙２公報に「番組を視聴しているユーザ６は，番組を視聴し興味 ある場面が映し出されると，スマートフォン２を操作する（たとえばボタンを押下 する）。このときの操作により，スマートフォン２は記憶していたＩＤコードをＩ Ｄ解決サーバ４に送信する。」（【００１４】）と記載されていることなどからする と，乙２発明１において，携帯端末装置から送信される情報はＩＤコードのみであ り，ＩＤ解決サーバは当該ＩＤコード及び受信時刻で対応するＵＲＬを検索するも のであるから，本件発明１の「端末装置にて指定された・・・情報」に対応する構成を＼n有するとは認められないというべきである。
ｃ 相違点１−３（構成要件１Ｄ(1)）
被告は，乙２発明１で，携帯端末装置が受信する情報は，番組の特定の場面に対 応する放送音声に関連するものであるから，端末装置が受信する「関連情報」が 「再生対象音」である点では本件発明１と相違しない旨主張する。 しかしながら，乙２公報に「この対応するＵＲＬは，ユーザ６がスマートフォン ２を操作したときに放送されていた（テレビ１の画面に映し出されていた，または 音声で再生されていた）場面に関連する情報を提供するインターネットサイトのＵ ＲＬである。」（【００１４】）と記載されていることなどからすると，乙２発明１ において，携帯端末装置が受信する情報は，放送されたテレビ番組の場面に関連す るものであり，放送音声に関連する情報であるとは認められない。
ｄ 相違点１−４（構成要件１Ｄ(2)）
被告は，乙２発明１では，番組中の相異なる場面に対応する「複数の関連情報」 が存在し，そのうち選ばれた情報を受信しているから，「関連情報」が対応してい るのが「言語」であるか「場面」であるかの点でのみ本件発明１と相違する旨主張 する。 しかしながら，乙２発明１において，携帯端末装置が受信する放送中の番組の場 面に関する情報は「相異なる言語に対応する」ものでもないから，ＩＤ解決サーバ に番組内の相異なる場面に対応する情報が複数記憶されていたとしても，これを構＼n成要件１Ｄの「相異なる言語に対応する複数の関連情報」との構成に対応するもの＼nと認めることはできない。
イ 乙４発明の内容等に係る事実認定
・・・
(ｲ) 乙４発明の概要 前記(ｱ)によれば，乙４公報には，概要，次のとおりの内容の乙４発明が開示さ れていると認められる。 すなわち，乙４発明は，利用者が携帯する携帯型音声再生受信器を用いた美術館 や博物館等の展示物に係る音声ガイドサービスに関するものであり（【０００ １】），(1)電波によって情報を伝達する従来技術によると，対象物以外のガイド音 声を受信して利用者に誤った情報を提供するおそれがあったこと（【０００５】） を踏まえ，展示物に固有のＩＤを赤外線等の無線通信波によって発信するＩＤ発信 機を展示物ごとに一定の間隔で設置し，利用者が携帯する携帯受信器が発信域に入 ると上記ＩＤを受信し，展示物の音声ガイドが自動的に再生される構成を採用する＼nことにより，情報提供するＩＤの受信範囲を限定することが容易になり，隣接する 対象展示物との混信を回避した音声ガイドシステムを可能とするという作用効果を＼n奏するものであり（【０００８】ないし【００１０】，【００１４】），また，(2) そのシステムを複数の言語に対応させようとすると，多数のチャンネルの割当てが 必要となり，その選択操作を利用者が行う必要があったこと（【０００７】）を踏 まえ，多言語に翻訳された音声ガイドのデータを携帯受信器に蓄積し，その中から 再生する言語を選択するという構成を採用することにより，多くの外国人利用者に＼nも携帯受信器を操作することなくガイド音声を提供することができるという作用効 果を奏するものである（【００１２】，【００２０】）。
ウ 乙５発明の内容等に係る事実認定
・・・
(ｲ) 乙５発明の概要 前記(ｱ)によれば，乙５公報には，概要，次のとおりの内容の乙５発明が開示さ れていると認められる。 すなわち，乙５発明は，公共の場所等に掲載された文書等の掲載物を様々な言語 に翻訳して提供する情報提供装置等に関するものであり（【０００１】），文書の 内容を様々な言語で利用者に正しく提供することを主たる課題とし（【０００ ６】），２次元コードと複数の言語に対応する言語コードをその内容として含むコ ード画像をユーザ端末装置によって読み取り，ユーザにおいて所望の言語を選択す るなどして，インターネットを介して，文書等の掲載物の翻訳ファイルにアクセス というものである（【００１５】，【００２５】，【００３５】，【００３８】）。
エ 容易想到性についての判断
被告は，(1)乙２公報は，音響ＩＤとインターネットを用いて，放音装置から放音 された音響ＩＤによって識別される識別対象の情報に対し，これと関連する任意の 関連情報をサーバから端末装置に供給できる乙２技術を開示しているところ，本件 発明１も乙２技術を採用するものであり，相違点１−１ないし同１−４は，識別対 象，複数の関連情報の選択条件，関連情報の内容に係る相違にすぎず，当業者が適 宜設定できるものである旨主張するとともに，(2)当業者は，乙２技術を乙４課題の 解決に応用して，相違点１−１ないし同１−４に係る本件発明１の構成を容易に想＼n到し得た旨主張する。 しかしながら，まず，被告の上記(1)の主張については，前記１(2)認定のとおり， 本件発明１は，コンピュータを，(i)放音される「案内音声である再生対象音」と 「当該案内音声である再生対象音の識別情報」を含む音響を収音して識別情報を抽 出する情報抽出手段，(ii)サーバに対し，抽出した識別情報とともに「端末装置に て指定された言語を示す言語情報」を含む情報要求を送信する送信手段，(iii)「前 記案内音声である再生対象音の発音内容を表」し，情報要求に含まれる識別情報に＼n対応するとともに「相異なる言語に対応する複数の関連情報のうち，前記情報要求 の言語情報で指定された言語に対応する関連情報」を受信する受信手段，(iV)受信 手段が受信した関連情報を出力する出力手段として機能させるプログラムの発明で＼nあり，乙２公報等に音響ＩＤとインターネットを利用するという点で本件発明１と 同様の構成を有する情報提供技術が開示されていたとしても，その手順や方法を具＼n体的に特定し，使用言語が相違する多様な利用者が理解可能な関連情報を提供でき＼nるという効果を奏するものとした点において技術的意義が認められるものであるか ら，相違点１−１ないし同１−４に係る本件発明１の構成が当業者において適宜設＼n定できる事項であるということはできない。 また，被告の上記(2)の主張については，前記イのとおり，乙４公報に，発明が解 決しようとする課題の一つとして，システムを複数の言語に対応させること（以下， 単に「乙４発明の課題」という。）が記載されているものの，以下のとおり，乙２ 発明１を乙４発明の課題に組み合わせる動機付けは認められず，仮に，乙４発明の 課題を踏まえ，乙４発明の構成を参照するなどして乙２発明１の構＼成に変更を加え たとしても相違点１−１ないし同１−４に係る本件発明１の構成に到達しないから，＼n採用することができない。
(ｱ) 乙２発明１を乙４発明の課題を組み合わせる動機付け
ａ 前記のとおり，乙２発明１は，放送中のテレビ番組に関連した情報を提供す る情報提供システムに用いられる携帯端末装置に関するものであり，放送中のテレ ビ番組の場面を識別する音声信号である音響ＩＤを用い，ＩＤ解決サーバを介して 当該場面に関連する情報を取得するものであるのに対し，前記イ(ｲ)のとおり，乙 ４発明は，利用者が携帯する携帯型音声再生受信器を用いた美術館や博物館等の展 示物に係る音声ガイドサービスに関するものであり，展示物に固有のＩＤを赤外線 等の無線通信波によって発信し，携帯受信器が発信域に入ると上記ＩＤを受信し， 展示物の音声ガイドが自動的に再生されるものであり，サーバに接続してインター ネットを介して情報を取得する構成を有しないから，両発明は，想定される使用場＼n面や発明の基本的な構成が異なっており，乙２発明１を乙４発明の課題に組み合わ＼nせる動機付けは認められない。
ｂ 被告は，(1)乙４発明は，放音装置を利用した情報提供技術という乙２技術と 同じ技術分野に属するものであること，(2)乙２技術は汎用性の高い技術であり， 様々な放音装置を含むシステムに利用されていたこと（乙１１ないし１３），(3)端 末装置とサーバとの通信システムを利用する情報提供技術は周知のものであったこ と（乙２，５，６，８，１１ないし１３等）などによれば，当業者において，乙２ 技術を乙４課題の解決に応用する動機付けがある旨主張する。 しかしながら，乙２発明１と乙４発明がいずれも放音装置を利用した情報提供技 術であるという限りで技術分野に共通性が認められ，また，本件優先日１当時，音 響ＩＤとインターネットを利用し，又は端末装置とサーバとの通信システムを利用 する情報提供技術が乙２公報以外の公開特許公報に開示されていたとしても，いず れも乙４発明とは想定される使用場面や発明の基本的な構成が異なることは前記の＼nとおりであり，乙４発明の課題の解決のみを取り上げて乙２発明１を適用する動機 付けがあると認めるに足りない。
(ｲ) 乙２発明１に対する乙４発明等の適用
また，以下のとおり，乙４発明の課題を踏まえ，乙４発明の構成を参照するなど＼nして乙２発明１の構成に変更を加えたとしても，本件発明１の構＼成に到達しない。
ａ 相違点１−１（構成要件１Ｂ）＼n
(a) 前記のとおり，乙４発明は，展示物ごとに設置されたＩＤ発信機から赤外線 等の無線通信波によって展示物に固有のＩＤが発信されるものであり，「案内音声 ・・・を表す音響信号」を放音するものではなく，「当該案内音声である再生対象音の＼n識別情報」を含む音響信号を放音するものでもないから，乙４発明の構成を参照し＼nて乙２発明１の構成に変更を加えたとしても，相違点１−１に係る本件発明１の構＼ 成に到達しない。
(b) 被告は，乙４発明の音声ガイドは「案内音声」に相当するから，「案内音声」 を識別する構成を採用することは容易であった旨主張するが，上記のとおり，乙４＼n発明のＩＤは展示物を識別するものであり，当該展示物に係る音声ガイドを識別す るものではないから，乙４発明は「案内音声」を識別する構成を開示するものでは＼nない。
ｂ 相違点１−２（構成要件１Ｃ）＼n
前記のとおり，乙４発明は，サーバに接続してインターネットを介して情報を取 得するという構成を有しないものであり，端末装置からサーバに「識別情報」と＼n「当該端末装置にて指定された言語を示す言語情報」が送信されることはないから， 乙４発明の課題を踏まえ，乙４発明の構成を参照して乙２発明１の構＼成に変更を加 えることによって，相違点１−２に係る本件発明１の構成に到達することはない。＼n
ｃ 相違点１−３（構成要件１Ｄ(1)）
前記のとおり，乙４発明は，サーバに接続してインターネットを介して情報を取 得するという構成を有しておらず，ＩＤによって識別される展示物のガイド音声を＼n再生するものであって，端末装置が「案内音声である再生対象音の発音内容を表す」＼n情報を受信することはないから，乙４発明の課題を踏まえ，乙４発明の構成を参照＼nして乙２発明１の構成に変更を加えることによって，相違点１−３に係る本件発明＼n１の構成に到達することはない。＼n
ｄ 相違点１−４（構成要件１Ｄ(2)）
前記のとおり，乙４発明は，多言語に翻訳された音声ガイドのデータを携帯受信 器に蓄積し，その中から再生する言語を選択することによって，ＩＤによって識別 される展示物のガイド音声を所定の言語で再生するという構成を有するものの，サ＼nーバに接続してインターネットを介して情報を取得するという構成を有していない＼nから，端末装置が「相異なる言語に対応する複数の関連情報のうち，前記情報要求 の言語情報で指定された言語に対応する関連情報」を受信することはなく，乙４発 明の構成を参照して乙２発明１の構＼成に変更を加えることによって，相違点１−４ に係る本件発明１の構成に到達することはない。＼n
・・・
５ 争点６（差止めの必要性は認められるか）について
被告は，本件アプリについて差止めの必要性は認められないとし，その理由とし て，(1)本件口頭弁論終結時点において，本件アプリに係るサービスは実用化されて いなかったこと，(2)被告は，平成３０年５月以降，本件アプリの配信を中止し，多 言語で情報配信を行う機能を取り除いた本件新アプリを配信しており，本件訴訟の＼n結果によって本件アプリに係る事業を再開するか否かを決定する予定であること，＼n(3)被告は，今後，顧客に対し，案内音声である再生対象音の発音内容を表す他国語＼nの関連情報を提供することを禁ずる旨の約束や，案内音声である第１言語の再生対 象音が表す発音内容を第２言語で表＼現した情報を提供することを禁ずる旨の約束を する意思があることを主張する。 しかしながら，前記認定のとおり，本件アプリは，本件発明１の技術的範囲に属 し，本件特許１は特許無効審判により無効にされるべきものとは認められないから， 前記第２の２(4)のとおり，被告は，少なくとも，平成２９年５月頃から平成３０年 ６月頃まで，本件アプリを作成し，譲渡等及び譲渡等の申出をし，平成２８年６月＼nから平成２９年３月までの間に３回にわたり本件アプリを使用することによって本 件特許権１を侵害していたものである。 これらに加えて，被告が本件訴訟において本件アプリが本件発明１の技術的範囲 に属することを否認して争い，本件特許１について特許無効審判により無効にされ るべきであると主張していること，弁論の全趣旨によれば，被告は，現在も，ウェ ブサイトに本件アプリの説明や広告を掲載していると認められ，被告が本件アプリ の作成等を再開することが物理的に不可能な状況にあるとは認められないことなど＼nも考慮すると，被告は，今後，本件特許権１を侵害するおそれがあるものというべ きであるから，原告が被告に対し，その侵害の予防のため，本件アプリの作成等の＼n差止を求める必要性は認められるものというべきである。

◆判決本文

　漏れていたので、アップします。国際裁判管轄、差止請求等に係る訴えの利益、技術的範囲の属否、間接侵害、無効理由など、争点は満載なので、判決文が200頁以上あります。認められた損害額も40億円を超えています。

　(1) 特許法１０２条２項の適用の有無（争点１１−１） 原告は，被告らが特許権侵害行為により利益を受けているとして，特許法 １０２条２項の適用があると主張するのに対し，被告らは，原告が本件発明 １を実施していないこと，また，本件発明１は被告製品の販売に何ら寄与し ていないことから，被告製品の販売と原告の損害との間には因果関係がなく， 特許権者に，侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られた であろうという事情が存在しないから，特許法１０２条２項の適用がないと 主張する。
そこで検討するに，特許権者に，侵害者による特許権侵害行為がなかった ならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には，特許法１０ ２条２項の適用が認められると解すべきであり，特許法１０２条２項の適用 に当たり，特許権者において，当該特許発明を実施していることを要件とす るものではないというべきである（知財高裁平成２４年（ネ）第１００１５ 号同平成２５年２月１日判決参照）。 そうすると，原告が本件発明１を実施していないことは，特許法１０２条 ２項の適用を妨げる事情とはいえない。また，原告は，被告製品と同様にＬ ＴＯ−７規格に準拠する原告製品を販売しており（弁論の全趣旨），原告製 品と被告製品の市場が共通していることからすれば，特許権者である原告に， 侵害者である被告らによる特許権侵害行為がなかったならば利益が得られた であろうという事情が認められるから，原告の損害額の算定につき，特許法 １０２条２項の適用が排除される理由はないというべきである。被告らが主 張する，被告製品の販売における本件特許１の寄与の程度については，推定 覆滅の一事情として考慮すべきである（後記(4)参照）。 以上のとおり，被告らの主張は採用することができず，原告の損害額の算 定については，特許法１０２条２項の適用による推定が及ぶ。
(2) 輸出を伴う取引形態における利益の範囲（争点１１−２）
被告ＯＥＭ製品の取引形態のうち，取引形態２（被告ＯＥＭ製品の製造業 者である被告ＳＳＭＭが被告ＯＥＭ製品を海外に輸出し，海外において被告 ＳＳＭＭ自身の在庫として保有しているものを，被告ソニー又は被告ＳＳＭ＼nＳを介して海外の顧客に販売する取引形態）によって被告らが得た利益につ いて，特許法１０２条２項の推定が及ぶか否かについて検討する。この点， 被告らは，取引形態２によって得られた利益は，全て海外での販売行為によ り発生したものであるから，属地主義の原則から，これには上記推定が及ば ないと主張する。
弁論の全趣旨（被告準備書面(7)）によれば，被告ＯＥＭ製品の取引形態 ２は，具体的には，(1)平成２７年１２月から平成２９年３月までは，被告Ｓ ＳＭＭが，被告ＯＥＭ製品を日本国内で製造して海外に輸出した後に，被告 ソニーに対して販売し，さらに，被告ソ＼ニーが，これを顧客に対して販売し ており，(2)平成２９年４月から同年９月までは，被告ＳＳＭＭが，被告ＯＥ Ｍ製品を日本国内で製造して海外に輸出した後に，被告ＳＳＭＳに対して販 売し，さらに，被告ＳＳＭＳが，これを被告ソニーに対して販売し，その後，＼n被告ソニーが，これを顧客に対して販売しており，(3)平成２９年１０月以降 は，被告ＳＳＭＭが，被告ＯＥＭ製品を日本国内で製造して海外に輸出した 後に，被告ＳＳＭＳに対して販売し，さらに，被告ＳＳＭＳが，これを顧客 に対して販売したことが認められる。 上記事実に照らせば，被告ＯＥＭ製品の取引形態２における販売行為は， 形式的には全て被告ＳＳＭＭが被告ＯＥＭ製品を海外に輸出した後に行われ ているものである。しかしながら，被告ＯＥＭ製品は，その性質上，被告ら （本件期間(1)においては被告ソニー及び被告ＳＳＭＭ）が，本件ＯＥＭ供給＼n先（ＨＰＥ及びQuantum）の発注を受けて製造し，本件ＯＥＭ供給先に対し てのみ販売することが予定されていたものであるから，被告ＳＳＭＭが被告＼nＯＥＭ製品を日本国内で製造して海外に輸出し，被告ソニーや被告ＳＳＭＳ＼nに販売し，さらに被告ソニーや被告ＳＳＭＳがこれを顧客（本件ＯＥＭ供給＼n先）に販売するという一連の行為が行われた際には，その前提として，当然， 当該製品の内容，数量等について，被告らと本件ＯＥＭ供給先との密接な意 思疎通があり，それに基づいて上記の被告ＳＳＭＭによる日本国内での製造 と輸出やその後における被告らによる販売が行われたことを優に推認するこ とができる。そうであれば，上記一連の行為の一部が形式的には被告ＯＥＭ 製品の輸出後に行われたとしても，上記一連の行為の意思決定は実質的には 被告ＯＥＭ製品が製造される時点で既に日本国内で行われていたと評価する ことができる。被告らは，被告ＳＳＭＭが本件ＯＥＭ供給先から提供を受け たフォーキャストと，実際の被告ＯＥＭ製品の受注は必ずしも一致しないこ とから，被告ＳＳＭＭの製造・輸出と，その後の販売行為は独立した別々の 行為である旨主張するが，被告ＳＳＭＭは本件ＯＥＭ供給先から提供される フォーキャストで示された予想される発注量に基づいて被告ＯＥＭ製品を製＼n造し，被告らはこれを販売していたものであるから，月々のフォーキャスト と受注が必ずしも一致しないことをもって，被告らの行為ないしその意思決 定の一連性が否定されるものではない。また，被告らは，本件ＯＥＭ供給先 からの被告ＯＥＭ製品の受注，被告ＯＥＭ製品の海外倉庫からの出庫（海外 倉庫の管理を含む）及びＯＥＭ顧客への発送，並びにＯＥＭ顧客に対する請 求を，各国に本拠地を有する各現地協力会社に委託しており，これらの業務 は全て，日本国内ではなく海外において行われたものであるとも主張するが， 単に事実行為の一部を海外の協力会社に委託していたと主張するにすぎない ものであって，上記一連の行為の意思決定が実質的に日本国内で行われてい たと評価することができるという上記結論を何ら左右するものではない。 加えて，少なくとも，本件特許権１の侵害行為である被告ＯＥＭ製品の国 内での製造及び輸出が被告らによる共同不法行為であると認められる（前記 ７参照）以上，被告らによる販売行為が，全て被告ＳＳＭＭが被告ＯＥＭ製 品を海外に輸出した後に行われたものであるとしても，被告らの販売行為に よる利益は，被告らによる国内における上記共同不法行為（被告ＯＥＭ製品 の国内での製造及び輸出）と相当因果関係のある利益（原告にとっての損害） ということができ，侵害行為により受けた利益といえる。 したがって，取引形態２によって被告らが得た利益についても，特許法１ ０２条２項の推定が及ぶと解すべきであり，このように解しても，我が国の 特許権の効力を我が国の領域外において認めるものではないから，属地主義 の原則とは整合するというべきである。これに反する被告らの主張は採用で きない。
・・・
(4) 推定覆滅事由の存否及びその割合（争点１１−４）
ア 被告製品が本件発明１の作用効果を奏していないとの主張について 被告らは，被告製品においては，硬度の高い磁性層表面を形成している＼nことにより，裏写りを十分に抑制することができていること，また，本件＼n発明１の構成要件１Ｃを充足する製品としない製品の保存試験（乙２０４，＼n２０６）の結果などから，被告製品が本件発明１の作用効果を奏していな いと主張する。 しかしながら，前記５(4)，(5)説示のとおり，本件明細書１・表１の記＼n載からは，磁性層表面及びバックコート層表＼面の１０μｍピッチにおける スペクトル密度，磁性層の中心面平均表面粗さ，六方晶フェライト粉末の＼n平均板径のそれぞれが本件発明１−１に規定された範囲内である実施例は， 比較例よりも保存前後のＳＮＲの変化が小さいことを読み取ることができ， そこから，本件発明１により発明の課題を解決することができるものと理 解できるから，そうである以上，本件発明１の技術的範囲に属する被告製 品は本件発明１の作用効果を奏していると認められ，これを覆すに足りる 証拠はない。 これに対し，被告らは，被告製品が本件明細書１の実施例に記載されて いる磁気テープとは材質・組成等が異なるものであり，構成要件を充足す＼nるからといって当然に明細書に記載されている発明の効果を奏すると認め られるものではないと主張するが，本件明細書１の実施例に記載されてい る磁気テープと被告製品とは材質・組成等が異なるとしても，そのことに よって被告製品が本件発明１の発明の効果を奏していないものと認めるに 足りる証拠はない。被告らはその他るる主張するが，いずれも上記結論を 左右しない（なお，原告の製品が本件発明１の実施品でないとする主張に ついては，その主張の根拠である測定結果（乙１１６，１１７）が前記４ (2)イ(ｱ)の説示に照らして信用できないから，採用できない。）。
なお，被告らが主張する，被告製品が硬度の高い磁性層表面を形成して＼nいる点について検討するに，確かに，証拠（乙１９７ないし１９９）によ れば，磁性層表面が硬いほど裏写りが生じにくいことが認められ，また，＼n本件発明１の構成要件１Ｃを充足しないように調整した被告製品において，＼n高温保存の前後でエラーレートに有意な変化は生じなかったこと（乙２０ ４）からすれば，本件発明１の構成要件１Ｃを充足しないように調整した＼n被告製品においては，硬度の高い磁性層表面を形成していること（原告は＼n特に争っていない）によって，高温保存後の電磁変換特性の悪化が抑えら れているものと認められる。 （なお，原告は，甲９６の実験を根拠に，磁性層の硬度を高めたとして も裏写りは防止できないと主張するが，同実験においては，磁気テープの 硬度の指標として引張り強度が用いられているところ，裏写りによる磁気 テープの電磁変換特性の悪化を防止するための磁性層の硬度の指標として は，押込み強度が用いられるべきである（乙１９７・段落【００２４】， 【００２６】，乙２０５）から，同実験によっても，磁性層の硬度（押込 み強度）を高めた場合に裏写りが防止できないものと認めることはできな い。また，原告は，エラーレートの検証がなぜ本件発明１の作用効果の検 証につながるのか説明がないなどと主張するが，磁気テープにおいて電磁 変換特性が悪化した場合，エラーレートが上昇すること（乙２０４）から すれば，エラーレートの変化を検証することで電磁変換特性の変化も検証 できるものと考えられる。）。 しかしながら，一方，証拠（乙２０６）によれば，本件発明１の構成要＼n件１Ｃを充足する被告製品においても，高温保存の前後でエラーレートに 有意な変化は生じず，高温保存後の電磁変換特性の悪化が抑制されている ものと認められるが，上記のとおり，本件発明１の技術的範囲に属する被 告製品は本件発明１の作用効果を奏していると認められるところ，被告製 品において，硬度の高い磁性層表面を形成していることにより，本件発明＼n１の作用効果を超えて，独自の作用効果を奏していることを認めるに足り る証拠はない。
イ 本件発明１の作用効果が被告製品の購入動機となっていないとの主張に ついて
被告らは，被告製品の顧客は，本件発明１の作用効果に着目して被告製 品を選択しているわけではなく，本件発明１の作用効果が被告製品の購入 動機となっていないと主張する。 そこで検討するに，特許法１０２条２項の趣旨からすれば，同条項の推 定を覆滅させる事由として認められるためには，特許権侵害がなかったと しても，被告製品の販売等による利益（の一部）は原告に向かわなかった であろう事由の存在が必要である。したがって，被告製品の顧客の購入動 機が単に本件発明１の作用効果に着目していなかったというのでは足りず （ゆえに，被告製品のパンフレットに本件発明１の作用効果がセールスポ イントとして記載されていないのみでは推定覆滅事由足りえない。），被 告製品の顧客の購入動機が，被告製品の独自の技術や性能に着目したもの＼nであったことを具体的に主張立証する必要がある。 そして，被告らは，被告製品の顧客の主要な購入動機として，被告製品 が大記録容量及び高速データ転送速度を実現した製品である点，記録媒体 としての磁気テープの利点（保存時に通電が不要である点等），単一ドラ イブを用いて時期テープカートリッジへのデータ記録を行った場合におけ る，記録容量，転送レート及び記録速度の安定性（原告製品と比較してよ り優れた性能を有すること）を挙げるが，これらの点が被告製品独自のも＼nのであることや，仮に独自のものであったとしても，それが原告製品と比 較して異なる程度，及び，これらの点が被告製品の顧客の主要な購入動機 となっていたことを認めるに足りる証拠はないから，仮に本件特許権１の 侵害がなかったとしても，これらの点のために，被告製品の販売等による 利益（の一部）は原告に向かわなかったであろうと認めるには足りない。 なお，前記アのとおり，本件発明１の技術的範囲に属する被告製品は本 件発明１の作用効果を奏していると認められるところ，被告製品において， 硬度の高い磁性層表面を形成していることにより，本件発明１の作用効果＼nを超えて，独自の作用効果を奏していることを認めるに足りる証拠はない し，仮に，被告製品において，磁性層の素材の硬度を高めることにより本 件発明１と同様な独自の作用効果を一部奏しているとしても，そのような 被告製品独自の作用効果がどの程度生じているのかは不明である上，その 点が被告製品独自の購入動機となっていたとも認められない（被告自身が 本件発明１の作用効果は購入動機となっていない旨主張している。また， 被告製品の広告（甲９７）では，データの長期保存について記載されてい るところ，本件発明１の作用効果である長期保存後の裏写りの防止は，デ ータの長期保存に資するものであるから，被告製品が本件発明１の作用効 果を有していることは，間接的には購入の動機の一因になっているものと 考えられるが，上記のとおり，そのような作用効果ひいては購入の動機が 被告製品独自の構成によって生じたり，高められたりしたものと認めるこ＼nとはできない。）。したがって，仮に，被告製品が磁性層の素材の硬度を 高めることで本件発明１の作用効果を一部奏しているとしても，そのこと によって，仮に本件特許権１の侵害がなかった場合に，被告製品の販売等 による利益（の一部）は原告に向かわなかったであろうと認めることはで きない。
ウ 以上のほか，被告らは，本件発明１の技術的範囲に属さない代替製品を 製造・販売することできたことも主張するが，現にそのような代替製品を 製造・販売していたものではなく，その可能性にとどまるものであるから，＼n推定覆滅事由として認めることはできない。 したがって，特許法１０２条２項の推定を覆滅させる事由を認めること はできない。

◆判決本文

　ＣＳ関連発明について、技術的範囲に属するものの、特29-2の規定により権利行使不能と判断されました。＼n

　以上より，乙１２−１発明は，１つ又は複数の画像をカメラやネットワーク を通じて入手し，１つ又は複数の電話番号に対応付けてこれらの画像を記憶し，当 該電話番号から着呼があったときに，これらの画像を切り替えて表示させ，これに＼nより，発信者を識別しやすくするという効果を有する，無線携帯端末に関する発明 であるということができる。
(3) 本件発明１と乙１２−１発明との対比
ア 乙１２−１発明に係る無線携帯端末において，１つの電話番号に２つの画像 を対応付けて記憶させた場合，当該電話番号から着呼があった際，２つの画像が， 時刻や着呼の回数等による一定の規則性に従って表示される。このとき，特定の着＼n呼時に表示されない方の画像については，当該電話番号との対応関係を維持したま＼nま，画像メモリに記憶され続けており，「表示選択がＯＦＦ」にされているといえ＼nる（前記２(3)参照。）。乙１２−１発明における「メモリ」及び「画像メモリ」は， それぞれ本件発明１における「電話帳データメモリ」及び「画像データメモリ」に 対応する。
イ そうすると，本件発明１と乙１２−１発明との間には，(1)本件発明において は，画像をメモリ番号に対応付けているが，乙１２発明においては，画像を電話番 号に対応付けている点（相違点(1)），(2)本件発明１においては，新たに入手・記憶 された第２画像が優先的に表示されるが，乙１２発明においては，新たに入手・記＼n憶された画像が優先的に表示されるか否か不明である点（相違点(2)），という相違 点が存するとも考えられるため，これらの相違点が設計上の微差にすぎないか，実 質的な相違点であるかについて，以下検討する。
ウ 相違点(1)について
本件特許１の出願当時，携帯電話やハンドフリー電話の分野においては，携帯電 話等の端末において，特定の電話番号をメモリ番号に対応付けて記憶させることは， 複数の名前や電話番号を含む情報を整理するなどの目的に広く使われる，周知の技 術であったことが認められる（乙１３ないし１５）。 そうすると，画像を，ある電話番号と対応付けられたメモリ番号に対応付けて記 憶させるか，それとも，直接，当該電話番号と対応付けて記憶させるかという違い は，設計上の微差にすぎないというべきである。
エ 相違点(2)について
乙１２−１発明において，ある特定の電話番号に対して既に１つ又は複数の画像 が対応付けられて記憶されている場合において，新たな画像をカメラやネットワー クを通じて入手し，当該電話番号に対応付けて記憶させたとして，当該電話番号か ら着呼があった際，当然に，その新たな画像が優先的に着信画面に表示されるよう＼nになるということはできない。 しかし，乙１２の段落【００３２】の記載（「複数の画像を一つの電話番号と対 応させ，着呼毎に変えたり，時間によって変えたり，着呼時に順番に出したりする こともできる。」）によれば，乙１２−１発明は，複数の画像を一つの電話番号に 対応付ける機能部を有しており，これを使用して，当該電話番号の着呼に応じて，＼n複数の画像から一つの画像を選択しており，かかる選択を，着呼毎に変更したり， 時間に応じて変更したり，一回の着呼に対して複数の画像を順番に変更したりする ことにより，様々な表示を行っているものと認められる。＼nしたがって，乙１２−１発明において，電話番号と対応する複数の画像からどの 画像を選択するかということは任意に設定することが可能であり，複数の画像のう＼nち，新たに入手した画像を優先的に選択することや，上記機能部において，これま＼nで記憶されていた複数の画像のうち，表示しない画像と当該電話番号との対応付け＼nを削除するか否かということは，必要に応じて，当業者が適宜選択し得る設計的事 項である。また，かかる選択をしたことに伴う顕著な効果も認められない。 よって，乙１２−１発明において，複数の画像のうち，新たに入手した画像を選択 して表示し，これまで記憶されていた複数の画像と当該電話番号との対応付けを削＼n除せずに，これまで記憶されていた複数の画像と当該電話番号との対応関係を維持 することは，当業者が適宜選択し得る設計的事項であるといえ，奏せられる効果に 著しい差も認められない。したがって，相違点(2)についても，設計上の微差にすぎ ないということができる。
(4) まとめ
以上より，本件発明１は，実質的に，乙１２−１発明と同一であるから，特許法 ２９条の２により特許を受けることができないものであって，同法１２３条１項２ 号の無効理由があり，特許無効審判により無効とされるべきものと認められる。

◆判決本文

　フランジに特徴がある梁補強金具の発明について、特許法１０２条２項における推定覆滅を主張しましたが、裁判所は「覆滅すべき事情があるとは認められない」と判断しました。

ア 推定覆滅の事情
　特許法１０２条２項における推定の覆滅については，同条１項ただし書の事情と 同様に，侵害者が主張立証責任を負うものであり，侵害者が得た利益と特許権者が 受けた損害との相当因果関係を阻害する事情がこれに当たると解される。例えば， (1)特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在すること（市場の非同一性），(2)市場 における競合品の存在，(3)侵害者の営業努力（ブランド力，宣伝広告），(4)侵害品の 性能（機能＼，デザイン等特許発明以外の特徴）などの事情について，特許法１０２ 条１項ただし書の事情と同様，同条２項についても，これらの事情を推定覆滅の事 情として考慮することができるものと解される。また，特許発明が侵害品の部分の みに実施されている場合においても，推定覆滅の事情として考慮することができる が，特許発明が侵害品の部分のみに実施されていることから直ちに上記推定の覆滅 が認められるのではなく，特許発明が実施されている部分の侵害品中における位置 付け，当該特許発明の顧客誘引力等の事情を総合的に考慮してこれを決するのが相 当である。
イ 控訴人の主張について
(ア) 控訴人は，本件各発明等は，その全体が被告各製品の全体を対象とするもの の，特徴部分は，梁補強金具の外周部の軸方向の「片面側の端部に形成」した「フ ランジ部」であり，被告各製品においては，ダイヤリングの外周部の軸方向の「片 面側の端部に形成」した「つば状の出っ張り部の外周部」がこれに該当するところ， 侵害製品全体に対する特許発明の実施部分の価値の割合，すなわち特許発明の寄与 度を考慮すべきであり，上記推定は，少なくとも７０％の割合で覆滅されるべきで あると主張する。 前記認定の本件明細書等の記載（引用に係る原判決「事実及び理由」第４の１(1)） によれば，本件各発明等は，各種建築構造物を構＼成する梁に形成された貫通孔に固 定され当該梁を補強する梁補強金具およびこれを用いた梁貫通孔補強構造に関し＼n（【０００１】），梁に開設された貫通孔に対する配管の取り付けの自由度を高める とともに大きさの異なる貫通孔に対しても材料の無駄を省きつつ必要な強度まで補 強することができ，柱梁接合部に近い塑性化領域における貫通孔設置を可能とする＼n梁補強金具と，前記梁補強金具を用いた梁貫通孔補強構造とを提供するために（【０＼n０１０】），梁に形成された貫通孔の周縁部に外周部が溶接固定されるリング状の梁 補強金具であって，その軸方向の長さを半径方向の肉厚の０．５倍〜１０．０倍と し，前記貫通孔より外径が大きいフランジ部を前記外周部の軸方向の片面側に形成 し（訂正前の請求項１），さらに，フランジ部を前記外周部の軸方向の片面側の端部 に形成し，前記梁補強金具の軸方向の前記片面側の面は，前記梁補強金具の内周か ら前記梁補強金具の前記外周部の一部である前記フランジ部の外周まで平面である という構成を採用したものであって（訂正後の請求項１），梁に外力が加わったとき＼n貫通孔の周縁部に生じる応力は，ウェブ部から貫通孔の中心軸に沿って離れるに従 って徐々に小さくなることから，梁補強金具の軸方向長さを必要以上に長くしない ように規制することにより，大きさの異なる貫通孔に対しても材料の無駄を省きつ つ必要な強度まで補強することができ（【００１２】），また，フランジ部により軸方 向の位置決めを正確かつ迅速に行うことができるという効果を奏するものである （【００４８】）。 このように，本件各発明等の特徴部分が，フランジ部のみにあるということはで きない。
(イ) また，控訴人は，本件各発明等の特徴部分であるフランジ部に特有の効果 は，「軸方向の位置決めを正確かつ迅速に行うことができる」というものにとどまり， 同効果は，被告各製品の宣伝広告において，需要者に何ら積極的に訴求されていな いなどと主張する。 しかし，控訴人のウェブサイト（甲３）や被告各製品のカタログ（甲４）におい て，被告各製品のフランジ状の部分も図示され，被告各製品の特徴として，鉄骨梁 ウェブ開口に被告各製品をはめ込み，片面（つば状の出っ張り部の外周部）のみを 全周溶接することにより，取付けの際に梁の回転が不要となり施工性が大幅にアッ プするという点が挙げられている。このような施工が可能となるのも，梁補強金具＼nにフランジ部に該当するつば状の出っ張り部を設けたからであると考えられ，被告 各製品の特徴は本件各発明等の構成に由来するものであると考えられる。＼nこの点，控訴人は，控訴人のウェブサイトや被告各製品のカタログにおいては， 「つば状の出っ張り部の外周部」のみを溶接固定するため，「[梁の反転が不要]とな り施工性が大幅にアップ」する作用効果が需要者に訴求されているところ，これら は，控訴人により工夫された独自の工法により奏される顕著な作用効果であって， 本件各発明等の作用効果ではない旨主張する。 しかし，本件各発明等は，梁に形成された貫通孔にリング状の梁補強金具をはめ 込んで，フランジ部を含む外周部が溶接固定される梁補強金具であるところ，被告 各製品の，鉄骨梁ウェブ開口に被告各製品をはめ込み，片面（つば状の出っ張り部 の外周部）のみを全周溶接するという取付方法は，本件各発明等に係る梁補強金具 の取付方法として通常想定される態様の１つにすぎず，控訴人により工夫された独 自の工法とはいえないから，控訴人の主張は採用できない。
ウ 推定覆滅の事情は，侵害者が主張立証責任を負うものであるところ，以上に よれば，本件においては，損害額の推定を覆滅すべき事情があるとは認められない。

◆判決本文

原審はこちらです。

◆平成29(ワ)26468

本件特許権の審取事件です。無効理由無しとした審決が維持されました。

◆平成30(行ケ)10163

　少し前のですが、欠落していたのでアップします。薬品特許のクレームが作用的（？）に記載されている場合に、クレーム限定、またはサポート要件・実施可能要件違反が主張されました。知財高裁は、1審と同様に、技術的範囲に属する、無効理由無しと判断しました。

　上記(1)の認定事実によれば，本件発明１は，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク 質の結合を中和し，参照抗体１と競合する，単離されたモノクローナル抗体及びこ れを使用した医薬組成物を，本件発明２は，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質の結 合を中和し，参照抗体２と競合する，単離されたモノクローナル抗体及びこれを使 用した医薬組成物を，それぞれ提供するものである。そして，本件各発明の課題は， かかる新規の抗体を提供し，これを使用した医薬組成物を作製することをもって， ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲとの結合を中和し，ＬＤＬＲの量を増加させることにより， 対象中の血清コレステロールの低下をもたらす効果を奏し，高コレステロール血症 などの上昇したコレステロールレベルが関連する疾患を治療し，又は予防し，疾患＼nのリスクを低減することにあると理解することができる。 本件各明細書には，本件各明細書の記載に従って作製された免疫化マウスを使用 してハイブリドーマを作製し，スクリーニングによってＰＣＳＫ９に結合する抗体 を産生する２４４１の安定なハイブリドーマが確立され，そのうちの合計３９抗体 について，エピトープビニングを行い，２１Ｂ１２と競合するが，３１Ｈ４と競合 しないもの（ビン１）が１９個含まれ，そのうち１５個は，中和抗体であること， また，３１Ｈ４と競合するが，２１Ｂ１２と競合しないもの（ビン３）が１０個含 まれ，そのうち７個は，中和抗体であることが，それぞれ確認されたことが開示さ れている。また，本件各明細書には，２１Ｂ１２と３１Ｈ４は，ＰＣＳＫ９とＬＤ ＬＲのＥＧＦａドメインとの結合を極めて良好に遮断することも開示されている。 ２１Ｂ１２は参照抗体１に含まれ，３１Ｈ４は参照抗体２に含まれるから，２１ Ｂ１２と競合する抗体は参照抗体１と競合する抗体であり，３１Ｈ４と競合する抗 体は参照抗体２と競合する抗体であることが理解できる。そうすると，本件各明細 書に接した当業者は，上記エピトープビニングアッセイの結果確認された，１５個 の本件発明１の具体的抗体，７個の本件発明２の具体的抗体が得られることに加え て，上記２４４１の安定なハイブリドーマから得られる残りの抗体についても，同 様のエピトープビニングアッセイを行えば，参照抗体１又は２と競合する中和抗体 を得られ，それが対象中の血清コレステロールの低下をもたらす効果を有すると認 識できると認められる。 さらに，本件各明細書には，免疫プログラムの手順及びスケジュールに従った免 疫化マウスの作製，免疫化マウスを使用したハイブリドーマの作製，２１Ｂ１２や ３１Ｈ４と競合する，ＰＣＳＫ９−ＬＤＬＲとの結合を強く遮断する抗体を同定す るためのスクリーニング及びエピトープビニングアッセイの方法が記載され，当業 者は，これらの記載に基づき，一連の手順を最初から繰り返し行うことによって， 本件各明細書に具体的に記載された参照抗体と競合する中和抗体以外にも，参照抗 体１又は２と競合する中和抗体を得ることができることを認識できるものと認めら れる。
以上によれば，当業者は，本件各明細書の記載から，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタン パク質の結合を中和し，参照抗体１又は２と競合する，単離されたモノクローナル 抗体を得ることができるため，新規の抗体である本件発明１−１及び２−１のモノ クローナル抗体が提供され，これを使用した本件発明１−２及び２−２の医薬組成 物によって，高コレステロール血症などの上昇したコレステロールレベルが関連す る疾患を治療し，又は予防し，疾患のリスクを低減するとの課題を解決できること＼nを認識できるものと認められる。よって，本件各発明は，いずれもサポート要件に 適合するものと認められる。
(3) 控訴人の主張について
控訴人は，本件各発明は，「参照抗体と競合する」というパラメータ要件と，「結 合中和することができる」という解決すべき課題（所望の効果）のみによって特定 される抗体及びこれを使用した医薬組成物の発明であるところ，競合することのみ により課題を解決できるとはいえないから，サポート要件に適合しない旨主張する。 しかし，本件各明細書の記載から，「結合中和することができる」ことと，「参照 抗体と競合する」こととが，課題と解決手段の関係であるということはできないし， 参照抗体と競合するとの構成要件が，パラメータ要件であるということもできない。＼nそして，特定の結合特性を有する抗体を同定する過程において，アミノ酸配列が特 定されていくことは技術常識であり，特定の結合特性を有する抗体を得るために， その抗体の構造（アミノ酸配列）をあらかじめ特定することが必須であるとは認め＼nられない（甲３４，３５）。 前記のとおり，本件各発明は，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質の結合を中和し， 本件各参照抗体と競合する，単離されたモノクローナル抗体を提供するもので，参 照抗体と「競合」する単離されたモノクローナル抗体であること及びＰＣＳＫ９と ＬＤＬＲ間の相互作用（結合）を遮断（「中和」）することができるものであること を構成要件としているのであるから，控訴人の主張は採用できない。＼n
・・・
控訴人は，本件各発明は，抗体の構造を特定することなく，機能＼的にのみ定義さ れており，極めて広範な抗体を含むところ，当業者が，実施例抗体以外の，構造が＼n特定されていない本件各発明の範囲の全体に含まれる抗体を取得するには，膨大な 時間と労力を要し，過度の試行錯誤を要するのであるから，本件各発明は実施可能＼n要件を満たさない旨主張する。 しかし，明細書の発明の詳細な説明の記載について，当業者がその実施をするこ とができる程度に明確かつ十分に記載したものであるとの要件に適合することが求＼nめられるのは，明細書の発明の詳細な説明に，当業者が容易にその実施をできる程 度に発明の構成等が記載されていない場合には，発明が公開されていないことに帰＼nし，発明者に対して特許法の規定する独占的権利を付与する前提を欠くことになる からである。
本件各発明は，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質の結合を中和することができ， ＰＣＳＫ９との結合に関して，参照抗体と競合する，単離されたモノクローナル抗 体についての技術的思想であり，機能的にのみ定義されているとはいえない。そし＼nて，発明の詳細な説明の記載に，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質の結合を中和す ることができ，ＰＣＳＫ９との結合に関して，参照抗体１又は２と競合する，単離 されたモノクローナル抗体の技術的思想を具体化した抗体を作ることができる程度 の記載があれば，当業者は，その実施をすることが可能というべきであり，特許発＼n明の技術的範囲に属し得るあらゆるアミノ酸配列の抗体を全て取得することができ ることまで記載されている必要はない。 また，本件各発明は，抗原上のどのアミノ酸を認識するかについては特定しない 抗体の発明であるから，ＬＤＬＲが認識するＰＣＳＫ９上のアミノ酸の大部分を認 識する特定の抗体（ＥＧＦａミミック）が発明の詳細な説明の記載から実施可能に＼n記載されているかどうかは，実施可能要件とは関係しないというべきである。＼nそして，前記(1)のとおり，当業者は，本件各明細書の記載に従って，本件各明細 書に記載された参照抗体と競合する中和抗体以外にも，本件各特許の特許請求の範 囲（請求項１）に含まれる参照抗体と競合する中和抗体を得ることができるのであ るから，本件各発明の技術的範囲に含まれる抗体を得るために，当業者に期待し得 る程度を超える過度の試行錯誤を要するものとはいえない。 よって，控訴人の主張は採用できない

◆判決本文

1審はこちらです。

◆平成29(ワ)16468

　外為オンラインVSネースクエアの控訴事件です。1審では差止請求が認められました。知財高裁も同じ判断です。

構成要件Ｈの「前記注文情報生成手段は，前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて，…さらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報＼nを含む売り注文情報を生成する」の意義について (ア) 本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の記載から，構成要件Ｄの「注文情報生成手段」は，「前記金融商品の買い注文を行うた＼nめの複数の買い注文情報」を生成する「買い注文情報生成手段」（構成要件Ｂ）と「前記買い注文の約定によって保有したポジションを，＼n約定によって決済する売り注文を行うための複数の売り注文情報を 生成」する「売り注文情報生成手段」とから構成され，「売り注文情報」を生成するのは，構＼成要件Ｄの「注文情報生成手段」のうちの「売り注文情報生成手段」であることを理解できるから，構成要件Ｇの「注文情報生成手段」及び構＼成要件Ｈの「前記注文情報生成手段」は，いずれも「売り注文情報生成手段」を意味するものと理 解できる。
そうすると，構成要件Ｈの「前記相場価格が変動して，前記約定検知手段が，前記複数の売り注文のうち，最も高い売り注文価格の＼n売り注文が約定されたことを検知すると，前記注文情報生成手段は， 前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて，前記複数の売り注文 のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注 文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」にいう「前記注文情 報生成手段は，前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて」，「前 記複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価 格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」と の記載は，「売り注文情報生成手段」が，「前記約定検知手段」の 「前記複数の売り注文のうち，最も高い売り注文価格の売り注文が 約定された」との「検知の情報を受けて」，当該「最も高い売り注 文価格」よりも「さらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含 む売り注文情報を生成する」ことを規定したものであり，「売り注 文情報生成手段」が行う処理を規定したものと解される。 次に，本件明細書には，「シフト機能」による注文は，「新規注文と決済注文が少なくとも１回ずつ約定したのちに，更に新規注文＼nや決済注文が発注される際に，先に発注済の注文の価格や価格帯と は異なる価格や価格帯にシフトさせた状態で，新たな注文を発注さ せる態様の注文形態」であること（【００７８】），この「シフト 機能」は，「相場価格の変動により，元の第一注文価格や元の第二注文価格よりも相場価格の変動方向側に新たな第一注文価格の第一＼n注文情報や新たな第二注文価格の第二注文情報を生成し，相場価格 を反映した注文の発注を行うことができる」（【００１８】）とい う効果を奏することの開示がある。そして，構成要件Ｈの文言及び本件明細書の上記記載から，構＼成要件Ｈは，「シフト機能」のうち，＼n更に「決済注文」（売り注文）が発注される際に，先に発注済の「決 済注文」（売り注文）がシフトする構成のものを規定したものであることを理解できる。他方で，本件明細書には，「シフト機能＼」のうち，更に「決済注文」（売り注文）が発注される際に，先に発注 済の「決済注文」（売り注文）がシフトする構成の場合において，新たな「買い注文」の発注やその約定によって，「シフト機能＼」の効果等が影響を受け得ることについての記載や示唆はない。 以上の本件発明の特許請求の範囲（請求項１）及び本件明細書の 記載を総合すると，構成要件Ｈの「前記注文情報生成手段は，前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて」，「前記複数の売り注文＼nのうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注 文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」とは，「売り注文情 報生成手段」（前記注文情報生成手段）が，「前記約定検知手段」 の「前記複数の売り注文のうち，最も高い売り注文価格の売り注文 が約定された」との「検知の情報」を受けたことに基づいて，「さ らに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生 成する」構成のものであれば，新たな「買い注文情報」の生成や「買い注文」の約定又はその検知に関わりなく，構＼成要件Ｈに含まれるものと解される。
(イ) これに対し控訴人は，(1)本件発明の特許請求の範囲（請求項１） の記載によれば，構成要件Ｈの「前記検知の情報を受けて，…さらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成＼nする」とは，直前の検知の情報を条件として，これに続いて，前記 の売り注文が発生するという意味であって，これらの間に他の処理 が介在する記載はないこと，(2)本件明細書には，従前の新規注文Ｂ １ないしＢ５及び従前の決済注文Ｓ１ないしＳ５が全部約定したこ とを検知し，この検知の情報を受けて，新たな新規注文Ｂ１ないし Ｂ５及び新たな決済注文Ｓ１ないしＳ５を一括発注するものであり （【０１４２】ないし【０１５４】，図３５），「前記検知の情報 を受けて」（構成要件Ｈ）と，「さらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」（構＼成要件Ｈ）との間に，他の手続が介在するもの，例えば，新たな新規注文Ｂ１ないし Ｂ５と新たな決済注文Ｓ１ないしＳ５とを新規に一括発注せずに， まずは新たな新規注文Ｂ１ないしＢ５を発注し，その約定を検知し てから，新たな決済注文Ｓ１ないしＳ５を発注するようなものにつ いての開示はないこと，(3)本件出願の経過において，被控訴人は， 拒絶理由通知を受けて，本件手続補正書及び本件意見書を提出して， 本件出願に係る旧請求項１に構成要件ＥないしＧを新たに加え，構＼ 成要件Ｈを補正する手続補正を行うとともに，本件意見書において， シフトが生じるための条件として，最も高い売り注文の約定状況の みを監視することとし，それ以外の処理を監視することを除外する 旨を主張したことを総合すると，構成要件Ｈの「前記注文情報生成手段は，前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて，前記複数の＼n売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高 い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成すること」にいう 「前記検知の情報を受けて」とは，「前記相場価格が変動して，前 記約定検知手段が，前記複数の売り注文のうち，最も高い売り注文 価格の売り注文が約定されたことを検知すると」，他の処理を何も 介在せずに，直ちに「前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文 価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り 注文情報を生成する」ことを意味するものと解すべきである旨主張 する。
しかしながら，上記(1)の点については，本件発明の特許請求の範 囲（請求項１）の記載中には，構成要件Ｈの「前記注文情報生成手段は，前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて」と「前記複数＼nの売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ 高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」との間に， 「他の処理を何も介在せずに」とか「直ちに」との文言は存在しな い。
次に，上記(2)の点については，前記(ア)で説示したとおり，構成要件Ｈは，「シフト機能＼」（【００７８】）のうち，更に「決済注文」（売り注文）が発注される際に，先に発注済の「決済注文」（売 り注文）がシフトする構成のものを規定したものであるところ，本件明細書には，「シフト機能＼」のうち，更に「決済注文」（売り注文）が発注される際に，先に発注済の「決済注文」（売り注文）が シフトする構成の場合において，新たな「買い注文」の発注やその約定によって，「シフト機能＼」の効果等が影響を受け得ることについての記載や示唆はない。また，控訴人が挙げる本件明細書の記載 （【０１４２】ないし【０１５４】，図３５）は，「発明の実施の 形態の３」に係るものであるが，本件明細書には，「上記の「シフ ト機能」は，上記発明の実施の形態１や，発明の実施の形態２の構＼ 成において適用することもできる。」こと（【０１５１】）及び「上 記各実施の形態は本発明の例示であり，本発明が上記各実施の形態 のみに限定されることを意味するものではないことは，いうまでも ない。」こと【０１６４】の記載があることに照らすと，控訴人が 挙げる本件明細書の上記記載から構成要件Ｈを限定解釈すべき理由はない。＼n
さらに，上記(3)の点については，被控訴人は，本件手続補正書（乙 １４）により，本件出願に係る旧請求項１について，「前記相場価 格が変動して，前記約定検知手段が，前記複数の売り注文のうち， 最も高い売り注文価格の売り注文が約定されたことを検知すると， 前記注文情報生成手段は，前記約定検知手段の前記検知の情報を受 けて，前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさら に所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成 する」（下線は，補正箇所を示す。）と補正し，本件意見書（乙１ ５）において，「本願発明においては，一の注文手続で生成された 複数の売り注文情報に基づく複数の売り注文よりも高い売り注文情 報の生成…は，一の注文手続で生成された複数の売り注文情報に基 づく複数の売り注文のうちの最も高い売り注文の約定…が検知され たことを基準に行われることになります。そのため，システムにお いては，特定の注文に係る注文情報（相場の移動方向側である，最 も高い買い注文価格の買い注文に係る買い注文情報や，最も低い売 り注文価格の売り注文に係る売り注文情報）の約定状況のみを監視 すれば，新たな注文情報の生成（一の注文手続で生成された中で最 も高い売り注文価格よりも高い売り注文価格の売り注文情報の生成 …を，ただちに生成することができ，システムの情報保持や情報監 視のための負担が大きくなることはありません。これにより，本願 発明においては，新たな注文情報の生成や，その注文情報に基づく 注文の発注等の処理を，システム負荷の軽い，簡易な手順によって 処理することができるという効果を奏します。」と述べたことが認 められるが，他方で，本件手続補正書及び本件意見書は，平成２９ 年４月１１日付けの拒絶理由通知（乙１８）において「引用文献１ に記載された発明に引用文献２に記載の技術を適用し，引用文献１ に記載された発明において，繰り返し注文を行う際，相場価格の上 昇傾向に対応して以前の注文価格よりも高い価格の注文情報を生成 するように構成することは，当業者ならば容易に為し得ることである。」との進歩性欠如の指摘を受けて提出されたものであることに＼n照らせば，本件手続補正書及び本件意見書は，本件発明が，複数の 売り注文のうち最も高い売り注文価格の売り注文の約定に基づいて， 同注文価格よりも高い価格の売り注文を生成する点に技術的意義を 有し，進歩性を有する旨を主張したものであって，本件意見書の「約 定状況のみを監視すれば」，「ただちに生成する」といった記載か ら，両者の間に他の処理を介在させる構成や時間的間隔が存在する構＼成を本件発明から除外したものということはできない。したがって，控訴人の上記主張は採用することができない。
ウ 構成要件Ｈの充足性について
(ア) 前記２(3)イ(ｲ)のとおり，(1)ないし(4)の売り注文のうち，最も高 い注文価格の番号１１３の売りの指値注文（指定価格１１４．９０ 円）が約定した後に，番号１１３の注文価格より「０．６２円」高 い番号９６の売りの指値注文（指定価格１１５．５２円）がされて いることに照らすと，被告サーバにおいては，約定検知手段が複数 の売り注文のうち最も高い売り注文価格の売り注文の約定を検知す ると，注文情報生成手段が，この検知の情報を受けたことに基づい て，約定した最も高い売り注文の売り注文価格よりもさらに所定価 格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成したこと が認められる。 したがって，被告サーバは，構成要件Ｈを充足するものと認められる。＼n
・・・・
控訴人は，本件明細書の発明の詳細な説明には，構成要件Ｈに対応する「シフト機能＼」に係る構成について，「いったんスルー注文」及び「決済トレー＼nル注文」と組み合わせた，複数の新規注文の全て及び複数の決済注文の全て がそれぞれ１回ずつ約定した場合に複数の新規注文の全て及び複数の決済注 文の全てに対応する個数の新たな複数の新規注文及び新たな複数の決済注文 を発注させることしか記載されておらず，構成要件Ｈに含まれる「シフト機能＼」を「いったんスルー注文」及び「決済トレール注文」に組み合わせたもの以外の構成のものについては記載されていないことからすれば，構＼成要件 Ｈは，本件明細書の発明の詳細な説明に記載したものといえないから，特許 法３６条６項１号所定の要件（以下「サポート要件」という。）に適合する とはいえない旨主張する。 ア そこで検討するに，本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の記載中に は，構成要件Ｈの「前記相場価格が変動して，前記約定検知手段が，前記複数の売り注文のうち，最も高い売り注文価格の売り注文が約定されたこ＼nとを検知すると，前記注文情報生成手段は，前記約定検知手段の前記検知 の情報を受けて，前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりも さらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成す る」との記載において，「注文情報生成手段」が生成する「所定価格だけ 高い売り注文価格の情報」を含む「売り注文情報」の個数を規定する記載 はないから，当該「売り注文情報」は，複数の場合に限らず，一つの場合 も含むものと理解できる。
イ(ア) 次に，本件明細書の発明の詳細な説明には，(1)「シフト機能」について，「金融商品取引管理装置１や金融商品取引管理システム１Ａにお＼nいて，既に発注した新規注文と決済注文をそれぞれ約定させたのち，「シ フト機能」による処理を併用した取引を行うことも可能＼である。この「シ フト機能」による注文は，上述した，「いったんスルー注文」や「決済トレール注文」や，各種のイフダン注文（例えば後述する「リピートイ＼nフダン注文」や「トラップリピートイフダン注文」）等に基づいて，新 規注文と決済注文が少なくとも１回ずつ約定したのちに，更に新規注文 や決済注文が発注される際に，先に発注済の注文の価格や価格帯とは異 なる価格や価格帯にシフトさせた状態で，新たな注文を発注させる態様 の注文形態である。」こと（【００７８】），(2)「シフト機能」は，「相場価格の変動により，元の第一注文価格や元の第二注文価格よりも相場＼n価格の変動方向側に新たな第一注文価格の第一注文情報や新たな第二注 文価格の第二注文情報を生成し，相場価格を反映した注文の発注を行う ことができる」（【００１８】）という効果を奏すること，(3)「発明の 実施の形態３」は，「この実施の形態３の金融商品取引管理システムに おいては，「いったんスルー注文」と「決済トレール注文」とを，「ら くトラ」による注文と組み合わせ，さらに「シフト機能」を行わせる状態を示す。」（【０１３８】）ものであるが，「上記の「シフト機能＼」は，上記発明の実施の形態１や，発明の実施の形態２の構成において適用することもできる。」こと（【０１５１】）及び「上記各実施の形態＼nは本発明の例示であり，本発明が上記各実施の形態のみに限定されるこ とを意味するものではないことは，いうまでもない。」こと（【０１６ ４】）の記載がある。 上記(1)の記載から，「シフト機能」は，「新規注文と決済注文が少なくとも１回ずつ約定したのちに，更に新規注文や決済注文が発注される＼n際に，先に発注済の注文の価格や価格帯とは異なる価格や価格帯にシフ トさせた状態で，新たな注文を発注させる態様の注文形態」であり，シ フトされる先に発注済の注文には，「新規注文」又は「決済注文」の一 方のみの構成又は双方の構＼成が含まれること，先に発注済の一つの注文 の「価格」をシフトさせる構成のものと先に発注済の複数の注文の「価格帯」をシフトさせる構＼成のものが含まれることを理解できる。また，上記(1)ないし(3)の記載から，「シフト機能」は，「相場価格を反映した注文の発注を行うことができる」という効果を奏し，「いった＼nんスルー注文」，「決済トレール注文」や，各種のイフダン注文（例え ば…「リピートイフダン注文」や「トラップリピートイフダン注文」）」 等の注文方法とは別個の処理であること，「シフト機能」にこれらの各種の注文方法のいずれを組み合わせるかは任意であることを理解できる。＼n
ウ(ア) 本件明細書の発明の詳細な説明には，図３５に示す「実施の形態 ３」（【０１４４】ないし【０１４８】）として，シフト機能に決済トレール注文を組み合わせたトラップリピートイフダン注文で行われ，＼n決済注文Ｓ５，Ｓ４が約定した後に，元の買い注文と同じ注文価格の 買い注文Ｂ５，Ｂ４及び元の売り注文Ｓ５，Ｓ４と同じ注文価格の売 り注文Ｓ５，Ｓ４が再度生成されるが，この時点ではシフトは発生せ ず，通常のリピートイフダン注文が繰り返され，その後相場価格が変 動して，Ｓ１ないしＳ３の売り注文価格がトレールし，Ｓ１ないしＳ ３が最も高い注文価格の売り注文として同時に約定すると，再度生成 された売り注文Ｓ５，Ｓ４は約定していないにも関わらずこれをキャ ンセルして，Ｓ１ないしＳ５のシフトが実行されることが記載されて いる。上記記載は，構成要件Ｈに含まれる，「シフト機能＼」に「いっ たんスルー注文」及び「決済トレール注文」を組み合わせた構成の一つであることが認められる。＼nまた，シフト機能に決済トレール注文を組み合わせない場合には，図３５において，Ｓ２及びＳ３の売り注文価格がトレールしないため，＼nそれぞれの注文情報が生成された時点における価格のとおり，それぞ れ別々に約定し，その場合，実施の形態３の取引例でＳ５，Ｓ４が約 定した段階ではシフトが生じていないのと同様に，Ｓ３，Ｓ２が約定 した段階ではシフトが生じず，その後に最も高い売り注文価格の売り 注文であるところのＳ１が約定した段階でシフトが生じることになる ことを理解できる。 そうすると，複数の売り注文情報のうち最も高い売り注文価格の売 り注文が約定すると，それよりも所定価格だけ高い売り注文価格の情 報を含む売り注文情報を生成するという構成要件Ｈに係る構＼成は，本 件明細書の上記記載から認識できるから，本件明細書の発明の詳細な 説明に記載されているということができる。
(イ) これに対し控訴人は，図３５には，Ｓ５，Ｓ４が約定した後に再 度Ｓ５，Ｓ４が生成されることの記載はなく，Ｂ５，Ｂ４には，直後 に「キャンセル」と記載されていることからすれば，Ｓ５，Ｓ４が約 定しても，元の買い注文Ｂ５，Ｂ４と同じ注文価格の買い注文Ｂ５， Ｂ４がそもそも生成されないか，生成されてもすぐにキャンセルされ ていると理解できること，加えて，本件明細書の【０１４４】ないし 【０１４７】にも，新たな新規注文Ｂ５及びＢ４は，個別に生成され るのではなく，（従前の）決済注文の全ての約定（（従前の）決済注 文Ｓ１ないしＳ３の約定）を待って，新たな新規注文Ｂ１ないしＢ３ とともに新たな新規注文が一括して生成されることが開示されている ことからすると，図３５には，同図右上のＳ１ないしＳ３が同時に約 定し，もって，Ｂ５ないしＢ１及びＳ５ないしＳ１の全てが１回ずつ 約定した後に，「シフト機能」によるシフトが行われ，新たなＢ５ないしＢ１及びＳ５ないしＳ１が一括的に生成される場合が示されてい＼nるに過ぎず，Ｂ５，Ｂ４に対応する決済注文Ｓ５，Ｓ４が約定すると， 元の買い注文Ｂ５，Ｂ４と同じ注文価格の買い注文Ｂ５，Ｂ４が再度 生成されることを看取できない旨主張する。 しかしながら，図３５には，明示の記載はないが，決済注文Ｓ５， Ｓ４が約定した後に，元の買い注文と同じ注文価格の買い注文Ｂ５， Ｂ４及び元の売り注文Ｓ５，Ｓ４と同じ注文価格の売り注文Ｓ５，Ｓ ４が再度生成され，通常のリピートイフダン注文が繰り返されること は，「図３０に示すように，相場価格６４が上昇から下落に転じ，１ ドル＝１００．６０円未満になると，約定情報生成部１４は，決済注 文Ｓ４，Ｓ５を約定させる処理を行う。これにより，（新規注文情報 １８１１４，１８１１５に基づく）新規注文Ｂ４，Ｂ５と，（決済注 文情報１８１１９，１８１２０に基づく）決済注文Ｓ４，Ｓ５による イフダン注文の取引がそれぞれ成立する。これにより，注文情報生成 部１６は，元の新規注文Ｂ４，Ｂ５と元の決済注文Ｓ４，Ｓ５と同じ， 新たな新規注文Ｂ４，Ｂ５と元の決済注文Ｓ４，Ｓ５を生成する。」 （【０１３２】）との記載に照らしても明らかである。 したがって，控訴人の上記主張は，その前提において，採用するこ とができない。
エ 以上によれば，本件明細書の発明の詳細な説明には，「シフト機能」を「いったんスルー注文」及び「決済トレール注文」に組み合わせた構＼成のもの（実施の形態３）のほか，構成要件Ｈに含まれる，これ以外の構＼成の もの（最も高い売り注文価格の特定の一の売り注文が約定されたことを検 知すると，前記注文情報生成手段が，更に所定価格だけ高い「一の売り注 文情報」を生成するもの）についての開示があることが認められる。 したがって，構成要件Ｈは，本件明細書の発明の詳細な説明に記載したものであることが認められ，本件発明はサポート要件に適合するものと認＼nめられるから，これと異なる控訴人の前記主張は理由がない。

◆判決本文

　特許権侵害について、公然実施の無効主張がなされ、東京地裁（40部）は新規性違反（発明１，３）および進歩性違反（発明２，４）の無効主張を認めました。

　被告は，上記ア記載のＡ邸工事の施工方法又は防水構造は本件各発明の構＼ 成要件をすべて具備すると主張するのに対し，原告は，同方法又は構造は構＼ 成要件Ｄ等を充足せず，本件各発明と相違点１において相違するので新規性 は欠如しないと主張する。
(ｱ) 構成要件Ｄ等における「封止する状態にして固定」の意義＼n
そこで，まず，構成要件Ｄ等の「封止する状態にして固定」の意義につ＼nいて検討する。 本件発明１及び３の特許請求の範囲の記載（構成要件Ｄ及びＫ）によれ＼nば，内部水切り部材は，その固定板下面と屋根に設けた開口部周囲の野地 板上面又は防水シート上面との間で液体の流通を封止する状態にして固 定して，水が開口部に侵入することを防止する機能を有するものであるか＼nら，ここにいう「封止」とは，液体の流通を封じ，止めること，すなわち， 水等の液体が開口部に侵入しない状態にすることをいうものと解される。 また，本件明細書等の記載をみても，「開口部を固定板で直接的且つ内 外液密的に覆うように内部水切り部材（インナーフラッシング）を配置す る」（段落【００１１】），「内部水切り部材の固定板を野地板又は防水 シート上に密着した状態で固定するものとした本発明」（段落【００１７】）， 「開口部１２を完全に覆うことのできるサイズの固定板２１を，その下面 端縁側が密着する状態で内部水切り部材２０を固定」（段落【００２２】）， 「密着状態で接着・固定して，固定板２１下面と防水シート１１上面との 間で水が流通しない状態に封止する。」（段落【００３１】），「固定板 ２１の防水シート１１側への密着性（封止性）が極めて高いものとなり優 れた防水機能を実現」（段落【００３５】）などとされているから，内部＼n水切り部材は，その固定板の下面端縁側を野地板等に密着させることで， 水等の液体の開口部への侵入を防止する機能を有するものであると解さ＼nれる。 そうすると，構成要件Ｄ等における「封止する状態にして固定」とは，＼n内部水切り部材の固定板の下面と野地板等を，水等の液体が開口部に侵入 しない程度に密着させて固定する状態をいうものと解するのが相当であ る。 これに対し，原告は，構成要件Ｄ等の「封止」とは，「精密部品などを＼n外気に触れないように，隙間なく包むこと。または，その技術。」を意味 すると主張するが，この定義は精密機械等に外気が接することを念頭に置 いたものであり，外気ではなく液体の流通が問題となる本件各発明におい ては妥当しない。
(ｲ) 構成要件Ｆ等における「前記固定板外周に沿って防水テープが貼＼付され ている」の意義
更に進んで，構成要件Ｆ等における「前記固定板外周に沿って防水テー＼nプが貼付されている」の意義について検討する。＼n本件発明２及び４に係る特許請求の範囲の記載によれば，内部水切り部 材の固定板外周に沿って防水テープを貼付するのは，同固定板下面と開口＼n部周囲の野地板上面等との間で液体の流通を封止する状態にして固定す るためであり，また，構成要件Ｆ等においては，「固定板外周に沿って」＼n防水テープを貼付するものとされているから，「前記固定板外周に沿って＼n防水テープが貼付されている」とは，内部水切り部材の固定板の外周全体＼nに防水テープが貼付されていることを意味すると解するのが自然である。＼n本件明細書等の記載をみても，防水テープ１５で固定板２１の外周に沿っ てその全周にわたって貼付する態様の実施例のみが記載されている（段落＼n【００３２】，【図４】）。 そうすると，構成要件Ｆ等の「前記固定板外周に沿って防水テープが貼＼ 付されている」とは，内部水切り部材の固定板の外周全体に防水テープが 貼付されていることを意味するものと認められる。＼n
(ｳ) Ａ邸工事と本件発明１及び３との対比
上記(ｱ)及び(ｲ)の解釈を前提として，Ａ邸工事の方法等と本件各発明と を対比すると，Ａ邸工事は，アルミフラッシングの「固定板の下面が開口 部周囲の野地板上面に密着して配置され」，かつ，「上記アルミフラッシ ングの四角形状の固定板の縁部分の棟側及び左右両側には，粘着剤層を有 する防水テープを貼付する」構＼成を有するのであるから，Ａ邸工事は，上 記固定板の下面が，野地板上面と，水等の液体が開口部に侵入しない程度 に密着して固定されている構成，すなわち「アルミフラッシングの固定板＼n下面と開口部周囲の野地板上面との間で液体の流通を封止する状態にし て固定する」構成を有するものと推認することができる。＼n したがって，Ａ邸工事は構成要件Ｄ等を具備し，本件発明１及び３は新＼n規性を欠くこととなる。
(ｴ) Ａ邸工事と本件発明２及び４との対比
前記のとおり，本件発明２及び４の構成要件Ｆ及びＭの「前記固定板外＼n周に沿って防水テープが貼付されている」とは，内部水切り部材の固定板＼nの外周全体に防水テープが貼付されていることを意味するところ，Ａ邸工＼n事においては，アルミフラッシングの四角形状の固定板の縁部分の棟側及 び左右両側には防水テープが貼付されているが，その軒側にはこれが貼＼付 されていないから，この点で両者は相違することとなる。 したがって，本件発明２及び４が新規性を欠くということはできない。
ウ 進歩性の有無について
前記判示のとおり，Ａ邸工事の方法と本件発明２及び４の構成要件Ｆ等は，＼n固定板の外周のうち軒側に防水テープが貼付されているかどうかにおいて＼n相違するところ，防水テープは，開口部に水が浸入しないようにするために 内部水切り部材の固定板に貼付するものであるから，四角形状の固定板の縁＼n部分の上記３辺に防水テープを貼付した上，更に念を入れて軒側の下辺にも＼n防水テープを貼付することについて，当業者であれば当然に想到し得たもの＼nと考えられる。 これに対し，原告は，インナーフラッシングの固定板の３辺に防水テープ を貼付して固定していた構＼成を，全周にわたり防水テープを貼付する構＼成に 置き換えると，部材や工数が増加して過剰なコストや手間を要することにな るから，阻害要因があると主張するが，Ａ邸工事の開口部は１辺が４０cm程 度であること（乙１２資料３）からして，軒側の１辺に防水テープの貼付す＼nる部材のコストや工数の負担はごくわずかなものと考えられるので，原告の 主張するような阻害要因があるということはできない。 したがって，本件発明２及び４は，公然実施されたＡ邸工事に基づき当業 者が本件特許出願当時に容易に想到し得たものであるというべきである。
エ 小括
前記イのとおり，本件各発明に係る特許出願より前である平成１９年６月 ２８日に公然と実施されたＡ邸工事は，本件発明１及び３の構成要件を全て＼n充足するから，本件発明１及び３は新規性を欠く。 また，前記ウのとおり，Ａ邸工事は，アルミフラッシングの四角形状の固 定板の軒側縁部分に防水テープが貼付されていない点で本件発明２及び４＼nと相違するが，当業者は，同部分にも防水テープを貼付する構＼成に容易に想 到し得るといえるから，本件発明２及び４は進歩性を欠く。 したがって，本件各発明は，いずれも特許無効審判により無効にされるべ きものと認められる。

◆判決本文

　スマホ用のアプリについての特許侵害事件です。東京地裁29部は、無効理由無し、差止の必要性ありとして請求を認容しました。原告はヤマハ(株)です。被告アプリの名称から、下記サービスがヒットしましたが、これかどうかは不明です。https://www.cbnet.co.jp/archives/1978

　本件発明１は，(1)案内音声である再生対象音を表す音響信号と当該案内音声である再生対象音の識別情報を含む変調信号とを含有する音響信号に応じて放音さ＼nれた音響を収音した収音信号から識別情報を抽出する情報抽出手段，(2)情報抽出手 段が抽出した識別情報を含む情報要求を送信する送信手段，(3)情報要求に含まれる 識別情報に対応するとともに案内音声である再生対象音に関連する複数の関連情報 のいずれかを受信する受信手段，(4)受信手段が受信した関連情報を出力する出力手 段としてコンピュータを機能させることにより，赤外線や電波を利用した無線通信に専用される通信機器を必要とせずに，案内音声である再生対象音の識別情報に対＼n応する関連情報を利用者に提供することを可能とする（【０００５】）。
エ 以上に加えて，本件発明１は，前記送信手段が，当該端末装置にて指定され た言語を示す言語情報を含む情報要求を送信し，前記受信手段が，情報要求の識別 情報に対応するとともに相異なる言語に対応する複数の関連情報のうち情報要求の 言語情報で指定された言語に対応する関連情報を受信するという構成を採用することにより，相異なる言語に対応する複数の関連情報のうち情報要求の言語情報で指＼n定された言語に対応する関連情報を受信することができ，使用言語が相違する多様 な利用者が理解可能な関連情報を提供できるという効果を奏するものである（【０００６】等）。＼n
・・・
被告は，(1)乙９公報は，音響ＩＤとインターネットを用いて，放音装置から放音 された音響ＩＤによって識別される識別対象の情報に対し，これと関連する任意の 関連情報をサーバから端末装置に供給できる乙９技術を開示しているところ，本件 発明１も乙９技術を採用するものであり，相違点１−５ないし同１−７は，情報要 求に含まれる情報の内容，複数の関連情報の選択条件，関連情報の内容に係る相違 にすぎず，当業者が適宜設定できるものである旨主張するとともに，(2)当業者は， 乙９発明１に，乙１０発明又は乙５公報及び乙１０公報記載の周知技術，並びに周 知技術（乙１４等）を組み合わせるなどして，相違点１−５ないし同１−７に係る 本件発明１の構成を容易に想到し得た旨主張する。しかしながら，まず，被告の上記(1)の主張については，前記(1)エと同様に，乙９ 公報等に音響ＩＤとインターネットを用いた同種の情報提供が開示されていたとし ても，本件発明１は，その手順や方法を具体的に特定し，使用言語が相違する多様 な利用者が理解可能な関連情報を提供できるという効果を奏するものとした点において技術的意義が認められるものであるから，相違点１−５ないし同１−７に係る＼n本件発明１の構成が当業者において適宜設定できる事項であるということはできない。＼n
・・・
５ 争点６（差止めの必要性は認められるか）について 被告は，本件アプリについて差止めの必要性は認められないとし，その理由とし て，(1)本件口頭弁論終結時点において，本件アプリに係るサービスは実用化されて いなかったこと，(2)被告は，平成３０年５月以降，本件アプリの配信を中止し，多 言語で情報配信を行う機能を取り除いた本件新アプリを配信しており，本件訴訟の結果によって本件アプリに係る事業を再開するか否かを決定する予＼定であること，
(3)被告は，今後，顧客に対し，案内音声である再生対象音の発音内容を表す他国語の関連情報を提供することを禁ずる旨の約束や，案内音声である第１言語の再生対＼n象音が表す発音内容を第２言語で表＼＼現した情報を提供することを禁ずる旨の約束を する意思があることを主張する。 しかしながら，前記認定のとおり，本件アプリは，本件発明１の技術的範囲に属 し，本件特許１は特許無効審判により無効にされるべきものとは認められないから， 前記第２の２(4)のとおり，被告は，少なくとも，平成２９年５月頃から平成３０年 ６月頃まで，本件アプリを作成し，譲渡等及び譲渡等の申出をし，平成２８年６月から平成２９年３月までの間に３回にわたり本件アプリを使用することによって本＼n件特許権１を侵害していたものである。 これらに加えて，被告が本件訴訟において本件アプリが本件発明１の技術的範囲 に属することを否認して争い，本件特許１について特許無効審判により無効にされ るべきであると主張していること，弁論の全趣旨によれば，被告は，現在も，ウェ ブサイトに本件アプリの説明や広告を掲載していると認められ，被告が本件アプリ の作成等を再開することが物理的に不可能な状況にあるとは認められないことなども考慮すると，被告は，今後，本件特許権１を侵害するおそれがあるものというべ＼nきであるから，原告が被告に対し，その侵害の予防のため，本件アプリの作成等の差止を求める必要性は認められるものというべきである。＼n

◆判決本文

　特許権侵害事件で、技術的範囲に属しないと判断されました。争点は、「プロカルシトニン３−１１６を測定する」の意義です。

　ア 本件発明の特許請求の範囲の記載は「患者の血清中でプロカルシトニン３ −１１６を測定することを含む，敗血症及び敗血症様全身性感染を検出する ための方法。」であり，その構成要件Ａは「患者の血清中でプロカルシトニン＼n３−１１６を測定することを含む」というものであるところ，特許請求の範 囲には，その意義について規定する記載はないが，「測定」とは，一般的に， 「長さ，重さ，速さなど種々の量を器具や装置を用いてはかること」（大辞林 （第３版））との意味を有する。 そうすると，特許請求の範囲の記載からは，構成要件Ａの「プロカルシト＼nニン３−１１６を測定すること」とは，敗血症等を検出するため，血清中に 含まれるプロカルシトニン３−１１６の量を明らかにすることを意味する ものと解するのが自然である。
イ また，前記1(2)のとおり，本件明細書の記載によれば，敗血症等の患者の 血清中に比較的高濃度で検出可能なプロカルシトニンについて，従前プロシ＼nカルシトニン１−１１６と暫定的，一般的にみなされるなどしていたところ， 本件発明は，敗血症等の患者の血清中に比較的高濃度で検出可能なプロカル＼nシトニンが，プロカルシトニン１−１１６ではなく，プロカルシトニン３− １１６であるという発見に基づき，新規な敗血症等の診断方法を提供するこ とを目的とするものである。そして，本件明細書の発明の詳細な説明には， 「プロカルシトニン３−１１６を測定すること」の意義について，特段の記 載はない。そうすると，本件明細書の記載からも，構成要件Ａの「プロカル＼nシトニン３−１１６を測定すること」とは，敗血症の検出のため，上記の発 見に基づきプロカルシトニン３−１１６の量を明らかにすることを意味し， その測定結果が敗血症等の検出に用いられることと理解できる。
ウ 原告は，構成要件Ａの「プロカルシトニン３−１１６を測定すること」と＼nは，プロカルシトニン３−１１６を敗血症等の検出に必要な精度で測定する ことをいい，プロカルシトニン１−１１６と区別してプロカルシトニン３− １１６を特異的・選択的に測定することを必須とするものではない旨主張し， その根拠として，本件明細書の実施例において，プロカルシトニン３−１１ ６を特異的・選択的に測定することが困難なイムノアッセイによりプロカル シトニンの濃度を測定することが記載されていること，本件明細書の記載等 を踏まえると，患者の血清中でプロカルシトニン１−１１６とプロカルシト ニン３−１１６とを区別することなくプロカルシトニン一般を測定したと しても，その濃度は，おおよそプロカルシトニン３−１１６の濃度であり， 測定されたプロカルシトニン３−１１６の濃度は敗血症等の検出に必要な 精度になっていることを指摘する。 しかし，本件明細書のイムノアッセイによる測定に関する記載について， 正常者及び敗血症患者の血清中のプロカルシトニン濃度の測定結果と，これ と同時に行われたこれらの者の血清中のプロホルモン濃度の測定結果と対 比することにより，正常者と敗血症患者の間の濃度の差異がプロカルシトニ ンにおいて際立っていることを示すものである旨の記載があることからす ると（段落【００５９】【００６２】【００６３】【表３】），上記測定は，「敗＼n血症及び敗血症様全身性感染を検出するための方法」の実施例であるとは認 められないから，原告の上記主張の根拠となるとは認められない。 また，仮に，敗血症患者の血清中に含まれるプロカルシトニンの大部分が プロカルシトニン３−１１６であるという関係があるとしても，プロカルシ トニン３−１１６を測定することとプロカルシトニン一般を測定すること が同義とはいえないことは明らかである，また，敗血症等であるかどうかが 明らかではない患者については，その血清中のプロカルシトニンの大部分が プロカルシトニン３−１１６であるかどうかは明らかではないといえるほ か，本件明細書には，患者の血清中のプロカルシトニン濃度を測定すること により敗血症等を検出する技術は本件発明の優先日前に従来技術として存 在したところ，本件発明は，従来技術に対して新規のものである旨が記載さ れているのであって，原告の主張は採用することはできない。 以上によれば，原告の主張には理由がなく，これを採用することはできな い。
エ 以上によれば，構成要件Ａの「プロカルシトニン３−１１６を測定する＼nこと」とは，プロカルシトニン３−１１６の量を明らかにすることを意味す るものと解される。
(2)前記前提事実（第2の1(4)のとおり，被告装置及び被告キットを使用する と，プロカルシトニン３−１１６とプロカルシトニン１−１１６とを区別する ことなく，いずれをも含み得るプロカルシトニンの濃度を測定することができ， その測定結果に基づき敗血症等の鑑別診断等が行われていると認められる。被 告装置及び被告キットを使用して敗血症等を検出する過程で，プロカルシトニ ン３−１１６の量が明らかにされているとは認められない。 したがって，その余の点について判断するまでもなく，被告方法は，構成要＼n件Ａを充足するものとは認められない。

◆判決本文

　一審原告製の使用済み中空芯管をそのまま利用して生産された薬剤分包用ロールペーパの特許権・商標権を侵害すると判断されました。1審では、商標権侵害は認められていましたが、差止請求が棄却されていましたが、その点は同じです。

　本件訂正発明は，構成要件Ａ〜Ｄからなる「薬剤分包用ロールペーパ」に係る＼n発明であるところ（構成要件Ｅ），構＼成要件Ａには薬剤分包装置に関する事項が， 構成要件Ｂ及びＤにはロールペーパ及びその中空芯管並びにロールペーパに配＼n設される複数の磁石（以下，併せて「本件ロールペーパ等」という。）に関する 事項が，構成要件Ｃには薬剤分包装置及びロールペーパに関する事項が，それぞ＼nれ記載され，構成要件Ａにおいて，ロールペーパと薬剤分包装置の関係につき，＼n前者が後者に「用いられ」るものとして記載されている。 本件訂正発明は，「薬剤分包用ロールペーパ」という物の発明であると認めら れるところ，物の発明の特許請求の範囲の記載は，物の構造，特性等を特定する＼nものとして解釈すべきであること，「用いられ」が，構成要件Ａの中で「・・・＼nようにした薬剤分包装置に用いられ，」とされていることからすると，「用いら れ」とは，本件ロールペーパ等が構成要件Ａで特定される薬剤分包装置で使用可＼n能なものであることを表＼していると解される。
(3) 被告製品の構成要件充足性について＼n
ア 前記(2)を前提に検討すると，構成要件Ａのうち「ロールペーパの回＼n転速度を検出するために支持軸の片端に角度センサを設け」との記載は，本件ロ ールペーパ等の「複数の磁石」につき，支持軸の片端に設けられた角度センサに よる検出が可能な位置に配設されるものであることを特定するものと理解でき，＼nまた，構成要件Ａのうち「ロールペーパを上記中空軸に着脱自在に固定してその＼n固定時に両者を一体に回転させる手段をロールペーパと中空軸が接する端に設 け」との記載は，本件ロールペーパ等について，薬剤分包装置の中空軸と接する 中空芯管の端に，中空軸と着脱自在に固定する手段を設けることで，そのような 態様で回転させられるものであることを特定するものと理解できる。 そうすると，本件訂正発明に係る薬剤分包用ロールペーパの技術的範囲は，構＼n成要件Ｂ〜Ｅと，構成要件Ａによる上記特定に係る事項によって画されるもの＼nであるから，被告製品が構成要件Ａ〜Ｅで特定される本件ロールペーパ等とし＼nての構成を備えていて，構＼成要件Ａで特定される薬剤分包装置に利用可能なも＼nのについては，被告製品は本件訂正発明の技術的範囲に属するものと認められ， 被告製品が構成要件Ａで特定される薬剤分包装置に実際に使用されるか否かと＼nいうことは，上記構成要件充足の判断に影響するものではないと解される。＼n
イ(ア) 被告製品は，前提事実(6)のとおりの構成を有するところ，弁論＼nの全趣旨によると，被告製品の構成ａ，ｂ，ｃ，ｄは，本件訂正発明の構＼成要件 Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅをそれぞれ充足するものと認められる。
(イ) 弁論の全趣旨によると，被告製品の中空芯管内部に配設された ３個の磁石は，支持軸の片端に設置された角度センサによる信号の検出が可能＼nな位置に配設されたものであり，また，被告製品は，薬剤分包装置の中空軸に着 脱自在に装着されて，固定時に中空軸と一体となって回転し得るものであって， その手段がロールペーパと中空軸が接する端に設けられているものと認められ る。
(ウ) したがって，被告製品は，本件訂正発明の構成要件Ｂ〜Ｅと構＼成 要件Ａによる上記アの特定に係る事項を充足し，構成要件Ａで特定される薬剤＼n分包装置で使用可能なものであると認められる。＼n
ウ よって，被告製品は，本件訂正発明の技術的範囲に属するものと認め られる。
(4) 一審被告らの主張について
ア 一審被告らは，本件訂正発明が用途発明であり，また，本件訂正発明 において保護されるべき特徴的部分は，薬剤分包装置側の構成又は機能＼である ことなどから，被告製品が構成要件Ａを充足する薬剤分包装置に用いられては＼nじめて本件特許権に対する侵害が成立すると主張する。 しかし，前記(2)で検討したとおり，本件訂正発明は用途発明ではない。また， 本件訂正発明の技術的意義は，前記(1)認定のとおりであって，本件訂正発明の 特徴的部分が薬剤分包装置のみにあるということはできない。 したがって，一審被告らの上記主張は採用することができない。 なお，特許庁の審査基準（甲２２）も，サブコンビネーション発明について用 途発明と同様に解釈することを求めているものとは解されない。
イ 一審被告らは，一審原告は，本件補正に際して，本件訂正発明の技術 的特徴が構成要件Ａにあることを主張していたと主張する。＼n一審原告は，本件補正に際しての意見書（乙９）において，本件補正に先立つ 拒絶理由通知の引用文献記載の技術に対して，「本願発明では『回転角度と測長 センサの検出信号を検出してロールペーパの巻量が検出可能な位置に配置され＼nた磁石』の構成を有し，かつ『角度センサの信号とずれ検出センサの信号との不＼n一致により上記中空軸に着脱自在に装着されたロールペーパと上記中空軸との ずれを検出するようにした』薬剤分包装置に用いられることを前提とするロー ルペーパについての発明であり，部分的な構成部材の抽象的，総論的な構＼成が公 知，周知であるという理由だけで，本願発明の全体の構成が全て否定されること＼nにはならないと考えます。」と主張しているものの，そのことから直ちに一審原 告が構成要件Ａを充足する薬剤分包装置で用いられることが必要であるとまで＼n主張していたとは解されないから，一審被告らの上記主張を採用することはで きない。
ウ 一審被告らは，原審裁判所の暫定的見解について主張するが，原審裁 判所の暫定的見解によって当審の判断が左右されないことは明らかである。
・・・・
一審被告らは，非純正品であることを明示して販売していたことや 購入者が調剤薬局であることなどからすると，購入者は被告製品が非純正品で あること，すなわち，一審原告の製品ではないことを正確に認識しており，出所 表示機能＼や品質保証機能が害されていないから，商標法２６条１項６号が適用＼nされるか，実質的違法性を欠き，商標権侵害が成立しないと主張する。 しかし，以下の(ア)〜(オ)の各事情を考え併せると，購入者の全てが，被告製 品が非純正品であること，すなわち，一審原告の製品ではないことを正確に認識 していたとは認められず，一審被告らの上記主張はその前提を欠くものであっ て，採用することができない。
(ア) まず，前記(1)イのとおり，被告製品については，ウェブサイト のみならず，ダイレクトメールやＦＡＸ等による宣伝活動もされており，顧客が 一審被告らのウェブサイトを経由することなく被告製品を購入する場合もあっ たと認められるところ，ダイレクトメールやＦＡＸにおいて，どのような態様で 宣伝がされていたのかは証拠上必ずしも明らかではない。
(イ) 一審被告らは，顧客に対し，非純正品であることを説明していた と主張するが，一審被告らの下で稼働していた従業員は，その点に関し，刑事事 件の公判廷において，「電話で口頭で説明するときに，『純正の紙と違うので』 と説明した。」，「電子メールで顧客に説明する際にも電話での説明の場合と同 様に非純正であることを顧客に説明したように思うが，よく覚えてない。」と曖 昧な供述をしている（乙４）上，同供述の裏付けとなるような顧客への対応マニ ュアルや顧客に送付された電子メールといったようなものは何ら証拠として提 出されていないから，一審被告らの主張するような説明が常に顧客に対してさ れていたとは認められない。
(ウ) 被告製品の購入を申し込むために顧客が一審被告らに対して送＼n付する「注文書兼使用許可書」についても，「非純正」の文字（乙２５の１・２） は，後から記載されるもので，常に記載されていたのかは証拠上明らかではない し，また，「非純正」の文字が取り立てて大きく表示されたり，強調されたりし＼nていないことからすると，仮に記載されていたとしても顧客がこれに気付かな いこともあり得る。そして，前記(1)イのとおり，顧客から使用済み芯管の送付 を受けることなく，被告製品が販売された事例があることからすると，上記の 「注文書兼使用許可書」が常に使用されるものであったとも認められない。 納品書（乙２６）についても，「分包紙はお客様からお預かりした芯で作りま した。」とだけ記載されており，非純正品であることが明示されているわけでは ない。
(エ) 前記(1)ウのとおり，一審被告らのウェブサイトには「非純正分 包紙」という記載があったものの，被告ネクストウェブサイトの非純正品ウェブ ページ１では，「ユヤマ分包機対応」との記載に続いて各種の製品が表示されて＼nいるのみで，非純正品であることが明示的に記載されていなかった上，被告ヨシ ヤウェブサイトの非純正品ウェブページ２でも，「ユヤマ分包機対応」という記 載と共に各種の製品が表示されており，「非純正分包紙」という記載が左欄に小＼nさく記載されているにすぎないことからすると，一審被告らのウェブサイトに 接した購入者の全てが，被告製品が非純正品であると正確に認識するとは認め られない。
(オ) 購入者が調剤薬局であるからといって，その注意力が常に一般 消費者に比して高いとまではいえず，購入者の一人が，被告製品が非純正品であ ると認識していたことがある（乙１９，１１３）からといって，それにより全購 入者が同じ認識であったとは認められない。 なお，一審被告らは，調剤薬局の薬剤師の間では，当該調剤薬局で使用してい る薬剤分包用ロールペーパの仕入先や問合せ先に関する情報が共有されている と主張するが，上記(ア)〜(オ)で検討してきたところによると，そもそも，調剤 薬局において，被告製品を非純正品（一審原告の製品でないもの）として購入す るとは限らないというべきであるから，仕入先や問合せ先に関する情報が共有 されるかどうかは，本件の結論を左右するものではない。

◆判決本文

原審はこちら。

◆平成28(ワ)7536

　1審同様、技術的範囲に属する、無効理由無し（サポート要件、実施可能要件、進歩性）と判断されました。

　上記(1)の認定事実によれば，本件発明１は，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク 質の結合を中和し，参照抗体１と競合する，単離されたモノクローナル抗体及びこ れを使用した医薬組成物を，本件発明２は，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質の結 合を中和し，参照抗体２と競合する，単離されたモノクローナル抗体及びこれを使 用した医薬組成物を，それぞれ提供するものである。そして，本件各発明の課題は， かかる新規の抗体を提供し，これを使用した医薬組成物を作製することをもって， ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲとの結合を中和し，ＬＤＬＲの量を増加させることにより， 対象中の血清コレステロールの低下をもたらす効果を奏し，高コレステロール血症 などの上昇したコレステロールレベルが関連する疾患を治療し，又は予防し，疾患のリスクを低減することにあると理解することができる。＼n本件各明細書には，本件各明細書の記載に従って作製された免疫化マウスを使用 してハイブリドーマを作製し，スクリーニングによってＰＣＳＫ９に結合する抗体 を産生する２４４１の安定なハイブリドーマが確立され，そのうちの合計３９抗体 について，エピトープビニングを行い，２１Ｂ１２と競合するが，３１Ｈ４と競合 しないもの（ビン１）が１９個含まれ，そのうち１５個は，中和抗体であること， また，３１Ｈ４と競合するが，２１Ｂ１２と競合しないもの（ビン３）が１０個含 まれ，そのうち７個は，中和抗体であることが，それぞれ確認されたことが開示さ れている。また，本件各明細書には，２１Ｂ１２と３１Ｈ４は，ＰＣＳＫ９とＬＤ ＬＲのＥＧＦａドメインとの結合を極めて良好に遮断することも開示されている。 ２１Ｂ１２は参照抗体１に含まれ，３１Ｈ４は参照抗体２に含まれるから，２１ Ｂ１２と競合する抗体は参照抗体１と競合する抗体であり，３１Ｈ４と競合する抗 体は参照抗体２と競合する抗体であることが理解できる。そうすると，本件各明細 書に接した当業者は，上記エピトープビニングアッセイの結果確認された，１５個 の本件発明１の具体的抗体，７個の本件発明２の具体的抗体が得られることに加え て，上記２４４１の安定なハイブリドーマから得られる残りの抗体についても，同 様のエピトープビニングアッセイを行えば，参照抗体１又は２と競合する中和抗体 を得られ，それが対象中の血清コレステロールの低下をもたらす効果を有すると認 識できると認められる。 さらに，本件各明細書には，免疫プログラムの手順及びスケジュールに従った免 疫化マウスの作製，免疫化マウスを使用したハイブリドーマの作製，２１Ｂ１２や ３１Ｈ４と競合する，ＰＣＳＫ９−ＬＤＬＲとの結合を強く遮断する抗体を同定す るためのスクリーニング及びエピトープビニングアッセイの方法が記載され，当業 者は，これらの記載に基づき，一連の手順を最初から繰り返し行うことによって， 本件各明細書に具体的に記載された参照抗体と競合する中和抗体以外にも，参照抗 体１又は２と競合する中和抗体を得ることができることを認識できるものと認めら れる。 以上によれば，当業者は，本件各明細書の記載から，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタン パク質の結合を中和し，参照抗体１又は２と競合する，単離されたモノクローナル 抗体を得ることができるため，新規の抗体である本件発明１−１及び２−１のモノ クローナル抗体が提供され，これを使用した本件発明１−２及び２−２の医薬組成 物によって，高コレステロール血症などの上昇したコレステロールレベルが関連す る疾患を治療し，又は予防し，疾患のリスクを低減するとの課題を解決できることを認識できるものと認められる。よって，本件各発明は，いずれもサポート要件に＼n適合するものと認められる。
(3) 控訴人の主張について
控訴人は，本件各発明は，「参照抗体と競合する」というパラメータ要件と，「結 合中和することができる」という解決すべき課題（所望の効果）のみによって特定 される抗体及びこれを使用した医薬組成物の発明であるところ，競合することのみ により課題を解決できるとはいえないから，サポート要件に適合しない旨主張する。 しかし，本件各明細書の記載から，「結合中和することができる」ことと，「参照 抗体と競合する」こととが，課題と解決手段の関係であるということはできないし， 参照抗体と競合するとの構成要件が，パラメータ要件であるということもできない。＼nそして，特定の結合特性を有する抗体を同定する過程において，アミノ酸配列が特 定されていくことは技術常識であり，特定の結合特性を有する抗体を得るために， その抗体の構造（アミノ酸配列）をあらかじめ特定することが必須であるとは認められない（甲３４，３５）。＼n前記のとおり，本件各発明は，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質の結合を中和し， 本件各参照抗体と競合する，単離されたモノクローナル抗体を提供するもので，参 照抗体と「競合」する単離されたモノクローナル抗体であること及びＰＣＳＫ９と ＬＤＬＲ間の相互作用（結合）を遮断（「中和」）することができるものであること を構成要件としているのであるから，控訴人の主張は採用できない。＼n
(4) 本件各訂正発明のサポート要件適合性
なお，本件訂正発明１は，本件発明１の参照抗体１（構成要件１Ｂ）を可変領域のアミノ酸配列によってさらに限定した参照抗体１’（構＼成要件１Ｂ’）とするものであり，本件訂正発明２は，本件発明２の参照抗体２（構成要件２Ｂ）を可変領域のアミノ酸配列によってさらに限定した参照抗体２’（構＼成要件２Ｂ’）とするものであるから，本件各訂正発明も，いずれもサポート要件に適合するものと認められる。
(5) 小括
以上によれば，本件各発明及び本件各訂正発明は，いずれもサポート要件に適合 するというべきである。
４ 争点(2)イ（実施可能要件違反）について
(1) 前記３(1)の認定事実によれば，本件各明細書の記載から，本件発明１−１及 び２−１の抗体及び本件発明１−２及び２−２の医薬組成物を作製し，使用するこ とができるものと認められるから，本件各明細書の発明の詳細な説明の記載は，当 業者が本件各発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載したものであるということができる。＼nしたがって，本件各発明は，いずれも，実施可能要件に適合するものと認められる。＼n
(2) 控訴人の主張について
控訴人は，本件各発明は，抗体の構造を特定することなく，機能＼的にのみ定義さ れており，極めて広範な抗体を含むところ，当業者が，実施例抗体以外の，構造が特定されていない本件各発明の範囲の全体に含まれる抗体を取得するには，膨大な＼n時間と労力を要し，過度の試行錯誤を要するのであるから，本件各発明は実施可能要件を満たさない旨主張する。＼nしかし，明細書の発明の詳細な説明の記載について，当業者がその実施をするこ とができる程度に明確かつ十分に記載したものであるとの要件に適合することが求められるのは，明細書の発明の詳細な説明に，当業者が容易にその実施をできる程＼n度に発明の構成等が記載されていない場合には，発明が公開されていないことに帰し，発明者に対して特許法の規定する独占的権利を付与する前提を欠くことになる＼nからである。 本件各発明は，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質の結合を中和することができ， ＰＣＳＫ９との結合に関して，参照抗体と競合する，単離されたモノクローナル抗 体についての技術的思想であり，機能的にのみ定義されているとはいえない。そして，発明の詳細な説明の記載に，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質の結合を中和す＼nることができ，ＰＣＳＫ９との結合に関して，参照抗体１又は２と競合する，単離 されたモノクローナル抗体の技術的思想を具体化した抗体を作ることができる程度 の記載があれば，当業者は，その実施をすることが可能というべきであり，特許発明の技術的範囲に属し得るあらゆるアミノ酸配列の抗体を全て取得することができ＼nることまで記載されている必要はない。 また，本件各発明は，抗原上のどのアミノ酸を認識するかについては特定しない 抗体の発明であるから，ＬＤＬＲが認識するＰＣＳＫ９上のアミノ酸の大部分を認 識する特定の抗体（ＥＧＦａミミック）が発明の詳細な説明の記載から実施可能に記載されているかどうかは，実施可能＼要件とは関係しないというべきである。そして，前記(1)のとおり，当業者は，本件各明細書の記載に従って，本件各明細 書に記載された参照抗体と競合する中和抗体以外にも，本件各特許の特許請求の範 囲（請求項１）に含まれる参照抗体と競合する中和抗体を得ることができるのであ るから，本件各発明の技術的範囲に含まれる抗体を得るために，当業者に期待し得 る程度を超える過度の試行錯誤を要するものとはいえない。 よって，控訴人の主張は採用できない。
(3) 本件各訂正発明の実施可能要件の適合性
なお，前記３(4)のとおり，本件訂正発明１は，本件発明１の参照抗体１（構成要件１Ｂ）を可変領域のアミノ酸配列によってさらに限定した参照抗体１’（構＼成要件１Ｂ’）とするものであり，本件訂正発明２は，本件発明２の参照抗体２（構成要件２Ｂ）を可変領域のアミノ酸配列によってさらに限定した参照抗体２’（構＼成要件２Ｂ’）とするものであるから，当業者は，本件各明細書の記載から，本件訂正発明１ −１及び２−１の抗体及び本件訂正発明１−２及び２−２の医薬組成物を作製し， 使用することができるものと認められ，本件各訂正発明も，いずれも実施可能要件に適合するものと認められる。＼n

◆判決本文

　ゲームの特許について、約1.7億円の損害賠償が認められました。1審よりも損害賠償額が上がりました。これは1審では、A事件は特許無効と判断されましたが、知財高裁はA事件の特許に無効理由無しと判断したためです。

　これに対し控訴人は，本件発明Ａ１の「拡張ゲームプログラムおよび ／またはデータ」は，標準のゲーム内容に加え，拡張されたゲーム内容 を楽しむことが可能となるものであるから（本件明細書Ａの【００２０】＼n等），標準のゲーム内容を置き換えるゲームプログラム及び／又はデー タを含まないと解され，本件発明Ａ１と公知発明１との間には，相違点 １−１及び１−２のほかに，相違点１−３ないし１−５が存在する旨主 張する。
そこで検討するに，本件発明Ａ１の特許請求の範囲（請求項１）の記 載によれば，「所定の拡張ゲームプログラムおよび／またはデータ」は， 「標準ゲームプログラムおよび／またはデータに加えて，ゲームキャラ クタの増加および／またはゲームキャラクタのもつ機能の豊富化および＼n／または場面の拡張および／または音響の豊富化を達成するためのゲー ムプログラムおよび／またはデータ」であり，「第２の記憶媒体」に「包 含」されるものであって，「上記第２の記憶媒体が上記ゲーム装置に装 填され」，「上記ゲーム装置が」「第１の記憶媒体」が「包含する」「所 定のキーを読み込んでいる場合に」，「上記標準ゲームプログラムおよ び／またはデータと上記拡張ゲームプログラムおよび／またはデータの 双方によってゲーム装置を作動させ」ることを理解できる。 一方，上記特許請求の範囲には，「上記標準ゲームプログラムおよび ／またはデータと上記拡張ゲームプログラムおよび／またはデータの双 方によってゲーム装置を作動させ」た場合に動作する「上記標準ゲーム プログラムおよび／またはデータ」が，「上記標準ゲームプログラムお よび／またはデータ」の全部であると限定して解釈すべき根拠となる記 載はない。そして，本件明細書Ａの発明の詳細な説明にも，「上記標準 ゲームプログラムおよび／またはデータと上記拡張ゲームプログラムお よび／またはデータの双方によってゲーム装置を作動させ」る場合とは， 「上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータ」の一部しか作動し ない場合を含まないものであり，「上記標準ゲームプログラムおよび／ またはデータ」の全部が動作することが必要であると解釈すべき根拠と なる記載はない。 前記(ア)のとおり，本件公知発明１の「勇士の紋章ＤＤII」は，魔洞戦 紀ＤＤＩから転送されたキャラクタの魔洞戦紀におけるレベルが１６以 上であるときには，(1)そのキャラクタの勇士の紋章におけるレベルが最 初から２となり，(2)神殿で祈ると「ゆうけんしのしそん じゅんくよ。 がんばるのだぞ。」とのメッセージが表示され，アイテム「くさのつゆ」＼n及び「しろきのこ」が１つ増える，という動作機能を実行するゲームプ＼nログラム及び／又はデータを包含するものである。 そうすると，上記(1)の点は，「勇士の紋章」の標準のゲーム内容であ ればレベル１からスタートするゲームキャラクタのレベル（乙Ａ４の２・ １１枚目，乙Ａ８の１・８頁）をレベル２からスタートできるようにす るものであり（乙Ａ４の１・８枚目），上記(2)の点は，標準のゲーム内 容であれば金貨（ＧＯＬＤ）で支払わなければ取得できないアイテム（乙 Ａ４の１・１３枚目，乙Ａ４の２・８枚目）を神殿で祈ることで取得で きるようにするものであって（乙Ａ９・２頁，乙Ａ１０・３頁），いず れも新たな機能をゲームキャラクタに持たせるものであるから，これが＼n「ゲームキャラクタのもつ機能の豊富化」に当たることは明らかである。＼nまた，上記(2)の点は，「勇士の紋章」の標準のゲームの内容であれば， 神殿で祈ると「あなたのたたかいが ぶじおわりますよう。あくまに わ ざわいを！」とのメッセージのみが表示される場面を，神殿で祈ると「ゆ＼nうけんしのしそん じゅんくよ。がんばるのだぞ。」とのメッセージが 表示され，アイテム「くさのつゆ」及び「しろきのこ」が１つ増えると＼nいう場面とするものであるから，これが「場面の拡張」に当たることも 明らかである。 以上によれば，本件公知発明１の「勇士の紋章ＤＤII」は，「標準ゲ ーム機能部分を実行する標準ゲームプログラム及び／又はデータ」に加＼nえて，「ゲームキャラクタのもつ機能の豊富化」及び「場面の拡張」を＼n達成するためのゲームプログラム及び／又はデータ，すなわち，本件発 明Ａ１の「拡張ゲームプログラムおよび／またはデータ」を包含するも のといえる。 したがって，控訴人の上記主張は採用することができない。
(ウ) 他方，被控訴人は，公知発明１における「所定のキー」に相当する「キ ャラクタ（じゅんく）のレベルが１６以上であることを示す情報」とは， (1)魔洞戦紀ＤＤＩが装填されたことを示すデータ及び(2)キャラクタ（じ ゅんく）のレベルが１６以上であるセーブデータである旨主張する。 そこで検討するに，証拠（甲Ａ４の１，４の２，１３の２）及び弁論 の全趣旨によれば，本件ゲームシステムＡ１において，まず，勇士の紋 章ＤＤIIを装填し，次いで，「まどうせんきのＡメンをいれてください」 というインストラクションに基づき，魔洞戦紀ＤＤＩを装填し，キャラ クタ「じゅんく」を選択した後，再度，勇士の紋章ＤＤIIを装填した場 合には，勇士の紋章においてもキャラクタ「じゅんく」でプレイできる ことが認められる。 しかしながら，魔洞戦紀ＤＤＩを装填することにより当然に，本件発 明Ａ１の「拡張ゲームプログラムおよび／またはデータ」に相当する， 本件公知発明１の「ゲームキャラクタのもつ機能の豊富化」及び「場面＼nの拡張」を達成するためのゲームプログラム及び／又はデータと，標準 ゲームプログラム及び／又はデータの双方によって，ファミリーコンピ ュータが作動されるものではない。前記(ア)及び(イ)のとおり，本件公知 発明１の「標準ゲームプログラムおよび／またはデータと拡張ゲームプ ログラム及び／又はデータの双方によってファミリーコンピュータを作 動させ」るには，魔洞戦紀ＤＤＩから，キャラクタ（じゅんく）のレベ ルが１６以上であるセーブデータを読み込むことが必要であり，かかる データを読み込んでいない場合には，上記のようにインストラクション に基づき魔洞戦紀ＤＤＩを装填するなどの作業をしたとしても，本件公 知発明１の「標準ゲームプログラムおよび／またはデータのみによって ファミリーコンピュータを作動させる」こととなる。 以上によれば，上記(1)のデータは，本件公知発明１の「拡張ゲームプ ログラムおよび／またはデータ」を作動させる条件であるとはいえない から，本件発明Ａ１の「所定のキー」に相当する本件公知発明１の「キ ャラクタ（じゅんく）のレベルが１６以上であることを示す情報」には， 上記(1)のデータは含まれないといえる。 したがって，被控訴人の上記主張は採用することができない。
イ 本件発明Ａ１と本件公知発明１の対比 本件発明Ａ１と本件公知発明１とを対比すると，以下の相違点が存在す ることが認められる。
（相違点１−１）
一の記憶媒体，二の記憶媒体が，本件発明Ａ１は，「記憶媒体（ただし， セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）」であるのに対し，本件公＼n知発明１は「セーブデータなどを記憶可能なディスク」である点。＼n
（相違点１−２）
本件発明Ａ１の「第１の記憶媒体」は，セーブデータを記憶可能な記憶＼n媒体を除くから，「所定のキー」はセーブデータを含まないのに対し，本 件公知発明１では，魔洞戦紀ＤＤＩに包含される「所定のキー」が，魔洞 戦紀ＤＤＩに記憶されたセーブデータであって，魔洞戦紀ＤＤＩにセーブ されたキャラクタのレベルが２１であることを示す情報である点。
ウ 相違点の容易想到性について
(ア) 本件公知発明１の技術思想
本件公知発明１の内容に加え，前記アに掲記の各証拠及び弁論の全趣 旨を総合すれば，(1)ディープダンジョン（ＤＤ）シリーズの後作「勇士 の紋章」は，前作「魔洞戦紀」の続編であって，両者は，魔洞戦紀にお いて，魔王が勇剣士に倒され平和を取り戻したものの，勇士の紋章にお いて，魔王が復活し，勇剣士が再び冒険するという一連のストーリーを 有するゲームであること，(2)「魔洞戦紀」の勇剣士のキャラクタを，「勇 士の紋章」に転送することにより，「魔洞戦紀」の「勇剣士」を，「勇 士の紋章」の「勇士」として復活させることができること，(3)「魔洞戦 紀」において，キャラクタのレベルが１６以上であれば，レベル１から ではなく，レベル２のキャラクタとして「勇士の紋章」でプレイできる こと，(4)このような場合に，「魔洞戦紀」から転送されたレベル１６以 上のキャラクタは，「勇士の紋章」においては「勇剣士の子孫」として 復活すること，(5)「魔洞戦紀」のキャラクタリストは，「魔洞戦紀」に おいて，特定のキャラクタでゲームをプレイしている途中で中断し，そ の後，中断した場面からゲームを再開してプレイするために，ディスク にセーブされたものと解されることが認められる。 上記認定事実によれば，本件公知発明１は，前作と後作との間でスト ーリーに連続性を持たせた上，後作のゲームにおいても，前作のゲーム のキャラクタでプレイしたり，前作のゲームのプレイ実績により，後作 のゲームのプレイを有利にしたりすることによって，前作のゲームをプ レイしたユーザに対して，続編である後作のゲームもプレイしたいとい う欲求を喚起し，これにより後作のゲームの購入を促すという技術思想 を有するものと認められる。
(イ) 相違点１−１について
前記(ア)のとおり，本件公知発明１は，キャラクタでプレイするゲーム において，セーブされたキャラクタを前作のゲームから後作のゲームに 転送するものであり，前作のゲームにおいて，プレイ途中でセーブして， なおかつ，キャラクタのレベルが１６以上である場合に，後作のゲーム において，ゲームのプレイが有利になるという特典が与えられるもので ある。 そうすると，本件公知発明１は，少なくとも，前作において，ゲーム をプレイ途中でセーブするとともに，ゲームをある程度達成した，すな わち，前作のゲームにおいて，キャラクタのレベルが１６以上となるま でプレイしたという実績があることが，後作においてプレイを有利にす るための必須の条件であり，「キャラクタ」，「プレイ実績」を示す情 報を前作の記憶媒体にセーブできることが本件公知発明１の前提であっ て，「キャラクタ」，「プレイ実績」の情報をセーブできない記憶媒体 を採用すると，前作のゲームにおける「キャラクタ」，「プレイ実績」 の情報が記憶媒体に記憶されないこととなり，「前作のゲームのキャラ クタで，後作のゲームをプレイする」，「前作のキャラクタのレベルが １６以上であると，後作において拡張ゲームプログラムを動作させる」 という本件公知発明１を実現することができなくなることは明らかであ る。 したがって，仮に，被控訴人の主張するとおり，ゲームプログラム及 び／又はデータを記憶する媒体としてＣＤ−ＲＯＭを用いることが本件 特許Ａの出願前において周知技術であり，また，同一タイトルのゲーム をＣＤ−ＲＯＭやＲＯＭカセットに移植することが一般的に行われてい る事項であったとしても，本件公知発明１において，記憶媒体を，ゲー ムのキャラクタやプレイ実績をセーブできない「記憶媒体（ただし，セ ーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）」に変更する動機付けはな＼nく，そのような記憶媒体を採用することには，阻害要因がある。 以上のとおりであるから，本件公知発明１において，相違点１−１に 係る本件発明Ａ１の構成とすることは，当業者が容易に想到し得たもの＼nであるとは認められない。
(ウ) 相違点１−２について
前記(イ)と同様の理由により，本件公知発明１において，相違点１−２ に係る本件発明Ａ１の構成を採用することは，動機付けを欠き，むしろ＼n阻害要因があるというべきであるから，当業者が容易に想到し得たもの であるとは認められない。
(エ) 被控訴人の主張について
これに対し被控訴人は，相違点１−１及び１−２は，本件訂正Ａによ り，「第１の記憶媒体」及び「第２の記憶媒体」から「セーブデータを 記憶可能な記憶媒体」が除かれ，その結果，「所定のキー」からセーブ＼nデータが除かれたこと（「除くクレーム」とされたこと）により生じた ものであることを前提として，除くクレームとする訂正により，形式的 に主引用発明との間に相違点が存在すると認められる場合は，(1)相違点 に係る構成によって，技術的観点から主引用発明と異なる作用効果が存＼n在するか否かを検討し，(2)技術的意義が認められない場合には，実質的 な相違点とはいえず新規性が否定されると解すべきであり，(3)技術的意 義が認められた場合には，当業者において適宜なし得る設計事項に過ぎ ないか否かを検討し，設計事項に過ぎない場合には，進歩性が否定され ると解すべきであるところ，本件訂正Ａは，シリーズ化された一連のゲ ームソフトを買い揃えていくことにより，豊富な内容のゲームを楽しむ＼nことができるようにするという本件発明Ａ１の課題との関係では，技術 的な解決手段を示したものとはいえず，技術的意義がないものであって， 本件発明Ａ１の作用効果や技術的思想は，本件訂正Ａの前後で変わらな いから，相違点１−１及び１−２は，実質的に相違点とはいえず，少な くとも，当業者が適宜なし得る設計事項である旨主張する。 しかしながら，前記(イ)及び(ウ)のとおり，本件公知発明１において， 相違点１−１及び１−２に係る本件発明Ａ１の構成を採用することは，＼n動機付けを欠き，むしろ阻害要因があるというべきものである。 また，本件発明Ａ１において，「第１の記憶媒体」及び「第２の記憶 媒体」を「セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く」ものとすること＼nは，前作のプレイ実績にかかわらず，後作において拡張ゲームプログラ ム及び／又はデータによってゲームを楽しむことができるという作用効 果を奏するものであって，技術的意義を有するものであることからする と，相違点１−１及び１−２は，実質的な相違点であるといえるし，当 業者が適宜なし得る設計事項であるとは認められない。 したがって，被控訴人の上記主張は採用することができない。
(オ) 小括
以上のとおり，本件公知発明１において，相違点１−１及び１−２に 係る本件発明Ａ１の構成とすることには，動機付けがなく，むしろ阻害＼n要因があるため，当業者が容易に想到し得たこととは認められない。 したがって，本件発明Ａ１は，当業者が本件公知発明１に基づき容易 に発明をすることができたものであるとは認められない。
・・・・
特許法１０２条３項所定の「その特許発明の実施に対し受けるべき 金銭の額に相当する額」については，平成１０年法律第５１号による改 正前は「その特許発明の実施に対し通常受けるべき金銭の額に相当する 額の金銭」と定められていたところ，「通常受けるべき金銭の額」では 侵害のし得になってしまうとして，同改正により「通常」の部分が削除 された経緯がある。 特許発明の実施許諾契約においては，技術的範囲への属否や当該特許 が無効にされるべきものか否かが明らかではない段階で，被許諾者が最 低保証額を支払い，当該特許が無効にされた場合であっても支払済みの 実施料の返還を求めることができないなど様々な契約上の制約を受ける のが通常である状況の下で事前に実施料率が決定されるのに対し，技術 的範囲に属し当該特許が無効にされるべきものとはいえないとして特許 権侵害に当たるとされた場合には，侵害者が上記のような契約上の制約 を負わない。そして，上記のような特許法改正の経緯に照らせば，同項 に基づく損害の算定に当たっては，必ずしも当該特許権についての実施 許諾契約における実施料率に基づかなければならない必然性はなく，特 許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき，実施に対し受ける べき料率は，むしろ，通常の実施料率に比べて自ずと高額になるであろ うことを考慮すべきである。 したがって，実施に対し受けるべき料率は，(1)当該特許発明の実際の 実施許諾契約における実施料率や，それが明らかでない場合には業界に おける実施料の相場等も考慮に入れつつ，(2)当該特許発明自体の価値す なわち特許発明の技術内容や重要性，他のものによる代替可能性，(3)当 該特許発明を当該製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の 態様，(4)特許権者と侵害者との競業関係や特許権者の営業方針等訴訟に 現れた諸事情を総合考慮して，合理的な料率を定めるべきである。
(イ) 認定事実
ａ 本件特許Ａについての実際の実施許諾契約の実施料率は，本件訴訟 に現れていない。 そして，証拠（乙Ａ１１５，１１６，乙Ｂ２８）及び弁論の全趣旨 によれば，以下の事実が認められる。
(a) 株式会社帝国データバンクが「知的財産の価値評価を踏まえた特 許等の活用の在り方に関する調査研究報告書〜知的財産（資産）価 値及びロイヤルティ料率に関する実態把握〜（平成２２年３月）」 （乙Ｂ２８。本件調査報告書）を作成するに当たって行った，特許 権に関するロイヤルティ率情報のアンケート（以下「本件アンケー ト」という。）の結果を記載した表２−２には，技術分類を「家具，＼nゲーム」とする特許のロイヤルティ料率の平均は２．５％（最大値 ４．５％，最小値０．５％，標準偏差１．５％）（件数１４件）と 記載されている。
(b)本件調査報告書には，本件アンケート調査結果の回答及び集計に 当たっての前提条件について，(1)ライセンス・アウト（ライセンス を与える側）の立場での回答であること，(2)国内同業他社へのライ センスを想定していること，(3)通常実施権（ライセンス提供先を独 占的にする訳ではなく，複数の者とライセンスを行うことができる 形態）によるライセンスを想定していること，(4)正味販売高に対す る料率を想定していること，(5)特殊な事情（エンタイアマーケット バリュールール（特許技術が製品の一部に使われているだけだとし ても，侵害された部品を含む製品全体の単価に基づいて損害額を計 算するルール）によるロイヤルティ算定，契約相手の事情など）を 捨象したケースであること，(6)ロイヤルティ料率相場はカテゴリ選 択肢で回答であるが，集計時には各選択肢の中央値をロイヤルティ 料率として集計を行ったことが記載されている。
（C) 経済産業省知的財産政策室編の「ロイヤルティ料率データハンド ブック〜特許権・商標権・プログラム著作権・技術ノウハウ〜」（平 成２２年８月３１日発行）の「II 各国のロイヤルティ料率」には， (1)ロイヤルティ算定方式として最も広く採用されているのは，定率 方式であり，そのロイヤルティは，「対象製品の販売価格×ロイヤ ルティ料率」として算定されること，(2)販売価格の対象となるロイ ヤルティベースには，総販売価格，純販売価格（正味販売価格）， 小売価格等が使用されるが，実務面では，純販売価格（正味販売価 格）が採用されることが比較的多いとされること，(3)純販売価格（正 味販売価格）は，総販売価格から一定の費用項目を控除した残額と して定義され，控除費用項目としては，一般的に，輸送費，保険料， 倉庫保管費用，リベート，包装梱包費等，販売地によって変動する 可能性のある費用項目が中心となるが，業界慣行や製品種類等によ＼nって異なることが記載されている。
ｂ 前記(1)アのとおり，本件発明Ａ１は，ゲームプログラム及び／又は データを記憶する記憶媒体を所定のゲーム装置に装填してゲームシス テムを作動させる方法であって，上記記憶媒体は，少なくとも，所定 のゲームプログラム及び／又はデータと，所定のキーとを包含する第 １の記憶媒体と，所定の標準ゲームプログラム及び／又はデータに加 えて所定の拡張ゲームプログラム及び／又はデータを包含する第２の 記憶媒体とが準備され，上記第２の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填 されるとき，上記ゲーム装置が上記所定のキーを読み込んでいる場合 には，上記標準ゲームプログラム及び／又はデータと上記拡張ゲーム プログラム及び／又はデータの双方によってゲーム装置を作動させる ことにより，ユーザにとっては，一回の購入金額が適正なシリーズも のの記憶媒体を買い揃えてゆくことによって，最終的に極めて豊富な 内容のゲームソフトを入手したのと同じになり，メーカにとっては，＼n膨大な内容のゲームソフトを，ユーザが購入しやすい方法で提供でき＼nるという効果をもたらすものである。 このように，本件発明Ａ１は，ゲームシステム作動方法の発明であ り，その構成及び効果は上記のとおりであるところ，イ−９号方法等＼nは本件発明Ａ１の技術的範囲に属するものであり，イ−９号製品等は， ゲーム装置に装填してゲームを実行するためのゲームソフトであって，＼n本件発明Ａ１の「第２の記憶媒体」に相当する，同発明を実施するた めに不可欠の物である。そして，前記(1)イのとおり，イ−９号製品等 は，本編ディスク（第１の記憶媒体）から所定のキーを読み込むこと により，アペンドディスク（第２の記憶媒体）に記録された標準のゲ ームプログラム及び／又はデータに加えて，拡張ゲームプログラム及 び／又はデータを作動させることができるものであるから，本件発明 Ａ１は，イ−９号製品等にとって，相応の重要性を有するものといえ る。 また，家庭用ゲーム機などの情報処理装置を対象としたシステム作 動方法に関し，本件発明Ａ１の上記技術についての代替技術が存在す ることはうかがわれない。
ｃ(a) 前記ｂのとおり，本件発明Ａ１は，イ−９号製品等に記録された 拡張ゲームプログラム及び／又はデータを作動するに当たり不可欠 な技術であるところ，家庭用ゲーム機本体に装着してゲームを楽し むゲームソフトにおけるゲームキャラクタのもつ機能＼，場面，音響 が豊富であることは，通常，需要者の購入動機に影響を与えるもの といえる。 そして，被控訴人は，イ−９号製品等を販売するに当たり，製品 解説書（甲Ａ５，７，８，１０，１１）において，ＭＩＸＪＯＹ機 能について紹介し，前作のディスク（本編ディスク）があると本作＼n（アペンドディスク）とのＭＩＸＪＯＹを楽しむことができ，前作 のシナリオを本作のキャラクタでプレイしたり，前作では特定のキ ャラクタとのみ迎えることができたエンディングを全てのキャラク タと迎えることができたりする旨を説明している。 これらの事情を考慮すると，本件発明Ａ１をイ−９号製品等に用 いることにより被控訴人の売上げ及び利益に貢献するものと認めら れる。
・・・
ａ 前記(イ)のとおり，本件訴訟において本件特許Ａの実際の実施許諾 契約の実施料率は現れていないところ，本件特許Ａの技術分野が属す る分野の近年の統計上の平均的な実施料率が，本件アンケート結果で は２．５％（最大値４．５％，最小値０．５％，標準偏差１．５％） であり，同実施料率は正味販売高に対する料率を想定したものである ことが認められる。そして，このことを踏まえた上，侵害品に係るゲ ームソフトにおいては，ゲームのキャラクタや内容，販売方法の工夫＼n等が，その売り上げに大きく貢献していることは否定できないとはい え，本件発明Ａ１に係る技術も，売上げの向上に相応の貢献をしてい ると認められることや，本件発明Ａ１の代替となる技術は存在しない こと，控訴人と被控訴人は競業関係にあることなど，本件訴訟に現れ た事情を考慮すると，特許権侵害をした者に対して事後的に定められ るべき，本件での実施に対し受けるべき料率（以下「本件実施料率Ａ」 という。）は，消費税相当額を含む被控訴人の正味販売価格に対し， ３．０％を下らないものと認めるのが相当である。
ｂ 被控訴人は，別紙１「販売開始日一覧表」記載の販売開始日から本＼n件特許権Ａの存続期間満了日までのイ−９号製品等の売上高（被控訴 人の卸売価格）が，別紙７「売上高（補正後）」の「売上高」欄記載 のとおりであると主張するところ，イ−９号製品等の売上高（被控訴 人の卸売価格）が上記金額を超えるものであることを認めるに足りる 証拠はない。そこで，同金額に消費税相当額（５％）を加えた金額を， 実施料算定の基礎となる価格とするのが相当である。 もっとも，前記(イ)ｃ(C)のとおり，イ−９号製品等のうちには，本件 発明Ａ１の「第２の記憶媒体」に該当するゲームソフトのほかに，１＼n個ないし５個の当該ゲームソフトと同一シリーズのゲームソ＼フト（記 憶媒体）が含まれるパッケージ商品も存在するところ，これらのゲー ムソフトは，本件発明Ａ１についての本件特許権Ａを侵害するもので＼nはなく，かつ，イ−９号製品等に含まれなくとも，単体で販売の対象 となる商品である。また，前記(イ)ａ(b)のとおり，本件調査報告書には， 本件アンケート調査結果の回答及び集計に当たっての前提条件につい て，特殊な事情（エンタイアマーケットバリュールール（特許技術が 製品の一部に使われているだけだとしても，侵害された部品を含む製 品全体の単価に基づいて損害額を計算するルール）によるロイヤルテ ィ算定，契約相手の事情など）を捨象したケースであることが記載さ れている。そうすると，侵害品以外のゲームソフトの価格に相当する＼n部分については，本件実施料率Ａを乗じるべき販売価格から控除する のが相当というべきであるから，イ−９号製品等の販売価格を侵害品 であるゲームソフトとそれ以外のゲームソ＼フトとの合計数で除したも のをもって，本件実施料率Ａを乗ずべき売上高とするのが相当である。 また，前記(イ)ｃ(C)のとおり，イ−１９及び２３(2)号製品には，本件 発明Ａ１の「第２の記憶媒体」に該当するゲームソフトのほかに，「最＼n強データ収録ＣＤ−ＲＯＭ」やグッズが同梱されているものもあるが， 上記ＣＤ−ＲＯＭは，ゲームソフトで使用するデータ（キャラクタの＼n能力値等が最大の状態のデータ）が記録されているに過ぎず，それら＼nが単独で商品として流通するものではないから，当該製品の販売価格 全体をもって，本件実施料率Ａを乗ずべき売上高とするのが相当であ る。 他方，イ−３９号製品（「遥かなる時空の中で３十六夜記 プレミ アムＢＯＸ」（希望小売価格９８００円））は，同日付で発売された イ−３５号製品（「遥かなる時空の中で３十六夜記」（希望小売価格＼n４９８０円））に対して，４８２０円高く価格が設定され，その製品 の相違は同梱グッズのみであって，イ−３９号製品に含まれる同梱グ ッズの価格は，おおむね同製品の２分の１に相当するものといえるか ら，同製品の販売価格の２分の１を本件実施料率Ａを乗ずべき売上高 とするのが相当である。 さらに，イ−４０号製品（「遥かなる時空の中でプレミアムＢＯＸ コンプリート」）は，本件発明Ａ１の「第２の記憶媒体」に該当する ゲームソフトのほかに，これと同一の「遥かなる時空の中でシリーズ」＼nのゲームソフト５個が含まれるところ，同製品についても，イ−３９＼n号製品と同様に，同梱グッズの価格は，これと対応するゲームソフト＼nの価格のおおむね２分の１に相当するものといえる。そうすると，同 製品の販売価格の１２分の１をもって，本件実施料率Ａを乗ずるべき 売上高とするのが相当である。
ｃ 以上によれば，本件特許権Ａの侵害について，特許法１０２条３項 により算定される損害額は，別紙１０のとおり計算され，その合計額 は１億１６６７万３７１０円となる。
(エ) 控訴人の主張について
控訴人は，(1)本件発明Ａ１及びＡ２は，イ号製品のユーザにおいて実 施されるゲームシステム作動方法であること，イ号製品のような本件特 許権Ａの間接侵害を構成する製品の製造販売に関する特許権者の許諾は，＼n当該製品がユーザに販売されることを当然の前提とすることなどから， 実施料率算定の基礎となるイ−９号製品等の売上高は，被控訴人の卸売 価格ではなく小売価格とすべきである，(2)イ−９号製品等に同梱される アイテムがある場合でも，イ号製品は，同梱されたアイテムを含む製品 全体で一個の商品（販売単位）であり，製品の販売等行為全体が一個の 特許権侵害を構成するから，イ−９号製品等の販売価格全体が本件実施＼n料率Ａに乗ずべき価格となる旨主張する。 しかしながら，上記(1)の点については，控訴人の主張を裏付けるに足 りる客観的な証拠はない。前記(イ)ａのとおり，本件特許Ａの技術分野が 属する分野の近年の統計上の平均的な実施料率は，正味販売高に対する 料率を想定したものであることからすると，実施料算定の元となる売上 高は，被控訴人のイ−９号製品等の販売価格，すなわち卸売価格とする のが相当である。 上記(2)の点については，前記(ウ)ｂのとおり，イ−９号製品等のうち， 本件発明Ａ１の「第２の記憶媒体」に該当するゲームソフト以外のゲー＼nムソフトを含むものや，同梱されたグッズが，商品構＼成や価格構成上，＼n明らかにゲームソフトとは別の価値を有するもの，すなわち，別個の商＼n品として扱われていると判断し得るものについては，これらのゲームソ＼nフト及びグッズの価格に相当する金額を本件実施料率Ａを乗ずべき価格 から控除するのが相当である。 控訴人の主張するその余の点も，前記(ウ)の判断を左右するものでは ない。
(オ) 被控訴人の主張について
被控訴人は，(1)実施料率算定の基礎となるべき正味販売価格に消費税 相当額は含まれない，(2)本件調査報告書によれば，「家具，ゲーム」の 技術分野には，「ビデオゲーム」のような全体の一部に特許発明が実施 されているもの以外に，「家具」，「カードゲーム，盤上ゲーム，ルー レットゲーム；小遊技動体を用いる室内用ゲーム」も含まれるため，本 件特許Ａの実施料率は，上記実施料率の平均値（２．５％）より低くな る，(3)同梱グッズについても，別紙７「売上高（補正後）」記載のとお り，そのアイテム数に応じて売上高を補正すべきである，(4)本件発明Ａ １は，セーブデータを「所定のキー」とする方法，「拡張ゲームプログ ラム等」の一部を「所定のキー」とする方法，第２の記憶媒体に「拡張 ゲームプログラム等」のみを記憶する方法により，同発明と同様の作用 効果を奏しながら，同発明を回避することができる，(5)控訴人は，競業 者と特許クロスライセンス契約を締結し，「ライセンスなどの特許権の 有効活用を促進」するとしたプレスリリースを公開しており（乙Ａ８３ の１〜３），むしろ開放的ライセンスポリシーを採用している，(6)イ号 製品は，武将やステージを新規に追加するものというよりは，「違った 遊びを提供するという概念で開発」されたものであり，本編ディスクで はプレイできなかったモードを提供することが主眼となった製品であっ て，それ単体でも十分楽しめる内容である反面，ＭＩＸＪＯＹをするこ＼nとで可能となるのは，本編ディスクでプレイできたモードやシナリオを＼nアペンドディスクでもプレイできるというものであり，ＭＩＸＪＯＹを 行う場面は限定されている旨主張する。 しかしながら，上記(1)の点については，消費税相当額も被控訴人の販 売価格の一部としてそれに含まれているものであるから，損害額の算定 に当たって消費税相当額を控除すべき理由はない。 上記(2)の点については，前記(イ)ａ(a)のとおり，本件アンケート結果 を記載した，本件調査報告書の表２−２には，技術分類を「家具，ゲー＼nム」とする特許のロイヤルティ料率の平均は２．５％であり，件数は１ ４件である旨が記載されているものの，アンケート回答者の保有する特 許の内容，特許の実施品について，具体的な記載はない。したがって， 本件調査報告書の記載からは，本件特許Ａの実施料率が，上記実施料率 の平均値より低くなると認めることはできない。 上記(3)の点については，前記(イ)ｃ(C)のとおり，イ−９号製品等に同梱 されているグッズは，本件発明Ａ１の「第２の記憶媒体」に相当するゲ ームソフトの付属物というべきものであって，単独で商品として流通す＼nるものではないから，イ−３９及び４０号製品に同梱されたグッズを除 き，当該製品の販売価格全体をもって，本件実施料率Ａを乗ずべき売上 高とするのが相当である。
上記(4)の点については，i）前記(5)ウ(エ)のとおり，本件発明Ａ１にお いて，「第１の記憶媒体」及び「第２の記憶媒体」を「セーブデータを 記憶可能な記憶媒体を除く」ものとすることは，前作のプレイ実績にか＼nかわらず，後作において拡張ゲームプログラム及び／又はデータによっ てゲームを楽しむことができるという技術的意義を有するものであり， セーブデータを「所定のキー」とする方法は，本件発明Ａ１と同様の作 用効果を奏するものではなく，また，記憶媒体をセーブデータを記憶可 能なものにした場合は，大量の記憶容量を有し，安価で大量生産が可能＼ なＣＤ−ＲＯＭ，ＤＶＤ−ＲＯＭ等の読み出し専用メモリーを用いるこ とができなくなること，ii）本件発明Ａ１は，第１の記憶媒体に記憶され た「所定のキー」を読み込むだけで，第２の記憶媒体に記録された標準 ゲームプログラム及び拡張ゲームプログラムによりゲーム装置を作動さ せるものであって，装置の作動中に第１の記憶媒体を入れ換え可能なも＼nのであるが，「拡張ゲームプログラム等」の一部を「所定のキー」とす る方法では，標準ゲームプログラム及び拡張ゲームプログラムによるゲ ーム装置の作動中に，第１の記憶媒体を装填し続ける必要があること， iii）第２の記憶媒体に「拡張ゲームプログラム等」のみを記憶する方法 では，第２の記憶媒体単体で，標準ゲームプログラム及び拡張ゲームプ ログラムによりゲーム装置を作動させることができないことから，これ らの方法が本件発明Ａ１の代替技術であるとはいえない。
上記(5)の点については，たとえ，特許権者が開放的ライセンスポリシ ーを有しているとしても，そのことは，特許権侵害者に対して事後的に 定めるべき実施料率を下げる理由にはならないものというべきである。 上記(6)の点については，前記(イ)ｃ(a)のとおり，本件発明Ａ１により ゲームキャラクタのもつ機能，場面，音響が豊富になるという効果は，＼n通常，需要者の購入動機に影響を与えるものであるといえ，イ−９号製 品等においても，ＭＩＸＪＯＹ機能により，前作のシナリオを本作のキ＼nャラクタでプレイしたり，前作では特定のキャラクタとのみ迎えること ができたエンディングを全てのキャラクタと迎えることができたりする ものであって，被控訴人は製品解説書でかかる機能を紹介し，宣伝して＼nいるものである。そうすると，本件発明Ａ１は，これをイ−９号製品等 に用いることにより被控訴人の売上及び利益に相応の貢献をするものと 認められるものであって，イ−９号製品等が単体でも十分楽しめるもの＼nか否かという点や，ＭＩＸＪＯＹを行う場面が限定されているか否かと いう点は，上記判断を左右するものではない。 被控訴人の主張するその余の点も，前記(ウ)の判断を左右するもので はない。

◆判決本文
1審はこちらです。

◆判決本文
判決理由は、A、B事件にそれぞれ分けられています。

◆A事件

◆B事件

　大阪地裁21部は、技術的範囲に属する、無効理由なしとして、差止請求を認めました。損害賠償請求については、準備手続き中に口頭弁論が分離されています。

　被告は，「挟み込んで保持する」という文言について経時的に解釈し，これを， 第二保持部がブレースボルトをその軸方向に沿って外周側から挟み込み，これを仮 に保持した状態でブレースボルトの軸方向に移動して位置調整を行った後に，ナッ トで締め付けて保持するという操作方法に限定される旨を主張し，ブレースボルト を第二保持部が挿通する場合はこれに含まれないから，ブレースボルトを第二保持 部に挿通する被告製品は，本件発明の構成要件を充足しないと主張する。＼nしかしながら，構成要件１Ｃの「挟み込んで保持する」は，物の発明の一要素と＼nして，ブレースボルトが，これを包囲する包囲部によりベース板部に固定されるこ と，すなわち「狭着保持」（本件各明細書の段落【００４４】，【００４９】ない し【００５２】等）を意味すると解するのが相当である（なお，被告は，「挟着」 と「狭着」の違いについて，前者は「挟み込む」という予備的動作を指すのに対し，＼n後者は「狭める」という最終的操作を意味する，と主張する。しかし，本件各明細 書においては，「挟み込んで保持する」及び「挟み込んで狭着保持する」という２ 通りの言い回しがみられるものの，これらが被告の主張のように明確に区別して用 いられているということはできず，「挟み込んで」，「挟着」及び「狭着」という 文言は基本的に同義であると解すべきである。）。 本件各明細書の段落【０００８】に，「この構成によれば，（中略）固定片の孔＼n部に第二棒状体を挿通させる必要がなく」との記載がある点については，従来技術 において，ブレースボルトが長過ぎる場合，これを切断する等して調整せざるを得 ないが，本件発明の場合，固定片のナットをゆるめて，外周側からブレースボルト を挟むことができるということを，特別な場合における利点として述べたにすぎず， ベース板部と固定片の間に形成される孔部にブレースボルトを挿通することのでき る通常の場合にまで，外周側からブレースボルトを挟み込むことを要件とする趣旨 とは解し得ない。 そうすると，被告の主張するような上記操作方法は，本件発明における構成要件＼n充足性の判断を左右するものではない。
(3) 被告製品の施工方法について（甲１９，乙４，２２）
被告が，被告製品１の施工に際し，安全性確保等の見地から，ブレースボルトを 第二保持部に外周側から挟み込むことはせずに，第二保持部にあらかじめブレース ボルトを挿通できる程度の間隙を開けておき，ブレースボルトを第二保持部の当該 間隙に挿通させて使用する（被告製品２については，第二保持部が開口部の狭いル —プ状板部で構成されるため，ブレースボルトを第二保持部に挿通して使用するこ＼nとは明らかである。）ことは当事者間に争いはないが，上記⑴及び⑵で検討したと ころによれば，上記施工方法の結果は，本件発明の「挟み込んで保持する」に該当 するというべきであり，これに反する被告の主張は採用できない。
・・・
被告は，乙１３を適宜設計変更したものとして副引用発明を設定するところ， 乙１３発明は，同一平面上に配置された２本の棒状体の交差する箇所において，乙 １３に記載された物品（以下「本物品」という。）を２つ，各棒状体をそれぞれ覆 うようにして対向配置させて装着し，それぞれの本物品の角度調整用の弧形状の孔 （角度調整用長穴）を利用してボルトにより緊結することにより，２本の棒状体を 連結・固定するものである。 これに対し，副引用発明は，本物品と，本物品から包囲部を取り除いた状態の平 面の板状部材（以下「平面部材」という。）から構成されているところ，平面部材＼nは棒状体を覆うことができないので，本物品と平面部材を組み合わせても乙１３に 記載されたような交差連結具として使用することはできない（本物品１個と平面部 材１個を組み合わせた場合，保持可能な棒状体は１本のみである。）。また，本物＼n品及び平面部材は互いの角度を調整する必要がないから，両部材に存する上記弧形 状の孔の存在意義がなくなってしまう。 したがって，当業者が，乙１３発明から副引用発明を導くことは困難である。 また，被告は，乙１３以外にも乙１２，１４ないし２０を引用し，天井から 吊設機器を吊り下げるボルトが交差する部位を連結する揺れ止め用交差連結具も慣 用技術であると主張し，当業者は，乙１発明の両端の外側狭着体の平面域に，斜め 支持体に代えて副引用発明を適用して連結することで，被告製品１（すなわち本件 発明）を容易に発明することができる，と主張する。 しかし，乙１２，１４ないし２０に記載された発明も，乙１３発明と同様に，同 一平面上に配置された２本の棒状体を，その交差する箇所を覆うように装着するこ とで，連結・固定して振れ止めするための交差固定金具に係るものであって，被告 の主張するような副引用発明の構成を示唆するものではない。＼nなお，被告は，このほかにも，乙８，１０，２４ないし２８を引用して，１本の 棒状体を狭着して固定するにあたって，狭着する一方が棒状体を包囲する包囲部を 備えた部材，他方が平面上の部材である慣用技術である旨主張し，乙８ないし１１ を引用して，２本の棒状体を狭着して固定する連結具も慣用技術である旨主張する が，いずれにおいても，一対の部材のうち，一方の部材にのみ包囲部を設け，もう 一方の部材を平面状とする交差固定金具の技術は開示されておらず（乙８及び乙２ ６に開示された発明は，２つの固定具の間に平板の基板を挟み込む形を採るが，そ れぞれの固定部が包囲部を備えている点については上記の他の発明と同様である。）， 被告が主張するような副引用発明の構成を示唆するものではない。＼n以上より，副引用発明は，乙１３を含めて乙８ないし２０のいずれにも開示 されているとはいえない。
オ 容易想到性について（相違点１）
被告は，本件発明や乙１発明のようなコーナー固定金具と，乙１２ないし２０に 開示されるような交差固定金具とは，同一の技術分野に属し，また，施工現場で同 じ吊設機器において併用されることが多いから，当業者には，コーナー固定金具の 第二支持部に交差固定金具を適宜設計変更して適用する動機付けがある旨主張する。 乙１２ないし２０に記載される発明から，被告が主張するような副引用発明が導 けないことは上記エで述べた通りであるが，仮にこの副引用発明の具体的構成を措＼nくとしても，交差固定金具とコーナー固定金具は，固定する棒状体の本数も固定の 態様も全く異なるものであるところ，単に吊設機器上の近い位置で用いられる２種 類の金具であるからといって，適用の動機付けを認めることはできない。 したがって，設計変更される副引用発明の具体的構成がどうあれ，乙１発明に上＼n記刊行物記載の発明を適用する動機付けがあるとはいえない。

◆判決本文

　原審では、サポート要件、実施可能要件違反で権利行使不能＼と判断されていました。 控訴審は、サポート要件違反と判断しました。

　所定の数値範囲を発明特定事項に含む発明について，特許 請求の範囲の記載が同号所定の要件（サポート要件）に適合するか否かは， 当業者が，発明の詳細な説明の記載及び出願時の技術常識から，当該発明 に含まれる数値範囲の全体にわたり当該発明の課題を解決できると認識で きるか否かを検討して判断すべきものと解するのが相当である。 イ(ア) これを本件についてみるに，本件発明の特許請求の範囲（請求項１） の記載によれば，本件発明は，アルミニウム缶内にワインをパッケージ ングする方法の発明であって，「３５ｐｐｍ未満の遊離ＳＯ２」と，「３ ００ｐｐｍ未満の塩化物」と，「８００ｐｐｍ未満のスルフェート」と を有することを特徴とするワインを製造するステップを含むものである から，所定の数値範囲を発明特定事項に含む発明であるといえる。
次に，本件明細書の発明の詳細な説明には，本件発明の課題を明示し た記載はないが，【０００２】ないし【０００４】の記載（前記(1)イ(ア)） から，本件発明の課題は，アルミニウム缶内にパッケージングした「ワ インの品質」が保存中に著しく劣化しないようにすること，ここにいう 「ワインの品質」は，「ワインの味質」を意味するものと理解できる。 そして，本件明細書の【００３８】ないし【００４２】及び表１には，＼n白ワインの保存評価試験の結果として，パッケージングされた白ワイン を３０℃で６ヶ月間保存した後に，味覚パネルによる官能試験により，＼n「許容可能なワイン品質が味覚パネルによって確認された」との記載が＼nあることに照らすと，本件明細書の発明の詳細な説明には，ワインの品 質（味質）が劣化したかどうかは味覚パネルによる官能試験によって判＼n断されることの開示があることが認められる。
一方，上記の「許容可能なワイン品質が味覚パネルによって確認され＼nた」ワインについて，表１には，別紙のとおり，保存期間「６ヶ月」に＼n対応する「Ａｌ ｍｇ／Ｌ」欄及び「初期に対するＡｌ含有量上昇率（％）」 欄に，アルミニウム含有量０．７２ｍｇ／Ｌ，含有量上昇率４４％（「直 立」状態で保存の缶），アルミニウム含有量０．６８ｍｇ／Ｌ，含有量 上昇率３６％（「倒立」状態で保存の缶）であったことの記載があるが， 表１を含む本件明細書の発明の詳細な説明の記載全体をみても，当該ワ＼nインの保存開始時（「初期」）の塩化物及びスルフェートの各濃度につ いての具体的な開示はない。
また，本件明細書の【０００３】の「ワイン中の物質の比較的攻撃的 な性質，及び，ワインと容器との反応生成物の，ワイン品質，特に味質 に及ぼす悪影響にあると考えられる。」との記載及び【００３４】の「良 好に架橋された不透過性膜によって，保存中に過度のレベルのアルミニ ウムがワイン中に溶解しないことを保証することが重要である。」との 記載から，アルミニウム缶からワイン中に溶出する「過度のレベルのア ルミニウム」がワインの味質に悪影響を及ぼすことは理解できるものの， 本件明細書の発明の詳細な説明の記載全体をみても，アルミニウム缶に 保存されたワイン中のアルミニウム含有量のみに基づいてワインの味質 が劣化したかどうかを判断できることについての記載も示唆もない。 さらに，アルミニウム缶に保存されたワイン中のアルミニウム含有量 とワインの味質の劣化との具体的な相関関係に関する技術常識を示した 証拠は提出されておらず，上記の具体的な相関関係は明らかではない。 もっとも，本件優先日当時，遊離ＳＯ２とアルミニウムとの間の酸化還 元反応により硫化水素が発生し，この硫化水素によってワインのフレー バーを悪くするという問題があったことは技術常識であったこと（甲３ ９，４０等）が認められるが，かかる技術常識に照らしても，遊離ＳＯ ２の濃度にかかわらず，ワイン中のアルミニウム含有量のみに基づいて ワインの味質が劣化したかどうかを判断できるものとはいえない。 そうすると，本件明細書の発明の詳細な説明の記載から，本件発明の 課題（「アルミニウム缶内にパッケージングしたワインの品質（味質） が保存中に著しく劣化しないようにすること」）を解決できるかどうか を確認する方法は，味覚パネルによる官能試験の試験結果によらざるを＼n得ないことを理解できる。
(イ) しかるところ，前記(ア)のとおり，本件明細書の発明の詳細な説明 には，白ワインの保存評価試験（【００３８】ないし【００４２】及び 表１）において「許容可能＼なワイン品質が味覚パネルによって確認され た」ワインの保存開始時（「初期」）の塩化物及びスルフェートの各濃 度についての具体的な開示はなく，仮にこれらの濃度が，本件発明で規 定するそれぞれの濃度（「３００ｐｐｍ未満の塩化物」及び「８００ｐ ｐｍ未満のスルフェート」）の範囲内であったとしても，それぞれの上 限値に近い数値であったものと当然には理解することはできないから， 上記保存評価試験の結果から，本件発明の対象とするワインに含まれる 塩化物の濃度範囲（３００ｐｐｍ未満）及びスルフェートの濃度範囲（８ ００ｐｐｍ未満）の全体にわたり「ワインの味質」が保存中に著しく劣 化しないことが味覚パネルによる官能試験の試験結果により確認された＼nものと認識することはできないというべきである。 また，乙２９及び甲１７５（「アルミ缶の特性ならびに腐食問題」２ ００２年，Zairyo-to-kankyo,51,ｐ.293〜298）によれば，ワインを組成 する一般的な物質のうち，遊離ＳＯ２，塩化物イオン（Ｃｌ−）及びスル フェート（ＳＯ４ ２−）以外にも，リンゴ酸，クエン酸等の有機酸がアル ミニウムの腐食原因となることは，本件優先日当時の技術常識であった ことが認められる。このような技術常識に照らすと，本件明細書の発明 の詳細な説明には，白ワインの保存評価試験に用いられたワインの組成 についての記載はないものの，これらのアルミニウムの腐食原因となる 物質も，当該ワインの組成に含まれており，表１記載の保存期間「６ヶ＼n月」に対応するアルミニウム含有量や味覚パネルによる官能試験の試験＼n結果に影響を及ぼしている可能性があるものと理解できる。＼n以上によれば，本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件優先日 当時の技術常識から，当業者が本件発明に含まれる塩化物の濃度３００ ｐｐｍ未満及びスルフェートの濃度８００ｐｐｍ未満の数値範囲の全体 にわたり本件発明の課題を解決できると認識できるものと認められない から，本件発明は，サポート要件に適合するものと認めることはできな い。
(3) 控訴人の主張について
控訴人は，本件優先日当時，1)ワイン中の塩化物及びスルフェートの濃度 は，生産国・地域，品種，収穫年，製造条件等の違いによりワイン毎に様々 であり，いずれの濃度分布も広範囲に亘っており，塩化物の濃度は３ｐｐｍ から１１４８ｐｐｍの範囲で，スルフェートの濃度は３８．６ｐｐｍから２ ４２０ｐｐｍの範囲で分布していること，及び，「３００ｐｐｍ」以上の塩 化物及び「８００ｐｐｍ」以上のスルフェートを含有するワインが実際に存 在すること（甲２４，４１，４２，５１，５７，５８，１０１，乙６７）， 2)「淡水」とは塩分濃度が５００ｐｐｍ以下，塩化物濃度が約３００ｐｐｍ 以下の水であること（甲１６７，１６８，１６９の１，２），3)塩化物イオ ン（Ｃｌ−）及びスルフェート（ＳＯ４ ２−）が，アルミニウムやステンレスの 局部腐食（不動態被膜の孔食）の原因となるイオンであること（甲８８ない し９０，１１５ないし１１７，１６９の１，２）は，技術常識であったこと に加えて，本件明細書の「このような不成功の理由は，ワイン中の物質の比 較的攻撃的な性質，及び，ワインと容器との反応生成物の，ワイン品質，特 に味質に及ぼす悪影響にあると考えられる。」（【０００３】）との記載を 考慮すれば，当業者であれば，アルミニウムの腐食原因であるワイン中の物 質が「低い」濃度レベルであることを規定する，本件発明の「３５ｐｐｍ未 満」の遊離ＳＯ2，「３００ｐｐｍ未満」の塩化物及び「８００ｐｐｍ未満」 のスルフェートとの要件を満たすワインをパッケージング対象とすることに よって，これらの腐食原因物質の濃度が高いワインがアルミニウム缶にパッ ケージングされることを確実に防止できるという本件発明の効果を容易に認 識可能であり，本件発明は，この効果によって，「アルミニウム缶内にワイ＼nンをパッケージングし，これによりワインの品質が保存中に著しく劣化しな いようにする」という課題（「アルミニウム缶の腐食によって保存中にワイ ンの中で増加してしまうアルミニウムイオン及び硫化水素によって，ワイン 品質（味，色，臭い）が保存中に著しく劣化しないようにする」という課題） を解決するものであることを容易に認識できること，そして，アルミニウム 缶の腐食原因である「塩化物」の濃度を３００ｐｐｍよりも低くすればする ほど，同腐食原因である「スルフェート」の濃度を８００ｐｐｍよりも低く すればするほど，アルミニウム缶の腐食防止効果がより高まることは容易に 認識できることからすると，本件発明の上記効果は，特許請求の範囲の全て において奏する効果であることを当業者が認識できることは明らかであり， 本件明細書の【００３８】ないし【００４２】記載の試験結果を参酌しなく ても，本件優先日当時の技術常識に照らし，本件明細書のその余の発明の詳 細な説明の記載及び本件発明の特許請求の範囲の記載から，本件発明は，当 業者が本件発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるといえる から，本件発明は，サポート要件に適合する旨主張する。 しかしながら，前記(2)イ(ア)認定のとおり，本件発明の課題は，アルミニ ウム缶内にパッケージングした「ワインの味質」が保存中に著しく劣化しな いようにすることにあるものと認められるところ，控訴人主張の本件優先日 当時の上記1)ないし3)の技術常識に照らしても，当業者が，本件明細書の発 明の詳細な説明の記載から，本件発明は，「３５ｐｐｍ未満」の遊離ＳＯ2， 「３００ｐｐｍ未満」の塩化物及び「８００ｐｐｍ未満」のスルフェートと の要件を満たすワインをパッケージング対象とすることによる効果によって， 本件発明の上記課題を解決するものであることを認識できるものと認めるこ とはできない。
また，控訴人が主張するようにアルミニウム缶の腐食原因である「塩化物」 の濃度を３００ｐｐｍよりも低くすればするほど，同腐食原因である「スル フェート」の濃度を８００ｐｐｍよりも低くすればするほど，アルミニウム 缶の腐食防止効果がより高まるといえるとしても，前記(2)イ(ア)認定のとお り，アルミニウム缶に保存されたワイン中のアルミニウム含有量とワインの 味質の劣化との具体的な相関関係は明らかではなく，本件発明の上記課題を 解決できるかどうかを確認する方法は，味覚パネルによる官能試験の試験結＼n果によらざるを得ない。そして，本件明細書の【００３８】ないし【００４ ２】及び表１記載の白ワインの保存評価試験の結果から，本件発明の対象と＼nするワインに含まれる塩化物の濃度範囲（３００ｐｐｍ未満）及びスルフェ ートの濃度範囲（８００ｐｐｍ未満）の全体にわたり「ワインの味質」が保 存中に著しく劣化しないことが味覚パネルによる官能試験の試験結果により＼n確認されたものと認識することはできないことは，前記(2)イ(イ)のとおりで ある。 したがって，本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件優先日当時の 技術常識から，当業者が本件発明に含まれる塩化物の濃度３００ｐｐｍ未満 及びスルフェートの濃度８００ｐｐｍ未満の数値範囲の全体にわたり本件発 明の課題を解決できると認識できるものと認められないから，控訴人の上記 主張は採用することができない。

◆判決本文

1審はこちらです。

◆平成27(ワ)21684

　争点は、分割要件違反など色々ありますが、発明１，３についてはサポート要件違反なので権利行使不要、発明2については構成要件不充足と判断されました。＼n

(3) 本件明細書１及び３の発明の詳細な説明の記載
ア 本件明細書１及び３の【００１５】，【００１７】
本件明細書１及び３の発明の詳細な説明の記載は，前記１(1)のとおりであり，発 明を実施するための形態として，「本発明の併用療法は，治療法が同時に行われ， すなわち抗ＣＤ２０抗体は，同時にまたは同じ時間枠（すなわち，治療は同時に進 んでいるが，薬剤は全く同時に投与されるわけではない）で投与される。本発明の 抗ＣＤ２０抗体はまた，他の治療法の前または後に投与されてよい。」（【００１ ５】），「また本発明には，化学療法の前，その最中，または後に，治療上有効量 のキメラ抗ＣＤ２０抗体を患者に投与することを含んでなる，Ｂ細胞リンパ腫の治 療法が含まれる。そのような化学療法は，少なくとも，ＣＨＯＰ，ＩＣＥ，ミトザ ントロン，シタラビン，ＤＶＰ，ＡＴＲＡ，イダルビシン，ヘルツァー（hoelzer） 化学療法，ララ（LaLa）化学療法，ＡＢＶＤ，ＣＥＯＰ，２−ＣｄＡ，ＦＬＡＧ＆ ＩＤＡ（以後のＧ−ＣＳＦ治療有りまたは無し），ＶＡＤ，Ｍ＆Ｐ，Ｃ−Ｗｅｅｋ ｌｙ，ＡＢＣＭ，ＭＯＰＰ，およびＤＨＡＰよりなる群から選択される。」（【０ ０１７】）と記載されている。 しかしながら，上記において，抗ＣＤ２０抗体ないしキメラ抗ＣＤ２０抗体とし て示されるリツキシマブの投与時期について，【００１５】では，「他の治療法の 前または後」と「同時にまたは同じ時間枠（すなわち，治療は同時に進んでいるが， 薬剤は全く同時に投与されるわけではない）」が併記されるにとどまり，また， 【００１７】では，「化学療法の前…または後」と「その最中」が併記されるにと どまっており，化学療法に用いられる薬剤の投薬期間や休薬期間に係る説明はされ ていないから，これらの記載をもって，リツキシマブをＣＨＯＰ療法の各薬剤の投 薬期間中に投与するという本件発明１の用途を認識することは困難であり，もとよ り，リツキシマブを含む医薬組成物と化学療法に用いられる各薬剤を化学療法の各 サイクルの１日目に投与するという本件発明３の用途を認識することもできない。 このことに加えて，前記のとおり，本件発明１及び３は，いずれも，リツキシマ ブを含む医薬組成物について，対象疾患，併用される化学療法及び投与時期を特定 した用途発明であるところ，【００１５】では，対象疾患及び併用される化学療法 が特定されておらず，【００１７】でも，対象疾患が特定されておらず，併用され る化学療法であるＣＨＯＰ療法も多数の選択肢の一つとして挙げられるにとどまっ ているから，その意味でも，これらが本件発明１及び３の用途を記載又は示唆する ものと認めるに足りない。
イ 本件明細書１の【００６９】ないし【００７１】，【００９２】
(ｱ) また，本件明細書１の【００６９】ないし【００７１】及び【００９２】の ＳＷＯＧによる臨床試験に係る部分において，本件発明１の対象疾患である「低グ レード／濾胞性非ホジキンリンパ腫（ＮＨＬ）」の患者に対するリツキシマブとＣ ＨＯＰ療法の併用療法に係る実施例が記載されているものの，次のとおり，これら は，リツキシマブを含む医薬組成物をＣＨＯＰ療法の各薬剤の投薬期間中に投与す るという本件発明１の用途を記載又は示唆するものであるとは認められない。 ａ すなわち，まず，本件明細書１の【００６９】ないし【００７１】には， 「新に診断された再発性低悪性度ＮＨＬまたは濾胞性ＮＨＬにおけるＣＨＯＰとリ ツクシマブ（登録商標）との併用を評価するために第II相試験」（【００６９】） について，「ＣＨＯＰは，標準用量で３週間毎にリツクシマブ（登録商標）（３７ ５ｍｇ／m3）を６回注入する６サイクルを行った。リツクシマブ（登録商標）注入 １と２は，最初のＣＨＯＰサイクル（これは８日目に開始した）の前の１日目と６ 日目に投与した。リツクシマブ（登録商標）注入３と４は，それぞれ第３および第 ４のＣＨＯＰサイクルの２日前に投与し，注入５と６は，６回目のＣＨＯＰサイク ル後のそれぞれ１３４日目と１４１日目に投与した。」（【００７０】）と記載さ れており，参考文献２１として甲３８文献が参照されていること（【００７１】） などに照らすと，これらは，甲３８文献に記載されているCzuczmanらによる臨床試 験を記載したものと認められる（なお，【００７０】の「第３および第４のＣＨＯ Ｐサイクルの２日前」は「第３及び第５のＣＨＯＰサイクルの２日前」の誤記であ ると認められる。）。 そうすると，【００７０】の「リツクシマブ（登録商標）注入１と２」及び「注 入５と６」は，ＣＨＯＰ療法全体の開始前及び終了後の投与であり，また，「注入 ３と４」も，Czuczmanらによる臨床試験の３回目及び４回目のリツキサンの投与と 同様に，ＣＨＯＰ療法の各薬剤の休薬期間中の投与であって，当業者は，いずれに ついても，ＣＨＯＰ療法の各薬剤の投薬期間中に投与するものではないと認識する と認められる。 したがって，【００６９】ないし【００７１】は，リツキシマブを含む医薬組成 物をＣＨＯＰ療法の各薬剤の投薬期間中に投与するという本件発明１の用途を記載 又は示唆するものではない。
ｂ また，本件明細書１の【００９２】には，「ＳＷＯＧにより行われた新に診 断された濾胞性リンパ腫でＣＨＯＰの後にリツクシマブ（登録商標）を使用する第 II相試験もまた，完了している。」として，ＳＷＯＧによる臨床試験について記載 されているものの，同臨床試験においてリツキシマブが投与されたのは「ＣＨＯＰ の後」であるから，リツキシマブを含む医薬組成物をＣＨＯＰ療法の各薬剤の投薬 期間中に投与するという本件発明１の用途を記載又は示唆するものではない。 (ｲ) さらに，本件明細書１の【００９２】には，「マントル細胞リンパ腫が未治 療の４０人の患者でリツクシマブ（登録商標）とＣＨＯＰの第III相試験も，ダナ ファーバー研究所（Dana Farber Institute）で行われている。２１日毎の６サイ クルで，リツクシマブ（登録商標）は１日目に投与され，ＣＨＯＰは１〜３日目に 投与される。この試験の発生項目は完了している。」として，ダナファーバー研究 所による臨床試験について記載されているものの，本件明細書１には，同臨床試験 の対象とされたマントル細胞リンパ腫が本件発明１の対象疾患である「低グレード ／濾胞性非ホジキンリンパ腫（ＮＨＬ）」に含まれることは記載されておらず，そ のように認めるに足る証拠もないから，上記の臨床試験に係る記載部分が本件発明 １の用途を記載又は示唆するものと認めるに足りない。
ウ 本件明細書３の【００９０】，【００９２】
(ｱ) また，本件明細書３の【００９０】において，本件発明３の対象疾患である 「中悪性度又は高悪性度の非ホジキンリンパ腫（ＮＨＬ）」の患者に対するリツキ シマブとＣＨＯＰ療法の併用療法に係る実施例が記載されているものの，その内容 は，「別の試験では，中または高悪性度ＮＨＬを有する３１人の患者（女性１９人， 男性１２人，平均年齢４９才）に，６回の２１日サイクルのＣＨＯＰの１日目にリ ツクシマブ（登録商標）を投与した（３５）。」というものであり，ＣＨＯＰ療法 の各薬剤の投与時期は記載されていない。 また，本件明細書３の発明の詳細な説明に，参考文献３５として記載されている 乙９文献においても，前記１(2)イのとおり，Linkらによる臨床試験で，１サイクル ２１日間（３週間）のＣＨＯＰ療法を繰り返し実施するに当たり，リツキシマブは ＣＨＯＰ療法の各サイクルの１日目に投与されたのに対し，シクロホスファミド， ドキソルビシン及びビンクリスチンは各サイクルの３日目に投与され，プレドニソ＼ ンは各サイクルの３日目から７日目まで投与されたことが認められる。 したがって，【００９０】は，リツキシマブとＣＨＯＰ療法の各薬剤をＣＨＯＰ 療法の各サイクルの１日目に投与するという本件発明３の用途を記載又は示唆する ものとは認められない。
(ｲ) さらに，本件明細書３の【００９２】には，前記のとおり，ダナファーバー 研究所による臨床試験について記載されているものの，本件明細書３には，同臨床 試験の対象とされたマントル細胞リンパ腫が本件発明３の対象疾患である「中悪性 度又は高悪性度の非ホジキンリンパ腫（ＮＨＬ）」に含まれることは記載されてお らず，そのように認めるに足る証拠もない。 また，「２１日毎の６サイクルで，リツクシマブ（登録商標）は１日目に投与さ れ，ＣＨＯＰは１〜３日目に投与される。」というだけでは，ＣＨＯＰ療法の各薬 剤が全て各サイクルの１日目に投与されたかは必ずしも明らかでないから，いずれ にしても，上記の臨床試験に係る記載部分がリツキシマブとＣＨＯＰ療法の各薬剤 をＣＨＯＰ療法の各サイクルの１日目に投与するという本件発明３の用途を記載又 は示唆するものとは認められない。
(4)原告らの主張について
ア 本件発明１
原告らは，本件原出願日当時の化学療法とリツキシマブの併用療法は，化学療法 の各サイクルにおける化学療法薬の投薬期間の前又は後にリツキシマブを投与する 異日投与レジメンによっていたところ，本件明細書１の【００１５】，【００１７】 には，異日投与レジメンと区別して，化学療法の各サイクルにおける化学療法薬の 投薬期間中にリツキシマブを投与する同日投与レジメンが記載されていると主張す る。 しかしながら，本件原出願日当時，原告らが主張する異日投与レジメンによって リツキシマブと化学療法が併用されていたとしても，前記のとおり，【００１５】， 【００１７】には，化学療法に用いられる薬剤の投薬期間や休薬期間に係る記載は なく，化学療法の開始前，終了後，化学療法に用いられる薬剤の休薬期間中にリツ キシマブを投与するレジメンと区別して，化学療法に用いられる薬剤の投薬期間中 にリツキシマブを投与するレジメンが記載されているとはいえないから，これらの 記載が本件発明１の用途を記載又は示唆するものと認めるに足りない。
・・・
被告製剤についてみると，前記第２の２⑸ウのとおり，被告製剤の添付文書には， 用法・用量欄に「他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合」が記載され，用法・用量に関 連する使用上の注意として，「他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合は，先行バイオ 医薬品の臨床試験において検討された投与間隔，投与時期等について，【臨床成 績】の項の内容を熟知し，国内外の最新のガイドライン等を参考にすること。」 と記載されている。また，臨床成績欄には，被告製剤の臨床成績として，未治療 の進行期ろ胞性リンパ腫の患者に，被告製剤又は先行バイオ医薬品がＲ−ＣＶＰ レジメンによって投与されたことが記載されているほか，先行バイオ医薬品の臨 床成績として，国外臨床第III相試験（ＰＲＩＭＡ試験）において，ろ胞性非ホジ キンリンパ腫（ＮＨＬ）の患者に，Ｒ−ＣＶＰレジメンによる寛解導入療法等が 実施されたことが記載されている。 そして，証拠（甲１２，３５）及び弁論の全趣旨によれば，被告製剤の添付文書 に記載されているＲ−ＣＶＰレジメンは，リツキシマブを１日目に投与するととも に，シクロホスファミド（ＣＰＡ）及びビンクリスチン（ＶＣＲ）を１日目，プレ ドニゾロン又はプレドニソン（ＰＳＬ）を１日目から５日目まで投与するレジメン＼nであると認められる。 そうすると，被告製剤は，添付文書に記載されたＲ−ＣＶＰレジメンがシクロホ スファミドを１日目にのみ投与するものであり，１日目から５日目まで投与するも のでない点で，構成要件２Ｂの「ＣＶＰ」を充足するとはいえない。＼n
・・・
以上のとおり，本件特許１及び３は特許法３６条６項１号に違反しており，いず れも特許無効審判により無効とされるべきものと認められるから，同法１０４条の ３第１項により，本件特許１及び３に係る専用実施権者である原告による権利行使 は認められない。 また，被告製剤は本件発明２の技術的範囲に属するとはいえないから，被告製剤 の製造販売等が本件専用実施権２を侵害するとはいえない。

◆判決本文

　ＣＳ関連発明について均等主張も否定されました。1審では、構成要件Ｄについて均等主張をしていませんでした。控訴審では構＼成要件Ｄの均等侵害を主張しましたが、第1要件を満たしていないと判断されました。被控訴人（1審被告）はYAHOO（株）です。

　本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の記載及び前記(2)の本件明細 書の開示事項を総合すると，本件発明の技術的意義は，従来の住宅地図に おいては，建物表示に住所番地及び居住者氏名も全て併記されていたため，＼n肉眼でも判別可能な実用性を確保するために縮尺度を低いものにする必要＼nがあり，これに伴って全体として地図の大型化や大冊化を招き，この大型 化や大冊化が氏名の記載変更作業の実地調査に係る人件費と相俟って住宅 地図を高価格なものとし，更に氏名の公表を希望しない住人についても住＼n宅地図に氏名を登載してしまうこととなるため，プライバシーの保護とい う点からも問題を有し，また，従来の住宅地図の付属の索引は，住所の丁 目及びそれぞれの丁目に該当するページだけが掲載されていたため，「目 的とする居住地（建物）を探し出す作業」（検索）が，煩雑で面倒であり， 迅速さに欠け，非能率な作業となっていたという課題があったことから，＼n本件発明の住宅地図は，この課題を解決するため，検索の目安となる公共 施設や著名ビル等を除く一般住宅及び建物については，居住人氏名や建物 名称の記載を省略し，住宅及び建物のポリゴンと番地のみを記載すること により，縮尺度の高い，広い鳥瞰性を備えた構成の地図とし（構＼成要件Ｂ 及びＣ），地図の各ページを適宜に分割して区画化した上で，地図に記載 の全ての住宅建物の所在番地を，住宅建物の記載ページ及び記載区画を特 定する記号番号と一覧的に対応させた付属の索引欄を設ける構成（構＼成要 件ＤないしＦ）を採用することにより，小判で，薄い，取り扱いの容易な 廉価な住宅地図を提供することができ，また，上記索引欄を付すことによ って，全ての建物についてその掲載ページと当該ページ内の該当区画が容 易に分かるため，簡潔で見やすく，迅速な検索の可能な住宅地図を提供す＼nることができるという効果を奏することにあるものと認められる。
イ この点に関し控訴人は，本件発明の技術的思想（技術的意義）は，「検 索の目安となる公共施設や著名ビル等を除く一般住宅及び建物については 居住人氏名や建物名称の記載を省略し住宅及び建物のポリゴンと番地のみ を記載すると共に，縮尺を圧縮して」（本件発明の構成要件Ｂ及び構＼成要 件Ｃの前半）という構成により，「記載スベースを大きく必要とせず」（本＼n件明細書の【００３９】），これにより「広い鳥瞰性を備えた地図を構成」＼n（構成要件Ｃの後半）する点にある旨（前記第２の４(1)エの「当審におけ る控訴人の主張」(ア)）を主張する。
しかしながら，発明の技術的意義は，明細書に開示された従来技術の課 題について，特許請求の範囲の記載及び明細書の記載に基づいて，当該発 明がその課題の解決手段として採用した構成及びその構＼成による効果を踏 まえて認定すべきものと解されるところ，控訴人の上記主張は，本件明細 書において，従来の住宅地図の付属の索引には，住所の丁目及びそれぞれ の丁目に該当するページだけが掲載されていたため，「目的とする居住地 （建物）を探し出す作業」（検索）が，煩雑で面倒であり，迅速さに欠け， 非能率であるという課題があったこと（【０００３】），本件発明は，上＼n記課題を解決するための手段として，地図の各ページを適宜に分割して区 画化した上で，地図に記載の全ての住宅建物の所在番地を，住宅建物の記 載ページ及び記載区画を特定する記号番号と一覧的に対応させた付属の索 引欄を設ける構成（構＼成要件ＤないしＦ）を採用したことにより，全ての 建物についてその掲載ページと当該ページ内の該当区画が容易に分かるた め，簡潔で見やすく，迅速な検索を可能としたという効果を奏すること（【０＼n０３９】）の開示があることを考慮しないものであるから，採用すること ができない。
・・・
控訴人は，仮に本件発明の構成要件Ｄの「区画化」の構＼成が，地図が記載 されている各ページについて，記載されている地図を線その他の方法によっ て仕切って複数の区画に分割し，その各区画を特定する番号又は記号番号を 付し，利用者が，線その他の方法及び記号番号により，当該ページ内にある 複数の区画の中の当該区画を認識することができる形で複数の区画に分割す ることを意味するものと解し，また，仮に構成要件Ｆの「索引欄に…住宅建＼n物の所在する番地を前記地図上における…記載ページ及び記載区画の記号番 号と一覧的に対応させて掲載した」との構成が，索引欄に所在番地の記載ペ＼nージ及び区画の記号番号がユーザの目に見える形で掲載される構成に限られ＼nると解した場合には，被告地図は，各ページに線その他の方法及び記号番号 が付されていない点及び「特定の緯度・経度を含む地点データと縮尺レベル １９ないし２０を含むＵＲＬ」が画面に「一覧的に」表示されていない点で＼n本件発明と相違することとなるが，被告地図は，均等の成立要件（第１要件 ないし第３要件）を満たしているから，本件発明と均等なものとして，本件 発明の技術的範囲に属する旨主張する。 しかしながら，前記１(3)ア認定の本件発明の技術的意義に鑑みると，本件 発明の本質的部分は，検索の目安となる公共施設や著名ビル等を除く一般住 宅及び建物については，居住人氏名や建物名称の記載を省略し，住宅及び建 物のポリゴンと番地のみを記載することにより，縮尺度の高い，広い鳥瞰性 を備えた構成の地図とし（構＼成要件Ｂ及びＣ），地図の各ページを適宜に分 割して区画化した上で，地図に記載の全ての住宅建物の所在番地を，住宅建 物の記載ページ及び記載区画を特定する記号番号と一覧的に対応させた付属 の索引欄を設ける構成（構＼成要件ＤないしＦ）を採用することにより，小判 で，薄い，取り扱いの容易な廉価な住宅地図を提供することができ，また， 上記索引欄を付すことによって，全ての建物についてその掲載ページと当該 ページ内の該当区画が容易に分かるため，簡潔で見やすく，迅速な検索の可 能な住宅地図を提供することができる点にあるものと認められる。＼n
しかるところ，被告地図においては，前記２(1)ウ及び(2)認定のとおり， 地図を記載した各ページを線その他の方法及び記号番号によりユーザの目に 見える形で複数の区画に仕切られておらず，索引欄に住宅建物の所在番地の 記載ページ及び区画の記号番号がユーザの目に見える形で掲載されていない ため，構成要件Ｄ及びＦを充足せず，ユーザが所在番地の記載ページ及び区＼n画の記号番号の情報から検索対象の建物の該当区画を探し，区画内から建物 を探し当てることができないから，このような索引欄を利用した迅速な検索 が可能であるということはできない。＼nしたがって，被告地図は，本件発明の本質的部分を備えているものと認め ることはできず，被告地図の相違部分は，本件発明の本質的部分でないとい うことはできないから，均等論の第１要件を充足しない。

◆判決本文

1審はこちらです。

◆平成29(ワ)34450

　知財高裁（3部)は、確定した無効審決と実質同じ証拠であるとして、104条の3の無効抗弁を認めませんでした。

　(2)本件において乙１７の１及び乙１８の１を主引例として無効を主張でき るか。（当審における追加主張）
ア 特許法１６７条が同一当事者間における同一の事実及び同一の証拠に 基づく再度の無効審判請求を許さないものとした趣旨は，同一の当事者 間では紛争の一回的解決を実現させる点にあるものと解されるところ， その趣旨は，無効審判請求手続の内部においてのみ適用されるものでは ない。そうすると，侵害訴訟の被告が無効審判請求を行い，審決取消訴 訟を提起せずに無効不成立の審決を確定させた場合には，同一当事者間 の侵害訴訟において同一の事実及び同一の証拠に基づく無効理由を同法 １０４条の３第１項による特許無効の抗弁として主張することは，特段 の事情がない限り，訴訟上の信義則に反するものであり，民事訴訟法２ 条の趣旨に照らし許されないものと解すべきである。 控訴人は，無効審判手続と特許権侵害訴訟における特許権者が置かれ ている立場の質的相違等から，特許法１６７条の趣旨は，侵害訴訟に適 用されないと主張するが，上記説示したところに照らし採用できない。 また，控訴人は，第三者の無効審判請求により特許権が無効とされるべ き場合にまで侵害訴訟において無効の抗弁を主張できないのは不当であ るという趣旨の主張もしているが，控訴人自身は，無効審判手続におい て無効主張をする機会を十分に与えられ，かつ無効不成立審判に対して＼n審決取消訴訟を提起する機会も与えられていたのであるから，審決取消 訴訟を提起せずに無効不成立審決を確定させた結果，もはや当該審判手 続において主張していた特許の無効事由を主張できないこととなったと しても，その結果を不当ということはできない。
イ 認定事実
(ｱ) 本件無効審判請求１において，控訴人は，本件発明１は，1)乙１ ７の１に記載された発明（乙１７発明）に，乙１８の１に記載された 発明（乙１８発明），乙１９又は２３，４２ないし４５，３３，３４ に記載された技術事項及び従来周知の技術事項に基づいて，当業者が 容易に発明することができたものである，2)乙１８発明に，乙１７発 明，乙１９又は２３，４２ないし４５，３３，３４に記載された技術 事項及び従来周知の技術事項に基づいて，当業者が容易に発明するこ とができたものである，とそれぞれ主張した。（甲１４）（本件審決 １における甲１，２，３，７ないし１３は，順に本件訴訟における乙 １７，１８，１９，２３，４２ないし４５，３３，３４に対応する。） このほか，控訴人は，乙２０ないし２２も証拠として提出していた。
(ｲ) しかしながら，本件審決１は，主引例である乙１７の１及び乙１ ８の１には，ローラの直交２方向への移動（及び移動に伴う肌の摘み 上げと押圧）という技術思想が存在せず，また，控訴人が提出した各 種証拠から認められる技術事項及び周知技術を考慮しても，この点を 容易に想到することができるとはいえないとして，上記無効理由のい ずれも認めず，本件発明１は，特許法２９条２項の規定により特許を 受けることができないものとはいえないと判断した。（甲１４）
ウ 乙１７の１又は乙１８の１を主引例とする進歩性欠如の無効主張の可 否
本件訴訟において，控訴人は，乙１７の１，乙１８の１をそれぞれ主 引例とした上，これに，乙１７発明（乙１８の１を主引例とする場合） 又は乙１８発明（乙１７の１を主引例とする場合），及び乙１９ないし ２３，３３ないし３５，４２ないし４５，１０１及び１０４に記載の副 引例又は周知技術を併せれば，本件発明１は容易想到であると主張して いる。 しかしながら，乙１７の１及び乙１８の１は，本件審判請求１におい ても主引例とされていたもの，乙１９，２３，３３，３４及び４２ない し４５は，副引例又は周知技術を認定する証拠として提出されていたも のであり，乙２０ないし２２も，明示的には主張されていないものの， 周知技術を認定する証拠等として提出されていたものと認められるから， 結局，本件審決１と本件訴訟における控訴人の主張立証との間では，主 引例は全く共通である上，副引例又は周知技術，証拠もほとんど共通し， 両者で共通していないのは，副引例ないし周知技術の証拠である乙３５， １０１及び１０４のみである（しかも，乙１０１は，乙３５から分割出 願された発明であるから，両者は極めて類似している。）ことになる。 そして，乙３５，１０１及び１０４は，いずれも４個のローラの直交２ 方向への移動ということはおよそ想定していないものであるから，本件 審決１が認定した本件発明１と乙１７発明及び乙１８発明との相違点を 埋めるものであるとはおよそいい難いものである。
このように，本件訴訟独自の証拠である乙３５，１０１及び１０４は 価値の乏しいものであるから，結局，本件訴訟における控訴人の主張は， 本件審判１と実質的に「同一の事実及び同一の証拠」（特許法１６７条） に基づくものと評価されるべきものである。 そして，本件審決１は，控訴人による審決取消訴訟が提起されること なく確定している上，本件において，前記アの特段の事情も窺われない。 したがって，本件訴訟において，控訴人が，乙１７の１又は乙１８の １を主引例とする進歩性欠如の無効を主張することは，信義則に反し， 許されないといわざるを得ない。
(3) 結論 よって，控訴人の乙１７の１又は乙１８の１を主引例とする無効の抗弁 の主張はいずれも許されず，乙１０４発明を主引例とする無効の抗弁には 理由がない。

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1審はこちらです。

◆平成28(ワ)4356

1審では、冒認の無効理由は否定されましたが、知財高裁4部は冒認と認定して、権利行使不能と判断しました。さらに、冒認の無効理由をしりながら権利行使したとして、1審原告に対して、不法行為と相当因果関係に立つ損害約330万円が認められました。

　特許法１２３条２項は，同条１項６号の冒認出願に該当することを理由と する特許無効審判は，特許を受ける権利を有する者に限り，請求することが できる旨を規定する。 ところで，同法２条１項は，「発明」とは，「自然法則を利用した技術的 思想の創作のうち高度のもの」をいうと規定し，同法７０条１項は，「特許 発明の技術的範囲は，願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定め なければならない。」と規定している。これらの規定によれば，「発明者」 とは，当該発明の創作行為に現実に加担した者をいい，特許発明の「発明者」 といえるためには，特許請求の範囲の記載によって具体化された当該特許発 明の技術的思想（技術的課題及びその解決手段）を着想し，又は，その着想 を具体化することに創作的に関与したことを必要とすると解するのが相当 である。
そこで，以上を前提に，１審被告の従業員らが本件出願前に本件発明をし， １審被告がその特許を受ける権利を承継したかどうかについて判断する。
・・・
(イ)ａ １審被告は，ＦＣＭ−Ａ及びＦＣＭ−Ｃの稼働状況を撮影した動 画として，乙１７の１及び乙１８の１を提出する。 これらの各動画には，「型式ＦＣＭ−Ａ」，「取得年月８６年９月 ３０日」，「（株）加藤スプリング製作所福島工場」との銘板が付さ れた装置（乙１７の１）及び「型式ＦＣＭ−Ｃ」，「取得年月８８年 ２月２９日」，「（株）加藤スプリング製作所福島工場」との銘板が 付された装置（乙１８の１）において，コイル巻き後に切断分離する 方法によるタングレス螺旋状コイルインサートの製造場面が撮影され ている。上記場面の撮影時期は平成２７年１２月であるが，上記各装置につ いて製造方法に関する構成が大きく変えられたことをうかがわせる証＼n拠はないことに照らすと，乙１７の１及び乙１８の１は，昭和６１年 ないし６３年当時に１審被告がＦＣＭ−Ａ及びＦＣＭ−Ｃを使用して 本件発明を実施していたことを裏付けるものといえる。
・・・
(ウ) 前記(ア)及び(イ)の認定事実とＦＣＭ−Ａ及びＦＣＭ−Ｃの開発経 緯（前記２(2)）によれば，１審被告は，昭和６１年ころには，１審被告 らの従業員らの設計したＦＣＭ−Ａを製造し，本件発明を実施していた ことが認められる。 そして，１審被告らの従業員らによるＦＣＭ−Ａの設計は，前記１(2) 認定の本件発明の技術的思想を着想し，その着想の具体化に創作的に関 与する行為に当たるものと認められる。 したがって，１審被告らの従業員は，そのころ，本件発明を完成させ たものと認められる。
イ ＦＣＭ−Ｂは，ＦＣＭ−Ａとサイズ違いのファミリー機種（乙１３３） であり，抜き潰し加工が一定間隔で施された線材をコイル巻きしてから加 工部分の中央で切断することを繰り返すもの（乙１３２）であるから，Ｆ ＣＭ−Ａ及びＦＣＭ−Ｃと同様，本件発明を実施する装置であるものと認 められる。 そして，前記２(3)のとおり，昭和６２年ころに５台のＦＣＭ−Ａが福島 工場に移管されて稼働を開始し，同年から昭和６３年にかけて５台のＦＣ Ｍ−Ｂ及び１台のＦＣＭ−Ｃが福島工場に設置されて稼働を開始したこと， これらのＦＣＭ−Ａ各機種は，平成７年１１月，１台のＦＣＭ−Ｂを残し て，英国子会社に移管されたことが認められる。 したがって，１審被告は，昭和６２年ころから平成７年１１月までの間， 福島工場において，これらのＦＣＭ−Ａ各機種を使用してタングレス螺旋 状コイルインサートを製造することにより，本件発明を実施していたこと が認められる。
・・・
エ 小括
以上のとおり，１審被告らの従業員は，昭和６１年ころ，ＦＣＭ−Ａを 設計することにより本件発明を完成し，１審被告は，昭和６２年ころから 平成７年１１月までの間，福島工場において，ＦＣＭ−Ａ各機種を使用し てタングレス螺旋状コイルインサートを製造することにより，本件発明を 実施していたことが認められる。 上記認定事実によれば，１審被告は，本件発明の発明者である１審被告 らの従業員らから，昭和６２年ころまでに，本件発明の特許を受ける権利 を承継したものと認めるのが相当である。
・・・
(ウ) １審原告の当審における主張と原審における主張とを対比すると， 1)１審原告代表者が本件発明を着想するに至った時期（原審では「平成＼n１１年ころ」である旨主張していたのに対し，当審では「平成１０年こ ろ」である旨主張している点），2)１審原告代表者の本件発明の着想の＼n経緯，3)１審原告代表者が三晃のＪに対し線材のサンプルの作製を依頼＼nした時期（原審では「平成１１年ころ」である旨主張していたのに対し， 当審では「平成１０年ころ」である旨主張している点），4)１審原告代 表者が１審被告を訪れて線材の試作サンプルを１審被告のＨに示した時＼n期（原審では「平成１１年５月１０日ころ」である旨主張していたのに 対し，当審では「平成１０年６月１１日」である旨主張している点）， 5)１審原告代表者のＫ弁理士に対する本件出願の依頼の経緯（原審では，＼n１審原告代表者が１審被告を訪れた際に応対したＨの無礼な態度に驚き，＼nその日のうちにＫ弁理士に対し，１審被告から持ち帰った「試作品の線 材」と「タング無しコイルの実物」を渡して本件出願を依頼した旨主張 していたのに対し，当審では，１審原告代表者が本件発明が将来何かの＼n役に立つこともあろうかと考え，「平成１１年５月１０日」に，Ｋ弁理 士に対し，「アキュレイト販売から入手していたタングレス螺旋状コイ ルインサートの現物」を手渡して，本件出願を依頼した旨主張している 点）などにおいて，大きく変遷し，その変遷の理由について合理的な説 明がされていない。 しかるところ，上記変遷した部分に係る１審原告の当審における主張 に沿う証拠としては，１審原告代表者の手帳（「Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｄ ｉａｒｙ’９８」。甲４２）の「予定表＼」中の「６月１１日」欄に「Ｈ 部長 線材渡し タングレス」との記載部分，１審原告のＭが２００５ 年（平成１７年）６月９日に１審被告のＨに送信した電子メール（甲４ ３）中の「（１審原告代表者が）「将来何かの役に立つ事も有ろうかと＼n考え特許出願した。」と申しております。」，「提案の日時は１９９８＼n年６月１１日」，「提案の場所は株式会社アドバネックス本社社長室」 との記載部分がある。 しかし，これらの証拠からは，１審原告代表者が平成１０年６月１１＼n日に１審被告を訪れてＨに対してタングレスの線材を渡した事実を認定 することができるものの，当審における１審原告の主張に係る１審原告 代表者が本件発明を着想するに至った時期及び着想の経緯，１審原告主＼n張の上記線材を三晃のＪに作製させるに至った経緯，１審原告代表者の＼nＫ弁理士に対する本件出願の依頼の経緯を認めることはできない。他に これを認めるに足りる証拠はない。 また，１審原告代表者が１審被告のＨに渡したタングレスの線材は，＼n凹部及びテーパ部が加工済みであったことが認められるものの，上記の とおり，１審原告主張の上記線材を三晃のＪに作製させるに至った経緯 を認めるに足りる証拠はない以上，上記のような形状の線材が存在する からといって直ちに１審原告代表者が本件発明をしたものと認めること＼nはできない。
イ かえって，以下のような事情が認められる。 (ア)ａ 前記２(5)ア認定のとおり，１審原告代表者が平成１０年６月１１＼n日に１審被告のＨに渡した凹部及びテーパ部が加工済みのタングレス の線材は，１審原告代表者が三晃のＪに依頼して作製されたものと認＼nめられる。 しかるところ，１審原告代表者が，１審原告を設立し，１審原告が＼n１審被告が製造するタング付き螺旋状コイルインサート（商品名「ス プリュー」）を販売するに至った経緯（前記２(1)），１審原告代表者＼nが，１審被告の監査役に在任中に，福島工場をしばしば訪問しており （前記２(6)イ），その際に，同工場の製造ラインを視察する機会があ ったものと認められること，１審原告代表者は，本件出願をＫ弁理士＼nに依頼する際に，本件発明の内容を口頭で説明していること（前記２ (5)イ）を総合すると，１審原告代表者は，螺旋状コイルインサートの＼n形状，タング付きとタングレスの違い，螺旋状コイルインサートの材 料として用いる線材の形状，螺旋状コイルインサートの一般的な製造 方法等について知識を有していたものと認められる。 そして，１審原告代表者が，福島工場を訪問した際に１審被告の従＼n業員から福島工場におけるタングレス螺旋状コイルインサートの製造 状況等について話を聞いたり，取引関係者と話をする中で，福島工場 では，凹部及びテーパ部が加工済みのタングレスの線材を使用してタ ングレス螺旋状コイルインサートを製造していることを認識するに至 ったものと推認することができる。 そうすると，１審原告代表者が，自ら本件発明をしたものでないと＼nしても，三晃のＪに対し，凹部及びテーパ部が加工済みのタングレス の線材のサンプルの作製を依頼することは可能であったものと認めら＼nれる。また，三晃は，１審被告に対し，螺旋状コイルインサート用の 線材を供給していたから（前記２(1)イ），タングレス螺旋状コイルイ ンサート及びその材料の線材の形状，螺旋状コイルインサートの一般 的な製造方法等について知識を有していたものと認められ，１審原告 代表者から詳細な説明を受けたり，具体的な線材のサンプルを示され＼nなくても，自社の螺旋状コイルインサート用の線材を加工して１審原 告代表者から依頼のあった上記加工済みサンプルを作製することが可＼n能であったものと認められる。＼nしたがって，１審原告代表者が上記加工済みのタングレスの線材を＼n三晃のＪに依頼して作製させたことは，１審原告代表者が本件発明を＼nしたことの裏付けとなるものではないというべきである。
・・・
ウ 前記ア及びイの認定事実に照らすと，１審原告代表者の供述及び前記陳＼n述書（甲１１）中の１審原告代表者が本件発明をした旨の部分は措信する＼nことができない。他に１審原告代表者が本件発明の技術的思想（前記１(2)） を着想し，又は，その着想を具体化することに創作的に関与したことを認 めるに足りる証拠はない。
・・・
４ 反訴請求−争点(2)ア（本訴の提起及び追行の違法性）及びイ（１審被告の損
・・・
これを本件についてみると，前記２(8)のとおり，１審原告は，本訴提起前 の平成２７年３月２３日付け回答書をもって，１審被告から，１審原告代表＼n者は本件発明者の真の発明者ではなく，１審原告代表者を発明者とする本件＼n出願は冒認出願であり，本件特許には冒認出願の無効理由があるから，特許 法１０４条の３第１項により，本件特許権を行使することができない旨の指 摘を受けていたにもかかわらず，同年１１月１０日に本訴を提起したもので あること，前記３(2)で説示したとおり，１審原告代表者が本件発明の発明＼n者であることを裏付ける客観的な証拠がないのみならず，１審原告代表者が＼n本件発明を着想するに至った時期及び着想の経緯，１審原告代表者のＫ弁理＼n士に対する本件出願の依頼の経緯などの１審原告代表者が本件発明をした＼nことに関する重要な部分の主張を大きく変遷させ，変遷後の当審における１ 審原告の主張に沿う証拠はほとんど提出されていないものと認められるこ とに照らすと，１審原告においては，本訴で主張する権利又は法律関係が事 実的，法律的根拠を欠くものであることを知りながら，又は通常人であれば 容易にそのことを知り得たのにあえて本訴を提起し，これを追行したものと 認められる。 そうすると，１審原告による本訴の提起及び追行は，裁判制度の趣旨目的 に照らして著しく相当性を欠くものといえるから，１審被告に対する違法な 行為に当たるものと認められる。 705/088705

◆判決本文

　特許権侵害が認定され、102条3項の実施料率として７％が認定されました。大阪地裁はその理由を詳細に認定しています。H31.3の特許法改正規定の施行を先取りする形で、「通常の実施料率に比べておのずと高額になるであろうことを考慮すべき」と一般論を述べています。

　特許法１０２条３項は，「特許権者…は，故意又は過失により自己の特許権 …を侵害した者に対し，その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する 額の金銭を，自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。」旨 規定する。そうすると，同項による損害は，原則として，侵害品の売上高を基準と し，そこに，実施に対し受けるべき料率を乗じて算定すべきである。 ここで，特許法１０２条３項については，「その特許発明の実施に対し通常受け るべき金銭の額に相当する額」では侵害のし得になってしまうとして，平成１０年 法律第５１号による改正により「通常」の部分が削除された経緯がある。また，特 許発明の実施許諾契約においては，技術的範囲への属否や当該特許の効力が明らか ではない段階で，被許諾者が最低保証額を支払い，当該特許が無効にされた場合で あっても支払済みの実施料の返還を求めることができないなど，様々な契約上の制 約を受けるのが通常である状況の下で，事前に実施料率が決定される。これに対し， 特許権侵害訴訟で特許権侵害に当たるとされた場合，侵害者は，上記のような契約 上の制約を負わない。これらの事情に照らせば，同項に基づく損害の算定に当たっ て用いる実施に対し受けるべき料率は，必ずしも当該特許権についての実施許諾契 約における実施料率に基づかなければならない必然性はなく，むしろ，通常の実施 料率に比べておのずと高額になるであろうことを考慮すべきである。 したがって，特許法１０２条３項による損害を算定する基礎となる実施に対し受 けるべき料率は，1)当該特許発明の実際の実施許諾契約における実施料率や，それ が明らかでない場合には業界における実施料の相場等も考慮に入れつつ，2)当該特 許発明自体の価値すなわち特許発明の技術内容や重要性，他のものによる代替可能＼n性，3)当該特許発明を当該製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の態 様，4)特許権者と侵害者との競業関係や特許権者の営業方針等訴訟に現れた諸事情 を総合考慮して，合理的な料率を定めるべきである。
(ｲ) 実施料の相場（1)）
「実施料率〔第５版〕」（社団法人発明協会研究センター編，平成１５年発行。 甲３８）によれば，「医薬品・その他の化学製品」（イニシャル無）の技術分野に おける平成４年度〜平成１０年度の実施料率の平均値は７．１％であり，昭和６３ 年度〜平成３年度に比較して上昇しているところ，その要因として，「実施料率全 体の契約件数は減少しているものの，８％以上の契約に限れば件数が増加しており， この結果，…実施料率の平均値が高率にシフトしている。」，「この技術分野が他 の技術分野と比較して実施料率が高率であることと，実施料率の高率へのシフト傾 向は，医薬品が支 れている。また，「バイオ・製薬」の技術分野においては，平均６．０％，最大値 ３２．５％，最小値０．５％とされている。
(ｳ) 本件における実施料率を考えるにあたり考慮すべき事情（2)〜3)）
ａ 原告は，本件各発明の技術的価値は極めて優れたものであり，また，速乾性 手指消毒剤の市場における泡状の製品の占めるシェアの動向から，経済的にもその 価値は高いなどと主張する。 泡状の速乾性手指消毒剤である被告各製品に係る宣伝広告（甲５，７，８），製 品情報（甲６，９）及び医薬品インタビューフォーム（甲１０）では，液状の速乾 性手指消毒剤では手に取ったときにこぼれやすく，ジェル状の速乾性手指消毒剤で は増粘剤が配合されているためにポンプのノズルの詰まりや繰り返し塗布したとき の使用感が問題になることがあったところ，被告各製品は，これらの問題点を解決 する製品である旨がうたわれていることが認められる。 また，本件各発明の実施品である泡状の速乾性手指消毒剤（平成２３年６月発売。 甲３９，４１の１〜４１の５，弁論の全趣旨）の販売業者が医療関係者向けに開設 したウェブサイト（甲４０）には，泡が目に見えるので消毒範囲が確認できるとと もに，泡が消えるまで塗り広げることが消毒時間の目安にもなる点や，増粘剤が入 っていないので，ポンプが詰まらず，手に擦り込んでもヨレ（増粘剤入りの消毒剤 や化粧品を手に擦り込んだ際に出る糊状の剥離物）が出ないことがうたわれている。 さらに，平成３０年９月２６日付け薬事日報ウェブサイトの新薬・新製品情報に関 する記事（甲４４）においては，第三者の販売に係る「医薬品として日本で初めて 承認された低アルコール濃度72vol%の手指殺菌・消毒剤」の出荷開始予定について＼n報じる中で，「同品の登場によって，手指消毒剤の課題であったアルコールによる 手肌への刺激が低減され，…このほか，▽きめ細かく弾力のある泡で，手からこぼ れるリスクを軽減する▽泡が目でしっかり見えるため，手指消毒の状態を確認でき る−といった使用感も特徴。」，「現在，医療分野における手指消毒剤市場は約１ ６０億円とされ，構成比は液状が６割，ジェル状が３割，泡状が１割という状況。＼nただ，液状の構成比は年々減少しており，今後はジェル状と共に泡状も伸びていく＼nことが見込まれている。」とされている。 加えて，被告サラヤが実施したアンケートによれば，アンケート対象者である医 療従事者の施設で使用されている速乾性手指消毒剤の種類は，平成２５年にはジェ ルタイプ６７％，液タイプ２７％，泡タイプ６％であったものが，平成２７年には それぞれ６６％，２４％，１０％となっている（甲４２，４３）。 以上の事情を総合的に見ると，被告各製品と本件各発明の実施品に加え，第三者 の製品も，本件各発明の奏する作用効果（前記３(2)ア）と同趣旨と見られる効果を 利点としてうたっていることなどに鑑みれば，泡状の手指消毒剤において本件各発 明が持つ技術的価値は高いものと見られる。また，手指消毒剤の市場において，泡 状の製品のシェアが徐々に高まっていることがうかがわれることに鑑みると，本件 各発明の経済的価値も積極的に評価されるべきものといえる。もっとも，後者に関 しては，ジェル状の製品のシェアはなお維持されているといってよいことに鑑みる と，その評価は必ずしも高いものとまではいえない。実施料率の決定要因としては， 当該特許発明の技術的価値よりも経済的価値の方がより影響力が強いと推察される ことに鑑みると，このことは軽視し得ない。 これに対し，被告らは，本件各発明は平均的な発明に比して技術的に優れた発明 ではなく，また，泡状の手指消毒剤のシェアの拡大は直接的には当該製品の販売事 業者の営業努力によるものであり，シェア拡大をもって特許の経済的価値が高いと はいえないなどと主張する。 しかし，進歩性が認められる本件各発明の奏する作用効果と同趣旨と見られる効 果が実際の製品の利点としてうたわれていることなどに鑑みれば，上記のとおり本 件各発明の技術的価値は高いものと評価するのが相当である。また，販売事業者が 営業活動に当たって相応の営業努力を行うことは当然である上，泡状の手指消毒剤 に係る営業方法等が，ジェル状ないし液状のものに係る営業方法等と比較して，格 別のものであると見るべき事情もない。 これらのことから，この点に関する被告らの主張は採用できない。
ｂ 被告各製品は，被告製品１（５００ｍＬの泡ポンプ付が定価１７６０円，３ ００ｍＬの泡ポンプ付が１２００円，８０ｍＬの泡ポンプ付が６７０円，６００ｍ Ｌのディスペンサー用が２０００円。甲５，２８，乙１３），被告製品２（５００ ｍＬの泡ポンプ付が１７６０円，３００ｍＬの泡ポンプ付が１２００円，２００ｍ Ｌの泡ポンプ付が９３０円，８０ｍＬのものが６７０円，６００ｍＬのディスペン サー用が２０００円。甲８，２９，乙１４）いずれも比較的低価格である。反面， これを踏まえて被告各製品の売上高を見ると，その販売数量は多いといえるから， 被告各製品はいわゆる量産品であり，利益率は必ずしも高くないと合理的に推認さ れる。この点は，本件各発明を被告各製品に用いた場合の利益への貢献という観点 から見ると，実施料率を低下させる要因といえる。
(ｴ) 小括
上記(ｲ)及び(ｳ)の各事情を斟酌すると，特許権侵害をした者に対して事後的に定め られるべき，本件での実施に対し受けるべき料率については，７％とするのが相当 である。これに反する原告及び被告らの各主張は，いずれも採用できない。 ウ 「特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額」 以上によれば，原告が被告らによる本件各発明の実施に対し受けるべき金銭の額 に相当する額は，売上高に７％を乗じて算定すべきこととなる。

◆判決本文

　特許権侵害事件が控訴されましたが、1審と同様に、差止・損害賠償が認められました。損害賠償額は増えています。102条3項の実施料率について判断されています。具体的数値は伏せ字となっているため不明です。控訴審でも平均値である５．９％平均よりも、低く認定されたようですが、1審よりも高くなったと思われます。

　 (1) 実施料率
ア 1)平成１９年に日本で特許出願を行った国内企業・団体のうち，合計出 願件数の上位となっている企業・団体（対象２０３１件）に加えて，株式会社帝国 データバンク保有データ信用調査報告書ファイルの中からライセンス契約を実施し ていると判断された企業（対象９７５件）に対するアンケート調査（有効回答５６ ３件）において，化学分野（ＩＰＣ分類のＣ０１〜Ｃ１４；１０３件）に係る特許 権のロイヤルティ料率の平均値は４．３％であるとされていること（甲６７，乙５ ８），2)財団法人経済産業調査会発行の「ロイヤルティ料率データハンドブック〜特 許権・商標権・プログラム著作権・技術ノウハウ〜」（甲６８）において，上記アン ケート結果をその技術分類と異なる技術分類で新たに分析した結果として，「有機化 学，農薬」分野（ＩＰＣ分類のＡ６１，Ｃ０７，Ｃ４０；５４件）のロイヤルティ 率の平均値は５．９％とされていることが認められる。 本件各発明のＩＰＣ分類は，Ｃ０７Ｄ，Ａ０１Ｎ，Ａ０１Ｐである（甲２の２） から，上記1)よりは2)の方が本件各発明からより遠い技術分野のサンプルが除外さ れており，2)の５４件というサンプル数も少なくないということができるから，本 件各発明の相当実施料率の検討に当たっては，1)よりは2)を念頭に検討することが 相当である。
イ 証拠（甲２の２，乙１〜４）及び弁論の全趣旨によると，本件各発明は， 除草剤の有効成分又はその候補となる新規化合物を提供することを課題として，化 合物の一般式及び置換基の組合せを示したものであるが，発明の詳細な説明におい て，上記化合物の除草特性に関する個別の実験結果は示されておらず，本件出願日 当時の技術常識に照らして上記化合物が除草作用を有しており，除草剤の有効成分 の候補となり得るものであることが認識できるにとどまるものである。そうすると， 本件各発明の化合物を水稲など特定の作物に用いる農薬として利用するためには， 本件各発明の多数の化合物の中からテフリルトリオンのような特定の化合物を選び 出した上，その化合物が上記作物の栽培に当たり想定される具体的な雑草に対する 除草効果を発揮する一方，上記作物に対する有害性がないことを確認する必要があ り，相応の試行錯誤を要することは明らかである。 したがって，本件各発明の実施料率は，類似する技術分野の実施料率の分布にお いて，平均よりも一定程度低く位置付けることが相当である。
ウ 証拠（甲４，５，甲６の１〜４，甲７の１〜３，甲５５〜６１，７２） 及び弁論の全趣旨によると，1)被告製品２は，いずれもテフリルトリオンに加えて もう１種類の有効成分（被告製品２(1)〜(3)のフェントラザミド，同(4)〜(6)のメフェ ナセット，同(7)〜(12)のトリアファモン。以下，「フェントラザミド等」という。）を 含有する農薬混合物であること，2)テフリルトリオンは，ノビエを除く幅広い雑草 に対する除草効果に優れ，スルホニルウレア抵抗性雑草（ホタルイ類，アゼナ類， コナギ等）に高い除草作用を有しているのに対し，フェントラザミド等は，いずれ もテフリルトリオンの除草効果が十分でないノビエに対して優れた除草効果を有し＼nており，テフリルトリオンと相互に除草効果を補完する関係にあること，3)一審被 告が作成した被告製品２の技術資料やパンフレット等の広告宣伝でも，２種類の有 効成分が含まれた農薬混合物であることによってスルホニルウレア抵抗性雑草及び ノビエに対して優れた除草効果を発揮することが一貫して記載されていること（例 えば，被告製品(4)〜(6)の技術資料〔甲５〕においては，表紙である１頁に「２成分＼nで白く枯らす。効きめが見える。」と記載され，４頁の「ポッシブルの特長」におい ても６項目中の１番目に「２成分で高い除草効果 ノビエをはじめとした一年生雑 草から，ホタルイ，ウリカワ，ミズガヤツリ，ヘラオモダカ，ヒルムシロ，セリ， オモダカ，クログワイなと〔判決注・「など」の誤記と認める。〕の多年生雑草に対 し高い効果を示します。また，新規成分テフリルトリオンとメフェナセットの２種 混合なので，減農薬栽培にも適しています。」などと記載されている。）が認められ る。
上記認定の事実によると，被告製品２においては，テフリルトリオンが，ノビエ を除く幅広い雑草に対する除草効果に優れ，スルホニルウレア抵抗性雑草にも高い 除草作用を有していることから，有効成分として主たる役割を果たすものと認めら れるが，フェントラザミド等は，テフリルトリオンの除草効果が十分でないノビエ＼nに対して優れた除草効果を有しているところ，ノビエに対する除草効果も重要であ るものと認められる。 そうすると，被告製品２の顧客吸引力は，その過半がテフリルトリオンによるも のではあるが，その一部はフェントラザミド等によるものであると認められる。
エ 前記ア〜ウに併せて，一審被告が一審原告から本件特許の実施許諾を得 ずに被告製品２の製造販売等を継続していた一方，結果的に本件訂正により解消し たとはいえ，本件特許は無効理由を有していたことなど，本件に顕れた全ての事情 を総合すると，被告製品２に係る本件特許権侵害の不法行為の損害の額を特許法１ ０２条３項により算定する際に適用すべき実施料率は●●●●が相当である。 なお，証拠（乙６５〜６７）によると，ＯＡＴアグリオ株式会社は，平成２８年 ８月頃，「サスケ−ラジカルジャンボ」，「半蔵１キロ粒剤」という水稲用一発処理除 草剤を販売していたこと，いずれも，ホタルイ，コナギ，アゼナ類などＳＵ抵抗性 雑草に強いことを宣伝文句としており，有効成分にシクロスルファムロン及びベン ゾビシクロンを含む（その余の有効成分として，前者はカフェンストロール及びダ イムロンを，後者はペントキサゾンを含む。）こと，「サスケ」及び「半蔵」はＢＡ ＳＦ社（一審原告又はその関連会社と推認される。）の登録商標であったことが認め られる。しかし，上記登録商標の使用許諾以外には，これらの除草剤の販売に一審 原告がどのように関わっているかや，これらの除草剤が被告製品２とどの程度競合 関係にあるかは，本件全証拠によっても明らかではないから，これらの事実につい ては，考慮しないこととする。また，前記認定のとおり，バイエル特許が存することが認められるが，被告製品２は，本件各発明の技術的範囲に属するから，本件特許を実施してはじめてバイエル特許を実施することができるものであり，前記のとおり，本件各発明の化合物を除草剤とするには相応の試行錯誤が必要であることは既に考慮しているから，バイエル特許が存することを，既に判示したところを超えて考慮する必要はない。

◆判決本文

原審では、実施料率について、以下のように認定されています。

◆平成27(ワ)2862

上記のアンケート結果をその技術分類と異なる技術分類で新たに分析した結果 として，「有機化学，農薬」分野のロイヤルティ率の平均値は５．９％とされてい ることが認められる。 上記事実関係に照らすと，被告製品２は，本件各発明の技術的範囲に含まれるテ フリルトリオンを有効成分の一つとする農薬混合物ではあるものの，本件各発明の 効果が特に顕著であるとみることはできない。また，被告製品２においては，テフ リルトリオン以外の有効成分もテフリルトリオンの除草効果を補完する重要な効果 を有しており，技術資料等においても二種類の有効成分が含まれた農薬混合物であ ることが一貫して記載されていることも実施料率を算定するに当たって十分に考慮＼nされる必要がある。 加えて，本件各発明についての特許に上記３(1)及び(2)のとおりの無効理由がある ことからすると，被告が原告との間でライセンス契約を締結することなく被告製品 ２を製造販売等して本件特許権を侵害してきたことをもって，実施料率をそれ程高 額なものと認定するのは相当とはいえない。 以上を総合すると，本件における特許法１０２条３項所定の損害の額は，被告製 品２の売上高に●（省略）●を乗じて算定するのが相当である。

　知財高裁特別部、いわゆる大合議判決です。争点は充足論、無効論など、多々ありますが、102条2項の推定覆滅事由、同3項の損害額の判断基準について一般論を述べています。

(3) 推定覆滅事由について
ア 推定覆滅の事情
特許法１０２条２項における推定の覆滅については，同条１項ただし書の事情 と同様に，侵害者が主張立証責任を負うものであり，侵害者が得た利益と特許権者 が受けた損害との相当因果関係を阻害する事情がこれに当たると解される。例えば， 1)特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在すること（市場の非同一性），2)市 場における競合品の存在，3)侵害者の営業努力（ブランド力，宣伝広告），4)侵害 品の性能（機能＼，デザイン等特許発明以外の特徴）などの事情について，特許法１ ０２条１項ただし書の事情と同様，同条２項についても，これらの事情を推定覆滅 の事情として考慮することができるものと解される。また，特許発明が侵害品の部 分のみに実施されている場合においても，推定覆滅の事情として考慮することがで きるが，特許発明が侵害品の部分のみに実施されていることから直ちに上記推定の 覆滅が認められるのではなく，特許発明が実施されている部分の侵害品中における 位置付け，当該特許発明の顧客誘引力等の事情を総合的に考慮してこれを決するの が相当である。
イ 控訴人らは，炭酸ガスを利用したパック化粧料全てが競合品であることを 前提に，他の炭酸パック化粧料の存在が推定覆滅事由となると主張する。 しかし，そもそも，競合品といえるためには，市場において侵害品と競合関係 に立つ製品であることを要するものと解される。 被告各製品は，炭酸パックの２剤型のキットの１剤を含水粘性組成物とし，炭 酸塩と酸を含水粘性組成物中で反応させて二酸化炭素を発生させ，得られた二酸化 炭素含有粘性組成物に二酸化炭素を気泡状で保持させる炭酸ガスを利用したパック 化粧料である。そして，化粧料における剤型は，簡便さ，扱いやすさのみならず， 手間をかけることにより得られる満足感等にも影響するものであり，各消費者の必 要や好みに応じて選択されるものであるから，剤型を捨象して広く炭酸ガスを利用 したパック化粧料全てをもって競合品であると解するのは相当ではない。控訴人ら が競合品であると主張する製品は，その販売時期や市場占有率等が不明であり，市 場において被告各製品と競合関係に立つものと認めるには足りない。
ウ 控訴人らは，被告各製品が利便性に優れているとか，被告各製品の販売は 控訴人らの企画力・営業努力によって成し遂げられたものであると主張する。 しかし，事業者は，製品の製造，販売に当たり，製品の利便性について工夫し， 営業努力を行うのが通常であるから，通常の範囲の工夫や営業努力をしたとしても， 推定覆滅事由に当たるとはいえないところ，本件において，控訴人らが通常の範囲 を超える格別の工夫や営業努力をしたことを認めるに足りる的確な証拠はない。
エ 控訴人らは，被告各製品は原告製品に比べて顕著に優れた効能を有すると＼n主張する。 侵害品が特許権者の製品に比べて優れた効能を有するとしても，そのことから＼n直ちに推定の覆滅が認められるのではなく，当該優れた効能が侵害者の売上げに貢＼n献しているといった事情がなければならないというべきである。
・・・
(ｳ) 被告各製品及び原告製品は，いずれも本件発明１−１及び本件発明２−１ の実施品であり，炭酸塩と酸を含水粘性組成物中で反応させて二酸化炭素を発生さ せ，得られた二酸化炭素含有粘性組成物に二酸化炭素を気泡状で保持させ，皮膚に 適用して二酸化炭素を皮下組織等に供給することにより，美肌，部分肥満改善等に 効果を有するものであると認められるのであり，上記(ｱ)及び(ｲ)に認定した事実に よっても，被告各製品が原告製品に比して顕著に優れた効能を有し，これが控訴人＼nらの売上げに貢献しているといった事情を認めるには足りず，ほかにこれを認める に足りる的確な証拠はない。
オ 控訴人らは，被告各製品が控訴人ネオケミアの有する特許発明の実施品で あるなどとして，これらの特許発明の寄与を考慮して損害賠償額が減額されるべき であると主張する。 侵害品が他の特許発明の実施品であるとしても，そのことから直ちに推定の覆 滅が認められるのではなく，他の特許発明を実施したことが侵害品の売上げに貢献 しているといった事情がなければならないというべきである。控訴人ネオケミアが， 二酸化炭素外用剤に関連する特許である，1)特許第４１３０１８１号（乙Ａ１８）， 2)特許第４２４８８７８号（乙Ａ１９），3)特許第４５８９４３２号（乙Ａ２０）， 4)特許第４７５６２６５号（乙Ｂ全７）を保有していることは認められるが，被告 各製品が上記各特許に係る発明の技術的範囲に属することを裏付ける的確な証拠は ないから，そもそも，被告各製品が他の特許発明の実施品であるということができ ない。よって，これらの特許発明の寄与による推定の覆滅を認めることはできない。 なお，被告各製品の中には，上記特許権の存在や，特許取得済みであることを 外装箱に表示したり，宣伝広告に表＼示したりしているものがあったことが認められ る（甲７，８，１７，２０）が，特許発明の実施の事実が認められない場合に，そ の特許に関する表示のみをもって推定覆滅事由として考慮することは相当でないか＼nら，この点による推定の覆滅を認めることもできない。
カ 控訴人らは，従来技術との比較の観点から，本件発明１−１及び本件発明 ２−１の技術的価値が低いことを主張するが，控訴人らが指摘するジェルと粉末を 組み合わせる化粧料の技術（資生堂６１４及び日清３２４）は，炭酸ガスを利用し た化粧料に係るものではないし（乙Ａ１０３，乙Ｅ全９，３５，３６），２剤混合 型の気泡状の二酸化炭素を発生する化粧料（石垣発明１及び２）は，炭酸ガスの気 泡の破裂により皮膚等をマッサージするための発泡性化粧料の技術であって，二酸 化炭素を気泡状で保持する二酸化炭素含有粘性組成物を得るためのものではない （乙Ｅ全４，５，３７，３８）から，いずれも本件発明１−１及び本件発明２−１ を代替するものではない。そうすると，これらの従来技術の存在は，被控訴人の受 ける損害とは無関係であるから，推定覆滅事由に当たるということはできない。 キ 控訴人らは，乙Ａ３の実験結果によれば，ブチレングリコールが配合され た被告各製品においては，本件発明１−１及び本件発明２−１の寄与は限定的であ ると主張する。しかし，本件発明１−１及び本件発明２−１は二酸化炭素含有粘性 組成物を得るための２剤型の化粧料のキットの発明であるところ，被告各製品は， 炭酸塩を含むジェル剤と酸を含む顆粒剤を混合して使用するパック化粧料のキット であるから，本件発明１−１及び本件発明２−１は被告各製品の全体について実施 されているというべきである。また，被告各製品にブチレングリコールが配合され たことによる効果が控訴人らの売上げに貢献しているといった事情も認められない 本件において，ブチレングリコールが配合されていることは，被控訴人の受ける損 害とは無関係であるから，控訴人らが指摘する乙Ａ３の実験の結果は，控訴人らの 上記主張を基礎付けるものではない。
・・・
６ 損害（特許法１０２条３項）（争点６−２）
(1) 特許法１０２条３項について
ア 被控訴人は，選択的に，別紙「損害額一覧表」の「被控訴人主張額」「３＼n項による損害額」欄記載のとおり，特許法１０２条３項により算定される損害額も 主張している。特許法１０２条３項は，特許権侵害の際に特許権者が請求し得る最 低限度の損害額を法定した規定である。
イ 特許法１０２条３項は，「特許権者…は，故意又は過失により自己の特許 権…を侵害した者に対し，その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当す る額の金銭を，自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。」 旨規定する。そうすると，同項による損害は，原則として，侵害品の売上高を基準 とし，そこに，実施に対し受けるべき料率を乗じて算定すべきである。
(2) その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額
ア 特許法１０２条３項所定の「その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の 額に相当する額」については，平成１０年法律第５１号による改正前は「その特許 発明の実施に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額」と定められていたところ， 「通常受けるべき金銭の額」では侵害のし得になってしまうとして，同改正により 「通常」の部分が削除された経緯がある。
特許発明の実施許諾契約においては，技術的範囲への属否や当該特許が無効に されるべきものか否かが明らかではない段階で，被許諾者が最低保証額を支払い， 当該特許が無効にされた場合であっても支払済みの実施料の返還を求めることがで きないなどさまざまな契約上の制約を受けるのが通常である状況の下で事前に実施 料率が決定されるのに対し，技術的範囲に属し当該特許が無効にされるべきものと はいえないとして特許権侵害に当たるとされた場合には，侵害者が上記のような契 約上の制約を負わない。そして，上記のような特許法改正の経緯に照らせば，同項 に基づく損害の算定に当たっては，必ずしも当該特許権についての実施許諾契約に おける実施料率に基づかなければならない必然性はなく，特許権侵害をした者に対 して事後的に定められるべき，実施に対し受けるべき料率は，むしろ，通常の実施 料率に比べて自ずと高額になるであろうことを考慮すべきである。
したがって，実施に対し受けるべき料率は，1)当該特許発明の実際の実施許諾 契約における実施料率や，それが明らかでない場合には業界における実施料の相場 等も考慮に入れつつ，2)当該特許発明自体の価値すなわち特許発明の技術内容や重 要性，他のものによる代替可能性，3)当該特許発明を当該製品に用いた場合の売上 げ及び利益への貢献や侵害の態様，4)特許権者と侵害者との競業関係や特許権者の 営業方針等訴訟に現れた諸事情を総合考慮して，合理的な料率を定めるべきである。
・・・・
ウ 実施に対し受けるべき金銭の額
上記のとおり，1)本件訴訟において本件各特許の実際の実施許諾契約の実施料 率は現れていないところ，本件各特許の技術分野が属する分野の近年の統計上の平 均的な実施料率が，国内企業のアンケート結果では５．３％で，司法決定では６． １％であること及び被控訴人の保有する同じ分野の特許の特許権侵害に関する解決 金を売上高の１０％とした事例があること，2)本件発明１−１及び本件発明２−１ は相応の重要性を有し，代替技術があるものではないこと，3)本件発明１−１及び 本件発明２−１の実施は被告各製品の売上げ及び利益に貢献するものといえること， 4)被控訴人と控訴人らは競業関係にあることなど，本件訴訟に現れた事情を考慮す ると，特許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき，本件での実施に対し 受けるべき料率は１０％を下らないものと認めるのが相当である。なお，本件特許 権１及び本件特許権２の内容に照らし，一方のみの場合と双方を合わせた場合でそ の料率は異ならないものと解すべきである。 したがって，本件各特許権侵害について，特許法１０２条３項により算定され る損害額は，別紙「損害額一覧表」の「裁判所認定額」「３項による損害額」欄記＼n載のとおりとなる。
(3) 控訴人らの主張について
控訴人らは，被告各製品における本件各特許の寄与が限定されることを根拠に 実施に対し受けるべき料率を低くすべきであると主張するが，前記５(3)に説示し たところに照らし，本件発明１−１及び本件発明２−１を被告各製品に用いたこと による売上げ及び利益への貢献が限定されるとは認められないから，控訴人らの主 張は前提を欠く。 また，控訴人らは，被控訴人のビジネスモデルが不当に競争を制限するもので あると主張するが，前記５(1)イにおいて認定したとおり，被控訴人は本件各特許 の実施品を製造販売しているのであるから，被控訴人のビジネスモデルが不当に競 争を制限するものであると解する根拠がない。控訴人らの，ＭＬＭによる販売手法 に関する主張は具体的な主張を欠き，失当である。 控訴人らの主張するその余の点も，上記判断を左右するものではない。
７ 総括
(1) 被控訴人キアラマキアート（被告製品５）については，上記６で認定した 特許法１０２条３項に係る損害額が，前記５で認定した同条２項に係る損害額より も高いから，同条３項に係る損害額をもって被控訴人の損害額と認めるべきことに なる。 他方，その余の控訴人らについては，いずれも前記５で認定した同条２項に係 る損害額の方が高いから，この金額をもって被控訴人の損害額と認めるべきことに なる。
なお，控訴人コスメプロらは，被告各製品を製造，販売するに至った経緯等に 照らし控訴人コスメプロらには故意又は重大な過失はなかったとして，同条４項に 基づき，このことを控訴人コスメプロらの損害賠償額を定めるについて参酌すべき であると主張する。しかし，控訴人コスメプロ，控訴人アイリカ，控訴人ウインセ ンス，控訴人コスメボーゼ及び控訴人クリアノワールは，化粧品の製造会社であり， 仮に同控訴人らの主張する諸事情があったとしても，同控訴人らにつき，特許権侵 害についての故意又は重大な過失がなかったということはできないから，控訴人ら の上記主張は採用できない。

◆判決本文

◆要旨

原審はこちら

◆平成27(ワ)4292

　控訴審でも、訂正後の発明について進歩性ナシとして、差止請求などが棄却されました。控訴審で代理人が変更されています。一審後の訂正の再抗弁が時機に後れているかについて、該当するかはともかくとして，訴訟の完結を遅延させることとなるとまでは認められないと判断されています。

　(3) 相違点１−２’に係る容易想到性の判断について
　ア 公然実施品１のサッシュは，断面形状が複雑であるため，製造コストが 掛かること，サッシュ自体の体積に比べて余分なスペースを大きく取るた めに保管や輸送の際に保管コストや輸送コストも掛かることは，当業者に とって自明なことであり，これらのコスト（製造コスト等）を削減するた めに，公然実施品１のサッシュを複数の部品で構成し，公然実施品１の製＼n造時に，当該複数の部品を接合してサッシュとすることは，当業者の通常 の創作能力の発揮にすぎない。＼nそして，乙１３公報に開示されている「誘導加熱調理器において，サッ シュ（枠体２）とは別部材により構成され，かつサッシュ（枠体２）に当＼n接させてねじで接合した，金属板からなる補強板（Ｌ字金具９）」（以下 「乙１３技術事項」という。）は，公然実施品１のサッシュに相当する部 材を複数の部材で構成する技術であり，乙１３技術事項の補強板（Ｌ字金＼n具９）とサッシュ（枠体２）とを接合したものの方が公然実施品１のサッ シュよりも製造コスト等がかからないのは，当業者にとって自明の事項で あるから，誘導加熱調理器という同一の技術分野に属する公然実施品１と 乙１３技術事項に接した当業者であれば，製造コスト等を削減する目的で 公然実施品１に乙１３技術事項を適用することに格別の困難性があるとは 認められない。 したがって，公然実施品１に乙１３技術事項を適用して，相違点１−２’ に係る本件発明１の構成とすることは，当業者が容易に想到し得たことで＼nあるといえる。
イ 控訴人の主張について
控訴人は，1)乙１３公報における「断面凸形状９ａ」の実質は，調理器 本体ケース５内への浸水を防止するためだけの役割を担った「浸水防止部 材」であるから，かかる「断面凸形状９ａ」は本件発明（構成要件Ｄ）の＼n「補強板」には当たらないし，乙１３公報に記載の構成によれば，「断面＼n凸形状９ａ」は調理プレート１から離れる方向に相当強い力で引っ張られ るのであり，実質的に見ても「断面凸形状９ａ」が調理プレート１を補強 しておらず「補強板」とはいえないから，公然実施品１及び乙１３公報に， 本件発明の構成要件Ｄに係る構＼成は開示されていない，2)公然実施品１と 乙１３公報に記載の技術とは，主引用発明又は副引用発明の内容中の示唆， 技術分野の関連性及び課題や作用・機能の共通性が認められないから，公＼n然実施品１に乙１３公報に記載の技術を適用する動機付けもない，などと 主張する。
しかしながら，乙１３公報において，本件発明の「補強板」に相当する ものは「断面凸形状９ａ」ではなく「Ｌ字金具９」全体であって，あたか もそれが「断面凸形状９ａ」に限定されるかのような控訴人の主張は，そ もそもその前提において誤解がある。また，たとえ乙１３公報における課 題そのものは調理器本体内部の浸水防止を図る点にあったとしても，「Ｌ 字金具９」全体の形状を見れば，それが本件発明の「補強板」に相当する 機能を果たし得ることは，当業者であれば容易に想起できるものと認めら＼nれる（この点は，「断面凸形状９ａ」が調理プレート１から離れる方向に 相当強い力で引っ張られるとしても変わりがない。「断面凸形状９ａ」に どのような方向の力が掛かっているかと，それが補強材としての機能を有＼nしているかどうかとは関わりのない事柄だからである。）から，前記1)の 指摘は当を得ているとはいえない。 また，前記アのとおり，公然実施品１のサッシュは，製造コスト等が掛 かるものであるということは，当業者にとって自明のことといえるから， 公然実施品１には，かかる製造コスト等を削減するという自明の課題があ る。そして，誘導加熱調理器という同一の技術分野に属する公然実施品１ と乙１３技術事項に接した当業者であれば，公然実施品１に乙１３技術事 項を適用すると製造コスト等を削減できるのは明らかであるから，公然実 施品１に乙１３技術事項を適用する動機付けはあるといえる。したがって， 前記2)の指摘も当を得ているとはいえない。
(4) 以上によれば，原判決がした，本件発明と公然実施品１との対比（一致点 及び相違点の認定）と認定した相違点（相違点１−２’）に係る容易想到性 の判断はいずれも正当であり，これによれば，本件特許について無効の抗弁 が成立する。 したがって，無効の抗弁の成立を争う控訴人の主張は採用できない。 被控訴人は，本件訂正の再抗弁につき，時機に後れた攻撃防御方法に当たる として，民事訴訟法１５７条１項に基づく却下を求めている。 しかしながら，本件訴訟の経過に鑑みると，控訴人による本件訂正の再抗弁 の提出が，時機に後れているか否かはともかくとして，訴訟の完結を遅延させ ることとなるとまでは認められないから，同条項に基づきこれを却下するのは 相当でない。 そこで，以下，本件訂正の再抗弁の成否について判断する。
(1) 控訴人は，平成３０年１２月１４日，本件特許の明細書及び特許請求の範 囲を訂正することについて訂正審判を請求した（本件訂正，甲４０）。
(2) 本件訂正後の特許請求の範囲請求項１の記載は，次のとおりである（構成＼n要件の分説は控訴人に従う。下線部は訂正箇所を示す。）。
Ａ 誘導加熱をする第１及び第２の加熱器を左右に内設した本体ケースと，
この本体ケースの上面に設けられたトッププレートと，
前記トッププレートの周囲に設けられたサッシュとを具備し，
被組込家具に組み込まれる加熱調理器において，
Ｂ’ 前記トッププレートの幅を前記本体ケースの幅より大きくし（ただし，トッププレートの幅と本体ケースの幅がほぼ同じものを除く），
Ｃ 前記第１及び第２の加熱器の各中心部を，前記本体ケースの左右に等分した両側部の各中心部より外側であって，前記トッププレートの左右に等分した両側部の各中心部より中央側に配置すると共に，
Ｄ 前記トッププレートの本体ケース外方に位置する部分の下方であって直下に前記被組込家具が位置する箇所に，前記サッシュとは別部材に構成され，かつ前記サッシュに当接させた，金属板から成る補強板を設け，
Ｅ この補強板と前記トッププレートとの間，又は補強板の下方に断熱層を形成したこと
Ｆ を特徴とする加熱調理器。
(3) 進歩性の判断
事案に鑑み，本件訂正後の特許請求の範囲請求項１に係る発明（本件訂正 発明）の進歩性から検討する。
ア 本件訂正発明と公然実施品１との対比
(ｱ) 「トッププレートの幅と本体ケースの幅がほぼ同じもの」の意義 本件訂正事項は，構成要件Ｂの「前記トッププレートの幅を前記本体＼nケースの幅より大きくし，」との構成から「トッププレートの幅と本体＼nケースの幅がほぼ同じもの」を除外する，というものである。 控訴人は，本件明細書等の記載や出願時の技術常識等（キッチン設備 のＪＩＳ規格等）を踏まえると，本件訂正事項により除外される「トッ ププレートの幅と本体ケースの幅がほぼ同じもの」の意義は，本件特許 の出願当時における従来製品の加熱調理器のことと理解すべきであって， 具体的には，トッププレートの幅が約６００ｍｍ，本体ケースの幅が５ ５０ｍｍ前後の加熱調理器を指していることは，本件明細書等の記載に 接した当業者にとって明らかである，と主張する。 しかしながら，控訴人が主張するトッププレートの幅が約６００ｍｍ， 本体ケースの幅が５５０ｍｍ前後の加熱調理器やＪＩＳ規格（甲２５） について，本件明細書等には何ら記載されておらず，示唆もない（本件 明細書等には，例えば，【背景技術】や【発明を実施するための最良の 形態】の欄においても，加熱調理器の寸法について具体的な数値は一切 記載されておらず，ＪＩＳ規格等の引用もない。）。また，控訴人が主 張するＪＩＳ規格（甲２５）も，機器を落とし込んで組み込む場合の「ワ ークトップの開口の呼び寸法」と「ワークトップの開口部の開口寸法」 について一定の数式を示しているだけで，「トッププレートの幅と本体 ケースの幅がほぼ同じもの」といえば，当然にトッププレートの幅が約 ６００ｍｍ，本体ケースの幅が５５０ｍｍ前後の加熱調理器を指すとい うことを認めるに足る具体的な記載はない。控訴人は，主要各社の製品 カタログや刊行物等を示して，従来製品の加熱調理器はトッププレート の幅が約６００ｍｍ，本体ケースの幅が５５０ｍｍ前後のものであった とも主張するが，たとえ本件特許の出願時においてかかる寸法のものが 主流であったとしても，加熱器の配置との関係でトッププレートの幅と 本体ケースの幅の大小の関係を規定する本件訂正発明において，その技 術的範囲から除外される「トッププレートの幅と本体ケースの幅がほぼ 同じもの」が当然にトッププレートの幅が約６００ｍｍ，本体ケースの 幅が５５０ｍｍ前後の加熱調理器に限定されると解すべき理由はないと いうべきであるから，控訴人の主張は失当である。
そこで，本件明細書等の【０００２】を見ると，「…図７は，そのも のを平面図で具体的に示しており，第１及び第２の加熱器１，２を左右 に内設した本体ケース３と，これの上面に設けたトッププレート４とは， その各幅Ｗ３，Ｗ４がほゞ同じで，第１及び第２の加熱器１，２の各中 心部Ｏ１，Ｏ２は，本体ケース３の左右に等分（Ｗ３／２）した両側部 の各中心部ＲＯ３，ＬＯ３（Ｗ３／４）とほゞ合致し，且つ，トッププ レート４の左右に等分（Ｗ４／２）した両側部の各中心部ＲＯ４，ＬＯ ４（Ｗ４／４）とも合致している。」と記載されている。この記載は， 前段の「…本体ケース３と，…トッププレート４とは，その各幅Ｗ３， Ｗ４がほゞ同じで，」に続く後段の部分で，「トッププレートの幅と本 体ケースの幅がほぼ同じもの」の意義を規定しており，同部分（後段の 部分）は，第１及び第２の加熱器１，２の各中心部が，それぞれ，「ト ッププレート４の両側部の中心部に合致する」状態で，なおかつ，「本 体ケース３の両側部の中心部とほぼ合致する」状態であることを表すも＼nのと認められる。ここで，本体ケース３の両側部の中心部と第１及び第 ２の加熱器１，２の中心部との距離をＤとすると，Ｄ＝Ｗ４／４−Ｗ３ ／４となり，トッププレート４の幅Ｗ４と本体ケース３の幅Ｗ３との差 は，Ｗ４−Ｗ３＝４Ｄとなる。 このＤがどの程度の距離であるかについて，本件明細書等には明示的 な記載がないが，1)第１及び第２の加熱器１，２の中心部は，それぞれ， 本体ケース３の両側部の中心部とほぼ合致するものとする【０００２】 の記載や図７の記載からは，Ｏ１とＲＯ３やＯ２とＬＯ３が隣接してい ると理解し得ること，2)従来技術の課題を解決する手段の一部として， トッププレートの幅と本体ケースの幅については，単に，（トッププレ ートの幅）＞（本体ケースの幅）としていること等の事情を勘案すると， Ｄ≒０であり，Ｄは，製造上や計測上の誤差程度と解するのが相当であ る。そして，加熱調理器に関するＪＩＳ規格（甲２５）には，公差とし て，２〜５ｍｍとする例が記載されていることを勘案すれば，Ｄについ ては，０＜Ｄ≦５（ｍｍ），すなわち，大きく見積もっても５ｍｍを超 えない程度のものと解することができる。 そうすると，トッププレートの幅と本体ケースの幅との差４Ｄは，０ ＜４Ｄ≦２０（ｍｍ）となり，構成要件Ｂ’の「トッププレートの幅と＼n本体ケースの幅がほぼ同じもの」は，トッププレートの幅と本体ケース の幅との差が，大きく見積もっても２０ｍｍを超えないものとなる。
(ｲ) 本件訂正発明と公然実施品１との対比
以上のとおり，本件訂正発明における構成要件Ｂ’の「トッププレー＼nトの幅と本体ケースの幅がほぼ同じもの」は，トッププレートの幅と本 体ケースの幅との差が，大きく見積もっても２０ｍｍを超えないものを 指すと認められる。 これを踏まえると，トッププレートの幅が５９９ｍｍ，本体ケースの 幅が５５０ｍｍであって，それらの差が４９ｍｍである公然実施品１は， 本件訂正発明における構成要件Ｂ’の「トッププレートの幅と本体ケー＼nスの幅がほぼ同じもの」とはいえないから，構成要件Ｂ’は，本件訂正＼n発明と公然実施品１との相違点とはならない。 そうすると，本件訂正発明と公然実施品１との一致点及び相違点は， 以下のとおりになると認められる。
（一致点）
本件訂正発明と公然実施品１とは，構成要件Ａ，Ｂ’，Ｃ，Ｅ及びＦ＼nについて一致する。
（相違点）
本件訂正発明は，サッシュとは別部材に構成され，かつサッシュに当＼n接させた，金属板から成る補強板を有するのに対し，公然実施品１はサ ッシュ自体が補強板となっており，サッシュとは別部材に構成され，か＼nつサッシュに当接させた，金属板から成る補強板は有しない点。
イ 上記相違点についての判断
上記相違点は，本件訂正前の本件発明と公然実施品１との相違点（相違 点１−２’）と実質的に同じであるから，前記１(3)のとおり，本件発明と 同様に，本件訂正発明についても，公然実施品１及び乙１３技術事項に基 づいて，当業者が容易に発明をすることができたものである。
(4) 以上によれば，本件訂正発明は，そもそも特許を受けることができないも のである（特許法２９条２項）から，本件訂正は独立特許要件（特許法１２ ６条７項）を満たすものではなく，また，本件訂正によって本件特許に係る 無効理由が解消するものでもない。 したがって，その余の点について判断するまでもなく，本件訂正の再抗弁 は理由がない。

◆判決本文

一審はこちらです。

◆平成29(ワ)22884

こちらは関連事件の控訴審判決です。
「構成要件Ｅを充足しない」として非侵害です。＼n原告被告は同じで、対象特許が異なります。

◆平成30(ネ)10078
構成要件Ｅのうち，「調理容器の外殻」及び「最大径の調理容器」の意義につい＼nて検討する。
上記各文言は，調理容器との関係をもって加熱調理器の構成を示すものであり，＼n文言のみから一義的にその意義を明らかにすることができないことから，本件明細 書等の発明の詳細な説明の内容を考慮して検討する必要がある。そこで，１⑴にお いてみたとおりの本件明細書等の記載を考慮すると，本件明細書等（【０００３】， 【０００５】，【００２１】，【００２８】，【００２９】，【００３０】，【０ ０３２】）には，リング状枠はトッププレート上に印刷表示され，調理容器を有効＼nに加熱できる領域として使用者に示されるものであること（【０００３】），リン グ状枠は加熱部の領域を示し，鍋の最大径と同径で，鍋の外殻を表すものであるこ＼nと（【０００５】，【００２１】）及び加熱部は最大の鍋径と同径で，リング状枠 であること（【００２８】，【００２９】）が示され，これ以外に，上記各文言の 意義の解釈を導くような説明がされていることは認められない。そうすると，「最 大径の調理容器」は，トッププレート上に印刷表示され左右の加熱部の領域を示し，＼nまた，リング状枠と同径のものであり，また，「調理容器の外殻」と一致するもの であると解するのが一般的かつ自然である。 この点，被告は，構成要件Ｅの内容は不特定であるなどと主張するが，同主張は，＼n前記認定に照らし採用することができない。
(2) 被告製品関連製品の構成＼n
ア 原告は，別紙３被告製品説明書（原告）において，被告各製品は，「左ＩＨ ヒーター及び右ＩＨヒーター上で，調理容器の鍋底全体を加熱できる最大径である 直径２６ｃｍの領域を示す外殻線１１，１２」という構成を有し，これが「調理容＼n器の外殻」であり「最大径の調理容器」である旨主張する。そして，被告各製品を 除く被告製品関連製品も被告各製品と同様の構成を有する旨主張する。＼nイ しかしながら，前記(1)において認定したとおり，「調理容器の外殻」及び「最 大径の調理容器」は，トッププレート上に印刷表示された加熱部及び有効加熱領域＼nの領域を示すリング状枠と同径のものであるところ，原告の主張する外殻線１１， １２は，原告において付しているものにすぎず，トッププレート上に表示されてい＼nるものではないから，これらを「調理容器の外殻」又は「最大径の調理容器」であ るとみることはできない。そして，本件全証拠によっても，被告各製品には，加熱 部及び有効加熱領域を示す直径２６ｃｍのリング状枠が表示されているとは認めら＼nれず，加熱部及び有効加熱領域を示すリング状枠と同径である「調理容器の外殻」 及び「最大径の調理容器」が直径２６ｃｍであると認めることもできない。 原告は，「調理容器の外殻」は，鍋底の最大径であり，被告は被告各製品におい て鍋底が直径２６ｃｍまでの鍋を使用することができる旨説明しているから，被告 各製品の「最大径の調理容器」は２６ｃｍのものであると主張する。しかしながら， 被告において上記のように説明することが，被告各製品で使用可能な最大径の鍋底＼nを示すものといえるか否かについてひとまず措くとしても，前記(1)において認定し たとおり，「調理容器の外径」及び「最大径の調理容器」と同一であるリング状枠 及び有効加熱領域は，トッププレートに表示される必要があるのであって，表＼示さ れていない有効加熱領域に基づく原告の主張はその前提を欠き失当である。
(3) 小括
以上のとおり，被告各製品は，原告主張の「調理容器の鍋底全体を加熱できる最 大径である直径２６ｃｍの領域を示す外殻線」という構成を有するとは認められな＼nいから，この外殻線を前提に被告各製品が構成要件Ｅを充足するという原告の主張＼nは採用できず，ほかにこれを認めるに足りる証拠もない。また，被告各製品を除く 被告製品関連製品が構成要件Ｅを充足することを認めるに足りる証拠もない。＼nしたがって，その余の点について判断するまでもなく，被告製品関連製品は，構＼n成要件Ｅを充足しないから，本件発明の技術的範囲に属すると認めることはできな い。
一審はこちらです。

◆平成29(ワ)10742

　漏れていたのでアップします。知財高裁も、1審と同様に、数値範囲がその範囲であったとはいえないとして、先使用権を有しないと判断しました。なお、知財高裁は、傍論ですが、仮にその範囲であったとしても、同じ技術思想とはいえないとして、先使用ではないと判断しています。

　実際に用いられていたアルミピロー包材と同じ品番のアルミピロー包材の中に は，底部の折り曲げ部分のアルミが剥がれているものもある（甲１８，２６）。ま た，防湿性を確保したアルミピローの製造は，医薬品メーカーの管理方法を含めた 製造方法に大きく依存する旨指摘されている（乙４８）。実際に用いられていたア ルミピロー包材に対して，専門家による立会いの下，リーク試験が行われ，気密性 が担保されていることが確認された旨報告されているものの（乙４９），同リーク 試験は，検体を水没させ，一定の減圧条件（槽内圧力−４０ｋＰａ，保持時間３０ 秒間）において，気泡が発生しないことを目視検査するというものである。水没試 験による気泡確認によって医薬包装の完全性を試験する方法は，個人の技量による 判別量の差や水槽内の細菌・水の表面張力による検出限界などの問題を有する旨指＼n摘されているほか，−４０ｋＰａの圧力下において，直径５μｍの孔からは５分経 過後も気泡が確認できず，直径１０μｍの孔においても，気泡の発生にばらつきが みられるとされている（甲２７）。上記リーク試験の結果をもって，実際に用いら れたアルミピロー包材が気密性を有していたと確定することはできない。そうする と，サンプル薬が，長期間にわたって，アルミピロー包装下で保管されている間に， 湿気の影響を受けて水分含量が増加した可能性も，十＼分にあり得るものである。 なお，サンプル薬の測定時の水分含量と，実生産品の水分含量（後記ウ(ア)）や， ２０３サンプル薬を再製造したとされる錠剤の水分含量（２．１８〜２．２６質量％。 乙５４〜５６）は，ほぼ同じである。しかし，そもそも，サンプル薬と，実生産品 や２０３サンプル薬の再製造品が同一工程により製造されたものとは認められない から，この事実をもって，サンプル薬の測定時の水分含量が，製造時の水分含量と ほぼ同じであったということはできない。
(ウ) したがって，サンプル薬の測定時の水分含量が本件発明２の範囲内である からといって，４年以上も前の製造時の水分含量も本件発明２の範囲内であったと 推認できるものではない。
・・・
以上のとおり，サンプル薬を製造から４年以上後に測定した時点の水分含量 が本件発明２の範囲内であるからといって，サンプル薬の製造時の水分含量も同様 に本件発明２の範囲内であったということはできない。また，実生産品の水分含量 が本件発明２の範囲内であるからといって，サンプル薬の水分含量も同様に本件発 明２の範囲内であったということはできない。かえって，サンプル薬の顆粒の水分 含量を基に算出すれば，サンプル薬の水分含量は本件発明２の範囲内にはなかった 可能性を否定できない。その他，サンプル薬の水分含量が本件発明２の範囲内にあ＼nったことを認めるに足りる証拠はない。 そうすると，控訴人が，本件出願日までに製造し，治験を実施していた本件２ｍ ｇ錠剤のサンプル薬及び本件４ｍｇ錠剤のサンプル薬の水分含量は，いずれも本件 発明２の範囲内（１．５〜２．９質量％の範囲内）にあったということはできない。
(3) サンプル薬に具現された技術的思想
ア 仮に，本件２ｍｇ錠剤のサンプル薬又は本件４ｍｇ錠剤のサンプル薬の水分 含量が１．５〜２．９質量％の範囲内にあったとしても，以下のとおり，サンプル 薬に具現された技術的思想が本件発明２と同じ内容の発明であるということはでき ない。
イ 本件発明２の技術的思想
前記１のとおり，本件発明２は，ピタバスタチン又はその塩の固形製剤の水分含 量に着目し，これを２．９質量％以下にすることによってラクトン体の生成を抑制 し，これを１．５質量％以上にすることによって５−ケト体の生成を抑制し，さら に，固形製剤を気密包装体に収容することにより，水分の侵入を防ぐという技術的 思想を有するものである。
ウ サンプル薬に具現された技術的思想
(ア) 控訴人が，本件出願日前に，サンプル薬の最終的な水分含量を測定したと の事実は認められない。
(イ) また，２０３サンプル薬及び３０３サンプル薬の製造工程では，Ａ顆粒及 びＢ顆粒の水分含量を乾燥減量法による測定において●●●●●●●●にする旨定 められているものの（乙２３の１・２，２５の１・２），Ａ顆粒及びＢ顆粒以外の 添加剤の水分含量は不明である。また，サンプル薬には吸湿性の高い崩壊剤や添加 剤が含まれているにもかかわらず，打錠時の周囲の湿度，気密包装がされるまでの 管理湿度などは不明である。 そうすると，サンプル薬に含有されるＡ顆粒及びＢ顆粒の水分含量について，● ●●●●にする旨定められているからといって，控訴人が，サンプル薬の水分含量 が一定の範囲内になるよう管理していたということはできない。
(ウ) さらに，０１２実生産品及び０６２実生産品の製造工程では，Ｂ顆粒の水 分含量を乾燥減量法による測定において●●●●●●●にすると定められており （乙２４，２６の１・２），サンプル薬と実生産品との間で，Ｂ顆粒の水分含量の 管理範囲が●●●●●●●●から●●●●●●●●へと変更されている。控訴人は， サンプル薬の水分含量には着目していなかったというほかない。
(エ) したがって，控訴人は，本件出願日前に本件２ｍｇ錠剤のサンプル薬及び 本件４ｍｇ錠剤のサンプル薬を製造するに当たり，サンプル薬の水分含量を１．５ 〜２．９質量％の範囲内又はこれに包含される範囲内となるように管理していたと も，１．５〜２．９質量％の範囲内における一定の数値となるように管理していた とも認めることはできない。
エ 以上のとおり，本件発明２は，ピタバスタチン又はその塩の固形製剤の水分 含量を１．５〜２．９質量％の範囲内にするという技術的思想を有するものである のに対し，サンプル薬においては，錠剤の水分含量を１．５〜２．９質量％の範囲 内又はこれに包含される範囲内に収めるという技術的思想はなく，また，錠剤の水 分含量を１．５〜２．９質量％の範囲内における一定の数値とする技術的思想も存 在しない。 そうすると，サンプル薬に具現された技術的思想が，本件発明２と同じ内容の発 明であるということはできない。
オ 控訴人の主張について
(ア) 控訴人は，水分含量によってピタバスタチン製剤のラクトン体が生成する ことは技術常識であったから，控訴人は，本件２ｍｇ錠剤及び本件４ｍｇ錠剤の治 験薬製造前から，錠剤中の水分含量を管理する必要性を認識していたと主張する。 しかし，一般的に，医薬組成物において製剤中の水分が類縁物質生成の原因にな るという技術常識（乙８〜１０）や，ピタバスタチンについては水分含量を調整し なければならないという技術常識（乙１２〜１４，２０，５７）が認められるとし ても，水分含量の調整方法は様々であるから，このような技術常識のみから，ピタ バスタチン又はその塩と特定の崩壊剤から成る錠剤であるサンプル薬について，錠 剤としての水分含量を一定の範囲内となるように管理することを控訴人が認識して いたといえるものではない。 したがって，本件出願日前の技術常識をもって，控訴人がサンプル薬の水分含量 を管理する必要性を認識していたということはできない。
(イ) 控訴人は，サンプル薬について，水分含量を調整することにより，水分に よる影響を受ける類縁物質が生成しない，長期安定な薬剤を製造する点は，確定し ていた旨主張する。 しかし，控訴人が，サンプル薬について，ラクトン体及び５−ケト体の生成の程 度について測定し，安定な製剤であることを確認していたとしても，前記のとおり， 控訴人が，サンプル薬を製造するに当たり，その水分含量を１．５〜２．９質量％ の範囲内又はこれに包含される範囲内となるように管理していたとも，１．５〜２． ９質量％の範囲内における一定の数値となるように管理していたとも認めることは できない。サンプル薬において，５−ケト体の生成を抑制できていたとしても，こ れをもって，控訴人が，サンプル薬の水分含量を１．５質量％以上に管理していた と推認できるものではなく，また，これが，控訴人がサンプル薬の水分含量を１． ５質量％以上に管理するという技術的思想を有していた結果として生じたものと評 価できるものでもない。 したがって，サンプル薬について，何らかの方法を採用することにより，水分に よる影響を受ける類縁物質が生成しない，長期安定な薬剤を製造する点が確定され ていたとしても，これをもって，サンプル薬に具現された技術的思想が，本件発明 ２と同じ内容の発明であるということはできない。

◆判決本文

原審はこちらです。

◆平成27(ワ)30872 （東京地裁29部）

　本件出願日（平成２４年８月８日）までに，被 告の社内において，本件発明２の内容を知らないでこれと同じ内容の発明がされて いた（被告が被告の従業員等から当該発明を知得していた）と認めることは困難で あるし，この点を措くとしても，後記(3)のとおり，本件出願日までに，本件２ｍｇ 製品及び被告製品（本件４ｍｇ製品）の内容が，本件発明２の構成要件Ｅを備える＼nものとして，一義的に確定していたと認めることはできず，本件発明２を用いた事 業について，被告が即時実施の意図を有し，かつ，その即時実施の意図が客観的に 認識される態様，程度において表明されていたとはいえないから，被告に先使用権＼nが成立したということはできない。
・・・
しかし，被告の提出に係る書証からは，実生産品とサンプル薬が同一の工程によ り製造されたものであると直ちに認めることは困難である。すなわち，本件で問題 となるのは，「ＰＴＰ包装してなる医薬品」を構成する「錠剤」の「水分含量」が＼n「１．５〜２．９質量％」の範囲となるよう管理されていたか否かであるところ， 水分は，有効成分でないばかりか，積極的な添加物でもなく，不純物として扱われ るものでもないため，錠剤が製造された後，ＰＴＰ包装された状態で，錠剤の水分 含量がいかなる値となるかという観点から工程の同一性を論じるためには，被告の 提出に係る全ての書証をもってしても，情報が不足しているというほかはない（少 なくとも，打錠工程の湿度環境や打錠後の保管条件は，ＰＴＰ包装された錠剤の水 分含量に影響するといわざるを得ないが，被告の提出にかかる書証では，これらの 条件は明らかにされていない。）。
イ 被告は，本件２ｍｇ錠剤のサンプル薬（ロット番号：ＰＴＶＤ−２０３）及 び本件４ｍｇ錠剤のサンプル薬（ロット番号：ＴＶＤ−３０３）の水分含量につい て，いずれも本件発明２の構成要件Ｅの数値範囲内にあったと主張し，乙３２号証＼n（以下「乙３２実験報告書」という。）を提出する。 しかし，乙３２実験報告書に示される本件２ｍｇ錠剤のサンプル薬（ロット番号： ＰＴＶＤ−２０３）及び本件４ｍｇ錠剤のサンプル薬（ロット番号：ＴＶＤ−３０ ３）の水分含量の測定値は，これらの錠剤が製造されたとされる日から４年以上が 経過した時点のものである。そして，被告ないし同報告書の説明するところによれ ば，これらの錠剤は，その製造後，ＰＴＰ包装とアルミピロー包装がされ，その状 態により，被告の中央研究所の検体保管庫に温度２０℃，成り行き湿度（実測値： ７５％ＲＨ）で保存されていたものであり，検体１錠をＰＴＰ包装から取り出して， 乳鉢で粉砕してカールフィッシャー法により水分測定を行ったというのであるが， 上記の条件下で４年以上が経過しても，錠剤の水分含量がそのまま保持されること を直接裏付ける証拠はない。 かえって，1)本件２ｍｇ製品の使用期限が２年６か月とされ，本件４ｍｇ製品（被 告製品）の使用期限が３年とされていること（甲４〔５２頁〕）からすれば，４年 以上という期間は，予定されている保存期間を大きく超えるものであって，水分含＼n量を含む錠剤の状態に影響を及ぼす可能性を否定できないこと，2)ピタバスタチン からラクトンが生成する反応は，脱水縮合であって，水が脱離することから，水分 含量増加の原因となり得ること，3)アルミピロー包装に使用される材料の防湿性が 高いことがうかがわれる（乙３３）としても，ＰＴＰ包装された上記サンプル薬を 収納したアルミピロー包装には，チャックがついていて（乙３２，３９），当該材 料のみでは構成されてはおらず，また，湿気等の影響を受けやすい商品の包装には＼n充分に注意する必要があるとされていること（甲１８），4)ＰＴＰ包装やアルミピ ロー包装が施された他の医薬品について，所定の保存期間経過後に水分含量が増加 しているとみられる例があること（甲１５，１９）などからすれば，ＰＴＰ包装と アルミピロー包装により，直ちに上記サンプル薬の水分含量の増加が完全に抑えら れていたと断ずることは，困難である。
被告は，上記サンプル薬の水分含量がそれぞれ本件２ｍｇ錠剤の実生産品（ロッ ト番号：Ｂ０６２）及び本件４ｍｇ錠剤の実生産品（ロット番号：Ｂ０１２）とほ ぼ同じ値であることから，保存期間中の吸湿の可能性が否定される旨主張するよう＼nであるが，かかる被告の立論は，本件２ｍｇ錠剤のサンプル薬が本件２ｍｇ錠剤の 実生産品と同一の工程により製造され，また，本件４ｍｇ錠剤のサンプル薬が被告 錠剤（本件４ｍｇ錠剤の実生産品）と同一の工程により製造されていたことを前提 とするものであるところ，既に説示したとおり，本件２ｍｇ錠剤のサンプル薬及び 本件４ｍｇ錠剤のサンプル薬が，それぞれ本件２ｍｇ錠剤の実生産品や本件４ｍｇ 錠剤の実生産品（被告錠剤）と同一の工程により製造されたと認めるに足りる証拠 はないものというべきである。

　UI関連の発明について、1審では、新規性無しの無効理由ありとして請求棄却されました。1審では、訂正審判がなされ審決が確定しましたが、時期に後れた主張であるして、口頭弁論は再開しませんでした。知財高裁は、構成要件Fが不明瞭のため要件を具備しないと判断されました。被告はAppleです。

　まず，構成要件Ｆの「入力」との文言の意味について検討する。
　(ア) 本件明細書には，構成要件Ｆの「入力」の意味を直接定義していると認めるに足りる記載は見当たらない。＼n他方で，本件明細書には，複数の箇所で「入力」との文言が使用され ているところ，例えば，段落【０００８】の「摩擦力による入力を，直 接的または間接的に検出する」のように「物理的な力を加えること」と の意味や，段落【００１２】の「図１４は，…文字を入力する例を示し た図である。」のように「コンピュータに情報を与えること」との意味 など，同一の文言であるにもかかわらず文脈によって異なる意味で使用 されている。 なお，本件訂正審決は，本件明細書の段落【００３５】及び【００６ ２】の記載に基づいて，本件発明の「『当該変更結果を当該表示対象に対する入力として前記コンピュータの（判決注：原文のまま）記憶部に＼n記憶させる』とは，（背景の変更などの）変更結果を，（フォルダＹに 保存することなどの）表示対象に対する情報として記憶することを意味しているといえる。」と判断しているが，これは構＼成要件Ｆの「入力」 は「コンピュータに情報を与えること」を意味すると解したものといえ る。
(イ) この点について，控訴人は，構成要件Ｆの「入力」は，「力入力検出手段」により検出された当該表＼示対象に対する「力入力」，すなわち「物理的な力を加えること」を意味すると主張する。 しかし，この解釈は，構成要件Ｈ，Ａ及びＤでは，「物理的な力を加えること」として「力入力」との文言が明示的に使用されているにもか＼nかわらず，構成要件Ｆでは敢えて「入力」のように異なる文言が使用されていることと整合しない。＼n
また，構成要件Ｆの「入力」は，「当該変更結果」，すなわち，「保持された表＼示対象以外の表＼示態様を変更することにより，当該表＼示対象を相対的に変更させた結果」を目的語としていると解し得るところ，こ の場合に「入力」を「物理的な力を加えること」と解釈することは不自 然である。さらに，「として」は，前に置かれた語を受けて，その状態， 資格，立場等であることを表す語であるところ，「入力」を「物理的な力を加えること」と解すると，「入力として・・・記憶させる」との文言が＼n意味するところを理解できないというべきである。
(ウ) 控訴人は，本件訂正審決が「当該変更結果を当該表示対象に対する入力として・・・記憶部に記憶させる」とは，「（背景の変更などの）変更結＼n果を，（フォルダＹに保存することなどの）表示対象に対する情報として記憶することを意味している」と判断したことを指摘して，当該判断＼nは控訴人の上記主張と整合するとも主張する。 しかし，「物理的な力を加えること」と「コンピュータに情報を与え ること」とは別個の概念であるから，構成要件Ｆの「入力」を「物理的な力を加えること」と解した上で，本件訂正審決の判断のように「コンピュータに情報を与えること」との意味をも有すると直ちに理解することは困難である（物理的な力が加わったことをコンピュータに検出させる場合には，両者の意味が重なっているともいい得るが，本件においては，上記説示のとおり，少なくとも「物理的な力を加えること」と解することは不自然であるから，両者の意味が重なっている場合と断ずることもできない。）。＼n
(エ) 以上によれば，控訴人の主張によっては，構成要件Ｆの「入力」の意味を一義的に理解することは困難であるというほかない。＼n
イ 仮に，構成要件Ｆの「入力」を，本件訂正審決が判断したように，「コンピュータに情報を与えること」と解したとしても，次のとおり，構＼成要件Ｆの意義は依然として不明確であるというべきである。
(ア) 構成要件Ｆの「当該表＼示対象」は，構成要件Ｃの「前記位置入力手段にて検出された位置の表＼示対象」をいうと解される。本件明細書には，この「表示対象」の意味についても，直接定義していると認めるに足りる記載は見当たらないものの，発明の詳細な説明の記載に照らせば，アイコン等（【００２１】），アイコンや文字列等（【００２９】），アイコンや文字，記号，図形，立体表＼示対象など（【００３５】）がこれに当たるものと解される。 しかし，表示画面にアイコン等を表＼示させ，利用者が当該表示画面に接触した位置を検出し，当該接触位置に応じて処理を行う入出力装置においては，表＼示画面に表示するアイコン等のデータそのもの（例えば，スマートフォンの画面に表＼示されているカメラ様の画像データ）と，当該アイコン等と紐づけされた実体（例えば，カメラアプリケーション） とは，別個のものとされていることが多いと解されるところ，本件明細 書の記載を精査しても，本件発明における「表示対象」が具体的にどのようなものであるのかは明らかといえない。＼n
(イ) また，上記ア(イ)のとおり，構成要件Ｆの「当該変更結果」は，「保持された表＼示対象以外の表示態様を変更することにより，当該表＼示対象を相対的に変更させた結果」と解し得るところ，「相対的に変更させた結果」についても，背景として設定されている画像が移動したピクセル数や，保持された表示対象と重なることとなったアイコン等の有無及びその種類など，さまざまなものがあり得る。＼n そして，構成要件Ｆによれば，この「相対的に変更させた結果」は，「当該表＼示対象」に対する情報として与えるものであるが，ある対象に与え得る情報は，当該対象がアプリケーションかデータかや，その実装方法によっても大きく異なるものと解される。 そうすると，上記(ア)のとおり，「当該表示対象」が具体的に意味するところが明らかでない上に，「相対的に変更させた結果」の意味内容も特定されていないことを考え合わせると，「当該変更結果を当該表＼示対象に対する入力として記憶部に記憶させる」の意義も明らかでないというべきである。
(ウ) この点に関し，本件訂正審決は，本件明細書の段落【００３５】及び 【００６２】の記載に基づいて，「当該表示対象に対する入力として前記コンピュータの（判決注：原文のまま）記憶部に記憶させる」とは，「表＼示要素『Ｂ』のデータをフォルダＸからフォルダＹに移動させて保存することを意味している」と判断した。しかし，本件訂正審決の説示においても，「表示要素『Ｂ』のデータ」がいかなるデータであるのかが具体的に特定されているとはいい難い。＼n また，本件明細書の段落【００３５】記載の「フォルダＸ」及び「フォルダＹ」と段落【００６２】記載の「ＷＩＮＤＯＷ１」及び「ＷＩＮＤＯＷ２」の関係も明らかでなく，いかなる情報が「相対的に変更させた結果」に該当し，「フォルダＸからフォルダＹに移動させ」ると理解することになるのかについても具体的な指摘がされているとはいえない。
ウ 以上検討したところによれば，結局のところ，構成要件Ｆの意義は不明確というべきである。そして，構＼成要件Ｆの意義が不明確である以上，被告各製品が構成要件Ｆを充足すると認めることはできない。＼n

◆判決本文

1審はこちらです。

◆平成29(ワ)14142

　漏れていたのでアップします。大阪地裁は、特許侵害として、差止請求および総計3.3億円の損害賠償請求を認めました。争点は、間接侵害、サポート要件、進歩性違反などたくさんあります。この事件は控訴されており、知財高裁の特別部での審議が発表されています。大合議事件にされた理由は、下記でしょうか？＼n

　「共同不法行為が成立するためには，各侵害者に共謀関係があるなど主観的な関連 共同性が認められる場合や，各侵害者の行為に客観的に密接な関連共同性が認めら れる場合など，各侵害者に，他の侵害者による行為によって生じた損害についても 負担させることを是認させるような特定の関連性があることを要すると解すべきで ある。そして，例えば，製造業者が小売業者に製品を販売し，これを小売業者が消 費者に販売するという取引形態は，極めて一般的なものであり，製造業者と小売業 者双方が，このような取引形態を取っていることを認識し容認しているとしても， これだけでは共同不法行為責任を認めるに足りるだけの十分な関連共同性があると＼nはいえない。
・・・
被告アンプリーは，被告ネオケミアから被告製品８を仕入れ，これを被告リズ ムに転売していたところ，被告リズムは設立当初から被告アンプリーに対して販売 する商品の相談をしており，その中で被告製品８を仕入れることになり，被告リズ ムにとって被告アンプリーは特別な取引先であるとの認識であった（乙Ｂ１２の １）。これに対し，被告アンプリーは，ＯＥＭメーカーではあったが，被告リズム の創業を応援しようと決めて被告リズムと取引を開始し，販路として育成していこ うと考え，被告リズムを「販路育成プログラム」対象企業の第一号という位置付け の企業にし，被告リズムと協力して炭酸ガスパックを売り出していたというのであ る（乙Ｂ１３の１，弁論の全趣旨）。そして，本件訴訟では，被告アンプリーは被 告リズムとの間で顧客や顧客からの注文等に関する情報交換を密にしていたとまで 主張しているのであり，被告アンプリーと被告リズムとはそのような関係性にあっ たと認められる（以上につき弁論の全趣旨）。そして，被告リズムによる売上額は ３億円を超えており，被告アンプリー自身の売上額も１億円を超えており，他の被 告の他の製品の売上額と比較しても，桁違いに売上額が大きい。このような売上げ を上げることができたのは，以上のような被告アンプリーと被告リズムとの間の関 係性があったからであると推認され，両社は相互に利用補充しながら，被告製品８ の製造，販売をしてきたということができる。したがって，両社の行為には，客観 的に密接な関連共同性があったといえ，共同不法行為が成立するというべきである。 これに対し，被告アンプリーらと被告ネオケミアとの関係性についてみると，被 告アンプリーは被告ネオケミアの取引先ではあるものの，被告ネオケミアは他にも 自ら本件各発明の技術的範囲に属する同種製品（被告製品１，３，４及び１５）を 製造するなどし，被告アンプリー以外の者に対しても販売していたのである。この ような実態に照らせば，被告アンプリーが被告ネオケミアの総代理店的な立場にあ ったとはいえないし，同被告らの行為に客観的に密接な関連共同性が認められるな どともいえない。 以上より，被告製品８に関し，被告アンプリーと被告リズムとの間に限って共同 不法行為が成立する。」

◆判決本文

　大阪高裁は無効理由ありとして、1審の判断を取り消しました。1審では時期に後れた主張とされた無効主張も却下されませんでした。
１ 争点３−４（乙６４の１を主引用例とする進歩性欠如の無効理由の有無）に ついて
(1) 時機に後れた攻撃防御方法の却下の申立てについて＼n
被控訴人は，控訴人が当審において追加主張した乙６４の１を主引用例と する進歩性欠如（争点３−４）を無効理由とする特許法１０４条の３第１項 の規定に基づく無効の抗弁（以下「本件無効の抗弁」という。）について， 民事訴訟法１５７条１項に基づき，時機に後れた攻撃防御方法に当たるもの として却下することを求める申立てをしたので，以下において判断する。＼n
ア 前記第２の１（前提事実等）の(6)及び一件記録によれば，以下の事実が認められる。
(ア) 控訴人は，平成２７年４月１７日の原審第４回弁論準備手続期日に おいて，被告準備書面(2)に基づき，実施可能要件違反の無効理由（争点＼n３−１）による無効の抗弁の主張をし，同年９月１４日の原審第７回弁 論準備手続期日において，被告準備書面(5)に基づき，明確性要件違反（争 点３−２）の無効理由による無効の抗弁の主張をした。 その後，原審の受命裁判官は，同年１０月２７日の第８回弁論準備手 続期日において，本件の侵害論の審理を終了し，損害論の審理を進める と述べた上で，控訴人に対し，被控訴人の損害主張に対し具体的に認否 反論し，必要な書面を提出するよう求めた。
(イ) 控訴人は，平成２８年５月１９日，本件発明１，２，６及び８につ いての本件特許を無効にすることを求める別件無効審判を請求した。 同年１２月１３日の原審第１２回弁論準備手続期日において，控訴人 は，被告準備書面(10)に基づき，別件無効審判と同一の無効理由(サポー ト要件違反（争点３−３）の無効理由及び本件無効の抗弁に係る無効理 由を含む。）による無効の抗弁を追加して主張したのに対し，被控訴人 は，同期日において，上記主張は時機に後れた攻撃防御方法として却下 することを求める申立てをした。原審の受命裁判官は，被控訴人の上記＼n申立てを容れて，控訴人の上記無効の抗弁に係る主張及び証拠を却下した。＼n
(ウ) 特許庁は，平成２９年１２月１５日，本件訂正後の請求項１，６及 び８に係る発明についての本件特許には，サポート要件違反（争点３− ３）の無効理由及び本件無効の抗弁に係る無効理由が存在するとして， 上記特許を無効とする別件審決をした。 同月２０日の原審第１８回弁論準備手続期日において，控訴人は，被 告準備書面(15)に基づき，別件審決が認めたサポート要件違反の無効理 由及び本件無効の抗弁に係る無効理由による無効の抗弁を再度追加して 主張したのに対し，被控訴人は，上記主張は時機に後れた攻撃防御方法 として却下することを求める申立てをした。原審の受命裁判官は，被控訴人の上記申＼立てを容れて，控訴人の上記無効の抗弁に係る主張及び証拠を却下した。 原審は，同日，原審第２回口頭弁論期日において，本件訴訟の口頭弁 論を終結した後，平成３０年３月２２日，被控訴人の請求を一部認容す る原判決を言い渡した。 この間の同年１月２０日，被控訴人は，別件審決の取消しを求める別 件審決取消訴訟を提起した。
(エ) 控訴人は，平成３０年４月９日，本件控訴を提起した。控訴人は， 同年６月５日付けの控訴理由書において，被告準備書面(10)及び(15)を 引用して，サポート要件違反(争点３−３）の無効理由による無効の抗弁 及び本件無効の抗弁を記載した。 同年７月２４日の当審第１回弁論準備手続期日において，控訴人は， 控訴理由書に基づき，本件無効の抗弁を主張し，被控訴人は，控訴答弁 書に基づき，上記主張は時機に後れた攻撃防御方法として却下すること を求める申立てをした。＼n同年１０月１５日の当審第２回弁論準備手続期日において，控訴人は， 同年８月３１日付けの控訴人準備書面(1)及び同年９月１４日付けの控 訴人準備書面(2)に基づき，本件無効の抗弁の主張を補足し，被控訴人は， 同年１０月１日付けの被控訴人第１準備書面に基づき，本件無効の抗弁に対する反論及び訂正の再抗弁を主張した。 その後，当裁判所は，同年１２月１０日の第１回口頭弁論期日におい て，本件口頭弁論を終結した。
イ 前記アの認定事実によれば，控訴人の当審における本件無効の抗弁の主 張は，原審において侵害論の審理を終了し，損害論の審理に入った段階で 提出されたため，時機に後れた攻撃防御方法として却下された主張と同旨 のものであるが，控訴人は，原審口頭弁論終結前に本件無効の抗弁に係る 無効理由の存在等を認めて本件特許を無効とする旨の別件審決がされた のを受けて，当審において再度提出したものであること，控訴人は，控訴 理由書に本件無効の抗弁を記載し，当審の審理の当初から本件無効の抗弁 を主張していたことが認められるから，当審における控訴人による本件無 効の抗弁の主張の提出が時機に後れたものということはできない。また，当審の審理の経過に照らすと，控訴人による本件無効の抗弁の主張の提出 により，訴訟の完結を遅延させることとなるとは認められない。 したがって，当審における控訴人による本件無効の抗弁の主張を時機に 後れた攻撃防御方法として却下することはしない。
(2) 本件明細書の記載事項等について
ア 本件発明１，２及び６の特許請求の範囲（請求項１，２及び６）の記載 は，前記第２の１（前提事実等）の(2)のとおりである。
・・・
前記ａの記載事項によれば，乙６４の２には，押しボタン式バルブ の下側で不燃性液体の上側の位置に，通気性を有する「連続気泡状パ ッキング」を挿入した，不燃性液化ガスを充填した噴射口を有する「噴 気式清掃機」の記載があり，その「連続気泡状パッキング」は，缶体 を逆さまにして使用しても不燃性液体がバルブ側の空間に漏れて液体 のまま噴出することを防止するためのものであることの記載があるこ とが認められる。 そして，乙６４の２記載の「連続気泡状パッキング」は，連続気泡 を有する多孔質体であり，図２（別紙３）から円筒状の缶体内に挿入 された円板状の形状であることを理解できるから，「円板状多孔質 体」として，本件発明１の「通気性蓋状部材」に該当するものと認め るのが相当である。
(イ) 乙６４の１には，スプレー缶を倒立状態で使用した場合や缶を倒立 状態で保管する場合に液漏れの原因となり，可燃性液化ガスの液漏れに より火炎が発生するおそれがあるため，吸収性能・保液性に優れた吸収＼n体を提供することが課題であること（【０００４】，【００５４】）の 記載がある。 一方で，乙６４の２には，乙６４の２記載の「連続気泡状パッキング」 は，缶体を逆さまにして使用しても不燃性液体がバルブ側の空間に漏れ て液体のまま噴出することを防止するためのものであることの記載があ ることは，前記(ア)ｂのとおりである。 そうすると，乙６４の１及び乙６４の２に接した当業者は，乙６４の １の第１発明において，スプレー缶を倒立状態で使用した場合の吸収体 に充填された可燃性液化ガスの液漏れの防止を確実にするために，乙６ ４の１の第１発明に乙６４の２記載の「連続気泡状パッキング」の構成＼nを適用する動機付けがあるものと認められる。 また，乙６４の１の「具体的には，スプレー缶形状に合わせて，その 内径に適した大きさの円筒状の成形体とすると，充填が容易にできる上， 使用中も安定してスプレー缶内に保持することができる。」（【００３ ２】）との記載から，スプレー缶の使用中に吸収体を安定して保持する 必要性があることを理解できる。 以上によれば，当業者は，スプレー缶を倒立状態で使用した場合の吸 収体に充填された可燃性液化ガスの液漏れの防止を確実にし，吸収体を 安定して保持するために，乙６４の１の第１発明において，乙６４の２ の連続気泡状パッキングを適用する際に，乙６４の２記載の連続気泡状 パッキングの構成のものを吸収体の表＼面に密接に配置し，相違点２に係 る本件発明１の構成を容易に想到することができたものと認められる。＼n
(ウ) これに対し被控訴人は，乙６４の２記載の「連続気泡状パッキング４」は，バルブ２の下側に空間を形成するため缶体１に固定されている 必要があるため，肩部からバルブ側に押し込むように固定され（図２）， バルブ２側に十分大きい空間が形成されないので，倒立状態では，比重＼nの重い液体が下側（バルブ２側）へ移動し，バルブ側の空間に容易に液 が漏れることになって，倒立状態のまま噴射を継続することができない こと，乙６４の２には，図２以外に，「連続気泡状パッキング４」の充 填状態について具体的に説明する記載はないことからすると，乙６４の １の第１発明に乙６４の２記載の「連続気泡状パッキング」を組み合わ せる動機付けはないし，また，乙６４の１の第１発明に乙６４の２記載 の「連続気泡状パッキング」を組み合わせたとしても，本件発明１の通 気性蓋状部材の構成に至ることはない旨主張する。＼nしかしながら，乙６４の１の第１発明において，スプレー缶を倒立状 態で使用した場合の吸収体に充填された可燃性液化ガスの液漏れの防 止を確実にするために，乙６４の１の第１発明に乙６４の２記載の「連 続気泡状パッキング」の構成を適用する動機付けがあることは，前記＼n(イ)のとおりである。 また，乙６４の２には，連続気泡状パッキングが図２で示された位置 に配置することが不可欠である旨の記載はなく，連続気泡状パッキング の具体的な設置方法及び設置場所は，当業者が適宜決定すべき事項であると認められる。 さらに，乙６４の２の【００１２】の「連続気泡状パッキング４を挿 入し，たとえ缶体１を逆さまにして使用しても不燃性液体３が液体のま ま噴出することなく，ガスの整流性が良くなる。」との記載に照らすと， 乙６４の２の「噴気式清掃機」が連続気泡状パッキングを挿入したため に倒立状態のまま噴射を継続することができないものと理解すること はできない。 したがって，被控訴人の上記主張は，採用することができない。
・・・
(7) まとめ
以上のとおり，本件発明１，２及び６は，乙６４の１の第１発明及び乙６ ４の２記載の技術事項に基づいて，当業者が容易に発明をすることができた ものと認められ，進歩性を欠くものであるから，本件特許には，特許法２９ 条２項に違反する無効理由（同法１２３条１項２号）があり，特許無効審判 により無効とされるべきものと認められる。
２ 争点３−５（訂正の再抗弁の成否）（本件発明１及び６に関し）について
被控訴人は，本件訂正により，訂正前の請求項１及び６（本件発明１及び６） の無効理由は解消され，かつ，被告製品は，本件訂正発明１及び６の技術的範 囲に属するから，被控訴人は，控訴人に対し，本件特許権を行使することがで きる旨主張する。 そこで検討するに，本件訂正発明１（本件訂正後の請求項１）は，灰分含有 量を「１重量％以上１２重量％未満」とするものであり，本件発明２と同一の 構成であるところ，前記１(5)のとおり，本件発明２は，乙６４の１の第１発明 及び乙６４の２の技術的事項に基づいて,当業者が容易に発明をすることがで きたものと認められるから，本件発明１の無効理由は，本件訂正により解消されるものとはいえない。 また，前記１(6)で説示したのと同様の理由により，本件発明６の無効理由は， 本件訂正により，解消されるものとはいえない。 したがって，その余の点について判断するまでもなく，被控訴人の上記主張 は理由がない。
３ 結論
以上によれば，本件発明１，２及び６は，進歩性を欠くものであり，本件特 許には，特許法２９条２項に違反する無効理由（同法１２３条１項２号）があ り，特許無効審判により無効とされるべきものと認められるから，被控訴人は， 同法１０４条の３第１項の規定により，控訴人に対し，本件特許権を行使する ことはできない。

◆判決本文

関連の審決取消し訴訟です。

◆平成30(行ケ)10012

　サポート要件などの無効理由なし、技術的範囲に属すると判断されました。
　前記(2)のとおり、本件各名作書には、本件参照抗体と競合する，ＰＣＳＫ ９−ＬＤＬＲ結合中和抗体を同定，取得するための，免疫プログラムの手順 及びスケジュールに従った免疫化マウスの作製方法，ハイブリドーマの作製 方法，スクリーニング方法及びエピトープビニングアッセイの方法等が記載 されている。そして，当該方法によれば，本件各明細書で具体的に開示され た以外の本件参照抗体と競合する抗体も得ることができるといえる。 そうすると，本件各明細書の記載から当業者が実施可能な範囲が，本件各＼n明細書記載の具体的な抗体又は当該抗体に対して特定の位置のアミノ酸の１ 若しくは数個のアミノ酸が置換されたアミノ酸配列を有する抗体に限られる とはいえない。したがって，本件各明細書の記載から当業者が実施可能な範＼n囲が本権各明細書記載の具体的な抗体又は当該抗体に対して特定のアミノ酸 の１もしくは数個のアミノ酸が置換されたアミノ酸配列を有する抗体に限ら れることを前提として，本件各発明の技術的範囲が本件各明細書記載の具体 的な抗体又は当該抗体に対して特定の位置のアミノ酸の１若しくは数個のア ミノ酸が置換されたアミノ酸配列を有する抗体に限定されるとの被告の主張 は採用することができない。
(4)また，被告は，1)本件各明細書では，本件参照抗体と競合する抗体であれ ば，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲの結合を中和することができるという技術思想を 読み取ることはできない，2)本件各明細書の実施例に記載された３グループ ないし２グループの抗体のみによって，本件参照抗体と競合する膨大な数の 抗体全てがＰＣＳＫ９−ＬＤＬＲ結合中和抗体であるとはいえず，本件各明 細書には，本件参照抗体と競合する膨大な数の抗体がＰＣＳＫ９−ＬＤＬＲ 結合中和抗体であることの根拠は全く示されていないと主張する。 しかしながら，前記 のとおり，本件各明細書には，本件参照抗体がＰ ＣＳＫ９−ＬＤＬＲ結合中和抗体であること，本件参照抗体がＰＣＳＫ９に 結合するエピトープと同じエピトープに結合する抗体，又は，本件参照抗体 とＰＣＳＫ９との結合を立体的に妨害するような上記エピトープに隣接する エピトープに結合する抗体である，本件参照抗体と競合する抗体は，本件参 照抗体と類似した機能的特性を有すると予＼想されることが記載されている。 そして，前記 のとおりのスクリーニング等によって得られた本件各明細書の表２記載の３０の抗体（２１Ｂ１２参照抗体と３１Ｈ４参照抗体を除く。）＼nのうち，２４の抗体はＰＣＳＫ９−ＬＤＬＲ結合中和抗体であり，かつ，本 件参照抗体と競合する抗体であること，表３７．１．のビン１（２１Ｂ１２＼n参照抗体と競合し，３１Ｈ４参照抗体と競合しない抗体）に属する１９の抗 体のうち１６個，ビン２（２１Ｂ１２参照抗体とも，３１Ｈ４参照抗体とも 競合する抗体）に属する抗体のうち２個及びビン３（３１Ｈ４参照抗体と競 合し，２１Ｂ１２参照抗体と競合しない抗体）に属する１０の抗体のうちの ７個は，表２に記載された抗体であり，これら１６個と２個と７個の抗体の＼nうち，２７Ｂ２抗体並びに２１Ｂ１２参照抗体及び３１Ｈ４参照抗体を除く 少なくとも２０個はＰＣＳＫ９−ＬＤＬＲ結合中和抗体であることが記載さ れている。そうすると，本件各明細書には，特定のスクリーニング等を経て 得られた抗体のうち，本件参照抗体と競合する複数の抗体がＰＣＳＫ９−ＬＤＬＲ結合中和抗体であることが示されているといえる。 なお，この点に関係し，被告は，本件参照抗体と競合する膨大な数の抗体 がＰＣＳＫ９−ＬＤＬＲ結合中和抗体であることの根拠は全く示されていな いと主張するが，本件各明細書に記載された抗体以外に，本件参照抗体と競 合するがＰＣＳＫ９−ＬＤＬＲ結合中和抗体ではない具体的な抗体が示され ているものではなく，また，本件参照抗体と競合する抗体中，ＰＣＳＫ９− ＬＤＬＲ結合中和抗体でないものの割合が大きいことも明らかではない。 さらに，被告は，本件参照抗体と競合する抗体は，ＰＣＳＫ９−ＬＤＬＲ 結合中和抗体であるとは限らないとも主張する。しかし，本件各発明は，Ｐ ＣＳＫ９−ＬＤＬＲ結合中和抗体であることを構成要件とするものであるか＼nら（構成要件１Ａ，２Ａ），上記のような例外的な抗体は本件各発明の技術＼n的範囲に含まれない。
(5)証拠（甲５，７の１，２，甲８〜１０）及び弁論の全趣旨によれば，本件 各発明について，被告が主張する限定的な解釈を採らない限り，被告モノク ローナル抗体は，本件発明１−１及び本件発明２−１の各構成要件を全て充＼n足し，被告製品は，本件発明１−２及び本件発明２−２の各構成要件を全て＼n充足すると認められるから，被告モノクローナル抗体は，本件発明１−１及 び本件発明２−１の技術的範囲に属し，被告製品は，本件発明１−２及び本 件発明２−２の技術的範囲に属すると認められる。なお，被告モノクローナ ル抗体は，本件訂正発明１-１及び本件訂正発明２−１の技術的範囲にも属 し，被告製品は，本件訂正発明１−２及び本件訂正発明２−２の技術的範囲 にも属すると認められる。

◆判決本文

　被告製品は，特許権者製の使用済み芯管と一体化すると、本件特許の構成要件を充足するので、「のみ要件」を満たすと判断しました。＼n
　 　イ 構成要件Ａの「用いられ」の意味
前記アを前提に検討すると，構成要件Ａのうち「ロールペーパの回転速度を＼n検出するために支持軸に角度センサを設け」との記載は，本件ロールペーパ等の「複 数の磁石」につき，そのような位置に配置されることを特定するものと理解でき， また，構成要件Ａのうち「ロールペーパを上記中空軸に着脱自在に固定してその固＼n定時に両者を一体に回転させる手段をロールペーパと中空軸が接する端に設け」と の記載は，本件ロールペーパ等について，そのような態様で回転させられることを 特定するものと理解できるし，構成要件Ｃの「測長センサ」も，構＼成要件Ａの記載 によって特定されると理解できる。 そうすると，本件発明に係る薬剤分包用ロールペーパの技術的範囲は，構成要件＼nＢないしＤと，構成要件Ａによる本件ロールペーパ等の上記特定に係る事項とから＼n画されるものと解されるから，一体化製品が上記技術的範囲に属すれば本件発明の構成要件を充足するものであって，一体化製品が構＼成要件Ａを充足する薬剤分包装 置に実際に使用されるか否かは，上記構成要件充足の判断に影響するものではない＼nと解される。 被告らは，原告製使用済み芯管に，輪ゴムを介してロールペーパを巻いたプ ラスチック筒部をセットした一体化製品が構成要件Ａの「用いられ」を充足するた＼nめには，一体化製品に，構成要件Ａを充足する薬剤分包装置に用いられる以外の用＼n途が存在しないことが必要であると主張し，予備的に，仮にこれが認められないと＼nしても，一体化製品は構成要件Ａを充足する薬剤分包装置に用いられて初めて作用＼n効果を奏するものであるから，現実に構成要件Ａを充足する薬剤分包装置に用いら＼nれることが必要であると主張する。 しかしながら，構成要件Ａを充足する薬剤分包装置に使用可能＼な構成を有し，そ＼nの他の構成要件をも充足するものとして薬剤分包用ロールペーパが生産，譲渡され＼nれば，その時点で本件特許権の侵害は成立するのであって，その後に構成要件Ａを＼n充足する薬剤分包装置に当該ロールペーパが使用されるか否かは，特許権侵害の成 否を左右するものではない。 被告らは，本件発明の出願経過に照らし，構成要件Ａを充足する薬剤分包装置に＼n一体化製品が使用されることが本件特許権侵害に係る必須の要証事実であると主張 するが，原告が，手続補正の際に提出した意見書（乙２５）において，本件発明は 構成要件Ａを充足する薬剤分包装置に現実に用いられることを必須とする旨を述べたものと解することはできない。＼nさらに，被告らは，本件無効審判において，本件訂正後の発明に新規性が認めら れるための構成が特定されたところ，その中には薬剤分包装置に関するものがある＼nので，一体化製品が本件発明の技術的範囲に属するかの判断のために，どのような 薬剤分包装置に用いられているかを確認する必要があると主張するが，前記検討し た構成要件Ａと，構＼成要件ＢないしＤとの関係に照らし，採用できないといわざる を得ない。
ウ まとめ
以上検討したところによれば，本件発明においては，構成要件Ａの「用いられ」＼nは，構成要件Ａの記載によって構＼成要件Ｂ以下の内容が特定されることを意味する ものとして使われているというべきであるから，そのように特定された構成要件を＼n一体化製品が充足する場合には，構成要件Ａの「用いられ」を充足すると解され，＼nこれ以上に，構成要件Ａの「用いられ」が，一体化製品が構＼成要件Ａを充足する薬 剤分包装置以外には使用されないこと，あるいは現実に構成要件Ａを充足する薬剤＼n分包装置が存在することを，要件として定める趣旨と解することはできない。
(2)争点(1)イ（一体化製品は「２つ折りされたシート」（構成要件Ａ）を充足す＼nるか。）について
ア 被告らは，構成要件Ａの「２つ折りされたシート」とは，ロールペーパを薬＼n剤分包装置内で２つ折りにするシングルタイプのロールペーパの使用を前提として おり，あらかじめ２つ折りにされたダブルタイプのロールペーパは含まれない旨を 主張する。
イ そこで，検討するに，本件明細書【００１８】には，「分包部は，三角板４ で２つ折りにされた際にホッパ５から所定量の薬剤が投入された後，ミシン目カッ タを有する加熱ローラ６により所定間隔で幅方向と両側縁部とを帯状にヒートシー ルするように設けられている。」との記載があるが，本件明細書【００１１】の記 載によれば，本件発明は，一定の張力を保ったままシートを分包部に供給すること により，シートに耳ずれや裂傷が生じることなく薬剤を分包することを可能とする＼nものであり，この技術的思想に関しては，給紙部から分包部に送られてくるシート があらかじめ２つに折り畳まれたダブルタイプであっても，折り畳まれてい ション現象が生じるため，）張力変動により分包部でシートを２つ折りした際にシ ートの縁部が正確に重ならない，いわゆる耳ずれが生じ」るという問題は，シング ルタイプのロールペーパを分包部において２つ折りにしてできた空隙に薬剤を投入 した後シートの両側縁部と幅方向に加熱融着する場合であっても，ダブルタイプの ロールペーパを分包部において折り目を広げてその空隙に薬剤を投入した後同様に 加熱融着する場合であっても，同様に生じ得る。 さらに，原告は，本件特許につき拒絶理由通知（乙２４）を受けて本件補正を行 っているが，本件明細書【００１８】の記載に基づくものであり，元の記載がシン グルタイプのロールペーパを分包部において折り畳むことのみを指すと解するのは 相当ではない（乙２５）。
ウ 以上によれば，ダブルタイプのロールペーパを使用する一体化製品も，「２ つ折りされたシート」（構成要件Ａ）を充足するというべきである。
(3) 争点(1)全体についての判断
ア 被告らは，一体化製品につき，構成要件Ａのうち，「測長センサ」，「シー＼nトを送りローラで送り出す給紙部」，「上記支持軸と上記中空軸の固定支持板間で」， 「中空軸のずれを検出する」といった要件を充足しない旨を主張するが，原告製造 の特定の薬剤分包装置の構成についての主張であり，構＼成要件Ａと構成要件Ｂ以下＼nとの関係を前述のとおり解する以上，意味のない主張といわざるを得ない。
イ 一体化製品は，前記第２の１(5)のとおりの構成を有するところ，被告らは，＼n構成要件Ａに関し，争点(1)ア及びイについて争うものの，構成要件Ｂ以下の充足性＼nについては争うことを明らかにしておらず（当初，構成要件Ｂ及びＤの充足を争っ＼nたが，後に撤回した。），弁論の全趣旨によれば，一体化製品の構成ａは本件発明＼nの構成要件Ｂを，構＼成ｂは構成要件Ｃを，構＼成ｃは構成要件Ｄを充足すると認めら＼nれ，一体化製品は構成要件Ａを充足する薬剤分包装置において使用されることが可＼n能な構＼成を有すると認められる。
ウ 以上によれば，一体化製品は，構成要件ＡないしＥをすべて充足するから，＼n本件発明の技術的範囲に属すると認められる。
エ なお，原告は，被告日進が前訴において構成要件Ａの充足性を争わなかった＼nことから，本訴訟において構成要件Ａの充足性を争うことは信義則に反する旨を主＼n張するが（争点(1)ウ），被告日進は，前訴とは異なる製品の関係で，構成要件Ａの＼n充足性を本訴訟で主張したと認められるから，この点を争うことが信義則に反する とまではいえない。
３ 争点(2)（特許権侵害が成立するか。）について
(1) 問題の所在
ア 前記２によれば，一体化製品を完成して譲渡すれば，その時点において特許 権侵害が成立することになるが，前記第２の１(4)及び(5)のとおり，被告らは，一体 化製品それ自体を生産，譲渡しておらず，プラスチック筒部の外周に薬剤分包用シ ートを巻き回したロールペーパ，すなわち一体化製品のうち原告使用済み芯管のな い物を被告製品として生産，譲渡し，これを入手した利用者が，輪ゴムを介してロ ールペーパに原告製使用済み芯管を挿入し，これを一体化製品とした上で，薬剤分 包装置に使用している。
イ この点について，原告は，1)被告製品は，一体化製品の生産にのみ用いる物 であるとして，特許法１０１条１号の間接侵害を主張するほか，2)被告らの行為は， 顧客との共同による特許権の直接侵害に当たること，3)被告らの行為は，顧客の特 許侵害に対する教唆又は幇助に当たることを主張するので，まず間接侵害の成否に ついて検討する。
(2) 争点(2)ア（被告製品は，一体化製品の「生産にのみ用いる物」と認められる か。）について
ア 被告製品の販売方法
証拠（甲４，５，２１，３６，文中掲記のもの）によれば，以下の事実が認めら れる。
被告日進の販売するロールペーパの製品には，商品名の冒頭に「Ａ」の付く 製品（被告製品。以下「Ａタイプ」という。）と「Ｂ」の付く製品（以下「Ｂタイ プ」という。）があり，両タイプは，それぞれ分包紙の材質として「グラシン」紙 又は「セロポリ」紙を選択できるようになっている。 被告日進が平成２８年１１月に公開していたウェブサイト（甲２０）によれ ば，Ａタイプの分包紙の芯管内径は６７mmであって，「外径６５mm前後の分包機用 芯管に装着可能」とされ，Ｂタイプの分包紙の芯管内径は５２mmであって，「外径 ５０mm前後の分包機用芯管に装着可能」とされた。＼n薬剤分包用ロールペーパとして，外径６５mm前後の芯管を製造しているのは 原告のみであり，外径５０mm前後の芯管を製造しているのは株式会社タカゾノのみ である（弁論の全趣旨）。
前記ウェブサイトの「よくある質問Ｑ＆Ａ」の欄には，「Ｑ．他社分包機に 装着するには特別な道具が必要ですか？」という質問に対し，「Ａ．弊社分包紙は， 『使用済み分包機メーカー製芯管』を使用することによって，お客様ご使用の分包 機に装着することができます。つまり，『使用済み分包機メーカー製芯管』が１個 お手元にあれば繰り返し装着することができます。」との回答が記載されていた。 被告日進が平成２８年１月頃にユーザである製剤薬局等に配布していた説明 資料（甲９）には，「使用済み分包機メーカー製芯管」に輪ゴム等を取り付け被告 日進が販売する分包紙製品に差し込むことにより，芯管の空回りを防止しながら被 告日進製以外の分包機において使用する方法がイメージ図や注意事項付きで詳細に 説明されている。
まとめ
以上によれば，被告日進が販売する分包紙のうちＡタイプ（被告製品）は，原告 製使用済み芯管と一体化して原告製の薬剤分包装置に使用されることを前提として 生産され，原告製の薬剤分包装置を使用し，既に原告製使用済み芯管を保有してい る者に対し，購入の案内がされたものと認められる。
イ 他の用途について
被告日進製の薬剤分包装置
前記被告日進のウェブサイト（甲２０）には，「複数メーカー機に装着可能」と＼nいう文言と共に，「分包紙は当社分包機の専用分包紙であり，各社分包機メーカー 及び貴社ご使用の分包機メーカーとは無関係で，承認を受けた製品ではありません。」 という記載があり，前記説明資料（甲９）にも同様の記載があることが認められる。 しかし，被告らの主張によっても，被告日進は，経済産業省により「平成２５年 度補正中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業」に選定され た後，平成２６年に被告日進製の薬剤分包装置について営業活動を開始し，平成２ ７年にカタログを作成し，平成２８年５月１２日に１台，同年１０月２５日に１台 の被告日進製の薬剤分包装置を販売したことが認められるにとどまる（甲１７，乙 １，１１，３６）。 他方，被告製品は平成２６年１２月から販売されており，原告代理人は，平成２ ８年１月頃に，被告らに対し，本件特許権に基づき被告製品の製造販売の中止等を 求める警告書（甲１０）を送付し，同年７月４日に本訴を提起したことが認められ る。 前記時系列によれば，被告製品の販売が開始された当初，これを被告日進製 の薬剤分包装置に装着することはおよそ予定されておらず，むしろ，原告との紛争＼nが顕在化した後に，わずか２台を製造販売したにとどまる。 エルク製分包装置（甲１９，乙２，１４〜１６） 被告製品を，エルク製分包装置において使用されている芯管（外径約６０mm。以 下「エルク製芯管」という。）に挿入してエルク製分包装置に装着し使用するため には，被告製品の空回りを防止するために厚さ３．２mm程度のＯリングを２個，エ ルク製芯管に装着することが必要であり，さらに，被告製品の外径（約１９３mm） が大きすぎるため，そのままではエルク製分包装置に正常に装着できず，使用開始 に当たって長さ３３０ｍの分包紙中約８８ないし１００ｍ分を廃棄する必要がある ことが認められる。 よって，被告製品をエルク製分包装置に装着して使用することは相当の困難と無 駄を伴い，経済的に合理性のある使用とはいえない。
ウエダ製分包装置（甲２３，乙１７，１８）
ウエダ製分包機については，特定の顧客が，その支持軸を独自に製作した支持軸 に取り換えるという改造を施すことにより，被告製品を装着して使用していること が認められる。 しかし，同顧客の保有するウエダ製分包機は２０年以上前に販売が終了している 機種であり，ウエダ製分包機を保有する他のユーザが同様の改造を施して被告製品 を使用することは考えにくいし，改造を施さないウエダ製分包装置において，被告 製品を正常に装着して使用できると認めるべき証拠もない。 よって，被告製品をウエダ製分包装置に装着して使用することは，一般的な使用 方法ということはできない。
タカゾノ製分包装置（乙２０，２１）
株式会社タカゾノ製の薬剤分包装置において使用されている薬剤分包用ロールペ ーパが，被告製品と同様の構成であることを認めるに足りる証拠はない。＼n
まとめ
被告日進製の薬剤分包装置については，被告製品の販売が一定期間行われた後に， わずか２台が製造，販売されたにとどまるものであるから，被告製品が使用された としてもごくわずかといわざるを得ないし，被告以外の薬剤分包装置に被告製品を 使用することには困難が伴い，現実的ではないといわざるを得ないから，被告製品 については，原告製薬剤分包装置に使用する以外の用途は，実質的には存在しない といわざるを得ない。
ウ 争点(2)アについての判断
前記ア及びイで検討したところによれば，被告製品は，原告製使用済み芯管と一 体化し，一体化製品として原告製薬剤分包装置に使用することを想定して生産，譲 渡され，これ以外の用途は実質的には存在しないというべきであるから，被告製品 は，一体化製品の生産にのみ用いるものと認めるのが相当である。
(3) 特許権侵害についての判断
被告らが被告製品を生産，譲渡した段階では，回転角度の検出に用いる磁石を配 置した原告製使用済み芯管はこれと共には存在せず，本件特許の構成要件の全部を＼n充足するものではないが，前記(2)で検討した通り，被告製品は，原告製使用済み芯 管と一体化して，本件特許の構成要件を充足する状態で使用することが予＼定されて おり，他の用途が実質的に存在せず，一体化製品の生産にのみ用いられるものと認 められるのであるから，被告製品の生産，譲渡は，特許権の直接侵害に至る蓋然性 が極めて高いものとして特許法１０１条 1 号の間接侵害に当たり，本件特許権を侵 害するものとみなすべきものである。

◆判決本文

　特許の均等侵害における第1要件の判断において、先行の２９条の２の先行文献を考慮して、本質的部分の判断がなされました。被告製品は、Amazonの「Ｋｉｎｄｌｅ ｐａｐｅｒｗｈｉｔｅ」です。
(ｴ) 以上によれば，乙８には，「ホログラムの単位幅における格子部幅／非 格子部幅の比が，導光板の前面出射面から出射する光を効率よく，また，面内で均 一に出射されるように，管状光源から離れる側の方が増大せしめられている」構成＼nが開示されているといえる。
ウ したがって，乙８発明は，本件発明の構成要件Ｂと同一の構＼成を備える ものであるから，相違検討点２は相違点とはいえない。
エ 原告の主張について
原告は，乙８には，導光板に設けるホログラムの面積密度を増減させる技術思 想が開示されているだけで，回折格子の単位幅における格子部幅／非格子部幅の比を変化させる技術思想は開示されていないと主張する。 しかし，前記アのとおり，本件発明も，格子部の面積の変化を通じて，導光板の 表面における輝度を増大させ，かつ均一化させるものであり，本件発明と乙８発明＼nはその解決課題と解決原理を共通にしている。 そして，上記のとおり，乙８には，本件発明の構成要件Ｂの構＼成を備えたホログ ラムの構成が開示されていると認められるから，本件発明の構＼成要件Ｂはこれを別 の表現で記述したものにすぎず，同一の構＼成が開示されていることに変わりはない。 したがって，原告の主張は採用できない。
(6) 小括
以上によれば，本件発明と乙８発明とは，前記の相違検討点１において相違す るから，同一の発明とはいえず，乙８による特許法２９条の２違反の無効理由が存 するとは認められないが，本件発明と乙８発明とは，その解決課題及び解決原理を 共通にしており，解決手段たる回折格子の種類についてのみ相違するにすぎないと いうことができる。
・・・
(ｱ) 本件明細書に記載された従来技術及びその課題
前記認定のとおり，本件明細書では，本件発明に関する従来技術として， 導光板の下面に多数の多面プリズムをもつ透明アクリル樹脂からなり，プリズムに よる光の全反射を利用する導光板が記載されており，その具体例として，特開平５ −１２７１５７号公報記載の平面照光装置（本件明細書の図６参照）が挙げられて いる。 そして，その従来技術によっても液晶表示パネルを下方から輝度ムラが少なく明るく照らすことができると記載されているが（【０００３】），1)導光板の下面にある 多面プリズムの一辺が例えば０．１６mmと,光の波長に比べて相当大きいものである うえ，各プリズムが協同することなく個別に光を全反射するものであるため，導光 板の輝度を全体に高めようとすると，各プリズムの間の谷間にあたる箇所で乱反射 が起きて上面に向かう光量が減り，照光面である上面に極端な明暗のコントラスト が生じるという課題，及び2)このような導光板を設けた平行照光装置を電池で駆動 される液晶表示装置に用いると，照光面に向かう上記光量の減少を補って高輝度を＼n得るべく，光源を大電流で照らす必要があるため，電池の寿命が短くなって，長期 使用ができなくなるという課題があったことが記載されている（【０００４】）。
(ｲ) 本件発明の課題解決手段
本件発明は，従来技術の上記課題を解決するため，「光の幾何光学的性質を 利用した従来のプリズムによる全反射でなく，・・・光の波動の性質に基づく回折現象 を利用して，従来より遥かに高く,かつ均一な輝度を照光面全体に亘って得ることが でき，ひいては光源の電力消費の低減による電池の長寿命化も図ることができる導 光板を提供すること」を目的として（【０００５】），本件発明の構成を採用したもの＼nである。その構成は，(a)透明な板状体である導光板の裏面に回折格子を設け，導光 板の少なくとも一端面から入射する光源からの光をその表面側へ回折させるという点（構＼成要件Ａ），(b)上記回折格子の断面形状または単位幅における格子部幅／非 格子部幅の比の少なくとも１つを，上記導光板の表面における輝度が増大し，かつ＼n均一化されるように変化させる点（構成要件Ｂ）である。
(ｳ) 本件発明の作用効果
本件発明の導光板は，α 少なくとも一端面から光源からの光が入射する透 明な板状体の裏面に設けられた回折格子の断面形状または単位幅における格子部幅 ／非格子部幅の比の少なくとも１つが，上記導光板の表面における輝度が増大し，＼nかつ均一化されるように変化せしめられているので，光の波長に比べて寸法が大き く互いに協同することなく個別に光を幾何光学的に全反射する従来の導光板裏面のプリズムと異なり，ミクロン単位の互いに隣接する微細な格子が協同,相乗して波動 としての光を格段に強く回折できるうえ，β 上記一端面から離れて光源から届く光 量が減じるほど，光をより強く回折するように上記断面形状または単位幅における 格子部幅／非格子部幅の比が調整されているので，導光板の表面は高輝度で非常に＼n均一に照らされる。 したがって，γ この導光板を電池で駆動される液晶表示装置,液晶テレビ,非常口 を表示する発光誘導板などに適用すれば，従来に比して格段に少ない消費電力で明＼nるく均一な照明を得ることができ，光源および電池の寿命を延ばし，長期使用を可 能にすることができる（【０００９】，【００２３】）
(ｴ) もっとも，本件の場合，本件明細書に従来技術が解決できなかった課 題として記載されているところは，以下のとおり，出願時の従来技術に照らして客 観的に見て不十分なものと認められる。
ａ 導光板においてプリズムによる全反射を利用するのでは光量が減るとの課題（上記(ｱ)1)）を，導光板の裏面に回折格子を設け，回折現象を利用して解決する構成（上記(ｲ)の(a)，上記(ｳ)α）について
本件明細書では，導光板の従来技術として，プリズムによる全反射を利用したもののみが記載され，回折現象は今まで導光板に用いられることがなかった と記載されている。 しかし，原告は平成６年３月１１日に自ら，発明の名称を「回折格子を利用した バックライト導光板」とし，特許請求の範囲（請求項１）を「成形加工及び印刷 （転写を含む）された回折格子を裏面に有する事を特徴とするプラスチック製のバ ックライト導光板。なをここで裏面とは，液晶面と反対側の面と定義する。」とする 特許の出願をし，その明細書では，【課題を解決するための手段】の項において， 「導光板裏面に光と干渉する程度に微細なスリット形状を成形加工ないし印刷（転 写を含む）し，この反射格子により導光板の一端から入射する光を液晶面側に回折 させる。」（【０００６】）と記載し，【発明の効果】の項において，この発明によれば蛍光管からの光を回折格子という極小単位の形状（格子スリットのピッチがサブミ クロンから数十ミクロン）の大きさのものの作用により，導光板面を均一に輝らす＼n事ができるので，従来からのドット印刷や全反射を利用した導光板裏面加工による 方式に比較して，格段の面輝度とその均一性が可能になる。」（【００１７】）と記載＼nしていた（特願平６−７９１７２）（乙１０，２０）。そして，これは本件発明の構＼n成要件Ａと同じ構成を備えた発明と認められる。＼nまた，前記１で技術的意義等を認定した乙８発明も，回折格子の種類は同じとは 認められないものの，導光板の裏面に回折格子を設け，回折現象を利用して光量の 増大を図る発明である（乙８発明のようないわゆる拡大先願発明も参酌すべきこと は後記のとおりである。）。 以上より，導光板においてプリズムによる全反射を利用するのでは光量が減ると の課題は，本件特許の出願日において，本件発明と同じく導光板の裏面に回折格子 を設け，回折現象を利用することによって既に解決されている課題であったと認め られる。
ｂ 導光板においてプリズムによる全反射を利用するのでは照光面に極 端な明暗のコントラストが生じるとの課題（上記(ｱ)1)）を，回折格子の断面形状ま たは単位幅における格子部幅／非格子部幅の比の少なくとも１つを，上記導光板の 表面における輝度が増大し，かつ均一化されるように変化させることにより解決す＼nる構成（上記(ｲ)の(b)，上記(ｳ)β）について 先に争点２−２（前記１）について述べたとおり，乙８発明も，導光板 の裏面にホログラムの回折格子を設け，回折現象を利用するものであり，かつ，本 件発明の構成要件Ｂと同一の構＼成を備え，それにより，導光板の表面から出射する＼n光を効率よく，また，面内で均一に出射されるようにするものである。もっとも， この乙８発明に係る特許の出願日は平成７年１０月２７日であり，本件特許の出願 よりも前に出願されたものであるが，乙８発明に係る特許について出願公開がされ たのは平成９年５月１６日であり（乙８），本件特許の出願後であるから，乙８発明 はいわゆる拡大先願発明に該当するにすぎない。しかし，特許法２９条の２は，特 許出願に係る発明が拡大先願発明と同一の発明である場合を特許要件を欠くものとしているところ，その趣旨の中には，先願の明細書等に記載されている発明は，出 願公開等により一般にその内容が公表されるから，たとえ先願が出願公開等をされ＼nる前に出願された後願であっても，その内容が先願と同一内容の発明である以上， さらに新しい技術を公開するものではなく，そのような発明に特許権を与えること は，新しい発明の公開の代償として発明を保護しようとする特許制度の趣旨からみ て妥当でないとの点がある。このように特許法が，先願の明細書等に記載された発 明との関係で新しい技術を公開するものでない発明を特許権による保護の対象から 外している法意からすると，均等侵害の成否の判断のために発明の本質的部分とし て従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分を認定するに当た＼nっては，拡大先願発明も参酌すべきものと解するのが相当である。 そうすると，導光板においてプリズムによる全反射を利用するのでは照光面に極 端な明暗のコントラストが生じるとの課題は，本件特許の出願日において，回折格 子として刻線溝又はエンボス型のホログラムを用いるか体積・位相型のホログラム を用いるかの違いがあるとはいえ，本件発明と同じく，回折格子の単位幅における 格子部幅／非格子部幅の比を，導光板の表面における輝度が増大し，かつ均一化されるように変化させることによって既に解決されている課題であったと認められる。＼n
ｃ そして，本件発明の，少ない消費電力で明るく均一な照明を得るこ とができないとの課題（上記(ｱ)2)）は，上記ａ及びｂで述べた課題が解決されるこ とに伴い解決されるものである（上記(ｳ)γ）から，やはり既に解決されている課題 であったと認められる。
ｄ 以上からすると，本件発明が課題とするところは，いずれも本件特 許の出願時の従来技術によって，同様の解決原理によって解決されていたといえる。 本件発明がそれらの従来技術と異なる点は，回折格子の単位幅における格子部幅／ 非格子部幅の比を，導光板の表面における輝度が増大し，かつ均一化されるように変化させることについて，体積・位相型のホログラムではなく，刻線溝又はエンボ＼nス型のホログラムを用いた点にあるが，回折格子としては後者の方がむしろ通常で あること（前記１(4)ウ(ｱ)，(ｴ)，(ｵ)）からすると，本件発明の従来技術に対する 貢献の程度は大きくないというべきである。
ウ 以上よりすれば，本件発明の本質的部分については，特許請求の範囲の 記載とほぼ同義のものとして認定するのが相当である。 この点について，原告は，本件発明の本質的部分は，光の波動の性質に基づく回 折現象を利用して，回折格子の断面形状又は単位幅における格子部幅／非格子部幅 の比に着目した点にあると主張するが，これまで述べたことに照らして採用できな い。
エ そうすると，被告製品の導光板では，前記のとおり，微細構造体が回折＼nされた光が進行する側に設けられていることから，構成要件Ａでいうところの「表＼ 面」に微細構造体が設けられ，光源からの光が「表＼面」側に回折させられている。 したがって，被告製品の導光板は構成要件Ａの「板状体の裏面に設けられた回折格＼n子」という部分を充足していない。よって，被告製品が本件発明の本質的部分を備えているということはできず，本件発明と被告製品とは本質的部分において相違すると認められるから，被告製品は，均等の第１要件を充足しない。

◆判決本文

　SONY VS 富士フイルムの特許侵害事件です。サポート要件違反の無効理由があるとして104条の3の規定により、権利行使不能と判断されました。＼n
　以上によれば，式（１）には上限値は定められておらず，下限値である２ ３０以上の数値の全てにわたり式（１）を満たすことになるにもかかわらず， 本件明細書記載の実施例において課題を解決できることが裏付けられるＨ ｃ×（１＋０．５×ＳＦＤ）の範囲は，２３０．１〜２４５．８（又は２４ ７．５）に限られることになる。そして，本件明細書にはこの範囲よりも大 きい数値の磁気録媒体の記録電流値の裕度を大きくすることができること に関する記載はない。 これらによれば，式（１）には，Ｈｃ×（１＋０．５×ＳＦＤ）の値の上 限値がないところ，実施例で示されているのは前記の範囲であって，その値 が実施例で示されたものよりも大きくなった場合などを含めた，式（１）の 関係が満たされることとなる場合において，当業者が，前記の課題を解決で きると認識できたとはいえないとするのが相当である。
エ 更に，本件発明においては，Ｈｃの上限値やＳＦＤの下限値は定められて いないから，ΔＨ，ひいてはＳＦＤの値を大きくせず，Ｈｃの値を例えば２ ３０以上の数値にすると，ＳＦＤの値が実施例を大きく下回る場合も式（１） の関係を満たすこととなる。しかし，このように実施例を大きく下回るＳＦ Ｄの値の場合に当業者が前記課題を解決できると認識できるとはいえない。 原告は，文献（乙９），実施例２及び実施例４の記載に接することで，ＳＦＤ が実施例の数値を大きく下回るなどの場合でも，式（１）によって課題を解 決できると認識することできると主張するが，式（１）の技術的意義，実施 例が示す範囲や本件明細書の記載は前記のとおりであり，採用することがで きない。
オ したがって，当業者は，本件明細書の記載から，式（１）によって記録電 流値の裕度を確保するという課題を解決できると認識できるとはいえず，ま た，本件出願当時の技術常識から，上記課題を解決できると認識できるとも いえない。 以上によれば，本件発明に係る特許請求の範囲の記載が，本件明細書の記載 により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものである とはいえず，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照 らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるともいえな いから，本件発明にはいわゆるサポート要件違反がある。
３ 本件訂正発明によるサポート要件違反の解消の有無について（争点 ）
原告は，本件訂正によって，いわゆるサポート要件違反が解消したと主張す るので，以下，この点について検討する。
訂正事項１−１は，保持力Ｈｃを２１０以上，２２１以下とするものである （構成要件Ｆ２）。
前記２ アのとおり，式（１）について，磁気記録媒体の技術分野で広く 知られている式であることを認めるに足りる証拠はなく，本件明細書におい て，式（１）の意義に関する記載はない。また，同イのとおり，原告の主張 は，式（１）の意義に関して，オーバーカレント状態において，磁性粒子自 体のＨｃのばらつきが大きくなることによって，そのばらつきが大きくない 場合に比べ，再生出力が大きくなり記録電流値の裕度が大きくなることをい うものといえるが，本件明細書にそのことを述べる記載がなく，また，本件 出願当時，当業者にとってそのことが技術常識であったことを認めるに足り る証拠はない。
イ 本件明細書をみると，本件明細書の発明の詳細な説明には，前記２ アの とおり，実施例１ないし４及び比較例１及び２の数値が記載されている。 そして，Ｈｃが２１０以上という本件訂正事項１−１によって，実施例２ は本件訂正発明の実施例でなくなる。したがって，実施例は，実施例３及び 実施例４のみであり，また，前記２ のとおり，「最適記録電流」の点から 実施例３が実施例とならないとすると，実施例は，実施例４のみとなる。 そうすると，式（１）には上限値は定められておらず，下限値である２３ ０以上の数値の全てにわたり式（１）を満たすことになるにもかかわらず， 本件明細書記載の実施例において課題を解決できることが裏付けられるＨ ｃ×（１＋０．５×ＳＦＤ）の数値（範囲）は，２４５．８（又は２４５． ８〜２４７．５）に限られることになる。そして，本件明細書にはこの数値 （範囲）よりも大きい数値の磁気録媒体の記録電流値の裕度を確保すること ができることに関する記載はない。
　これらによれば，式（１）には，Ｈｃ×（１＋０．５×ＳＦＤ）の値の上 限値がないところ，実施例で示されているのは前記の数値（範囲）であり， その値が実施例で示されたものよりも大きくなった場合なども含めた，式 （１）の関係が満たされるといえる場合において，当業者が，前記の課題を 解決できると認識することができたとはいえないとするのが相当である。
ウ 更に，本件訂正発明においては，Ｈｃの上限値は定められたが，ＳＦＤの 下限値は定められていない。そして，例えば，Ｈｃが上限値である２２１の 場合，ＳＦＤが０．０８２であっても，式（１）を満たすこととなるが，実 施例４のＳＦＤは０．３４１であり，実施例よりも大幅に小さいＳＦＤの値 の場合に，当業者が前記の課題を解決できると認識できたとはいえない。被告は，上記のような場合でも，文献（乙９），実施例２及び実施例４の記載に 接することで，式（１）によって課題を解決できると認識することできると 主張するが，式（１）の技術的意義，実施例が示す範囲や本件明細書の記載 は前記のとおりであり，採用することができない。 以上によれば，当業者は，本件訂正後も，本件明細書の記載から，式（１） によって記録電流値の裕度を確保するという課題を解決できると認識できる とはいえず，また，本件出願当時の技術常識から，上記課題を解決できると認 識できるともいえない。
そうすると，本件特許には特許法１２３条１項４号の事由があり（前記２）， 本件訂正によってもその事由が解消したとは認められないから，本件訂正請求 が訂正要件を満たすか（争点 ）など，その他の争点を検討するまでもな く，原告は，特許法１０４条の３第１項により，本件特許権を行使することが できない。

◆判決本文

　1審は無効理由ありとして権利行使を認めませんでした（特104条の3）（口頭弁論終結H29/6/20）。この1審判決の少し前に、併存していた無効審判について請求理由なしとの審決がなされました（H29/4/18）。1審原告は、知財高裁に控訴しました。知財高裁は無効審判での証拠については、一事不再理の証拠なので、採用できないとして、技術的範囲に属するとの判断をしました。
　無効理由１は，本件無効審判請求と同じく，乙２４公報に記載の主引 例と乙２５〜３１の１公報に記載の副引例ないし周知技術に基づいて進 歩性欠如の主張をしたものであるから，無効理由１は本件無効審判請求 と「同一の事実及び同一の証拠」に基づくものといえる。そして，本件 審決は確定したから，被控訴人は無効理由１に基づいて本件特許の特許 無効審判を請求することができない（特許法１６７条）。 特許法１６７条が同一当事者間における同一の事実及び同一の証拠に 基づく再度の無効審判請求を許さないものとした趣旨は，同一の当事者 間では紛争の一回的解決を実現させる点にあるものと解されるところ， その趣旨は，無効審判請求手続の内部においてのみ適用されるものでは ない。そうすると，侵害訴訟の被告が無効審判請求を行い，審決取消訴 訟を提起せずに無効不成立の審決を確定させた場合には，同一当事者間 の侵害訴訟において同一の事実及び同一の証拠に基づく無効理由を同法 １０４条の３第１項による特許無効の抗弁として主張することは，特段 の事情がない限り，訴訟上の信義則に反するものであり，民事訴訟法２ 条の趣旨に照らし許されないものと解すべきである。 そして，本件において上記特段の事情があることはうかがわれないか ら，被控訴人が本件訴訟において特許無効の抗弁として無効理由１を主 張することは許されない。
イ 被控訴人は，特許法１０４条の３第１項の適用がないとしても，本件 特許は無効理由１により無効にされるべきものであるから，本件特許権 の行使は衡平の理念に反するし，いわゆるキルビー判決は，特許権を対 世的に無効にする手続から当事者を解放した上で衡平の理念を実現する というものであるから，控訴人が被控訴人に対し，本件特許権を行使す ることは権利の濫用として許されないと主張する。 しかし，被控訴人は，本件訴訟と同一の当事者間において特許権を対 世的に無効にすべく無効理由１に基づく無効審判請求を行い，それに対 する判断としての本件審決が当事者間で確定し，上記アのとおり，無効 理由１に基づいて特許法１０４条の３第１項による特許無効の抗弁を主 張することが許されないのであるから，本件において，控訴人が被控訴 人に対して本件特許権を行使することが衡平の理念に反するとはいえず， 権利の濫用であると解する余地はない。
(3) 無効理由２について
　無効理由２は，無効理由１と主引例が共通であり，本件審決にいう相違 点１Ａ及び相違点２Ａについて，「生体に印加する直流電源に太陽電池を 用いること」が周知技術である，あるいは，副引例として適用できること を補充するために，新たな証拠（乙４４公報及び乙４５公報）を追加した ものといえる。 本件審決は，相違点１Ｂ及び相違点２Ｂに係る構成の容易想到性を否定＼nし，相違点１Ａ及び相違点２Ａについては判断していないのであるから， 被控訴人が相違点１Ａ及び相違点２Ａに関する新たな証拠を追加したとし ても，相違点１Ｂ及び相違点２Ｂに関する判断に影響するものではない。 そうすると，無効理由２は，新たな証拠（乙４４公報及び乙４５公報）が 追加されたものであるものの，相違点１Ｂ及び相違点２Ｂの容易想到性に 関する被控訴人の主張を排斥した本件審決の判断に対し，その判断を蒸し 返す趣旨のものにほかならず，実質的に「同一の事実及び同一の証拠」に 基づく無効主張であるというべきである。したがって，本件審決が確定し た以上，被控訴人は無効理由２に基づく特許無効審判を請求することがで きない。 そうすると，無効理由２についても上記(2)アにおいて説示したところ が妥当するから，被控訴人が本件訴訟において無効理由２に基づき特許無 効の抗弁を主張することは許されないものというべきである。

◆判決本文

1審はこちら。

◆平成28(ワ)4167

　美容器について、特許権に基づく差止が認められました。争点は、「前記各支持軸の基端側をホルダの両端部で押さえる」の技術的意義の解釈です。
　本件発明は，前記１のとおり，「ホルダ」に該当する部材によって回転体を支 持する支持軸を固定するものであるところ，原告は，被告製品のソーラーパネ＼nル取付台が支持軸を固定していると主張するのに対し，被告はこれを否定する。 証拠（甲１０，１４）及び弁論の全趣旨によれば，被告製品は，回転体の支 持軸の本体側先端部分にフランジが形成されていること，被告製品の本体内部 のソーラーパネル取付台の支持軸側先端部分には一対の段差及び半円形状の＼n凹部が形成され，それらは回転体の支持軸及び支持軸に形成されたフランジの 形状に係合すること，ソーラーパネル取付台の先端部で回転体の支持軸を覆っ＼nてソーラーパネル取付台を被告製品本体にネジで固定するとソ＼ーラーパネル 取付台に支持軸のフランジが引っかかり，支持軸の先端部分がソーラーパネル＼n取付台の段差及び半円形状の凹部に組み付けられること，その組付け後は回転 体を支持する支持軸に接着剤の塗布などはなかった被告製品においても支持 軸が本体から直ちには外れることがなかったことが認められる。これらによれ ば，被告製品のソーラーパネル取付台の先端部分の段差及び半円形状の凹部は，＼n回転体の支持軸を固定するための構成であり，同部分が回転体の支持軸を覆い，＼n支持軸を押し付けることによって支持軸を固定し，支持軸が抜けないようにし ていると認められる。
そうすると，被告製品のソーラーパネル取付台は構＼成要件Ｂ及び構成要件Ｃ＼nの「ホルダ」に該当し，被告製品は構成要件Ｂの「前記各支持軸の基端側をホ＼nルダの両端部で押さえる」及び構成要件Ｃの「ホルダ」を充足するといえる。＼nこれに対し，被告は，ソーラーパネル取付台の半円形状の凹部はリード線の＼nハンダ付け部分をカバーするためのものであり，ソーラーパネル取付台をかぶ＼nせただけでは支持軸は固定されず，支持軸を接着剤で被告製品本体内部に接着 固定しなければ，支持軸は簡単に抜けることからもソーラーパネル取付台は支＼n持軸を固定する機能を有していないなどと主張する。＼nしかしながら，ソーラーパネル取付台の段差及び半円形状の凹部の形状は，＼n回転体の支持軸に係合する形状に形成されていて，リード線のハンダ付け部分 をカバーするために形成されていると認めるに足りる証拠はない。また，回転 体の支持軸を固定するために接着剤が塗布されている被告製品があるとして も，その塗布がされたことをもってソーラーパネル取付台が回転体の支持軸を＼n固定する機能を有していることが直ちに否定されるものではなく，前記のとお＼nりのソーラーパネル取付台の先端部の構＼造，接着剤の塗布がなかった場合の回 転体の支持軸の被告製品本体からの着脱の状況等からすれば，ソーラーパネル＼n取付台は回転体の支持軸を固定する機能を有しているということができ，被告＼nの主張は採用することができない。

３ 争点 −ア（乙１１文献に基づく新規性欠如）
争点を検討するに当たり，まず，本件発明の「前記各支持軸の基端側をホル ダの両端部で押さえる」（構成要件Ｂ）の意義について検討する。＼nア 「押さえる」とは，物に力を加えて，動かないように固定するという意味 を一般的に有する（乙３の１ないし３）。 そして，本件明細書には，前記１ アないしオの記載のほか，「発明を実施 するための形態」として，「図４及び図５に示すように，前記ベース体１３の 両支持筒１８には，金属製の一対の支持軸２０がシールリング２１を介して， 交差軸線Ｌ１，Ｌ２上に位置するとともに外側に突出した状態で嵌合支持さ れている。このシールリング２１は，支持軸２０の周りからハンドル１２の 内部へ向かう水の侵入を防止している。各支持軸２０の基端には，大径状の 抜け止め頭部２０ａが形成されている。図４及び図９に示すように，両支持 軸２０の基端部間においてベース体１３上には，ホルダ２２が配置されてい る。このホルダ２２の両端部には，各支持軸２０の基端側を押さえるための ほぼ半円筒状の押さえ部２２ａが形成されている。ホルダ２２の中間部には， 円筒状のネジ止め部２２ｂが形成されている。そして，ホルダ２２の両端の 押さえ部２２ａにより両支持軸２０の基端が押さえられた状態で，ホルダ２ ２の中間のネジ止め部２２ｂがネジ２３によりベース体１３に固定される ことによって，各支持軸２０がベース体１３の支持筒１８に対する嵌合支持 状態に抜け止め固定されている。すなわち，支持軸２０の組み付け時には， ハンドル１２のベース体１３に形成された一対の支持筒１８に外側（図４の 左側）から支持軸２０をそれぞれ嵌挿して，交差軸線Ｌ１，Ｌ２上に位置す るように配置する。次に，図５及び図９に示すように，両支持軸２０の基端 間におけるベース体１３上にホルダ２２を配置し，そのホルダ２２の両端の 押さえ部２２ａにより両支持軸２０の基端側を押さえる。これにより，図４ 及び図９に示すように，各支持軸２０の基端の抜け止め頭部２０ａが押さえ 部２２ａの端縁に係合される。この状態で，ホルダ２２の中間のネジ止め部 ２２ｂをネジ２３によりベース体１３に固定すると，一対の支持軸２０がベ ース体１３に対して同時に抜け止め固定される。」（段落【００１３】），「従っ て，この実施形態によれば，以下のような効果を得ることができる。（１）こ の美容器においては，ハンドル１２の先端部に交差軸線Ｌ１，Ｌ２上に位置 する一対の支持軸２０が設けられている。各支持軸２０の先端側には回転体 ２７が回転可能に支持され，それらの回転体２７により身体に対して美容的＼n作用が付与されるようになっている。前記ハンドル１２における両支持軸２ ０の基端部間の位置には，ホルダ２２がその中間部において固定されている。 そして，このホルダ２２の両端の押さえ部２２ａにより，各支持軸２０の基 端側がハンドル１２に対して押し付け保持されるようになっている。このた め，１つのホルダ２２からなる簡単な固定構成により，一対の支持軸２０を＼nハンドル１２に対して容易に固定することができて，製造コストの低減を図 ることができる。」（段落【００１９】）との記載がある。
上記のとおり，本件明細書の段落【００１３】，【００１９】には，ホルダ の両端部に各支持軸の基端側を押さえるためのほぼ半円筒状の押さえ部が 形成され，この押さえ部が支持軸の基端に接し，それをハンドルに押し付け ることによって支持軸を保持し，支持軸が抜けることがないように固定する という実施形態が記載されており，これは，前記のとおりの「押さえる」の 一般的な意味とも整合する。 そうすると，本件発明の「前記各支持軸の基端側をホルダの両端部で押さ える」とは，支持軸の基端部をホルダの両端部に接するようにし，ホルダの 両端部から支持軸の基端部に対して押し付けること，すなわち力を加えるこ とによって，支持軸を抜けることがないように固定することを意味するもの と解するのが相当である。
イ これに対し，被告は，本件明細書の【図４】や段落【００１３】の記載か ら，「押さえる」とは，支持軸の基端に設けられた抜け止め頭部や押さえ部， その他支持筒等の部材との勘合・係合によって固定される構成を包含するも＼nのであると主張する。 しかし，本件明細書の段落【００１３】の記載は前記アのとおりであり， ホルダが支持軸に力を加えずに，部材の勘合・係合のみによって固定する態 様が記載されているとはいえず，本件明細書のその他の記載中にも被告の主 張するような固定態様に関する記載はない。また，本件明細書の【図４】か らもそのような固定態様を看取することはできない。被告の主張は，「押さ える」の一般的な意味と一致するものでは必ずしもなく，かつ，本件明細書 にその主張を裏付ける記載はないといえるのであり，採用することができな い。
(2)。乙１１発明と本件発明の対比
ア 本件特許の出願日前に公開されていた乙１１文献には，1)ハンドルの先端 部に交差軸上に位置する一対の支持軸が設けられていること（乙１１文献の 【図６】〜【図８】），2)腕部の先端側にマッサージを行うためのローラが回 転可能に支持されていること（乙１１文献の段落【０００１】【００１３】），＼n3)ローラ取付部材の左右両端部にそれぞれ腕部を含むローラ連結部の一端 を回転軸により軸支固定すること及び当該回転軸をローラ取付部材の穴に 挿通してＥリングによって抜け止めすること（乙１１文献の段落【０００８】 〜【００１０】），4)ローラ取付部材の中間部をローラ連結部を介してハンド ルに固定すること（乙１１文献の段落【０００８】【図１】【図２】），5)以上 の構成を有する美容器である乙１１発明が開示されていることは当事者間＼nで争いはない。 そこで，本件発明と乙１１発明を対比すると，本件発明は，支持軸の基端 部をホルダの両端部で力を加えて支持軸を抜けないように固定する構成で＼nあるのに対し（構成要件Ｂ），乙１１発明の支持軸の固定方法はそのような＼n構成を有していない点で相違する。
イ 被告は，本件発明の構成要件Ｂの「押さえる」とは支持軸の基端に設けら＼nれた抜け止め頭部や押さえ部，その他支持筒等の部材との勘合・係合によっ て固定される構成を包含するものであることを前提として，本件発明の構＼成 要件Ｂと乙１１発明の構成3)とが同一であると主張する。 しかし，構成要件Ｂの「押さえる」に関する被告の主張を採用することが＼nできないことは とおりであり，乙１１発明の構成3)が本件発明の構＼n成要件Ｂと同じであるということはできない。 したがって，乙１１文献には構成要件Ｂの構＼成が開示されているとはいえず， 乙１１発明と本件発明は同一ではないから，本件発明が新規性を欠くというこ とはできない。

◆判決本文

　控訴審で新規性違反の証拠が提出されて、原審の判断が取り消されました。なお、証拠の提出が遅れたことについては、時機に後れた攻撃防御には該当するが、訴訟の完結を遅延させるとはいえないと判断されました。
　争点２−３−１（時機に後れた攻撃防御方法の却下の申立て）について
ア 証拠（甲４，乙６９の４・５）及び弁論の全趣旨によると，控訴人らは， 被控訴人外１名を原告，控訴人ら外３名を被告とする商標権侵害差止等請求事件に おいて，当該事件の原告訴訟代理人弁護士Ｇ及び同Ｈが平成１９年５月２２日に東 京地方裁判所に証拠として提出した乙６９の４及び証拠説明書として提出した乙６ ９の５を，その頃受領していること，乙６９の５には，乙６９の４の説明として， 「被告シンワのチラシ（２００６年用）（写し）」，作成日「２００６（平成１８） 年」，作成者「（有）シンワ」，立証趣旨「被告シンワが原告むつ家電得意先へ営業 した事実を立証する。」旨記載されていることが認められる。 したがって，控訴人らは，平成１９年５月２２日頃には，乙６９の４・５の存在 を知っていたものと認められる。
イ 控訴人らは，控訴人シンワ代表者Ａが，平成２１年１月１３日〜１９日，＼n控訴人シンワが平成１７年７月６日〜８日頃に噴火湾の漁民らにサンプルを示して 本件明細書等の図８(ａ)と同一形状の製品を販売していたことにつき，陳述書（乙 ３８の１〜１３）を集め，控訴人進和化学工業の代表者であった故Ｅに送付したと＼n主張している。 上記主張によると，控訴人らは，平成２１年１月頃には，上記陳述書の存在を 知っていたものと認められる。
ウ 本件は，平成２８年６月２４日に東京地方裁判所に提訴され，平成２９ 年１月２６日に口頭弁論が終結され，その後和解協議が行われたところ，上記ア， イの事実によると，控訴人らは，無効理由３（新規性欠如）に係る抗弁を，遅くと も平成２９年１月２６日までに提出することは可能であったといえるから，これは＼n「時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法」（民訴法１５７条１項）に該当する ことが認められる。 しかし，控訴人らは，本件の控訴審の第１回口頭弁論期日（平成２９年８月３日） において，控訴人シンワは，本件特許が出願されたとみなされる日より前に，本件 各発明の構成要件を充足する製品を販売したので，本件特許は新規性を欠く旨の主＼n張をしたものであって，上記期日において，次回期日が指定され，更なる主張，立 証が予定されたことからすると，この時点における上記主張により，訴訟の完結を＼n遅延させることとなると認めるに足りる事情があったとは認められない。
エ したがって，上記主張に係る時機に後れた攻撃防御方法の却下の申立ては，認められない。＼n
(3) 争点２−３−２（新規性欠如）について
ア(ｱ) 前記(2)アのとおり，控訴人らは，被控訴人外１名を原告，控訴人ら 外３名を被告とする商標権侵害差止等請求事件において，当該事件の原告訴訟代理 人弁護士Ｇ及び同Ｈが平成１９年５月２２日に東京地方裁判所に証拠として提出し た乙６９の４及び証拠説明書として提出した乙６９の５を，その頃受領しているこ と，乙６９の５には，乙６９の４の説明として，「被告シンワのチラシ（２００６ 年用）（写し）」，作成日「２００６（平成１８）年」，作成者「（有）シンワ」，立証趣旨「被告シンワが原告むつ家電得意先へ営業した事実を立証する。」旨記載され ていることが認められるところ，乙６９の４には，「２００６年販売促進キャン ペーン」，「キャンペーン期間 ・予約５月末まで ・納品５月２０日〜９月末」， 「有限会社シンワ」，「つりピンロールバラ色 抜落防止対策品」，「サンプル価格」， 「早期出荷用グリーンピン 特別感謝価格４８０００円」などの記載があり，複数 の種類の「つりピン」が添付されており，その中には，５本のピンが中央付近にお いてそれぞれハの字型の１対の突起を有するとともに，そのハの字型の間の部分を ２本の直線状の部分が連通する形で連結された形状のもの（つりピンロールバラ色 と記載された部分の直近下に写し出されているもの）があることが認められる。 上記「つりピン」の形状は，上記事件の上記原告訴訟代理人が，平成１９年５月 ２２日に，乙６９の４とともに，上記商標権侵害差止等請求事件において，東京地 方裁判所に証拠として提出した乙６９の３に「つりピンロール（バラ色）抜落防止 対策品」として記載されているピンク色の「つりピン」と，その形状が一致してい ると認められる。乙６９の３は，乙６９の４と同じ証拠説明書による説明を付して， 提出されたものであり，「２００６年度 取扱いピンサンプル一覧」，「有限会社シ ンワ」，「早期出荷用」などの記載がある。 また，乙６９の４は，上記事件の上記原告訴訟代理人が，平成１９年５月２２日 に，乙６９の４とともに，「被告シンワのチラシ（２００５年用）（写し）」，作成日 「２００５（平成１７）年」，作成者「（有）シンワ」，立証趣旨「被告シンワが原 告むつ家電得意先へ営業した事実を立証する。」旨の証拠説明書による説明を付し て，上記商標権侵害差止等請求事件において，東京地方裁判所に提出した乙６９の １と，レイアウトが類似しているところ，乙６９の１には，「２００５年開業キャ ンペーン 下記価格は２００５年４月２５日現在の価格（税込）です。」，「有限会 社シンワ」，「当社では売れ残り品は販売しておりません。お客様からの注文後製造 いたします。」などの記載がある。 以上によると，乙６９の３及び４は，いずれも，控訴人シンワが，被控訴人の顧 客であった者に交付したものを，平成１９年５月２２日までに，被控訴人が入手し， 控訴人シンワらが，被控訴人の得意先へ営業した事実を裏付ける証拠であるとして， 上記事件において，提出したものであると認められる。 そして，乙６９の４の上記記載内容，特に「販売促進キャンペーン」，「納品５月 ２０日〜」と記載されていることからすると，乙６９の４と同じ書面が，平成１８ 年５月２０日以前に，控訴人シンワにより，ホタテ養殖業者等の相当数の見込み客 に配布されていたことを推認することができる。
(ｲ) また，前記(ｱ)の認定事実及び弁論の全趣旨によると，乙６９の４に 記載されている，５本の「つりピン」が中央付近においてそれぞれハの字型の１対 の突起を有するとともに，そのハの字型の間の部分を２本の直線状の部分が連通す る形で連結された形状のものは，控訴人シンワにより見込み客に配布されていた前 記(ｱ)の乙６９の４と同じ書面にも添付されていたと認められる。
(ｳ) 前記の５本の「つりピン」が中央付近においてそれぞれハの字型の １対の突起を有するとともに，そのハの字型の間の部分を２本の直線状の部分が連 通する形で連結された形状のものの形状は，両端部において折り返した部分の端部 の形状が，乙６９の４では，下から上へ曲線を描いて跳ね上がっているのに対し， 本件明細書等の図８（ａ）では，釣り針状に下方に曲がっている以外は，本件明細 書の図８（ａ）記載の形状と一致している。 そして，本件明細書等の図８（ａ）は，本件各発明に係るロール状連続貝係止具 の実施の形態として記載されたものである。
(ｴ) そうすると，前記(ｱ)及び(ｲ)の５本の「つりピン」が中央付近にお いてそれぞれハの字型の１対の突起を有するとともに，そのハの字型の間の部分を ２本の直線が連通する形で連結された形状のものは，形状については，本件発明１ の構成要件１Ａ〜Ｈにある形状をすべて充足する。そして，証拠（乙６９の１〜５）＼n及び弁論の全趣旨によると，その材質は，樹脂であり，「つりピンロール」とされ ていることから，ロール状に巻き取られるものであり，その連結材は，ロール状に 巻き取られることが可能な可撓性を備えているものと認められる。したがって，乙＼n６９の４に記載されている「つりピン」は，本件発明１の構成要件１Ａ〜Ｈを，す＼nべて充足すると認められる。 また，上記の「つりピン」は，ロープ止め突起の先端と連結部材とが極めて近接 した位置にあり，２本のロープ止め突起の先端の間隔よりも一定程度狭い縦ロープ との関係では，２本の可撓性連結材の間隔が，貝係止具が差し込まれる縦ロープの 直径よりも広くなるから，本件発明２の構成要件である２Ａも充足すると認められ＼nる。 さらに，上記の「つりピン」が，ロール状に巻き取られるものであることは，上 記のとおりであるから，上記の「つりピン」は，本件発明３の構成要件である３Ａ＼n及び３Ｂも充足すると認められる。
(ｵ) そうすると，本件発明１〜３は，本件特許が出願されたとみなされ る日である平成１８年５月２４日よりも前に日本国内において公然知られた発明で あったということができ，新規性を欠き，特許を受けることができない。
イ 被控訴人は，乙６９の４につき，平成１９年５月２２日に手元にあった ことを認めつつ，誰が，いつ，どこで入手したのかは記憶がなく，控訴人ら提出の 証拠によって，本件特許が出願されたとみなされる日前にこれが配布されていたこ とが立証されたとはいえないと主張する。 しかし，乙６９の５に記載された立証趣旨に鑑みると，平成１９年５月２２日当 時，被控訴人は，乙６９の４が控訴人シンワにより被控訴人の得意先への営業に用 いられたと認識していたことが認められるのであって，被控訴人がそれ以前にその 顧客から原本又は写しを入手したものと認められる。 乙６９の４の記載内容に，販売の申出のためのチラシとして不自然なところはな＼nく，上記のとおり，その記載内容によって，平成１８年５月２０日以前にこれが控 訴人シンワにより見込み客に配布されたことが推認される。 被控訴人は，平成１８年５月２４日以前に乙６９の４のピンと同様の形状のピン が見込み客に配布されたことを裏付けるものとして控訴人らが提出した陳述書等の 書証の成立及び信用性について主張するが，乙６９の４が上記の東京地方裁判所に おける事件において平成１９年５月２２日に上記のとおり被控訴人から提出された ことは動かし難い事実であり，被控訴人がその成立又は信用性を争うその他の書証 が存在しなくとも，前記アのとおりの認定をすることができる。また，被控訴人が その成立又は信用性を争う書証は，前記アの認定と矛盾するものではなく，むしろ， 間接的にこれを裏付けるものということができる。そして，これらに記載された供 述内容について，矛盾や曖昧な点があるとしても，それらは記憶の希薄化等により 起こり得ることであって，これらをもって，乙６９の４等に基づき認定し得る前記 アの事実の認定を左右するに足りるものではない。さらに，特許庁における控訴人 シンワ代表者Ａ，証人Ｃ，証人Ｉの各供述（乙１４６）についても，同様に，矛盾＼nや曖昧な点や変遷があるとしても，これらをもって，乙６９の４等に基づき認定し 得る前記アの事実の認定を左右するに足りるものではない。

◆判決本文

　原審はこちらです。

◆平成28(ワ)20818

　ＣＳ関連発明について、特許権（6154978号）侵害が認められました。原告マネースクウェア、被告外為オンラインです。損害賠償は請求されておらず、サーバの差止だけです。事実認定のところで、実際に〜すると、〜〜となるという事実から、構成要件の充足を認定しています。
　イ 被告サーバにおける「注文情報」
(ｱ) 前記第２の２(4)イ認定のとおり，被告サービスにおいて注文が行われると， 別表のとおり被告サーバの処理が記録されるところ，前記２認定の被告サービスの内容，別表＼の各欄の内容及び被告サーバの処理に照らすと，被告サーバにおいて，注文が行われた時点，すなわち，「注文日時」欄記載の日時に，同欄記載の注文を 識別するための注文番号，「注文日時」欄記載の注文日時，「取引」欄記載の新規 注文又は決済注文の別，「通貨Ｐ」欄記載の取引対象となる通貨の種類，「売」欄 記載の売り注文であるか否か，「買」欄記載の買い注文であるか否か，「新規注文」 欄記載のイフダンオーダーを構成する新規注文の注文番号，「執行条件」欄記載の成行注文，指値注文，逆指値注文の注文種別，「指定Ｒ」欄記載の指定価格，「期＼n限」欄記載の注文の有効期限といった個々の注文の内容を規定する情報が生成され ていると推認することができる。 また，被告サーバにおいて，市場に発注された個々の注文が約定等したことが検 知されると，「注文状況」欄に，その注文が「無効」，「約定」，「取消」のいず れの状況にあるかが，「約定Ｒ」欄に，約定価格が，「約定等日時」欄に，注文が 約定等した日時が，すなわち，約定等の結果に係る情報が記録されていると推認す ることができる。 そうすると，少なくとも，被告サーバに記録されている注文番号，注文日時，新 規注文又は決済注文の別，取引対象となる通貨の種類，売り注文であるか，買い注 文であるか，イフダンオーダーを構成する新規注文の注文番号，成行注文，指値注文，逆指値注文の注文種別，指定価格，注文の有効期限といった個々の注文の内容＼nを規定する情報は，個々の買い注文又は売り注文を行うために必要となる情報であ るということができ，本件発明の「注文情報」に該当する。 (ｲ) 以上より，被告サーバでは，本件発明の構成要件ＢないしＨの「注文情報」に相当する情報が生成されていると認められる。
ウ 小括
前記のとおり，被告サーバでは，構成要件ＢないしＨの「注文情報」に相当する情報が生成されているところ，これらの構＼成要件の充足性について，後記(2)，(3)に おいて検討する構成要件Ｇ及びＨを除いた構＼成要件ＢないしＦの充足性については 次のとおりであり，被告サーバは構成要件ＢないしＦをいずれも充足する。すなわち，本件発明の「注文情報」に関する前記判示を踏まえ，被告サーバの構＼成を構成要件ＢないしＦと対比すると，被告サーバは，例えば，番号１１４，１１１，１０８，１０５の買い注文に係る買い注文情報のような複数の買い注文情報を＼n生成する買い注文情報生成手段を備えるものであるから，「金融商品の買い注文を 行うための複数の買い注文情報を生成する買い注文情報生成手段」（構成要件Ｂ）を備えており，また，例えば，番号１１３，１１０，１０７，１０４の売り注文に＼n係る売り注文情報のような複数の売り注文情報を生成する売り注文情報生成手段を 備えるものであるから，「前記買い注文の約定によって保有したポジションを，約 定によって決済する売り注文を行うための複数の売り注文情報を生成する売り注文 情報生成手段とを有する注文情報生成手段」（構成要件Ｃ及びＤ）を備えている。さらに，被告サーバは，別表＼に「注文状況」欄及び「約定等日時」欄等があることから明らかなように，「前記買い注文及び前記売り注文の約定を検知する約定検 知手段とを備え」（構成要件Ｅ）るものであり，また，例えば，番号１１３，１１０，１０７，１０４の売り注文のように，指定価格が１１４．９０円，１１４．２＼nなるものであるから，「前記複数の売り注文情報に含まれる売り注文価格の情報は， それぞれ等しい値幅で価格が異なる情報」（構成要件Ｆ）を備えている。
(2) 争点１−２（被告サーバは構成要件Ｈを充足するか）
ア 構成要件Ｈは，「前記相場価格が変動して，前記約定検知手段が，前記複数の売り注文のうち，最も高い売り注文価格の売り注文が約定されたことを検知する＼nと，前記注文情報生成手段は，前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて，前記 複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注 文価格の情報を含む売り注文情報を生成する…」というものであり，文言上，「複 数の売り注文のうち，最も高い売り注文価格の売り注文」１個が約定したときに 「複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り 注文価格の情報を含む売り注文情報」１個が生成される構成を含むと解するのが相当である。＼nこれを被告サーバについてみると，前記２(2)認定のとおり，被告サーバは，約定 検知手段が，例えば，番号１１３，１１０，１０７，１０４の売りの指値注文のよ うな複数の売り注文のうち，指定価格を１１４．９０円とする最も高い売り注文価 格の番号１１３の売り注文が約定されたことを検知すると，注文情報生成手段は， この検知の情報を受けて，指定価格を番号１１３の指定価格１１４．９０円より０． ６２円高い１１５．５２円とし，これを含む売り注文情報である番号９６の新たな 売りの指値注文を生成するものであるから，構成要件Ｈを充足する。
イ 被告は，構成要件Ｈは，「複数の売り注文」全てが約定したときに，「注文情報生成手段」が新たに「複数の売り注文情報」全て「を生成する」ことを意味す＼nると解すべきであるとし，その理由として，1)構成要件Ｈの「最も高い売り注文価格の売り注文注文が約定されたことを検知」したときは，「最も高い売り注文価格」＼nより低い価格の売り注文が既に約定していることが明らかであるから，構成要件Ｇの「前記複数の売り注文情報」が全て約定したときを意味すること，2)本件明細書 の【０１４５】ないし【０１４７】においては，全ての売りの指値注文が約定して 初めて，新たな買いの指値注文（Ｂ１ないしＢ５）及び売りの指値注文（Ｓ１ない しＳ５）の全てが同時に行われていること，3)構成要件Ｈの「前記注文情報生成手段」が引用している構＼成要件Ｃ及びＤにおいて，「注文情報生成手段」は「複数の売り注文情報」全て「を生成する」ものであるとされていることなどを主張する。 しかしながら，被告が理由として挙げる1)については，構成要件Ｈの文言にない限定を付すものである上，「注文情報生成手段」が「複数の売り注文情報」を「一＼nの注文手続」で生成することを規定しているにすぎない構成要件Ｇについて，「注文情報生成手段」が常に「複数の売り注文情報」を生成することを規定するとの限＼n定を加えた解釈を前提としていることから，採用することはできない。 また，被告が理由として挙げる2)についても，本件明細書の【０１４５】ないし 【０１４７】は，構成要件Ｈに対応する「シフト機能＼」に「決済トレール機能」等を組み合わせた実施例にすぎないから採用し得ない。後記４(1)のとおり，全ての売 り注文が約定しなければ「シフト機能」を適用できないとするものでもない。したがって，被告の主張は採用することができない。
ウ また，被告は，被告サーバが「前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文 価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報」に係る「売り注文情報を 生成する」時点は，「前記約定検知手段が，前記複数の売り注文のうち，最も高い 売り注文価格の売り注文が約定されたことを検知」したときではなく，買いの成行 注文の約定を検知したときであるから，構成要件Ｈを充足しないと主張し，買いの成行注文が売り注文に先行して行われていることを示す事情として，別表＼において，番号９６の売りの指値注文が「２０１４／１１／７ ２２：２９」に約定すると， 同一時刻に番号８９の買いの成行注文だけが行われ，約定しているのに対し，番号 ８５の売りの指値注文は「２０１４／１１／７ ２２：３０」に行われていること などを指摘する。 被告の主張の趣旨は必ずしも明確でないが，仮に，個々の注文が有効なものとし て市場に発注された時点で，被告サーバで「注文情報」が生成されると主張するも のであれば，前記２(3)，３(1)イ認定のとおり，被告サーバにおいて，市場に発注前 の売りの指値注文及び逆指値注文であっても，他の注文とともに，注文が行われた 時点で，注文番号等の注文情報が生成されていることと整合せず，採用することが できない。

◆判決本文

　特許に無効理由があるとして、104条の3で権利行使不能と判断されました。原告はアイリスオーヤマです。
　相違点１−２’は，単に公然実施品１において，「補強板」であるサッシュを金 属板からなる補強板とサッシュに分けて，補強板をサッシュに当接させるようにす れば実現される構成にすぎない。
また，公知技術である特開２００２−２７０３５３号（乙１３。以下「乙１３公 報」という。）や公知技術である特開平７−６８６９号（乙１１。以下「乙１１公 報」という。）には，誘導加熱調理器においてサッシュと本体ケース連結金属板と を別部材により構成して両者を当接させてねじで接合することが記載されている。＼n製造コストが高い機械加工により製造した部品を，製造コストが安い機械加工であ るプレス加工により製造するために金属板部品に置き換えることは，原告も主張す るとおり，機械加工分野における技術常識であるから，公然実施品１において製造 コストを下げるために乙１３公報及び乙１１公報に示されたプレス加工可能な金属＼n板を採用することは当業者における単なる設計的事項の適用の問題にすぎず，極め て容易になし得ることである。 なお，原告は，相違点１−２は，トッププレートの幅を本体ケースよりも大きく したことに関連して新たに見出した課題に関するものであると主張するが，これは 相違点１−１の存在を前提とした主張であって前提において誤りである。また，原 告は，公然実施品１のサッシュをサッシュと金属板とに分けることに想到し得たと しても，金属板を長くする理由はなかったと主張するが，公然実施品１のガラス板 を長くすれば，それに伴い，サッシュと本体ケースを接続する金属板を長くするこ とは当然であるから，原告の主張は失当である。
ｃ 小括
以上によれば，本件発明は，公然実施品１と同一であるか，本件出願日当時，当 25 業者が公然実施品１に基づいて容易に発明をすることができたものであって，新規 性又は進歩性を欠く。よって，本件特許は特許法２９条１項２号又は同条２項に違 反してされたものであって，同法１２３条１項２号の無効理由があるから，特許無 効審判により無効とされるべきものである。 したがって，原告は，被告に対し，本件特許権を行使することができない（特許 法１０４条の３第１項）。

◆判決本文

1審と同様に、２９条１項３号違反の無効理由ありとして、権利行使不能と判断されました。控訴人（1審原告）は、訂正の再抗弁を主張しませんでした。
(エ) 以上より，乙１公報には，以下の乙１発明が記載されていると認められる。
携帯用光学式カード１などの表面の所定領域を白色に形成した情報記録領域２を，一方向に等間隔で複数の単位情報記録領域２−１〜２−ｎに区分けし，単位情報記＼n録領域２−１〜２−ｎそれぞれを，マトリクス状に２×２の四つの単位領域ａ〜ｄ に区分けし，各単位情報記録領域は，隣接する四つの単位領域ａ〜ｄごとに「マー ク無し」，「マーク有り」の二つの状態を記録するカルラコードにおいて，隣接す る四つの単位領域ａ〜ｄに対して，「マーク有り」の状態の単位領域には，赤色の 第１のマークＭＫ１，緑色の第２のマークＭＫ２及び黄色の第３のマークＭＫ３の いずれかを印刷し，上記三色のマークに加え白色の四色で４値の情報を一の単位領 域に対して与えることで，２×２のマトリクスを形成する隣接する四つの単位領域 からなる一の単位情報記録領域２−１では４値の組合せで４４＝２５６種類の情報 の記録が可能なコード。
(3) 本件発明と乙１発明との対比
ア 「反射又は放射の波長特性が異なる３種以上の表示領域を二次元的な配列で並べて形成され」（構＼成要件Ａ）について
(ア) 乙１発明の「単位領域」は，「単位領域ａ〜ｄごとに『マーク無し』， 『マーク有り』の二つの状態を記録するものである。ここで，乙１発明の「マーク」 は，「赤色の第１のマークＭＫ１，緑色の第２のマークＭＫ２及び黄色の第３のマ ークＭＫ３のいずれかを印刷し」たものであるから，「マーク有り」の状態の単位 領域は，「赤色，緑色，黄色の三色」のうちいずれかの色を表示するものである。また，乙１発明の「単位領域」は「白地に形成した情報記録領域２」を区分けした＼nものであるから，「マーク無し」の状態の単位領域は「白色」を表示するものである。＼nしたがって，乙１発明の「単位領域」は，第１のマークＭＫ１，第２のマークＭ Ｋ２及び第３のマークＭＫ３のいずれか又はマークなしを表示する「表＼示領域」に 相当する。
(イ) また，乙１公報の「単位領域」に赤色（第１のマークＭＫ１），緑色（第 ２のマークＭＫ２），黄色（第３のマークＭＫ３）及びマーク無し（白色）のいず れが表示されているかを判別する手法として，乙１公報には，第１の光源及び第２の光源のそれぞれから波長の異なる放射光を単位領域に照射し，単位領域により反＼n射された光のレベルによって，上記放射光に対する吸収率ないし反射率の高いマー クが記録されているものと判定して単位領域の色を判別する手法（【００３０】〜 【００３３】，【００３５】〜【００３８】，【００４０】，【００４１】，【０ ０４３】）が記載されている。この記載に鑑みれば，乙１発明は，色ごとに反射の 波長特性が異なることを利用した技術であることが理解できる。そうすると，乙１ 発明の「単位領域」は，反射の波長特性が異なる４種の色のいずれかを表示する領域といえることから，本件発明の「反射又は放射の波長特性が異なる３種以上の表＼示領域」に相当する。
(ウ) さらに，乙１発明の「単位領域」は，一つの単位情報記録領域を「マトリ クス状に２×２の四つの単位領域ａ〜ｄに区分け」したものであるから，乙１発明 の単位情報記録領域は，四つの「単位領域」をマトリクス状に２×２に配列したも のといえる。同様に，乙１発明の単位情報記録領域は，「情報記録領域」を一方向 に等間隔で複数（ｎ個）に区分けしたものであるから，乙１発明の「情報記録領域」 は，単位情報記録領域を一方向に等間隔で複数（ｎ個）配列したものといえる。 そうすると，乙１発明の「情報記録領域」は，「単位領域」をマトリクス状に２ ×２に配列した単位情報記録領域を一方向に等間隔で複数（ｎ個）配列したもの， すなわち，「単位領域」をマトリクス状に２×２ｎに配列したものといえるところ， 表示領域に相当する「単位領域」をマトリクス状に２×２ｎに配列することは，「単位領域」を縦方向に２行，横方向に２ｎ列に並べること，すなわち，縦方向及＼nび横方向からなる二次元的な配列で並べることにほかならない。
(エ) したがって，乙１発明と本件発明とは，「反射（又は放射）の波長特性が 異なる３種以上の表示領域を二次元的な配列で並べて形成され」ている点で共通する。
イ 「この配列における表示領域の波長特性の組み合せを情報表＼示の要素とした」 （構成要件Ｂ）について
(ア) 乙１発明の「単位情報記録領域」のそれぞれは，「４４ ＝２５６種類の 情報の記録が可能」であるから，２５６種類の情報のうち１種類を表＼示する「情報 表示の要素」といえる。
(イ) また，乙１発明では「２×２のマトリクスを形成する隣接する四つの単位 領域からなる一の単位情報記録領域では４値の組み合わせで４４ ＝２５６種類の 情報の記録が可能」となるところ，当該「４値」は，「単位領域」に記録された「第１のマークＭＫ１」，「第２のマークＭＫ２」及び「第３のマークＭＫ３」並＼nびに「マーク無し」の状態に対応するそれぞれ異なった反射の波長特性を持つ４色 によって単位領域に与えられたものである。そうすると，乙１発明の「４値の組み 合わせ」は，本件発明の「表示領域の波長特性の組み合せ」に相当する。
(ウ) したがって，乙１発明の反射の波長特性が異なる「三色のマークに加え白 色の四色で４値の情報を一の単位領域に対して与えることで，２×２のマトリクス を形成する隣接する四つの単位領域からなる一の単位情報記録領域２−１では４値 の組合せで４４＝２５６種類の情報の記録が可能」であることは，本件発明の「この配列における表＼示領域の波長特性の組み合せを情報表＼示の要素とした」ことに相＼n当する。
ウ 「ことを特徴とする二次元コード」（構成要件Ｃ）について
上記アによれば，乙１発明の「コード」は，「反射（又は放射）の波長特性が異 なる３種以上の表示領域を二次元的な配列で並べて形成され」たものであって，四つの単位領域からなる単位情報記録領域に対して「４４ ＝２５６種類の情報の記 録が可能」であるから，情報を４色の単位領域の二次元的な配列によって記録したものである。＼n「コード」には「情報を表現する記号・符号の体系。また，情報伝達の効率・信頼性・守秘性を向上させるために変換された情報の表＼現，また変換の規則。」といった意味があるところ，本件明細書及び乙１公報は，いずれも「コード」につき上 記の意味において使用しているものと理解される。 そうすると，乙１発明の「コード」は，４色のうち１色を取る単位領域を二次元 的に配列したコードであるといえ，本件発明の「二次元コード」に相当する。この ことは，乙１公報に「本発明は，カルラコードなどマーク状に情報が記録された光 学式カードおよびその読取装置に関するものである。」（【０００１】）との記載 や，カルラコードが二次元バーコードの一種であること（本件明細書【００４８】， 甲２５）とも整合する。
エ 小括
以上を総合すると，本件発明と乙１発明とは，「反射又は放射の波長特性が異な る３種以上の表示領域を二次元的な配列で並べて形成され，この配列における表＼示 領域の波長特性の組み合せを情報表示の要素としたことを特徴とする二次元コード。」である点で一致し，相違するところがない。＼n(4) 控訴人の主張について
ア 控訴人は，本件発明は，一次元コードでは多くの情報を表示するためにはバーコードラベルが大型化し実用的でなくなるという課題を解決するためのものであ＼nり，二次元コードにおける「二次元」とは，単に表示領域が二次元方向に幾何学的に配列されているのみではなく，この組合せにより二方向に情報表＼示の要素を有することを意味するなどと主張する。 しかし，そもそも，本件発明の構成要件において二次元的に配列されるとするのは「表＼示領域」であって，「情報表＼示の要素」を二次元的に配列にすることは規定＼nされていない。そして，乙１発明においては，本件発明の「表示領域」に相当する「単位領域」が「２×２ｎに配列」されていることは，上記のとおりである。＼nまた，本件明細書は，「バーの本数を増加したロングバーコードと標準型のバー コードを並べて印刷することにより，情報表示量の不足をカバーしようと」する方法は「根本的な解決策にはなっていない。」（【０００５】），「モノクロ…のバ＼nーコードで，このような多くの情報を表示しようとすると，表＼＼示パターンが複雑化 すると共にバーコードラベルが大型化し，実用的でなくなる」（【０００６】）， 及び「モノクロの情報コードの情報表示量の限界のため実用的なシステムを作ることは困難」（【０００８】）との問題点を指摘した上で，「本発明は，表＼示パターンを変えなくても表示できる情報量を大幅に増大して，上記問題を解決できる情報コードを提供することを目的とする。」（【０００９】）として，本件発明の課題＼nを提示している。これらによれば，本件発明はモノクロのバーコードで多くの情報 を表示するためにはバーコードラベルが大型化し実用的でなくなるという課題を解決するためのものであって，必ずしも一次元コードにおける課題を解決するための＼nものではないと認められる。そうすると，控訴人の主張は，本件発明の課題につい ての誤った認定に基づいたものというべきである。 その点をおくとしても，情報表示の要素を一次元に並べた場合（乙１発明）と二次元的に並べた場合（控訴人主張に係る本件発明）とで，必要な情報表＼示の要素数及び表示領域の数に変化はない。そうである以上，情報表＼＼示の要素を二次元的に並 べた二次元コードにより控訴人主張に係る本件発明の課題が解決されるとは必ずし も認められない。控訴人の主張は，本件発明の課題解決手段についての誤った前提 に基づいたものである。 さらに，控訴人は，乙１発明におけるコードの読取方法から，乙１発明のコード の情報表示の要素は水平方向のみにしかないと指摘する。しかし，前記のとおり，本件発明が二次元的に配列していると規定するのは「情報表＼示の要素」ではなく「表示領域」である。また，乙１発明の読取装置が，光学式カードを長手方向に間欠送りするという動作と，カード送り方向と直交する方向に走査するという動作と＼nを共に必要とするということは，当該カードに記録されたコードは，二つの方向で， すなわち二次元的に読み取る必要があることを示すものであり，当該コードの表示領域は二次元的な配列で並べられているものと理解するほかない。
イ 控訴人は，本件発明の「コード」とは，独立コード，すなわち，コード化の 対象となる情報を表すシンボル（有意情報）と，バーコードに記載されているデータを読み取るために必要な取り決め（構＼造情報）の二つの要素を含むものを意味するなどと主張する。 しかし，本件発明の特許請求の範囲及び本件明細書のいずれの記載にも，「二次 元コード」ないし「コード」を限定する趣旨の規定はない。また，本件明細書【０ ０４８】においては，本件発明の「二次元コード」の例示としてカルラコードが挙 げられていることからすると，かえって，本件発明にいう「二次元コード」又は 「コード」は，それが構造情報を有するものか否かは問わないものであると解するのが相当である。＼nさらに，本件発明が「構造情報」を有しないコードであるカルラコードが普及しなかったことを受けて開発されたものであることは，本件明細書に記載されておら＼nず，立証もされていない。有意情報と構造情報とを共に備えない限りコードが発明として成立しないことも，何ら立証されていない。＼nその他控訴人がるる指摘する点を考慮しても，この点に関する控訴人の主張は採 用し得ない。
ウ 控訴人は，乙１発明では波長特性の組合せが情報表示の要素とされていないなどと主張する。＼nしかし，前記認定のとおり，乙１発明は，反射の波長特性が異なる「三色のマー クに加え白色の四色で４値の情報を一の単位領域に対して与えることで，２×２の マトリクスを形成する隣接する四つの単位領域からなる一の単位情報記録領域２− １では４値の組合せで４４＝２５６種類の情報の記録が可能」なものであり，「この配列における表＼示領域の波長特性の組み合せを情報表示の要素とした」ものであ＼nるから，この点に関する控訴人の主張は採用し得ない。 エ 控訴人は，本件発明と乙１発明とは技術方式における相違があるなどと主張 する。 しかし，その指摘に係る情報波長特性の組合せ組成方式，情報領域に記録される 情報記録方式，情報領域に記録された情報の読み取り方式のいずれについても，本 件発明に係る特許請求の範囲に記載されたものではなく，また，本件明細書にも， 本件発明につきそのような限定がされていることをうかがわせる記載が見当たらな いことなどから，この点に関する控訴人の主張は採用し得ない。

◆判決本文
原審はこちら。

◆平成29(ワ)780

　特許権侵害訴訟の控訴審です。知財高裁第1部は、被告装置１−２は本件訂正発明１の１の技術的範囲に属する、被告装置３は本件訂正発明４の技術的範囲に属し，かつ，無効理由無し、その他の被告装置は技術的範囲に属しない、とした1審判断を維持しました。均等侵害も第1、第2要件を満たさないとしました（1審と同じ）。損害額については変わりありませんが、「寄与率」という用語が「損害額の推定の覆滅」と変更されてます。
　前記のとおり（引用に係る原判決「事実及び理由」第４の１(1)イ（原判決 ６５頁６行目〜２１行目）），本件訂正発明１の１及び１の２の従来技術には，基 礎杭等の造成にあたって地盤を掘削する掘削装置として一般に使用されるアースオ ーガ装置では，オーガマシンの駆動時の回転反力を受支するために必ずリーダが必 要となるが，リーダの長さが長くなると，傾斜地での地盤掘削にあっては，クロー ラクレーンの接地面とリーダの接地面との段差が大きい場合にリーダの長さを長く とれず，掘削深さが制限されるという課題等があった。そこで，本件訂正発明１の １及び１の２は，これらの課題を解決するために，掘削装置について，掘削すべき 地盤上の所定箇所に水平に設置し，固定ケーシングを上下方向に自由に挿通させる が，当該固定ケーシングの回転を阻止するケーシング挿通孔を形成してなるケーシ ング回り止め部材を備えるものとして，リーダではなく，ケーシング回り止め部材 によって回転駆動装置の回転反力を受支するものとした発明と認められる。 ここで，回転駆動装置の回転反力を受支するには，1)回転駆動装置の回転反力が 固定ケーシングによって受支されるとともに，2)固定ケーシングの回転反力がケー シング回り止め部材によって受支されなくてはならない。そうすると，1)を具体的 に実現する「固定ケーシングが，掘削軸部材に套嵌されると共に，回転駆動装置の 機枠に一体的に垂下連結される」構成及び2)を具体的に実現する「ケーシング回り 止め部材が，掘削地盤上の掘孔箇所を挟んでその両側に水平に敷設された長尺状の 横向きＨ形鋼からなる一対の支持部材上に載設固定され，固定ケーシングを上下方 向に自由に挿通させるが該固定ケーシングの回転を阻止することができるケーシン グ挿通孔を有する」構成により，ケーシング回り止め部材によってケーシング，ひ＼nいては回転駆動装置の回転反力を受支するようにしたことが，従来技術には見られ ない特有の技術的思想を有する本件訂正発明１の１の特徴的部分であり，その本質 的部分というべきである。
(ウ) したがって，固定ケーシングが回転駆動装置の機枠に一体的に垂下連結さ れる構成を有しない被告装置１−３〜１−８は，本件訂正発明１の１と本質的部分＼nを異にするものであり，第１要件を満たさない。
・・・
このことから，本件訂正発明１の１の「固定ケーシング５」は，「固定ケーシン グ５が円筒状ケーシングからなるため，地盤への固定ケーシング５の打ち込み及び 引き抜きが容易となり」【００２８】とも記載されているように，回転駆動装置１ の下部から垂下され，ケーシング回り止め部材７のケーシング挿通口８に挿入され， 掘削軸部材２及びダウンザホールハンマー４と共に地盤の掘削により地盤に打ち込 まれ，地盤を所定深度まで掘削したら，ダウンザホールハンマー４の作動を停止さ せた後，昇降操作用ワイヤーＷを巻取り操作して，掘削軸部材２及びダウンザホー ルハンマー４と共に引き上げられることを前提としたものである。 そうすると，本件訂正発明１の１の掘削装置においては，掘削後に引き抜くこと を前提にケーシングと回転駆動装置の機枠とを一体的に連結することによって，回 転駆動装置とケーシングを掘削後に引き抜く際に，地盤内でケーシングにかかる土 圧による抵抗に抗してこれを引き抜くことが可能になるものということができる。＼nこれに対し，ケーシングと回転駆動装置との機枠とを一体的に連結するのでなく 着脱自在の構成にした場合，そもそも着脱自在の構＼成はケーシングを掘削後に残置 させることができるという作用，効果を奏するものであるし，仮にこの構成でケー＼nシングを引き上げるとすると，ケーシングと回転駆動装置の機枠との連結部の強度 が十分でないために，引き抜くことが不可能＼ないし極めて困難となり，本件訂正発 明１の１の目的を達成することができない。 したがって，掘削後にケーシングを引き抜くことを前提とした本件訂正発明１の １の掘削装置において，回転駆動装置にケーシングを着脱自在に連結する構成を採＼n用すると，本件訂正発明１の１の目的を達成することが困難となり，同一の作用効 果を奏しなくなる。 そして，被告装置１−３〜１−８の構成につき，いずれも回転駆動装置の下部に＼n連結された中空スリーブに設けられたスリット状の切り欠きとケーシング外周軸方 向に固設された角鉄とを係合させることにより，中空スリーブとケーシングとを着 脱自在に係合するものであるとする限りでは，当事者間に争いがない。 (イ) 以上によれば，被告装置１−３〜１−８は，第２要件を満たさない。

◆判決本文

1審判決はこちら。

◆平成25(ワ)10958

関連の無効審決の取消訴訟はこちら。

◆平成29(行ケ)10193

　かなり前の事件ですが、漏れていたのでアップします。争点は均等の第5要件と進歩性違反です。前者については、記載不備に対する補正でクレームの減縮、実施形態の削除をしましたが、特段の事情ではないと判断されました。ただし、後者の理由で権利行使不能と判断されました。
　原告は，本件特許１の出願当初，構成要件Ｂ１に相当する部分を「駆動回路７＼nに電圧を提供する電源１の電圧を検出する検出手段５」としていたが，平成１９ 年５月２日付け拒絶理由通知を受けた後，「交流電圧の電源１から整流されて駆 動回路７に提供される直流電圧を検出する検出手段５」と補正した（乙１〜３）。 しかし，平成１９年５月２日付け拒絶理由通知は，特許法３６条４項（実施可 能要件）及び同条６項２号（明確性要件）の要件を満たしていないとするもので，＼n新規性及び進歩性に係る拒絶理由通知ではなかったし，電圧の検出手段に係る記 載の不備を指摘するものでもなかった（乙２）。原告が手続補正書とあわせて提 出した意見書においても，電圧の検出手段に関して特段の説明をしているわけで はない。 このような経過からすれば，原告の上記補正について，新規性や進歩性の欠如 を回避するなどのため，電圧の検出手段に関して特定の構成を意識的に除外した＼nものとは言い難い。 また，他に均等の成立を否定すべき特段の事情も認められない。
・・・
被告自身，本件特許発明１と乙２８発明は，次のとおり相違していることを認 めている。すなわち，本件特許発明１の電源電圧が「９０〜２６４Ｖの間」の 「交流電圧」であり，これを「整流」した上で「分圧」して検出するのに対し， 乙２８発明の電源電圧が「１２〜４８Ｖの間」の「直流電圧」で，必然的に「整 流」はなく，検出前に「分圧」しているか明らかでない点で相違する（後記相違 点2)，3)）。
・・・・
エ 以上より，本件特許発明１の乙２８発明と対比したときの相違点は， 当業者にとって，周知慣用技術及び技術常識を適用することで容易に想到できる 構成といえる。＼n よって，本件特許発明１は進歩性を欠如しており，本件特許１は特許無効審判 により無効にされるべきものと認められるから，原告は，本件特許権１に基づく 権利を行使することはできない。

◆判決本文

控訴審でも、無効は維持されました。

◆平成25(ネ)10069

　Appleに対する特許侵害訴訟です。裁判所は新規性違反の無効理由ありとして、請求棄却しました。また、口頭弁論の再開申し出も、原告にはより早い時期に訂正の再抗弁を主張する機会が十＼分にあったとして認めませんでした。
　乙８文献の段落【００５３】「検知器３２は，感圧方式，電磁誘導方式， 静電容量方式等のセンサにより，ユーザが検知器３２に触れたこと，及び， 離れたことを検知することができる。」及び【００５６】「ユーザ側に板状 の検知器３２が配置され，ユーザが指で触れた操作をその位置と共に検知す ることができるようになっている。」との記載によれば，乙８文献には，構＼n成要件Ａ「表示画面にスライドせずに接触したオブジェクトの力入力を，直＼n接的または間接的に検出する力入力検出手段と，」及び構成要件Ｂ「前記オ＼nブジェクトが前記表示画面に接触した位置を検出する位置入力手段と，」の＼n各構成が開示されているといえる。＼nまた，乙８文献の段落【００６１】の「オンルートスクロールというのは， 経路上を移動する点（移動点）を表示面上の基準点に一致させた地図をスク＼nロールさせるものである」，段落【００７３】の「ユーザから見れば「指で 触れている自車位置マークＣが移動（スクロール）を開始し，経路関連情報 の存在する地点に自車位置マークＣが到達したため，自車位置マークＣが振 動する」というように感じることができ」との各記載に併せて図７の記載も 考慮すれば，乙８文献記載の発明（図７から認定される発明）は，「地図」 （本件発明の「表示対象以外」に相当）が移動すること（本件発明の「表＼示 態様を変更」に相当）で，あたかも「自車位置マーク」（本件発明の「表示＼n対象」に相当）が移動しているように見えるよう制御されているといえる。 したがって，乙８文献には，構成要件Ｃ「前記位置入力手段にて検出された＼n位置の表示対象を前記位置に保持しつつ，」，構＼成要件Ｄ「前記力入力検出 手段により検出された前記力入力に応じて，当該表示対象以外の表＼示態様を 変更することにより，」及び構成要件Ｅ「当該表＼示対象を相対的に変更さ せ，」の各構成が開示されているというべきである。＼nさらに，乙８文献の段落【００６５】には，「検知器３２は未検知状態に あると判定した場合に進むＳ１４０では，オンルートスクロールを一旦停止 し，上述したＳ１０５に処理を戻す」と記載されていることから，乙８文献 記載の発明においても，「自車位置マーク」に対する「地図」の変更結果を 記憶部に記憶していることは自明のことというべきである。したがって，乙 ８文献には，構成要件Ｆ「当該変更結果を当該表＼示対象に対する入力として 記憶部に記憶させる変更手段と，」の構成が開示されているといえる。＼nまた，乙８が情報処理装置（構成要件Ｇ）を開示していることは明らかで＼nある。 以上によれば，乙８文献に記載された発明と本件発明とは同一であると認 められる。
原告の主張について
ア これに対し，原告は，本件明細書の段落【００３９】には，表示画面へ＼nの接触による力の有無を検出する手段が記載されているが，当該手段は， 表示画面に加えられた力の有無を間接的に検出する手段であって，乙８文＼n献に開示されている単なる接触の有無を検出する手段とは異なるから，乙 ８文献には，本件発明の構成要件Ａ「表＼示画面にスライドせずに接触した オブジェクトの力入力を，直接的または間接的に検出する力入力検出手段 と，」（ひいては構成要件Ｄ及びＦも）の構＼成が開示されていない旨主張 する。
イ 本件明細書の段落【００３９】には，次の記載がある。 「なお，上記のように検出装置１１２が機械的に直接，摩擦力または押 下力を検出することに限られず，間接的に摩擦力または押下力が検出され てもよい。例えば，後述する制御部１０２が，タッチパネルへの接触によ る入力位置の占める領域が，所定の形状から変化した場合に，所定の摩擦 力を検出してもよい。（判決注：中略）また，検出装置１１２は，表示画＼n面への接触による力の強さを検出することに限られず，表示画面への接触＼nによる力の有無を検出してもよい。この場合，表示画面に対して非接触の＼n場合に，所定の押下力または摩擦力が検出されないものとし，表示画面に＼n対して接触があった場合に，所定の押下力または摩擦力があったものとし て検出してもよい。」
ウ 原告が主張するように，上記段落【００３９】の記載が，「力の強さ又 は有無を間接的に検出する手段」について述べたものであるとしても，該 「力の強さ又は有無を間接的に検出する手段」の一例として，「表示画面＼nに対して非接触の場合に，所定の押下力または摩擦力が検出されないもの とし，表示画面に対して接触があった場合に，所定の押下力または摩擦力＼nがあったものとして検出」する手段が記載されていることは明らかである。
エ そして，本件発明の構成要件Ａは「表＼示画面にスライドせずに接触した オブジェクトの力入力を，直接的または間接的に検出する力入力検出手段 と，」というものであるところ，そこにおいては，「力入力」の「検出」 に関し，それ以上に具体的な規定は何らされておらず，また，上記「力の 強さ又は有無を間接的に検出する手段」の一例である，「表示画面に対し＼nて非接触の場合に，所定の押下力または摩擦力が検出されないものとし， 表示画面に対して接触があった場合に，所定の押下力または摩擦力があっ＼nたものとして検出」する手段を排除する格別な理由も見当たらないことか らすれば，構成要件Ａは，「表＼示画面への接触・非接触による力の有無を 検出」することも含むと解すべきである。
オ したがって，乙８文献に開示されている接触の有無を検出する手段が， 本件発明の構成要件Ａ「表＼示画面にスライドせずに接触したオブジェクト の力入力を，直接的または間接的に検出する力入力検出手段と，」の構成＼nと異なることを前提とする原告の上記主張は，その前提を欠くものであり， 採用できない。 (4)小括 以上のとおり，乙８文献に記載された発明は本件発明と同一であるから， 本件特許には乙８文献に基づく新規性欠如の無効理由が存すると認められる。
・・・
（なお，原告は，本件特許について訂正審判を請求したとして平成３０年６月２１日付けで口頭弁論の再開を申し立てたが，当裁判所は，原告にはより早い時期に訂正の再抗弁を主張する機会が十＼分にあったこと等を考慮して，口頭弁論を再開しない。）。

◆判決本文

　控訴審における訂正の再抗弁の主張について、時期に後れたとは判断されませんでした。ただ、訂正後のクレームについても進歩性無しと判断されました。
　被控訴人は，本件再訂正に係る訂正審判請求等がされていないし，今後， このような手続が可能であるとはいえないから，本件再訂正がされたこと＼nを前提とする本件再訂正発明３に基づく権利主張はできないと主張する。 この点について検討するに，特許権者が，事実審の口頭弁論終結時まで に訂正の再抗弁を主張しなかったにもかかわらず，その後に訂正審決等が 確定したことを理由に事実審の判断を争うことは，訂正の再抗弁を主張し なかったことについてやむを得ないといえるだけの特段の事情がない限り， 特許権の侵害に係る紛争の解決を不当に遅延させるものとして，特許法１ ０４条の３及び１０４条の４の各規定の趣旨に照らして許されない。すな わち，特許権侵害訴訟において，特許権者は，原則として，事実審の口頭 弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張しなければならない。（最高裁平成 ２９年７月１０日第二小法廷判決・民集７１巻６号８６１頁参照）。 本件についてみると，被控訴人は，平成２９年８月７日の当審第２回口 頭弁論期日において，甲２６（参考資料３）発明に周知技術である基板ア ライナーを直接適用することによっても，相違点４に係る構成が容易に想＼n到できるという，新たな組合せに基づく無効の抗弁を主張し，控訴人は， これを踏まえて，同年１０月１１日の当審第３回口頭弁論期日において， 本件再訂正に係る訂正の再抗弁の主張をした（裁判所に顕著な事実）。そ して，本件審決に係る審決取消訴訟は当裁判所に係属しており，控訴人は， 当審の口頭弁論終結時までに，本件再訂正に係る訂正審判請求等を法律上 することができなかった（特許法１２６条２項，１３４条の２第１項）。 そうすると，特許権の侵害に係る紛争をできる限り特許権侵害訴訟の手 続内で迅速にかつ一回的に解決することを図るという特許法１０４条の３ 及び１０４条の４の各規定の趣旨に照らすと，本件の事実関係及び審理経 過の下では，被控訴人による新たな無効の抗弁に対する本件再訂正に係る 訂正の再抗弁を主張するために，現に本件再訂正に係る訂正審判請求等を している必要はないというべきである。 また，仮に，本件審決に係る審決取消訴訟において，本件審決を取り消 す旨の判決がされ，これが確定した場合には，本件無効審判手続が再開さ れるところ，この再開された審判手続等において，控訴人が本件再訂正に 係る訂正請求をすることができないとは直ちにいえない。

◆判決本文

対応する審取です。

◆平成28(行ケ)10250

　国が被告の特許権侵害事件です。気象庁の緊急地震速報が特許侵害かが争われました。裁判所は、「地震の到来方向」を演算したり，これを警報・通報することを想定していないとして、請求が棄却されました。
　緊急地震速報で発表する内容は以下のとおりである。
(ｱ) 緊急地震速報（警報）
・地震の発生時刻，震源の位置
・強い揺れ（震度５弱以上）及び震度４の地域の名称
(ｲ) 緊急地震速報（予報）
・地震の発生時刻，震源の位置，地震の規模（マグニチュード）
・強い揺れ（震度５弱以上）及び震度４の地域の名称
・予想される震度
・主要動の到達予想時刻
ウ 緊急地震速報の処理の流れは，以下のとおりである。
(ｱ) 観測点における震源推定処理
地震波を検知した観測点において地震波形を解析し，Ｐ波初動の時刻， 震央距離（Ｂ−Δ法による），震央方向（主成分分析法による），最大振幅， リアルタイム震度等を求める。この処理は地震検知を契機に実施され，そ の後毎秒，処理中枢（気象庁本庁・大阪管区気象台の処理中枢：ＥＰＯＳ） に送信される。
(ｲ) ＥＰＯＳ中枢処理における震源推定処理
ＥＰＯＳにおいて震源を推定する処理では，最初にどこかの観測点で地 震波を検知してから，時間が経過して「地震波を検知する観測点が増える」 のに合わせ，様々な手法により震源計算を繰り返す。震源計算の手法には， ＩＰＦ法，着未着法，ＥＰＯＳによる自動震源決定処理があり，概ね時間 とともに精度が高くなる。
(ｳ) マグニチュードの計算
前記の処理で推定した震源と観測した地震波の最大振幅を用いて，地震 の規模（マグニチュード）を毎秒推定する。
(ｴ) 震度等の予想
震源とマグニチュードを元に，地予想震度の精度も時間の経過とともに向上することが期待できる。
(ｵ) 情報の発表
震度等の計算結果が，発表条件・更新条件を満たすと，人手を介するこ＼nとなく直ちに緊急地震速報を発表する。
(7) 上記(5),(6)のとおり，被告（気象庁）が行う緊急地震速報では，地震の観 測，データ処理，情報の発表を行うにすぎず，「受信」行為を行っていない（緊＼n急地震速報を受信するのは，被告（気象庁）以外の第三者である。）。 また，仮に上記第三者の受信行為まで考慮に入れたとしても，被告の緊急地 震速報では，本件発明の「検出センタ」に相当する処理装置から「予想震度」＼nや「到達予想時刻」が出力されており，受信機側で「予＼想震度」や「到達時刻」 の演算が行われることは想定されておらず，したがって，個々の受信位置ごと に異なる個別の情報が提供されることもない。 さらに，被告の緊急地震速報で発表される情報は，上記(6)イのとおりであ り，その中に「地震の到来方向」は含まれていない。なお，インターネット検 索サイト Yahoo!JAPAN のニュースサイトに掲載された，高度利用者向け受信端 末の緊急地震速報に係る画像（甲５）上も，各地の予想震度を１つの地図内に＼n図示しているにすぎず，地震データをそのまま告知に利用しており，個々の受 信機の受信位置ごとに異なる個別の情報である「地震の到来方向」を提供して いない。したがって，上記地図をみた者は，自らの所在地と震源地とを比較す ることで「地震の到来方向」を判断できるとしても，同地図上，「地震の到来方 向」自体が「警報・通報」されているものとはいえない。 このように，被告が行う緊急地震速報は，1)「受信」行為が含まれていない ほか，仮に第三者の受信行為まで考慮に入れたとしても，2)受信機側で「予想＼n震度」や「到達時刻」の演算が行われることが想定されておらず，3)地震デー タをそのまま告知に利用しており，「地震の到来方向」を演算したり，これを警 報・通報することを想定していないから，いずれにしても，本件発明の構成要＼n件(4)及び(5)を充足しない。これに反する原告の主張は，上記説示に照らして 採用できない。

◆判決本文

　特許権侵害事件です。争点は、本件発明「アルミニウム缶内にワインをパッケージングする方法」は製造方法の発明か、サポート要件違反、実施可能要件違反などです。製造会社だけでなく、商社、コンビニが被告とされています。裁判所は、製造方法の発明かについては判断することなく、サポート要件違反・実施可能＼要件違反として無効と判断しました。
　ところで，耐食コーティングに用いる材料の種類や成分の違いにより， 缶内の飲料に与える影響に大きな差があることは，本件特許の出願日当時， 当業者に周知であるということができる(乙３４〜３６)。例えば，特開平 ７−２３２７３７号公開特許公報（乙３６）には，「エポキシ系樹脂組成物 を被覆した場合，ワイン系飲料に含まれる亜硫酸ガス（ＳＯ２）をはじめと するガスに対するガスバリヤー性が劣っており，かつフレーバー成分の収 着性が高い。例えば，ワイン系飲料等を充填した場合，含有する亜硫酸ガ ス（ＳＯ２）が塗膜を通過して下地の金属面を腐食する虞があり，場合によ っては内容物が漏洩することもある。この亜硫酸ガスは下地の金属と反応 して硫化水素（Ｈ２Ｓ）を発生させるが，この硫化水素（Ｈ２Ｓ）は悪臭の 主要因となるばかりでなく，飲料の品質保持のため必要な亜硫酸ガス（Ｓ Ｏ２）を消費するため飲料の品質を劣化させフレーバーを損なうこととな る。また，この樹脂組成物は飲料中のフレーバーを特徴付ける成分を収着 しやすく，飲料用金属容器の内面に被覆するには官能的に充分満足のでき＼nるものではない。」（段落【０００４】），「一方，ビニル系樹脂組成物を被覆 した場合，…エポキシ系樹脂組成物と同様に亜硫酸ガス（ＳＯ２）等に対す るガスバリヤー性に乏しく，やはり腐食や漏洩の危険性及び官能的な問題＼nがある。」（段落【０００５】）との記載がある。これによれば，耐食コーテ ィングに用いる材料や成分が，ワイン中の成分と反応してワインの味質等 に大きな影響を及ぼすことは，本件特許の出願日当時の技術常識であった ということができる。
上記のとおり，耐食コーティングに用いる材料の成分が，ワイン中の成 分と反応してワインの味質等に大きな影響を及ぼし得ることに照らすと， 本件明細書に記載された「エポキシ樹脂」以外の組成の耐食コーティング についても本件発明の効果を実現できることを具体例等に基づいて当業 者が認識し得るように記載することを要するというべきである。 この点，原告は，本件発明の課題は，ワイン中の遊離ＳＯ２，塩化物及び スルフェートの含有量を所定値以下にすることにより達成されるのであ り，耐食コーティングの種類によりその効果は左右されない旨主張する。 しかし，塗膜組成物の組成を変えることにより塗膜の物性が大きく変動し， 缶内の飲料に大きな影響を及ぼすことは周知であり（乙３４の第１表，乙＼n３５の第２，３表等），ワイン中の遊離ＳＯ２，塩化物及びスルフェートの＼n含有量を所定値以下にすれば，コーティングの種類にかかわらず同様の効 果を奏すると認めるに足りる証拠はない。
(4) 以上のとおり，本件明細書の発明の詳細な説明には，具体例の開示がなく とも当業者が本件発明の課題が解決できると認識するに十分な記載があると＼nいうことはできない。そこで，本件明細書に記載された具体例（試験）によ り当業者が本件発明の課題を解決できると認識し得たかについて，以下検討 する。
ア 本件明細書には，「パッケージングされたワインを，周囲条件下で６ヶ 月間，３０℃で６ヶ月間保存する。５０％の缶を直立状態で，５０％の缶 を倒立状態で保存する。」（段落【００３８】）との方法で試験が行われ た旨の記載がある。しかし，本件明細書には，当該「パッケージングされ たワイン」の「遊離ＳＯ2」，「塩化物」及び「スルフェート」の濃度，そ の他の成分の濃度，耐食コーティングに用いる材料や成分等については何 ら記載がなく，その記載からは，当該「パッケージングされたワイン」が 本件発明に係るワインであることも確認できない。
イ また，本件明細書には，試験方法について，「製品を２ヶ月の間隔を置 いて，Ａｌ，ｐＨ，°ブリックス(Brix)，頭隙酸素及び缶の目視検査に関 してチェックする。…目視検査は，ラッカー状態，ラッカーの汚染，シー ム状態を含む。…官能試験は，味覚パネルによる認識客観システムを用い＼nる。」（段落【００３９】）との記載がある。「頭隙酸素」については， 乙２９文献（４頁下から２行〜末行）に「ヘッドスペースの酸素は，アル ミニウムの放出に関して非常に重大である」との記載があるとおり，ワイ ンの品質に大きな影響を与え得る因子であり，「官能試験」はワインの味＼n質の検査であるから，いずれもその方法や結果は効果の有無を認識する上 で重要である。しかし，本件明細書には，「頭隙酸素」のチェック結果や 「目視検査」の結果についての記載はなく，「官能試験」についても「味＼n覚パネルによる認識客観システム」についての説明や試験結果についての 記載は存在しない。
ウ さらに，本件発明に係る特許請求の範囲はワイン中の三つの成分を特定 した上でその濃度の範囲を規定するものであるから，比較試験を行わない と本件発明に係る方法により所望の効果が生じることが確認できないが， 本件明細書の発明の詳細な説明には比較試験についての記載は存在しな い。このため，当業者は，本件発明で特定されている「遊離ＳＯ2」，「塩 化物」及び「スルフェート」以外の成分や条件を同程度としつつ，「遊離 ＳＯ2」，「塩化物」及び「スルフェート」の濃度を特許請求の範囲に記載 された数値の範囲外とした場合には所望の効果を得ることができないか どうかを認識することができない。 加えて，耐食コーティングについては，試験で用いられたものが本件明 細書に記載されている「エポキシ樹脂」かどうかも明らかではなく，まし て，エポキシ樹脂以外の材料や成分においても同様の効果を奏することを 具体的に示す試験結果は開示されていない。
エ 以上のとおり，本件明細書の発明の詳細な説明に記載された「試験」は， ワインの組成や耐食コーティングの種類や成分など，基本的な数値，条件 等が開示されていないなど不十分のものであり，比較試験に関する記載も＼n一切存在しない。また，当該試験の結果，所定の効果が得られるとしても， それが本件発明に係る「遊離ＳＯ2」，「塩化物」及び「スルフェート」の 濃度によるのか，それ以外の成分の影響によるのか，耐食コーティングの 成分の影響によるのかなどの点について，当業者が認識することはできな い。 そうすると，本件明細書の発明の詳細な説明に実施例として記載された 「試験」に関する記載は，本件発明の課題を解決できると認識するに足り る具体性，客観性を有するものではなく，その記載を参酌したとしても， 当業者は本件発明の課題を解決できるとは認識し得ないというべきであ る。
オ この点，原告は，本件発明の特徴的な部分は，従来存在しなかった技術 思想であり，「塩化物」等の濃度には臨界的な意義もないので，その裏付 けとなる実験結果等の記載がないとしてもサポート要件には違反しない と主張する。 しかし，前記判示のとおり，特許請求の範囲に記載された構成の技術的＼nな意義に関する本件明細書の記載は不十分であり，具体例の開示がなくて＼nも技術常識から所望の効果が生じることが当業者に明らかであるという ことはできない。また，「遊離ＳＯ2」，「塩化物」及び「スルフェート」 に係る濃度については，その範囲が数値により限定されている以上，その 範囲内において所望の効果が生じ，その範囲外の場合には同様の効果が得 られないことを比較試験等に基づいて具体的に示す必要があるというべ きである。
・・・
(5) 以上のとおり，本件発明に係るワインを製造することは困難ではないが， 本件発明の効果に影響を及ぼし得る耐食コーティングの種類やワインの組成 成分について，本件明細書の発明の詳細な説明には十分な開示がされている＼nとはいい難いことに照らすと，本件明細書の発明の詳細の記載は，当業者が 実施できる程度に明確かつ十分に記載されているということはできず，特許＼n法３６条４項１号に違反するというべきである。

◆判決本文

　特許侵害訴訟において、進歩性無しとして、請求棄却されました。
　以上のとおり，乙９〜１２によれば，光学的センサの周辺部に位置す る受光素子に入射する光束の光量が減少するのを防止するため，「読み 取り対象からの反射光が絞りを通過した後に結像レンズに入射するよう， 絞りを配置することによって，光学的センサから射出瞳位置までの距離 を相対的に長く設定」するという構成とすることは，本件特許出願当時，ビデオカメラ等の分野において周知であったと認めることができる。
(ｲ) 原告は，ビデオカメラ等と２次元バーコードリーダーの技術的意義は 異なるので，当業者がビデオカメラ分野の技術（乙９〜１２）を当然の こととして２次元コードリーダの読取装置に適用することを考えるもの ではないと主張する。 しかし，その主たる目的が色彩等の再現性にあるか２次元バーコード の読取りにあるかという点で異なる面があるとしても，集光レンズ付き ＣＣＤエリアセンサを通常の目的で使用する限りは，光学的センサの周 辺部に位置する受光素子に入射する光束の光量が減少することにより光 学素子に入射する光束の光量が低下して検出感度が低下するという課題 は共通しており，当業者であれば，２次元バーコードリーダーにおける 同課題の解決のため，光学系の近接した技術分野であるスチルカメラ， デジタルカメラ，ビデオカメラ等の技術を適用することについての動機 付けを得ることは容易であるというべきである。 そして，前記(1)ウのとおり，ＩＣＸ０８４ＡＬデータシート（乙３９） には，ＩＣＸ０８４ＡＬが２次元バーコードリーダー，ＰＣインプット カメラに適している旨の記載が，１９９５年９月２５日付けの日経エレ クトロニクス（乙６４の３）には，ＩＣＸ０８４ＡＬを含むソニーの全画素読出し方式ＣＣＤが電子スチルカメラ，２次元バーコードリーダー＼n等に適している旨の記載があり，また，平成９年７月１３日付け日経産 業新聞（乙５７）には，「バーコード読み取り手持ち型機器を発売・・・ デジタルカメラの技術を応用し」との記載があることも，バーコードリ ーダーとデジタルカメラとが技術を共通にする関係にあることを裏付け るものということができる。

◆判決本文

　一審（東地46部）は、技術的範囲に属しないと判断しましたが、知財高裁（4部）は属する、無効理由無しと判断しました。
　前記１(2)のとおり，本件発明１の意義は，熱放散ブリッジに軸方向空気通 路を貫設せずに電力電子回路を冷却することにより，電子構成部品の配置に利用可＼n能な空間を十＼分に確保するという課題を達成するために，熱放散ブリッジの底面を 冷却流体通路の一方の壁とする構成を採用したことなどにある。すなわち，本件発＼n明１は，冷却流体が，横方向に吸い込まれて，後部軸受けの中央スロット４ｂ及び ４ｃの方に流れ，熱放散ブリッジの下方で冷却流体通路内を循環し，熱放散ブリッ ジの底面及び冷却フィンを，それらの全長にわたって掃引した後，後部軸受けの側 部スロット４ａ及び４ｄを通って排出される構成とすることにより，熱放散ブリッ＼nジの上面に搭載された電力電子回路が，冷却フィン及び熱放散ブリッジを介して， 伝導によって冷却されるという効果を奏するようにしたものである。 そして，このように構成要件１Ｇの冷却流体通路が，熱放散ブリッジを冷却する＼nための構成であり，同通路を流れる冷却流体が，熱放散ブリッジの底面をその全長＼nにわたって掃引するものであることからすると，冷却流体通路の長手方向壁のうち， 少なくとも熱放散ブリッジの底面により形成される壁は，冷却効率の観点から，冷 却流体通路の全長にわたっている必要がある。
(イ) 一方，本件明細書１には，構成要件１Ｇの冷却流体通路が，同通路の他方＼nの長手方向壁を形成している後部軸受けを冷却するための構成であることは何ら記＼n載されていない。そして，前記１(2)のとおり，本件発明１は，軸方向を流れる冷却 流体によって，機械内の冷却流体全体の流量が増加し，オルタネータの内部部品を はるかに良好に冷却することができるという効果を奏するものであることからする と，後部軸受けの冷却は，冷却流体通路を通る空気によってではなく，主に，空間 ２２を通る軸方向空気流により機械内の空気流量全体が増加することによって達成 されるものであると認められる。 そうすると，後部軸受けをもって冷却流体通路の壁を形成する構成とすることは，＼n空気の流れを冷却流体通路に沿わせる目的を持つのみということになるため，必ず しも，冷却通路全体にわたる必要はない。例えば，本件発明１の実施形態において， 後部軸受けの中央スロット４ｂ及び４ｃの直上にある空気は，ファンによって後部 軸受け内部に流入し，絶えず側方からの空気と入れ替わるので，その直上の熱放散 ブリッジを冷却する空気流を形成することは，【図２】に示される構造から明らか＼nであり，熱放散ブリッジを冷却するという機能に鑑みれば，中央スロット４ｂ及び＼n４ｃの部分には後部軸受けにより形成される壁はないものの，冷却流体通路に該当 するといえる。
(ウ) 以上のとおり，本件明細書１に記載された冷却流体通路の技術的意義に鑑 みると，構成要件１Ｇの冷却流体通路は，熱放散ブリッジの底面により形成される＼n長手方向壁が全長にわたって設けられることを必要とする一方，後部軸受けにより 形成される長手方向壁が全長にわたって設けられることは，必ずしも必要ではない と解される。 また，かかる解釈は，冷却流体通路と冷却フィンとの関係とも整合する。すなわ ち，本件明細書１には，「この冷却手段は，通路１７内に配置されて，選択された 通路に冷却流体を流す。」（【００５４】）との記載があり，かつ，【図２】によ れば，冷却フィンが熱放散ブリッジの底面の半径方向全長にわたって配置され，後 部軸受けが対向しない箇所にも存在していることが読み取れるのであるから，熱放 散ブリッジと中央スロット４ｂ及び４ｃとが対向する箇所は，冷却フィンが配置さ れる箇所という観点からも，熱放散ブリッジと後部軸受けとが対向する箇所と同様， 通路１７の内部といえる。 加えて，仮に，熱放散ブリッジの底面及び後部軸受けの双方が壁をなしている部 分のみが冷却流体通路に該当すると解するならば，冷却流体通路の半径方向外側の 端部は，熱放散ブリッジの外周か後部軸受けの外周のうち軸側の部分となるところ， 【図２】を参照すると，後部軸受けの外周が保護カバー１１に到達しておらず，後 部軸受けと保護カバーとの間に隙間が存在することは明らかであるから，冷却流体 通路は保護カバーと連通していないと理解される。しかし，本件明細書１には，「本 発明によれば，保護カバーは，流体通路１７と向き合う位置に開口１９を有する。 この開口は，通路１７の外周と連通している。」（【００４９】）として，通路１ ７が保護カバーの開口と連通していることが記載されており，前記理解と整合しな い。
ウ 以上のとおり，特許請求の範囲の記載，本件明細書１の記載及び本件発明１ における冷却流体通路の技術的意義を総合すれば，冷却流体通路は，熱放散ブリッ ジの底面が冷却流体通路の全長にわたり長手方向壁を形成していることを要する一 方，後部軸受けにより形成される長手方向壁は冷却流体通路の全長にわたる必要は ないと解される。

◆判決本文

◆一審はこちらです。平成28(ワ)13239

　プロバイダー宛ての特許侵害であるとの通知書の送付が、営業誹謗行為かが争われました。知財高裁(3部）は公然実施の無効理由があるとして、営業誹謗行為であると判断しました。
　控訴人は，縷々理由を述べて，控訴人による本件ニフティ宛文書の送付は， 社会通念上必要と認められる範囲のものであり，正当な権利行使の一環とし て違法性が阻却されるべき行為であるとか，これについて控訴人に過失はな いなどと主張する。 しかしながら，控訴人が本件ニフティ宛文書の送付に当たり無効理由の有 無について何ら調査検討を行っていないことは，控訴人自身が認めていると ころ，本件特許権１等の出願の経緯や，ＮＴＴコムのプロジェクト（本件サ ービスの開発に係る本件プロジェクト）に控訴人自身が参画していた経緯に 照らせば，本件発明１については，本件サービスや甲１１発明等の関係で拡 大先願（特許法２９条の２）や公然実施（特許法２９条１項２号）などの無 効理由が主張され得ることは容易に予測できることであって，たまたま被控＼n訴人との間の事前交渉において，かかる無効主張がなされなかったとしても， そのことだけで直ちにかかる無効理由についての調査検討を全く行わなくて もよいということにはならないというべきである。 また，証拠（甲１２の１，１５の１，１６の１，１８等）及び弁論の全趣 旨によれば，控訴人は，本件ニフティ宛文書の送付に先立つ平成２２年１１ 月頃から平成２３年５月頃にかけて，数か月にわたり，被控訴人との間で， 弁護士・弁理士等の専門家を交えて，被控訴人製品の使用等が本件特許１等 に抵触するものであるか否かについて交渉を行っており，その後，抵触を否 定する被控訴人との間で交渉が暗礁に乗り上げていたにもかかわらず，被控 訴人に対して再度交渉を求めたり，あるいは，訴訟提起を行ったりすること なく，平成２６年３月頃から，被控訴人の顧客等に対して控訴人とのライセ ンスを持ちかける文書を送付するようになり，被控訴人から同文書の送付を 直ちに中止するよう求められても，これを中止するどころか，ニフティに対 し，明示的な侵害警告文書である本件ニフティ宛文書を送付するに至ったも のと認められる。 上記のような事情に照らせば，本件ニフティ宛文書の送付は，特許権侵害 の有無について十分な法的検討を行った上でしたものとは認められず，その＼n経過も，要するに，被控訴人との交渉では埒が明かないことから，その取引 先に対し警告文書を送ることによって，事態の打開を図ろうとした（すなわ ち，侵害の成否について公権的な判断を経ることなく，いわば既成事実化す ることによって，競争上優位に立とうとした）ものであるといえる（なお， 控訴人は，本件書状３を送った時点では，ニフティが被控訴人の取引先であ るとは知らなかったとも主張するが，事実経過に照らして直ちに信用するこ とはできないし，少なくとも，本件書状４及び本件メールを送った時点では， 既にこれを明確に認識していた〔甲１６〕のであるから，かかる事由をもっ て，違法性がないとか，過失がないということもできない。）。 このような控訴人の行為が，社会通念上必要と認められる範囲のものであ り，正当な権利行使の一環として違法性が阻却されるべき行為であるといえ ないことは明らかであり，また，これについて控訴人に過失が認められるこ とも明らかである。 したがって，本件ニフティ宛文書の送付は違法であり，かつ，控訴人には 少なくとも過失が認められるというべきであるから，これに反する控訴人の 主張は採用できない。

◆判決本文

ＣＳ関連発明について、控訴審で差止請求が認められました。無効理由については「時機に後れた」として採用されませんでした。1審は、均等侵害も第1、第2、第3要件を満たさない、分割要件違反、および一部のクレームについてサポート要件違反があると判断していました。
　引用発明１は，前記ア(ｲ)のとおり，「毎度の自動売買では自動売買テーブルでの 約定価より真下の安値の買取り及び約定価より真上の高値の売込みが同時に発注さ れるよう設定されたものであって，それにより，先に約定した注文と同種の注文を 含む売込み注文と買取り注文を同時に発注することで，株価が最初の売買価の値段 の範囲から上下に変動する場合に，所定の収益を発生させることに加え，口座の残 高及び持ち株の範囲において，株の現在価を無視して株の値段への変動を一向に予＼n測することなく，従前の株の買取り値より株価が下落すると所定量を買い取り，買 取り値より株価が上がると所定量を売り込むこと」を特徴とするものである。 このように，引用発明１において，従前の株の買取り値より株価が下落すると所 定量を買い取り，買取り値より株価が上がると所定量を売り込む，という，連続し た買取り又は売込みによる口座の残高又は持ち株の増大をも目的とするものである から，このような設定に係る構成を，約定価と同じ価格の注文を含む注文を発注対＼n象に含めるようにし，それを「繰り返し行わせる」設定に変更することは，「約定価 より真下の安値の買取り」及び「約定価より真上の高値の売込み」を同時に発注す ることにより，「従前の株の買取り値より株価が下落すると所定量を買取り，買取り 値より株価が上がると所定量を売込む」という，引用発明１の特徴を損なわせるこ とになる。 そうすると，引用発明１を本件発明の構成１Ｈに係る構＼成の如く変更する動機付 けあるといえないから，構成１Ｈに相当する構＼成は，引用発明１から当業者が容易 に想到し得たものとはいえない。
エ 被控訴人の主張について
被控訴人は，本件発明１と引用発明１との相違点は，引用発明１が本件発明１の 構成１Ｆのうち「前記一の注文価格を一の最高価格として設定し」ていない点であ＼nり，その余の点では一致していることを前提に，本件発明１は，引用発明１から容 易想到である，と主張する。 しかし，前記イのとおり，本件発明１と引用発明１とは，引用発明１が本件発明 １の構成１Ｈの構＼成を有していない点について相違している。被控訴人の主張は， その前提を欠き，理由がない。
・・・・
４ なお，被控訴人は，口頭弁論終結後に，本件発明１が無効とされるべきであ ることが明白である事由があるとして，口頭弁論再開を申し立てるが，無効事由の＼n根拠となるべき資料は１０年以上前に作成されていたものであり，上記無効事由は， 被控訴人が重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法であって， これによって訴訟の完結を遅延させることとなるから，却下されるべきものである から，口頭弁論を再開しない。

◆判決本文

◆1審はこちらです。平成27(ワ)4461

　医薬品について、薬理データが記載されていないとして、実施可能性違反、サポート要件違反で無効と判断されました。＼n
　特許法３６条４項１号は，明細書の発明の詳細な説明の記載は「その発明 の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることが できる程度に明確かつ十分に記載したもの」でなければならないと定めると＼nころ，この規定にいう「実施」とは，物の発明においては，当該発明にかか る物の生産，使用等をいうものであるから，実施可能要件を満たすためには，＼n明細書の発明の詳細な説明の記載は，当業者が当該発明に係る物を生産し， 使用することができる程度のものでなければならない。 そして，医薬の用途発明においては，一般に，物質名，化学構造等が示さ＼nれることのみによっては，当該用途の有用性及びそのための当該医薬の有効 量を予測することは困難であり，当該医薬を当該用途に使用することができ＼nないから，医薬の用途発明において実施可能要件を満たすためには，明細書＼nの発明の詳細な説明は，その医薬を製造することができるだけでなく，出願 時の技術常識に照らして，医薬としての有用性を当業者が理解できるように 記載される必要がある。
(2) 本件の検討
本件についてこれをみるに，本件発明１では，式（Ｉ）のＲＡが−ＮＨＣ Ｏ−（アミド結合）を有する構成（構＼成要件Ｂ）を有するものであるところ， そのようなＲＡを有する化合物で本件明細書に記載されているものは，「化 合物Ｃ−７１」（本件明細書２１４頁）のみである。そして，本件発明１は インテグラーゼ阻害剤（構成要件Ｈ）としてインテグラーゼ阻害活性を有す＼nるものとされているところ，「化合物Ｃ−７１」がインテグラーゼ阻害活性 を有することを示す具体的な薬理データ等は本件明細書に存在しないことに ついては，当事者間に争いがない。 したがって，本件明細書の記載は，医薬としての有用性を当業者が理解で きるように記載されたものではなく，その実施をすることができる程度に明 確かつ十分に記載されたものではないというべきであり，以下に判示すると＼nおり，本件出願（平成１４年（２００２年）８月８日。なお，特許法４１条 ２項は同法３６条を引用していない。）当時の技術常識及び本件明細書の記 載を参酌しても，本件特許化合物がインテグラーゼ阻害活性を有したと当業 者が理解し得たということもできない。
・・・
すなわち，上記各文献からうかがわれる本件優先日当時の技術常識と しては，ある種の化合物（ヒドロキシル化芳香族化合物等）がインテグ ラーゼ阻害活性を示すのは，同化合物がキレーター構造を有しているこ＼nとが理由となっている可能性があるという程度の認識にとどまり，具体＼n的にどのようなキレーター構造を備えた化合物がインテグラーゼ阻害活＼n性を有するのか，また当該化合物がどのように作用してインテグラーゼ 活性が阻害されるのかについての技術常識が存在したと認めるに足りる 証拠はない。
・・・
以上の認定は本件優先日当時の技術常識に係るものであるが，その ほぼ１年後の本件出願時にこれと異なる技術常識が存在したことを認め るに足りる証拠はなく，本件出願当時における技術常識はこれと同様と 認められる。このことに加え，そもそも本件明細書には，本件特許化合 物を含めた本件発明化合物がインテグラーゼの活性部位に存在する二つ の金属イオンに配位結合することによりインテグラーゼ活性を阻害する ２核架橋型３座配位子（２メタルキレーター）タイプの阻害剤であると の記載はないことや，本件特許化合物がキレート構造を有していたとし＼nても，本件出願当時インテグラーゼ阻害活性を有するとされていたヒド ロキシル化芳香族化合物等とは異なる化合物であることなどに照らすと， 本件明細書に接した当業者が，本件明細書に開示された種々の本件発明 化合物が，背面の環状構造により配位原子が同方向に連立した２核架橋＼n型３座配位子構造（２メタルキレーター構＼造）と末端に環構造を有する＼n置換基とを特徴として，インテグラーゼの活性中心に存在する二つの金 属イオンに配位結合する化合物であると認識したと認めることはできな い。 以上によれば，本件出願当時の技術常識及び本件明細書の記載を参酌して も，本件特許化合物がインテグラーゼ阻害活性を有したと当業者が理解し得 たということもできない。 したがって，本件明細書の記載は本件発明１を当業者が実施できる程度に 明確かつ十分に記載したものではなく，本件発明１に係る特許は特許法３６＼n条４項１号の規定に違反してされたものであるので，本件発明１に係る特許 は特許法１２３条１項４号に基づき特許無効審判により無効にされるべきも のである。
３ 争点(1)イ(ｲ)（サポート要件違反）について
上記２で説示したところに照らせば，本件明細書の発明の詳細な説明に本件 発明１が記載されているとはいえず，本件発明１に係る特許は特許法３６条６ 項１号の規定に違反してされたものというべきである。

◆判決本文

　薬品について、無効理由ありとして権利行使不能と判断されました。争点は無効かどうかのみです。＼n
　上記各記載によれば，乙１５には，「ヒトにおいて乾癬を処置するために皮 膚に塗布するための混合物であって，1α，24-dihydroxycholecalciferol（タ カルシトール），及びＢＭＶ（ベタメタゾン吉草酸エステル），並びにワセリ ンとを含有する非水性混合物であり，皮膚に１日２回塗布するもの」が記載さ れていると認められる。 そして，本件発明１２と上記の乙１５発明とを対比すると，両発明は，「ヒ トの乾癬を処置するための皮膚用の医薬組成物であって，ビタミンＤ３の類似 体からなる第１の薬理学的活性成分Ａ，及びベタメタゾンまたは薬学的に受容 可能なそのエステルからなる第２の薬理学的活性成分Ｂ，並びに少なくとも１＼nつの薬学的に受容可能なキャリア，溶媒または希釈剤を含む，非水性医薬組成＼n物であり，医学的有効量で局所適用されるもの」で一致し，前記第２，１(7)記 載の相違点１及び３において相違すると認められる（なお，相違点１及び３の 存在については，当事者間に争いがない。）。 なお，原告は，相違点２（本件発明１２は非水性医薬組成物であるのに対し， 乙１５発明は非水性組成物であるか定かではない点。）の存在を主張するが， 以下の理由により，相違点２の存在は認められない。 すなわち，乙１５にはＴＶ−０２軟膏についてはワセリン基剤であることが 記載されている。軟膏は基剤に活性成分を混合分散させたものといえるが，ワ セリンは油脂性基剤であって，混和性の点から，ワセリンと水が併用されるこ とは考えにくい。また，乙１５では，ＴＶ−０２軟膏塗布と白色ワセリン塗布 とが比較され（４３２頁），Ｄ３＋ＢＭＶ混合物塗布とＢＭＶ＋ワセリン混合 物塗布とが比較されており（４３１頁，４３３頁），通常，比較においては， 活性成分以外の条件は揃えるから，ＴＶ−０２の基剤はワセリンであると考え られる。そうすると，ＴＶ−０２軟膏に，水は基剤として添加されていないと 考えるのが自然であるし，ＴＶ−０２軟膏と混合するＢＭＶ軟膏についても， 混和性の点から，油脂性基剤が使用され，水は基剤として添加されてはいない と考えるのが妥当である。したがって，乙１５発明に係るＴＶ−０２軟膏とＢ ＭＶ軟膏の混合物（Ｄ３＋ＢＭＶ混合物）についても，水が基剤として添加さ れていないものと理解される（なお，仮に，相違点２を一応認定するとしても， それは実質的なものとはいえないから，当業者であれば，相違点２に係る構成＼nは容易に想到できるものといえる。）。

◆判決本文

　知財高裁3部は、特許権侵害について、特許無効と判断した1審判断を維持し、請求棄却しました。侵害事件と並行して、無効審判が請求されており、特許庁は審理の結果、無効予告をしました。特許権者は訂正をしましたが、訂正要件を満たしていないとして、最終的に無効と判断されました。これに対して、特許権者は、審取を提起しました。＼n原審（侵害訴訟）でも、訂正要件を満たしていないと判断されてます。
　訂正前の「…前記第１の位相から調節できるように固定された第１ の量だけ転位させた第２の位相を有する第３のクロック信号…」の記載 によれば，「第２の位相」の「第１の位相」からの変位量（転位の量） は，第３のクロックが調節されたとしても，第１のクロックが同じ量 だけ調節されれば，変位量に変化がなく，このような調節も「固定」 に含まれると解される。 これに対し，訂正後の「…第２の位相の前記第１の値をもつ第１の位 相を基準とした変位量は，第１の位相が前記第１の値をもっている状態 において第３のクロック信号の調整がなされるまでの間，固定された第 １の量であり，前記変位量は，第３のクロック信号が調節されたときは 調節される…」との記載によれば，変位量は，第１のクロックの調節に よらず専ら第３のクロックの調節により調節され，第３のクロック信号 が調節されれば，仮に第１のクロックが同じ量だけ調節されたとしても 変化するように，「固定」の技術的意味を変更するものと理解される。
(ｴ) 以上より，訂正事項２は，特許請求の範囲の減縮を目的とするもの に当たらないとともに，不明瞭な記載の釈明又は誤記の訂正を目的と する訂正であるということもできない。 また，訂正事項２が，他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当 該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするものでな いことは明らかである。

◆判決本文

◆1審はこちらです。平成25(ワ)33706

◆対応の無効事件はこちらです。平成28(行ケ)10111

　本件発明の「緩衝剤」は，添加したものに限られると判断して、技術的範囲に属しないと判断されました。 　
　確かに，本件明細書の段落【００５０】には「実施例１８」との記載はあ るが，他方で，本件明細書における実施例１８(ｂ)に関する記載をみると，「比較 のために，例えば豪州国特許出願第２９８９６／９５号（１９９６年３月７日公開） に記載されているような水性オキサリプラチン組成物を，以下のように調製した」 （段落【００５０】前段）と記載され，また，実施例１８の安定性試験の結果を 示すに当たっては，「比較例１８の安定性」との表題が付された上で，実施例１＼n８（ｂ）については「非緩衝化オキサリプラチン溶液組成物」と表現されている＼n（段落【００７３】）。そして，豪州国特許出願第２９８９６／９５号（１９９６ 年３月７日公開）は，乙４発明に対応する豪州国特許であり，同特許は水性オキサ リプラチン組成物に係る発明であって，本件明細書で従来技術として挙げられる もの（段落【００１０】）にほかならない。 上記各記載を総合すると，実施例１８（ｂ）は，「実施例」という用語が用いら れているものの，その実質は本件発明の実施例ではなく，本件発明と比較するため に，「非緩衝化オキサリプラチン溶液組成物」，すなわち，緩衝剤が用いられていな い従来既知の水性オキサリプラチン組成物を調製したものであると認めるのが相当

◆判決本文

◆原審はこちらです。平成27(ワ)28467

以下は類似案件です。

◆平成27(ワ)12412号

◆被告の異なる事件です。

◆これの原審はこちらです。平成27(ワ)28698

◆被告の異なる事件です。平成27(ワ)29001

◆被告の異なる事件です。平成27(ワ)29158

◆被告の異なる事件です。平成27(ワ)28467

◆被告の異なる事件です。平成27(ワ)28698

◆被告の異なる事件です。平成27(ワ)29159

◆被告の異なる事件です。平成27(ワ)12412

◆被告の異なる控訴審事件です。平成28(ネ)10046

こちらは、結論は非侵害で同じですが、1審では技術的範囲に属すると判断されましたので、それが取り消されています。また、控訴審における追加主張は時期に後れた抗弁として、却下されてます。

◆平成28(ネ)10031

　知財高裁（3部）は、1審の判断（「緩衝剤」としての「シュウ酸」は，添加シュウ酸に限られ，解離シュウ酸を含まない）を維持し、控訴棄却しました。
　本件発明１の構成要件１Ｃ（オキサリプラティヌムの水溶液からなり）＼nが，オキサリプラティヌムと水のみからなる水溶液であることを意味するの か，オキサリプラティヌムと水からなる水溶液であれば足り，他の添加剤等 の成分が含まれる場合をも包含するのかについては，特許請求の範囲の記載 自体からは，いずれの解釈も可能である。そこで，この点については，本件＼n明細書１の記載及び本件特許１の出願経過を参酌して判断することとする。
・・・
前記アの本件明細書１の記載によれば，オキサリプラティヌムは，種々 の型の癌の治療に使用し得る公知の細胞増殖抑制性抗新生物薬であり，本 件発明１は，オキサリプラティヌムの凍結乾燥物と同等な化学的純度及び 治療活性を示すオキサリプラティヌム水溶液を得ることを目的とする発明 である。そして，本件明細書１には，オキサリプラティヌム水溶液におい て，有効成分の濃度とｐＨを限定された範囲内に特定することと併せて， 「酸性またはアルカリ性薬剤，緩衝剤もしくはその他の添加剤を含まない オキサリプラティヌム水溶液」を用いることにより，本件発明１の目的を 達成できることが記載され，「この製剤は他の成分を含まず，原則とし て，約２％を超える不純物を含んではならない」との記載も認められる。 他方で，本件明細書１には，「該水溶液が，酸性またはアルカリ性薬剤， 緩衝剤もしくはその他の添加剤」を含有する場合に生じる不都合について の記載はなく，実施例においても，添加剤の有無についての具体的条件は 示されておらず，これらの添加剤を入れた比較例についての記載もない。
しかしながら，前記イの出願経過において控訴人が提出した本件意見書 には，本件発明１の目的が，「オキサリプラティヌム水溶液を安定な製剤 で得ること」及び「該製剤のｐＨが４．５〜６であること」に加えて， 「該水溶液が，酸性またはアルカリ性薬剤，緩衝剤もしくはその他の添加 剤を含まないこと」にあること，さらに，水溶液のｐＨが該溶液に固有の ものであって，オキサリプラティヌムの水溶液の濃度にのみ依存するこ と，オキサリプラティヌムの性質上，本件発明１の構成においてのみ，＼n「安定な水溶液」を得られることがわざわざ明記され，これらの記載を受 けて，審査官が拒絶理由通知の根拠とする引用文献１ないし３では，その ような「安定な水溶液」は得られないこと，すなわち，緩衝剤を含む凍結 乾燥物やクエン酸を含む水溶液では，「オキサリプラティヌムの安定な水 溶液」を得ることは困難である旨が具体的に説明されている。 その上で，本件意見書は，本件発明１が特許法２９条２項に該当しない との結論を導いて審査官に再考を求めているのであり，その結果として控 訴人は，本件特許１の特許査定を受けているのである。 以上のような本件明細書１の記載及び本件特許１の出願経過を総合的に みれば，本件発明１は，公知の有効成分である「オキサリプラティヌム」 について，直ぐ使用でき，承認された基準に従って許容可能な期間医薬的＼nに安定であり，凍結乾燥物を再構成して得られる物と同等の化学的純度及＼nび治療活性を示す，オキサリプラティヌム注射液を得ることを課題とし， その解決手段として，オキサリプラティヌムを１〜５ｍｇ／ｍｌの範囲の 濃度と４．５〜６の範囲のｐＨで水に溶解することを示すものであるが， 更に加えて，「該水溶液が，酸性またはアルカリ性薬剤，緩衝剤もしくは その他の添加剤を含まない」ことをも同等の解決手段として示すものであ ると認めることができる。 してみると，本件発明１の特許請求の範囲における「オキサリプラティ ヌムの水溶液からなり」（構成要件１Ｃ）とは，本件発明１がオキサリプ＼nラティヌムと水のみからなる水溶液であって，他の添加剤等の成分を含ま ないものであることを意味すると解するのが相当である。

◆判決本文

◆1審はこちらです。

関連事件(同一特許、異被告）です。

◆平成27(ワ)28699等

◆平成27(ワ)29001

◆平成27(ワ)29158

同一特許の別訴事件で、1審（平成27(ﾜ)12416号）では技術的範囲内と判断されましたが、知財高裁はこれを取り消しました。

◆平成28(ネ)10031

　最高裁（第2小法廷）判決です。特許権者が，事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張しなかったにもかかわらず，その後に特許法１０４条の４第３号所定の特許請求の範囲の訂正をすべき旨の審決等が確定したことを理由に事実審の判断を争うことはできないと判断されました。本件については、別途無効審判が継続（審取中を含む）しており、法上、訂正審判の請求ができなかったという特殊事情があります。この点については、訂正審判を請求しなくても、訂正の抗弁まで禁止されていたわけではないと判断されました。
　特許権侵害訴訟の終局判決の確定前であっても，特許権者が，事実審の 口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張しなかったにもかかわらず，その後に訂 正審決等の確定を理由として事実審の判断を争うことを許すことは，終局判決に対 する再審の訴えにおいて訂正審決等が確定したことを主張することを認める場合と 同様に，事実審における審理及び判断を全てやり直すことを認めるに等しいといえ る。 そうすると，特許権者が，事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張し なかったにもかかわらず，その後に訂正審決等が確定したことを理由に事実審の判 断を争うことは，訂正の再抗弁を主張しなかったことについてやむを得ないといえ るだけの特段の事情がない限り，特許権の侵害に係る紛争の解決を不当に遅延させ るものとして，特許法１０４条の３及び１０４条の４の各規定の趣旨に照らして許 されないものというべきである。
(2) これを本件についてみると，前記事実関係等によれば，上告人は，原審の 口頭弁論終結時までに，原審において主張された本件無効の抗弁に対する訂正の再 抗弁を主張しなかったものである。そして，上告人は，その時までに，本件無効の 抗弁に係る無効理由を解消するための訂正についての訂正審判の請求又は訂正の請 求をすることが法律上できなかったものである。しかしながら，それが，原審で新 たに主張された本件無効の抗弁に係る無効理由とは別の無効理由に係る別件審決に 対する審決取消訴訟が既に係属中であることから別件審決が確定していなかったた めであるなどの前記１(5)の事情の下では，本件無効の抗弁に対する訂正の再抗弁 を主張するために現にこれらの請求をしている必要はないというべきであるから， これをもって，上告人が原審において本件無効の抗弁に対する訂正の再抗弁を主張 することができなかったとはいえず，その他上告人において訂正の再抗弁を主張し なかったことについてやむを得ないといえるだけの特段の事情はうかがわれない。

◆判決本文

◆1審はこちら。平成25(ワ)32665

◆2審はこちら。平成26(ネ)10124

◆無効審判の取消訴訟はこちら。平成26(行ケ)10198

　少し前の事件ですが、漏れていたのでアップします。特許侵害事件において、無効理由無かつ技術的範囲に属するとした1審判断を維持しました。同一特許に係る審決取消請求事件の判決の理由中の判断は，侵害訴訟における技術的範囲の確定に対して拘束力を持たないとも言及しました。
　ところで，特許発明の技術的範囲の確定の場面におけるクレーム解釈と，当該特 許の新規性，進歩性等を判断する前提としての発明の要旨認定の場面におけるクレ ーム解釈とは整合するのが望ましいところ，確かに，本件特許２に係る審決取消請 求事件の判決（甲１２）には，控訴人が指摘するとおり，「本件特許発明２は，ケ ーブルコネクタの回転のみによって，すなわち，ケーブルコネクタとレセプタクル コネクタ間のスライドなどによる相対位置の変化なしに，ロック突部の最後方位置 が突出部に対して位置変化を起こす構成に限定されていると解される。」旨の記載＼nがある（３９頁）。しかし，上記判決は，主引用例（本件における乙３）の嵌合過 程について，「…肩部５６で形成される溝部４９の底面に回転中心突起５３が当た り，ここで停止する状態となる。…この状態で相手コネクタ３３を回転させるので はなく，回転中心突起５３を肩部５６に沿って動かすことで，相手コネクタ３３を コネクタ３１に対してコネクタ突合方向のケーブル４４側にずらした状態にして， 相手コネクタ３３をコネクタ突合方向に直交する溝部方向に動かすことができない ようにし，その後，回転中心突起５３を中心に相手コネクタ３３を回転させている」 （３６〜３７頁）との認定を前提に，本件特許発明２と乙３発明とを対比するに当 たり，乙３発明には，「回転によって，回転中心突起５３の最後方位置が回転前に 比較して後方に位置するという技術思想が記載されているとはいえない」，「回転 中心突起５３の上方に肩部５６の上面が位置するように，相手コネクタ３３が傾斜 している状態で肩部５６の前側から後側（ケーブル側）へ回転中心突起５３を移動 させているものであって，相手コネクタ３３の回転により回転中心突起５６の最後 方位置が後方（ケーブル側）へ移動するものではない」（３８頁）として，乙３発 明は，「コネクタ嵌合過程にて上記ケーブルコネクタの前端がもち上がって該ケー ブルコネクタが上向き傾斜姿勢にあるとき，上記ロック突部の突部後縁の最後方位 置が，上記ケーブルコネクタがコネクタ嵌合終了姿勢にあるときと比較して前方に 位置するものではないという点において，本件特許発明２と相違する。」旨認定し ている（３８頁）。上記のように，乙３発明においては，ロック突部の突部後縁の 最後方位置の変化に，ケーブルコネクタの上向き傾斜姿勢からコネクタ嵌合終了姿 勢への回転を伴う姿勢の変化が関係していないこと（「回転によって，回転中心突 起５３の最後方位置が回転前に比較して後方に位置するという技術思想が記載され ているとはいえない」こと）に照らせば，本件特許発明２と乙３発明とが相違する ことを認定するについては，本件特許発明２におけるロック突部の突部後縁の最後 方位置の変化が，ケーブルコネクタの上向き傾斜姿勢からコネクタ嵌合終了姿勢へ の回転を伴う姿勢の変化によって生じるものであれば足り，「回転のみによって」 生じること，言い換えれば，ケーブルコネクタを上向き傾斜姿勢からコネクタ嵌合 終了姿勢へと変化させる際に，姿勢方向を回転させることに伴って生じる「ケーブ ルコネクタとレセプタクルコネクタ間のスライドなどによる相対位置の変位」が一 切あってはならないことを要するものではないというべきである。なお，同一特許 に係る審決取消請求事件の判決の理由中の判断は，侵害訴訟における技術的範囲の 確定に対して拘束力を持つものではない。 したがって，控訴人の上記限定解釈に係る主張は，理由がない。
(イ) 控訴人は，被控訴人が，特許の無効を回避するために，自ら，「本件特許 発明２は，「ロック突部の突部後縁の最後方位置」が，「ケーブルコネクタが上向 き傾斜姿勢にあるとき」はロック溝部の溝部後縁から溝内方に突出する突出部の最 前方位置よりも前方に位置し，また，「ケーブルコネクタがコネクタ嵌合終了姿勢 にあるとき」は上記突出部の最前方位置よりも後方に位置することを規定している」 旨構成要件ｅ及びｆを限定解釈すべきことを主張しているのであるから，その技術＼n的範囲の解釈に際しては，被控訴人の上記主張が前提にされるべきである旨主張す る。 しかし，特許発明の技術的範囲を解釈するについて，相手方の無効主張に対する 反論として述べた当事者の主張は，必ずしも裁判所の判断を拘束するものではない。 そして，本件特許発明２に係る特許請求の範囲には，控訴人が主張するような限 定は規定されていないし，前記(1)イ記載の本件特許発明２の課題及び作用効果は， ロック突部の突部後縁の最後方位置が，ケーブルコネクタが上向き傾斜姿勢にある とき，すなわち，コネクタ嵌合終了姿勢に至る前は，常にロック溝部の溝部後縁か ら溝内方に突出する突出部の最前方位置よりも前方に位置しているのでなければ奏 し得ないというものではない。また，そもそも，本件明細書２には，本件特許発明 ２に係る実施例の嵌合動作について，「ロック突部２１’の下部傾斜部２１’Ｂ− ２が，ロック溝部５７’の後縁突出部５９’Ｂの位置まで達すると，該後縁突出部 ５９’Ｂに対して下部傾斜部２１’Ｂ−２が該後縁突出部５９’Ｂの下方に向けて 滑動しながらケーブルコネクタ１０はその前端が時計方向に回転して水平姿勢とな って嵌合終了の姿勢に至る。」（【００５３】）と記載されているように，ケーブ ルコネクタが上向き傾斜姿勢にあるときであっても，嵌合終了姿勢（水平姿勢）に 近づくと，ロック突部の突部後縁の最後方位置が，ロック溝部の溝部後縁から溝内 方に突出する突出部の最前方位置よりも後方に位置することが開示されているとい えるから，構成要件ｅを，「ケーブルコネクタが上向き傾斜姿勢にあるときは，ロ＼nック突部の突部後縁の最後方位置が，ロック溝部の溝部後縁から溝内方に突出する 突出部の最前方位置よりも前方に位置する」ことを規定したものと解釈することは， 誤りである。
・・・・・
　ア 控訴人の明確性要件違反並びに新規性及び進歩性欠如に係る主張は，控訴人 が請求した無効審判請求（無効２０１４−８０００１５）と同一の事実及び同一の 証拠に基づくものであるところ，上記無効審判請求については，請求不成立審決が， 既に確定した（甲８，１２）。したがって，控訴人において，本件特許２が，上記 明確性要件違反並びに新規性及び進歩性の欠如を理由として，特許無効審判により 無効にされるべきものと主張することは，紛争の蒸し返しに当たり，訴訟上の信義 則によって，許されない（同法１６７条，１０４条の３第１項）。
イ なお，控訴人は，本件特許発明２が「ケーブルコネクタの回転のみによって， すなわち，ケーブルコネクタとレセプタクルコネクタ間のスライドなどによる相対 位置の変化なしに，ロック突部の最後方位置が突出部に対して位置変化を起こす構＼n成に限定されている」ものと解釈されないとすれば，本件特許発明２は進歩性を欠 く旨主張する。 しかし，本件特許発明２の要旨を上記のように限定的に認定しない場合であって も，乙３発明における嵌合動作は，相手コネクタ３３の回転中心突起５３をコネク タ３１の溝部４９に肩部５６で停止する深さまで挿入し，次いで，回転中心突起５ ３を肩部５６に沿って動かし，回転中心突起５３が溝部４９に形成された肩部５６ のケーブル４４側に当接している状態にして，その後，回転中心突起５３を中心に 相手コネクタ３３を回転させ，嵌合終了姿勢に至るというものであり，本件特許発 明２と乙３発明とは，本件特許発明２では，「コネクタ嵌合過程にて上記ケーブル コネクタの前端がもち上がって該ケーブルコネクタが上向き傾斜姿勢にあるとき， 上記ロック突部の突部後縁の最後方位置が，上記ケーブルコネクタがコネクタ嵌合 終了姿勢にあるときと比較して前方に位置し」ているのに対し，乙３発明では，コ ネクタ嵌合過程にて相手コネクタ３３の前端がもち上がって該相手コネクタ３３が 上向き傾斜姿勢にあるときのうち，少なくとも，コネクタ突合方向のケーブル４４ 側の端までずらした状態で回転中心突起５３を中心に相手コネクタ３３を回転させ るとき，回転中心突起の突部後縁の最後方位置が，相手コネクタ３３がコネクタ嵌 合終了姿勢にあるときと同一の地点に位置している点，すなわち構成要件ｅの点で＼n相違する。そして，乙３には，乙３発明の上記嵌合動作に関し，回転によって，回 転中心突起５３の最後方位置が回転前に比較して後方に位置するという技術的思想 が記載されているとはいえず（甲１２・３８頁），また，乙３発明と乙７ないし１ ０に記載された各コネクタとでは，その構造や形状が大きく異なるから，乙３発明＼nにおいて，上記各コネクタの嵌合過程における突起部と突出部との位置関係を適用 しようとする動機付けがあるということはできないし，仮に適用を試みたとしても， 乙３発明において，上記相違点に係る本件特許発明２の構成を備えることが容易に＼n想到できたとは認められない。

◆判決本文

◆原審はこちら。平成26(ワ)14006

　被告製品が構成要件「加熱前のメラミン系樹脂発泡体よりも柔軟な」を充足するかが争われました。知財高裁（4部）は、1審同様、充足しないと判断しました。
本件各発明は，メラミン系樹脂発泡体からなる清掃具における「折り畳み可能な＼n清掃具の変形能や，清掃対象面の形態に応じて変形可能＼な清掃具の柔軟性等」が乏 しいという課題（【０００６】）を解決することを目的とするものであり，その効 果は，「捩じり又は絞ったり，或いは，手指の動きに応じて多様な清掃対象物の汚 れを拭き取るといった布雑巾的な用法で使用可能な」ものを提供する（【００１１】）＼nというものであることからも，本件各発明における圧縮・加熱の工程を経たメラミ ン系樹脂発泡体が，加熱前のメラミン系樹脂発泡体「よりも柔軟な」ものになった ということは，圧縮・加熱前よりも，容易に折り畳みが可能で，清掃対象面の形態＼nに応じて変形することができるようになったことを意味するということができる。 よって，本件各発明における「柔軟な」とは，容易に折り畳んだり，変形させた りできることを意味するものと認めることが相当である。
・・・
圧縮前後のメラミン系樹脂発泡体のサンプル平均を比較すると，甲４５試験では， 圧縮前後の荷重の差は２．３Ｎであり，圧縮後のメラミン系樹脂発泡体の方が圧縮 前のものよりも，約５分の１の力で１０ｍｍたわんだとの結果になっている。しか しながら，乙１１試験では，メラミン系樹脂発泡体の１０ｍｍたわみ時の荷重の圧 縮前後の差は０．０６Ｎで，圧縮後の方がより弱い力でたわんだとの結果になって いるものの，約１５％弱い力にすぎず，乙３４試験では，その差は０．０３Ｎとさ らに小さく，圧縮後の方が約５％弱い力でたわんだとの結果にとどまる。甲４５試 験と，乙１１試験，乙３４試験の試験結果は，同一の試験機関によるものであると ころ，各試験で用いられた試料の圧縮の程度に差があることを考慮したとしても， 大きく異なるといわざるを得ないが，甲４５，乙１１，乙３４の各報告書中には， これら試験結果に大きな差が生じ得たと考えられるような条件の記載はない。 圧縮後のメラミン系樹脂発泡体における１０ｍｍたわみ時荷重の平均値は，甲４ ５試験において０．６０Ｎ，乙１１試験において０．４１Ｎ，乙３４試験において ０．６２Ｎで，特に，甲４５試験と乙３４試験の数値は極めて近い。ところが，圧 縮前のものについての同数値は，乙１１試験では０．４７Ｎ，乙３４試験では０． ６５Ｎなのに対し，甲４５試験では，２．９０Ｎとされており，乙１１，乙３４の 各試験結果とは２．０Ｎ以上，約４倍の差となっているのであって，圧縮の条件等 による差が考えられない圧縮前の数値についてのみ，このような顕著な差があるこ とについて，合理的に理解することは困難といわざるを得ない。乙３４報告書によ れば，厚さ４０ｍｍのメラミン系樹脂発泡体を１０ｍｍに圧縮したものについての １０ｍｍたわみ時荷重は平均２．８Ｎ（サンプル数５）で，甲４５試験と極めて近 接した数値となっていることも勘案すると，甲４５試験の結果をもって，圧縮後の 方が「柔軟」になったと認定することはできない。

◆判決本文

◆1審はこちらです。平成27年（ワ）第9891号

　1審は特許権侵害を認め、無効理由無しと判断しましたが、知財高裁(2部)はこれを取り消しました。結論が変わったのは、引用文献の認定により進歩性欠如です。
(1) 相違点の認定について
被控訴人らは，乙１公報には「治療用マーカー」について何らの記載も示唆もな いから，本件発明が「治療用マーカー」であるのに対し，乙１発明は「治療用マー カー」ではない点も相違点として認定すべきである，と主張する。 しかし，前記１(2)ウのとおり，乙１発明は，皮膚用の入れ墨転写シールを含めた 各種用途の転写シールである。乙１公報には，乙１発明の転写シールが治療用マー カーに用いられることは明示されていないものの，皮膚用の入れ墨転写シールの用 途については限定を設けていないから，乙１発明が治療用マーカーではないとはい えない。本件発明と乙１発明との相違点４として，「本件発明が治療用マーカーであ るのに対し，乙１発明では皮膚用の入れ墨転写シールを含めた各種用途の転写シー ルである点」と認定するのが相当である。
(2) 相違点１，２及び４の判断について
被控訴人らは，乙９発明の「台紙」は「基材」と訳されるべきものであり，患者 の皮膚に接触したままにされるから，治療用の目印となるインク層を皮膚に接着さ せた後すぐに皮膚から剥がされることになる本件発明の「基台紙」とは，構造を全＼nく異にし，乙１発明に乙９発明を組み合わせたとしても，本件発明との相違点４に 係る構成に想到するのは容易ではなく，また，乙９発明には「基台紙」がないから，＼n乙１発明に乙９発明を組み合わせても，インク層と同一のマークを基台紙に印刷す ることを容易に想到できない，と主張する。 しかし，前記１(4)イ，ウのとおり，乙９発明の装置は，被控訴人ら主張のとおり， 「台紙」を患者の皮膚に接触したままにしておく使用方法もあるが，「台紙」が剥が れた場合のことをも想定しており，「台紙」が剥がれた場合には，「台紙」は，本件 発明において同じく皮膚から剥がされる「基台紙」と同様の機能を有するというこ＼nとができる。したがって，乙９発明の「ｓｕｂｓｔｒａｔｅ」を「台紙」と訳すこ とは誤りとはいえず，また，本件発明との相違点１，２及び４についての容易想到 性についての被控訴人らの上記主張を採用することはできない。 (3) 相違点３の判断について
ア 被控訴人らは，乙１発明は，「水転写タイプ」を含む従来の入れ墨転写シ ールの課題を解決するために，「粘着転写タイプ」のシールを記載したものであって， 「水転写タイプ」を動機付けるものではなく，むしろ「水転写タイプ」を不具合あ るものとして排除している，と主張する。 しかし，乙１文献に明示的に記載されている実施例は「粘着転写タイプ」である ものの，「粘着転写タイプ」と「水転写タイプ」との違いは，セパレーターを取り除 いた後に，転写シールの粘着層をそのまま皮膚に貼り付けるか，転写シールを水で＼n湿してから皮膚に押さえ付けるかの点にある（乙３）にすぎないから，乙１文献記 載の従来技術の問題点である「絵柄がひび割れる，剥離が困難」といった点は，水 転写タイプに特有のものとは認められない。また，乙１発明が課題解決の方法とし て採用した特性を持つ透明弾性層が，転写シールの粘着層を皮膚に貼り付ける前に＼n水で湿すことによってその効果を発揮しないとか，その他乙１発明を水転写タイプ とすることが技術的に困難である事情は認められない。したがって，乙１発明が水 転写タイプを排除しているとはいえず，被控訴人らの上記主張を採用することはで きない。
イ 被控訴人らは，乙９発明は「基材」そのものが治療用の目印として皮膚 に転写されるから，水転写タイプを想起させるものではない，と主張する。 しかし，前記(2)のとおり，乙９発明の装置は，「台紙」が剥がれた場合のことを 想定しており，「台紙」が剥がれる場合には，「台紙」の皮膚に接着する側に配置さ れた第１インク層が皮膚に転写され，「台紙」は治療用の目印ではなくなり，インク 層のみが皮膚に転写されることとなるところ，水転写タイプもこのような構成を採＼n用するものである（乙３）から，被控訴人らの主張を採用することはできない。

◆判決本文

◆原審はこちらです。平成２６年(ワ)第２１４３６号

　特許権侵害事件で、新規性喪失の例外主張における証明書では提出されていなかった証拠がある（関連したものでない）として、無効（特104-3)と判断されました。商品形態模倣（不競法2条1項3号）も否定されました。よって、取引先への告知は、営業誹謗行為（不競法2条1項15号）が成立すると判断されました。
　１ 争点２（本件特許は特許無効審判により無効とされるべきものか）について
(1) 証拠（乙２の１ないし４）及び弁論の全趣旨によれば，本件発明の実施品で ある原告製品は，本件発明の原出願である実用新案の出願日（平成２６年１１月２ ６日）より前である同年９月２２日以前に，Ｑ２コープ連合に対して納品され，ま たＱ２コープ連合においてそのチラシに掲載されて販売され，さらに同年１０月１ ０日には，被告において市場で取得された事実が認められるから，本件発明は，出 願前に日本国内において公然実施された （特許法２９条１項２号）というべきこと になる。
(2) 上記(1)の事由は，本件特許を特許無効審判により無効とすべき事由となるが， 原告は，本件発明の原出願において原告が行った手続により，特許法３０条２項に 定める新規性喪失の例外が認められる旨主張する。 そこで検討するに，特許法３０条２項による新規性喪失の例外が認められるため には，同条３項により定める，同法２９条１項各号のいずれかに該当するに至った 発明が，同法３０条２項の規定を受けることができる発明であることを証明する書 面（以下「証明書」という。）を提出する必要があるところ，証拠（甲３）によれば， 原告は，本件発明の原出願（実願２０１４−６２６５，出願日：同年１１月２６日） の手続において，同年１２月２日，実用新案法１１条，特許法３０条２項に定める 新規性喪失の例外の適用を受けるための証明書を提出した事実が認められる（特許 法４６条の２，４４条４項の規定により，特許出願と同時に提出されたものとみな される。）。 しかし，同証明書は，公開の事実として，平成２６年６月２日，原告を公開者， Ｑ１生活協同組合を販売した場所とし，原告が一般消費者にＱ１生活協同組合のチ ラシ記載の「ドラム式洗濯機用使い捨てフィルタ（商品名：「ドラム式洗濯機の毛ゴ ミフィルター」）を販売した事実を記載しているだけであって，上記Ｑ２コープ連合 における販売の事実については記載されていないものである。 この点，原告は，上記Ｑ２コープ連合における販売につき，実質的に同一の原告 製品についての，日本生活協同組合連合会の傘下の生活協同組合を通しての一連の 販売行為であるから，新規性喪失の例外規定の適用を受けるために手続を行った販 売行為と実質的に同一の範疇にある密接に関連するものであり，原告が提出した上 記証明書により要件を満たし，特許法３０条２項の適用を受ける旨主張する。 しかし，同項が，新規性喪失の例外を認める手続として特に定められたものであ ることからすると，権利者の行為に起因して公開された発明が複数存在するような 場合には，本来，それぞれにつき同項の適用を受ける手続を行う必要があるが，手 続を行った発明の公開行為と実質的に同一とみることができるような密接に関連す る公開行為によって公開された場合については，別個の手続を要することなく同項 の適用を受けることができるものと解するのが相当であるところ，これにより本件 についてみると，証拠（乙１６の１，２）によれば，Ｑ２コープ連合及びＱ１生活 協同組合は，いずれも日本生活協同組合連合会の傘下にあるが，それぞれ別個の法 人格を有し，販売地域が異なっているばかりでなく，それぞれが異なる商品を取り 扱っていることが認められる。すなわち，上記証明書に記載された原告のＱ１生活 協同組合における販売行為とＱ２コープ連合における販売行為とは，実質的に同一 の販売行為とみることができるような密接に関連するものであるということはでき ず，そうであれば，同項により上記Ｑ１生活協同組合における販売行為についての 証明書に記載されたものとみることはできないことになる。
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上記検討した両製品において同一といえる形態的特徴のうち，本体部の形態 が長方形であるという点は，ドラム式洗濯機のリントフィルタに装着して用いる商 品である原告製品及び被告製品にとっては，リントフィルタの内面に沿って装着す るために必然的にもたらされる形態であるといえ，したがってこれは，その機能を＼n確保するために不可欠なことであると認められる。また，もう一つの同一といえる 形態的特徴である本体部にスリットが存在するという点も，本件発明の効果をもた らすことに直接関係した形態であることからすると（上記第２の２(2)(10)），これも 両製品に共通する機能を確保するために不可欠な形態であるといえる。＼nしたがって，これらの基本的形態で両製品の形態の同一性が認められたとしても， これによって両製品の形態が実質的に同一ということはできないというべきである （なお被告は，これらの形態の特徴をとらえて原告製品はありふた形態であって保 護されないと主張するが，原告製品が市販される以前に，同種の製品が市場に存し た事実は認められないから，商品の形態がありふれていることで保護されないわけ ではなく，機能確保に不可欠な形態として保護の限界が検討されるべきである。）。＼n他方，上記検討したとおり，原告製品と被告製品は，機能確保のため必要とされ＼nる形態的特徴以外の部分の細部における特徴的な形態というべき部分において形態 の差異が多数あるというのであるから，両製品の形態が酷似しているとはおよそい えず，結局，原告製品と被告製品は形態が実質的に同一であるとはいえないという べきである。
(5) これに対して原告は，両製品は主として通信販売されており，需要者が商品 を手に取って詳細に観察することがなければ両者の違いを認識し得ないから，両製 品の形態の差異は微細な差異で形態が実質的に同一であるということを妨げないよ うに主張するが，不正競争防止法２条４項に「商品の形態」は「需要者が通常の用 法に従った使用に際して知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の 形状並びにその形状に結合した模様，色彩，光沢及び質感をいう。」と定義されてい ることに明らかなように，本件で問題とすべき原告製品及び被告製品の形態とは， 上記検討したような包装袋から取り出された商品そのものの形態であって，これと 異なる前提に立つ原告の主張は失当である。 さらに，原告は，両製品の包装におけるチラシが共通することも指摘するが，原 告製品及び被告製品は，包装と一体となって切り離し得ないものではないから，原 告が指摘する包装のチラシは「商品の形態」とはいえず，原告の指摘は当たらない。
(6) 以上からすると，原告製品と被告製品とは，その形態が実質的に同一とはい えないから，被告製品は原告製品を模倣した商品とはいえず，被告が不正競争防止 法２条１項３号の不正競争をしたことを前提とする原告の請求はその余の判断に及 ぶまでもなく理由がない。
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(1) 原告は，平成２７年６月１１日頃，被告の取引先であるＰ１に対し，被告製 品は原告製品の形態を模倣した商品であり被告製品を販売する行為は不正競争防止 法２条１項３号に該当するとして，被告製品の販売の停止及び廃棄を求める内容を 記載した「申入書」と題する書面を内容証明郵便で送付している（本件告知行為）。＼n上記２のとおり，被告製品は原告製品の模倣商品でないから，上記「申入書」の＼n記載内容は虚偽の事実であるとともに，被告の営業上の信用を害する事実であると いうべきである。そして，原告と被告は競争関係にあるから，本件告知行為は，「競 争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知」する行為といえ，不 正競争防止法２条１項１５号所定の不正競争に該当する。
(2) そのほか被告は，原告がした不正競争防止法２条１項１５号該当の不正競争 行為として，原告が生活協同組合に対して被告の権利侵害の事実を理由として被告 製品の取扱いをすべきでない旨申し入れた旨主張する。＼n確かに証拠（乙１４の１ないし３，乙１５，乙３０）によれば，被告は，Ｐ２か ら被告製品の販売を中止された事実，及び，Ｐ２が被告に対し，被告製品の販売を 中止する理由として，原告の営業担当者から被告製品の販売企画を中止した方がよ いとの要望を受けたという生活協同組合のバイヤーから，そのことを理由に被告製 品の差替えの要望を受けたことを挙げていたことが認められる。 したがって，これらの事実によれば，Ｐ２における被告製品の販売中止が，原告 の営業担当の従業員がもたらした行為に起因することが認められそうであるが，前 掲証拠によれば，原告の営業担当者が生活協同組合のバイヤーに伝えた内容という のは「企画を中止した方が良い的な要望」というにとどまるというのであって，そ れだけでは原告が被告の権利を侵害したといった虚偽の事実が告知されたと認める に足りないものである。また，そもそも原告の営業担当の従業員が何らかの接触を したという生活協同組合のバイヤーは，どの生活協同組合であるかを含めて特定さ れておらず，その生活協同組合のバイヤーが実際に原告の営業担当の従業員から直 接働きかけを受けたのかを確かめようがないものである。これらのことからすれば， 原告の営業担当者の行為に起因してＰ２が被告製品の販売を中止したとしても，そ れをもって原告の不正競争行為を認定することは困難であるといわなければならな い。
(3) したがって，被告主張に係る原告がした不正競争防止法２条１項１５号該当 の不正競争については，原告が，平成２７年６月１１日頃，被告の取引先であるＰ １に対し，被告製品は原告製品の形態を模倣した商品であり被告製品を販売する行 為は不正競争防止法２条１項３号に該当する旨記載した「申入書」と題する書面を＼n内容証明郵便で送付した事実の限度で認めるのが相当であって，それ以外の生活協 同組合に対する関係では同号の不正競争のみならず不法行為を構成する事実は認め＼nられない。

◆判決本文

　商標権に関する部分が興味深いです。周知商標に基づく無効審判請求(4条1項10号)は、5年の除斥期間があります(商47条)。よって、侵害訴訟において5年経過すると、無効抗弁（特104条の3）ができないかが論点となります。 最高裁は、原則、無効主張できないが、周知にした本人は除かれると判断しました。ただ、本件の場合、不正競争防止法における周知認定を誤っていると判断されていますので、そもそも、周知でないとの判断となるかもしれません。
　そして，商標法３９条において準用される特許法１０４条の３第１項の規定（以下「本件規定」という。）によれば，商標権侵害訴訟において，商標登録が無効審判により無効にされるべきものと認められるときは，商標権者は相手方に対しその権利を行使することができないとされているところ，上記のとおり商標権の設定登録の日から５年を経過した後は商標法４７条１項の規定により同法４条１項１０号該当を理由とする商標登録の無効審判を請求することができないのであるから，この無効審判が請求されないまま上記の期間を経過した後に商標権侵害訴訟の相手方が商標登録の無効理由の存在を主張しても，同訴訟において商標登録が無効審判により無効にされるべきものと認める余地はない。また，上記の期間経過後であっても商標権侵害訴訟において商標法４条１項１０号該当を理由として本件規定に係る抗弁を主張し得ることとすると，商標権者は，商標権侵害訴訟を提起しても，相手方からそのような抗弁を主張されることによって自らの権利を行使することができなくなり，商標登録がされたことによる既存の継続的な状態を保護するものとした同法４７条１項の上記趣旨が没却されることとなる。 そうすると，商標法４条１項１０号該当を理由とする商標登録の無効審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から５年を経過した後においては，当該商標登録が不正競争の目的で受けたものである場合を除き，商標権侵害訴訟の相手方は，その登録商標が同号に該当することによる商標登録の無効理由の存在をもって，本件規定に係る抗弁を主張することが許されないと解するのが相当である。
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そこで，商標権侵害訴訟の相手方は，自己の業務に係る商品等を表示するものとして認識されている商標との関係で登録商標が商標法４条１項１０号に該当することを理由として，自己に対する商標権の行使が権利の濫用に当たることを抗弁として主張することができるものと解されるところ，かかる抗弁については，商標権の設定登録の日から５年を経過したために本件規定に係る抗弁を主張し得なくなった後においても主張することができるものとしても，同法４７条１項の上記(ア)の趣旨を没却するものとはいえない。 したがって，商標法４条１項１０号該当を理由とする商標登録の無効審判が請求 されないまま商標権の設定登録の日から５年を経過した後であっても，当該商標登 録が不正競争の目的で受けたものであるか否かにかかわらず，商標権侵害訴訟の相 手方は，その登録商標が自己の業務に係る商品等を表示するものとして当該商標登＼n録の出願時において需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標 であるために同号に該当することを理由として，自己に対する商標権の行使が権利 の濫用に当たることを抗弁として主張することが許されると解するのが相当であ る。そして，本件における被上告人の主張は，本件各登録商標が被上告人の業務に 係る商品を表示するものとして商標登録の出願時において需要者の間に広く認識さ＼nれている商標又はこれに類似する商標であるために商標法４条１項１０号に該当す ることを理由として，被上告人に対する本件各商標権の行使が許されない旨をいう ものであるから，上記のような権利濫用の抗弁の主張を含むものと解される。

◆判決本文

原審はアップされていません。

◆関連判決（商標登録無効審判の取消訴訟）はこちらです。平成27年(行ケ)第10083号

　知財高裁(第4部)は、サポート要件違反として無効とした原審を維持しました。
　以上のとおり，Ｃｒの濃度変動があるか否か不明であるだけではなく，さらに， その濃度変動の程度も何ら特定されていない球形の合金相（Ｂ）を含むターゲット は，当業者が本件発明２の課題を解決できると認識できる範囲のものということは できないから，Ｃｒの濃度変動の有無及びその程度を何ら特定しない球形の合金相 （Ｂ）を含む特許請求の範囲請求項２に記載された本件発明２は，発明の詳細な 説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題 を解決できると認識できる範囲のものであるとはいえない。また，このような球形 の合金相（Ｂ）を含むターゲットが，当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明 の課題を解決できると認識できる範囲のものであるということもできない。 したがって，本件発明２に係る請求項２の記載は，サポート要件を満たしている とはいえないから，本件発明２に係る特許は特許無効審判により無効にされるべき ものと認められる。

◆判決本文

関連事件です。こちらでは、請求項4はサポート要件を満たしていると判断されています。

◆平成27(行ケ)10261

　特許発明について、出願前に公然実施されたとして104条の3で権利行使できないと判断されました。均等侵害についても争われてましたが、そちらは判断されませんでした。
　そこで，さらに上記使用が，特許法２９条１項２5)の「公然実施をされた」 といえるか検討するに，「公然実施をされた」というためには，発明の内容を秘密 にする義務を負わない人が発明内容を知り得る状態で使用等の実施行為が行われた ことが必要である。 しかるところ，公然実施の対象となるＯＢネットユニットは，小浜製鋼株式会社 によって製造され市販されていた商品にすぎないし，また証拠（乙１）からうかが われる両護岸工事の実施状況や工事内容，工事場所が公共の場であることなどから すれば，ＯＢネットユニットの設置作業に従事した現場作業員が，ＯＢネットユニ ットの構造について小浜製鋼株式会社から守秘義務を課せられていたことをうかが＼nわせる事情はなく，かえって，工事使用前に，その構造を確認する機会も十＼分あっ たものと認められるから，ＯＢネットユニットの本件発明の構成要件Ｄ，Ｅ，Ｆを＼n除く構成要件は，それら工事関係者に十＼分認識されていたといえる。 そして，前記(3)で認定したとおり，そのＯＢネットユニットが，両護岸工事に おいて本件発明の構成要件Ｄ，Ｅ，Ｆを充足する態様で使用されたというのである＼nが，その工事現場には，上記のとおりＯＢネットユニットの構成を確認した工事関＼n係者が立ち会って，その使用態様を現認したものと推認できるから（なお，構成要＼n件Ｅを充足する使用対象事態を撮影した写真は僅かであるが，その使用態様が特殊 なものとはいえない以上，両護岸工事現場で写真として記録が残っていないＯＢネ ットユニットであっても，多くは同様の態様で使用され，工事関係者らによって， その使用態様が現認されていたものと推認できる。），これらにより，本件発明は， 公然と実施されたものと認めて差し支えないというべきである。 なお，原告は，上記の認識の限度であれば，本件発明の構成要件Ａの「式３≦Ｎ＼n／Ｍ≦２０」の数値限定，あるいは構成要件Ｅの「２５％〜８０％」の数値限定が＼n認識されないと主張するが，公然実施されたＯＢネットユニットの使用態様が上記 限定された数値内，すなわち本件発明の下位概念に一致するのであれば，これをも って本件発明が公然実施されたといって差し支えないから，この点についての原告 の主張は失当である。
(5) したがって，本件発明は，特許法２９条１項２5)により特許を受けることが できないものに当たり，本件特許は，特許無効審判により無効とされるべきもので あるから，同法１０４条の３第１項により原告が本件特許権を行使することはでき ないというべきである。
(6) なお，原告は，上記認定に用いた各証拠（乙１，乙２，乙２３）の信用性に ついて争っているのでこの点について付言するに，まず上掲の証拠によれば，両護 岸工事の行われた時期及び場所そのものは確実に認定できる事実であると認められ る上，原告の指摘にかかわらず，その後に同じ場所で同種の工事が行われた事実は 認められないから，被告が，本件訴訟提起後において両護岸工事が実施された現場 で確認したＯＢネットユニット（乙２，乙２３）は，本件特許出願前にされた両護 岸工事において使用されたものであることは明らかである。 そして，これに中詰め材を充填して釣り上げた状況（上篠崎護岸工事につき乙１ 別紙７−１１，高谷護岸工事につき乙１別紙４−１６Ａ）についても，これら写真 の撮影時が両護岸工事の最中であることは，各写真の遠景に写り込んでいる建造物 等の位置関係から明らかであるから，これらにより上記(2)，(3)のとおり十分認定＼nできるものであり，これに反する原告の主張は失当である。

◆判決本文

　1審判決の後に訂正審判を請求し、独立特許要件ありとして認められましたが、知財高裁は引用文献の認定を誤っているとして、進歩性なしと判断しました。なお、本件においては、訂正の抗弁について、時機に後れた抗弁とは認定されませんでした。
　事案に鑑み，被控訴人が主張する本件各訂正発明に係る特許の無効理由の うち，乙１６発明に基づく新規性及び進歩性欠如について，以下判断する（な お，控訴人ら 被控訴人主張の抗弁につき，時機に後れた攻撃防御方法として却下すべき旨を述べるが，少なくとも，これらの主張 が「訴訟の完結を遅延させる」ものでないことは明らかであるから，時機に後れた攻撃防御方法としての却下はしないこととする。）。
・・・
　このように，乙１６文献には，ユーザによって選択された商品を表示＼nする際に，「はこだてビールオリジナルギフトセット」というジャンル の表題の下に，「はこだてビールギフトＡセット」，「はこだてビールギ＼nフトＢセット」等の複数の商品の商品名，価格，写真が一覧表示された＼nＷｅｂページ画像（ のページ）が表示されることが記載されて＼nいるのであるから，選択された商品情報の表示の際に，店舗カテゴリを＼n示す情報と店舗カテゴリに分類される商品を示す情報を表示することが＼n記載されているものといえるのであって，控訴人らの上記主張は，その 前提において理由がない。 なお，本件訂正を認めた訂正２０１６−３９００５２事件に係る審決 （甲７０）は，本件訂正発明１について独立特許要件の有無を判断する に当たり，乙１６文献の記載について，上記と異なる認定（控訴人ら主 張のとおりの認定）をしているが，乙１６文献の記載からは、上記で述 べたとおりのことが読み取れるというべきであるから，上記審決の認定 は是認できない。

◆判決本文

◆1審はこちらです。平成26(ワ)25282

　「緩衝剤」の文言について、技術的見地、明細書の記載、先行技術などから判断し、技術的範囲に属しないと判断されました。
ａ 以上のとおり，本件明細書が，「オキサリプラチンの従来既知の水性組成物」 を従来技術として開示し，これよりも，本件発明１の組成物は「生成される不純物， 例えばジアクオＤＡＣＨプラチンおよびジアクオＤＡＣＨプラチン二量体が少ない ことを意味する。」と記載していること，解離シュウ酸は，オキサリプラチンが溶 液中で分解することにより，ジアクオＤＡＣＨプラチンと対になって生成されるも のであること，本件発明１の発明特定事項として構成要件１Ｇが限定する緩衝剤の＼nモル濃度の範囲に関する具体的な技術的裏付けを伴う数値の例として，本件明細書 は，添加されたシュウ酸又はシュウ酸ナトリウムの数値のみを記載し，解離シュウ 酸のモル濃度を何ら記載していないこと，本件明細書には，専ら，「緩衝剤」を外 部から添加する実施例のみが開示されていると解されること，請求項１は，「シュ ウ酸」と「そのアルカリ金属塩」とを区別して記載し，さらには「緩衝『剤』」と いう用語を用いていることなどをすべて整合的に説明しようとすれば，本件発明１ における「緩衝剤」は，外部から添加されるものに限られるものと解釈せざるを得 ない。
すなわち，本件発明１は，専ら，オキサリプラチン水溶液に，緩衝剤として，シ ュウ酸又はそのアルカリ金属塩を添加（外部から付加）することにより，オキサリ プラチン溶液中のシュウ酸濃度を人為的に増加させ，平衡に関係している物質の濃 度が増加すると，当該物質の濃度が減少する方向に平衡が移動するという原理（ル シャトリエの原理）に従い，結果として，オキサリプラチン溶液中におけるジアク オＤＡＣＨプラチン及びジアクオＤＡＣＨプラチン二量体などの望ましくない不純 物の量を，シュウ酸又はそのアルカリ金属塩を添加（外部から付加）しない場合よ りも，減少させることを目した発明と把握するべきであり，そのように把握するこ とにより，初めて，本件明細書の段落【００３１】が「本発明の組成物は，オキサ リプラチンの従来既知の水性組成物よりも製造工程中に安定であることが判明して おり，このことは，オキサリプラチンの従来既知の水性組成物の場合よりも本発明 の組成物中に生成される不純物，例えばジアクオＤＡＣＨプラチンおよびジアクオ ＤＡＣＨプラチン二量体が少ないことを意味する。」と記載していることや，本件 明細書には，シュウ酸又はシュウ酸ナトリウムを，構成要件１Ｇが規定する数値の＼nモル濃度だけ，オキサリプラチン溶液に「添加」する実施例のみが開示されている こと，さらには，本件明細書に開示された実施例において，解離シュウ酸の量を明 記していないことや，他の不純物の量から解離シュウ酸の量を推計することを示唆 する記載すらないことなどを整合的に説明できるのである。 また，オキサリプラチン溶液に，緩衝剤として，シュウ酸又はそのアルカリ金属 塩を添加（外部から付加）して得られたオキサリプラチン溶液組成物は，これを添 加しないオキサリプラチンの従来既知の水性組成物よりも，ジアクオＤＡＣＨプラ チン及びジアクオＤＡＣＨプラチン二量体などの望ましくない不純物の量が減少す るから，客観的構成において異なる（すなわち，「物」として異なる。）ことにな＼nるということもできる。
ｂ 他方で，仮に，本件発明１を上記のように解することなく，原告らが主張す るように，解離シュウ酸であってもジアクオＤＡＣＨプラチン及びジアクオＤＡＣ Ｈプラチン二量体の生成を防止し又は遅延させているとみなすというのであれば， 本件発明１は，本件優先日時点において公知のオキサリプラチン溶液が生来的に有 している性質（すなわち，オキサリプラチン溶液が可逆反応しており，シュウ酸イ オンが平衡に関係している物質であるという，当業者には自明ともいうべき事象） を単に記述するとともに，当該溶液中の解離シュウ酸濃度として，ごく通常の値を 含む範囲を特定したものにすぎず，新規性及び進歩性を見いだし難い発明というべ きである。すなわち，本件優先日時点において，例えば，濃度が５ｍｇ／ｍＬのオ キサリプラチン水溶液が公知であった（乙１の１）。そして，当該水溶液中のオキ サリプラチンが分解して解離シュウ酸が生成されることは，その生来的な性質であ り（本件明細書の段落【００１３】ないし同【００１６】参照），シュウ酸が平衡 に関係している物質であることも同様であるところ，種々の条件下である程度の期 間保存された濃度５ｍｇ／ｍＬのオキサリプラチン水溶液中には，解離シュウ酸が 存在し，その量が，5x10−５Ｍ以上となることが多いことが，乙１３の３試験，甲２ ０試験（「5x10−５Ｍ」として，有効数字を１桁とする以上，「4.86x10−５Ｍ」又は 「4.94x10−５Ｍ」も，「5x10−５Ｍ」とみて差し支えない〔乙１２参照〕。），乙３ ２試験及び乙３７試験の各結果から，さらには，本件特許権に係る原告デビオファ ームの延長登録出願の願書（乙３３）の記載から認められる（なお，上記認定は， 上記各試験が乙１の１実施例の追試として妥当であるか否かはともかく，少なくと も，公知の組成物である濃度５ｍｇ／ｍＬのオキサリプラチン水溶液において，解 離シュウ酸のモル濃度が5x10−５Ｍ以上となることは，ごく通常のことであると認め るのが相当であることを指摘したものである。）。そうすると，公知の組成物であ るオキサリプラチン水溶液中に存在し，同水溶液の平衡に関係している物質である シュウ酸イオン（解離シュウ酸）に，「平衡に関係している」という理由で「緩衝 剤」という名を付け，上記のとおり通常存在しうる程度のモル濃度を数値範囲とし て規定したにとどまる発明は，公知の組成物と実質的に同一の物にすぎない新規性 を欠く発明か，少なくとも当業者にとって自明の事項を発明特定事項として加えた にすぎない進歩性を欠く発明というほかはない。
ｃ したがって，本件発明にいう「緩衝剤」には，オキサリプラチンが溶媒中で 分解して生じたシュウ酸イオン（解離シュウ酸）は含まれないと解するのが相当で ある。

◆判決本文

公知技術と同一であるので新規性なし、さらにサポート要件違反もあるとして、被侵害と判断されました。訂正の再抗弁も否定されました。
　これを本件についてみると，原告の主張によれば，本件発明の構成要件Ｃ＼n及びＤの「上部，下部，左（右）側部」とは「上部，下部又は左（右）側 部」を意味するのであり，左右側面部の裏面において一過性の粘着剤が塗布 される位置を，当該分離して使用するものの上部，下部又は左（右）側部の 内側のいずれか及び上部，下部又は左（右）側部の外側に該当する部分のい ずれかであればよいというのである。 これに対し，本件明細書等の発明の詳細な説明の欄には，一過性の粘着剤 を塗布する部分の具体例として，分離して使用するもの４と中央面部１の上 部境界，下部境界，左側部（右側部）境界の各境界の内側近傍と外側近傍に 接着剤を塗布したものしか記載されていない。そのため，特許請求の範囲に 記載された発明は，発明の詳細な説明及び図面に記載されたものより広い。 しかるに，このように，本件明細書等の発明の詳細な説明の欄を超えて， 一過性の粘着剤が塗布される位置を原告の上記主張のとおりでよいとすると， このうちどの部分に粘着剤を塗布すれば「葉書，チケット，クーポン券等の 分離して使用するものを広告等の印刷物より切り取る必要がなく，かつその 周囲に切り込みが入っているにもかかわらず，広告等の印刷物に付いていて 紛失させることなく，しかも手間がかからず葉書，チケット，クーポン券等 の分離して使用するものを利用することが出来る印刷物を提供すること」 （本件明細書等の段落【０００６】）という本件発明の課題を解決すること ができ，また「印刷物に付いている葉書，チケット，クーポン券等を切り取 ろうとする意思を持たずに，印刷物を開くと自動的に手にすることにな る。」（同段落【００１２】）の作用効果を奏することになるのか，必ずし も明らかとはいえない（乙Ｂ１１及び乙Ｂ１２も参照）。 したがって，当業者において，本件発明の課題解決手段や，発明を理解す るための技術的事項が，発明の詳細な説明に記載されているものとはいい難 い。
(3) 以上によれば，本件発明は特許法３６条６項１号に規定するサポート要件 を充たしていないから，本件特許は同法１２３条１項４号により特許無効審 判により無効にされるべきものである。
・・・・
以上によれば，乙Ｂ１文献には引用発明１'が記載されており，このうち 「情報記録体」の具体例として「レスポンス用葉書」が記載されているに等 しく，引用発明１'は本件訂正発明の構成要件Ａ＼ないしＩ＼の全てを備えて＼nいるから，引用発明１’は本件訂正発明と同一である。なお，この点に関し て原告は，引用発明１'と本件訂正発明はさらに相違点があると主張するが （相違点１−１及び１−２），前記２(4)の争点(3)ア（無効理由１）におい て説示したところに照らし，いずれも採用することができない。 そうすると，本件訂正発明は引用発明１'と同一であって，なお新規性を 欠くものであるから，本件訂正に係る原告の再抗弁は，前記(1)で説示した 3)の要件を充たしていないというほかない。

◆判決本文

特許の技術的範囲に属するとしたものの､進歩性なしとして権利公使不能と判断しました。特許庁審決では特許有効と判断されていますので、ニュースでも取り上げられていました。
　そこで判断するに，まず，上記1)及び2)については，前記イで説示した とおり，安定性は化粧品の製造工程において常に問題とされる化粧品の品 質特性であり，ｐＨの調整が安定化のための一般的な手法であることから すれば，乙６ウェブページに掲載されている成分リストが販売開始から間 もない原告旧製品のものであるとしても，当業者が化粧品の安定性の確 保，向上という課題を全く認識しないということはできないし，ｐＨの調 整という手法を採用することが困難であったということもできない。 次に，上記3)については，原告は乙６発明のｐＨが７．９〜８．３であ ることを前提にこれを酸性側に変更することの阻害要因を主張するが，そ のような前提を採ることができないことは前記(1)イのとおりである。こ の点をおくとしても，後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば，本件特許の出 願当時，a)リン酸アスコルビルマグネシウム単体の水溶液については， ｐＨが８〜９の弱アルカリ性の領域においては安定とされていたが，ｐＨ が中性〜酸性の範囲においては安定性に問題があるとされていたこと（甲 ３０〜３２，５０〜５５），b)リン酸アスコルビルマグネシウムを含む化 粧料について，弱酸性における安定性を改善する手法が検討されており （甲３１，５０〜５２，６１，乙１０の２，２５），実際にリン酸アスコ ルビルマグネシウムを含有する弱酸性の化粧品が販売されていたこと（乙 ２８，２９）が認められる。これら事実関係によれば，リン酸アスコルビ ルマグネシウムに加え他の成分を含む化粧品については，弱酸性下におけ る安定性の改善が試みられており，現に製品としても販売されていたので あるから，原告が主張するリン酸アスコルビルマグネシウム単体の水溶液 が酸性下においてその安定性に問題があるという事情は，乙６発明の美容 液のｐＨを弱酸性の範囲に調整することの阻害要因とならないと解する のが相当である。 上記4)については，前記イで説示したとおり，ｐＨの調整が化粧品の安 定性を高めるための手法として周知であったことからすると，本件発明の 実施例について吸光度の残存率の高さや性状変化の少なさといった経時 安定性の測定結果が良好であったとしても（本件明細書の【表４】〜【表＼ ６】），●（省略）●予測し得る範囲を超えた顕著な効果を奏するとは認＼nめられない。したがって，原告の上記主張1)〜4)はいずれも採用することができない。
(3) まとめ
以上によれば，本件発明は乙６発明に基づいて容易に発明することができ たものであるから，原告は本件特許権を行使することができない。

◆判決本文

　iPhoneなどのタッチパネルの制御発明について、1審と同じく104条の3で権利公使不能と判断されました。無効審判において訂正を行いましたが、その補正も要旨変更と判断されました。登録時の構＼成Ｄ、訂正請求時の構成Ｄ’および訂正請求を補正した後の構＼成要件Ｄ”については下記の通りです。
登録時の構成Ｄ
「前記カウント手段によりカウントされる指示部位の数に加えて，前記距離算出手段により算出される指示位置の間の距離又は該距離の過渡的な変化に応じて前記情報処理装置が所定の動作を行うようにする制御手段と，」
→
訂正請求時の構成Ｄ’（削除された部分を＜ ＞で，付加された部分を[ ]で示す。）
「＜前記カウント手段によりカウントされる指示部位の数に加えて，＞前前記距離算出手段により算出される指示位置の間の距離又は該距離の過渡的な変化[，及び前記カウント手段により前記一定の時間においてカウントされる指示部位の数又は該数の過渡的な変化]に応じて[，特定の時間において算出される指示位置の間の距離又は該距離の過渡的な変化，及び前記特定の時間においてカウントされる指示部位の数又は該数の過渡的な変化に対応した所定の動作から選ばれる所定の動作を，]前記情報処理装置が行うようにする制御手段と，」
→
訂正請求を補正した後の構成要件Ｄ”（削除された部分を＜ ＞で示す。）
「前記距離算出手段により算出される指示位置の間の距離又は該距離の過渡的な変化，及び前記カウント手段により前記一定の時間においてカウントされる指示部位の数＜又は該数の過渡的な変化＞に応じて，特定の時間において算出される指示位置の間の距離又は該距離の過渡的な変化，及び前記特定の時間においてカウントされる指示部位の数＜又は該数の過渡的な変化＞に対応した所定の動作から選ばれる所定の動作を，前記情報処理装置が行うようにする制御手段と」


　マルチタッチパネルシステムにおいて，位置検出手段により検出される２個所の 指示部位の指示位置の間の距離を算出し，算出される指示位置の間の距離又は該距 離の過渡的な変化に応じて所定の動作を行うことは，本件特許の出願前周知の技術 と認められる（甲１２の５８頁４〜１０行目，７３頁２〜１２行目，甲２２の【０ ０１５】〜【００１７】【００４６】，甲２３の【００３６】【００３７】【図１０】 【図１１】参照）である。 上記ア(ｱ)のとおり，甲１３発明も２箇所の指示位置の間の距離の相対比又はその 過渡的変化に着目しているものであり，指示位置間の距離又はその過渡的変化を基 礎としているから，甲１３発明において，上記周知技術を適用し，その距離算定方 法を構成要件Ｂ及Ｃの距離算定方法に置換することは，当業者が適宜なす程度のことであり，容易に想到できる。
(ｲ) 控訴人の主張について
控訴人は，相違点１は容易に想到できないと主張するが，相違点Ｂ及び相違点Ｃ の存在を前提とする主張であり，本件発明１と甲１３発明とが，相違点Ｂ及び相違 点 C の点で相違するものでないことは，上記アに認定のとおりであるから，その主 張を採用することはできない。
ウ 小括 以上からすれば，本件発明１は，甲１３発明及び周知技術に基いて，当業者が容 易に発明することができる。そうすると，本件発明１に係る特許は，特許無効審判 により無効にされるべきものと認められる。

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◆原審はこちら。平成26年（ワ）第371号

◆関連の無効審判事件です。平成27(行ケ)10185

　1審よりも高額の損害賠償が認められました。
(ア) 一審被告は，1)被告製品は，１種類の正・逆転パターンの制御しかできず， 正転角度と逆転角度を均衡にしたときのみが本件特許権の侵害となるにすぎないこ と，2)被告製品は，納品時は正転６０秒，逆転６０秒にセットされており，この状 態では，ブリッジ現象が生じることが明らかであり，本件特許発明１及び２の作用 効果を奏しないこと，3)被告製品の正転タイマ及び逆転タイマによる正逆転制御（１ 種類のパターンでの制御）では，本件特許発明１及び２は，進歩性を欠くこと，4) 被告製品の制御は，本件特許発明の作用効果を考慮したとき，本件特許発明とは全 く別異であり，実施は不可能であるものの形式的には本件特許の請求項の制御を実＼n施し得る場合が考えられるというにすぎないことを考慮すれば，被告製品における 侵害部分が，購買者の需要を喚起するということはあり得ないから，本件特許発明 １及び２の寄与率が３０％を超えることはない旨主張する。
(イ) 1の点について
本件特許発明１の「正・逆転パターンの繰り返し駆動」は，前記２(3)のとおり， 単なる右回転又は左回転ではなく，右回転と左回転の組合せを１パターンとして， １種ないし複数種類のパターンを繰り返す駆動であって，１パターン内の右回転と 左回転は均衡した回転角度とされているものを意味するものと解される。被告製品 が１種類の正・逆転パターンの制御しかできないものであったとしても，結局，被 告製品は，本件特許発明１及び２を充足するような使用方法が可能である。他方，＼n被告製品に本件特許発明の効果以外の特徴があり，その特徴に購買者の需要喚起力 があるという事情が立証されていない以上，寄与率なる概念によって損害を減額す ることはできないし，特許法１０２条１項ただし書に該当する事情であるというこ ともできない。
(ウ) 2)の点について
仮に，被告製品の納品時におけるタイマセットの状態のままでは，本件特許発明 １及び２のブリッジ現象の発生の防止という作用効果を奏しないとしても，被告製 品は，前記２(3)のとおり，定期正転時間，定期逆転時間を，それぞれ，０から３０ ００秒の範囲で，１０分の１秒単位で数値により設定することができるものである から，結局，被告製品は，本件特許発明１及び２を充足するような使用方法が可能＼nである。そして，前記(イ)と同様に，寄与率なる概念によって損害を減額すること はできないし，特許法１０２条１項ただし書に該当する事情であるということもで きない。
(エ) 3)の点について
１種類の正・逆転パターンでの制御であると，本件特許発明１及び２が進歩性を 欠くとの点については，これを認めるに足りる証拠はない。
(オ) 4)の点について
被告製品の制御が，本件特許発明１の「正・逆転パターンの繰り返し駆動」に相 当するものであることは，前記２(3)のとおりであり，被告製品の制御と本件特許発 明１及び２の制御とが別異のものであるとする一審被告の主張は，その前提を欠く。 ク 小括
以上によれば，特許法１０２条１項に基づく損害額は，２８１０万１９２０円で あると認められる
。 (2) 一審被告が保守作業を行ったことによる損害
一審原告は，一審被告は被告製品を保守することで，被告製品の譲受人による被 告製品の使用を継続させ，又はこれを容易にさせているということができるから， 譲受人による被告製品の使用につき，その行為の幇助者として共同不法行為責任に 基づき，損害賠償責任を負う旨主張する。 しかし，一審原告の上記主張は，幇助の対象となる使用行為を具体的に特定して 主張するものではないから，失当である上，一審被告が，被告製品について具体的 に保守行為を行ったことを認めるに足りる証拠はない。また，被告製品の使用によ り一審原告が被った損害（逸失利益）は，前記(1)の譲渡による損害において評価さ れ尽くしているものといえ，これとは別に，その後被告製品が使用されたことによ り，一審原告に新たな損害が生じたとの事実については，これを具体的に認めるに 足りる証拠はない。さらに，保守行為によって特許製品を新たに作り出すものと認 められる場合や間接侵害の規定（特許法１０１条）に該当する場合は格別として， そのような場合でない限り，保守行為自体は特許権侵害行為に該当しないのである から，特許権者である一審原告のみが，保守行為を行うことができるという性質の ものではない。 以上によれば，一審原告の上記主張は理由がない。

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◆1審はこちらです。平成24(ワ)6435

　訂正要件を満たしているのかが争われました。裁判所は、新規事項であると判断しました。
　被控訴人は，本件特許について本件訂正を行ったことに伴い，従前の特許発明に 基づく請求を維持したまま，限定的減縮を行った訂正後の発明に基づいて予備的請＼n求を行うところ，特許権者が自らの意思に基づいて訂正請求等を行う以上，特許権 に基づく侵害訴訟においても，これを訂正の再抗弁として位置付けて，訂正後の発 明に基づく請求のみを審理判断すべきものと解されるが，本件では，後記のとおり 訂正発明１に係る訂正自体が不適法であることから，予備的請求１だけでなく主位＼n的請求についても審理判断することとする。なお，予備的請求２については，被控＼n訴人の主張のとおり，訂正後の請求項４に基づく請求を，訂正の再抗弁として位置 付けて審理判断する。 そして，当裁判所は，主位的請求については，控訴人は本件発明１の技術的範囲 に属する控訴人方法１を使用していると認められる（争点(1)及び(6)）が，本件発 明１に係る特許には新規性欠如の無効理由はない（争点(2)）ものの，進歩性欠如 の無効理由がある（争点(3)）と判断する。また，予備的請求１については，訂正＼n発明１に係る本件訂正は不適法であり許容されない（争点(8)）上，控訴人が控訴 人方法２を使用しているとは認め難い（争点(9)）と判断する。さらに，予備的請＼n求２については，控訴人方法３は訂正発明４の技術的範囲に属すると認められる （争点(13)）ものの，訂正発明４に係る特許にも進歩性欠如の無効理由がある（争 点(14)）と判断する。
・・・
しかしながら，本件明細書には，スピネル型マンガン酸リチウムの製造過程にお いて用いられる電解二酸化マンガンにおけるナトリウム又はカリウムの存在形態， あるいは，「本発明」における製造方法により得られるスピネル型マンガン酸リチ ウムにおけるナトリウム又はカリウムの存在形態を具体的に特定する記載や，これ を示唆する記載は一切見当たらない。 したがって，本件明細書には，「結晶構造中にナトリウムもしくはカリウムを実＼n質的に含む」形態を除くスピネル型マンガン酸リチウムについて，少なくとも明示 的な記載はないと認められる。
ウ 「（結晶構造中にナトリウムもしくはカリウムを実質的に含むものを除＼nく。）」との事項が，本件明細書の記載から自明な事項であるか否か 次に，「（結晶構造中にナトリウムもしくはカリウムを実質的に含むものを除＼nく。）」との事項が，本件明細書の記載から自明な事項であるか，すなわち，本件 出願時の技術常識に照らして，本件明細書に記載されているも同然であると理解す ることができるか否かについて検討する。 (ア) 本件発明１は，電析した二酸化マンガンをナトリウム化合物又はカ リウム化合物で中和し，所定のｐＨ及びナトリウム又はカリウムの含有量とした電 解二酸化マンガンに，リチウム原料と，アルミニウムその他特定の元素のうち少な くとも１種以上の元素で置換されるように当該元素を含む化合物とを加えて混合し， 所定の温度で焼成して作製することを特徴とするスピネル型マンガン酸リチウムの 製造方法であるところ，このような製造方法で製造したスピネル型マンガン酸リチ ウムにおいて，原料として用いられた電解二酸化マンガンの中和に用いられたナト リウム又はカリウムがどのような形態で存在するかについては，本件出願当時，少 なくともこれがＬｉＭｎ２Ｏ４の結晶構造中ではなく，その外側に存在するとの技＼n術常識が存在することを認めるに足りる証拠はない。
(イ) 一方，前記５(2)イ(ｳ)及び同ウのとおり，乙１８文献の記載に照ら して，リチウム二次電池の正極活物質として用いられるＬｉＭｎ２Ｏ４を作製する 際に，ナトリウム，ナトリウム化合物，アンモニウム化合物などの添加剤を混合し て焼成することにより，ＬｉＭｎ２Ｏ４の結晶構造中にナトリウムが取り込まれ，＼nそれによりマンガンの溶出が抑制されることが知られていたと認められ，また，乙 １５文献の記載に照らして，電解二酸化マンガンを水酸化ナトリウムで中和するこ とにより得られた二酸化マンガンは，ナトリウムを含有すること，このような二酸 化マンガンを原料にしてリチウムマンガン複合酸化物を作製すると，二酸化マンガ ン中のナトリウムは，リチウムマンガン複合酸化物中のリチウムイオンの吸蔵放出 サイトに取り込まれることが，広く知られていたと認められる。 そして，本件出願当時，中和剤あるいは添加剤として用いられたナトリウムが， 焼成後のリチウムマンガン複合酸化物やスピネル型マンガン酸リチウムの結晶構造＼n中に取り込まれることなく存在する場合があることや，その場合のナトリウムの具 体的な存在形態を示す知見を認めるに足りる証拠はない。
(ウ) これらの事情に加え，ナトリウムを添加剤として添加する場合と， 電解二酸化マンガンの中和に用いる場合とで，焼成時のナトリウムの挙動に差異が あることを示す技術常識が存在すると認めるに足りる証拠はないことに照らせば， スピネル型マンガン酸リチウムの製造工程において用いられる電解二酸化マンガン をナトリウム又はカリウムで中和処理するとの本件明細書の記載に接した当業者は， 中和処理に用いられたナトリウムやカリウムが，焼成後に得られるスピネル型マン ガン酸リチウムの結晶構造中に取り込まれることをごく自然に理解するというべき＼nである。これに対し，本件明細書の記載から，本件発明１の製造方法により製造さ れたスピネル型マンガン酸リチウムにおいて，ナトリウムやカリウムがＬｉＭｎ２ Ｏ４の結晶構造中ではなくその外側に存在することを，本件明細書に記載されてい＼nるのも同然の事項として理解することは，到底できないというべきである。 さらに，「本発明」におけるスピネル型マンガン酸リチウムの製造の際に用いら れる原料や製造工程の具体的な内容を含む本件明細書の記載を見ても，上記の理解 を否定すべき事情は見当たらない。

◆判決本文

　「電子ショッピングモールシステム」について、新規性なしとして侵害否定されました。興味深いのは、当該動作を行うための構成を有することは、当該動作から明らかと認定した点です。被告は楽天です。原告は訂正審判を請求しましたが、訂正拒絶理由が通知されて最終的には、取り下げています。審査における審査メモには「参考文献には、ユーザが電子ショッピングモールを訪れた当初は共通カテゴリを用いて商品が提示され、ある商品が選択された後にはその商品を販売する店舗が独自に定めた店舗カテゴリを用いて商品が提示される構＼成が記載されておらず、一方、本願発明はそれにより、電子ショッピングモール全体としての統一感を保ちつつも、店舗の個性を発揮して他店舗との差別化を図ることができるという顕著な効果を発揮。」とあります。
　ア 乙１６文献には次の趣旨の記載がある。（乙１６） 楽天市場のオンラインショッピングなら，ジャンルを掘り下げていくだけで目的の商品まで簡単にたどり着くことができる。ここでは北海道・函館の地ビールを検索する。トップページの「商品名で調べる」又は「商品別」をクリックして商品名で探すこともできる。表示されているジャンル名「ドリンク・アルコール類」から開始し，その先は「ビール・地ビール」→「地ビール」→「北海道」とジャンルが絞られていき，その度にそれぞれのジャンルでの検索結果に商品名が表＼示される。金額も表示されるので，わざわざ店のホームページにアクセスしなくても商品を選べるのは利点だ。（６６頁） 商品別で検索したときも，商品名をクリックすれば，店舗のホームページにアクセスして，その商品の紹介ページが見られる。「はこだてビール」の店舗のホームページには「オリジナルギフトセット」というジャンルがあり，このジャンルの画像や価格，セット名を一覧表示することができたので，その中から商品を選ぶことにした。（６８頁）
イ 楽天市場のトップページから順次表示されるものであり，楽天市場の全体＼nルギフトセット」のジャンルは，特定の商品を取り扱う店舗のホームページに表示されるものであり，当該店舗が設定した商品分類に基づく店舗カテゴリであると，それぞれ認めることができる。そして，乙１６文献に記載されたインターネットショッピングモールに係る発明（乙１６発明）においては，ある共通カテゴリが示された場合に・・・のであるから，商品と共通カテゴリ及び店舗カテゴリを示す情報が相互に結び付けられるように記憶されていると認められる。また，ある店舗が取り扱う商品に係る情報から当該店舗独自のカテゴリ及びこれに分類される商品が表＼示される（同）のであるから，ある商品がどの店舗カテゴリに属するか，その店舗カテゴリにどの商品が属するかを識別するに足りる情報が記憶されているということができる。
ウ 以上によれば，乙１６発明は，本件各発明の前記争いのある各構成をいずれも備えていると認められる。＼n

◆判決本文

　サポート要件違反の無効理由ありとして、特許権侵害が否定されました。訂正による解消も認められませんでした。
　特許制度は，明細書に開示された発明を特許として保護するものであり，明細書に開示されていない発明までも特許として保護することは特許制度の趣旨に反することから，特許法３６条６項１号のいわゆるサポート要件が定められたものである。したがって，同号の要件については，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明の欄の記載によって十分に裏付けられ，開示されていることが求められるものであり，同要件に適合するものであるかどうかは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が発明の詳細な説明に記載された発明であるか，すなわち，発明の詳細な説明の記載と当業者の出願時の技術常識に照らし，当該発明における課題とその解決手段その他当業者が当該発明を理解するために必要な技術的事項が発明の詳細な説明に記載されているか否かを検討して判断すべきものと解される。＼n(2) これを本件についてみると，本件明細書等においては，「ターゲット組織に含まれる球形の合金相（Ｂ）が，中心付近にＣｒが２５ｍｏｌ％以上濃縮し，外周部にかけてＣｒの含有量が中心部より低くなる組成の合金相を形成していることが有効である。本願発明は，このようなターゲットを提供する。すなわち，このようなターゲットでは，球形の合金相（Ｂ）は，中心部と外周部にかけて顕著な不均一性を有している。・・・球形の合金相（Ｂ）の存在は，本願発明ターゲットの独特の組織構造を示すものであり，本願ターゲットの漏洩磁束を高める大きな要因となっている。」（段落【００１５】），「球形の合金相（Ｂ）の存在による漏洩磁束を高めるメカニズムは，必ずしも明確ではないが，・・・球形の合金相（Ｂ）には，少なからずＣｒの濃度が低い領域と高い領域が存在し，このような濃度変動の大きな場所では格子歪みが存在すると考えられる。」（段落【００１６】），「第二に，球形の合金相（Ｂ）中のＣｒ濃度の高い領域は，析出物として磁壁の移動を妨げていると考えられる。その結果，ターゲットの透磁率が低くなり漏洩磁束が増す。・・・Ｃｒ濃度の高い領域の存在が漏洩磁束に影響を与えている可能＼性が考えられる。」（段落【００１７】），「合金相（Ｂ）が球形であると，・・・周囲の金属粉（Ｃｏ粉，Ｐｔ粉など）との拡散が進みにくく，組成不均一な相（Ｂ），すなわち中心付近にＣｒが２５ｍｏｌ％以上濃縮し，外周部にかけてＣｒの含有量が中心部より低くなる組成の合金相が容易に形成されるようになる。」（段落【００１８】）と記載され，少なくとも「球形の合金相（Ｂ）」中のＣｒ濃度の高い領域の存在が漏洩磁束を高める効果に影響を与えていることが記載されていること，実施例においても，第１の実施例につき，「球形の合金相の部分においてＣｏとＣｒの濃度が高くなっており，特にＣｒは周辺部から中心部に向かって，より濃度が高く（白っぽく）なっている。ＥＰＭＡの測定結果から球形の合金相では，Ｃｒが２５ｍｏｌ％以上濃縮されたＣｒリッチ相が中心付近に存在し，外周に近づくにつれてＣｒの濃度が低くなっていることが確認された。一方，同図において，球形の合金相の領域では，ＳｉとＯについては黒くなっており，この合金相中に殆ど存在していないことが分かる。」（段落【００３５】。第２，第３の実施例に関する段落【００４３】及び【００５１】の記載も同旨〔前記１(1)ウにおける摘記は省略〕）と，第４の実施例につき，「球形の合金相の部分において ＣｏとＣｒの濃度が高くなっており，特にＣｒは周辺部から中心部に向かって，より濃度が高くなっていることが確認された。」（段落【００５９】。第５ないし第９の実施例に関する段落【００６７】，【００７５】，【００８３】，【００９１】及び【００９９】の記載も同旨〔前記１(1)ウにおける摘記は省略〕）としており，いずれの実施例においても，上記「球形の合金相（Ｂ）」の部分においてＣｏとＣｒの濃度が高くなり，Ｃｒは周辺部から中心部に向かってより濃度が高くなっているとの態様でしか，漏洩磁束を高める作用効果を奏することが記載されていないことからすれば，当業者において，前記１(2)記載の本件各発明の課題解決手段や，発明を理解するための技術的事項が，発明の詳細な説明に記載されているものとは言い難い。 したがって，本件特許には，サポート要件（特許法３６条６項１号）違反の無効理由があるものと認めるのが相当である。
・・・
また，原告は，本件訂正によりサポート要件違反の無効理由が解消する旨も主張する。 しかし，前記６で検討したところから明らかなとおり，本件各訂正発明は，いずれもサポート要件違反の無効理由を解消するものとは認められない。 すなわち，原告は，本件明細書等には「相（Ａ）」の中に「球形の合金相（Ｂ）」を含有させることにより，Ｃｒの濃度の高い領域と低い領域を作り出すことで，均一な組織と比べて，漏洩磁束を高めることが記載されていると主張するところ，なるほど本件明細書等の段落【００１５】ないし【００１７】には，漏洩磁束を高めるメカニズムに関する記載はあるものの，本件訂正に係るＣｒ，Ｃｏの濃度分布に濃淡があるだけで，スパッタリングターゲットにおいて漏洩磁束を高める理由として記載された，「格子歪み」（段落【００１６】）を生じさせ，「磁壁の移動を妨げ・・・母相である強磁性相内の磁気的相互作用を遮断する」（段落【００１７】）ことができるものとは認め難く，前記のとおり，本件明細書等の実施例においては，一定の態様でしか効果を奏することが示されていないから，本件各訂正発明においても，依然としてサポート要件違反の無効理由が存するというべきである。

◆判決本文

　１審は８０万円の損害賠償を認めました。1審と同時係属の無効審判（無効2014-800004）では無効理由なしと判断されていました。知財高裁は、1審判断を取り消しました。理由は、本件発明におけるガイド板について文言通り判断し、乙１３発明から新規性なしというものです。なお、前記無効審判では乙１３発明からの進歩性は争われていませんでした。
　本件特許発明の特許請求の範囲（請求項１）には，「ガイド板」に 関し，「前記本体と可動的に接続されたガイド板」及び「前記本体が 前記ガイド板に対して動くことにより前記ガイド板から前記第１の刃 または前記第２の刃が出る」との記載があるが，「ガイド板」の形状， 大きさ，厚さ，材質などを特定のものに限定する記載はない。また， 「カッター」は，一般に，「切る道具」，すなわち，切断道具を意味 するものであり（広辞苑第六版），本件特許発明の「ガイド板」は， 切断道具である「カッター」を構成する部材である。加えて，一般に，「ガイド」とは「案内すること。手引きすること。」＼nなどを意味し，「板」とは「1)材木を薄く平たくひきわったもの。2) 金属や石などを薄く平たくしたもの。」などを意味すること（広辞苑 第六版）を踏まえると，請求項１の記載から，本件特許発明の「ガイ ド板」は，「切断方向を案内するための平たい形状の部材」であるこ とを理解することができる。 次に，本件明細書には，「ガイド板」の語を定義した記載はない。 また，本件明細書には，「ガイド板」に関し，「本体（１）の中に， カッターナイフの刃（２）を設け，シャフト（３）の通ったガイド板 （４）を設ける。」（段落【０００５】），「このシートカッターは ノンスリップシートなどの表面の凹凸に，ガイド板（４）を合わせ，シャフト（３）を軸に本体を傾けるだけで，設けてあるカッターナイ＼nフの刃（２）が出てくる。後はノンスリップシートなどの凹凸に沿わ せ滑らせるだけで，光の向きや照度に左右される事なく，簡単できれ い，かつ迅速にノンスリップシートなどを切断できる。」（段落【０ ００６】），「本体（１）の中にカッターナイフの刃（２）を設け， シャフト（３）を軸にスイングするガイド板（４）を設ける。・・これ を使用する時は，ガイド板（４）をノンスリップシートなどの表面の凹凸に合わせ，シャフト（３）を軸にして本体（１）を傾けカッター＼nナイフの刃（２）を出す。」（段落【０００８】）との記載があるが， 「ガイド板」の形状，大きさ，厚さ，材質などについて具体的に述べ た記載はないし，「ガイド板」がノンスリップシートなどの切断対象 物の切断時に切断対象物等に対してどのように作用するのかに関して， これを特定の態様に限定する記載もない。 さらに，図２及び３には台形の上辺に中央に孔の開いた半円を組み 合わせた形状のガイド板４が示されているが，本件明細書には，「ガ イド板」の形状を図２及び３に示すものに限定する記載はない。 以上の本件特許発明の特許請求の範囲（請求項１）の記載及び本件 明細書の記載によれば，本件特許発明の「ガイド板」（構成要件Ｄ）は，「切断方向を案内するための平たい形状の部材」であると認めら＼nれる。
ｂ この点に関し，被控訴人は，「ガイド板」の文言及び本件明細書記 載の本件特許発明の効果（第１及び第２の効果）に照らすと，本件特 許発明の「ガイド板」は，「切断面に沿わせて切断方向をガイドする ための板」と解すべきである旨主張する。 しかしながら，前記ａのとおり，本件特許発明の特許請求の範囲（請 求項１）及び本件明細書には，「ガイド板」の形状，大きさ，厚さ， 材質などを特定のものに限定する記載はないし，また，本件明細書に は，「ガイド板」が切断対象物の切断時に切断対象物等に対してどの ように作用するのかに関して，これを特定の態様に限定する記載はな く，被控訴人が本件特許発明の第１の効果において主張するような「ガ イド板」が「切断面に沿わせて滑らせることにより切断する方向をリ ードする部材である」ことを示した記載もない。 さらに，被控訴人が主張する本件特許発明の第２の効果は，本件明 細書の段落【０００８】記載の「応用例として，壁紙の施工時，入り 隅や枠の凹凸に沿わせ，…壁紙の余計な部分を，地ベラや定規を使用 せず切り取る。」という効果であり，同段落に「応用例として」との 記載があるように，本件特許発明の一実施形態の効果として本件明細 書に示されたものであって，本件特許発明自体の特徴的な効果である ということはできないから，これをもって「ガイド板」の意義を特定 の構成のものに限定して解釈することはできない。以上によれば，本件特許発明の「ガイド板」は，「切断面に沿わせ＼nて」切断方向をガイドする構成のものに限定されるものではないというべきであるから，被控訴人の上記主張は，この点において採用する＼nことができない。

◆判決本文

◆1審はこちらです。平成25(ワ)32665

◆無効審判の審取事件です。平成26(行ケ)10198

　ＣＳ関連発明について、進歩性がないので104条の3により権利できないとした1審判断が維持されました。
　相違点に係る本件発明１の構成は，「危険源評価データ生成手段」が「前＼n記演算手段を使用して，前記危険源評価マスターテーブルを参照して，前 記内訳データ生成手段により生成された内訳データに含まれる各要素に基 づき，当該各要素に関連する危険有害要因および事故型分類を抽出し，該 抽出した危険有害要因および事故型分類を含む危険源評価データを生成す る」（構成要件２−Ｅ）というものである。＼n本件発明１の特許請求の範囲（請求項１）の記載には，「危険源評価デ ータ」が抽出した危険有害要因及び事故型分類を含むことのみが特定され ており，その形式や態様等が特定されているわけではないから，「危険源 評価データ」は，抽出した危険有害要因及び事故型分類を含むものであり さえすれば足りるものと解される。 他方，乙５発明において，「内訳データ」に含まれる「要素」である「規 格」に基づき，「危険源評価マスターテーブル」を参照し，「当該要素に 関連する危険有害要因及び事故型分類」（「安全管理情報」）を抽出して いることは，前記(4)オ認定のとおりである。 そして，乙５発明において，上記抽出した「安全管理情報」を利用する ためにこれをデータとして出力し，「危険有害要因及び事故型分類を含む 危険源評価データ」を「生成」するように構成することは，当業者であれ＼nば格別の困難なく行うことができたことが認められる。 したがって，乙５に接した当業者であれば，相違点に係る本件発明の構＼n成（構成要件２−Ｅの構＼成）を容易に想到することができたものと認めら れる。

◆判決本文

◆原審はこちらです。平成25(ワ)19768

　冒認であるとして無効とした原審の認定について、知財高裁はこれを維持しました。被控訴人はアップルです。
　発明者とは，当該発明の特徴的部分，すなわち，特許請求の範囲に記載 された発明の構成のうち，従来技術には見られない部分の完成に創作的に＼n寄与した者であると解すべきところ，本件発明において，従来技術には見 られない部分は構成要件Ｅのみであり，構＼成要件ＦないしＨの構成は本件＼n出願前の公知技術にすぎないから（後記イないしエ参照），本件発明の特 徴的部分は，構成要件Ｅの構＼成のみである。

◆判決本文

◆原審はこちらです。平成25(ワ)14849

　サントリーVSアサヒのノンアルコールビールについての特許権侵害事件です。成分を特定した特許について、進歩性なしとして無効（特104条の3）と判断されました。 請求項は「エキス分の総量が０．５重量％以上２．０重量％以下であるノンアルコールのビールテイスト飲料であって，ｐＨが３．０以上４．５以下であり，糖質の含量が０．５ｇ／１００ｍｌ以下である，前記飲料。」です。
　公然実施発明１は，本件特許の優先日当時，我が国におけるノンアルコールのビールテイスト飲料の中で販売金額が最も大きかったが，その一方で，消費者から，コク（飲み応え）がない，物足りない，味が薄いといった評価を受けていた。（乙１０，３４〜３６） ノンアルコールのビールテイスト飲料については，本件特許の優先日以前から，濃厚感，旨味感，モルト感，ボリューム感やコク感を欠くという問題点が指摘されており，これらを解消して飲み応えを向上させるため，穀物の摩砕物にプロテアーゼ処理を施して得られる風味付与剤，麦芽溶液を抽出して得られる香味改善剤又は香料組成物，植物性タンパク分解物や麦芽抽出物，麦芽エキス，清酒由来のエキスを用いる風味向上剤，茶葉の水又はエタノール抽出物といった添加物を用いる技術が周知となっていた。（乙１４〜１６，２５〜２７） 本件明細書におけるエキス分の総量とは，アルコール度数が０．００５％未満の飲料の場合，脱ガスしたサンプルをビール酒造組合国際技術委員会（ＢＯＣＪ）が定めるビール分析法に従って測定したエキス値（重量％をいう（段落0022）。上記（イ）の風味付与材料等はいずれもこの方法の測定対象となるエキス分に当たる。（甲２，乙２）
上記事実関係によれば，公然実施発明１に接した当業者において飲み応えが乏しいとの問題があると認識することが明らかであり，これを改善するための手段として，エキス分の添加という方法を採用することは容易であったと認められる。そして，その添加によりエキス分の総量は当然に増加するところ，公然実施発明１の０．３９重量％を０．５重量％以上とすることが困難であるとはうかがわれない。そうすると，相違点に係る本件発明の構成は当業者であれば容易に想到し得る事項であると解すべきである。＼nなお，飲料中のエキス分の総量を増加させた場合にはｐＨ及び糖質の含量が変化すると考えられるが，エキス分には糖質由来のものとそれ以外のものがあり（本件明細書の段落【００２０】，【００３３】参照），ｐＨにも多様のものがあると解されることに照らすと，公然実施発明１にエキス分を適宜（例えば，非糖質由来で酸性又は中性のものを）加えてその総量を０．５重量以上としつつ，ｐＨ及び糖質の含量を公然実施発明１と同 程度のもの（本件発明の特許請求の範囲に記載の各数値範囲を超えないもの）とすることに困難性はないと解される。

◆判決本文

　争点の一つが、分割要件違反かです。東京地裁は、薬剤の特許について分割要件を満たさないとして、１０４条の３で無効と判断されました。
　上記ア及びイからすると，本件方法特許の出願当初は，保存方法の対象となる結晶について，２０．６８°の回折角（２θ）のピーク強度を１００％とした場合の３０．１６°の回折角ピークの相対強度が２５％よりも大きなもののみとしていたにもかかわらず，上記イの補正により，上記相対強度が２５％以下のものを含むものへと拡大されたものと認められる。そして，出願当初の特許請求の範囲，明細書及び図面には，構成要件Ｃの相対強度の発明特定事項を満たさない結晶形態であっても安定に保存できることについての記載はない。＼nそうすると，上記イの補正は，新たな技術的事項を導入するものであって，特許法１７条の２第３項の補正要件に違反するから，本件方法特許は，同法１２３条1項１号により無効とされるべきものである。

◆判決本文

　特許侵害訴訟です。東京地裁は、文言解釈により技術的範囲に属しないと判断しました。また進歩性なしとして特許104条の3により権利行使不能とも判断してます。＼n
　まず，「接触圧」との文言について，原被告双方が異なる解釈を採って いるため，この点について検討する。 「圧」とは「おしつける力」を意味し，「接触」とは「近づきふれるこ と，さわること」を意味する（広辞苑第６版，乙１参照）。 そして，これらの文言の通常の解釈からすれば，本件特許発明１におけ る「接触圧」との文言は，複数の物体が互いに接触する際に生じる力ない し圧力を意味するものと解されるところ，次に指摘する本件特許１の明細 書の記載を参酌すれば，上記文言は，複数の物体が互いに接触する際に生 じる力を意味すると解すべきである。 すなわち，本件特許１の明細書（甲２）において，前記ア 「・・・上記複数の弾性腕の接触部はコネクタ嵌合時に相手端子と最初に 接触する接触部から順に相手端子に対する接触圧が小さくなっており，相 手コネクタを嵌合するときに，最初の接触部を圧したその勢いで，次の弾 性腕の接触部を圧することができるので，小さい挿入力で弾性変形させる ことができ・・・」「指圧（操作者がコネクタ嵌合時に相手コネクタを押 し込む力であり，接触部での接圧に比例する。）」などと記載されている ことからすれば，同明細書の記載は「接触圧」を力と同視しているものと いえ，「接触圧」が相手端子と各弾性腕の接触部との間で生じる力を意味 すること，すなわち「力」であることが明らかといえる。 これに対し，原告は，「接触圧」とは単位変位量当たりの反力（Ｎ／ｍ ｍ）を意味する旨主張する。しかし，これは通常の文言解釈に反する上， 原告の上記解釈を根拠付けるような明細書上の記載は存在しないため，原 告の上記主張を採用することはできない。 このほか，原告は，上記「接触圧」が，嵌合終了時点ではなく嵌合途中 の数値を指すとも主張するところ，既に検討したところによれば，この点 について判断するまでもなく，原告の同主張は採用できない。 ウ 原告は，「接触圧」に関する自らの解釈を前提として，被告製品が構成＼n要件１Ｆを充足する旨主張するが，「接触圧」に関する原告の解釈を採用 できないことは前記イのとおりであって，被告製品が「接触圧」に関する 構成要件１Ｆを充足することを認めるに足りる証拠はない。＼n

◆判決本文

　特102条1項による損害として、特許権者の利益額350万／台（限界利益）＊被告の販売台数5台＝1750万円が認められました。
　被告は，本件特許が登録された後，５台の被告製品（被告製品１を４台，被 告製品２を１台。）を販売したことを自認している（前記第２の６【被告の主 張】(1)）。
イ 原告は，契約後，未納となっている被告製品の譲渡が少なくとも３台あるこ とを主張する。 一般論として，侵害品の譲渡契約がされた場合には，それが未納であったと しても，特許法１０２条１項にいう「譲渡数量」に加算できる場合はあるもの というべきであるが，本件においては，上記譲渡契約に基づいて，被告製品と して特定された本件特許発明の技術的範囲に属する製品が納入されることに ついて，的確に認定し得る証拠は提出されていないから，上記３台が特許法１ ０２条１項にいう「譲渡数量」に含まれるものと認めることはできない。 したがって，被告製品の譲渡数量は，５台と認めるのが相当である。
(2) 被告の侵害行為がなければ原告が販売することができた物について 証拠（甲１２，１３）によると，原告が販売する型番ＨＴＰ−３，６，１０， １５，２０ないしＨＴ−３，６，１０，１５，２０の製品は，本件特許発明の実 施品と認められるし，仮にそうでなかったとしても，自治体の廃棄物処理場等に 納入される破袋機であって，被告製品と競合する関係にあることは明らかである。 したがって，原告は，販売可能な製品を有していたものといえる。＼n
(3) 単位数量当たりの利益の額
証拠（甲１９）及び弁論の全趣旨によると，原告は，次のとおり，上記(2)の原 告実施品を製造，販売したこと，原告製品の実際の製造は外注によって行われ， 下記の粗利において直接労務費は既に控除されているものと認められる。 そうすると，原告製品の販売台数は１４台，売上合計は９０３９万円，粗利合 計は４９１７万８３６９円，１台当たりの粗利は，３５１万２７４０円（１円未 満切り捨て）となる。
・・・
なお，前記のとおり，原告が現実の製造を外注して行っているのであれば，い わゆる限界利益を考慮するとしても，製造人件費，変動経費は外注費として控除 されていると考えられるから，本件において，上記からさらに控除すべき経費は 想定されない。 被告は，そのような利益率は常識はずれであって合理性がないと主張するが， 何ら具体的根拠，証拠を提示しないし，控除すべき費目を具体的に特定するもの でもないから，上記判断を左右しない。 したがって，単位数量当たりの利益の額は，３５１万２７４０円と認められる。 (4) 原告の実施能力
上記認定にかかる原告の販売実績及び被告の譲渡数量を比較すると，原告の実 施の能力から，被告の販売台数５台全てを原告が販売できたものと認められる。＼n(5) 販売することができないとする事情（特許法１０２条１項ただし書）
ア 競合品の存在，破袋機の流通形態について
被告は，破袋機を製造する第三者が多数存在することを指摘し，その旨の証 拠（乙５５から７１まで）を提出するが，単に破袋機を製造販売するメーカー が存在することを挙げるにすぎず，本件特許発明を回避しつつ，同様の作用効 果を発揮する競合品の存在や具体的なシェアが明らかとなっているものでは ないから，上記証拠によって本項ただし書の事情を認めることはできない。 また，破袋機が，常時市場に存在するものでないことは，そもそも本項ただ し書に該当する事情に当たらない。
イ 原告製品と被告製品の価格差について
上記のとおり，原告製品の販売価格は，４１８万円から９５０万円であるの に対し，被告製品の販売価格（定価）は，証拠（乙４１ないし４５）及び弁論 の全趣旨によると，３５０万円であることが認められる。もっとも，原告製品 のうち高価格のものは，容量ないし処理量の大きいものと認められるから，こ の点も考慮に入れると，原告製品の価格帯と，被告製品の価格帯の差はさほど 大きなものとは評価できず，本項ただし書にいう事情に当たるとはいえない。 ウ 寄与度について
本件特許発明は，破袋機の構造の中心的部分に関するものである上，原告は，＼n一定のブランド力も有するものであるから，上記のとおり，多様な破袋機を製 造販売するメーカーが，原告，被告のほか多数あること等の被告の主張を考慮 に入れたとしても，本件特許発明が被告製品や原告製品に寄与する割合を減ず ることはできない。 また，被告が日本唯一の雪上車メーカーであることは，本件と何ら関係のな い事情である。
(6) まとめ（特許法１０２条１項による金額）
以上によると，特許法１０２条１項により，原告の損害は，単位数量当たりの 利益額３５１万２７４０円に，被告の譲渡数量５台を乗じた，１７５６万３７０ ０円と推定され，この推定を覆す事情は認められない。 なお，特許法１０２条２項により推定される金額は，被告の売上額の合計が上 記金額に満たないものと認められる（乙４１ないし４４）から，本件においては これを採用しない。
(7) 保守費用について
ア 特許権者は，物の発明にあっては，特許発明を使用した製品（以下「特許製 品」という。）の「使用」についてもその権利を専有するものであるから（特 許法６８条，２条３項１号），侵害品の譲受人が侵害品を使用することもまた， 特許権侵害となり，不法行為を構成することになる。＼nそうすると，侵害品を保守，修理することで，譲受人の侵害品の使用を継続 させたり，容易させたりなどした場合は，上記使用による不法行為を幇助する ものとして，共同不法行為（民法７０９条，７１９条２項）を構成する余地が＼nあるが，侵害品の保守，修理それ自体は，間接侵害（特許法１０１条）の規定 に抵触しない限り，独立の不法行為となるものではない。 イ 原告は，被告の使用者に対する保守行為を不法行為の幇助と構成し，前記検＼n討した被告製品の譲渡による損害とは別に，保守行為によって被告が得た利益 相当額を原告の単価等により計算した上，これを原告の逸失利益として，被告 に対する損害賠償として請求するものであるが，本件においては，被告の保守 行為それ自体が独立の不法行為に当たることを認めるに足りる証拠はないし， 原告もそのような主張はしていない。 ウ また，本件においては，既に検討したとおり，侵害品の製造，譲渡を理由と する損害賠償請求が認容され，これによって，原告の販売機会喪失等による損 害は全て填補されるところ，これとは別に，譲受人が侵害品を使用することに よって，原告にどのような損害が生じるかは明らかにされておらず，これに対 する幇助として，被告がさらに損害賠償義務を負担すると認めるべき理由はな い。
エ そうすると，原告の，保守費用相当額の損害賠償請求は，理由がないものと いうべきである。

◆判決本文

　一部の構成を製法で特定した物の発明について、知財高裁は「発明の要旨は，当該物をその構＼造又は特性により直接特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するときでない限り，特許請求の範囲に記載された製造方法により製造される物に限定して認定されるべき」としましたが、最高裁はこれを破棄差戻しました。
　特許法３６条６項２号によれば，特許請求の範囲の記載は，「発明が明確であること」という要件に適合するものでなければならない。特許制度は，発明を公開した者に独占的な権利である特許権を付与することによって，特許権者についてはその発明を保護し，一方で第三者については特許に係る発明の内容を把握させることにより，その発明の利用を図ることを通じて，発明を奨励し，もって産業の発達に寄与することを目的とするものであるところ（特許法１条参照），同法３６条６項２号が特許請求の範囲の記載において発明の明確性を要求しているのは，この目的を踏まえたものであると解することができる。この観点からみると，物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されているあらゆる場合に，その特許権の効力が当該製造方法により製造された物と構造，特性等が同一である物に及ぶものとして発明の要旨を認定するとするならば，これにより，第三者の利益が不当に害されることが生じかねず，問題がある。すなわち，物の発明についての特許に係る特許請求の範囲において，その製造方法が記載されていると，一般的には，当該製造方法が当該物のどのような構＼＼造若しくは特性を表しているのか，又は物の発明であってもその発明の要旨を当該製造方法により製造された物に限定しているのかが不明であり，特許請求の範囲等の記載を読む者において，当該発明の内容を明確に理解することができず，権利者がどの範囲において独占権を有するのかについて予＼測可能性を奪うことになり，適当ではない。他方，物の発明についての特許に係る特許請求の範囲においては，通常，当該物についてその構＼造又は特性を明記して直接特定することになるが，その具体的内容，性質等によっては，出願時において当該物の構造又は特性を解析することが技術的に不可能＼であったり，特許出願の性質上，迅速性等を必要とすることに鑑みて，特定する作業を行うことに著しく過大な経済的支出や時間を要するなど，出願人にこのような特定を要求することがおよそ実際的でない場合もあり得るところである。そうすると，物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法を記載することを一切認めないとすべきではなく，上記のような事情がある場合には，当該製造方法により製造された物と構造，特性等が同一である物として発明の要旨を認定しても，第三者の利益を不当に害することがないというべきである。
以上によれば，物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合において，当該特許請求の範囲の記載が特許法３６条６項２号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは，出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能＼＼であるか，又はおよそ実際的でないという事情が存在するときに限られると解するのが相当である（最高裁平成２４年（受）第１２０４号平成２７年６月５日第二小法廷判決・裁判所時報１６２９号登載予定参照）。 以上と異なり，物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合において，そのような特許請求の範囲の記載を一般的に許容しつつ，その発明の要旨は，原則として，特許請求の範囲に記載された製造方法により製造された物に限定して認定されるべきものとした原審の判断には，判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり，原判決は破棄を免れない。そして，本判決の示すところに従い，本件発明の要旨を認定し，更に本件特許請求の範囲の記載が上記４(2)の事情が存在するものとして「発明が明確であること」という要件に適合し認められるものであるか否か等について審理を尽くさせるため，本件を原審に差し戻すこととする。

◆判決本文

◆原審はこちらです。 平成22(ネ)10043

◆関連訴訟です。平成24(受)2658

◆関連事件の原審はこちらです。平成23(ネ)10057

　控訴審での訂正の再々抗弁も理由なしと判断されました。
　本件訂正発明１のメッセージ提供手段は，特許請求の範囲（甲７の２）の記載によれば，「前記連絡先番号に係る広告主に対し，前記広告情報に基づく架電である旨のメッセージを提供するメッセージ提供手段」というものである。 ここに，「前記広告情報」とあるのは，「いずれの広告情報に基づいて架電してきたかを識別するための識別番号と連絡先番号とを関連情報として有するデータベース」との発明特定事項中の「広告情報」を指すものであるから，この広告情報は，識別番号を有する「いずれの広告情報」を意味することとなる。すると，「前記広告情報に基づく架電である旨」は「いずれの広告情報に基づく架電である旨」と解することができる。このことは，1)本件訂正発明１が，識別番号に基づいて接続処理をするにもかかわらず，一転して，メッセージ提供手段が提供するメッセージのみがその識別番号を利用しないことが不自然なこと，2)メッセージ提供手段が提供するメッセージが，「広告情報に基づく架電である」それ自体を通知するものであるとした場合，「いずれの広告情報に基づいて架電してきたかを識別するための識別番号」と，広告情報と識別番号との関連付けを明示した意味がなくなってしまうことからみても，肯定することができる。 したがって，特許請求の範囲の記載からは，メッセージ提供手段が提供するメッセージは，「いずれの広告情報に基づく架電である旨」すなわち「複数の広告情報のうちのいずれの広告情報に基づく架電である旨」と解することができる。
(b) 本件明細書の記載
本件明細書（甲１）には，次の記載がある。
・・・
これらの記載によれば，ＣＴＩ演算部は，あらかじめ記録された所定の応答音声データを応答検知部６２３Ｃから出力できるところ，その音声データを，識別番号に従った音声データとすることを妨げる記載はないから，本件訂正明細書の記載を参酌しても，上記特許請求の範囲の記載の検討結果を左右するものとまではいえない。 (c) 被控訴人らの主張について 被控訴人らは，本件訂正発明１のメッセージ提供手段が提供するメッセージは，本件訂正明細書の【００３９】【０１５６】【図１０】の記載からみて，「広告情報に基づく架電である」旨であると主張する。 しかしながら，当該メッセージの内容についての特許請求の範囲の記載は，前記のとおり解釈され，明細書における上記各記載のメッセージの内容は，例示にすぎないほか，その記載における「○○からの入電です。」の「○○」も，「広告情報を閲覧した利用者からの入電です。」の「広告情報」も，「いずれの広告情報」と解釈する余地があるから，被控訴人ら主張の記載は，メッセージ提供手段が提供するメッセージが，単に，「広告情報に基づく架電である」旨の通知であることを積極的に根拠付けるものとまではいい難い。 被控訴人らの上記主張は，採用することができない。
(d) 小括
以上のとおり，本件訂正発明１のメッセージ提供手段が提供するメッセージは，広告主に対して，「複数の広告情報のうちのいずれの広告情報に基づき架電したきたか」を通知するものであり，その広告情報の具体的な内容を広告主に通知することと特定するものと認められる。
・・・・・
上記(a)〜(c)の記載によれば，発信者からの呼を受けた転送元が，その呼を転送先に転送する際に，呼に関するメッセージを提供しているといえ，このような架電接続方式は周知技術であったと認められる。 控訴人は，甲３３は，広告に関するものではなく，受信者の利便を目的とするので，甲１２Ａ発明とは分野，目的を異にする旨を主張する。しかしながら，相違点である構成【訂正１−Ｇ】は，専ら通話の転送の際のメッセージ提供に係るものといえ，控訴人主張の甲３３と甲１２Ａ発明との相違が，転送の際のメッセージの提供に係る甲３３に記載の事項を，相違点に係る周知技術の認定資料とすることを妨げることはない。したがって，控訴人の上記主張は，採用することができない。
ｃ 容易想到性
甲１２Ａ発明は，電話３からの呼を受けたサーバが，その呼をアクセス先の電話に接続（転送）する架電接続方式であるといえる。また，上記ｂのとおり，発信者からの呼を受けた転送元が，その呼を転送先に転送する際に，呼に関するメッセー ジを提供する架電接続方式は周知技術である。 そうすると，甲１２Ａ発明と周知技術は，ともに呼の転送を行う架電接続方式であるから，甲１２Ａ発明において，周知技術を採用し，呼をアクセス先の電話に転送する際に，呼に関するメッセージを提供するように設計変更することに格別の困難性は認められない。そして，甲１２Ａ発明のサーバは，受けた呼が，どのような種類の広告を見た発信者からの呼であるかを認識できるのであるから（甲１２の【００２５】），呼をアクセス先の電話に転送する際に，呼に関するメッセージとして，どのような種類の広告を見た発信者からの呼である旨，すなわち，いずれの広告情報に基づく架電である旨のメッセージを提供するように構成することは，当業者であれば容易に想到し得るものであり，その構＼成をとったことによる効果も，甲１２Ａ発明及び周知技術から当業者が予測し得る範囲内のものである。
(ｳ) 控訴人の主張について
1)控訴人は，相違点に係る本件訂正発明１の構成により，着信応答時に，直ちに広告効果があったか否かを広告主に伝えることを可能＼とする顕著な効果を奏する旨を主張する。 しかしながら，相違点に係る本件訂正発明１の構成，すなわち，広告主に対しいずれの広告情報に基づく架電である旨のメッセージを提供する構＼成が，当業者にとって容易に組み合わせられることは，前記のとおりであり，そのような構成を採用した場合，着信応答時に広告効果があったか否かが分かるのは当然の帰結であるから，控訴人主張の上記効果は，甲１２Ａ発明及び周知技術から，当業者が予＼測し得る範囲内のものである。 控訴人の上記主張は，採用することができない。 2) 控訴人は，甲１２Ａ発明は，架電がすべて広告情報を視聴した者からされるため，アクセス先に対して広告情報に基づく架電である旨のメッセージの提供をする実益はなく，甲１２Ａ発明に本件訂正発明１の構成【訂正１−Ｇ】を組み合わせる動機付けがない旨を主張する。＼n しかしながら，甲１２Ａ発明の構成は，広告を視聴せず「アクセス先電話番号」に架電したユーザの存在を排除するものではなく，このことは，本件訂正発明１と全く同様である。＼n控訴人の上記主張は，その前提に誤りがあり，採用することができない。 イ 本件訂正発明６ 上記アの認定判断によれば，本件訂正発明６が，甲１２Ｂ発明及び周知技術から容易に想到できたことは明らかである。

◆判決本文

対応する無効審決に対する取消訴訟はこちらです。平成26(行ケ)10184

　控訴審でも進歩性違反有りとして、損害賠償請求は棄却されました（特104条の3）
　上記記載によれば，乙７発明について，次のとおり認められる。 乙７発明は，鋳造品の製造において，鋳型に溶湯を注入する際，溶湯が装入された取鍋を，保持炉等から注湯機まで自動的に搬送するための装置に関するものである。従来，鋳造品の製造において，鋳鉄等の溶湯が装入された取鍋を保持炉から注湯機まで搬送する作業は，ホイストで取鍋を吊り上げ，モノレールにより走行させていたが（【０００１】，【０００２】，図５），ホイストによる取鍋の上下動及びモノレールによる電動走行を除き，そのほとんどは作業者の手作業であり，また，作業者は取鍋に追従して移動する必要があり，さらに，溶湯が装入された取鍋をホイストで吊って搬送することには，各種の危険があった（【０００４】，【０００５】）。そこで，取鍋の搬送作業を自動化することによって危険を回避するとともに，取鍋搬送を安定化し，更に時間短縮等，作業の効率化を図ることを目的とし（【０００６】），保持炉と注湯機の間にレールを敷設し，取鍋を載置した台車を走行機構により電動走行させ，台車上に設けたローラコンベア（本件発明の「取鍋移動手段」に相当。）と，注湯機上に設けたローラコンベア（本件発明の「取鍋移送手段」に相当。）により，取鍋を，台車から注湯機上における取鍋を載置すべき所定位置へ移送するもの（【０００７】，【０００８】，【００１２】，図１，図３）である。＼nしたがって，乙７文献には，取鍋を保持炉から注湯機上に搬送するため，ホイストとモノレールに換え，取鍋を載せて自走し，かつ，載せた取鍋をその上で移動させるためのローラコンベアと，注湯機上に設けたローラコンベアからなる取鍋移送手段を用いることが記載されているといえる。
(ｲ) そこで，乙５発明に乙７発明を適用することにより，本件出願時に当業者が本件発明を容易に想到することができたか否かについて検討する。 前記に認定したとおり，乙５発明と乙７発明は，いずれも，鋳鉄の鋳造設備に関するものであり，保持炉に保持されていた鋳鉄溶湯を取鍋に装入し，その鋳鉄溶湯が装入された取鍋を，保持炉から次の所定の処理を行う装置まで搬送する工程を有する点で共通するものである。 また，「鋳造工場の自動化・省力化マニュアル」（平成７年３月３１日発行。財団法人素形材センター。乙２４）によれば，鋳造設備において取鍋を搬送する際，クレーンあるいはモノレールを使用した空間搬送の場合であっても，人が所定の場所までペンダントを持って運ぶことが多く，溶湯が高温であるから，その安全性が第一に問われていたこと，そのため，その安全性を確保しながら，工場の環境整備，省力化のために搬送手段の自動化が進められてきたことが認められ，その方法として，自動走行クレーンの利用による空中搬送のほかに，地上方式の場合も少なくなく，搬送には様々な方法，用途があり，実用化がされていたことが認められる（９７〜９９頁）。これによれば，本件出願当時，当業者にとって，取鍋を搬送するに当たっては，その作業を自動化することによって危険を回避するとともに，取鍋搬送を安定化し，更に時間短縮等，作業の効率化を図るという課題が周知であり，空中搬送に換えて地上搬送を行うことも周知であったと認められる。 そして，乙７発明は，前記のとおり，取鍋の搬送作業を自動化することによって危険を回避するとともに，取鍋搬送を安定化し，更に時間短縮等，作業の効率化を図ることを目的としたものである。 そうすると，乙５発明及び乙７発明に接した当業者であれば，乙５発明において， 前炉に保持されていた溶鉄が充填された取鍋を，前炉から処理ステーションに搬送するに当たり，取鍋の搬送作業を自動化することにより，危険を回避するとともに，取鍋搬送を安定化し，更に時間短縮等，作業の効率化を図るために，取鍋の搬送手段として乙７発明を適用して，前炉と処理ステーションの間にレールを敷設し，取鍋を載置した台車を走行機構により電動走行させ，台車上に設けたローラコンベアと，処理ステーションに設けたローラコンベアにより，取鍋を，台車から処理ステーションにおける適宜定められた位置へ移送するという相違点に係る構＼成を容易に想到することができるというべきである。

◆判決本文

　図書保管管理システム（ＣＳ関連発明）について、技術的範囲に属しないと判断されました。また、訂正の抗弁についても、「再訂正によって特許の無効理由が解消されるとは認められない」と判断されました。
　本件発明が物の発明であることに鑑みると，構成要件１Ｆの「…ステーションに搬送されて，…要求図書が取り出されたコンテナまたは…返却されたコンテナに対して…更新する」との文言から，上記更新手段は，＼n ステーションに搬送された状態で，図書が取り出された状態のコンテナ又は図書が返却された状態のコンテナに対して，記憶手段の記憶内容を更新するという構成を示していると解するのが自然である。そして，本件明細書等には，「図書館員がコンソ＼ール５４を操作して返却完了の指示を中央処理装置３９に入力すると，図書コードと，…コンテナ番号とを組み合わせ，その組み合わせたデータを…前記ハードディスク４７等に登録する。」（段落【００５１】），「…図書館員がコンソール５４を操作して取り出し完了の指示を中央処理装置３９に入力すると，…更新する。」（段落【００５８】）というように上記解釈を裏付ける記載はあるが，その一方で，本件明細書等には，ステーションに搬送されていない状態で，図書の取り出し又は返却の完了していない状態のコンテナに対して更新するものとする更新手段の構＼成については，記載されていないし，かかる構成の示唆すらない。＼nさらに，前記の本件明細書等の記載には，「…図書の取り出しや返却が行われたコンテナが書庫に戻される際に，…記憶内容が更新される」（段落【００１０】），「このようなサイズ別フリーロケーション方式による図書の保管管理手段を採用することにより，…同一寸法の図書ならば，その寸法の図書を収容するためのコンテナ内に任意に返却することが可能となるので，…自動化による図書の取り出し及び返却作業の能＼率を効果的に向上させることができる」（段落【００１１】）と記載されており，これらの記載から，本件発明において前提とされるサイズ別フリーロケーション方式は，同一寸法の図書ならばコンテナ内に任意に返却することが可能な構＼成，すなわち，同一寸法の図書であればその寸法の図書を収容するためのコンテナ内に空きのある限り任意に収容することが可能な構＼成とされているものと理解することができる。そして，コンテナ内に空きのある限り図書を任意に収容するためには，図書の取 り出しや返却が行われたコンテナが書庫に戻される際に，更新手段が記憶内容を更新する，すなわち，図書の取り出しや返却が行われた状態にあるコンテナに対して記憶内容を更新することが必要であり，そのような構成が本件発明におけるサイズ別フリーロケーション方式の前提となっているものと解される。
ウ したがって，構成要件１Ｆの「…ステーションに搬送されて，…要求図書が取り出されたコンテナまたは…返却されたコンテナに対して…更新する更新手段」とは，ステーションに搬送された状態で図書が返却された状態のコンテナに対して記憶内容を更新する構＼成を具備する更新手段をいうものと解するのが相当である。
・・・
以上のイないしオによれば，乙２２公報，乙２６公報，乙２３公報，乙２７公報には，自動倉庫の分野で幅が異なる棚領域を設けること，又は，自動倉庫の分野で幅及び高さがそれぞれ異なる棚領域を設けることが記載されており，これらのことが従来周知の技術的事項であると認められる。 また，乙２６公報及び乙２７公報に記載されているように，自動倉庫に格納される収容物がコンテナ又は容器に収納した状態で格納されることは，周知の事項であり，乙２７公報に記載されているように，収容物の寸法に応じて大きさの異なる容器を使い分けることも，従来から一般的に行われていることであると認められる。そして，このコンテナ又は容器が収容される棚領域が，収容物の大きさ（寸法）に対応したものとなることは自明の事項である。 以上によれば，前記イないしオから，「収容物の寸法別に分類された幅及び高さがそれぞれ異なる複数の棚領域を有する倉庫とそれぞれが収容された棚領域に対応した寸法を有する複数の収容物を収容する複数のコンテナを備えた自動公庫」との事項が周知技術であると認められる。 キ そして，乙１２発明と上記カで認定した周知技術は，コンテナ等に収容物を収容し，このコンテナを，棚等を有する収容場所に格納するものであるという点で共通するから，乙１２発明に上記周知技術を適用することは， 当業者が容易になし得たことであると認められる。

◆判決本文

　訂正要件を満たしていないとして訂正の抗弁が否定されました。
　特許に無効理由が存在する場合であっても，1)特許権者が適法な訂正請求又は訂正審判請求を行い，2)その訂正により無効理由が解消され，かつ，3)被告製品が訂正後の発明の技術的範囲に属するものと認められる場合には，訂正の再抗弁が成立し，特許法１０４条の３により特許権の行使が制限されることはない（知財高裁平成２１年８月２５日判決・判時２０５９号１２５頁）。 本件において，原告は，第２次訂正請求を行ったとして，訂正の再抗弁を 主張しているので，第２次訂正請求による訂正により，前記１及び２で説示した新規性，進歩性欠如の無効理由が解消されているか（上記2)の要件）について検討する。
・・・
上記「ゲームのアプリケーションソフトウェア」で生成されるデータがどのようなものか，乙Ａ１０には明示されていないが，携帯情報装置において実行される「ゲームのアプリケーションソ＼＼フトウェア」が，「『撮像手段が取得した画像をスルー表示して得られる動画』，『保存された動画データ』を再生して得られる動画』及び『受信した動画信号を復号して得られる動画』のいずれにも該当しない動画」を生成することは，本件特許権の優先日時点において当業者の技術常識であったと認められる（例えば，乙Ａ２５の段落【００２０】）。＼n(ｵ) 以上によれば，相違点２は，乙Ａ１０自体から（その「変形例」と「第１の実施の形態」とを組み合わせることにより），当業者が容易に想到できるものと認められる。
(ｶ) 原告は，乙Ａ１０の「第２の実施の形態」と「第１の実施の形態」との間には，画像情報の生成処理をＰＤＡ１０側で行うかＨＭＤ２０側で行うかという本質的な相違点があるから，「第１の実施の形態」と「第２の実施の形態」とを組み合わせることには阻害要因が存在し，「第２の実施の形態」に係る記載（段落【００４１】〜【００６４】）は考慮する必要がない，と主張する。 しかし，「第２の実施の形態」の変形例である【００５８】の構成を「第１の実施の形態」と組み合わせることについて【００６３】で開示があることは上記のとおりであり，また，【００５８】の変形例を「第１の実施の形態」と組み合わせることに技術的困難性は存在しない。したがって，それらを組み合わせることに阻害要因が存在するとの原告の主張は失当である。オ 以上によれば，相違点１及び２はいずれも当業者が容易に想到できる構成であるから，訂正発明１は，乙Ａ１０発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものというべきである。＼n

◆判決本文

　特許権侵害訴訟です。開示不十分として、特104条3により権利行使不能と判断されました。
　証拠（甲２）によれば，本件明細書の発明の詳細な説明には，「ここで本発明において「介在物」とは，鋳造時の凝固過程に生じる一般に粗大である晶出物並びに溶解時の溶湯内での反応により生じる酸化物，硫化物等，更には，鋳造時の凝固過程以降，すなわち凝固後の冷却過程，熱間圧延後，溶体化処理後の冷却過程及び時効処理時に固相のマトリックス中に析出反応で生じる析出物であり，本銅合金のＳＥＭ観察によりマトリックス中に観察される粒子を包括するものである。」（段落【０００９】），介在物のうち晶出物及び析出物について，「時効処理は所望の強度及び電気伝導性を得るために行うが，時効処理温度は３００〜６５０℃にする必要がある。３００℃未満では時効処理に時間がかかり経済的でなく，６５０℃を越えるとＮｉ−Ｓｉ粒子は粗大化し，更に７００℃を超えるとＮｉ及びＳｉが固溶してしまい，強度及び電気伝導性が向上しないためである。３００〜６５０℃の範囲で時効処理する際，時効処理時間は，１〜１０時間であれば十分な強度，電気伝導性が得られる。」（段落【００１９】）との記載があることが認められ，これによれば，時効処理温度及び時間につき，粗大な晶出物及び析出物の個数を低減させる方法についての一定の開示があるということができる。＼nしかしながら，溶解時の溶湯内での反応により生じる酸化物，硫化物等については，本件明細書の発明の詳細な説明に，直径４μｍ以上の介在物個数を低減させる方法の開示は全くない。
(3) そして，本件明細書の記載内容及び弁論の全趣旨からすれば，原告が本件特許出願時において直径４μｍ以上の全ての介在物個数を０個／ｍｍ2とするＣｕ−Ｎｉ−Ｓｉ系合金部材を製造することができたと認めるに足りず，技術的な説明がなくても，当業者が出願時の技術常識に基づいてその物を製造できたと認めることもできない。 そうすると，本件明細書の発明の詳細な説明には，特許請求の範囲に記載された数値範囲全体についての実施例の開示がなく，かつ，実施例のない部 分について実施可能であることが理解できる程度の技術的な説明もないものといわざるを得ない。
(4) したがって，本件発明は，特許請求の範囲で，粗大な介在物が存在しないものも含めて特定しながら，明細書の発明の詳細の説明では，粗大な介在物の個数が最小で２５個／ｍｍ2である発明例を記載するのみで０個／ｍｍ2の発明例を記載せず，かつ，全ての粗大な介在物の個数を低減する方法について記載されていないことなどからすれば，本件明細書の発明の詳細な説明は，本件発明の少なくとも一部につき，当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであるとはいえない。＼n３ 以上のとおりであって，被告製品のうち亜鉛の含有量が１．５％以下のものは本件発明の技術的範囲に属するが，本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものと認められるから，原告は，特許法１０４条の３第１項により，本件特許権を行使することができない。そうすると，原告の請求は，その余の点について判断するまでもなく，いずれも理由がない。

◆判決本文

　進歩性無しとして、権利行使不能（特104条の3）と判断されました。
　以上の事実，すなわち，乙１３発明と乙１６文献に記載された発明は，技術分野，解決すべき課題及び課題解決原理が共通し，経皮吸収製剤の形状及び強度並びにその構造的な強さを形成・保持するための基剤及び成形方法という課題解決手段にも共通性があること，粘弾性・保水力の大きいゼリー様のヒアルロン酸溶液を乾燥させると非常に強固な固体となるという物性が技術常識として知られていたことに照らせば，乙１６文献に接した当業者がこれを乙１３発明と組み合せる動機付けがあり，当業者において，乙１３発明の基剤を乙１６文献の基剤に置き換え，角質層を貫通するように十＼分強い生体適合性材料の一つとしてヒアルロン酸を基剤（マトリックス）に選択することも，容易に想到し得たことであって，これを乙１３発明に組み合せて成形した経皮吸収製剤が皮膚を貫通するのに十分な強度を有することも，容易に理解し得たということができる。＼nまた，本件発明に係る経皮吸収製剤の作用効果が格別顕著なものであることを認めるに足りる証拠はない。 したがって，本件発明は，乙１３発明に乙１６文献を組み合せることにより，当業者において容易に想到することができたものというべきである。 　

◆判決本文

　数値限定の発明について進歩性有りとして、差止が認められました。
　以上を踏まえて判断するに，まず，本件発明は，ハンドルに設けられたマッサージ用のボールで顔，腕等の肌をマッサージすることにより，血流を促したりして美しい肌を実現することができる美容器に関するものであるから（前記１(2)ア），その効果を評価する基準としては主として個々人の使用感によらざるを得ず，官能評価によること自体があいまいであるとすることはできない。＼nそして，上記認定の本件明細書の記載によれば，1) 本件発明の構成要件Ｃの一対のボール支持軸の開き角度及び構＼成要件Ｄの一対のボール外周面間の間隔は，いずれも小さくなると肌の摘み上げ効果が強く，大きくなると同効果が弱くなるものであり，一定の範囲で好ましい摘み上げ効果を発揮すること，2) 原告が，側方投影角度，ボールの直径等の条件を固定してボール支持軸の開き角度又はボール外周面間の間隔のみを変化させる官能評価を行ったところ，ボール支持軸の開き角度については，７０度の場合が最も良好で，これより広く又は狭くすると徐々に効果が下がるが，４０〜１２０度の範囲ではおおむね３分の１以上の者が「良い」と感じ，また，ボール外周面間の間隔については，実施する体の部位によって異なるものの，１１ｍｍ又は１２〜１５ｍｍの場合が最も良好で，これより広く又は狭くすると徐々に効果が下がるが，８〜２５ｍｍの範囲ではおおむね３分の１以上の者が「良い」と感じていることが認められる一方，支持軸の開き角度及び外周面間の間隔が構＼成要件Ｃ及びＤの数値範囲を満たすにもかかわらず本件発明の効果が奏されない場合があることをうかがわせる証拠はない。 そうすると，本件発明は，支持軸の開き角度及び外周面間の間隔の双方を一定の範囲に限定し，これを他の構成要件と組み合わせることによって所定の効果を発揮するようにしたものと理解することができるのであって，本件の関係各証拠上，数値限定による異質な又は優れた効果がないことを理由に進歩性を欠くとの被告の主張を採用することはできないと解すべきである。＼n

◆判決本文

　特104条の3により権利行使不能と判断されました。
　上記(3)2)，3)及び5)の点についてみるに，これらは，本件発明の流路切換ユニットでは各ポートが形成された流路ブロックに各制御弁が設けられ，全体として小型化されているのに対し，乙８発明のカートン取出し装置では，流路ブロックを有するか不明であり，かえって吸盤と流路等から成るために小型とはいえないことを相違点とするものである。そこで，この相違点の容易想到性につき判断するに，証拠（乙９〜１２）及び弁論の全趣旨によれば，本件特許の出願当時，真空を利用して電子部品等のワークを吸着し搬送する装置に関する技術分野においては，真空の供給及び破壊，正圧空気の供給等のために空気を流出入させるポートとこれらを連通する流路を一体化したブロック状の部材を設け，これに真空及び正圧空気の供給等のための弁を設け，装置全体の小型化を図ることは当業者にとって周知の技術事項であったことが認められる。また，乙８発明は真空を利用したカートンの吸着移動手段に関するものであり，装置の小型化が忌避されるといった事情は見当たらないから，乙８発明に上記周知の技術事項を適用することに阻害要因はないと解される。そうすると，上記2)，3)及び5)の点に係る本件発明の構成は当業者が容易に想到することができたものと認められる。＼n

◆判決本文

　ＣＳ関連発明について、均等論の主張も否定されました。無効主張に対して、訂正の抗弁をしていましたが、訂正後のクレームも技術的範囲に属しないと判断されました。
　上記(1)に判示した均等侵害の成立要件のうち1)の要件に関し，特許発明の本質的部分とは，特許請求の範囲に記載された特許発明の構成のうち，公開された明細書や出願関係書類の記載から把握される当該特許発明特有の課題解決手段を基礎付ける技術的思想の中核をなす特徴的部分をいうと解するのが相当である。これを本件発明についてみると，本件発明は，従来のネットワークゲームにあった課題，すなわち，くじ引きゲームのようなゲームでは，くじ引きという当たり又は外れによる偶然性に基盤が置かれるため，ユーザはゲームの進行度合いに応じて画像データの獲得率が向上する等の期待感が高まることがないため，ユーザに継続的にゲームを行わせることが困難である，という課題を解決するため，ユーザに「対価データ」の獲得を容易に行わせるとともに，ユーザに継続的にゲームを行わせるために，ユーザに対してゲームを行うことで直接に「対価データ」を付与するのではなく，「対価データ」を獲得するために必要な「ポイント」を付与するものとし，「対価データ」はその「ポイント」の対価としてユーザが獲得するものとした構＼成が採用されたのであり，これが本件発明の課題解決手段を基礎付ける技術的思想の中核をなす特徴的部分であるというべきである。そうすると，本件発明と被告サーバ装置との間において構成の異なる部分のうち，構＼成要件Ａ，Ｄ−１，Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｄ−２，Ｃ−２における「対価データ」を備える構成は，本件発明の本質的部分であるというべきである。他方，前記３のとおり，本件ゲームにおいては，「対価データ」に相当するものはなく，原告が主張する「強化された選手カード画像」は，強化ポイントによって新たにユーザに付与されるものではないから，本件発明の「対価データ」と本件ゲームの「強化された選手カード画像」の相違点は発明の非本質的部分と認めることはできない。したがって，均等侵害の成立要件の1)の要件を充たさないというべきである。

◆判決本文

　特許権侵害について、審査経緯から介在物が０個の場合を含まない、また、無効理由もありとして請求棄却されました。
　上記事実関係に基づいて判断するに，本件訂正発明２の特許請求の範囲にいう「以下」とは基準となる数量（４５個）と同じ又はこれより少ない数量を意味するものであるから，その文言上は，０個の場合を含むと解することが可能である。しかし，本件明細書の記載によれば，本件訂正発明２は，「介在物の分布の制御を行うことにより」従来技術の問題点を解決するものであり（前記(3)ア(イ)），５〜１０μｍの粗大な介在物の分布が圧延方向に平行な断面において４５個／mm2未満であれば曲げ加工性等の特性を損なうことがないとの知見（同(ウ)参照）に基づくものである。そして，５〜１０μｍの粗大な介在物が０個であれば「粗大な介在物の分布」は問題とならないから，本件明細書の記載を考慮すると，上記大きさの介在物が０個の場合はその技術的範囲に属しないと解することができる。これに加え，原告は，析出物及び晶出物粒子の粒径をすべて５μｍ以下とすることは容易である旨をいう本件拒絶理由通知に対し，本件意見書において，介在物を小さくすれば銅合金の特性改善が図れることは知られていたが，粗大な介在物が存在してもその個数が一定限度であれば良好な特性が得られるという，粗大な介在物の分布の概念を新たに導入した点に本件発明の意義がある旨を述べたものである。本件意見書の上記記載は，５〜１０μｍの大きさの介在物が存在する場合にのみ本件発明の技術的意義が認められ，５〜１０μｍの介在物が０個の場合はその技術的範囲に含まれないことを前提としているものと解される。そうすると，原告は，構成要件Ｆにいう「５〜１０μｍの大きさの介在物個数が…５０個／mm2未満」であることの意義につき，これが０個／mm2の場合を含まない旨を本件意見書において言明し，これにより本件拒絶理由通知に基づく拒絶を回避して特許登録を受けることができたものであるから，本件訴訟において上記介在物の個数が構成要件Ｆ’’の「４５個／mm2以下」に０個／mm2の場合が含まれると主張することは，上記出願手続における主張と矛盾するものであり，禁反言の原則に照らし許されないというべきである。したがって，構成要件Ｆ’’にいう「４５個／mm2以下」には０個／mm2の場合が含まれないと判断することが相当である。
２ 争点３（無効理由の有無）について
前記１で判断したとおり，構成要件Ｆ’’にいう「４５個／mm2以下」には介在物個数が０個／mm2の場合を含まないと解すべきものであるが，その文言上はこれを含むと解することもできるので，そのように解した場合に本件特許に無効理由があるかについて念のため検討する。
(1) 乙３文献に基づく新規性欠如について
ア 乙３文献には次の趣旨の記載がある（乙３）。
・・・・
(ア) まず，乙３発明の「晶出物又は析出物」を本件訂正発明２の「介在物」と同視できるかを検討すると，証拠（乙３２）及び弁論の全趣旨によれば，1)銅合金を走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）で観察すると，二次電子像（いわゆるＳＥＭ画像）により，晶出物，析出物，酸化物，硫化物等の粗大な粒子の大きさ及び個数を測定することができるが，晶出物，析出物，酸化物，硫化物等のいずれであるかの区別はできないこと，2)ＥＰＭＡ装置により特性Ｘ線を検出してＳ及びＯを同定する分析を行い，これにより得られるＳを同定したＥＰＭＡ画像及びＯを同定したＥＰＭＡ画像とＳＥＭ画像とを対照すれば，ＳＥＭ画像で観察した粒子から酸化物及び硫化物を除外することが可能であること，3) ＥＰＭＡ画像を撮影して分析するためには，単にＳＥＭ画像を撮影して分析するのに比し，数十倍の時間を要することが認められる。他方，乙３文献には，「晶出物又は析出物の大きさ」の測定のために，上記1)のＳＥＭ画像の観察のほかに，上記2)のＥＰＭＡ装置による分析を行ったことの記載はない。また，乙３文献には，有害な不純物であるＳ及びＯ２の量を厳密に規定した（段落【００１３】）ことの記載はあるが，酸化物及び硫化物の粒子の大きさに関する記載はなく，ＳＥＭ画像で観察される粗大な粒子に酸化物及び硫化物が含まれていることを示唆する記載もない。そうすると，乙３発明について上記2)のＥＰＭＡ装置による分析を行ったとは認められず，乙３発明の「晶出物又は析出物の大きさ」（前記イ(オ)）は，上記1)のＳＥＭ画像により観察された粗大な粒子の大きさを意味するものと解される。さらに，本件明細書（甲４０の３）には，介在物個数はＳＥＭで観察したものであること（段落【００１９】）が記載されているから，本件訂正発明２の「介在物」も，ＳＥＭ画像により観察される粗大な粒子であると解される。以上によれば，乙３発明の「晶出物又は析出物」も本件訂正発明２の「介在物」もＳＥＭ画像により観察される粗大な粒子であり，測定の対象は同じであるから，乙３発明の「晶出物又は析出物」（前記イ(オ)）は，本件訂正発明２の「介在物」（構成要件Ｅ及びＦ＼＼）と同視できるというべきである。
(イ) 次に，乙３発明の「大きさが１．３〜１．８μｍ」という構成（前記イ(オ)）について検討する。乙３発明は「晶出物又は析出物の大きさが３μｍ未満」とする発明に係る実施例ないし比較例であること，乙３文献には，晶出物又は析出物の大きさが３μｍ以上だとめっき性等が悪化するとの記載がある（段落【００１４】）ことからすれば，乙３発明における「晶出物又は析出物の大きさ」とは，これらの粒子の大きさの最大値をいうものと解される。したがって，乙３発明における「大きさが１．３〜１．８μｍ」には，粒子の大きさが５μｍ未満である構成が開示されているものと解される。そして，前記(ア)のとおり，乙３発明における「晶出物又は析出物」は，本件訂正発明２における「介在物」と同視できるから，乙３発明は，「介在物の大きさが１０μｍ以下であり，かつ，５〜１０μｍの大きさの介在物個数が圧延方向に平行な断面で４５個／mm2以下（０個／mm2の場合を含む。）」（構成要件Ｅ及びＦ＼＼）の構＼成を実質的に開示するものである。
・・・・
オ 以上によれば，乙３発明は本件訂正発明２と実質的に同一の構成を開示するものである。そして，乙３文献には乙３発明の製造方法が説明され，当業者が当該構＼成を実施し得る程度の記載があると認められるから，本件訂正発明２は新規性を欠くものというべきである。(2) したがって，本件訂正発明２に係る特許は特許無効審判により無効にされるべきものと認められるから，特許法１０４条の３第１項により，原告は，本件特許権を行使することができない。

◆判決本文

　販売不可事情として7割に関しては除外されましたが、特102条1項により、1億6000万円を超える損害賠償が認められました。
　以上によれば，本件発明１は，電池電圧低下を検出した場合に，従来技術において採用されていた，意味不明かつ耳障りなブザー音に代えて，意味が明確かつ耳障りでない音声メッセージによって電池交換を促すとともに，利用者が音声メッセージを聴取するための誘因として，視覚的効果を有する表示灯手段を採用し，さらに，表＼示灯手段を視認して誘引された利用者が確認要求受付手段を利用することにより，確実に音声メッセージを認識できるようにしたものである。そうすると，本件発明１の技術的意義は，第１に，従来技術における意味不明かつ耳障りなブザー音に代えて音声メッセージを利用するようにしたことであり，第２に音声メッセージへ到達するための誘因として視覚的な表示灯手段を利用するとともに，利用者の確認要求によって音声メッセージを確実に認識できるようにしたことにある。このような技術的意義を有する構＼成を採用したことにより，早期に確実に電池交換をすることが促進され，電池の無駄な消費も抑えることができるようになる。本件発明１の上記技術的意義に照らせば，本件発明１において，電池電圧低下の検出と同時に発することが排除されているのは，利用者がうるさがって電池を抜き出してしまう程度に耳障りな音声又はブザー音であって，表示灯手段による報知と併せて発音を行うこと自体が全く排除されているものではないと解するのが相当である。そして，ハ号及びニ号製品における「ピッ」音は，５０秒単位で発せられるものであり，利用者に異常表＼示灯手段への注意を促す程度のものとみることができるから，上記発音が，利用者においてうるさがって電池を抜き出してしまう程度に耳障りなものとは解されず，上記発音が本件発明１において排除されている音声に当たるものとは解されない。
・・・
また，被告は，原告は，平成２０年８月までは，原告製品１及び２のみしか販売していなかったものであるから，同月末日までの間は，原告製品１及び２のみが「特許権者…がその侵害の行為がなければ販売することができた物」に当たると主張する。しかし，特許法１０２条１項は，一定期間にわたる特許権侵害が認められる場合に，権利者の上記期間における競合品としてあり得べき権利者製品の販売機会の喪失による逸失利益を全体として評価して，これを権利者の受けた損害とするものであり，権利者製品と侵害品を厳密に１対１対応させ，販売機会の喪失を検討することが予定されているものではないというべきである。したがって，本件においても，特許法１０２条１項に基づく原告の損害を算定するに当たり，平成１９年８月２４日から平成２４年３月末日までの期間を全体として捉え，原告製品を，いずれも，上記期間において「特許権者…がその侵害の行為がなければ販売することができた物」に当たるとみて，その平均利益をもって原告の損害を評価することは，特許法１０２条１項の上記趣旨に反するものではなく，許容されるものというべきである。(ｵ) よって，被告の主張はいずれも採用することができず，原告製品は，被告製品全部との関係において，「特許権者…がその侵害の行為がなければ販売することができた物」に当たるものと認められる。
ウ 「特許権者…がその侵害の行為がなければ販売することのできた物の単位数量当たりの利益の額」
(ｱ) 特許法１０２条１項にいう「単位数量当たりの利益の額」とは，原則として，権利者製品の売上高から変動費を控除した利益（限界利益）をいうが，費用のうち権利者製品の製造又は販売に直接必要な個別固定費も例外的に含むものと解するのが相当である。他方，本件発明は，その構成により，利用者が早期かつ確実に電池電圧低下を認識し，これを放置することなく早期の電池交換が促されることで，無監視状態で警報器が放置される事態を回避することが可能＼になるという作用効果を有するものであるところ（前記第４の１(1)イ(ｳ)），被告製品のカタログ等に本件発明に係る構成が記載されていること（上記(ｲ)ｅ）に照らせば，本件発明の作用効果が購入者らによる製品購入（又は事業者による製品採用）の動機付けの一つとなっていることがうかがわれるものというべきである。ただし，火災警報器における基本的性能は，監視領域における火災等の異常を確実に検知し報知する点にあると考えられるのであって，電池電圧低下の検知及び報知は，異常を確実に検知し報知するための警報器の作動を確保するための機能＼に関するものではあるものの，複数あり得る火災警報器の故障又は異常状態の一類型に対応するものにすぎないことや電池電圧の低下の検知及び報知については音声のみによる方法等の本件発明を実施しない他の方法もあり得ることを考慮すれば，本件発明に係る構成に基づく作用効果が，購入の決定的な動機付けとなり，又は製品を選択するに当たり大きな影響力をもつものとまでは考え難い。以上の諸事情については，被告製品の販売数量のうち，本件発明の作用効果を考慮してもなお他社の競合品によって代替されたと考えられる割合及び被告自身の営業力や本件発明の実施部分以外の被告製品の特性等により販売することができたと考えられる割合について，これらを総合して，原告が原告製品を「販売することができないとする事情」があると解するのが相当である。そして，上記諸事情に照らし，上記数量は７割とみるのが相当である。
(ｵ) 以上の認定に関し，原告は，パナソニック等の製品は本件特許権を侵害するものであるから，これらの製品の存在を考慮して，「販売することができないとする事情」を認定するのは相当ではないと主張するが，上記製品が本件特許権を侵害するものと認めるに足りず，採用することができない。(ｶ) したがって，前記アの被告製品の販売数量のうち，７割に相当する数量に応じた額を，原告の損害額から控除すべきである。

◆判決本文

　被告が完成し公然実施した発明なので、本件特許発明は新規性がないとして権利行使不能と判断されました。
　原告は，先行製品は１ロットの中ですら，αＭＤが１０ｐｐｍ／度（摂氏)未満であったり，αＴＤが７ｐｐｍ／度（摂氏)超であったりして，本件発明１の構成要件１Ｃ１及び２と一致しないものであり，被告が先行発明を完成させていないことは，1)被告やその譲渡先が公表していたウェブサイト，論文等に先行発明に関する記載がないこと，2)厚さ約３５μｍのポリイミドフィルムについては，αＴＤをαＭＤと等しくしたものとαＭＤより低くしたものに別の名称を付しているのに対し，厚さ２５μｍの先行製品については，別の名称を付していないこと，3)被告がαＴＤをαＭＤより低くしたポリイミドフィルムに関する発明を特許出願したのは，平成２０年６月であることから明らかであると主張する。しかしながら，特許法２条１項の「発明」は，自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいうから，当業者が創作された技術内容を反復実施することにより同一の結果を得られること，すなわち，反復可能性のあることが必要である（最高裁平成１０年（行ツ）第１９号同１２年２月２９日第三小法廷判決・民集５４巻２号７０９頁参照）。被告は，平成１４年３月１０日ころから平成１５年４月２日までの間に，先行発明の技術的範囲に属する２８本の先行製品を製造したのであって，先行発明には反復可能＼性があるから，被告が平成１６年３月３０日以前に先行発明を完成させていたことは明らかである。確かに，先行製品は，別表記載のとおり，１ロットの中でも，αＭＤが１０ｐｐｍ／度(摂氏)未満であったり，αＴＤが３ｐｐｍ／度（摂氏)未満や７ｐｐｍ／度（摂氏)超であったりしたのであるが，弁論の全趣旨によれば，それは，被告が，本件発明１の内容を知らず，αＭＤを１０ｐｐｍ／度（摂氏)以上，αＴＤを３〜７ｐｐｍ／度（摂氏)以上とすることを目標にしていなかったからにすぎないことが認められる。そして，1)や2)については，証拠（乙９，３２，３４，３５，４７）によれば，被告は，平成１４年ころから，銅張積層体メーカーと共にＣＯＦ用基板を開発するために，αＴＤをαＭＤより低くした先行製品を製造していたことが認められるから，被告やその譲渡先が公表していたウェブサイト，論文等に先行発明に関する記載がなく，また，先行発明の技術的範囲に属する先行製品に別の名称を付していないとしても，このこと自体，格別不自然であるということはできない。3)については，証拠（甲１５）によれば，被告が平成２０年６月に特許出願した発明は，αＴＤをαＭＤより低くしたポリイミドフィルムの連続製造方法に係る発明であって，上記ポリイミドフィルムに係る発明でないことが認められる。原告の前記主張は，採用することができない。(ウ) そうであるから，被告は，本件特許権の優先日に係る特許出願前に，一部の本件発明１に相当する先行発明を完成させたものと認められる。
イ 先行発明の公然実施について
(ア) 被告は，別表記載のとおり，平成１４年４月５日から平成１６年３月１２日までの間に，複数の銅張積層体メーカーに対し，先行発明の技術的範囲に属する２８本の先行製品のうち，αＭＤが１０．１〜１４．４ｐｐｍ／度（摂氏)であり，αＴＤが３．５〜７．０ｐｐｍ／度（摂氏)である１９本の全部又は一部を譲渡した。そして，被告や上記銅張積層体メーカーが当該譲渡について相互に守秘義務を負っていたことを認めるに足りる証拠はない。(イ) 原告は，前記譲渡がＣＯＦ用のポリイミドフィルムを共同開発するためであって，相互に守秘義務を負っていたと主張する。しかしながら，証拠（乙４７）によれば，前記銅張積層体メーカーの１社である東レ株式会社が平成１５年１月に発行された業界誌に投稿した論文には，αＴＤをαＭＤより低くしたポリイミドフィルムがＣＯＦ用に適している旨の記載があることが認められ，この事実に照らすと，被告や前記銅張積層体メーカーが相互に守秘義務を負っていたとは考え難い。原告の前記主張は，採用することができない。(ウ) そうであるから，被告は，本件特許権の優先日に係る特許出願前に，先行発明のうちαＴＤが３．５ｐｐｍ／度（摂氏）以上のものを公然と実施したものである。ウ したがって，本件発明１は，本件特許権の優先日に係る特許出願前に公然実施をされた発明であり，本件発明１に係る特許は，特許無効審判により無効にされるべきものと認められる。

◆判決本文

　特許権侵害について、売上額の３％の損害が認定されました。
　原告らは，特許権侵害に係る不当利得の額は不当利得対象期間の被告各製品の売上額４億１６０２万５６２９円に実施料率３．５％を乗じた額であり，損害の額は損害賠償対象期間の被告の利益額６３３万０６７１円に等しいと主張する。上記売上額及び利益額に争いはなく，被告は，不当利得についての実施料率は０．５％であり，損害賠償についての寄与率は１０％にとどまる旨主張するので，以下，検討する。
・・・
被告は，不当利得対象期間中，本件発明の実施許諾を得ないまま，その技術的範囲に属する被告各製品の製造販売をしたのであるから，少なくとも実施料相当額につき法律上の原因なくして利益を得，原告ペパーレットはこれと同額の損失を被ったということができる。イ そこで，本件発明の実施料率についてみるに，上記事実関係によれば，カラーチェンジ機能は猫砂に求められる複数の機能＼のうちの一つにとどまり，顧客がこれを他の機能より重視しているとはいえないものの，紙製の猫砂全体に占めるカラーチェンジ機能＼を有する製品の割合が，固まり性や消臭性を備えた猫砂の商品化後も徐々に拡大し，５割程度に達していることからすれば，カラーチェンジ機能は，同種製品の販売上，不可欠ではないとしても有益な機能＼とみるべきものである。そして，被告各製品の包装をみても，製品ごとに強調の程度は異なるものの，カラーチェンジ機能をセールスポイントとして扱っている。また，実施料率について調査した文献によれば，本件発明の実施品が属するパルプ，紙加工品等の分野における実施料率は３％程度の契約例が多いとされている（甲１４）。これらの事情を総合すれば，本件における実施料率は，売上額の３％と認めるのが相当である。したがって，原告らが返還を請求し得る不当利得の額は，合計１２４８万０７６８円（４億１６０２万５６２９円×３％）となる。＼n
・・・
イ そこで判断するに，上記事実関係によれば，本件発明の効果であるカラーチェンジ機能が被告各製品の販売に貢献していることは明らかといえるが，他方，被告各製品は，消臭性，固まり性といった機能＼も併せ有するのであり，これらに着目して，本件発明の実施品である原告らの動物用排尿処理材や，商品名等により専らカラーチェンジ機能が強調されていた前訴対象製品ではなく，被告各製品を選択する消費者も少なからず存在したものと推認することができる。これらの事情を総合すると，被告の利益のうち５割は本件発明以外の要因が寄与して生じたものであり，この限度で上記推定が覆ると考えられる。したがって，寄与率を１０％とする被告の主張を採用することはできず，原告らが請求し得る損害賠償の額は合計３１６万５３３５円（６３３万０６７１円×５０％）であると解するのが相当である。＼n

◆判決本文

　特許権侵害に基づき、差止・損害賠償が請求されましたが、裁判所は特104条の3により請求を棄却しました。
　乙４６明細書のこれらの記載からすれば，引用発明において，リンクの下端部を，軸を介してサイドフレーム部材に取り付けるための支持構造として示された態様は，上記請求項１及び２の基本的な技術思想を実現するための一具体例であると解するのが相当である。したがって，乙４６明細書には，サイドフレーム部材に対するリンク下端部の枢着位置を調節可能＼に取り付ける構造として，種々のものを採用できることが示唆されているということができる。そうすると，当業者にとって，引用発明において一具体例として示された，保持コンソ＼ールの穴に着脱可能に固定された軸受ブロックに，軸受パイプを軸を介して枢着するという支持構＼造に代えて，支持部材に相対する軸穴を設け，それらの軸穴とその間に位置する部材の穴とに着脱可能な枢軸を挿通して支持するという，より簡略な前記周知技術を適用して，前記相違点に係る本件発明の支持構＼造に至ることは，容易であったということができる。したがって，本件発明は，引用発明を主引例とし，それに前記ア記載の周知技術を組み合わせることによって，容易に想到されるものであると認めるのが相当である。

◆判決本文

◆関連事件です。平成23(ワ)12196

　技術的範囲には属するものの、新規事項違反があるとして特104条の3により、権利行使不能と判断されました。＼n
　ところで，証拠（甲４）によれば，当初明細書等には「段差部」という語は用いられていないことが認められるほか，当初明細書の発明の詳細な説明には，「この目的を達成するために発明項１記載の育苗ポットは，底壁と，その底壁の縁部から上方に向かって立設する側壁と，その側壁と前記底壁とで囲まれる空間であって苗や培土を収納する収納空間と，その収納空間に培土や苗を入れるために前記側壁の上縁部により形成される開口面と，前記側壁の一部であって，前記側壁の上縁部との間に所定間隔を開けた部分に他の側壁の外面よりも前記収納空間側に窪む第１凹部と，その第１凹部の前記開口面を臨む部分に開口され，前記収納空間に収納される苗に関する情報が表示された表＼示板を差込む差込み口とを備えていることを特徴とする育苗ポット。」（段落【００１１】），「この発明項１に記載の育苗ポットによれば，苗に関する情報が表示された表＼示板は差込み口に差込まれることで育苗ポットに取付けられる。ここで，この差込み口は第１凹部の開口面を臨む部分に開口されているので，収納空間に培土を収納した後に，開口面からは差込み口を把握することはできない。一方，差込み口が開口されている第１凹部は，側壁の一部であって他の側壁の外面よりも収納空間側に窪んだ部分であるので，その第１凹部を目印とすることで，差込み口の位置は，育苗ポットの側壁側から把握される。また，第１凹部は，側壁の上縁部との間に所定間隔を開けた部分に設けられているので，その所定間隔を開けた部分では，差込み口に差込まれた表示板は，側壁の内面と培土とによって挟まれた状態とされる。」（段落【００１２】），「発明項１記載の育苗ポットによれば，差込み口が開口されている第１凹部は，側壁の上縁部との間に所定間隔を開けた部分に設けられているので，その所定間隔を開けた部分では，差込み口に差込まれた表＼示板は，側壁の内面と培土とによって挟まれた状態とされる。よって，表示板を育苗ポットに対して略直立した状態で固定することができるという効果がある。」（段落【００２６】），「通常，表＼示板２は，育苗ポット１に培土Ｂを収納した後に差込み口９に差込まれ，育苗ポット１に取付けられる。また，培土Ｂは第１凹部７よりも高い位置になるまで収納される。よって，育苗ポット１に培土Ｂを収納した後には，差込み口９は，培土Ｂに埋まり，開口面６からは，差込み口９の位置を把握することができない。」（段落【００６８】），「また，第１実施例の育苗ポット１のように，側面４に形成された凹部が第１凹部７であるか第２凹部８であるかを判断する必要はなく，側面４に形成された凹部は全て第１凹部７であり，その第１凹部７には差込み口９が開口されているので，収納空間５に培土Ｂによって差込み口９が埋もれ，差込み口９の位置を外部から把握できなくても，第１凹部７の窪みを目印とすることで，表示板２を差込む位置を外部から容易に判断することができる。」（段落【００７９】）との記載があることが認められ，これらによれば，当初明細書における第１凹部は，側壁の一部であって，側壁の上縁部との間に所定間隔を開けた部分に他の側壁の外面よりも収納空間側に窪んでいて，収納空間に培土を収納した場合にその培土によって埋没し，開口面を臨む部分に収納空間に収納される苗に関する情報が表＼示された表示板を差込む差込み口を有するものであることが認められる。そして，証拠（甲４）によれば，当初図面には，第１凹部７について，【図１】及び【図６】のような内容が図示されていることが認められる。そうすると，当初明細書等の「第１凹部」（第１凹部７を含＼nむ。）が本件発明の「段差部」に対応し，これ以外に，本件発明の「段差部」に対応するものは，当初明細書等において見出すことができない。イ そこで，第１凹部がどのような技術的意義を有するかについて検討するに，証拠（甲４）によれば，当初特許請求の範囲に記載された発明は，苗に関する情報が表示された表＼示板を育苗ポットに対して略直立した状態で固定することができると共に，育苗ポット内に培土が収納されている状態であっても，その表示板を取付けるための位置を外部から容易に把握することができる育苗ポット及び表＼示板付育苗ポットを提供することを目的とするものであり・・・このうち，目印としての機能は，「育苗ポット内に培土が収納されている状態であっても，その表＼示板を取付けるための位置を外部から容易に把握することができる」という発明の目的を実現するための重要な機能であると解されるが，証拠（甲４）によれば，当初明細書の発明の詳細な説明の段落【００２７】に，「また，差込み口が開口されている第１凹部は，側壁の一部であって他の側壁の外面よりも収納空間側に窪んだ部分であるので，収納空間に培土を収納し，差込み口が培土に埋もれ，開口面から差込み口の位置を把握することができなくなったとしても，第１凹部を目印とすることで，育苗ポットの側壁側から差込み口の位置を把握することができるという効果がある。」と記載され，実施例では他の側壁４の外面よりも収納空間５側に窪み，側壁４の上縁部との間に所定間隔を空けた位置から底壁３まで帯状に延びる形状とされる（段落【００４９】，【００７３】，【図１】ないし【図６】）ほか，例えば，えくぼ的に収納空間５側に窪むように形成していてもよいなどとされていること（段落【００８２】）が認められるから，これらに照らすと，差込み口が開口される第１凹部は，垂直方向（高さ方向）においても水平方向においても目印としての機能＼を果たすべきものであり，かつ，かかる目印としての機能を果たすための第１凹部は，側壁側から差込み口の位置を把握することができる程度の一定の水平方向の幅を有する，側壁の一部分の窪みである必要があると考えられる。＼nウ 本件発明の「段差部」が水平方向の一定の幅を有するものに限定されないことは，前記１イのとおりであり，本件発明の「段差部」は，第１凹部と異なるものであって，当初明細書等に記載のない事項であるといわざるを得ない。なお，証拠（甲４）によれば，当初明細書の発明の詳細な説明には，「また，上記実施例では，第１凹部７と第２凹部８とは，側壁４の外面から収納空間５側に窪むように形成する場合について説明した。しかしながら，第１凹部７と第２凹部８とは，側壁４の内面から収納空間５側に突出するように形成しても良い。但し，かかる場合には，側壁４の外面には，差込み口９の位置を示すような目印を設ける必要がある。」（段落【００８３】）との記載があることが認められるが，この記載は，第１凹部７が側壁４の内面から収納空間５側に突出するように形成されることにより，側壁４の外面側から第１凹部７の位置を把握することができない場合に限定してのものであって，これを把握することができる場合についてのものではない。そして，上記段落は，その記載内容からして，第１凹部７と第２凹部８を有し，第１凹部が差込み口設置機能，目印としての機能＼及び根巻き防止機能を有する実施例の改変例として記載されているものであり，このような実施例における第１凹部７は，他の側壁４の外面よりも収納空間５側に窪み，側壁４の上縁部との間に所定間隔を空けた位置から底壁３まで帯状に延びる形状のものであるから，この記載を根拠として，当初明細書等に段差部についての記載があるということはできない。＼nア 原告らは，当初明細書の発明の詳細な説明の段落【００４９】及び当初図面の【図２】及び【図５】には，側壁４に形成された他の側壁４の外面よりも収納空間５側に窪んだ段差部が記載，図示されていると主張する。これは，側壁４の１つの面全体に段差部を設けることが記載，図示されているとの趣旨を主張するものと解されるが，証拠（甲４）によれば，同段落は，「また，側壁４には，他の側壁４の外面よりも収納空間５側に窪み，側壁４の上縁部との間に所定間隔を開けた位置から底壁３まで帯状に延びる１つの第１凹部７と３つの第２凹部８とが形成されている。」というもので，これは，【図１】ないし【図４】に基づく実施例の説明としてであって，側壁４の１つの面の上縁部との間に所定間隔を開けた位置から底壁３まで延びる帯状の第１凹部についての記載であり，また，当初図面の【図２】及び【図５】は，上記のとおりの第１凹部を有する実施例の断面図を示すに過ぎないものであると認められるから，当初明細書等の上記の箇所に，側壁４の１の面全体に段差部を設けることが記載，図示されていると認めることはできない。

◆判決本文

　出願中の補正が要旨変更であるとして出願日が繰り下がり、これにより、新規性無しとして無効理由ありとした1審の判断が維持されました。
　上記(3)アのとおり，本件発明と乙５４発明とは，Ｘ枠の長さを変えずに，かつ，左右側枠に対するＸ枠上端部の上下位置を変えずに車椅子の巾を調節可能にするための構＼成として，下側杆（軸受パイプ４１）に軸を挿通しこれを支持するための軸穴を下側杆取付部（軸受ブロック４２）に相対して設けるとともに，下側杆の支持部を複数設けるとの点で一致している。また，上記(3)イによれば，乙５４発明の軸受パイプ４１の支持構造は，本件発明に相当する構＼成でいえば，下側杆に挿通され左右側枠に沿う方向に配設されている枢軸が，左右側枠に沿う方向を向く下側杆取付部の軸穴に支持され，下側杆取付部が左右側枠に複数個上下に配列して設けられたねじ穴に支持されるとの一連の技術的機構を備えていたものと理解できる。上記の点にかんがみると，結局，相違点2)´に係る本件発明の構成とは，本件発明の技術課題と直接的な関連を有するものではなく，軸，軸受ブロック，ねじなどを用いた軸受支持構＼造に代えて，部材の数を低減させ，軸と両端取付部を用いた軸受支持構造を採用したものであるといえる。しかるに，上記アの認定によれば，乙６３文献及び乙５文献には，両端部に縦貫する穴を有する部材を穴を有する対向二片部間に配置するとともに，対向二片部の穴に軸を通してナット等で着脱可能＼に接続することで，対向二片部の穴がその間に挿入された穴を有する部材を回動可能に支持する構＼造が開示されている。このことからも明らかなように，穴のある軸受部材に着脱可能な軸を接続して軸受部材間に配置された別部材を回動可能＼に支持する構造は，本件特許の出願当時，広く一般的に用いられている周知技術であると認められる。そうすると，乙５４発明における軸受支持構＼造に代えて，部材数を低減させて同等の構成を実現した上記周知技術の軸受支持構＼造を採用し，相違点2)´に係る本件発明の構成とすることは，当業者が容易に想到し得るものといえる。ウ 控訴人の主張に対して控訴人は，本件発明は車椅子の巾調節に当たって工具が不要である効果を有する旨を主張するが，本件発明は，その特許請求の範囲の記載において枢軸の抜止め手段を限定しておらず，ナット等で枢軸の抜止めをする構成も排除されていない。なお，枢軸に抜止め手段を施さないことは，車椅子が通常有すべき安全性の観点からみて，技術上想定し難い（本件発明は枢軸の構＼造も限定しておらず，単なる棒状のものとする構成も排除されていない。）。そのほか控訴人がるる主張するところも，本件明細書に記載のない効果をいうものか，乙５４発明に前記周知技術を適用して得られた結果から当業者が予＼測可能な範囲内のものである。＼n

◆判決本文

◆原審はこちらです。平成21(ワ)6273

◆関連事件はこちらです。平成25(行ケ)10155

　技術的範囲に属する、ただし進歩性欠如として無効であると判断されました。
「地表面の起伏についての高度情報を含む三次元的な地勢データ」の意義＼n
ア 被告は，「地表面」との文言が，二次元的な広がりをもった「面」を意味するものである上，本件発明が，「直線と地表＼面との交点を算出」（構成要件Ｌ）するものであることから，「地表＼面の起伏についての高度情報を含む三次元的な地勢データ」は，「面」の情報を含むデータである必要があると主張する。
イ しかし，構成要件Ｋは「地表＼面の起伏についての高度情報を含む三次元的な地勢データ」というものであり，その文言からは，「高度情報」が地表面の起伏を反映したものであることを要することが読み取れるのみであり，地勢データ自体が「面」としての情報を含むことが，文言上，必ずしも要求されるものではない。＼n
ウ また，確かに，本件明細書によれば，本件発明に係る位置特定装置は，機体の位置から撮影手段の向いている方向に延ばした直線と地表面との交点を算出し， 目標物の位置として特定するものであり（ 【請求項７】），「三次元的な地勢データ」は，「地表面と直線との交点を算出」する際に用いられるものである（構＼成要件Ｌ中段）。しかし，上記「地表面」（構＼成要件Ｌ中段）は，「地表面記録手段からの出力に応答し」（構＼成要件Ｌ前段），「三次元的に高度情報を含んで表される」（【００１４】）ものであるから，「三次元的な地勢データ」は，その出力により，三次元的に高度情報を含んだ面を表＼すことができるものであれば足り（なお，「三次元的に高度情報を含んだ面を表す」ことの意義については，構＼成要件Ｌにおいて検討する。），「三次元的な地勢データ」自体が「面」としての情報を有するものである必要は必ずしもないものと解される。
エ 加えて，本件発明は，上記のとおり直線と地表面との交点を算出するに当たり，「地表＼面」として二次元平面を用いると，目標物が三次元的な起伏のある地表面上に存在することにより，目標物までの直線を二次元平面まで延長した交点の位置が，目標物の位置を二次元平面に投影した位置と比較して，高度に対応する距離だけ異なる位置と判断してしまうことから（【００１５】），「地表＼面」として，二次元平面ではなく，三次元的な起伏のある地表面を用いることで，目標物の位置を，三次元的に精度よく特定することを可能＼としたものである（【００１４】，【００１５】）。そうすると，「地表面の起伏についての高度情報を含む三次元的な地勢データ」とは，緯度及び経度の情報のみを含む二次元平面データに代わるものとして記載されているにとどまるものであるから，緯度及び経度の情報に加えて，地表＼面の起伏を反映した高度情報を含むことに意義を有するものということができ，「面」としての情報を有することに，その意義が見出されるものではない。
オ 以上によれば，「地表面の起伏についての高度情報を含む三次元的な地勢データ」とは，三次元的な，すなわち緯度，経度及び高度の情報を含む地勢データであって，上記高度情報が，地表＼面の起伏を反映したものであると評価することができるものであれば足り，これに加えて，「面」としての情報を含むものである必要はないものと解される。
(2) イ号装置における検討
ア イ号装置はメッシュデータが記録された記録媒体を有するところ（構成ｋ），メッシュデータは，メッシュの位置情報（緯度・経度）及びメッシュ中心点の標高情報を含むモデルデータである（争いがない）。上記標高情報は，国土地理院が刊行する２万５０００分の１地図に描かれている等高線を計測してベクトルデータを作成し，それから計算によって求めるものであるとされるから（甲１０），地表＼面の起伏を反映したものであると評価することができる。イ したがって，メッシュデータは，「地表面の起伏についての高度情報を含む三次元的な地勢データ」に相当し，上記メッシュデータが記録された記録媒体を有するイ号装置は，構＼成要件Ｋを充足する。・・・・本件発明は，主として災害発生現場等の位置を特定するという民生分野における利用を目的とした発明であるが，乙２４発明とは航空機による目的物の地図上における位置の特定という技術においては共通するものであり，かつ，軍事技術分野における技術が民生分野に転用されることが多いことは公知の事実であるから，本件発明が主として民生分野における利用を目的とするものであるとしても，乙２４発明に乙４発明を適用して本件発明に至ることの妨げとなるものではない。
エ 以上によれば，本件発明は，乙２４発明に乙４発明を適用することにより，本件特許出願当時，当業者において容易に想到することができたものであり，本件特許権は特許無効審判により無効とされるべきものであると認められる。

◆判決本文

　特許権侵害が認定され、102条3項での損害額よりも、102条2項による損害額の方が高額ということで、3000万円強の損害額が認定がされました。
　原告製品及び被告各製品のほかにも，食品を収納するとともに，当該食材を加熱可能な容器が多数存在することは当事者間で争いがない。もっとも，このうちフラップ部と蓋を一体成型したものについては，原告製品，被告各製品及び乙３０発明に係る実施品の存在を認めることができるにとどまる。本件各特許発明は，「加熱調理後，容器内の水分を，開口部を通じて，排出可能＼である。この結果，本発明の容器は，パスタ等の調理に好適に使用可能となる。」（段落【００２３】）という作用効果を奏する点に技術的意義があるものである。このような代替品の有無などに関する状況及び本件各特許発明の技術的意義に加え，本件で表＼れた一切の事情を総合すると，本件各特許発明の被告各製品の売上げに対する寄与度は１５％とするのが相当である。エ 損害以上によれば，売上高５億９５１０万５０１７円から経費合計３億９７９５万７００４円を控除した額に寄与度１５％を乗じた２９５７万２２０１円を，特許法１０２条２項に基づき算定される損害額と認める。
（３）特許法１０２条３項に基づく損害の計算
証拠（乙２７の１〜３）によれば，プラスチック製品に係る実施料率は，平成４年度から平成１０年度までの期間において，イニシャルペイメントがある場合において平均３5０％，イニシャルペイメントがない場合において３９％であったことが認められる。このことに加え，前記で検討した代替品の有無などに関する状況及び本件各特許発明の技術的意義等も考慮すると，本件において相当な実施料率は３５％であると認める。そうすると，売上高５億９５１０万５０１７円に実施料率３５％を乗じた２０８２万８６７５円が相当な実施料額であると認める。
以上によれば，より高額である前記の計算に基づき，原告の損害（逸失利益）は２９５７万２２０１円であると認めるのが相当である。この約１割に相当する３００万円の限度で，弁護士費用及び弁理士費用についても本件と相当因果関係のある損害と認める。

◆判決本文

　特許権侵害事件において、一部の請求項は無効、有効な請求項は技術的範囲に属しないと判断されました。
　前記(2)によれば，乙１発明のA からG までは，本件特許発明１の構成要件１A から１G にそれぞれ相当するものであり，乙１文献には，本件特許発明１の各構成要件をいずれも備えた発明（乙１発明）が記載されているものと認めることができる。原告は，乙１文献には構＼成要件１C 及び１E に相当する構成（前記(2)C 及びE の構成）が記載されていない旨主張するので，以下，補足する。ア 本件特許発明１の構成要件１C に相当する構成（前記(2)C の構成）前記(1)のとおり，乙１文献には，「引張り試験の方法は，アムスラー万能試験機等に固定し，片端より管軸方向に加重をかけ，ブレード部分の離脱及び破断時の強度を測定するものとする。」という記載がある。この記載は，引張り試験において，ブレード部分の離脱及び破断が生じた後に，フレキシブルチューブの離脱又は破断が生じるという前後関係を当然の前提としたものである。そもそも，フレキシブルチューブ本体は蛇腹構＼造のものであり，その名のとおり伸縮可能なものである（当事者間で争いがない。）のに対し，乙１文献のブレードはステンレス鋼（SUS304）であり，フレキシブルチューブの外面に均一に編まれたものであるから，構造上，フレキシブルチューブの伸長を防止する作用を奏するものであることが明らかである。本件特許１の出願時以前における技術常識についても，以下の点が認められる。昭和４１年１２月刊行の石井俊二著「螺旋管とベローズ型伸縮管継手のすべて」と題する論文（乙２）によれば，ブレードは，一般に，螺旋管に伸びを生じたり，外部からの衝撃から防護したり，美観を保持したりすることを目的とする部材である。また，平成９年７月１日発行の財団法人日本建築センター編『建築設備耐震設計・施工指針（１９９７年版）』（乙４）には，地震によるフレキシブル継手の破損状況が紹介されているところ，そこではブレードが破断したフレキシブル継手の写真が掲載されており，当該写真からはフレキシブルチューブがブレードの長さの約２倍の長さにまで伸長していることが読み取れる。以上のとおり，乙１文献には，フレキシブルチューブが破損するよりも先にブレードが離脱又は破断することを前提とした記載があること，乙１発明の構＼造からすれば，必然的に当該構成が備わっていること，本件特許１の出願以前においても，当該構＼成は公知のものであったことが認められる。そうすると，乙１文献に接した当業者であれば，乙１発明が本件特許発明１の構成要件１H に相当する構成（前記(2)H の構成）を備えていることについては，直ちに理解することができるものというべきである。＼n
イ 本件特許発明１の構成要件１ に相当する構成（前記(2) の構成）＼n
前記アのとおり，乙１文献には，フレキシブルチューブが破損するよりも先にブレードが離脱又は破断することを前提とした記載があること，フレキシブルチューブは蛇腹構造のものであり，その名のとおり伸縮可能＼なものであるのに対し，ブレードはフレキシブルチューブの伸長を防止する構成のものであることが認められる。そうすると，乙１発明においても，ブレードが離脱又は破断した後，フレキシブルチューブは当然に伸長する。しかも，前記アのとおり，ブレードが離脱した後，フレキシブルチューブが約２倍の長さにまで伸長する構＼成のフレキシブル継ぎ手が公知のものであったことも認められる。これらのことからすれば，乙１文献に接した当業者であれば，乙１発明が本件特許発明１の構成要件１ に相当する構成（前記(2) の構成）を備えていることについても，直ちに理解することができるものというべきである。＼n
・・・
前提事実(3)イのとおり，構成要件２ は，「樹脂スリーブの小径内周の高さと金属スリーブの中間外周の高さおよび小径外周の高さの和を一致させ，」というものである。この文言からすると，樹脂スリーブの小径内周の高さと，金属スリーブの中間外周の高さ及び小径外周の高さの和は，同一であると解される。構成要件２Fにおいて「樹脂スリーブの大径内周径と金属スリーブの中間外周径をほぼ一致させたことを特徴とする」とされており，【特許請求の範囲】の記載において，「ほぼ一致」と「一致」とで書き分けられていることからも，上記のとおり解釈するのが合理的である。
・・・
前記のとおり，被告製品２−１が小径外周の構成を備えるか否かについては当事者間に争いがあるものの，樹脂スリーブの小径内周の高さが約１３mmであり，金属スリーブの中間外周の高さ（又はこれと小径外周の高さの和）が約１６mmであることについては当事者間で争いがない。そうすると，被告製品２−１において，樹脂スリーブの小径内周の高さは，金属スリーブの中間外周の高さ（又はこれと小径外周の高さの和）よりも短く，同一ではないから，構成要件２ を文言上充足するとは認められない。仮に，完全な同一を求めているとまではいえないとしても，上記３mmの違いは，全体の大きさや前記(1)に述べたことに照らしても，「一致」しているとはいえない。

◆判決本文

　ライン照明モードについて技術的範囲に属しないと、また、スポット照明モードについては技術的範囲に属すると判断されたものの、公知発明から容易であるとして侵害は認められませんでした。
(ウ) ところで，本件明細書においては，共焦点作用について，「第一の次元での共焦点作用」又は「部分的共焦点作用」と「第一及び第二の次元での共焦点作用」又は「完全な共焦点作用」とを区別している。この点について，発明の詳細な説明においては，「発明の開示」において，「前記光はスリットを備えた一次元空間フィルタを通過して第一の次元で共焦点作用をもたらし，前記光検出器の前記所与の領域で受ける光が，前記所与の領域外で受ける光を含まずに，またはこの光と分離して検出され，前記所与の領域は前記第一の次元を横切る第二の次元で共焦点作用をもたらすように形成されていることを特徴とする」（４欄４７行〜５欄３行）とされ，実施例に関する記載においては，「第３図の構成が部分的共焦点作用のみを発揮する理由は，ＣＣＤとコンピュータにより提供される空間フィルタリングが一次元でのみ起こり，二次元では起きないからである。これは，第１図のものと同じエレメントに空間フィルタ１４を加えた第４図の実施例を使用することにより克服できる。…スリット３０は一次元空間フィルタリングのみを提供し，ラマンバンド２８のそれぞれが第５図の水平方向に空間的にフィルタリングされるようにしていることが認められるであろう。しかしながら，焦点１９の外側からの若干の光が依然としてスリット３０を通過し第３図の影を付けた領域に対応する第５図の領域において受領されることがある。これを克服するには，コンピュータ２５を第３図の実施例におけると同様にプログラムして，線４４同士の間にあるピクセルからのデータだけを処理し，線４６同士の間にある他のピクセルを排除する。これにより，垂直方向における空間フィルタリングが得られ，スリット３０により与えられる水平空間フィルタリングと一緒に，完全な二次元共焦点作用が達成される。」（６欄４６行〜７欄３３行）とされている。以上によれば，本件発明７は，焦点合わせの困難なピンホールを使用しない共焦点作用の技術において，Ｚ軸方向の分解能＼向上のために，単にＣＣＤとコンピュータの組合せによる一次元空間フィルタリングを行うのみ（例えば，第１図の従来技術による部分的共焦点作用）ではなく，これにスリットによる空間フィルタリングを組み合わせることにより二次元の空間フィルタリングを行い，これによって完全な共焦点作用を達成しようとするものである。原告らは，完全な共焦点作用については，非分散性エレメントを用いる場合と分散性エレメントを用いる場合の２つに分け，部分的共焦点作用は分散性エレメントを用いる場合であるとするが，本件明細書において，そのような明確な区別をしているとみるだけの根拠に乏しく，いずれのエレメントを用いる場合においても，完全な共焦点作用と部分的な共焦点作用が生じるものと解するのが相当である。このような，本件発明７の技術的意義及び他に特許請求の範囲や発明の詳細な説明において「光」の意義を明らかにするような記載がないことに照らせば，構成要件Ａの「光」の意義については，本件発明７の技術的意義を達成できるような光であるか否か，言い換えれば，本件発明７の構＼成を備えた装置において，第一及び第二の次元での共焦点作用をもたらす光といえるか否かという観点から検討するのが相当である。
ウ そこで，ライン照明が第一及び第二の次元での共焦点作用をもたらす光といえるか否かについて検討する。
・・・
スポット照明の場合には試料のスポット光が照射された点から出たラマン散乱光のみがＣＣＤに到達するのであるから，線４４間の領域を読み取ることにより，Ｚ軸方向の分解能が高くなり，第二の次元の共焦点作用が生じるものと解される。しかし，ライン照明の場合には，これと同様ということはできない。線ＰＰ間を読み取るということは，線ＰＰ間に到達した光全てを一括して１データとして読み取るということであって，線ＰＰ間に到達した光を検出器の各画素位置ごとに分解してデータを読み取るのではないことを意味し，これは線ＱＱについても同様であると解される（原告らの実験である甲１８別紙２の１頁１４〜１６行参照）。そうすると，ライン照明の場合には，たとえ線ＱＱ間を読み取ったとしても，原告参考図６のように，他の点からの光が含まれており，Ｚ軸方向の分解能＼が高まるとはいえない。以上のとおり，原理的にみて，ライン照明の場合においては，ＱＱ間のデータを読み取ったとしても，第二の次元の共焦点作用は生じないものというべきである。
・・・
原告らの実験３及び４によれば，スポット照明では，検出器の列数が少なくなると，ＦＷＨＭの数値が小さくなり解像度が上がっている。他方で，原告らの実験５によれば，一様なサンプルを用いたライン照明では，検出器の列数を３から１にするとＦＷＨＭが小さくなっているが，列数を７から５及び５から３にする過程ではＦＷＨＭが小さくなっているとはいえないから，原告らの実験によっても，一様なサンプルを用いたライン照明において共焦点作用が生じるとはいい難い。オ 以上のとおり，原理的には，ライン照明では，光検出器における所与の領域は，サンプルの所与の面からの光だけでなく，他の面からの光も相当量受光するから，「第二の次元」の「共焦点作用」が生じないものと解されるし，実験の結果からみても，ライン照明において「第二の次元」の「共焦点作用」が生じるとは認められない。そして，その他ライン照明において共焦点作用が生じることを認めるに足りる証拠はない。カ 以上を踏まえて，構成要件Ａの「光」の意義について検討するに，上記オのとおり，ライン照明において「第二の次元」の「共焦点作用」が生じるとは認められない。そうすると，構＼成要件Ａの「光」は，スポット照明を意味すると解するのが相当である。
・・・
乙１６発明では，前記試料に照射されたスポット光からの散乱光は，前記入射スリットにおいて，入射スリットの手前に導入されたシリンドリカル・レンズの光学系を介して入射スリットの幅方向において焦点に絞り込まれて前記入射スリットを通過するものである。これは，回折格子（グレーティング）を使用した分光器で使われている球面鏡のような反射型光学素子により生じる前記ＰＳ−ＰＭＴ上での非点収差を，シリンドリカル・レンズにより補正するものである（上記アの乙１６発明の認定を参照）。すなわち，「シリンドリカル・レンズ」の光学系によって，入射スリットにおいて，あえて非点収差を与え，この非点収差によって分光器により生じる非点収差を解消するものであると解される。このように，入射スリットの手前にシリンドリカル・レンズが存在する限りは，それによって非点収差が与えられることにより，サンプルの所与の面の焦点からの散乱光がスリットにおいてスポットとして焦点に絞り込まれることにはならないものと考えられる。しかし，乙３１号証には，「凹面鏡で光軸外に集光されることにより生じる非点収差を補正するために，ＣＣＤカメラの前に円柱レンズ（図１に図示されない）が用いられた。」（訳文２頁７〜９行）と記載されている（「円柱レンズ」はcylindrical lensの訳）。そして，乙１６発明において設けられた「シリンドリカル・レンズ」は，球面鏡のような反射型光学素子により発生する非点収差の補正を行うものであるから，乙３１号証の「円柱レンズ」は，乙１６発明の「シリンドリカル・レンズ」と機能が同一であると認められる。そうすると，乙１６発明の「シリンドリカル・レンズ」の位置を，乙３１号証のように単に光検出器の前に移動させることは当業者にとって設計的事項というべきものであり，そのように構＼成したことによる格別の効果も存在しない。そして，「シリンドリカル・レンズ」の位置を乙３１号証のように光検出器の前に移動させることによって，乙１６発明において，サンプルの所与の面の焦点からの散乱光は，入射スリットにおいてスポットとしての焦点に絞り込まれて入射スリットを通過し，サンプルの所与の面の焦点の前または後で散乱される光は，入射スリットにおいて焦点を結ばないことになる。なお，シリンドリカル・レンズが光検出器の前に置かれ，そこで非点収差が与えられるとしても，これはそれによって分光器によって生じた非点収差を解消するためのものであるから，「前記サンプルの所与の面から散乱された光を前記光検出器の所与の領域に合焦させ前記サンプルの他の面から散乱された光を前記光検出器に合焦させない手段」という構成要件Ｄの構＼成が阻害されるものではない。したがって，相違点４に係る構成は，当業者にとって容易想到であったと認められる。＼n
・・・
乙１６発明では，光検出器としてＰＳ−ＰＭＴ検出器が用いられているが，これは，ＣＣＤのようなアナログ検出器とは異なり，ＰＳ−ＰＭＴがデジタル検出器であり，宇宙線ノイズが入ったとしても，そのエネルギーに比例した応答がされるわけではなく，１カウントと数えられるだけであるため，超微弱信号の検出の目的に沿っているからである（乙１６・３頁下から９行〜４頁６行）。回折格子（グレーティング）を使用した分光器では反射型光学素子を使わざるを得ないので非点収差が発生し，二次元検出器上でＹ方向への像の広がりが大きくなってしまうので，Ｙ方向に信号を積算して（ビンニング），Ｘ方向の一次元検出器に変換して使用する。乙１６発明では，ビンニングによりノイズを大量に取り込んでしまうと感度が低下するという問題が発生するために，非点収差を補正して，ビンニングされる素子の数をできるだけ減らすことによりノイズの取り込みを抑えるものである（乙１６・４頁１０行〜５頁２行）。ビンニングされる素子の数をできるだけ減らすことによりノイズの取り込みを抑えるという効果は，「ＰＳ−ＰＭＴ検出器の場合により顕著である。」（乙１６・４頁下から４〜３行）とされているが，ＣＣＤの場合にこの効果が生じないとされているわけではない。そして，乙１６号証には，量子効率の絶対値や赤外域の感度などを重んじるならばＣＣＤ検出器の方が優れているなど，目的によって選択は異なってくることが記載されている（４頁６〜８行）。以上に照らすと，乙１６発明において，ＰＳ−ＰＭＴに代えて，ＣＣＤ検出器を採用することは当業者にとって容易に想到できることであったと認められる。これに対し，原告らは，超微弱信号の検出以外の目的でＣＣＤ検出器を用いることがあるとしても，かかる目的の場合は乙１６発明を用いる必要はないから，乙１６発明においてＣＣＤ検出器を用いる動機付けはないなどと主張する。しかしながら，ＰＳ−ＰＭＴを用いた乙１６発明が超微弱信号の検出で有利であるとしても，上記のとおりＣＣＤ検出器の方が優れている部分もあるのであるから，他の目的のために，検出器をＣＣＤに置換することが考えられるのであって，原告らの主張は採用できない。

◆判決本文

　特許権侵害事件です。審査中に行った補正が特許後に要旨変更と認定され、出願日が繰り下がり、特許無効と判断されました。
　旧特許法４１条の規定中，「願書に最初に添附した明細書又は図面に記載した事項の範囲内」とは，当業者によって，明細書又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり，補正が，このようにして導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該補正は，「明細書又は図面に記載した事項の範囲内」においてするものということができるというべきところ，上記明細書又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項は，必ずしも明細書又は図面に直接表現されていなくとも，明細書又は図面の記載から自明である技術的事項であれば，特段の事情がない限り，「新たな技術的事項を導入しないものである」と認めるのが相当である。そして，そのような「自明である技術的事項」には，その技術的事項自体が，その発明の属する技術分野において周知の技術的事項であって，かつ，当業者であれば，その発明の目的からみて当然にその発明において用いることができるものと容易に判断することができ，その技術的事項が明細書に記載されているのと同視できるものである場合も含むと解するのが相当である。これを本件においてみるに，前記のとおり，本件発明は，「交換システム」が備える「第２の手段」において，「入トラヒックを運ぶパケットが当該交換システムの出口から送信される時刻の前の所定のウィンドウ時間内に当該交換システムの入口で受信されるように入トラヒックを当該交換システムの出口が送信する時刻を制御する」構＼成（本件構成）を有するものである。そして，前記(1)のとおり，本件発明の要旨の認定に関しては，本件構成における「入トラヒックを運ぶパケットが当該交換システムから送信される時刻の前の所定のウィンドウ時間内に当該交換システムで受信されるように入トラヒックを当該交換システムが送信する時刻を制御する手段」にいう「交換システムから送信される」，「交換システムで受信される」，「交換システムが送信する」の各文言は，交換システムの出入口における送受信の制御のみならず，交換システムの内部における送受信の制御という動作をも含んでいると解されるものの，その文言解釈上，第一義的には，「入トラヒックを運ぶパケットが当該交換システムの出口から送信される時刻の前の所定のウィンドウ時間内に当該交換システムの入口で受信されるように入トラヒックを当該交換システムの出口が送信する時刻を制御する手段」と解釈される。これに対し，本件当初発明にはこのような記載はもともと存せず，本件構＼成のうち上記解釈される部分は本件補正によって新たに追加された構成である。・・・したがって，プロセッサからボコーダに送信される時刻を制御する技術的事項を開示するにすぎない本件当初明細書等には，本件構＼成のうち，交換システムの出口から送信する時刻を制御する技術的事項については何ら記載されておらず，また，本件当初明細書の記載から自明である技術的事項であるということできない。以上によると，本件補正は，本件当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるとは認められないから，本件補正は，旧特許法４１条所定の「明細書又は図面に記載した事項の範囲内」においてするものということはできず，要旨変更に該当するものというほかない。
・・・・
　これを本件についてみるに，前記３のとおり，本件当初明細書等の発明の詳細な説明と，本件明細書等の発明の詳細な説明の記載は，その技術内容に係る記載において異なるものではなく，したがって，本件発明における構成要件Ｆ２（本件構＼成）のうち，「入トラヒックを運ぶパケットが当該交換システムの出口から送信される時刻の前の所定のウィンドウ時間内に当該交換システムの入口で受信されるように入トラヒックを当該交換システムの出口が送信する時刻を制御する手段」と解釈される部分は，本件明細書等の発明の詳細な説明に記載のない事項であり，入トラヒックを交換システムの出口が送信する時刻を制御する技術的事項につき，出願当時の技術常識からみても，当業者がそれを正確に理解でき，かつ過度の試行錯誤を経ることなく発明を再現することができるだけの記載があるとはいえないから，本件発明は，平成６年法律第１１６号附則６条でなお従前の例によるとされる特許法３６条４項の実施可能要件を満たしておらず，本件発明１及び２に係る特許はいずれも特許無効審判により無効にされるべきものと認められる。＼n

◆判決本文

　間接侵害（特許法１０１条１号）について、専用品であるとの1審認定が維持されました。また、被告の無効主張は、時期に後れた抗弁としての却下はせず、採用したものの、最終的には無効理由無しと判断しました。
　第１審被告は，本件回転板が被告装置のために必須であるからといって，必ずしも本件発明を実施しないで使うことが使用形態として認められないというわけではなく，本件プレート板を使用しない形態が被告装置の経済的，商業的又は実用的な使用形態と認めることはできないとした原判決の認定は，事実を無視したものである，特許法１０１条１号は，他の用途がないことを要件とするものであって，「全く使用しないという使用形態」が要件となるわけではないし，本件プレート板を使用するか否かは，ユーザーの選択に委ねられているなどと主張する。しかしながら，特許法１０１条１号は，その物自体を利用して特許発明に係る物の生産にのみ用いる物についてこれを生産，譲渡等する行為を特許権侵害とみなすものであるところ，同号が，特許権を侵害するものとみなす行為の範囲を，「その物の生産にのみ用いる物」を生産，譲渡等する行為のみに限定したのは，そのような性質を有する物であれば，それが生産，譲渡等される場合には侵害行為を誘発する蓋然性が極めて高いことから，特許権の効力の不当な拡張とならない範囲でその効力の実効性を確保するという趣旨に基づくものであると考えられる。このような観点から考えれば，その物の生産に「のみ」用いる物とは，当該物に経済的，商業的又は実用的な他の用途がないことが必要であると解するのが相当である。そうすると，本件回転板及び本件プレート板は，本件発明における「共回り防止装置」の専用部品であると認められる以上，これらにおいて，経済的，商業的又は実用的な他の用途は認め難く，したがって，本件回転板及び本件プレート板は，「その物の生産にのみ用いる物」に当たるといわざるを得ない。したがって，被告装置が本件プレート板を用いないで使用することが可能であることは，本件回転板及び本件プレート板が被告装置の生産にのみ用いる物に該当するとの判断を左右するものではない。
・・・・
　アの認定事実によれば，原審において，第１審被告は，被告装置は本件発明の技術的範囲に属しないと考え，無効の抗弁を提出しなかったところ，その後，第１審被告の予想に反して損害論の審理が行われるに至ったため，無効の抗弁を提出しようとしたが，原審裁判所は時機に後れたものとしてこれを認めなかったものと認められる。ウ 第１審被告は，当審において無効の抗弁を提出し，無効理由として，1)特許法３６条違反，2)乙３８文献に記載された発明に基づく容易想到性，3)本件発明と乙３文献に記載された発明との同一性について主張するが，特許法３６条違反については，本件明細書等の記載を速やかに検討すれば早期に主張が可能であったものといえること，乙３文献は，平成２２年９月１日の原審第１回口頭弁論期日において書証として提出されており，また，乙３８ないし４０の各文献は，平成２４年５月９日の原審第１２回弁論準備手続期日において書証として提出されたものであること（なお，乙３９文献は第１審被告の出願に係る公開特許公報である。）からすると，原審裁判所が時機に後れたものとして主張を許さなかった無効の抗弁を当審に至って提出することは，時機に後れたものというほかない。そして， 無効の抗弁の提出が時機に後れた理由は，本件発明の技術的範囲に属するか否かについて，自らの主張が正しいと信じていたというにすぎないというのであるから，第１審被告には重大な過失が認められるといわざるを得ない。しかしながら，当事者双方は無効の抗弁について主張立証の追加を求めず，当裁判所は，平成２５年３月１４日の当審第１回口頭弁論期日において，弁論を終結したものである以上，無効の抗弁の提出が「訴訟の完結を遅延させる」（民訴法１５７条１項）ものとは認められず，また，「審理を不当に遅延させることを目的として提出された」（特許法１０４条の３第２項）とまで認めることはできない。よって，第１審被告による無効の抗弁の提出は，時機に後れた攻撃防御方法の提出として，これを却下することはできない。

◆判決本文

　侵害との主張に対して、1審は特許無効とされるべきとして、請求を棄却し、その控訴審も棄却しました。1審弁論手続き終了後に、並列進行していた特許無効審判において、訂正がなされ、無効でないとの審決がなされました。本件、原告は、1審にてかかる主張を行いましたが、裁判所は時期に後れた抗弁としてこれを却下しました。控訴審では、上記審決が、審決取消訴訟にて取り消されたことも考慮したのか、時期に後れた抗弁については言及せず、訂正後の発明についても進歩性なしとして、請求を棄却しました。
　本件訂正発明１にいう「特定挙動」は前記のとおり「事故につながるおそれのある危険な操作に伴う車両の挙動」であって交通事故の発生を前提とするものではない（交通事故が発生しない場合も含む）が，本件訂正発明１においても，例えばセンサ部から得られる角速度等のデータが所定の閾値を超えたか否かによって「特定挙動」の有無が判定されるから（本件訂正明細書の段落【００３０】，【００３４】，【００５０】，図２，３等），装置の機能の面に着目すれば，本件訂正発明１において「特定挙動」発生前後の所定時間分の情報を収集，記録する構＼成は，上記周知技術において「交通事故」発生前後の所定時間分の情報を収集，記録する構成と実質的に異なるものではない。加えて，上記周知技術と引用発明１とは，属する技術分野が共通し，前者を後者に適用するに当たって特段障害はないから，本件優先日当時，かかる適用を行うことにより，当業者が本件訂正発明１，２にいう「特定挙動」の発生前後の所定時間分の車両の挙動に係る情報を収集，記録する構＼成に想到することは容易であるということができる。以上のとおり，乙第６号証記載の引用発明１に，「特定挙動」の発生前後の車両の挙動に係る情報を収集する条件を記録媒体に記録，設定する乙第２号証記載の発明と，「特定挙動」に相当する一定の契機（交通事故等）の発生前後所定時間分の車両の挙動に係る情報収集をする乙第１，第８，第１１号証の１ないし５記載の周知技術を適用することにより，本件優先日当時，当業者において，相違点Ａに係る構成に容易に想到することができたというべきであり，本件訂正発明１は進歩性を欠く。＼n

◆判決本文

　特許発明の技術的範囲に属するが，本件特許は無効理由有りとして、請求棄却されました。
　　ところで，乙６の【０００７】には，「一般的に，望遠ズームレンズは，第１レンズ群が最も大型のレンズ群であり，フォーカシング時に繰り出されることが多い。このため，第１レンズ群を…補正光学系にすることは，保持機構及び駆動機構＼が大型化し好ましくない。従って，本発明における正負負正負タイプも同様に，第１レンズ群を防振補正光学系にするのは好ましくない。」と記載されているから，第１群フォーカス方式が開示されていると解されるが，上記の「本発明」に対応する請求項１は，フォーカス方式を特定していない。そして，乙６発明の技術的意義に照らすと，乙６発明において第１群フォーカス方式であることが必須の前提であるとは解されない。そうすると，乙６発明は，第１群フォーカス方式以外のフォーカス方式を排除していないというべきである。また，証拠（乙８〜１０）によれば，ズームレンズの技術分野において，１群フォーカスでは大型の構造になる欠点があるために，インナーフォーカスとすることは周知であることが認められる（乙８の【０００３】，乙９の（従来の技術），乙１０の［従来の技術と課題］）。以上のとおり，乙６発明は第１群フォーカス方式の態様を含むのであり，上記の周知技術に照らすと，第１群フォーカス方式の態様において大型の構＼造になるという課題を当業者は認識できる。
　(ウ) 乙７には，上記アのとおり，望遠レンズにおいては，第１レンズ群以外の比較的レンズ系の小さなレンズ群を光軸上移動させてフォーカスを行う内焦式フォーカス方式（インナーフォーカス方式）を用いている場合が多いことが記載されるとともに，インナーフォーカス方式を用いた望遠レンズにおいて，一部のレンズ群を偏芯させて防振を行うと，偏芯収差の発生量が著しく多くなり，特にフォーカスに際しての偏芯収差の発生量の変動が多くなり撮影画像の光学性能を著しく低下させる原因となっていることが記載されている。そして，上記の周知技術に照らすと，当業者は，乙７では，第１群フォーカス方式のレンズが従来技術と位置付けられているとともに，その課題を解決するためにインナーフォーカス方式が採用されてきたことに加え，インナーフォーカス方式における防振レンズでは，撮影画像の光学性能＼を著しく低下させるとの課題が生じることが示されていると認識できる。
　(エ) そして，乙６と乙７はともに，本件特許発明の属する像シフトが可能なレンズの技術分野に属するものであるから，当該技術分野の当業者は，乙６と乙７とに同時に接することができる。そうすると，当業者は，１群フォーカス方式の態様を含む乙６発明において，１群フォーカス方式の欠点を解消するとともに，撮影画像の光学性能＼を著しく低下させることのない防振レンズを構成するとの課題を認識することができるから，その課題を解決するために乙７発明を適用する動機付けがあると認められる。したがって，乙６発明に乙７発明を組み合わせることは容易であると認められる。＼n

◆判決本文

　侵害訴訟について侵害成立を認めた1審判断が維持されました。1審被告の無効主張は時期に後れた抗弁として採用されませんでした。
　以上のように，原審の受命裁判官は，第１回弁論準備手続期日において控訴人らに対し無効論の準備をするように指示し，控訴人らは，本件訴訟の提起（平成２０年１１月１９日，同月２５日訴状送達）から２か月以上後の平成２１年２月６日付け第１準備書面により，本件特許１及び本件特許２の請求項１，３，５について最初の無効主張を行い，同年６月１２日付け準備書面（４）により請求原因に追加された本件特許２の請求項７，８については，追加から約３か月後である同年９月１８日付け第８準備書面により最初の無効主張を行っている。そして，平成２２年２月５日の第８回弁論準備手続期日において，受命裁判官は，本件各特許について無効理由の追加は原則として認めないとし，同年６月１４日（本件主張期限）の第１１回弁論準備手続期日におい当事者双方により技術説明が実施され，原審裁判所は，以後，侵害論についての主張立証の追加は認めないとしたものである。上記原審の審理経過によれば，原審裁判所が侵害論についての主張立証の追加は認めないとした平成２２年６月１４日（本件主張期限）は，本件訴訟の提起から１年６か月以上後で，本件特許２の請求項７，８が請求原因に追加されてから約１年を経過し，しかも，受命裁判官が無効理由の追加は原則として認めないとした第８回弁論準備手続期日からも４か月以上を経過しているのであるから，侵害論の主張を制限する期間として短すぎるとは認められない。控訴人らは，５０５号明細書を主引用例とする無効主張は，本件発明２−７，２−８とほとんど同じ構成の発明が記載されたものであること等を理由に，その主張立証は訴訟の完結を遅延させることとなるものではないと主張する。しかしながら，同無効主張を審理するためには，５０５号明細書に記載された技術事項及びこれに基づく容易想到性の論理付け等について被控訴人に反論反証の機会を与えなければならず，そのためには相当の期間を要するものと認められ，訴訟の完結を遅延させることは明らかである。また，控訴人らは，５０５号明細書は米国特許明細書であるから，提出が後れたことはやむを得ないものであった旨主張する。しかしながら，本件主張期限（平成２２年６月１４日）は本件訴訟の提起から１年６か月以上後である上，５０５号明細書を主引用例とする無効主張が記載された第２５準備書面の提出及び５０５号明細書の証拠申＼出がされたのは，更にその１０か月以上後の平成２３年５月９日であって，米国特許明細書であることを考慮しても，その提出がこの時期に至ったことにやむを得ない事情があったと認めることはできず，控訴人らの主張は理由がない。控訴人らは，無効６１号事件において被控訴人が訂正請求を遅延させたために不利益を被った旨主張する。しかしながら，無効６１号事件における訂正請求の内容は，無効１９０号事件における平成２１年１２月２４日付け訂正請求と同一であり，被控訴人は，同訂正を内容とする訂正の対抗主張を，同年１１月２０日付け準備書面（１１）によりしていたのであるから，本件訴訟において，無効６１号事件における平成２３年１１月４日付け訂正請求が控訴人らに不利益を与えたということはできない。原審追加無効主張（平成２２年１２月１５日付け第２４準備書面，平成２３年５月９日付け第２５準備書面，同年８月４日付け第２７準備書面及び同月３０日付け第２８準備書面による主張）及びこれらに係る上記各証拠は，いずれも本件主張期限から６か月以上も経過した後に提出されたもので，提出が当該時期となったことにやむを得ない事情は認められないから，控訴人らは，少なくとも重大な過失によりこれらの主張立証を時機に後れて提出したものというべきであり，かつ，これにより訴訟の完結を遅延させるものと認められる。したがって，原審追加無効主張を時機に後れた攻撃防御方法であるとして却下した原審裁判所の判断に，誤りはない。
(ｳ) 当審においても，原審追加無効主張は，上述したのと同様の理由により少なくとも重大な過失により時機に後れて提出されたものというほかなく，かつ，これにより訴訟の完結を遅延させるものであることも明らかである。控訴人らは，本件のように改正法の公布，施行時をまたいで係属していた事件について，無効主張を時機に後れた攻撃防御方法として却下すると，控訴人らは予想外の著しい不利益を被ることになるなどと主張する。しかしながら，上記イに認定した原審の審理経過によれば，控訴人らには無効主張を提出する十＼分な期間があったというべきであるから，控訴人らの主張を採用することはできない。よって，当審において提出された控訴人らの原審追加無効主張は，民事訴訟法１５７条１項によりこれを却下する。

◆判決本文

　経緯が複雑です。1審では無効理由有りとして権利行使不能(特104条の3)と判断されました。権利者は控訴するとともに、訂正をしましたが、訂正要件を満たしていないので、訂正は認められないとして、1審と同じく請求棄却されました。 この侵害訴訟と並列に、無効審判でも争われています。特許庁は無効理由無しとしましたが、知財高裁はこれを取り消しました。特許権者は訂正請求し、特許庁は訂正を認めたうえ、無効理由無しと判断しました。これについても訂正要件を満たしていないので、訂正は認められないと判断されました。
　ウ 以上のとおり，本件明細書の全ての記載を総合しても，「前記長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上」としてラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレートが必須であること及び「前記他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上」としてメチルメタクリレートが必須であること並びにラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレート，及びメチルメタクリレートと，これらの物質にそのほか任意に重合性ビニル単量体を付加した構成とがいずれも機能＼上等価であることに関する技術的事項が導き出せない以上，訂正事項１及び２により，多種類の他の化合物と同列に例示されていたにすぎないラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレート，及びメチルメタクリレートを必須のものとして含むように本件特許発明を訂正することは，本件明細書の実施例１０及び１１を上位概念化した新規な技術的事項を導入するものというべきであり，許されるものではない。
　エ この点について，控訴人は，1)ラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレート，及びメチルメタクリレートは，いずれも本件特許発明における発明特定事項の下位概念としての具体的単量体であり，訂正事項１及び２により，具体的単量体を必須成分とした発明に減縮されることから，訂正事項１及び２は，特許請求の範囲の減縮を目的とした訂正に該当する，2)本件訂正は，本件明細書に当初から開示されていた顕著に優れた効果について，「液晶パネル点灯時の光抜け防止」の特に優れた具体的効果を奏する構成として特定したにすぎず，本件特許発明の技術的評価を変容させるものではないなどと主張する。しかしながら，本件明細書において，ラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレート，及びメチルメタクリレートは，多種類の他の化合物と同列に例示されていたにすぎず，「前記長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上」としてラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレートが必須であること及び「前記他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上」としてメチルメタクリレートが必須であること並びにラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレート，及びメチルメタクリレートと，これらの物質にそのほか任意に重合性ビニル単量体を付加した構＼成とがいずれも機能上等価であることに関する技術的事項が本件明細書に開示されていない以上，具体的単量体を必須成分とした発明に特定することをもって，訂正事項１及び２が訂正要件を充足するものということはできない。また，ラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレート，及びメチルメタクリレートを必須のものとして含むように訂正することこそが，新たな技術的事項を導入するものというべきである以上，本件訂正が，本件明細書に当初から開示されていた顕著に優れた効果について，「液晶パネル点灯時の光抜け防止」の特に優れた具体的効果を奏する構＼成として特定したものであるか否かは，前記ウの判断を左右するものではない。

◆判決本文

◆原審はこちらです。平成21（ワ）30094号

◆こちらは訂正取消審決です。平成23(行ケ)10431

　侵害訴訟にて、無効抗弁が認められ、非侵害と判断されました。
　乙１発明を本件特許発明と対比すると，1)乙１発明の「基板」は本件特許発明の「載置板」に，2)乙１発明の「金属ケース」は本件特許発明の「ケース層」に，3)乙１発明の「開口」部分は，本件特許発明の「接続挟持層」に，4)乙１発明の「基板」の底表面と「金属ケース」との間に存在する層は本件特許発明の「板底挟持層」に，5) 乙１発明の「接触子」は本件特許発明の「第１接続端子」に，6)乙１発明の外部電子機器に設けられた接続端子は本件特許発明の「第２接続端子」に，7) 乙１発明の基板の底表面に固定された「電子素子」は本件特許発明の「電子装置」に，それぞれ相当することが認められる。したがって，乙１発明は，ＵＳＢ規格に基づくものであるか否かが明らかではないものの，その他の点では本件特許発明と同一の構＼成であると認めることができる（原告も明らかに争っていない。）。乙１文献には，プラグの規格に関する記載が見当たらないものの，ＵＳＢ規格を除くなど，限定的に解釈する理由は見当たらない。かえって，乙６によれば，本件優先日（平成１６年１１月１日）当時，ＵＳＢ規格は広く知られていたことが認められる。前記(１)図１，図２ａのプラグの形状からしても，乙１文献に接した当業者は，乙１発明におけるプラグの規格として，ＵＳＢ規格も想起したことが明らかである。乙１文献のプラグの規格にＵＳＢ規格を採用することについて，何らかの阻害要因が存したことを窺わせる事情もない。そうすると，上記相違点に係る本件特許発明の構成（プラグがＵＳＢ規格によったものであること）は，実質的に乙１文献に記載されているものと同視することができる。したがって，本件特許発明は，乙１発明と同一であると認められる。＼n２ 争点６（訂正の再抗弁１）について 原告は，乙１発明に本件訂正発明の構成要件訂正Ｉ及び訂正Ｊが記載されていないから，本件訂正によって前記１の無効理由が解消される旨主張する。しかしながら，以下のとおり，乙１発明に本件訂正発明の構＼成要件訂正Ｉ及び訂正Ｊが記載されていないとは認めることができない。結局，前記１で述べたところを総合すると，本件訂正発明も，乙１発明と同一であると認めることができる。
（１）本件訂正発明の構成要件訂正Ｉ
本件訂正発明の構成要件訂正Ｉは「前記板底挟持層内の一部に該板底挟持層の変形を防止するための支持装置を設け，」というものである。前記１(１)の乙１文献に記載された各図には，基板１のコネクタ１１側の端部を支持する金属ケース３の開口部に設けた部材（図２ｂの左端下側の斜線で描かれた階段状部分）が図示されている。当該部材は，基板１の厚みを有する段を備え，基板１のコネクタ１１側の端を幅全体にわたって支持するものである。そうすると，当該部材の上記構成自体からして，基板１を支持することで乙１発明の基板１の底表＼面と金属ケース３とで画定される層（本件訂正発明の「板底挟持層」に相当）の変形を防止するものであることは明らかである。したがって，上記部材は，本件訂正発明の構成要件訂正Ｉの「支持装置」に相当するものであると認めることができるから，乙１文献には，本件訂正発明の構＼成要件訂正Ｉが記載されているものというべきである。
（２）本件訂正発明の構成要件訂正Ｊ
本件訂正発明の構成要件訂正Ｊは，「該板底挟持層の外界との接続面のみに前端保護層を設けたことを特徴とする，」というものである。前記１(１)の乙１文献に記載された各図には，基板１のコネクタ１１側の端部を支持する金属ケース３の開口部に設けた部材（図２ｂの左端下側の斜線で描かれた階段状部分）が図示されている。そして，当該部材の上記構成自体から，乙１発明の基板１の底表＼面と金属ケース３とで画定される層（本件訂正発明の「板底挟持層」に相当）の外界との接続面のみに設けられた部材であることは明らかである。そうすると，上記部材は，本件訂正発明の構成要件訂正Ｊの「前端保護層」に相当する構＼成であると認めることができるから，乙１文献には，本件訂正発明の構成要件訂正Ｊが記載されているものというべきである。＼n

◆判決本文

　技術的範囲に属する、間接侵害を構成する、無効理由無しとして、差止請求のみの請求が認められました。経緯は以下の通りです。無効審判請求に対して、訂正請求がなされ、審判では無効と判断されました（第１次審決）。取消訴訟が提起され、知財高裁はこれを取り消した。差し戻し後、無効理由無しとした審決がなされました。
　本件訂正発明１の特許請求の範囲（本件訂正後の請求項１）の記載中には，「前記受光手段に投光するための光を発光する前記発光部」との記載があり，「発光部」が発光する「光」は，「受光手段に投光するための光」であると規定しているが，この「光」を特定の領域の波長に限定したり，可視光に限定する旨の文言は存在しない。加えて，甲１８（岩波理化学辞典（第５版））に，「光」は，「可視光線に限定することもあるが，ふつうは紫外線，赤外線をあわせ波長が約１ｎｍ〜１ｍｍの範囲にある電磁波を光とよぶ。」との記載があること，本件訂正明細書（甲２４）の「発明の詳細な説明」中には，本件訂正後の請求項１の「光」の用語を定義する記載や，この用語を普通の意味とは異なる特定の意味で使用することを説明した記載がないことに照らすならば，本件訂正後の請求項１の「光」は，その文理上，可視光に限定されるものではなく，赤外線を含むものと解される。
ｂ 次に，本件訂正後の請求項１の文言，前記(イ)の本件訂正明細書の「発明な詳細の説明」の記載事項及び各図面を総合すれば，本件訂正明細書には，i)従来，キャリッジに複数のインクタンクを搭載して使用する記憶装置としてのプリンタにおいては，インクタンクの誤装着を防止するために搭載位置を特定する構成として，インク色に対応するインクタンクの搭載位置を定めた上，搭載部とインクタンクが係合する相互の形状を搭載位置ごとに異ならせ，他のインク色のインクタンクが装着できないようにする構＼＼成や，インクタンクの電気接点とキャリッジ等の搭載位置における本体側の電気接点とが接続して形成される回路の信号線を，搭載位置ごとに個別のものとし，この個別の信号線を用いてインクタンクからインク色情報を読み出し，インクタンクが正しい位置に装着されているか否かを検出する構成が提案されていたが，これらの構＼＼成では，インク色ごとに異なる形状のインクタンクを製造したり，信号線の配線数を増す必要があり，コスト増の要因となるなどの課題があったこと，ii)一方で，信号線の配線数を削減するための配線方式としては，複数のインクタンクと記録装置との間に共通の信号配線を用いる共通バス接続方式が有効であるが，共通バス接続方式を採用した場合，全てのインクタンクからの信号が共通の信号配線で送信されてくるため，インクタンクからの信号を受信しただけでは当該インクタンクがキャリッジ内に装着されていることを検出することはできても，その搭載位置を特定することができず，それが正しい搭載位置に装着されているか否かを検出できないという課題があったこと，iii)本件訂正発明１は，共通バス接続方式を採用しながらも，各インクタンクがインク色に応じてキャリッジの所定の位置に正しく装着されているか否かを検出することを目的とし，上記課題を解決するための手段として，キャリッジに搭載された複数のインクタンクにそれぞれのインク色情報を保持可能な情報部と，本体側の記憶装置に設けられた受光部に投光するための光を発光する発光部と，その発光を制御する制御部とを設け，インクタンクが受光部に対向する位置で発光する場合には受光部が受光できるようにし，キャリッジを相対移動させることにより，所定の位置で各インクタンクと受光部とを対向させ，本来装着されるべき位置のインク色のインクタンクを順次発光させ，受光部が受光できたときは当該インク色のインクタンクが本来の正しい搭載位置に装着されていると判断し，受光部が受光できなかったときは受光部に対向する位置には誤ったインク色のインクタンクが装着されていると判断するという「光照合処理」（前記(イ)ｉ）の方法を採用することにより，共通バス接続方式を採用しつつインクタンクの装着位置の誤りを検出するという作用効果を奏するようにした点に技術的意義があることが開示されているものと認められる。そして，上記「光照合処理」は，インクタンクの発光部が発する光が赤外線であっても行うことができること（甲３ないし１２）からすると，本件訂正発明１の上記技術的意義に鑑みても，本件訂正発明１の「光」から赤外線を除外すべき理由はない。

◆判決本文

　技術的範囲に属する、間接侵害品に該当すると認定されましたが、104条の3により権利行使不能と判断されました。
　構成要件Ａ３は，「当該接触検出回路で接触体(5)と被加工物又は工具ないし工具取付軸との接触を電気的に検出する位置検出器において」というものであるが，「接触検出回路」が「接触体」と「被加工物又は工具ないし工具取付具」との「接触」を「検出」する方法につき，「電気」や「電流」によって検出するとはせず，「電気的に」検出するとしている。一般に「的に」との用語を名詞の語尾に付けた場合，それそのものではないが，それと似た性質を持つものを含めた語感を持つことになるところ，「電気的に検出する」との表現は，「接触検出回路」が接触体，被加工物等及び位置検出器本体を流れた電流を直接検出する場合のみを指すのではなく，電気と似た性質を持つ媒体を介在させて検出した場合も含んだものと解するのが文言上自然である。イ 本件明細書の記載及び技術常識本件明細書においても，「接触体」と「被加工物又は工具ないし工具取付具」との「接触」を「検出」する方法につき，接触体，被加工物等及び位置検出器本体を流れた電流を直接検出するものに限定する記載はない。むしろ，本件特許発明は，接触体に通電，非通電を繰り返すことで接触体が磁化することに伴う誤差発生防止を課題として掲げるものであることに照らせば，位置検出の過程で接触体への通電を利用する構成であれば足り，「接触検出回路」がその電流を直接検出しているか否かで技術的範囲の属否を左右させる合理的理由は見出しがたいというべきである。
ウ 被告の主張について
被告は，「電気的に検出する」の意味につき，接触体と被加工物との間に流れる電気を直接に検出する構成に限定されると主張するが，あえて「的に」という幅を持たせる文言が使用されていることと整合しない解釈といわざるを得ず，採用できない。
エ 小括
以上によると，構成要件Ａ３の「電気的に検出する」とは，「接触検出回路」が接触体，被加工物等及び位置検出器本体を流れた電流を直接検出する場合のみを指すのではなく，電気と似た性質を持つ媒体を介在させて検出した場合も含んでおり，電磁気学の技術常識に照らし，少なくとも磁気を介在させて検出した場合を含むと解するのが相当である。そして，ハ号スタイラスを装着したロ号検出器の構＼成ロａ３は，「前記励起コイルをもって励起されている本体及び接触体と被加工物であるワークとの接触を，前記接触体，前記ワーク，及び機械主軸により閉ループ回路が形成されることにより，前記検出コイルに誘電電流が流れ，電気的に検出する位置検出器」であるが，接触体，被加工物等及び位置検出器本体を流れた電流の電磁誘導によって検出コイルに誘導電流を流し，接触検出回路がこれを検出するというものである。そうすると，被加工物等との接触によって接触体などを流れた電流と接触検出回路が直接検出する電流との間には，磁気が介在することになるが，上記のとおり解釈したところの「電気的に検出する」構成といえる。したがって，ハ号スタイラスを装着したロ号検出器は，「接触検出回路」が，接触体と被加工物等との接触を「電気的に検出する」ものであり，構＼成要件Ａ３を充足する。
（４） 構成要件Ａ２の充足性
原告は，構成要件Ａ２の「接続」につき，物理的に有線で接触している場合だけでなく，相互に情報を交信できるような状態をも含むと主張するのに対し，被告は，接触検出回路が接触体と直接電気的に接続されていることが必要とされている旨主張するので，この点を検討し，充足性を判断する。
ア 特許請求の範囲の記載
構成要件Ａ２は，「当該接触体に接続された接触検出回路(3,4)とを備え，」というものであるが，「接続」の意味を明示的に表現する記載はない。しかし，特許請求の範囲の記載全体に照らして考えれば，「接触体」と「接触検出回路」の「接続」は，「接触検出回路」が「接触体」と「被加工物又は工具ないし工具取付軸」との「接触」を「電気的に検出する」ことを可能＼とするために必要とされる構成であることが読み取れる。そうすると，「接触体」と「接触検出回路」との「接続」は，上記「接触」を「電気的に検出する」ことが可能＼な構成であることを求めているとはいえるものの，接触検出回路が接触体と直接電気的に接続されている，つまり，接触体に流れた電流が接触検出回路に直接流れるような構＼成であることまでは求めていないと解される。
イ 本件明細書の記載
本件明細書において，「接続」の意味や射程を説明する記載は特にない。しかし，本件特許発明は，接触体に通電，非通電を繰り返すことで接触体が磁化することに伴う誤差発生防止を課題として掲げるものであることに照らせば，「位置検出回路」が「接触体」と「被加工物」等との「接触」という情報を，「接触体」への通電を利用して「検出」できるものであることが必須であるところ，「接触体」と「接触検出回路」との「接続」も，かかる情報伝達が可能な構＼成を求める趣旨であると解して矛盾はない一方，接触体に流れた電流が接触検出回路に直接流れるような構成に限定する合理的理由は見出しがたい。
ウ 被告の主張について
被告は，「接続」につき，接触検出回路が接触体と直接，電気的に接続されていることが必要とされている旨主張するが，その主な根拠としては，この「接続」が，構成要件Ａ３の「電気的に検出する」の前提となる構＼成であることを挙げる。この点，「接続」が「電気的に検出する」の前提として必要とされる構成であることは被告の指摘のとおりである。しかし，「電気的に検出する」の解釈につき，被告の主張が採用できないことは，前記（３）において論じたとおりであり，「電気的に検出する」を前記（３）のとおり解釈する以上，その前提となる「接続」についても，前記ア，イのとおり理解するのが一貫性のある解釈といえる。したがって，被告の主張は採用できない。
エ 小括
以上によると，「当該接触体に接続された接触検出回路」の「接続」は，「接触検出回路」が「接触体」と「被加工物」等との「接触」という情報を，前記(３)で示した意味で「電気的に検出する」ことを可能とする情報伝達の構＼成をとっていることを求めているものの，接触体に流れた電流が接触検出回路に直接流れるなど，物理的なつながりは求めていないと解するのが相当である。
・・・
（１） 特許法１０１条１号
証拠（甲２〜４）によれば，ハ号スタイラスは，これを備え付けても本件特許発明の技術的範囲に属することにはならない内部接点方式の位置検出器とも適合性を有することが認められるから，本件特許発明の技術的範囲に属する製品の生産に「のみ」用いる物（特許法１０１条１号）であるとはいえない。この点，原告は，ハ号スタイラスを内部接点方式の位置検出器に用いることは，社会通念上経済的，商業的ないしは実用的であると認められる用途に当たらないため，「その物の生産にのみ用いる」との要件を否定する理由にはならない旨主張する。確かに，内部接点方式の位置検出器では接触体は通電されないため，その接触部の磁化による測定誤差発生という課題はなく，接触部を非磁性体とした接触体を使う必要性に欠ける。しかし，ハ号スタイラスは，超硬合金であることに由来し，被加工物等との接触を繰り返すことで摩耗や変形による測定誤差が生じることを防止するという作用効果も有するのであるから，内部接点方式の位置検出器であっても，ハ号スタイラスを装着させる実用性は肯定されるというべきである。したがって，原告の主張は採用できない。
（２） 特許法１０１条２号
ア ハ号スタイラスは，本件特許発明の技術的範囲に属するハ号スタイラスを装着したイ号検出器及びハ号スタイラスを装着したロ号検出器の生産に用いるものである。加えて，本件特許発明は，その課題として，通電，非通電を繰り返すことで接触体が磁性化して誤差が発生することを防止するとともに，接触体が被加工物等との当接離隔を繰り返すことで摩耗や変形による測定誤差が発生することを防止することを掲げ，その解決方法として，「接触体(5)の接触部がタングステンカーバイトにニッケルを結合材として混入してなる非磁性材で形成されている」（構成要件Ｂ）との構＼成を採るものである。そうすると，「接触部がタングステンカーバイトにニッケルを結合材として混入してなる弱磁性として非磁性材であるＨＡＮ６で形成されている」（構成イｂ，ロｂ）ハ号スタイラスは，まさに本件特許発明の掲げる課題を解決する構＼成を成しているといえる。したがって，ハ号スタイラスは，「物の発明」である本件特許につき，「その物の生産に用いる物」であり，かつ「その発明による課題の解決に不可欠なもの」（特許法１０１条２号）といえる。イ そして，原告は，被告に対し，平成２２年１２月３日付の「催告書」と題する書面を送付し，被告はこれを遅くとも同月６日には受領したが，同書面には，本件特許の特許番号，登録日，本件特許発明の構成要件に加え，イ号検出器が本件特許権を侵害することなどが記載されていた（乙１，弁論の全趣旨）ところ，被告は同日以降，本件特許発明が「特許発明であること」及びハ号スタイラスが「その発明の実施に用いられること」を知っていた（特許法１０１条２号）といえる。ただし，同日より前の時点で，被告がそれら事実関係を知っていたと認めるに足りる証拠はない。
ウ 一方，被告は，ハ号スタイラスにつき，間接侵害（特許法１０１条２号）の除外要件である「日本国内において広く一般に流通しているもの」に当たる旨主張する。確かに，ハ号スタイラスの用途は，これを備え付けた場合に本件特許発明の技術的範囲に属することになるイ号検出器及びロ号検出器に限定されているわけではなく，本件特許発明の技術的範囲に属さない内部接点方式の位置検出器とも適合性を有するものではある（甲２〜４）。しかし，結局のところその用途は，位置検出器にその接触体として装着することに限定されており，この点，ねじや釘などの幅広い用途を持つ製品とは大きく異なる。また，そのような用途の限定があるため，実際にハ号スタイラスを購入するのは，位置検出器を使用している者に限られると考えられる。このような事情を踏まえると，ハ号スタイラスは，市場で一般に入手可能な製品であるという意味では，「一般に流通している」物とはいえようが，「広く」流通しているとは言い難い。また，そもそもこのような除外要件が設けられている趣旨は，「広く一般に流通しているもの」の生産，譲渡等を間接侵害に当たるとすることが一般における取引の安全を害するためと解されるが，上記のように用途及び需要者が限定されるハ号スタイラスにつき，取引の安全を理由間接侵害の対象から除外する必要性にも欠けるといえる。したがって，ハ号スタイラスは「日本国内において広く一般に流通しているもの」に当たらず，この点に関する被告の主張は採用できない。
（３） 小括
以上によると，被告によるハ号スタイラスの製造，販売は，本件特許発明との関係において，平成２２年１２月６日以降，特許法１０１条２号の規定する間接侵害の要件を満たすものといえる。
・・・
そこで次に，乙１２発明の接触体の接触部について，「非磁性部材」の具体的材質の選択に当たり，乙１４文献及び乙２４文献の開示する技術的事項を適用して本件特許発明を想到することが容易であったかを検討する。まず本件特許発明の掲げる課題は，通電，非通電を繰り返すことで接触体が磁化することに伴う測定誤差発生の防止と，接触体と被加工物等との繰り返しの接触による接触体の摩耗や変形に伴う測定誤差発生の防止とであるが，前者は接触体の接触部を非磁性部材とすることで解決される課題であるから，乙１２発明で未解決なのは後者の課題のみである。そして，乙１２文献内に明示こそされていないものの，通電方式の位置検出器の接触体の接触部は，金属製の被加工物等と繰り返し接触することが当然に想定されていること，被告において，平成元年の時点で既に接触部を超硬合金とする接触体を製造，販売し，現在まで継続していること（甲２〜４，乙１９〜２３）からすると，接触体の摩耗や変形に伴う測定誤差という課題は，本件特許出願（平成１１年４月７日）の時点で，当業者にとって周知の課題であったといえるし，また，その解決手法として，接触体の接触部を超硬合金とすることも周知技術であったといえる。一方，タングステンカーバイトにニッケルを結合材として焼結することで非磁性体の超硬合金が得られるとの技術的事項は，昭和４５年には既に文献公知となり（乙２４），平成２年頒布の「改訂５版金属便覧」と題する文献にも記載され（乙１４），本件特許出願（平成１１年４月７日）前に技術常識であったと認められることに加え，本件特許発明と用途や課題が異なるとはいえ，同一の技術分野において本件特許出願前に頒布された文献（乙１７，１８）中でも，同部材が利用されていた。そうすると，乙１２発明の開示する「非磁性部材」の具体的材質を選択するに際し，上記周知課題及び周知技術の下で，「タングステンカーバイトにニッケルを結合材として焼結した非磁性の超硬合金」を選択することは，単に公知材料からの最適材料の選択に過ぎず，当業者の通常の創作能力の発揮であり，当業者が容易に想到することができたものといえる。したがって，乙１２発明に，乙１４文献及び乙２４文献の開示する技術的事項を組み合わせて本件特許発明に想到することは容易であったといえる。
（５） 原告の主張について
この点，原告は，通電，非通電を繰り返すことで接触体が磁化することに伴う測定誤差発生の防止という本件特許発明の掲げる課題が，乙１２文献ほか，本件特許出願前のどの文献にも開示されておらず，本件特許発明に至る動機付けに欠ける旨主張する。しかし，この課題は，乙１２文献の開示する乙１２発明の構成，つまり，「接触体の接触部を非磁性部材とする」ことで既に解決されているのであるから，当該課題にかかる動機付けがなければ本件特許発明の構＼成に至ることができないなどというものではない。言い換えれば，通電方式の位置検出器において，「接触体の接触部を非磁性部材とする」構成は，主引例である乙１２文献に開示されているのであるから，かかる構＼成へ至るための課題の開示，動機付けの有無を問題とする必要はないといえる。また，「接触体の接触部を非磁性部材とする」構成の具体的な材料選択をする前提として，そのような上位概念で表＼現された構成を維持することへの動機付けが求められると解したとしても，あくまで既に公知となっている構＼成を維持するだけの動機付けがあるか否かの問題であり，新規の構成へ至る動機付けがあったかが問われるわけではない。通電方式の位置検出器において，「接触体の接触部を非磁性部材とする」ことでその磁性化を防止できることは，乙１２文献でその構＼成に触れた当業者にとって明らかであるが，通電方式の位置検出器における測定対象は通電性のある物質であること，乙１２文献中の上記構成は強磁性の環境下における位置検出器で採用されたものであることからして，接触体の接触部の磁性化を避けることができれば，切削加工等で生じた切粉の付着など磁性化に伴う不都合を回避する効果が得られることも，乙１２文献に触れた当業者が予＼測し得る範囲内にある。そのため，「接触体の接触部を非磁性部材とする」構成を採る技術的意義は，その構＼成自体が示唆するものといえ，これを維持するだけの動機付けがあるといえる。なお，同様の理由により，当業者の予測し得ない顕著な作用効果や用途を見出したともいえず，かかる観点から本件特許発明の進歩性を肯定することも困難である。したがって，課題の示唆がないことを理由として本件特許発明の容易想到性を否定する原告の主張は採用できない。
（６） 小括
以上によると，本件特許は，進歩性欠如の無効理由を有しており，特許無効審判により無効にされるべきものと認められるから，原告は，被告に対し，本件特許権に基づく権利を行使することはできない（特許法１０４条の３）。

◆判決本文

　携帯のワン切り関係の特許について、第1特許については技術的範囲外、第２特許については１０４条の３により権利行使不能と判断されました。
　前記(ア)の出願経過によれば，原告は，審査官から「前記制御手段は，前記ＩＤ番号が前記電話帳メモリに登録されている番号の一つと一致したら着信音を発生させる一方，一致しなければ所定時間だけ着信音を発生させず，その後所定時間経過したら着信音を発生させること」という構成が新規事項に当たるとして拒絶理由通知を受けたことから，この構＼＼成を含まないものとして手続補正をし，これにより特許査定を受けたものというほかない。前記アの原告の主張は，本件特許発明２−３の構成要件Ｊの意義について，上記拒絶理由通知を受けた構＼＼成と同一であるというものにほかならないから，上記出願経過に照らせば，包袋禁反言の法理により許されないものというべきである。
エ 小括
これらのことからすると，本件特許発明２−３の構成要件Ｊの「着信情報」とは， i)通信端末装置が圏外や電源がオフの場合に，ii) 通信ネットワーク側の交換制御装置に記憶されるものであり，iii) 少なくとも発呼側のＩＤ情報及び呼出継続時間情報を含むものをいうと解するほかない。
（２）被告製品の構成
　被告製品について，i) 通信端末装置が圏外や電源がオフの場合に，ii) 通信ネットワーク側の交換制御装置に記憶されるものであり，iii) 少なくとも発呼側のＩＤ情報及び呼出継続時間情報を含むものとしての「着信情報」を受信する構成を有する旨の主張立証はない。この場合に，リンガーの発生を制御する構＼＼成を有する旨の主張立証もない。したがって，被告製品について，本件特許発明２−３の構成要件Ｊを充足するとは認めることができない。
２ 争点３−１（先願発明の有無）について
以下のとおり，本件特許発明１は，乙１４発明と同一であると認められる。（１）乙１４公報に関する出願明細書には，以下の記載がある。
・・・
乙１４発明の各構成は前記(２)のとおりであるが，同発明と本件特許発明１−１ないし１−３を対比すると，１Ｆを除いた乙１４発明の構成が本件特許発明１−１ないし１−３の各構＼＼成要件と同一であることについて，原告は，これを明らかには争っていない。原告は，前記第３の５【原告の主張】のとおり，発呼側端末のＩＤ番号が格納されているのは，本件特許発明１−１では構成要件Ｆの「電話帳メモリ」であるのに対し，乙１４発明では「電話帳及び／又は発信履歴」である点において相違する旨主張する。一般に，「及び」は，名詞相互をつなぎ，それらの指すものに一括して言及する場合に使われる接続詞であるのに対し，「又は」は，i) 複数のうち少なくとも一つが成り立つこと，ii) 複数のうちどれか一つだけが成り立つことをいう場合に使われる接続詞である。そうすると，乙１４発明の「電話帳及び／又は発信履歴」という文言からすれば，電話帳と発信履歴のいずれか一つだけの場合も含まれることが認められ，これと異なる解釈をとるべき理由は見当たらない。そうすると，乙１４発明の構成には，「電話帳」のみに発呼側端末のＩＤ番号が格納されているものとする構＼＼成も含まれるから，この点において，本件特許発明１−１と相違するとはいえない。よって，本件特許発明１−１ないし１−３は，乙１４発明と同一であると認めることができる。

◆判決本文

　「物の生産」は，「発明の構成要件を充足しない物」を素材として「発明の構＼成要件のすべてを充足する物」を新たに作り出す行為をいう」として、間接侵害不成立、さらに、無効理由有りと判断されました。
　「物の生産」の通常の語義等も併せ考慮すれば，「物の生産」とは，特許範囲に属する技術的範囲に属する物を新たに作り出す行為を意味し，具体的には，「発明の構成要件を充足しない物」を素材として「発明の構＼成要件のすべてを充足する物」を新たに作り出す行為をいうものと解すべきである。一方，「物の生産」というために，加工，修理，組立て等の行為態様に限定はないものの，供給を受けた物を素材として，これに何らかの手を加えることが必要であり，素材の本来の用途に従って使用するにすぎない行為は「物の生産」に含まれないものと解される。前提事実のとおり，本件各特許発明の【特許請求の範囲】は，いずれも「ピオグリタゾンまたはその薬理学的に許容しうる塩」と，本件併用医薬品とを「組み合わせてなる糖尿病または糖尿病性合併症の予防・治療用医薬。」というものである。したがって，本件各特許発明は，当該医薬品に関する発明，すなわち「物の発明」であると認めることができ，このこと自体は当事者間でも争いがない。なお，「組み合せる。」とは，一般に，「２つ以上のものを取り合わせてひとまとまりにする。」ことをいい，「なる」とは，「無かったものが新たに形ができて現れる。」「別の物・状態にかわる。」ことをいうものと解される。したがって，「組み合わせてなる」「医薬」とは，一般に，「２つ以上の有効成分を取り合わせて，ひとまとまりにすることにより新しく作られた医薬品」をいうものと解釈することができる。・・・，法１０１条２号の「物の生産」は，「発明の構＼成要件を充足しない物」を素材として「発明の構成要件のすべてを充足する物」を新たに作り出す行為をいう。すなわち，加工，修理，組立て等の行為態様に限定はないものの，供給を受けた物を素材として，これに何らかの手を加えることが必要であって，素材の本来の用途に従って使用するにすぎない行為は含まれない。被告ら各製品が，それ自体として完成された医薬品であり，これに何らかの手が加えられることは全く予＼定されておらず，他の医薬品と併用されるか否かはともかく，糖尿病又は糖尿病性合併症の予防・治療用医薬としての用途に従って，そのまま使用（処方，服用）されるものであることについては，当事者間で争いがない。したがって，被告ら各製品を用いて，「物の生産」がされることはない。換言すれば，被告ら各製品は，単に「使用」（処方，服用）されるものにすぎず，「物の生産に用いられるもの」には当たらない。＼n

◆判決本文

　侵害訴訟について、技術的範囲に属しない、および104条の3により権利行使不能と判断されました。
　本件発明１の作用効果は，誤入力が生じやすい軸別の移動命令ではなく，駆動対象をロボットとする移動命令を用いて，複数のロボットを制御することにある（本件明細書１【０００６】，【００１０】）。したがって，本件発明１の「移動命令判別手段」の技術的意義は，駆動対象をロボットとする移動命令から，ロボットに対応するドライバーを選定するところにあると認められる。これに対し，イ号製品のＭＯＶＰ命令は，前記認定（原判決第４の２(4)）のとおり，「ポジションＮＯ．によって指定されるポジションデータに従って，所定の軸をポイント・トゥ・ポイント（ＰＴＰ）移動させよ」という命令であり，駆動対象となる軸が決定されれば，それに対応するドライバーは一義的に特定されるものであり，ドライバーを選定する必要がない。したがって，イ号製品は，構成要件１−Ｆを充足するとはいえない。＼n

◆判決本文

◆こちらは関連事件（１）です。平成23(行ケ)10261

◆こちらは関連事件（２）です。平成23(行ケ)10154

　１０４条の３によって権利行使不要との判断が維持されました。時期に後れた抗弁にも該当しないと判断されました。
　本件は，被告製品が本件特許の技術的範囲に属することについては当事者間に争いがなく，本件特許の無効事由の存否が主たる争点である。原審において，被告は，乙１資料及び乙５公報を主引例とする進歩性欠如等の主張をした（乙５公報には純度９９．８パーセントのプラバスタチンナトリウムを得たとの実施例が記載されていたものの，本件特許に記載の製造方法については何らの言及がされていないものである。）。原審は，平成２３年７月２８日に，被告の主張を採用して，原告の請求を棄却した。
　(ｲ) 原告は，本件控訴を提起した。ところで，原告は，訴外協和発酵キリン株式会社に対して，本件特許権に基づき，特許権侵害訴訟を提起し，同事件の控訴審が大合議事件となった。当審では，大合議事件の審理等を優先することとし，当審での第１回口頭弁論期日を平成２４年４月１２日と指定した(その間，被告は，平成２３年１２月９日に，控訴状に対する答弁書を提出したが，答弁書においては，乙１３公報を主引例とする進歩性欠如の無効理由の主張はされていない。)。
　(ｳ) 平成２４年１月２７日，大合議事件において判決の言渡しがされた。その後，当審において同年４月１２日に実施した第1 回口頭弁論期日において，被告は，本件特許には，乙１３公報を主引例とする進歩性欠如の無効理由が存在する旨主張をした。
　イ 判断以上の経緯に照らし，時機に後れた攻撃防御方法に当たるか否かについて判断する。「物の発明」に係る特許請求の範囲にその物の「製造方法」が記載されている場合の発明の要旨認定に関し，原審では，「製造方法」に限定されないとの理解を前提とした審理がされていた。そのような原審の審理を前提として，被告は，より純度の高いプラバスタチンナトリウムについての記載がある乙５公報を主引例とする無効理由を挙げて無効の抗弁をした。しかし，大合議事件判決において，本件発明の要旨の認定について，「製造方法」に限定される旨の判断がされたことから，被告は，当審の第1 回弁論期日において，同一の製造方法が開示された乙１３公報に基づく無効事由を主張した。このような経緯に照らすならば，被告が上記の主張をしたことに合理性を欠く点はなく，また時機に後れたと解することもできない。よって，被告の主張が時機に後れているとの原告の主張は採用できない。

◆判決本文

　化粧品について3億円を超える損害賠償が認められました。あとで提出した証拠は、時期に後れたとして、採用却下されました。また、売上高、実施料率などは全て伏せ字になってます。ただ、60億円までは達していないことは、下記の記載から読み取れます。
　裁判所は，平成２３年５月３１日の第５回弁論準備手続期日において，原告及び被告から，本件の侵害論に関する主張立証は終了した旨を聴取した上で，侵害論に関する審理を終結し，本件に関する裁判所の見解を示して和解を勧告するとともに，損害論に関する審理に入ったものであり，被告の上記準備書面(6)及び(7)は，損害論の審理が相当程度進行した時点で提出されたものである。加えて，被告が，平成２２年１１月５日付け被告準備書面(1)において，乙２の１文献に基づく無効理由を主張し，同日付けで，上記準備書面におけるものと同様の無効理由に基づき無効審判を請求している（乙３）ことも考慮すると，被告は，平成２３年５月３１日の上記弁論準備手続期日までの間に，上記補足主張をすることが可能であったというべきであるから，被告が上記(ア)のとおり行った補充主張及び書証（乙３２ないし３７号証，５３号証）の提出の申し出は，重大な過失により時機に後れてなされたものであり，また，これにより訴訟の完結を遅延させるものであることが明らかである。なお，被告は，損害論に入った後であっても，明白な無効原因があるときには，同無効原因を追加主張することは時機に後れた攻撃防御方法に当たらないところ，特許庁において無効審決がなされた場合には，明白な無効原因があるものとみるべきである旨主張する。しかし，乙２の１発明に基づく無効理由に関する当裁判所の判断，とりわけ前記５ (2)ウ及びエでみたところを考慮すれば，被告の補足主張によっても，本件各発明に明白な無効理由があるとは考えられず，これは，特許庁において無効審決がなされていることを考慮しても同様であるから，被告の当該主張を採用することはできない。したがって，民訴法１５７条１項に基づき，上記補足主張並びに乙３２ないし３７号証及び乙５３号証の提出の申し出はこれを却下する。＼n
　原告は・・・売上高は６１億０９６４万円を下回らないと主張する。しかし，上記書証は，「商品別日別／月別売上照会」をデータ出力したものとして提出されたものであり，注文数量，注文金額等を黒塗りしたものではあるが，その体裁，内容等をみても，その信用性を疑わせるべき事情は直ちには見当たらない。また，証拠（甲４３，４４）によれば，被告のクレンジングオイル売上高は，平成２１年において６０．５億円，平成２２年において５９．５億円であることが認められるが，被告が，被告各製品のほかにも「薬用ディープクレンジングオイル」等のクレンジングオイル製品を販売していることにかんがみれば，被告の開示する金額が信用できないものということはできない。したがって，この点に関する原告の主張は採用できず，被告製品１及び被告化粧品セットの売上高については上記(ア)ないし(カ)のとおりであると認められる。

◆判決本文

　訴訟物は異なるとはいえ、実質的に，同一の争いを繰り返すものであるとして、請求棄却されました。サポート要件違反などの無効理由もありと認定されました。
　前訴と本訴では，原告の請求権を基礎付ける特許権はいずれも本件特許権で同一であるが，前訴は本件特許権に基づく前訴マウスの使用等の差止請求権を訴訟物とするもので，前訴の確定判決により既判力が生じるのは，前訴の控訴審の口頭弁論終結時である平成１４年７月９日における上記請求権の存否であるのに対し，本訴は前訴控訴審判決が確定した平成１５年３月２５日から本訴の提起日までの間における被告の本訴マウスの使用等による本件特許権侵害の不法行為又は共同不法行為に基づく損害賠償請求権を訴訟物とするものであって，前訴と本訴では訴訟物が異なり，前訴の既判力が本訴に直接に及ぶものではない。
・・・・
イ(ア) 他方で，本訴と前訴は，いずれも本件発明の構成要件Ｂの充足性が争点となり，その具体的な争点が，構＼成要件Ｂの「ヒト器官から得られた腫瘍組織塊」の解釈及び各マウスのその構成の充足性である点では共通している。もっとも，前訴マウスと本訴マウスとでは，前記アのとおり，構＼成が異なる部分があるが，ヌードマウスの皮下で継代したヒト腫瘍組織塊が同所移植された点では共通するので，上記構成が異なる部分があることが，上記争点の判断の結論に影響を及ぼすものではない。そして，前訴１審判決及び前訴控訴審判決は，上記争点について，構＼成要件Ｂの「ヒト器官から得られた腫瘍組織塊」は，ヒト器官から採取した腫瘍組織塊そのもののみならず，ヌードマウスの皮下で継代した腫瘍組織塊を含むと解すべきであるとした原告の主張を排斥し，前訴マウスの構成要件Ｂの充足性を否定する判断を示し，原告の請求及び控訴をそれぞれ棄却したものである。ところが，原告は，本訴において，上記争点について，前訴でした主張と同様の主張を行い，本訴マウスが構＼成要件Ｂを充足し，ひいては本件発明の技術的範囲に属する旨主張している。前訴１審判決及び前訴控訴審判決が示した構成要件Ｂの「ヒト器官から得られた腫瘍組織塊」についての解釈は判決における理由中の判断であって，本訴はもとより，前訴においても既判力の対象となるものではないが，本訴において，原告が構＼成要件Ｂの「ヒト器官から得られた腫瘍組織塊」の解釈を再び争い，本訴マウスが本件発明の技術的範囲に属すると主張することは，前訴の判決によって原告と被告との間で既判力をもって確定している前訴マウスの使用等による本件特許権に基づく差止請求権の不存在の判断と矛盾する主張をすることに帰し，実質的に，同一の争いを繰り返すものであるといわざるを得ない。
・・・・
以上の(ア)ないし(ウ)を総合すると，本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件出願の優先権主張日当時の技術常識に照らし，当業者が，ヌードマウスでの皮下継代を経た脳以外のヒト器官から採取したヒト腫瘍組織塊が同所移植された本件発明のモデル動物がヒト腫瘍組織を増殖及び転移させるに足る能力を有するモデル動物を作成するという本件発明の課題を解決できることを認識できるものと認めることはできない。したがって，本件発明の特許請求の範囲の記載は，サポート要件に適合しないというべきである。＼n

◆判決本文

　優先権主張が認められず、新規性無しとして特104条の3の規定により、権利公使不能と判断されました。
　本件特許発明１については，特許法２９条等の規定の適用に関して優先権主張の利益を享受できず，現実の出願日である平成１４年１０月２日を基準として新規性等を判断すべきであるところ，同日以前に実施品「スイングクランプＬＨ」が製造・販売されていたので，新規性を欠き，特許無効審判によって無効とされるべきものである。
・・・
原判決が認定するとおり（５８〜６３頁），平成１３年１１月１３日にされた特許出願（第１基礎出願）に係る基礎出願明細書１（図面を含む。乙２）にも，平成１３年１２月１８日にされた特許出願（第２基礎出願）に係る基礎出願明細書２（図面を含む。乙３）にも，平成１４年４月３日にされた特許出願（第３基礎出願）に係る基礎出願明細書３（図面を含む。乙４）にも，クランプロッド５の下摺動部分１２に４つのガイド溝を設けることを前提に，下摺動部分１２の外周面を展開した状態における螺旋溝２７（旋回溝）に傾斜角度を付けることは開示されているものの，傾斜角度の具体的範囲については記載も示唆もされておらず，本件特許発明１の構成のうち，「第２摺動部分（１２）の外周面を展開した状態における上記の旋回溝（２７）の傾斜角度（Ａ）を１０度から３０度の範囲内に設定」するとの構＼成（発明特定事項）については，平成１４年法律第２４号による改正前の特許法４１条１項にいう先の出願「の願書に最初に添付した明細書又は図面・・・に記載された発明に基づ」いて特許出願されたものでないから，本件特許発明１についての特許法２９条等の規定の適用については，優先権主張の利益を享受できず，現実の出願日である平成１４年１０月２日を基準として新規性等を判断すべきである。

◆判決本文

　実験する条件について動機づけがあるので進歩性なしとして、非侵害と認定されました。
　乙７には，「ＷＢ法より簡便かつ高感度な方法の確立を目的として，ＥＬＩＳＡ法について検討」した結果の報告である旨の記載があるが（前記(1)ア(ア)），遠心分離処理条件の検討がされた旨の記載はない。乙７記載の方法を更に簡便とするため，目的とする物質の遠心分離が達成できる範囲で遠心分離処理条件を変更し，その検出結果を検討することは，当業者が当然試みることといえる。そして，乙７及び乙９は，ＥＬＩＳＡ法に用いてＰｒＰＳｃを検出する試料の調製法に係る文献である点で，その技術分野を共通にするところ，乙７には，「脳又は脾臓」から試料を調製する場合に，両者を区別せずに「６９，０００×ｇ」で遠心すると記載されているのに対し，乙９には，脾臓，リンパ節等については，遠心を４０，０００回転とする一方で，脳の場合には１５，０００回転とされていること（前記イ(ア)ｄ）に照らすならば，乙７及び乙９に接した当業者であれば，乙７記載の方法において，「脳」（脳組織）から試料を調製する場合に，「６９，０００×ｇ」の遠心分離処理条件に代えて，乙９記載の「毎分１万５０００回転」の遠心分離処理条件（相違点に係る本件発明の構成）を適用することを容易に想到し得たものと認められる。
　(イ) これに対し原告は，界面活性剤の種類，分析対象組織の種類，適用される遠心分離の方法，洗浄，再沈殿などの精製工程の有無は，結果に大きく影響するところ，乙７及び乙９を検討すると，超遠心分離の適用が原則であること，乙７では，Ｚｗｉｔｔｅｒｇｅｎｔとサーコシルの組合せよりも，トリトンＸ−１００とサーコシルの組合せの方が良好であったことなどからすると，Ｚｗｉｔｔｅｒｇｅｎｔを使用する乙９に記載された遠心分離の条件を，乙７における既に良好である方法を変更するために適用する動機付けが存在しないから，乙７に記載された発明に，乙９記載の遠心分離条件（相違点に係る本件発明の構成）を組み合わせることは容易想到とはいえない旨主張する。しかしながら，前記(ア)で述べたように，乙７記載の方法において，目的とする物質の遠心分離が達成できる範囲で遠心分離処理条件を変更し，その検出結果を検討することは，当業者が当然試みることであり，しかも，乙９には「脳」（脳組織）から試料を調製する場合の遠心分離の回転数について１５，０００回転と記載されていることからすると，乙７記載の方法に，乙９記載の遠心分離条件を適用する動機付けが存在するものといえること，乙７には，「脳」から試料を調製する場合に，「６９，０００×ｇ」の遠心分離処理条件を変更することに問題があることを積極的に示唆する記載はなく，上記の適用について阻害事由もないこと照らすならば，原告の上記主張は，採用することができない。

◆判決本文

　切り餅事件について、特102条2項により求めた利益のうち、寄与度を１５％として損害8億と認定されました。被告は、2012/4/3に、「上告した」との発表をしています。和解段階で、代理人が変わったりしたようです。
　被告は，被告製品について，i)平成１５年９月ころから「サトウの切り餅パリッとスリット」との名称で販売し，切餅の上下面及び側面に切り込みが入り，ふっくら焼けることを積極的に宣伝・広告において強調していること，ii)平成１７年ころから，切り込みを入れた包装餅が消費者にも広く知られるようになり，売上増加の一因となるようになったこと，iii)平成２２年度からは包装餅のほぼ全部を切り込み入りとしたことが認められ，これらを総合すると，切餅の立直側面である側周表面に切り込み部等を形成し，切り込みによりうまく焼けることが，消費者が被告製品（別紙物件目録１ないし５）を選択することに結びつき，売上げの増加に相当程度寄与していると解される（甲４，２１〜２６，４３，５１，５６の１〜２２，甲６０〜６３，乙１５２，１５３，１６４〜１６７）。上記のとおり被告製品（別紙物件目録１ないし５）における侵害部分の価値ないし重要度，顧客吸引力，消費者の選択購入の動機等を考慮すると，被告が被告製品（別紙物件目録１ないし５）の販売によって得た利益において，本件特許が寄与した割合は１５％と認めるのが相当である。
・・・・
　当裁判所は，被告代理人らが，控訴審の口頭弁論終結段階になって選任され，限られた時間的制約の中で，精力的に，記録及び事実関係を精査し，新たな観点からの審理，判断を要請した点を理解しないわけではなく，その努力に敬意を表するものである。しかし，特許権侵害訴訟は，ビジネスに関連した経済訴訟であり，迅速な紛争解決が，とりわけ重視されている訴訟類型であること，当裁判所は，原告と被告（解任前の被告訴訟代理人）から，進行についての意見聴取をし，審理方針を伝えた上で進行したことなど，一切の事情を考慮するならば，最終の口頭弁論期日において，新たな審理を開始することは，妥当でないと判断した。＼n

◆判決本文

◆中間判決はこちら

◆1審はこちら

　特104条の３の規定により、権利行使不能と判断されました。
　・・・（前記(2)ア，１(1)ア(エ)）に照らすならば，別件知財高裁判決２が認定判断するように，乙Ｃ１記載発明において，二組のアーム同士及びコラムなどとの干渉を回避するために，ハンド部の伸縮方向を「第１及び第２の支持部材の移動方向及び前記支持部材が前記コラムから延びる方向に関して直交する方向」とする構成を採用することは，設計事項にすぎないものということができる。(ウ) 以上によれば，当業者であれば，乙Ｃ１記載発明及び上記周知技術に基づいて，相違点１に係る本件発明２の構成を容易に想到することができたものというべきである。
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　以上のとおり，本件発明２は，当業者が乙Ｃ１記載発明及び周知技術に基づいて容易に発明をすることができたものであるから，本件発明２は進歩性を欠くものであり，本件発明２に係る本件特許２には，特許法２９条２項に違反する無効理由（同法１２３条１項２号）があり，特許無効審判により無効とされるべきものと認められる。したがって，原告は，特許法１０４条の３第１項の規定により，被告に対し，本件発明２に係る本件特許権２を行使することができない。

◆判決本文

◆別件知財高裁判決２はこちらです。平成22年（行ケ）10034
　

　商標権侵害に対して、商3条1項違反の無効主張に基づく権利濫用の抗弁がなされました。権利者は、商47条の除斥期間の適用があると反論してますが、これも排斥されました。
　以上によれば，原告による本件商標の登録出願は，商標法３条１項柱書きが定める商標の登録要件を欠くものであるから，本件商標の商標登録には同項柱書きに違反する無効理由（商標法４６条１項１号）がある。(2) 権利濫用の成否についてア 上記(1)で述べたとおり，本件商標は，その商標登録当時，出願人たる原告において，自己の業務に現に使用していたとは認められず，かつ，自己の業務に使用する意思があったとも認められないものであって，その商標登録に商標法３条１項柱書きに違反する無効理由があることは明らかである。加えて，前記(1)イ(イ)で検討したところによれば，本件商標の商標登録後においても，原告が，本件商標を「墓地又は納骨堂の提供」の役務に係る業務において現に使用した事実は認められず，また，将来において本件商標を使用する具体的な計画があることも認められないものであるから，本件商標には，原告の信用が化体されているとはいえない。これらの事情に鑑みれば，原告の本件商標権に基づく損害賠償請求権の行使を容認することは，商標法の趣旨・目的，とりわけ，いわゆる登録主義の法制下においての濫用的な商標登録を排除し，登録商標制度の健全な運営を確保するという同法３条１項柱書きの規定趣旨に反する結果をもたらすものといえるから，原告の被告らに対する本件商標権に基づく損害賠償請求権の行使は，権利の濫用に当たるものとして許されないというべきである。
イ これに対し，原告は，本件商標については，商標法４７条１項所定の除斥期間の経過により商標登録無効審判の請求をすることができず，したがって，被告らは，本件商標の商標登録が無効であることを理由とする権利行使制限の抗弁(商標法３９条，特許法１０４条の３第１項)を主張することができないにもかかわらず，本件商標の商標登録に無効理由があることを根拠として権利濫用の主張を認めることは，上記除斥期間を定めた商標法４７条１項の趣旨を没却することとなり，許されない旨を主張する。しかしながら，商標法４７条１項の規定は，商標登録を対世的かつ遡及的に無効とするための無効審判請求との関係において，その請求のないまま一定の期間が平穏に経過した場合に，現存の法律状態を尊重し維持するために，商標登録についての瑕疵が消滅したものと扱う趣旨の規定であると解されるところ，商標権者の特定の相手方に対する具体的な商標権の行使が権利の濫用に当たるか否かの判断は，商標法４７条１項の規定が対象とする無効審判請求の可否の問題とは異なる場面の問題である。上記権利濫用の成否は，当事者間において具体的に認められる諸般の事情を考慮して，当該権利行使を認めることが正義に反するか否かの観点から総合的に判断されるべきものであって，ここで考慮され得る事情については，特段の制限が加えられるべきものではない。したがって，商標権の行使が権利濫用に当たるか否かの判断に当たっては，当該商標の商標登録に無効理由が存在するとの事情を考慮し得るというべきであり，当該無効理由につき商標法４７条１項の除斥期間が経過しているからといって，このような考慮が許されないものとされるべき理由はなく，このことが同項の趣旨を没却するなどといえないことは明らかであるから，原告の上記主張は理由がない。

◆判決本文

　進歩性なしとして、権利行使不能と判断しました。
　乙８発明で挙げられた被処理物のうち，「醸造施設においてのモロミ」及び「食品製造施設においての水産物その他の加工食品」が食品原料に当たることは明らかであり，乙８発明の技術分野は本件訂正発明における食品原料の濾過システムの技術分野を含むものであるから，相違点i)は実質的な相違点とは認められない。次に，相違点ii)について検討すると，乙８文献に，ケーシング２０の目詰まり防止が技術的課題として示されていることは，前記第４の２(3)エ(ア)でみたとおりであるところ，乙８発明が食品原料以外の汚泥，産業廃棄物等にも利用することができるものであることは前記のとおりであって，上記技術的課題は，被処理物の種類にかかわらず共通のものとして示されているものということができる。そうすると，乙８発明に接した食品原料の濾過システムの技術分野の当業者は，汚泥，産業廃棄物等の処理技術が食品原料の濾過システムの分野における技術分野に適用できることを容易に認識することができる。また，乙８発明には，上記目詰まり防止という課題の解決手段として，適宜の圧力を付与した清浄水を噴射させる方法が示されているものであることは前記第４の２(3)エ(ア)のとおりであって，乙８発明には，上記技術的課題を解決するための他の手段を検討するについての動機付けが存在するものということができる。そして，乙７発明は，汚泥の濾過式脱水圧搾機に関するものであり，上記濾過式脱水圧搾機の濾過孔の目詰まりを解消するため，スクリューコンベアブレードの外側端部の全体に沿って，濾過式脱水用媒体の内周面と隙間なく連続的に接触するコイルばね式清掃用ブレードを設け，これにより上記内周面に付着する固形物を清掃するものであることは前記第４の２(1)ア(オ)のとおりであり，乙７発明は，脱水処理機における濾過孔の目詰まり防止を技術的課題とするものであるということができる。そうすると，食品原料の濾過システムの技術分野における当業者は，目詰まり防止に関する技術が食品原料を被処理物とする場合に限定されず，汚泥処理技術にも共通することを容易に認識できるものである以上，乙８発明に接することよって，前記技術的課題（脱水処理装置における濾過孔の目詰まり防止）を動機付けられ，さらに，乙８発明と乙７発明は，技術的課題を共通にするものと認識した上で，解決課題において共通する乙７発明に記載された技術を適用し，上記課題解決手段として，乙７発明に示されたコイルばね式清掃用ブレードを適用して，乙８発明に記載された脱水処理装置を，シャフトの送り羽根先端に沿って，ケーシング２０内周面と隙間なく連続的に接触するコイルばね式清掃用ブレード（「スクリュ状羽根の外周端面全域に沿って，前記フィルタエレメントと摺接し，スクリュ状羽根の前後に隙間を開けずに設けたスクレーパ機構」）を有するものとし，ケーシング２０内周面に付着する固形物を清掃できる（「前記フィルタエレメントの周面に付着する濾カス固形分を引掻除去できる」）ことを特徴とするスクレーパ濾過システムとすることは容易であるということができる。＼n

◆判決本文

　技術的範囲には属するものの、特許法１０４条の３により権利行使不能と判断されました。原告の訂正主張について、「審判請求していないという理由で主張の提出自体が許されないわけではない」と言及したものの、「その主張か時期に後れた防御である」として認められませんでした。
　原告は，無効理由４に係る被告の無効主張は時機に後れた攻撃防御方法であるから却下すべきと主張する。しかしながら，当該無効主張は，平成２３年７月１３日の第４回弁論準備手続において，同月１２日付け被告準備書面(4)をもってなされたものであるところ，同時点では，いわゆる二段階審理における侵害論についての審理中であったから，当該無効主張についての審理がなければ直ちに弁論を終結できる段階になく，上記無効主張により訴訟の完結を遅延させることになるものとは認められない。原告は，無効審判請求の審理が終結した後に新たに無効主張を追加することは，侵害訴訟と審決取消訴訟におけるいわゆるダブルトラック問題を引き起こすと指摘するが，上記無効主張により訴訟の完結を遅延させることになるものと認められないことは上記のとおりであるから，原告の上記主張は採用することができない。
　３ 訂正を理由とする対抗主張について
原告は，平成２３年９月２２日付け原告第６準備書面をもって，本件訂正発明には無効理由がなく，かつ，被告製品は本件訂正発明の技術的範囲に属すると主張し，これに対し，被告は，原告の上記主張は，時機に後れた攻撃防御方法であるから却下されるべきであると主張する。そこで検討するに，原告の上記対抗主張は，前記平成２３年７月１２日付け被告準備書面(4)をもってなされた無効理由２〜４に対するものであるところ，受命裁判官は第５回弁論準備手続期日（同年８月５日）において，原告に対し，上記無効理由についても審理するので，これに対する反論があれば次回までに提出するよう促し，反論の機会を与えたにもかかわらず，原告は，第６回弁論準備手続期日（同年９月９日）までに上記対抗主張をすることなく，同期日で弁論準備手続を終結することについても何ら異議を述べなかったものである。無効理由２及び３は，いずれも既出の証拠（乙２及び乙３）を主引用例とする無効主張であり，無効理由４も，平成１４年５月２０日付け特許異議申立てにおいて既に刊行物として引用されていた乙６に基づくものであるから，原告は，上記無効理由の主張があった第４回弁論準備手続期日から弁論準備手続を終結した第６回弁論準備手続期日までの間に対抗主張を提出することが可能＼＼であったと認められる（原告は，乙６に基づく無効理由４を回避するために訂正請求を行うことができるのは第２次無効審判請求の無効審判請求書副本の送達日である平成２３年８月１９日から答弁書提出期限である同年１０月１８日までの期間のみであると主張するが，本件訴訟において対抗主張を提出することはできたものというべきである。原告は，対抗主張が認められる要件として現に訂正審判の請求あるいは訂正請求を行ったことが必要とする見解が多数であるとも主張するが，訂正審判請求前又は訂正請求前であっても，訴訟において対抗主張の提出自体が許されないわけではなく，理由がない。）にもかかわらず，これを提出せず，弁論準備手続の終結後，最終の口頭弁論期日になって上記対抗主張に及ぶことは，少なくとも重大な過失により時機に後れて提出したものというほかなく，また，これにより訴訟の完結を遅延させるものであることも明らかである。

◆判決本文

　訂正要件を満たさないため無効理由を解消できず、104条の3の規定により、権利行使不能と判断されました。
　本件特許発明は「鍵」発明であり，ロータリーディスクタンブラー錠の構成に関する上記限定を加えたからといって，「鍵」自体の構＼成が限定されるとは認められないのであるから，上記限定によって，本件特許発明に係る特許請求の範囲を減縮するものということはできず，また，本件特許発明の「鍵」の構成が明瞭になるとも，誤記又は誤訳が訂正されることになるということもできない。したがって，本件訂正請求は，特許法１３４条の２第１項ただし書各号所定の事項を目的とするものとは認められないから，不適法なものであり，これによって，本件特許が有する前示１の無効理由を解消することはできない。＼n

◆判決本文

　無効理由なし、特許権を侵害すると判断されました。
　以上の明細書の記載及びその課題解決のためのカフとカラー部分との関係について示した構成要件Ｅの記載に照らして，「直接隣接する」の技術的意義を検討すると，本件発明は，従来技術において，カフ上端部の分泌物を吸引するについて，カラーの延在部よりも上部に吸引孔を設けざるを得ず，その結果，吸引孔とカフ上端部の位置が遠ざけられ，そのためカフ上端部の分泌物を十＼分吸引できなかったのを，カラーに被せるようにカフを膨らませ，気管をシールすることによって，カラー部分の存在によるカフ上端部からの吸引孔の離間を回避し，カフ上端部と吸引孔の近接を可能にしたことにあると認めるのが相当である。したがって，「直接隣接する」の意義は，カラー部分の存在による吸引孔とカフ上端部との離間が防止されていること，すなわち，カラー部分の存在によりカラー部分を隔てて吸引孔とカフ上端部が隣接することが回避されていることを意味するものと介される。したがって，カフの近位端と吸引孔の間の空隙の有無が直ちに「直接隣接する」か否かの評価に結び付くのではなく，カラー部分に重なるようにカフが膨らむ構＼成によって，カラー部分の距離がそのまま吸引孔を設けることの障害となっていた従来技術と比較して，カフの上端部（近位端）と吸引孔の間の空隙を短縮することができているのであれば，「直接隣接する」と評価することができるものというべきである。

◆判決本文

　少し前の事件ですが、最高裁で上告棄却され、確定しましたのでアップしておきます。
　インクタンクの販売が、本件液体インク供給システムの特許権侵害か争われました。 争点は、技術的範囲、無効、間接侵害等です。
　特許法１０１条２号所定の「日本国内において広く一般に流通しているもの」とは，より広い用途を有するねじや釘のような普及品を想定して制定されたものである。原告製プリンタにしか使用することができない被告製品２は，発光と受光という本件発明の特徴的機能を有しない機種計６７機種の他の原告製プリンタにも使用することができるとしても，汎用品ということは到底できず，「日本国内において広く一般に流通しているもの」とは認められない。上記「日本国内において広く一般に流通しているもの」とは，汎用の部品や材料が，特許発明の侵害する製品の製造に用いられたとしても，間接侵害とならないように設けられた規定であり，被告製インクタンクは，原告製プリンタ専用のインクタンクであるから，到底，汎用の部品とはいえない。したがって，被告製品２は，「日本国内において広く一般に流通しているもの」とは認められない。＼n

◆判決本文

◆控訴審はこちらです。平成22年（ネ）10064
　

　土木分野の特許について、無効により権利行使できないと判断されました。
　前記(1)及び上記イを前提に検討するに，乙１記載の方法と乙２記載の巻上装置を使用した法面処理作業の方法は，法面に対する作業内容が，法面の破砕であるのか，法面に対するアスファルト舗装であるのかという違いはあるものの，ウインチとワイヤーとを用いて傾斜面上の「加工機械本体」（台車あるいは処理用作業車）を移動させて作業を行う「法面の加工方法」という同一の技術分野に属するものであり，また，傾斜面上の所望の位置に加工機械本体を移動させ，効率よく法面作業を行うことを目的とする点で課題も共通すること，上記課題を解決するための手段として，乙１では，アンカー及び巻取機（ウインチ）を法面上部の「左，中，右」の位置に合計三つ設け，「中」の位置のウインチを駆動させて加工機械本体を昇降移動させるとともに，「左」及び「右」の位置の各ウインチを駆動させ，左右２本のワイヤーの巻上げ量を調整することにより可動連結具及び舵取り機構を介して加工機械本体の車輪の軸を水平面内で回動させる構＼成としたのに対し，乙２では，２台のウインチを左右に設け，左右２本のワイヤーの巻上げ量を変え，その牽引力を異ならせることにより，加工機械本体を曲線をなす境界線に沿って移動させながら上昇させる構成とした点に違いはあるものの，上記課題を解決するために左右のウインチを駆動させて左右２本のワイヤーの巻上げ量を変化させる構＼成を採用している点では両者は共通していることに照らすならば，乙１及び乙２に接した当業者であれば，乙１記載の方法において，アンカー及びウインチを法面上部の「左，中，右」の位置に合計三つ設けた上記構成に代えて，乙２記載の上記構＼成のように「左右」の位置に合計二つ設ける構成（相違点に係る本件発明１の構＼成）とし，これらのウインチの駆動量を別個に制御することによって左右２本のワイヤーの巻上げ量を変え，加工機械本体を所望の位置に移動させることができるようになることを格別の困難なく想到することができたものと認められるから，本件発明１は，乙１記載の方法発明及び乙２記載の発明に基づいて当業者が容易に想到することができたものというべきである。

◆判決本文

◆関連案件　平成21(ワ)298

　特許権侵害事件ですが、争点は無効理由があるか否かで、技術的範囲の属否は争点になっていません。裁判所は、無効理由なしとして差止、損害賠償を認めました。
　これらの記載によれば，本件特許発明が解決しようとする課題は，給油取扱所における固定式消火設備の設置場所について選択の自由度を高めることにあり，これを解決するための手段が相違点２に係る構成要件Ｆの構＼成であり，これにより選択弁以降の配管取り出しを格納箱の三側方のいずれの方向からも行うことができるという作用効果を奏するという技術的意義があると認めることができる。イ これに対し，乙１発明に係る乙１文献には，相違点２に係る上記アの課題について記載や示唆はない。被告らが引用する文献（乙２，６ないし８，１２及び１３）についても同様である（なお，乙６，７について，本件特許出願前の刊行物であるかどうかは不明であり，乙８は，本件特許出願後である平成２１年６月に頒布されたものである。）。また，乙１２，１３には，「限られた空間に対して部材を斜めに配置」することが開示されている。しかし，乙１２は「室内に洗濯物を干すときに使用する物干し竿」の配置に係るものであって，固定式消火設備における水平送出管部の配置を対象とするものではなく，乙１３は「巨大コイルを構成する１０本の電線の結線部分（コネクター）」の配置に関するものであって，固定式消火設備における水平送出管部の配置を対象とするものではない。本件特許発明は，前記アのとおり，「格納箱内における多数の分岐管及び選択弁の取付法や配置法に工夫を凝らすことにより，多数の分岐管の全ての選択弁以降の配管取り出し方向の拡大化を図れ，給油取扱所内への格納箱の設置場所の選択自由度を拡げることのできる固定式消火設備を提供すること」（段落【０００５】）を課題とし，当該課題を解決するために，水平送出管部を「平面視で格納箱奥行方向に対して斜交するように斜め方向にかつ側面視で水平に配設」（段落【０００６】）するものであって，単に，限られた空間に部材を斜めに配置するだけのものではない。すなわち，前記アのとおり「水平送出管部の複数箇所の各箇所の上下に分岐管を設ける」ことと，水平送出管部を「平面視で格納箱奥行方向に対して斜交するように斜め方向にかつ側面視で水平に配設」する（段落【０００６】）こととが技術的に関連し，有機的に機能＼し合うことによって，複数の分岐管の全ての選択弁以降の配管取り出しが，格納箱の左側，右側，後ろ側のいずれの方向からも行うことができるとする作用効果を奏するものである。

◆判決本文

　侵害判断にて、訂正請求がなされているが、たとえ訂正が認められても無効理由ありとして、権利行使を認めませんでした。
　上記３(1)のとおり，乙１９発明は，「従来の納豆製品…の問題点を解消し，固体納豆の栄養成分および酵素類等を豊富に含み，しかも誰にでも容易に摂取可能な新しい食品を提供することを目的として」（上記３(1)サ）おり，「近年，納豆中に含まれる酵素の一種（ナットウキナーゼ）が血栓溶解作用を有するという報告…もなされ，その機能性が特に注目を集めている。」（上記３(1)キ），「この発明は…，納豆菌と，その代謝産物である人体に有益な機能性物質を含有する納豆菌培養液とからなることを特徴とする液体納豆を提供する。納豆菌は，…は，ナットウキナーゼ産生能＼に優れている…」（上記３(1)シ），「培養液の組成および各成分の含有量の調整によって最終製品の旨味，香り，臭い（アンモニア臭等の好ましくない臭い），粘性等の程度，あるいはビタミン類や酵素類等の含有量を随意に調節することができる。」（上記３(1)ス），「さらにこの発明は，上記の納豆菌とその培養液とからなる液体納豆の乾燥粉末と，この乾燥粉末を含有する食品を提供する。」（上記３(1)セ）等のとおり，酵素類としてナットウキナーゼが着目されていることが認められ，また，「液体培養では，通気攪拌条件等を自在に設定することができるため，納豆菌の増殖や代謝に応じて最適な条件のもとで発酵を行わせることができる。」（上記３(1)ソ），「培養液には，納豆菌によって産生させることを目的とする物質（ビタミン類，アミノ酸類，ナットウキナーゼ等の酵素類など），および固体納豆の特徴を再現するために必要とされる特性（香りや粘性等）に応じて，それらの必要基質を選択して添加すればよい。」（上記３(1)タ）等のとおり，納豆菌によって産生されるナットウキナーゼ等の目的物質に応じて必要基質を添加し，通気攪拌条件等を自在に設定して行うことができるとされるものである。そうすると，好適な液体培養条件を設定して乙１９発明のナットウキナーゼをより豊富なものとすることは当業者には容易に想到し得るものということができる。
　イ なお，本件訂正発明において，ナットウキナーゼの含有量を「５０００ＦＵ／ｇ乾燥重量以上」と限定したことについて，本件明細書には，「１ｇ当り，…乾燥粉末の場合は，…５０００ＦＵ以上であり得，１００００ＦＵ以上であり得る。」（段落【００１８】）との記載の他，実施例３の表２中に納豆菌培養エキス粉末の活性値として「１３０００ＦＵ／ｇ」との記載があるが，いずれもナットウキナーゼ活性が５０００ＦＵ／ｇ乾燥重量以上の納豆菌培養液（またはその濃縮物）を含むか否かによって，量的に顕著な差異があることを開示するものとはいえないものである。したがって，本件明細書の記載からは上記数値限定をすることの意義は認めることはできない。＼n

◆判決本文

　切り餅事件について、知財高裁は無効であるとした1審判決を破棄した中間判決をしました。
　上記発明の詳細な説明欄の記載によれば，本件発明の作用効果として，i)加熱時の突発的な膨化による噴き出しの抑制，ii)切り込み部位の忌避すべき焼き上がり防止（美感の維持），iii)均一な焼き上がり，iV）べ易く，美味しい焼き上がり，が挙げられている。そして，本件発明は，切餅の立直側面である側周表面に切り込み部等を形成し，焼き上がり時に，上側が持ち上がることにより，上記i）ないしiV）の作用効果が生ずるものと理解することができる。これに対して，発明の詳細な説明欄において，側周表面に切り込み部等を設け，更に，載置底面又は平坦上面に切り込み部等を形成すると，上記作用効果が生じないなどとの説明がされた部分はない。本件明細書の記載及び図面を考慮しても，構＼成要件Ｂにおける「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載は，通常は，最も広い面を載置底面として焼き上げるのが一般的であるが，そのような態様で載置しない場合もあり得ることから，載置状態との関係を示すため，「側周表面」を，より明確にする趣旨で付加された記載と理解することができ，載置底面又は平坦上面に切り込み部等を設けることを排除する趣旨を読み取ることはできない。
ｃ これに対し，被告は，本件発明は，切餅について，切り込みの設定によって，焼き途中での膨化による噴き出しを制御できるという効果（効果i））と，焼いた後の焼き餅の美感も損なわず実用化できるという効果（効果ii））を共に奏するものであるが（本件明細書段落【００３２】），切餅の平坦上面又は載置底面に切り込みが存在する場合には，焼き上がった後その切り込み部位が人肌での傷跡のような焼き上がりとなるため，忌避すべき状態になることから（本件明細書段落【０００７】），本件発明における効果ii）を奏することはないと主張する。しかし，被告の主張は，採用の限りでない。すなわち，本件発明は，上記のとおり，切餅の側周表面の周方向の切り込みによって，膨化による噴き出しを抑制する効果があるということを利用した発明であり，焼いた後の焼き餅の美感も損なわず実用化できるという効果は，これに伴う当然の結果であるといえる。載置底面又は平坦上面に切り込み部を設けたために，美観を損なう場合が生じ得るからといって，そのことから直ちに，構＼成要件Ｂにおいて，載置底面又は平坦上面に切り込み部を設けることが，排除されると解することは相当でない。また，当初明細書（甲６の２）の段落【００２１】には，作用効果に寄与する切り込みの形成方法が記載され，同明細書の段落【００４３】，【００４５】には，周方向の切り込み等は，側周表面に設けるよりは作用効果が十＼分ではないが，平坦頂面における場合でも同様の作用効果が生じる旨記載され，図６（別紙図５）が示されていたことに照らすと，周方向の切り込み等による上側の持ち上がりが生ずる限りは，本件発明の作用効果が生ずるものと理解することができ，載置底面又は平坦上面に切り込み部を設けないとの限定がされているとはいえない。さらに，本件明細書段落【０００７】の記載は，米菓で採られた噴き出し抑制手段の適用における問題点を記載したものであり，本件発明において，周方向の切り込み等による，上側の持ち上がりによる噴き出し抑制手段を採用するに当たり，載置底面又は平坦上面に切り込み等を設けるか否かについて，本件明細書に何らかの言及がされていると解する余地はない。したがって，被告の上記主張は，採用することができない。
ｄ また，被告は，切り込み部位が小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表＼面に設けられるという構成であることを表＼＼現するのであれば，「小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表＼面に切り込み部又は溝部を設ける」と記載すれば足り，「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載を付加する必要はない，と主張する。しかし，被告のこの点の主張も採用できない。すなわち，前記のとおり，角形等の小片餅体である切餅において，最も広い面を載置底面として焼き上げるのが一般的であるといえるが，これにより一義的に全ての面が特定できるとは解されない（別紙「原告提出の参考図面」参照）。したがって，小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表＼＼面を特定するため，「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載を付加することに，意味があるといえる。したがって，被告の上記主張は，採用することができない。

◆判決本文

◆関連の無効審判審取です

　イーモバイルに対する特許権侵害事件です。裁判所は、新規性違反を理由に権利行使できないと判断しました（特104条の3）。また、時期に後れた抗弁として、追加主張を却下しました。
　以上によれば，乙１５には，乙１５記載の伝送方法が，「第１のデータフィールドに第１のデータフォーマットのデータを含め，第２のデータフィールドに該第１のデータフォーマットとは異なる第２のデータフォーマットのデータを含める工程」（構成要件Ｂ），「前記第１のデータフィールド内に前記メッセージ信号全体の構＼成を表す第１の識別子を挿入する工程」（構＼成要件Ｃ），「前記第１の識別子に前記データフィールドの数，データフィールドの大きさ，又はデータフォーマットの少なくともいずれか１つに関する情報を含める工程」（構成要件Ｄ）を含むことが実質的に開示されているものと認められる。ｃ 前記ａ及びｂによれば，乙１５記載の伝送方法は，構成要件ＡないしＥの構＼成をすべて備えているものということができるから，本件発明１と実質的に同一であるものと認められる。
・・・・
　以上を前提に検討するに，原告が原告第７準備書面をもって行った訴えの追加的変更は，本件各発明（請求項１及び１１）に係る本件特許権の侵害の事実の主張に加えて，本件発明３及び４（請求項２及び１２）に係る本件特許権の侵害の事実の主張を新たに請求原因に追加するものであり，請求原因を変更する訴えの変更（民事訴訟法１４３条１項本文）に当たるものといえるところ，本件の審理の経過によれば，上記訴えの追加的変更は，本件各発明に係る本件特許権の侵害論の審理が完了し，原告の本件各発明に係る請求について裁判をするのに熟した後にされたものであることは，明らかである。そして，請求項２及び１２がそれぞれ請求項１及び１１を引用する形式のものであること（前記第３の３ ア及びイ）からすれば，本件発明３及び４に係る本件特許権の侵害論の審理は，本件各発明に係る本件特許権の侵害論の審理と共通する部分があり，その主張立証を利用できる面があるとはいえるものの，一方で，請求項２及び１２に特有の構成要件（構＼成要件Ｋ，Ｌ，Ｎ，Ｐ）が存在することに照らすならば，原告が追加した本件発明３及び４に係る本件特許権の侵害の事実に関する請求原因の審理を行うとなれば，上記構成要件の充足の有無，本件発明３及び４に係る本件特許の無効事由の有無に関する新たな双方の主張立証や，再度の専門委員関与の下における技術説明会の実施の要否の検討などが必要となり，更に審理に相当の期間を要することになるものと認められる。加えて，原告においては，平成２１年５月１４日の第１回口頭弁論期日から平成２２年６月１４日の第６回弁論準備手続期日までの間に，本件発明３及び４（請求項２及び１２）に係る本件特許権の侵害の事実の主張を請求原因に追加することについて特段の支障がなかったこと，その他本件の審理の経過に顕れた諸般の事情を考慮すると，上記訴えの追加的変更は，本件の訴訟手続を著しく遅滞させることになるものであり，不当であるといわざるを得ない。 以上によれば，本件発明３及び４（請求項２及び１２）に係る本件特許権の侵害の事実を請求原因に追加した訴えの追加的変更は，本件の訴訟手続を著しく遅滞させることになるものであって，民事訴訟法１４３条１項ただし書の場合に当たる不適法なものであるから，これを却下することとする。

◆判決本文

　計算鑑定人により102条2項による損害額が認定されました。また、寄与率については１００％とされました。
　特許法１０２条２項所定の「その者がその侵害の行為により利益を受けているときは」にいう「利益」とは，侵害品の売上高から侵害品の製造又は販売と相当因果関係のある費用を控除した利益（限界利益）をいい，ここで控除の対象とすべき費用は，侵害品の製造又は販売に直接必要な変動費及び個別固定費をいうものと解するのが相当である。本件計算鑑定は，被告各製品の製造及び販売に直接必要な変動費及び個別固定費につき次のａないしｅのとおり，変動費の減少項目につき次のｆのとおりそれぞれ認定・判断した上で，平成１９年９月１日から平成２１年９月３０日までの期間における被告各製品の売上高（前記ア(ア)）から控除すべき費用の合計額を３億７４７０万６００５円，限界利益の合計額を２８６９万７５６２円と算定した（本件計算鑑定書添付の別紙１参照）。上記ａないしｅの費用について，本件計算鑑定は，被告が製造及び販売する猫砂全製品において被告各製品の占める割合（ａにつき販売リッター数に占める割合，ｂないしｅにつき製造リッター数に占める割合）で按分して算出している（本件計算鑑定書の「VII対象品の計算根拠と変動費の範囲について」（８頁），本件計算鑑定書添付の別紙７及び８参照）。
・・・・
これに対し原告は，i)本件計算鑑定書添付の別紙９によれば，経費の内容には，変動費３億３３６４万２２４１円のみならず，個別固定費５４５７万８９４６円も含まれているが，本件計算鑑定は，被告の製造する猫砂は，パッケージが違ったとしても，すべて同じ構造の製品で「生産工程，機械，人員」もすべて同じであること，２５期（平成２１年５月〜平成２１年９月）における被告の全製品に対する被告各製品の販売割合が１５．５％（本件計算鑑定書添付の別紙８）であることを前提に鑑定をしていることからすれば，被告各製品のためだけに被告ないしその特定の工場の製造ラインが使用されているわけではないのであるから，個別固定費はそもそも控除されるべきではない，ii)個別固定費のうち減価償却費として控除されている２６４７万２５４８円（本件計算鑑定書添付の別紙９）は，四国工場の費用を「全額」費用計上したのであるとすれば，被告各製品の販売割合が１５．５％（四国工場内でも１６．９％）しかない以上，明確な誤りである，iii)本件計算鑑定では，売上げはバルクで計算するのに対し，包装機械は減価償却費，人件費は加工費として経費に含めているが，これも過剰な経費計上である旨主張する。しかしながら，原告の主張は，以下のとおり理由がない。・・・ ・・・被告各製品は，他の猫砂（甲８）と比較して，吸尿によって変色し，それによって使用部分と未使用部分を視覚的に容易に判別することができる構成となっている点を重要なセールスポイントとしていることが認められる。そして，そのようなセールスポイントは，本件発明の構＼＼成によるものであるから，被告各製品の商品としての主たる価値は，本件発明からもたらされるものと評価できる。これに対し被告は，被告各製品と同等の原告製品は，被告各製品の１．５倍程度の価格で販売されており，被告各製品の主たる販売要因は，その価格競争力にある旨主張するが，本件においては，被告各製品の仕入値が原告製品に比して低いことを裏付けるに足りる客観的な証拠は提出されていないのみならず，仮に被告各製品の価格が同等の原告製品より低かったとしても，そのような価格は本件特許を無許諾で実施した結果形成されたものというべきであるから，本件発明の寄与率に影響するものとは認められない。以上のとおり，乙３５ないし乙３９の各特許の請求項１に係る各発明は，いずれもその構成において，原材料である廃材粉や粉砕物の「粒度」を規定しているところ，本件においては，被告各製品の原材料の粒度を具体的に特定するに足りる証拠は提出されていないことからすると，被告各製品が上記各発明を実施しているかどうかは定かでないといわざるを得ない。また，仮にこれらの発明が被告各製品に実施されているとしても，そのことが被告各製品の重要なセールスポイントとなるなど，被告各製品の販売に具体的に寄与していることを認めるに足りる証拠はない。(ウ) 小括以上のとおり，被告各製品のセールスポイントは，本件発明の構成によるものであり，被告各製品の商品としての主たる価値は，本件発明からもたらされるものといえるから，本件発明の寄与率は，１００％と認めるのが相当である。＼n

◆判決本文

　ロボットの特許権侵害について、裁判所は、技術的範囲外および進歩性なしとして 権利行使不能と判断しました。＼n

◆判決本文

　102条2項の損害賠償額の推定について、寄与率が考慮されました。
　被告各製品の販売個数及び売上額については，被告が，平成２１年４月９日から同年７月６日までの間，被告製品１を１１８６個，被告製品２を５９０個販売し，その売上額が合計で９８３万１６４４円であったとの限度で当事者間に争いがなく，これを超えた販売数量あるいは売上額を認めるに足りる証拠はない。また，被告が被告各製品の販売行為により受ける利益の率が２０％であることは当事者間に争いがない。そうすると，被告が被告各製品の販売行為により受けた利益は，上記売上額９８３万１６４４円に利益率２０％を乗じて得られる１９６万６３２８円（１円未満切捨て）ということになる。そして，表示領域を確保しながら操作性を向上させるという本件各特許発明の作用効果（本件明細書段落【００１５】）は，被告各製品を購入する顧客が重視するものとは考えられるが，他方，被告各製品には，本件各特許発明に係る機能＼だけでなく，走行距離，平均スピード，最速スピードなどを計測する機能やディスプレイのバックライト機能＼なども備わっており（甲３），また，上記で認定したプラネットバイク社製品などの本件各特許発明の代替技術を用いた競合商品も存在するから，これら諸般の事情にかんがみれば，被告各製品の販売に本件各特許発明が寄与した割合は３０％と認めるのが相当である。したがって，特許法１０２条２項本文により推定される原告の損害額は，被告が被告各製品の販売行為により受けた利益１９６万６３２８円に本件各特許発明の寄与度３０％を乗じた額である５８万９８９８円（１円未満切捨て）の限度で認定するのが相当である。

◆判決本文

　登録実用新案が公知技術から進歩性なしとして、差止請求棄却されました。
　本件考案と引用考案との一致点，相違点からすると，本件考案の特徴点は，「スペシャルセット」として出願前から公然実施されていた構成要件Ａ，Ｂ，Ｃの構＼成からなる製品の「袋状のカバー」の形状の改良にあり，その改良点は，袋状のカバーにおいて，前身ごろの下端部に「略逆三角形状」のフロントガード片を連続形成し（構成要件Ｄ），該前身ごろの身丈を，後身ごろの身丈よりも長くしている（構＼成要件Ｅ）点にあるといえるが，上記のとおり，そのような改良は，妊婦用品として引用考案と技術分野を同じくする腹帯に関する考案において知られていたのであるから，引用考案の袋状のカバー（ベリーバンドゥ）を，より適切に妊婦の体型に対応させ，また拡開した前立て部を適切に覆い隠すことを目的として，妊婦用腹帯の形状として従来公知であった上記一連の考案の腹帯の形状を適用しようとすることは，当業者であればきわめて容易に想到することができたものということができる。また，その作用効果も，結局のところ，組み合わせにかかる部材が有するそれぞれの作用効果を発揮しているものにすぎないから，それは当業者が予期し得る範囲内の作用効果でしかないものといえる。したがって，本件考案は，本件実用新案登録出願前に販売されていたスペシャルセットを購入した妊婦が臨月近くに着用した際の「ベリーバンドゥ」の形状に合わせて，本件考案の「袋状のカバー」の形状を設定したものであり，当該形状自体も妊婦用腹帯として従来公知の形状（乙５考案，乙１２考案，乙１３考案，マタニティサッシュベルト）を適宜組み合わせたものに過ぎないということができるから，本件考案は，引用考案及び妊婦用腹帯に係る公知技術（乙５考案，乙１２考案，乙１３考案，マタニティサッシュベルト）に基づいて，当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであるといえる。＼n

◆判決本文

　特許権侵害認定されました。「載置」は特許用語なんですね。
　前記(ア)のとおり，本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の記載によれば，本件発明の「載置部」は，座面の周縁部を少しの高さだけ下方に湾曲させて周縁部に形成した部分であり，先端縁，両側縁部及び後縁部から構成されている。そして，i)「載置」とは，「物の上に他の物を置くこと」を意味すること（「特許技術用語集（第３版）」（日刊工業新聞社）６７頁），ii)「幼児用補助便座」は，便器付属の便座に載置して使用する構成のものを指すこと（本件明細書の段落【０００１】）からすれば，本件発明の「載置部」は，便器付属の便座の上に補助便座を置く部分をいい，換言すれば，補助便座において便器付属の便座の上面に接する部分を意味するものと解される。一方で，本件明細書の記載（前記(イ)）によれば，本件発明は，従来の便座の構造は，座面全体を水平かつ平滑に形成し，排泄のための透孔部分のみを座面から透孔内周面に向かって円弧状に湾曲形成しただけのものであったが，近時の便座は，保温機能＼や暖房機能を付加し，あるいは洗浄機能＼付きのものは後方部分が上方に傾斜した形状となり，また，便座面の湾曲形状が前面位置と，後面位置では湾曲の態様を別異に形成したり，あるいは座面の外側位置から内周位置に向かって徐々に傾斜させるなど複雑な座面形状を採用したものがあり，これらの近時の便座の構造に対応するものであることに照らすと，本件発明は，座面全体を水平かつ平滑に形成した従来構＼造の便座だけではなく，様々な座面の形状を有する近時の便座に対応することを前提とするものといえるから，本件発明の「載置部」は，その構成部分（先端縁，両側縁部及び後縁部）の全体が便器付属の便座の上面に接することまで想定したものではなく，少なくともその構＼成部分の一部が便座の上面に接する部分として規定されているものと解するのが相当である。

◆判決本文

　侵害訴訟にて未確定の訂正クレームに基づき、104条の3にて権利行使不能と判断されました。経緯としては、以下です。この侵害訴訟と並列して無効審判が継続しており、この無効審判中にて訂正手続きをし、訂正は認める、特許は無効とするとの審決がなされました。これに対して審決取消訴訟提起されています。
　本件特許については，その無効審判事件（無効２００９−８０００８２号）において，本件訂正の請求がされており，同訂正はいまだ確定していない状況にある。このような場合において，特許法１０４条の３第１項所定の「当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるとき」とは，当該特許についての訂正審判請求又は訂正請求に係る訂正が将来認められ，訂正の効力が確定したときにおいても，当該特許が無効審判により無効とされるべきものと認められるか否かによって判断すべきものと解するのが相当である。したがって，原告は，被告が，訂正前の特許請求の範囲の請求項について無効理由があると主張するのに対し，i)当該請求項について訂正審判請求又は訂正請求をしたこと，ii)当該訂正が特許法１２６条又は１３４条の２所定の訂正要件を充たすこと，iii)当該訂正により，当該請求項について無効の抗弁で主張された無効理由が解消すること，iv)被告製品が訂正後の請求項の技術的範囲に属すること，を主張立証することができ，被告は，これに対し，訂正後の請求項に係る特許につき無効事由があることを主張立証することができるというべきである。

◆判決本文

　１つの争点が、特許権侵害であるとの取引先への警告が不競法の営業誹謗行為（2条1項14号）に該当するか否かでしたが、裁判所はこれを認めました。
　本件特許発明は，当業者が引用発明，甲１８の２刊行物及び甲１９の２刊行物の記載に基づき容易に発明することができたものであって進歩性を欠くものであるが，i)引用発明が記載された甲２２刊行物は，本件特許出願の３年以上前の平成１１年１月に旭化成建材がパワーボードの施工をする業者向けに発行した技術情報パンフレットであり，相当の部数が当業者に配布されたことが推認できること，ii)副引用例である甲１８の２刊行物及び甲１９の２刊行物は本件特許権の出願審査の過程でされた平成１９年４月２４日付け拒絶理由通知において引用文献として指摘されていたこと（乙５），iii)それにもかかわらず，被告が甲３及び甲４の書面を送付するに当たり，本件特許の無効事由の有無につき検討したのか否か，したとすればどのような検討を行ったのかについて，被告は何ら主張立証をしていないこと等に照らすと，被告が本件告知行為を行うに当たって上記注意義務を尽くしたと認めることはできず，被告には過失があるというべきである。

◆判決本文

　104条の3により、権利行使できないと判断されました。
　以上によれば，本件発明の相違点ａ，ｂに係る構成は，引用発明に，乙３及び乙５に記載された周知の技術的事項（座椅子の座部が座面中央に座面側に向かって次第に拡大する形状の円穴を設けること）及び乙６，乙７，乙９及び乙１０に記載された周知の技術的事項（椅子用のクッション材として上層に低反発クッション部材を配設すること）を組み合わせることにより，当業者が容易に想到できたものと認められる。(5) 以上のとおり，本件発明は，当業者が引用発明及び上記の周知の技術的事項に基づいて容易に発明をすることができたものであり，本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものと認められるから，特許法１０４条の３第１項により，原告は被告に対し本件特許権を行使することができない。

◆判決本文

　104条の3により、権利行使不能と判断されました。権利者は無効とする審決に対して訂正をし、訂正後の発明については進歩性なしとの審決がなされており、これに対する審取事件が係属中でした。
　機械設計上，構成部材を少なくし構＼成をより単純化することは，当業者にとって，製造コストの削減や製品の耐久性向上等につながる一般的な技術課題であるといえる。そのため，引用発明においても，カップ部材であるケースホルダー２０とホルダ部材であるローラケース２１を着脱自在に係合ロックするための構成について，構＼成部材が少ないより単純な構成とすることは，当業者が当然に認識する自明の技術課題であったといえる。そうすると，引用発明の係合ロックの構＼成（ロックレバー３９やコイルスプリング４６等の部品を組み立てて成るローラケース２１をケースホルダー２０に係合ロックする構成）を，構＼成部材が少ないより単純な構成である上記クで認定した周知の係合ロックの構＼成（一方の部材に係合溝を設け，他方の部材に弾性が付与されて成る可動片に設けられた係合突起を一体成形することにより，２つの部材を着脱自在に係合ロックする構成）に置き換えることは，当業者にとって，十＼分に動機付けられていたということができ，通常の創作能力により容易になし得たといえる。＼n

◆判決本文

　104条の3により権利行使が制限されました。
　前記アによれば，帳票，伝票などにおいては，その表面領域が限られ，表＼面領域に記録して伝達することができる情報にも限りがあるため，その限られた表面領域を有効利用して，より多様な情報を記録して伝達するため，配送伝票に関する様々な技術を開示した多くの特許，実用新案公報文献に，分離票等の下層に情報記載欄を設けることが示されており，本件特許の出願当時，かかる技術は，汎用的な技術として当業者に採用されていたことが認められる。したがって，乙４の２発明に，前記の周知の構＼成を適用して，「台紙２」の「切り込み７」よりも内側の表面領域に情報記載欄を備えるという構＼成とすることは，当業者において容易になし得たことであると認められる。そして，そのような構成を採用した場合には，その結果として，本件発明の「輪郭切り取り線を切断して本票から分離票を切り離すと分離票に相当する部位に台紙の情報記載欄が現れるようになっている」（相違点４）との構＼成を備えることになる。したがって，乙４の２発明に，前記の周知技術を適用して，相違点２及び相違点３に係る構成を採用して本件発明の構＼成とすることは，当業者において容易に想到し得たものである。

◆判決本文

　特許権侵害訴訟において、技術的範囲外さらに特104条の3の規定により権利行使不能と判断されました。
　以上の事実を総合すれば，本件２ピークは，白金ホルダーピークであるとしても説明が困難でなく，かつ，検出の原因として，白金ホルダーの使用以外には考えにくいから，白金ホルダーピークであると考えるのが合理的である。そうすると，本件２ピークは，本件発明の特定のためには余分な事項であるが，それにもかかわらず，特許請求の範囲に，その回折角及び強度が記載されていることになり，特許請求の範囲中，本件２ピークに係る記載は，事後的・客観的にみれば，誤った記載というべきである。誤記のなかには，特許法上の訂正審判や訂正の請求による訂正を待つまでもなく，誤記であることを前提として，特許請求の範囲を解釈することができる場合も存在するが，本件２ピークの記載は，単なる誤記（表記上の誤り）とは性格を異にする。すなわち，本件特許出願に際し，原告は，本件２ピークが本件エステル塩酸塩一水和物結晶のピークであると信じ，特許請求の範囲として表＼示しようとしたとおりのクレームをしているのであって，後に，その信じていたところが誤りであったことが判明したに過ぎないと認めるのが相当である（原告が本件２ピークが本件エステル塩酸塩一水和物結晶のピークではなく，白金ホルダーのピークであると認識していたのであれば，その旨を本件明細書に記載したはずである。）。出願時において要件とした事項であっても，後に，実際には不要であったことが判明することは，一般に生じ得る事態であるが，特許請求の範囲の記載を前提とする第三者の行為は，このような出願人の調査不足や不注意によって規制されるべきではない。
・・・・ 本件明細書には「Ｓ-， １１０８塩酸塩無水物は容易に水一分子を吸収して本発明のＳ-１１０８塩酸塩一水和物となる。」（段落【００２１】），「Ｓ-１１０８塩酸塩無水物‥‥は吸水性で粉末化，製剤化などの操作中に部分的吸湿が起きて含水量が変動する」（段落【０００３】）との記載がある。また，Ｐ２ 准教授作成の鑑定意見書（乙８）では，本件標準品について，１０５℃から１１０℃付近まで昇温すると，水１分子が離脱して，本件明細書記載の本件エステル塩酸塩無水物結晶となり，この無水物結晶を大気中で室温まで降温すると，水１分子を吸収して，本件明細書記載の本件エステル塩酸塩一水和物結晶となることが明らかにされている。そうすると，本件エステル塩酸塩の結晶は，高温状態に置いて無水物結晶としない限りは，一水和物結晶の状態にあるといえる。そして，本件エステル塩酸塩水和物結晶が１種類しかないことは原告自身が主張し，立証するところであるから（甲１９），前記イの工程により得られた本件エステル塩酸塩の結晶は，すなわち本件エステル塩酸塩一水和物の結晶であるといえる。

◆判決本文

　進歩性なしとして１０４条の３により請求棄却とした原審が取り消されました。
　以上によると，甲１１技術は，・・・という点で共通するものということができるが，柱の垂直度の調整方法については，・・・，本件発明と異なり，柱の垂直度の調整は，柱を垂直状態に吊り下げた状態において行われるものと判断される。また，甲１１技術においては，建柱作業の終了後も，ボルト体はベースの下面四方部に残されるものであるのに対して，本件発明の建て直し装置は，建入れ直し装置のナットの上方にベースプレートの縁部を配置するものであって，作業終了後には装置を撤去するものである。また，甲１２技術には，鉄骨柱の建入れ直しにおいて，鉄骨柱を鉛直に姿勢制御すること，鉄骨柱を鉛直に姿勢制御するに当たって，歪直し用のワイヤを不要とすることという技術課題が開示されており，この課題の解決手段として，鉄骨柱の建入れ直しにおいて，鉄骨柱の歪みを直すためにジャッキ装置が鉄骨柱の重量を積極的に引き受けようとするものであって，本件発明のように，鉄骨柱の重量の大半をテツダンゴが引き受け，ボルトの軸線方向に移動可能であるナットについては，てこの原理によって，鉄骨柱の重量に対して比較的小さな力を加えることによって，ベースプレートの縁部を持ち上げてベースプレートが水平になるように微調整をすることができるものであって，鉄骨柱の重量を積極的に引き受けるものではないものとは，その機能＼＼において異なるところがあり，甲１２技術と本件発明とでは，それぞれのジャッキ又は建て直し装置に求められる対象物を支えるために適した大きさや強度についての構造等に違いが生ずるものである。そうであるから，上（ア）記 のとおり，本件発明とは技術分野や課題が異なり，本件発明とは異なって対象物の重量を積極的に引き受けるホイスト（ジャッキ装置）についての乙１発明に，鉄骨柱の建入れ直し方法として鉄骨柱の垂直度の調整方法や作業終了後の建入れ直し装置の取扱が本件発明とは異なっている甲１１技術や，鉄骨柱の鉛直への姿勢制御において，ボルトの軸線方向に移動可能なナットの機能＼＼について鉄骨柱の重量を積極的に引き受けるものではない本件発明とは異なって，鉄骨柱の重量を積極的に引き受けるジャッキによる甲１２技術を適用して，相違点１を克服することが容易想到であるということはできないというべきである。

◆判決本文

◆原審・平成21年03月05日東京地裁判Ｈ２０年（ワ）第１９４６９号事件

　特許権侵害に対して、要旨変更による出願繰り下げにより新規性無しとして、特104条の3の規定により、権利行使不能と判断されました。
　以上のとおり，本件当初明細書の特許請求の範囲の(1)や，〔課題を解決するための手段〕欄には，格子定数関係式2が記載され，これらには，活性層の平均格子定数をＩｎＰの格子定数と等しくするとの限定はない。(イ) しかしながら，格子定数関係式2に係る発明につき，本件当初明細書の〔作用〕欄には，「なお，ａ（ＣＢ）＜ａ（ＩｎＰ）＜ａ（ＣＷ）の場合には，量子井戸層とバリア層の厚さを調整して，活性層全体としての平均的な格子定数をＩｎＰの格子定数に等しくする。」と記載されている。また，格子定数関係式2に係る発明の実施例は，第２の実施例のみであると認められるところ，これには，「平均の格子定数がＩｎＰに格子整合する活性層(17)を有」すること，「活性層(17)の平均格子定数は，量子井戸層(20)とバリア層(21)の厚みと組成を調整することによってＩｎＰの格子定数と等しくすることができる」ことが記載されている。他方で，格子定数関係式2に係る発明について，活性層の平均格子定数をＩｎＰの格子定数と等しくすることを前提としない場合の構成及び作用に関する記載はなく，実施例の記載もない。また，活性層の平均格子定数をＩｎＰの格子定数と等しくすることを前提としない格子定数関係式2に係る発明を採用した場合に，歪を緩和するという作用効果が生ずることをうかがわせる記載はないのみならず，そもそも，転位の発生の防止という本件発明の課題との関係において，具体的にどのような効果が生ずるかについての記載もない。(ウ) また，証拠（乙６）によれば，本件特許出願前である１９８６年（昭和６１年）に公刊されたと認められる乙６刊行物には，・・・・ことが記載されている。他方で，本件各証拠に照らしても，本件特許出願当時，歪超格子において，ＩｎＰ基板に格子整合させずに，単に格子定数関係式2に係る発明を採用することにより，歪を緩和して，転位の発生を防止することを記載した刊行物が存在したとは認められない。(エ) このような本件特許出願当時の技術水準に照らして，本件当初明細書の〔作用〕欄の記載及び第２の実施例の記載（特に，「平均の格子定数がＩｎＰに格子整合する活性層(17)を有」すること，「活性層(17)の平均格子定数は，量子井戸層(20)とバリア層(21)の厚みと組成を調整することによってＩｎＰの格子定数に等しくすることができる」との記載）に接した当業者は，これらの記載につき，乙６刊行物に記載された知見（歪超格子の平均的な格子定数，すなわち，全体的な平衡値を，適切な組成と厚さを選択することにより，ＩｎＰ基板に格子整合させ，歪エネルギーを最小化すること）を，量子井戸半導体レーザ素子に適用したものと理解するものと認められる。(オ) 以上のことからすれば，本件当初明細書の記載に接した当業者は，格子定数関係式2に係る発明が，活性層の平均格子定数をＩｎＰの格子定数と等しくすることを前提とした発明であると理解するものと認められる。したがって，活性層の平均格子定数をＩｎＰの格子定数と等しくすることを前提としない，格子定数関係式2に係る発明は，本件当初明細書には記載されていなかったものと認められる。・・・以上のことからすれば，第２回補正は，本件当初明細書には記載されていなかった，活性層の平均格子定数をＩｎＰの格子定数と等しくせずに，量子井戸層の格子定数をＩｎＰの格子定数より大きくし，バリア層の格子定数をＩｎＰの格子定数よりも小さいものとすることにより，歪による転位の発生を緩和するという技術的事項を新たに追加するものであるから，本件当初明細書の要旨を変更するものと認められる。

◆判決本文

　原告は最終口頭弁論期日の直前に訂正審判をして104条3の無効理由はないと主張しましたが、時期に後れた抗弁として却下されました。
　そこで検討するに，原告は，既に第１回口頭弁論期日において被告らから乙６刊行物記載の発明が本件特許発明と同一の発明であるとして乙６刊行物を提示されたのに対して，両発明が同一ではないとの主張を終始維持し続けていたにもかかわらず(主張を変更することを妨げる事情は何ら認められない。)，弁論準備手続終結後になって訂正審判請求をした上で，最終口頭弁論期日に，この訂正により乙６刊行物記載の発明には本件特許発明と相違点が生じ無効理由がない旨の上記主張に及んだものである。そして，このことについてやむを得ないとみられる合理的な説明を何らしていない。したがって，原告の上記主張は，少なくとも重大な過失により時機に後れて提出したものというほかなく，また，これにより訴訟の完結を遅延させるものであることも明らかである。よって，原告の上記主張は，民事訴訟法１５７条により，これを却下する。

◆判決本文

　特許権侵害訴訟について、裁判所は、104条の３の規定により、権利行使不能と判断しました。
　「以上の記載から，シート形状の被処理物を支持具で支持してメッキ液中でメッキ処理するに当たり，被処理物を垂直状態で支持すること，メッキ電流を陰極バー，支持具を介して被処理物に給電することは，第３特許出願前におけるメッキ処理という技術分野における周知技術であったことが認められる。そうすると，乙１１の１発明において，被処理物をワークキャリアに保持してメッキ液中でメッキ処理するに当たり，上記の周知技術を適用して，被処理物を「ワークキャリア２」で垂直状態に保持すること，メッキ電流を「ワークキャリア２」及び「ワークレール１３」を介して被処理物に給電することは，当業者であれば容易に行い得るものというべきであって，当業者は相違点１に係る構成を容易に想到できたものと認められる。
イ　相違点２について
上記２，(4)イで詳述したように，乙９の５刊行物（乙１１の７刊行物）には，浴内で陰極レール（１）又は陰極フレームにおいて間隔を空けて交互に１列に配列されたワークピース（３）上になされる電解コーティングを向上させる工程に関し，各ワークピースの間隔を小さく保つことで「ドッグ・ボーン効果」と呼ばれる両端部近傍のメッキ厚さが肉厚となる現象の発生を抑える技術が開示されていることが認められ，一定の間隔に保持された各被処理物の間隔を設定するに当たり，被処理物の両端近傍のメッキ厚が肉厚とならないようにするために，その間隔を小さくすべきことは第３特許出願前におけるメッキ処理という技術分野における公知の解決手段であったといえる。そうすると，乙１１の１発明において，めっき槽搬送手段に取り付けられた各被処理物の間隔を一定の間隔に保持するに当たり，上記の公知の解決手段を適用して，各被処理物の間隔をめっき厚さに不均一を生じない程度に小さく保持することは，技術分野が共通であり，均一なメッキ膜を形成するという技術課題も共通であることから，当業者が容易に行い得るものというべきであって，当業者は相違点２に係る構成を容易に想到できたものと認められる。」＼n

◆判決本文