104条の3

　優先権主張の基礎出願１に開示がないとして、優先権が認められず、また、基礎出願２よりも前に先行技術があるので、104条の3の規定により権利行使が制限されました。
　　「たしかに，アテローム性動脈硬化症（甲４５：平成元年発行）や慢性関節リウマチ（甲４７：平成６年発行），腫瘍組織の増殖，進展，及び転移（甲４８：平成６年３月発行）がマクロファージの過剰な走化に起因したり，関係したりすることが，本件基礎出願１の出願当時の技術常識であったことが窺われる。しかし，本件基礎出願１の出願当時，８８Ｃがマクロファージの走化と関係することが，同出願の明細書に開示されていないことは前記(４)ア(イ)，(５)アで述べたとおりであり，同明細書に，本件各発明に係る８８Ｃがこれらの疾患に関係しているか否かについての具体的な記載や示唆はないというべきである。また，仮に，８８Ｃによりマクロファージの走化が誘引されることが当業者において理解されることを前提としても，具体的にどの疾患に関係するかについては，何ら特定されておらず，本件基礎出願１の明細書には，８８Ｃの具体的な機能が，記載ないし示唆されていないというべきである。・・・・・以上によると，本件基礎出願１の明細書には，ケモカイン受容体８８Ｃ（ＣＣＲ５）と結合するケモカイン（リガンド）についての記載がなく，８８Ｃの機能＼が開示されていないこととなり，産業上の利用可能性ないし実施可能＼性要件を欠き，また，最初の出願に係る出願書類の全体により本件各発明が明らかにされているということもできない。したがって，本件特許は，本件基礎出願１に基づく優先権を享受することができない。４ 新規性欠如の有無（その２）（争点３-３）アイコスは，前記本件基礎出願１の後である平成８年６月７日，米国において，本件基礎出願１の一部継続出願（本件基礎出願２）をし，本件基礎出願２の明細書において，ＣＣＲ５のリガンドとしてＲＡＮＴＥＳ，ＭＩＰ-１α，ＭＩＰ-１βを特定している。しかし，本件基礎出願２の出願日（平成８年６月７日）に先立ち，上記リガンドについての文献（乙１０の１・２，乙１１）が存する。上記各文献のうち乙１０の１・２（平成８年３月１９日発行）では，ＣＣＲ５（８８Ｃ）のアミノ酸配列が記載された上，このリガンドとして，ＣＣケモカイン中，ＭＩＰ-１α，ＭＩＰ-１β，ＲＡＮＴＥＳが特定され，ＭＩＰ-１αが，もっとも高いアゴニスト活性を示したが，他のＣＣケモカインであるＭＣＰ-１，ＭＣＰ-２，ＭＣＰ-３並びにＣＸＣケモカイン類は無効であったことが報告されている。そして，上記文献乙１０の１・２に記載されている「ＣＣ ＣＫＲ５（ｈＣｈｅｍＲ１３）」が本件各発明における８８Ｃ（ＣＣＲ５）と同一であることについては，当事者間に争いがない（原告第２準備書面７頁）。また，上記各文献のうち乙１１（平成８年３月２９日発行）でも，ＣＣＲ５（８８Ｃ，ＣＣ ＣＫＲ５）とこれに対応するケモカインとしてＭＩＰ-１α，ＭＩＰ-１β，ＲＡＮＴＥＳの記載がある。一方，前記１で述べた技術的背景及び上記各文献（乙１０の１・２，乙１51１）によると，同各文献に接した当業者にとって，本件各発明に係る物質を精製，単離することは，技術的に容易であったと認めることができる。そうすると，本件各発明は，上記文献に開示されているか，もしくは，これから容易に想到することができるというべきである。以上によると，本件特許は，本件基礎出願２の優先権を主張できたとしても，本件各発明に係る特許は，いずれも新規性もしくは進歩性を欠如することとなり，特許無効審判により無効にされるべきであると認められるから（特許法１２３条１項２号，２９条），特許法１０４条の３により，原告は，被告に対し本件各発明に係る特許権を行使することができない。」

◆平成18(ワ)7760等　特許権侵害差止等請求事件　特許権民事訴訟　平成20年10月06日　大阪地方裁判所

　　特許法104条の3の無効主張について、訂正審判により防御するのであれば、事実審口頭弁論終結時までに行うべきとの判断がなされました。
　　「以上のように，訂正審判の請求をした場合には無効部分を排除することができる こと，及び，被告製品が減縮後の特許請求の範囲に係る発明の技術的範囲に属する ことは，被告の権利行使制限の抗弁が成立するか否かを判断するための要素であっ て，その基礎事実が事実審口頭弁論終結時までに既に存在し，原告においてその時 までにいつでも主張立証することができたものである。原告としては，事実審口頭 弁論終結時までに，上記の主張立証を尽くして権利行使制限の抗弁を排斥すべきで あり，事実審が，当事者双方の主張立証の程度に応じた訴訟状態に基づく自由心証 の結果として，権利行使制限の抗弁の成立を認めた以上，事実審口頭弁論終結後に なって，原告が訂正審判を請求し訂正審決が確定したとしても，訂正審決によって もたらされる法律効果は事実審口頭弁論終結時までに主張することができたもので あるから，訂正審決が確定したことをもって事実審の上記判断を違法とすることは できないのである（なお，最高裁昭和５５年（オ）第５８９号同年１０月２３日第 一小法廷判決・民集３４巻５号７４７頁，最高裁昭和５４年（オ）第１１０号同５ ７年３月３０日第三小法廷判決・民集３６巻３号５０１頁参照）。」

◆平成18(受)1772　特許権に基づく製造販売禁止等請求事件　特許権民事訴訟　平成20年04月24日　最高裁判所第一小法廷（判決棄却　大阪高等裁判所）