104条の3

　訂正要件を満たしていないとして訂正の抗弁が否定されました。
　特許に無効理由が存在する場合であっても，1)特許権者が適法な訂正請求又は訂正審判請求を行い，2)その訂正により無効理由が解消され，かつ，3)被告製品が訂正後の発明の技術的範囲に属するものと認められる場合には，訂正の再抗弁が成立し，特許法１０４条の３により特許権の行使が制限されることはない（知財高裁平成２１年８月２５日判決・判時２０５９号１２５頁）。 本件において，原告は，第２次訂正請求を行ったとして，訂正の再抗弁を 主張しているので，第２次訂正請求による訂正により，前記１及び２で説示した新規性，進歩性欠如の無効理由が解消されているか（上記2)の要件）について検討する。
・・・
上記「ゲームのアプリケーションソフトウェア」で生成されるデータがどのようなものか，乙Ａ１０には明示されていないが，携帯情報装置において実行される「ゲームのアプリケーションソ＼＼フトウェア」が，「『撮像手段が取得した画像をスルー表示して得られる動画』，『保存された動画データ』を再生して得られる動画』及び『受信した動画信号を復号して得られる動画』のいずれにも該当しない動画」を生成することは，本件特許権の優先日時点において当業者の技術常識であったと認められる（例えば，乙Ａ２５の段落【００２０】）。＼n(ｵ) 以上によれば，相違点２は，乙Ａ１０自体から（その「変形例」と「第１の実施の形態」とを組み合わせることにより），当業者が容易に想到できるものと認められる。
(ｶ) 原告は，乙Ａ１０の「第２の実施の形態」と「第１の実施の形態」との間には，画像情報の生成処理をＰＤＡ１０側で行うかＨＭＤ２０側で行うかという本質的な相違点があるから，「第１の実施の形態」と「第２の実施の形態」とを組み合わせることには阻害要因が存在し，「第２の実施の形態」に係る記載（段落【００４１】〜【００６４】）は考慮する必要がない，と主張する。 しかし，「第２の実施の形態」の変形例である【００５８】の構成を「第１の実施の形態」と組み合わせることについて【００６３】で開示があることは上記のとおりであり，また，【００５８】の変形例を「第１の実施の形態」と組み合わせることに技術的困難性は存在しない。したがって，それらを組み合わせることに阻害要因が存在するとの原告の主張は失当である。オ 以上によれば，相違点１及び２はいずれも当業者が容易に想到できる構成であるから，訂正発明１は，乙Ａ１０発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものというべきである。＼n

◆判決本文

　特許権侵害訴訟です。開示不十分として、特104条3により権利行使不能と判断されました。
　証拠（甲２）によれば，本件明細書の発明の詳細な説明には，「ここで本発明において「介在物」とは，鋳造時の凝固過程に生じる一般に粗大である晶出物並びに溶解時の溶湯内での反応により生じる酸化物，硫化物等，更には，鋳造時の凝固過程以降，すなわち凝固後の冷却過程，熱間圧延後，溶体化処理後の冷却過程及び時効処理時に固相のマトリックス中に析出反応で生じる析出物であり，本銅合金のＳＥＭ観察によりマトリックス中に観察される粒子を包括するものである。」（段落【０００９】），介在物のうち晶出物及び析出物について，「時効処理は所望の強度及び電気伝導性を得るために行うが，時効処理温度は３００〜６５０℃にする必要がある。３００℃未満では時効処理に時間がかかり経済的でなく，６５０℃を越えるとＮｉ−Ｓｉ粒子は粗大化し，更に７００℃を超えるとＮｉ及びＳｉが固溶してしまい，強度及び電気伝導性が向上しないためである。３００〜６５０℃の範囲で時効処理する際，時効処理時間は，１〜１０時間であれば十分な強度，電気伝導性が得られる。」（段落【００１９】）との記載があることが認められ，これによれば，時効処理温度及び時間につき，粗大な晶出物及び析出物の個数を低減させる方法についての一定の開示があるということができる。＼nしかしながら，溶解時の溶湯内での反応により生じる酸化物，硫化物等については，本件明細書の発明の詳細な説明に，直径４μｍ以上の介在物個数を低減させる方法の開示は全くない。
(3) そして，本件明細書の記載内容及び弁論の全趣旨からすれば，原告が本件特許出願時において直径４μｍ以上の全ての介在物個数を０個／ｍｍ2とするＣｕ−Ｎｉ−Ｓｉ系合金部材を製造することができたと認めるに足りず，技術的な説明がなくても，当業者が出願時の技術常識に基づいてその物を製造できたと認めることもできない。 そうすると，本件明細書の発明の詳細な説明には，特許請求の範囲に記載された数値範囲全体についての実施例の開示がなく，かつ，実施例のない部 分について実施可能であることが理解できる程度の技術的な説明もないものといわざるを得ない。
(4) したがって，本件発明は，特許請求の範囲で，粗大な介在物が存在しないものも含めて特定しながら，明細書の発明の詳細の説明では，粗大な介在物の個数が最小で２５個／ｍｍ2である発明例を記載するのみで０個／ｍｍ2の発明例を記載せず，かつ，全ての粗大な介在物の個数を低減する方法について記載されていないことなどからすれば，本件明細書の発明の詳細な説明は，本件発明の少なくとも一部につき，当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであるとはいえない。＼n３ 以上のとおりであって，被告製品のうち亜鉛の含有量が１．５％以下のものは本件発明の技術的範囲に属するが，本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものと認められるから，原告は，特許法１０４条の３第１項により，本件特許権を行使することができない。そうすると，原告の請求は，その余の点について判断するまでもなく，いずれも理由がない。

◆判決本文

　進歩性無しとして、権利行使不能（特104条の3）と判断されました。
　以上の事実，すなわち，乙１３発明と乙１６文献に記載された発明は，技術分野，解決すべき課題及び課題解決原理が共通し，経皮吸収製剤の形状及び強度並びにその構造的な強さを形成・保持するための基剤及び成形方法という課題解決手段にも共通性があること，粘弾性・保水力の大きいゼリー様のヒアルロン酸溶液を乾燥させると非常に強固な固体となるという物性が技術常識として知られていたことに照らせば，乙１６文献に接した当業者がこれを乙１３発明と組み合せる動機付けがあり，当業者において，乙１３発明の基剤を乙１６文献の基剤に置き換え，角質層を貫通するように十＼分強い生体適合性材料の一つとしてヒアルロン酸を基剤（マトリックス）に選択することも，容易に想到し得たことであって，これを乙１３発明に組み合せて成形した経皮吸収製剤が皮膚を貫通するのに十分な強度を有することも，容易に理解し得たということができる。＼nまた，本件発明に係る経皮吸収製剤の作用効果が格別顕著なものであることを認めるに足りる証拠はない。 したがって，本件発明は，乙１３発明に乙１６文献を組み合せることにより，当業者において容易に想到することができたものというべきである。 　

◆判決本文

　数値限定の発明について進歩性有りとして、差止が認められました。
　以上を踏まえて判断するに，まず，本件発明は，ハンドルに設けられたマッサージ用のボールで顔，腕等の肌をマッサージすることにより，血流を促したりして美しい肌を実現することができる美容器に関するものであるから（前記１(2)ア），その効果を評価する基準としては主として個々人の使用感によらざるを得ず，官能評価によること自体があいまいであるとすることはできない。＼nそして，上記認定の本件明細書の記載によれば，1) 本件発明の構成要件Ｃの一対のボール支持軸の開き角度及び構＼成要件Ｄの一対のボール外周面間の間隔は，いずれも小さくなると肌の摘み上げ効果が強く，大きくなると同効果が弱くなるものであり，一定の範囲で好ましい摘み上げ効果を発揮すること，2) 原告が，側方投影角度，ボールの直径等の条件を固定してボール支持軸の開き角度又はボール外周面間の間隔のみを変化させる官能評価を行ったところ，ボール支持軸の開き角度については，７０度の場合が最も良好で，これより広く又は狭くすると徐々に効果が下がるが，４０〜１２０度の範囲ではおおむね３分の１以上の者が「良い」と感じ，また，ボール外周面間の間隔については，実施する体の部位によって異なるものの，１１ｍｍ又は１２〜１５ｍｍの場合が最も良好で，これより広く又は狭くすると徐々に効果が下がるが，８〜２５ｍｍの範囲ではおおむね３分の１以上の者が「良い」と感じていることが認められる一方，支持軸の開き角度及び外周面間の間隔が構＼成要件Ｃ及びＤの数値範囲を満たすにもかかわらず本件発明の効果が奏されない場合があることをうかがわせる証拠はない。 そうすると，本件発明は，支持軸の開き角度及び外周面間の間隔の双方を一定の範囲に限定し，これを他の構成要件と組み合わせることによって所定の効果を発揮するようにしたものと理解することができるのであって，本件の関係各証拠上，数値限定による異質な又は優れた効果がないことを理由に進歩性を欠くとの被告の主張を採用することはできないと解すべきである。＼n

◆判決本文

　特104条の3により権利行使不能と判断されました。
　上記(3)2)，3)及び5)の点についてみるに，これらは，本件発明の流路切換ユニットでは各ポートが形成された流路ブロックに各制御弁が設けられ，全体として小型化されているのに対し，乙８発明のカートン取出し装置では，流路ブロックを有するか不明であり，かえって吸盤と流路等から成るために小型とはいえないことを相違点とするものである。そこで，この相違点の容易想到性につき判断するに，証拠（乙９〜１２）及び弁論の全趣旨によれば，本件特許の出願当時，真空を利用して電子部品等のワークを吸着し搬送する装置に関する技術分野においては，真空の供給及び破壊，正圧空気の供給等のために空気を流出入させるポートとこれらを連通する流路を一体化したブロック状の部材を設け，これに真空及び正圧空気の供給等のための弁を設け，装置全体の小型化を図ることは当業者にとって周知の技術事項であったことが認められる。また，乙８発明は真空を利用したカートンの吸着移動手段に関するものであり，装置の小型化が忌避されるといった事情は見当たらないから，乙８発明に上記周知の技術事項を適用することに阻害要因はないと解される。そうすると，上記2)，3)及び5)の点に係る本件発明の構成は当業者が容易に想到することができたものと認められる。＼n

◆判決本文

　ＣＳ関連発明について、均等論の主張も否定されました。無効主張に対して、訂正の抗弁をしていましたが、訂正後のクレームも技術的範囲に属しないと判断されました。
　上記(1)に判示した均等侵害の成立要件のうち1)の要件に関し，特許発明の本質的部分とは，特許請求の範囲に記載された特許発明の構成のうち，公開された明細書や出願関係書類の記載から把握される当該特許発明特有の課題解決手段を基礎付ける技術的思想の中核をなす特徴的部分をいうと解するのが相当である。これを本件発明についてみると，本件発明は，従来のネットワークゲームにあった課題，すなわち，くじ引きゲームのようなゲームでは，くじ引きという当たり又は外れによる偶然性に基盤が置かれるため，ユーザはゲームの進行度合いに応じて画像データの獲得率が向上する等の期待感が高まることがないため，ユーザに継続的にゲームを行わせることが困難である，という課題を解決するため，ユーザに「対価データ」の獲得を容易に行わせるとともに，ユーザに継続的にゲームを行わせるために，ユーザに対してゲームを行うことで直接に「対価データ」を付与するのではなく，「対価データ」を獲得するために必要な「ポイント」を付与するものとし，「対価データ」はその「ポイント」の対価としてユーザが獲得するものとした構＼成が採用されたのであり，これが本件発明の課題解決手段を基礎付ける技術的思想の中核をなす特徴的部分であるというべきである。そうすると，本件発明と被告サーバ装置との間において構成の異なる部分のうち，構＼成要件Ａ，Ｄ−１，Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｄ−２，Ｃ−２における「対価データ」を備える構成は，本件発明の本質的部分であるというべきである。他方，前記３のとおり，本件ゲームにおいては，「対価データ」に相当するものはなく，原告が主張する「強化された選手カード画像」は，強化ポイントによって新たにユーザに付与されるものではないから，本件発明の「対価データ」と本件ゲームの「強化された選手カード画像」の相違点は発明の非本質的部分と認めることはできない。したがって，均等侵害の成立要件の1)の要件を充たさないというべきである。

◆判決本文

　特許権侵害について、審査経緯から介在物が０個の場合を含まない、また、無効理由もありとして請求棄却されました。
　上記事実関係に基づいて判断するに，本件訂正発明２の特許請求の範囲にいう「以下」とは基準となる数量（４５個）と同じ又はこれより少ない数量を意味するものであるから，その文言上は，０個の場合を含むと解することが可能である。しかし，本件明細書の記載によれば，本件訂正発明２は，「介在物の分布の制御を行うことにより」従来技術の問題点を解決するものであり（前記(3)ア(イ)），５〜１０μｍの粗大な介在物の分布が圧延方向に平行な断面において４５個／mm2未満であれば曲げ加工性等の特性を損なうことがないとの知見（同(ウ)参照）に基づくものである。そして，５〜１０μｍの粗大な介在物が０個であれば「粗大な介在物の分布」は問題とならないから，本件明細書の記載を考慮すると，上記大きさの介在物が０個の場合はその技術的範囲に属しないと解することができる。これに加え，原告は，析出物及び晶出物粒子の粒径をすべて５μｍ以下とすることは容易である旨をいう本件拒絶理由通知に対し，本件意見書において，介在物を小さくすれば銅合金の特性改善が図れることは知られていたが，粗大な介在物が存在してもその個数が一定限度であれば良好な特性が得られるという，粗大な介在物の分布の概念を新たに導入した点に本件発明の意義がある旨を述べたものである。本件意見書の上記記載は，５〜１０μｍの大きさの介在物が存在する場合にのみ本件発明の技術的意義が認められ，５〜１０μｍの介在物が０個の場合はその技術的範囲に含まれないことを前提としているものと解される。そうすると，原告は，構成要件Ｆにいう「５〜１０μｍの大きさの介在物個数が…５０個／mm2未満」であることの意義につき，これが０個／mm2の場合を含まない旨を本件意見書において言明し，これにより本件拒絶理由通知に基づく拒絶を回避して特許登録を受けることができたものであるから，本件訴訟において上記介在物の個数が構成要件Ｆ’’の「４５個／mm2以下」に０個／mm2の場合が含まれると主張することは，上記出願手続における主張と矛盾するものであり，禁反言の原則に照らし許されないというべきである。したがって，構成要件Ｆ’’にいう「４５個／mm2以下」には０個／mm2の場合が含まれないと判断することが相当である。
２ 争点３（無効理由の有無）について
前記１で判断したとおり，構成要件Ｆ’’にいう「４５個／mm2以下」には介在物個数が０個／mm2の場合を含まないと解すべきものであるが，その文言上はこれを含むと解することもできるので，そのように解した場合に本件特許に無効理由があるかについて念のため検討する。
(1) 乙３文献に基づく新規性欠如について
ア 乙３文献には次の趣旨の記載がある（乙３）。
・・・・
(ア) まず，乙３発明の「晶出物又は析出物」を本件訂正発明２の「介在物」と同視できるかを検討すると，証拠（乙３２）及び弁論の全趣旨によれば，1)銅合金を走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）で観察すると，二次電子像（いわゆるＳＥＭ画像）により，晶出物，析出物，酸化物，硫化物等の粗大な粒子の大きさ及び個数を測定することができるが，晶出物，析出物，酸化物，硫化物等のいずれであるかの区別はできないこと，2)ＥＰＭＡ装置により特性Ｘ線を検出してＳ及びＯを同定する分析を行い，これにより得られるＳを同定したＥＰＭＡ画像及びＯを同定したＥＰＭＡ画像とＳＥＭ画像とを対照すれば，ＳＥＭ画像で観察した粒子から酸化物及び硫化物を除外することが可能であること，3) ＥＰＭＡ画像を撮影して分析するためには，単にＳＥＭ画像を撮影して分析するのに比し，数十倍の時間を要することが認められる。他方，乙３文献には，「晶出物又は析出物の大きさ」の測定のために，上記1)のＳＥＭ画像の観察のほかに，上記2)のＥＰＭＡ装置による分析を行ったことの記載はない。また，乙３文献には，有害な不純物であるＳ及びＯ２の量を厳密に規定した（段落【００１３】）ことの記載はあるが，酸化物及び硫化物の粒子の大きさに関する記載はなく，ＳＥＭ画像で観察される粗大な粒子に酸化物及び硫化物が含まれていることを示唆する記載もない。そうすると，乙３発明について上記2)のＥＰＭＡ装置による分析を行ったとは認められず，乙３発明の「晶出物又は析出物の大きさ」（前記イ(オ)）は，上記1)のＳＥＭ画像により観察された粗大な粒子の大きさを意味するものと解される。さらに，本件明細書（甲４０の３）には，介在物個数はＳＥＭで観察したものであること（段落【００１９】）が記載されているから，本件訂正発明２の「介在物」も，ＳＥＭ画像により観察される粗大な粒子であると解される。以上によれば，乙３発明の「晶出物又は析出物」も本件訂正発明２の「介在物」もＳＥＭ画像により観察される粗大な粒子であり，測定の対象は同じであるから，乙３発明の「晶出物又は析出物」（前記イ(オ)）は，本件訂正発明２の「介在物」（構成要件Ｅ及びＦ＼＼）と同視できるというべきである。
(イ) 次に，乙３発明の「大きさが１．３〜１．８μｍ」という構成（前記イ(オ)）について検討する。乙３発明は「晶出物又は析出物の大きさが３μｍ未満」とする発明に係る実施例ないし比較例であること，乙３文献には，晶出物又は析出物の大きさが３μｍ以上だとめっき性等が悪化するとの記載がある（段落【００１４】）ことからすれば，乙３発明における「晶出物又は析出物の大きさ」とは，これらの粒子の大きさの最大値をいうものと解される。したがって，乙３発明における「大きさが１．３〜１．８μｍ」には，粒子の大きさが５μｍ未満である構成が開示されているものと解される。そして，前記(ア)のとおり，乙３発明における「晶出物又は析出物」は，本件訂正発明２における「介在物」と同視できるから，乙３発明は，「介在物の大きさが１０μｍ以下であり，かつ，５〜１０μｍの大きさの介在物個数が圧延方向に平行な断面で４５個／mm2以下（０個／mm2の場合を含む。）」（構成要件Ｅ及びＦ＼＼）の構＼成を実質的に開示するものである。
・・・・
オ 以上によれば，乙３発明は本件訂正発明２と実質的に同一の構成を開示するものである。そして，乙３文献には乙３発明の製造方法が説明され，当業者が当該構＼成を実施し得る程度の記載があると認められるから，本件訂正発明２は新規性を欠くものというべきである。(2) したがって，本件訂正発明２に係る特許は特許無効審判により無効にされるべきものと認められるから，特許法１０４条の３第１項により，原告は，本件特許権を行使することができない。

◆判決本文

　販売不可事情として7割に関しては除外されましたが、特102条1項により、1億6000万円を超える損害賠償が認められました。
　以上によれば，本件発明１は，電池電圧低下を検出した場合に，従来技術において採用されていた，意味不明かつ耳障りなブザー音に代えて，意味が明確かつ耳障りでない音声メッセージによって電池交換を促すとともに，利用者が音声メッセージを聴取するための誘因として，視覚的効果を有する表示灯手段を採用し，さらに，表＼示灯手段を視認して誘引された利用者が確認要求受付手段を利用することにより，確実に音声メッセージを認識できるようにしたものである。そうすると，本件発明１の技術的意義は，第１に，従来技術における意味不明かつ耳障りなブザー音に代えて音声メッセージを利用するようにしたことであり，第２に音声メッセージへ到達するための誘因として視覚的な表示灯手段を利用するとともに，利用者の確認要求によって音声メッセージを確実に認識できるようにしたことにある。このような技術的意義を有する構＼成を採用したことにより，早期に確実に電池交換をすることが促進され，電池の無駄な消費も抑えることができるようになる。本件発明１の上記技術的意義に照らせば，本件発明１において，電池電圧低下の検出と同時に発することが排除されているのは，利用者がうるさがって電池を抜き出してしまう程度に耳障りな音声又はブザー音であって，表示灯手段による報知と併せて発音を行うこと自体が全く排除されているものではないと解するのが相当である。そして，ハ号及びニ号製品における「ピッ」音は，５０秒単位で発せられるものであり，利用者に異常表＼示灯手段への注意を促す程度のものとみることができるから，上記発音が，利用者においてうるさがって電池を抜き出してしまう程度に耳障りなものとは解されず，上記発音が本件発明１において排除されている音声に当たるものとは解されない。
・・・
また，被告は，原告は，平成２０年８月までは，原告製品１及び２のみしか販売していなかったものであるから，同月末日までの間は，原告製品１及び２のみが「特許権者…がその侵害の行為がなければ販売することができた物」に当たると主張する。しかし，特許法１０２条１項は，一定期間にわたる特許権侵害が認められる場合に，権利者の上記期間における競合品としてあり得べき権利者製品の販売機会の喪失による逸失利益を全体として評価して，これを権利者の受けた損害とするものであり，権利者製品と侵害品を厳密に１対１対応させ，販売機会の喪失を検討することが予定されているものではないというべきである。したがって，本件においても，特許法１０２条１項に基づく原告の損害を算定するに当たり，平成１９年８月２４日から平成２４年３月末日までの期間を全体として捉え，原告製品を，いずれも，上記期間において「特許権者…がその侵害の行為がなければ販売することができた物」に当たるとみて，その平均利益をもって原告の損害を評価することは，特許法１０２条１項の上記趣旨に反するものではなく，許容されるものというべきである。(ｵ) よって，被告の主張はいずれも採用することができず，原告製品は，被告製品全部との関係において，「特許権者…がその侵害の行為がなければ販売することができた物」に当たるものと認められる。
ウ 「特許権者…がその侵害の行為がなければ販売することのできた物の単位数量当たりの利益の額」
(ｱ) 特許法１０２条１項にいう「単位数量当たりの利益の額」とは，原則として，権利者製品の売上高から変動費を控除した利益（限界利益）をいうが，費用のうち権利者製品の製造又は販売に直接必要な個別固定費も例外的に含むものと解するのが相当である。他方，本件発明は，その構成により，利用者が早期かつ確実に電池電圧低下を認識し，これを放置することなく早期の電池交換が促されることで，無監視状態で警報器が放置される事態を回避することが可能＼になるという作用効果を有するものであるところ（前記第４の１(1)イ(ｳ)），被告製品のカタログ等に本件発明に係る構成が記載されていること（上記(ｲ)ｅ）に照らせば，本件発明の作用効果が購入者らによる製品購入（又は事業者による製品採用）の動機付けの一つとなっていることがうかがわれるものというべきである。ただし，火災警報器における基本的性能は，監視領域における火災等の異常を確実に検知し報知する点にあると考えられるのであって，電池電圧低下の検知及び報知は，異常を確実に検知し報知するための警報器の作動を確保するための機能＼に関するものではあるものの，複数あり得る火災警報器の故障又は異常状態の一類型に対応するものにすぎないことや電池電圧の低下の検知及び報知については音声のみによる方法等の本件発明を実施しない他の方法もあり得ることを考慮すれば，本件発明に係る構成に基づく作用効果が，購入の決定的な動機付けとなり，又は製品を選択するに当たり大きな影響力をもつものとまでは考え難い。以上の諸事情については，被告製品の販売数量のうち，本件発明の作用効果を考慮してもなお他社の競合品によって代替されたと考えられる割合及び被告自身の営業力や本件発明の実施部分以外の被告製品の特性等により販売することができたと考えられる割合について，これらを総合して，原告が原告製品を「販売することができないとする事情」があると解するのが相当である。そして，上記諸事情に照らし，上記数量は７割とみるのが相当である。
(ｵ) 以上の認定に関し，原告は，パナソニック等の製品は本件特許権を侵害するものであるから，これらの製品の存在を考慮して，「販売することができないとする事情」を認定するのは相当ではないと主張するが，上記製品が本件特許権を侵害するものと認めるに足りず，採用することができない。(ｶ) したがって，前記アの被告製品の販売数量のうち，７割に相当する数量に応じた額を，原告の損害額から控除すべきである。

◆判決本文

　被告が完成し公然実施した発明なので、本件特許発明は新規性がないとして権利行使不能と判断されました。
　原告は，先行製品は１ロットの中ですら，αＭＤが１０ｐｐｍ／度（摂氏)未満であったり，αＴＤが７ｐｐｍ／度（摂氏)超であったりして，本件発明１の構成要件１Ｃ１及び２と一致しないものであり，被告が先行発明を完成させていないことは，1)被告やその譲渡先が公表していたウェブサイト，論文等に先行発明に関する記載がないこと，2)厚さ約３５μｍのポリイミドフィルムについては，αＴＤをαＭＤと等しくしたものとαＭＤより低くしたものに別の名称を付しているのに対し，厚さ２５μｍの先行製品については，別の名称を付していないこと，3)被告がαＴＤをαＭＤより低くしたポリイミドフィルムに関する発明を特許出願したのは，平成２０年６月であることから明らかであると主張する。しかしながら，特許法２条１項の「発明」は，自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいうから，当業者が創作された技術内容を反復実施することにより同一の結果を得られること，すなわち，反復可能性のあることが必要である（最高裁平成１０年（行ツ）第１９号同１２年２月２９日第三小法廷判決・民集５４巻２号７０９頁参照）。被告は，平成１４年３月１０日ころから平成１５年４月２日までの間に，先行発明の技術的範囲に属する２８本の先行製品を製造したのであって，先行発明には反復可能＼性があるから，被告が平成１６年３月３０日以前に先行発明を完成させていたことは明らかである。確かに，先行製品は，別表記載のとおり，１ロットの中でも，αＭＤが１０ｐｐｍ／度(摂氏)未満であったり，αＴＤが３ｐｐｍ／度（摂氏)未満や７ｐｐｍ／度（摂氏)超であったりしたのであるが，弁論の全趣旨によれば，それは，被告が，本件発明１の内容を知らず，αＭＤを１０ｐｐｍ／度（摂氏)以上，αＴＤを３〜７ｐｐｍ／度（摂氏)以上とすることを目標にしていなかったからにすぎないことが認められる。そして，1)や2)については，証拠（乙９，３２，３４，３５，４７）によれば，被告は，平成１４年ころから，銅張積層体メーカーと共にＣＯＦ用基板を開発するために，αＴＤをαＭＤより低くした先行製品を製造していたことが認められるから，被告やその譲渡先が公表していたウェブサイト，論文等に先行発明に関する記載がなく，また，先行発明の技術的範囲に属する先行製品に別の名称を付していないとしても，このこと自体，格別不自然であるということはできない。3)については，証拠（甲１５）によれば，被告が平成２０年６月に特許出願した発明は，αＴＤをαＭＤより低くしたポリイミドフィルムの連続製造方法に係る発明であって，上記ポリイミドフィルムに係る発明でないことが認められる。原告の前記主張は，採用することができない。(ウ) そうであるから，被告は，本件特許権の優先日に係る特許出願前に，一部の本件発明１に相当する先行発明を完成させたものと認められる。
イ 先行発明の公然実施について
(ア) 被告は，別表記載のとおり，平成１４年４月５日から平成１６年３月１２日までの間に，複数の銅張積層体メーカーに対し，先行発明の技術的範囲に属する２８本の先行製品のうち，αＭＤが１０．１〜１４．４ｐｐｍ／度（摂氏)であり，αＴＤが３．５〜７．０ｐｐｍ／度（摂氏)である１９本の全部又は一部を譲渡した。そして，被告や上記銅張積層体メーカーが当該譲渡について相互に守秘義務を負っていたことを認めるに足りる証拠はない。(イ) 原告は，前記譲渡がＣＯＦ用のポリイミドフィルムを共同開発するためであって，相互に守秘義務を負っていたと主張する。しかしながら，証拠（乙４７）によれば，前記銅張積層体メーカーの１社である東レ株式会社が平成１５年１月に発行された業界誌に投稿した論文には，αＴＤをαＭＤより低くしたポリイミドフィルムがＣＯＦ用に適している旨の記載があることが認められ，この事実に照らすと，被告や前記銅張積層体メーカーが相互に守秘義務を負っていたとは考え難い。原告の前記主張は，採用することができない。(ウ) そうであるから，被告は，本件特許権の優先日に係る特許出願前に，先行発明のうちαＴＤが３．５ｐｐｍ／度（摂氏）以上のものを公然と実施したものである。ウ したがって，本件発明１は，本件特許権の優先日に係る特許出願前に公然実施をされた発明であり，本件発明１に係る特許は，特許無効審判により無効にされるべきものと認められる。

◆判決本文

　特許権侵害について、売上額の３％の損害が認定されました。
　原告らは，特許権侵害に係る不当利得の額は不当利得対象期間の被告各製品の売上額４億１６０２万５６２９円に実施料率３．５％を乗じた額であり，損害の額は損害賠償対象期間の被告の利益額６３３万０６７１円に等しいと主張する。上記売上額及び利益額に争いはなく，被告は，不当利得についての実施料率は０．５％であり，損害賠償についての寄与率は１０％にとどまる旨主張するので，以下，検討する。
・・・
被告は，不当利得対象期間中，本件発明の実施許諾を得ないまま，その技術的範囲に属する被告各製品の製造販売をしたのであるから，少なくとも実施料相当額につき法律上の原因なくして利益を得，原告ペパーレットはこれと同額の損失を被ったということができる。イ そこで，本件発明の実施料率についてみるに，上記事実関係によれば，カラーチェンジ機能は猫砂に求められる複数の機能＼のうちの一つにとどまり，顧客がこれを他の機能より重視しているとはいえないものの，紙製の猫砂全体に占めるカラーチェンジ機能＼を有する製品の割合が，固まり性や消臭性を備えた猫砂の商品化後も徐々に拡大し，５割程度に達していることからすれば，カラーチェンジ機能は，同種製品の販売上，不可欠ではないとしても有益な機能＼とみるべきものである。そして，被告各製品の包装をみても，製品ごとに強調の程度は異なるものの，カラーチェンジ機能をセールスポイントとして扱っている。また，実施料率について調査した文献によれば，本件発明の実施品が属するパルプ，紙加工品等の分野における実施料率は３％程度の契約例が多いとされている（甲１４）。これらの事情を総合すれば，本件における実施料率は，売上額の３％と認めるのが相当である。したがって，原告らが返還を請求し得る不当利得の額は，合計１２４８万０７６８円（４億１６０２万５６２９円×３％）となる。＼n
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イ そこで判断するに，上記事実関係によれば，本件発明の効果であるカラーチェンジ機能が被告各製品の販売に貢献していることは明らかといえるが，他方，被告各製品は，消臭性，固まり性といった機能＼も併せ有するのであり，これらに着目して，本件発明の実施品である原告らの動物用排尿処理材や，商品名等により専らカラーチェンジ機能が強調されていた前訴対象製品ではなく，被告各製品を選択する消費者も少なからず存在したものと推認することができる。これらの事情を総合すると，被告の利益のうち５割は本件発明以外の要因が寄与して生じたものであり，この限度で上記推定が覆ると考えられる。したがって，寄与率を１０％とする被告の主張を採用することはできず，原告らが請求し得る損害賠償の額は合計３１６万５３３５円（６３３万０６７１円×５０％）であると解するのが相当である。＼n

◆判決本文

　特許権侵害に基づき、差止・損害賠償が請求されましたが、裁判所は特104条の3により請求を棄却しました。
　乙４６明細書のこれらの記載からすれば，引用発明において，リンクの下端部を，軸を介してサイドフレーム部材に取り付けるための支持構造として示された態様は，上記請求項１及び２の基本的な技術思想を実現するための一具体例であると解するのが相当である。したがって，乙４６明細書には，サイドフレーム部材に対するリンク下端部の枢着位置を調節可能＼に取り付ける構造として，種々のものを採用できることが示唆されているということができる。そうすると，当業者にとって，引用発明において一具体例として示された，保持コンソ＼ールの穴に着脱可能に固定された軸受ブロックに，軸受パイプを軸を介して枢着するという支持構＼造に代えて，支持部材に相対する軸穴を設け，それらの軸穴とその間に位置する部材の穴とに着脱可能な枢軸を挿通して支持するという，より簡略な前記周知技術を適用して，前記相違点に係る本件発明の支持構＼造に至ることは，容易であったということができる。したがって，本件発明は，引用発明を主引例とし，それに前記ア記載の周知技術を組み合わせることによって，容易に想到されるものであると認めるのが相当である。

◆判決本文

◆関連事件です。平成23(ワ)12196

　技術的範囲には属するものの、新規事項違反があるとして特104条の3により、権利行使不能と判断されました。＼n
　ところで，証拠（甲４）によれば，当初明細書等には「段差部」という語は用いられていないことが認められるほか，当初明細書の発明の詳細な説明には，「この目的を達成するために発明項１記載の育苗ポットは，底壁と，その底壁の縁部から上方に向かって立設する側壁と，その側壁と前記底壁とで囲まれる空間であって苗や培土を収納する収納空間と，その収納空間に培土や苗を入れるために前記側壁の上縁部により形成される開口面と，前記側壁の一部であって，前記側壁の上縁部との間に所定間隔を開けた部分に他の側壁の外面よりも前記収納空間側に窪む第１凹部と，その第１凹部の前記開口面を臨む部分に開口され，前記収納空間に収納される苗に関する情報が表示された表＼示板を差込む差込み口とを備えていることを特徴とする育苗ポット。」（段落【００１１】），「この発明項１に記載の育苗ポットによれば，苗に関する情報が表示された表＼示板は差込み口に差込まれることで育苗ポットに取付けられる。ここで，この差込み口は第１凹部の開口面を臨む部分に開口されているので，収納空間に培土を収納した後に，開口面からは差込み口を把握することはできない。一方，差込み口が開口されている第１凹部は，側壁の一部であって他の側壁の外面よりも収納空間側に窪んだ部分であるので，その第１凹部を目印とすることで，差込み口の位置は，育苗ポットの側壁側から把握される。また，第１凹部は，側壁の上縁部との間に所定間隔を開けた部分に設けられているので，その所定間隔を開けた部分では，差込み口に差込まれた表示板は，側壁の内面と培土とによって挟まれた状態とされる。」（段落【００１２】），「発明項１記載の育苗ポットによれば，差込み口が開口されている第１凹部は，側壁の上縁部との間に所定間隔を開けた部分に設けられているので，その所定間隔を開けた部分では，差込み口に差込まれた表＼示板は，側壁の内面と培土とによって挟まれた状態とされる。よって，表示板を育苗ポットに対して略直立した状態で固定することができるという効果がある。」（段落【００２６】），「通常，表＼示板２は，育苗ポット１に培土Ｂを収納した後に差込み口９に差込まれ，育苗ポット１に取付けられる。また，培土Ｂは第１凹部７よりも高い位置になるまで収納される。よって，育苗ポット１に培土Ｂを収納した後には，差込み口９は，培土Ｂに埋まり，開口面６からは，差込み口９の位置を把握することができない。」（段落【００６８】），「また，第１実施例の育苗ポット１のように，側面４に形成された凹部が第１凹部７であるか第２凹部８であるかを判断する必要はなく，側面４に形成された凹部は全て第１凹部７であり，その第１凹部７には差込み口９が開口されているので，収納空間５に培土Ｂによって差込み口９が埋もれ，差込み口９の位置を外部から把握できなくても，第１凹部７の窪みを目印とすることで，表示板２を差込む位置を外部から容易に判断することができる。」（段落【００７９】）との記載があることが認められ，これらによれば，当初明細書における第１凹部は，側壁の一部であって，側壁の上縁部との間に所定間隔を開けた部分に他の側壁の外面よりも収納空間側に窪んでいて，収納空間に培土を収納した場合にその培土によって埋没し，開口面を臨む部分に収納空間に収納される苗に関する情報が表＼示された表示板を差込む差込み口を有するものであることが認められる。そして，証拠（甲４）によれば，当初図面には，第１凹部７について，【図１】及び【図６】のような内容が図示されていることが認められる。そうすると，当初明細書等の「第１凹部」（第１凹部７を含＼nむ。）が本件発明の「段差部」に対応し，これ以外に，本件発明の「段差部」に対応するものは，当初明細書等において見出すことができない。イ そこで，第１凹部がどのような技術的意義を有するかについて検討するに，証拠（甲４）によれば，当初特許請求の範囲に記載された発明は，苗に関する情報が表示された表＼示板を育苗ポットに対して略直立した状態で固定することができると共に，育苗ポット内に培土が収納されている状態であっても，その表示板を取付けるための位置を外部から容易に把握することができる育苗ポット及び表＼示板付育苗ポットを提供することを目的とするものであり・・・このうち，目印としての機能は，「育苗ポット内に培土が収納されている状態であっても，その表＼示板を取付けるための位置を外部から容易に把握することができる」という発明の目的を実現するための重要な機能であると解されるが，証拠（甲４）によれば，当初明細書の発明の詳細な説明の段落【００２７】に，「また，差込み口が開口されている第１凹部は，側壁の一部であって他の側壁の外面よりも収納空間側に窪んだ部分であるので，収納空間に培土を収納し，差込み口が培土に埋もれ，開口面から差込み口の位置を把握することができなくなったとしても，第１凹部を目印とすることで，育苗ポットの側壁側から差込み口の位置を把握することができるという効果がある。」と記載され，実施例では他の側壁４の外面よりも収納空間５側に窪み，側壁４の上縁部との間に所定間隔を空けた位置から底壁３まで帯状に延びる形状とされる（段落【００４９】，【００７３】，【図１】ないし【図６】）ほか，例えば，えくぼ的に収納空間５側に窪むように形成していてもよいなどとされていること（段落【００８２】）が認められるから，これらに照らすと，差込み口が開口される第１凹部は，垂直方向（高さ方向）においても水平方向においても目印としての機能＼を果たすべきものであり，かつ，かかる目印としての機能を果たすための第１凹部は，側壁側から差込み口の位置を把握することができる程度の一定の水平方向の幅を有する，側壁の一部分の窪みである必要があると考えられる。＼nウ 本件発明の「段差部」が水平方向の一定の幅を有するものに限定されないことは，前記１イのとおりであり，本件発明の「段差部」は，第１凹部と異なるものであって，当初明細書等に記載のない事項であるといわざるを得ない。なお，証拠（甲４）によれば，当初明細書の発明の詳細な説明には，「また，上記実施例では，第１凹部７と第２凹部８とは，側壁４の外面から収納空間５側に窪むように形成する場合について説明した。しかしながら，第１凹部７と第２凹部８とは，側壁４の内面から収納空間５側に突出するように形成しても良い。但し，かかる場合には，側壁４の外面には，差込み口９の位置を示すような目印を設ける必要がある。」（段落【００８３】）との記載があることが認められるが，この記載は，第１凹部７が側壁４の内面から収納空間５側に突出するように形成されることにより，側壁４の外面側から第１凹部７の位置を把握することができない場合に限定してのものであって，これを把握することができる場合についてのものではない。そして，上記段落は，その記載内容からして，第１凹部７と第２凹部８を有し，第１凹部が差込み口設置機能，目印としての機能＼及び根巻き防止機能を有する実施例の改変例として記載されているものであり，このような実施例における第１凹部７は，他の側壁４の外面よりも収納空間５側に窪み，側壁４の上縁部との間に所定間隔を空けた位置から底壁３まで帯状に延びる形状のものであるから，この記載を根拠として，当初明細書等に段差部についての記載があるということはできない。＼nア 原告らは，当初明細書の発明の詳細な説明の段落【００４９】及び当初図面の【図２】及び【図５】には，側壁４に形成された他の側壁４の外面よりも収納空間５側に窪んだ段差部が記載，図示されていると主張する。これは，側壁４の１つの面全体に段差部を設けることが記載，図示されているとの趣旨を主張するものと解されるが，証拠（甲４）によれば，同段落は，「また，側壁４には，他の側壁４の外面よりも収納空間５側に窪み，側壁４の上縁部との間に所定間隔を開けた位置から底壁３まで帯状に延びる１つの第１凹部７と３つの第２凹部８とが形成されている。」というもので，これは，【図１】ないし【図４】に基づく実施例の説明としてであって，側壁４の１つの面の上縁部との間に所定間隔を開けた位置から底壁３まで延びる帯状の第１凹部についての記載であり，また，当初図面の【図２】及び【図５】は，上記のとおりの第１凹部を有する実施例の断面図を示すに過ぎないものであると認められるから，当初明細書等の上記の箇所に，側壁４の１の面全体に段差部を設けることが記載，図示されていると認めることはできない。

◆判決本文

　出願中の補正が要旨変更であるとして出願日が繰り下がり、これにより、新規性無しとして無効理由ありとした1審の判断が維持されました。
　上記(3)アのとおり，本件発明と乙５４発明とは，Ｘ枠の長さを変えずに，かつ，左右側枠に対するＸ枠上端部の上下位置を変えずに車椅子の巾を調節可能にするための構＼成として，下側杆（軸受パイプ４１）に軸を挿通しこれを支持するための軸穴を下側杆取付部（軸受ブロック４２）に相対して設けるとともに，下側杆の支持部を複数設けるとの点で一致している。また，上記(3)イによれば，乙５４発明の軸受パイプ４１の支持構造は，本件発明に相当する構＼成でいえば，下側杆に挿通され左右側枠に沿う方向に配設されている枢軸が，左右側枠に沿う方向を向く下側杆取付部の軸穴に支持され，下側杆取付部が左右側枠に複数個上下に配列して設けられたねじ穴に支持されるとの一連の技術的機構を備えていたものと理解できる。上記の点にかんがみると，結局，相違点2)´に係る本件発明の構成とは，本件発明の技術課題と直接的な関連を有するものではなく，軸，軸受ブロック，ねじなどを用いた軸受支持構＼造に代えて，部材の数を低減させ，軸と両端取付部を用いた軸受支持構造を採用したものであるといえる。しかるに，上記アの認定によれば，乙６３文献及び乙５文献には，両端部に縦貫する穴を有する部材を穴を有する対向二片部間に配置するとともに，対向二片部の穴に軸を通してナット等で着脱可能＼に接続することで，対向二片部の穴がその間に挿入された穴を有する部材を回動可能に支持する構＼造が開示されている。このことからも明らかなように，穴のある軸受部材に着脱可能な軸を接続して軸受部材間に配置された別部材を回動可能＼に支持する構造は，本件特許の出願当時，広く一般的に用いられている周知技術であると認められる。そうすると，乙５４発明における軸受支持構＼造に代えて，部材数を低減させて同等の構成を実現した上記周知技術の軸受支持構＼造を採用し，相違点2)´に係る本件発明の構成とすることは，当業者が容易に想到し得るものといえる。ウ 控訴人の主張に対して控訴人は，本件発明は車椅子の巾調節に当たって工具が不要である効果を有する旨を主張するが，本件発明は，その特許請求の範囲の記載において枢軸の抜止め手段を限定しておらず，ナット等で枢軸の抜止めをする構成も排除されていない。なお，枢軸に抜止め手段を施さないことは，車椅子が通常有すべき安全性の観点からみて，技術上想定し難い（本件発明は枢軸の構＼造も限定しておらず，単なる棒状のものとする構成も排除されていない。）。そのほか控訴人がるる主張するところも，本件明細書に記載のない効果をいうものか，乙５４発明に前記周知技術を適用して得られた結果から当業者が予＼測可能な範囲内のものである。＼n

◆判決本文

◆原審はこちらです。平成21(ワ)6273

◆関連事件はこちらです。平成25(行ケ)10155