104条の3

　用途発明について、公知の用途であってもその用途を限定することにより新規性が認められるのかが争われました。知財高裁は、新規性無しとして、権利行使不能とした1審の判断を維持しました。

(ｱ) 前記(2)のとおり、本件発明と乙１発明との相違点は、「医薬組成物につ いて、本件発明では、『非外傷性である前腕部骨折を抑制するため』のも のであると特定されているのに対して、乙１発明では、『骨粗鬆症治療薬』 であると特定されている点。」にある（相違点１）ところ、控訴人は、本 件発明につき、前腕部骨折の抑制が特に求められる患者群において予測されていなかった顕著な効果を奏するものであり、エルデカルシトール＼nの新たな属性を発見し、それに基づく新たな用途への使用に適すること を見出した医薬用途発明であるから、相違点１に係る本件発明の用途 （「非外傷性である前腕部骨折を抑制するための」）は乙１発明の「骨粗 鬆症治療薬」の用途とは区別される旨主張する。
(ｲ) そこで検討するに、公知の物は、原則として、特許法２９条１項各号 により新規性を欠くこととなるが、当該物について未知の属性を発見し、 その属性により、その物が新たな用途への使用に適することを見出した 発明であるといえる場合には、当該発明は、当該用途の存在によって公 知の物とは区別され、用途発明としての新規性が認められるものと解さ れる。 そして、前記１(2)のとおり、本件発明の医薬組成物は、高齢者や骨粗 鬆症患者等の骨がもろくなっている者が転倒等した際に、前腕部である 橈骨又は尺骨に軽微な外力がかかって生じる骨折のリスク、すなわち前 腕部における非外傷性骨折のリスクに着目して、その用途が「非外傷性 である前腕部骨折を抑制するため」と特定されている（相違点１）もの である。
(ｳ) しかしながら、前記(3)イの技術常識によれば、当業者は、乙１発明の 「骨粗鬆症治療薬」につき、椎体、前腕部、大腿部及び上腕部を含む全 身の骨について骨量の減少及び骨の微細構造の劣化による骨強度の低下が生じている患者に対し、各部位における骨折リスクを減少させるた＼nめに投与される薬剤であると認識するものといえる。また、前記(3)ア、 エ及びオの各技術常識によれば、当業者は、エルデカルシトールの効果 は海綿骨及び皮質骨のいずれに対しても及ぶと期待するものであり、海 綿骨及び皮質骨からなる前腕部の骨に対してもその効果が及ぶと認識 するものといえる。さらに、前記(3)イ及びウの技術常識によれば、当業 者は、骨粗鬆症においては身体のいずれの部位も外力によって骨折が生 じるものであり、また、前腕部における骨折リスクは、骨強度が低下す ることによって増加する点において、骨粗鬆症において骨折しやすい他 の部位における骨折リスクと共通するものであると認識するものとい える。
以上の事情を考慮すると、当業者は、骨粗鬆症患者における前腕部の 骨の病態及びこれに起因する骨折リスクについて、他の部位の骨の病態 及び骨折リスクと異なると認識するものではなく、また、乙１発明の「骨 粗鬆症治療薬」としてのエルデカルシトールを投与する目的及びその効 果についても、前腕部と他の部位とで異なると認識するものではないと いうべきである。
(ｴ) さらに、本件優先日前に公開された乙１２の文献には、エルデカルシ トールがアルファカルシドールよりも優位に椎体骨折の発生を抑制す ることが第III)相臨床試験において確認されたことが記載されているこ とに加え、前記(3)エ及びオの技術常識によれば、エルデカルシトールに よる前腕部を含む全身の骨折リスクの減少作用は、経口投与されて体内 に吸収されたエルデカルシトールが、骨に対して直接的又は間接的に何 らかの作用を及ぼすことによって達成されるものであるといえるとこ ろ、本件明細書には、骨折リスクを減少させようとする部位が前腕部で ある場合と他の部位である場合とで、エルデカルシトールが及ぼす作用 に相違があることを示す記載は存しない。そして、前記(3)ウ及びオの技 術常識を考慮しても、本件明細書の記載から、エルデカルシトールの作 用に関して上記の相違があると把握することはできない。 そうすると、当業者は、前腕部の骨折リスクを減少させるために投与 する場合と骨粗鬆症患者に投与する場合とで、エルデカルシトールの作 用が相違すると認識するものではないというべきである。
(ｵ) 以上によれば、エルデカルシトールの用途が「非外傷性である前腕部 骨折を抑制するため」と特定されることにより、当業者が、エルデカル シトールについて未知の作用・効果が発現するとか、骨粗鬆症治療薬と して投与されたエルデカルシトールによって処置される病態とは異な る病態を処置し得るなどと認識するものではないというべきである。 そうすると、本件発明については、公知の物であるエルデカルシトー ルの未知の属性を発見し、その属性により、エルデカルシトールが新た な用途への使用に適することを見出した用途発明であると認めることは できないから、相違点１に係る用途は乙１発明の「骨粗鬆症治療薬」の 用途と区別されるものではない。
(ｶ) したがって、相違点１は実質的な相違点ではない。
イ 控訴人の原審における主張（原判決「事実及び理由」の第２の４(2)及び
(3)）及び当審における補充主張に対する判断
(ｱ) 前記第２の３(1)〔控訴人の主張〕アの主張について
ａ 控訴人は、前腕部骨折は他の部位の骨折とは異なる特徴を有するこ と、乙１文献には前腕部骨折を抑制する骨粗鬆症治療薬が開示されて いるものではないことなどを理由に、本件発明の用途は乙１発明の用 途と客観的に区別することができる旨主張する。 しかしながら、前記(3)ウの技術常識によれば、前腕部骨折は、身体 的活動性が比較的高い前期高齢者等において好発する特徴があるとい えるものの、上記アで検討したとおり、前腕部の骨と他の部位の骨と で病態が異なるものとはいえず、また、前腕部の骨折リスクを減少さ せるために投与する場合と骨粗鬆症患者に投与する場合とで、エルデ カルシトールの作用が相違するともいえないことからすれば、前腕部 骨折に上記の特徴があるからといって、本件発明の用途は乙１発明の 用途と客観的に区別することができるものとはいえない。
また、前記(1)のとおり、乙１文献には、エルデカルシトールにつき、 動物実験において、骨密度増加効果がアルファカルシドールよりも強 力であるところ、骨密度の増加は骨強度の増加を伴っていると考えら れること、第II)相臨床試験において、腰椎骨及び大腿骨の骨密度の増 加が認められ、ビタミンＤ補充効果に依存せずに強力に骨密度を増加 させたものと考えられること、新規椎体骨折発生頻度を主要評価項目 としてアルファカルシドールの効果と比較する更なる臨床試験が進行 中であることが記載されているところ、前記(3)ウないしオのとおり、 エルデカルシトールがアルファカルシドールに比して有意に優れた骨 強度改善効果等を有していることや、前腕部の骨折リスクは他の部位 と同様に骨強度が低下することによって増加するものであることが技 術常識であったこと、上記ア(ｴ)のとおり、本件優先日当時、エルデカ ルシトールがアルファカルシドールよりも優位に椎体骨折の発生を抑 制することが第III)相臨床試験において確認されたことが記載されてい る文献（乙１２）が存在したことを併せ考慮すれば、当業者は、乙１ 文献の記載に基づいて、エルデカルシトールが、他の部位と同様に前 腕部についても、アルファカルシドールよりも優位にその骨折を抑制 するものであることを、合理的に予測し得たものといえる。
ｂ したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。
(ｲ) 同イの主張について
ａ 控訴人は、一般に患者群の特徴に応じて薬剤が選択されており、骨 粗鬆症においても個々の患者の状態に応じて様々な薬剤が使い分けら れているところ、本件発明は、前腕部骨折の抑制が特に求められる患 者という限定された患者群に対して顕著な効果を奏するものとして、 従来技術とは区別された新規性を有する旨主張する。しかしながら、上記アで検討したとおり、前腕部の骨折リスクは、骨強度が低下することによって増加する点において、骨粗鬆症において骨折しやすい他の部位における骨折リスクと共通するものであるか ら、骨粗鬆症患者のうち、全身の骨折の抑制が必要とされる者と前腕 部の骨折の抑制が特に必要とされる者とを客観的に区別することはで きないというべきである。
ｂ したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。
(ｳ) 同ウの主張について
ａ 控訴人は、本件試験に係る結果において、エルデカルシトールが、 既存薬剤であるアルファカルシドールと比較して、前腕部骨折の抑制 が特に求められる患者に対し、顕著かつ予想外の効果を奏することが確認されている旨主張する。＼n
そこで検討するに、本件明細書には、アルファカルシドールを比較 薬とした無作為割付二重盲検群間比較試験である本件試験において、 非外傷性の前腕部骨折の３年間の発生頻度が、アルファカルシドール 投与群においては５２３例中１７例（骨折確率３．６３％）であり、 エルデカルシトール投与群においては５２６例中５例（骨折確率１． ０７％）であったこと、これらの骨折発生頻度を層化ログランク検定 及び層化コックス回帰により比較した結果、アルファカルシドール投 与群の骨折確率を１とした際のエルデカルシトール投与群の骨折確率、 すなわちハザード比は０．２９であったこと、これにより、エルデカ ルシトール投与群における前腕部骨折危険率が７１％減少したことが 判明したこと、これらの試験結果の結論として、アルファカルシドー ル投与群に対するエルデカルシトール投与群の明らかな優越性が認め られたことが記載されている。
しかしながら、上記アで検討したとおり、当業者は、乙１文献の記 載に基づいて、エルデカルシトールが、他の部位と同様に前腕部につ いても、アルファカルシドールよりも優位にその骨折を抑制するもの であることを、合理的に予測し得たものといえることからすれば、エルデカルシトール投与群における前腕部骨折危険率が減少することも＼n予測し得たというべきである。また、ハザード比を用いた解析においては、対照群におけるイベントの発生率が小さい場合には、臨床上の＼nわずかな差が大きな数値に置き換えられてしまうことがあることが知 られているところ（乙２０、２２）、本件試験においては、対照群であ るアルファカルシドール投与群における骨折確率が３．６３％と小さ かったことからすれば、ハザード比の値に基づいてエルデカルシトー ル投与群における前腕部骨折危険率が７１％減少したと算定されたこ とについては、臨床上のわずかな差が大きな数値に置き換えられてし まった結果である可能性を否定することができない。また、本件試験において、アルファカルシドール投与群における骨＼n折確率とエルデカルシトール投与群における骨折確率との差（絶対リ スク減少率）は、前腕部骨折については２．５６％、椎体骨折につい ては４．１％であり、椎体骨折の方が前腕部骨折よりも大きな値とな る。
以上の事情を考慮すると、上記のハザード比の値のみに基づいて、 エルデカルシトールの前腕部骨折の抑制効果が、アルファカルシドー ルに比して格別顕著であり、当業者の予測し得る範囲を超えるものであると直ちに評価することはできないというべきである。＼nｂ 以上によれば、このほかに控訴人が本件試験に関して縷々主張する 点を考慮しても、本件試験において、エルデカルシトールが、既存薬 剤であるアルファカルシドールと比較して、前腕部骨折の抑制が特に 求められる患者に対し、顕著かつ予想外の効果を奏することが確認されたものということはできない。＼n

◆判決本文

1審はこちら。

◆令和2(ワ)13326

　ＣＳ関連発明の侵害訴訟の控訴審判断です。1審は技術的範囲に属すると認められるが、無効理由あり（新規性なし）として権利行使不能(特104-3）と判断しました。知財高裁も同じです。なお、二審第１回口頭弁論期日においてした訂正の再抗弁は時機に後れた攻撃防御方法に当たるとして却下されました。

(4) 控訴人らによる訂正の再抗弁の主張について
当裁判所は、令和４年９月２２日の当審第１回口頭弁論期日において、控訴人らが同月５日付け控訴人ら第４準備書面に基づいて提出した訂正の再抗弁の主張について、被控訴人の申立てにより、時機に後れた攻撃防御方法に当たるものとして却下したが、その理由は、以下のとおりである。＼n
ア 一件記録によれば、1)被控訴人は、令和元年１２月１９日の原審第１回弁論準備手続期日において、本件発明５に係る本件特許に乙８を主引用例とする新規性欠如及び進歩性欠如の無効理由（本件の争点４−１及び４−３）等が存在するとして無効の抗弁を主張し、令和３年７月２０日の原審第３回弁論準備手続期日において、本件発明１に係る本件特許に乙８を主引用例とする新規性欠如及び進歩性欠如の無効理由が存在するとして無効の抗弁を追加して主張したこと、2)その上で、控訴人らが、同年９月２９日の原審第４回弁論準備手続期日において、他に主張、立証はない旨陳述した後、同日、原審が、口頭弁論を終結し、同年１２月９日、被控訴人が主張する上記無効の抗弁を認めて控訴人らの請求を棄却する原判決を言い渡したこと、3)その後、控訴人らは、当審において、令和４年７月２１日に書面による準備手続が終結するまで、訂正の再抗弁の主張をしなかったことが認められる。
イ 以上を前提に検討するに、本件特許権の侵害論に関する抗弁の主張は、本来、原審において適時に行うべきものであるところ、控訴人らは、原審において、令和３年９月２９日の原審第４回弁論準備手続期日において、他に主張、立証はない旨陳述するまでの間に、当審で主張する訂正の再抗弁の主張をしなかったものである。加えて、控訴人らは、原審が原判決において被控訴人が主張する上記無効の抗弁を認めた判断をしたにもかかわらず、当審における争点整理手続においても、書面による準備手続が終結するまで、訂正の再抗弁の主張をしなかったものであることからすると、当審における上記訂正の再抗弁の主張は、控訴人らの少なくとも重大な過失により時機に後れて提出された攻撃防御方法であるというべきである。そして、当審において、控訴人らに訂正の再抗弁の主張を許すことは、被控訴人に対し、上記主張に対する更なる反論の機会を与える必要が生じ、これに対する控訴人らの再反論等も想定し得ることから、これにより訴訟の完結を遅延させることとなることは明らかである。そこで、当審は、民事訴訟法２９７条において準用する同法１５７条１項に基づき、控訴人らの訂正の再抗弁の主張を却下したものである。

◆判決本文

1審はこちら。

◆令和1(ワ)25121

本件特許の審決取消訴訟です。

◆令和3(行ケ)10027

　構成要件Ｂiiを充足しない、無効理由ありと判断しました。

ア 「大腿骨及び周囲筋腱を圧迫するために・・・本体両側面に設けた側面圧 迫領域を具備し」の意義について
本件特許の特許請求の範囲には、「低伸縮領域として」、「大腿骨及び周 囲筋腱を圧迫するために、上記ほぼＵ字型の正面吊り領域の左右両端から上 方へ連続して伸びる方向に、本体両側面に設けた側面圧迫領域を具備し」（構＼n成要件Ｂii）と記載されている。上記記載によれば、「側面圧迫領域」は「大 腿骨及び周囲筋腱」自体を圧迫するものであると解される。 そして、本件明細書等には、「膝部に着用する従来の筒状の伸縮性サポー ターは、サポーター本体に織り込まれているゴムのパワー（ゴムの収縮力、 即ち筋肉に対する圧迫強度）を変え、或いは織り方を変えることで患部に対 する圧迫力、押圧力変化させる方式を取っている。しかしそれでは、膝関節 の任意の箇所に必要な押圧力を加えることができないという問題があった。」 （段落【０００２】）、「・・・また、本発明によれば、上記に加え大腿骨、 脛骨及び周囲筋腱を圧迫することにより関節裂隙部に作用して、痛みを軽減 し得るコンプレッションサポーターを提供することができる。」（段落【０ ０２０】）と記載されている。上記各記載によれば、本件発明は、膝関節の 任意の箇所に必要な押圧力を加えることができない従来のサポーターの課 題を解決するために、大腿骨、脛骨及び周囲筋腱を圧迫するサポーターを提 供するものであることが認められる。 そうすると、上記の構成要件Ｂii及び本件明細書等の各記載内容によれば、 構成要件Ｂiiの「側面圧迫領域」は、大腿骨自体及び周囲筋腱自体を圧迫す るものと解するのが相当である。
イ 被告製品１７の構成要件充足性について＼n
これを被告製品１７についてみると、前提事実及び証拠（甲６）によれ ば、被告製品部分２は、被告製品部分２と接触する部分や大腿骨の周囲筋 腱を圧迫することまでは一応認められるものの、これを超えて、本件全証 拠によっても、被告製品部分２が大腿骨自体までをも圧迫することまで認 めることはできない。 したがって、被告製品１７は、構成要件Ｂiiを充足するものとはいえな い。
・・・
「固着」について 本件特許の特許請求の範囲には、「上記低伸縮領域は、樹脂より成る低 伸縮性材料を本体に固着した構成を有している」（構＼成要件Ｃ）と記載さ れている。上記記載によれば、低伸縮性材料を本体に「固着」させる方法 を格別限定するものではない。 そして、証拠（甲１１）によれば、「固着」という用語について、一般 的に「かたくしっかりとつくこと」という意味を有することが認められる。 また、本件明細書等には、「本発明において、上記低伸縮領域は低伸縮 性材料を本体に固着一体化することによって構成されている。・・・低伸＼n縮性材料を本体に固着一体化する方法としては、例えば接着、貼着或いは＼n印刷等の方法を取ることができる。また、低伸縮性材料の固着方法として、 あらかじめ樹脂を用いて低伸縮領域の形状に作りそれを本体に転写する ような方法も取り得る。・・・」（段落【００１２】）、「正面吊り領域 ２２を始めとして上記のように説明した各低伸縮領域は、樹脂より成る低 伸縮性材料３４を本体２０に固着した構成を有している。より詳細に図示＼nした図４を参照して説明すると、図４において、３５、３６は縦糸と横糸 などから成る編織構造を示しており、３７は固着手段を示している。樹脂＼nより成る低伸縮性材料３４は、本体２０に固着すると固着手段３７が上記 編織構造３５、３６の組織内に入り込んで密着状態になり、一体化するこ＼nとにより、本体本来の伸縮性を制限して、低伸縮性を備えた領域に変える ことになる。」（段落【００３１】）、「低伸縮性材料３４は、例えば上 記正面吊り領域２２の形状にあらかじめ形成され、それを本体２０の表面＼nに固着手段３７を用いて固着する。図４Ａに示す例では、低伸縮性材料３ ４の下面に固着手段３７があらかじめ固着されている。そして、図示の例 の場合、本体２０は綿糸及び合成繊維糸を周方向に伸縮性を持つように編 織したもので、低伸縮性材料３４はウレタン系樹脂材料のフィルムより成 る多層構造を有し、固着手段３７には上記ウレタンフィルムより成る多層＼n構造の内の一部を用いて本体２０に固着させている。しかしこれは一例で＼nあり、固着手段３７として接着剤を本体２０の表面に塗布すること、また、＼nシート状の接着剤を用いることは普通に行われる。さらに、本体２０の材 質と低伸縮性材料３４の材質に親和性があり、かつ熱溶着性樹脂を用いる 場合には直接本体２０に低伸縮性材料３４を熱溶着する手段も選択し得 る周知の事項である。このように本発明においては何れの固着手段を採用 しても良い。」（段落【００３２】）と記載されている。そうすると、本 件明細書等の上記記載においても、低伸縮性材料を本体に「固着」させる 方法が例示されているものの、何らかの限定をしているものと解すること はできない。 上記の構成要件Ｃ及び本件明細書等の各記載内容に加えて、「固着」と＼nいう用語の一般的な意味内容を踏まえると、本件発明における「固着」の 方法について、固くしっかりと付くこと以上に、何らかの限定がされてい るものと解することはできない。
・・・
「樹脂より成る」について
本件特許の特許請求の範囲には、上記 のとおり記載されている。そし て、証拠（甲１７）及び弁論の全趣旨によれば、樹脂の一種である「合成 樹脂」は、「合成高分子化合物」とほぼ同義で用いられることがあり、「合 成繊維」とは合成高分子化合物を紡いで繊維としたものをいうことが認め られる。そうすると、「合成樹脂」は、常に繊維状のもの（合成繊維）を 除く意味で用いられるものではなく、むしろ、合成繊維は、その材料が合 成樹脂であるから、「樹脂より成る」ということができる。 これに対して、被告は、証拠（乙１、２、７）によれば、「合成樹脂」 に「合成繊維」が含まれないと主張する。しかしながら、上記において説 示したとおり、「合成樹脂」が、常に「合成繊維」を除く意味で用いられ るものとは認められず、被告の主張は、採用することができない。 また、被告は、本件明細書等において、本体に用いる合成繊維（段落【０ ０３２】）と低伸縮性材料に用いる樹脂材料（段落【００１２】）が明確 に書き分けられていることからすれば、「合成繊維」は構成要件Ｃの「樹＼n脂」に含まれないと主張する。しかしながら、上記の記載をもって「樹脂」 に「合成繊維」が含まれないとまで解することはできず、被告の主張は、 採用することができない。
・・・
これを本件発明についてみると、本件特許の特許請求の範囲の記載は、前提 事実(2)イのとおりであり、本件発明の意義は、前記１(2)のとおり、従来技術で は、サポーター本体に織り込まれているゴムの収縮力や織り方を変えることで 患部に対する圧迫、押圧の強度を変化させていたものの、それでは、膝関節の 任意の箇所に必要な押圧を加えることができないという技術的課題を解決す るために、伸縮性素材より成り膝部に着用し得る形態の本体に、本体よりも伸 縮性の低い低伸縮領域を設け、低伸縮領域として、1)本体の正面に、膝蓋靱帯 を圧迫し、かつ、膝蓋骨を吊り上げ、大腿四頭筋の機能を補助するために、膝＼n蓋骨の下部を取り囲むほぼＵ字型の領域と、2)上記ほぼＵ字型の領域の左右両 端から上方へ連続して伸びる方向に、大腿骨及び周囲筋腱を圧迫する領域を具 備し、低伸縮領域について樹脂より成る低伸縮性材料を本体に固着するという 構成を採用することにより、膝蓋靱帯を圧迫し、膝蓋骨を保持して、膝関節を＼n良好に固定するとともに、大腿骨及び周囲筋腱を圧迫することにより、関節裂 隙部に作用して、痛みを抑制することを可能にするという効果を実現し、もっ＼nて上記技術的課題を解決するものであることが認められる。
(3) 他方、本件発明において、「低伸縮性材料を本体に固着」（構成要件Ｃ）す＼nる方法が、いわゆる別材料固着構造（膝を筒状に覆うサポーター本体の表＼面の 一部に、本体とは別の低伸縮性材料を熱溶着、接着、縫着等によって固着し、 伸縮性等の異なる部位を配置した構造）以外に、被告製品１７が採用する一体＼n編成・織成構造（サポーターを織り上げ、又は、編み上げるに当たり、部分に＼nよって折り方や編み方を変化させることにより、伸縮性等の異なる部位を配置 した構造（本件明細書等の段落【０００２】記載の「サポーター本体に織り込＼nまれているゴムのパワー（ゴムの収縮力、即ち筋肉に対する圧迫強度）を変え、 或いは織り方を変えることで患部に対する圧迫力、押圧力変化させる方式」を 含む。））をも含むと解されることは、前記２(4)ア において説示したとおり である。
しかしながら、本件明細書等によれば、当業者が一体編成・織成構造のサポ＼nーターによって本件発明の課題を解決できるとする記載は一切なく、かえって、 本件明細書の段落【０００２】によれば、一体編成・織成構造のサポーターに＼nよっては、膝関節の任意の箇所に必要な押圧を加えることができず、本件発明 の課題を解決することができない旨明記されていることが認められる。 そうすると、本件明細書等の記載内容を踏まえると、一体編成・織成構造の＼nサポーターが、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし 本件発明の課題を解決できると認識できるものと認めることはできない。 これに対して、原告は、本件発明の課題は本件発明の構成を備えることで解＼n決することができるから、本件発明は、サポート要件に違反しない旨主張する。 しかしながら、本件明細書等によれば、本件発明は、一体編成・織成構造の＼nサポーターが必要な押圧を欠くという課題を解決するものであるから、当該サ ポーターが本件発明の課題を解決し得ないことは、本件明細書等の記載自体か らも自明であって、原告の主張は、採用することができない。

◆判決本文

特102条2項の覆滅90％は1審と同じです。控訴審の第1回口頭弁論においてした無効主張が時機に後れた抗弁と判断されました。

一審被告は，同年１１月８日の当審第１回口頭弁論期日において，同年 ７月９日付け控訴理由書に基づいて，本件各発明に係る本件特許に「無 効理由５」（別件無効審判の無効理由２と同じ），「無効理由６」（別 件無効審判の無効理由３と同じ），「無効理由７」（別件無効審判の無 効理由４と同じ），「無効理由８」（サポート要件違反）及び「無効理 由９」（実施可能要件違反）が存在するとして無効の抗弁の主張を追加＼nし，また，権利の濫用の抗弁の主張を追加した。 これに対し一審原告は，同年８月２６日付け控訴答弁書に基づいて一 審被告の「無効理由５ないし９」に基づく無効の抗弁及び権利の濫用の 抗弁の主張は，時機に後れた攻撃防御方法に当たるものであるから，却 下を求める旨の申立てをした。＼n
オ なお，別件無効審判は，当審の本件口頭弁論終結時（令和３年１１月８ 日）において，特許庁に係属中である。
(2)前記(1)の事実関係によれば，1)一審被告は，原審において，平成３１年 ３月７日の原審第３回弁論準備手続期日までに，本件各発明に係る本件特許 に明確性要件違反の無効理由，乙２公報を主引用例とする新規性欠如及び進 歩性欠如の無効理由（本件の争点２−１ないし２−３）が存在するとして無 効の抗弁を主張し，その上で，令和元年６月２７日の原審第５回弁論準備手 続期日において，侵害論についての主張立証は終了したと陳述した後，同年 ７月１９日の原審第６回弁論準備手続期日から，本件訴訟は損害論の審理に 入ったこと，2)その後，一審被告は，令和２年１０月２２日の原審第１４回 弁論準備手続期日において，本件各発明に係る本件特許に別件無効審判の無 効理由１ないし４と同一の無効理由が存在するとして，新たな無効の抗弁の 主張をしたが，原審が，同年１２月１８日の第１５回弁論準備手続期日にお いて，上記主張を時機に後れた攻撃防御方法に当たるものとして却下したこ と，3)一審被告は，令和３年１１月８日の当審第１回口頭弁論期日において， 控訴理由書に基づいて，本件各発明に係る本件特許に別件無効審判の無効理 由２ないし４と同じ無効理由である「無効理由５ないし７」，原審で主張し なかった「無効理由８」（サポート要件違反）及び「無効理由９」（実施可 能要件違反）が存在するとして無効の抗弁の主張をするとともに，新たに権＼n利の濫用の抗弁の主張をしたこと，4)別件無効審判は，当審の本件口頭弁論 終結時において，特許庁に係属中であることが認められる。
以上を前提に検討するに，侵害論に関する抗弁の主張は，本来，原審に おいて適時に行うべきものであるところ，一審被告が，原審において，令和 元年６月２７日の原審第５回弁論準備手続期日に侵害論についての主張立証 は終了したと陳述するまでの間に，当審で主張する「無効理由５ないし９」 に基づく無効の抗弁及び権利の濫用の抗弁の主張をしなかったことについて， やむを得ないといえるだけの特段の事情はうかがわれないから，当審におけ る上記無効の抗弁及び権利の濫用の抗弁の主張は，一審被告の少なくとも重 大な過失により時機に後れて提出された攻撃防御方法であるものというべき である。
そして，当審において，一審被告に上記無効の抗弁及び権利の濫用の抗 弁の主張を許すことは，一審原告に対し，上記各主張に対する更なる反論の 機会を与える必要が生じ，これに対する一審被告の再反論等も想定し得るこ とから，これにより訴訟の完結を遅延させることとなることは明らかである。 そこで，当審は，民事訴訟法２９７条において準用する同法１５７条１ 項に基づき，一審被告の上記無効の抗弁及び権利の濫用の抗弁の主張を却下 したものである。

◆判決本文

　興和vs東和薬品の特許権侵害訴訟です。１審は、サポート要件違反の無効理由があるとして請求を棄却しました。知財高裁は、サポート要件違反についてはふれることなく、公知文献(乙１２）から進歩性無しとして無効と判断しました。阻害要因も否定されています。

前記(ア)及び(イ)によると、乙１２発明における「コーティング」は、酸 化や環境湿度等に敏感なスタチン類（ＨＭＧ−ＣｏＡレダクターゼ阻害剤）を保護 し、これを安定化するために塗布される材料の層であるところ、従来から、固形医 薬品の安定性を高める目的で保護コーティングが施され、その材料として様々なも の（ポリビニルアルコール又はセルロース誘導体ではないアミノアルキルメタアク リレートコポリマーＥを含む。）が開発されていることが周知であり、特に、ＨＭ Ｇ−ＣｏＡ還元酵素阻害剤のコーティング材料として、カルメロース及びその塩、 クロスポビドン等の崩壊剤と共に、アミノアルキルメタアクリレートコポリマーＥ を用い得ることが知られていたものと認めることができる。 そうすると、乙１２発明の「コーティング」の材料として、「カルボキシメチル セルロースナトリウム、グリセロール及び水からなる分散物」に代え、アミノアル キルメタアクリレートコポリマーＥ等の「ポリビニルアルコール又はセルロース誘 導体」を含まない周知のものを採用することは、乙１２公報に接した本件出願日当 時の当業者において適宜なし得たことであると認めるのが相当である。
(エ) 控訴人の主張について
控訴人は、乙１２発明は「ポリビニルアルコール又はセルロース誘導体をフィル ム形成剤として含む材料の層でコーティングされた構成」を必須の構＼成とするもの であり、これを従来技術として知られている他のコーティングに変更することは想 定されていないから、上記の必須の構成を相違点２に係る本件訂正発明６の構＼成に 変更することには阻害要因がある旨主張する。 しかしながら、乙１２公報の記載（前記３(1)キ）を見ても、乙１２発明の適切 な「膜形成剤」は、（環境影響に敏感な）粒子又は活性物質を含む医薬剤形のコア にコーティングの形態で塗布され、環境影響（酸化及び／又は環境湿度等）から活 性物質を保護する任意のものであり、最も好ましい「膜形成剤」は、活性物質を酸 化から保護する任意のものであるとまず理解され、当該任意の「膜形成剤」のうち 好適なものがポリビニルアルコール（ＰＶＡ）及びセルロース誘導体からなる群か ら選択されるものであると理解するのが自然であるから、「ポリビニルアルコール 又はセルロース誘導体をフィルム形成剤として含む材料の層でコーティングされた 構成」が乙１２発明の必須の構＼成であると認めることはできない。したがって、こ の構成を相違点２に係る本件訂正発明６の構＼成に変更することに阻害要因があると いうことはできない。

◆判決本文

原審はこちら

◆平成30(ワ)17586等

なお、当事者および該当特許が同じ別訴では、侵害が認定されています。

◆平成27(ワ)30872

　海外サーバからのサービス提供が特許発明の技術的範囲に属する場合に、1審は属地主義の原則からこれを認めませんでしたが、知財高裁2部は、日本特許の効力を認めました。

我が国は、特許権について、いわゆる属地主義の原則を採用しており、これによれば、日本国の特許権は、日本国の領域内においてのみ効力を有するものである（最高裁平成７年（オ）第１９８８号同９年７月１日第三小法廷判決・民集５１巻６号２２９９頁、前掲最高裁平成１４年９月２６日第一小法廷判決参照）。そして、本件配信を形式的かつ分析的にみれば、被控訴人ら各プログラムが米国の領域内にある電気通信回線（被控訴人ら各プログラムが格納されているサーバを含む。）上を伝送される場合、日本国の領域内にある電気通信回線（ユーザが使用する端末装置を含む。）上を伝送される場合、日本国の領域内でも米国の領域内でもない地にある電気通信回線上を伝送される場合等を観念することができ、本件通信の全てが日本国の領域内で完結していない面があることは否めない。
しかしながら、本件発明１−９及び１０のようにネットワークを通じて送信され得る発明につき特許権侵害が成立するために、問題となる提供行為が形式的にも全て日本国の領域内で完結することが必要であるとすると、そのような発明を実施しようとする者は、サーバ等の一部の設備を国外に移転するなどして容易に特許権侵害の責任を免れることとなってしまうところ、数多くの有用なネットワーク関連発明が存在する現代のデジタル社会において、かかる潜脱的な行為を許容することは著しく正義に反するというべきである。他方、特許発明の実施行為につき、形式的にはその全ての要素が日本国の領域内で完結するものでないとしても、実質的かつ全体的にみて、それが日本国の領域内で行われたと評価し得るものであれば、これに日本国の特許権の効力を及ぼしても、前記の属地主義には反しないと解される。
したがって、問題となる提供行為については、当該提供が日本国の領域外で行われる部分と領域内で行われる部分とに明確かつ容易に区別できるか、当該提供の制御が日本国の領域内で行われているか、当該提供が日本国の領域内に所在する顧客等に向けられたものか、当該提供によって得られる特許発明の効果が日本国の領域内において発現しているかなどの諸事情を考慮し、当該提供が実質的かつ全体的にみて、日本国の領域内で行われたものと評価し得るときは、日本国特許法にいう「提供」に該当すると解するのが相当である。
ｃ これを本件についてみると、本件配信は、日本国の領域内に所在するユーザが被控訴人ら各サービスに係るウェブサイトにアクセスすることにより開始され、完結されるものであって（甲３ないし５、４４、４６、４７、丙１ないし３）、本件配信につき日本国の領域外で行われる部分と日本国の領域内で行われる部分とを明確かつ容易に区別することは困難であるし、本件配信の制御は、日本国の領域内に所在するユーザによって行われるものであり、また、本件配信は、動画の視聴を欲する日本国の領域内に所在するユーザに向けられたものである。さらに、本件配信によって初めて、日本国の領域内に所在するユーザは、コメントを付すなどした本件発明１−９及び１０に係る動画を視聴することができるのであって、本件配信により得られる本件発明１−９及び１０の効果は、日本国の領域内において発現している。これらの事情に照らすと、本件配信は、その一部に日本国の領域外で行われる部分があるとしても、これを実質的かつ全体的に考察すれば、日本国の領域内で行われたものと評価するのが相当である。
ｄ 以上によれば、本件配信は、日本国特許法２条３項１号にいう「提供」に該当する。
なお、これは、以下に検討する被控訴人らのその余の不法行為（形式的にはその一部が日本国の領域外で行われるもの）についても当てはまるものである。
ｅ 被控訴人らは、被控訴人ら各プログラムは米国内のサーバから自動的に配信されるものであり、提供行為は米国の領域内で完結しているから、本件配信は日本国特許法にいう「提供」に当たらない旨主張するが、上記説示したところに照らすと、これを採用することはできない。
(ウ) 以上のとおりであるから、被控訴人らは、本件配信をすることにより、被控訴人ら各プログラムの提供をしているといえる（特許法２条３項１号）。
イ 被控訴人ら各プログラムの提供の申出被控訴人らは、被控訴人ら各サービス（令和２年９月２５日以降は被控訴人らサービス１。以下同じ。）の提供のため、ウェブサイトを設けて多数の動画コンテンツのサムネイル又はリンクを表＼示しているところ（甲３ないし５）、これは、「提供の申出」に該当する（特許法２条３項１号）。＼n
ウ 被控訴人ら各装置の生産
被控訴人らは、被控訴人ら各サービスの提供に際し、インターネットを介して日本国内に所在するユーザの端末装置に被控訴人ら各プログラムを配信しており、また、被控訴人ら各プログラムは、ユーザが被控訴人ら各サービスのウェブサイトにアクセスすることにより、ユーザの端末装置にインストールされるものである（前記３(2)イ、被控訴人らが主張する被控訴人ら各サービスの内容）。そうすると、被控訴人らによる本件配信及びユーザによる上記インストールにより、被控訴人ら各装置（令和２年９月２５日以降は被控訴人ら装置１。以下同じ。）が生産されるものと認められる。そして、被控訴人ら各サービス、被控訴人ら各プログラム及び被控訴人ら各装置の内容並びに弁論の全趣旨に照らすと、被控訴人ら各プログラムは、被控訴人ら各装置の生産にのみ用いられる物であると認めるのが相当であり、また、被控訴人らが業として本件配信を行っていることは明らかであるから、被控訴人らによる本件配信は、特許法１０１条１号により、本件特許権１を侵害するものとみなされる。
エ 被控訴人ら各装置の使用
上記ウのとおり、被控訴人ら各プログラムは、ユーザが被控訴人ら各サービスのウェブサイトにアクセスすることにより、ユーザの端末装置にインストールされるものであるし、被控訴人ら各装置を本件発明１の作用効果を奏する態様で用いるのは、動画やコメントを視聴するユーザであるから、被控訴人ら各装置の使用の主体は、ユーザであると認めるのが相当である。控訴人が主張するように被控訴人ら各装置の使用の主体が被控訴人らであると認めることはできない。
オ 被控訴人ら各プログラムの生産（端末装置における複製）
控訴人は、本件配信によりユーザの端末装置上に被控訴人ら各プログラムが複製され、これをもって、被控訴人らは被控訴人ら各プログラムを生産していると主張する。しかしながら、上記ウのとおり、被控訴人ら各プログラムは、ユーザが被控訴人ら各サービスのウェブサイトにアクセスすることにより、ユーザの端末装置にインストールされるものであるから、ユーザの端末装置上において被控訴人ら各プログラムを複製している主体は、ユーザであると認めるのが相当である。控訴人の上記主張は、採用することができない。
カ 被控訴人ら各プログラムの生産（開発）
前記(1)カ及び(2)のとおり、被控訴人ＨＰＳは、被控訴人ＦＣ２と共同して、被控訴人らプログラム１を開発したものと認められるところ、これが被控訴人らプログラム１の生産に当たることは明らかである（特許法２条３項１号）。他方、前記(1)ケ及びサのとおり、被控訴人ＦＣ２は、被控訴人らサービス２及び３を第三者から譲り受け、ユーザに対する提供を開始したものと認められ、その他、被控訴人らが被控訴人らプログラム２又は３を開発したものと認めるに足りる証拠はないから、被控訴人らプログラム２及び３については、被控訴人らがこれを生産したということはできない。この点に関し、控訴人は、証拠（甲２９の１及び２、３０、３６、３７）を根拠に、被控訴人らは被控訴人らサービス２及び３につき各種機能の追加をしているのであるから、被控訴人らが被控訴人らプログラム２及び３の開発をしていることは明らかである旨主張する。しかしながら、これらの証拠により認められる被控訴人らサービス２及び３のアップデートの内容が本件発明１−９又は１−１０の技術的範囲に属すると認めるに足りる証拠はないから、これらのアップデートをもって、被控訴人らが本件特許権１を侵害する態様で被控訴人らプログラム２又は３を開発したと認めることはできない。＼n
キ 被控訴人ら各プログラムの生産（アップデートの際の複製）
控訴人は、被控訴人らは上記カのとおりの各種機能の追加を行う際、被控訴人ら各プログラムを複製して生産したと主張するが、被控訴人らがこれらのアップデートの際に本件特許権１を侵害する態様で被控訴人ら各プログラムを複製したものと認めるに足りる証拠はない。＼n
ク 被控訴人ら各プログラムの譲渡及び譲渡の申出（被控訴人ＨＰＳによる被控訴人ら各プログラムの納品）＼n
前記(1)によると、被控訴人ＨＰＳは、被控訴人らプログラム１を開発し、これを被控訴人ＦＣ２に納品したものと認められるが、前記(2)のとおり、被控訴人らが互いに意思を通じ合い、相互の行為を利用し、共同して被控訴人らプログラム１を開発し、被控訴人ら各サービスを運営するなどしてきたものと認められることに照らすと、被控訴人ＨＰＳが被控訴人ＦＣ２に対して被控訴人らプログラム１を納品する行為は、共同侵害者間の内部行為であると評価することができるから、これを独立した実施行為とみるのは相当でない。なお、前記(1)ケ及びサのとおりであるから、被控訴人ＨＰＳが被控訴人ＦＣ２ に対し被控訴人らプログラム２又は３を納品した事実を認めることはできない。
(5) 小括
以上によると、被控訴人らには、被控訴人らプログラム１の生産並びに被控訴人ら各プログラムの提供及び提供の申出を行うことによる本件特許権１の直接侵害と被控訴人ら各プログラムの提供を行うことによる本件特許権１の間接侵害が成立し、被控訴人らは、これらの侵害行為によって控訴人に生じた損害を連帯して賠償する責任を負うというべきである。＼n
１５ 争点７（差止請求及び抹消請求の可否）について
(1) 前記１４(4)のとおり、被控訴人らは、被控訴人らサービス１に関し、本件特許権１を侵害する者に該当する。 もっとも、前記１４(4)のとおり、被控訴人らは、被控訴人ら装置１の生産又は使用をしている者ではなく、そのような行為に及ぶおそれがある者でもないと認められるから、この点については、被控訴人らが本件特許権１を侵害する者又は侵害するおそれがある者に該当するということはできず、被控訴人ら装置１の生産又は使用の差止請求は理由がない。 そうすると、被控訴人らサービス１については、被控訴人らに対し、被控訴人らプログラム１の生産、譲渡等及び譲渡等の申出の差止め並びに被控訴人らプログラム１の抹消を命じるのが相当である。＼n
(2)ア 前記１４(1)トのとおり、被控訴人ＦＣ２は、ＳＮ社に対し、令和２年９月２５日、被控訴人らサービス２及び３に係る事業を譲渡したものである。そうすると、現時点においては、被控訴人らがユーザに対し被控訴人らサービス２及び３の提供をするおそれはなくなったというべきであるから、被控訴人らサービス２及び３について、被控訴人らが本件特許権１を侵害する者又は侵害するおそれがある者に該当するということはできず、被控訴人ら装置２及び３の生産又は使用並びに被控訴人らプログラム２及び３の生産、譲渡等及び譲渡等の申出の差止請求は理由がない。もっとも、前記１４(1)の事実及び弁論の全趣旨によると、被控訴人らが現時点においても被控訴人らプログラム２及び３を所持している蓋然性は高いと認められるから、侵害の予防のため、被控訴人らに対し、被控訴人らプログラム２及び３の抹消を命じるのが相当である。＼n
イ 控訴人は、被控訴人らサービス２及び３の事業譲渡に係る契約書に多数の不備があることを根拠に、当該事業譲渡はされていない旨主張する。確かに、乙９９の１の契約書には英文表記等の観点から幾つかの不備が認められるが、そのことのみをもって、当該事業譲渡の事実を否定することはできない。また、控訴人は、ＳＮ社が被控訴人らに対し被控訴人らサービス２及び３の再譲渡をする可能＼性があるとも主張するが、そのような事実を認めるに足りる証拠はない。したがって、控訴人のこれらの主張を採用することはできない。
(3) 以上によると、控訴人の被控訴人らに対する差止請求及び抹消請求は、被控訴人らプログラム１の生産、譲渡等及び譲渡等の申出の差止め並びに被控訴人ら各プログラムの抹消の限度で認容するのが相当である。＼n
なお、被控訴人らは、本件において認容される損害賠償請求の額に照らすと、控訴人が差止め及び抹消を求めることは権利の濫用に該当する旨主張する。しかしながら、当裁判所が認容する損害賠償請求の額（１億円及びこれに対する遅延損害金）に加え、被控訴人らによる本件特許権１の侵害の態様、現在における侵害の危険等にも照らすと、控訴人において差止め及び抹消を求めることが権利の濫用に該当すると評価することはできない。 また、被控訴人らは、被控訴人らサービス１のうちＦＬＡＳＨ版に係るものについては、公開が停止されたため、これに係る差止め及び抹消を求めることはできない旨主張する。しかしながら、仮に、被控訴人らが被控訴人らサービス１のうちＦＬＡＳＨ版に係るものの公開を停止したとしても、被控訴人らサービス１に関し、当裁判所が差止めを命じるのは、被控訴人らプログラム１の生産、譲渡等及び譲渡等の申出であり、また、当裁判所が抹消を命じるのは、被控訴人らプログラム１であり、被控訴人らプログラム１は、別紙被控訴人らプログラム目録記載１のとおりに特定されるものであるところ、当該特定に当たり、ＦＬＡＳＨ版であるか否かは問題とされていないのであるから、差止め及び抹消を命じる主文１項(1)及び(2)の対象たる被控訴人らプログラム１からＦＬＡＳＨ版に係るものを除外する必要はない。

◆判決本文

1審はこちらです。１審では、第１，第２の表示欄の大きさを特定した構＼成が非充足と判断されています。

◆平成28(ワ)38565
以上のとおり，「第１の表示欄」は動画を表＼示するために確保された領域（動画表示可能＼領域），「第２の表示欄」はコメントを表＼示するために確保された領域（コメント表示可能＼領域）であり，「第２の表示欄」は「第１の表＼示欄」よりも大きいサイズでいずれも固定された領域であると解されるところ，被告ら各装置においては，動画表示可能＼領域（被告ら装置１における「ＳｔａｇｅオブジェクトＡ」，被告ら装置２及び３における＜ｉｆｌａｍｅ＞要素又は＜ｖｉｄｅｏ＞要素）とコメント表示可能＼領域（被告ら装置１における「ＣｏｍｍｅｎｔＤｉｓｐｌａｙオブジェクトＤ」，被告ら装置２及び３における＜ｃａｎｖａｓ＞要素）は同一のサイズであるから，被告ら各装置は，「第１の表示欄」及び「第２の表＼示欄」に相当する構成を有するとは認められない。＼n 今回侵害となった特許4734471 https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-4734471/9085C128B7ED7D57F6C2F09D9BE4FCB496E638331DB9EC7ADE1E3A44999A3878/15/ja １審と同じく侵害とはならなかった特許4695583 https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-4695583/7294651F33633E1EBF3DEC66FAE0ECAD878D19E1829C378FC81D26BBD0A4263B/15/ja

　ＣＳ関連発明の特許権侵害に対して、原審は約3600万円の損害賠償を認めました。1審原告は、請求を2億円に拡張する控訴をし、知財高裁(2部)は約1億2000万円の損害賠償を認めました。
原審（平成28年（ワ）7678号）はアップされていません。

(ア) 原判決別紙「本件ソフト・ハード機器の売上額（裁判所の認定）」のとお＼nり、本件において一審被告が受けた利益として認められる本件ソフト及びハードウ＼nェアの売上額が合計２億５７１４万４０２７円であるのに対し、後記のとおり、本 件において一審被告が受けた利益として認められる月次利用料（被告システムない し本件ソフトの導入後５年以内に支払われるもの。以下同じ。）に係る売上額は、＼n合計３億９５３１万１５３７円であり、月次利用料に係る売上額は、本件ソフト及＼nびハードウェアの売上額の約１．５倍にも及ぶ高額のものであって、これを単なる データベースの更新費用等であるとみることは困難であること、一般に被告システ ムないし本件ソフトのように内容の更新が絶対に必要なデータベースを用いるシス＼nテムないしソフトウェアにおいては、適時のデータベースの更新がなければシステ＼nムないしソフトウェアとしての意味をなさないから、当該システムないしソ＼フトウ ェアを導入する際に、更新があることを当然の前提にしてこれを含んだ価格設定を することには十分な合理性があること、弁論の全趣旨によると、一審被告は、被告＼nシステムないし本件ソフトを導入した医療機関が月次利用料を３か月間支払わない＼nときは、被告システムないし本件ソフトが起動しないような措置を執っているもの＼nと認められること（一審被告第３準備書面５〜７頁）などの事情に照らすと、甲２ ０及び４８に月次利用料について「データベース更新料等」の記載があるとしても、 月次利用料に係る売上げは、被告システムないし本件ソフトの譲渡の対価（譲渡代＼n金の延べ払い）の性質を持つものとして、これを一審被告が得た利益に含めるのが 相当である。

◆判決本文

　特許侵害事件において、出願経過時の補正が新規事項であるとして、権利行使不能（104条の3）と判断されました。

上記(2)によれば、本件特許の出願当初の請求項においては、本件発明の構成＼nとして「有料自動機の動作を検知するセンサー」が含まれており、当該「セン サーの検知信号に基づいて前記有料自動機の動作状態」についての監視結果を 管理サーバへ送信することが規定されていた。ところが、本件補正により、「有 料自動機の動作を検知するセンサー」が本件特許の構成から除外されるととも＼nに、「ＩＣカードリーダー／ライタ部と通信部とを有する装置」によって生成 された「接続されている前記ランドリー装置が運転中であるか否かを示す情報」 を管理サーバに送信するという構成に変更されたことが認められる。このよう＼nに、本件補正に補正された事項は、管理サーバに送信すべき情報が、有料自動 機の動作を検知するセンサーの検知信号に基づくものに限られることはなく、 当該センサーの検知信号以外の情報に基づくものであっても、これに含まれる というものと解するのが相当である。
これに対し、上記(2)の当初明細書等の記載内容によれば、有料自動機の動作 を検知するセンサーの検知信号以外の情報に基づき、有料自動機が運転中であ るか否かを判定したり、当該結果を推測したりする方法については、何ら開示 されていないことが認められる。そして、当初明細書等の記載に接した当業者 において、出願時の技術常識に照らし、上記補正された事項が当初明細書等か ら自明である事項であるものと認めることはできない。 そうすると、本件補正は、当初明細書等に記載した事項との関係において新 たな技術的事項を導入するものであると認めるのが相当であり、「願書に最初 に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内」におい てするものということはできない。 したがって、本件補正は、特許法１７条の２第３項に違反するものと認めら れる。
これに対し、原告らは、本件特許の審査段階において、本件補正が新たな技 術的事項を導入するものと判断されておらず、本件異議申立ての審理において＼nも訂正請求が認められているほか、当初明細書（【００３８】）には、ＩＣカ ードリーダー／ライタ部と通信部とを有する装置が接続されている前記ラン ドリー装置が運転中であるか否かを示す情報を生成し、出力するという技術内 容が記載されている旨主張する。 しかしながら、本件補正により補正された事項が当初明細書等に記載されて おらず、これが自明である事項ということもできないことは、上記において説 示したとおりである。そうすると、原告らの主張は、上記審査及び審理の経過 を踏まえても、上記判断を左右するものとはいえない。また、原告らが指摘す る上記当初明細書の内容は、上記(2)において認定したところによれば、電流セ ンサーの検知信号に基づき有料自動機の動作状態を監視する構成のみを記載＼nするものであり、センサーの検知信号によらずに動作状態を判定する構成を記＼n載するものではないから、原告らの主張は、上記認定と異なる前提に立って主 張するものにすぎない。

◆判決本文

　任天堂に2画面表示ゲーム器に対する特許侵害訴訟です。東京地裁40部は、特許発明は公知技術から進歩性無し、第2次訂正は新規事項、第3次訂正は訂正目的違反（減縮・明瞭化のいずれでもない）ので、訂正要件満たさず、権利行使不能と判断しました。＼n原告は、本人訴訟です。特許は、特許第3382936号（https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-3382936/03A51F6D5F3A043A6242B758D39317CEC3E7966037CD769975997EE07C2C14E4/15/ja）ですが、被告が無効審判（無効2020-800098）を請求しており、職権でサポート要件違反などが指摘されています。2022年8月現在では審決はなされていません。なお、2011/08/30に10年目の登録料を支払わずに存続期間満了による抹消がなされています。

　前記(ｱ)のとおり、乙４文献には、使用時に表示板２を見易い傾斜角度＼nに開くことができる折畳み式の小型電子機器において、表示板２を手で＼n回転させると、回転軸８の溝ａないしｅに回転軸止め用シャフト１０が 弾性的に圧入され、回転軸８の溝ｂ、ｃ、ｄ、ｅのところで、夫々クリ ック音を感触させながら位置II)、III)、IV)、V)で停止して表示板２を固定＼nさせることが開示されており、第５図からは、傾斜角度が約１２０度か ら約１７０度までの範囲内の予め決められた１つの傾斜角度に対応した＼n位置で固定可能なことも理解できる。＼nまた、前記(ｲ)のとおり、乙２６文献においても、表示体ケース２を開＼n閉可能な小型の電子機器において、回転軸６の凸凹１０とクリックツメ＼n１２を設けることで、表示体ケース２を任意の位置で停止させることが＼nできることが開示されている。 そうすると、乙４文献及び乙２６文献により、折り畳み式の小型電子 機器において、表示板を含む２つの部材のなす角度が、ユーザーが行う＼n表示板の回動により約１２０度から約１７０度までの範囲内の予＼め決め られた１つの角度に変化させられたとき、前記回動をストップさせて、 前記２つの部材の間を前記予め決められた１つの角度で固定する中間ス＼nトッパであって、前記２つの部材のなす角度が折り畳まれた状態から広 げられて行く動作をストップする機能と、広げられた状態から角度を狭＼nめて行く動作をストップする機能を有する中間ストッパを設けることは、＼n周知の技術（以下「本件周知技術」という。）であると認めることができ る。
(ｴ) 本件相違点への本件周知技術の適用
乙１発明’は、前記(1)イのとおり、第１のパネル１２と第２のパネル １４が蝶番手段１６によって接続され、ユーザーが座ったり、立ったり、 又は、歩いたりする位置にあるときに、片手でコンピュータを保持し、 もう片方の手でデータを入力することを許容するコンピュータノートブ ック１０の発明であり、これは、折り畳み式の小型電子機器に関する技 術であるという点で、本件周知技術と共通する。したがって、乙１発明’ において、「第１のパネル１２及び第２のパネル１４の両方が蝶番手段１ ６を中心とした多数の角度において配向する」場合に、本件周知技術の 中間ストッパを採用することにより、本件相違点に係る本件発明１の構＼n成とすることは、当業者において容易に想到し得たことである。

◆判決本文

　電子たばこの特許について102条3項により、約2200万円の損害賠償が認められました。102条2項の推定覆滅として、別件特許権があることで5割が認定され、3項との重畳適用は否定され、3項により利率１０％を認めました。2項侵害よりも3項侵害の方が80万円ほど高額となりました。

同一製品の製造等による別件特許権の侵害について
証拠（乙Ａ８０）及び弁論の全趣旨によれば、被告製品は、本件各発明の実施品であるとともに、別件発明の実施品であること、別件発明は、エアロゾル発生のための加熱アセンブリに関するものであり、エアロゾル形成基材を加熱するための熱源を局所化し、エアロゾル発生装置のための頑丈でコストの低い加熱アセンブリを提供するためのものであること、以上の事実が認められる。
上記認定事実によれば、別件発明は、安価で耐久性のある製品を提供するものとして、本件各発明と相等しく、被告製品の付加価値を高め、 顧客吸引力を有するものとして、被告製品の売上げに貢献しているものと認めるのが相当である。そうすると、別件発明による上記貢献の事情は、特許法１０２条２項の推定を覆滅する事情であるといえる。
これに対し、被告らは、別件訴訟において別件発明に係る侵害を理由として認容された損害額につき、本件訴訟で推定された損害額から覆滅されるべき旨主張するが、別件発明が被告製品の売上げに貢献した部分は、上記のとおり本件訴訟における推定覆滅の事情として考慮されているのであるから、被告らの主張は、上記判断を左右するに至らない。したがって、被告らの主張は、採用することができない。
推定覆滅の割合
以上によれば、本件においては、上記 に掲げる事情の限度で推定を覆滅させるのが相当であり、上記 において認定した事情を踏まえると、推定覆滅の割合は、５割と認めるのが相当である。
ウ まとめ
本件特許権の侵害について、特許法１０２条２項により算定される損害額は、１８５３万０４６７円（３７０６万０９３５円×０．５（１円未満切り捨てとする。以下同じ。））となる。
エ 覆滅部分についての特許法１０２条３項の損害金について
原告は、本件特許権の侵害における特許法１０２条２項の推定の覆滅部分について同条３項が適用されると主張して、覆滅部分について同項にいう実施料相当損害金を請求する。 しかしながら、本件特許権の侵害における推定の覆滅は、上記において説示したとおり、本件各発明以外にも別件特許権が被告製品の売上げに貢献していた事情を考慮したものである。そのため、本件各発明のみによっては売上げを伸ばせないといえる原告製品の数量について、原告が、被告ジョウズに対し本件各発明の実施の許諾をし得たとは認められないというべきである。そうすると、当該数量について同条３項を適用して、実施料相当損害金を請求する理由を認めることはできない。したがって、原告の主張は、採用することがで
・・・
イ 前提事実及び前記認定事実のほか、後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。 本件報告書の表II)−３には、アンケートの調査結果として、技術分類を「食料品、たばこ」とする特許権のロイヤリティ率の平均値は３．８％（最大値５．５％、最小値１．５％）（４件）、「健康；人命救助；娯楽」とする特許権のロイヤリティ率の平均値は５．３％（最大値１４．５％、最小値０．５％）（５４件）と記載されている（乙Ａ７３）。原告は、被告ジョウズが被告製品の販売等により別件特許権を侵害したと主張して、別件訴訟を東京地方裁判所に提起したところ、同裁判所は、令和４年１月２７日、別件発明の実施に対し受けるべき料率を被告製品の売上高の１０％と判断した（乙Ａ８０）。そして、前記 イ のとおり、別件発明は、エアロゾル発生のための加熱アセンブリに関するものであり、エアロゾル形成基材を加熱するための熱源を局所化し、エアロゾル発生装置のための頑丈でコストの低い加熱アセンブリを提供するためのものである。
前記 イ のとおり、本件各発明は、エアロゾル形成基材の加熱中にエアロゾルを均等に送達することを可能にする発明であり、加熱式タバコの香りや味等に直結するものであるから、加熱式タバコにおいて相応の重要性を有し、被告製品の売上げ及び利益にも一定の貢献をしたものである。また、エアロゾルを均等に送達することを可能＼にする代替技術　が存在することは、本件全証拠によっても認めるに足りない。 原告と被告らは、いずれも原告製品専用のタバコスティックを使用することができる加熱式タバコ用デバイスを販売していたことからすると、その市場において競業関係にあったといえる。
ウ 前記イ ないし の各事情その他の本件訴訟に現れた諸事情を総合すると、特許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき、本件での実施に対し受けるべき料率は、１０％を下らないものと認めるのが相当である。したがって、被告らによる本件特許権の侵害について、特許法１０２条３項により算定される損害額は、１９７５万２７０７円（１億９７５２万７０７８円×１０％）となる。

◆判決本文

関連事件(1)です。
特許権、当事者同じ
特許権者勝訴
差止のみ請求

◆令和2(ワ)4332

関連事件(2)です。
当事者同じ、対象特許違い
特許権者勝訴
損害額約5200万円

◆令和1(ワ)20074

関連事件(2)の控訴審です
控訴棄却

◆令和3(ネ)10072

　ＣＳ関連発明についての特許権侵害事件です。東京地裁40部は、無効理由ありとして、権利行使不能と判断しました。本件発明は「〜表＼示方法」であり、被告地図プログラムの配信が、特許法１０１条４号の「その方法の使用にのみ用いる物」に該当するかの争点については無効理由ありとしたことで判断されていません。

原告らは、乙２２文献には、「枠要素」に相当する構成や画像を「当＼nてはめ」る構成の開示がないと主張する。＼n
そこで検討するに、乙２２文献には、1)Ｗｅｂクライアントの記憶 装置につき、「記憶装置２は、…表示装置３に地図を表＼示するために 必要なデータ種別及びデータ領域を管理する管理テーブルとサーバー ４から送信されてきた地図データを格納するものである。」、「管理 テーブルは、データ種別管理テーブルとデータ領域管理テーブルから なる。…データ領域管理テーブルは、データ領域のメッシュ番号とデ ータ種別のレイヤー番号により記憶装置２に格納された地図データを 管理するものであり」（段落【００１０】）という記載が認められ、 2)メッシュ番号につき、「図２に示すように地図データを表示する領＼n域（メッシュ）が識別できるデータ領域のメッシュ番号」（段落【０ ０１４】）、「メッシュ番号は、地図のデータの範囲を含む矩形領域 を任意の矩形サイズで分割した領域に振られる番号であり、例えば北 海道の地図データを作成する場合の、メッシュ番号の採番状況を示し たのが図９である。」（段落【００２６】）という記載が認められ、 3)表示領域につき、「Ｗｅｂクライアントからの地図データ要求では、＼n図８に示すように…１データの表示領域（メッシュ番号）を指定する＼n形式で、複数回の要求を行うことによって、必要範囲の地図データを Ｗｅｂサーバーから取得する。」（段落【００２４】）、「１データ の表示領域の指定には、メッシュ・レイヤーインデックスファイルで＼n管理するこのメッシュ番号を指定する。このことにより、表示領域を＼n直ちに指示することが可能となる。座標単位は、任意に決定されるマ＼nクロ座標であるが、原点位置（座標０，０）の緯度・経度とメッシュ の矩形サイズ（距離）は地図データ作成時に指定するため、各メッシ ュ原点（左下座標）の緯度・経度は計算により求められる。」（段落 【００２６】）という記載が認められ、4)地図の表示につき、「地図＼nデータを取得できたものから地図の描画処理を行うため、画面上の地 図表示領域には徐々に地図が表＼示されていく」（段落【００３２】） という記載が認められる。
上記各記載に加えて、【図１】、【図２】、【図８】、【図９】、 【図１１】の記載を併せ考慮すれば、表示領域は、原点位置が計算に＼nより求められるものであること、Ｗｅｂクライアントは、地図データ を表示するための矩形領域を識別するメッシュ番号の指定により、必＼n要範囲の地図データをＷｅｂサーバーから取得し、表示領域を指示す＼nること、取得された地図データは、メッシュ番号のある管理テーブル とは別の場所で記憶され、描画処理により、地図が画面上の表示領域＼nに表示されること、以上の内容が乙２２文献により理解されるものと＼n認められる。 そうすると、乙２２文献における「表示領域」は、メッシュ分割し＼nた地図データを指定してＷｅｂクライアントのディスプレイ表示の所＼n定の位置に地図を表示させるためのものであるから、乙２２文献には、＼n本件各発明における画像を「当てはめ」る「枠要素」に相当する構成＼nが開示されていると認めるのが相当である。
ｂ これに対し、原告らは、乙２２文献における「地図データ」は、数 値データ（ベクターデータ）であるから、これに基づき表示を行う場＼n合に「当てはめ」を行う「領域」をビューアに設定する必要はないと 主張する。しかしながら、上記にいう必要性の問題は、構成が開示さ＼nれているかどうかという問題とは、必ずしも同一の事柄ではなく、乙 ２２文献における「地図データ」がベクターデータであることは、上 記発明の認定を左右するものではない。
●（省略）●
のみならず、乙２２文献の「地図データ」がベクターデータである としても、これをいわゆるラスターデータに置き換えることは、技術 説明会における当事者双方の口頭議論の結果及び専門委員３名の各説 明内容を踏まえると、当時の技術常識に照らし、当業者が適宜になし 得る事項にすぎず実質的相違点に当たらず、又は明らかに容易に想到 することができるものといえる。そうすると、被告の主張はその趣旨 をいうものとして相当であり、原告らの主張は、結論において進歩性 の判断を左右するものとはいえない。
ｃ 原告らは、乙２２文献に地図データを「枠要素」に「当てはめ」て 表示する構＼成の開示がないことを前提に、乙２２文献には「表示でき＼nる状態」の開示はないと主張するが、乙２２文献には、画像を「当て はめ」る「枠要素」に相当する構成の開示があることは、上記におい＼nて説示したとおりであり、原告らの主張は、前提を欠く。

◆判決本文

　特許侵害事件です。知財高裁第4部は、102条2項の覆滅は５％から１５％とし、損害賠償額を減額しました。なお、102条2項と3項の重畳適用は1審と同様に否定しました。

被控訴人は、前記第２の３(2)ウ（イ） のとおり、競合品の存在を理由とする特 許法１０２条２項の推定覆滅に相応する侵害品の譲渡数量に対して、同条３ 項を重畳適用して、被控訴人の許諾機会の喪失に係る逸失利益を想定すべき である旨主張する。しかし、競合品の存在を理由とする同項の推定の覆滅は、侵害品が販売されなかったとしても、侵害者及び特許権者以外の競合品が販売された蓋然性 があることに基づくものであるところ、競合品が販売された蓋然性があるこ とにより推定が覆滅される部分については、そもそも特許権者である被控訴 人が控訴人に対して許諾をするという関係に立たず、同条３項に基づく実施 料相当額を受ける余地はないから、重畳適用の可否を論ずるまでもなく、被 控訴人の主張は採用できない。

◆判決本文

1審はこちらです。1審も以下のように、重畳適用を否定しました。
特許法１０２条２項及び３項の重畳適用については，前記(2)ウのとおり，本件 において同条２項に基づく損害額の推定を覆滅すべき事情として考慮すべきものは 競合製品の存在のみであるところ，被告による各被告製品の販売実績等と直接の関 わりを有しないこのような事情に基づく覆滅部分に関しては，同条３項適用の基礎 を欠く。

◆令和1(ワ)9113

令和4(ネ)10021 　医薬品の特許権侵害について、原審は、請求項１，２についてはサポート要件違反の無効理由あり、また請求項３，４については技術的範囲に属しないと判断していました。 原告(特許権者）が控訴し、知財高裁は原審の判断を維持しました。

　本件発明２の特許請求の範囲の請求項２（「化合物が、式ＩにおいてＲ３およびＲ２はいずれも水素であり、Ｒ１は−（ＣＨ２）０−２−ｉＣ４Ｈ９である化合物の（Ｒ），（Ｓ），または（Ｒ，Ｓ）異性体である請求項１記載の鎮痛剤」）の記載に照らすと、本件発明２の化合物は、本件発明１の化合物の範囲に含まれるものである。
本件明細書の発明の詳細な説明には、本件発明２の化合物を線維筋痛症や神経障害等の痛みの処置における鎮痛剤として使用することについての一般的な記載があるが（前記１(2)及び(4)）、一方で、本件発明２の化合物を神経障害又は線維筋痛症による痛覚過敏又は接触異痛の痛みの処置における鎮痛剤として使用することについて明示の記載はない。
また、本件明細書の発明の詳細な説明には、本件発明２の化合物に該当するＣＩ−１００８及び３−アミノメチル−５−メチル−ヘキサン酸を用いたラットホルマリン足蹠試験結果、ＣＩ−１００８を用いたラットカラゲニン誘発機械的痛覚過敏及び熱痛覚過敏に対する試験結果、本件発明２の化合物に該当するＳ−（＋）−３−イソブチルギャバを用いたラット術後疼痛モデルにおける熱痛覚過敏及び接触異痛に対する試験結果の記載がある（前記１(3)、(6)、(7)及び(9)）。
しかし、前記(1)オ(ア)ｄの認定事実に照らすと、上記試験結果は、いずれも神経障害又は線維筋痛症による痛みの処置に本件発明２の化合物を使用した試験に関するものといえないから、上記試験結果から、本件発明２の化合物が、「神経障害又は線維筋痛症による、痛覚過敏又は接触異痛の痛み」に対して鎮痛効果を有することを認識することはできない。 そうすると、当業者は、本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件出願当時の技術常識から、本件発明１の化合物の範囲に含まれる本件発明２の化合物が、本件発明１及び２の「痛み」の範囲に含まれるすべての「痛み」に対して鎮痛効果を有する鎮痛剤を提供するという本件発明１及び２の課題を解決できるものと認識することはできないから、本件発明１及び２は、いずれも本件明細書の発明の詳細な説明に記載したものと認めることはできない。 ・・・・ 控訴人は、本件発明３は、慢性疼痛に対する画期的処方薬として、抗てんかん作用を有するＧＡＢＡ類縁体を痛みの処置に用いることを見いだしたものであり、その本質的部分は本件化合物を慢性疼痛の処置に用いる点にあるから、対象となる痛みが侵害受容性疼痛か、神経障害性疼痛や線維筋痛症かは本質的部分ではなく、効能・効果を神経障害性疼痛や線維筋痛症に伴う疼痛とし、慢性疼痛の処置に用いる鎮痛剤である被告ら医薬品は、均等論の第１要件を満たすと主張する。しかし、本件明細書の記載（前記１(4)）によれば、本件発明３は、本件発明３の「炎症を原因とする痛み、又は手術を原因とする痛み」の範囲に含まれるすべての「痛み」に対して鎮痛効果を有する鎮痛剤を提供することを課題とするものと認められること、痛みは、その基礎となる病態生理に著しい差異があり、「侵害受容性疼痛」、「神経障害性疼痛」、「心因性疼痛」の３つに大別されることは、本件出願当時の技術常識であったこと（前記２(1)オ(ア)ａ）に照らすと、いかなる痛みに対して鎮痛効果を有するかは、本件発明３において本質的部分であるというべきであり、その鎮痛効果の対象を異にする被告ら医薬品は、本件発明３の本質的部分を備えているものと認めることはできない。したがって、本件発明３に係る特許請求の範囲（本件訂正後の請求項３）に記載された構成中の被告ら医薬品と異なる部分が本件発明３の本質的部分でないということはできないから、被告ら医薬品は均等論の第１要件を満たさない。＼n

◆判決本文
原審

◆令和2(ワ)19925等

特許権は同じで、被告（被控訴人）が異なる事件（１）です。 令和4(ネ)10009

◆判決本文
原審

◆令和2(ワ)19927


被告（被控訴人）が異なる事件（２）です。 令和4(ネ)10002

◆判決本文
原審

◆令和2(ワ)22283

被告（被控訴人）が異なる事件（３）です。 令和4(ネ)10012

◆判決本文
原審

◆令和2(ワ)19924

被告（被控訴人）が異なる事件（４）です。 令和4(ネ)10020

◆判決本文
原審

◆令和2(ワ)19929

被告（被控訴人）が異なる事件（５）です。 令和4(ネ)10013

◆判決本文
原審。

◆令和2(ワ)19917

被告（被控訴人）が異なる事件（６）です。 令和4(ネ)10016

◆判決本文
原審。

◆令和2(ワ)19918等

被告（被控訴人）が異なる事件（７）です。 令和4(ネ)10039

◆判決本文
原審

◆令和2(ワ)19919

被告（被控訴人）が異なる事件（８）です。 令和4(ネ)10028

◆判決本文
原審

◆令和2(ワ)19920等

被告（被控訴人）が異なる事件（９）です。 令和4(ネ)10015

◆判決本文
原審。

◆令和2(ワ)19922等

被告（被控訴人）が異なる事件（１０）です。 令和4(ネ)10036

◆判決本文
原審

◆令和2(ワ)19923等

被告（被控訴人）が異なる事件（１１）です。 令和4(ネ)10017

◆判決本文
原審。

◆令和2(ワ)19926

被告（被控訴人）が異なる事件（１２）です。 令和4(ネ)10003

◆判決本文
原審

◆令和2(ワ)19928

被告（被控訴人）が異なる事件（１３）です。 令和4(ネ)10037

◆判決本文
原審

◆令和2(ワ)19931等

被告（被控訴人）が異なる事件（１４）です。 令和4(ネ)10025

◆判決本文
原審

◆令和2(ワ)19932


被告（被控訴人）が異なる事件（１５）です。 令和4(ネ)10026

◆判決本文
原審

◆令和2(ワ)22290等

本件特許の無効審判事件の審取です。 令和2(行ケ)10135 審決は、「訂正後の請求項１ないし２に係る発明についての特許を無効、請求項３，４に係る発明についての本件審判の請求は，成り立たない。」と判断していました。 知財高裁は、審決維持です。

◆判決本文

　医薬品特許について、原告特許権者、被告ジェネリック医薬品メーカです。1審は36条違反（実施可能要件）として権利行使不能＼と判断していました。知財高裁も同様の判断をしました。

前記１(1)オ、カ及びクのとおり、本件明細書には、薬理データ又はこれと 同視し得る程度の事項として、本件化合物がホルマリン試験、カラゲニン試験及び 術後疼痛試験において効果を奏した旨の記載がある。しかしながら、後記(5)にお いて説示するとおり、本件出願日当時、慢性疼痛は全て末梢や中枢の神経細胞の感 作という神経の機能異常により生じる痛覚過敏や接触異痛の痛みであり、原因にか＼nかわらず神経細胞の感作を抑制することにより痛みを治療できるとの控訴人主張の 技術常識が存在していたとは認められないから、本件化合物がホルマリン試験、カ ラゲニン試験及び術後疼痛試験において引き起こされた各痛みの処置において効果 を奏した旨の記載があるからといって、そのことをもって、当業者において、本件 化合物が原因を異にするあらゆる「痛み」の処置においても効果を奏すると理解し たとは到底いえない。したがって、ホルマリン試験、カラゲニン試験及び術後疼痛 試験の結果に係る上記記載をもって、本件明細書の発明の詳細な説明において、本 件化合物が「あらゆる全ての痛みの処置における鎮痛剤」の用途に使用できること につき薬理データ又はこれと同視し得る程度の事項が記載され、本件出願日当時の 当業者において、本件化合物が当該用途の医薬として使用できることを理解できた と認めることはできない。 その他、本件明細書の発明の詳細な説明に、本件化合物が「あらゆる全ての痛み の処置における鎮痛剤」の用途に使用できることにつき、薬理データ又はこれと同 視し得る程度の事項が記載され、本件出願日当時の当業者において、本件化合物が 当該用途の医薬として使用できることを理解できたと認めるに足りる的確な証拠は ない。

◆判決本文
関連事件はこちら。

◆令和4(ネ)10017

本件の1審はこちら。

◆令和2(ワ)19922等

関連事件の1審はこちら。

◆令和2(ワ)19926

　用途発明について、公知の用途であってもその用途を限定することにより新規性が認められるのかが争われました。東京地裁46部は、新規性無しとして、権利行使不能と判断しました。＼n

ア 本件発明１は、「エルデカルシトールを含んでなる非外傷性である前腕部 骨折を抑制するための医薬組成物」であるところ、前記(1)によれば、乙１文 献には、エルデカルシトールを骨粗鬆症治療薬として用いることが記載され ており、本件発明１と乙１発明とは、構成要件１Ａ、１Ｃにおいて一致して＼nいる。他方、本件発明１は、「非外傷性である前腕部骨折を抑制するための」 （構成要件１Ｂ）医薬組成物であるところ、乙１発明は骨粗鬆症治療薬であ＼nり、この点において本件発明１と乙１発明が相違するといえるかが問題にな る。 イ 本件明細書によれば、「非外傷性骨折とは、転倒などの一般的な日常生活 で起こる軽微な外力により生じた骨折を示す」（【００３５】）とあり、「前腕 部は、橈骨と尺骨からなる」（【００２２】）とされ、また、「抑制あるいは予＼n防は、骨粗鬆症にり患していない者あるいは骨粗鬆症患者のいずれにおいて も、新たな骨折が発生しないことを意味する。」（【００２２】）とされている。 したがって、本件発明１の「非外傷性である前腕部骨折を抑制する」とは、 骨粗鬆症にり患していない者及び骨粗鬆症患者のいずれについても、転倒な どの一般的な日常生活で起こる軽微な外力によって橈骨又は尺骨に新たな 骨折が発生しないようにすることを意味しているといえる。
ここで、骨粗鬆症は、骨強度の低下を特徴として骨折のリスクが増大しや すくなる骨格疾患であり（前記２(1)ア）、骨粗鬆症治療薬は、骨粗鬆症を治療 することを目的とする薬物なのであるから、骨折のリスクを低下させること、 すなわち、新たな骨折を発生させないようにすることを目的としているとい える。そして、本件優先日当時、骨粗鬆症においては、骨強度の低下により、 通常は骨折を生じさせない些細なきっかけで生ずる骨折である脆弱性骨折 が生ずることが問題とされており、骨折が生ずることがある具体的な部位と しては、大腿骨、椎体等と並んで、橈骨が含まれていたことが知られていた と認められる（前記２(1)イ）。 そうすると、乙１発明の骨粗鬆症治療薬とは、骨強度の低下によって通常 は骨折を生じさせない些細なきっかけで大腿骨、椎体、橈骨等に新たな骨折 を発生させないようにすることを目的とする治療薬であり、この中には、骨 粗鬆症患者に対する、通常は骨折を生じさせない些細なきっかけで橈骨に新 たな骨折を発生させないようにすることについても用途として含まれるこ とは明らかである。
これに対し、乙１発明の骨粗鬆症治療薬について、原告は、エルデカルシ トールに骨折抑制効果があることは知られていなかったと主張する。しかし、 乙１文献の表題は「骨粗鬆症治療薬」というものであり、その表＼題からも、 そこに記載されたエルデカルシトールが骨粗鬆症の治療薬であること、すな わち、エルデカルシトールが骨粗鬆症患者に対する骨折抑制効果があること に関する文献であることが理解できる。そして、乙１発明のエルデカルシト ールは活性型ビタミンＤの誘導体であり、活性型ビタミンＤが体内のビタミ ンＤ受容体と結合して作用するのと同様にビタミンＤ受容体に結合して作 用するという、活性型ビタミンＤと同一の機序によって骨粗鬆症に作用する ことが想定されていた。活性型ビタミンＤは、前腕部を含む骨における骨形 成を促進し、骨破壊を抑制することによって骨量を増やして骨密度骨強度を 増加させるとともに、転倒自体を抑制するといった作用を有することが知ら れており（前記２(3)ア、(4)）、実際に、乙１文献には、エルデカルシトール が骨密度を上昇させる効果を有することが記載されている。さらに、当時、 一般に、骨量が多いほど骨折しにくくなり、骨量の多寡が骨折リスクの指標 になると考えられていた（前記２(2) ）。これらからすると、当業者は、乙１ 発明の骨粗鬆症治療薬について、前腕部骨折予防効果があると理解すると認＼nめられる。原告が指摘する文献や記載は、上記技術常識等に照らし、当業者 に対して乙１発明のエルデカルシトールが上記骨折抑制効果を有すること に対して疑念を抱かせるものとは認められない。
以上によれば、本件発明１のうち、骨粗鬆症患者において一般的な日常生 活で起こる軽微な外力によって橈骨に新たに骨折が生じさせないことを用 途とする構成は、乙１発明のエルデカルシトールの用途と一致すると認めら＼nれる。
ウ 原告は、公知の用途であってもその用途を限定することにより新規性が認 められると主張する。 しかし、本件発明１のうち、骨粗鬆症患者において、一般的な日常生活で 起こる軽微な外力によって橈骨に新たに骨折が生じさせないことを用途と する構成について、前記イに述べたところにより、乙１発明のエルデカルシ＼nトールにおいても、当然に当該部位に係る骨折予防についても有効であるこ＼nとが具体的に想定されていたと認められる。また、乙１文献には、エルデカ ルシトールを活性型ビタミンＤ３製剤であると記載されていて、乙１発明に おいても、既存の活性型ビタミンＤ製剤と同様の機序、すなわち、ビタミン Ｄ受容体への作用による骨強度の上昇及び転倒防止（前記２ ア、 ）が想 定されていたと認められる。本件明細書には、本件発明１について、技術常 識から認められる上記機序と異なる機序によって作用していることについ ての記載もなく、本件発明１も、乙１発明と同一の作用機序を前提にしてい ると認められる。仮に年齢等によって第１選択として投与される薬剤の種類 が異なるとしても、エルデカルシトールが投与されたとき、乙１発明のエル デカルシトールが投与されたのか、本件発明１のエルデカルシトールが投与 されたのかを区別することができるものではない。本件発明１の一部の用途 は、作用機序の点からも、乙１発明の用途と区別することはできない。
なお、原告は、本件発明１において、エルデカルシトールの前腕部骨折抑 制に関する顕著な効果が初めて見出されたとも主張する。原告が本件明細書 で明らかにされた医学的に有用であると主張する具体的な知見は、1)前腕部 の骨折予防の観点からは、アルファカルシドールよりもエルデカルシトール＼nの方が顕著に優れていること、2)前腕部以外の部位においては、エルデカル シトールとアルファカルシドールの効果の差は前腕部における差ほど顕著 ではないという２点である。しかし、仮に原告が主張する上記評価が統計学 上正当であると認められるとしても、1)については、本件明細書で明らかに されているのは、エルデカルシトールがアルファカルシドールに比べて骨折 抑制効果が高いことのみであり、このことのみからは、エルデカルシトール がプラシーボに比べて顕著に優れている可能性も、アルファカルシドールが＼nプラシーボに比べて顕著に劣っている可能性も、どちらともいえない可能＼性 もある。さらに、乙１発明において、エルデカルシトールの骨折抑制効果が アルファカルシドールを上回ること自体が想定されていたことも認められ る（前記３）。2)についても、本件明細書の実施例で記載されている前腕部 骨折以外に関する分析結果は椎体骨折に関するもののみ（【００６９】）であ り、前腕部についてのみ良好な結果が得られたのか、椎体についてのみ良好 とはいえない結果が得られたのかすら明らかにされていない。これらによれ ば、何らかの顕著な効果の存在を理由に乙１発明に対する新規性等が認めら れる場合があるか否かは措くとしても、本件においてはその前提となる顕著 な効果を認めることはできない。
さらに原告は、６５歳の患者群やＩ型骨粗鬆症患者群においては前腕部に おける骨折抑制が特に求められており、独立の用途を構成するなどと主張す＼nる。しかし、乙１発明のエルデカルシトールにおいても、一般的な日常生活 で起こる軽微な外力によって橈骨に新たに骨折が生じさせないことに有効 であることが具体的に想定されていたと認められるなど、上記に述べた事情 に照らせば、原告が主張する上記知見は、本件において、乙１発明の用途を 前腕部の骨折予防に限定することに新規性を付与すべき事情に当たるとは＼nいえない。
エ 以上によれば、本件発明１は、乙１発明で想定される橈骨の骨折抑制、大 腿骨の骨折抑制といった複数の骨折抑制部位に係る用途のうち、前腕部の効 果に着目したものと認められる。本件発明１において「非外傷性である前腕 部骨折を抑制するための」と限定した部分は乙１発明との相違点になるとは いえず、本件発明１は、乙１発明と同一であり、本件発明１は、新規性が欠 如しているといえる。

◆判決本文

　携帯電話機の画像表示技術について、102条3項の実施料率として０．０１％が認められました。

ア 特許発明の実施に対し受けるべき料率を認定するに当たっては、1)当該 特許発明の実際の実施許諾契約における実施料率や、それが明らかでない 場合には業界における実施料の相場等も考慮に入れつつ、2)当該特許発明 自体の価値すなわち特許発明の技術内容や重要性、他のものによる代替可 能性、3)当該特許発明を当該製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献 や侵害の態様、4)特許権者と侵害者との競業関係や特許権者の営業方針等 訴訟に現れた諸事情を総合考慮するのが相当である。 イ そこで検討するに、本件発明に関しては、前記1)ないし4)に係る事情と して、次のとおりのものが認められる。 「知的財産の価値評価を踏まえた特許等の活用の在り方に関する調査 研究報告書」には、以下のような実施料率を報告するが、同時に、関係 特許が多数に上り、クロスライセンスが主流であるデバイスの特許の分 野では、その相場は１％以下であるとも記載されている。（甲２６）
ソース 技術分野 平均値 最大値 最小値
国内アンケート調査 器械 ３．５％ ９．５％ ０．５％
コンピュータテクノロジー３．１％ ７．５％ ０．５％
電気 ２．９％ ９．５％ ０．５％
司法決定 電気 ３．０％ ７．０％ １．０％
実際、被告補助参加人は、被告製品の製造販売のため、１１社とライ センス契約を締結したが、破産直前という特殊事情のある１社を除くと、 アプリ特許等に係るパテントファミリー１件当たりのライセンス料率は、 平均●（省略）●％であると計算された。（乙１４） また、前記 の１０社とのライセンス契約のうち、ライセンス料率が 初年度の●（省略）●％から逓減する特殊な規定となっていた１社を除 き、画像処理に関連する発明に限定したとすると、１件当たりのライセ ンス料率は、平均●（省略）●％と計算された。（乙１６） 平成２０年５月発行の雑誌「日経エレクトロニクス」には、「携帯電 話の画面サイズには限界がある。」、「ＨＤＴＶ対応によって、大画面 テレビなど周囲のＡＶ機器を接続し、コンテンツをやりとりする機能が＼n携帯電話機に必須となる。」との記載がある。（甲２９・４３頁） 他方、前記雑誌には、「スマートフォンのような両手の操作を前提と する端末であれば、比較的大きな４〜５型程度のディスプレイを搭載す る可能性はある。このような端末ならば、「液晶パネルの画素数を高精＼n細化してＨＤＴＶ対応にできる」」との記載もある。（甲２９・５９頁） 原告は、情報処理・通信システムの考案及び開発を目的とする会社で あり、自ら実施品の製造販売をすることはせず、その発明を他社に許諾 し、これに対する実施料収入を得るという営業方針をとっているが、本 件発明については、実施許諾をした例はない。（弁論の全趣旨）
ウ これらの事情によれば、1)本件発明の技術分野においては、ライセンス 料率を０．５％ないし９．５％程度とする例はあるが、スマートフォンの ように多数の特許が関連する分野では、クロスライセンスによる場合に限 らず、特許１件当たりで計算した実施料率が、０．０１％を下回ることも 通常であること、2)本件発明で実現される高解像度画像を外部出力する機 能は、携帯電話において早くから望まれていたものではあるが、被告製品＼nのようなスマートフォンにおいては、当然に必須の機能であるとはいえず、＼nその顧客に対する顧客吸引力は明らかとはいえないこと、3)原告は、その 保有する発明を他社に許諾し、その実施料収入を得るという営業方針をと っているものの、本件発明を実施するため、原告とライセンス契約を締結 した者はいないこと、以上の事情を認めることができる。 これらの事情を考慮すると、被告補助参加人の売上高に乗じる相当実施 料率は、侵害があったことを前提に通常の実施料率よりも自ずと高くなる ことをも十分考慮しても、０．０１％の限度で認めるのが相当である。＼nエ これに対し、原告は、被告補助参加人におけるライセンス例は、大部分 が一時金方式であり、ランニング方式よりも割安となっていることなど 種々の事情を指摘し、これを相当実施料率の認定の参考にすることを争う ものの、原告の指摘を踏まえても、業界における実施料の相場等として、 当該ライセンス例を上記の限度で参酌することまで妨げられるべきもので はなく、上記認定を左右するに至らない。 また、原告は、本件発明には代替技術がなかったと主張するが、これを 認めるに足りる証拠はないほか、原告は、本件発明を代替するには、２４ ００円程度の部品（甲３１）を追加する必要があったとも主張するが、当 該部品は、本件発明に係る機能のみを実現するものとは認められず、その＼n２４００円というのも「サンプル価格」にすぎず、いずれも、上記の結論 を左右するものとはいえない。

◆判決本文

　技術的範囲に属しない、さらに、乙３６発明から新規性がないと判断されました。前者については原告被告の双方から実験結果が提出されており、被告のものが採用されました。

このように、甲６食品実験等と乙１２実験等の結果は異なっているところ、 前記２(1)において認定したとおり、主たる青色光源であるＬＥＤ5)が青色 発光するのは、パーシャル室を（チルドではなく）微凍結パーシャル状態と し、かつオート急冷中のときであって、この場合、パーシャル室内は約−３度 から約−１度に保たれることになるから、乙１２ないし乙１５の各実験の結 果にみられるとおり、培地の一部や豚肉が凍結していたとする結果と整合的 に理解できるものであり、乙１２、１３実験における黄色ブドウ球菌や枯草 菌のコロニーが見られなかったという結果も、黄色ブドウ球菌の一般的な増 殖可能温度域は５〜４７．８度（至適増殖温度は３０〜３７度）であり、枯＼n草菌の一般的な増殖可能温度域は５〜５５度（最適発育温度帯は２０〜４＼n５度）であること（乙１２、１３に添付の参考資料）と矛盾なく理解するこ とができる。
これに対し、甲６実験等は、そもそも本件製品の冷蔵室やパーシャル室内 の温度設定ないし機能設定が明らかでない上、甲１５食品実験及び甲１５培＼n地実験にあっては、試料設置後、冷蔵室扉を封印したというのであるから、 青色光の照射時間は扉の開閉を所定時間行った乙１２実験等におけるもの よりも短いものと推認されるのに、青色光照射区で有意に細菌の生長が抑制 されていると評価されて結果が報告されるなどしており、本件製品の冷蔵室 内の青色光が黄色ブドウ球菌や枯草菌の生長を抑制する効果があるかを判 定するについての実験条件の統制が的確に取れていたのかについて大きな 疑義を生じさせるものというべきである。 以上によると、本件製品の冷蔵室内の青色光が黄色ブドウ球菌や枯草菌の 生長を抑制する効果があるかを判定するについては、甲６食品実験等を採用 することはできず、乙１２実験等によるべきである。 そして、乙１２、１３実験等によると、そもそも本件製品において青色Ｌ ＥＤが発光する状態となったパーシャル室内では、黄色ブドウ球菌及び枯草 菌は遮光の有無にかかわらず生長しないことが認められ、乙１５実験の結果 によると、豚肉中の細菌量が６つに分けた各試料でおおむね一定であり、ま た結果の判定につき（本件測定器具の精度については議論があるものの）精 度が十分で誤差がないと仮定すると、青色光の照射を受けた豚肉よりも青色＼n光の照射を受けなかった豚肉の方が３日後の細菌数が少ないものもあると いう結果も見て取れる。加えて、そもそも本件製品が食品等に照射する光の 強度（光量子束密度）は、白色光等他の波長域の光も含めて最大７μE/m2/s 程度であって（乙８）、この光は冷蔵庫の扉が開いたときに照射されるが、通 常の用法において冷蔵庫の扉を開けるのは短時間にとどまることからする と、本件明細書の実施例等で示される光の強度や照射時間と対比するとごく わずかにすぎないと見込まれること、そもそも冷蔵庫は、一般常識に照らし、 庫内の食品を微生物の活動が抑制される程度の低温に保つことで食品を保 存する機器であることを併せ考えると、本件製品において、ＬＥＤ4)や同5) の青色光の照射が、黄色ブドウ球菌や枯草菌の生長が抑制されることに影響 を与えているとは認められないというべきである。
(4) まとめ
以上によると、本件製品が、青色光の照射により枯草菌、黄色ブドウ球菌等 の微生物の生長を抑制しているとは認められず、他に、前記(2)の本件製品の 使用方法による青色光の照射の影響によって微生物の生長が抑制されている こと（光の照射と微生物の生長抑制させることとの間に直接的な関連性がある こと）を認めるに足りる証拠はない。したがって、本件製品の使用方法は、「光 の照射下で」（構成要件Ｂ）を充足せず、本件発明の技術的範囲に属しない。＼n争点１についての原告の主張（請求原因）は、理由がない。
・・・
(1) 当裁判所は、前記２のとおり、本件製品の使用方法は、本件発明の技術的範 囲に属しないと判断するが、さらに、本件特許は、少なくとも新規性が欠如し ているから特許無効審判により無効にされるべきものと判断する。以下、事案 に鑑み、争点３−７（乙３６公報記載の乙３６発明に基づく新規性欠如の有無） を検討する。
・・・・
これに対し、原告は、乙３６公報に記載された「FL-40SB（東芝電気（株））」 は、混在する光を発することを指摘して、乙３６公報には青色光に着目した 記載はないから、「およそ４００nm から４９０nm までの光波長領域にある光 の照射下で培養して、この微生物の生長を抑制させる」こと（構成要件Ｂ）＼nは開示されていない旨や、近紫外線が必須の構成となっていることを主張す＼nる。 しかし、前記(2)によれば、乙３６公報の特許請求の範囲第２項は「５００ nm から近紫外線の波長域に含まれる光線を実質的に含有する光線」を微生物 に照射することを明示しており、また乙３６公報に記載の発明は、「従来の 殺菌及び滅菌方法では、対象菌体のみならず、人体、家畜類及び各種製品を 損傷させるという弊害があり、これらの弊害なく簡便な菌体の繁殖抑制方法」 を課題とし、この課題の解決手段として、「微生物に少くとも５００nm から 近紫外線の波長域に含まれる光線を照射することにより、微生物の繁殖を抑 制する」方法を開示したものである。また、「近紫外線」の意義については 「本発明における「近紫外線」とは、（中略）更に好ましくは、３６０nm か ら４００nm の波長域に含まれる光線を意味する。」とされ、４００nm にごく 近い波長の光線が好ましい近紫外線に含まれていることが前提となってい るし、光源−２についてはおよそ４００nm〜５００nm で発光する蛍光灯であ ることがその定義及び分光エネルギー分布図によって明らかである。そして、 実施例−１１にあっては、枯草菌に前記光源−２を照射した結果、他の波長 の光源とは有意に異なる微生物の生長抑制効果があったことが記載されて いる。このような開示がされている乙３６公報に接した当業者は、波長が４００ nm〜５００nm の範囲の青色光が微生物のうち枯草菌の繁殖を抑制するとす る乙３６発明が開示されていると容易に理解し得るものである。

◆判決本文

　訂正後の特許発明について、技術的範囲に属すると判断されましたが、拡大先願違反（特29-2)の無効理由があるとして、権利行使不能（特104-3)と判断されました。

　前記(ｱ)及び(ｲ)の「収納」の字義、本件訂正後発明１に係る請求項の記載 内容に照らすと、ケーシングに「収納」するとは、長尺部材の全部がケーシング 内に完全に収まることを要するものではなく、ケーシングと長尺部材の位置関係 として、ケーシングにしまわれている状態（整然と入れられた状態）を意味し、 少なくとも、ケーシングの開口部を含めたケーシングの内部に長尺部材の大部分 が入れられている状態はこれに当たると解するのが相当である。
(ｴ) 前記(1)のとおり、被告製品の押さえローラーは、マグネットスクリーン シートの巻き出し及び巻き取りのための開口部付近に、同シートと接するように 配置されている。また、別紙「写真目録」の写真に示されるように、被告製品の 押さえローラーは、本体ケースの内側にその全部が収まっているものではないが、 キャップ（側板）に支持されており、その大部分が本体ケースに覆われているこ とから、構成要件 1D-1 のケーシングに相当する、本体ケース及びキャップにし まわれている状態であるといえる。 したがって、被告製品の押さえローラーは、本体ケース及びキャップに収納さ れていることから、被告製品は、構成要件 1D-1 を充足する。
イ 被告の主張について
(ｱ) 被告は、本件訂正後発明１において、長尺部材がケーシングの開口部の内 側に位置付けられるのは、スクリーンシートが長尺部材によって局所的に抑え込 まれ、シート全体に張力を与えて端部（特に長手端部）までピンと張った状態で スクリーンシートを設置面に展張保持できるようにすることを実現するための ものであるところ、長尺部材がケーシングの縁どりから外側に突出していると、 その作用効果が阻害される旨を主張する。
そこで、長尺部材の技術的意義について検討する。本件訂正後発明1は、マグ ネットスクリーン装置に関する発明であるところ、従来のマグネットスクリーン 装置には、使用に際して巻き出されたスクリーンシートを設置面に展張保持した 際に“カール”と呼ばれる現象、すなわち、非使用時のスクリーンシートの巻回 形態が“くせ”として残り、巻き出し後も依然として反映される現象が生じ、か かるカールによってプロジェクターから投影される像を所望に映し出すことが できない技術的課題があった（【0005】〜【0007】）。これに対し、本件訂正後 発明１は、非使用時ではマグネット面が投影面に対して相対的に内側となるよう にスクリーンシートがロール部材に巻き取られている構成にすることによって＼n（【0009】）、スクリーンシートを巻き出した際、そのシート長手端部では局所 的に湾曲しようとする力が働くものの、その湾曲方向は設置面側となっており、 スクリーンシートが設置面にむしろ貼り付くように作用し、ロール部材に巻かれ＼nていた時の“くせ”をスクリーンシートが有する場合であったとしても、それは 設置面に貼り付くように好適に作用するので、スクリーンシートを“カール”の＼n発生なく展張保持することを可能とした（【0019】）。一方、かかる構成にする＼nことによって、スクリーンシートの巻出し又は巻取りがロール部材の“設置面遠 位側”からなされることになるから（【0036、図６】）、スクリーンシートが設 置面から浮き上がる方向に作用する。すなわち、ロール部材におけるスクリーン シート巻き出しポイント又はスクリーンシート巻き取りポイント（図７。長尺部 材を設けない場合において、スクリーンシートを巻き出し又は巻き取った際のス クリーンシートとロール部材の離別箇所又は接触箇所）がロール部材の上側半分 に位置付けられることとなる（【0037】、【0038】）。そこで、長尺部材は、使 用に際して「巻き出される又は巻き取られるスクリーンシートと接するように」、 「開口部に位置付けられ」、「設置面に対して相対的に近い側に位置付けられる ロール部材の下側ロール胴部分に隣接して設けられ」（構成要件 1D-4）ることに より、スクリーンシートを投影面側から設置面側に向かって局所的に抑え込む機 能を有するものである（【0030】、【0048】）。長尺部材が前記機能を発揮する＼nためには、長尺部材がない場合にスクリーンシートが自重や磁着力等により設置 面に自然に接する地点よりもロール部材側でスクリーンシートに接する地点に 存すれば足りるといえる。そうすると、長尺部材の技術的意義からみた場合、必 ずしも、長尺部材はケーシングの内側に完全に位置する必要まではないと解する のが相当である。加えて、本件明細書１において、「展張保持」は、スクリーン シートを広げた状態の維持という意で使用されており（【0003】、【0005】、【0019】等）、シート全体に張力を与えながらスクリーンシートを張る作業自体を指すも のではないし、同作業を経て張られた状態を指すものでもない。したがって、長 尺部材の技術的意義から、「収納」の意義について長尺部材が必然的にケーシン グの完全な内側に位置づけられることを示すものと解することはできない。 また、被告は、本件明細書１には、「本発明のマグネットスクリーン装置１０ ０では、スクリーンシート１０、ロール部材２０および長尺部材３０がケーシン グ４０内に収納されている。より具体的には、ロール部材２０に対して巻回保持 されたスクリーンシート１がケーシング４０の内部に収められており、かかる巻 回状態のスクリーンシート１０に隣接して長尺部材３０も同様にケーシング４ ０内に収められている。」（【0044】）との記載がある旨も指摘する。しかし、 これは、本件特許１に係る発明のスクリーン装置の具体化態様に関するものであ るから（【0042】）、当該記載があるからといって、「収納」の意義が「内部に 収められていること」に限定されることにはならない。
(ｲ) 被告は、被告製品において、キャップは「ケーシング」を構成しないこと、＼n仮にキャップが「ケーシング」を構成するとしても、被告製品は、キャップの縁＼nどりとケーシングの縁どりで構成されるケース全体の縁どりから押さえローラ＼nーの半分以上がはみ出した構造であるから、いずれにしても押さえローラーはこ＼nれらに「収納」されていない旨を主張する。 確かに、本件明細書１では、「ケーシング４０が「第１サブ・ケーシング４０ Ａ」と「第２サブ・ケーシング４０Ｂ」とから構成されている」（【0044】）と 記載されており、ケーシング４０の側面を覆う部材がケーシングに含まれること は明記されていない。しかし、一方で、本件明細書１において、「ロール部材２ ０は、その端部がケーシングの内壁に取り付けられており」（【0046】）、「ケ ーシングに取り付けられた突起具４８」（【0058】）などとされており、ケーシ ング４０の側面を覆う部材がケーシングを構成することを前提とした記載がな＼nされている。また、本件訂正後発明１に係る請求項１は、ケーシングに関し、「ス クリーンシート、ロール部材及び長尺部材を収納するケーシングを更に有して成 り、」、「ケーシングはスクリーンシートの巻き出しおよび巻き取りのための開 口部を有し、」と記載されているに留まり、開口部を有することを除いて、ケー シングの意義について特段の限定を加えるものではない。そうすると、本件訂正 後発明１において、ケーシングとは、スクリーンシート等の部材を外側から覆う 部材であると解するのが相当であり、このうち側面部分についてのみケーシング から除外するべき理由はない。
また、被告は、被告製品を設置面側から観察することを前提として（別紙「写 真目録」の写真４参照）、被告製品について、キャップの縁どりとケーシングの 縁どりで構成されるケース全体の縁どりから押さえローラーの半分以上がはみ＼n出した構造である旨を主張するものと解されるが、同目録の写真１ないし３から＼nすると、被告製品の押さえローラーはケーシング（本体ケース及びキャップを含 む。）の開口部を含めたケーシングの内部に大部分が入れられているものと認め られ、ケーシングにしまわれている状態にあるといえる。押さえローラーがケー シングにしまわれている状態か否かは、投影面側又は設置状態における側面側を 含む被告製品の全体を観察して判断すべきであって、使用状態において視認され ない設置面側からの観察に限定すれば押さえローラーがケーシングから多くは み出しているように見えるからといって、ケーシングにしまわれている状態にな いと判断する合理的理由はない。
・・・
(3)ア 本件訂正後発明１と引用発明１−１とを比較すると、引用発明１−１ の 1a〜1e の各構成は、本件訂正後発明１の各構＼成要件とそれぞれ一致するもの と認められる。
イ これに対し、原告は、引用発明１−１においては、開口部からスクリーン 本体４を巻き出す又は巻き取る際には、スムーズな巻き出し又は巻き取りを可能＼nにし、スクリーンシートを傷付けることを防止するために押さえ部５を、敢えて、 被磁着体９０から離した態様（第１配置態様）で行うものであって、押さえ部５ を被磁着体９０に近接させた態様でスクリーン本体４を巻き出す又は巻き取る という技術的思想はないことを指摘し、1)本件訂正後発明１では、長尺部材が「非 使用時並びに巻き出し時及び巻き取り時において、ケーシングに収納されて」（構＼n成要件 1D-1）いるのに対し、引用発明１−１においては、押さえ部５が収納ケー ス２に「収納」されていない、2)本件訂正後発明１では、長尺部材が「ロール部 材の下側ロール胴部分に隣接して設けられ」（構成要件 1D-4）ているのに対し、 引用発明１−１においては、押さえ部５は巻取りロール３の下側ロール胴部分に 隣接した位置から離れないよう設置されているものではないとして、引用発明１ −１は、本件訂正後発明１の構成要件 1D-1 及び 1D-4 において相違する旨を主張 する。
しかし、乙１０公報記載の特許請求の範囲請求項２において、「押さえ部」は、 「前記張設されたスクリーン本体における前記巻取りロールに近接した部位を ・・・被磁着体側に向けて押さえ付け得るものとなされている」ところ、同請求項２ では、「前記収納ケースに取り付けられた押さえ部と、を備え」と特定されてい るに留まり、収納ケースに対し押さえ部が可動か否かについては記載されていな い。一方、同請求項２に従属する乙１０公報記載の特許請求の範囲請求項３では、 「前記押さえ部は、前記収納ケースに対し移動可能に取り付けられ」と押さえ部＼nが可動であることが明記されている。また、乙１０公報には、請求項２の発明の 効果として、押さえ部によって、巻取りロールに近接した部位をも被磁着体に磁 着させた状態でスクリーン本体を張設することができ、張設されたスクリーン本 体のスクリーン層の略全面を有効面として使用することができる旨が記載され ている（【0019】）一方、請求項３の発明の効果として、収納ケースに対し移動 可能に取り付けられた押さえ部を移動させ、被磁着体から離れた第１配置態様に＼nすることで、スクリーン本体の引き出し操作、巻き取り操作をスムーズに行うこ とができ、被磁着体に近接した第２配置態様にすることで、スクリーン本体にお ける巻取りロールに近接した部位を幅全体にわたって被磁着体側に向けて押さ え付けることができる旨が記載されている（【0020】）。これらの乙１０公報の 記載内容に照らすと、引用発明１−１において、押さえ部は、スクリーン本体の 巻取りロールに近接した部位をも被磁着体側に向けて押さえ付けるとの機能を＼n有し、被磁着体に磁着させた状態で張設されたスクリーン本体の略全面を有効面 として使用することができるとの効果を奏するものとされるのであるから、引用 発明１−１には、押さえ部５を被磁着体９０に近接させた態様でスクリーン本体 ４を巻き出す又は巻き取るという技術思想が表れているといえるし、また、乙１＼n０公報記載の特許請求の範囲請求項２には、押さえ部が移動可能でないものが含＼nまれると解するのが相当である。そして、乙１０公報の図１、２からすると、押 さえ部５を移動可能でないものとした場合において、押さえ部は収納ケース２に＼n収納されているものと認められる。なお、乙１０公報上、実施形態や他の実施形 態では、収納ケース又はケース本体に対して押さえ部又は可動体の先端部が可動 なもののみが記載されているが（【0029】）、請求項２との関係においては、付 加的な効果を奏する実施例の一つにすぎず、前記認定を左右するものではない。 以上によれば、引用発明１−１において、押さえ部５が収納ケース２に収納さ れる構成、及び、押さえ部５が巻取ロール３の下側ロール胴部分に隣接した位置＼nに固定して設置された構成を有するものと認められ、本件訂正後発明１の構＼成要 件 1D-1 及び 1D-4 と一致する。

◆判決本文

　知財高裁1部は、共同侵害あり、無効理由なしとした1審判断を維持しました。

　前記(1)の認定事実によれば、1)控訴人アンカー及び控訴人ジョウズは、 いずれも中国法人の中国アンカー社を中核企業とする国際的な企業グル ープ「Ａｎｋｅｒグループ」の日本法人であり、控訴人ジョウズの全株 式は、中国アンカー社の完全子会社である POWER MOBILE LIFE、 LLC が 保有していること、2)控訴人ジョウズの設立当時（平成３０年２月２８ 日）の代表取締役は、控訴人アンカーの代表＼取締役と同一人（Ａ）であ ったこと、3)控訴人ジョウズの本店所在地のオフィスの利用契約は、控 訴人アンカーが契約し、同年４月１６日、控訴人ジョウズに契約上の地 位が譲渡されたものであり、かつ、利用契約上の利用者はＡ１名のみで あること、4)令和元年９月時点の控訴人ジョウズの従業員数は２名であ り、そのうちの１名のＢは、平成３０年４月から平成３１年４月末まで 控訴人アンカーに在籍し、令和元年５月から控訴人ジョウズに在籍して いたこと、5)控訴人ジョウズと控訴人アンカーは、控訴人ジョウズ設立 日の翌日の平成３０年３月１日付けで、控訴人ジョウズが控訴人アンカ ーに対し、控訴人ジョウズの喫煙具製品の開発補助業務及びそれに付随 する一切の業務、喫煙具製品のマーケティング及びそれに付随する一切 の業務、会計事務及び経営管理に関する一切の業務、その他控訴人ジョ ウズと控訴人アンカーの協議の上決定された業務の全部又は一部を委託 する旨の本件業務委託契約を締結したこと、6)被告製品は、同年６月以 降、控訴人ジョウズのウェブサイトで販売が開始され、同年１１月当時 には、アマゾンサイト及び楽天市場のサイトで、控訴人ジョウズを販売 者として販売されており、また、被告製品の輸入手続は、控訴人ジョウ ズを輸入者として行われたこと（乙１４、３７）、7)アマゾンサイトでは、 被告商品について、「米国・日本・欧州のＥＣ市場において、スマートフ ォン・タブレット関連製品でトップクラスの販売実績を誇る『Ａｎｋｅ ｒ』のサポートのもと、精密かつ均一な温度管理と・・・最適な加熱環境を 作り出し、たばこ本来の香りと味を忠実に再現」などと紹介され（甲４ の１、５の１）、また、Ａｎｋｅｒグループのオフィシャルストアの海外 のウェブサイトでは、被告製品が「Ａｎｋｅｒ Ｊｏｕｚ ２０」など として販売されていたこと（甲１４）、8)被告製品１及び２の記者発表に＼n関する同年６月２０日付け記事等（甲１３の１ないし４）には、「Ａｎｋ ｅｒグループが技術的にサポートしたことから、アンカー・ジャパンの Ａ社長がジョウズ・ジャパンの代表取締役を兼任する」などと掲載され、＼n被告製品３の記者発表に関する２０１９年（平成３１年）４月９日付け＼n記事（甲３２）には、当時控訴人アンカーの従業員であったＢが「ジョ ウズ・ジャパン株式会社事業戦略本部マネジャー」との肩書きでプレゼ ンテーションを行ったことが掲載されたことが認められる。
上記認定の控訴人ジョウズと控訴人アンカーの人的及び物的な結合関 係（1)ないし4)）、控訴人ジョウズの控訴人アンカーに対する本件業務委 託契約に基づく委託業務の範囲が控訴人ジョウズの業務全般にわたって いること（5)）、被告製品の広告宣伝の態様（7)、8)）その他前記(1)認定 の諸事情を総合考慮すると、控訴人ジョウズと控訴人アンカーは、被告 製品の販売等に関し、緊密な一体関係があるものと認められるから、被 告製品の販売及びその輸入手続が控訴人ジョウズ名義で行われていたこ と（6)）を勘案しても、控訴人ジョウズと控訴人アンカーは、平成３０ 年６月以降、共同して被告製品の販売等を行っていたものと認めるのが 相当である。
そして、被告製品は、被告方法の使用に用いる物であって、本件発明 １による「課題の解決に不可欠なもの」に該当することは、前記のとお りであるところ、控訴人らは、遅くとも、本件仮処分命令の送達により、 本件発明１が特許発明であること及び被告製品が方法の発明である本件 発明１の実施に用いられることを知ったものと認められるから、控訴人 らによる被告製品の上記販売等の行為は、本件発明２に係る本件特許権 の侵害（直接侵害）に該当するとともに、本件発明１に係る本件特許権 の間接侵害（特許法１０１条５号）に該当するものと認められる。 したがって、控訴人らについて本件特許権侵害の共同不法行為が成立 するものと認められる。
・・・
そこで検討するに、本件業務委託契約書には、控訴人ジョウズは控訴人 アンカーに対し業務委託料として毎月１００万円に消費税相当額を加算 した額を支払う旨の条項（５条１項）があり、同条項によれば、控訴人ア ンカーの業務委託料は固定額であるといえるが、一方で、前記(2)認定のと おり、控訴人ジョウズと控訴人アンカーは、被告製品の販売等に関し、緊 密な一体関係があるものと認められるから、控訴人アンカーの業務委託料 が固定額であるからといって、控訴人アンカーが被告製品の販売等に関す る業務を一切行っていないということはできない。

◆判決本文

1審はこちらです。

◆令和2(ワ)4332

関連事件です。 ◆令和1(行ケ)10174

◆判決本文

　医薬品の用途発明について、請求項1，2については、実施可能要件・サポート要件違反として訂正が認められず、請求項3,4については均等侵害も否定されました。

医薬の用途発明においては，一般に，物質名，化学構造等が示されるこ＼nとのみによっては，当該用途の有用性を予測することは困難であり，当該＼n医薬を当該用途に使用することができないから，医薬の用途発明において 実施可能要件を満たすためには，明細書の発明の詳細な説明にその医薬の＼n有用性を当業者が理解できるような薬理試験結果を記載する必要がある が，前記判示のとおり，本件明細書等には，本件化合物が神経障害性疼痛 又は心因性疼痛による痛覚過敏又は接触異痛の痛みの治療に有効である と当業者が理解し得るような薬理試験結果の記載は存在しない。
(3) 本件特許出願当時の技術常識
ア 本件明細書等には，本件化合物が侵害受容性疼痛による痛覚過敏又は接 触異痛に対して有効であれば，神経障害又は心因性による痛覚過敏又は接 触異痛についての薬理試験を要することなく治療効果が予測されること＼nを明示又は示唆する技術常識の記載は存在しない。また，侵害受容性疼痛， 神経障害性疼痛，心因性疼痛などの種類を問わず，痛覚過敏又は接触異痛 などの痛みの発症原因や機序が同一であり，いずれかの種類の痛みに対し て有効な医薬品であれば，他の種類の痛みに対しても有効であることが本 件特許出願当時の当業者に知られていたなどの記載もない。
・・・・
上記各文献は，本件の技術分野に属する専門家により執筆されたもので あり，その当時の技術常識を反映した書籍であるというべきところ，上記 に摘示した各記載によれば，侵害受容性疼痛，神経障害性疼痛及び心因性 疼痛は，その発症原因，痛みの態様・程度及び治療方法がそれぞれ異なる というのが本件特許出願当時の技術常識であり，痛みの種類を問わず，痛 覚過敏又は接触異痛などの痛みの発症原因や機序は同一であり，いずれか の種類の痛みに対して有効な医薬品であれば，他の種類の痛みに対しても 有効であるとの技術常識が存在したということはできない。
ウ 以上によれば，本件化合物が神経障害又は心因性による痛覚過敏又は接 触異痛の痛みの治療に有効であることを示す薬理試験結果の記載もなく， 本件明細書等の記載に接した当業者が，本件化合物がこれらの痛みの治療 に有効であると認識し得たとは考えられない。
(4) したがって，本件明細書等の記載は訂正前発明１及び２を当業者が実施で きる程度に明確かつ十分に記載したものであるということはできず，実施可＼n能要件を充足しない。＼n
(5) 原告の主張について
これに対し，原告は，本件特許出願当時，慢性疼痛は，それが侵害受容性 疼痛，神経障害性疼痛又は心因性疼痛のいずれによるものであっても，末梢 や中枢の神経細胞の感作という神経の機能異常で生ずる痛覚過敏や接触異痛＼nの痛みであるとの技術常識が存在したので，当業者は,本件明細書等の記載及 び同明細書等に記載された薬理試験から，本件化合物が同明細書等に記載さ れた各種の痛みに有用であると認識することができたと主張する。
・・・・
(ｵ) 以上によれば，上記(ｱ)ないし(ｳ)の各記載から，侵害受容性疼痛，神 経障害性疼痛等で出現する痛覚過敏と，脊髄のＮＭＤＡ受容体の活性化 による中枢性感作との間に関連性があるといい得るとしても，本件特許 出願当時，本件明細書等に記載された侵害受容性疼痛（炎症性疼痛，術 後疼痛，転移癌に伴う骨関節炎の痛み，痛風，火傷痛等）や神経障害性 疼痛（三叉神経痛，急性疱疹性神経痛，糖尿病性神経障害，カウザルギ ー等）により出現する痛覚過敏がすべて末梢や中枢の神経細胞の感作と いう神経の機能異常により生じるとの技術常識が存在したとは認め難＼nく，まして，これらの記載から，当業者が，薬理試験結果の記載もなく， 本件化合物が神経障害性疼痛の治療に有効であると認識し得たという ことはできない。
・・・・
原告は，被告医薬品が構成要件３Ｂ及び４Ｂの文言を充足しない場合であっ＼nても，均等侵害が成立すると主張する。 しかし，相手方が製造等をする製品（対象製品）が，特許請求の範囲に記載 された構成と均等なものとして，特許発明の技術的範囲に属すると認められる＼nためには，当該対象製品が特許請求の範囲に記載された構成と異なる部分が特＼n許発明の本質的部分ではないことを要する（第１要件）。 本件発明３及び４と被告医薬品との相違部分は，その用途にあるところ，同 各発明は，既知の薬物である本件化合物が，侵害受容性疼痛の治療に有効であ ることを新たに見出したことにあるので，その用途が同各発明の本質的部分を 構成することは明らかである。＼nしたがって，被告医薬品は，第１要件を充足しないので，均等侵害は成立し ない。
７ まとめ
以上によれば，訂正前発明１及び２に係る特許は，実施可能要件及びサポー＼nト要件の各違反を理由に特許無効審判により無効にされるべきものであり，本 件訂正は訂正要件を具備せず，同訂正によっても上記各無効理由が解消されな い。また，被告医薬品は，本件発明３及び４の技術的範囲に属しない。

◆判決本文

特許権は同じく、被告が異なる事件です。

◆令和2(ワ)19932

　空調服の特許について、1審は侵害を認めました。1審被告は控訴しましたが控訴は棄却されました。1審（東京地裁29部）は、102条2項侵害について、貢献の程度および競合品の存在による覆滅を被告の利益約５６００万円のうち１０％の損害額を認定しました。控訴審も覆滅割合は同じです。また、1審は、侵害論が終わってからの無効主張について、時期に後れたと判断しましたが、控訴審も同様です。 　

前記ア及びイの認定事実によれば，本件各発明が被告各製品の部分 にのみ実施されていること，電動ファン付きウェアの市場において， 他社の販売する被告各製品の競合品が存在していたことは，本件推定 の覆滅事由に該当するものと認められる。 そして，本件推定の上記覆滅事由に加えて，1)前記アで説示した とおり，本件各発明は，空調服の襟後部と首後部との間に形成される 開口部の大きさを襟後部の内表面に設けた一組の調整紐で調整する従来技術における一組の調整紐を，取付部を有する二つの調整ベルトに＼n置き換えて，一方の調整ベルトの取付部と他方の調整ベルトの複数あ る取付部のうちいずれか一つを取り付けることによって，襟後部と首 後部との間に形成される開口部の大きさを調整することを可能にし，より適切な空調服の冷却効果を，より簡単に得ることを目指したもの＼nであり，開口部からの空気の排出の効率化という点では，従来技術の 延長線上に位置づけられるものであること，本件特許の出願当時，ボ タン及びボタンホール等を使用し，衣服におけるサイズを複数段階で 調整することは，周知慣用の技術であったことに照らすと，本件各発 明の技術的意義は必ずしも大きいものとはいえず，その作用効果も従 来技術と比較して大きなものとは認められないから，被告各製品にお いて本件各発明を実施した部分の顧客吸引力は高いものとはいえない こと，2)電動ファン付きウェアの市場における一審原告，一審被告及 び競業他社のシェアの割合（前記イ(ア)），3)一審被告における被告 各製品の広告宣伝の態様（甲３の１，６，乙５７等）を総合考慮する と，被告各製品の購買動機の形成に対する本件各発明の寄与割合は１ ０％と認めるのが相当であり，上記寄与割合を超える部分については 被告各製品の限界利益の額と一審原告の受けた損害額との間に相当因 果関係がないものと認められる。 したがって，本件推定は上記限度で覆滅されるものと認められる から，特許法１０２条２項に基づく一審原告の損害額は，被告各製品 の限界利益の額（５６５２万１４６５円）の１０％に相当する５６５ 万２１４７円と認められる。
・・・
当裁判所は，令和３年１１月８日の当審第１回口頭弁論期日において，一審 被告が同年７月９日付け控訴理由書に基づいて提出した「無効理由５ないし９」 に基づく無効の抗弁（同理由書第３ないし第６記載）及び権利の濫用の抗弁 （同理由書第８記載）の主張について，一審原告の申立てにより，時機に後れた攻撃防御方法に当たるものとして却下したが，その理由は，以下のとおりで＼nある。
(1) 一件記録により認められる本件訴訟の経緯等は，次のとおりである。
ア 一審原告は，平成３０年７月６日，原審に本件訴訟を提起した。 一審被告は，同年１１月１２日の原審第１回弁論準備手続期日におい て，同年１０月３１日付け被告第１準備書面に基づいて，本件各発明 （請求項３及び９）に係る本件特許に明確性要件違反の無効理由（本件 の争点２−１）が存在するとして，特許法１０４条の３第１項の無効の 抗弁を主張した。その後，一審被告は，平成３１年３月７日の原審第３ 回弁論準備手続期日において，同年２月２８日付け被告第３準備書面に 基づいて，上記無効の抗弁について，乙２公報を主引用例とする新規性 欠如及び進歩性欠如の無効理由（本件の争点２−２及び２−３）を追加 して主張した。 一審原告及び一審被告は，令和元年６月２７日の原審第５回弁論準備 手続期日において，侵害論についての主張立証は終了した旨陳述した。 その後，本件訴訟は，同年７月１９日の原審第６回弁論準備手続期日 から，損害論の審理に入った。
イ 株式会社サンエスは，令和２年１０月１５日，本件特許のうち，請求項 ３ないし１０に係る特許について，明確性要件違反（無効理由１），冒 認出願又は共同出願要件違反（無効理由２），公然実施発明（結び紐タ イプの空調服に係る発明）を主引用例とする進歩性欠如（無効理由３）， 乙２公報を主引用例とする進歩性欠如（無効理由４）（ただし，本件の 争点２−３とは，乙２公報記載の発明の内容，副引用例等の主張が異な る。）を無効理由として特許無効審判（無効２０２０−８００１０３号 事件。以下「別件無効審判」という。乙１０４）を請求した。
ウ 一審被告は，令和２年１０月２２日の原審第１４回弁論準備手続期日に おいて，同月１６日付けの被告第１０準備書面に基づいて，本件各発明 に係る本件特許に別件無効審判の無効理由１ないし４と同一の無効理由 が存在するとして，新たな無効の抗弁の主張をした。
原審は，同年１２月１８日の第１５回弁論準備手続期日において，一 審原告の申立てにより，被告第１０準備書面で追加された上記無効の抗弁の主張を時機に後れた攻撃防御方法に当たるものとして却下した。＼n原審は，令和３年１月２８日の第１６回弁論準備手続期日で弁論準備 手続を終結した後，同年２月２６日の原審第２回口頭弁論期日において 口頭弁論を終結し，同年５月２０日，一審原告の請求を一部認容する原 判決を言い渡した。
エ 一審被告は，令和３年５月２０日，本件控訴を提起し，一審原告は，同 年６月３日，本件附帯控訴を提起した。 一審被告は，同年１１月８日の当審第１回口頭弁論期日において，同年 ７月９日付け控訴理由書に基づいて，本件各発明に係る本件特許に「無 効理由５」（別件無効審判の無効理由２と同じ），「無効理由６」（別 件無効審判の無効理由３と同じ），「無効理由７」（別件無効審判の無 効理由４と同じ），「無効理由８」（サポート要件違反）及び「無効理 由９」（実施可能要件違反）が存在するとして無効の抗弁の主張を追加し，また，権利の濫用の抗弁の主張を追加した。＼nこれに対し一審原告は，同年８月２６日付け控訴答弁書に基づいて一 審被告の「無効理由５ないし９」に基づく無効の抗弁及び権利の濫用の 抗弁の主張は，時機に後れた攻撃防御方法に当たるものであるから，却 下を求める旨の申立てをした。
オ なお，別件無効審判は，当審の本件口頭弁論終結時（令和３年１１月８ 日）において，特許庁に係属中である。
(2) 前記(1)の事実関係によれば，1)一審被告は，原審において，平成３１年 ３月７日の原審第３回弁論準備手続期日までに，本件各発明に係る本件特許 に明確性要件違反の無効理由，乙２公報を主引用例とする新規性欠如及び進 歩性欠如の無効理由（本件の争点２−１ないし２−３）が存在するとして無 効の抗弁を主張し，その上で，令和元年６月２７日の原審第５回弁論準備手 続期日において，侵害論についての主張立証は終了したと陳述した後，同年 ７月１９日の原審第６回弁論準備手続期日から，本件訴訟は損害論の審理に 入ったこと，2)その後，一審被告は，令和２年１０月２２日の原審第１４回 弁論準備手続期日において，本件各発明に係る本件特許に別件無効審判の無 効理由１ないし４と同一の無効理由が存在するとして，新たな無効の抗弁の 主張をしたが，原審が，同年１２月１８日の第１５回弁論準備手続期日にお いて，上記主張を時機に後れた攻撃防御方法に当たるものとして却下したこ と，3)一審被告は，令和３年１１月８日の当審第１回口頭弁論期日において， 控訴理由書に基づいて，本件各発明に係る本件特許に別件無効審判の無効理 由２ないし４と同じ無効理由である「無効理由５ないし７」，原審で主張し なかった「無効理由８」（サポート要件違反）及び「無効理由９」（実施可 能要件違反）が存在するとして無効の抗弁の主張をするとともに，新たに権利の濫用の抗弁の主張をしたこと，4)別件無効審判は，当審の本件口頭弁論 終結時において，特許庁に係属中であることが認められる。
以上を前提に検討するに，侵害論に関する抗弁の主張は，本来，原審に おいて適時に行うべきものであるところ，一審被告が，原審において，令和 元年６月２７日の原審第５回弁論準備手続期日に侵害論についての主張立証 は終了したと陳述するまでの間に，当審で主張する「無効理由５ないし９」 に基づく無効の抗弁及び権利の濫用の抗弁の主張をしなかったことについて， やむを得ないといえるだけの特段の事情はうかがわれないから，当審におけ る上記無効の抗弁及び権利の濫用の抗弁の主張は，一審被告の少なくとも重 大な過失により時機に後れて提出された攻撃防御方法であるものというべき である。
そして，当審において，一審被告に上記無効の抗弁及び権利の濫用の抗 弁の主張を許すことは，一審原告に対し，上記各主張に対する更なる反論の 機会を与える必要が生じ，これに対する一審被告の再反論等も想定し得るこ とから，これにより訴訟の完結を遅延させることとなることは明らかである。 そこで，当審は，民事訴訟法２９７条において準用する同法１５７条１ 項に基づき，一審被告の上記無効の抗弁及び権利の濫用の抗弁の主張を却下 したものである。

◆判決本文

1審はこちら。

◆平成30(ワ)21900

　二重まぶた形成用テープの特許権侵害で約2億4000万円の損害賠償が認められました。 ◆原告のウェブサイトには本件を含めて経緯が開示されています。
争点は、技術的範囲の属否、無効（104条の3）、損害額の認定、覆滅の程度などです。

　被告らは、原告製品の売上げが伸びずに損害が発生したのは、原告製 品及び被告各製品の競合品であるマイクロファイバー及びオリシキの販 売が開始されたからであり、特にマイクロファイバーは販売開始から現 在に至るまでに２７０万個が販売されるほどの人気商品であると主張す る。しかし、マイクロファイバー及びオリシキが販売されたのは、平成３ ０年３月又は同年１１月以降であり、前記(1)イ(ｱ)のとおり、被告各製 品の販売による本件特許権の侵害が認められた期間の一部にすぎない。 また、証拠（甲８２）によれば、ドン・キホーテにおける原告製品の 販売はその販路全体の一部にすぎないと認められるところ、二重瞼形成 用アイテムの市場又はそのうち収縮食い込み型の商品の市場における原 告製品及び被告各製品の各シェアがどの程度のものであったかを認める に足りる的確な証拠はない。
さらに、証拠（乙７５）及び弁論の全趣旨によれば、令和３年１月頃、 マイクロファイバーの広告には「累計販売数２７０万個突破」と記載さ れていることが認められるが、二重瞼形成用アイテムの市場又は収縮食 い込み型の商品の市場において販売された商品全体の個数が明らかでは ないから、上記の記載のみによってシェアを認定することはできないし、 前記(1)イ(ｱ)のとおり、マクロファイバーの販売が開始されたのは、被 告各製品の販売により本件特許権が侵害されたと認められる期間の半ば 頃である上、マイクロファイバーの販売個数の推移も明らかではない。 以上によれば、マイクロファイバー及びオリシキが販売されていたこ とのみをもって、推定の覆滅を認めるのは相当でない。
もっとも、前記(ｱ)ａ及びｄのとおり、二重瞼形成用アイテムには接着 型、シャッター型及び収縮食い込み型が存在し、ドン・キホーテにおけ る販売数を見ても、原告製品、マイクロファイバー及びオリシキのほか にも、接着型の二重瞼形成用アイテムが相当数販売されており（ただし、 商品ごとに、これを１個購入することにより、どの程度の期間、二重瞼 を形成することができるかなどの条件が異なると考えられるため、販売 数を単純に比較することはできない。）、需要者は、収縮食い込み型の 被告各製品を購入することができない場合、同じく二重瞼形成用アイテ ムである接着型の商品やシャッター型の商品を購入することも十分に考えられる。そうすると、原告製品及び被告各製品の競合品が存在することに基づき、法１０２条２項により推定される損害額の１０％について＼n推定の覆滅を認めるのが相当である。

◆判決本文

　CS関連発明について、キッティング作業を行うことでいずれかのプログラムが解放されて稼働するコンピュータについて、起動していない製品については、特101条の「その物の生産に用いる物」「その物の生産にのみ用いる物」ではないと判断されました。

イ 特許法１０１条１号について
　間接侵害について検討するに、特許法１０１条１号の「その物の生産にのみ用い る物」とは、抽象的ないし試験的な使用の可能性では足らず、社会通念上、経済的、＼n商業的ないしは実用的観点からみて、特許発明に係る物の生産に使用する以外の他 の用途がないことをいうと解するのが相当である。 被告製品2)には、被告システムに使用される以外に、社会通念上、経済的、商業 的ないしは実用的であると認められる他の用途があるとはいえないから、被告製品 2)は「その物の生産にのみ用いる物」に該当する。
　被告らは、被告製品には、本件仕様2)のみならず、本件仕様1)及び3)があること、 被告製品は蒸気タービン発電システムの計測器として使用されていること、被告製 品のメイン基板として使用されているコンピュータは汎用的な小型コンピュータで あることから、拡張ボードと組み合わせることにより種々の用途に使用することが できることを指摘して、被告製品には他の用途がある旨を主張する。 しかし、被告システムに使用され、本件特許権侵害が問題となるのは被告製品のうち本件仕様2)に係るプログラムが現に稼働したものに限られるところ、前提事実(4)及び前記２ (1)のとおり、被告製品にインストールされている本件仕様1)〜3)に係るプログラ ムに対してキッティング作業を行うことでいずれかのプログラムが解放されて稼働 することになるが、同作業は被告フィールドロジック以外の者が行うことができず、 いったん設定された仕様の変更も、被告フィールドロジックが特殊ツールを使って 同作業を行い、再設定済みの機器を現地に送付するほかないのである。 そうであれば、本件仕様2)が稼働していない被告製品（本件仕様1)ないし3)のいずれも稼働していない製品も含む。）に関しては、被告システムに使用されるとはいえないから、「その物の生産にのみ用いる物」（特許法１０１条１号）ないし「その物の生産に用いる物」（同条２号）に該当するとはいえない。
また、本件仕様1)ないし3)のいずれも稼働していない被告製品について、顧客の要望に応じて被告フィールドロジックが本件仕様1)又は3)に係るプログラムを解放する可能性はあり、そのような態様での被告製品の使用が、社会通念上、経済的、商業的ないしは実用的な用途でないとも認められない。＼n
　一方、本件仕様2)に係るプログラムが現に稼働した被告製品2)については、前記のとおり、被告システムに使用されるものと認められるところ、被告製品2)の使用を続けながら、本件仕様1)又は3)に係るプログラムが稼働する使用を行うことはできないから、かかる使用を被告製品2)の他の用途ということはできないし、その他、被告らが指摘する用途は、いずれも被告製品2)の用途以外のものであるから、被告らの主張は採用できない。なお、被告らは、被告製品のうち本件仕様2)を稼働させた場合、太陽光発電システムのほかにも風力発電システム及び小水力発電システムにも使用される旨を主張するが、これを裏付ける証拠はなく、実用的な用途であるとは認められない。
ウ 前記イのとおり、本件仕様2)が稼働していない被告製品は、特許法１０１条 ２号の「その物の生産に用いる物」に該当しない。また、本件仕様2)が稼働してい る被告製品2)については、同号に基づく間接侵害の成否を検討するまでもなく、前 記イのとおり、同条１号に基づく間接侵害が成立するものと認められる。

◆判決本文

　医薬用途発明の特許権侵害訴訟です。東京地裁（29部）は、本件発明1，2については実施可能要件・サポート要件違反の無効理由ありと判断しました。また、本件発明3，4について、均等侵害も否定しました。本件発明1，2は特許庁で訂正要件を満たさないと判断されており、審決取消訴訟に係属しています。本件発明3，4は特許庁で訂正が認められています。

　いわゆる医薬用途発明においては，一般に，当業者にとって，物質名， 化学構造等が示されることのみによっては，当該用途の有用性及びそのた＼nめの当該医薬の有効量を予測することは困難であり，当該発明に係る医薬＼nを当該用途に使用することができないから，そのような発明において実施 可能要件を満たすためには，明細書の発明の詳細な説明に，薬理データの＼n記載又はこれと同視し得る程度の記載をすることなどにより，当該用途の 有用性及びそのための当該医薬の有効量を裏付ける記載を要するものと解 するのが相当である。 本件発明１及び２の特許請求の範囲においては，本件化合物が「痛みの 処置における」（構成要件１Ｂ）「鎮痛剤」（構＼成要件１Ｃ）及び「鎮痛 剤」（構成要件２Ｃ）として作用することが記載されているところ，いず＼nれも本件化合物の鎮痛効果が認められる痛みは特定されていない。しかし， 本件明細書には，本件化合物について，「痛みの処置とくに慢性の疼痛性 障害の処置における使用方法である。このような障害にはそれらに限定さ れるものではないが炎症性疼痛，術後疼痛，転移癌に伴う骨関節炎の痛み， 三叉神経痛，急性疱疹性および治療後神経痛，糖尿病性神経障害，カウザ ルギー，上腕神経叢捻除，後頭部神経痛，反射交感神経ジストロフィー， 線維筋痛症，痛風，幻想肢痛，火傷痛ならびに他の形態の神経痛，神経障 害および特発性疼痛症候群が包含される。」（前記１(1)イ）と記載されて いることに照らすと，本件発明１及び２は，本件化合物が少なくとも上記 各痛みに対して鎮痛効果を有することを内容とするものと解される。 したがって，本件発明１及び２について実施可能要件を満たすというた＼nめには，本件明細書の発明の詳細な説明に，薬理データの記載又はこれと 同視し得る程度の記載をすることなどにより，上記各痛みに対して鎮痛効 果があること及びそのための当該医薬の有効量を裏付ける記載が必要であ るというべきである。
・・・
前記(ｱ)の各文献の記載によれば，本件出願当時，術後疼痛試験は，ラ ットの皮膚，筋膜及び足蹠の足底側面の筋肉を切開することにより，痛 覚過敏を引き起こし，これに対する薬剤の効果を確かめる試験であるこ とが，技術常識であったと認められる。 そして，本件明細書には，「Ｓ−（＋）−３−イソブチルギャバ」＼n（弁論の全趣旨によれば，構成要件３Ａを充足する本件化合物の一種で＼nあると認められる。）が術後疼痛試験において有効であったことが記載 されており，さらに，「ラット足蹠筋肉の切開は熱痛覚過敏および接触 異痛を生じた。いずれの侵害受容反応も手術後１時間以内にピークに達 し，３日間維持された。実験期間中，動物はすべて良好な健康状態を維 持した。」（前記１(1)キ(ｷ)），「ここに掲げた結果はラット足蹠筋肉 の切開は少なくとも３時間続く熱痛覚過敏および接触異痛を誘発するこ とを示している。本試験の主要な所見は，ギャバペンチンおよびＳ− （＋）−３−イソブチルギャバがいずれの侵害受容反応の遮断に対して＼nも等しく有効なことである。」（同(ｺ)）との記載がある。 以上によれば，本件出願当時，本件明細書の術後疼痛試験の結果に接 した当業者は，本件化合物について，侵害受容性疼痛としての熱痛覚過 敏及び接触異痛に対して有効であると理解し，その他の痛みに対して有 効であると理解することはなかったというべきである。
・・・
ア 被告医薬品が本件発明３の構成と均等なものであるかについて＼n
(ｱ) 原告は，本件発明３は，慢性疼痛に対する画期的処方薬として，抗て んかん作用を有するＧＡＢＡ類縁体を痛みの処置に用いることを見いだ したものであり，その本質的部分は本件化合物を慢性疼痛の処置に用い る点にあるから，対象となる痛みが侵害受容性疼痛か，神経障害性疼痛 や線維筋痛症かは本質的部分ではなく，効能・効果を神経障害性疼痛や＼n線維筋痛症に伴う疼痛とし，慢性疼痛の処置に用いる鎮痛剤である被告 医薬品は，均等侵害の第１要件を満たすと主張する。
しかし，前記１(1)アのとおり，本件特許に係る発明は，てんかん，ハ ンチントン舞踏病等の中枢性神経系疾患に対する抗発作療法等に有用な 薬物である本件化合物が，痛みの治療における鎮痛作用及び抗痛覚過敏 作用を有し，反復使用により耐性を生じず，モルヒネと交叉耐性がない ことに着目した医薬用途発明であるところ，前記２(1)イのとおり，本件 出願当時，痛みには種々のものがあり，その原因や機序も様々であるこ とが技術常識であった。
そうすると，いかなる痛みに対して鎮痛効果を有するかは，本件発明 ３において本質的部分というべきであり，その鎮痛効果の対象を異にす る被告医薬品は，本件発明３の本質的部分を備えているものと認めるこ とはできない。したがって，本件発明３に係る特許請求の範囲に記載さ れた構成中の被告医薬品と異なる部分が本件発明３の本質的部分でない＼nということはできないから，被告医薬品は均等の第１要件を満たさない。
(ｲ) また，前記(1)アによれば，原告は，本件訂正前発明３においては鎮痛 の対象となる痛みを限定していなかったところ，本件訂正により「炎症 を原因とする痛み」及び「手術を原因とする痛み」に限定していること からすると，本件発明３との関係においては，被告医薬品の効能・効果＼nである神経障害性疼痛及び線維筋痛症に伴う疼痛を意図的に除外したと 認めるのが相当である。 したがって，被告医薬品は均等の第５要件も満たさない。
(ｳ) 以上によれば，被告医薬品は，本件発明３の特許請求の範囲に記載さ れた構成と均等なものとは認められない。＼n
イ 被告医薬品が本件発明４の構成と均等なものであるかについて＼n
前記アと同様に，いかなる痛みに対して鎮痛効果を有するかは，本件発 明４の本質的部分というべきであり，被告医薬品は均等の第１要件を満た さず，また，本件発明４との関係においては，被告医薬品の効能・効果で＼nある神経障害性疼痛及び線維筋痛症に伴う疼痛が意図的に除外されている から，均等の第５要件も満たさない。 したがって，被告医薬品は，本件発明４の特許請求の範囲に記載された 構成と均等なものとは認められない。＼n

◆判決本文

関連事件です。本件特許は同じですが、被告が異なります。なお、原告代理人はなぜか異なります。

◆令和2(ワ)19923等

　ユーグレナに対して、個人発明家が特許権侵害と300万円の損害賠償を求めました。早期審査と分割出願を繰り返しています。親出願は代理人がついていますが、分割出願は代理人無しです。本人訴訟です。裁判所はサポート要件違反として権利行使不能と判断しました。＼n

２ 争点２−３（サポート要件違反）について
事案にかんがみ，サポート要件に関する争点２−３から判断する。
(1) 判断枠組み
特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するか否かは，特 許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲 に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な 説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲の ものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術 常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか 否かを検討して判断すべきであり，明細書のサポート要件の存在は特許権者 が証明責任を負うと解するのが相当である。
(2) 本件発明の課題
ア 【０００６】には，本件発明の目的が「タンパク質を抽出できる液状化 粧品を提供すること」と記載されているにとどまり，界面活性剤の含有の 有無や含有量，界面活性剤がタンパク質の抽出に与える作用に関する記載 はない。 しかし，本件明細書において，【０００６】は，【０００５】とともに 「発明が解決しようとする課題」についての記載と位置付けられるとこ ろ，【０００５】には，「界面活性剤は，皮膚に負担をかけ，荒れ等を生 じさせ得るため，界面活性剤を使用していないか，又は，界面活性剤の 使用量が極少量である方法が求められていた。」との記載が存在する。そ うすると，【０００６】に記載された本件発明の目的は，【０００５】に 記載された従来技術の課題の解決を踏まえたものと解釈するのが合理的 である。 加えて，【００１１】には，本件発明に係る液状化粧品は，「有効成分を 所定量にて含有してなるタンパク質抽出剤の一態様を指すもの」である との記載がある。そして，本件発明に対応する「第２のタンパク質抽出 剤」の「有効成分」について，【００３７】では，「第２の高級アルコー ル」及び「炭化水素」が挙げられている一方，界面活性剤は挙げられて おらず，かえって，【００３８】には，「本発明の第２のタンパク質抽出 剤は，界面活性剤を含まなくともよい。」との記載がある。また，上記の 「所定量」について，【００６０】には，「第２のタンパク質抽出剤を液 状化粧品として使用する場合，「炭化水素」の含量としては，タンパク質 抽出剤（液状化粧品）の「全量」に対して３体積％以上含まれているこ とが好適である。」，「炭化水素の濃度が低い場合には，タンパク質抽出剤 （液状化粧品）をより多く使用することにより，タンパク質の抽出は可 能である。しかし，炭化水素の含有量が全量に対して３体積％を下回る＼nと，化粧品として実用的な範囲を上回る量を使用しなければならなくな るため，好適ではない。」，「第２のタンパク質抽出剤を液状化粧品として 使用する場合，「第２の高級アルコール」の含量としては，「炭化水素」 の体積に対して１体積％以上含まれていることが好適である。」，「第２の 高級アルコールの濃度が低い場合には，タンパク質抽出剤（液状化粧品） をより多く使用することによりタンパク質の抽出は可能である。しかし，＼n第２の高級アルコールの含有量が炭化水素に対して１体積％を下回ると， 化粧品として実用的な範囲を上回る量を使用しなければならなくなるた め，好適ではない。」との記載がある。 さらに，【００４４】には，「第２の高級アルコール」を「炭化水素」と 組み合わせることによってタンパク質を抽出できる機序が記載されてい るほか，【００６５】には，本件発明の「タンパク質抽出剤は，界面活性 剤等を含まなくとも，優れたタンパク質抽出効果を奏する。したがって， 本発明のタンパク質抽出剤によれば，皮膚への負担を低減しつつ，所望 の洗浄効果が得られる。」との記載が存在する一方，界面活性剤がタンパ ク質を抽出する作用ないし機序についての記載はない。 以上によれば，本件発明の課題は，単にタンパク質を抽出できる液状化 粧品を提供することと解することはできず，界面活性剤を使用していな いか又は界面活性剤の使用量がごく少量であってもタンパク質を抽出で きる液状化粧品を提供することであると認めるのが相当である。
イ 原告は，本件発明の課題は，【０００６】記載のとおり，タンパク質を 抽出できる液状化粧品を提供することであると解釈すべき旨を主張するが， 前記アで説示したところに照らし，採用することができず，このことは， 本件特許の出願経過において，原告が【０００６】にあった「上記課題を 解決するためになされたものであり，」との記載を削除する補正をした事 実によっても左右されるものではない。
・・・
ウ 本件明細書に記載された実施例のうち，実施例１３（【０１４９】）は， 角栓のある皮膚に対する洗浄効果に関するものであり，第２のタンパク質 抽出剤Ａとして，約３０体積％のオクチルドデカノールと，約６０体積％ のスクアラン（スクワラン）を含むものが用いられている（【０１４１】）。 なお，実施例１３の結果として，実際に毛穴に詰まった角栓を除去できた ことに関する記載や示唆はない。 また，本件明細書に記載されたその余の実施例は，いずれも，角栓のあ る皮膚に関するものではない。
エ 本件明細書には，炭化水素の含有量が全量に対して３体積％を下回る場 合及び第２の高級アルコールの含有量が炭化水素に対して１体積％を下回 る場合において，角栓除去の効果を奏することができるか否かに関する記 載や示唆はない。
(5) 検討
前記(2)のとおり，本件発明の課題は，界面活性剤を使用していないか又 は界面活性剤の使用量がごく少量であってもタンパク質を抽出できる液状化 粧品を提供することにあると認められるところ，前記(2)のとおり，本件明 細書の特許請求の範囲にはオクチルドデカノール及び炭化水素の含有量に関 する記載がないから，特許請求の範囲の記載上，上記課題を解決するために 必要となるオクチルドデカノール及び炭化水素の含有量について何ら限定は ないと理解できる。
しかるに，前記(4)のとおり，本件明細書においては，タンパク質を抽出 する効果を奏する有効成分として，第２の高級アルコールであるオクチルド デカノールと，リモネン，スクアレン，及びスクアランからなる群から選ば れる１種類以上の炭化水素が特定されているところ，炭化水素の含有量がタ ンパク質抽出剤の全量に対して３体積％を下回る場合及び第２の高級アルコ ールの含有量が炭化水素に対して１体積％を下回る場合には，化粧品として 実用的なものではないことが記載されており，かつ，炭化水素及び第２の高 級アルコールの含有量が上記の数値を下回った場合に角栓を除去する効果を 奏することができるか否かについては何らの記載も示唆もない。 また，本件明細書には，本件発明に係る角栓除去用液状クレンジング剤に よって実際に角栓を除去することができた旨の記載は見当たらない。これに 加えて，角栓のある皮膚を対象とする実施例１３において用いられた，角栓 除去用液状クレンジング剤に相当する「第２のタンパク質抽出剤Ａ」に含ま れるスクアラン及びオクチルドデカノールの含有量は，それぞれ，全量の３ 体積％及び炭化水素（スクアラン）に対する１体積％を大きく上回るもので ある。
以上によれば，本件発明の特許請求の範囲の記載は，本件明細書の発明の 詳細な説明の記載により，当業者が，本件発明に係る角栓除去用液状クレン ジング剤のうち炭化水素の配合量が全量の３体積％未満又はオクチルドデカ ノールの配合量が炭化水素の１体積％未満の範囲であっても，角栓除去作用 があり，前記(2)の課題を解決できることについて，認識することはできな いというべきであり，本件全証拠によっても，本件明細書の発明の詳細な説 明の記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし上記の本件発 明の課題を解決できると認識できる範囲のものであると認めることはできな い。
(6) 原告の主張について
ア 原告は，【０００２】ないし【０００５】の記載は，本件発明をするに 至った契機を記載したものにすぎず，【０００６】は，こうした認識に端 を発して「タンパク質を抽出できる液状化粧品を提供することを目的と」 してなされたものであることが記載されているものにすぎない旨を主張す る。 しかし，前記(2)アで説示したところによれば，本件発明の課題が単に タンパク質を抽出できる液状化粧品を提供することに限定されると解す ることはできない。
イ 原告は，【００６１】には液状化粧品に含まれるオクチルドデカノール 及びスクアランの含有量が少なくてもよいことが記載されているから，本 件発明が本件明細書の発明の詳細な説明に記載されている旨を主張する。 しかし，【００６１】には，第２のタンパク質抽出剤を「液状化粧品」 に使用した場合の各成分の含有量について，実際の使用態様において 「好適な量」よりも薄い濃度で使用することを許容する旨が記載されて いるにすぎず，オクチルドデカノール及びスクアランを「好適な量」含 有しない濃度において，タンパク質を抽出する作用及び角栓除去作用を 奏することができるかについては，何ら記載も示唆もされていない。し たがって，【００６１】の記載をもって，本件発明が本件明細書の発明の 詳細な説明に記載されたものであると認めることはできない。
ウ 原告は，【００６１】には，水を含有する態様の第２のタンパク質抽出 剤（液状化粧品）において，炭化水素の配合量は水への溶解度以上の量で あり，第２の高級アルコールの配合量は，炭化水素の体積に比し，１体 積％以上から２００体積％以下の範囲内の量であると記載されているとこ ろ，炭化水素であるスクアランは水に溶けないから，スクアランがわずか でも含まれていればよいことが本件明細書の発明の詳細な説明に記載され ている旨を主張する。
しかし，【００６１】の直前の段落である【００６０】には，第２のタ ンパク質抽出剤を液状化粧品として使用する場合に，水を含有する態様 と含有しない態様とを区別することなく，炭化水素の配合量を定めるこ とが記載されている。そして，これに続く【００６１】も，【００６０】 と同様，第２のタンパク質抽出剤を液状化粧品として使用する場合につ いて説明したものであり，かつ，【００６０】の記載内容を排斥する記載 はない。そうすると，【００６１】は，【００６０】の記載のとおり，炭 化水素が全量の３体積％以上含まれていることを前提とした記載と解釈 するのが相当である。
エ 原告は，本件明細書の実施例１３には，スクワランとオクチルドデカノ ールが含まれる第２のタンパク質抽出剤Ａは，角栓のある皮膚に対する洗 浄効果，すなわち角栓除去効果が市販の石けんより高かったことが明らか にされているから，その記載により当業者は本件発明の課題が解決できる ことを認識できる旨を主張する。 しかし，実施例１３には，角栓のある皮膚に対する洗浄効果の高さにつ いての記載が存在するにとどまり，実際に毛穴に詰まった角栓が除去さ れたことについては記載されていない。

◆判決本文

◆本件特許

　医薬用途発明について、「各痛みに対して鎮痛効果があること及びそのための当該医薬の有効量を裏付ける記載がない」として、実施可能要件違反なので権利公使不能＼と判断されました。

ア 実施可能要件違反の判断基準について
いわゆる医薬用途発明においては，一般に，当業者にとって，物質名， 化学構造等が示されることのみによっては，当該用途の有用性及びそのための当該医薬の有効量を予＼測することは困難であり，当該発明に係る医薬を当該用途に使用することができないから，そのような発明において実施 可能要件を満たすためには，明細書の発明の詳細な説明に，薬理データの記載又はこれと同視し得る程度の記載をすることなどにより，当該用途の有用性及びそのための当該医薬の有効量を裏付ける記載を要するものと解＼nするのが相当である。 本件発明１及び２の特許請求の範囲においては，本件化合物が「痛みの 処置における」（構成要件１Ｂ）「鎮痛剤」（構＼成要件１Ｃ）及び「鎮痛 剤」（構成要件２Ｃ）として作用することが記載されているところ，いずれも本件化合物の鎮痛効果が認められる痛みは特定されていない。しかし，本件明細書には，本件化合物について，「痛みの処置とくに慢性の疼痛性＼n障害の処置における使用方法である。このような障害にはそれらに限定さ れるものではないが炎症性疼痛，術後疼痛，転移癌に伴う骨関節炎の痛み， 三叉神経痛，急性疱疹性および治療後神経痛，糖尿病性神経障害，カウザ ルギー，上腕神経叢捻除，後頭部神経痛，反射交感神経ジストロフィー， 線維筋痛症，痛風，幻想肢痛，火傷痛ならびに他の形態の神経痛，神経障 害および特発性疼痛症候群が包含される。」（前記１(1)イ）と記載されて いることに照らすと，本件発明１及び２は，本件化合物が少なくとも上記 各痛みに対して鎮痛効果を有することを内容とするものと解される。 したがって，本件発明１及び２について実施可能要件を満たすというためには，本件明細書の発明の詳細な説明に，薬理データの記載又はこれと同視し得る程度の記載をすることなどにより，上記各痛みに対して鎮痛効＼n果があること及びそのための当該医薬の有効量を裏付ける記載が必要であ るというべきである。
イ 痛みの分類及び機序について
(ｱ) 痛みの分類及び機序について，証拠（甲１５の１，甲２６，３９，４ １，４２，４６，５５，５９，７７ないし８４，８６，８８）によれば， 本件出願当時，以下の文献が存在したことが認められる。
・・・
(ｲ) 前記(ｱ)ａないしｇの文献の記載によれば，痛みは，その機序により大 きく分けると，1)炎症や組織損傷による侵害レセプターへの刺激により 生じる侵害受容性疼痛，2)末梢神経又は中枢神経が圧迫されたり，絞扼 されたり，遮断されたりすることにより生じる神経障害性疼痛，3)直接 末梢からの侵害刺激がないにもかかわらず存在し，心因性のもので，特 発性疼痛とも呼ばれる心因性疼痛の三つに分類することができること， 線維筋痛症は，上記3)の心因性疼痛に分類されること，上記のとおりに 分類された痛みの中にも様々なものがあり，それぞれの痛みについて機 序や症状，治療方法が存在することが，本件出願当時，技術常識であっ たと認めるのが相当である。
(ｳ) これに対して，原告は，痛覚過敏及び接触異痛は，通常の痛みとは異 なり，末梢性感作や中枢性感作による神経の機能異常で生じる痛みであると主張し，その根拠として，本件出願当時に前記(ｱ)ｈないしｌのとお りの文献が存在したことを指摘する。 しかし，前記(ｱ)ｈ，ｉ，ｋ及びｌの各文献は，マスタードオイル，カ プサイシン及び切開による侵害刺激を与える実験の結果に基づくもので あるから，これらの実験により，痛覚過敏及び接触異痛が，その原因に かかわらず，末梢性感作や中枢性感作による神経の機能異常により生じると，直ちにいうことはできない。
また，前記(ｱ)ｊの文献では，「ＮメチルＤアスパラギン酸（ＮＭＤＡ） 受容体の過剰活性は，神経障害性疼痛の発生における要因の１つである 可能性がある。」，「動物の神経障害性疼痛モデルにおいて示唆されるように…，痛覚過敏は NMDA 受容体によって介在される「ワインドアップ 現象」の提示である可能性がある。」などと記載されているところ，これらの記載は，ＮＭＤＡ受容体の過剰活性が神経障害性疼痛の要因となること，あるいは痛覚過敏がＮＭＤＡ受容体によって介在されるワイン＼nドアップ現象（神経細胞の感作）によるものであることの可能性を指摘したにすぎず，これをもって，上記文献の記載内容が本件出願当時の技術常識であったということはできない。そして，他に，本件出願当時，痛覚過敏及び接触異痛がその原因にかかわらず末梢性感作や中枢性感作による神経の機能＼異常で生じる痛みであることが技術常識であったと認めるに足りる的確な証拠はない。したがって，原告の上記主張は採用することができない。
・・・
以上によれば，本件明細書の発明の詳細な説明においては，ホルマリン 試験，カラゲニン試験及び術後疼痛試験の各薬理データの記載により，本 件化合物が侵害受容性疼痛に分類される痛みに対して鎮痛効果があること 及びそのための当該医薬の有効量は裏付けられているといえる。しかし， 本件発明１及び２がその内容とする「痛み」，すなわち，少なくとも「炎 症性疼痛，術後疼痛，転移癌に伴う骨関節炎の痛み，三叉神経痛，急性疱 疹性および治療後神経痛，糖尿病性神経障害，カウザルギー，上腕神経叢 捻除，後頭部神経痛，反射交感神経ジストロフィー，線維筋痛症，痛風， 幻想肢痛，火傷痛ならびに他の形態の神経痛，神経障害および特発性疼痛 症候群」（前記１(1)イ）の各痛みに対して鎮痛効果があること及びそのた めの当該医薬の有効量を裏付ける記載はない。したがって，本件発明１及 び２は，実施可能要件に違反するものと認められる。＼n

◆判決本文

　漏れていたのでアップします。ＣＳ関連発明について、広告収入に基づく損害賠償が認められました。

　本件特許の請求項１は下記です。 通信ネットワークを介して、ウェブ情報をユーザ端末に提供するウェブ情報提供方法において、 ユーザ端末に接続されたアクセスポイントが該ユーザ端末に割り当てた前記アクセスポイントのＩＰアドレス、およびＩＰアドレスとアクセスポイントに対応する地域とが対応したＩＰアドレス対地域データベースを用いて、前記ユーザ端末に割り当てられたＩＰアドレスを所有するアクセスポイントが属する地域を判別する第１の判別ステップと、 前記判別された地域に基づいて、該地域に対応したウェブ情報を選択する第１の選択ステップと、 前記選択されたウェブ情報を、前記ＩＰアドレスが割り当てられたユーザ端末に送信する送信ステップと、 を有したことを特徴とするウェブ情報提供方法。

　被告方法等は，本件各発明の技術的範囲に属するものであるから，被告が被 告方法等を用いて行う地域ターゲティング広告等のサービスを提供する行為 は，本件特許権を侵害するものである。そして，被告はその侵害行為について 過失があったものと推定されるから（特許法１０３条），原告は，被告に対し， その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を，自己が 受けた損害の額としてその賠償を請求することができる（同法１０２条３項） ところ，同項による損害は，原則として，侵害品の売上高を基準とし，そこに， 実施に対し受けるべき料率を乗じて算定すべきである。 また，不当利得返還請求については，同項の「受けるべき金銭の額に相当す る額」は，本来，侵害者がその特許発明の実施に当たり特許権者に対して支払 うべきであった実施料相当額であるから，侵害者がこれを支払うことなく特許 発明を実施した場合は，その実施により，侵害者は同額の利得を得，特許権者 は同額の損失を受けたものと評価することができるから，同項の「受けるべき 金銭の額に相当する額」が不当利得（民法７０３条）における受益者の利得の 額に相当し，かつ，権利者の損失の額に相当すると認めるのが相当である（知 財高裁平成２７年（ネ）第１０４８８号，同第１００８８号同年１１月１２日 判決・判時２２８７号９１頁参照）。 そこで，被告が被告方法等を使用して上げた売上高及び実施に対し受けるべ き料率（相当実施料率）につき，以下検討する。
(2) ＹＤＮ及びプレミアム広告について
ア ＹＤＮ及びプレミアム広告の売上高
ＹＤＮ及びプレミアム広告の売上高は，以下のとおりであると認められる。
(ｱ) ＹＤＮの売上高
証拠（乙２５）によれば，原告主張の損害算定期間（平成１９年７月２ ５日〜平成３０年６月２６日）の売上高（消費税抜き。以下，売上高につ き，特記なき限り同じ。）は，別紙売上高・損害額一覧表のとおりであり，＼nＹＤＮのエリアターゲティングを行っている部分の売上高総額は，●省略 ●であると認められる（●省略●なお，端数処理の関係で１円の誤差が生 じている。）。
(ｲ) プレミアム広告の売上高
同様に，同期間のプレミアム広告のエリアターゲティングを行っている 部分の売上高総額は，●省略●であると認められる（●省略●）。
イ 相当実施料算定の基礎となる売上高の範囲
被告は，ＹＤＮ及びプレミアム広告の売上高のうち，下記(ｱ)ないし(ｴ)に 係る各部分については，相当実施料算定の基礎となる売上高から除外すべき であると主張するので，この点について検討する。
(ｱ) ●省略●について
被告は，本件各発明の技術的範囲には●省略●から，被告方法等におい て，本件各発明の技術的範囲に含まれる部分があるとしてもそれは●省略 ●であると主張する。 しかし，本件各発明にいう「アクセスポイントに対応する地域」等は， 特に●省略●ものではないので，相当実施料算定の基礎となる売上高を● 省略●理由はないというべきである。
(ｲ) スマートフォンを利用した売上部分について
被告は，スマートフォンの利用による売上げは相当実施料算定の基礎と なる売上高から控除すべきであると主張する。 しかし，証拠（甲７３・３頁）及び弁論の全趣旨によれば，スマートフ ォンからインターネットのウェブサイトを閲覧する場合には，モバイル接 続（４Ｇ接続ないし３Ｇ接続）又はＷｉ−Ｆｉ接続の２通りの方法があり， 自宅等のＷｉ−Ｆｉ環境がある場所では，通信容量制限のあるモバイル接 続ではなく，Ｗｉ−Ｆｉ経由の接続を行うのが一般的であるところ，スマ ートフォンによりＷｉ−Ｆｉ接続を行う場合には，接続に用いられるＩＰ アドレスは自宅のＷｉ−Ｆｉに用いられるＩＰアドレスであり，この場合 には，本件各発明に基づくＩＰアドレスからアクセスポイントに対応する 地域を判別しているものと認められる。 他方で，モバイル端末からのインターネット接続（いわゆる４Ｇ接続な いし３Ｇ接続）の場合に，ＩＰアドレスからアクセスポイントに対応する 地域を判別することができないことは，原告が自認するところであるから， 相当実施料算定の基礎となる売上高は，かかる接続を利用しない場合（Ｗ ｉ−Ｆｉ経由での接続の場合）に限定することが必要であるというべきで ある。
(ｳ) ●省略●について
被告は，●省略●を控除したものとされるべきであると主張する。
ａ そこで検討するに，証拠（乙２７）及び弁論の全趣旨を総合すると， 以下の事実を認めることができる。
●省略●
ｂ 上記ａで認定した事実によれば，被告方法等において，●省略●を控 除することが相当であるというべきである。
ｃ これに対して，原告は，●省略●と考えられると主張するが，これを 認めるに足りる証拠はない。 したがって，原告の上記主張は理由がない。
(ｴ) 他のターゲティング機能に対応する部分について＼n
被告は，「年齢」，「性別」，「行動履歴」など「地域」以外のターゲ ティング機能に対する部分の売上げは，本件における相当実施料額の算定＼nの基礎とならないと主張する。 この点，証拠（甲２２，２６）によれば，被告のＹＤＮやプレミアム広 告においては，地域ターゲティングに加え，「時間帯」，「性別」，「年 代」，「行動履歴」等に基づくターゲティングも行われていることがうか がわれるが，他方で，プレミアム広告の商品紹介（甲２６）においては， 「エリアターゲティング」が最初に紹介され，また，被告の広告本部本部 長が，平成１９年１１月５日付けの日経マーケティングのウェブ上の記事 （甲２７）において，1)被告は地域ターゲティングに力を入れており，Ｉ Ｐアドレスなどの情報で地域ターゲティング広告ができるようになり，地 域限定のプロモーションや地域限定で企業活動をしている広告主もター ゲットに入ってきたこと，2)地域ターゲティング広告に性別や年齢別など によるデモグラフィックターゲティングも組み合わせればより効果的で あること，3)地域ターゲティング広告は，中小企業，インフラを手がける 大手企業などの需要もあることなどを述べていることが認められる。 そうすると，地域ターゲティングは中心的な機能であり，他のターゲテ＼nィング機能に比べてその重要性は高いというべきであり，また，これらの＼n機能は重複して利用されることも多く，その寄与の度合いを個別に算定す＼nることが困難であることにも照らすと，地域ターゲティング機能と関連の＼nある売上高については，その全額を対象とするのが相当である。
ウ 相当実施料算定の基礎とすべき売上高
上記アのＹＤＮ及びプレミアム広告の売上高から，上記イに従って控除す べき分を控除した額は，以下のとおりである。
(ｱ) ＹＤＮについて
証拠（乙２５）によれば，ＹＤＮについて，●省略●となる。
(ｲ) プレミアム広告について
同様に，プレミアム広告については，●省略●となる。
(ｳ) 以上によれば，本件特許権侵害による損害額の算定に用いるべき売上高 は，ＹＤＮにつき●省略●，プレミアム広告につき●省略●となる（それ ぞれの各年度の内訳は別紙売上高・損害額一覧表の該当欄記載のとおり。）。＼n
(3) スポンサードサーチについて
原告は，被告が提供するターゲティング広告に係るサービスのうち，スポン サードサーチに係る売上高も相当実施料の算定の対象とすべきであると主張 するのに対し，被告は，スポンサードサーチにおいては本件各発明を実施して いないから，その売上高は相当実施料の算定の対象外であると主張する。
ア そこで検討するに，●省略●ことが認められる。
しかし，他方で，●省略●本件各発明を実施して行われているとは認めら れないので，スポンサードサーチに係る売上高も損害額算定の対象とすべき であるとの原告主張を採用することはできない。
イ なお，原告は，スポンサードサーチが本件各発明の実施に当たらないとの 主張は時機に後れた攻撃防御方法に当たると主張するが，被告は，当初から， 原告主張のターゲティング広告の提供サービスが本件各発明の技術的範囲 に属することを否認していたこと，侵害論の審理においては●省略●が中心 的な争点であったこと，損害論の審理に入り，スポンサードサーチが実施料 算定の基礎となるかが争点となり，これを契機としてスポンサードサーチが 本件各発明の実施に当たるかどうかが問題となったことなどの本訴の経緯 に照らすと，被告の上記主張が時機に後れたものということはできない。
(4) 相当実施料率について
ア 相当実施料率の算定基準
特許法１０２条３項所定の「その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の 額に相当する額」の算定に当たり，実施に対し受けるべき料率は，1)当該特 許発明の実際の実施許諾契約における実施料率や，それが明らかでない場合 には業界における実施料の相場等も考慮に入れつつ，2)当該特許発明自体の 価値すなわち特許発明の技術内容や重要性，他のものによる代替可能性，3) 当該特許発明を当該製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の 態様，4)特許権者と侵害者との競業関係や特許権者の営業方針等訴訟に現れ た諸事情を総合考慮して，合理的な料率を定めるべきである（知財高裁平成 ３０年（ネ）第１００６３号令和元年６月７日特別部判決・判時２４３０号 ３４頁参照）。
イ 実施料率等について
(ｱ) 証拠（甲３０，７９，１００）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実 を認めることができる。
ａ 原告は，あどえりあ社を通じて，本件特許に係るライセンス（通常実 施権の許諾。以下「本件ライセンス」という。）を行っている。
ｂ 本件ライセンスの料金体系は，1)多数のウェブサイトやアプリ等に一 括で広告を配信するアドネットワーク事業を行う企業を対象とするア ドネットワーク事業社用（甲３０・２枚目），2)クライアントに対しシ ステム等を使ってサービスを提供する企業を対象とするサービス提供 事業社用（同３枚目），3)自社でウェブサイトを運営する企業を対象と するウェブサイト運営社用（同４枚目）の３種類がある。
ｃ 上記1)（アドネットワーク事業社用）の料金は，登録料１万円（初年 度のみ）と，アドネットワーク事業社のクライアントに対する広告請求 金額に対する１．５％（親会社の業務を子会社が行う場合は３％）の割 合によるライセンス利用料である。
上記2)（サービス提供事業社用）の料金は，クライアントの特許利用 も含めたライセンスを受ける場合は，登録料１万円（毎年）と，サービ ス提供事業社と各クライアントの間の月額契約料金の３％の割合によ るライセンス利用料である。
上記3)（ウェブサイト運営社用）の料金は，当該ウェブサイトが５０ ００万ＰＶ以上で，かつ，自社サイト内の広告の地域ターゲティングを 行う場合は，登録料１万円（初年度のみ）及び基本利用料１０万円（年 額）に加え，広告売上げの３％の割合によるライセンス利用料となる。 なお，ウェブサイト運営社が，当該ウェブサイト内で物品などの販売を 補助するサービスを行う場合は，更にビジネス利用料５０００円〜（年 額）を要するとされている。
ｄ 本件ライセンスの実績としては，アドネットワーク事業社用のライセ ンス利用料につき１．５％で契約した例，サービス提供事業社用のライ センス利用料につき３％で契約した例，ウェブサイト運営社用のライセ ンス利用料につき１．５％で契約した例や，０．７５％で契約した例が ある。
(ｲ) 甲３０のライセンス料金表の各類型の適用に関し，原告は，広告を掲載＼nするサイトを基準とするもの，すなわち，自らのウェブサイトにおいて広 告を掲載する場合は３％であるが，他社のウェブサイトに広告を掲載する 場合は１．５％とするものであると主張するのに対し，被告は，広告の主 体を基準とするもの，すなわち，第三者の広告を請け負って掲載する場合 はアドネットワーク事業社用の条件に従って１．５％の料率が適用され， 自社の広告を掲載する場合は３％の料率が適用されると主張する。
甲３０のライセンス料金表の各類型が適用される広告掲載サービスに＼nついては，本件ライセンスに係る特許権者である原告が当然知悉している と考えられるところ，アドネットワーク事業社用について他の場合より安 い料率が設定されることについての原告の説明，すなわち，他社のウェブ サイトに広告を掲載する場合には別途広告枠を媒体社などから購入する 必要がありその費用が掛かるためにアドネットワーク事業社用では料率 を下げているとの説明や，それにもかかわらず親会社の業務を子会社が行 う場合は３％としたのは，アドネットワーク事業社である親会社が広告掲 載を自らの子会社の広告枠で行う場合には広告枠の購入費用は子会社に 支払われるために親子会社全体としてみれば費用支出がないからである との説明は合理的であるといえる。 被告は，ウェブサイト運営者用のライセンス料金表に「ＥＣ（電子商取＼n引）を含む，ウェブサイト内で物品などの販売を補助するサービス」が対 象となることが記載されていることをもって，ウェブサイト運営者用の実 施料率が３％であるのは，自社商品の広告表示を切り替えるといったサー＼nビスを提供することを念頭に置いたものであると主張する。しかし，同サ ービスを行う場合に発生するのはビジネス利用料であって，広告利用料で はないので，上記の記載から，ウェブサイト運営者用のライセンス料金表＼nが適用されるのは自社の広告を掲載する場合であると認めることはでき ない。
むしろ，甲３０・４枚目においては，ウェブサイト運営者用の「広告利 用料」は「広告売上の３％」と規定されているところ，ここに「広告売上」 と記載されているのは，他社の広告を自らのサイトで行うことにより広告 売上げを得る場合を想定としているからであると推認するのが自然かつ 合理的である。 そうすると，原告が主張するとおり，本件ライセンスにおけるライセン ス料率は，自らのウェブサイトにおいて広告を掲載する場合は３％である が，他社のウェブサイトに広告を掲載するなどして，広告枠を媒体社など から購入する費用を生ずる場合には１．５％とするものであると認めるの が相当である。
(ｳ) 上記(ｲ)の説示を踏まえ，被告の地域ターゲティング広告が本件ライセ ンスのいずれの類型に属するかにつきみるに，ＹＤＮのうち被告ウェブサ イトに広告を掲載する部分及びプレミアム広告はウェブサイト運営社用 に当たるから，ライセンス料率は３％となり，ＹＤＮのうち他の提携ウェ ブサイトに広告を掲載する部分はアドネットワーク事業社用に当たるか ら，ライセンス料率は１．５％となるものと認められる。 この点につき，被告は，過去にウェブサイト運営社用に当たるにもかか わらず０．７５％や１．５％のライセンス料率が適用されたことがあるこ とを指摘し，本件においてもこれらの料率を参考とすべきであると主張す るが，証拠（甲１００）及び弁論の全趣旨によれば，これらは原告とライ センシーとの関係に基づき特別に減額されたものであることがうかがわ れ，他にサービス提供事業社用の類型ではあるものの，原則どおりライセ ンス料率を３％として契約した実績もあることからすれば，上記のとおり 認定するのが相当である。
ウ 実施料率を下げるべき他の事情について
●省略●
(ｲ) 被告は，被告自身の多数の特許を実施することによりウェブ広告の分野 において大きなシェアを獲得することができているのであるから，本件各 発明の相当実施料率の算定に当たってもこの点を考慮すべきであると主 張するが，被告がウェブ広告の分野において多数の特許を実施しているこ とやそれが売上げに寄与していることは，本件特許の相当実施料率を算定 すべき上で考慮すべき事情ということはできない。 また，被告は，本件特許の相当実施料率の算定に当たり，被告が自身の 努力により●省略●を作成したことを考慮すべきであると主張するが，上 記と同様，この点も本件特許の相当実施料率を算定すべき上で考慮すべき 事情ということはできない。
(ｳ) 被告は，甲２０公報を引用し，本件各発明の「ＩＰアドレス対地域デー タベース」は「アクセスポイント側」の情報を用いるものであり，●省略 ●含まないとした上で，原告の主張を前提とするのであれば，本件各発明 の価値・技術的意義は低いなどと主張する。 しかし，被告の上記主張は，データベースの構成と●省略●を誤解・混＼n同するものであり，その前提において失当であり，また，本件各発明が公 知技術との関係で新たな技術的意義が存在しないということはできない。 むしろ，本件各発明は，ＩＰアドレスを所有するアクセスポイントが属 する地域を判別し，判別した地域に対応したウェブ情報を選択して前記ユ ーザ端末に送信する方法によって，同一ＵＲＬにおいてもユーザの発信地 域ごとに異なるウェブ情報を送信することができるという効果を得る発 明であって，他にＧＰＳ等のシステムを用いることなく，ユーザ端末に割 り当てられたＩＰアドレスとＩＰアドレス対地域データベースを照合す るという比較的簡易な方法によりユーザの発信地域の判別をすることが できるものであるから，従来技術にはない新たな技術的意義を有するとい うことができる。
(ｴ) 被告は，本件特許の相当実施料率の算定に当たり，地域ターゲティング 以外のターゲティング機能の効用を考慮すべきであると主張する。＼nしかし，地域ターゲティングは中心的な機能であり，他のターゲティン＼nグ機能に比べてその重要性は高いというべきであり，また，これらの機能＼ は重複して利用されることも多く，その寄与の度合いを個別に算定するこ とが困難であることは，前記(2)イ(ｴ)のとおりである。このため，ＹＤＮ 及びプレミアム広告が地域ターゲティング以外のターゲティング機能を＼n備えていることを考慮しても，適用すべき実施料率を下げることが相当と いうことはできない。
(ｵ) 被告は，ＹＤＮのクリック数や売上げは，被告が長年にわたり多大な労 力を積み上げてきたサービスの圧倒的な利用者数及びアクセス数を前提 とするものであり，これらは本件各発明と無関係であるから，本件特許の 相当実施料率の算定に当たってはこの点を考慮すべきであると主張する。 しかし，ＹＤＮの売上げにおいて，被告の提供するサービスの利用者数 や被告のウェブサイトへのアクセス数が影響を与えたとしても，本件各発 明の売上げ及び利益への貢献の程度という観点からみると，本件各発明は， ＩＰアドレス対地域データベースを使用して，アクセスポイントの属する 地域を判別することを通じて，地域によって異なるウェブ情報をユーザ端 末に送信することを可能にするものであるから，エリアターゲティング広＼n告に必要不可欠なものであり，本件各発明と同程度に簡易かつ効果的に地 域判別をし得る代替技術の存在を示す証拠のないことに照らすと，本件各 発明を利用することができない場合には，被告のＹＤＮやプレミアム広告 の利用者に対する訴求力は大幅に減殺されたものというべきである。 このような本件各発明のＹＤＮ及びプレミアム広告の提供サービスに おける必要不可欠性や売上げや利益に対する貢献度に照らすと，ＹＤＮの 売上げにおいて，被告の提供するサービスの利用者数や被告のウェブサイ トへのアクセス数が影響を与えたとしても，これをもって，適用すべき実 施料率を下げることが相当であるということはできない。 また，被告は，プレミアム広告においては，被告ウェブサイトへのアク セス数のみが売上げに貢献するので，本件各発明は売上げに寄与，貢献し ていないと主張するが，上記と同様の理由から，そのような事情をもって 適用すべき実施料率を下げることが相当であるということはできない。
エ 小括
以上によれば，本件各発明の実施についての相当な実施料率は，ＹＤＮの うち被告ウェブサイトに広告を掲載する部分及びプレミアム広告につき ３％，ＹＤＮのうち他の提携ウェブサイトに広告を掲載する部分は１．５％ と認めるのが相当である。

◆判決本文

　ＣＳ関連発明について、技術的範囲に属すると認められるが、無効理由あり（新規性なし）として権利行使不能(特104-3）と判断されました。

　このように，乙８発明は，ユーザから入力された情報から抽出したキーワードに 基づいてそれに関連するウェブページを収集し，そのリンク情報を取得して記憶し， ユーザ端末にキーワードに関連するウェブサイトのリンクをユーザ端末に出力する ものである。しかして，かかるウェブサイトのリンクをユーザ端末に出力すること は，ユーザに対してユーザの関心のある事項に関連するウェブサイトの閲覧を勧め るものであるといえ，当該リンクを出力することは，ユーザに対する提案を行うも のということができ，また，当該リンクはウェブ上から取得されるものであるから， ウェブサイトからユーザに対して提案すべき情報を取得しているということができ る。 そうすると，乙８発明がユーザコメントに基づいてリンクを出力するアバター管 理部及び情報収集部は，構成要件１Ｅの「前記第１又は第２受付手段によって受け＼n付けられた個人情報に基づいて前記ユーザに対して提案を行う提案手段」に相当し， また，乙８発明の，アバター管理部及び情報収集部によりユーザコメントに基づい てウェブサイトのリンクをユーザ端末に出力する機能は，構＼成要件５Ｅの「前記受 け付けた個人情報に基づいて前記ユーザに対して提案を行うステップ」に相当する。 さらに，乙８発明における，ウェブ上からキーワードに関連するウェブページのリ ンクを取得する情報収集部は，構成要件１Ｆの「前記個人情報に基づいてウェブサ＼nイトから前記ユーザに対して提案すべき情報を取得する手段」に相当し，上記情報 収集部によりウェブ上からキーワードに関連するウェブページのリンクを取得する 機能は，構＼成要件５Ｆの「前記個人情報に基づいてウェブサイトから前記ユーザに 対して提案すべき情報を取得するステップ」に相当する。 その他，構成要件Ｅ及びＦと乙８発明の間に，相違する点は認められない。＼n以上によれば，構成要件Ｅ及びＦは，乙８発明の構＼成と同一のものといえる。
エ 構成要件Ｇ（「前記個人情報に基づいてユーザに注意を促す手段と，を有する」「前記個人情報に基づいてユーザに注意を促すステップと，を更に有する」）につき，＼n乙８発明と対比する。 構成要件Ｇに関し，本件明細書の記載をみると，「飲みすぎないように！」などの＼nアドバイスのメッセージを出力する旨の記載があり（【０１１９】），かかる記載内容 からすると，構成要件Ｇにおける「注意を促す」とは，気を付けるように仕向ける，＼n気を配るように仕向けるとの意であると解することができる。 しかして，乙８発明は，スケジュールが未完了であることが確認すると，アバタ ーから，「スケジュールが未完了だよ。代わりのスケジュールを入力してね」のよう な，スケジュールの修正を依頼するアバターコメントを出力する機能を有する（【０＼n０４３】）。そして，乙８発明の学習・生活支援サーバ内にはアバターコメントを出 力するアバター管理部が実装されている（【００２４】等）ところ，上記機能は，ユ＼nーザに対してスケジュールが完了していないことに気を付けるように仕向け，又は， スケジュールに気を配るように仕向けるものであるといえる。 そうすると，乙８発明の，アバターコメントの出力を実行するアバター管理部は， 構成要件１Ｇの「前記個人情報に基づいてユーザに注意を促す手段」に相当し，ま＼nた，乙８発明の，ユーザに対して上記の趣旨のアバターコメントを出力するアバタ ー管理部の機能は，構＼成要件５Ｇの「前記個人情報に基づいてユーザに注意を促す ステップ」に相当する。 その他，構成要件Ｇと乙８発明の間に，相違する点は認められない。＼n以上によれば，構成要件Ｇは，乙８発明の構＼成と同一のものといえる。
オ 構成要件Ｈ（「情報提供装置。」「を情報提供装置に実行させる情報提供プロ＼nグラム。」につき，乙８発明と対比する。 乙８発明のアバター管理部によるアバターコメントの出力は，情報の提供に当た るため，この点をもって既に，アバター管理部を有する乙８発明の学習・生活支援 サーバは，情報を提供する装置（「情報提供装置」）であるということができる。 また，上記サーバは，アバター管理部のほかに，ユーザ情報管理部，テキスト分 析部，情報収集部，コンテンツ管理部で構成される制御部を有しており，制御部は，＼n少なくとも一つのＣＰＵ等を備え，ＲＯＭ等に予め記憶されたプログラムを読み込＼nんで実行することにより，上記各部の機能を事項することが可能＼となるものである （【００２１】等）ことから，乙８発明の学習・生活支援サーバは，情報提供装置で あって，各種機能を実行させる情報提供プログラムを有しているといえ，乙８発明＼nは，構成要件１Ｈの「情報提供装置」，構＼成要件５Ｈの「情報提供プログラム」と同 一であるといえる。 その他，構成要件Ｈと乙８発明の間に，実質的に相違する点は認められない。＼n以上によれば，構成要件Ｈは，乙８発明の構＼成と実質的に同一のものといえる。
(4) したがって，本件各発明は，その全ての構成要件が，乙８発明の構＼成と実質 的に同一のものであるから，本件各発明は，乙８発明との関係で，新規性を欠くも のといわざるを得ず，いずれも，特許無効審判により無効にされるべきものと認め られる（特許法２９条１項３号，１２３条１項２号）。
(5) 原告らの主張について
原告らは，1)乙８公報に記載されている「スケジュールの修正を依頼する」とは， 構成要件Ｅにおける，議案や意見を提出するという「提案を行う」こととは相違す＼nる，2)乙８公報がユーザ端末に出力するウェブサイトのリンクは，ウェブサイトの 所在を示す情報であって，この所在を示す情報が，「提案を行う」内容である議案や 意見であるはずがなく，乙８発明は構成要件Ｅと相違し，また，ウェブサイトのリ＼nンクはユーザに対して提案すべき情報を規定している構成要件Ｆの「情報」とも相＼n違する，3)乙８発明がユーザのスケジュールが未完了であることを確認した場合に ユーザにスケジュールの修正を依頼することは，構成要件Ｇの，気を付けるよう仕＼n向けることとは相違する，4)乙８発明のユーザ端末は，情報提供をするものではな いから，構成要件Ｈと相違する，などとして，本件各発明が乙８発明の構＼成と実質 的に相違する旨主張する。
しかしながら，原告らの上記各主張は，次のとおり，いずれも理由がないという べきである。 まず，上記1)及び3)の点については，乙８発明において「スケジュールの修正」 を依頼されたユーザは，スケジュールが完了していないことを知り，新たなスケジ ュールを考えて入力するように促されることとなるのであって，「スケジュールの 修正の依頼」も，ユーザに対して新たなスケジュールを組み立てる旨の議案や意見 の提出にも当たるといえるから，構成要件Ｅの「提案を行う」と実質的に同一の構＼ 成であるといえる。また，乙８発明の上記のような働きは，まさにユーザに対しス ケジュールが完了していないことに気を付けるように仕向け，又は，気を配るよう に仕向けることであるといえるから，乙８発明は，構成要件Ｇの「注意を促す手段」＼nないし「注意を促すステップ」と実質的に同一の構成を有するといえる。＼nまた，上記2)の点については，構成要件Ｅの「提案を行う」との文言について，＼n特許請求の範囲及び本件明細書の記載に，ユーザに提案すべき情報の具体的内容を 限定する根拠となるものはなく，ウェブページを出力することに限る旨の示唆もな い。その上，前記説示のとおり，キーワードに関連するウェブページのリンクをユ ーザ端末に出力することは，当該リンク先のウェブページを閲覧することをユーザ に勧めることに該当し，まさに，この点が「提案」といえるというべきである。そ うすると，乙８発明のアバター管理部が当該リンクをユーザ端末に出力することは， 構成要件Ｅが規定するユーザに対する「提案を行う」との構＼成と，同一であるとい わなければならない。また，構成要件Ｆの「情報」との相違を指摘する原告の主張＼nも，結局，リンクはあくまでウェブサイトの所在を示す情報に過ぎず，これがユー ザに対して提案すべき情報には当たらないとの主張であると解されるが，前記のと おり，ユーザ端末にユーザの個人情報に基づいてこれに関連するウェブページのリ ンクを出力することは，ユーザに対して当該リンク先のウェブページの閲覧を勧め るという意味において，ユーザに提案すべき情報を表示するものであり，乙８発明＼nにおいてユーザ端末に出力されるリンクは，構成要件Ｆの「情報」と異なるもので＼nはないというべきである。 さらに，上記4)の点は，前記説示のとおり，乙８発明の学習・生活支援サーバ及 びプログラムは，構成要件１Ｈの「情報提供装置」，構＼成要件５Ｈの「情報提供プロ グラム」と同一であるといえる。 以上によれば，原告らの主張はいずれも採用することができない。

◆判決本文

　Appleによる債務不存在確認訴訟です。進歩性無しとして104条の3で権利公使不能と判断されました。＼n

ウ そこで，以上の説示を前提として，以下，公然実施発明１への甲５−１発 明の組合せの可否について検討する。 まず，公然実施発明１は，スリープ状態とスリープ解除状態とを有し，スリープ 状態からスリープ解除状態とする際の操作及びその際にロック画面が表示されるス＼nマートフォンというものであり，他方，甲５−１発明の技術分野は，生体情報を利 用した電子デバイスの内蔵認証システムに関するものである。そうすると，両発明 の技術分野については関連性が存するものというべきである。 また，公然実施発明１は，スリープ状態において，ホームボタンを押すことによ り，デバイス機能を有効にするときに，起動して認証を行うというものであるか＼nら，ホームボタンの押下によりスリープ状態からスリープ解除状態に切り替わった ときに，パスコード認証によりユーザを識別するという機能を有するものである。＼nこの点，公然実施発明１においては，ホームボタンの押下の後，パスコード認証の 前に，ロック画面においてスライダをドラッグするという操作入力という構成があ＼nるが，この構成については，タッチパネル入力による誤作動防止（パスコードによ＼nる認証の設定がされている場合は，パスコードやホーム画面の誤作動防止であり， パスコードによる認証の設定がされていない場合であっても，ホーム画面の誤作動 防止）という，ユーザ識別とは別の技術的意義があるといえるところ，パスコード 認証という構成は，これとは別の，ユーザ識別のための構＼成として把握することが できるものであって，上記スライダをドラッグするという構成とは可分な別個の構＼ 成であるというべきである。そして，甲５−１発明における「ユーザがデバイスを オンにする，ロックを解除する，または，起動する」ことは，デバイスの機能を有＼n効にすることであるといえ，また，デバイス機能を有効にする前に，生体情報の提＼n供をユーザに対して要求する認証方法という構成のものである。そうすると，公然＼n実施発明１と甲５−１発明とは，デバイスの機能を有効にするときに，ユーザ識別＼nのための認証動作を行う点に関して，その作用機能が共通するものと認められる。＼n以上によれば，公然実施発明１と甲５−１発明においては，技術分野の関連性及 び作用機能の共通性が認められるものであって，当業者（その発明の属する技術の＼n分野における通常の知識を有する者）において，両者を組み合わせる動機付けがあ るものと認められるものであり，その他，本件全証拠をみても，両者の組合せを阻 害する事情を認めるに足りる主張立証はない。そうすると，公然実施発明１のデバ イスの機能を有効にするときのユーザ認証として，甲５−１発明におけるデバイス＼nの機能を有効にするときにデバイスが迅速かつシームレスにユーザを認証するため＼nのホームボタンの背後に配置した指紋を検出するセンサによって指紋認証を行う構＼n成を組み合わせることは，当業者が容易に想到できたことである。また，公然実施 発明１はパスコードの入力による認証に関して，誤ったパスコードが入力されると， ロック状態が維持され，ディスプレイに認証を行うよう求めるメッセージが表示さ＼nれる構成を有するし，甲５−１発明も，特定されたユーザが許可されていないと判＼n断した場合，認証を行うようユーザに指示する構成を有し（甲５文献【００８０】），＼nかかる指示がディスプレイ部に表示することによってなされること，及びユーザ認＼n証のための操作が行われると，認証結果にかかわらずディスプレイがオンにされる ことは，当該技術の性質・内容に照らし，周知慣用技術といえる。そして，公然実 施発明１は，使用者識別機能による認証の結果，使用者が正当な使用者と認証され＼nなければロック状態を維持するものであるところ，公然実施発明１に甲５−１発明 を組み合わせる際に，かかる構成をあえて排除又は変更する理由は，本件全証拠を＼nみても見当たらない。 以上からすると，当業者は，相違点１に係る構成を容易に想到することができた＼nものといえ，本件発明１−１を容易に発明することができたものと認められる。
エ 被告の主張について
(ｱ) 被告は，公然実施発明１は，パスコードの入力という使用者識別機能を有＼nするものの，指紋等の生体情報による内蔵認証システムを有するものではなく，こ れを有する甲５発明とは技術の点における共通性がない旨主張する。 しかし，前記認定のとおり，両発明においては，いずれも，デバイスの機能を有＼n効にするときにユーザ識別のための認証動作を行う点で共通しているのであって， パスコードの入力による認証方法と指紋等の生体情報による認証方法というように 認証に用いる情報の内容は異なるものの，両発明の技術分野に相違があるとは認め られない。そうすると，被告の上記主張は，採用することができない。
(ｲ) また，被告は，公然実施発明１は，ホームボタンに対する操作入力及びスラ イダのドラッグ操作を経てから使用者識別機能を実行するものであるところ，これ＼nは，デバイス機能を有効とする前あるいはデバイスリソ＼ースへのアクセスの前のシ ームレスな認証という甲５発明の課題と共通しないから，公然実施発明１に甲５発 明を組み合わせる動機付けがないと主張する。 しかしながら，前記説示のとおり，公然実施発明１に係るパスコード認証という 構成については，ユーザ識別のための構＼成として，上記のスライダをドラッグする という構成とは可分な別個の構＼成として把握することができるというべきである。 そうすると，公然実施発明１におけるパスコードによる認証という構成と，甲５−＼n１発明におけるシームレスな認証処理という構成とは，ユーザにおいて許可されて＼nいない人が個人情報にアクセスして閲覧することを防ぐ方法の一つとしての認証方 法を備えている点で共通するものであり，両発明において，デバイス機能を有効に＼nするときのユーザ認証の動作に関して，その作用機能が共通するものと認められる＼nことに変わりはない。すなわち，ユーザによる誤作動の防止と，スリープ状態にお いてホームボタンを押してユーザ識別を実行するための動作とは，その性質内容に 照らし，互いに別個のものということができ，公然実施発明１がユーザによる誤作 動防止の意義を有するからといって，これに甲５−１発明を組み合わせることがで きないことになるとはいえない。 そうすると，被告の上記主張は，採用することができない。
(ｳ) さらに，被告は，本件発明１−１は，1) 指紋認証による使用者識別機能が，＼n非活性状態から活性状態に切り替えるための操作入力により，かつ，使用者による 追加操作なしに行われる，2) 使用者識別機能による認証の結果，使用者が正当な＼n使用者と認証されなければ，移動通信端末機のロック状態を維持するとともに，デ ィスプレイ部にメッセージを表示する，3) 活性化ボタンにおいて非活性状態にあ るときに操作入力を受け付けると，使用者識別機能による認証の結果にかかわらず，＼nディスプレイ部をオンにして活性状態に切り替えるという構成を有するが，公然実＼n施発明１にはこれらのいずれも有していないという相違点があるところ，甲５発明 には，上記1)ないし3)に係る構成が開示されていないため，両者を組み合わせても，＼n上記相違点を埋めることはできないと主張する。 しかし，被告主張の上記1)については，上記ウで説示したとおり，公然実施発明 １のデバイスの機能を有効にするときにユーザ認証として，甲５−１発明における＼nデバイスの機能を有効にするときにデバイスが迅速かつシームレスにユーザを認証＼nするための構成を，公然実施発明１のスライダを備えたロック画面を残したまま組＼nみ合わせることは当業者が容易に想到できたことである。 また，公然実施発明１は，パスコードを入力することによる使用者識別機能によ＼nる認証の結果，認証されなければロックを維持するものといえるところ，公然実施 発明１に甲５−１発明を組み合わせる際に，かかる構成をあえて排除又は変更する＼n理由が認められないこと，ユーザ認証がされなかった場合には，ディスプレイに認 証を行うよう求める旨のメッセージが表示されること，及びユーザ認証のための操＼n作が行われると，認証結果にかかわらずディスプレイがオンになることは周知慣用 技術といえることは，前記説示のとおりである。そうすると，被告主張の上記2)及 び3)について，実質的な相違点ということはできないというべきである。 以上によれば，被告の上記主張は採用することができない。
オ 小括
上記によれば，本件発明１―１は，当業者が公然実施発明１に甲５−１発明を組＼nみ合わせることにより，容易に想到することができたものといえ（特許法２９条２ 項），本件発明１−１は，特許無効審判により無効にされるべきものというべきで ある（同法１２３条１項２号）。
・・・
７ 争点３−３（無効理由２の解消の有無）
(1) 本件訂正事項２−１，２−２に係る訂正による無効理由２の解消の有無
ア 訂正の概要
本件訂正事項２−１は，本件発明２−１の構成要件２−１Ｃの活性状態をロック＼n画面が表示されたものに限定するものであり，本件訂正事項２−２は，本件発明２＼n−２の構成要件２−２Ａに，「前記ロック画面には，現在の時間を表＼示することがで きる」と追加するものである。 イ 本件訂正事項２−１，２−２に係る訂正による無効理由２の解消の有無 しかしながら，本件訂正発明２−１及び本件訂正発明２−２と公然実施発明２と を対比してみたとしても，前記５(2)で認定した公然実施発明２の構成からすれば，＼nスリープ状態からスリープ解除状態においてロック画面が表示される点，同画面に＼n現在の時間を表示することができる点について，相違するものではない。＼n以上によれば，本件訂正事項２−１，２−２に係る訂正によっても，無効理由２ を解消することはできないといわなければならない。

◆判決本文

　102条2項について、２割の推定覆滅が認められました。同3項による認定についても触れています。損害額は15億円です。対応EP特許でドイツでも侵害訴訟があります。

ア 前記前提事実によれば，本件発明の構成要件１Ｅは，「該印刷層は，白色の有機＼n顔料，白色または黄色の無機顔料，蛍光染料，および蛍光増白剤のうちの一以上 の着色剤を含有する」である。これに対応する被告製品(1)の構成１ｅは，「印刷層＼nは，●（省略）●と●（省略）●を含有する●（省略）●印刷インキにより形成 されるが，」である。そして，被告製品の印刷層の●（省略）●印刷インキに含有 される●（省略）●は，「白色」の「無機顔料」に当たる。 ここでは，本件発明については，印刷層が「白色の有機顔料・・・着色剤」を含有 すれば，それだけで構成要件１Ｅを充足するのではなく，これにより「色相を明＼nるくすること」を要するかが問題となる。
イ 本件発明の構成要件１Ｅには，印刷層が「白色の有機顔料，および蛍光増白剤」＼nのいずれかを含有するとの記載がされているだけであり，「色相を明るくすること」 が発明特定事項として記載されているわけではない。 また，前記１のとおり，本件発明は，再帰反射シートに関する発明であるとこ ろ，本件明細書の段落【０００４】には，三角錐型キューブコーナー再帰反射シ ートのうち，反射素子の反射側面に蒸着層が設置されている「蒸着型」三角錐型 キューブコーナー再帰反射シートについては，その再帰反射素子の性質から金属 の色の影響を受けて外観が暗くなってしまうという欠点を有していると記載され ているものの，それ以外の再帰反射シートについては，外観の暗さが課題になっ ている旨の記載がない。また，本件明細書の【００１４】，【００１５】には，本 件発明の技術的意義は「色相の改善」であると記載され，段落【００２１】，【０ ０３０】，【００３２】には，印刷層の目的は「色相を調節」，「色相の調整」と記 載され，段落【００３６】には，「本発明に用いられる着色剤は，特に限定される ものではないが，・・・色相を明るくすることができ，且つ，隠蔽性が得られるもの が良く，シートの色相に合わせた明色系の色が好ましく，・・・白色の有機顔料や白 色や黄色の無機顔料，並びに蛍光染料や蛍光増白剤を挙げることができ，中でも， 白色や黄色の無機顔料が好ましい。」と記載されており，「色相を明るくすること」 は，「隠蔽性」を得ることや「シートの色相に合わせた」色であることと並んで， あくまで好ましい態様であるとされているにすぎない。そのため，本件発明の着 色剤の技術的意義である「色相の改善」は，色相の調節ないし調整を意味するも のであり，「色相を明るくすること」に限定されるものではないと解される。他方， 本件明細書の実施例では，白色顔料が用いられているものの，その他の着色剤と 比較して明るさが向上するとの趣旨で記載されているものではなく，比較例でも， 実施例とは印刷の模様のみを変えて，「Ｙ値」すなわち「色相（明るさ）」には変 化がないが耐候性が改善することを確認しているにすぎない。このような本件明 細書全体の記載を考慮すれば，本件発明の構成要件１Ｅの「着色剤」が「色相を＼n明るくすること」を要件としたものとは解されない。 以上によれば，本件発明の構成要件１Ｅの「着色剤」が「色相を明るくするこ＼nと」を要しているとはいえないというべきである。
ウ これに対し，被告らは，本件特許の出願経過において，原告が，補正により本 件発明に構成要件１Ｅを追加し（乙２１），本件発明の効果は，「色相，特に昼光＼n下での色相（Ｙ値＝明るさ）が改善されて」いることであり，同構成要件の着色＼n剤を用いることにより色相（Ｙ値＝明るさ）を改善したと主張しており（乙３）， 同構成要件の「白色」，「黄色」，「蛍光」を用いて「色相（Ｙ値＝明るさ）」を改善＼nする技術的意義を強調しているから，上記着色剤の意義は，色相を明るくするこ とにあると主張している。 しかし，原告が提出した乙２１の内容を見ても，本件発明の構成要件１Ｅの技＼n術的意義が，「色相を明るくすること」であるとは記載されていない。 むしろ，乙３には，本件発明の効果は，「十分な再帰反射性能＼を有し，かつ色相， 特に昼光下での色相（Ｙ値＝明るさ）が改善されており，耐候性及び耐水性にも 優れている」ことであると記載され，Ｙ値と同義である「色相（Ｙ値＝明るさ）」 と，それに限定されない意味での「色相」とが区別されているため，明るさに限 定されない色相の改善についても主張していると解される。さらに，乙３には， 一般に用いられている着色剤は，再帰反射性の確保のために光透過性を有するが， 光透過性を有する着色剤は光劣化しやすいという欠点があったのに対して，本件 発明の構成要件１Ｅの着色剤は，光透過性を有するものではないこと，本件発明＼nは，構成要件１Ｅの着色剤を用いることにより，再帰反射シートの昼光下での色＼n相（Ｙ値＝明るさ）を更に改善したこと，本件発明では，印刷領域が構成要件１＼nＢ〜１Ｄを具備する独立印刷領域であるため，印刷層が光透過性を有しない構成＼n要件１Ｅの着色剤を含有しても，それ以外の領域を通じて十分な再帰反射性能＼を 有することが記載されている。以上によれば，原告は，本件特許の出願経過にお いて，本件発明の構成要件１Ｅの着色剤について，明るさの改善だけでなく，そ＼nれ以外の効果も主張していると解されるから，そのような主張をもって，本件発 明の着色剤の技術的意義が色相を明るくすることに限定されるとまではいえない というべきである。 その他，被告らの主張を検討しても，採用すべきものはない。
エ したがって，被告製品(1)の構成１ｅは，それぞれ本件発明の構＼成要件１Ｅ及び これを引用する構成要件２Ｂを充足する（なお，仮に同構＼成要件の着色剤が「色 相を明るくすること」を意味するものとしても，これは相対的に色相を明るくで きるような所定の着色剤を含有させれば足り，必ずしも絶対的に「色相を明るく すること」を要するものではないというべきであるところ，証拠（甲１７）及び 弁論の全趣旨によれば，被告製品では，「白色」の「無機顔料」に当たる●（省略） ●を含有しない領域よりも，これを含有する領域の方が色相も改善●（省略）● による色相改善の効果を享受）していることがうかがわれ，被告製品の●（省略） ●印刷インキの色相が暗くなっているのは，●（省略）●で色相が明るくなった 一方で，●（省略）●で色相が暗くなったにすぎないというべきであり，これに よって本件発明の構成要件１Ｅの充足性が否定されることにはならないというべ＼nきである。）。
・・・
推定覆滅の事情
ａ 特許法１０２条２項における推定の覆滅については，同条１項ただし書の 事情と同様に，侵害者が主張立証責任を負うものであり，侵害者が得た利益 と特許権者が受けた損害との相当因果関係を阻害する事情がこれに当たると 解される。例えば，1)特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在すること （市場の非同一性），2)市場における競合品の存在，3)侵害者の営業努力（ブ ランド力，宣伝広告），4)侵害品の性能（機能＼，デザイン等特許発明以外の特 徴）などの事情について，特許法１０２条１項ただし書の事情と同様，同条 ２項についても，これらの事情を推定覆滅の事情として考慮することができ るものと解される。
ｂ そこで，被告らが特許法１０２条１項ただし書の推定覆滅事由として主張 する点について検討するに，次のとおり，２割の推定覆滅を認めるのが相当 である。
(a) 被告らは，本件発明において従来発明と相違する特徴とされる印刷層の 印刷領域の面積の限定は，顧客吸引には全く寄与しておらず，被告旧製品 と被告新製品の耐候性にも実質的な差異はないのであり，被告旧製品のカ タログでも，印刷層の面積の大小はセールスポイントとされていないし， 原告も本件発明の実施品を日本国内で販売していないのであり，本件発明 は，被告旧製品の販売に寄与しているとはいえない旨を主張する。 しかし，前記１(9)で説示したとおり，本件発明の従来技術とは異なる技 術的特徴は，再帰反射シートの印刷層について，「印刷領域が独立した領域 をなして繰り返しのパターンで設置されており，連続層を形成せず」，「独 立印刷領域の面積が０．１５mm2〜３０mm2」，かつ，「白色の有機顔料・・・着色 剤を含有させる」との構成を組み合わせることにより，印刷層周辺の密着＼n性を向上させ，耐水性・耐候性を向上させるとともに，色相の改善を図る ことにあるのであるから，その一部のみを独立して捉えて技術的特徴を措 定する被告らの上記主張は，その前提を欠くものである。また，被告旧製 品と被告新製品の耐候性の実験結果（乙４５〜４９）についても，その実 験条件や環境の適否については必ずしも明らかでないから，これをもって 直ちに被告旧製品と被告新製品の耐候性に実質的な差異はないとはいえな い。そして，証拠（甲３，４，９，１０，２３，６７〜７０）及び弁論の 全趣旨によれば，被告旧製品のカタログやウェブサイトには，本件発明の 技術的特徴である耐水性・耐候性・色相に関する性能の良さを強調する記＼n載が多数存在することも認められる。 したがって，被告らの上記主張をもって推定覆滅事由と認めるのは相当 ではないというべきである。
(b) 次に，被告は，本件発明は，被告旧製品の顧客への販売に貢献しておら ず，むしろ，３Ｍブランドに裏付けられた被告らの信用，実績及び知名度 等こそが，被告旧製品の販売に極めて大きな貢献をしているというべきで あり，現に被告旧製品から被告新製品に切り替えた前後でも売上高は大き く変化していないと主張する。 しかし，仮に被告らが３Ｍグループとしてのブランド力を有するとして も，これが被告旧製品の販売にどの程度の貢献をしたかを裏付ける的確な 証拠は提出されていない。また，仮に被告旧製品から被告新製品に切り替 えた前後で売上高が大きく変化していないとしても，顧客において被告旧 製品と被告新製品との相違点を認識しているか否かが定かでない以上，従 前の被告旧製品の顧客吸引力がその後の被告新製品の販売に影響を与えた 可能性が否定できないから，これをもって直ちに本件発明が顧客への販売＼nに貢献していないということはできない。 したがって，被告らの上記主張をもって推定覆滅事由であると認めるの は相当ではない。
(c) また，被告らは，主要国道および高速道路等における道路標識に用いら れる被告製品を含む長尺ロール製品については，再帰反射シートのパイオ ニア的存在である被告らの売上シェアが極めて大きく，原告は被告旧製品 の販売数量分の実施能力を有していないのであり，実際に，被告らの販売＼nする被告製品並びにその他の製品（Ｄｉａｍｏｎｄグレード及びＥｎｇｉ ｎｅｅｒｉｎｇグレードの再帰反射シート）の売上比がそれぞれ●（省略） ●であり，原告製品の売上比が１０％であるから，仮に被告製品(1)が販売 できなくなったとすれば，そのうちの●（省略）●（＝１０／（１０＋● （省略）●））のみが原告製品に向かうことになると主張する。 しかし，そもそも，競合品といえるためには，市場において侵害品と競 合関係に立つ製品であることを要するものと解される。被告らは，被告ら が販売するＤｉａｍｏｎｄグレード及びＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇグレード の再帰反射シートが競合品であることを前提としているが，弁論の全趣旨 によれば，前者の価格は被告旧製品の●（省略）●以上であり，後者の性 能は被告旧製品と同等ではないこともうかがわれるから，これらの製品の＼n価格や性能等を捨象して，同様の用途に用いられる再帰反射シートである＼nことをもって競合品であると解するのは相当ではない。そうすると，被告 らが主張するＤｉａｍｏｎｄグレード及びＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇグレー ドの再帰反射シートが市場において被告旧製品と競合関係に立つものと認 めることはできず，それゆえに被告旧製品の需要がＤｉａｍｏｎｄグレー ド及びＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇグレードの再帰反射シートと原告製品の売 上シェアに応じて按分されるとはいえないというべきである。 したがって，被告らの上記主張をもって推定覆滅事由であると認めるの は相当ではない。
(d) さらに，被告らは，仮に被告旧製品の需要が全て原告製品に向かったと しても，原告の逸失利益は，被告旧製品の販売数量に原告製品の限界利益 率を乗じた額にとどまるところ，原告製品の販売単価は被告旧製品の●（省 略）●程度の価格帯であり，原価等の控除すべき費用も被告旧製品と同じ く●（省略）●程度であるはずであり，原告製品の限界利益率は被告製品 のそれの●（省略）●程度にすぎないことが推認されるから，特許法１０ ２条２項によって推定される損害額は，原告の逸失利益を大幅に超えるこ ととなると主張する。
この点，弁論の全趣旨によれば，原告製品の販売単価は，被告旧製品の ●（省略）●程度の価格帯であることが認められるところ，仮に被告旧製 品が販売されなかったとしても，原告において，被告旧製品の限界利益と 同額の限界利益を得ることができたとは認め難く，この点については，一 定割合の推定覆滅を認めるのが相当であるが，他方で，原告製品の販売単 価が低価格であることにより，その販売数量が，被告製品の販売数量より も大きくなる可能性もあるのであるから，大幅な推定覆滅を認めるのが相＼n当であるともいえない。
(e) 以上の事情を総合考慮すると，被告らが主張する推定覆滅事由のうち， 原告製品と被告旧製品の販売単価の差異についてのみ，推定覆滅事由とし て考慮するのが相当であり，その覆滅割合は２割と認めるのが相当である。
・・・
ア 次に，原告は，予備的主張として，特許法１０２条３項の適用を前提とする損＼n害額の支払を求めているため，以下検討する。
・・・
ａ 特許法１０２条３項所定の「その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の 額に相当する額」については，平成１０年法律第５１号による改正前は「そ の特許発明の実施に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額」と定められ ていたところ，「通常受けるべき金銭の額」では侵害のし得になってしまうと して，同改正により「通常」の部分が削除された経緯がある。 特許発明の実施許諾契約においては，技術的範囲への属否や当該特許が無 効にされるべきものか否かが明らかではない段階で，被許諾者が最低保証額 を支払い，当該特許が無効にされた場合であっても支払済みの実施料の返還 を求めることができないなどさまざまな契約上の制約を受けるのが通常であ る状況の下で事前に実施料率が決定されるのに対し，技術的範囲に属し当該 特許が無効にされるべきものとはいえないとして特許権侵害に当たるとされ た場合には，侵害者が上記のような契約上の制約を負わない。そして，上記 のような特許法改正の経緯に照らせば，同項に基づく損害の算定に当たって は，必ずしも当該特許権についての実施許諾契約における実施料率に基づか なければならない必然性はなく，特許権侵害をした者に対して事後的に定め られるべき，実施に対し受けるべき料率は，むしろ，通常の実施料率に比べ て自ずと高額になるであろうことを考慮すべきである。
したがって，実施に対し受けるべき料率は，1)当該特許発明の実際の実施 許諾契約における実施料率や，それが明らかでない場合には業界における実 施料の相場等も考慮に入れつつ，2)当該特許発明自体の価値すなわち特許発 明の技術内容や重要性，他のものによる代替可能性，3)当該特許発明を当該 製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の態様，4)特許権者と侵 害者との競業関係や特許権者の営業方針等訴訟に現れた諸事情を総合考慮し て，合理的な料率を定めるべきである。
ｂ そこで検討するに，後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば，1)原告は，本 件訴訟の提起前に，被告らを含む３Ｍグループに対し，本件特許のライセン ス料率５％を提案していたこと（乙４１），他方で，米国３Ｍは，過去に第三 者に提起した特許権侵害訴訟において，再帰反射シートに関する特許の実施 料率は９％であると主張していたこと（甲７１），米国３Ｍらは，過去に第三 者に提起した訴訟において，ロイヤルティ料率２０％での合意をしたこと（甲 ７２，乙６６），株式会社帝国データバンク編「知的財産の価値評価を踏まえ た特許等の活用の在り方に関する調査研究報告書 〜知的財産（資産）価値 及びロイヤルティ料率に関する実態把握〜」（平成２２年３月）において，再 帰反射シート（樹脂シート）が該当する「化学」の最小値が０．５％，最大 値が３２．５％，平均が４．３％であるとされていること（甲７３，乙６７）， 被告３Ｍジャパンらは，原告に提起した特許権侵害訴訟において，実施料率 を１０％と主張していること等が認められる。 また，2)本件発明は，前記のとおり，再帰反射シートの構成全体に関わる＼n発明であり，相応の重要性を有しているといえ，これらの構成を備えた従来＼n技術は存在せず，この点についての代替技術が存在することはうかがわれな い。
そして，3)本件発明は，被告旧製品の全体について実施されており，これ によって向上される耐水性・耐候性は，需要者の購入動機に影響を与えるも のであるから，本件発明を被告旧製品に用いることにより，被告らの売上及 び利益に貢献するものと認められる。
さらに，原告と被告らは，いずれも再帰反射シートの製造販売業者であり， 競業関係にある。
ｃ 上記ｂの諸事情を含む本件訴訟に表れた事業を総合考慮すると，本件特許＼n権を侵害した被告らに事後的に定められるべき，本件での実施に対し受ける べき料率は，１０％を下らないものと認めるのが相当である。 したがって，本件特許権侵害について，特許法１０２条３項により算定さ れる損害額は，前記(1)で認定した被告旧製品の売上高の１０％になる。

◆判決本文

　２９条１項２号にいう「公然実施」について、出願前から製造していた物と現在製造している物に変化がないとして、公然実施と認定し、権利行使不能と判断されました。＼n

２９条１項２号にいう「公然実施」とは，発明の内容を不特定多数の 者が知り得る状況でその発明が実施されることをいい，本件各発明のよう な物の発明の場合には，商品が不特定多数の者に販売され，かつ，当業者 がその商品を外部から観察しただけで発明の内容を知り得る場合はもちろ ん，外部からそれを知ることができなくても，当業者がその商品を通常の 方法で分解，分析することによって知ることができる場合も公然実施とな ると解するのが相当である。
・・・
エ 日本黒鉛らについて
(ｱ) 日本黒鉛各製品が本件各発明の技術的範囲に属するか
ａ 日本黒鉛製品２，４及び５に係る日本黒鉛製品結果及び乙Ａ１８結 果は近接していること，日本黒鉛製品４及び５に係る乙Ａ１８結果の 回折プロファイルにおいて，菱面晶系黒鉛層（３Ｒ）の（１０１）面 及び六方晶系黒鉛層（２Ｈ）の（１０１）面の各ピークが出現すると される回折線の角度４３ないし４４°付近のピークは比較的明瞭であ り，前記２(1)ウ(ｲ)のとおり，ＰＤＸＬの自動解析機能を使用しても＼n適切な解が得られると考えられること，日本黒鉛製品２に係る乙Ａ１ ８結果の回折プロファイルにおける回折線の角度４３ないし４４°付 近のピークは明瞭とはいい難いが，このような場合に，ＰＤＸＬの自 動解析機能を使用して得られた解が常に誤っていることを認めるに足＼nりる証拠はないことからすると，日本黒鉛製品２，４及び５のＲａｔ ｅ（３Ｒ）については，日本黒鉛製品結果及び乙Ａ１８結果のいずれ も採用することができるというべきである。
他方で，日本黒鉛製品１及び３に係る乙Ａ１８結果については，同 じ製品であるにもかかわらず，算出されたＲａｔｅ（３Ｒ）にかなり のばらつきがあること，日本黒鉛製品１及び３に係る乙Ａ１８結果の 各回折プロファイルにおける回折線の角度４３ないし４４°付近のピ ークは必ずしも明瞭ではないこと，前記２(1)ウ(ｲ)のとおり，ＰＤＸ Ｌは，ピークが不明瞭な場合，自動解析機能によっては不合理な解に＼n収束したり，解が発散したりすることがあり，このような場合，試料 を考慮した解析条件を手動で入力する必要があること，前記(1)ウ(ｲ) ａのとおり，原告は，自動解析機能によっては不合理な解に収束した＼nり，解が発散したりする場合には適宜の解析条件を手動で入力するこ とにより，ＰＤＸＬを用いて解析を行い，日本黒鉛製品結果を得たこ とからすると，日本黒鉛製品１及び３のＲａｔｅ（３Ｒ）については， 日本黒鉛製品結果を採用することができ，乙Ａ１８結果は採用するこ とができないというべきである。
ｂ 日本黒鉛製品結果及び乙Ａ１８結果によれば，日本黒鉛製品２は本 件各発明の構成要件１Ｂ及び２Ｂを，日本黒鉛製品４及び５は構＼成要 件１Ｂをそれぞれ充足し，日本黒鉛製品結果によれば，日本黒鉛製品 １及び３は構成要件１Ｂ及び２Ｂを充足することとなり，前記２の本＼n件各発明の解釈を前提とすると，日本黒鉛製品１ないし３は本件各発 明の，日本黒鉛製品４及び５は本件発明１の各技術的範囲に属すると 認めるのが相当である。
(ｲ) サンプルのＲａｔｅ（３Ｒ）
ａ 次に，前記(1)ウ(ｲ)ｂのとおり，日本黒鉛工業が保管していた日本 黒鉛製品１，２，４及び５の各サンプルのＲａｔｅ（３Ｒ）は，サン プル結果3)のとおりである。
そして，日本黒鉛工業の証人Ｚは，日本黒鉛工業においては，平成 １３年１０月頃からおおむね１０年に１回，製品のサンプルを保管す るようになり，平成２０年６月１２日に採取した日本黒鉛製品１のサ ンプル，平成１３年１０月５日に採取した日本黒鉛製品２のサンプル， 平成２０年７月３０日に採取した日本黒鉛製品４のサンプル及び同年 １２月１６日に採取した日本黒鉛製品５のサンプルを保管している旨 証言し，Ｚ証人作成の陳述書（乙Ａ１２０）にも同旨の記載があると ころ，証拠（乙Ａ８６，９４，９５）による裏付けがあることからす ると，Ｚ証人の上記証言は採用することができるというべきである。 したがって，上記日本黒鉛製品１，２，４及び５の各サンプルは上 記各日に採取したものと認めるのが相当である。
ｂ 日本黒鉛製品１に係るサンプル結果3)については，同じ製品である にもかかわらず，算出されたＲａｔｅ（３Ｒ）にかなりのばらつきが あること，サンプル結果3)の回折プロファイルにおいて，菱面晶系黒 鉛層（３Ｒ）の（１０１）面及び六方晶系黒鉛層（２Ｈ）の（１０１） 面の各ピークが出現するとされる回折線の角度４３ないし４４°付近 のピークは必ずしも明瞭ではないこと，前記２(1)ウ(ｲ)のとおり，Ｐ ＤＸＬは，ピークが不明瞭な場合，自動解析機能によっては不合理な＼n解に収束したり，解が発散したりすることがあり，このような場合， 試料を考慮した解析条件を手動で入力する必要があることからすると， 日本黒鉛製品１のサンプルのＲａｔｅ（３Ｒ）について，サンプル結 果3)は採用することができないというべきである。 他方で，日本黒鉛製品４及び５の各サンプルに係るサンプル結果3) については，複数回算出したＲａｔｅ（３Ｒ）にばらつきはほとんど なく，サンプル結果3)の回折プロファイルにおける回折線の角度４３ ないし４４°付近のピークは比較的明瞭であり，前記２(1)ウ(ｲ)のと おり，ＰＤＸＬの自動解析機能を使用しても適切な解が得られると考＼nえられることからすると，日本黒鉛製品４及び５の各サンプルのＲａ ｔｅ（３Ｒ）について，サンプル結果3)を採用することができるとい うべきである。 日本黒鉛製品２のサンプルに係るサンプル結果3)については，複数 回算出したＲａｔｅ（３Ｒ）にばらつきはほとんどないこと，そして， サンプル結果3)の回折プロファイルにおける回折線の角度４３ないし ４４°付近のピークは必ずしも明瞭ではないものの，本件証拠上，こ のような場合に，ＰＤＸＬの自動解析機能を使用して得られた解が常＼nに誤っているとまでは認められないことからすると，日本黒鉛製品２ のサンプルのＲａｔｅ（３Ｒ）について，サンプル結果3)を一応採用 することができるというべきである。
(ｳ) 日本黒鉛らが本件特許出願前から本件各発明の技術的範囲に属する日 本黒鉛各製品を製造販売していたか
前記イ(ｲ)のとおり，菱面晶系黒鉛層の増加に影響を及ぼすと考えられ る要素のほとんどは，黒鉛製品の製造工程及び製造された製品が満たす べき規格に関わるといえるが，具体的に，どのような条件の下，どのよ うな操作をすることにより，単に菱面晶系黒鉛層が増加するだけでなく， 六方晶系黒鉛層との総和における菱面晶系黒鉛層の割合であるＲａｔｅ （３Ｒ）がどの程度変動するかは，本件訴訟に現れた全証拠によっても 確定することができない。 そして，前記(1)ウ(ｱ)のとおり，日本黒鉛工業は，本件特許出願前か ら日本黒鉛各製品を製造しており，本件特許出願前から現在に至るまで， その製造工程及び出荷の基準となる規格値に大きな変更はない。 また，前記前提事実(2)及び(7)アのとおり，原告が日本黒鉛製品結果 をもって日本黒鉛らに対して提訴したのは平成３１年３月であり，平成 ２６年９月９日の本件特許出願からそれほど長い年月が経過しているも のとはいえない。
以上によれば，日本黒鉛らは，本件特許出願前から現在に至るまで， 日本黒鉛各製品の各名称を付した黒鉛製品を製造販売しており，この間， 菱面晶系黒鉛層の増減に影響を与えると考えられるこれらの製品の製造 工程及び規格値に変更はないことから，この間に製造販売された日本黒 鉛各製品は，同じ製造工程を経て，同じ規格を満たすものであると認め られる。そして，他にこれらの製品に対してＲａｔｅ（３Ｒ）の増減に 影響を及ぼす事情が存したとは認められず，前記(ｱ)のとおり，現時点に おいて，日本黒鉛製品１ないし３は本件各発明の，日本黒鉛製品４及び ５は本件発明１の各技術的範囲に属する。これらの事情に照らせば，日 本黒鉛らは，本件特許出願前から，このような日本黒鉛各製品を製造販 売していたと認めるのが相当であり，前記(ｲ)ｂのとおり，本件特許出願 前の平成２０年に採取した日本黒鉛製品４及び５のＲａｔｅ（３Ｒ）が ３１％以上であることも，この結論を裏付けるというべきである。
なお，日本黒鉛製品２に係るサンプル結果3)は，乙Ａ１８結果と相違 しているが，日本黒鉛製品２は土状黒鉛であり，菱面晶系黒鉛層（３Ｒ） の（１０１）面及び六方晶系黒鉛層（２Ｈ）の（１０１）面の各ピーク が出現するとされる回折線の角度４３ないし４４°付近のピークが必ず しも明瞭ではなく，前記２(1)ウ(ｲ)のとおり，ＰＤＸＬは，ピークが不 明瞭な場合，自動解析機能によっては不合理な解に収束したり，解が発＼n散したりすることがあり，同じく土状黒鉛である日本黒鉛製品１に係る サンプル結果3)及び乙Ａ１８結果を見てもばらつきがあることからする と，日本黒鉛製品２に係るサンプル結果3)と乙Ａ１８結果が相違するこ とは，日本黒鉛らが本件特許出願前から本件各発明の技術的範囲に属す る日本黒鉛製品２を製造販売していたという上記認定を左右するとはい えない。

◆判決本文

　1審と同じく、知財高裁は、明細書の別の部分に記載されている構成を、複数組み合わせた発明特定事項を追加する補正が新規事項であるとして権利行使不能＼と判断しました。

以上からすると，当業者によって，当初明細書等の全ての記載を総合す ることにより導かれる技術的事項とは，低地球温暖化係数の化合物である ＨＦＯ−１２３４ｙｆを調整する際に，不純物や副反応物が追加の化合物 として少量存在し得るという点にとどまるものというほかない。
(2) 控訴人の主張について
ア 控訴人は，沸点の近い化合物を組み合せて共沸組成物とすることが本件 発明の技術的思想であることや，低コストで有益な組成物を提供すること ができること等を主張するが，当初明細書中には，沸点の近い化合物を組 み合せて共沸組成物とすることや低コストで有益な組成物を提供できる ことについては，記載も示唆もされていないから，その主張は前提を欠く し，このような当初明細書に記載のない観点から本件補正をしたというの であれば，それは新たな技術的事項を導入するものであり，まさしく新規 事項の追加にほかならない。

◆判決本文

1審はこちら

◆令和1(ワ)30991