104条の3

特許権に基づく差止等についての仮処分命令がなされました。実施可能要件違反の無効主張は認められませんでした。なお、仮処分の申＼し立てではなく、別途本訴があり、そちらで審理されています。被告は裁判所の心証開示後の和解勧告には応答しなかったとのことです。

(1) 疎明資料（疎甲７）によれば、本件債務者製品は、「前記落とし口部の上方 に対向して配置され、水平方向に延びるフランジ状の平板部と、この平板部の 内周側から下方に向かって縮径するように延びるテーパー部と、このテーパー 部の下端から下方に向かって延びる円筒部とを有する落とし口対向部」を備え ていることが認められ、これらの構成を有すること自体は、当事者間に争いは＼nない。
(2) そして、本件発明２−２の構成要件２−２−Ｄの「蓋部材」は、特許請求の＼n範囲の記載上、「落し口部の上方に配置される」ものとされており、その余の 限定はされていない。また、本件明細書２の記載によれば、「鉛直方向の上方 から見て落し口部の開口を塞ぐように配置される形状であれば良い。」（段落 【００８１】）との記載があるものの、第１実施例における【表１】のケース＼n１及び【表２】のケース１１によれば、落とし口部の開口を完全に塞ぐように＼n配置されていない形状についても、これを完全に塞ぐように配置された形状と 同様に、サイフォン現象が生じていることが確認されている（段落【００６８】）。 上記構成要件及び本件明細書２の各記載によれば、本件構＼成要件にいう「蓋部材」は、落とし口部の開口を完全に塞ぐように配置されていない形状も含む ものであり、落とし口部の上方に配置されれば足りるというべきである。 これを本件債務者製品についてみると、上記認定事実によれば、本件債務者 製品の落とし口対向部は、落とし口部の開口を完全に塞ぐように配置されてい ないものの、落とし口部の上方に配置されているものと認められる。そうする と、本件債務者製品の落とし口対向部は、構成要件２−２−Ｄの「蓋部材」を＼n充足するものと認めるのが相当である。
(3) これに対し、債務者らは、「蓋部材」とはその直径が落とし口部外径の直径 より大きく、落とし口部の開口を覆い塞ぐものに限られると主張するものの、 上記において説示したところを踏まえると、採用することができない。
また、債務者らは、「蓋部材」は単なる開口よりも優れたサイフォン効能を＼n発揮させる部材でなければならず、本件債務者製品はこれに該当しないと主張 する。しかしながら、本件発明２−２の特許請求の範囲及び本件明細書２の各 記載には、債務者ら主張に係る限定がされているものと認めることはできず、 債務者らの主張は、採用の限りではない。 さらに、債務者らは、本件債務者製品のテーパー部は「誘導ガイド」（本件 特許２の請求項５）に当たるから、「蓋部材」には該当しないと主張する。し かしながら、上記にいう「誘導ガイド」は、本件発明２−２ではなく、本件特 許２の請求項５で特定される構成にすぎず、仮に、同請求項５の記載をみても＼n「前記蓋部材の下面には、誘導ガイドが形成され」と記載されるにとどまるこ とからすると（疎甲４）、「誘導ガイド」は、「蓋部材」の一部として構成さ＼nれ得るものと認めるのが相当である。そうすると、債務者らの主張は、「誘導 ガイド」の構成を正解するものとはいえない。＼n したがって、債務者らの主張は、いずれも採用することができない。 その他に、債務者らの主張を改めて検討しても、債務者らの主張は、本件発 明２−２の構成要件及び本件明細書２の各記載に基づかないものに帰し、いず＼nれも採用の限りではない。
(4) 以上によれば、本件債務者製品は、構成要件２−２−Ｄを充足するものと認めるのが相当である。＼n
３ 争点２（本件債務者製品の縦リブの「前記鍔部の上面と前記蓋部材の下面の外 周部とを連結する」該当性（構成要件２−２−Ｅ））＼n
(1) 疎明資料（疎甲７、１４）によれば、本件債務者製品の整流板（債権者が同 製品における「縦リブ」と呼称する部分をいう。以下同じ。）は、落とし口対 向部のうち平板部の下面に接続しており、当該下面の接続部分は、上記落とし 口対向部の下面の外周部に位置するものと認められる。そして、疎明資料（疎 甲７、１４）によれば、整流板は、同製品の鍔部の上面と接続しているものと 認められる。
そうすると、本件債務者製品の構成のうち、構＼成要件２−２−Ｅの「縦リブ」 に相当する整流板は、「鍔部の上面」と、「蓋部材」に相当する落とし口対向部の「下面の外周部」とを連結していることが認められる。 したがって、本件債務者製品は、構成要件２−２−Ｅを充足するものと認め＼nるのが相当である。
(2) これに対し、債務者らは、本件債務者製品の整流板が３つの部材（分割板、 流入促進部、渦流防止部材）に分かれることを前提として、分割板のうち鍔部 上にある部分は落とし口対向部と連結しておらず、渦流防止部材は鍔部に連結 していないから、いずれも構成要件２−２−Ｅを充足しない旨主張する。しか＼nしながら、本件発明２−２の構成要件及び本件明細書２の各記載を踏まえても、＼n債務者ら主張に係る「分割板」、「流入促進部」、「渦流防止部材」という概 念が使用されていないことからすると、少なくとも構成要件充足性を検討する＼nに当たっては、本件債務者製品の整流板を上記にいう３つの概念で区分するの は相当ではない。のみならず、債務者パナソニックの販促資料（疎甲１４）に＼nよっても、債務者パナソニックは、本件債務者製品の整流板を上記３つの概念＼nで区別していないのであるから、取引の実情等を踏まえても、債務者らの主張 は、独自の見解というほかない。
また、債務者らは、「縦リブ」は「鍔部上にのみ」配置されるものであると 解した上で、本件債務者製品の整流板は、落とし口部の開口に重なり「鍔部上 のみ」に配置されていないため、「縦リブ」に該当しない旨主張する。しかし ながら、特許請求の範囲の記載上、債務者主張に係る限定はされていない。そ して、本件明細書２（段落【００３４】）には「上面視で落し口部２０に重な らない位置で周方向に間隔をあけて配置された複数の縦リブ２３」という記載 が認められるものの、他方、本件明細書２（段落【００８３】）には「縦リブ ２３の形状、数量についても本実施の形態に限定されることはなく」と記載さ れていることからすれば、本件発明２の上記認定に係る技術的特徴に鑑みても、 「縦リブ」は、蓋部材を下方から支持し、雨水を整流する機能を有しているも＼nのであれば足り、必ずしも鍔部の真上にある構成に限定されるものとはいえな＼nい。そうすると、債務者らの主張は、前記判断を左右するものとはいえない。

◆判決本文

女性の下着に関する特許権について、原審は102条3項に基づき、約７００万円の損害賠償を認めました。1審被告は控訴しましたが、知財高裁は控訴棄却しました。控訴趣意書で新たに行った無効主張については、時機に後れた攻撃防御方法に該当すると判断したものの、判断しても無効理由なしと判断されました。

控訴人は、前記第２の４〔控訴人の主張〕のとおり、原審において主張し ていた無効理由とは異なる新たな無効理由（当審において新たに提出する乙 ３１文献による新規性欠如、同文献を主引用例とする進歩性欠如）を主張し、 被控訴人は、これにつき時機に後れた攻撃防御方法に当たるとして却下を申し立てている。＼n
(2) そこで、まず時機に後れた攻撃防御方法に当たるかについて検討すると、 控訴人による当審における新たな無効理由の主張は、令和６年２月６日付け 控訴理由書においてなされたものであるところ、特許権侵害訴訟において、 無効の抗弁は、特許権の侵害に係る紛争をできる限り特許権侵害訴訟の手続 内で迅速に解決するため、特許無効審判手続による無効審決の確定を待つこ となく主張することができるものとされており、特許無効審判とは別の手続 である民事訴訟手続内でのものであるから、審理の経過に鑑みて、審理を不 当に遅延させるものであるときは、時機に後れた攻撃防御方法に当たるもの として却下されるべきである。
これを基に原審における審理経過についてみると、一審被告である控訴人 は、原審において、令和３年１０月２７日提出の同月２２日付け答弁書にお いて、被控訴人製品の本件発明の構成要件該当性を否認するとともに、乙８文献を主引用例とし、これと周知技術との組み合わせないし乙９文献を副引＼n用例とする進歩性欠如の無効理由を主張した。これに対する一審原告である 被控訴人の反論等を受け、令和４年３月１８日付け準備書面(3)において、乙 ８文献による新規性欠如の無効理由を追加し、これに対する被控訴人の更な る反論を受けて、令和４年５月２７日付け準備書面(4)において、更に乙８文 献を主引用例とし、乙１０文献を副引用例とする進歩性欠如の無効理由を追 加した。これについての被控訴人の反論に対しては、更に令和４年８月２９ 日付け準備書面(5)において反論をした。
そして、侵害論について当事事者が主張立証を尽くしたことを前提とし、令 和４年８月３１日に行われたウェブ会議の方法による書面準備手続において、 裁判所から損害論に審理を進める旨の心証開示を受けて（令和４年８月３１ 日の書面準備手続の経過表には、協議の結果欄に、「当事者双方 侵害論につ いての主張立証は尽くした。」「裁判長 今後、損害論についての審理を進め る。」との記載がある。）、損害論の審理が進められ、令和５年９月２２日に行 われた口頭弁論期日において、控訴人は他に主張立証することはない旨を陳 述し、原審口頭弁論が終結されて原判決が言い渡されたものである。 こうした原審での審理経過に鑑みると、当審における新たな無効理由の主 張は、時機に後れて提出された攻撃防御方法に当たり、その提出が後れたこ とについて控訴人には重過失があるから、本来であれば却下は免れないが、 被控訴人から、予備的にではあるものの、当審において提出された無効理由についての反論がされており、これに対する控訴人の再反論の主張はなく当＼n審の口頭弁論終結に至っていることから、この限度では訴訟の完結を遅延さ せることになるとまではいえないため、以下、判断を加えることとする。

◆判決本文

マネースクエアＨＤvs外為オンラインの特許権侵害事件です。1審の東京地裁(40部)は、１審は、１０２条１項、２項の適用を認めず、損害額は約２０１５万円と認定しましたが、知財高裁は、同２項の適用を認め、約４４００万円と認定しました。なお、推定覆滅の割合については伏せ字となっています。

(1) 特許法１０２条２項の適用の可否について
ア 特許法１０２条２項は、「特許権者・・・が故意又は過失により自己の特許権・・・を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、 その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権 者・・・が受けた損害の額と推定する。」と規定する。 同項は、民法の原則の下では、特許権侵害によって特許権者が被った損害の賠償を求めるためには、特許権者において、損害の発生及び額、これと特許権侵害行為との間の因果関係を主張、立証しなければならないところ、その立証等には困難が伴い、その結果、妥当な損害の塡補がされないという不都合が生じ得ることに照らして、侵害者が侵害行為によって利益を受けているときは、その利益の額を特許権者の損害額と推定するとして、立証の困難性の軽減を図った規定である。そして、特許権者に、侵害者による特許権侵 害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には、 同項の適用が認められると解すべきである（知財高裁平成２４年（ネ）第１００１５号同２５年２月１日特別部判決、知財高裁平成３０年（ネ）第１００６３号令和 元年６月７日特別部判決）。
イ これを本件についてみると、１審原告の完全子会社（株式会社マネースクエア） はＦＸ事業を提供しており、「トラリピ」という名称の原告サービスを提供している ところ、証拠（甲３０）によると、トラリピとは、イフダン（新規と決済を同時に 発注する注文）に、リピート（注文を繰り返す機能）とトラップ（一度にまとめて＼n発注できる仕組み）を搭載したＦＸの発注管理機能をいい、トラリピの専用機能＼と して「決済トレール」（決済価格が値動きのトレンドを追いかけることで、利益の極 大化を狙う機能）があることが認められ、被告サービスと競合するものであるとい＼nえる。そして、原告サービスを提供しているのは１審原告の完全子会社であって、 特許権者である１審原告とは別法人であるものの、１審原告は、原告子会社の株式 の１００％を保有し、会社の目的や主たる業務が子会社の支配・統括管理をするこ とにあり、その利益の源泉が子会社の事業活動に依存するいわゆる純粋持株会社で ある（甲３３。以下、持株会社である１審原告と原告子会社を併せて「１審原告グ ループ」ともいう。）。そうすると、原告子会社は、１審原告のグループ会社として 持株会社の保有する多数の特許権を前提として原告サービスを提供しているのであ り（甲２４、２７）、本件特許は原告ライセンス契約に含まれていないものの、これ は国際出願に伴う不都合を回避するためにそのような体裁とすべきであったことに よるものにとどまり、１審原告が原告子会社に本件発明の実施許諾をしていないこ とを意味するものとはいえないことも踏まえると、原告子会社が本件発明を実施し ているものといえ、１審原告グループは、本件特許権の侵害が問題とされている平 成２９年７月から平成３１年３月までの期間、持株会社である１審原告の管理及び 指示の下で、グループ全体として本件特許権を利用した事業を遂行していたと評価 することができる。 したがって、１審原告グループにおいては、本件特許権の侵害行為である被告サ ービスの提供がなかったならば利益が得られたであろう事情があるといえる。
そして、１審原告の利益の源泉が子会社の事業活動に依存していること、１審原 告は１審原告グループにおいて、同グループのために、本件特許権の管理及び権利 行使につき、独立して権利を行使することができる立場にあるものといえ、そのよ うな立場から、同グループにおける利益を追求するために本件特許権について権利 行使をしているということができ、１審原告グループにおいて１審原告のほかに本 件特許権に係る権利行使をする主体が存在しないことも併せ考慮すれば、本件につ いて、特許権者に侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたで あろうという事情が存在するものといえるから、特許法１０２条２項を適用するこ とができるというべきである。
ウ １審被告の主張について
(ｱ) １審被告は、１審原告が主張する「グループ全体として特許を保有・管理し、 グループ全体として特許を活用した事業を展開しているという実態」の内容は不明 瞭であると主張する。
しかしながら、上記イで説示するとおり、１審原告と原告子会社は、いわゆる純 粋持株会社と完全子会社の関係にあるところ、実際に持株会社制を採用する企業が 多数存在する実情にあること（甲３２）、純粋持株会社と完全子会社は法人格が別で あるものの、グループ法人の一体的運営が進展している状況を踏まえ、実態に即し た課税の実現を目的としたグループ法人税制や支配従属関係にある二つ以上の企業 からなる企業集団を単一の組織体とみなして親会社が企業集団の財政状態、経営成 績、キャッシュフローの状況を総合的に報告するための連結財務諸表など、企業グ＼nループを、親会社を中心とした経済的一体性に着目して捉える制度が採用されてい る実情があることも踏まえると、本件事実関係の下においては、１審原告の管理及 び指示の下でグループ全体として本件特許権を利用した事業を遂行していると評価 することができるから、１審被告の上記主張は理由がない。
(ｲ) １審被告は、持株会社が特許権者であっても、事業会社も共有者として特許 権者となるか、又は専用実施権を設定したり、いわゆる独占的通常実施権を許諾することにより、当該事業会社自身が損害賠償請求の主体として、損害賠償を請求す ることによって、事業会社の損害賠償請求が認められないとする不都合は回避可能＼nであるから、特許法１０２条２項の適用を認める必要はない旨を主張する。 しかしながら、前記のとおり、本件においては１審原告の管理及び指示の下でグ ループ全体として本件特許権を利用した事業を遂行していると評価することができ る以上、１審被告の上記主張に係る事情は特許法１０２条２項の適用の妨げにはな るといえず、実施能力を有しないことにより得べかりし利益が存在しない等の個別＼nの事情から生じるところは、推定覆滅の問題として考えるのが相当である。 そもそも１審被告の上記主張は、１審原告のほかに原告子会社が本件特許権の侵 害に係る損害賠償請求の主体として認めるべきかどうかの問題に関わる事情であっ て、本件における１審原告の本件特許権の侵害に係る損害賠償請求における特許法 １０２条２項の適用を否定すべきものとはいえない。
・・・
(3) 推定の覆滅について
ア １審被告は、1)本件発明の技術的価値は乏しく、１審被告の利益に対する本 件発明の貢献は乏しいこと、2)１審原告はそもそも金融商品取引業者としての登録 を受けておらず、ＦＸ取引を業として行うことができなかったこと、3)本件発明と 代替性が認められる競合サービスが多数存在したこと、4)被告サービスにおいて一 定の売上げ及び利益を獲得できたのは、１審被告による格別の営業努力があったた めであることなどを、本件推定の覆滅事由に該当する旨主張するので、以下におい て判断する。
イ 1)本件発明の技術的価値は乏しく、１審被告の利益に対する本件発明の貢献 は乏しいとの主張について 証拠（乙３８）及び弁論の全趣旨によると、人気がある五大リピート系注文とし てトラリピ（原告子会社によるサービス）、ループ・イフダン、ｉサイクル注文（被 告サービス）、トライオートＦＸ、オートレールが挙げられているところ、それぞれ のサービスの比較の項目として、取扱い通貨ペアの多さ、注文方法（指値・逆指値 か、成行注文か）、値幅・利益幅の設定の自由度、売買方向（同一通貨ペア・同一売 買方向・同一値幅の複数の注文ができるかなど）、ポジション数、自動損切の仕様、 手数料・スプレッドの金額、スワップ金利の多寡、トレール機能の有無、相場追尾＼n機能の有無、スマホ対応の有無、独自コンテンツの有無などが挙げられており、こ＼nれらがＦＸ取引のサービスを利用する際の比較項目になるものと認められる。そし て、本件発明の内容は上記比較項目のうち「相場追尾機能」に相当するものと認め＼nられるところ、「リピート系注文で最も大事なのが自動損切りの仕様です」、「サービ スの特徴が最も出るのがこの値幅と利益幅の設定方法」、「長期運用が基本となるリ ピート系注文で成績に直結するのがこの手数料とスプレッド」、「スワップ金利は長 期間ポジションを保持し続けるリピート系注文においては大きな収入源となります」 などと「自動損切りの仕様」「値幅と利益幅の設定方法」「手数料とスプレッド」「ス ワップ金利」を評価する記載がある一方、「相場追尾機能」についてはそれに類する＼n記載はない。
そうすると、相場追尾機能をもってＦＸ取引の利用者が重視する項目とまでは認＼nめられず、被告サービスの使用の動機の形成に対する本件発明の寄与は限定的であ るというべきであるから、１審被告が被告サービスの使用により得た限界利益額に は、本件発明が寄与していない部分を含むものと認められる。 以上によると、同部分が含まれることは、本件推定の覆滅事由に該当するものと 認められる。
この点に関し、１審被告は、これに加えて、仮に本件発明が被告サービスの売上 げに寄与していると解するのであれば、被告サービスにおいて実施されていた１審 被告の各発明も被告サービスの売上げに貢献しており、当該各発明の寄与率により １審被告の利益の額を按分すべきと主張するが、１審被告が主張する１審被告の各 発明が被告サービスの利益に具体的に寄与していたと認めるに足りる証拠はないか ら、１審被告の上記主張は採用できない。
・・・
カ 以上のとおり、市場において競合するサービスが存在していたこと、被告サ ービスの使用の動機の形成に対する本件発明の寄与は限定的であるというべきであ ること、１審被告が被告サービスの使用により得た限界利益額には、本件発明が寄 与していない部分を含むものといえることなどを総合考慮すると、１審被告の使用 動機の形成に対する本件発明の寄与割合は●割と認めるのが相当であり、上記寄与 割合を超える部分については、１審被告の限界利益額と１審原告の受けた損害額と の間に相当因果関係がないものと認められる。 したがって、本件推定は、上記限度で覆滅されるものと認められるから、特許法 １０２条２項に基づく控訴人の損害額は、１審被告の限界利益額の●割に相当する 合計●●●●●●●●●円と認められる。

◆判決本文

1審はこちらです。

◆令和2(ワ)17104

関連の侵害事件です（当事者が同じ）

◆平成29(ネ)10073

原審

◆平成28(ワ)21346

こちらは、原告被告が逆の侵害事件です。

◆平成29(ワ)24174

1審では約15億円の損害賠償でしたが、知財高裁は約8億としました。 その理由は、原審と異なり、102条1項、および2項の適用は認められたが、その一方102条3項の損害賠償率が一審の３０％から、１５％と低く認定されました。その結果、102条2項による損害額が一番高いので、結果として約８億と認定されました。

当裁判所は、原審と異なり、本件においても特許法１０２条１項及び２項の 適用は否定されない一方、同条３項につき原審が適用した相当実施料率３０％ は過大であると思料し、これを前提に、当審における請求原因（侵害の対象取 引）の追加も踏まえて、同条２項に基づいて認められる損害８億３１９１万６ ７５３円の限度で損害賠償請求を認容すべきものと判断する。その理由は、以 下のとおりである。
・・・
(3) 以上の事情を踏まえて検討する。
ＳＤダイサーのメーカーは、国内では、控訴人と、被控訴人からＳＤエ ンジンの供給を受けるディスコ社に限られている。 ＥＯ社等の国外メーカーの販売実績は明らかではないが、サムスン社が 被控訴人による特許権侵害との指摘を受けてＥＯ社との取引を中止するに至 っていることに鑑みれば、競合メーカーの参入は、不可能とまではいえないまでも、相当限定されたものと推認される。＼nそうすると、ステルスダイサーの販売者は、控訴人と上記ディスコ社で 大部分を占める状況にあると認められる。
また、本件において、被控訴人製ＳＤエンジンは、本件訂正発明１並び に本件発明２−２及び本件発明２−３の技術の中核をなすものであり、そ の侵害品である被告製品にとっても、その技術の中核的部分に相当すると いえる。そうすると、被告製品の構成中、被控訴人製ＳＤエンジンに相当する部分がステルスダイサー製品としての不可欠の技術的特徴を体現する＼n部分であり、商品としての競争力の源泉になっているものと解される。 このように、ステルスダイサーの国内市場における販売者は、控訴人と、 被控訴人からＳＤエンジンの供給を受けるディスコ社にほぼ限定されてい ること、被控訴人製ＳＤエンジン自体は、ステルスダイサー製品の部品に とどまるものではあるが、その技術の中核をなすものであって、被告製品 の構成中、被控訴人製ＳＤエンジンに相当する部分がステルスダイサー製品としての不可欠の技術的特徴を体現する部分であり、商品としての競争＼n力の源泉になっているものと解されることからすると、本件において、侵 害者による特許権侵害行為がなかったならば特許権者に利益が得られたで あろうという事情が認められるというべきである。 これを他の表現でいえば、被控訴人が主張するとおり、特許権者が販売する部品を用いて生産された完成品と、侵害者が販売する完成品とは、同＼n一の完成品市場の利益をめぐって競合しており、完成品市場における部品 相当部分の市場利益に関する限りでは、特許権者による部品の販売行為は、 当該部品を用いた完成品の生産行為又は譲渡行為を介して、侵害品（完成 品）の譲渡行為と間接的に競合する関係にあるということもできる。
(4) 控訴人は、知財高裁令和４年１０月２０日判決（椅子式マッサージ機事件） は、特許権者が、侵害品と「需要者を共通」にする「同種の」「競合品」で あって「市場において・・・競合関係にある製品」を輸出・販売していた場合 に初めて、特許法１０２条２項による推定が正当化されることを踏まえたも のである旨主張するが、同判決の事案が、控訴人の指摘する場合であったと いうにすぎず、そのような場合以外に同項が適用されないことまでは判示す るものではない。 被控訴人製ＳＤエンジンの１個当たりの利益の額は、(1)の被控訴人製Ｓ Ｄエンジンの１個当たりの価額から(2)の原価を控除した●●●●円である。 その●●台分は●●●●●●●円であり、前記の特許法１０２条２項に基づ き算定される損害額７億５６２８万７９８１円を下回るから、本件において 同条１項に基づく損害は、採用の限りでない。
・・・ 特許法１０２条３項は、特許権侵害の際に特許権者が請求し得る最低限度 の損害額を法定した規定であって、同項による損害は、原則として、侵害品 の売上高を基準とし、そこに、実施に対し受けるべき料率を乗じて算定すべ きである。そして、平成１０年法律第５１号による改正により、「通常受け るべき金銭の額」という同項の規定のうち「通常」の部分が削除された経緯 に照らせば、同項に基づく損害の算定に当たっては、必ずしも特許権につい ての実施許諾契約における実施料率に基づかなければならない必然性はなく、 特許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき、実施に対し受けるべ き料率は、むしろ、通常の実施料率に比べて自ずと高額になるであろうこと を考慮すべきである。
したがって、実施に対し受けるべき料率は、1)当該特許発明の実際の実施 許諾契約における実施料率や、それが明らかでない場合には業界における実 施料の相場等も考慮に入れつつ、2)当該特許発明自体の価値すなわち特許発 明の技術内容や重要性、他のものによる代替可能性、3)当該特許発明を当該 製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の態様、4)特許権者と侵 害者との競業関係や特許権者の営業方針等訴訟に現れた諸事情を総合考慮し て、合理的な料率を定めるべきである。
(2) 本件における当てはめ
ア 当該特許発明の実際の実施許諾契約における実施料率や、それが明らか でない場合には業界における実施料の相場等（1)）、特許権者と侵害者 との競業関係や特許権者の営業方針等（4)）
(ｱ) 前記のとおり、被控訴人は、その開発に係るステルスダイシング技術 の中核的ユニットであるＳＤエンジン一式の製造については、自社製造 を必須とし、一切製造ライセンスを許諾せず、ＳＤエンジンの販売利益 により先端技術の研究開発を継続するものであり、そのため、被控訴人 は、アライアンスパートナーに対し包括ライセンスを付与するに当たっ ては、被控訴人製造に係るＳＤエンジンの販売を大前提として、当該販 売とＳＤ技術関連特許に関する特許発明のロイヤリティの支払を不可分 一体の条件とするものであり、被控訴人は、アライアンスパートナーに 対しては、本件特許発明を含めたＳＤ技術関連特許につき、ＳＤダイサ ーの最終販売価格の●％という実施料率に基づき、包括ライセンスを行 っており、他方、被控訴人からＳＤエンジンを購入しないＳＤメーカー に対しては、ＳＤ技術関連特許を包括ライセンスすることは一切ないも のである。したがって、被控訴人と控訴人の間では、当初本件業務提携契約に よりライセンス料が●％とされ、その後、●●●％に値下げされたが （乙１５）、この実施料率を相当実施料率算定の基準とするのは相当 でない。
(ｲ) 前述のとおり、ステルスダイサーの販売者としては、控訴人と、被 控訴人からＳＤエンジンの供給を受けるディスコ社が大きな割合を占 めており、両者の競合関係は明らかである。
・・・
以上のとおり、被控訴人と控訴人の間では、当初ライセンス料が●％と され、その後、●●●％に値下げされたが、これは、控訴人において被 控訴人製ＳＤエンジンのみを使用してＳＤダイサーを製造販売すること が前提となっているから、この前提を欠く場合に、上記ライセンス料の みをもって受けるべき料率とするのは相当でなく、他方、被控訴人製の ＳＤエンジンの利益そのものを特許法１０２条３項の料率の基準とする ことも相当でないこと、一般的なライセンス料の傾向、控訴人と被控訴 人は競合状態にあること、本件訂正発明１については本件発明２−２や 本件発明２−３により補わなければならない点があるところ、被告製品 （低追従）は本件発明２−２及び本件発明２−３の技術的範囲に属さな いこと等の事情を総合すれば、本件において被控訴人が実施に対し受け るべき料率としては、１５％と認めるのが相当である。
・・・
本件において特許権の侵害が認められるNo.●●●●の販売額合計は、別紙 ６認容額計算表のとおり●●●●●●●●●●●●円であり、これに１５％を乗じると、●●●●●●●●●●●円となる。これは、特許法１０２条２＼n項に基づき算定される損害額７億５６２８万７９８１円を下回るから、本件 において、同条３項に基づく損害は、採用の限りでない。

◆判決本文

1審はこちらです

◆平成30(ワ)28930

　パナソニックの知財信託会社による侵害訴訟の控訴審判決です。1審は技術的範囲外または新規性なしとして権利行使不能と判断しました。知財高裁も同様です。該当特許は７件あり、判決文は４００頁を超えます。

イ 上記各認定事実を総合的に考慮すると、４０２Ｗ製品は、遅くとも被控訴人 からカナデンに納品された平成２４年４月１７日頃には、同社に譲渡されたことに よりその構造が解析可能＼な状態に至ったものと認められる。 これに対し、控訴人パナソニックは、上記アの認定事実を認めるに足りる証拠が＼nないことを指摘すると共に、仮に平成２４年４月１７日頃に被控訴人からカナデン に対して４０２Ｗ製品が納品されたとしても、被控訴人とカナデンとの間に秘密を 保持することが暗黙のうちに求められていたため、公然実施されたとはいえないな どと主張する。
しかし、本件申請書は、その書面の体裁等に鑑みると、被控訴人において内部的＼nに定形化された書式に基づき作成されたものと見られ、日常的な業務の一環として 作成されたものであることがうかがわれる。また、その記載内容並びに「申請者印」＼n欄及び「完了印」欄の押印は、平成２４年４月１６日付け「見本品引取書」（乙７ ８）及び同月１７日付け「判取票」（乙８８）の記載又は押印と一致ないし整合す ることから、本件申請書の作成日は、上記認定のとおり、同年２月１０日と認めら＼nれる（なお、同様の理由及び筆跡の字体そのものから、判取票の作成日付は、同年 ９月１７日ではなく同年４月１７日であることも認められる。）。また、上記「判 取票」は、カナデン担当者（乙１４８）の姓と同一の印影が存在することから、平 成２４年４月１７日に同社に４０２Ｗ製品が納品されたことを裏付けるものといえ る。
また、本件申請書には、「処理方法」の「渡し切りサンプル（点灯試験・分解テ＼nスト）」欄にチェックがされているものの、カナデンは、電気工事業等の建設業許 可を得ている事業会社であり（乙７６）、また、被控訴人による４０２Ｗ製品の商 品開発に共同研究その他の形で関与していたことをうかがわせる事情も見当たらな いこと、本件チラシ及び本件カタログの記載からは、カナデンに納品された平成２ ４年４月頃又はこれに極めて近接した時点で、４０２Ｗ製品は既に一般向けに販売 されていたことがうかがわれることによると、カナデンに対する４０２Ｗ製品の納 品が、その構成等につき同社に守秘義務を負わせることを前提として行われたもの＼nであるとは考え難い。その他控訴人パナソニックが主張する点を考慮しても、この点に関する控訴人パナソ＼ニックの主張は採用できない。
ウ 小括
以上によると、４０２Ｗ発明は、本件原出願日２より前に日本国内において公然 実施された発明といえる。

◆判決本文

原審はこちら。

◆平成29(ワ)1390

　特許権侵害訴訟において、サブコンビネーション発明の要旨について、”「請求項４記載の携帯電話」との記載は、受信装置に係る発明を特定するために意味を有するものであると認めることはできない。”として、新規性無しとして権利行使不能（１０４条の３）と判断されました。

ウ 乙１２の各構成が本件発明の構＼成要件ＪないしＭの構成にそれぞれ相当＼nするか否かを検討する前提として、構成要件Ｊの「請求項４記載の携帯電＼n話との間で送受信するための」との記載の性質について検討する。 原告らは、構成要件Ｊの「請求項４記載の携帯電話との間で送受信す＼nるための」との記載は、本件発明の受信装置の構造及び機能＼を特定して いるから、請求項１ないし４の解釈を踏まえて請求項５に係る本件発明 の構成を認定すべきであると主張するものと解される。＼n
そこで検討すると、本件特許の特許請求の範囲及び本件明細書の各記 載によれば、本件発明は、受信装置が、携帯電話との間で送受信するた めのＲＦＩＤインターフェースを介して同携帯電話に対して個別情報の 発信要求をし、これに対し、同携帯電話が、要求された個別情報を送信 し、受信装置が、同携帯電話から受信した個別情報が要求した個別情報 であるか否かを判断し、受信した判断情報が前記要求した個別情報であ ると判断されたときに、前記携帯電話との間で処理を行うという、二つ 以上の装置を組み合わせてなる全体装置の発明に対し、それに組み合わ される受信装置の発明すなわちサブコンビネーション発明であって、本 件発明に係る特許請求の範囲の請求項５には、受信装置とは別の他の装 置すなわち他のサブコンビネーションである携帯電話に関する事項が記 載されているものと理解できる。
そして、サブコンビネーション発明においては、特許請求の範囲の請求 項中に記載された他の装置に関する事項が、形状、構造、構＼成要素、組成、 作用、機能、性質、特性、行為又は動作、用途等の観点から当該請求項に＼n係る発明の特定にどのような意味を有するかを把握し、発明の技術的範囲 を画する必要があるところ、他の装置に関する事項が、当該他の装置のみ を特定する事項であって、当該請求項に係る発明の構造、機能＼等を何ら特 定していない場合には、他の装置に関する事項は当該請求項に係る発明を 特定するために意味を有しないといえる。
本件特許の特許請求の範囲において、構成要件Ｊの「ＲＦＩＤインター＼nフェースを有し、」との記載は、受信装置が「ＲＦＩＤインターフェース を有し」ていることを、構成要件Ｋの記載は、受信装置が「個別情報の発＼n信要求を前記携帯電話に発信する発信手段」を有していることを、構成要＼n件Ｌの記載は、受信装置が「前記携帯電話から受信した個別情報が要求し た個別情報であるか否かを判断する判断手段」を有していることを、構成＼n要件Ｍの記載は、受信装置が「前記判断手段で受信した判断情報が、前記 要求した個別情報であると判断されたときに、前記携帯電話との間で処理 を行う」ことを、それぞれ特定していると認められるのに対し、構成要件＼nＪの「請求項４記載の携帯電話との間で送受信するための」との記載は、 上記の構造、機能＼等を有する受信装置と送受信をする携帯電話の構造、機＼n能等を請求項４記載の構＼成に限定するものにすぎず、受信装置の構造、機＼n能等自体を何ら特定していないから、「請求項４記載の携帯電話」との記＼n載は、受信装置に係る発明を特定するために意味を有するものであると認 めることはできない。
以上によれば、上記の「請求項４記載の携帯電話との間で送受信するた めの」を除外して請求項５に係る本件発明の要旨を認定することが相当で あるというべきであって、原告らの上記主張を採用することはできない。
・・・
以上によれば、本件発明は、乙１２発明と同一の構成を有しているから、＼n新規性を欠いており、本件特許は特許無効審判により無効にされるべきもの と認められ、原告らは被告に対してその権利を行使することができない（特 許法１０４条の３第１項、１２３条１項２号、２９条１項３号）。

◆判決本文

原告は、マザーズへの上場を控えていましたが、被告は、原告の主幹事会社に対して、「被告特許を侵害するとして、原告を提訴しました。上場は慎重にすべき」という旨の通知書を送付しました。実際に提訴自体はしましたが、印紙を貼らずの提訴で、その後、提訴は取り下げています。＼n
原告はかかる行為は、不正競争行為（不競法2条1項21号）に該当すると提訴しました。被告も反訴しています。　裁判所は、特許は無効だが、不正競争行為には該当しないと判断しました。
なお、サブコンピネーション発明の「〜のための」という文言も発明を限定するのかが問題となっています。

ウ 甲３２発明の各構成が本件発明の構＼成要件ＪないしＮの構成にそれぞれ＼n相当するかを検討する前提として、構成要件Ｊの「請求項４記載の携帯電＼n話との間で送受信するための」との記載の性質について検討する。 被告らは、構成要件Ｊの「請求項４記載の携帯電話との間で送受信す＼nるための」との記載は、本件発明の受信装置の構造及び機能＼を特定して いるから、請求項１ないし４の解釈を踏まえて請求項５に係る本件発明 の構成を認定すべきであると主張するものと解される。＼n
そこで検討すると、本件特許の特許請求の範囲及び本件明細書の各記 載によれば、本件発明は、受信装置が、携帯電話との間で送受信するた めのＲＦＩＤインターフェースを介して同携帯電話に対して個別情報の 発信要求をし、これに対し、同携帯電話が、要求された個別情報を送信 し、受信装置が、同携帯電話から受信した個別情報が要求した個別情報 であるか否かを判断し、受信した判断情報が前記要求した個別情報であ ると判断されたときに、前記携帯電話との間で処理を行うという、二つ 以上の装置を組み合わせてなる全体装置の発明に対し、それに組み合わ される受信装置の発明すなわちサブコンビネーション発明であって、本 件発明に係る特許請求の範囲の請求項５には、受信装置とは別の他の装 置すなわち他のサブコンビネーションである携帯電話に関する事項が記 載されているものと理解できる。
そして、サブコンビネーション発明においては、特許請求の範囲の請求 項中に記載された他の装置に関する事項が、形状、構造、構＼成要素、組成、 作用、機能、性質、特性、行為又は動作、用途等の観点から当該請求項に＼n係る発明の特定にどのような意味を有するかを把握し、発明の技術的範囲 を画する必要があるところ、他の装置に関する事項が、当該他の装置のみ を特定する事項であって、当該請求項に係る発明の構造、機能＼等を何ら特 定していない場合には、他の装置に関する事項は当該請求項に係る発明を 特定するために意味を有しないことになるから，これを除外して当該請求 項に係る発明の要旨を認定することが相当であるといえる。
本件特許の特許請求の範囲において、構成要件Ｊの「ＲＦＩＤインター＼nフェースを有し、」との記載は、受信装置が「ＲＦＩＤインターフェース を有し」ていることを、構成要件Ｋの記載は、受信装置が「個別情報の発＼n信要求を前記携帯電話に発信する発信手段」を有していることを、構成要＼n件Ｌの記載は、受信装置が「前記携帯電話から受信した個別情報が要求し た個別情報であるか否かを判断する判断手段」を有していることを、構成＼n要件Ｍの記載は、受信装置が「前記判断手段で受信した判断情報が、前記 要求した個別情報であると判断されたときに、前記携帯電話との間で処理 を行う」ことを、それぞれ特定していると認められるのに対し、構成要件＼nＪの「請求項４記載の携帯電話との間で送受信するための」との記載は 上記の構造、機能＼等を有する受信装置と送受信をする携帯電話の構造、機＼n能等を請求項４記載の構＼成に限定するものにすぎず、受信装置の構造、機＼n能等自体を何ら特定していないから、「請求項４記載の携帯電話」との記＼n載は、受信装置に係る発明を特定するために意味を有するものであると認 めることはできない。
以上によれば、上記の「請求項４記載の携帯電話との間で送受信するた めの」を除外して請求項５に係る本件発明の要旨を認定することが相当で あるというべきであって、被告らの上記主張を採用することはできない。
・・・
(2) 小括
以上によれば、本件発明は、甲３２発明と同一の構成を有しているから、＼n新規性を欠いており、本件特許は特許無効審判により無効にされるべきもの と認められ、被告モビリティは原告に対してその権利を行使することができ ない（特許法１０４条の３第１項、１２３条１項２号、２９条１項３号）。
３ 争点１−３（被告らによる虚偽告知の内容）について
前提事実(5)オのとおり、本件通知行為は、原告が被告モビリティの特許権 を侵害しているとの原告の営業上の信用を害する事実を告知するものであると ころ、前記２のとおり、本件特許は特許無効審判により無効にされるべきもの であり、原告が被告モビリティの特許権を侵害しているとの事実を通知した本 件通知行為は、不正競争防止法２条１項２１号の「虚偽の事実を告知」するも のといえる。
他方で、前提事実(5)オのとおり、本件通知行為により、被告モビリティは、 岡三証券に対し、被告モビリティが別件訴訟を提起した旨も通知したものであ るが、実際に、本件通知行為の前日である令和３年６月２３日、東京地方裁判 所に対し、別件訴訟を提起している以上（前提事実(5)エ）、別件訴訟について の通知内容は、同条の「虚偽の事実を告知」したものとはいえない。 なお、被告らは、原告の前訴訟代理人であった弁護士Ｃｉ作成に係る令和３ 年７月２６日付け意見書について、文書提出命令を申し立てているところ（東＼n京地方裁判所令和４年（モ）第２６４号）、本訴のいずれの争点との関係でも 取調べの必要性が認められるとはいえないから、上記申立てを却下する。＼n４ 争点２（被告らと原告との間の競争関係の有無）について 事業者間の公正な競争を確保するという不正競争防止法の目的（不正競争防 止法１条）に照らすと、同法２条１項２１号の「競争関係」は、現実の市場に おける競合が存在しなくとも、市場における競合が生じるおそれがあれば認め られると解するのが相当である。
そして、前提事実(2)及び(3)並びに弁論の全趣旨によれば、原告は、決済 に利用される通信端末及びインターネットを利用した決済システムを開発して 販売していること、被告モビリティは、決済システムに利用され得る本件発明 に係る特許権を有し、同特許権について実施権を許諾してライセンス収入を得 ることを業としていることが認められ、被告モビリティ自身が決済端末の開発、 販売をしておらず、現実の市場における競合が存在しないとしても、市場にお ける競合が生じるおそれはあるといえる。
３ 争点１−３（被告らによる虚偽告知の内容）について
前提事実(5)オのとおり、本件通知行為は、原告が被告モビリティの特許権 を侵害しているとの原告の営業上の信用を害する事実を告知するものであると ころ、前記２のとおり、本件特許は特許無効審判により無効にされるべきもの であり、原告が被告モビリティの特許権を侵害しているとの事実を通知した本 件通知行為は、不正競争防止法２条１項２１号の「虚偽の事実を告知」するも のといえる。
他方で、前提事実(5)オのとおり、本件通知行為により、被告モビリティは、 岡三証券に対し、被告モビリティが別件訴訟を提起した旨も通知したものであ るが、実際に、本件通知行為の前日である令和３年６月２３日、東京地方裁判 所に対し、別件訴訟を提起している以上（前提事実(5)エ）、別件訴訟について の通知内容は、同条の「虚偽の事実を告知」したものとはいえない。
(2) 不正競争行為に係る過失について
本件全証拠によっても、被告らにおいて本件通知行為時までに本件特許が 無効となることを具体的に認識し得たことを基礎付ける事情は認められない。 他方で、前提事実(5)のとおり、被告モビリティは、原告がマザーズ市場に 上場する約２週間前に、岡三証券に対して本件通知行為をしたものであると ころ、同時点においては、原告から本件特許が無効である旨の主張は一切さ れておらず、原告が初めて具体的な引用例を示した上で本件特許の新規性又 は進歩性欠如の主張をするに至ったのは、本件訴訟係属中に前訴訟代理人弁 護士らを解任して現在の訴訟代理人弁護士に本件を委任した後であった。以 上の事情に加え、一般に、特許権は特許庁においていったん特許要件ありと して特許査定を受けた権利であることを考慮すると、本件通知行為時点にお いて、被告らに本件特許の無効理由を調査する義務まで負わせることが相当 であるとはいい難い。したがって、被告らに不正競争行為につき過失があるとの原告の主張は理由がない。

◆判決本文

　空調服の特許について、進歩性無しとして、権利行使不能と判断されました。＼n

前記ａないしｄの各記載によると、本件出願当時、被服の技術分野 においては、二つの紐状部材を結んでつないで長さを調整することや、 そもそも二つの紐状部材を結んでつなぐこと自体、手間がかかって容 易ではないとの周知かつ自明の課題が存在したものと認められる（な お、前記１(1)のとおり、本件明細書にも、本件出願当時に存在した課 題として、一組の調整紐を結んで所望の長さになるようにすることは 非常に難しく、ほとんどの着用者は空気排出口の開口度を適正に調整 することができないとの記載がみられるところである。）。 そうすると、被服の技術分野に属する本件公然実施発明の構成＼n（「前記空調服の服地の内表面であって前記襟後部又はその周辺の第＼n一の位置に取り付けられた紐１と」、「前記紐１が取り付けられた前記 第一の位置とは異なる前記襟後部又はその周辺の第二の位置に取り付 けられた紐２とを備え」、「２本の紐（１、２）を結ぶことによって、 空気排出量を調節することができる」との構成）自体からみて、また、＼n乙４６説明書に「首と襟足の間隔を広くし」との記載及び紐が首の後 ろにある旨の図示（前記(1)イ ）があることからすると、本件公然実 施発明に接した本件出願当時の当業者は、上記の課題を認識するもの と認めるのが相当である。
乙３３発明’が解決する課題
前記(3)アの記載のとおり、乙３３発明’は、「帯紐６ａ」に「ボタン ７ａ」を、「帯紐６ｂ」に複数の「ボタン７ｂ」をそれぞれ設け、「ボタ ン７ａ」を複数ある「ボタン７ｂ」のいずれか一つにはめ込むとの構成＼nを採用することにより、「帯紐６ａ」及び「帯紐６ｂ」の装着長さを調 整し、もって、個人差のある腰回りの大きさに応じて介護用パンツ１を 装着することを可能にするというものであるところ、乙３３公報に装着＼nの容易さについての記載（【０００８】、【０００９】、【００１１】）があ ることや、前記 ｅのとおりの周知かつ自明の課題が本件出願当時に被 服の技術分野において存在したとの事実も併せ考慮すると、本件出願当 時の当業者は、乙３３発明’につき、これを二つの紐状部材を結んでつ ないで長さを調整することが手間で容易ではないとの課題を解決する手 段として認識するものと認めるのが相当である。
課題の共通性についての結論
前記 及び のとおりであるから、本件公然実施発明から認識される 課題と乙３３発明’が解決する課題は、共通すると認めるのが相当であ る。
ウ 本件公然実施発明に乙３３発明’を適用することについての動機付けの 有無
前記ア及びイのとおりであるから、被服の技術分野に属する本件公然実 施発明に接した本件出願当時の当業者は、空気排出スペースの大きさを調 整するための手段である「紐１」及び「紐２」を結んでつないで長さを調 整することが手間で容易でないとの課題を認識し、当該課題を解決するた め、同じ被服の技術分野に属する乙３３発明’を採用するよう動機付けら れたものと認めるのが相当である。
エ 原告の主張について
原告は、本件公然実施発明は、排出する空気の量に応じて、中に支え る物体がない、空気を排出するスペースを調整するのに対して、乙３３ 発明’は、体型等に応じて中に支える物体があるものの周りを調整する ものであるから、その目的や機能が異なると主張する。＼nしかしながら、本件公然実施発明と乙３３発明’とは、紐状の部材の 締結により被服が形成する空間の大きさを調整するとの目的ないし する。
しかしながら、本件公然実施発明と乙３３発明’とは、紐状の部材の 締結により被服が形成する空間の大きさを調整するとの目的ないし機能＼nにおいて異なるものではないから、本件公然実施発明が空調服の首回り の空気排出スペースの大きさを調整するものであるのに対し、乙３３発 明’が介護用パンツの腰回りの大きさを調整するものであること、すな わち、両者が何を調整するのかにおいて異なることは、前記ウに係る結 論を左右するものではない。 また、原告は、1)空調服は、世の中に存在しなかった革新的技術であ ることや、2)本件発明１は従来技術に比して有利な効果を有しており、 本件公然実施発明と異なる技術的意義を有することを主張している。 しかし、上記1)について、本件発明１は、本件公然実施発明等によっ て既に実用化されている空調服における空気排出口の開口度の調節方法 に係る発明であり、従来技術の延長線上に位置付けられるものと評価で きるところ、上記の調節方法が被服の技術分野で周知といえることは前 記(3)で説示したとおりである。そうだとすれば、空調服という製品自体 が革新的技術であることは、本件発明１の進歩性を基礎付ける事情とは ならないというべきである。 上記2)について、本件全証拠によっても、本件発明１がその進歩性を 基礎付けるほどの有利な効果や技術的意義を有しているとは認められな い。

◆判決本文

特許権侵害について、原審は約4500万円の損害賠償を認めましたが、知財高裁はこれを取り消しました。争点は、主引発明に副引用発明を適用し、さらに周知技術を適用できるかです。知財高裁(2部)は、本件では相互に関連する技術ではなく、適用可能と判断しました。＼n

イ 本件適用２に係る動機付けと阻害要因の有無
前記(4)イ(ｱ)のとおり、乙１５発明は、回転駆動源に電動モータを使用したトル ク制御式パルスツール（ねじ締めツール等）の技術分野に属するものである。また、 前記アによると、本件周知技術は、電動モータに使用される磁石の固定方法に関す るものであるから、電動モータの技術分野に属するものである。そして、相違点Ｂ に係る本件発明等の構成の内容は、磁石がステータに隙間を設けて貼＼設されている ことであるから、本件適用２との関係では、乙１５発明（電動モータに係る部分） と本件周知技術は、その属する技術分野を共通にするものである。さらに、乙１５ 発明（乙６発明Ａを適用したもの）に接した本件優先日当時の当業者は、磁石をど のようにして筒状のロータの内周面に保持するかという課題に直面することになる ところ、接着剤を用いて磁石をロータに隙間を設けて貼設する技術である本件周知＼n技術は、当該課題を解決することのできる手段（技術）となる。したがって、本件 優先日当時の当業者において、乙１５発明（乙６発明Ａを適用したもの）に本件周 知技術を適用する動機付けがあったものと認めるのが相当である。 本件適用２をするに当たり、阻害要因があることを認めるに足りる証拠はない。
ウ 相違点Ｂに係る本件発明等の構成の容易想到性についての小括＼n
(ｱ) 以上のとおりであるから、本件優先日当時の当業者は、乙１５発明に乙６ 発明Ａ及び本件周知技術を適用することにより、相違点Ｂに係る本件発明等の構成＼nに容易に想到し得たものと認めるのが相当である。
(ｲ) この点、原告は、乙１５発明に乙６文献記載の発明を適用し、その後に周 知技術を適用して相違点Ｂに係る本件発明等の構成を導出することは「容易の容易」＼nに当たるから、本件優先日当時の当業者において、相違点Ｂに係る本件発明等の構＼n成に容易に想到し得たとはいえないと主張する。 確かに、前記イのとおり、本件適用２は、乙６発明Ａを適用した乙１５発明を前 提とするものである。しかしながら、電動式衝撃締め付け工具において、電動モー タをアウタロータ型のものとすること（相違点Ａ関係）と当該電動モータにおいて 磁石を筒状のロータの内周面に隙間を設けて貼設すること（相違点Ｂ関係）は、そ＼nれらの内容に照らし、相互に関連する技術ではなく、互いに独立した別個の技術で あるといえるから、原告の主張は、相違点Ｂに係る本件発明等の構成の容易想到性＼nを左右するものではない。

◆判決本文

1審はこちらです。

◆令和2年（ワ）4913

個人発明家がアップルを訴えた事件の控訴審判決です。1審は約4400万円の支払いを命じましたが、知財高裁（3部）は、約1800万円に減額しました。これは実施料率が1審0.5％控訴審0.2％となったためです。

当裁判所は、第１審原告の請求のうち、１７５５万３６４２円及びうち１２ ６９万１８３１円に対する平成２１年９月２７日から、うち２５万３５８５円 に対する平成２２年９月２６日から、うち１７０万７６０８円に対する平成２ ４年９月３０日から、うち２９０万０６１８円に対する平成２５年９月２９日 から、各支払済みまで年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理 由があるからこの限度で認容し、その余の請求は理由がないから棄却すべきで あると判断する。その理由は、当審における当事者の主張も踏まえて原判決を 後記１のとおり補正し、後記２のとおり当審における第１審原告の補充主張に 対する判断を付加し、後記３のとおり当審における第１審被告の補充主張に対 する判断を付加するほか、原判決「事実及び理由」第４（原判決４５頁２行目 から９４頁１２行目まで）に記載のとおりであるから、これを引用する。
・・・
原判決９２頁１行目の・・・、同頁５行目の「０．５％」を「０．２％」に、それぞれ改める。

◆判決本文

原審はこちら。

◆令和2(ワ)13317
関連事件です。

◆平成19(ワ)2525

◆平成25(ネ)10086

1審では､技術的範囲に属するが新規性違反の無効理由有りと判断されました。控訴人は訂正審判を請求するとともに、控訴しました。被控訴人は訂正要件違反の無効理由を主張しましたが、知財高裁は訂正要件違反なしと判断し、差止と約50万円の損害賠償を認めました。

(ｲ) 乙１８分析及び乙２４分析における分析対象物である公然実施発明
（引用発明）に基づく進歩性欠如の主張について ａ 公然実施発明は、公然実施品の具体的な構成又は組成等に基づいて認＼n定されるため、通常、その公然実施品自体に課題が記載されていること はなく、何らかの課題があることを認識することは困難であるから、公 然実施発明に基づく容易想到性の有無を判断するにあたっては、公然実 施品から出願日（優先日）当時の技術常識を前提にして技術的思想や課 題を認識できるかどうか、その構成又は組成を変更する動機付けがある＼nか否かを検討すべきである。
・・・
ｃ 被控訴人の主張について
(a) 被控訴人は、前記第２の３(3)〔被控訴人の主張〕イ・ウのとおり、 本件特許の優先日前に公然実施された被控訴人製品「無限七星ＦＩＳ Ｈ」の重量平均分子量４．５×１０４との比較において、「１５００ ０」という上限値が技術的にいかなる意義を有するのかが不明であ り、本件優先日において、ポリアリルアミンの重量平均分子量上限値 の「１５０００」と、公然実施発明に係る同「４５０００」は、いず れもポリアリルアミンの重量平均分子量として広く知られ、一般的に 利用されている範囲内のものであるから、本件発明は、公然実施発明 に基づいて当業者が当然に予測することができたもので、進歩性を有＼nしない旨を主張する。
この点につき、乙１３（特開昭５８−２０１８１１号公報）は、モ ノアリルアミンの重合体の製造方法について記載されたものである ところ、アリル化合物が通常のラジカル系開始剤によっては重合し難 いという問題があったことから、ラジカル系開始剤を用いて、モノア リルアミンの高重合度の重合体を製造する方法を提供することを目 的とするものであり、請求項１に記載の特定のラジカル系開始剤（分 子中にアゾ基とカチオン性の窒素原子を持つ基とを含む。）を用いれ ば、モノアリルアミンの無機酸塩が、極性溶媒中で極めて容易に重合 し、高収率で高重合度の重合体が得られることを見出したものであっ て（特許請求の範囲の記載、２頁左上欄及び３頁左下欄）、実施例に は、乙１３記載の製造方法によって製造された数平均分子量（Ｍｎ） が「６５００〜４５０００」のポリアリルアミンが記載されている。 しかし、乙１３は、ポリアリルアミンを水に含有した際の機能につい＼nて、また、数平均分子量の違いによる機能の差異について記載ないし＼n示唆するものではないから、乙１３の記載から、公然実施発明（引用 発明）の「無限七星ＦＩＳＨ」について、含有成分であるポリアリル アミンの重量平均分子量等の物性を変更することが動機付けられる ものとはいえない。
また、乙１２の１（メディカル社のウェブサイト）には、「ＰＡＡ 🄬（ポリアリルアミン）」の製品紹介が記載されており、「日東紡が 世界で初めて工業的製法を確立したポリアリルアミン（ＰＡＡ🄬）は、 一級アミンを主成分とする機能性カチオンポリマー」であり、「様々＼nな素材のカチオン化や高機能化に最適」であることや、「お客様の使＼n用目的・用途に応じてのご提案も可能」であることが記載され、「ア＼nリルアミン塩酸塩重合体［１級アミン単独、水溶液］」として、重量 平均分子量（Ｍ．Ｗ．）が「１，６００」（ＰＡＡ−ＨＣＬ−０１）、 「１５，０００」（ＰＡＡ−ＨＣＬ−３Ｌ）、「１００，０００」（Ｐ ＡＡ−ＨＣＬ−１０Ｌ）等の製品が、また、「アリルアミン（フリー） 重合体［１級アミン単独、水溶液］」として、重量平均分子量（Ｍ． Ｗ．）が「１，６００」（ＰＡＡ−０１）、「１５，０００」（ＰＡ Ａ−１５Ｃ）、「２５，０００」（ＰＡＡ−２５）等の製品が、それ ぞれ記載されている（１／３−２／３頁）。 また、乙１２の２には、メディカル社の研究・開発の歴史について 記載され、「ＰＡＡ🄬」に関して、「１９８４（昭和５９）年 ＰＡ Ａ🄬の（ポリアリルアミン）の重合方法発明および販売開始」、「１ ９９１年（平成３）年 低分子ＰＡＡ🄬を直接染料用固着剤として用 途開発・販売開始」等の記載がある。 しかし、乙１２の１及び乙１２の２も、ポリアリルアミンを水に含 有した際の機能や、重量平均分子量の違いによる機能＼の差異について 記載ないし示唆するものではないから、乙１２の１の記載から、公然 実施発明（引用発明）の「無限七星ＦＩＳＨ」について、含有成分で あるポリアリルアミンの重量平均分子量等の物性を変更することを 動機付けられるものとはいえない。
そうすると、乙１３、乙１２の１及び乙１２の２の各記載を考慮し ても、前記公然実施発明（公然実施品）の構成又は組成について、技＼n術的思想や課題を認識できるような、本件優先日当時の技術常識があ ったとはいえないから、たとえ、重量平均分子量が「１５０００」又 は「４５０００」であるポリアリルアミンが市販されたものであり、 当業者に広く知られ、一般的に利用されているものであったとして も、そのことを根拠に、当業者が公然実施発明のポリアリルアミンの 重量平均分子量等の物性を変更することを当然に予測できるとはい＼nえない。 したがって、被控訴人の上記主張は採用することができない。
(b) 被控訴人は、前記第２の３(3)〔被控訴人の主張〕エのとおり、本件 明細書にはポリアリルアミンの重量平均分子量につき本件訂正に係 る数値範囲は記載されていないから、当該数値範囲に特別な技術的意 義は認められず、本件明細書には重量平均分子量と発明の効果との間 に因果関係があることも記載されていないから、市販品として容易に 入手可能な重量平均分子量のポリアリルアミンを採用することに困＼n難性はなく本件発明は進歩性を有しないと主張する。
そこで本件発明の技術的意義について検討すると、前記アのとお り、本件明細書には、簡便に調製でき、且つ優れた機能を有する機能＼ 水を提供することを課題とし（段落【０００２】ないし【００１０】）、 当該課題を解決するために、機能水に、式（３）（式（３’）を包含＼nする。）で表される不飽和アミンに由来する構＼造単位を含むポリマー 等の多価アミン及び／又はその塩を機能成分として含有することを＼n特徴とし、当該機能成分の機能＼として、魚介類又は精肉の鮮度保持を 含む種々の機能を有することが開示されている（段落【００１２】、＼n【００１３】、【００１５】及び【００２６】）。
また、式（３）で表される不飽和アミンに由来する構＼造単位を含む ポリマーとして、本件発明のポリアリルアミン又はジアリルアミン重 合体に該当するポリマーＢが例示されており、その重量平均分子量が 「例えば１００〜２００，０００、好ましくは３００〜１００，００ ０、さらに好ましくは５００〜５０，０００である」こと（段落【０ ０５２】ないし【００５５】）、ポリマーＢの市販品として、重量平 均分子量が「１６００」であるポリアリルアミン（ＰＡＡ−０１）、 「１５，０００」であるポリアリルアミン（ＰＡＡ−１５Ｃ）及び「５， ０００」であるジアリルアミン重合体（ＰＡＳ−２１）が開示されて いる（段落【００６５】）。
そして、実施例において、具体的に、重量平均分子量が「１６００」 若しくは「１５，０００」であるポリアリルアミン又は重量平均分子 量が「５，０００」であるジアリルアミン重合体及び精製水を配合し た試験液を用いて、魚介類又は精肉の鮮度保持を含む種々の機能を確＼n認したことが開示されている（段落【０１０８】ないし【０２３７】）。 そうすると、本件明細書の記載から、「重量平均分子量５００〜１ ５０００」のポリアリルアミン又はジアリルアミン重合体を含有する 機能水である本件発明には、前記のとおりの機能＼を有する点で技術的 意義があることが認められる。
そして、前記(a)のとおり、公然実施発明（引用発明）に基づいて、 その含有成分であるポリアリルアミンの組成に着目し、重量平均分子 量等の物性をあえて変更することについて動機付けがあるとはいえ ないから、前記本件発明との相違に係る重量平均分子量の数値範囲の ものに置換することが容易に想到できたものとはいえない。 したがって、被控訴人の上記主張は採用することができない。

◆判決本文

1審はこちら。

◆令和3(ワ)4920大阪地裁

自動二輪車のブレーキに関する特許について、ヤマハ発動機に対して損害賠償等を求めました。争点は均等侵害等多数有りますが、東京地裁46部は、サポート要件違反の無効理由ありとして、権利行使不能と判断しました。本件特許は出願時から弁理士無しの本人出願ですが、訂正時に代理人がついてます。無効審判も同時継続しています（無効2023-800055）

２ サポート要件違反があるか（争点４−１）について
本件発明１について
ア 本件発明１の構成要件１Ｆは、「前記信号演算として、横加速度を検出す＼nる加速度センサーのロールによる影響を取り除く演算を行った補正後の横 Ｇ（Ｇｈｏｓｅｉ）の導出方法を少なくとも有し、」というものであり、構＼n成要件１Ｈは、「当該車両において、前記傾斜角速度（Ψ）と前記補正後の 横Ｇ（Ｇｈｏｓｅｉ）の組合せにより、車両挙動が判断され、・・・」とい うものであり、本件発明１は、算出された補正後の横Ｇ（Ｇｈｏｓｅｉ）を 利用するＥＣＵによって車輪を適切に制動し、これによってロール方向の挙 動の抑制を図る車両ブレーキ制御装置（構成要件１Ｉ）であるとされている。＼nそして、本件発明１は、前記１のとおり、自動二輪車等の制御装置につ いて、従来は、正確な傾斜角の検出ができなかったという課題を解決して、 車両の走行状態での正確な横Ｇを検出できるようにしたというものである。 これらからすると、構成要件１Ｆ及び１Ｈの「横Ｇ（Ｇｈｏｓｅｉ）」は、＼n従来はできなかった正確な傾斜角の検出を行うなどした上で算出された、 車両の傾斜走行状態での正確な横Ｇであると認められる。 ここで、制動指令の前提となる「横Ｇ（Ｇｈｏｓｅｉ）」は、「横加速度を 検出する加速度センサーのロールによる影響を取り除く演算を行った」（構＼n成要件１Ｆ）ものであるとされていることから、「横Ｇ（Ｇｈｏｓｅｉ）」 は、横加速度を検出する加速度センサーの検出値を基に、これに補正をか けて得られる値であると理解できる。もっとも、本件発明１の特許請求の 範囲には、「横Ｇ（Ｇｈｏｓｅｉ）」について、単に加速度センサーの値か ら「ロールによる影響を取り除く演算を行った」（構成要件１Ｆ）と記載す＼nるのみで、どのような演算をするかは明示されていない。そうすると、特 許請求の範囲には、従来の課題を解決するものを用いることのみが記載さ れ、その解決のための構成は記載されていないといえる。＼n
イ 本件明細書には本件発明の意義として前記１のとおりの記載があり、車両 の正確な傾斜角の検出ができず、正確な横Ｇを検出できなかったという課題 を解決して、車両の走行状態での正確な横Ｇを検出できるようにしたという ものであるとされている。
もっとも、本件明細書には、従前は検出できなかった正確な傾斜角の検出 をどのようにするかや、その傾斜角が判明した場合に正確な横Ｇを算出する ためにどのような補正を行うかについての記載はない。
他方、本件明細書には、センサーによる検出結果を補正して横Ｇを算出す る方法として、Ｇｈｏｓｅｉ ＝ Ｇｋｅｎ − （Ψ・Ｒｈｓｅｎ） （式Ａ） との記載がある（【００７３】）。本件明細書の【００７３】では、「Ｇｋｅｎ」 は、実際の走行傾斜時に検出される検出横Ｇであるとされ、「Ψ」は傾斜角 速度、「Ｇｈｏｓｅｉ」はΨを用いたＧｋｅｎの補正後の横Ｇであるとされ ていて（なお、「Ｒｈｓｅｎ」について、本件明細書には定義がないものの、 「ｈｓｅｎ」について路面とセンサとの距離であることを示唆する記載があ ったり（【００５０】【００５８】【００６１】、図８、９）、「ＲはＧセンサー ＃２３の実車取付けの高さ（図８ｂ ｈｓｅｎ）」（【００６３】）との記載、 Ψ・Ｒｈｓｅｎについて、Ｒｈｓｅｎに１を代入した上で「但し、センサー 取り付け高さ Ｒを１ｍとする。」との記載（【００７４】）があったりする ことから、「Ｒｈｓｅｎ」車体を垂直にしたときのセンサ取り付け位置の高 さであることを一応推測できる。）、その「Ｇｈｏｓｅｉ」は、本件発明の課 題として言及されている「正確な横Ｇ」であると理解することができる。そ して、式Ａは、その体裁から、本件発明の意義（前記１参照）として記載さ れている、「横Ｇセンサー」で検出されたＧｋｅｎと「角速度センサー」で 検出されたΨを用いて「正確な横Ｇ」を算出する方法を記載した式であると 理解できる。
しかしながら、「Ψ・Ｒｈｓｅｎ」からは、傾斜角は算出されないし、式 Ａから、傾斜角を算出することなく「正確な傾斜角の検出ができなかった諸 問題」が解決されていると理解することもできない。さらに、Ｇｈｏｓｅｉ 及びＧｋｅｎは、加速度の次元（長さ／時間２）を有し、Ψ・Ｒｈｓｅｎは 速度の次元（長さ／時間）の次元を有していることから、式Ａは物理学上、 明らかに意味を持たない式である（弁論の全趣旨）。 そして、本件明細書には、式Ａの他に、センサーによる測定値を基に「正 確な横Ｇ」を算出する方法についての記載はない。
ウ 本件明細書によれば、本件発明は、車両制御のためには「正確な横Ｇ」の 取得が必要であるところ、横加速度を検出する加速度センサーの値をその まま用いることができないこと、当該値から正確な横Ｇを算出するために は傾斜角度を取得することが必要だがそれができないことが課題として記 載され、本件発明はその課題に対して、車両の傾斜走行状態での正確な横 Ｇを算出したものであるとされており、「横加速度を検出する加速度セン サーのロールによる影響を取り除く演算を行った」という「横Ｇ（Ｇｈｏｓ ｅｉ）」についての、当該演算が、本件発明の課題解決の根幹に当たる部分 であるといえるといえる。 しかしながら、特許請求の範囲には、その演算について、従来の課題を 解決するに足りる構成は記載されていない。また、本件明細書の発明の詳＼n細な説明をみても、関係する記載は前記イのとおりである。本件明細書の 式Ａ（【００７３】）が、一応、上記の演算であると理解することはできる が、他に、関係する記載はない。そして、前記イのとおり、式Ａは本件発明 の課題とされている傾斜角を算出しない上、そもそも物理学上意味をなさな い式であり、当業者はおよそ式Ａを用いて車両制御に利用可能な横Ｇ（Ｇｈ＼nｏｓｅｉ）が算出できると理解できるものではない。
エ 原告は、本件明細書の記載は、別紙対比表のとおり誤記があり、正しく＼nは同表の「訂正後」欄記載のとおりであると主張する。構＼成要件１Ｆの「演 算」については、式Ａのみが当たり得るところ、式Ａは前記イで認定した とおり、次元の異なる物理量の差し引きをしていることから物理学上意 味をなさない式であり、当業者は、式Ａに何らかの誤りがあると理解する ことができるといえる。この点について式Ａについて、原告が主張すると おりＧｈｏｓｅｉ＝Ｇｋｅｎ−（Ψ．・Ｒｈｓｅｎ） （式Ａ´）（ただし、「Ψ ．」は傾斜角加速度）の誤記であると理解すれば、減算される物理量の次元が異なるという問題については解消される。しかし、次元を整える目的のみであれば、その訂 正の方法は式Ａ´とすることに限られるものではないのであり、他に解消 方法を考え得るのであり、その考え得る解消方法が物理法則やそれを踏ま えた技術常識等に照らして不合理であることを認めるに足りる証拠はな い。そうすると、式Ａの記載のみから、どのような誤記であるかのかが一 義的に定まるものであるとはいえない。 さらに、原告は、式Ａについて「Ψ」を「Ψ．」に訂正するに当たって、 そのままでは式Ａに関する説明が記載されている【００７３】のその他の 記載と矛盾が生じるため、式Ａのみならず、同段落における他の「Ψ」の 記載も「Ψ．」に訂正し、１か所の「傾斜角速度」との記載も「傾斜角加速 度」に訂正するものとしている。
しかし、原告が主張する訂正により、訂正後の【００７３】は、「この補 正後の横Ｇ（Ｇｈｏｓｅｉ）は、（００６３）式のＧｋｅｎから傾斜角加速 度（Ψ．）を用いた補正であり、（００６７）の式に対して、傾斜角が変化しない状況である。すなわち、式の「Ψ．・Ｒｈｓｅｎ」の項については、ゼロとなることから二つの式を整理し記述すると、・・・」との記載を含むことになるが、傾斜角加速度（Ψ．）がゼロであっても、傾斜角速度（Ψ）がゼロでないとき（定速傾斜時）は傾斜角が変化する状況なのだから、傾斜角加速度（Ψ．）に関する項「Ψ．・Ｒｈｓｅｎ」がゼロであることは直ちに「傾斜角が変化しない状況」を意味するものではないから、原告が主張する訂正をすると同記載部分の趣旨が理解できなくなってしまう。他方で、当該箇所について、「Ψ」を「Ψ．」に訂正しなければ、その内容は理解可能である。＼n
同様に、原告が主張する訂正後の【００７３】の「・・・この様に、式 の「Ψ．・Ｒｈｓｅｎ」の項について、ゼロにしたデーターは、定常円旋回 時に得られたデーターと呼ばれることがある。・・・」との記載についても、 定常円旋回時には、傾斜角が一定になるため、「傾斜角速度」が０になると ころ、「傾斜角加速度」に関する項が０になっても、「傾斜角」が変化しな いとは限らない（傾斜角加速度が０の場合には、定速傾斜の場合も含まれ る。）のであるから、訂正すると同記載部分の趣旨が理解できなくなって しまう。この点についても、当該箇所について訂正しなければその内容は 理解可能である。＼n
さらに、式Ａは、測定された加速度（Ｇｋｅｎ）を角速度（Ψ）の値に よって補正する式であるといえるが、これは、「走行時の横Ｇセンサーと 角速度センサーを関連付けることによって、従来は、正確な傾斜角の検出 ができなかった諸問題を解決」（前記１）という本件明細書に記載されて いる課題解決の基本的な方法として明示されている手法に文言上最も沿 うものである。他方、式Ａを式Ａ´に訂正すると少なくとも直接的にはこ れに文言上最も沿うものとはいえない内容になってしまう。 また、原告は、誤記を訂正した後の【００６３】の記載によれば、傾斜 走行時に検出される検出横Ｇ（Ｇｋｅｎ）には、ロール速度の変化の影響 である加速度成分（Ψ．・Ｒｈｓｅｎ）が重畳されていること、重畳された 当該加速度成分は、傾斜角速度センサーの速度変化である傾斜角加速度 （Ψ．）を減算することで取り除くことができることが分かるなどと主張す る。
しかし、前記イで説示したとおり、本件明細書においてセンサーで取得 した加速度の値を修正して得られる制御に用いる加速度として言及され ているのは【００７３】の横Ｇ（Ｇｈｏｓｅｉ）のみであり、【００６３】 には、本件発明１の「横Ｇ（Ｇｈｏｓｅｉ）」の算出方法は記載されてい ない。仮に、【００６３】に本件発明１に係る「加速度センサーのロール による影響を取り除く演算」が「Ψ．・Ｒｈｓｅｎ」を減算する趣旨であることを示唆する記載があると評価できるとしても、【００７３】の方がより直接的な制御に用いる修正後の加速度を算出する方法に関する記載であると評価できるにもかかわらず、式Ａについては、前記イで説示した問題がある。
また、【００６３】には、Ｇｋｅｎ＝ｇ・ｃｏｓΦ・ｔａｎρ−Ψ・Ｒｈｅｎ （訂正後は「Ｇｋｅｎ＝ｇ・ｃｏｓΦ・ｔａｎρ＋Ψ．・Ｒｈｓｅｎ」）という式が記載されており、訂正後の式には「Ψ．・Ｒｈｓｅｎ」という項が含まれているものの、これを減算（訂正後は加算）した「ｇ・ｃｏｓΦ・ｔａｎρ」が物理学上、本件発明で算出することが課題とされている「正確な横Ｇ」に当たり、同物理量が判明すれば「正確な傾斜角の検出ができなかった諸問題」を解決できるものと理解できると認めるに足りる証拠はない。そうすると、仮に【００６３】の記載が原告の主張するとおりの誤記であると認定できるとしても、当該式のみからでは、センサーによる検出値である「Ｇｋｅｎ」から「Ψ．・Ｒｈｓｅｎ」を減算することが課題解決につながり、構成要件１Ｆの「ロールによる影響を取り除く演算」に当たるものであると理解できるとはいえない。＼n
また、原告の主張中には、【００６３】より前の【００６１】、【００６２】の記載から【００６３】の記載が誤記であることが理解できると主張する部分があるが、【００６１】、【００６２】にも多数の誤記があり、「Ψ」と「Ψ．」に関する誤記のみならず「−」と「＋」に関する誤記まであり、どの部分が誤記であるのか容易に理解できるとは認め難い。もともと、本件明細書では、その全体にわたって、その説明の当初から基本的に一貫して加速度の次元の物理量から角速度（周速度）の次元の物理量を加算ないし減算するという式を前提とする内容で説明が記載されていて、前記エで説示したとおり、当該式に直接関連しない部分についてもこれと矛盾しない内容になっていた。そのような本件明細書について、当該式を訂正すると別の部分と矛盾が生じる内容になっている。これらからすると、当業者は、本件明細書に記載の誤りがあることを理解するとしても、本件明細 書において、本来どのようなことが記載されようとしていたのかや、どの部分がどのような誤記であるかを理解することができるとは認められない。
以上のとおり、当業者は、式Ａに含まれる項の次元が異なることから何らかの誤りがあることは理解できるものの、次元の違いによる問題を解消する方法は原告が主張する訂正に限られるものではなく、また、式Ａの内容等から、次元の違いによる問題を解消するためには、式Ａ´に訂正する以外の方法はないと当業者が理解できると認めるに足りる証拠はない。さらに、式Ａの訂正と整合するように、本件明細書の式Ａに関する記載部分を訂正していくと、それまで問題なかった明細書の記載の趣旨が理解できなくなったり、整合しなくなってしまうことが認められる。
これらの事情からすると、本件明細書の記載から、式Ａが式Ａ´の誤記であると理解できるとはいえない。よって、式Ａについて式Ａ´の誤記であると理解できることを前提とする原告の主張はその前提を欠く。
オ 本件発明１の意義は前記１のとおりである。そして、本件発明１の構成＼n要件１Ｆには、従来の課題を解決するものを用いることのみが記載され、 その解決のための構成は記載されていないといえるところ、前記ウのと＼nおり、その課題の解決のための構成について、本件明細書に記載がある＼nとはいえない。また、その記載がないにも関わらず、当該課題について、 当業者がそれを解決できると認識できることを認めるに足りない。そう すると、本件発明１は、本件明細書に記載された説明で、本件明細書の発 明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認 識できる範囲のものであるとはいえないし、当業者が技術常識に照らし発 明の課題を解決できると認識できる範囲のものとはいえない。よって、本 件発明１は、本件明細書に記載された発明であるとはいえない。
本件発明２について
ア 本件発明２は、算出された補正後の横Ｇ（Ｇｈｏｓｅｉ）を利用する、自 動二輪車の車両解析装置であるとされており、横Ｇ（Ｇｈｏｓｅｉ）の算出 方法については、横加速度から加速度センサーの車両取り付け高さと傾斜 角速度の積との差分を求めるものとされている。 本件明細書においてこれに関する記載としては式Ａに関する記載がある が、当該記載は本件明細書に記載された課題を解決する発明であると理解で きないものであることについては、前記 で説示したとおりである。他に本 件明細書には当該部分に係る記載があるとはいえない。よって、本件発明２ は本件明細書に記載されている発明であるとはいえない。
イ この点について、原告は、構成要件２Ｅの補正後の横Ｇ（Ｇｈｏｓｅｉ）＼nの算出方法について、横加速度から加速度センサーの車両取り付け高さと 「傾斜角速度」の積との差分との記載は、横加速度から加速度センサーの 車両取り付け高さと「傾斜角加速度」の積との差分の誤記であると主張す る。 しかし、本件明細書には、補正後の横Ｇに関する記載は式Ａに関する記 載しかなく、ここには、「傾斜角加速度」の積との記載はない。原告は、式 Ａが式Ａ´の誤記であると主張するが、これが誤記であると理解できない ことについては前記 エで説示したとおりである。そうすると、仮に構成＼n要件２Ｅが２Ｅ´の誤記であると理解できるとしても、本件発明２が本件 明細書に記載された発明であるとは認められない。 よって、本件発明のいずれについても、本件明細書に記載された発明であ るとはいえず、サポート要件を欠くものであると認められる。

◆判決本文

特許権侵害訴訟の控訴審判決です。原審は、被告製品は本件発明２の技術的範囲に属さない、本件発明１は公然実施発明Ｂであって新規性を欠くとして請求棄却しました。控訴審も同様です。

ア 控訴人は、構成要件２Ｂを「排水溝の『全長にわたって』、その壁面の表＼面粗さが、算術平均粗さ（Ｒａ）で２．０μｍ以下であることを要する」と解する根拠は、特許請求の範囲の文言にも本件発明２の課題にも なく、当業者の技術常識等からみても非現実的である旨主張する。
イ しかし、構成要件２Ｂは「前記排水溝の壁面の表＼面粗さが、算術平均粗 さ（Ｒａ）で、２．０μｍ以下であることを特徴とする」と規定してお り、本件発明２の特許請求の範囲の文言全体をみても、排水溝壁面の表面粗さについて、一部は２．０μｍを超えるが製品の一定範囲や所定の＼n測定箇所が２．０μｍ以下であるものを含む、あるいは全体の算術平均 粗さ（Ｒａ）の平均値が２．０μｍ以下であるものを含むと解すべき文 言はない。
この点は、本件明細書２の記載をみても同様である。控訴人が指摘す る本件明細書２の記載や図面は、従来技術や実施例に係る排水溝の性状 等を特に留保なく説明するものであり、控訴人が主張するように、作業 過程で異常（イレギュラー）が発生した箇所があることを前提とし、こ れを除いた「任意の箇所」を示すものであることを窺わせる記載はない。 控訴人は、1)製紙用弾性ベルトの排水溝は、作業前に設定した加工条 件に基づいて均一的に連続加工されるものであること、2)作業時の諸要 因によって加工結果にばらつきが生じることが避けられないこと、3)排 水溝の壁面を全長にわたって測定する作業は現実的に不可能であり、任意に選定された排水溝の壁面を測定する作業によって製品の性状を把握＼nするという、当業者の技術常識を考慮すべき旨主張する。
しかし、上記のとおり明確な構成要件２Ｂの文言について、明細書にも記載がなく、その範囲も不明確な例外を含むと解することは、不当な＼n拡張解釈というべきであって、特許請求の範囲の解釈に当たって当業者 の技術常識を考慮するという枠組みを超えるものといわざるを得ない。 控訴人の主張は、当業者が定める自社製品の品質基準としてはともかく、 独占権が付与される特許請求の範囲の解釈としては採り得ない。 なお、控訴人が指摘する大阪地方裁判所平成１５年(ワ)第１０９５９号 同１７年２月２８日判決は、控訴人の主張を裏付けるものではない。
ウ したがって、原判決判示のとおり、構成要件２Ｂは「排水溝の『全長にわたって』、その壁面の表＼面粗さが、算術平均粗さ（Ｒａ）で２．０μｍ以下であること」を要すると解するのが相当である。
そうすると、控訴人が主張する＜ステップ１＞から＜ステップ２の２ Ｂ＞まで、すなわち「各測定結果に係る９溝ないし１８溝のデータ数値 を参照し、特定の溝壁面の表面粗さ数値が他の溝の同一壁面に比して突出して高くなっている」ものを「当業者からみて明らかに溝加工作業時＼nに生じた異常（イレギュラー）」として除外すること、及び「測定結果 に係る各壁面の表面粗さの平均値が算術平均粗さ（Ｒａ）で２．０μｍ以下である結果が得られているか否か」（控訴人の他の主張と併せると、＼n任意の測定箇所の算術平均粗さの「平均値」が２．０μｍ以下であるこ とを意味すると解される。）により充足性を判断する判断手法は、構成要件２Ｂを逸脱する独自の解釈に基づくものといわざるを得ず、採用で＼nきない。
・・・
(2) 公然実施発明Ｂに基づく本件発明１の新規性欠如の有無について
イ 公然実施をされた発明に当たるかについて
(ｱ) 控訴人は、本件特許１の出願当時、当業者は、ベルトＢの外周面にＤ ＭＴＤＡ（エタキュアー３００）が使用されていることを通常利用可能な分析方法によって知ることができなかった旨主張する。＼n
(ｲ) しかし、まず、証拠（乙３７、１２４、１２８、１２９）によれば、 エタキュアー３００は、本件特許１の出願前から実用化され、ウレタン 用の硬化剤として注目されていたことが認められる（原判決４４頁〜）。 控訴人は、上記文献等はシュープレス用ベルトに使用される硬化剤に ついて言及するものでないと主張するが、上記文献等はポリウレタン全 般向けの硬化剤としてエタキュアー３００を説明するものであるところ、 シュープレス用ベルトに利用される硬化剤が他の一般的なポリウレタン の硬化剤と異なるとみるべき根拠はない（上記文献等には、代表的な従来品が本件明細書１【０００３】に従来のシュープレス用ベルトの硬化＼n剤として記載されているＭＯＣＡである旨の記載も複数ある。）。
また、被控訴人は、遅くとも平成９年７月時点ではエタキュアー３０ ０を使用していたところ（原判決４５頁）、上記ア(ｲ)の認定事実によ れば、被控訴人は硬化剤としてＤＭＴＤＡを使用することを独自に見出 したのではなく、エタキュアー３００を製造販売するアルベマール社の 国内関連会社との取引を契機として知ったと認められる。この事情は、 他の当業者が硬化剤の候補としてエタキュアー３００に着目する蓋然性 を裏付ける事情となることは明らかである。 控訴人は、さらに、ポリウレタンの硬化剤はＤＭＴＤＡの他にも約８ ０種類存在し（甲４３）、その全てについて標準品を準備して分析依頼 を行うことは非現実的であると主張する。
しかし、「ポリウレタン樹脂ハンドブック」（乙１２８）に「実用化 されている熱硬化ＰＵエラストマー用芳香族ジアミン架橋剤」として記 載された５種類、あるいは特開２０００−２４８０４０号公報（乙１２ ７）にポリウレタンプレポリマーと反応させるアミン硬化剤組成物とし て記載された芳香族ポリアミンの１５種類、その中でも好ましいと記載 された４種類には、いずれもエタキュアー３００又はＤＭＴＤＡが含ま れており、当業者は、従来用いられているＭＯＣＡ（本件明細書１【０ ００３】）と同類であるこれらの硬化剤を想定するとみるのが自然であ る。
(ｳ) 控訴人は、ベルトの外周面に着目し、外周面のみを切り出して分析を 依頼することは、当業者が通常に利用可能な分析技術とはいえない旨主張する。＼nしかし、本件特許１の出願日前において、外周層、内周層等の複数の 層を積層してベルトを製造することやウレタンプレポリマーと硬化剤と を混合してベルトの弾性材料とすることは技術常識であり（原判決４４ 頁）、自由に解析等をなし得る状態に置かれたベルトを解析して構造等を特定することは可能＼であったと認められる（このことは甲２５に記載された断面写真から明らかであり、原判決の認定に問題はない。）。 したがって、ベルトＢの外周層を切り出して分析を依頼することは、 本件訴訟において控訴人（甲１０の１〜４）及び被控訴人（乙１〜３） が行ったのと同様、本件特許１出願前の当業者にも可能であったと認められる。＼n
なお、当業者が仮に外周層と内周層に異なる硬化剤を用いる製造方法 を認識せず、これらを区別せずに分析を依頼した場合、全体について硬 化剤としてＤＭＴＤＡが使用されているという分析結果を知ることにな り、この結果はベルトＢの正しい構成なのであるから（乙３２）、「外周面を構＼成するポリウレタンは、」「ジメチルチオトルエンジアミンを含有する硬化剤と、を含む組成物から形成されている」との構成を含め、本件発明１の内容を知り得たといえることに変わりはない。＼n
(ｴ) したがって、本件特許１の出願当時、当業者は、ベルトＢの外周面に ＤＭＴＤＡ（エタキュアー３００）が使用されていることを通常利用可 能な分析方法によって知ることができたと認められる。ベルトＢが公然実施された発明とはいえない旨をいう控訴人の主張は採用できない。＼n

◆判決本文

原審はこちら。

◆大阪地裁平成29(ワ)4178
原審では、被告は、一旦、損害論に入ってから、２．０μｍ以下である」との構成要件を充足しないとして、非侵害の主張を行いましたが、これは「時機に後れた」とは認定されませんでした。
原告は、第１５回弁論準備手続期日から損害論の審理が開始されたにもかかわ らず、被告は、被告製品１〜３及び５と同じシリーズの製品等における排水溝壁 面の表面粗さの測定結果（乙１５２〜１５９）を新たに証拠提出するとともに、非侵害の主張を行ったことが時機に後れた攻撃防御方法に当たる旨を主張する。＼nしかし、被告が前記証拠等を提出したのは、原告が、訴状においてはイ号製品 が本件発明２の技術的範囲に属する旨を主張しつつも、被告製品１〜３及び５の 排水溝壁面の表面粗さに限定して立証活動をしていたが、裁判所が本件発明２については損害論に入る旨の心証開示を行ったことを受けて、被告製品１〜３及び＼n５の各製品と同じシリーズの製品等についても本件発明２の技術的範囲に属する 旨を改めて主張したことに対応するものであって、必ずしも時機に後れたものと は認められない。したがって、原告の前記主張は採用できない。

　特102条3項のライセンス料として、通常の５％を根拠に６％の損害が認められました。被告の公式ホームページにおいて、販売数量について「３０万着突破！」と記載されていたことは、虚偽であると認定されています。

ア 証拠（乙１８、２９、３０）及び弁論の全趣旨によれば、令和２年１月 ２２日から令和４年２月２２日までの間の被告製品の売上高は、１億１７ ５７万６４５１円であったと認められる。
イ(ｱ) 原告は、被告が、令和２年１月１日から同月２１日までの間も被告製 品を販売したと主張するが、これを認めるに足りる証拠はない。
(ｲ) また、原告は、被告の公式ホームページにおいて、被告製品の販売数 量について「２７万着突破！」、「３０万着突破！」と記載されていたこ とを指摘して、被告製品の販売数量は少なくとも２７万着であり、これ に１着当たりの単価５９８０円を乗じると、被告製品の売上高は１６億 １４６０万円を下らないと主張する。 そこで検討すると、確かに、証拠（甲４、１４）によれば、被告の公 式ホームページにおいて上記の記載がされていたことが認められるもの の、同ホームページに記載されていた販売価格（５９８０円。弁論の全 趣旨によれば、この価格はブラジャーの一般的な販売価格として相当な ものと認められる。）を前提とすると、前記アにおいて認定した被告製品 の売上高は、請求書記載の被告製品の輸入数量（乙１７）、被告製品に係 る販売管理データ記載の販売数量（乙１８）、被告の損益計算書記載の売 上高（乙２０、２１）、被告における被告製品以外の売上高（乙２２ない し２４）と整合的であるといえる。これに対し、被告製品の販売数量が ２７万着以上であることを示す資料は、被告の公式ホームページの記載 以外に存在しない。
これらの事情に照らせば、令和２年１月２２日から令和４年２月２２ 日までの間の被告製品の売上高は前記アにおいて認定したとおりであっ て、被告の公式ホームページにおける販売数量の記載は虚偽のものであ ったと認めるのが相当である。
(ｳ) したがって、原告の前記各主張を採用することはできない。
(2) 相当な実施料率について
ア 本件発明の実施に対し受けるべき料率については、1)本件発明の実際の 実施許諾契約における実施料率や、それが明らかでない場合には業界にお ける実施料の相場等も考慮に入れつつ、2)本件発明自体の価値すなわち本 件発明の技術内容や重要性、他のものによる代替可能性、3)本件発明を被 告製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の態様、4)特許権者 である原告と侵害者である被告との競業関係や特許権者である原告の営業 方針等訴訟に現れた諸事情を総合考慮して、合理的な料率を定めるべきで ある。
イ 本件についてみると、本件発明の実際の実施許諾契約における実施料率 は、５パーセントであることが認められる（甲１５ないし１８）。 また、本件発明は、多種多様の女性用衣料を個々に用意することなく、 個人差を有する女性のバスト等のサイズや形、あるいはバストアップ等の 補正機能等に対応することが可能＼な女性用衣料を低コストで提供すること を可能とするものであるところ（前記１(2)イ）、被告製品も、女性のバス トの補正を主たる機能としたものであるから（甲３、４、１４）、本件発明＼nを被告製品に用いることが被告の売上げ及び利益に大きく貢献していると 認めるのが相当であって、他のものによる代替可能性はうかがわれない。＼nさらに、原告と被告は、いずれも女性用衣料を販売しているから（前提 事実(1)、(5)及び(6)）、その市場において競業関係にある。 これらの事情に照らすと、特許権侵害をした者に対して事後的に定められ る本件発明の実施に対し受けるべき料率については、６パーセントと認め るのが相当である。
(3) 特許法１０２条３項により算定される額について
以上によれば、特許法１０２条３項により算定される本件発明の実施に対 し受けるべき金銭の額に相当する額は、７０５万４５８７円（１円未満四捨 五入）と認められる。

◆判決本文

特許権侵害について、1審の約１５億円の損害賠償判決がなされました。双方控訴しましたが、知財高裁は控訴を棄却しました。

【当審における双方の補充的主張に対する判断】
(1) 第１審原告の補充的主張について
ア 第１審原告は、計算鑑定書の別表において、1)対象期間における原反ロー ルの購入面積が第１審被告製品(1)の販売面積よりも大きかったり、2)原 反ロールの購入面積と第１審被告製品(1)の販売面積が一致するデータが 多かったりするなどといった不自然な結果が記載されていると指摘する。 しかし、1)については、加工する際の歩留まりやロス、仕損じがあること を考えれば、原反ロールの購入面積よりも販売面積が小さくなることは何 ら不自然ではない。2)についても、計算鑑定書は、第１審被告製品(1)の品 番毎の原反ロールの月毎の面積について、●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●のであ り（計算鑑定書１９頁）、基準量が１であるとき（例えば、原反ロールを特 段加工することなく転売する場合）、原反ロールの購入面積と第１審被告 製品(1)の販売面積が一致したとしても何ら不自然ではない。第１審原告 は、計算鑑定の結果が、第１審被告らが提出する調査報告書（乙５８）や 製品説明書（乙１）の売上高等のデータと異なることも指摘するが、計算 鑑定人が中立的な立場からその職責において計算を行ったものであり、第 １審被告らの提出する資料と一部データが異なるとしても、そのことから 信用性が失われるものでもない。 また、第１審原告は、信用調査会社による競合会社の動向調査の結果で ある甲８８を提出して第１審被告らの売上高等について独自の主張をす るが、外部の調査会社による調査結果にすぎず、その調査結果の信用性が 高いことを認めるに足りる的確な証拠はない。
イ 第１審原告は、第１審原告製品の販売価格には第１審被告製品(1)の●● ●●のものがあることを指摘して、原判決の判断の前提には誤りがあり、 推定覆滅事由が認められないと主張する。しかし、そのような販売価格の 製品があることは、仮に第１審被告製品(1)が販売されなかった場合に、か えって第１審原告製品の販売の可能性を減少させるにすぎず、むしろ推定＼n覆滅を肯定する事情であるにすぎない。
(2) 第１審被告らの補充的主張について
ア 第１審被告らは、限界利益の算定上、原判決別紙「売上高・経費一覧表」＼nの番号６〜８、１１〜１４は第１審被告製品(1)の製造販売に直接関連し て追加的に必要になった経費であるから控除されるべきであると主張す る。しかし、管理部門の人件費や交通・通信費等は、通常、侵害品の製造 販売に直接関連して追加的に必要になった経費には当たらないというべ きであり、上記各経費を控除の対象とすることは相当でない。
イ 第１審被告らは、第１審被告らの利益額の９０％又は少なくとも７７％ の推定覆滅を認めるべきであると主張する。しかし、その指摘する根拠と する理由（第１審被告製品(1)に耐候性等の本件発明の作用効果が確認で きないこと、設計変更が容易であること、第１審被告らの営業努力・ブラ ンド力・売上シェア等）については、本件証拠上、その事実が認められな いか、仮に認められたとしても、原判決が認定した限度を超えて特許法１ ０２条２項の推定を覆すに足りるものではない。

◆判決本文

1審における推定覆滅の事情は以下です

◆平成30(ワ)1130

ｂ そこで，被告らが特許法１０２条１項ただし書の推定覆滅事由として主張 する点について検討するに，次のとおり，２割の推定覆滅を認めるのが相当 である。
(a) 被告らは，本件発明において従来発明と相違する特徴とされる印刷層の 印刷領域の面積の限定は，顧客吸引には全く寄与しておらず，被告旧製品 と被告新製品の耐候性にも実質的な差異はないのであり，被告旧製品のカ タログでも，印刷層の面積の大小はセールスポイントとされていないし， 原告も本件発明の実施品を日本国内で販売していないのであり，本件発明 は，被告旧製品の販売に寄与しているとはいえない旨を主張する。 しかし，前記１(9)で説示したとおり，本件発明の従来技術とは異なる技 術的特徴は，再帰反射シートの印刷層について，「印刷領域が独立した領域 をなして繰り返しのパターンで設置されており，連続層を形成せず」，「独 立印刷領域の面積が０．１５mm2〜３０mm2」，かつ，「白色の有機顔料…着色 剤を含有させる」との構成を組み合わせることにより，印刷層周辺の密着＼n性を向上させ，耐水性・耐候性を向上させるとともに，色相の改善を図る ことにあるのであるから，その一部のみを独立して捉えて技術的特徴を措 定する被告らの上記主張は，その前提を欠くものである。また，被告旧製 品と被告新製品の耐候性の実験結果（乙４５〜４９）についても，その実 験条件や環境の適否については必ずしも明らかでないから，これをもって 直ちに被告旧製品と被告新製品の耐候性に実質的な差異はないとはいえな い。そして，証拠（甲３，４，９，１０，２３，６７〜７０）及び弁論の 全趣旨によれば，被告旧製品のカタログやウェブサイトには，本件発明の 技術的特徴である耐水性・耐候性・色相に関する性能の良さを強調する記＼n載が多数存在することも認められる。 したがって，被告らの上記主張をもって推定覆滅事由と認めるのは相当 ではないというべきである。
(b) 次に，被告は，本件発明は，被告旧製品の顧客への販売に貢献しておら ず，むしろ，３Ｍブランドに裏付けられた被告らの信用，実績及び知名度 等こそが，被告旧製品の販売に極めて大きな貢献をしているというべきで あり，現に被告旧製品から被告新製品に切り替えた前後でも売上高は大き く変化していないと主張する。
しかし，仮に被告らが３Ｍグループとしてのブランド力を有するとして も，これが被告旧製品の販売にどの程度の貢献をしたかを裏付ける的確な 証拠は提出されていない。また，仮に被告旧製品から被告新製品に切り替 えた前後で売上高が大きく変化していないとしても，顧客において被告旧 製品と被告新製品との相違点を認識しているか否かが定かでない以上，従 前の被告旧製品の顧客吸引力がその後の被告新製品の販売に影響を与えた 可能性が否定できないから，これをもって直ちに本件発明が顧客への販売＼nに貢献していないということはできない。 したがって，被告らの上記主張をもって推定覆滅事由であると認めるの は相当ではない。
(c) また，被告らは，主要国道および高速道路等における道路標識に用いら れる被告製品を含む長尺ロール製品については，再帰反射シートのパイオ ニア的存在である被告らの売上シェアが極めて大きく，原告は被告旧製品 の販売数量分の実施能力を有していないのであり，実際に，被告らの販売＼nする被告製品並びにその他の製品（Ｄｉａｍｏｎｄグレード及びＥｎｇｉ ｎｅｅｒｉｎｇグレードの再帰反射シート）の売上比がそれぞれ●（省略） ●であり，原告製品の売上比が１０％であるから，仮に被告製品(1)が販売 できなくなったとすれば，そのうちの●（省略）●（＝１０／（１０＋● （省略）●））のみが原告製品に向かうことになると主張する。
しかし，そもそも，競合品といえるためには，市場において侵害品と競 合関係に立つ製品であることを要するものと解される。被告らは，被告ら が販売するＤｉａｍｏｎｄグレード及びＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇグレード の再帰反射シートが競合品であることを前提としているが，弁論の全趣旨 によれば，前者の価格は被告旧製品の●（省略）●以上であり，後者の性 能は被告旧製品と同等ではないこともうかがわれるから，これらの製品の＼n価格や性能等を捨象して，同様の用途に用いられる再帰反射シートである＼nことをもって競合品であると解するのは相当ではない。そうすると，被告 らが主張するＤｉａｍｏｎｄグレード及びＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇグレー ドの再帰反射シートが市場において被告旧製品と競合関係に立つものと認 めることはできず，それゆえに被告旧製品の需要がＤｉａｍｏｎｄグレー ド及びＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇグレードの再帰反射シートと原告製品の売 上シェアに応じて按分されるとはいえないというべきである。 したがって，被告らの上記主張をもって推定覆滅事由であると認めるの は相当ではない。
(d)さらに，被告らは，仮に被告旧製品の需要が全て原告製品に向かったと しても，原告の逸失利益は，被告旧製品の販売数量に原告製品の限界利益 率を乗じた額にとどまるところ，原告製品の販売単価は被告旧製品の●（省 略）●程度の価格帯であり，原価等の控除すべき費用も被告旧製品と同じ く●（省略）●程度であるはずであり，原告製品の限界利益率は被告製品 のそれの●（省略）●程度にすぎないことが推認されるから，特許法１０ ２条２項によって推定される損害額は，原告の逸失利益を大幅に超えるこ ととなると主張する。
この点，弁論の全趣旨によれば，原告製品の販売単価は，被告旧製品の ●（省略）●程度の価格帯であることが認められるところ，仮に被告旧製 品が販売されなかったとしても，原告において，被告旧製品の限界利益と 同額の限界利益を得ることができたとは認め難く，この点については，一 定割合の推定覆滅を認めるのが相当であるが，他方で，原告製品の販売単 価が低価格であることにより，その販売数量が，被告製品の販売数量より も大きくなる可能性もあるのであるから，大幅な推定覆滅を認めるのが相＼n当であるともいえない。
(e)以上の事情を総合考慮すると，被告らが主張する推定覆滅事由のうち， 原告製品と被告旧製品の販売単価の差異についてのみ，推定覆滅事由とし て考慮するのが相当であり，その覆滅割合は２割と認めるのが相当である。

漏れていたのでアップします。特許権侵害訴訟で、差止と１０億を超える損害賠償が認められました。特１０２条２項の覆滅は無しと判断されました。請求項６、９がPBPクレームでしたが、これについては明確性違反と判断されました。

本件発明６は、電鋳管についての物の発明であるところ、特許請求の範囲に おいて、当該電鋳管について、細線材の周りに電鋳により電着物または囲繞物 を形成する工程（メッキ工程）、細線材の一方又は両方を引っ張って断面積を小 さくなるよう変形させる工程（引っ張り工程）、変形させた細線材を除去する工 程（分離工程）を経て製造されることが記載されている。 物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載 されている場合、その発明の要旨は、当該製造方法により製造された物と構造、＼n特性等が同一である物として認定される。そして、物の発明についての特許に 係る特許請求の範囲において、その製造方法が記載されていると、一般的には、 当該製造方法が当該物のどのような構造若しくは特性を表＼しているのか、又は 物の発明であってもその発明の要旨を当該製造方法により製造された物に限 定しているのかが不明であり、特許請求の範囲等の記載を読む者において、当 該発明の内容を明確に理解することができず、権利者がどの範囲において独占 権を有するのかについて予測可能＼性を奪うことになる。したがって、出願時に おいて当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能＼であるか、 又はおよそ実際的でないという事情が存在するなどの第三者の利益を不当に 害しない事情が存在するのでない限り、物の発明についての特許に係る特許請 求の範囲にその物の製造方法が記載されている特許請求の範囲の記載は、特許 法３６条６項２号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するとは いえない（最高裁平成２４年（受）第１２０４号同２７年６月５日第二小法廷 判決・民集６９巻４号７００頁参照）。本件発明６の特許請求の範囲において は、物の製造方法が記載されているところ、出願時において製造された物をそ の構造又は特性により直接特定することが不可能＼であるか、又はおよそ実際的 でないという事情についての主張はなく、また、同事情を認めるに足りる証拠 もない。
・・・
本件明細書には、本件発明６の電鋳管と同様の形状等を有する電鋳管につい て本件発明６の方法以外の複数の方法で製造できると記載されている【００４ １】、【００４２】）。そして、本件発明６の引っ張り工程及び分離工程の方法に よった場合の電鋳管の内面精度について、特許請求の範囲、本件明細書、図面 には記載はない。また、原告が主張する本件発明６の技術的範囲に属するとい う場合の電鋳管の客観的な内面精度自体が必ずしも明確ではなく、また、本件 特許の出願当時、引っ張り工程及び分離工程により製造された電鋳管の内面精 度を含む構造又は特性が、技術常識により明らかであったことを認めるに足り＼nる証拠はない。
そうすると、電鋳管の発明である本件発明６について、少なくとも引っ張り 工程及び分離工程に関して電鋳管のどのような構造又は特性を表＼しているの かが、特許請求の範囲、明細書、図面の記載や技術常識から明らかであるとは いえない。原告の主張は採用することができない。
・・・
被告は、本件発明１、５は、被告製品１、２の製造工程のうち、長尺の電鋳 管を半製品として製造する過程に係るものであり、被告製品１、２は、この後 の切断加工する工程を経て完成するのであるから、本件発明１、５を使用して 製造されたのは切断前の製品であると主張するほか、切断加工に係る付加価値 分については損害の推定額は覆滅されるべきであると主張する。また、被告は、 被告が被告方法による電鋳管を製造する前、製品の仕入後、切断等をして、仕 入額の倍額で販売していたため、上記製品の製造工程と切断、洗浄による付加 価値は１対１として計算すべきであると主張する。 しかし、被告が販売する被告製品１、２は、本件発明１、５を使用した後に 切断工程等があるとしてもその工程は販売する被告製品１、２に対する一連の ものといえ、本件発明１、５を使用して製造されたものといえる。そして、被 告が過去に仕入れていたという製品がどのように製造されていたかは不明で あり、その製品と被告方法１、２によって製造した切断加工前の製品の品質、 価格、価値等の関係も不明である。被告製品１、２を製造するに当たり、前記 イで認定したとおり、被告は切断加工工程の少なくとも一部は外注して、利 益の算定に当たりその外注加工代は経費として控除されているところ、その控 除後の被告の利益とされる部分に、切断加工により得た被告の利益が存在する ことやその額を認めるに足りる証拠はない。 また、被告が主張する、原告に係る親子会社関係に関する主張は推定を覆滅 すべき事情に当たるとはいえない。

◆判決本文
なお、本件については、控訴審判決はなさそうですが、対応する審決取消訴訟にて、請求項６は不可能・非実際的理由がなくても、PBPクレームだから自動的に明確性違反だとはならないと判断されてします（内面精度との技術的関係が不明として明確性違反と判断されています)。
物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載 されている場合において、特許請求の範囲の記載が特許法３６条６項２号に いう「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは、出願時 において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能＼である か、又はおよそ実際的でないという事情が存在するときに限られる（最高裁 判所平成２４年（受）第１２０４号同２７年６月５日第二小法廷判決・民集 ６９巻４号７００頁）。 もっとも、上記のように解釈される趣旨は、物の発明について、その特許 請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合（プロダクト・バイ・ プロセス・クレーム）、当該発明の技術的範囲は当該製造方法により製造され た物と構造、特性等が同一である物として確定されるところ（前掲最高裁判＼n決）、一般的には、当該製造方法が当該物のどのような構造又は特性を表＼して いるのか、又は物の発明であってもその発明の技術的範囲を当該製造方法に より製造された物に限定しているか不明であり、特許請求の範囲等の記載を 読む者において、当該発明の内容を明確に理解することができず、権利者が その範囲において独占権を有するのかについて予測可能＼性を奪う結果となり、 第三者の利益が不当に害されることが生じかねないところにある。 そうすると、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製 造方法が記載されている場合であっても、上記一般的な場合と異なり、出願 時において当該製造方法により製造される物がどのような構造又は特性を表＼ しているのかが、特許請求の範囲、明細書、図面の記載や技術常識より一義 的に明らかな場合には、第三者の利益が不当に害されることはないから、不 可能・非実際的事情がないとしても、明確性要件違反には当たらないと解さ＼nれる。
・・・
そして、本件明細書には、細線材を除去する方法として、1)電着物等を 加熱して熱膨張させ、又は細線材を冷却して収縮させることにより、電着 物等と細線材の間に隙間を形成する方法、2)液中に浸して又は液をかける ことにより、細線材と電着物等が接触している箇所を滑りやすくする方法、 3)一方又は両方から引っ張って断面積が小さくなるように変形させて、細 線材と電着物等の間に隙間を形成したりして、掴んで引っ張るか、吸引す るか、物理的に押し遣るか、気体又は液体を噴出して押し遣る方法、4)熱 又は溶剤で溶かす方法が記載されている（【００４１】、【０１１６】）が、 これらの方法と、製造される電鋳管の内面精度との技術的関係についても 一切記載がなく、ましてや、本件発明６及び訂正発明９の製造方法（上記 3)の方法に含まれる。）が、他の方法で製造された電鋳管とは異なる特定の 内面精度を意味することについてすら何ら記載も示唆もない。さらに、上 記各方法により内面精度の相違が生じるかについての技術常識が存在し たとも認められない。 そうすると、本件発明６及び訂正発明９の製造方法により製造された電 鋳管の構造又は特性が一義的に明らかであるとはいえない。＼n

◆令和3(行ケ)10140