実施権

　原審では、通常実施権のサブライセンスが認められる理由は述べられませんでしたが、知財高裁は、特94条を根拠にこれを認めました。
　確かに，専用実施権については，特許権者の承諾があれば，通常実施権を設定することができる旨の明文の規定（特許法７７条４項）があるが，通常実施権については，同様の明文は存しない。しかしながら，通常実施権者は，特許権者の承諾があれば，その通常実施権を第三者に譲渡したり，質権を設定したりすることができるのであるから（同法９４条１項，２項），同様に，特許権者の承諾があれば，再実施契約を設定することも可能と解すべきである。そして，前記認定のとおり，本件においては，本件専用実施権設定契約（乙１）において，再実施が許諾されているのであるから，専用実施権設定契約に代えて独占的通常実施権設定契約が締結されていると認められる以上，同契約においても，同様に，再実施契約について特許権者の許諾があると認めるのが相当である。また，控訴人は，特許庁の取扱いとして通常実施権に基づく再実施契約の登録ができないことを問題とするが，通常実施権の登録は対抗要件にすぎないから，登録の有無は再実施契約の有効性には影響しないというべきである。＼n

◆判決本文

◆原審です。平成21(ワ)7735

　販売地域制限違反が争われました。
　前記争いのない事実等のとおり，本件製造委託契約書の９項（本件エリア条項）には「快通ハーブ粒の販売に当たり，原告は近畿２府４県，及び石川，三重，徳島の各県においては店舗販売ルートにおけるハーブ粒商品の独占販売を行い，それ以外の地域については，被告ウェーブの製造販売するスリムダイエット粒と，協調販売を行う。被告ウェーブの発売するスリムダイエット粒は原告の上記独占発売地域外において販売活動を行うものとする。なお，原告の取引先に関し，広域販売網を持つ会社との取引については，その出店先が上記条項に抵触しないこと」の条項記載がある。この条項にいう「広域販売網を持つ会社」の「出店先」には「広域販売網を持つ会社」の直営店のほか卸売会社の転売先も含むものかなど，後記のように，被告ウェーブが販売すべき店舗の範囲について疑義が生ずる余地がある曖昧なところもある。しかし，少なくとも，被告ウェーブが本件エリア内の店舗に自ら快通ハーブ粒を販売することを一律に禁止され，本件エリア外においてのみ自社の販売するスリムダイエット粒を販売することが許容されているにすぎないことは，本件エリア条項の文言上は一義的に明確といわざるを得ず，上記文言で示された合意の存在を否定し，これと異なる口頭の合意の存在を認定することは，慎重である必要がある。

◆判決本文

　争点の1つが、特許権者の開発の遅れによって実施がきわめて制限された場合にも、、ミニマムロイヤルティの支払い義務があるかでした。
年間ミニマムロイヤルティは，控訴人が「許諾製品」を製造販売したことに対するロイヤルティ（実施許諾料）につき，被控訴人に対する最低限の支払を保証する趣旨のものであるから，契約上明文の規定はないものの，控訴人が「許諾製品」を製造販売することができず，しかも，その原因が被控訴人の研究開発の遅延にあるときは，その支払義務を負わないとする趣旨であったと解することができる。控訴人の上記主張は，そのような趣旨のものと理解することができる。ウ　そして原判決（３８頁下１行〜４０頁１７行）認定のとおり，被控訴人が開発した「Ｗ−１」は，平成１５年２月２２日，２３日に行われた初期排出ガス試験に不合格となったため，控訴人及び被控訴人の当初の見込みに反し，指定を受けるまでのスケジュールが大幅に遅延することになり，その後，被控訴人が改良した「Ｗ−１」は，平成１５年１０月２３日に八都県市の指定を受けたことから，平成１５年１２月には控訴人がモニター販売を行ったものの，平成１６年１月中旬ころには，控訴人は，「Ｗ−１」の品質に問題がある，すなわち，冷温時に排気ガスのすすがフィルターにすぐに目詰まりするという欠陥があると考えたため，「Ｗ−１」のモニター販売を中止したものと認められる。以上のように，控訴人は，平成１５年には，被控訴人が開発した「Ｗ−１」について２台モニター販売をしたのみであって，しかも，その主たる原因は，被控訴人の開発が遅れたことにあるものと認められるから，控訴人は，平成１５年の年間ミニマムロイヤルティの支払義務を負わないというべきである。

◆判決本文

　ライセンス対象が技術的範囲に属しないとしても、要素の錯誤には該当しないと判断されました。
　上記の本件実施契約の締結前後の事実経緯に照らすならば，本件実施契約を締結するに当たり，Ｚ装置が本件発明の技術的範囲に含まれると原告が誤信した点は，要素の錯誤に当たると解すべきではなく，また，原告の認識した事実に何らかの点で誤りがあったとしても，それは重大な過失に基づくものというべきであるから，原告は本件実施契約の無効を主張することができない。その理由は，以下のとおりである。すなわち，本件実施契約は，営利を目的とする事業を遂行する当事者同士により締結されたものであり，その対象は，本件特許権（専用実施権）であるから，契約の当事者としては，取引の通念として，契約を締結する際に，契約の内容である特許権がどのようなものであるかを検討することは，必要不可欠であるといえる。すなわち，合理的な事業者としては，「発明の技術的範囲がどの程度広いものであるか」，「当該特許が将来無効とされる可能性がどの程度であるか」，「当該特許権（専用実施権）が，自己の計画する事業において，どの程度有用で貢献するか」等を総合的に検討，考慮することは当然であるといえる。そして，「技術的範囲の広狭」及び「無効の可能＼性」については，特許公報，出願手続及び先行技術の状況を調査，検討することが必要になるが，仮に，自ら分析，評価することが困難であったとしても，専門家の意見を求める等により，適宜の評価をすることは可能であるというべきである。本件では，原告は，被告Ｋから，専用実施権の設定を受け，その権利に基づいて，第三者に再許諾（通常実施権）をし，また，自ら施設を運営するすることによって，利益を図ることを計画していたのであるから，原告としては，そのような事業目的との関連性において，本件特許権（専用実施権）の価値（発明の技術的範囲等）を分析，評価及び検討をすべきであったというべきである。ところで，本件特許権は，当事者双方が予＼測しなかった事情によって，無効とされるに至ったが，本件実施契約では不返還の特約が付されていたため，原告は，無効となったことを理由として，支払った金額の返還を求めることはできなかった。しかし，仮に，本件特許が無効とされる事情が発生しなかったとすれば，本件特許権は，その特許請求の範囲の記載のとおりの技術的範囲及びその均等物に対する専有権を有していたのであり，その専有権は，原告の計画していた事業において，有益であったというべきである。実際にも，原告は，本件実施契約に基づく再許諾権限に基づいて，湯本館に対して，通常実施権を付与したことにより，５２５万円の契約金の支払を受けていた（乙３８，３９）。そうすると，技術的範囲についての原告の認識の誤りは，原告の計画していた事業の妨げになったとは到底解することはできず，Ｚ装置が本件発明の技術的範囲又はそれと均等の範囲に含まれていない限り原告において本件実施契約を締結する意思表示をすることがなかったであろうとまで認めることはできない。以上のとおりであって，原告に，本件実施契約の対象たる特許権に係る発明の技術的範囲についての認識の誤りがあったからといって，その点が，本件実施契約についての「要素の錯誤」に該当するということはできない。また，仮に，何らかの誤認があったとしても，それは，このような事業を遂行する過程で契約を締結する際に，当然に調査検討すべき事項を怠ったことによるものであって，重大な過失に基づく誤認であるというべきである。＼n

◆判決本文

　ライセンサーが年金不能により権利が消滅し、ライセンシーが虚偽表＼＼示を回避するためにした廃棄処分など損害賠償が認められました。
　原告は，本件債務不履行により，本件特許権の登録が抹消され，本件特許権が消滅したことから，「ＰＡＴＥＮＴ Ｎｏ．３１２８７７１」との表示をした本件商品や段ボールケースを譲渡等することが，特許法の禁止する虚偽表＼＼示（同法１８８条）に該当するおそれがあると懸念して，別紙１の１記載のとおり，本件商品の在庫分４９万３４７０枚（顧客の返品要求に応じて引き取った２万５５００枚を含む。以下同じ。）及び前記特許表示をした段ボールケース１４０箱について，これらを廃棄することとしたと認められる。したがって，廃棄することとした在庫分等に要した生産費用は，本件債務不履行による原告の損害と認めることができる。そして，前記証拠及び弁論の全趣旨によれば，本件商品の在庫分４９万３４７０枚の紙代，印刷費，加工費等の製造原価は，約３８６万６９５９円，段ボールケース１４０箱の製造原価は，約１万２４６０円と認められるから，原告は，本件債務不履行により，少なくとも同額の損害を被ったと認めるのが相当である。また，前記証拠及び弁論の全趣旨によれば，顧客の返品要求に応じて本件商品２万５５００枚を引き取った引取運賃１万６０００円，廃棄処理を行うため本件商品の在庫分を原告の芳賀工場から宇都宮第二工場まで搬送するために要した運賃６万円は，本件債務不履行により生じた損害と認めることができる。・・・・・・証拠（甲４，１０）及び弁論の全趣旨によれば，原告は，本件債務不履行により，取引先から，本件特許権が消滅したことを理由として，本件特許権の実施品である販売商品（封筒）の販売価格の減額を求められ，販売単価を減額せざるを得なくなったこと，商品１個（封筒１枚）当たりの販売単価の減額幅は，少なくとも平均１円であること，本件特許権の実施許諾料は，本件商品１個（封筒１枚）当たり２５銭（本件特許権及び本件商標権についての封筒１枚当たりの許諾料５０銭の２分の１）であると認めることができる。また，証拠（甲３）によれば，本件契約の契約期間は，その有効期間が契約成立の日から３年間とされ，別段の意思表＼＼示がないときは３年間自動的に更新されるもの（本件契約９条）と認められ，本件各証拠を見ても，本件特許の無効や原告の債務不履行等（本件契約１０条）により，本件契約が本件特許権の存続期限である平成２９年３月７日より前に終了する可能性があることをうかがわせるような事情も見当たらない。これらによれば，原告は，本件債務不履行がなければ，本件特許権の残存期間のうち少なくとも原告が請求の基礎とする７年９か月の間は，本件契約を継続して本件商品の販売を継続することができたと推認することができ，原告は，本件債務不履行により，その間に本件商品の販売を継続することにより得られたであろう利益（本件商品１個（封筒１枚）当たり７５銭）を失ったと推認することができる。＼n

◆判決本文

　未登録の専用実施権であっても、当事者間では独占的通常実施権が認められました。
　本件特許権の共有者である被告グリーンクロス及び被告Ａは，平成１６年６月８日，被告セントラルとの間で，本件専用実施権設定契約を締結したものの，特許原簿に本件専用実施権の設定登録はされていない。そして，特許法９８条１項２号は，専用実施権の設定は，「登録しなければ，その効力を生じない」と規定しており，専用実施権の設定は登録が効力発生要件とされているため，設定登録がされなければ専用実施権が有効に成立することはない。しかし，このような場合，契約を締結した当事者間では独占的な実施権を付与するという合意は成立しているのであるから，約定の趣旨に沿って，独占的通常実施権（特許権者が他の者に重ねて実施権の許諾をしない旨の特約を付した通常実施権）としての効力は認められると解すべきである。そして，本件専用実施権設定契約において，被告グリーンクロス及び被告Ａが被告セントラルに対して本件特許について独占的な実施権を許諾する意思を有していたこと，被告セントラルもこれに合意していたことは明らかである（乙１の第１条）から，独占的通常実施権の許諾として有効なものと解され，被告セントラルは，これにより本件特許権について独占的通常実施権を取得したものということができる。原告は，特許法上の書面主義の下，専用実施権設定契約には書面の作成が必要であるが，書面が作成されていないため本件専用実施権設定契約は無効であると主張するが，書面の作成を要件とする原告の主張は独自の見解であって採用することができない上，本件専用実施権設定契約については契約書（乙１）が作成されているのであるから，原告の主張はその前提が誤りである。また，通常実施権者は，特許権者の承諾がある場合には，通常実施権の再実施権を許諾することができると解すべきである。そして，前記第２の２(3)のとおり，被告セントラルは，平成１６年６月１６日，原告に対し，日本国内におけるスポットクーラーの製造・販売に関し，本件特許権について通常実施権を許諾することを内容とする本件通常実施権許諾契約を締結したことが認められるところ，上記契約書（乙１）によれば，本件専用実施権設定契約において，本件特許権の共有者である被告Ａ及び被告グリーンクロスは，被告セントラルに対し，本件特許権についてその範囲全部にわたり第三者に対する再実施権を許諾したことが認められるから，本件通常実施権許諾契約は，本件特許権についての通常実施権の許諾としての要件に欠けるところはなく，これにより原告は本件特許権について通常実施権を取得したものということができる。

◆判決本文