特許庁手続

　H19/4/1以前にした特許出願についての、特許査定後の分割出願が適法かが争われましたが、裁判所は却下処分は適法と判断しました。
　旧４４条１項は，願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる期間内，すなわち，特許をすべき旨の査定の謄本の送達前（特許法１７条の２第１項）に限って分割出願をすることができるとしていたが，新４４条１項は，これに加え，特許をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から３０日以内であれば分割出願をすることができることとした。そして，平成１８年改正法附則３条１項は，同法による改正に伴う経過措置として，「改正後の特許法…第４４条…の規定は，この法律の施行後にする特許出願について適用し，この法律の施行前にした特許出願については，なお従前の例による」と規定し，前段で改正法が適用される場合を特定し，後段でそれ以外の場合（すなわち，改正法が適用されない場合）を定めている。本件出願は，平成２２年６月８日にした本件原出願からの分割出願であり，本件原出願は，平成１２年２月１５日にした本件原々出願からの分割出願であるところ，本件原出願は，新４４条２項により，平成１８年改正法の施行日（平成１９年４月１日）前である平成１２年２月１５日にしたものとみなされるから，本件出願は，同法附則３条１項前段の「この法律の施行後にする特許出願」には該当せず，後段の「この法律の施行前にした特許出願」に該当するものとして，「なお従前の例による」ことになる。そこで，「従前の例」，すなわち，従前の特許法４４条１項の適用関係につきみるに，平成１８年改正法による改正前に特許法４４条１項に関する改正をした直近の法律は，平成１４年改正法であるが，同法附則３条１項は，施行日（平成１５年７月１日）以後にする特許出願であって，特許法４４条２項の規定により施行日前にしたものとみなされるものについては，同改正法による改正後の特許法の規定（４４条１項に関しては，旧４４条１項がこれに当たる。）が適用されると規定していたから，本件出願には旧４４条１項が適用される。そうすると，本件原出願から分割出願（本件出願）をすることができるのは，本件原出願についての特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に限られる。しかるに，原告が本件出願をしたのは，本件原出願についての特許査定の送達がされた平成２３年１月２８日より後の同年２月１０日であるから，本件出願は，旧４４条１項の定める出願期間経過後にされたもので，不適法である。 20121214105700

◆判決本文

　拒絶審決が、手続き違反があったとして取り消されました。
　以上の記載によれば，引用例２に記載された発明は，インバータ装置によって巻き上げ制御装置等の電動機を駆動する自走式のジブクレーン装置において，従来，ディーゼルエンジンにより交流発電機を駆動し，コンバータ装置で交流電源から直流電源に変換するものが知られていたところ，コンバータ装置で交流から直流へ変換する際に高調波電流が発生するといった問題点を解決すべき課題とし，交流発電機の代わりにコンバータ装置が不要な直流発電機を用い，直流発電機の直流出力をインバータ装置に直接入力することによって，上記問題点を解決するものであり，本件審決が引用発明２として認定したとおりのものである。ウ 本願発明は，「電源」（交流電源）と「電源に接続されるコンバータ」とを発明特定事項とするのに対し，引用発明２では，直流発電機からの直流出力がインバータにそのまま供給され，コンバータは存在しない。よって，引用例２を主引用例とした場合，「電源」及び「電源に接続されるコンバータ」は，本願発明との相違点となる。エ また，引用発明２は，交流発電機（交流電源）を用いた場合の問題点の解決を課題として発明されたものであることから，その直流発電機（直流電源）を交流発電機（交流電源）に再び戻すことには，一定の阻害要因があるものと認められる。そうすると，引用発明２を主引用例として，引用発明２の直流発電機（直流電源）を本願発明に係る「電源」及び「電源に接続されるコンバータ」に変更することが容易想到であるか否かの判断にあたっては，引用発明２の上記解決課題が判断材料の一つとして考慮されるべきである。
(4) 主引用例の差替えについて
ア 一般に，本願発明と対比する対象である主引用例が異なれば，一致点及び相違点の認定が異なることになり，これに基づいて行われる容易想到性の判断の内容も異なることになる。したがって，拒絶査定と異なる主引用例を引用して判断しようとするときは，主引用例を変更したとしても出願人の防御権を奪うものとはいえない特段の事情がない限り，原則として，法１５９条２項にいう「査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」に当たるものとして法５０条が準用されるものと解される。
イ 前記(2)ウ，(3)ウのとおり，本件においては，引用例１又は２のいずれを主引用例とするかによって，本願発明との一致点又は相違点の認定に差異が生じる。拒絶査定の備考には，「第１及び第２のインバータを，電源に接続されるコンバータに接続することは，周知の事項であって（必要があれば，特開平７−２１３０９４号公報を参照。）…」と記載されていることから（甲１７），審判合議体も，主引用例を引用例２から引用例１に差し替えた場合に，上記認定の差異が生じることは当然認識していたはずである。ウ そして，前記(3)エのとおり，引用発明２を主引用例とする場合には，交流発電機（交流電源）を用いた場合の問題点の解決を課題として考慮すべきであるのに対し，引用発明１を主引用例として本願発明の容易想到性を判断する場合には，引用例２のような交流／直流電源の相違が生じない以上，上記解決課題を考慮する余地はない。そうすると，引用発明１又は２のいずれを主引用例とするかによって，引用発明２の上記解決課題を考慮する必要性が生じるか否かという点において，容易想到性の判断過程にも実質的な差異が生じることになる。
エ 本件において，新たに主引用例として用いた引用例１は，既に拒絶査定において周知技術として例示されてはいたが，原告は，いずれの機会においても引用例２との対比判断に対する意見を中心にして検討していることは明らかであり（甲１，１６，２０），引用例１についての意見は付随的なものにすぎないものと認められる。そして，主引用例に記載された発明と周知技術の組合せを検討する場合に，周知例として挙げられた文献記載の発明と本願発明との相違点を検討することはあり得るものの，引用例１を主引用例としたときの相違点の検討と同視することはできない。また，本件において，引用例１を主引用例とすることは，審査手続において既に通知した拒絶理由の内容から容易に予測されるものとはいえない。なお，原告にとっては，引用発明２よりも不利な引用発明１を本件審決において新たに主引用例とされたことになり，それに対する意見書提出の機会が存在しない以上，出願人の防御権が担保されているとはいい難い。よって，拒絶査定において周知の技術事項の例示として引用例１が示されていたとしても，「査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」に当たるといわざるを得ず，出願人の防御権を奪うものとはいえない特段の事情が存在するとはいえない。
オ 被告は，審判請求書において原告が引用例１を詳細に検討済みであると主張 する。しかし，一般に，引用発明と周知の事項との組合せを検討する場合，周知の事項として例示された文献の記載事項との相違点を検討することはあり得るのであり，したがって，審判請求書において，引用例１の記載事項との相違点を指摘していることをもって，これを主引用例としたときの相違点の検討と同視することはできない。
(5) 小括
以上のとおり，本件審決が，出願人に意見書提出の機会を与えることなく主引用例を差し替えて本願発明が容易に発明できると判断したことは，「査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」に当たるにもかかわらず，「特許出願人に対し，拒絶の理由を通知し，相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない」とする法１５９条２項により準用される法５０条に違反するといわざるを得ない。そして，本願発明の容易想到性の判断に係る上記手続違背は，審決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。

◆判決本文

　国内書面提出日から2月経過後に提出された翻訳文提出に対して、特許庁は期間経過後であるとして却下処分を行いました。原告は優先権主張を取り下げて争いましたが、裁判所は、かかる処分について、適法と判断しました。
　原告は，i)平成２２年１月２２日に原告が特許庁長官に対し本件国際特許出願に関して本件取下書を提出したことにより，本件国際特許出願における２００７年（平成１９年）１月２３日を優先日とするパリ条約による優先権主張は取り下げられた，ii)その結果，本件国際特許出願に係る特許協力条約２条(xi)の優先日は，本件国際出願の国際出願日である２００８年（平成２０年）１月２３日に繰り下がる，iii)その結果，本件国際特許出願についての国内書面提出期間（特許法１８４条の４第１項）の満了日も，上記国際出願日である平成２０年１月２３日から２年６月が経過する平成２２年７月２３日に繰り下がることになる旨主張する。しかしながら，原告の主張は採用することができない。すなわち，原告は，２００８年（平成２０年）１月２３日，特許協力条約に基づいてパリ条約による優先権主張を伴う本件国際出願をし，本件国際出願は，日本において，特許法１８４条の３第１項の規定により，その国際出願日にされた特許出願とみなされ（本件国際特許出願），本件国際特許出願についての明細書等の翻訳文の提出期間は，同法１８４条の４第１項ただし書の適用により，原告が本件国内書面を提出した日である平成２１年７月１４日から２月が経過する同年９月１４日までであったにもかかわらず，原告は当該提出期間の満了日までに上記翻訳文を提出しなかった（前記第２の２(1)，(2)ア，イ）のであるから，同法１８４条の４第３項の規定により，当該満了日が経過した時点で，本件国際特許出願は取り下げられたものとみなされる。そうすると，原告が本件取下書を特許庁長官に提出した平成２２年１月２２日の時点においては，本件国際特許出願は既に取り下げられたものとされ，そもそも特許出願として特許庁に係属していなかったことになるから，当該出願に関して，優先権主張の取下げを含む特許庁における法律上の手続を観念することはできないというべきである。したがって，原告による本件取下書の提出をもって，原告が主張する上記ii),iii)のような本件国際特許出願に関する優先権主張の取下げの効果を生じさせるものということはできず，これに反する原告の主張は採用できない。

◆判決本文

　審査において、延長申請をしこれが受け入れられたにも係わらず、期間満了前に査定をしたことについて、手続き違背があったとして、審決が取り消されました。
　本件においては，平成２３年３月２３日付けの拒絶理由通知に対する意見書の提出期限は，当初同年６月３０日とされたが，原告からの合計３か月の期間延長申請に対して許可がされたことにより，同年９月３０日まで延長された。しかるに，本件審判においては，上記提出期限より約２か月前である平成２３年７月２５日付けで審理終結通知がされ，同年８月９日付けで上記拒絶理由を理由として本件審決がされた。したがって，本件審決は，実質的に意見書提出の機会を付与することなくされたものであり，手続違背の違法があるといえる。この点，被告は，本件審決の審決書が送達される約１か月前である同年７月２５日に，審理終結通知書が原告に対して発送されているから，原告に，意見書提出の意思があったのであれば，審理終結通知書が発送された時点で，特許庁に対して，確認，上申＼書提出などの行為をなし得たはずであると主張する。しかし，被告の主張は，意見書提出の機会を付与すべきと定めた特許法の上記の趣旨に反する主張であり，採用の余地はない。

◆判決本文

　PCTの国内書面提出後、2月以上経過後に提出した翻訳文についての却下処分について不服申し立てを行いました。東京地裁は却下処分について違法とする理由がないとして、棄却されました。出願人は、優先権の主張を取り下げる申＼し出をおこないましたが、これも認められませんでした。
　原告による本件取下書提出の効果について検討するに，前記争いのない事実等(1)ないし(3)のとおりの本件国際特許出願に係る事実経過からすれば，i)原告は，２００８年（平成２０年）１月２３日，特許協力条約３条に基づいて，同条約８条に基づくパリ条約による優先権主張（優先権主張日・２００７年(平成１９年）１月２３日（米国における先の出願の特許出願日））を伴う本件国際出願（受理官庁・欧州特許庁）をしたこと，ii)本件国際出願は，日本において，特許法１８４条の３第１項の規定により，その国際出願日にされた特許出願とみなされたこと（本件国際特許出願），iii)本件国際特許出願についての明細書等の翻訳文の提出期間は，同法１８４条の４第１項ただし書の適用により，原告が本件国内書面を提出した日である平成２１年７月１４日から２月が経過する同年９月１４日までであったことが認められる。しかるところ，原告は，当該提出期間の満了日までに上記翻訳文をいずれも提出しなかったのであるから，特許法１８４条の４第３項の規定により，当該満了日が経過した時点で，本件国際特許出願は取り下げられたものとみなすものとされる。そうすると，原告が本件取下書を特許庁長官に提出した平成２２年１月２２日の時点においては，本件国際特許出願は，既に取り下げられたものとされ，そもそも特許出願として特許庁に係属していないこととなるから，当該出願に関して，優先権主張の取下げを含む特許庁における法律上の手続は，およそ観念することができないというべきである。してみると，原告による本件取下書の提出をもって，本件国際特許出願に関する優先権主張の取下げの効果を生じさせるものと認めることはできない。

◆判決本文