特許庁手続

　特許査定後の分割が、H18年改正が適用されない分割出願について適用されるのかについて争われました。知財高裁は「適用されない」と地裁の判断を維持しました。
　当裁判所も，本件原出願から分割出願をすることができるのは，時期的制限を緩和した平成１８年改正法によるのではなく，平成１４年改正法によるべきであって，本件原出願についての特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に限られ，当該送達後になされた分割出願である本件出願は時期的制限を徒過した不適法なものであるから，本件出願を却下した本件却下処分に違法はなく，控訴人の本訴請求は理由がないものと判断する。その理由は，次のとおりである。２ 平成１８年改正法は，従前，特許出願の一部を新たな特許出願とする分割出願ができる時期につき，願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる期間内，すなわち，特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に制限されていたのを，旧４４条１項の改正により，特許査定謄本の送達後３０日以内の期間にも可能となるよう時期的制限を緩和した。本件出願は，本件原出願の一部を新たな出願とする分割出願であるから，本件出願が，分割をすることができる時期的制限内に行われたか否かが本件の争点である。すなわち，平成２２年にされた本件原出願からの分割出願に新４４条１項が適用されるならば，控訴人による本件出願は分割出願の時期的制限内に行われたものとして適法となり，新４４条１項が適用されないならば，分割出願の時期的制限を徒過したものとして，不適法となるという関係にある。３ 平成１８年改正法附則３条１項は，同法による改正に伴う経過措置として，「第２条の規定による改正後の特許法第１７条の２，第１７条の３，第３６条の２，第４１条，第４４条，第４６条の２，第４９条から第５０条の２まで，第５３条，第１５９条及び第１６３条の規定は，この法律の施行後にする特許出願について適用し，この法律の施行前にした特許出願については，なお従前の例による。」旨を規定する。新しい法令を制定し，あるいは既存の法令を改廃する場合において，旧法秩序から新しい法秩序に移行する際には，社会生活に混乱を招いたり，不公平な適用となったりすることのないよう，一定の期間，既存の法律関係を認め，円滑に新しい法秩序に移行すべく，改正の趣旨や社会生活や法的安定性に与える影響等，種々の事情を勘案の上，経過規定が定められる。したがって，経過規定の解釈に当たっては，当該改正法の立法趣旨及び経過措置の置かれた趣旨を十分に斟酌する必要がある。一方で，その解釈には法的安定性が要求され，その適用についても明確性が求められることはいうまでもない。そこで，検討するに，平成１８年改正法の主たる改正点は，技術的特徴が異なる別発明への補正の禁止（特許法１７条の２第４項，４１条，４９条ないし５０条の２，５３条，１５９条，１６３条），分割制度の濫用防止（特許法１７条の２，５０条の２，５３条），分割の時期的制限の緩和（特許法４４条１項，５項，６項），外国語書面出願の翻訳文提出期間の延長（特許法１７条の３，３６条の２，４４条２項，４６条の２）であったところ，平成１８年改正法附則３条１項は，これらの各条文の適用に当たり，審査の着手時期等によって適用される制限や基準が区々となり，手続継続中に基準が変更されて審査実務や出願人等が混乱することのないよう，各種手続の基礎となり，その時期が明確である「特許出願」を基準として，「この法律の施行後にした特許出願」に新法を適用することとしたものと解される。そして，上記改正後の特許法４４条１項は，「特許出願人は，次に掲げる場合に限り，二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。…」と規定し，原出願の「特許出願人」が，原出願の「特許出願の一部を…新たな特許出願」とできる時期的制限や実体的要件を定めたものであるから，この規定が規律しているのは原出願である特許出願の分割についてであることが明らかである。そうすると，平成１８年改正法附則３条１項にいう「この法律の施行後にする特許出願」とは，「新たな特許出願」を指すものではなく，新４４条１項が規律の対象としている原出願を指しているものと考えるのが自然である。また，もとの特許出願の審査において既に拒絶理由通知がなされた発明をそのままの内容で再度分割するなどして，権利化時期を先延ばしにすることや，別の審査官により異なる判断がなされることを期待して同じ発明を繰り返し分割出願するといった分割制度の濫用への懸念に配慮して，同改正法は，出願人の利益を図って分割出願の時期的要件を緩和する一方で，分割制度の濫用防止のための方策を同時に改正していることから，分割の時期的要件の緩和と濫用防止策は同時に適用の移行がされることが望ましいのであり，特許法１７条の２，４４条，５０条の２，５３条について上記の経過措置を一律に制定した趣旨はこの点にある。なお，平成１８年改正法に先立つ平成１４年改正法附則３条１項が，「新特許法・・・の規定は，・・・施行日・・・以後にする特許出願（施行日以後にする特許出願であって，特許法第４４条第２項・・・の規定により施行日前にしたものとみなされるもの・・・を含む。）について適用し，施行日前にした特許出願（施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。）については，なお従前の例による。」と規定しているのに対し，平成１８年改正法附則３条１項には，平成１４年のときのように，「この法律の施行後にする特許出願」に「施行日以降にする特許出願であって，特許法４４条第２項…の規定により施行日前にしたものとみなされるもの…を含む。」旨の記載はない。両者の改正附則を比較すれば，平成１８年改正法附則３条１項の「この法律の施行後にした特許出願」に，新４４条１項にいう「新たな出願」である分割出願が含まれるものでないことが明らかである。以上からすれば，平成１８年改正法附則３条１項の「この法律の施行後にする特許出願」とは，新４４条１項にいう「新たな特許出願」ではなく，「二以上の発明を包含する特許出願」（４４条１項），すなわち，分割のもととなる原出願を指すものと解すべきである。
４ 本件においては，本件原出願からの分割出願が適法な時期的制限内になされたか否かが問題となるところ，平成２２年にされた本件原出願自体は平成１８年改正法の施行日（平成１９年４月１日）以降になされているものの，本件原出願は平成１２年にされた本件原々出願からの分割出願である。そして，控訴人は，本件原々出願の出願日の遡及の利益を求めて本件出願をしているものであり，本件原出願が本件原々出願の時に出願したものとみなされて特許査定されたことを当事者双方とも当然の前提としているところ，本件原々出願が，平成１２年２月１５日にしたものとみなされる国際出願であり，平成１８年改正法の施行前にした出願であるから，本件原出願は本件原々出願のこの出願の時にしたものとみなされる。したがって，本件出願は，平成１８年改正法の施行後にする「特許出願」からの分割ではないので，結局，本件出願について同改正法は適用されないことになる。本件原出願の出願日が遡及するか否かについて，控訴人は，分割出願の実体的要件の有無如何によって，改正後の手続規定の適用の有無が決まるのでは，著しく手続の安定を欠き，出願人に不利益を負わせる等と主張する。しかし，本件は，子出願と孫出願がともに平成１８年改正後にされた特殊な事例であり，本件出願（孫出願）は，子出願（本件原出願）が親出願（本件原々出願）からの分割出願として実体的に適法であることを前提にしている。平成１８年改正法附則の上記解釈によれば，子出願である原出願には平成１８年改正による新４４条の時期的な制限緩和の適用はないのであるが（原出願についてはこの解釈に沿って同改正前の期間制限に従って原々出願からの分割がされている。），原々出願からの分割についての実体的要件が具備している結果として，原出願の出願日が原々出願の出願日に遡ってしたものとみなされたことになるにすぎない。本件出願はその原出願についての実体的に見て有利な効果を踏まえてのものであるが，そのような法適用のよってきたる効果から逆に推して，政策的に分割出願の時期的制限を緩和した平成１８年改正に関する附則３条１項に関する前記解釈に疑義が生じることはないというべきである。

◆判決本文

◆原審はこちら。平成24年（ワ）第4766号

　国内書面提出後、期限内に翻訳文を提出できなかったとして救済を求めましたが、裁判所はこれを否定しました。
　 　原告は，法１８４条の５第２項が特許庁長官に補正を義務付けるものであるとの解釈を前提に，法１８４条の５第２項と法１８４条の４第３項との間に対立・矛盾があり，特許庁長官は，法１８４条の５第２項を優先して適用し，補正を命ずべきであったと主張する。しかし，法１８４条の５第２項は，「手続の補正をすべきことを命ずることができる。」と規定しており，その文言に照らして，手続の補正をすべきことを命ずることを特許庁長官に義務付けたものでないことは明らかである。そして，前記(1)で述べたとおり，法１８４条の５第２項は，国内書面（１号）や要約の翻訳文（４号）の提出期間徒過については補正命令の対象としているのに対して，明細書等の翻訳文の提出期間徒過については補正命令の対象としておらず，法は，明細書等の翻訳文が国内書面提出期間内に提出されない場合には，法１８４条の４第３項により，当該国際特許出願が取り下げられたものとみなされ，補正の余地がないことを前提に，法１８４条の５第２項の補正命令の対象となる範囲を定めているものと解される。したがって，法１８４条の５第２項１号は，法１８４条の４第１項に規定する翻訳文のうち，明細書等の翻訳文が同項に規定する提出期間内に提出されていない場合には，適用されないと解するのが相当であって，法１８４条の５第２項と法１８４条の４第３項との間に対立・矛盾はないと解され，本件において，法１８４条の５第２項を適用する余地はないから，原告の前記主張は，採用することができない。
イ 特許協力条約の要請について
(ア) 原告は，特許協力条約は，同条約２２条（３），２４条（２），条約規則４９．６に象徴されるように，翻訳文提出期間を緩和し，国際出願を維持することを要請していることから，法１８４条の４第３項は，同項と矛盾する規定よりも，その適用において劣後すると主張する。(イ) しかしながら，特許協力条約は，出願人は，優先日から３０か月以内に国際出願の写しと所定の翻訳文を提出することとし（２２条（１）），当該期間内にこれらを提出しなかった場合には，国際出願の効果は，当該指定国における国内出願の取下げの効果と同一の効果をもって消滅する（２４条（１）（iii））と規定しているから，法１８４条の４第３項は，何ら特許協力条約の規定に違反するものではない。そして，特許協力条約２２条（３）は，締約国の裁量として，翻訳文等の提出期間の満了日を特許協力条約の定めよりも遅くするように国内法令で定めることができるとするものであって，国内法令においてこのような措置を講ずることを締約国に義務付けていないことは，その文言に照らして，明らかである。また，同条約２４条（２）も，同条（１）の規定（国際出願の効果が，国内出願の取下げと同一の効果をもって消滅すること）にかかわらず，指定官庁が，国際出願の効果を維持することができるとするものであって，指定官庁が当該効果を維持することを義務付けるものではないことも，また，明らかである。したがって，特許協力条約は，同条約で定める範囲以上に，翻訳文の提出期間を緩和して，国際出願の効果を維持するものとして取り扱うか否かは，各締約国及び指定官庁の判断に委ねていると解されることから，これらの特許協力条約の規定をもって，この判断の結果である法の規定の範囲を超えて，国際出願の効果を維持するように法の規定を解釈すべき理由はない。(ウ) 平成２３年法律第６３号による改正後の特許法１８４条の４第４項は，「前項の規定により取り下げられたものとみなされた国際特許出願の出願人は，国内書面提出期間内に当該明細書等翻訳文を提出することができなかったことについて正当な理由があるときは，その理由がなくなった日から２月以内で国内書面提出期間の経過後１年以内に限り，明細書等翻訳文並びに第１項に規定する図面及び要約の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。」と規定し，同改正後の同条５項は，「前項の規定により提出された翻訳文は、国内書面提出期間が満了する時に特許庁長官に提出されたものとみなす。」と規定して，翻訳文提出についても救済制度が設けられている。しかし，同改正は，改正附則２条２５項により，同改正の施行日である平成２４年４月１日前に翻訳文提出期間が満了し，取り下げられたものとみなされた国際特許出願については適用しないとされているから，本件においては同改正の適用はない。また，同改正は，改正前の規定やそれに基づく運用が，特許協力条約の規定や趣旨に反していたことを示すものではない。特許協力条約は，同条約で定める範囲以上に，翻訳文の提出期間を緩和するか否かは，各締約国及び指定官庁の判断に委ねていると解されることは前記のとおりである。(エ) 以上のことから，特許協力条約２２条（３），２４条（２），条約規則４９．６（ａ）ないし（ｅ）に象徴される特許協力条約の要請を考慮して，法１８４条の４第３項の規定の適用を劣後させるべきであるとの原告の主張は，理由がない。
ウ 国内書面と明細書等の翻訳文の意義について
原告は，国内書面は願書としての役割を担うもので，重要であり，これについては補正が認められているのに対し，明細書等の翻訳文は，国内書面に対して従たるものにすぎないとして，従たる書面である明細書等の翻訳文の未提出により，国内書面の提出の機会が妨げられるのは，本末転倒であると主張する。しかしながら，国際特許出願において願書としての性質を有するのは，国際特許出願に係る願書であって，国内書面ではない（法１８４条の３第１項，１８４条の６第１項）。また，明細書等の翻訳文は，特許協力条約上，その提出を義務付けられている書面である（同条約２２条（１））のに対し，国内書面は，同条約上，その提出を義務付けられている書面ではない（同条約２２条（１）後段，２７条（１）参照）。このような同条約の規定や法の規定に照らして，明細書等の翻訳文が国内書面の従たる書面であると認めることはできない。

◆判決本文

　少し前の事件ですが、挙げておきます。主引例の差し替え（周知技術として例示されていた引例を主引例とした）について、手続違背があるとして、進歩性なしとした審決が取り消されました。
　一般に，本願発明と対比する対象である主引用例が異なれば，一致点及び相違点の認定が異なることになり，これに基づいて行われる容易想到性の判断の内容も異なることになる。したがって，拒絶査定と異なる主引用例を引用して判断しようとするときは，主引用例を変更したとしても出願人の防御権を奪うものとはいえない特段の事情がない限り，原則として，法１５９条２項にいう「査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」に当たるものとして法５０条が準用されるものと解される。 イ 前記(2)ウ，(3)ウのとおり，本件においては，引用例１又は２のいずれを主引用例とするかによって，本願発明との一致点又は相違点の認定に差異が生じる。拒絶査定の備考には，「第１及び第２のインバータを，電源に接続されるコンバータに接続することは，周知の事項であって（必要があれば，特開平７−２１３０９４号公報を参照。）…」と記載されていることから（甲１７），審判合議体も，主引用例を引用例２から引用例１に差し替えた場合に，上記認定の差異が生じることは当然認識していたはずである。 ウ そして，前記(3)エのとおり，引用発明２を主引用例とする場合には，交流発電機（交流電源）を用いた場合の問題点の解決を課題として考慮すべきであるのに対し，引用発明１を主引用例として本願発明の容易想到性を判断する場合には，引用例２のような交流／直流電源の相違が生じない以上，上記解決課題を考慮する余地はない。そうすると，引用発明１又は２のいずれを主引用例とするかによって，引用発明２の上記解決課題を考慮する必要性が生じるか否かという点において，容易想到性の判断過程にも実質的な差異が生じることになる。
エ 本件において，新たに主引用例として用いた引用例１は，既に拒絶査定において周知技術として例示されてはいたが，原告は，いずれの機会においても引用例２との対比判断に対する意見を中心にして検討していることは明らかであり（甲１，１６，２０），引用例１についての意見は付随的なものにすぎないものと認められる。そして，主引用例に記載された発明と周知技術の組合せを検討する場合に，周知例として挙げられた文献記載の発明と本願発明との相違点を検討することはあり得るものの，引用例１を主引用例としたときの相違点の検討と同視することはできない。また，本件において，引用例１を主引用例とすることは，審査手続において既に通知した拒絶理由の内容から容易に予測されるものとはいえない。なお，原告にとっては，引用発明２よりも不利な引用発明１を本件審決において新たに主引用例とされたことになり，それに対する意見書提出の機会が存在しない以上，出願人の防御権が担保されているとはいい難い。よって，拒絶査定において周知の技術事項の例示として引用例１が示されていたとしても，「査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」に当たるといわざるを得ず，出願人の防御権を奪うものとはいえない特段の事情が存在するとはいえない。
オ 被告は，審判請求書において原告が引用例１を詳細に検討済みであると主張する。しかし，一般に，引用発明と周知の事項との組合せを検討する場合，周知の事項として例示された文献の記載事項との相違点を検討することはあり得るのであり，したがって，審判請求書において，引用例１の記載事項との相違点を指摘していることをもって，これを主引用例としたときの相違点の検討と同視することはできない。
(5) 小括
以上のとおり，本件審決が，出願人に意見書提出の機会を与えることなく主引用例を差し替えて本願発明が容易に発明できると判断したことは，「査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」に当たるにもかかわらず，「特許出願人に対し，拒絶の理由を通知し，相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない」とする法１５９条２項により準用される法５０条に違反するといわざるを得ない。そして，本願発明の容易想到性の判断に係る上記手続違背は，審決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。よって，取消事由３は，理由がある。

◆判決本文

　拒絶理由通知を受け取った代理人が、意思能力を欠くとして、拒絶理由通知は送達されていないと判断されました。
　Ａに対して本件送達がされた当時，Ａは，本件送達を受領するに足りる意思能力を欠いていたと認めるのが相当である。すなわち，Ａは，平成１９年４月の段階で既に●●との診断を受けており，相当程度，意思能＼力が制限された状態にあり，さらに，本件送達がされる以前の平成２１年４月には，思考内容の貧困化，意欲減退が顕著であり，身体機能も低下し，意思伝達はほとんど不可で，毎日の日課を理解すること，生年月日を言うこと，短期記憶，自分の名前を言うこと，今の季節を理解することはいずれもできない状況にあった。そして，Ａの上記の状況は，加齢性変化に加えて，Ａが患った●●による影響によるものであるから，不可逆的であり，本件送達がされるに至るまで漸次悪化していたと認められる。そうすると，本件送達がされた時点では，Ａは，本件送達の意味を理解し適切な行動を行うに足りる意思能＼力はなかったと解される。受送達者が送達の意味を理解し適切な行動を取るに足りる意思能力を欠く場合には，同人に対する送達は無効であり，工業所有権に関する手続等の特則に関する法律５条１項の規定によるいわゆるオンライン送達の場合も同様に解すべきであるから，Ａに対する本件送達は無効である。

◆判決本文

　進歩性なしとした審決が維持されました。争点の一つが、請求項の文言を誤記として認定した点です。
　原告は，審決には，本願発明に係る請求項１記載の「逆対数応答空間」を「対数応答空間」と読み替えた上で，本願発明を認定した誤りがあると主張する。この点，確かに，本願発明に係る請求項１の「逆対数応答空間」との記載が，文言上直ちに「対数応答空間」の誤記であると解することはできない。また，本願明細書の段落【００３１】，【００５１】の記載によれば，「逆対数」は，「対数−反対」を意味するものであり，このうち「反対」は，「反対チャネル」と称される「白−黒の指標」，「赤および緑の指標」，「黄色青色の指標」に対応するものと認められる。そうすると，「逆対数応答空間」とは，入力画像を「対数−反対座標に変換した空間」を意味し，「対数応答空間」とは意味を異にするものと解される。これに対し，被告は，本願発明の入力画像信号は，信号の輝度を表す測定値を含むＬａｂ系色空間信号であり，３色の測定値を含むＲＧＢ系色空間信号ではないと主張する。しかし，本願発明に係る請求項１の「（ａ）前記入力画像信号の測定値を得るステップ，ここで，前記測定値は，少なくとも前記信号の輝度ｉ（ｘ，ｙ）を表＼す測定値を含み」との記載は，画像信号の測定値から輝度ｉ（ｘ，ｙ）を算出可能であるという画像信号の一般的な性質を確認的に記載したものにすぎず，入力画像信号の「測定値」には，ＲＧＢ系色空間信号及びＬａｂ系色空間信号を含み得るものであるから，本願発明の対象がＬａｂ系色空間信号に限定されていると解することはできない。したがって，本願発明に係る請求項１記載の「逆対数応答空間」は，「対数応答空間」の誤記とはいえない（なお，明細書の記載と異なる解釈を採るのであれば，誤記として扱うのではなく，その理由を説示すべきである。）。イ 以上のとおり，審決が，本願発明に係る請求項１記載の「逆対数応答空間」を「対数応答空間」と読み替えた上で，本願発明を認定したことは相当でないが，以下のとおり，審決の結論に影響を及ぼすものとはいえない。16すなわち，上記のとおり，本願発明に係る請求項１のステップ（ａ）において，「前記測定値は，少なくとも前記信号の輝度ｉ（ｘ，ｙ）を表す測定値を含み」との記載は，画像信号の測定値から輝度ｉ（ｘ，ｙ）を算出可能＼であるという画像信号の一般的な性質を確認的に記載したにすぎず，「前記測定値」には，ＲＧＢ系色空間信号だけではなく，Ｌａｂ系色空間信号をも含み得るものと解される。そうすると，本願発明に係る請求項１のステップ（ｂ）の「逆対数応答空間に変換して，変換された座標を得る」とは，入力画像信号の「測定値」を，変換後の空間が逆対数応答空間（「対数−反対座標に変換した空間」）となるように変換することを意味すると解され，「対数応答空間に変換」及び「反対応答空間に変換」の２つの構成を必然的に含むとまではいえない。そして，審決は，後述のとおり，相違点１について，「画像処理の技術分野において，入力画像をＲＧＢ座標空間のカラー画像信号として入力し，当該ＲＧＢ座標空間から輝度と２つのクロミナンスによる色空間に座標変換することにより，輝度値を算出し，画像の輝度を補正する技術は慣用技術にすぎない」として，入力されたカラー画像信号を反対座標の色空間となるように変換して輝度値を算出し，画像の輝度を補正する技術は慣用技術であると認定した上で，「刊行物発明に用いられた技術を慣用技術であるカラー画像の輝度値の補正に採用することに格別困難な点はない」との判断を示しており，本願発明が反対座標の色空間となるように変換することを含むことについても，実質的な判断をしているといえる。＼n
ウ　
　以上によれば，審決が本願発明と刊行物発明の対比に当たり，本願発明に係る請求項１記載の「逆対数応答空間」は「対数応答空間」の誤記であるとして，読み替えを行った上で，本願発明を認定した点は相当でないが，これにより審決の結論に影響を及ぼすものとはいえない。

◆判決本文