審判手続

　拒絶査定不服審判請求について，共有者全員が記載されていなかった審判請求書を却下した判断は誤りであったとして、審決を取り消しました。
　「特許を受ける権利の共有者全員の代理人が，共有者のためにその審判を請求するには，審判請求書の請求人欄に，当事者として共有者全員の氏名を記載すべきものであることはいうまでもない。他方，特許を受ける権利の共有者の代理人が行った審判請求において，それが共有者全員の「共同して請求」したものに当たるかどうかについては，単に，審判請求書の請求人欄の記載のみによって判断すべきものではなく，その請求書の全趣旨を合理的に探求し，当該特許出願について特許庁側の知り得た事情等をも勘案して，総合的に判断すべきものである。共有に係る特許を受ける権利についての審判請求のように，共有者の全員が共同して請求することが法律上の要件とされている場合において，共有者の全員それぞれからそのための委任を受けている代理人が，共有者の一部の者のためにのみ審判請求をし，その余の共有者のためにはこれを行わないときは，共有者全員の利益を害することになり，自ら審判請求の手続要件の欠缺をもたらし，拒絶査定を確定するにも等しいのであるから，代理人がこのような行動に出ることは合理的にみて考えられないことである。そうすると，代理人がこのような不合理な行為を行うのもやむを得ないとする特段の事情がない限り，当該審判請求は，たとえ，外観上共有者の一部の者のためにのみする旨の表示となっている場合であっても，実際には，共有者の全員のためにしたものと推認するのが相当である。・・・・このような事実関係の下においては，・・・原告両名のために審判を請求する代理権を有する者であることを知り得たのであるから，代理人がこのような不合理な行為を行うのもやむを得ないとする特段の事情が認められない本件においては，本件審判請求書の記載上は，原告チェイルのためにすることが明記されてはいないけれども，実際には，原告両名のためにしたものと推認され，代理人による本件審判の請求の法律的効果は，本人たる原告両名に帰属すると解すべきである。(3) そうすると，本件審判の請求は，原告両名によるものであるにもかかわらず，本件審判請求書の審判請求人の欄には原告三星のみが記載されていたのであるから，特許法１３１条１項の規定に定める方式についての不備があることになる。よって，審判長としては，同法１３３条１項に基づき，相当の期間を指定してその表示の補正をすべきことを命じるべきであり，・・・・」＼n

◆判決本文

　経過のうち問題となる部分のみ説明します。H20/10/24に無効審決がなされ、特許権者は本件取消訴訟を提起すると共に、クレームを減縮する訂正審判を別途請求しました（H21/2/24）。この訂正審判は、（H21/9/16）に確定しました。知財高裁は、クレーム減縮する訂正が確定したので、H20/10/24の無効審決を取り消しました。
　「第1次無効審決に対して審取請求するとともに、第1次訂正審判を請求した第２次訂正は，請求項１に係る特許請求の範囲の記載を別紙１から別紙３のとおりとする訂正であって，その訂正が特許請求の範囲の減縮を目的とすることは，明らかである（甲２１，２２，３０）。また，本件審決が対象とした，請求項１に係る特許請求の範囲の記載を別紙２のとおりとする発明と比較しても，第２次訂正は，打抜加工が可能であることを特許請求の範囲に記載することにより，成形加工及び打抜加工の両方を行うパンチプレス機に限定するものであるから，特許請求の範囲の減縮を目的とするものといわざるを得ない。したがって，無効審決である本件審決の取消訴訟の係属中に本件特許権について特許請求の減縮を目的とする本件訂正審決が確定したのであるから，本件審決は，取り消されなければならない（最高裁平成７年（行ツ）第２０４号平成１１年３月９日第三小法廷判決・民集５３巻３号３０３頁）。」＼n

◆平成20(行ケ)10464　審決取消請求事件　特許権　行政訴訟　平成21年10月29日　知的財産高等裁判所

　拒絶査定の理由と異なる理由に基づいて判断したので、手続き違背を理由として審決を取り消すとともに、周知技術についても一言述べました。 　「このように，拒絶査定と審決とでは，「表面に吸着」する点に関し，同一性のある解釈をしていたとは認められず，むしろ，拒絶査定及び審決における各説示の文言等に照らし，前者はこれを「表＼面への吸着」と解釈し，後者は表面のみならず「吸収」を含む現象と解釈していることが認められる。したがって，審決は，拒絶査定の理由と異なる理由に基づいて判断したといわざるを得ない。そして，前記第３で主張するとおりの原告らの解釈及び前提に立てば，この「表＼面に吸着」する点はまさしく本願発明の重要な部分であるところ，原告らの意見書や審判請求書における主張からすれば，「表面に吸着」する点に関し，原告らは，審判合議体とは異なる解釈をし，本願発明や引用発明を異なる前提で捉えていることが認められるのであるから，これに対して，審決が，拒絶査定の理由と異なる理由に基づいて，「表＼面に吸着し」との点について判断をしている以上，原告らに対し，意見を述べる機会を与えることが必要であったというべきである。なお，審決が原告らに対し上記のような意見を述べる機会を付与しなかったとしても，その双方の場合について実質上審理が行われ，原告らが必要な意見を述べているなどの特段の事情があれば，審決のとった措置は実質上違法性がないということもできないではないが（知的財産高等裁判所平成１８年（行ケ）第１０５３８号，同２０年２月２１日判決の第５の１(4) 参照），本件においては，そのような特段の事情を認めることはできない。ウ　さらに，審決は，拒絶理由通知においてなんら摘示されなかった公知技術（周知例１及び２）を用い，単にそれが周知技術であるという理由だけで，拒絶理由を構成していなくとも，特許法２９条１，２項にいういわゆる引用発明の一つになり得るものと解しているかのようである。すなわち，審決は，相違点１について，「排ガスがリーンのときに，ＮＯｘ浄化触媒としてＮＯｘを触媒表＼面へ吸着するものは周知（例えば，周知例１及び周知例２参照。以下「周知技術１」という。）であることから，相違点１に係る本願発明の発明特定事項は周知である。」と説示し，また，相違点２についても，「内燃機関がリーン運転しているとき，前記ＮＯｘ浄化触媒で排ガス中のＮＯｘを吸着し，吸着後に，排ガスを数秒間ストイキもしくはリッチの状態とし，前記ＮＯｘ浄化触媒で吸着したＮＯｘを還元剤と接触反応させてＮ２に還元して排ガスを浄化することは周知（‥‥‥）であり，相違点２に係る本願発明のように時間及び深さを決定することは，周知例１及び周知例３の周知技術２を勘案すれば，適宜なし得る設計的事項に過ぎないものである。」，そして，「本願発明は，引用発明，周知技術１及び周知技術２に基づいて当業者が容易に発明することができたものである」という説示をしているが，誤りである。被告主張のように周知技術１及び２が著名な発明として周知であるとしても，周知技術であるというだけで，拒絶理由に摘示されていなくとも，同法２９条１，２項の引用発明として用いることができるといえないことは，同法２９条１，２項及び５０条の解釈上明らかである。確かに，拒絶理由に摘示されていない周知技術であっても，例外的に同法２９条２項の容易想到性の認定判断の中で許容されることがあるが，それは，拒絶理由を構成する引用発明の認定上の微修整や，容易性の判断の過程で補助的に用いる場合，ないし関係する技術分野で周知性が高く技術の理解の上で当然又は暗黙の前提となる知識として用いる場合に限られるのであって，周知技術でありさえすれば，拒絶理由に摘示されていなくても当然に引用できるわけではない。被告の主張する周知技術は，著名であり，多くの関係者に知れ渡っていることが想像されるが，本件の容易想到性の認定判断の手続で重要な役割を果たすものであることにかんがみれば，単なる引用発明の認定上の微修整，容易想到性の判断の過程で補助的に用いる場合ないし当然又は暗黙の前提となる知識として用いる場合にあたるということはできないから，本件において，容易想到性を肯定する判断要素になり得るということはできない。」＼n

◆平成20(行ケ)10433　審決取消請求事件　特許権　行政訴訟　平成21年09月16日　知的財産高等裁判所

　一部の請求項に関する訂正が訂正要件を満たしていないという理由で、全体として訂正は認めないとした判断が取り消されました。
　昭和６２年法律第２７号による特許法の改正によりいわゆる改善多項制が，そして，平成５年法律第２６号による特許法の改正により無効審判における訂正請求の制度がそれぞれ導入され，特許無効審判の請求については，２以上の請求項に係るものについては請求項ごとにその請求をすることができ（特許法１２３条１項柱書き後段），請求項ごとに可分的な取扱いが認められているところ，特許無効審判の申立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正請求は，この請求項ごとに請求をすることができる特許無効審判請求に対する防御手段としての実質を有するものであるから，このような訂正請求をする特許権者は，請求項ごとに個別に訂正を求めるものと理解するのが相当であり，また，このような請求項ごとの個別の訂正が認められないと，特許無効審判事件における攻撃防御の均衡を著しく欠くことになることに照らすと，特許無効審判請求がされている請求項についての特許無効の範囲の減縮を目的とする訂正請求は，請求項ごとに個別に行うことが許容され，その許否も請求項ごとに個別に判断されることになる（前掲最高裁平成２０年７月１０日判決参照）。そして，特許無効審判の請求がされている請求項についての訂正請求は，請求書に請求人が記載する訂正の目的が，特許請求の範囲の減縮ではなく，明りょうでない記載の釈明であったとしても，その実質が，特許無効審判請求に対する防御手段としてのものであるならば，このような訂正請求をする特許権者は，請求項ごとに個別に訂正を求めるものと理解するのが相当であり，また，このような請求項ごとの個別の訂正が認められないと，特許無効審判事件における攻撃防御の均衡を著しく欠くことになることからして，請求項ごとに個別に訂正請求をすることが許容され，その許否も請求項ごとに個別に判断されるべきものである。(2) これを本件についてみるに，特許無効審判請求に係る本件審判において，請求人である被告は，本件発明に係る特許請求の範囲の記載が不明確であるなどとの無効理由を主張したこと（甲２０），これに対し，被請求人である原告は，被告主張の無効理由を回避するために，特許無効審判における訂正の請求として，本件特許の請求項１ないし３，５，９ないし１３，１８，１９，２１ないし２５につき本件訂正請求を行ったこと（甲１８，２２）が認められ，本件訂正請求は，特許無効審判請求に対する防御手段としてされたものであることが明らかである。(3) そうすると，本件訂正請求は，請求項ごとに個別に行われたものであった以上，その許否も請求項ごとに個別に判断されるべきものといわなければならない。そして，本件訂正請求は，直接的には本件特許に係る請求項のうち１ないし３，５，９ないし１３，１８，１９，２１ないし２５の訂正を求めるものであるが，前記第２の２のとおり，本件特許は，請求項１ないし２６から成り，請求項２ないし２６はいずれも請求項１を直接的又は間接的に引用する従属項であるから，請求項１について訂正を求める本件訂正は，請求項１を介してその余の請求項２ないし２６についても訂正を求めるものと解さなければならない。しかるところ，本件審決は，本件訂正につき，請求項１９及び２３についてのみ判断をし，その訂正が求められないことをもって，他の請求項１ないし１８，２０ないし２２及び２４ないし２６に係る訂正の判断をしないまま，これらの請求項に係る訂正も認められないとしたものであるから，これらの請求項に係る各訂正事項につき判断をすることなく，本件発明１ないし１８，２０ないし２２及び２４ないし２６の各要旨認定をしてしまったものであって，この点において，本件審決には違法があることになる。(4) また，本件訂正のうち請求項１９についても，本件審決は，同請求項が直接的又は間接的に引用する請求項１ないし３，５，９ないし１３及び１８に係る各訂正事項につき判断をすることなく，本件発明１９の要旨認定をしてしまったものであって，この点において，本件審決には違法があることになる。」 　

◆平成21(行ケ)10004　審決取消請求事件　特許権　行政訴訟　平成21年09月03日　知的財産高等裁判所

　進歩性なしとした無効審決に対して、i)手続き違背、ii)新規事項ではない、iii)実施可能要件違反なし等を理由として審決が取り消されました。
　　「審判手続等の経緯のアないしウによれば，請求項２に係る特許発明について，請求人（被告）から，甲１を引用例とした進歩性欠如を理由による無効審判が請求され，その後，請求人（被告）により，口頭審理手続において甲６を主引用例とした無効理由が主張された。これに対して，審決は，甲１及び甲６に基づいて進歩性を欠くとの理由により無効とすべきであると判断した。そうすると，審決の判断の基礎となった無効理由について，被請求人である原告には，意見を申し述べる機会（特許法１３４条２項，１５３条２項）及び訂正請求をする機会（同法１３４条の２第１項）が付与されていなかったものというべきである。」
「上記によれば，メインＣＰＵ３１が実行した内部抽選処理の結果に基づいて内部抽選データＩＳＤの当選フラグがセットされ，また，サブＣＰＵ５５に開始情報Ａが入力されてから停止操作情報Ｂが入力されるまでの期間Ｔ１（すなわち，メインリールの回転中の期間）において，第１処理を選択するか第２処理を選択するかを，サブＣＰＵ５５が制御プログラムに従って決定することが記載されているということができる。また，このサブＣＰＵ５５が第１処理を選択するか第２処理を選択するかを決定する処理の例示として，メインＣＰＵ３１から送信される内部抽選データＩＳＤに含まれる所定の当選フラグがセットされている場合に第２処理を選択して実行してもよいことが記載されているということができる。イそして，「メインＣＰＵ３１が実行した内部抽選処理の結果に基づいて当選フラグがセットされた内部抽選データＩＳＤ」が「抽選手段の抽選結果」に相当するといえることに照らせば，本件特許明細書（甲１８，段落【０２１６】）の「内部抽選データＩＳＤに含まれる所定の当選フラグがセットされている場合に第２処理を選択して実行してもよい」との記載部分に，「抽選手段の抽選結果に基づいて第２処理を選択的に実行する」との事項が明確に示されていると解される。そして，本件特許明細書（甲１８）には，第１処理を選択して実行することを妨げる記載はないのであるから，「第２処理を選択して実行してもよい」との記載部分を見た当業者は，第１処理の選択と第２処理の選択を決定する処理に関して，「第１処理を選択して実行してもよい」と理解するのが自然である。そうすると，「抽選手段の抽選結果基づいて第１処理を選択的に実行する」ことが，本件特許明細書（甲１８）に，実質的に記載されているということができる。」
「特許法３６条４項は，「発明の詳細な説明の記載は，次の各号に適合するものでなければならない。」と定め，同条同項１号において，「一経済産業省令で定めるところにより，その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。」と定めている。そして，上記の「経済産業省令」に当たる特許法施行規則２４条の２は，「特許法第三十＼六条第四項第一号の経済産業省令で定めるところによる記載は，発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。」と定めている。特許法３６条４項１号において，「通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること」（いわゆる「実施可能＼要件」）を規定した趣旨は，通常の知識を有する者（当業者）がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したといえない発明に対して，独占権を付与することになるならば，発明を公開したことの代償として独占権を付与するという特許制度の趣旨に反する結果を生ずるからである。ところで，そのような，いわゆる実施可能＼要件を定めた特許法３６条４項１号の下において，特許法施行規則２４条の２が，（明細書には）「発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項」を記載すべきとしたのは，特許法が，いわゆる実施可能要件を設けた前記の趣旨の実効性を，実質的に確保するためであるということができる。そのような趣旨に照らすならば，特許法施行規則２４条の２の規定した「技術上の意義を理解するために必要な事項」は，実施可能＼要件の有無を判断するに当たっての間接的な判断要素として活用されるよう解釈適用されるべきであって，実施可能要件と別個の独立した要件として，形式的に解釈適用されるべきではない。」

◆平成20(行ケ)10237　審決取消請求事件　特許権　行政訴訟　平成21年07月29日　知的財産高等裁判所

　　　審決については維持したものの、最後に付言がなされました。
　「(2) 特許無効審判において，請求人が主張した無効理由とは別個の無効理由を審理するためには，あらかじめ審判手続において，特許法１５３条２項の規定による通知をし，当事者に意見を申し立てる機会を与える手続を採らなければならない。上記規定が設けられたのは，当事者に対して，適正公平な審判手続を保障するとの趣旨のみならず，第三者に対して，審決の効力の及ぶ範囲を明確にするとの趣旨によるものと解される。とりわけ，後者の趣旨は重要であり，特許法１６７条に「何人も，特許無効審判・・・の確定審決の登録があったときは，同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。」と規定されていることを併せ考慮すると，審決の判断の基礎とした無効理由を構＼成する事実及び証拠がどのようなものであるかを，審判手続において明確にさせることが必要不可欠であるといえる。したがって，請求人が主張した無効理由を審決で摘示することは必須であり，また，請求人が主張しない無効理由について，上記のような手続を採ることなく，審決において判断することは，手続上の違法を来す余地があるというべきである（知的財産高等裁判所平成１９年（行ケ）第１０３８０号事件・平成２０年１１月２７日判決参照）。
　(3) 本件についてみると，実施発明４についての無効理由に係る事実（実施発明４が本件発明と同一であり，かつ，公然実施されたものであるとの事実）は，実施発明１ないし３についての無効理由に係る事実（「神戸第７突堤工事」において実施された発明（実施発明１ないし３）が，本件発明と同一であり，かつ，公然実施されたものであるとの事実）とは，実施の場所，日時等が明らかに異なるものであって，別個の事実である。そして，本件全証拠によるも，本件審判の手続において，特許法１５３条２項の規定による通知がされ，当事者に意見を申し立てる機会を与える手続が採られたことを認めるに足りる証拠は，これを見いだすことができない。そうすると，審決が理由において述べた，大阪府守口市内のＮＴＴの現場でのペデスタル杭の撤去工事において実施された発明（実施発明４）は本件発明と同一ではないとした判断部分は，原告が無効審判請求において主張していない無効理由について，特許法所定の手続を採ることなく，当該無効理由が存在しないとしたものといえる。
　(4) 以上のとおり，審決は，特許法の規定する適正な手続を経ることなく，前記第２の３の(2)のエのとおり述べて，実施発明４が本件発明と同一であり，かつ，公然実施されたものであるとの無効理由が成立しない旨の判断を示した点において，適切さを欠いた点がある。しかし，?@原告が，審決の審理手続の違法については，取消事由として主張せず，実施発明４に関する審決の判断の誤りのみを取消事由として主張していること，?A本件審判について請求不成立の審決をするに際し，実施発明４について判断を示す必要はないこと，?B全体として，上記の適切妥当を欠いた手続及び理由は，審決の結論に影響を与えるものとはいえないこと等の諸点を総合すると，上記の点は，審決を取り消すべき事由に当たらないと解される。」

◆平成20(行ケ)10118　審決取消請求事件　特許権　行政訴訟　平成21年01月26日　知的財産高等裁判所