審判手続

　審判手続における手続違背が争点の一つです。裁判所は、好ましくはないが取り消すまでもないと認定しました。
　ところで，審決は，前記第２の４のとおり，本件発明と先行技術とを対比し，相違点を認定することなく，i)本件明細書に基づいて，本件発明の技術的意義について検討し，同意義を，構成要件Ｃ（後身頃の上下方向中間部から下端部までの間を下方拡がりの形にする点）と，構＼成要件Ｅ及びＦ（後身頃と前身頃との縫合線が，後部ウエスト部からヒップの頂部より外側に迂回してヒップ裾ラインに至る点）とを兼ね備える点にあるとした上で，ii)構成要件Ｃ，Ｅ及びＦを兼ね備えた技術は，甲１ないし甲５のいずれにも記載されておらず，示唆もされていないと判断して，本件発明は，原告の主張に係る各引用発明から容易に想到することができないとの結論を導いている。この点，特許法２９条２項所定の容易想到性の有無を判断するに当たり，特定の引用発明と対比して，相違点を認定することをせずに，先に，当該発明の技術的意義なるものを設定した上で，各引用発明に当該発明の技術的意義が記載されているか否かを判断する手法は，判断の客観性を担保する観点に照らし疑問が残るといえる。しかし，本件においては，原告（無効審判請求人）は，無効審判手続において，甲１の図１，２には構＼成要件ＡないしＥが記載又は示唆され，甲１の図４（Ａ）には構成要件Ｆが示唆され，甲２には構＼成要件Ｆが示唆され，甲４の図２には構成要件Ｄ及び構＼成要件Ｂが示唆され，甲５には構成要件Ｆが示唆されているなどとの主張はするものの，特定の先行技術を主たる引用発明として挙げた上で，本件発明との相違点に係る構＼成を明らかにし，従たる引用発明等を組み合わせることによって，本件発明に至ることが容易であるとする論理的な主張を明確にしているわけではない。このような無効審判手続における原告の無効主張の内容に照らすならば，本件における審決の判断手法が，直ちに違法であるとまではいえない（なお，このような場合であっても，審判体としては，i)原告に対して釈明を求めて，本件発明が容易想到であるとの原告の主張（論理）を明確にさせた上で判断するか，あるいは，ii)原告に対する釈明を求めることなく，原告の挙げた引用発明を前提として，それらの引用発明との相違点を認定した上で，本件発明の相違点に係る構成が容易想到であるか否かを，個別具体的に判断するか，いずれかの審理を採用するのが望ましいといえる。）。＼n

◆判決本文

　審判手続きに違背があったとして拒絶審決を取り消しました。
　事案にかんがみ，先に，取消事由２「周知技術及び周知文献に係る意見書提出の機会の欠如」に係る手続違背の有無について判断する。当裁判所は，以下のとおり，審決には，新たな拒絶理由通知をして原告に意見書を提出する機会を与えるべきであったにもかかわらず，同手続を怠った瑕疵があり，審決は，特許法１５９条２項，５０条に違反するものと判断する。その理由は，以下のとおりである。・・・・本件では，審決において，本願発明と引用発明との相違点１に係る「信号調整装置とホスト・システムの結合を遠隔にする」との技術的構成は，周知技術であり（甲２ないし４），本願発明は周知技術を適用することによって，容易想到であるとの認定，判断を初めて示している。ところで，審決が，拒絶理由通知又は拒絶査定において示された理由付けを付加又は変更する旨の判断を示すに当たっては，当事者（請求人）に対して意見を述べる機会を付与しなくとも手続の公正及び当事者（請求人）の利益を害さない等の特段の事情がある場合はさておき，そのような事情のない限り，意見書を提出する機会を与えなければならない（特許法１５９条２項，５０条）。そして，意見書提出の機会を与えなくとも手続の公正及び当事者（請求人）の利益を害さない等の特段の事情が存するか否かは，容易想到性の有無に関する判断であれば，本願発明が容易想到とされるに至る基礎となる技術の位置づけ，重要性，当事者（請求人）が実質的な防御の機会を得ていたかなど諸般の事情を総合的に勘案して，判断すべきである。上記観点に照らして，検討する。本件においては，i)本願発明の引用発明の相違点１に係る構成である「信号調整装置とホスト・システムの結合を遠隔にする技術」は，出願当初から「信号調整装置２０１から離れた位置のホスト・システム２００」（甲８，【請求項１】），「信号調整装置２０１から遠隔位置のホスト・システム２００」（甲８，【請求項１４】）などと特許請求の範囲に，明示的に記載され，平成１９年２月７日付け補正書においても，「信号調整装置（２０１）に遠隔結合されたホスト・システム（２００）」と明示的に記載されていたこと（甲１０，【請求項４５】），ii)本願明細書等の記載によれば，相違点１に係る構成は，本願発明の課題解決手段と結びついた特徴的な構＼成であるといえること，iii)審決は，引用発明との相違点１として同構成を認定した上，本願発明の同相違点に係る構＼成は，周知技術を適用することによって容易に想到できると審決において初めて判断していること，iv)相違点１に係る構成が，周知技術であると認定した証拠（甲２ないし４）についても，審決において，初めて原告に示していること，v件全証拠によるも，相違点１に係る構成が，専門技術分野や出願時期を問わず，周知であることが明らかであるとはいえないこと，vi)原告が平成１９年２月７日付けで提出した意見書においては，専ら，本願発明と引用発明との間の相違点１を認定していない瑕疵がある旨の反論を述べただけであり，同相違点に係る構成が容易想到でないことについての意見は述べていなかったこと等の事実が存在する。上記経緯を総合すると，審決が，相違点１に係る上記構＼成は周知技術から容易想到であるとする認定及び判断の当否に関して，請求人である原告に対して意見書提出の機会を与えることが不可欠であり，その機会を奪うことは手続の公正及び原告の利益を害する手続上の瑕疵があるというべきである。同瑕疵は，審決の結論に影響を及ぼす違法なものといえる。この点，被告は，相違点１に係る構成は，容易想到性判断の推論過程において参酌されるありふれた技術であるから，審決が，甲２ないし４を初めて提示したとしても，原告に対する不意打ちとはいえないと主張する。しかし，相違点１に係る上記構＼成が推論過程において参酌されたありふれた技術にすぎないか否かは，結局，被告独自の見解にすぎないのであって，何ら論証されていないのであるから，そのような論拠に基づいて，原告に対して意見書提出の機会を要しないとする主張は，採用の限りでない。のみならず，審決において，相違点１に係る上記構成を採用することが容易であるとの判断内容は，主要な理由の１つとして記載されているのであり，そうである以上，推論過程について参酌された技術にすぎないことをもって意見書提出の機会を与える必要がないとする被告の主張は，根拠を欠く。＼n

◆判決本文

　拒絶理由の差し替えは許されないとして、進歩性なしとした審決が取り消されました。
　被告は，引用例２が本件原出願後に頒布されたものであることを認めた上，相違点２に係る本願発明の事項（アルミニウムに対する反射率が低い波長域である，０．８μｍ付近の発光スペクトルを持つ半導体レーザ）は，引用発明１及び乙１ないし３に記載された周知の事項に基づき当業者が容易に想到し得たことであるから，本件審決の結論に誤りはないと主張する。しかしながら，本願明細書には，背景技術として，「金属が低い反射率を有する短波長のレーザビームを吸収することによって金属の表面の温度が上昇し，さらに加工されるとこの２つの現象の結果，この部分の反射率が低下するため重畳された長波長のＹＡＧレーザビームも容易に吸収されてレーザビームが効率よく加工物に結合されることを利用したものである」こと（【０００２】），「この分野の最近の公知例…の場合，ＹＡＧレーザとＫrＦエキシマレーザを加工物の同一所に集光して照射するもので，これら２つのレーザビームは別々のレンズで集光され，水平面におかれた被加工物に対してＹＡＧレーザビームは垂直にＫrＦエキシマレーザビームは垂直から４５度傾けて照射される。このような従来技術では，装置が大きくなり，さらに２つのレーザビームが集光された加工物の下面では別々の光路を進み，別の箇所を照射するために２つのレーザの出力ビームの利用効率が低く，加工特性が良くないという問題があった」ことが記載され（【０００３】），本願発明が解決しようとする課題として，「以上で述べたような従来技術の欠点を除くために行われたものであり，２つのレーザの出力ビームを同軸に重畳して被加工物に照射し，レーザビームの利用効率を高めて加工特性を改善することを目的とする」ことが記載され（【０００４】），本願発明の効果として，「被加工物がアルミニウムであり，前記長波長のレーザが，アルミニウム溶接加工用として用いられているＹＡＧレーザであり，前記短波長のレーザが，アルミニウムに対する反射率が低い波長域である，０．８μｍ付近の発光スペクトルをもつ半導体レーザであるので，２つのレーザの出力ビームを被加工物の同一の部位に照射することができ，レーザビームの利用効率が高く，加工性がよい」（【００１０】【００１４】），「短波長レーザとしては半導レーザを使用することができ，レーザのかわりにＬＥＤを使用することもできる。被加工物がアルミニウムである場合，０．８μｍ付近に反射率の低い波長域があるため，０．８μｍ付近の発光スペクトルをもつ半導体レーザやＬＥＤを選択することが有利である。」（【００１８】）等の記載がある。これらの記載によれば，本願発明においては，相違点２に係る短波長レーザの構成が，課題解決のための本質的な部分であると解される。しかるところ，前記のとおり，本件審決は，引用例２に，相違点２に係る本願発明の構＼成（アルミニウムに対する反射率が低い波長域である，０．８μｍ付近の発光スペクトルを持つもつ半導体レーザ）が開示されていると認定した上（前記(1)ア），引用発明１のエキシマレーザに代えて引用例２に開示された上記半導体レーザを採用することが容易である（前記(1)ア）という論理を展開したものである。しかし，引用発明１における短波長レーザであるエキシマレーザは，アルミニウムに対する反射率が低い波長域である，波長０．８μｍ付近の発光スペクトルを持たない上に，半導体レーザとは異なる種類のレーザである（乙２，３）。このようなエキシマレーザを，「アルミニウムに対する反射率が低い波長域である，０．８μｍ付近の発光スペクトルをもつ半導体レーザ」という，種類の異なる短波長レーザに置き換える点の容易想到性を判断するに際し，引用例２に代えて周知技術で置き換えるという理由の差替えを，審判段階ではなく，訴訟段階に至ってから特許庁の側が行うことは，審決に理由を付することを義務づけた特許法１５７条の趣旨にも反するものであり，許されないといわざるを得ない。なお，審決取消訴訟において，審判の手続で審理判断された刊行物記載の発明との対比における進歩性の有無を認定して審決の適法，違法を判断するにあたり，審判の手続には現れていなかった資料に基づき当業者の特許出願当時における技術常識を認定し，これによって同発明の持つ意義を明らかにすることは許されるとしても（最高裁昭和５４年（行ツ）第２号同５５年１月２４日第一小法廷判決・民集３４巻１号８０頁参照），刊行物記載の発明と公知技術との組合せにより容易に発明できたという理由を，技術常識の名の下に刊行物記載の発明から容易に発明できたという理由に差し替えることが許されるとまで解することはできない。

◆判決本文

　進歩性認定誤り無し、手続き違背もなしと判断されました。
　原告は，審決において新たに８つの文献が周知例として追加された，あるいは，審決と拒絶査定とで主たる公知文献が異なっていたにもかかわらず，原告に意見書を提出する機会が与えられなかったことは，手続違背に当たると主張する。(2) 平成５年法律第２６号による改正前の特許法１５９条２項，５０条は，拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合には，拒絶の理由を通知し，相当の期間を指定して，意見書を提出する機会を与えなければならない旨を規定する。その趣旨は，審判官が新たな事由により出願を拒絶すべき旨の判断をしようとするときは，出願人に対してその理由を通知をすることによって，意見書の提出及び補正の機会を与えることにあるから，拒絶査定不服審判手続において拒絶理由を通知しないことが手続上違法となるか否かは，手続の過程，拒絶の理由の内容等に照らして，拒絶理由の通知をしなかったことが出願人（審判請求人）の上記の機会を奪う結果となるか否かの観点から判断すべきである。(3) これを本件についてみるに，なるほど，拒絶査定には，拒絶理由通知書にて引用されていなかった引用例（以下「本件引用例」という。）が挙げられている。すなわち，拒絶理由通知書では，当時の請求項１及び２の発明と特開平３−２３５１１６号公報記載の発明とを対比して容易想到性判断をし，拒絶査定でもこの判断枠組みは維持されつつ，本件引用例が引用文献の一つとして付加された。原告はこの拒絶査定に対し，請求項を一つに絞り，前記第２，２の下線部分を付加する補正をするとともに拒絶査定不服の審判請求をした。その請求書で原告は「本願発明が特許されるべき理由」として，「(1)本願発明の説明」，「(2)補正の根拠の明示」，「(3)引用発明の説明」，「(4)本願発明と引用発明の対比」の主張をし，本願発明の特徴である第１〜第３の表示手段と関係する本件引用例の構＼成を上記「(3)引用発明の説明」の項で掲げた上，「(4)本願発明と引用発明の対比」の項において，本件引用例の構成を中心にして，上記補正により付加された「第３の表＼示手段」と対比主張し，この主張をもって審判請求が成り立つべき理由の中心に据え，さらに，「本願発明の特有の構成である，現況調査手段，電話発信手段及び通話中手段を同時に備える」構＼成との関係についても付加しているが，その根拠については抽象的な理由を述べるにとどまっている。審決は，この審判請求書に基づいてなされたものであり，上記付加された補正部分の構成の容易想到性の判断が審判で審理されるべき中心点であることを念頭に置いて本願発明の容易想到性を判断していたであろうことは，上記の経緯から推認されるところである。なるほど，拒絶査定が引用している拒絶理由通知での引用公知文献と，審決で引用した主たる公知文献（本件引用例）とは異なっているが，本件引用例（甲１０）は拒絶査定でも挙げられており，審判請求書で原告が主張として中心に据えたのは，本件引用例と対比しての本願発明（特に上記補正で付加された構＼成について）の進歩性であった経緯にかんがみると，原告は審判請求時において，本願発明の容易想到性判断で対比されているのは本件引用例であったことを十分に認識していたものといえるのであるから，本件引用例を対比すべき主たる公知文献として本願発明の容易想到性判断をするに際して，改めて拒絶理由を通知しなかったとしても，原告にとって意見書の提出や補正の機会が奪われたということはできず，審判手続には，平成５年法律第２６号による改正前の特許法１５９条２項が準用する同法５０条に違反する手続違背があったとすることはできない。さらにいえば，審決は，本件引用例との対比において本願発明との間に相違点を８点認定している。このことは，審決が本件引用例を形式上主たる公知文献としたとはいえ，本願発明が多くの公知技術の組合せによって容易に推考し得たものであることを念頭に置いて判断したものということができるのであり，実質的な判断枠組みは拒絶査定から変化がなく，審判請求とともに補正がされたのに伴い，視点を変えて判断し直したと評価するのが相当である。また，原告は，審決において８つの周知例が付加された点についても主張しているが，これは本願発明が多くの技術を組み合わせた発明であることによるものであるし，上記説示のとおり，審決における実質的な判断枠組みは拒絶査定から変化がないものと評価すべきであるから，原告の上記主張も手続違背を裏付けるものとしては採用することができない。＼n

◆判決本文

◆関連事件です。平成22(行ケ)10049

　不使用であるとした審決が取り消されました。争点の１つは「国際事務局への届け出が遅れた場合に真の住所とはどこか」です。
　本件取消審判請求の副本の送達は，原告が，日本国内に営業所を持たない法人であり，上記登録手続から審決までの間，日本において，いわゆる商標管理人を置いていなかったことを理由として，審判長により，航空扱いとした書留郵便に付して，国際登録に記載された原告の住所地に宛てて発送されているので，法の要求する要件を，一応備えているといえる。しかし，前記のとおり，「送達」は，送達を受けるべき者が，現実に書類の内容を了知したか否かにかかわらず，手続を進行させることを可能とさせるものであり，当事者の実体上及び手続上の権利・利益に重大な影響を及ぼすおそれがある手続であることに照らすならば，送達が適法であるか否かについては，送達を受けるべき者にとって，防御の機会が十＼分に確保されていたか否かを基準として判断すべきである。そのような観点に照らすならば，航空扱いとした書留郵便に付してされた送達が，適法なものとして扱われるためには，特段の事情の存在しない限り，送達を受けるべき当事者の真の住所に宛ててされた場合であることを要すると解するのが相当である。上記認定事実によれば，審判長は，本件取消審判請求書の副本について，航空扱いとした書留郵便に付して発送したが，その送達は，原告の旧住所地に宛てたものであって，原告の真の住所に宛てたものではないから，上記送達には，瑕疵があり，原告は，審判手続において審理を受ける機会を実質的に奪われたと評価すべきである。
・・・（４） また，平成２１年１２月２９日，大阪市西区内の店舗内において，本件商標が付された商品が陳列されている。もっとも，商品が陳列されている時期は，本件取消審判請求の予告登録後ではあるが，商品が陳列されている写真が残されている事実から，それに先立つ時期に，原告が，日本市場に参入できるかを試みるために，日本の個人業者を選んで，市場展開の可能＼性などを調査したことが推測され，撮影の対象とされた商品は，原告が日本の業者に販売した原告商品であると推認して差し支えない（甲９）。以上認定した事実経緯を総合するならば，原告は，本件取消審判請求の登録前３年以内である平成１８年１月から平成２０年４月に，少なくとも５回にわたり，大阪府羽曳野市の個人に対して指定商品に該当する原告商品を販売し，その際，同販売に関する取引書類（請求書）に，本件商標を付して，本件商標を使用したことを認定することができ，同認定に反する証拠はない。

◆判決本文

不服審判の請求期限の計算を間違って、審判請求書が却下された取り消し訴訟です。被告は取り消し事由争わず、却下処分取り消されました。

◆判決本文

少し前の判決ですが、アップしておきます。訂正審判の部分確定に関する判断です。
特許に関する審決の取消訴訟において審決取消判決が確定したときは，審判官は特許法１８１条５項の規定に従い当該審判事件について更に審理・審決をすることになるが，審決取消訴訟は行政事件訴訟法の適用を受けるから，再度の審理・審決には，同法３３条１項の規定により，上記取消判決の拘束力が及ぶ。そして，この拘束力は，判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたるから，審判官は取消判決のなした事実認定及び法律判断に抵触する認定判断をすることは許されないことは明らかである（最高裁平成４年４月２８日第三小法廷判決・昭和６３年（行ツ）第１０号民集４６巻４号２４５頁）。そして，前記のとおり，平成１９年２月１６日になされた第１次審決は，平成２０年５月２８日に言い渡された第１次判決により取り消され，その理由は第３，１(1)エのとおりであり，同判決は確定したのであるから，本件審決を担当する審判官は，第１次判決の有する拘束力の下で認定判断しなければならないこととなる。ところで，第１次判決は，前記のとおり，「原告からなされた平成１８年９月１３日付けの本件訂正審判請求（甲４）は，旧請求項１〜７を新請求項１〜７等に訂正しようとしたものであるところ，その後原告から平成１９年１月１５日付けでなされた上記訂正審判請求書の補正（甲７）の内容は新請求項３・５・７を削除しようとするものであり，同じく原告の平成１９年１月１５日付け意見書（甲６）にも新請求項１・２・４・６の訂正は認容し新請求項３・５・７の訂正は棄却するとの判断を示すべきであるとの記載もあることから，審判請求書の補正として適法かどうかはともかく，原告は，残部である新請求項１・２・４・６についての訂正を求める趣旨を特に明示したときに該当すると認めるのが相当である。本件における上記のような扱いは，原告が削除を求めた新請求項３・５・７は，その他の請求項とは異なる実施例（『本発明の異なる形態』，『実施例２』）に基づく一群の発明であり，発明の詳細な説明も他の請求項に関する記載とは截然と区別されており，仮に原告が上記手続補正書で削除を求めた部分を削除したとしても，残余の部分は訂正後の請求項１・２・４・６とその説明，実施例の記載として欠けるところがないことからも裏付けられるというべきである。そうすると，本件訂正に関しては，請求人（原告）が先願との関係でこれを除く意思を明示しかつ発明の内容として一体として把握でき判断することが可能な新請求項３・５・７に関する訂正事項と，新請求項１・２・４・６に係わるものとでは，少なくともこれを分けて判断すべきであったものであり，これをせず，原告が削除しようとした新請求項３・５・７についてだけ独立特許要件の有無を判断して，新請求項１・２・４・６について何らの判断を示さなかった審決の手続は誤りで，その誤りは審決の結論に影響を及ぼす違法なものというほかない。」（甲９，６４頁下９行〜６５頁１５行）等とするものであり，一方，本件審決（第２次審決）は，「以上のとおり，本件訂正請求は，複数の請求項について訂正を求めるものであり，訂正発明３，５及び７に係る発明は，訂正要件を満たさないものであり，訂正発明１，２，４及び６に係る発明は，訂正要件を満たすものである。ここで，平成２０年７月１０日言渡の最高裁判所判決（平成１９年（行ヒ）３１８号）を参照するに，該判決では，『複数の請求項について訂正を求める訂正審判請求は，複数の請求項に係る特許出願の手続と同様，その全体を一体不可分のものとして取り扱うことが予＼定されているといえる。』（判決５頁）と判示されていることから，訂正事項の一部にでも訂正要件を満たさない部分があれば，訂正審判請求は，一体として棄却されることとなる。これを本件訂正審判請求に当てはめてみると，本件訂正審判請求が一部訂正要件を満たす部分があるとしても，訂正審判請求は，その全体を一体不可分のものとして取り扱われなければならず，結局，一体として棄却すべきものである。」（３３頁９行〜２２行）等としたものである。そうすると，第１次判決が請求項１・２・４・６項と請求項３・５・７項とは分けて判断すべきであるとして第１次審決を取り消しているのに，本件審決（第２次審決）が請求項１〜７項の全体を一体不可分のものとして取扱うべしとして訂正審判請求を不成立としていることは，被告主張の最高裁平成２０年７月１０日第一小法廷判決（平成１９年（行ヒ）第３１８号民集６２巻７号１９０５頁，前述した「平成２０年最高裁判決」）を考慮しないとすれば，第１次判決の拘束力に反する判断をしていることになる。(2)ア これに関して被告は，行訴法３３条１項に基づく拘束力は処分時以降に事情変更が生じた場合には及ばないところ，平成２０年最高裁判決は第１次判決が依拠した昭和５５年最高裁判決の射程を限定し，また訂正審判請求について一体として判断すべきことを判示しているから，これは処分時以降の事情変更に当たり本件審決に拘束力違反はない等と主張し，一方，これに対し当事者参加人は，被告の主張は取消判決の拘束力が法的拘束力であるのに対し判例の効力が事実上の効力であるという差異を看過するものである，平成２０年最高裁判決は特許異議申立てにおいて訂正請求がなされた場合について訂正の許否を請求項ごとに判断すべきことを判示したもので，訂正審判請求に関する見解部分は傍論にすぎず，判例としての効力を生じない，等と反論する。イ 被告が事情変更に当たるとする最高裁平成２０年７月１０日第一小法廷判決（平成１９年（行ヒ）第３１８号民集６２巻７号１９０５頁）は，特許庁がなした特許取消決定の取消しを求める訴訟についての判示であり，最高裁判所民事判例集６２巻７号１９０５頁以下に記載された判決要旨は「特許異議申立事件の係属中に複数の請求項に係る訂正請求がされた場合，特許異議の申＼立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正は，訂正の対象となっている請求項ごとに個別にその許否を判断すべきであり，一部の請求項に係る訂正事項が訂正の要件に適合しないことのみを理由として，他の請求項に係る訂正事項を含む訂正の全部を認めないとすることは許されない。」とするものであり，判決の原文は「(1) 特許法は，一つの特許出願に対し，一つの行政処分としての特許査定又は特許審決がされ，これに基づいて一つの特許が付与され，一つの特許権が発生するという基本構造を前提としており，請求項ごとに個別に特許が付与されるものではない。このような構＼造に基づき，複数の請求項に係る特許出願であっても，特許出願の分割をしない限り，当該特許出願の全体を一体不可分のものとして特許査定又は拒絶査定をするほかなく，一部の請求項に係る特許出願について特許査定をし，他の請求項に係る特許出願について拒絶査定をするというような可分的な取扱いは予定されていない。このことは，特許法４９条，５１条の文言のほか，特許出願の分割という制度の存在自体に照らしても明らかである。一方で，特許法は，複数の請求項に係る特許ないし特許権の一体不可分の取扱いを貫徹することが不適当と考えられる一定の場合には，特に明文の規定をもって，請求項ごとに可分的な取扱いを認める旨の例外規定を置いており，特許法１８５条のみなし規定のほか，特許法旧１１３条柱書き後段が『二以上の請求項に係る特許については，請求項ごとに特許異議の申＼立てをすることができる。』と規定するのは，そのような例外規定の一つにほかならない（特許無効審判の請求について規定した特許法１２３条１項柱書き後段も同趣旨）。(2) このような特許法の基本構造を前提として，訂正についての関係規定をみると，訂正審判に関しては，特許法旧１１３条柱書き後段，特許法１２３条１項柱書き後段に相当するような請求項ごとに可分的な取扱いを定める明文の規定が存しない上，訂正審判請求は一種の新規出願としての実質を有すること（特許法１２６条５項，１２８条参照）にも照らすと，複数の請求項について訂正を求める訂正審判請求は，複数の請求項に係る特許出願の手続と同様，その全体を一体不可分のものとして取り扱うことが予＼定されているといえる。これに対し，特許法旧１２０条の４第２項の規定に基づく訂正の請求（以下『訂正請求』という。）は，特許異議申立事件における付随的手続であり，独立した審判手続である訂正審判の請求とは，特許法上の位置付けを異にするものである。訂正請求の中でも，本件訂正のように特許異議の申＼立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とするものについては，いわゆる独立特許要件が要求されない（特許法旧１２０条の４第３項，旧１２６条４項）など，訂正審判手続とは異なる取扱いが予定されており，訂正審判請求のように新規出願に準ずる実質を有するということはできない。そして，特許異議の申＼立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正請求は，請求項ごとに申立てをすることができる特許異議に対する防御手段としての実質を有するものであるから，このような訂正請求をする特許権者は，各請求項ごとに個別に訂正を求めるものと理解するのが相当であり，また，このような各請求項ごとの個別の訂正が認められないと，特許異議事件における攻撃防御の均衡を著しく欠くことになる。以上の諸点にかんがみると，特許異議の申＼立てについては，各請求項ごとに個別に特許異議の申立てをすることが許されており，各請求項ごとに特許取消しの当否が個別に判断されることに対応して，特許異議の申＼立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正請求についても，各請求項ごとに個別に訂正請求をすることが許容され，その許否も各請求項ごとに個別に判断されるものと考えるのが合理的である。被上告人は，発明を表現する明細書は常にその全体が一体不可分のものとして把握されるべきであると主張するが，昭和６２年法律第２７号による特許法の改正により，いわゆる一発明一出願の原則を定めていた規定が削除され，しかも一発明に複数の請求項の記載をすることが認められるようになったことを考えると，同改正後の特許法の下で，上記のように解すべき根拠を見いだすことはできない。前掲最高裁昭和５５年５月１日第一小法廷判決は，いわゆる一部訂正を原則として否定したものであるが，複数の請求項を観念することができない実用新案登録請求の範囲中に複数の訂正事項が含まれていた訂正審判の請求に関する判断であり，その趣旨は，特許請求の範囲の特定の請求項につき複数の訂正事項を含む訂正請求がされている場合には妥当するものと解されるが，本件のように，複数の請求項のそれぞれにつき訂正事項が存在する訂正請求において，請求項ごとに訂正の許否を個別に判断すべきかどうかという場面にまでその趣旨が及ぶものではない。(3) 以上の点からすると，特許異議申立事件の係属中に複数の請求項に係る訂正請求がされた場合，特許異議の申＼立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正については，訂正の対象となっている請求項ごとに個別にその許否を判断すべきであり，一部の請求項に係る訂正事項が訂正の要件に適合しないことのみを理由として，他の請求項に係る訂正事項を含む訂正の全部を認めないとすることは許されないというべきである。(4) これを本件についてみると，上告人は，訂正事項ａは特許請求の範囲の減縮を目的とする旨主張して，これを含む本件訂正の請求をしているところ，訂正事項ａは，特許異議の申立てがされている請求項１に係る訂正であるから，他の請求項に係る訂正事項とは可分のものとして，個別にその許否を判断すべきものである。ところが，本件決定は，請求項２に係る訂正事項ｂが訂正の要件に適合しないことのみを理由として，請求項１に係る訂正事項ａについて何ら検討することなく，訂正事項ａを含む本件訂正の全部を認めないと判断したものである。これを前提として本件訂正前の特許請求の範囲の記載に基づいて特許発明の認定をし，請求項１に係る部分を含む本件特許を取り消した本件決定には，取り消されるべき瑕疵があり，この瑕疵を看過した原審の判断には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。」等とするものである。一方，上記判決が引用する最高裁昭和５５年５月１日第一小法廷判決（昭和５３年（行ツ）第２７号・２８号民集３４巻３号４３１頁，前述の「昭和５５年最高裁判決」）は，実用新案権者のなした明細書の訂正審判請求の事案に関し，「…実用新案登録を受けることができる考案は，一個のまとまった技術思想であって，実用新案法３９条の規定に基づき実用新案権者が請求人となってする訂正審判の請求は，実用新案登録出願の願書に添付した明細書又は図面（以下「原明細書等」という。）の記載を訂正審判請求書添付の訂正した明細書又は図面（以下「訂正明細書等」という。）の記載のとおりに訂正することについての審判を求めるものにほかならないから，右訂正が誤記の訂正のような形式的なものであるときは事の性質上別として，本件のように実用新案登録請求の範囲に実質的影響を及ぼすものであるときには，訂正明細書等の記載がたまたま原明細書等の記載を複数箇所にわたつて訂正するものであるとしても，これを一体不可分の一個の訂正事項として訂正審判の請求をしているものと解すべく，これを形式的にみて請求人において右複数箇所の訂正を各訂正箇所ごとの独立した複数の訂正事項として訂正審判の請求をしているものであると解するのは相当でない。それ故，このような訂正審判の請求に対しては，請求人において訂正審判請求書の補正をしたうえ右複数の訂正箇所のうちの一部の箇所についての訂正を求める趣旨を特に明示したときは格別，これがされていない限り，複数の訂正箇所の全部につき一体として訂正を許すか許さないかの審決をすることができるだけであり，たとえ客観的には複数の訂正箇所のうちの一部が他の部分と技術的にみて一体不可分の関係にはないと認められ，かつ，右の一部の訂正を許すことが請求人にとって実益のないことではないときであつても，その箇所についてのみ訂正を許す審決をすることはできないと解するのが相当である。」とするものであり，確定判決たる第１次判決は，訂正審判請求において可分的取扱いが許されるとした「一部の箇所についての訂正を求める趣旨を特に明示したとき」に該当するとしたものである。ウ 思うに，行訴法３３条１項の定める拘束力を有する確定判決（第１次判決）がなされた後に別事件に関する最高裁の新たな法的見解が示されたからといって，当然に上記拘束力に影響を及ぼすと解することは困難であるのみならず，仮にこれを肯定する見解を採ったとしても，平成２０年最高裁判決を被告主張のように解することもできない。すなわち，被告が事情変更の論拠とする平成２０年最高裁判決は，前記のとおり，第三者申立てに係る特許取消事件の審理中に特許権者側から対抗的になされた訂正請求に関する事案についてのものであり，その判示も，訂正不可分を主張する特許庁の見解を否定し，改善多項制の法改正がなされた後においてはこれを可分と解するとしたものである。そして，訂正審判請求の場合はこれを不可分と解するとした部分は，訂正審判請求については，その全体を一体不可分のものとして取り扱うことが予＼定されているとの原則的な取扱いについて判示したものであり，昭和５５年最高裁判決に依ってなされた第１次判決の例外的な取扱いを認めるべき場合についての判示，すなわち，請求人において複数の訂正箇所のうちの一部の箇所についての訂正を求める趣旨を特に明示したときは，それぞれ可分的内容の訂正審判請求があるとして審理判断する必要がある，との判示を否定するものとは解されない。このことは，平成２０年最高裁判決が訂正審判請求に関する昭和５５年最高裁判決を変更する趣旨を含まないことから明らかというべきである。エそうすると，平成２０年最高裁判決は，昭和５５年最高裁判決に依ってなされた第１次判決（取消判決）の拘束力に何らの法的影響を及ぼすものではないことになるから，被告の上記主張は採用することができない。

◆判決本文