審判手続

　審決は顕著な効果があると判断しましたが、知財高裁はこれを取り消しました。なお、先の取消訴訟の拘束力に反するような主張を許すことは訴訟経済で、最後に、付言がなされています。

　本件審決は，確定した前訴判決の拘束力（行政事件訴訟法３３条１項）により， 相違点１及び相違点２については，いずれも引用例１及び引用例２に接した当業者 が容易に想到することができたものであるとされ，相違点３については，単なる設 計事項にすぎないとしつつ，化合物Ａは「ヒト結膜肥満細胞」に対して優れた安定 化効果（高いヒスタミン放出阻害率）を有すること，また，ＡＬ−４９４３Ａ（化 合物Ａのシス異性体）は最大値のヒスタミン放出阻害率を奏する濃度の範囲が非常 に広いことは，いずれも引用例１，引用例３及び本件特許の優先日当時の技術常識 から当業者が予測し得ない格別顕著な効果であり，進歩性を判断するにあたり，引用発明１と比較した有利な効果として参酌すべきものであるとして，本件各発明は＼n当業者が容易に発明できたものとはいえないと判断したものである。
・・・
以上のとおり，本件特許の優先日において，化合物Ａ以外に，ヒト結膜肥満細胞 からのヒスタミン放出に対する高い抑制効果を示す化合物が存在することが知られ ていたことなどの諸事情を考慮すると，本件明細書に記載された，本件発明１に係 る化合物Ａを含むヒト結膜肥満細胞安定化剤のヒスタミン遊離抑制効果が，当業者 にとって当時の技術水準を参酌した上で予測することができる範囲を超えた顕著なものであるということはできない。なお，本件発明１の顕著な効果の有無を判断す＼nる際に，甲３９の内容を参酌することができないことについては，前記イのとおり であるが，仮にその内容を参酌したとしても，上記のとおり，本件特許の優先日に おいて，化合物Ａ以外に，高いヒスタミン放出阻害率を示す化合物が複数存在し， その中には２．５倍から１０倍程度の濃度範囲にわたって高いヒスタミン放出阻害 効果を維持する化合物も存在したことを考慮すると，甲３９に記載された，本件発 明１に係る化合物Ａを含むヒト結膜肥満細胞安定化剤のヒスタミン遊離抑制効果が， 当業者にとって当時の技術水準を参酌した上で予測することができる範囲を超えた顕著なものであるということもできない。＼nしたがって，本件発明１の効果は，当業者において，引用発明１及び引用発明２ から容易に想到する本件発明１の構成を前提として，予＼測し難い顕著なものである ということはできず，本件審決における本件発明１の効果に係る判断には誤りがあ る。
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なお，本件審判の審理について付言する。 特許無効審判事件についての審決の取消訴訟において審決取消しの判決が確定し たときは，審判官は特許法１８１条２項の規定に従い当該審判事件について更に審 理，審決をするが，再度の審理，審決には，行政事件訴訟法３３条１項の規定によ り，取消判決の拘束力が及ぶ。そして，この拘束力は，判決主文が導き出されるの に必要な事実認定及び法律判断にわたるものであるから，審判官は取消判決の認定 判断に抵触する認定判断をすることは許されない。したがって，再度の審判手続に おいて，審判官は，取消判決の拘束力の及ぶ判決理由中の認定判断につきこれを誤 りであるとして従前と同様の主張を繰り返すこと，あるいは上記主張を裏付けるた めの新たな立証をすることを許すべきではない。また，特定の引用例から当該発明 を特許出願前に当業者が容易に発明することができたとの理由により，容易に発明 することができたとはいえないとする審決の認定判断を誤りであるとしてこれが取 り消されて確定した場合には，再度の審判手続に当該判決の拘束力が及ぶ結果，審 判官は同一の引用例から当該発明を特許出願前に当業者が容易に発明することがで きたとはいえないと認定判断することは許されない（最高裁昭和６３年（行ツ）第 １０号平成４年４月２８日第三小法廷判決・民集４６巻４号２４５頁参照）。 前訴判決は，「取消事由３（甲１を主引例とする進歩性の判断の誤り）」と題す る項目において，引用例１及び引用例２に接した当業者は，ＫＷ−４６７９につい てヒト結膜の肥満細胞からのヒスタミンの遊離抑制作用（ヒト結膜肥満細胞安定化 作用）を有することを確認し，ヒト結膜肥満安定化剤の用途に適用することを容易 に想到することができたものと認められるとして，引用例１を主引用例とする進歩 性欠如の無効理由は理由がないとした第２次審決を取り消したものである。特に， 第２次審決及び前訴判決が審理の対象とした第２次訂正後の発明１は，本件審決が 審理の対象とした本件発明１と同一であり，引用例も同一であるにもかかわらず， 本件審決は，本件発明１は引用例１及び引用例２に基づき当業者が容易に発明でき たものとはいえないとして，本件各発明の進歩性を認めたものである。 発明の容易想到性については，主引用発明に副引用発明を適用する動機付けや阻 害要因の有無のほか，当該発明における予測し難い顕著な効果の有無等も考慮して判断されるべきものであり，当事者は，第２次審判及びその審決取消訴訟において，＼n特定の引用例に基づく容易想到性を肯定する事実の主張立証も，これを否定する事 実の主張立証も，行うことができたものである。これを主張立証することなく前訴 判決を確定させた後，再び開始された本件審判手続に至って，当事者に，前訴と同 一の引用例である引用例１及び引用例２から，前訴と同一で訂正されていない本件 発明１を，当業者が容易に発明することができなかったとの主張立証を許すことは， 特許庁と裁判所の間で事件が際限なく往復することになりかねず，訴訟経済に反す るもので，行政事件訴訟法３３条１項の規定の趣旨に照らし，問題があったといわ ざるを得ない。

◆判決本文

　特許庁では、無効審判について利害関係なしとして審決却下されました。知財高裁はこれを取り消しました。
(1) 原告は，特許権取得のための支援活動等を行う個人事業主であり，自らも 特許技術製品の開発等を行っている。
(2) 特許願（甲５４）の請求項に記載されている発明（原告発明）は，自分（原 告）の発明である。
(3) 原告発明に係るおむつの開発に着手した理由は，日頃から医療分野に興味 を持っていたこと，特に子供の頃から●●（省略）●●ことや，●●（省略） ●●，排せつの問題に関する知識があったこと，さらには，災害の発生，外 国人の需要などにより，商品開発をして市場に提供するチャンスがあると考 えたことによる。
(4) 原告発明は，紙おむつの外層シートに新たな構造を付加することを特徴と＼nするものであり，弾性構造のない部分を有し，かつ，（テープ型でなく）パ＼nンツ型のおむつが最も適する。
(5) 原告としては，自ら発明を実施する能力がないので，ライセンスや他の業＼n者に委託して製造してもらうことなどを考えており，製品化の準備として， 市販品のおむつ（被告製品など）に手を加えて試作品（サンプル）を製作し ていた。
(6) 実際に上記試作品をおむつの製造業者等に持ち込んだことはまだないが， インターネット上で特許発明の実施の仲介を行う業者や不織布を取り扱う業 者に対し，原告発明の実施の可能性について尋ねたことはある。
(7) その際，原告としては，原告発明を製品化する場合，被告の本件特許に抵 触する可能性があると考えていたので，率直にその旨を上記の業者らに伝え＼nたところ，いずれも，その問題（特許権侵害の可能性）をクリアしてからで＼nないと，依頼を受けたり，検討したりすることはできないといわれ，それ以 上話が進められなかった。
(8) 原告としては，設計変更等による回避も考えたが，原告発明を最も生かせ る構造（実施例）は，被告の本件特許発明の技術的範囲にあると思われたた＼nめ，原告発明を実施する（事業化する）には，本件特許に抵触する可能性を＼n解消する必要性があると判断し，また，専門家から本件特許に無効理由があ るとの意見をもらったことから，本件無効審判請求を行った。
３ 検討
以上のとおり，原告は，単なる思い付きで本件無効審判請求を行っているわ けではなく，現実に本件特許発明と同じ技術分野に属する原告発明について特 許出願を行い，かつ，後に出願審査の請求をも行っているところ，原告として は，将来的にライセンスや製造委託による原告発明の実施（事業化）を考えて おり，そのためには，あらかじめ被告の本件特許に抵触する可能性（特許権侵＼n害の可能性）を解消しておく必要性があると考えて，本件無効審判請求を＼n害の可能性）を解消しておく必要性があると考えて，本件無効審判請求を行っ＼nたというのであり，その動機や経緯について，あえて虚偽の主張や陳述を行っ ていることを疑わせるに足りる証拠や事情は存しない。 以上によれば，原告は，製造委託等の方法により，原告発明の実施を計画し ているものであって，その事業化に向けて特許出願（出願審査の請求を含む。） をしたり，試作品（サンプル）を製作したり，インターネットを通じて業者と 接触をするなど計画の実現に向けた行為を行っているものであると認められる ところ，原告発明の実施に当たって本件特許との抵触があり得るというのであ るから，本件特許の無効を求めることについて十分な利害関係を有するものと＼nいうべきである。

◆判決本文

　審決における「請求項１・・・」は「請求項２・・・・」の誤記であることは明らかで取り消すべき程度のものではないと主張しましたが、裁判所は誤記とはいえないとして、拒絶審決を取り消しました。判決文の最後に補正の履歴が掲載されています。
　 　エ 以上のとおり，本件審決が，独立特許要件の検討に当たって認定・判断した 相違点２は，本件補正後の請求項２に係る発明の構成のみによる相違点であり，本＼n願発明について認定・判断した相違点２も，平成２６年補正後の請求項２に係る発 明のみによるもので，本件補正後の請求項１の発明，平成２６年補正後の請求項１ の発明と対応するものではない。 しかしながら，本件審決では，「本件補正発明」を「平成２７年７月２３日に提 出された手続補正書の特許請求の範囲の請求項１に記載された発明」，「本願発明」 を「平成２６年７月１５日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項１に記載され た発明」と定義した上で，各請求項１の記載を摘記しているのであって，本件補正 後の請求項１に係る発明を本件補正発明，平成２６年補正後の請求項１に係る発明 を本願発明と認定していることが明らかである。 そうすると，本件審決は，本件補正後の請求項１に係る発明を本件補正発明，平 成２６年補正後の請求項１に係る発明を本願発明と，それぞれ認定した上で，認定 した発明と対応しない相違点２を認定しているのであり，相違点２の認定を誤った ことになるが，かかる誤った相違点２の認定ないし判断を根拠に，本件補正発明及 び本願発明についての「請求項１」の記載を「請求項２」の誤記と解することはで きない。 被告は，本件における審査の経緯も，上記「請求項１」の記載が「請求項２」の 誤記であるとの理解を促すものであると主張し，前記(2)イのとおり，本件拒絶査定 においては，平成２６年補正後の請求項２に係る発明は，本件拒絶理由通知書で提 示した引用例１及び引用例２から当業者が容易に発明をすることができたものであ る旨が記載されている一方で，平成２６年補正後の請求項１に係る発明については 拒絶の理由を発見しないと記載されていることが認められるが，かかる審査の経緯 を参酌しても，上記判断が左右されるものではない。 よって，被告の主張は採用できない。

◆判決本文

　最高裁（第2小法廷）判決です。特許権者が，事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張しなかったにもかかわらず，その後に特許法１０４条の４第３号所定の特許請求の範囲の訂正をすべき旨の審決等が確定したことを理由に事実審の判断を争うことはできないと判断されました。本件については、別途無効審判が継続（審取中を含む）しており、法上、訂正審判の請求ができなかったという特殊事情があります。この点については、訂正審判を請求しなくても、訂正の抗弁まで禁止されていたわけではないと判断されました。
　特許権侵害訴訟の終局判決の確定前であっても，特許権者が，事実審の 口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張しなかったにもかかわらず，その後に訂 正審決等の確定を理由として事実審の判断を争うことを許すことは，終局判決に対 する再審の訴えにおいて訂正審決等が確定したことを主張することを認める場合と 同様に，事実審における審理及び判断を全てやり直すことを認めるに等しいといえ る。 そうすると，特許権者が，事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張し なかったにもかかわらず，その後に訂正審決等が確定したことを理由に事実審の判 断を争うことは，訂正の再抗弁を主張しなかったことについてやむを得ないといえ るだけの特段の事情がない限り，特許権の侵害に係る紛争の解決を不当に遅延させ るものとして，特許法１０４条の３及び１０４条の４の各規定の趣旨に照らして許 されないものというべきである。
(2) これを本件についてみると，前記事実関係等によれば，上告人は，原審の 口頭弁論終結時までに，原審において主張された本件無効の抗弁に対する訂正の再 抗弁を主張しなかったものである。そして，上告人は，その時までに，本件無効の 抗弁に係る無効理由を解消するための訂正についての訂正審判の請求又は訂正の請 求をすることが法律上できなかったものである。しかしながら，それが，原審で新 たに主張された本件無効の抗弁に係る無効理由とは別の無効理由に係る別件審決に 対する審決取消訴訟が既に係属中であることから別件審決が確定していなかったた めであるなどの前記１(5)の事情の下では，本件無効の抗弁に対する訂正の再抗弁 を主張するために現にこれらの請求をしている必要はないというべきであるから， これをもって，上告人が原審において本件無効の抗弁に対する訂正の再抗弁を主張 することができなかったとはいえず，その他上告人において訂正の再抗弁を主張し なかったことについてやむを得ないといえるだけの特段の事情はうかがわれない。

◆判決本文

◆1審はこちら。平成25(ワ)32665

◆2審はこちら。平成26(ネ)10124

◆無効審判の取消訴訟はこちら。平成26(行ケ)10198

　進歩性違反無しとした審決が取り消されました。技術常識を判断するための証拠の追加についても当然認められるべきであると判断されました。
　そして，以上のような甲２の記載に接した当業者であれば，次のよう な技術的事項を当然に理解するものといえる。
ａ 均圧線の技術的意義
まず，甲２には，＋電位に接続される２個のブラシ及び−電位に接続 される２個のブラシを備える４極重巻モータにおいて，同電位となる べき整流子間を均圧線で接続することによって循環電流の発生を防止 し，それによってブラシ整流作用の悪化等の問題点を解決する技術が， 従来から知られた技術として記載されている（以下，当該技術を「甲２ 従来技術」という。）。加えて，電気機器分野に係る教科書と解される 甲１１（昭和４２年発行の「電気機器各論Ｉ（直流機）」）にも，４極 重巻の直流機において，循環電流を防止して整流を容易にするために 均圧結線を用いて巻線中常に等電位である点を導体で接続すること， このような均圧結線は重巻には欠くことのできない重要な結線である こと，均圧結線の好ましい取付け場所は整流子側であることが記載さ れており（８７頁１９行〜８８頁８行），これからすると，甲２従来技 術は，本件原出願前からの電気機器分野における技術常識として当業 者に理解されていたものと認められる（なお，本件の審判手続では，原 告（請求人）による甲１１の追加提出が許可されなかった経過がある （甲２８の９）。しかし，本件訴訟において，本件審判手続で審理判断 された甲１発明と甲２記載の事項に基づく進歩性欠如の有無について 判断するに当たり，上記甲１１に基づいて，判断に必要となる技術常識 を認定することが許されることは明らかである。）。
ｂ ブラシ数削減の原理
甲２記載の発明は，甲２従来技術に係る４極重巻モータ（以下「従来 モータ」という。）において，ブラシの数が４個と多いことに起因して， ロストルク，ブラシ音及びトルクリップルが大きくなるという問題点 があることに鑑み，＋側及び−側のブラシをそれぞれ１個のブラシ（合 計２個のブラシ）とすることによって前記問題点を解決したものであ る。
他方，甲２には，上記のようにブラシを減らすことができる原理を説 明する明示的な記載はない。しかし，甲２の段落【００３３】における 「従来の電動モータ１では，第１のブラシ１１ａ及び第３のブラシ１ １ｃを介して電流が流れるが，この実施の形態では第１のブラシ８９ ａを介して電流が流れ，ブラシ８９ａを通じて流れる電流量が従来の ものと比較して２倍となる。」との記載からすれば，甲２記載の発明に おいてブラシを減らすことができるのは，均圧線を設けたことの結果 として，１個のブラシから供給された電流が，そのブラシに当接する整 流子片に供給されるとともに，均圧線を通じて同電位となるべき整流 子片にも供給されることによって，対となる他方のブラシがなくとも 従来モータと同様の電流供給が実現できるためであることが理解でき る（この点，被告は，甲２には，均圧線の使用とブラシ数の削減とを結 び付ける記載がないことを理由に，「均圧線を使用してブラシの数を減 らす」技術が記載されているとはいえない旨主張するが，そのような明 示的な記載がなくとも，甲２の記載から上記のとおりの理解は可能と＼nいうべきであるから，被告の上記主張には理由がない。）。 してみると，甲２の記載に接した当業者は，甲２には，４極重巻モー タにおいて，同電位となるべき整流子間を均圧線で接続することによ り，同電位に接続されている２個のブラシを１個に削減し，もって，ブ ラシ数の多さから生じるロストルク，ブラシ音及びトルクリップルが 大きくなるという問題を解決する技術が開示されていることを理解す るものといえる。
イ 検討
以上を踏まえて，甲１発明及び甲２の開示事項に基づいて相違点３及び ４に係る本件発明１の構成とすることの容易想到性について検討する。＼n(ア) 直流モータが回転力を維持し続けるには，整流子とブラシによって 得られる整流作用が不可欠であることは，直流モータの原理から自明の ことであるから，直流モータにおいて，ブラシ整流作用を良好に保つこと は，当然に達成しなければならない課題である。したがって，当該課題 は，同じく直流モータである甲１発明においても，当然に内在する課題と いうことができる。 しかるところ，前記ア(ウ)ａのとおり，＋電位に接続される２個のブラ シ及び−電位に接続される２個のブラシを備える４極重巻モータにおい て，ブラシ整流作用の悪化等の問題点を解決するために均圧線を設ける 甲２従来技術が技術常識であることからすれば，同じく同電位に接続さ れた２個のブラシを複数組備える４極重巻モータであり，ブラシの整流 作用を良好に保つという課題が内在する甲１発明においても，甲２従来 技術と同様の均圧線を設けることは，当業者が当然に想到し得ることと いえる。 なお，甲２の記載では，同電位となるべき整流子間を均圧線で接続する ものとされ，本件発明１の均圧部材のように「等電位となるべきコイル間 を接続する」ことが明記されてはいない。しかし，整流子とコイルが接続 されている以上，同電位となるべき整流子間を均圧線で接続することは， 電気的にみて，「等電位となるべきコイル間を均圧線で接続する」ことに ほかならないものといえる。 以上によれば，甲１発明において相違点３に係る本件発明１の構成（コ＼nイルのうち等電位となるべきコイル間を接続する均圧部材を備えるこ と）とすることは，甲１発明に甲２の開示事項（甲２従来技術）を適用す ることにより当業者が容易に想到し得たことと認められる。
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本件審決は，本件発明２について無効理由１の成否の判断を明示しておら ず，この点において判断の遺脱があるとも評価し得るところである。他方，本件発明２が本件発明１に係る請求項１を引用する請求項２に係る発明であり，本件発明１について無効理由１が成り立たない以上，本件発明２ についても当然に無効理由１が成り立たないといえる関係にあることからす ると，本件審決の上記判断には，本件発明１と同様の理由により本件発明２に ついても無効理由１が成り立たないとする趣旨の判断が含まれるものと善解 する余地もある。しかしながら，仮にそうであるとして，上記(4)のとおり， 本件発明１について無効理由１が成り立たないとした本件審決の判断が誤り である以上，本件発明２に係る本件審決の上記判断も誤りであることは明ら かである。したがって，いずれにしても，本件発明２についての無効理由１に係る本 件審決の判断には違法がある。

◆判決本文

　分割要件を満たしていないとした審決を維持しました。また手続違背についても審決を取り消すようなものではないと判断されました。
　前記(1)によれば，本件原出願当初明細書に記載された事項は，内歯揺動型 内接噛合遊星歯車装置に関するものであって，本件原出願当初明細書には外歯揺動 型遊星歯車装置に関する記載は全くないのに対し，本件出願における本件訂正発明 １は，「揺動型遊星歯車装置」に関するものとすることで，揺動体の揺動歯車を内歯 とする限定はないものであるから，揺動体の揺動歯車が外歯であるもの（外歯揺動 型遊星歯車装置）を含ませるものであると認められる。もっとも，本件原出願の出 願前に刊行された各特許公報（甲２５〜２７）によれば，内歯揺動型遊星歯車装置 と外歯揺動型遊星歯車装置とに共通する技術（以下「共通技術」という。），すなわ ち，偏心体を介して揺動回転する歯車が内歯であるか外歯であるかには依存しない 技術があることは周知の事項であると認められ，当業者であれば，揺動型遊星歯車 装置の個々の形式に依存する技術と，形式には依存しない共通技術があることを， 知識として有しているものといえる。 そこで，本件原出願当初明細書に揺動体の揺動歯車を内歯とする以外の歯車装置 へ適用することなどについての記載がないとしても，本件訂正発明１が，本件原出 願当初明細書に記載された事項の範囲内といえるか，すなわち本件原出願当初明細 書の全ての記載を総合することにより導かれる事項との関係において，新たな技術 的事項を導入しないものであるかについて，以下，検討する。
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本件原出願当初明細書に記載された技術的課題のうち，前記(2)に関しては，偏心 体軸が円周方向において非等間隔に配置されることにより生じるものであり，内歯 揺動体が外歯歯車の周りで円滑に揺動駆動することにより解決されるものであるか ら，課題を解決する手段として，外歯歯車とその周りで揺動する内歯歯車を備える こと，すなわち内歯揺動型遊星歯車装置であることが，本件原出願当初明細書に記 載された発明の前提であるといえる。なお，外歯揺動型遊星歯車装置では，揺動体 は，その外周面に外歯が設けられるものであることから必然的にその外形は円形と ならざるを得ないものであり，偏心体軸を非等間隔にしても揺動体の外周の形状は 円形のままで変わらず，装置全体の形状や他の軸の配置等には何ら影響を及ぼすも のではないから，偏心体軸を非等間隔とする技術的意義はない（本件原出願当初明 細書に記載された課題は，偏心体軸を非等間隔に配置することにも技術的意義を有 する内歯揺動型遊星歯車装置に特有のものであり，外歯揺動型遊星歯車装置におい てはそもそも課題とならないものである。）。 このように，本件原出願当初明細書の全体の記載からすると，同明細書に開示さ れた技術は，従来の内歯揺動型遊星歯車装置における問題を解決すべく改良を加え たものであって，その対象は内歯揺動型遊星歯車に関するものであると解するのが 相当であり，外歯揺動型遊星歯車装置を含むように一般化された共通の技術的事項 を導くことは困難であるといわざるを得ない。 また，本件原出願当初明細書の特許請求の範囲，発明の詳細な説明（実施例を含 む。）及び図面には，外歯歯車１１８を出力軸とする内歯揺動型遊星歯車装置のみが 記載され，内歯揺動型遊星歯車装置について終始説明されているのに対し，本件原 出願当初明細書に記載された技術が，揺動体の形態に関わらない共通技術であるこ と，外歯揺動型遊星歯車装置に適用することが可能であることやその際の具体的な＼n実施形態，その他の周知技術の適用が可能であること等についての記載や示唆は全＼nくないのであるから，本件原出願当初明細書の記載に接した当業者であっても，同 明細書に記載された発明の技術的課題及び解決方法の趣旨に照らし，内歯揺動型遊 星歯車装置と外歯揺動型遊星歯車装置に共通した課題及びその解決方法が開示され ていると認識するものではないと解される。
(4) さらに，本件訂正発明１について検討するに，証拠（甲５，２４，３０） 及び弁論の全趣旨によれば，揺動型遊星歯車装置には，外歯揺動型と内歯揺動型が あること，それぞれの型において，出力部材と固定部材とは相対関係にあり，入れ 替え自在であること自体は，周知技術であると認められるところ，外歯揺動型遊星 歯車装置については，外側の内歯歯車を出力歯車とする１型（外側に出力軸を，内 側に固定部材を配置するもの）と外側の内歯歯車を固定部材とする２型（内側に出 力軸を，外側に固定部材を配置するもの）の２つの型が想定されるものと認められ る。本件訂正発明１は，「前記ケーシングの内側で，該ケーシングに回転自在に支持 され，当該揺動型遊星歯車装置において減速された回転を出力する出力軸と，を備 え，」とされており，上記ケーシングは固定部材であるといえるから，本件訂正発明 １には，外歯揺動型遊星歯車装置については２型のもののみが含まれ，１型は含ま れないものと認められる（下図参照）。 １型（外側に出力軸，内側に固定部材） ２型（内側に出力軸，外側に固定部材） もっとも，本件原出願当初明細書には，「出力軸としての機能を兼用する外歯歯車＼n１１８によって」（【００２６】），「内歯揺動体１１６Ａ，１１６Ｂには，ホローシャフトタイプの出力軸兼用の外歯歯車１１８が内接している。」（【００３４】），「内歯揺動体１１６Ａ，１１６Ｂは，その自転が拘束されているため，該内歯揺動体１１ ６Ａ，１１６Ｂの１回の揺動回転によって，該内歯揺動体１１６Ａ，１１６Ｂと噛 合する外歯歯車１１８はその歯数差だけ位相がずれ，その位相差に相当する自転成 分が外歯歯車１１０（判決注：「１１８」の誤記と認められる。）の回転となり，出 力が外部へ取り出される。」（【００３８】）などの記載があり，これらの記載によれ ば，本件原出願当初明細書に記載された実施例については揺動体の内歯歯車に噛合 する外歯歯車１１８が出力軸として機能する内歯揺動型内接噛合遊星歯車装置が記＼n載されている一方で，本件原出願当初明細書には固定部材と出力歯車が入れ替え可 能であり，出力軸を固定部材に変更することができる旨の記載はないのであるから，＼n同実施例を前提として外歯揺動型遊星歯車装置とする場合には，揺動体に設けられ る外歯歯車に噛合する内歯歯車が出力軸となるのであって，出力軸が外側になり， 内側に固定部材が配置される型を想定することが自然であるといえる。したがって， 本件原出願当初明細書に記載された事項から，固定部材と出力軸を入れ替えた２型 の外歯揺動型遊星歯車装置を想起することは考え難い。 また，本件原出願当初明細書に記載された内歯揺動型遊星歯車装置においては， 内歯揺動体は内周面に内歯歯車を設けることから，その内周の形状は，必然的に円 形となる。しかしながら，外周面については，複数の偏心体軸を支持することがで きる限りにおいて，自由な形状を採り得るものであるから，本件訂正発明１の中間 軸を設けるに際して，内歯揺動体との干渉を考慮する必要はないものであり，実施 例においても，揺動体の外周を非円形の形状として，その外側に中間軸を配置する 構成を採用している。さらに，中間軸への入力は，中間軸の外側に入力軸を配置し＼nて行うことで装置全体の軸方向長さを短縮していることが認められる。これに対し， 外歯揺動体は，その外周の全周にわたって連続的に外歯を有するものであって，必 然的にその外形は円形となるものであるから，２型の外歯揺動型遊星歯車装置に適 用する形態では，「該伝動外歯歯車の回転中心軸と異なる位置に平行に配置される と共に，該駆動源側のピニオンが組込まれた中間軸」を備え，「前記中間軸を回転駆 動することにより前記駆動源側のピニオンを回転させ，前記伝動外歯歯車を介して 該駆動源側のピニオンの回転が前記複数の偏心体軸歯車に同時に伝達され，前記駆 動源側のピニオン，前記伝動外歯歯車および前記複数の偏心体軸歯車が，同一平面 上で噛み合う」構成を，その外形が円形である外歯揺動体を構＼＼成要素とする外歯揺 動型遊星歯車装置において実現することを要するものである。 しかしながら，本件原出願当初明細書に記載された実施例である内歯揺動型遊星 歯車装置を前提として，さらに，固定部材と出力軸を入れ替えた２型の外歯揺動型 遊星歯車装置とする場合には，必然的にその外形が円形となる外歯揺動体と中間軸 との間に干渉を生じることとなるから，そのままでは中間軸を配置することはでき ないことになる。本件訂正発明１を２型の外歯揺動型遊星歯車装置に適用するには， 揺動体と中間軸との干渉を避けるための設計変更（揺動体に中間軸を通すための孔 を形成すること）や，中間軸への入力を他の部材との干渉を避けつつ行うための設 計変更等を要することとなるのに対し，本件原出願当初明細書には，外歯揺動型遊 星歯車装置に適用する場合の具体的な実施形態，その他の周知技術の適用が可能で＼nあることなどについての記載や示唆は全くない。 したがって，偏心体を介して揺動回転する歯車が内歯であるか外歯であるかには 依存しない共通技術があることが周知の事項であるとしても，当業者は，本件原出 願当初明細書の記載から，２型の外歯揺動型遊星歯車装置を含む本件訂正発明１を 想起することはないものと解される。
(5) 以上によれば，本件訂正発明１は，本件原出願当初明細書の全ての記載を 総合することにより導かれる事項との関係において，新たな技術的事項を導入する ことに当たらないということはできず，本件原出願当初明細書に記載した事項の範 囲内であるとはいえないから，本件原出願に包含された発明であると認めることは できない。
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　原告は，審決が判断した無効理由は，本件無効理由通知書及び審決の予告＼nとは大きく異なるものであったにもかかわらず（審決は，本件無効理由通知書（甲 ４０）及び審決の予告（甲４１）で判断されていない事項（「相応の工夫が必要」か＼n否か，「必須の構成」を備えているか否か）について判断をした。），「相応の工夫が＼n必要」か否か，「必須の構成」を備えているか否かについて，原告の意見は全く求め＼nられず，原告（被請求人）に不利な審理結果を招来したことは，実質的に，特許法 １５３条２項の規定に違反する旨主張する。 そこで，検討するに，特許法１５３条２項は，審判において当事者が申し立てな＼nい理由について審理したときは，審判長は，その審理の結果を当事者に通知し，相 当の期間を指定して，意見を申し立てる機会を与えなければならないと規定してい＼nる。これは，当事者の知らない間に不利な資料が集められて，何ら弁明の機会も与 えられないうちに心証が形成されるという不利益から当事者を救済するための手続 を定めたものであると解される。このような特許法１５３条２項の趣旨に照らすと， 審判長が当事者に対し意見を申し立てる機会を与えなければならない「当事者が申＼＼ し立てない理由」とは，新たな無効理由の根拠法条の追加，主要事実の差し替えや 追加等，不利な結論を受ける当事者にとって不意打ちとなり予め告知を受けて意見＼nを述べる機会を与えなければ手続上著しく不公平となるような重大な理由がある場 合のことを指し，当事者が本来熟知している周知技術の指摘や間接事実及び補助事 実の追加等の軽微な理由はこれに含まれないと解される。 本件において，本件無効理由通知及び審決の予告の判断内容と審決の判断内容を＼n比較すると，審決には，「相応の工夫」や「必須の構成」といった，本件無効理由通＼n知及び審決の予告には記載されていなかった判断が追加されていることが認められ＼nる。しかしながら，審決の上記判断事項は，根拠法条や主要事実の変更ではなく， それまで審判手続の中で当事者双方の争点となっていた，本件出願が分割要件を満 たすものであるか否か（本件訂正発明１が本件原出願当初明細書に記載した範囲内 のものであり，本件原出願に包含された発明であるか）を判断する際に，その理由 付けの一つとして判断された事項であり，審決は，上記争点を判断の過程における 理由について審決の予告を補足したにすぎないものと解される。＼nそして，審決の予告及び審決において，本件特許を無効とする理由は，本件訂正＼n発明に係る特許についての出願が，分割の要件を満たすものではなく，出願日は本 件原出願の出願日に遡及しないものであるところ，本件訂正発明は，本件出願前に 頒布された刊行物である本件原出願の特許公開公報に記載された発明であるから， 特許法２９条１項３号の規定に違反するものであり，特許法１２３条１項２号に該 当し，無効とされるべきものである，というものであって，両者に異なるところは なく，この無効理由は，本件無効理由通知により当事者に対し通知されたものと同 一のものである。 このように，審決の理由中に，本件無効理由通知及び審決の予告にはなかった新＼nたな判断内容が追加されるなどしたとしても，審決の上記判断内容は，本件出願の ような分割出願が分割の要件を満たすものであるかの判断の過程における理由を補 足するものであり，「当事者の申し立てない理由」には当たらないと解されるから，＼n改めて無効理由が通知されなかったことをもって，特許法１５３条２項の規定に違 反する違法があったということはできない。 したがって，原告の上記主張は採用する

◆判決本文

　争点は、サポート要件違反、進歩性違反など多数ありますが、訂正時における通常実施権者の承諾について、知財部長のハンコ押印が、承諾に当たるのかが争われました。 知財高裁(1部)は、これを認めました。
　原告は，本件特許を含む被告保有の知的財産権について，被告は， ●●●●・・●●●に対し，通常実施権を許諾しているところ，本件訂正について，上記各社から承諾（特許法１３４条の２第５項で準用する同法１２７条）を得ていないから，本件訂正は認められない旨主張する。これに対し，被告は，ライセンスの内容について秘密保持義務を負っているから，その内容について明らかにすることはできないと主張する。そこで，検討するに，●●●●・・●●●
以上の事実によれば，被告との間で，提携，クロスライセンス及び和解等をした 企業は，●●●●・・●●●であると認められる。 そして，証拠（乙９，１０）及び弁論の全趣旨によれば， ●●●●・・●●●について，本件特許に ついて，最初の訂正審判請求（甲４９の１）がされた平成２４年１２月１７日より も前に，被告が保有する特許の訂正に関して包括的な承諾を得ていたものと認めら れる。また， ●●●●・・●●●についても，被告が保有する特許の訂正に関して包括的な承諾を得ていたものと認められる。 ●●●●・・●●● 原告は，事実実験公正証書（乙１０）において， ●●●●・・●●●については，いずれも代 表取締役等代表＼権を有する者の記名押印はなく，訂正に関する承諾権限があること の立証はない旨主張する。しかし，本件訂正のような特許請求の範囲を減縮する訂 正は，特許権者が特許の無効理由を避けるために，その必要に応じてなすのが通例 であり，訂正の内容は，特許の専門的，技術的事項に関するものが多く，これを承 諾するか否かは，各社の代表取締役等の代表＼権者が知的財産部長等に委任してその 判断に委ねるのが合理的であり，通例であると解されるところである。そして，上 記事実実験公正証書は，上記各社が訂正に関し承諾したことを上記各社の知的財産 部長等の担当者が確認した旨をその内容とするものであるから，これによれば，上 記各社とも，その知的財産担当部長等の担当者が訂正に関する承諾という事項につ いて，その代表者から委任を受けており，その上でこれを承諾したと推認するのが＼n合理的であり，これらの者が各社代表取締役等の代表＼権を有する者でなかったとし ても，それによって上記各社が訂正に関し承諾したとの認定が左右されるものでは ない。したがって，原告の上記主張は採用することができない。 また，本件特許が●●●●の契約の対象になっているか否かは明らかではないと いわざるを得ないものの，本件特許は，白色ＬＥＤを実現するために重要な技術的 意義を有するものと認められ（弁論の全趣旨），これを対象から除外して契約を行う ことは考えにくい（合理的根拠はない。）ものと認められるから，本件特許が，原告 が主張するように●●●●の契約の対象となっているものと推認することができる。 そして，●●●●の各承諾は，いかなる訂正を目的とするかまで明確にした承諾で あるということはできないものの，いずれも訂正審判を請求することを承諾すると いう趣旨でなされたものと解される。
以上によれば，被告は，本件特許の訂正について，●●●●から特許法１２７条 の承諾を得ていたものと認められる。

◆判決本文

◆関連事件です。平成26(ネ)10032