◆H16. 3.24 東京高裁 平成14(行ケ)213 特許権 行政訴訟事件
平成１４年（行ケ）第２１３号 審決取消請求事件
口頭弁論終結日 平成１６年３月１７日
判 決
原 告 旭硝子株式会社
同訴訟代理人弁護士 小 坂 志磨夫
同 小 池 豊
同 櫻 井 彰 人
同訴訟代理人弁理士 泉 名 謙 治
被 告 ３Ｍカンパニー（旧商号・ミネソタ マイニング アンド マニュファクチュアリング カンパニー）
同訴訟代理人弁護士 片 山 英 二
同 北 原 潤 一
同訴訟代理人弁理士 小 林 純 子
主 文
１ 特許庁が平成５年審判第４２９１号事件について平成１４年３月２６日にした審決を取り消す。
２ 訴訟費用は被告の負担とする。
３ この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及び理由
第１ 当事者の求めた裁判
１ 原告
主文第１，２項と同旨
２ 被告
(1) 原告の請求を棄却する。
(2) 訴訟費用は原告の負担とする。
第２ 前提となる事実
１ 特許庁における手続の経緯（甲１ないし５，乙９，弁論の全趣旨）
(1) 被告は，発明の名称を「マイクロバブル」とする特許第１６２７７６５号（昭和６３年１月１１日に出願（特願昭６３−３６５６号），優先日・１９８７年（昭和６２年）１月１２日，優先権主張国・米国。平成３年１１月２８日に設定登録。以下「本件特許」という。）の特許権者である。
(2) 原告は，平成５年３月５日，本件特許について，これを無効とすることを求めて審判の請求をし，特許庁は，同請求を平成５年審判第４２９１号事件として審理をし，平成８年５月１５日，「特許第１６２７７６５号発明の特許を無効とする。」との審決をした。
被告は，上記無効審決の取消しを求める訴訟を東京高等裁判所に提起し，同訴訟は平成８年（行ケ）第２２０号事件として同裁判所に係属したが，被告は，同訴訟と並行して本件特許につき訂正審判を請求し，特許庁は，同請求を平成８年訂正審判第１６７７８号事件として審理した上，平成９年７月３０日に上記訂正審判請求を認容する審決をし，同審決は確定した。これを受けて同裁判所は，平成１１年６月２９日，上記訂正認容審決の確定により，上記無効審決は，結果として，判断の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったものとなるとして，これを取り消す旨の判決をした。
(3) 被告は，平成１２年１０月２３日，本件特許につき再度の訂正審判を請求し，特許庁は，同請求を訂正２０００−３９１２４号事件として審理をした上，平成１４年３月５日，上記訂正審判請求を認容する審決をし，同審決は確定した。
特許庁は，上記無効審決の取消し判決を受けてあらためて平成５年審判第４２９１号事件について審理を遂げ，平成１４年３月２６日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。）をし，本件審決の謄本は同年４月５日に原告に送達された。
２ 本件特許に係る発明の概要（甲１，３，４）
(1) 訂正２０００−３９１２４号事件の訂正審決による訂正（以下「第２次訂正」という。）後の発明の要旨は，次のとおりである（以下，この請求項５，９に記載された発明を，それぞれ，本件訂正発明５，９といい，請求項１ないし９に記載された発明をまとめて，単に「本件訂正発明」という。）。
【請求項１】 アルカリ土類金属酸化物：アルカリ金属酸化物重量比が１．２：１〜３．０：１の範囲であり，ガラス重量の少なくとも９７％が本質的に７０〜８０％のＳｉＯ２，８〜１５％のＣａＯ，３〜８％のＮａ２Ｏおよび２〜６％のＢ２Ｏ３からなるガラスのマイクロバブル。
【請求項２】 前記マイクロバブルの密度が０．０８から０．８の範囲である特許請求の範囲第１項記載のマイクロバブル。
【請求項３】 前記ＣａＯ：Ｎａ２Ｏ比が１．２：１〜３．０：１の範囲である特許請求の範囲第１項記載のマイクロバブル。
【請求項４】 前記ＣａＯ：Ｎａ２Ｏ比が少なくとも１．９：１である特許請求の範囲第３項記載のマイクロバブル。
【請求項５】 アルカリ土類金属酸化物：アルカリ金属酸化物を１．２：１〜３．０：１の範囲の重量比で有し，そして密度が０．０８〜０．８の範囲であり，ガラス重量の少なくとも９０％が本質的に７０〜８０％のＳｉＯ２，８〜１５％のＣａＯ，３〜８％のＮａ２Ｏおよび２〜６％のＢ２Ｏ３から成り，さらに，０．１２５〜１．５％のＳＯ３を含むガラスのマイクロバブル。
【請求項６】 前記ガラスが約１．０％までのＰ２Ｏ５および／または１．０％のＬｉ２Ｏを含有する特許請求の範囲第５項記載のマイクロバブル。
【請求項７】 アルカリ土類金属酸化物：アルカリ金属酸化物を２．０：１〜３．０：１の範囲の重量比で有し，ガラスの重量の少なくとも９０％が本質的に７０〜８０％のＳｉＯ２，８〜１５％のＲＯ，３〜８％のＲ２Ｏ，および２〜６％のＢ２Ｏ３から成り，さらに，０．１２５〜１．５％のＳＯ３を含むガラスのマイクロバブルであって，前記Ｒが所定の原子価を有する少なくとも１種の金属であるマイクロバブル。
【請求項８】 前記ガラスの重量の少なくとも９７％が本質的に７０〜８０％のＳｉＯ２，８〜１５％のＲＯ，３〜８％のＲ２Ｏ，および２〜６％のＢ２Ｏ３から成り，さらに０．１２５〜１．５％のＳＯ３を含み，前記Ｒが所定の原子価を有する少なくとも１種の金属である特許請求の範囲第７項記載のマイクロバブル。
【請求項９】 ガラス粒子の自由流動集合体であって，少なくともその７０重量％が特許請求の範囲第２項，第５項，第７項，または第８項の何れか１項に記載のマイクロバブルであるガラス粒子の自由流動集合体。
(2) なお，第２次訂正前，すなわち，平成８年訂正審判第１６７７８号事件の訂正審決による訂正（以下「第１次訂正」という。）後の請求項５に係る発明の要旨は，次のとおりである。
【請求項５】 アルカリ土類金属酸化物：アルカリ金属酸化物を１．２：１〜３．０：１の範囲の重量比で有し，そして密度が０．０８〜０．８の範囲であり，ガラス重量の少なくとも９０％が本質的に７０〜８０％のＳｉＯ２，８〜１５％のＣａＯ，３〜８％のＮａ２Ｏ，２〜６％のＢ２Ｏ３，および０．１２５〜１．５％のＳＯ３から成るガラスのマイクロバブル。
３ 本件審決の理由の要旨は，次のとおりである（甲１）。
(1) 原告（請求人）は，本件特許の請求項５，９についてされた，前記２(1)記載の請求項５，９のとおりとする第２次訂正（以下「第２次訂正ａ」という。）は，新規な技術的事項を本件特許設定登録時の明細書（甲３。以下「特許時明細書」という。）に追加するものである，すなわち，「さらに，０．１２５〜１．５％のＳＯ３を含み」とする訂正は，「０．１２５〜１．５％のＳＯ３」を「ガラス重量の少なくとも９０％」を構成する成分の範囲外とするものであるが，特許時明細書の「５欄１１〜１９行」によれば，「０．１２５〜１．５％のＳＯ３」はガラス重量の少なくとも９０％を構成する成分として記載されており，また，第１次訂正後の請求項７には，「ガラスが約１．５％までのＳＯ３を含有する」と記載されているだけで，ＳＯ３含有量の下限が記載されていないし，請求項６の従属項であるから請求項５のガラスバブルを構成するガラス成分とは異なっており，第２次訂正後の請求項５の記載をサポートするものではない，さらに，本件訂正発明５と特許時明細書の「５欄１１〜１９行」に記載の内容とは，その数値範囲や項目が異なるものであるから，第２次訂正後の請求項５の「ガラスバブル」は第１次訂正明細書及び添付図面に記載のないものである旨主張する。
しかしながら，特許時明細書の「５欄１１〜１９行」の記載は，本件特許設定登録時の請求項１ないし請求項１１に係る「ガラスバブル」の発明を包括的に表現したものであり，第２次訂正後の請求項５と全く関係がないとすることはできない。また，特許時明細書の特に第４表や第１０表は，第２次訂正後の請求項５のガラス成分である「ＳｉＯ２，Ｂ２Ｏ３，ＣａＯ，Ｎａ２Ｏ」の４成分とさらに「ＳＯ３」とを含むガラスバブルであって，その数値的な条件の範囲内の具体例も記載されているから，本件訂正発明５は，特許時明細書に具体例として記載されているものでもある。
そうすると，特許時明細書の「５欄１１〜１９行」に包括的に記載された「ガラスバブル」の発明には，第２次訂正後の請求項５に係る発明に「さらに０．１２５〜１．５％のＳＯ３」を含む発明がその具体的な発明の１つとして含まれているとするのが相当であるから，第２次訂正ａは，特許時明細書及び添付図面に記載した事項の範囲内においてなされたものであるというべきである。
(2) 原告は，本件訂正発明５，９は，本件特許出願日（優先日）前に既に国内で販売されていた被告会社製の商品名「Ｃ１５／２５０」のガラスバブル（以下「「Ｃ１５／２５０」」という。）と実質上同一である，そうでないとしても，「Ｃ１５／２５０」から当業者が容易に発明することができるなどと主張するので，まず，本件訂正発明５についてこの点を検討する。
ア 「Ｃ１５／２５０」との同一性
住友３Ｍ社発行の販売資料「スコッチライト グラス バルブズ 軽量高機能フィラー」に記載されている被告会社製の「Ｃ１５／２５０」は，「「高次複合材料の全容 第２巻新しいフィラー全容」（株）大阪ケミカル・マーケティング・センター発行，昭和６０年１１月３０日，１８４頁〜１８７頁，１９９頁〜２０５頁」，「「ＮＩＫＫＥＩ ＭＥＣＨＡＮＩＣＡＬ」１９８３年１０月１０日，６０頁〜６５頁」，特開昭５８−１２５６８１号公報の記載から，本件出願前国内において公然に販売されていたものであると認められる。
そして，この「Ｃ１５／２５０」は，被告（被請求人）もＡの２０００年（平成１２年）１０月１３日付け宣誓供述書（甲１８。以下供述書に添付された実験結果（Exhibit）も含めて「第１宣誓供述書」という。）を提出して認めているとおり，「ＳｉＯ２：７５．２９，Ｂ２Ｏ３：３．９５，ＣａＯ：９．８１，Ｎａ２Ｏ：４．９５，Ｋ２Ｏ：２．４６，Ｌｉ２Ｏ：０．９０，ＳＯ３：１．１０，Ｐ２Ｏ５：１．１８」という成分含有量からなるものであるから，本件訂正発明５とこの「Ｃ１５／２５０」とを対比すると，この「Ｃ１５／２５０」は，本件訂正発明５の「ガラス重量の少なくとも９０％が本質的に７０〜８０％のＳｉＯ２，８〜１５％のＣａＯ，３〜８％のＮａ２Ｏ及び２〜６％のＢ２Ｏ３から成り，さらに，０．１２５〜１．５％のＳＯ３を含む」という要件を満足するが，「アルカリ土類金属酸化物：アルカリ金属酸化物」の比が「１．１８」であるから，本件訂正発明５の「１．２：１〜３．０：１の範囲の重量比」という要件を満足するものではない。また「Ｃ１５／２５０」は，その密度が明らかではない。
してみると，本件訂正発明５は，被告会社製の「Ｃ１５／２５０」とは，少なくとも「アルカリ土類金属酸化物：アルカリ金属酸化物を１．２：１〜３．０：１の範囲の重量比」の点で明確に区別することができるから，両者は同一であるとすることはできない。
原告は，この相違点について，４捨５入すれば実質上同じであると主張しているが，本件訂正発明５の「アルカリ土類金属酸化物：アルカリ金属酸化物の比率」の臨界的な意味は，失透現象の防止にあるのであるから，この数値の差異は４捨５入すれば済むという単なる計算上の問題として片づけられる事項ではないというべきである。また，原告は，本件訂正発明５の「ＲＯ／Ｒ２Ｏ」に実質上技術的な意義はなく，「ＣａＯ／Ｎａ２Ｏ」に技術的な意義があるとも主張しているが，第２次訂正後の請求項５には，「ＲＯ／Ｒ２Ｏ」が本件訂正発明５の構成として明記されているから，これを具体例の「ＣａＯ／Ｎａ２Ｏ」として限定的に解する理由はない。
イ 「Ｃ１５／２５０」と「「ＵＣＲＬ−５１６０９ ＦＡＢＲＩＣＡＴＩＯＮ ＯＦ ＴＨＥ ＧＬＡＳＳ ＭＩＣＲＯＢＡＬＬＯＯＮ ＬＡＳＥＲ ＴＡＲＧＥＴ」と題する文献，Ｐ．Ｃ．Ｓｏｕｅｒｓ外著，昭和５０年８月２５日国立国会図書館受入，１頁〜２１頁，４８頁」（甲６。以下「刊行物１」という。）及び特開昭５８−１５６５５１号公報（米国特許第４３９１６４６号明細書の訳文として提出されたもの。甲９。以下「刊行物２」という。）からの容易想到性について
本件訂正発明５と「Ｃ１５／２５０」との上記アで指摘した相違点は，本件訂正発明５が動機付け（手掛かり）となって「Ｃ１５／２５０」が分析され，この分析結果と本件訂正発明５とが対比されてはじめて明らかにされた事項というべきものである。
そうすると，本件訂正発明５が未だ出願されていない本件出願前の状況では，「Ｃ１５／２５０」の商品が販売されていたとしても，この商品が化学分析されることはなかったであろうし，また化学分析されたとしても「アルカリ土類金属酸化物：アルカリ金属酸化物の比率」に着目する手掛かり（本件訂正発明５）がないのであるから，上記相違点を認識することができないばかりか，失透現象の防止のために「アルカリ土類金属酸化物：アルカリ金属酸化物の比率」を加減することも，この「Ｃ１５／２５０」という商品だけからでは当業者といえど到底思い着くことではないといえる。
してみると，本件訂正発明５の上記相違点は，「Ｃ１５／２５０」の商品からでは当業者といえど容易に想到することができないというべきである。
ウ 次に，刊行物１及び刊行物２について検討すると，刊行物１にはガラスバブルの分析結果が記載されているが，この分析結果の個々の数値は失透現象の防止と「アルカリ土類金属酸化物：アルカリ金属酸化物の比率」との関係を何ら示唆するものではないから，失透現象の防止のために「アルカリ土類金属酸化物：アルカリ金属酸化物の比率」を加減することは，当業者といえど，この刊行物１の分析結果から容易に想到することではないといえる。また，刊行物２も「ＳＯ３」に関するものであり，失透現象の防止と「アルカリ土類金属酸化物：アルカリ金属酸化物の比率」との関係を何ら示唆するものではない。
原告は，刊行物１の「ガラスバブル」も本件訂正発明５の「アルカリ土類金属酸化物：アルカリ金属酸化物の比率」を満足していると主張している。しかしながら，「アルカリ土類金属酸化物：アルカリ金属酸化物の比率」を満足しているか否かの事実関係は，本件訂正発明５が動機付け（手掛かり）となって刊行物１の数値を計算してはじめて後付けの結果として判明したことであり，刊行物１には「アルカリ土類金属酸化物：アルカリ金属酸化物の比率」の技術的な意味や効果について何ら示唆されていないのであるから，このような刊行物１をもって上記事実関係が本件出願前から判明していたとすることはできない。
してみると，このような刊行物１及び刊行物２の記載から「アルカリ土類金属酸化物：アルカリ金属酸化物の比率」の技術的な意味や効果を知ることはできないし，ましてや失透現象を防止するために「Ｃ１５／２５０」の「アルカリ土類金属酸化物とアルカリ金属酸化物の比率」を加減することなど当業者といえど到底思い着くはずもないというべきであるから，本件訂正発明５の上記相違点は，これら刊行物１及び刊行物２からでは当業者が容易に想到することができないというべきである。
(3) 本件訂正発明９は，少なくとも第２次訂正後の請求項５のマイクロバブルであるガラス粒子の「自由流動集合体」であるから，前記(2)アと同様の理由により，「Ｃ１５／２５０」と同一であるとすることはできないし，また，「Ｃ１５／２５０」から，さらにこれと刊行物１及び刊行物２を組み合わせて当業者が容易に発明をすることができたものともすることができない。
(4) したがって，原告の主張する理由及び証拠方法によっては，本件訂正発明５，９を無効とすることはできない。
第３ 当事者の主張
（原告の主張する本件審決の取消事由）
本件審決は，第２次訂正ａが第１次訂正明細書に記載のない事項についてしたものであることを看過し（取消事由１），本件訂正発明５の新規性に関する判断を誤り，判断遺脱をし（取消事由２），本件訂正発明５の容易想到性に関する判断を誤り，判断遺脱をし（取消事由３），本件訂正発明９に関する新規性，容易想到性の判断を誤り，判断遺脱をした（取消事由４）ものであり，その誤りは審決の結論に影響を及ぼすものである。
１ 取消事由１（請求項５，９についての第２次訂正の適否判断の誤り）
(1) 請求項５についての訂正の経緯は次のとおりである。
ア 本件特許の設定登録時の請求項５
「アルカリ土類金属酸化物：アルカリ金属酸化物を１．２：１〜３．０：１の範囲の重量比で有し，そして密度が０．０８〜０．８の範囲であり，ガラス重量の少なくとも９０％が本質的に７０〜８０％のＳｉＯ２，８〜１５％のＣａＯ，３〜８％のＮａ２Ｏ，および２〜６％のＢ２Ｏ３から成るガラスのマイクロバブル。」
イ 第１次訂正後の請求項５
「アルカリ土類金属酸化物：アルカリ金属酸化物を１．２：１〜３．０：１の範囲の重量比で有し，そして密度が０．０８〜０．８の範囲であり，ガラス重量の少なくとも９０％が本質的に７０〜８０％のＳｉＯ２，８〜１５％のＣａＯ，３〜８％のＮａ２Ｏ，２〜６％のＢ２Ｏ３および０．１２５〜１．５％のＳＯ３から成るガラスのマイクロバブル。」
ウ 第２次訂正後の請求項５
「アルカリ土類金属酸化物：アルカリ金属酸化物を１．２：１〜３．０：１の範囲の重量比で有し，そして密度が０．０８〜０．８の範囲であり，ガラス重量の少なくとも９０％が本質的に７０〜８０％のＳｉＯ２，８〜１５％のＣａＯ，３〜８％のＮａ２Ｏ，および２〜６％のＢ２Ｏ３から成り，さらに０．１２５〜１．５％のＳＯ３を含むガラスのマイクロバブル。」
(2) 被告は，請求項５についての第１次訂正において，ガラス重量の少なくとも９０％のうちに「７０〜８０％のＳｉＯ２，８〜１５％のＣａＯ，３〜８％のＮａ２Ｏ，および２〜６％のＢ２Ｏ３」の他に，「０．１２５〜１．５％のＳＯ３」が付加されたことにより，他の４成分（ＳｉＯ２，ＣａＯ，Ｎａ２Ｏ，Ｂ２Ｏ３）が少なくともガラス重量の９０％であることを必要としていた設定登録時の請求項５に対し，上記４成分が９０％以下の場合を含むことになったことから，かかる場合が生じないようにするため，第２次訂正ａにより，ガラス重量の少なくとも９０％が上記４成分でなり，「さらに０．１２５〜１．５％のＳＯ３を含む」との訂正を行ったものである。しかし，第２次訂正後の請求項５は，第１次訂正後の請求項５と技術思想を異にするものであり，かつ，第２次訂正ａは第１次訂正明細書及び添付図面に記載した事項の範囲内ではなく，訂正要件を定めた特許法１２６条（平成６年法律第１１６号による改正前のもの。以下同じ。）１項ただし書に違反する。
すなわち，第２次訂正ａは，ガラス重量の少なくとも９０％がＳｉＯ２，ＣａＯ，Ｎａ２Ｏ，Ｂ２Ｏ３の４成分から成るとした上で，「さらに０．１２５〜１．５％のＳＯ３」が含まれることを要件とするものである。
第１次訂正明細書においてＳＯ３の含有に関する記載は，実施例を除けば，「１つの形態において，本発明は，重量パーセントで表すとして本質的に少くとも６７％のＳｉＯ２，８〜１５％のＲＯ，３〜８％のＲ２Ｏ，２〜６％のＢ２Ｏ３，および０．１２５〜１．５０％のＳＯ３からなるガラスバブルであって前出の成分が前記ガラスの少くとも約９０％（好ましくは９４％そしてよりいっそう好ましくは９７％）を構成し，ＲＯとＲ２Ｏの重量比が１．０〜３．５の範囲である組成物からなるガラスバブルとして特徴づけることができる。」（甲４の１３頁左欄２８〜３５行，甲３の５欄１１〜１９行の記載とほぼ同じ。以下「記載Ａ」という。）という記載だけであるが，第２次訂正ａの内容を記載しているものではない。
上記記載は，「８〜１５％のＲＯ，３〜８％のＲ２Ｏ」とアルカリ土類金属酸化物及びアルカリ金属酸化物全体の重量比を示しており，第２次訂正後の請求項５のようにＣａＯ，Ｎａ２Ｏといった具体的成分を記載しているものではないし，ＲＯをＣａＯに，Ｒ２ＯをＮａ２Ｏにそれぞれ置き換えたとしても，当該記載は，ＳｉＯ２，ＣａＯ，Ｎａ２Ｏ，Ｂ２Ｏ３，ＳＯ３の５つの成分で９０％以上を占めることが必要とするというものであり，第２次訂正ａのように，ＳＯ３を除くＳｉＯ２，ＣａＯ，Ｎａ２Ｏ，Ｂ２Ｏ３の４成分で９０％以上を占め，それに加えて０．１２５〜１．５％のＳＯ３を含有させる旨の記載とは全く異なる。前者の場合はＳＯ３を含む５成分で９０％以上を占めていることが必須であるのに対し，後者の場合はＳＯ３を除く４成分で９０％を占めていることが必須である。この点は明らかな技術的相違点であり，第２次訂正ａは，形式的には減縮に当たるとしても，その内容は新規な技術的事項を付加するものであり，第１次訂正明細書に記載された事項の範囲内のものではない。
そもそも第１次訂正明細書の当該記載は，「８〜１５％のＲＯ，３〜８％のＲ２Ｏ」としているとおり，@アルカリ土類金属酸化物及びアルカリ金属酸化物全体の重量比を示しているのであって，第２次訂正後の請求項５のようにＣａＯ，Ｎａ２Ｏといった具体的成分を記載しているものではないばかりでなく，A第２次訂正後の請求項５における「７０〜８０％のＳｉＯ２」との記載は，当該記載中の「６７％のＳｉＯ２」の範囲から明らかに逸脱したものであり，これらの点からしても，第１次訂正明細書のこの部分の記載は，第２次訂正後の請求項５を何ら支持するものではない。
(3) 原告は，第２次訂正ａが新たな技術的事項を追加するものであることの理由として，第２次訂正後の請求項５と第１次訂正明細書の記載Ａ（特許時明細書の「５欄１１〜１９行」の記載と同じ。）とは，上記(2)の@，Aのとおり，その数値範囲や項目が異なる旨主張したが，本件審決はこの主張についての判断を遺脱している。いずれにしても，原告の上記主張は正当なものである。
(4) 以上のとおりであるから，第２次訂正ａは，特許法１２６条１項ただし書の要件を欠如したものであり，本件審決はこの点を看過したものである。
２ 取消事由２（本件訂正発明５の新規性に関する判断誤り，判断遺脱）
被告が本件特許出願前に日本国内で公然実施した「Ｃ１５／２５０」と本件訂正発明５とは同一の構成を有するものであり，本件訂正発明５は新規性を有しないというべきである。この点に関し，両者は，少なくとも「アルカリ土類金属酸化物：アルカリ金属酸化物を１．２：１〜３．０：１の範囲の重量比」の点で明確に区別することができるから，同一であるとすることはできないとした本件審決の判断は誤りである。
(1) 本件審決は，「Ｃ１５／２５０」と本件訂正発明５との構成が同一であるといえない理由として，アルカリ土類金属酸化物（ＲＯ）とアルカリ金属酸化物（Ｒ２Ｏ）との比（以下，「ＲＯ／Ｒ２Ｏ比」という。）の値が異なること及び当該商品の密度が不明なことを挙げるが，当該商品の密度が本件訂正発明５と同一であることは，住友３Ｍ社発行のカタログ（甲１４の(1)）及び文献（甲１５の(1)，(2)）にその密度が０．１５と記載されていることから明らかであり，ＲＯ／Ｒ２Ｏ比の値についても第１宣誓供述書（甲１８）の分析結果と本件訂正発明５の構成とは実質的に同一であるというべきである。
すなわち，本件審決は，本件訂正発明５のＲＯ／Ｒ２Ｏ比の値の下限が「１．２」で，第１宣誓供述書におけるその比が「１．１８」であることをもって相違するというが，第１宣誓供述書のＲＯ／Ｒ２Ｏ比の値である「１．１８」を本件訂正発明５のように小数第１位で表せば「１．２」となるのである。
本件審決は，「本件訂正発明５の「アルカリ土類金属酸化物：アルカリ金属酸化物の比率」の臨界的意味は，失透現象の防止にあるのであるから，この数値の差異は４捨５入すれば済むという単なる計算上の問題として片づけられない」と判断するが，ＲＯ／Ｒ２Ｏ比の値「１．２」に臨界的意味があるとの根拠はどこにもない。
一方，特許時明細書（甲３）の「発明の詳細な説明」には，「日本国特許出願公告昭和４９年第３７５６５号公報は６種のガラス組成物を開示し，それらは全てアルカリ金属酸化物に対するアルカリ土類金属酸化物の既存の比率（すなわち，１．０あるいはそれ以下）を有する。この公報はまた，過度に高粘度になったり，失透現象を防ぐためには少なくとも１０．０％のＮａ２Ｏかあるいは１３．０％（Ｎａ２ＯプラスＫ２Ｏ）を含まなければならないことを教示している。」（３欄３９行〜４欄２行），「本発明の顕著な特徴は１．２：１〜３．０：１のアルカリ土類金属酸化物：アルカリ金属酸化物の比（ＲＯ：Ｒ２Ｏ）に存し，その比は実質的に１：１を上回り，・・・１：１以上に増大するにつれ，単一のホウケイ酸組成物は伝統的な作業と冷却サイクルの間でますます不安定になり失透現象がおこる」（甲３の４欄２２〜３３行）と記載され（第２次訂正後の明細書（甲５。以下「第２次訂正明細書」という。）においてもこの点の記載に変わりはない。），当該明細書の記載は，むしろＲＯ／Ｒ２Ｏ比は「１：１」に臨界的意味があることを示しているから，「１．２」に臨界的意味があるとはいえず，「１．２」
と「１．１８」の場合とで技術的意義ないし作用効果において実質的に差異はない。
さらに，ガラスバブルの分析精度，ガラスバブルのサンプリング箇所及び製造ロットのバラツキを勘案すると，「１．２」と「１．１８」とで実質的に差異はなく，加えて，問題とするＲＯ／Ｒ２Ｏ比は，そもそも，それぞれの分析誤差を含む複数の成分（Ｎａ２Ｏ，Ｋ２Ｏ，Ｌｉ２Ｏ，ＣａＯ）の分析値からの計算値で，これら複数の成分のそれぞれの分析誤差が累積されている数値であるから，当該ＲＯ／Ｒ２Ｏ比の値に「０．０２」程度の差があったとしてもその違いに実質上意味はないというべきである。この点からみても，「Ｃ１５／２５０」と本件訂正発明５のアルカリ土類金属酸化物とアルカリ金属酸化物の比の値とは同一である。
このように，本件特許出願前に被告により公然実施された「Ｃ１５／２５０」の構成は本件訂正発明５と実質的に同一であり，この点に関する本件審決の判断は誤りである
(2) 原告会社が行った試験分析（甲１３の(1)，(2)）に基づく新規性欠如
ア 原告会社が，本件審判段階において，本件特許出願前に日本国内で販売された「Ｃ１５／２５０」及び商品「Ｂ１５／２５０」のガラスバブル（以下「「Ｂ１５／２５０」」という。）を独自に市場から入手して分析した結果（甲１３の(1)，(2)）は，次のとおりである。
(ア) 甲１３号証の(1)の表１には，「Ｃ１５／２５０」の組成分析として下記分析結果が記載されている。
・密度 ０．１５ｇ／ｃｍ３
・ＳｉＯ２ ７６．９ 重量％
・ＣａＯ １０．０７重量％
・Ｎａ２Ｏ ４．５５重量％
・Ｋ２Ｏ ０．６５重量％
・Ｌｉ２Ｏ ０．６５重量％
・Ｂ２Ｏ３ ３．９ 重量％
・ＳＯ３ ０．４ 重量％
(イ) また，甲１３の(2)の表１には，「Ｂ１５／２５０」の組成分析として下記分析結果が示されている。
・ＳｉＯ２ ７３．８ 重量％
・ＣａＯ ９．５０重量％
・ＭｇＯ ０．２５重量％
・Ｎａ２Ｏ ５．２６重量％
・Ｋ２Ｏ １．７７重量％
・Ｔｉ２Ｏ ０．０４重量％
・Ｂ２Ｏ３ ５．８６重量％
・ＳＯ３ ０．４９重量％
イ 以上の試験分析によると，本件特許出願前に日本国内で公然実施された「Ｃ１５／２５０」は，そのアルカリ土類金属酸化物とアルカリ金属酸化物の比の値（ＲＯ／Ｒ２Ｏ）が１．７２，密度が０．１５，ガラス重量の９５．４２％が本質的に７６．９％のＳｉＯ２，１０．０７％のＣａＯ，４．５５％のＮａ２Ｏ，３．９％のＢ２Ｏ３から成り，さらに０．４％のＳＯ３であるから，本件訂正発明５と同一構成である。また，同じく本件特許出願前に日本国内で公然実施された「Ｂ１５／２５０」も，そのアルカリ土類金属酸化物とアルカリ金属酸化物の比の値（ＲＯ／Ｒ２Ｏ）が１．３９，ガラス重量の９４．４２％が本質的に７３．８％のＳｉＯ２，９．５％のＣａＯ，５．２６％のＮａ２Ｏ，５．８６％のＢ２Ｏ３から成り，さらに０．４９％のＳＯ３であるから，本件訂正発明５と同一構成である。
上記のとおり，「Ｃ１５／２５０」及び「Ｂ１５／２５０」の構成からすれば，当該各商品と本件訂正発明５とは同一構成となる。
原告は，上記試験分析結果に基づき本件訂正発明５の新規性欠如を主張したにもかかわらず，本件審決はこの点に関し判断を遺脱したものである。
(3) 被告は，@「Ｃ１５／２５０」が日本で公然と販売されていたとしても，化学的構成とＲＯ／Ｒ２Ｏ比を要件として含む本件訂正発明５という発明が公然と知られる状態であったということはなかった，A仮に，米国で，「Ｃ１５／２５０」の化学的構成が公然と知られる状態であったとしても，原告は，日本で販売されていたものの化学的構成が知られる状態にあったことを立証していない旨主張する。しかしながら，次に述べるとおり，被告の上記@，Aの主張は，特許法２９条（平成１１年法律第４１号による改正前のもの。以下同じ。）１項２号の「公然実施」の意味を正解しないことに基づくものである。
ア 被告の上記@の主張について
被告は，上記@の主張の前提として，「公然実施」といえるためには，「Ｃ１５／２５０」が日本国内で本件特許出願前に販売されたことを立証しただけでは不十分であって，当該商品の化学的構成及びＲＯ／Ｒ２Ｏ比も公然知られていたことを立証しなければならない旨主張する。
しかしながら，特許法２９条１項２号の「公然実施」とは，その発明の内容が不特定多数の者に知り得るような形での実施を意味し，本件のような物の発明の場合には，購入者が販売者に対しその発明につき守秘義務を有するなど特段の事情がない限り，購入者は商品を自由に分解・分析してその発明の内容を知ることができるのであるから，商品が販売されたことにより「公然実施」がされたということができる。したがって，原告としては，本件特許出願前に「Ｃ１５／２５０」が日本国内で販売されたことを立証すれば，「公然実施」の事実を立証したことになるのである。
イ 被告の上記Aの主張について
被告の上記Aの主張も，「公然実施」の意味を正解しない点で失当である。「Ｃ１５／２５０」が本件特許出願前に日本国内で販売されたことを立証すれば，原告は特許法２９条１項２号の「公然実施」を立証したことになるのである。
なお，被告は，上記Aの主張に関連して，「第１宣誓供述書（甲１８）に記載のガラスマイクロバブルは日本で販売されたものではない。・・・第１宣誓供述書は，被告会社の「Ｃ１５／２５０」そのものを分析したものではない。すなわち，被告会社の工場から出荷されて販売されたガラスマイクロバブルではない。したがって，第１宣誓供述書に記載のガラスマイクロバブルのデータは日本で販売された製品のデータではなく，日本国内で公けになった技術を表すものではない」と主張するが，当該主張は信義則上到底許されないものである。すなわち，被告は，本件審判段階において，被告会社が市販していた「Ｃ１５／２５０」の化学的組成並びに当該商品が製造された期間中化学的組成が変更されなかったことを証明する証拠として第１宣誓供述書を提出し（甲１８本文６，８項），これを重要な証拠として無効審判不成立の本件審決を得ているのであるから，本件審決の取消訴訟において当該証拠が市販された「Ｃ１５／２５０」の分析データではないなど本件審判段階と異なる主張をすることは，禁反言の法理に反し信義則上許されないというべきである。
３ 取消事由３（本件訂正発明５の容易想到性に関する判断誤り，判断遺脱）
(1) 本件審決は，前記第２の３(2)イのとおり，本件訂正発明５と「Ｃ１５／２５０」との前記相違点は，当業者といえども，「Ｃ１５／２５０」から容易に想到することができない旨判断しているが誤りである。
「Ｃ１５／２５０」と本件訂正発明５のＲＯ／Ｒ２Ｏ比の値の差は「０．０２」という微差にすぎず，特許時明細書（甲３）には，ＲＯ／Ｒ２Ｏ比の値の臨界的数字が「１．２」ではなく「１．０」であることが記載され（第２次訂正明細書（甲５）においてもこの点の記載に変わりはない。）ており，「Ｃ１５／２５０」と本件訂正発明５のＲＯ／Ｒ２Ｏ比の値はいずれも「１．０」以上の値であるから，「Ｃ１５／２５０」は，失透現象を含めて本件訂正発明５と同一の技術的効果を奏するものと認められる。
また，「Ｃ１５／２５０」の組成割合が判明している場合，当業者において，当該組成割合の付近の組成のものを実験により求めることは容易であると考えられ，特に本件訂正発明５のようにＲＯ／Ｒ２Ｏ比を含めて構成上の類似性が極めて高い物質は容易に想到しうるものである。
「Ｃ１５／２５０」のＲＯ／Ｒ２Ｏ比の値が本件訂正発明５のそれとは異なっていたとしても，その差は微小なものにすぎず，「Ｃ１５／２５０」は本件訂正発明５と同一の作用効果を有するものであるから，当業者は，「Ｃ１５／２５０」から本件訂正発明５を容易に想到しうるものということができる。
以上のように，本件審決は，「Ｃ１５／２５０」からの容易想到性の判断を誤っている。
(2) 本件審決は，本件訂正発明５と「Ｃ１５／２５０」との前記相違点は，刊行物１（甲６）からでは当業者が容易に想到することができない旨判断しているが，この判断は誤りである。
本件審決は，ＲＯ／Ｒ２Ｏ比の値である「１．２」に臨界的意味を付与しようとするが，既に述べたように，当該数字に臨界的意味があることを裏付ける証拠は存在せず，むしろ特許時明細書（甲３）の記載から臨界的意味があるのは「１．０」ということになり（第２次訂正明細書（甲５）の記載からも同様のことがいえる。），「Ｃ１５／２５０」と本件訂正発明５のＲＯ／Ｒ２Ｏ比の値が相違しているとしても，両者のＲＯ／Ｒ２Ｏ比はいずれも「１．０」以上の範囲で，その差はわずか「０．０２」という微差にすぎないから，失透現象を防止するという両者の技術的作用効果は実質的に同一というべきである。このような場合においては，当業者が，「１．１８」から「１．２」へＲＯ／Ｒ２Ｏ比の値を増加させることについて，実質的な動機付けを必要としない。
すなわち，「Ｃ１５／２５０」と本件訂正発明５との相違点は，上記ＲＯ／Ｒ２Ｏ比の値が唯一で，その差はわずか０．０２であるから，「Ｃ１５／２５０」のみから当業者が本件訂正発明５を容易に想到しうる程度の相違にすぎない。第１宣誓供述書（甲１８）のガラスバブルは，「Ｃ１５／２５０」と同じく，被告が製造販売するものであり，ＲＯ／Ｒ２Ｏ比を除いた構成上の類似性が極めて高く，刊行物１（甲６）には，ＲＯ／Ｒ２Ｏ比の値としては１．３２〜２．１２の範囲に属する６種類のガラスバブルが開示されているから，「Ｃ１５／２５０」におけるＲＯ／Ｒ２Ｏ比の値を刊行物１の比の値にすることは当業者が容易に想到しうるものである。
このように，「Ｃ１５／２５０」に刊行物１を組み合わせることにより当業者は容易に本件訂正発明５を想到し得るものである。本件審決は，本件訂正発明５におけるＲＯ／Ｒ２Ｏの比の値である「１．２」の臨界性を誤認したため，この点の容易想到性の判断を誤ったものである。
(3) 「技術報告書「３Ｍマイクロバルブの分析結果についての解析」Ａ」（甲１９）とＡ宣誓供述書（甲２０）を参酌すれば，当業者が刊行物１（甲６）から本件訂正発明５を容易に想到できたことは明らかである。
本件訂正発明５と刊行物１を比較すると，刊行物１のガラスバブル（マイクロバブル）については，ＳＯ３の分析結果が明確にされていないだけであって，他の構成はすべて同一である。すなわち，刊行物１の７頁の「Ｔａｂｌｅ ３」及び８頁の「Ｔａｂ１ｅ ５」には，被告会社が販売した６種類のマイクロバルーン（マイクロバブル）が掲載されており，これらのマイクロバブルは，ＳＯ３について記載がされていないのみで，本件訂正発明５の他の構成をいずれも充足するものである。
ところが，刊行物１のガラスバブルは中空部にＳＯ２とＯ２が含まれる（甲６，３頁右欄１６〜２１行参照）ことから，当該公知技術はガラスバブルのガラス中にＳＯ３が含まれていることを示している（甲１６，１欄１６〜２８行参照）。しかも，甲１９には，「３Ｍでは硫酸塩（ＳＯ３）を発泡剤として使用している。当然，その帰結としてＳＯ３が少量マイクロバブル中に存在しなければならない。しかるに，ＳＯ３の存在については甲第２号証（判決注：本訴甲６）は全く報告していない。３Ｍの経験によれば，約０．１３％のＳＯ３の含有量がこの種のマイクロバブルの典型的な量と考えられる」（甲１９抄訳３頁下２行〜４頁４行）と記載され，刊行物１に記載されたガラスバブルがＳＯ３発泡剤による方法で製造され，当該方法で製造されたガラスバブルのＳＯ３の成分は約０．１３％が典型的な量であることが明らかにされている。したがって，刊行物１にはＳＯ３についての記載がないものの，当業者は，甲１９，２０を参酌することにより，刊行物２のガラスバブルには約０．１３％のＳＯ３が含まれていることを当然のこととして考えるものというべきである。甲２０には，刊行物１のガラスバブルである
「Ｂ−１８Ａ」及び「Ｂ−３５Ｄ」のガラスバブルが，その当時のガラスバブルのバッチ組成からして，それぞれＳＯ３成分の含有量として，「Ｂ−１８Ａ」が０．１３％（Ｅｘｈｉｂｉｔ ５），「Ｂ−３５Ｄ」が０．２７％（８頁２行，同訳文６頁４，５行）を有することが記載されている。
以上のように，刊行物１にはＳＯ３が含まれていることが開示され，かつ刊行物１のガラスバブルの製造法においては，ＳＯ３の含有量が本件訂正発明５の範囲内にあることは甲１９，２０で技術者が述べているように当業者の常識的な範囲内であるから，刊行物１に甲１９，２０を組み合わせることにより，当業者が本件訂正発明５を容易に想到し得たものであることは明らかである。
本件審決は，原告の上記主張について判断を遺脱したものである。
(4) 原告は，本件審判請求において，刊行物１（甲６）と刊行物２（甲９）との組合せに基づく本件訂正発明５の進歩性欠如の主張をした。
しかるに，本件審決は，基本引例を第１宣誓供述書に裏付けられた「Ｃ１５／２５０」と勝手に選択し，そのため，本件訂正発明５と当該基本引例との相違点をアルカリ土類金属酸化物とアルカリ金属酸化物の比（ＲＯ／Ｒ２Ｏの比）の値とし，当該相違点が刊行物１及び刊行物２に基づき当業者が容易に想到し得るかという形で論理を展開している。
しかしながら，刊行物１と刊行物２の組合せによる進歩性欠如の主張は，基本引例を刊行物１とし，刊行物１と本件訂正発明５との相違点をＳＯ３の含有量と把握した上，当該相違点が刊行物２から当業者が容易に想到しうるかという観点に立ったものである。
本件訂正発明５と刊行物１を比較すると，刊行物１にはＳＯ３の含有量について明確な記載がないだけであって，前述したとおり他の構成はすべて同一である。ところで，刊行物１には中空部にＳＯ２とＯ２が含まれることが記載されているから，当該公知技術が対象とするガラスバブルには成分としてＳＯ３が含まれていることが開示されている。また，刊行物１に記載のガラスバブルのＳＯ３の含有量が本件訂正発明５の範囲内にあることは当業者が容易に想到しうることも上記(3)で既に述べた。さらに加えて，同じくガラスバブルの発明であり，主要な成分であるＳｉＯ２，ＣａＯ，Ｎａ２Ｏ及びＢ２Ｏ３が刊行物１と類似するガラスバブルを対象とする刊行物２には，ＳＯ３の含有量が，「０．０１２５〜１．２５％」の範囲内のガラスバブルが開示されているのである。すなわち，刊行物２には，典型的なガラスバブルでは，ＳｉＯ２＝７７．７７％，ＣａＯ＝６．７５％，Ｎａ２Ｏ＝７．７０％及びＢ２Ｏ３＝４．６４％で，それの合計量が９６．８６％のガラスバブルが開示されており（６頁左下欄），この例のガラスバブルの組成やその含有量を別紙１の表のガラスバブルと対比させた場合，両者の類似性は明らかである。
したがって，当業者は，刊行物１に刊行物２を組み合わせることにより本件訂正発明５を容易に想到しうるということができる。
本件審決は，原告の刊行物１と刊行物２との組合せに基づく上記進歩性欠如の主張について判断を遺脱したものである。
４ 取消事由４（本件訂正発明９の新規性，容易想到性に関する判断誤り，判断遺脱）
本件訂正発明９は，本件訂正発明５のマイクロバブルであるガラス粒子の「自由流動集合体」を含むものである。したがって，前記２，３で述べたのと同様の理由により，本件審決には本件訂正発明９の新規性，容易想到性に関する判断誤り，判断遺脱がある。
（被告の反論）
本件審決には原告が主張する認定・判断の誤りはなく，判断遺脱もない。
１ 取消事由１（請求項５，９についての第２次訂正の適否判断の誤り）について
(1) 第１次訂正においてＳＯ３を追加する訂正は，請求項の減縮を目的としたものであり，この意図は第１次訂正審判事件の審決（乙９）でも明確に認容されている。
(2)ア ＳＯ３を追加する点に関する第２次訂正ａの目的は，１つには誤記の訂正である。すなわち，第１次訂正では，請求項５が「少なくとも９０％がＳｉＯ２，ＣａＯ，Ｎａ２Ｏ，Ｂ２Ｏ３」という組成の範囲内に「ＳＯ３」が存在する範囲を包含するような訂正がなされた。これでは，「少なくとも９０％」であるべき「ＳｉＯ２，ＣａＯ，Ｎａ２Ｏ，Ｂ２Ｏ３」の割合が９０％を切ってしまうという場合を包含するから，この第１次訂正後の請求項５の記載は，請求項の減縮を意図した訂正の記載としては明らかな誤記である。第２次訂正ａは，単に上記の明らかな誤記を，本来意図した減縮を意味する「少なくとも９０％がＳｉＯ２，ＣａＯ，Ｎａ２Ｏ，Ｂ２Ｏ３からなり，さらに，ＳＯ３を含む」との記載に訂正するものである。
イ 請求項５のＳＯ３の追加に関する第２次訂正ａは，また，第１次訂正後の請求項５を減縮する訂正である。すなわち，まず，第１次訂正後の請求項５では，５成分が９０％を構成しており，そのうち，ＳＯ３が最小の割合である０．１２５％含有されていれば４成分が８９．８７５％を構成するし，ＳＯ３が最大の割合である１．５％含有されていれば４成分が８８．５％を構成する。したがって，第１次訂正後の請求項５では少なくとも８８．５％がＳｉＯ２，ＣａＯ，Ｎａ２Ｏ，Ｂ２Ｏ３の４成分からなるものであった。
そうすると，第２次訂正後の請求項５は第１次訂正後の請求項５における４成分により構成される成分量が「少なくとも８８．５％」であるという範囲を「少なくとも９０％」という範囲に減縮しているものである。 ４成分にＳＯ３をさらに含むものである第２次訂正後の請求項５においては，これら５成分は，ＳＯ３をさらに０．１２５％含む場合は９０．１２５％を構成することになり，ＳＯ３をさらに１．５％含む場合は９１．５％を構成することになる。したがって，第２次訂正後の請求項５においては，５成分が少なくとも９０．１２５％を構成するということができる。これに対して，第１次訂正後の請求項５において５成分が構成する「少なくとも９０％」という範囲は「９０％以上であること」を意味する。
そうすると，第２次訂正後の請求項５における５成分についての構成は，第１次訂正後の請求項５において，「少なくとも９０％」であったものが「少なくとも９０．１２５％」に減縮されているものである。
(3)ア そして，第２次訂正における「ＳＯ３」に関する記載は第１次訂正明細書（甲４）に基づいている。
すなわち，本件特許では，特許時明細書（甲３）及び出願当初の明細書（乙１４）のいずれにも，ガラスが，約０．１２５〜１．５％まで，あるいは，約１．５％までのＳＯ３を含有するという実施態様が開示されており，ここでは，ガラス重量の一定の含有量を４成分（ＳｉＯ２，ＲＯ，Ｒ２Ｏ及びＢ２Ｏ３）が構成しつつ，さらに，その一定の含有量の範囲の内であるか外であるかを限定せずにＳＯ３を含有することが開示されている。具体的には，出願当初明細書の請求項１に「ガラス重量の少なくとも９７％が４成分（ＳｉＯ２，ＲＯ，Ｒ２Ｏ及びＢ２Ｏ３）からなる」，請求項７（請求項１の従属項）に「前記ガラスが約１．５％までのＳＯ３を含有する」と記載され，特許時明細書の請求項１には，「ガラス重量の少なくとも９７％が４成分（ＳｉＯ２，ＲＯ，Ｒ２Ｏ及びＢ２Ｏ３）からなる」とあり，請求項７（請求項１の従属項）には「前記ガラスが約１．５％までのＳＯ３を含有する」という記載がある。これらの記載によって，第２次訂正後の請求項５における「さらに，０．１２５％〜１．５％のＳＯ３を含む」という記載が支持されていることは明らかであり，かつ，特許時明細書が実施例を含むその発明の詳細な説明の記載によって，上記の技術的事項を包含する発明を説明していることも明らかである。
そして，第１次訂正明細書は，特許時明細書における実施例を含む発明の詳細な説明をすべて維持している（第１次訂正においては，特許時明細書の本文の訂正は乙８（手続補正書）の１５頁３行〜１６行に記載の２か所だけであり，ＳＯ３の成分には関係がない箇所についてのみなされている。）。したがって，第２次訂正後の請求項５の「さらに，０．１２５％〜１．５％のＳＯ３を含む」という記載は第１次訂正明細書に支持されている。
さらに，第１次訂正明細書の例番号１，３，５，７，８，１６及び２１（出願当初明細書及び特許時明細書と同じである。）において，ガラス重量におけるＳｉＯ２，ＲＯ，Ｒ２Ｏ，Ｂ２Ｏ３及びＳＯ３というＳＯ３を含む５成分は，各々，９７．４９％，９８．１２％，９９．３６％，９７．８３％，９８．８８％，９８．７０％及び９６．９１％であって，「少なくとも９０％の範囲内」である。したがって，第２次訂正後の請求項５の成分範囲はこのように第１次訂正明細書の実施例の開示にも支持されているものである。
イ また，ＳＯ３の含有量そのものの記載も第１次訂正明細書（甲４）に支持されている。すなわち，
第１次訂正明細書は，「本件発明は，ガラスマイクロバブルが，パーセントで表すとして本質的に少なくとも６７％のＳｉＯ２，８〜１５％のＲＯ，３．８％のＲ２Ｏ，２〜６％のＢ２Ｏ３及び０．１２５％〜１．５％のＳＯ３からなる組成物からなるガラスバブルとして特徴づけることができる」（甲４の１３頁左欄２８〜３５行。記載Ａ）ことを開示している。これによって第２次訂正後の請求項５の「組成物が０．１２５％〜１．５％のＳＯ３を含有する」という記載が文言上支持されている。
ウ 第２次訂正後の請求項５のその他の記載についても，「７０〜８０％のＳｉＯ２」が第１次訂正明細書の「少なくとも６７％のＳｉＯ２」（甲４，１３頁左欄２８〜３５行）の範囲内であり，「８〜１５％のＣａＯ」が第１次訂正明細書の「８〜１５％のＲＯ」（甲４，１３頁左欄２８〜３５行）の範囲内であり，「３〜８％のＮａ２Ｏ」が第１次訂正明細書の「３〜８％のＲ２Ｏ」（甲４，１３頁左欄２８〜３５行）の範囲内であり，「２〜６％のＢ２Ｏ３」が第１次訂正明細書の「２〜６％のＢ２Ｏ３」（甲４の１３頁左欄２８〜３５行）の範囲内である。
原告は，第２次訂正後の請求項５における「７０〜８０％のＳｉＯ２」は，第１次訂正明細書の上記(イ)の「６７％のＳｉＯ２」との記載の範囲から逸脱したものであると主張する。しかしながら，第１次訂正明細書の記載は「少なくとも６７％のＳｉＯ２」というものであり，第２次訂正後の請求項５における「７０〜８０％のＳｉＯ２」は，明らかにこの記載の「少なくとも６７％のＳｉＯ２」の範囲に含まれる。
原告は，第１次訂正明細書の記載Ａは，請求項５で記載されているようなＣａＯやＮａ２Ｏなどの具体的成分をもってその重量比を示しているものではないと主張する。しかしながら，第１次訂正明細書において，例１〜８では，ＲＯとしてＣａＯのみを，また，Ｒ２ＯとしてＮａ２Ｏのみを使用することを例示している。したがって，第１次訂正明細書の記載ＡにおけるＲＯ及びＲ２ＯとしてＣａＯ及びＮａ２Ｏを用いることは第１次訂正明細書に開示されている。
２ 取消事由２（本件発明５の新規性に関する判断誤り，判断遺脱）について
(1) 原告は，本件訂正発明５と「Ｃ１５／２５０」とは実質的に同一であるとするが，根拠がない。
ア そもそも，本件において，本件訂正発明５が公然実施されたことは立証されていない。ある発明が公然実施されていたとするには，@発明内容が公然知られる状態にあったこと，A公然実施が日本国内で行われたこと，という要件が必要であるが，少なくとも下記の(ア)，(イ)の理由から，日本において，「Ｃ１５／２５０」が販売されたことが，本件訂正発明５が公然実施されたものであるということにはならず，他に，本件訂正発明５が公然実施されたことの立証はない。
(ア) 「Ｃ１５／２５０」が日本で公然と販売されていたとしても，化学的構成とＲＯ／Ｒ２Ｏ比を要件として含む本件訂正発明５という発明が公然と知られる状態であったということはなかった。
本件特許出願前に「Ｃ１５／２５０」が日本で販売され，さらに，「Ｃ１５／２５０」を化学分析した結果が本件特許出願後に報告されたとしても，その化学分析した内容，なかんずく，その化学分析に基づいて計算したＲＯ／Ｒ２Ｏ比は本件特許出願前に公然実施された発明ではない。
本件訂正発明５のように，ガラスマイクロバブルの化学的構成が要件であるような発明の場合，仮に，そのような化学的構成を有するガラスマイクロバブルが特許出願前に日本国内で販売されていたとしても，そのガラスマイクロバブルの化学的構成という情報を当業者が容易に知るか又は推考できるとはいえない。
したがって，仮にＣ１５／２５０ガラスマイクロバブルが本件特許出願前に日本で販売されていたとしても，「Ｃ１５／２５０」の化学的構成及びその技術的意義，ことにＲＯ／Ｒ２Ｏ比を，単にその商品を見ただけで知ることはあり得ないから，本件訂正発明５が公然実施されたということはできない。実際，当業者である原告は「Ｃ１５／２５０」について行ったとする試験分析結果を提出しているが，その試験は信頼性が低いものである。この試験分析結果（甲１３の(1)）は，当業者がその商品の化学的構成そのものさえ知り得なかったことを立証するものであり，当業者がその商品の化学的構成の技術的意義を知り得なかったことは明らかである。
(イ) 仮に，米国で，「Ｃ１５／２５０」の化学的構成が公然と知られる状態であったとしても，原告は，日本で販売されていた「Ｃ１５／２５０」の化学的構成が知られる状態にあったことを立証していない。
第１宣誓供述書（甲１８）記載のガラスマイクロバブルは日本で販売されたものではない。また，第１宣誓供述書の実験は，被告会社の工場から出荷されて販売された「Ｃ１５／２５０」そのものを分析したものではない。したがって，第１宣誓供述書のガラスマイクロバブルのデータは日本で販売された「Ｃ１５／２５０」のデータではなく，日本国内で公になった技術を表すものではない。
イ 原告は，「Ｃ１５／２５０」が本件特許出願前に日本国内で市販されたことを主張し，この製品の試験分析結果として甲１３の(1)を提出している。
しかしながら，甲１３の(1)の試験に使用した製品のロット番号，入手年月日，入手経路（どの国で入手したかも含めて），入手方法，入手人，入手後の管理者名も含め入手後の保管状況などは明らかにされていないから，上記試験に用いられたサンプルは，公然実施を立証するという目的のために十分特定されたものであるとはいえない。また，甲１３の(1)に記載の「Ｃ１５／２５０」の化学的分析は，この化学分析内容を持った製品が本件特許出願前に日本国内で市販されたことを立証するものではない。
さらに，甲１３の(1)の試験分析の内容は，次に述べるとおり，「Ｃ１５／２５０」の組成を示すものではあり得ない。
第１宣誓供述書（甲１８，７項）において明らかなとおり，「Ｃ１５／２５０」は販売時には中空のガラス微小球（ガラスマイクロバブル）だけでなく，中実のガラス微小球（シンカー）を含んでいたものであるが，甲１３の(1)には，「Ｃ１５／２５０」について中実の微小球と中空の微小球とを分別して，中空の微小球について分析したという記載がないので，両者の混合物である全生成物を分析していると考えられる。本件訂正発明５においては「ガラスバブル」を特定しているのであるから，甲１３の(1)の試験は，本件訂正発明５には関係がない。のみならず，Ａの２００２年（平成１４年）９月１６日付け宣誓供述書（乙２。以下「第２宣誓供述書」という。）によれば，第１宣誓供述書（甲１８）に示された実験室製造のガラスマイクロバブルはＮａ２ＯあるいはＢ２Ｏ３のような揮発性の成分を含んでいたこと，ガラスマイクロバブルが実験室で製造されると，揮発性成分のロスは，被告会社の工場で発生するであろう揮発性成分のロスに比較して大きいことが明らかである。原告が甲１３の(1)の試験分析に基づき主張しているＮａ２Ｏ及びＢ２Ｏ３の量と第１宣誓供述書で示されているＮａ２Ｏ及びＢ２Ｏ３の量は別紙２の表のとおりである。もし，甲１３の(1)におけるガラスマイクロバブルが日本で市販されていたとしたら，工場で製造されたガラスマイクロバブルであるはずであるから，そのＮａ２Ｏ及びＢ２Ｏ３の量は実験室製造のガラスマイクロバブルのＮａ２Ｏ及びＢ２Ｏ３の量より多いはずである（第２宣誓供述書の４項）のに，甲１３の(1)に示されたガラスマイクロバブルのＮａ２Ｏ及びＢ２Ｏ３の量は実験室製造のもの（第１宣誓供述書）より少ないので，甲１３の(1)の分析結果の信頼性は低い。
したがって，甲１３の(1)は，本件訂正発明５が公然実施されたことの立証になり得ない。原告は，被告に，甲１３の(1)の証拠力及び信頼性を争われても決して反論せず，本件審判合議体から，審尋においてそれらを指摘されたにもかかわらず，全く反論しなかったものであり，本件審決はそのため，この証拠を採用しなかったものと考えられる。
ウ いずれにしても，本件訂正発明５のガラスマイクロバブルと第１宣誓供述書（甲１８）に記載されたガラスマイクロバブルは相違する。
(ア) 非公知の文献である第１宣誓供述書に記載されたガラスマイクロバブルの化学的構成は，ＲＯ／Ｒ２Ｏ比が１．１８：１であり，密度が明らかではないから，本件訂正発明５のＲＯ／Ｒ２Ｏ比が１．２：１〜３．０：１であり，密度が０．０８〜０．８の範囲であるガラスマイクロバブルとは明らかに異なる。
しかも，第１宣誓供述書に記載されたガラスマイクロバブルは，実験室で製造されたため，それと同じ処方で工場で製造されたものに比較してＲＯ／Ｒ２Ｏ比が一般的に高めとなっているものなのである。したがって，第１宣誓供述書で用いられた処方と同じ処方によってガラスマイクロバブルが工場で製造されたと仮定すると，それらはＲＯ／Ｒ２Ｏ比において，本件訂正発明５のＲＯ／Ｒ２Ｏ比である１．２：１〜３．０：１に比べて，より低い値になる（第２宣誓供述書（乙２）の４項）。
そもそも，第１宣誓供述書において実験的に製造されたガラスマイクロバブルは市販品ではない上に，第１宣誓供述書は本件特許出願前に公知の文献ではないから，ＲＯ／Ｒ２Ｏ比が１．１８：１であるガラスマイクロバブルは，本件特許出願前には全く公には知られていなかったのである。
上記のとおり，ＲＯ／Ｒ２Ｏ比として，１．１８及び１．２のいずれもが公知ではなかったのであるから，その比率が１．１８と１．２との相違があることによって臨界的意義があるかどうかという命題は，本来，本件訂正発明５の新規性を判断する上で考慮すべき内容ではない（第２宣誓供述書の９項）。
(イ) 第１宣誓供述書（甲１８）の実験に係るガラスフリットとガラスマイクロバブルについて
「Ｃ１５／２５０」の化学的構成は，本件出願当時に公然知られていなかっただけでなく，現在に至っても明らかになっていない。
第２宣誓供述書（乙２）によれば，第１宣誓供述書の実験に係るガラスフリットとガラスマイクロバブルは，被告会社が販売していた「Ｃ１５／２５０」ではない。すなわち，第１宣誓供述書のガラスフリットとガラスマイクロバブルは，１９８６年（昭和６１年）に被告会社の第１宣誓供述書の供述者が実験室で製造したものであり，被告会社の工場で製造されたものではない。第１宣誓供述書のガラスフリットとガラスマイクロバブルは，被告会社が「Ｃ１５／２５０」の市販品を生産するために使っていた処方と同様のガラスバッチの処方を使用して製造した。第１宣誓供述書では，それらが実験室で製造されたという事実が明記されていなかった。しかしながら，第２宣誓供述書の６項に記載されているように，第１宣誓供述書におけるような分析実験は極めて高価であって，第１宣誓供述書の供述者は，実際，商品である「Ｃ１５／２５０」の定量化学分析は持っていない。そして，同じ処方で製造したとしても実験室スケールにより製造された製品と工場スケールにより製造された製品では，その構成が異なるものである（第２宣誓供述書の４項）。
以上のとおり，第１宣誓供述書の実験結果は，事実として商品である「Ｃ１５／２５０」の構成を示したものではない。また，その実験結果が事実上商品である「Ｃ１５／２５０」の構成を正確に示しているということもできない。
(ウ) ところで，本件訂正発明の意義は，従来技術のガラスマイクロバブルにおいて，すべての例でＲＯ／Ｒ２Ｏ比が既知のもの（すなわち，１．０あるいはそれ以下）（甲３，３欄４４行〜４欄９行）であったことに対し，これを１．２：１〜３．０：１としたことにある。
本件訂正発明は失透現象を防止できることを教示しているが，このＲＯ／Ｒ２Ｏ比によってその他の作用効果も奏されるもので，失透現象を防止できることは，他の理由付けを用いて最も良く説明され得るものである（第２宣誓供述書の９項）。
ＲＯ／Ｒ２Ｏ比を１．２：１〜３．０：１に調整することにより，ガラスマイクロバブルの収率を高めることができることが特許時明細書に記載されている。また，この比率に調整することにより溶融の間フリット中に保持されるブローイング剤の量が改善される（甲３，９〜１０欄第４表の下）。さらに，ＲＯ／Ｒ２Ｏ比が増大するとガラスマイクロバブルの耐水性が改善される（甲３，４欄１１〜１２行，第２宣誓供述書の１０項）。
失透現象がおきるとガラス中に失透物質（カルシウムケイ酸ナトリウム化合物）が形成される。ガラス中のＣａＯのＮａ２Ｏに対する比が増加するとガラスが失透する傾向も高まる。Ｎａ２Ｏを他のアルカリ金属酸化物，例えば，酸化リチウムあるいは酸化カリウムに置き換えるとガラスが失透する傾向は低下する。これは，第１宣誓供述書のExhibit 2Aに示されている「Ｃ１５／２５０」の工場用処方を検討することにより明らかである。その処方は，かなりの割合の炭酸リチウムと炭酸カリウムを含んでいた。炭酸リチウムは，最終ガラス製品の酸化リチウム源であり，Ｎａ２Ｏに代替して失透現象を防止する。炭酸カリウムは最終ガラス製品の酸化カリウム源であり，Ｎａ２Ｏに代替して失透現象を防止する。炭酸リチウムと炭酸カリウムを含有することによって，Ｃ１５／２５０ガラスマイクロバブルを製造することが容易になった。しかし，原材料コストが高くなるという欠点がある（甲３，３欄３４〜３８行，５欄３２〜２７行）。本件訂正発明は，とりわけ，ガラスマイクロバブルをカルシウムとナトリウムのパーセンテージが高いガラスフリットから比較的高価な炭酸リチウムや炭酸カリウムなどの失透防止化合物を使う必要なく形成することを教示している。しかしながら，これらの，あるいは，その他の成分を所望によって使用してもかまわないのであり，それらは，例えば，本件訂正発明の実施例１５ないし２４に説明されている（第２宣誓供述書の１１項）。
上記のような作用効果を奏する本件訂正発明は十分重要であったので，本件特許の対応米国特許を出願すると，被告会社は速やかにＣ１５／２５０ガラスマイクロバブルの製造をやめ，本件訂正発明のガラスマイクロバブルの製造に転換した。この変更には約１年かかり，その間，在庫にあった「Ｃ１５／２５０」の原材料及び最終製品を使っていた。被告会社は「Ｃ１５／２５０ガラスマイクロバブル」を長年は製造販売しなかったのである（第２宣誓供述書の１２項）。
エ 原告は，「Ｃ１５／２５０」の密度が本件訂正発明５と同一であることは住友３Ｍ社発行のカタログ（甲１４の(1)）及び文献（甲１５の(1)，(2)）に密度が０．１５と記載されていることから明らかであると主張する。
しかしながら，原告が立証しなければならないことは，「Ｃ１５／２５０」について，日本国内で本件特許出願前に市販されたサンプルの化学的分析内容及び当業者がそのＲＯ／Ｒ２Ｏ比に着目し得たことなのである。住友３Ｍ社発行の上記カタログ及び文献に「Ｃ１５／２５０」の密度が０．１５であると記載されているとしても，それによって実際の商品の密度が立証されたわけでもないし，「Ｃ１５／２５０」の密度のみが文献に記載されているという事実があったとしても，そのような文献は，「Ｃ１５／２５０」の存在によって本件訂正発明５が公然知られていたか否かを判断する材料として全く意味がない。
(2) 原告は，本件訂正発明５と商品「Ｂ１５／２５０」とは実質的に同一であるとするが，根拠がない。
ア 「Ｂ−１５／２５０」製品が被告会社製のガラスバルーンであるとしても，これらが日本国内で公然実施されていたという根拠が不明である。
甲１３の(2)の試験分析に用いられた試料の「ロット番号，入手年月日，入手方法」等が不明であり，このように，いつ，だれが，何処で，どのように入手したのか不明であれば，該試料が，日本国内で公然実施されていたものであるということはできない。
イ 被告会社社員であるＢの宣誓供述書（乙４）によれば，被告会社のＢ−１５のガラスマイクロバブルは標準に従ってＬｉ２Ｏを少なくとも１．２重量％含有するフリットから製造されていた（Ｂ１５と「Ｂ１５／２５０」とは組成は同じ。）が，原告が「Ｂ１５／２５０」の分析データであるとする甲１３の(2)によれば，Ｌｉ２Ｏは検出されていない。
甲１３の(2)の試験分析は，「Ｂ１５／２５０」の組成と本件訂正発明５，９における組成とを比較するために行われたもので，本件訂正発明５との比較を目的としているのにもかかわらず，Ｂ１５ガラスバブルにあるアルカリ金属酸化物の１つであるＬｉ２Ｏを検出していないから，その信頼性は低い。
ウ 原告は，被告に，甲１３の(2)の証拠力及び信頼性を争われても決して反論せず，本件審判合議体から，審尋においてそれらを指摘されたにもかかわらず，全く反論しなかったものであり，本件審決はそのため，この証拠を採用しなかったものと考えられる。
３ 取消事由３（本件訂正発明５の容易想到性に関する判断誤り，判断遺脱）について
(1) 原告は，本件審決の「Ｃ１５／２５０」の構成からの容易想到性の判断に誤りがある旨主張するが，前記２において詳述したとおり，「Ｃ１５／２５０」の技術内容が公然知られていたことはないのであって，原告のこの点に関する主張は根拠がない。
(2) 原告は，本件審決の商品「Ｃ１５／２５０」と刊行物１（甲６）との組合せによる容易想到性の判断に誤りがある旨主張するが，上記(1)において述べたのと同じ理由で原告のこの点に関する主張は根拠がない。
(3) 原告は，甲１９と甲２０を参酌すれば，本件訂正発明５は当業者が刊行物１（甲６）から容易に想到できたことは明らかである旨主張する。
ア 原告の上記主張は，本件特許出願後に作成された書面である甲１９及び甲２０と刊行物１との組合せに基づく進歩性の欠如の主張であり，特許法２９条２項に基づかない主張である。
イ また，刊行物１には，原告がそこに記載されているとする組成がすべて記載されている訳ではない。さらに，刊行物１は，そこに記載の発明が，本来，何かと組み合わせて本件訂正発明５を発明するような動機付けとなるような示唆もしていない。なお，この点については，本件審判段階の審尋（乙５）において，合議体が詳しく指摘したにもかかわらず，原告はこれに対し，何らの反論もしなかったものである。
さらに，本件訂正発明５においては，ＲＯ／Ｒ２Ｏ比が１．２：１〜３．０：１であることによって，失透現象の防止ができるだけではなく，前述したようにその他様々の作用効果が奏される。刊行物１においてＲＯ／Ｒ２Ｏ比は記載されていないばかりか微塵も示唆されていない。
したがって，仮に，甲１９及び甲２０が本件特許出願前に作成され頒布された文献であったとしても，刊行物１と甲第１９及び甲２０との組合せに基づいて当業者が本件訂正発明５を容易に発明することができたということはできない。
(4) 原告は，刊行物１（甲６）と本件訂正発明５との相違点はＳＯ３の含有量だけであるとの前提に立って，刊行物１（甲６）と刊行物２（甲９）との組合せに基づいて当業者は本件訂正発明５を容易に推考できる旨主張している。
しかしながら，本件審決では，刊行物１と本件訂正発明５との相違点がＳＯ３の含有量となるか否かを検討し，上記検討の結果として，刊行物１と本件訂正発明５との相違点が，ＳＯ３の含有量だけに限られるものではなく，刊行物１には「アルカリ土類金属酸化物：アルカリ金属酸化物の比率」の技術的な意味や効果について何ら示唆がない点にもあると判断しているものである。
本件審決の上記判断は正当なものであり，原告の主張は，その前提を誤るものである。
さらに，本件審判段階の審尋（乙５）において，刊行物１及び刊行物２に基づいて当業者が本件訂正発明５を容易に発明できたといえないことは詳しく説明されており，この指摘に対し，原告は回答書（甲２２）において全く反論していない。原告はこのような説明に全く反論せず，他に刊行物あるいは公知の発明に基づく根拠も示さず，本件訂正発明５が容易に発明できたと単に主張しているだけである。
４ 取消事由４（本件訂正発明９の新規性，容易想到性に関する判断誤り，判断遺脱）について
原告主張の取消事由４は，本件審決に本件訂正発明５の新規性，容易想到性に関する判断誤り，判断遺脱があることを前提とするものであるところ，本件審決にその点の誤り，判断遺脱はないから，同取消事由の主張はその前提を欠き，理由がない。
第４ 当裁判所の判断
１ 取消事由１（請求項５，９についての第２次訂正の適否判断の誤り）について
(1) 原告は，本件特許の請求項５に関し，「アルカリ土類金属酸化物：アルカリ金属酸化物を１．２：１〜３．０：１の範囲の重量比で有し，そして密度が０．０８〜０．８の範囲であり，ガラス重量の少なくとも９０％が本質的に７０〜８０％のＳｉＯ２，８〜１５％のＣａＯ，３〜８％のＮａ２Ｏ，および２〜６％のＢ２Ｏ３から成り，さらに０．１２５〜１．５％のＳＯ３を含むガラスのマイクロバブル。」とする第２次訂正ａは第１次訂正明細書又は添付図面に記載した事項の範囲内ではないから，特許法１２６条１項ただし書の要件を欠如したものであり，これを看過した本件審決の判断は誤りである旨主張する。そして，この主張は，第２次訂正は特許法１２６条１項ただし書に違反するものであり，したがって，第２次訂正後の請求項５に係る特許は，平成６年法律第１１６号（以下「平成６年改正法」という。）による改正前の特許法１２３条１項７号に違反し無効である旨をいうものと解される。
(2) そこで，職権をもって判断するに，本件審判請求は平成５年３月５日になされたものであるところ，平成５年法律第２６号（以下「平成５年改正法」という。）附則２条１項によれば，この法律の施行の際に現に特許庁に係属している特許に係る審判については，第１条の規定による改正後の特許法１９５条１項及び２項の規定により納付すべき手数料を除き，その審判について審決が確定するまでの間は，なお従前の例による旨規定されているから，本件審判請求において請求人が主張できる無効理由は平成５年改正法による改正前の特許法１２３条１項各号に規定する無効理由に限られると解される。しかして，平成６年改正法による改正前の特許法１２３条１項７号の無効理由は平成５年改正法により追加されたものであり，平成５年改正法による改正前には存在しなかったものであるから，本件審判請求において，原告は，上記改正前の１２３条１項７号に規定する無効理由を本件特許の無効理由として主張し得ないものというべきである。
なお，平成５年改正法附則２条５項によれば，新特許法１２３条１項７号の規定は，この法律の施行後に新特許法の規定による訂正をする特許について適用し，この法律の施行前に旧特許法の規定による訂正をした特許及びこの法律の施行後に旧特許法の規定による訂正をする特許については，なお従前の例による旨規定されている。この規定は，平成５年改正法による改正前の特許法においては，不適法な訂正があった場合は，訂正無効審判において，不適法な訂正のみが無効とされていたのに対し，改正後の特許法においては，不適法な訂正があった場合には，これを当該特許の無効理由として無効審判を請求することができるようになったが，平成５年改正法の施行前に既に請求された訂正審判による訂正についてまで改正後の特許法の無効理由を適用することは，法律不遡及の原則の趣旨に照らし相当でないと考えられることから，これを回避するため設けられた経過規定にすぎず，平成５年改正法の施行後に請求された訂正審判において訂正された特許について，平成５年改正法による改正前に係属していた無効審判請求において改正後の１２３条１項７号に規定の無効理由を主張することができることまでを認めたものではないと解すべきである。
原告の上記(1)の主張についてその当否を判断した本件審決は，法令の解釈適用を誤ったものというほかなく，原告の上記(1)の主張は，無効理由とし得ないものを無効理由として主張するものであって，それ自体失当である。
２ 取消事由２（本件訂正発明５の新規性に関する判断誤り，判断遺脱）について
原告は，被告会社の製品である「Ｃ１５／２５０」が本件特許出願日（優先日）前に日本国内において販売されており，本件訂正発明５はこの製品の構成と同一であるから，本件訂正発明５は，特許法２９条１項２号にいう「特許出願前に日本国内において公然実施をされた発明」に該当する旨主張する。
(1) そこで，まず，「Ｃ１５／２５０」が本件特許出願前に日本国内で販売されていたかどうか，また，本件訂正発明５が上記製品と構成が同一であれば，本件訂正発明５が公然実施されていたといえるか否かについて検討する。
ア まず，商品名「Ｃ１５／２５０」のガラスバブルが本件発明の本件特許出願日（優先日）前に日本国内において公然と販売されていたかどうかについてみるに，証拠（甲１４の(1)，１５の(1)，(2)）によれば，次の事実が認められる。
(ア) 住友３Ｍ社作成の「カタログ（スコッチライト グラス バブルズ）」には，「Ｃ１５／２５０」が同社の販売に係る製品として記載されている。
(イ) 「高次複合材料の全容」（第２巻 新しいフィラー全容）（（株）大阪ケミカル・マーケティング・センター，昭和６０年１１月３０日発行）に，「次に，わが国で市販されている主なバルーンの品種，物性等を示す。」とあり（甲１５の(1)，２０２頁末行），同刊行物に，「グラスバブルズ（住友スリーエム，ガラスバルーン）」という表題の表４−５９に「バブルタイプ 汎用 Ｃ１５／２５０」として記載されている（同，２０３頁）。
(ウ) また，「日経メカニカル」（１９８３年１０月１０日号）にも，「主なガラスバルーンの輸入企業と供給メーカー」として住友スリーエム社（輸入企業），米Minnesota Mining & Manufacturing社(被告会社。供給メーカー）が挙げられ（甲１５の(2)，６０頁表１），同刊行物には，住友スリーエム供給の一般用ガラスバルーンとして「Ｃ１５／２５０」が示されている（同，６１頁表２）。
イ 上記記載からすれば，「Ｃ１５／２５０」は，遅くとも本件特許出願日である１９８７年（昭和６２年）１月１２日より前である，昭和６０年１１月３０日以前には日本国内で販売されていたことが認められる。
しかして，特許法２９条１項２号にいう「公然実施」とは，その発明の内容を不特定多数の者が知り得る状況でその発明が実施されることをいうものであり，同法２条（平成６年改正法による改正前のもの）３項１号によれば，この場合の「実施」とは，物の発明にあっては，その物を生産し使用し譲渡し貸し渡し譲渡若しくは貸渡のために展示し又は輸入する行為をいうものとされているところ，「Ｃ１５／２５０」が本件特許出願日前に日本国内で販売されており，それが本件訂正発明５と同一構成の製品と認められる以上，本件訂正発明５は，特許法２９条１項２号にいう「日本国内において公然実施をされた発明」に該当するというべきである。
この点につき，被告は，「Ｃ１５／２５０」が日本で公然と販売されていたとしても，化学的構成とＲＯ／Ｒ２Ｏ比を要件として含む本件訂正発明５という発明が公然と知られる状態であったということはなかった旨主張する。
しかしながら，「公然実施」とは，上記のとおり，その発明の内容を不特定多数の者がその発明の内容を知り得るような状況でその発明が実施されることを意味するところ，本件のような物の発明の場合には，購入者が販売者からその発明の内容に関しその分析等の試験を行うことを禁じられているなど特段の事情がない限り，購入者は商品を自由に分解・分析してその発明の内容を知ることができるから，商品が販売されたことにより，その商品に関する発明は不特定多数の者が知り得る状況におかれたことになるというべきである。
(2) 次に，本件訂正発明５と「Ｃ１５／２５０」が構成を同一にするものか否かについて検討する。
ア 第１宣誓供述書（甲１８）には，１９８６年１１月５日付けＣ１５／２５０フロートバブルの定量分析について，次の記載がある（Exhibit 2C 訳文）。
「ＳｉＯ２ ７５．２９
Ｂ２Ｏ３ ３．９５
ＣａＯ ９．８１
Ｎａ２Ｏ ４．９５
Ｋ２Ｏ ２．４６
Ｌｉ２Ｏ ０．９０
ＳＯ３ １．１０
Ｐ２Ｏ５ １．１８
ＲＯ／Ｒ２Ｏ＝９．８１／８．３１＝１．１８」
上記記載によれば，「Ｃ１５／２５０」は，「ＳｉＯ２：７５．２９，Ｂ２Ｏ３ ：３．９５，ＣａＯ：９．８１，Ｎａ２Ｏ ：４．９５，Ｋ２Ｏ ：２．４６，Ｌｉ２Ｏ ：０．９０，ＳＯ３ ：１．１０，Ｐ２Ｏ５ ：１．１８」という成分含有量からなるものであるから，この「Ｃ１５／２５０」のガラスバブルは，本件訂正発明５の「ガラス重量の少なくとも９０％が本質的に７０〜８０％のＳｉＯ２ ，８〜１５％のＣａＯ，３〜８％のＮａ２Ｏ および２〜６％のＢ２Ｏ３ から成り，さらに，０．１２５〜１．５％のＳＯ３ を含む」という構成要件（第２次訂正後の請求項５）を満たすものである。
イ 原告は，本件審決が本件訂正発明５と「Ｃ１５／２５０」を対比して，「Ｃ１５／２５０」は，本件訂正発明５の「ガラス重量の少なくとも９０％が本質的に７０〜８０％のＳｉＯ２ ，８〜１５％のＣａＯ，３〜８％のＮａ２Ｏ および２〜６％のＢ２Ｏ３ から成り，さらに，０．１２５〜１．５％のＳＯ３ を含む」という要件を満足するが，@「Ｃ１５／２５０」のガラスバブルはその密度が明らかではなく，A「Ｃ１５／２５０」は「アルカリ土類金属酸化物：アルカリ金属酸化物」の比が「１．１８」であるから，本件訂正発明５の「１．２：１〜３．０：１の範囲の重量比」という要件を満足するものではないとして，両者の構成の同一性を否定したことが誤りである旨主張しているので，上記@，Aの点について検討する。
(ア) 上記@について
甲１５の(1)には，「Ｃ１５／２５０」について，平均粒子比重（真比重）「０．１５ｇ／ｃｃ」（甲１５の(1)，２０３頁表４−５９），あるいは平均真密度「０．１５ｇ／ｃｍ３」（甲１５の(1)，１８６頁表４−４４）と記載され，甲第１５号証の(2)にも住友スリーエムの一般用ガラスバルーンとして「Ｃ１５／２５０」が表２に示され，粒子比重として平均０．１５，範囲０．１２〜０．１８と記載されており，したがって，「Ｃ１５／２５０」の平均密度は０．１５（ｇ／ｃｍ３）であると認められる。
しかして，「Ｃ１５／２５０」の平均密度は，本件訂正発明５に係る請求項５の「密度が０．０８〜０．８の範囲」に含まれるものである。
(イ) 上記Aについて
ａ 第１宣誓供述書（甲１８）記載の試験結果によれば，「Ｃ１５／２５０」における「ＲＯ／Ｒ２Ｏ比」は「１．１８：１」（比の値１．１８）であるとされており，上記値は，本件訂正発明５における「１．２：１〜３．０：１」（比の値１．２〜３．０）と一致しない。
ｂ しかしながら，「ＲＯ／Ｒ２Ｏ比」と失透現象の防止に関し，第２次訂正明細書（甲５）には，「本発明の顕著な特徴は１．２：１〜３．０：１のアルカリ土類金属酸化物：アルカリ金属酸化物比（ＲＯ：Ｒ２Ｏ）に存し，その比は実質的に１：１を上回り，そして今まで用いられた単一のホウケイ酸ガラス組成物のいかなるものの比率をも上回る。ＲＯ：Ｒ２Ｏ比（ここで用いた「Ｒ」とは所定の原子価を有する金属を指し，ＲＯはアルカリ土類金属酸化物，そしてＲ２Ｏはアルカリ金属酸化物を指す。）が１：１以上に増大するにつれ，単一のホウケイ酸組成物は伝統的な作業と冷却サイクルの間でますます不安定になり失透現象がおこる。そしてその結果Ａｌ２Ｏ３のような安定剤をその組成物の中に含有しないかぎり，ガラス組成物は存在し得ない。本発明の実施において，このような不安定な組成物はガラスマイクロバブルの製造のために高度に望ましいこと，フリットの成形のために水冷却による溶融ガラスの急速冷却は，失透現象を防止することが分った。次のバブル形成の間，前述の米国特許第３３６５３１５号および同第４３９１６４６号各明細書で教示されたように，バブルは非常に急速に冷えるので
バブル形成の間におこる，相対的によりいっそう揮発性のアルカリ金属酸化物化合物の損失のためにＲＯ：Ｒ２Ｏがよりいっそう増大するにもかかわらず，前出の失透現象は防がれる。」（甲５の訂正明細書３頁１３〜２９行，甲３の特許時明細書の４欄２２行〜５欄２行）と記載され，また，「１つの形態において，本発明は，重量パーセントで表すとして本質的に少なくとも６７％のＳｉＯ２ ，８〜１５％のＲＯ，３〜８％のＲ２Ｏ，２〜６％のＢ２Ｏ３，および０．１２５〜１．５０％のＳＯ３から成るガラスバブルであって，前出の成分が前記ガラスバブルの少なくとも約９０％（好ましくは９４％そしてよりいっそう好ましくは９７％）を構成し，ＲＯとＲ２Ｏの重量比が１．０〜３．５の範囲内である組成物からなるガラスバブルとして特徴づけることができる。」（甲５の訂正明細書４頁６〜１１行，甲３の特許時明細書の５欄１１〜１９行）と記載されている。
この第２次訂正明細書の記載からすれば，「ＲＯ／Ｒ２Ｏ比」が増大するにつれてガラス組成物が不安定になって失透現象がおこること，不安定な組成物はガラスマイクロバブルの製造のために高度に望ましいこと，フリット形成のために水冷却による溶融ガラスの急速冷却は失透現象を防止すること，急速冷却は相対的に揮発性の高いアルカリ金属化合物の損失のために「ＲＯ／Ｒ２Ｏ比」がより増大するにもかかわらず失透現象が防止されること，失透現象の防止のためには冷却方法の工夫が必要であることが認められるが，「ＲＯ／Ｒ２Ｏ比」がより大きいこと自体は失透現象の防止のための要件であるとは認められず（どちらかといえば「ＲＯ／Ｒ２Ｏ比」が大きいことは失透現象の防止には障害であるように解される。），「ＲＯ／Ｒ２Ｏ比」が１．２以上であるものと，それ未満であるものとの間に失透現象に関して臨界的な相違があるものとは到底いえない。また，失透現象と「ＲＯ／Ｒ２Ｏ比」が１．２の臨界性との関係について他にそれを裏付ける証拠もない。
ｃ そして，第１宣誓供述書（甲１８）の上記アの上記の分析値，「ＲＯ／Ｒ２Ｏ比」の計算から考えて，「１．１８」という値は測定値，計算値であるから，４捨５入等の概数を求める方法により出されたもので，有効数字を３桁でとれば「１．１８」であり，２桁でとれば「１．２」になるものである。「ＲＯ／Ｒ２Ｏ比」の計算の根拠になっているのは「ＲＯ」については「ＣａＯ ９．８１」で，「Ｒ２Ｏ」については「Ｎａ２Ｏ ４．９５」，「Ｋ２Ｏ ２．４６」，「Ｌｉ２Ｏ ０．９０」の合計である。これらの測定値のうち，Ｌｉ２Ｏを除くその余の成分は有効数字３桁の測定値が示されているが，Ｌｉ２Ｏについては有効数字が２桁であるから，「ＲＯ／Ｒ２Ｏ比」の有効数字として２桁を採用することは全く問題がないものと考えられる。
本件審決が，「本件訂正発明５の「アルカリ土類金属酸化物：アルカリ金属酸化物の比率」の臨界的な意味は，失透現象の防止にあるのであるから，この数値の差異は４捨５入すれば済むという単なる計算上の問題として片づけられる事項ではない」とした判断には根拠がなく，「Ｃ１５／２５０」の分析値から求められる「ＲＯ／Ｒ２Ｏ比」が本件訂正発明５の「ＲＯ／Ｒ２Ｏ比」である「１．２：１〜３．０：１」と明確に区別できるとした本件審決の判断は誤りであると言わざるを得ない。
ｄ 被告は第１宣誓供述書（甲１８）の分析に関して，その分析は市販品（「Ｃ１５／２５０」）を製造するガラスバッチの処方に基づいて実験室で製造されたガラスマイクロバブルについてのもので，市販された「Ｃ１５／２５０」の分析ではなく，実験室で製造した場合，「ＲＯ／Ｒ２Ｏ比」は揮発成分の損失が大きいので，その結果「ＲＯ／Ｒ２Ｏ比」はより大きくなる傾向があると主張するところ，第２宣誓供述書（乙２）やＡの２００４年（平成１６年）１月２０日付け第５宣誓供述書（乙１３）にはこれに沿う記載があり，また，Ａの２００３年（平成１５年）１月２０日付け第３宣誓供述書及び同年３月１８日付け第４宣誓供述書（乙１１，１２）には，「Ｃ１５／２５０」とは異なる「Ｋ−１５」処方について工場製品と実験室製造のものについて求めた「ＲＯ／Ｒ２Ｏ比」の比較に基づいて，第１宣誓供述書（甲１８）で算出された「ＲＯ／Ｒ２Ｏ比」からすれば，市販品の「Ｃ１５／２５０」の「ＲＯ／Ｒ２Ｏ比」については「＜１．０」であることが推定される旨の記載がある。
しかしながら，第２宣誓供述書及び上記第５宣誓供述書の上記記載は客観的な裏付けを欠くものであり，たやすく信用できない。また，上記第３宣誓供述書及び第４宣誓供述書の記載は，その前提となる「Ｋ−１５」処方が「Ｃ１５／２５０」とは含まれている成分が異なるものであるし，その１例のみから直ちに「Ｃ１５／２５０」における「ＲＯ／Ｒ２Ｏ比」の実験室製造品と工場で製造される市販品との相違を推定することができるものとは認められないから，直ちに採用することができない。したがって，この点に関する原告の主張は容れることはできない。
ウ なお，被告は，ＲＯ／Ｒ２Ｏ比を１．２：１〜３．０：１に調整することにより，ガラスマイクロバブルの収率を高めることができ，また，この比率に調整することにより溶融の間フリット中に保持されるブローイング剤の量が改善され，さらに，ＲＯ／Ｒ２Ｏ比が増大するとガラスマイクロバブルの耐水性が改善される旨主張するので，付言する。
上記第３宣誓供述書（乙１１）によると，「Ｃ１５／２５０」における「ＲＯ／Ｒ２Ｏ比」が１．１８の場合のガラスマイクロバブルの収率は６４．９％であるのに対し，その比が１．２１の場合のガラスマイクロバブルの収率は７７．６％である旨記載されている。また，第２次訂正明細書（甲５）には，「例１から８までの結果はフィード中のＣａＯ：Ｎａ２Ｏ比が，形成の間のガラスバブル生産物の画分に及ぼす強い影響を示している。溶融の間のフリット中に保持されるブローイング剤（ＳＯ３％として表される）の量もまたこの比率に影響される。ガラスバブルの最大収率のための，フィード中の好ましいＣａＯ：Ｎａ２Ｏ比はおよそ１．４であると思われ，その値はガラスバブルにおいて約２．０の比率を与える。経験によれば総生産物中のガラスバブルの収率はフィード中のブローイング剤の量によっては影響されないがバブルの密度はブローイング剤水準により直接的に支配されることが分った。」（甲５の訂正明細書９頁の第４表の下１〜８行，甲３の特許時明細書の９欄及び１０欄の第４表の下１ないし３行，１１欄１〜７行）と記載され，また，「本発明は耐水性であって，米国特許４３９１６４６号明細書のマイクロバブルに属する優れた特性を有することができ，そして前記特許明細書に開示された一般的な“ブローイング法”と同一の方法により製造されるマイクロバブルを提供する。」（同訂正明細書３頁７〜９行，甲３の特許時明細書の４欄１１〜１５行）と記載されており，これらの記載は，本件訂正発明の奏する効果等について原告の主張を一部裏付けるものである。
しかしながら，他方，第２次訂正明細書（甲５）には，上記のとおり「ガラスバブルの最大収率のための，フィード中の好ましいＣａＯ：Ｎａ２Ｏ比はおよそ１．４であると思われ」と記載されていること，さらに，第２次訂正明細書の他の箇所には，上記イ(イ)ｂのとおり記載があることに照らしてみれば，本件訂正発明５におけるＲＯ／Ｒ２Ｏ比がガラスマイクロバブルの収率やブローイング剤の量に影響を及ぼすことが認められるものの，上記収率やブローイング剤の量との関係でＲＯ／Ｒ２Ｏ比１．２に臨界的意味があると認めることはできない。
エ そうすると，本件訂正発明５は，「Ｃ１５／２５０」と構成を同一にするものというべきである。
(3) 以上によれば，本件審決には本件訂正発明５の新規性に関する判断を誤った違法があり，その誤りは本件審決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。したがって，取消事由２は理由がある。
３ 取消事由４（本件訂正発明９の新規性，容易想到性に関する判断誤り，判断遺脱）について
本件訂正発明９は，本件訂正発明５のマイクロバブルであるガラス粒子の「自由流動集合体」を含むものであるところ，本件審決に本件訂正発明５の新規性に関する判断を誤った違法があることは前記２に説示のとおりであるから，本件審決には，本件訂正発明９について新規性判断を誤った違法があるというべきである。
したがって，取消事由４は理由がある。
４ 以上の次第で，その余の点について判断するまでもなく，原告の請求は理由があるから，これを認容することとし，主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第３民事部
裁判長裁判官 北 山 元 章
裁判官 青 蛛@ 馨
裁判官 清 水 節