◆H16. 5.19 東京高裁 平成15(行ケ)388 実用新案権 行政訴訟事件
平成１５年（行ケ）第３８８号 審決取消請求事件（平成１６年４月２８日口頭弁論終結）
判 決
原 告 ＳＭＣ株式会社
（旧商号）エスエムシー株式会社
訴訟代理人弁護士 清永利亮
同 宮寺利幸
同 弁理士 千葉剛宏
被 告 豊和工業株式会社
訴訟代理人弁護士 吉武賢次
同 宮嶋学
同 弁理士 永井浩之
同 鈴木清弘
同復代理人弁理士 前島旭
主 文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１ 請求
特許庁が平成８年審判第１７６６１号事件について平成１５年７月２３日にした審決を取り消す。
第２ 当事者間に争いのない事実
１ 特許庁における手続の経緯
被告は，名称を「圧流体シリンダ」とする実用新案登録第２０３５１８２号考案（昭和６０年１１月６日出願，平成４年１２月１０日出願公告，平成６年１０月６日設定登録，以下，この実用新案登録を「本件実用新案登録」という。）の実用新案権者である。
原告は，平成８年１０月１７日，本件実用新案登録を無効にすることについて審判の請求をし，平成８年審判第１７６６１号事件（以下「本件審判事件」という。）として特許庁に係属したところ，特許庁は，同事件について審理した上，平成１０年４月７日，「登録第２０３５１８２号実用新案の登録を無効とする。」との審決（以下「１次審決」という。）をした。
被告は，１次審決に対する審決取消訴訟（当庁平成１０年（行ケ）第１４１号）を提起するとともに，平成１０年６月１０日，本件実用新案登録出願の願書に添付した明細書（ただし，出願公告に係る実用新案公報〔甲３１，以下「本件公報」という。〕に記載のもの。以下「公告明細書」という。）の実用新案登録請求の範囲の記載等の訂正をする審判（以下「本件訂正審判」という。）の請求をし，平成１０年審判第３９０４１号事件として特許庁に係属したところ，特許庁は，平成１１年３月９日，公告明細書を同請求のとおり訂正することを認める旨の審決（以下「本件訂正審決」という。）をし，その確定を受け，上記審決取消訴訟において，同年６月２４日，１次審決を取り消す旨の判決（以下「１次判決」という。）がされ，これが確定した。
１次判決に基づき，本件審判事件について再度の審理が行われた結果，平成１３年１月９日，「登録第２０３５１８２号実用新案の登録を無効とする。」との審決（以下「２次審決」という。）がされ，これに対し，被告が再度の審決取消訴訟（当庁平成１３年（行ケ）第７８号）を提起したところ，平成１４年５月９日，２次審決を取り消す旨の判決（以下「２次判決」という。）がされ，同年１０月２５日，上告不受理の決定により２次判決が確定した。
２次判決に基づき，本件審判事件について３度目の審理が行われた結果，平成１５年７月２３日，「本件審判の請求は成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。）がされ，その謄本は，同年８月２日，原告に送達された。
２ 本件訂正審決による訂正（以下「本件訂正」という。）後の実用新案登録請求の範囲１項に係る考案の要旨
バレルの側壁に軸方向にスリットを有し，該スリットよりバレル内の遊動ピストンに連設されたドライバーの先端が突出し，スリットはスチールバンドにて密封されるようになっている所謂ロッドレスシリンダにおいて，バレルのスリットを挟んだ両側の側壁の一方のみには，その一方の側壁から下方に延びる側壁の下方部にべースを一体に突設し，そのベースの上にピストンの軸芯と平行な棒状の案内レールを一体に突設し，その案内レールには，前記スリットの幅方向の両外側に前記軸芯と平行な案内面を夫々備え，これらの案内面に案内される案内面を有する案内子を前記ドライバーに設けたことを特徴とする圧流体シリンダ。
（下線が訂正部分。以下，上記考案を「本件考案」といい，その構成を，本件審決の表現に従い，Ａ「バレルの側壁に軸方向にスリットを有し，該スリットよりバレル内の遊動ピストンに連設されたドライバーの先端が突出し，スリットはスチールバンドにて密封されるようになっている所謂ロッドレスシリンダにおいて」，Ｂ「バレルのスリットを挟んだ両側の側壁の一方のみには，その一方の側壁から下方に延びる側壁の下方部にべースを一体に突設し，そのベースの上にピストンの軸芯と平行な棒状の案内レールを一体に突設し」，Ｃ「その案内レールには，前記スリットの幅方向の両外側に前記軸芯と平行な案内面を夫々備え」，Ｄ「これらの案内面に案内される案内面を有する案内子を前記ドライバーに設けた」，Ｅ「ことを特徴とする圧流体シリンダ」と分節して，それぞれ「構成要件Ａ」〜「構成要件Ｅ」という。）
３ 本件審決の理由
本件審決は，別添審決謄本写し記載のとおり，請求人（原告）の主張する無効理由，すなわち，@本件訂正に係る訂正事項（あ）のうち，「棒状の案内レール」とする訂正は，公告明細書に記載した事項の範囲内においてしたものとはいえず，また，実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し又は変更するものであるから，特許法等の一部を改正する法律（平成５年法律第２６号）附則４条２項（以下「附則４条２項」という。）により読み替えるものとされる同法による改正前の実用新案法（以下「旧実用新案法」という。）３９条１項ただし書若しくは２項に適合せず，本件実用新案登録は，附則４条２項により読み替えるものとされる旧実用新案法３７条１項２の２号に該当する（主張２の（１）），A本件考案は，特開昭６２−８８８６６号公報（甲２７，以下「甲２７公報」という。）に係る特許出願の願書に最初に添付した明細書及び図面に記載された発明（以下「甲２７発明」という。）と同一であり，かつ，本件考案と甲２７発明の発明者又は出願人が同一であるとはいえず，特段の事情があるとも認められないから，旧実用新案法３条の２に違反してされたものであり，同法３７条１項１号に該当する（主張４），B本件考案は，特開昭６０−１７２７１１号公報（甲１，以下「甲１公報」といい，その考案を「甲１考案」という。），欧州公開特許公報第０１５７８９２Ａ１号（甲４，１９８５年〔昭和６０年〕１０月１６日公開，１９８４年４月１０日出願，以下「甲４公報」といい，その考案を「甲４考案」という。）及びドイツ連邦共和国公開特許公報ＤＥ２９０８６０５Ａ１号（甲１３，１９８０年〔昭和５５年〕９月１１日公開，１９７９年３月５日出願，以下「甲１３公報」といい，その考案を「甲１３考案」という。）に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであり，実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができないものであるから，附則４条２項により読み替えるものとされる旧実用新案法３９条３項に適合せず，本件実用新案登録は，同法３７条１項２の２号に該当する（主張３の（２））との主張に対し，@本件訂正に係る訂正事項（あ）のうち，「棒状の案内レール」とする訂正は，公告明細書に記載されていたと解すべきであるから，上記訂正は適法である，A本件考案は，甲２７発明と同一であるということはできないから，旧実用新案法３条の２に違反しない，B甲１考案及び甲４考案は，本件考案の構成要件Ｂ及びＣを具備せず，甲１考案に甲４考案ないし甲１３考案の技術的思想を適用して本件考案を想到する合理性がなく，その適用を妨げる特段の事情があるから，本件考案が甲１考案，甲４考案及び甲１３考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであるとはいえないとして，請求人の上記主張及び証拠方法によっては，本件実用新案登録を無効とすることはできないとした。
第３ 原告主張の審決取消事由
本件審決は，本件訂正に係る訂正事項（あ）のうち，「棒状の案内レール」とする訂正について訂正要件の判断を誤り（取消事由１），本件考案と甲２７発明との同一性の判断を誤り（取消事由２），甲４考案を誤認した結果，本件考案の甲１考案，甲４考案及び甲１３考案に基づく容易想到性を誤って否定し（取消事由３），原告の主張及び証拠方法によっては，本件実用新案登録を無効とすることはできないとの誤った結論に至ったものであるから，違法として取り消されるべきである。
１ 取消事由１（訂正要件についての判断の誤り）
(1) 本件訂正に係る訂正事項（あ）は，公告明細書の実用新案登録請求の範囲１項記載の「両側の側壁の一方のみに，ピストンの軸芯と平行な案内レールをバレルと一体に設け，」（本件公報〔甲３１〕１欄７行目〜９行目）を「両側の側壁の一方のみには，その一方の側壁から下方に延びる側壁の下方部にベースを一体に突設し，そのベースの上にピストンの軸芯と平行な棒状の案内レールを一体に突設し，」と訂正するものであるところ，本件審決は，「該棒状の案内レールは，訂正前の明細書及び図面（注，公告明細書）に記載されていたと解すべきである。・・・以上のとおり，訂正事項（あ）は，訂正審決の認定のとおり適法なものである」（審決謄本３５頁第３段落〜３６頁第２段落）と判断しているが，誤りである。
(2) 本件審決は，「案内レールが棒状のものであることは，本件公報第３欄第２６〜３０行に『・・・該ベース１１上には，断面形状台形状をなす案内レール１０がピストン２の軸芯と平行に取付けられ，』と記載されていることや第１図，第２図の記載から明白である」（審決謄本３５頁第２段落）と判断している。確かに，本件公報の第２図には，ベース１１上に断面形状台形状をなす案内レールが図示されているが，「棒状」について記載又は図示されている箇所はなく，この「棒状」の点は，公告明細書に全く開示されていないにもかかわらず，本件訂正において新たに挿入された文言である。「棒状」の文言の意味は，断面形状台形状以外の形状をも含む極めて広範囲な解釈の余地を残すものであるから，公告明細書の記載又は図面から直接的かつ一義的に導き出される事項ではなく，新規事項の追加に当たる。特許庁の特許・実用新案審査基準（甲３０）では，補正に対する新規事項の基準は，「願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項である場合，又はそれから当業者が直接的かつ一義的に導き出せる事項である場合を除き，当該補正は許されない」とされ，訂正に対する新規事項の基準も同様である。なお，補正（訂正）が許される範囲を，従来の「当初明細書等の記載から直接的かつ一義的に導き出せる事項」から「当初明細書等の記載から当業者にとって自明な事項」に改めた改訂後の特許・実用新案審査基準は，平成１５年１０月２２日以降に審査される平成６年１月１日以降の出願について適用されるものであり，本件の場合にはその適用はない。このように，本件訂正に係る訂正事項（あ）のうち，「棒状の案内レール」とする訂正は，公告明細書に記載した事項の範囲内においてしたものとはいえないから，旧実用新案法３９条１項ただし書に適合しない。
(3) また，本件審決は，「本件公報第３欄第３９〜４２行に『尚案内レール１０と案内子１３との構成は上記に限定されるものでなく，市販のスライディングユニット等より適宜に選択使用することも可である。』と記載されていることからみて，本件考案において，棒状の案内レール１０は案内子１３を案内する機能を有するものであれば足り，その断面形状が台形状であることに拘らないことが自明のことであることからみても，該棒状の案内レールは，訂正前の明細書及び図面に記載されていたと解すべきである」（審決謄本３５頁第３段落）と判断している。しかしながら，本件公報に上記のとおり「市販のスライディングユニット等より適宜に選択使用することも可である」と記載されているからといって，「案内レール」と「案内子」の形状を特定することにはならず，かえって，実用新案登録請求の範囲を不明確にすることになるから，訂正要件を満たさないことは明らかである。被告は，本件訂正に係る訂正事項（あ）には，「ベース」や「棒状」に関する訂正事項が含まれており，訂正事項（あ）が，当初明細書又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることは，２次判決でも判示されているから，「棒状」を含む訂正事項（あ）が訂正要件を満たすとした本件審決の判断は，取消判決の拘束力に従った正当なものであると主張するが，２次判決が「棒状」の意味については判断していない以上，「棒状」が新規事項の追加に当たらないことについて何ら拘束力を有するものではない。
２ 取消事由２（本件考案と甲２７発明との同一性の判断の誤り）
(1) 本件審決は，甲２７公報には，「ａ 異形管１の側壁に軸方向に縦スリット３を有し，該縦スリット３より異形管１内のウォーム７に螺合したウォームナット１１に連設された伝動部材１６の先端が突出し，該スリット３は弾性カバーベルト２４にて密封されるようになっている機械式直線駆動装置において，ｂ 異形管１の縦スリット３を挟んだ両側の側壁には，その両側の側壁から下方に延びる側壁の下方部に設けた縦案内６，６に締付け棒３３，３３を有する台座部３１を係合して一体的に設け，その台座部３１の上にウォーム７の軸芯と平行な棒状の案内棒３４を一体に設け，もって異形管１の縦スリット３を挟んだ両側のうち一方の側のみに案内棒３４を設けるものであり，ｃ その案内棒３４には，前記縦スリット３の幅方向の両外側に前記軸芯と平行な案内面を夫々備え，ｄ これらの案内面に案内される案内面を有するスライダ３５を前記伝動部材１６に設けたｅ 機械式直線駆動装置」（審決謄本５５頁第２段落）の発明が記載されており，本件考案と対比すると，構成要件Ｂに関して，両者は，「Ｂ”バレルのスリットを挟んだ両側のうち一方の側のみに，駆動部分の軸芯と平行な棒状の案内レールを一体に設け」（同頁最終段落）の点で一致し，本件考案においては，構成要件Ｂであるのに対し，甲２７発明においては，「ｂ バレルのスリットを挟んだ両側の側壁には，その両側の側壁から下方に延びる側壁の下方部に設けた縦案内６，６に締付け棒３３，３３を有するベースを係合して一体に設け，そのベースの上にウオーム７の軸芯と平行な棒状の案内レールを一体に設け，もってバレルのスリットを挟んだ両側のうち一方の側のみに案内レールを設けるものであり」（同５６頁第２段落）である点で相違すると認定した上，「甲第２７号証記載の発明（注，甲２７発明）は，本件考案の構成要件Ａ，Ｂを具備しないばかりでなく，本件考案の構成要件Ａ，Ｂを示唆するものともいえない。・・・してみると，本件考案は，・・・甲第２７号証記載の発明と同一であるということができない」（同５７頁下から第２段落〜５８頁第３段落）と判断している。しかしながら，甲２７公報には，本件考案の構成要件Ｂが開示されており，本件考案との相違点である構成要件Ａ及びＥは，周知技術であるから，「課題解決のための具体化手段における微差（周知技術，慣用技術の付加，削除，転換等であって，新たな効果を奏するものではないもの）」（特許・実用新案審査基準）に該当し，本件考案と甲２７発明とは実質的に同一というべきであり，本件審決は，甲２７発明を誤認し，周知技術を看過し，本件考案の特徴事項を誤って判断したものである。
(2) 甲２７公報の第２図には，本件考案のバレルに対応する異形管１の一方の側壁，すなわち，異形管１の右側の側壁の下方部に縦案内６及び締付け棒３３を介してベースに対応する台座部３１が一体に右側へと突設され，このベースに対応する台座部３１の上に，駆動部分の軸芯と平行に棒状の案内レールに対応する案内棒３４が一体に突設されている構造が図示されている。しかも，この案内レールに対応する案内棒３４には，バレルに対応する異形管１のスリット３の幅方向の両外側に上記軸芯と平行な案内面をそれぞれ備えた構成が示されている。「一体」とは，「一つのからだ」（広辞苑）のことであり，この意味からすれば，甲２７公報の締付棒３３を介して係合される異形管１と台座部３１の一体化もまた「一つのからだ」として構成されているということができる。なお，「一体に突設し」の意味について，被告は，「一つのからだ」のように突設することと主張しているが，そうとすれば，甲２７公報の「異形管１」と「台座部３１」もまた「一つのからだ」のように突設した関係にある。同様に，本件考案の「ベース」に対し「案内レール」を一体に突設する関係も，甲２７公報の台座部３１と案内棒３４の一体的関係に対応していることは明らかである。したがって，甲２７公報の第２図には，本件考案の構成要件Ｂで特定される構成が開示されているというべきである。本件考案の要旨は構成要件Ｂであり，一方，本件審決は，本件考案の構成要件Ａ，Ｃ，Ｄ及びＥが，甲１公報，特開昭６０−２３４１０６号公報（甲２），甲４公報及び甲１３公報によって周知であると判断しているから，本件考案は，その要旨である構成要件Ｂに対して周知技術である構成要件Ａ，Ｃ，Ｄ及びＥを結合させたにすぎない。結局のところ，駆動媒体が圧流体であるか，機械式であるかによって，対象発明が異なるというに帰する本件審決は，本件考案に係る技術的思想をその実体まで深く検討して本件考案の要旨を的確に判断することを怠ったものであり，ひいては旧実用新案法３条の２の立法趣旨にも反している。
(3) また，甲２７発明は，本件審決も認定するように，本件考案の構成要件Ｃ及びＤを有し，甲２７公報は，本件考案との関係で構成要件Ｂ，Ｃ及びＤを開示するから，本件考案との相違点は，構成要件Ａ及びＥのみである。甲２７公報は，本件審決が認定するように，機械式直線駆動装置を開示しており，駆動部分としてウォームとそれに螺合するウォームナットを用いて往復動作する構造を採用しているのに対し，本件考案は，圧力流体を用いてピストンを駆動する点において相違する。しかしながら，甲２７公報の機械式直線駆動装置と本件考案の圧流体シリンダとは，往復動駆動装置という上位概念で共通すること，ウォームに螺合したウォームナットと本件考案で用いるピストンとが駆動部分という上位概念で共通する構成であることも，本件審決が認めるところである。本件考案の構成要件Ａと甲２７発明の構成要件ａとは，本件考案の駆動部分としての遊動ピストンと，甲２７発明のウォーム及びそれに螺合するウォームナットからなる駆動部分の構成を除けば，全く同一であり，本件考案の構成要件Ａは，甲１公報，甲４公報，特公昭５１−２８７９３号公報（甲２４），特開昭５９−１３７６０８号公報（甲２５）及び特開昭５８−５０３０２号公報（甲２６）に開示されている周知の構造である。圧流体によって往復動作する遊動ピストンに換えてウォームとウォームナットを用いる構成は，甲４公報に開示されている。したがって，本件考案の圧流体シリンダと甲２７発明の機械式直線駆動装置との間では，駆動部分について差異があるものの，その駆動部分は互いに置換可能な技術である。
(4) 本件審決は，甲２７発明と本件考案とは，「その目的，構成及び作用効果を異にしている。・・・技術分野を全く異にし，・・・解決すべき課題も共通でないことが明らかである」（審決謄本５７頁第１段落）とするが，技術分野に関しては，直線的に往復動する駆動装置である点で共通であるとした認定と矛盾し，圧流体シリンダの前提条件をなす本件考案の構成要件Ａが周知技術である点を看過したことに起因する誤りがある。また，本件考案が解決しようとする問題点，目的及び作用効果は，本件訂正前の本件考案のそれと同じであるところ，本件訂正前の本件考案については，甲４考案及び甲１考案に基づく容易想到性が肯定されている。バレルが押し広げられることによりスリットが広がるおそれのあることが本件考案の解決すべき課題であるとすれば，周知技術としての圧流体を用いるロッドレスシリンダ共通の課題であり，この課題自体，甲１考案及び甲４考案に基づく容易想到性を理由に本件実用新案登録を無効と判断した１次審決によって明らかなように，既に解決された課題である。したがって，解決すべき課題が共通でないとして，本件考案の特徴である構成要件Ｂを開示する甲２７公報の記載内容を排斥した本件審決の判断は，失当というほかはない。
３ 取消事由３（本件考案の容易想到性の判断の誤り）
(1) 本件審決は，本件考案と甲１考案とは，本件考案の構成要件Ｂ及びＣで相違し（審決謄本３９頁第１段落〜第２段落），本件考案と甲４考案とは，本件考案の構成要件Ｂ及びＣに対し，甲４考案が，「ｂ．バレルのスリットを挟んだ両側の側壁に，ピストンの軸芯と平行な案内レールを直接設け，ｃ．その案内レールには，前記軸芯と平行な案内面を夫々備える」（同４３頁第２段落）点で相違すると認定した上，甲１考案に甲４考案ないし甲１３考案の技術的思想を適用して本件考案を想到する合理性がなく，その適用を妨げる特段の事情があるとして，本件考案の甲１考案，甲４考案及び甲１３考案に基づく容易想到性を否定したが（同４７頁〜４９頁の（３）の項），誤りである。
(2) 本件審決は，甲４考案を誤認するものである。すなわち，本件考案の構成要件Ｂに関し，本件審決は，「甲第４号証（注，甲４公報）には，上記外部案内システムについて，軸芯と平行に整列するとあるのみであって，その具体的構成の記載がなく，むしろ，スライダはボールブッシュ等において両側の側壁に設けることを示しているとも解し得ること，少なくとも，筒状部材の圧力が高まることに対して片持ちでその変位による影響を回避する点について，甲第４号証に何らの記載もなく，かえって，特許請求の範囲には明確にスリットの両側に案内レールを設置すると記載されていることに照らせば，可動要素４５ａなどからなる外部案内システムについてもスリットの両側に設置することを前提としていると理解するのが合理的である。また，前記実施例を示す第２図は，第１図及び第３図と同様，その一部を省略した図面であると考えられることから，案内要素１７０を省略した場合に外部案内システム４５若しくは可動要素４５ａが筒状部材の一方のみに設置される構成を示しているとはいえない」（同４４頁下から第２段落）と判断している。確かに，甲４公報の請求の範囲１項には，「平行案内部の案内レールが縦方向スリットの両側で直接筒状部材の外面に設置される」（訳文１０頁）との記載はあるが，この特定は下部案内レール又は上部案内レールを意味するものであって，二つの案内レールを有することを意味しているのではなく，甲４公報には，両側の側壁にスライダが設けられる旨の積極的な記載もない。本件無効審判の平成９年１１月１３日の口頭審理において，請求人（原告）及び被請求人（被告）は，「移動要素４５ａは荷重受け要素１１に結合しているか，あるいは移動要素４５ａは，案内要素１７０に結合している」と一致して陳述し，その旨口頭審理調書（甲２０）に記載されている。また，甲４公報には，「さらに外部案内システムは４５で示唆する形態だけでなく，筒状部材１に直接構成できる。その配置は，筒状部材に固定的に配置するレール要素に外部案内システムを取り付けることもできる」（訳文９頁最終段落）との記載があるところ，上記レール要素は，甲４公報の第１図及び第２図によれば，案内レール及びそれより下方に設けられている案内レールに対応する。このように，案内レールを下方に配置し，かつ，これに外部案内要素を装着してもよいことが，甲４公報に示されており，甲４公報の外部案内システムは，第２図から明らかなとおり，その左側にあって筒状部材に単一の形態で突設形成されているから，レール要素はベースとしての機能を達成し，このレール要素に単一の外部案内システム，すなわち，棒状の案内レールを一体に突設することが示唆されている。したがって，甲４公報には，本件考案の構成要件Ｂの中，「下方に延びる側壁の下方部にべースを一体に突設し」の構成が開示されているというべきである。
(3) 本件考案の要旨とされる構成要件Ｂの構成中，「バレルのスリットを挟んだ両側の側壁の一方のみには，」の構成は，上記のとおり，１次審決において，本件訂正前の本件考案につき，甲４考案及び甲１考案に基づく容易想到性が肯定されており，また，甲４公報の第２図の筒状部材の縦方向スリットの左側に破線で示される外部案内要素４５及び可動要素４５ａから明らかなとおり，甲４公報に示されているということができる。そうすると，本件考案は，甲１公報，甲４考案及び甲１３考案を併せ考えれば，当業者がきわめて容易に想到することができたものというべきである。
第４ 被告の反論
本件審決の認定判断は正当であり，原告主張の取消事由はいずれも理由がない。
１ 取消事由１（訂正要件についての判断の誤り）について
(1) 本件訂正に係る訂正事項（あ）には，「ベース」や「棒状」に関する訂正事項が含まれており，２次判決は，「訂正事項（あ）は，明細書又は図面に記載された範囲内の事項でないとすることはできない」として，２次審決を取り消したものであって，同判決は，訂正事項（あ）の判断につき拘束力を有するから，「棒状」を含む訂正事項（あ）が訂正要件を満たすとした本件審決の判断は，取消判決の拘束力に従った正当なものであり，原告の主張は失当である。
(2) 仮に，２次判決が訂正事項の「棒状」の判断につき拘束力を有しないとしても，上記「棒状」に関する訂正事項が，公告明細書に記載された範囲内の事項であることは明らかである。すなわち，本件実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書（以下「当初明細書」という。）の実用新案登録請求の範囲１項に，「・・・所謂ロッドレスシリンダにおいて，スリット穿設位置のいずれか一方側のバレルの側壁に該バレルと一体に，ピストンの軸芯と平行に案内レールを設け，ドライバーに設けた案内子の案内面を上記案内レールの案内面によって案内することにより，ドライバーに正確な直線移動を行なわせるようにした圧流体シリンダ」と，考案の詳細な説明に，「第１図及び第２図において１１は，バレル１Ａの左側の側壁９にバレル１Ａの略全長に亘る如くに突設したベースで，該ベース１１上には，断面形状台形状をなす案内レール１０がピストン２の軸芯と平行に取付けられ，該案内レール１０の両側の斜面には弧状の案内面１２が設けられている。１３は，連結板１４を介してドライバー３に固着された案内子で，案内子１３の下面には，上記案内レール１０に遊合する台形状の案内溝１５が設けられ，その案内面１６にはベアリング等の転動部材１７が嵌合されており，該転動部材１７は上記案内面１２に転動自在に接触し，これによってドライバー３は，片持状態で案内レール１０に保持される。尚案内レール１０と案内子１３との構成は上記に限定されるものでなく，市販のスライデングユニット等より適宜に選択使用することも可である」と記載され，第１図及び第２図には，「両外側に案内面１２を有する棒状の案内レール１０」が図示されている。当初明細書の実用新案登録請求の範囲１項の上記記載部分は，平成４年５月２７日付け手続補正書により，公告明細書の記載のとおり，「・・・所謂ロッドレスシリンダにおいて，バレルのスリットを挾んだ両側の側壁の一方のみに，ピストンの軸芯と平行な案内レールをバレルと一体に設け，その案内レールには，前記スリットの幅方向の両側に前記軸芯と平行な案内面を夫々備え，これらの案内面に案内される案内面を有する案内子を前記ドライバーに設けたことを特徴とする圧流体シリンダ」と補正されたが，考案の詳細な説明の上記記載部分及び図面の上記図示は，公告明細書においても変更はない。
(3) 「棒状」の用語の意味は，「手に持てるほどの細長い木・竹・金属などの称」（広辞苑第五版）であるから，公告明細書又は図面に記載されている案内レールが「棒状」の案内レールであることは明白であり，そうである以上，本件訂正に係る「棒状」に関する訂正事項が，「当初明細書（公告明細書）又は図面に記載した事項から当業者が直接的かつ一義的に導き出せる事項」ないし「当業者にとって自明な事項」であることも明らかである。また，「棒状」に関する訂正事項が公告明細書又は図面に記載された事項の範囲内であることは，本件訂正の経緯からも裏付けられる。すなわち，１次審決により，本件考案が，甲１考案及び甲４考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであるとされたことから，被告は，審決取消訴訟を提起した上，本件訂正審判の請求をし，訂正前考案の「案内レール」を「棒状の案内レール」に訂正するなどして本件考案の要旨を明りょうにし，甲１考案及び甲４考案との相違を明確にしたところ，本件訂正審決において，案内レールが棒状のものであることは，公告明細書又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるとして，本件訂正が認められたものである。
２ 取消事由２（本件考案と甲２７発明との同一性の判断の誤り）について
(1) 甲２７発明は，本件考案が課題としている圧流体作動のスリット式ロッドレスシリンダに関する発明でなく，機械式直線駆動装置に関する発明であって，従来の機械式直線駆動装置の欠点を解消するために，「ウォームナットが回転自在かつ軸方向移動不能に伝動部材に支承され，また伝動部材に連接された動力源が，伝動部材に配属されたギヤを介してウォームナットと連結される」（甲２７公報の３頁左上欄第３段落）との構成にしたものであり，本件考案とは技術分野，課題及び構成を異にするから，本件考案と同一とはいえない。また，甲２７発明は，甲２７公報に，「異形管１は台座部３１の上に据付けられている。台座部３１は止ねじ３２によってベッドに螺着され，角柱状断面形状の締付け棒３３を有する。締付け棒３３は異形管１の縦案内６に係合し，異形管１を固定する」（５頁左下欄第２段落）と記載され，第２図に，「異形管１が台座部３１の幅方向中間部上面に締付け棒３３を用いて据付けられているもの」が図示されているように，バレルのスリットを挟んだ両側の側壁の一方のみの側壁の下方部にべースを一体に突設するものでないこと，一方のみの側壁の下方部に一体に突設したベースの上に案内レールを突設するものでないこと，以上の二点において本件考案の構成要件Ｂと一致しない。本件考案の構成要件Ｂの意義は，２次判決（乙７）の判示するとおり，「バレルのスリットを挟んだ両側の側壁の一方のみの側壁の下方部にべ−スを一体に突設し，その一方のみの側壁の下方部に突設したベースの上にピストンの軸芯と平行な棒状の案内レールを一体に突設すること」を意味しているのに対し，甲２７発明は，縦案内と締付け棒を用いてベースをバレルと一体化しているものであっても，台座部３１がバレルのスリットを挟んだ両側の側壁の一方のみの側壁の下方部に一体に突設されているものではないから，両者は構成を異にしているというべきである。
(2) 原告は，圧流体によって往復動作する遊動ピストンに換えてウォームとウォームナットを用いる構成は，甲４公報に開示されているから，本件考案の圧流体シリンダと甲２７発明の機械式直線駆動装置との間では，駆動部分について差異があるものの，その駆動部分は互いに置換可能な技術であると主張する。しかしながら，甲４公報に圧流体作動ピストンと電動機作動ウォーム・ウォームホィールが互いに置換可能な技術であることが示されているとしても，甲２７発明は，ウォームナット等を備えた機械式直線駆動装置であることを前提としている発明であるから，甲２７発明のウォーム，ウォームナット，電動機に換えて本件考案の圧流体作動シリンダに置換することは，当業者が予想しないことであり，その駆動部分が互いに置換可能な技術であるとはいえない。また，甲１公報及び甲４公報に本件考案の構成要件Ａ，Ｄ及びＥが開示され，甲１３公報に本件考案の構成要件Ａ，Ｃ，Ｄ及びＥが開示されていても，本件考案の構成要件Ａ，Ｃ，Ｄ及びＥが周知の構造であるとはいえない。
３ 取消事由３（本件考案の容易想到性の判断の誤り）について
(1) 甲４考案の請求の範囲１項には，「荷重伝達要素は筒状部材を部分的に囲むつる状の案内要素により外側案内部の少なくとも二本の平行な案内レール上を縦方向に案内され，平行案内部の案内レールが縦方向スリットの両側で直接筒状部材の外面に設置される」（訳文１０頁）と記載され，また，外部案内システム４５を設ける実施態様に対応する請求の範囲１８項には，「筒状部材（１）に・・・外部案内システムを配置し，・・・を特徴とする上記請求項のいずれか１項に記載の装置」（同１２頁）と記載され，請求の範囲１項を引用し，縦方向スリットの両側の筒状部材側壁に案内レールがそれぞれ設けられている構成を必須の構成要件としている。さらに，甲４公報には，発明の課題として，「動力伝達部材または案内部材の不均一なまたは過剰な負荷によって動力を受容する部分に不均一な応力が発生するのを防止すること」と記載され，その課題を解決するための必須の構成として，「筒状部材のスリットを挟んだ両側の側壁に設置する少なくとも二本の案内レールで案内要素を案内すること」と記載され，第１図及び第３図の実施例に，筒状部材のスリットを挟んだ両側の側壁に設置する二本の案内レールで案内要素を案内するものが図示され，第２図の実施例に，筒状部材のスリットを挟んだ両側の側壁に設置する二本の案内レールで案内要素を案内するものが図示されており，両側の側壁に案内レールを設けることが積極的に開示されている。なお，原告引用の本件無効審判の口頭審理の調書（甲２０）のうち，原告が指摘する箇所は，甲４公報の記載についてではなく，甲２公報の記載についての説明箇所であり，同調書には，甲４公報の翻訳文の記載について，「被請求人（注，被告）は，外部案内システム４５が設置された場合は，スライダー４６と案内要素１７０は省略できるが，外部案内システム４５を前記省略した部分に設置することを意味すると陳述」と記載されている。
(2) 甲４公報の第２図に破線で示される外部案内要素４５及び可動要素４５ａは，縦方向スリットの両側の側壁に設けた二本の案内レールで案内されるスライダ４６と案内要素１７０を備えた装置に記載され，しかも，「可動要素を荷重伝達要素１１または案内要素１７０と好ましくは限定的に可動に接続する」と記載されていることから明らかなとおり，甲４公報の第２図には，原告が主張するように，「バレルのスリットを挟んだ両側の側壁の一方のみにピストンの軸芯と平行な案内レールを一体に突設した構成が示されている」とはいえない。
第５ 当裁判所の判断
１ 取消事由１（訂正要件についての判断の誤り）について
(1) 原告は，本件訂正に係る訂正事項（あ）のうち，「棒状の案内レール」とする訂正は，公告明細書に記載した事項の範囲内においてしたものとはいえず，新規事項の追加に当たるから，旧実用新案法３９条１項ただし書に適合しない旨主張する。
本件考案は，昭和６０年に出願され，平成４年に出願公告された実用新案登録出願に係り，平成６年に実用新案権の設定登録がされた後，平成１０年に本件訂正審判の請求がされたものであるから，その訂正事項が旧実用新案法３９条１項ただし書に適合するか否かの判断は，本件公報の公告明細書の記載及び図面を基準にして判断すべきところ，本件公報（甲３１）の公告明細書の実用新案登録請求の範囲１項には，「バレルの側壁に軸方向にスリットを有し，該スリットよりバレル内の遊動ピストンに連結されたドライバーの先端が突出し，スリットはスチールバンドにて密封されるようになっている所謂ロッドレスシリンダにおいて，バレルのスリットを挟んだ両側の側壁の一方のみに，ピストンの軸芯と平行な案内レールをバレルと一体に設け，その案内レールには，前記スリットの幅方向の両側に前記軸芯と平行な案内面を夫々備え，これらの案内面に案内される案内面を有する案内子を前記ドライバーに設けたことを特徴とする圧流体シリンダ」と，考案の詳細な説明の実施例の欄には，「第１図及び第２図において１１は，バレル１Ａの左側の側壁９にバレル１Ａの略全長に亘る如くに突設したベースで，該ベース１１上には，断面形状台形状をなす案内レール１０がピストン２の軸芯と平行に取付けられ，該案内レール１０の両側の斜面には弧状の案内面１２が設けられている。１３は，連結板１４を介してドライバー３に固着された案内子で，案内子１３の下面には，上記案内レール１０に遊合する台形状の案内溝１５が設けられ，その案内面１６にはベアリング等の転動（注，「転道」とあるのは，誤記と認める。以下同じ。）部材１７が嵌合されており，該転動部材１７は上記案内面１２に転動自在に接触し，これによってドライバー３は，片持状態で案内レール１０に保持される。尚案内レール１０と案内子１３との構成は上記に限定されるものでなく，市販のスライデングユニット等より適宜に選択使用することも可である」（２頁３欄２６行目〜４２行目）と記載されている。
公告明細書の上記記載によれば，案内レールは，バレルの略全長にわたって突設したベース上に，ピストンの軸芯と平行に取付けられる断面形状台形状をなすものであり，両側の斜面に案内面を備えて案内子を案内することにより，ドライバーを介してピストンを軸芯と平行に移動させるものであって，バレルの略全長にわたる細長いものであると認められ，また，本件公報の第１図（側面図）には，案内レール１０がベース１１上にバレルの略全長にわたって細長く取り付けられている構造が，第２図（断面図）には，案内レール１０，１６の断面形状が台形状をなしている構造がそれぞれ図示されている。公告明細書の実用新案登録請求の範囲１項には，案内レールの形状について特に規定されておらず，上記の考案の詳細な説明の記載及び図面の図示によれば，案内レールは，その形状が断面形状台形状に限定されないことも示唆されている。一般に，「棒状」の語は「棒のような形」を，「棒」の語は「手に持てるほどの細長い木・竹・金属などの称」（広辞苑第五版）を指すから，公告明細書の記載及び図面に接する当業者は，本件考案に係る上記の比較的細長い案内レールは「棒状」のものを意味し，そのことが公告明細書等に記載されているのと同然であると理解するものと認めるのが相当である。したがって，上記訂正事項（あ）における「棒状の案内レール」とする訂正は，公告明細書に記載された事項の範囲内のものであるというべきである。
(2) この点について，原告は，特許庁の特許・実用新案審査基準（甲３０）を根拠として，本件公報には，案内レールが棒状であることについての記載及び図示はなく，「棒状」は，断面形状台形状以外の形状をも含むから，公告明細書の記載又は図面から直接的かつ一義的に導き出されるものとはいえず，新規事項の追加に当たる旨主張する。しかしながら，特許庁の上記審査基準は，もとより法規性を有するわけではなく，当審の判断を拘束するものでもないが，念のため，付言すると，原告主張の特許・実用新案審査基準は，明細書等の補正（訂正）に関する過度の硬直的な運用を改め，基幹的な発明の適切な保護に資するため，平成１５年１０月２２日付けで，補正（訂正）が許される範囲を，従来の「当初明細書等の記載から直接的かつ一義的に導き出せる事項」から「当初明細書等の記載から当業者にとって自明な事項」に改め，同日以降に審査される平成６年１月１日以降の出願に適用されることとされたものである（甲５１）。本件において，公告明細書の記載及び図面に接する当業者は，本件考案に係る案内レールは「棒状」のものを意味し，そのことが公告明細書等に記載されているのと同然であると理解するものと認められることは，上記のとおりであるから，上記改訂後の特許・実用新案審査基準によるとしても，本件訂正に係る訂正事項（あ）のうち，「棒状の案内レール」とする訂正は，「当初明細書等の記載から当業者にとって自明な事項」として，訂正が認められるべきものである。なお，原告は，改訂後の上記審査基準は，平成６年１月１日以降の出願に適用されるから，本件には適用されないと主張するが，特許ないし実用新案登録後の訂正においては，訂正の時期が平成６年１月１日以降であれば，それ以前の出願に対しても新規事項の追加は禁止されるから，改訂後の上記審査基準も同様に適用されることは当然である。
(3) そうすると，被告主張の２次判決の拘束力について検討するまでもなく，原告の取消事由１の主張は理由がない。
２ 取消事由２（本件考案と甲２７発明との同一性の判断の誤り）について
(1) 原告は，甲２７発明には本件考案の構成要件Ｂが開示されており，本件考案との相違点である構成要件Ａ及びＥは周知技術であるから，「課題解決のための具体化手段における微差（周知技術，慣用技術の付加，削除，転換等であって，新たな効果を奏するものではないもの）」（特許・実用新案審査基準）に該当し，本件考案と甲２７発明とは実質同一であると主張する。
原告が，甲２７公報には本件考案の構成要件Ｂが開示されていると主張する根拠は，その第２図の図示であると認められるから，第２図を甲２７公報の明細書の記載と対比して検討すると，甲２７公報には，特許請求の範囲１項に，「縦スリットを有し，末端側が軸受フランジで閉鎖された形状安定な異形管の中にウォームが支承され，ウォームナットによって管の長手方向に駆動される伝動部材が上記の縦スリットを貫いて異形管から外へ突出し，この長手方向直線運動を発生する動力源が配属されて成るウォームギヤに沿って，被駆動伝動部材の限られた直線運動を発生するための機械式直線駆動装置」（１頁左下欄）と，発明の詳細な説明に，「異形管１は台座部３１の上に据付けられている。台座部３１は止ねじ３２によってベッドに螺着され，角柱状断面形状の締付け棒３３を有する。締付け棒３３は異形管１の縦案内６に係合し，異形管１を固定する。場合によっては組立式の台座部３１に案内棒３４が，異形管１の軸線と平行に整列されて，固定される」（５頁左下欄第２段落）と記載されている。上記の記載を第２図と対比すると，第２図には，異形管は，その下方両側の縦案内が締付け棒に係合・固定されることによって台座部の上に据付けられており，異形管の縦スリットを挟んだ両側の側壁のうち，右側の側壁に延設された部分の台座部の上方に異形管の軸線と平行に整列された案内棒が固定されることが開示されているものと認められる。そこで，甲２７公報の第２図に開示されている上記構造と，本件考案の構成要件Ｂとを対比すると，甲２７発明の「異形管」，「縦スリット」，「台座部」及び「案内棒」は，本件考案の「バレル」，「スリット」，「ベース」及び「案内レール」にそれぞれ相当するから，両者は，「バレルのスリットを挟んだ側壁の下方部にベースを設け，側壁の一方の側のベースのみに，バレルの軸芯と平行な棒状の案内レールを設け」たものである点で一致しているが，本件考案では，バレルの側壁の一方のみの下方部にベースを一体に突設し，そのベースの上に案内レールを一体に突設しているのに対し，甲２７発明では，バレルは，両側壁における縦案内と締付け棒との係合によってベースに固定され，そのベースの上に案内レールを固定するものであるから，ベースはバレルの両側壁を越えて設けられる点で相違していることが明らかである。
(2) ところで，本件訂正審判の審判請求書（乙２０）に照らすと，本件訂正では，本件公報（甲３１）に記載されていた，「尚上記実施例において案内レール１０は，バレル１Ａの側壁９に突設したベース１１上に取付けられているが，バレル１Ａとは別個に設けたベース１１に案内レール１０を取付け，適宜の取付具によってバレル１Ａに一体的に取付けてもよい。」（２頁４欄１９行目〜２３行目）の記載を削除すると共に，実用新案登録請求の範囲１項の，「バレルのスリットを挟んだ両側の側壁の一方のみに，ピストンの軸芯と平行な案内レールをバレルと一体に設け，」を「バレルのスリットを挟んだ両側の側壁の一方のみには，その一方の側壁から下方に延びる側壁の下方部にベースを一体に突設し，そのベースの上にピストンの軸芯と平行な棒状の案内レールを一体に突設し，」と訂正したものである。そうすると，本件考案における，「バレルの一方の側壁のみにベースを一体に突設し，そのベースの上に案内レールを一体に突設し」とは，案内レールの設置位置を，バレルの一方の側壁に一体に突設したベース上に取付ける実施例に限定したものと解されるのであり，バレルとは別個に設けたベースに案内レールを取付け，適宜の取付具によってバレルに一体的に取り付けた甲２７発明の構成を含まないものといわざるを得ない。
(3) 原告は，「一体」とは「一つのからだ」のことであり，この意味からすれば，甲２７発明の締付棒を介して係合される異形管と台座部の一体化もまた「一つのからだ」として構成されているということができると主張する。しかしながら，上記のように，本件公報では，バレルの側壁にベースを突設することと，バレルとは別個に設けたベースを取付具によって一体的にすることとは区別して記載されており，本件考案の構成要件Ｂでは，「ベースを一体に突設し」と記載されているのであるから，「一体に突設」と「締付棒を介して係合される異形管と台座部の一体化」とは異なるものと解するのが相当である。また，本件考案が，バレルの側壁の一方のみの下方部にベースを一体に突設しているのに対し，甲２７発明では，ベースはバレルの両側壁を越えて設けられているから，いずれにしても，甲２７発明が本件考案の構成要件Ｂを具備しているということはできない。
(4) また，原告は，甲２７発明と本件考案との相違点は，構成要件Ａ及びＥのみであるが，機械式直線駆動装置と圧流体シリンダとは往復動駆動装置という上位概念で共通し，互いに置換可能な技術であり，本件考案の構成要件Ａは周知の構造であるから，「課題解決のための具体化手段における微差（周知技術，慣用技術の付加，削除，転換等であって，新たな効果を奏するものではないもの）である場合」（特許・実用新案審査基準）に相当すると主張する。
しかしながら，本件訂正後の明細書（甲１９）によれば，本件考案は，圧流体シリンダの有する，「圧流体の供給によってスリット４が広がることにより，稜角部３００に設けたガイドレールのゲージもともに広がり，摺動抵抗が大となって円滑な作動が行ない得ない虞れがある」（２頁下から第２段落）という課題を解決するための考案であるのに対し，甲２７公報によれば，「本発明（注，甲２７発明）の目的は，上述（注，従来例）の直線駆動装置と比較して拡張された使用範囲を長所とし，しかもそれによって場所の必要が大幅に増加せず，又は被駆動部分の位置ぎめ又は運動の精度が阻害されない機械式直線駆動装置を提供することである」（３頁左上欄第２段落）というものである。したがって，本件考案と甲２７発明とは，課題が共通するものとはいえないから，原告の主張する課題解決のための具体化手段が何を指すのか明らかではないが，仮に，ピストン（伝動部材）を移動させること自体を課題とみなし，機械式駆動装置を圧流体によるピストン移動装置に置換することは上記微差に相当するというものであるとしても，移動機構を圧流体シリンダに置換したときには，圧流体の供給によってスリットが広がり，摺動抵抗が大となることを防止して円滑な作動が行い得るという，機械式駆動装置にはない新たな効果を奏することになるから，本件考案との相違点が課題解決のための具体化手段における微差にすぎないものということはできない。
(5) 以上のとおり，甲２７発明は，本件考案の構成要件Ｂを具備しておらず，また，両者の相違点が構成要件Ａ及びＥのみであるとしても，甲２７発明が本件考案と実質的に同一ということはできないから，その余の点について検討するまでもなく，原告の取消事由２の主張は理由がない。
３ 取消事由３（本件考案の容易想到性の判断の誤り）について
(1) 原告の取消事由３の主張は，要するに，甲４考案は本件考案の構成要件Ｂを具備するから，これを否定した本件審決は甲４考案を誤認しているというものであり，その根拠とするところは，@甲４公報の請求の範囲１項の「平行案内部の案内レールが縦方向スリットの両側で直接筒状部材の外面に設置される」との記載は，二つの案内レールを有することを意味しておらず，甲４公報には，両側の側壁にスライダが設けられる旨の積極的な開示もないこと，A本件無効審判の口頭審理において，請求人（原告）及び被請求人（被告）が，「移動要素４５ａは荷重受け要素１１に結合しているか，あるいは移動要素４５ａは，案内要素１７０に結合している」と一致して陳述していること，B甲４公報の記載と第１図及び第２図の図示によれば，案内レールを下方に配置し，かつ，これに外部案内要素を装着してもよいことが示されており，外部案内システムは筒状部材に単一の形態で突設形成されているから，ベースとしての機能を有するレール要素に単一の外部案内システム，すなわち，棒状の案内レールを一体に突設することが示唆されていること，C１次審決は，本件訂正前の本件考案の構成要件Ｂの構成につき，甲４考案及び甲１考案に基づく容易想到性を肯定しており，また，甲４公報の第２図には，筒状部材の縦方向スリットの左側に破線で示される外部案内要素及び可動要素が示されていること，以上の４点（以下，それぞれ「根拠@」〜「根拠C」という。）である。
(2) まず，根拠@についてみると，甲４公報の請求の範囲１項には，「荷重伝達要素は筒状部材を部分的に囲むつる状の案内要素により外側案内部の少なくとも二本の平行な案内レール上を縦方向に案内され，平行案内部の案内レールが縦方向スリットの両側で直接筒状部材の外面に設置される」（訳文１０頁）と記載されており，この記載によれば，荷重伝達要素は，筒状部材の両側の外面に直接設置された二本の案内レール上を，つる状の案内要素により案内されることは明らかであり，筒状部材の両側の外面に設置された二本の案内レールが，必須の構成要件として記載されているものと認められる。また，第１図〜第３図の実施形態について，甲４公報には，「第１図の実施形態では，中心面１２の上側にあって縦方向スリット１０の両側に延びる二つの案内レール１６でつる状の案内要素１７が縦方向に移動可能に支承され，この案内要素は，荷重受け要素を形成するピストン４と，限定的に可動に支承部１８で接続される」（同６頁第５段落），「第２図の直線伝動装置の実施形態は第１図のそれと，案内要素１７０が少し異なって形成されることだけである。・・・第２図の実施形態では，基本的にＵ字状のつる１７０の形態で形成した案内要素が円板形状の支承要素２２０を有し，この支承要素は荷重伝達要素１１の部分２３に設置し対応して形成する支承カップ２４に形状適合に嵌入される」（同８頁第１段落〜第２段落），「直線伝動装置の第３図に示す実施形態は，基本要素において第１図のそれに対応する」（同８頁下から第２段落）と記載されている。これらの記載からすると，甲４考案は，筒状部材１の外面に，各一対ずつ配置した案内レールを設置し，第１図及び第３図の実施形態では，二つの案内レールでつる状の案内要素が移動可能に支承され，第２図の実施形態では，二つの案内レールでＵ字状のつるの形態で形成した案内要素が移動可能に支承されているものと認められる。したがって，甲４公報には，筒状部材の両側の側壁に二つの案内レールを設け，つる状の案内要素が移動可能に支承される構成が積極的に開示されているというべきである。
(3) 根拠Aについては，原告主張の口頭審理調書（甲２０）の記載は，それ自体，何ら当審の判断を左右するものではないばかりでなく，原告の指摘する箇所は，「（２）甲第２号証の第７頁左欄５行から１３行にかけての記載（注，甲２発明の実施例に関する記載）の解釈」についての請求人（原告）及び被請求人（被告）の陳述であるから，甲４公報の解釈の根拠となるものではない。
(4) 根拠B及びCは，以下のとおり，いずれも理由がない。
まず，原告の指摘する甲４公報の記載は，「さらに外部案内システムは４５で示唆する形態だけでなく，筒状部材１に直接構成できる。その配置は，筒状部材に固定的に配置するレール要素に外部案内システムを取り付けることもできる」（訳文９頁最終段落）というものであるが，この記載自体からは，外部案内システムをどのような形態で，どのように配置するかが不明であるといわざるを得ない。そこで，外部案内システムについて，甲４公報に開示されている他の記載についてみると，上記記載の直前の箇所に，「代替する実施形態では筒状部材２に外部案内システムを配置し，シリンダ穴２の軸１３に平行に整列することもできる。それら外部案内システムは，例えば第２図の４５では補強板の代わりに設置でき，その際ボールブッシュのようなスライダなどの方法で形成できる，４５ａで示唆する可動要素を荷重伝達要素１１または案内要素１７０と好ましくは限定的に可動に接続する。その場合，４５の外部案内システムが要素４６，１７０の課題を引き受けるので，スライダ４６と案内要素１７０のない実施形態も可能である」（同頁第３段落〜第４段落）と記載され，請求の範囲１８項には，「筒状部材（１）にシリンダ軸（１３）に平行に整列した外部案内システムを配置し，この案内システムが荷重伝達要素（１１）または案内要素（１７，１７０）と場合により限定的に可動接続して案内される要素（４５ａ）を有することを特徴とする上記請求項のいずれか１項に記載の装置」（同１２頁最終段落）と記載されている。また，上記の「それら外部案内システムは，例えば第２図の４５では補強板の代わりに設置でき」るとの記載中，補強板に関しては，甲４公報に，「案内ヨーク１７０に対面する面上で縦方向スリット１０近傍の筒状部材２に，例えば補強板４５をかぶせ，この補強板は筒状部材１がきわめて長いとき筒状部材のたわみを防止する」（同８頁第４段落）と記載されており，これによれば，補強板は，筒状部材のたわみを防止するために，スリット近傍の両側にあるものと解される。
また，原告は，甲４公報の第２図には，筒状部材の縦方向スリットの左側に破線で示される外部案内要素４５及び可動要素４５ａが示されていると主張するが，甲４公報の，「第２図は，第１図の直線伝動装置を変形した実施形態で，一部を破断して示す同様の図である」（同５頁下から第３段落）との記載のほか，第２図においては左側の案内要素１７０が省略されていることにかんがみると，図示は省略されているものの，右側にも補強板４５及び可動要素４５ａが存在するものと認められる。したがって，外部案内システムも二つの補強板の代わりに設置するものと認められ，原告の主張は採用することができない。
上記「４５の外部案内システムが要素４６，１７０の課題を引き受けるので，スライダ４６と案内要素１７０のない実施形態も可能である」との記載も，要素４６，１７０は筒状部材の両側に設置されるものであるから，それを引き受ける外部案内システムも両側に設置されるものと解される。さらに，請求の範囲２項〜１７項は，すべて請求の範囲１項を引用するものであるから，請求の範囲１８項も，請求の範囲１項を引用するものであるところ，請求の範囲１項では，筒状部材の両側の外面に設置された二本の案内レールがつる状の案内要素を案内するものであることは上記のとおりである。そうすると，請求の範囲１８項において，外部案内システムを配置した場合であっても，筒状部材の両側の外面には二本の案内レールが設置され，つる状の案内要素を案内するものであると解される。
以上のとおり，甲４考案においては，外部案内システムを配置した実施形態であっても，筒状部材の両側の外面に設置された二本の案内レールがつる状の案内要素を案内するものであり，案内要素を省略した場合においても，可動要素を荷重伝達要素と可動に接続する必要があるから，外部案内システムは，筒状部材のスリット近傍の両側にあるものと認められる。そうすると，原告の指摘する甲４公報の記載においても，特に，筒状部材の一方の側壁に配置したレール要素のみに外部案内システムを取り付けるとの記載がない以上，筒状部材の側壁の両側に配置したレール要素に外部案内システムを取り付けることを開示しているものと解するのが相当であり，このような漠然とした開示内容をもって，甲４考案が本件考案の構成要件Ｂを具備するものということはできない。また，甲４公報が，筒状部材の一方の側壁に配置したレール要素のみに外部案内システムを取り付けることを開示しているとしても，レール要素（案内レール）をベースということはできないから，本件考案のように，一方のみの側壁の下方部にベースを一体に突設した構成を開示していないことは明らかであり，いずれにしても，本件考案の構成要件Ｂとは異なるものといわざるを得ない。
なお，原告は，１次審決において，本件訂正前の本件考案につき，甲４考案及び甲１考案に基づく容易想到性が肯定されているとも主張するが，１次審決は確定審決でないし，その内容が当審の判断を左右するものでもないことは明らかである。
(5) したがって，原告の主張する根拠@〜Cはいずれも採用することができず，原告の取消事由３の主張は理由がない。
４ 以上のとおり，原告主張の審決取消事由はいずれも理由がなく，他に審決を取り消すべき瑕疵は見当たらない。
よって，原告の請求は理由がないから棄却することとし，主文のとおり判決する。
東京高等裁判所知的財産第２部
裁判長裁判官 篠 原 勝 美
裁判官 岡 本 岳
裁判官 早 田 尚 貴