◆H16.12.21 東京高裁 平成16(行ケ)161 商標権 行政訴訟事件
平成１６年(行ケ)第１６１号 審決取消請求事件
平成１６年１２月７日口頭弁論終結
判決
原 告 ヤマハ株式会社
訴訟代理人弁護士 吉澤敬夫
同 牧野知彦
訴訟代理人弁理士 平山一幸
同 篠田哲也
被 告 コンツェルト ソフトウェア インコーポレイテッド
訴訟代理人弁理士 足立勉
主文
１ 特許庁が取消２００２−３１１３６号事件について平成１６年３月９日にした審決を取り消す。
２ 訴訟費用は被告の負担とする。
３ この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及び理由
第１ 当事者の求める裁判
１ 原告
主文１，２と同旨
２ 被告
(1) 原告の請求を棄却する。
(2) 訴訟費用は原告の負担とする。
第２ 当事者間に争いのない事実
１ 特許庁における手続の経緯
原告は，「ＥＮＳＥＭＢＬＥ」の欧文字と「アンサンブル」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり，指定商品を平成３年政令２９９号による改正前の商標法施行令１条の商品区分別表第１１類「電気機械器具，電気通信機械器具，電子応用機械器具，電気材料」とする登録第２２６５８１１号の商標（昭和６２年９月２５日登録出願，平成２年９月２１日設定登録，平成１２年５月３０日存続期間の更新登録。以下「本件商標」という。）の商標権者である。被告（当時の名称は「ダボックス コーポレイション」）は，平成１４年９月２７日，本件商標の指定商品中「電子応用機械器具」についてその商標登録の取消を求める商標法５０条に基づく審判を請求し，同請求は同年１０月２３日に登録された（以下「本件予告登録」という。）。特許庁は，この請求を取消２００２−３１１３６号事件として審理した結果，平成１６年３月９日，「登録第２２６５８１１号商標の指定商品中「電子応用機械器具」については，その登録は取り消す。」との審決をし，同月１９日，その謄本を原告に送達した。
２ 審決の理由
別紙審決書の写しのとおりである。要するに，被請求人（原告）は，商標権者，専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが，本件予告登録前３年以内に日本国内において，指定商品中「電子応用機械器具」について本件商標を使用していることを証明したものということができないから，商標法第５０条により，指定商品中「電子応用機械器具」について，その登録を取り消すべきであるとするものである。
第３ 原告主張の取消事由の要点
１ 原告は，平成１１年２月１９日，富士通株式会社（以下「富士通」という｡）に対し，契約期間を５年，商品を「システム開発・保守用ソフトウェア」として，本件商標について通常使用権を許諾した。
富士通は，上記許諾に基づき，平成１１年２月１９日以降，その製造販売する「システム開発・保守用ソフトウェア」について，本件商標と社会通念上同一の商標「ｅｎｓｅｍｂｌｅ」及び「ｅｎｓｅｍｂｌｅ（アンサンブル）」を付して販売するなど，日本国内において本件商標を継続的に使用している。すなわち，富士通は，顧客に配布するカタログ「ソフトウェア開発保守支援システム ＳＩＭＰＬＩＡ総合カタログ【ＧＳ・Ｍシリーズ版】」（甲第４号証・審判乙第８号証，以下「甲４カタログ」という。），「ＳＩＭＰＬＩＡ／ｅｎｓｅｍｂｌｅＶ１．０」（甲第５号証・審判乙第５号証，以下「甲５カタログ」という。）等において，開発・保守統合支援ツールであるソフトウェアに「ｅｎｓｅｍｂｌｅ」及び「ｅｎｓｅｍｂｌｅ（アンサンブル）」という標章を付して広告し，また，実際の取引においても，ソフトウェアの開発・保守の支援機能を搭載した商品「ソフトウェア」として，ＣＤ−ＲＯＭに「ｅｎｓｅｍｂｌｅ」の標章を印刷表示して需要者に販売している。
２ 審決は，富士通の「ソフトウェア開発保守支援システム」は，商品自体の取引ではなく，「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する労務又は便益（役務）である」（審決書９頁１１〜１２行）と認定している。しかしながら，富士通の「ｅｎｓｅｍｂｌｅ」は，ソフトウェアの開発・保守の支援機能を搭載したソフトウェアとしてＣＤ−ＲＯＭに収録されて需要者に販売されている商品であり，審決の上記認定は誤りである。
３ したがって，本件商標は，通常使用権者が本件予告登録前３年以内に日本国内において指定商品中の「電子応用機械器具」に含まれることが明らかな商品「ソフトウェア」について使用しているものであるから，指定商品中「電子応用機械器具」について本件商標を使用していると認められないとした審決は誤りであり，違法として取り消されるべきである。
第４ 被告の反論の要点
１ 原告が，審判手続において，本件商標の使用の事実を証明するものとして提出した証拠は，甲４カタログ及び甲５カタログのほか，甲第１９号証（審判乙第９号証，以下「売上データリスト」という。）であるが，これらによっては，本件商標が指定商品中の「電子応用機械器具」について使用されているとはいえない。
(1) 審決が指摘するとおり，甲４カタログ及び甲５カタログの記載からは，商品であることを明確に認識することはできないのであり，甲５カタログの「月額１１３，０００円」との記載を併せ考えれば，役務であるとした審決の認定は妥当なものである。
(2) 甲４カタログの裏表紙には，会社名や連絡先，ホームページのアドレス等について修正のための２枚のシールが貼られているが，このような重要な部分の修正を，信用の大きい大手メーカーである富士通が印刷し直さずにシールの使用で済ませているのは極めて不自然であって，同カタログは，印刷に変更が生じたため，実際には使用されなかった疑いがある。しかも，甲４カタログの裏表紙の年月の記載は，本件予告登録の日より３年以上前のものであり，また，甲５カタログはその発行日も特定できないものであって，それらのカタログが実際に顧客に配布されたかどうか，いつ配布されたかが明らかでなく，これらをもって，本件商標が本件予告登録前３年以内に使用されていたことを認めることはできない。
(3) 売上データリストは，製品の受注売上データリストの写しであるが，富士通の社内の管理のみに使用するものであり，ユーザ名，数量，評価額等が全て塗りつぶされているなど，これをもって本件商標の使用の事実を認めることはできない。
２ 原告は，本訴において，本件商標の使用の事実を証明するものとして，新たに書証を提出しているが，これらはいずれも審判手続において提出されておらず，審判制度自体の形骸化を防ぐ意味でも，このような証拠は採用されるべきではない。
仮に，証拠として採用されるとしても，それらの書証は，いずれも本件商標の使用を認めるには不明確なものや疑問を有するものばかりであり，これらの証拠によっては，本件商標が商品について使用されていたことを疑いなく証明できたとはいえない。
３ 本件商標は，「ＥＮＳＥＭＢＬＥ」と「アンサンブル」の２段表記になっており，片仮名文字の部分が振り仮名として称呼を特定しているものと考えられる。これに対し，富士通が使用しているとする標章は，「ｅｎｓｅｍｂｌｅ」であり，一般の需要者・取引者の語学水準などからすれば，「ｅｎｓｅｍｂｌｅ」から「アンサンブル」という称呼が自然に発生するものとはいえず，「エンセンブル」とか「アンセンブル」との称呼も生じる可能性が高い。
したがって，このように本件商標と異なる称呼を生じる可能性の高い標章を使用していたとしても，本件商標の使用ということはできないというべきである。
第５ 当裁判所の判断
１ 被告は，審判手続において提出されていない証拠を本訴において採用することは許されない旨主張するが，商標登録の不使用取消審判で審理の対象となるのは，その審判請求の登録前３年以内における登録商標の使用の事実の存否であり，その審決取消訴訟においては，上記事実の立証は事実審の口頭弁論終結時に至るまで許されるものと解するのが相当であるから（最高裁平成３年４月２３日判決・民集４５巻４号５３８頁），被告の上記主張は採用することができない。
２ 甲第４ないし第６号証，第１６，第２０号証によれば，原告は，平成１１年２月１９日，富士通に対し，契約期間を５年，商品を「システム開発・保守用ソフトウェア」として，本件商標の通常使用権を許諾する旨の契約を締結したこと，甲４カタログは，富士通が平成１１年８月作成したソフトウェア開発保守支援システムＳＩＭＰＬＩＡの総合カタログであって，主な機能ごとに分類されたツール群を紹介したものであり，その一つとして，「ｅｎｓｅｍｂｌｅ」あるいは「ｅｎｓｅｍｂｌｅ（アンサンブル）」という標章を付した「開発・保守統合支援ツール」が掲載されていること，また，甲５カタログは，富士通が平成１１年４月ころ作成した上記「ｅｎｓｅｍｂｌｅ」についてのカタログであり，「ＳＩＭＰＬＩＡ／ｅｎｓｅｍｂｌｅＶ１．０」と題して，その機能，製品仕様等を紹介しているものであること，そのほかに，富士通は，平成１２年１０月作成のカタログ「ＵＮＩＸ，パソコン版製品 ソフトウェア開発保守支援システム ＳＩＭＰＬＩＡ」（以下「甲６カタログ」という。）において，「ＳＩＭＰＬＩＡ／ｅｎｓｅｍｂｌｅ」との標章を付した統合保守支援ツールを掲載していることが認められる。
ところで，審決は，甲４カタログ及び甲５カタログの「ソフトウェア開発保守支援システム」について，「その取引の実体は，「ソフトウエア開発・保守の効率化を応援します。」（乙第８号証（判決注・甲４カタログ） ３頁）「既に実績のあるＳＩＭＰＬＩＡ製品を統合し，開発・保守で必要となる機能をまとめて提供」（同４頁）「プログラム構造設計〜プログラミング」（同７頁）であることから見れば，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する労務又は便益（役務）であると認められ，このことは，その支払方法も「価格 月額１１３，０００円」（乙第５号証（判決注・甲５カタログ） 末尾頁下段）とカタログにも明示されているように，月々継続的に支払う決済方法であることとも符合し，商品自体の取引であるとは見られないものである。
してみれば，これらの証拠によっては，本件取消しに係る指定商品「電子応用機械器具」のいずれかの商品について使用しているものとも認められない｡」（審決書９頁８〜１９行）と認定している。
そこで検討するに，甲４カタログの内容は，次のとおりである（甲第４号証）。
(1) 「ソフトウエア開発・保守の効率化を応援します。ＳＩＭＰＬＩＡは富士通の長年にわたるアプリケーション開発・保守の経験から生まれたツール群です。」との記載に続いて，「特長」として，「ツール環境を容易に整備できます。簡単な操作で利用できます。開発形態に合わせ，自由にツールの選択ができます。システム開発標準ＳＤＥＭ９０に準拠して，お客様の作業手順に合わせた導入ができます。」と記載されている（３頁）。
(2) 「ＳＩＭＰＬＩＡの機能体系」の項には，「主な機能に着目し，以下の体系に分類しています。」として，「ｅｎｓｅｍｂｌｅ 既に実績のあるＳＩＭＰＬＩＡ製品を統合し，開発・保守で必要となる機能をまとめて提供」，「ＰＦシリーズ プログラム設計のための汎用的な再利用素材をＹＰＳソースとして提供・・・」，「ＴＦシリーズ テスト用のデータ作成支援・テスト実行支援・テスト結果情報の出力 ・・・」など合計７つのシリーズ名等が記載されている（４頁）。
(3) 「ＳＩＭＰＬＩＡツールの適用事例〔ＹＰＳによる新規開発の事例〕」の項の「プログラム構造設計〜プログラミング」及び「テスティング」の各欄には，「プログラム作成」，「保守ドキュメント作成」，「開発管理」，「仕様変更対応」に分けてそれぞれの手順が示され，その手順の中での各種ＳＩＭＰＬＩＡツールの機能について，「ＹＰＳ仕様書を作成します。」，「ＶＦ−ＳＯＣＣＨＫでソースチェックを行うことでテストの効率化が図れます。」，「プログラムの規模がどれくらいになったのかＭＦ−ＰＲＯＣＯＵＮＴで計測しましょう。」，「ＰＦ−ＥＸＳＰＥＣでドキュメント出力し，レビューをしましょう。」，「ＴＦ−ＭＯＤＵＬＥＴＥＳＴＥＲやＣＰ−ＢＥＳＴを使用してテストすると効率的です。」などの記載がある（７〜８頁）。
(4) 「ｅｎｓｅｍｂｌｅ」，「ＰＦシリーズ」，「ＴＦシリーズ」などに分類された各種ツールについて，それぞれの特長，主な機能，導入効果，出力画面の表示などが記載され（１１〜３６頁），ハードウェア，ＯＳなどの動作環境，必要な関連ソフトウェアが定められている（３７〜３８頁）。
(5) 「ＳＩＭＰＬＩＡをお使いのお客様をバックアップ ＳＩＭＰＬＩＡプログラムサポートサービス」として，「ニュースレター送付 製品の最新情報，使用事例などを記載したニュースレターを定期的にお届けします。」，「トラブル・障害情報の通知 製品のトラブルや障害の情報を，随時お知らせします。また，ご希望のお客様には，すぐに障害対応版をお送りします。」，「導入検討製品の無償貸出 導入をご検討いただいている製品を一定期間無償でお貸しします。」などの記載がある（裏表紙）。
以上の記載によれば，甲４カタログの「ＳＩＭＰＬＩＡ」とは，「ソフトウェアを開発し保守する」という機能を有する各種ツールの総称である富士通の製品名であって，「ｅｎｓｅｍｂｌｅ」，「ＰＦシリーズ」，「ＴＦシリーズ」など，用途に応じた特長，機能を有するツール群に分類され，それぞれ顧客自らがソフトウェアを開発・保守するのを支援しその効率化を図るための道具として，その開発・保守に必要な様々な機能を持った汎用性のある各種ソフトウェア（システム開発・保守用ソフトウェア）を商品として提供するものであり，それらのうち，各種ツールを統合し，開発・保守に必要な機能をまとめたソフトウェアに，「ｅｎｓｅｍｂｌｅ」あるいは「ｅｎｓｅｍｂｌｅ（アンサンブル）」との標章を付しているものであることが明らかである。このように，甲４カタログは，それら各種ツールとして具体的な機能を持った個々のソフトウェアを富士通の販売する商品として紹介し，広告しているものであって，審決が認定したような「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する労務又は便益（役務）」を提供することを紹介，広告しているものと見ることは到底できない。このことは，甲４カタログの裏表紙で「ＳＩＭＰＬＩＡをお使いのお客様をバックアップ」として，製品のトラブルや障害の情報を通知し，また，顧客が導入を検討している製品を無償貸出するサービスなどを紹介していることからも裏付けられるところである。
審決は，甲５カタログの末尾に「価格 月額１１３，０００より」と記載されていることをもって，その取引の対象がプログラムの設計・作成又は保守に関する労務又は便益（役務）であることと符合し，商品自体の取引であるとは見られないとしているが，甲第２０号証によれば，富士通が「ｅｎｓｅｍｂｌｅ」を販売する形態には，リース会社が顧客に代わって富士通からこれを購入した上で顧客に一定期間賃貸する「リース方式」と富士通が顧客に直接販売する「直販方式」の二通りがあることが認められるのであって，このことからすると，甲５カタログの末尾の「価格 月額１１３，０００より」との記載は，このリース方式による場合の価格を示したものと窺われるから，この記載をもって「ｅｎｓｅｍｂｌｅ」の標章を付したものが労務又は便益（役務）の提供であり，商品自体でないとすることはできない。
３ 富士通は，前記のとおり，甲４カタログないし甲６カタログに「ｅｎｓｅｍｂｌｅ」，「ｅｎｓｅｍｂｌｅ（アンサンブル）」，「ＳＩＭＰＬＩＡ／ｅｎｓｅｍｂｌｅ」との標章を付したソフトウェア（システム開発・保守用ソフトウェア）を掲載して広告し，また，甲第１７ないし２１号証，第２４，２５号証によれば，上記ソフトウェアは，表面に「ＳＩＭＰＬＩＡ／ｅｎｓｅｍｂｌｅ」と印刷表示されたＣＤ−ＲＯＭに収録されて，平成１２年３月から平成１４年４月までの間に，リース方式あるいは直販方式により実際に販売されていることが認められ，この認定を覆すに足りる証拠はない。
被告は，甲４カタログの裏表紙に会社名や連絡先等を修正するためのシールが貼られているのは不自然であることや，甲５カタログの発行日が特定できないことなどからすると，それらのカタログが実際に顧客に配布されたかどうかなどが明らかでないと主張する。しかし，甲第２０，第２９号証によれば，富士通は，平成１１年８月に甲４カタログを３０００部印刷し，これを営業部門を通じあるいは展示会等で顧客等に配布しているが，平成１３年４月にインターネットホームページのアドレスを変更し，また，平成１５年５月に本社を移転し，フリーダイヤルなどを新設したことから，カタログの在庫分（平成１６年１０月現在約２５００部）について，必要の都度，変更後のアドレスや新設したフリーダイヤル等を印刷した紙片を貼付して使用していること，前記のとおり，甲５カタログは平成１１年４月ころに，また，甲６カタログは平成１２年１０月に，それぞれ作成されたものであり，いずれもそのころから商品販売用として頒布されていることが認められ，この認定を覆すに足りる証拠はない。
被告は，売上データリスト（甲第１９号証）は富士通の社内管理用のものであり，これによって本件商標の使用の事実を認めることはできないとも主張しているが，同リストについては，その記載を裏付ける注文書（甲第２１号証），納品書（甲第２４号証），検収通知書（甲第２５号証）も一部提出されていることからすれば，同リストはその実際の取引実績を記録したものということができる。
また，被告は，「ｅｎｓｅｍｂｌｅ」からは「エンセンブル」とか「アンセンブル」との称呼も生じる可能性が高く，本件商標と異なる称呼を生じる可能性の高い「ｅｎｓｅｍｂｌｅ」を使用していたとしても，本件商標の使用ということはできないと主張する。確かに，乙第１ないし第９号証によれば，被告が主張するように，「ｅｎｓｅｍｂｌｅ」について「エンセンブル」，「アンセンブル」と称呼する例も存在しているが，広辞苑（第４版・甲第３０号証）にも「アンサンブル」の語が掲載されていること，インターネットの検索サイトＧｏｏｇｌｅによる検索結果では，「エンセンブル」は約３４９件（乙第５号証）であるのに対し，「アンサンブル」は約８６万件（甲第３５号証）抽出されることなどからすると，「アンサンブル」の語は，「エンセンブル」等に比して，我が国では比較的なじみも深く一般に使用されている語であり，「ｅｎｓｅｍｂｌｅ」から「アンサンブル」の称呼を生ずるのが一般的であるということができる。そして，本件商標は，「ＥＮＳＥＭＢＬＥ」と「アンサンブル」とを上下二段に横書きしてなるものであるが，甲４カタログ等に用いられている「ｅｎｓｅｍｂｌｅ」，「ｅｎｓｅｍｂｌｅ（アンサンブル）」は，「ＥＮＳＥＭＢＬＥ」を小文字で表記したもの，あるいは「アンサンブル」をかっこ書きで「ｅｎｓｅｍｂｌｅ」の横に並べて表記したものであり，いずれも本件商標と社会通念上同一の商標ということができることは明らかである。
４ 以上検討したところからすれば，本件商標は，その通常使用権者である富士通が，本件予告登録前３年以内に日本国内において，その製造販売する「システム開発・保守用ソフトウェア」（電子計算機用プログラムであり，指定商品中の「電子応用機械器具」に含まれる。）についての商標として使用しているものであるから，これと異なる認定に基づいて，商標法５０条により本件商標の指定商品中「電子応用機械器具」についてその商標登録を取り消した審決は誤りである。
５ そうすると，原告が主張する取消事由は理由があり，審決は取り消されるべきものである。
よって，原告の本訴請求を認容することとし，訴訟費用の負担，上告及び上告受理の申立てのための付加期間について，行政事件訴訟法７条，民事訴訟法６１条，９６条２項を適用して，主文のとおり判決する。
東京高等裁判所知的財産第３部
裁判長裁判官 佐 藤 久 夫
裁判官 設 樂 驕@ 一
裁判官 若 林 辰 繁