◆H17. 3.10 東京地裁 平成16(ワ)11289 特許権 民事訴訟事件
平成１６年(ワ)第１１２８９号 特許権侵害差止等請求事件
（口頭弁論終結の日 平成１６年１２月１６日）
判 決
原 告 Ａ
原 告 株式会社日本省開削協会
原告両名訴訟代理人弁護士 松本直樹
同 松本ゆう子
被 告 株式会社トプコン
被告訴訟代理人弁護士 熊倉禎男
同 田中伸一郎
同 外村玲子
同 佐竹勝一
主 文
１ 原告らの請求をいずれも棄却する。
２ 訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第１ 請求
１ 被告は，別紙「物件目録」記載の装置を製造し，又は販売してはならない。
２ 被告は，その本店・営業所及び工場に存する前項記載の装置を廃棄せよ。
３ 被告は，原告Ａに対し，１６６８万円及びこれに対する平成１６年１月１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
４ 被告は，原告株式会社日本省開削協会（以下「原告会社」という。）に対し，４３２万円及びこれに対する平成１６年１月１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２ 事案の概要等
本件において，「土木工事用レーザ測定器」に係る特許権を有する原告Ａ及びその専用実施権を有する原告会社は，被告の製造販売する装置が上記特許発明の技術的範囲に属すると主張して，被告に対して，原告会社が特許法１００条に基づきその製造販売の差止めを求めるとともに同法１０２条３項に基づく損害賠償金（４３２万円。ただし，専用実施権設定登録後のもの）の支払を求め，原告Ａが同法６５条１項に基づく補償金及び同法１０２条３項に基づく損害賠償金（１６６８万円。ただし，原告会社に対する専用実施権設定前までのもの）の支払を求めている。
これに対して，被告は，@被告の製造販売する装置は，原告らの特許権の技術的範囲に属しない，A特許発明には無効理由があることが明らかであって（冒認出願及び進歩性欠如），当該特許権に基づく原告らの本訴請求は権利の濫用に当たると主張して，原告らの請求を争っている。
１ 前提となる事実（当事者間に争いのない事実及び証拠により容易に認められる事実。証拠により認定した事実については，該当部分の末尾に証拠を掲げた）
(1) 当事者
原告Ａは，有限会社米屋金物店（以下，単に「米屋金物店」という。）の経営者であり，その業務である下水道工事資材の販売などと関連して，関係工事技術の改良を研究してきた者である。
原告会社は，特許権の取得，保有，利用，土木建築工事請負業務，土木工事に関するコンサルタント業務，レーザー機器，土留板のリース業等を目的とする株式会社であり，原告Ａは，その取締役を務める。
被告は，光学機械器具，計測機器等の製造及び売買等を目的とする株式会社である。
(2) 原告Ａの有する特許権及び原告会社に対する専用実施権の設定（甲１，２）
原告Ａは，次の特許権（以下「本件特許権」という。）を有している。
特許番号 第３３０３１６５号
登 録 日 平成１４年５月１０日
出願番号 特願２０００−１３９８８号
出 願 日 平成１０年７月３１日
分割の表示 特願平１０−２１７４６１の分割
公 開 日 平成１２年６月６日
発明の名称 土木工事用レーザ測定器
原告Ａは，本件特許権の範囲全部につき，原告会社に対して専用実施権を設定し，平成１５年４月１１日にその旨の登録がされた。
(3) 特許請求の範囲の記載
本件特許権に係る明細書（以下「本件明細書」という。本判決末尾添付の特許公報〔甲１。以下「本件公報」という。〕参照）の「特許請求の範囲」のうち【請求項１】ないし【請求項３】の記載は次のとおりである（以下，請求項１に係る発明を「本件特許発明１」，請求項３に係る発明を「本件特許発明３」といい，これらを併せて「本件各特許発明」という。）。
ア 【請求項１】
路面に敷設パイプ類１本の長さに応じた距離を開削機械によって開削し，この開削部分に敷設パイプ類１本の長さ分の土留をして敷設パイプ類を敷設し，勾配等を敷設パイプ類に沿って設置したレーザ照射機構によって照射しながら開削作業を行ない，かつ上記開削機械で開削部分を埋め戻す工程を順次繰り返すようにしたレーザ開削工法に使用する土木工事用レーザ測定器であり，レーザ照射機構から少なくともレーザ照射部を分離して小口径マンホールを通過する大きさとして，この分離したレーザ照射部のみを小口径マンホールを介して敷設パイプ類内に設置可能としたことを特徴とする土木工事用レーザ測定器。
イ 【請求項２】レーザ照射部が、有線もしくは無線で遠隔操作されるようにしてなる請求項１に記載の土木工事用レーザ測定器。
ウ 【請求項３】
レーザ照射部が，エアバッグによって管路内に固定されるようにしてなる請求項１または２に記載の土木工事用レーザ測定器。
(4) 構成要件の分説
本件各特許発明を構成要件に分説すると，次のとおりである（以下「構成要件Ａ」などという。）。
ア 本件特許発明１について
構成要件Ａ
路面に敷設パイプ類１本の長さに応じた距離を開削機械によって開削し，この開削部分に敷設パイプ類１本の長さ分の土留をして敷設パイプ類を敷設し，勾配等を敷設パイプ類に沿って設置したレーザ照射機構によって照射しながら開削作業を行ない，かつ上記開削機械で開削部分を埋め戻す工程を順次繰り返すようにしたレーザ開削工法に使用する土木工事用レーザ測定器であり，
構成要件Ｂ
レーザ照射機構から少なくともレーザ照射部を分離して小口径マンホールを通過する大きさとして，この分離したレーザ照射部のみを小口径マンホールを介して敷設パイプ類内に設置可能としたことを特徴とする
構成要件Ｃ
土木工事用レーザ測定器。
イ 本件特許発明３について
構成要件Ｄ
レーザ照射部が，エアバッグによって管路内に固定されるようにしてなる請求項１または２に記載の土木工事用レーザ測定器。
(5) 被告の行為等（甲４）
被告は，業として，別紙「物件目録」記載の「セパレートパイプレーザー（製品番号「TP-L3S」）」（以下「被告装置」という。）を製造，販売している。
２ 本件の争点
(1) 被告装置が本件各特許発明の構成要件を充足するか（争点１）
(2) 本件各特許発明には無効理由があることが明らかであって，本件特許権に基づく原告会社の差止請求及び原告らの損害賠償請求は，権利の濫用に当たるか（争点２）
(3) 原告らの補償金及び損害金の額（争点３）
第３ 争点に関する当事者の主張
１ 争点１（被告装置が本件各特許発明の構成要件を充足するか）について
(原告らの主張)
(1)ア 構成要件Ａは，省開削工法に使用するレーザ測定器であることを要件としているところ，被告装置が省開削工法に使用するレーザ測定器であることは明白である。上記省開削工法とは，「敷設パイプ類１本の長さ」ごとに，路面を掘って開削し，それごとにパイプ類を敷設し，埋め戻すことに特徴がある工法である（以下「省開削工法」というときは，同方法による工法を示すものとする。）。従来の工法では，下水管をわずかな勾配をもって正確に敷設していく必要から，少なくとも数本分の長さにわたって路面を開削し，そこに水糸を丁張りして，これに沿わせるようにしてパイプを敷設する必要があったが，省開削工法では，パイプ内を通したレーザー光を基準として敷設することにより，１本ごとに開削し埋め戻していくようにするため，一時に開削する箇所がパイプ１本分（プラスα）に限られ，土砂運搬の労力が激減し，合理化の効果が大きい工法である。
構成要件Ａを充足するために必要なのは，「工法に使用する土木工事用レーザ測定器」であることであり，他に用途がないことまで要求されるわけではない。構成要件Ａにおいて，「のみ」等の文言は使用されていないから，「省開削工法」が主要用途の１つであれば，構成要件Ａを充足する。被告装置は，「省開削工法」以外の使い方をすることも可能であるが，主要用途が「省開削工法」であることは，被告のパンフレット（甲１６）からも明らかである。
したがって，省開削工法に用いられるレーザ測定器である被告装置は，構成要件Ａ及び同Ｃを充足する。
イ(ｱ) 構成要件Ｂの「レーザ照射部を分離」というのは，分離されたレーザ照射部を地下に置き，それ以外のものは基本的に地上に残すことができることを意味する。被告装置の「操作部」には，操作のためのスイッチ類や装置状態の表示装置や電池を備え，「操作部」においてあらゆる操作が可能であり，表示装置により装置状態を確認することができる。そして，被告装置の「発光部」には発光のための装備だけがある。したがって，被告装置においては，「操作部」が本体というべきものであり，本体から「レーザ照射部を分離」するものといえる。
(ｲ) また，構成要件Ｂの「小口径マンホール」は，人が降りられるマンホールよりも小さな口径のマンホールを指す言葉として，一般的に使用されている（甲１７，１８）。すなわち，人が降りられる標準的なマンホールとしては，内径９０センチメートルの１号マンホールが最小である（ただし，内径７５センチメートルのものを０号と呼び，人が降りるように使うこともある。）ところ，それよりも小さな内径を有するものが小口径マンホールであり，当業者にとって，小口径マンホールの意味は自明である。
そして，被告装置が小口径マンホール対応の装置であることは，被告のパンフレットから明らかである。
(ｳ) 上記によれば，被告装置は，レーザ照射部のみを敷設パイプ内に設置して使用することができる小口径マンホール対応の装置であるから，構成要件Ｂを充足するものである。
ウ 以上のとおり，被告装置の構成は，構成要件ＡないしＣを充足し，本件各特許発明と同一の効果を奏するものであるから，被告装置は，本件各特許発明の技術的範囲に属する。
(2) 被告装置の標準構成品には，「エアバッグ」が含まれているから，構成要件Ｄを充足する。
したがって，被告装置の構成は，構成要件Ｄを充足し，本件特許発明３の技術的範囲に属する。
(被告の主張)
(1) 構成要件Ａについて
原告らは，構成要件Ａは発明の構成を限定するものではなく，単に省開削工法に使用できる構成であってそのように使用され得るものであれば足りるものであるから，そのような使用が可能なすべてのパイプレーザ（土木工事用レーザ測定器）は，本件各特許発明の技術的範囲に属すると主張する。しかし，本件特許権の出願経過に照らせば，原告らの主張するような解釈は採り得ないものである。
すなわち，まず，本件特許権の出願時の特許請求の範囲においては，省開削工法への用途を限定しない土木工事用レーザ測定器の記載がなされていた（乙１９）。この出願に対しては，特許庁から拒絶理由が通知され（乙１５），出願人たる原告Ａから省開削工法に使用する土木工事用レーザ測定器の要件を追加する補正がされた（乙１６）（以下「本件補正」という。）。本件各特許発明は，原告Ａが本件補正により加えた省開削工法に使用することによる作用効果を主張することにより登録に至ったものである。
したがって，構成要件Ａが，専ら「省開削工法」に使用する土木工事用レーザ装置に本件各特許発明の対象を限定するものであることは明らかであって，この点を否定する原告らの主張は，出願経過に反し信義則上許されない。
一方，被告装置の用途は，一般のいわゆるパイプレーザ（土木工事用レーザ測定器）の用途と異なるところはなく，特に省開削工法に用途を限定するものではない。
よって，被告装置は，構成要件Ａを充足せず，本件各特許発明の技術的範囲に属さない。
(2) 構成要件Ｄについて
「エアバッグによって管路内に固定されるようになる」の意味は，レーザ照射部と管との間の全方向をエアバッグで充たして固定するということであり，被告装置は，エアバッグは標準パックに含まれているが，管路の外に別の器具を用いて固定する場合があることに加え，さらに管路内に設ける場合でも，脚部を有しているため，それにより固定されるもので，エアバッグを用いるのは，上部に隙間があり，必要なときにおいて上部隙間を埋めるためだけである。
したがって，被告装置は，構成要件Ｄを充足せず，本件特許発明３の技術的範囲に属さない。
２ 争点２（本件各特許発明には無効理由があることが明らかであって，本件特許権に基づく原告会社の差止請求及び原告らの損害賠償請求は，権利の濫用に当たるか）について
（被告の主張）
(1) 冒認出願（特許法１２３条１項６号）
本件各特許発明は，被告がその技術，知識及び経験に基づき発明したものである。すなわち，被告は，原告Ａから，従来のパイプレーザに関する改良要望を受け，かかる改良要望に基づいて，被告装置の開発をスタートさせ，被告従業員が，その構成に想到し，被告において，具体的な製品として技術化したものである。
原告Ａは，被告との会合において被告装置の内容について提示を受け，これにより本件各特許発明の出願をしたものと思われるが，本件各特許発明の発明者が被告従業員であることは明白である。
打合せの際に，原告Ａから，操作パネルの分離という話が出たのは事実であるが，それはあくまでも遠隔操作のためであって小型化のためではない。小型化をいかに行うかについては，被告装置を量産化することを原告Ａに伝えた際に被告から説明したものである。
したがって，本件各特許発明は，発明者でない者であってその発明について特許を受ける権利を承継しないものの特許出願に対して特許登録されたものであり，無効であること（特許法１２３条１項６号）が明らかである。
(2) 進歩性の欠如@（本件特許発明１について。特許法２９条２項，１２３条１項２号）
本件特許発明１は，次のとおり，出願前に公知あるいは公用であった技術をもとに当業者が容易に想到できたものであるから，特許法２９条２項に違反して特許されたものであり，無効理由を有することが明らかである。
ア 構成要件Ａについては，特開平４−２８９３１６号公報（乙１４の１）及び特公平８−２３１４１号公報（乙１４の２）により公知である。
イ(ｱ) 構成要件Ｂ及びＣについては，本件各特許発明の出願日の３日前である平成１０年（１９９８年）７月２８日に開催された「下水道展’９８北九州」（以下「本件展示会」という。）における被告装置の試作品の展示により，公知及び公用となっていた。
(ｲ) 構成要件Ｂの「レーザ照射機構から少なくともレーザ照射部を分離」についてみると，乙１の２の５４頁写真１に示されているように，バッテリーとリモコン操作部をレーザ照射部と分離することは，以前から慣用の技術であった。そして，構成要件Ｂの「小口径マンホールを通過する大きさとして，この分離したレーザ照射部のみを小口径マンホールを介して敷設パイプ類内に設置可能としたこと」については，当業者が，上記の慣用の技術を踏まえ，小口径マンホールが登場した時点から，小口径マンホールを介して敷設パイプ類内に設置可能とする装置を開発してきたものであって，このことは，平成元年（１９８９年）以前と平成８年（１９９６年）に頒布されたカタログ（乙１０，１１）から明らかである。すなわち，乙１０は少なくともレーザ照射部を分離していること，乙１１はリモコン及びバッテリー部に対し，その余のレーザ照射部を含む部位が分離されて小口径マンホールを通過できる大きさが開示されている。
ウ 以上のとおり，本件特許発明１の構成は，特開平４−２８９３１６号公報（乙１４の１）と特公平８−２３１４１号公報（乙１４の２），本件展示会の展示内容，あるいは，乙１０，１１のカタログに基づき，当業者が容易に想到できるものである。したがって，本件特許発明１は，特許法２９条２項に違反して特許されたものであり，同法１２３条１項２号の無効理由を有することが明らかである。
エ 特許法３０条２項の主張に対する被告の反論
特許法３０条２項の「意に反して」の解釈については，公表の事実が発明者の不利な結果となった場合において，そのような結果を発明者が望んでいなかったとしても，そのことから当該公表が常に「意に反して」に当たるということはできない。発明者が自らの行為によって公表しなくても，発明の内容が公知となることが予想される状況にあることを知りながら，それを放置したときは，客観的にその発明者には発明を秘密にしようという意は認められず，したがって，公表されても「意に反して」の公表とは認められない。
本件特許発明１は，原告Ａが発明したものではなく，また，内容としても共同研究あるいは開発の対象とするレベルのものではなかった。しかし，この点をおくとしても，この展示は原告Ａの意に反するものではない。すなわち，原告Ａは，パイプレーザのメーカーである被告と打合せを持ち，そこで製品の改良要望をしたものであるから，被告が原告Ａの要望にかなう商品を開発して販売することを望んでいたはずである。したがって，本件展示会において被告装置の試作品を展示したことは，むしろ原告Ａの意に沿ったものである。仮に，原告Ａが主張するように，公開することを認めていなかったのであれば，秘密保持契約を締結するか，あるいは，少なくとも秘密保持の要求をすべきであった。しかし，原告Ａは，被告装置は開発当初から商品化する可能性があり，量産化される予定であり，具体的に平成１０年春頃には販売を開始するとの見通しまで知っていたのであるから，これらについて原告Ａから被告に対して何らの要求もしていない以上，本件特許発明１の内容が展示されることを防止しようとする意は有していなかったというべきである。
したがって，被告装置の試作品の本件展示会における展示は，原告Ａの「意に反して」なされたものとはいえない。
(3) 進歩性の欠如A（本件特許発明１について。特許法２９条２項，１２３条１項２号）
本件特許発明１は，次のとおり，特許法２９条２項に違反して特許されたものであり，無効理由を有することが明らかである。
上記(2) に記載のとおり，構成要件Ａについては，特開平４−２８９３１６号公報及び特公平８−２３１４１号公報により，また，構成要件Ｂの「小口径マンホールを通過する大きさとし」とする点については，乙１０及び１１により本件特許発明１の出願前に公知ないし周知となっていたものである。
したがって，これらに特願平１１−３５４０５０号が拒絶された事由である特開平７−２１８２２５号（乙８。以下「引用例１」という。），特公平７−３３９６７号（乙９。以下「引用例２」という。）を組み合わることにより，当業者は本件特許発明１に容易に想到できたものであるから，本件特許発明１は，特許法２９条２項に違反して特許されたものであり，同法１２３条１項２号に掲げる無効理由を有することが明らかである。
(4) 進歩性の欠如B（本件特許発明３。特許法２９条２項，１２３条１項２号）
本件特許発明３は，管路内に固定するためのエアバッグという構成を本件特許発明１に加えて限定するものである。
しかし，エアバッグの構成は，本件各特許発明の出願前に公知ないし周知である（特開平６−１６７３３８号。乙１７。以下「引用例３」という。）。また，上記(2)，(3)に述べたとおり，本件特許発明１は特許法２９条２項に違反して特許されたものであるから，本件特許発明３も，同様の無効理由を有することが明らかである。
(5) まとめ
以上のとおり，本件特許発明１及び３は，進歩性を欠如するもので，明白な無効理由を有するから，本件特許権に基づく原告らの請求は権利濫用である。
（原告らの主張）
(1) 冒認出願について
本件特許発明１は，原告Ａの指導を受けて被告が製品開発したものであるから，冒認出願ということはない。本件各特許発明は，下水道工事についての原告Ａの知見をもとにしたものであり，被告には，下水道工事についての知見がなかった。このことは，平成９年１２月に打合わせにおける記録（乙２）からも明らかである。同打合せ記録には，出席者として原告Ａの名前が記載されているところ，その内容は，もっぱら原告Ａの「改良要望」であり，原告Ａが操作パネルをレーザ照射部から分離することを被告に教示したことが明らかである。このとき，原告Ａが被告に教示した内容は，本件展示会において展示された試作品と同様のものである（ 但し，この時点で，原告Ａは，管内での装置の固定方法について，「エアバッグ」を使うことを考えていなかったため，本件展示会における試作品にもエアバッグによる固定方法は開示されていない。）。
したがって，冒認出願であるとの被告の主張は当たらない。
(2) 進歩性の欠如@について
ア(ｱ) 本件展示会において展示された装置は，未だ光の出ない模型であったから，本件展示会における展示により，本件特許発明１の構成が公知ないし公用になったとはいえない。
(ｲ) 乙１について
乙１に開示されているのは，バッテリーが地上に置かれ，本体（操作部及び発光部）はマンホールの直下に置かれているものであって，バッテリーとリモコン操作部をレーザ照射部と分離するものではない。
(ｳ) 乙１０，１１について
本件特許発明１では，地下に置くレーザ照射部を本体から分離するものであり，地上に置く本体＝操作部で基本的にあらゆる操作が可能であるところ，乙１０に開示されているのは，いくつかのスイッチが用意されているリモコンが本体から分離されているにすぎず，装置の状態を示す表示器などは本体に付いているのみである。
また，乙１０に開示された装置は，縦穴（いわゆるマンホール）の直下に置くことしかできない。横方向に延びる敷設パイプ内に置くと，表示を地上から見ることができず確認できない。
さらに，乙１１には，バッテリーを外付けにする等の内容が開示されているだけであり，小口径マンホールを通過する大きさとして，分離したレーザ照射部のみを小口径マンホールを介して敷設パイプ類内に設置可能としたという本件特許発明１のような意味で，小口径マンホールに対応した装置ではないから，小口径マンホールが登場した時点から当業者が当然に解決してきたものとはいえない。
したがって，乙１０及び１１において，構成要件Ｂの構成が開示されているとはいえない。
(ｴ) 以上のとおり，本件特許発明１につき被告が進歩性の欠如の根拠として挙げるものには，本件特許発明１の構成が開示されているとはいえないから，被告の主張は失当である。
イ 仮に，被告が主張するように，被告装置の試作品が本件展示会において展示されたとしても，それは，原告Ａの意に反して行われたものであり，特許法３０条２項により新規性喪失事由に該当しないから，本件特許発明１の構成が本件展示会の展示により公知となったとはいえない。
原告Ａは，平成９年末までに本件各特許発明の発想を得て，その後まもなく弁理士に出願の依頼をしたが，弁理士のところで出願書類の準備や，原告Ａの確認などに時間を費やし，特許出願が平成１０年７月３１日となった。この準備の間に被告に発明内容を教えたところ，被告が勝手に模型を作成し，本件展示会において展示したものである（なお，このとき展示された模型は，商品としての機能を備えておらず，翌年に東京で開催された下水道展において展示された装置も，商品としての機能を備えていなかった。現に，被告装置の発売時期は，東京での展示会のかなり後の平成１１年１１月１７日である。）。
原告Ａは，このとき，本件各特許発明を被告に教示したが，それを公開することは認めておらず，被告が商品化する可能性は承知していたものの，原告Ａとのライセンス契約が前提となるものと考えていた。
原告Ａが，被告装置の試作品が本件展示会において展示されていたことを知ったのは，本件訴訟提起前に，本件について被告と話合いを行っている際であり，仮に，試作品を本件展示会に出展する当時に，出展の計画を知っていれば，原告Ａは当然に中止を求めたものである。
特許法３０条２項に規定する「意に反して」とは，現実に意に反するものであれば十分であり，開示者に義務違反があったなどの事情は要求されていない。
したがって，本件展示会における被告装置の試作品の展示は，原告Ａの意に反して展示されたものといえる。
(3) 進歩性の欠如Aについて
乙１，１０及び１１については，上記(2) ア(ｲ)及び(ｳ)に記載のとおり，公知，あるいは，公用であったとは認められないから，これらを前提としてする被告の主張については争う。
(4) 進歩性の欠如Bについて
争う。
３ 争点３（補償金及び損害金の額）について
（原告らの主張）
(1) 被告装置の出荷価額は６０万円以上と認められるところ，本件特許発明１及び同３以外に小口径下水道敷設のためのレーザ装置は開発されておらず，被告は無競争で販売しているため，高い利益率を確保していることから，本件各特許発明の被告装置１台当たりの実施料は，少なくとも６万円と認められるべきである。
(2) そして，被告は，被告装置を少なくとも，平成１２年について５０台，平成１３年ないし平成１５年の各年に１００台は製造販売している。
原告会社の専用実施権の登録は平成１５年４月１１日で，年初から１０１日目であるから，平成１５年の２８台が登録前の台数に当たることになる。
（計算式 １００×１０１／３６５＝２７．６７）
(3) 原告Ａは，被告に対し，平成９年１２月に技術提案をし，平成１０年秋には，試作品のテストなどでも協力しているが，被告装置が製品化されるころからは（被告装置の販売開始は平成１１年１１月１７日），原告Ａは，被告に対し，原告Ａの有する特許の許諾が必要であることを書面等で申し入れ，協議している（甲１３ないし１５）。
このとき，書面上，直接主張しているのは，基本工法特許（省開削工法特許）のみであるが，面談の際には，分割型装置の出願（本件各特許発明）についても伝えていた。こうした経緯からすると，被告が本件公報を見ていなかったとは考えにくいから，被告は，本件各特許発明につき，「出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知って」いたといえる（特許法６５条１項後段参照）。
(4) 以上を前提に，原告らの損害金等を計算すると，次のとおりとなる。
原告Ａの請求（補償金及び損害金）は，２７８台（５０＋１００＋１００＋２８）×６万円＝１６６８万円。
原告会社の請求（損害金）は，７２台（＝１００−２８）×６万円＝４３２万円
したがって，被告は，原告Ａに対して１６６８万円，原告会社に対して４３２万円，及びこれらに対する平成１６年１月１日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金を支払う義務がある。
（被告の主張）
原告らの主張はすべて争う。
ただし，被告装置の平均出荷額は６０万円に満たず，製造販売台数は平成１３年（２００１年）のみ１００台を超えたが，平均すると年１００台に満たない。
また，補償金請求については，被告が，「出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知って」（特許法６５条１項後段）いた事実はない。原告Ａと被告との間で，平成１１年末頃から，原告Ａの有する省開削工法に係る特許権（甲３）について書面のやりとりがあったが，そこでのやりとりの中で，本件各特許発明に関しては出願されたことさえ何ら言及されていないのであって，このやりとりを根拠に，被告が本件各特許発明について，出願公開後まもなく，公開された特許出願に係る発明であること知っていたとは到底いえない。
第４ 当裁判所の判断
１ 争点２について
本件については，事案の内容にかんがみ，まず争点２から判断する。
(1) 本件各特許発明の内容及び本件特許権の出願経過
前記「前提となる事実」（前掲第２，１参照）に後掲該当箇所記載の各証拠及び弁論の全趣旨を総合すれば，次の各事実が認められる。
ア 本件明細書（甲１）の「発明の詳細な説明」の欄には，本件特許発明１及び同３の目的，効果等について，次のとおり記載されている。
(ｱ) 従来技術及びその問題点
ａ「従来の下水道や暗きょ用の敷設パイプ類の埋設に際しては，敷設しようとする路面にバックホーなどで所定の開削を施した後に，木矢板によって開削部分を土留した上，水糸によって敷設パイプ類の芯出しを行うことにより施工がされてい」た（本件公報３欄１行ないし６行【０００２】【従来の技術】）が，この方法では，「敷設パイプ類を埋設していくときに高さと長さ方向の勾配をレベルとトランシットによってそのつど見ていかなくてはならず，道路上をかなりの長さにわたって占拠した状態で，開削作業や発生土の処理，埋め戻しなどのために，バックホーなどの重機やダンプトラックを順次移動していかなくてはなら」ず，「所定の長さを施工する際には，敷設する敷設パイプ類の数に応じて所定の回数丁張りを行なう必要があり，作業が非常に面倒であった。」（本件公報３欄２５行ないし３４行【０００５】【０００６】）。
ｂ 「そこで本発明者は，特願平３−８０８１２号（特公平８−２３１４１号公報）に記載されたような，路面に敷設パイプ類１本の長さに応じた距離を開削機械によって開削し，この開削部分に敷設パイプ類１本の長さ分の土留をして敷設パイプ類を敷設し，勾配等を敷設パイプ類に沿って設置したレーザ照射機構によって照射しながら開削作業を行ない，かつ上記開削機械で開削部分を埋め戻す工程を順次繰り返すようにしたレーザ開削工法を開発した。」（本件公報３欄４３行ないし４欄１行【０００８】。）そして，この発明により，「敷設パイプ類の敷設作業における開削延長を短くすることができ，現場管理，安全面，交通問題などの点で非常に便利であり，また短期間で施工することができるようになったので急速に普及し」た（本件公報４欄１２行ないし１７行【００１０】【発明が解決しようとする課題】）。
ｃ ところで，「各家庭への下水道の普及に連れて，施工場所が幹線道路から脇道へと伸び，それにしたがってマンホール106の径が小さくなる場合が増加している」ところ，上記発明を使用しても，マンホール106の径が小さい場合には，「施工終了後にレーザ照射機構105をマンホール106から取り出すことができない」という問題があることが判明した（本件公報４欄１８行ないし２８行【００１１】）。
(ｲ) 本件各特許発明の目的
本件各特許発明は，従来例の上記(ｱ)に記載の欠点を解消したものであり，「マンホールの径が小さい場合でも，施工終了後にレーザ照射機構をマンホールから何ら問題なく回収することができ，なおかつ敷設パイプ類内への設置，照射角度等の微調整等をも簡単に行なうことができる土木工事用レーザ測定器を提供しようとするものである。」（本件公報４欄２９ないし３４行）。
(ｳ) 課題を解決するための手段
本件各特許発明の土木工事用レーザ測定器は，「路面に敷設パイプ類１本の長さに応じた距離を開削機械によって開削し，この開削部分に敷設パイプ類１本の長さ分の土留をして敷設パイプ類を敷設し，勾配等を敷設パイプ類に沿って設置したレーザ照射機構によって照射しながら開削作業を行ない，かつ上記開削機械で開削部分を埋め戻す工程を順次繰り返すようにしたレーザ開削工法に使用する土木工事用レーザ測定器であり，レーザ照射機構から少なくともレーザ照射部を分離して小口径マンホールを通過する大きさとして，この分離したレーザ照射部のみを小口径マンホールを介して敷設パイプ類内に設置可能としたことを特徴とする。」（本件公報４欄３７行ないし４８行【００１３】）。
(ｴ) 本件各特許発明の実施例における構成
上記のレーザ開削工法（本件公報５欄２８行ないし６欄３６行【００２１】ないし【００２７】参照。）において，「レーザ照射機構１０５から少なくともレーザ照射部を分離し，分離したレーザ照射部のみを小口径マンホール１０６を介して敷設パイプ類１０２内に設置するようにしたことを特徴」とする。「レーザ照射機構１０５本体は路上１１１に設置され，・・・路面１０１に埋設された敷設パイプ類１０２内には，レーザ照射機構１０５から分離されたレーザ照射部１１２が，マンホール１０６を経由して投入されている。このレーザ照射部１１２はその周囲をエアバッグ１１３で包囲されており，エアバッグ１１３にエアを充満することによって敷設パイプ類１０２の内壁に密着し，保持されている。上記エアバッグ１１３は好ましくは複数に区分されており，各区分へのエアの充填量を調節すればレーザ照射部１１２の角度等を微調整することができる。」，「上記レーザ照射機構１０５には，ＣＰＵ等を含むレーザ照射部１１２のための各種の制御機器類，遠隔制御のための機器類，またエアバッグ１１３によるレーザ照射部１１２の角度調整のための，コンプレッサやエアシリンダその他の制御機器類が内蔵されている。」，「レーザ照射部１１２は，レーザ発光源ランプとレーザ照射ヘッドとを内蔵しただけのコンパクトな構造とすることができるが，マンホール１０６から取り出せる大きさの範囲内でレーザ照射部１１２の制御機器類の一部やエアバッグ１１３の制御機器類あるいはその一部を内蔵させることもできる。」とされている（本件公報６欄３７行ないし７欄１３行【００２８】ないし【００３１】）。
(ｵ) 本件各特許発明の効果
「マンホールの径が小さい場合でも，施工終了後にレーザ照射機構をマンホールから何ら問題なく回収することができるようにな」り，本件各特許発明の土木工事用レーザ測定器によれば，「レーザ照射機構本体側でレーザ照射部を遠隔制御できるようにしたことにより，敷設パイプ類内へのレーザ照射部の設置，レーザ照射部の照射角度等の微調整等を路上において簡単に行なうことができ，しかもレーザ照射部が道路を通行する車両の振動等で位置ずれを起こした場合その他の場合においても，照射高さや照射角度等の微調整等を簡易・迅速に行なうことができるようになった。」（本件公報８欄７行ないし１９行【００３６】【００３７】参照。）
イ 本件特許権の特許出願時における当初の明細書（以下「当初明細書」という。）の特許請求の範囲の記載（乙１９）（但し，請求項３及び同４は省略。）
(ｱ) 請求項１（以下「当初請求項１」という。）
レーザ光を照射するレーザ照射機構と，このレーザ照射機構を制御するための各種の制御機器類とを備えたレーザ測定器本体とで構成された土木工事用レーザ測定器を，地下に埋設した敷設パイプ類内の所定位置に位置決めしながら保持する保持機構を備えていることを特徴とする土木工事用レーザ測定器。
(ｲ) 請求項２（以下「当初請求項２」という。）
土木工事用レーザ測定器を，地下に埋設した敷設パイプ類内の所定位置に位置決めしながら保持する保持機構が，エアバッグからなる請求項１に記載の土木工事用レーザ測定器。
ウ 特許庁から原告Ａに対し，当初明細書に記載された本件特許発明１及び同３について，次に掲げる文献を引用し，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないとして，平成１３年１０月１８日，拒絶理由通知（乙１５）が発せられた。
(ｱ) 当初請求項１について
特開平５−３０６９１９号公報（以下「引用文献１」という。）又は，特開平１０−４７９６０号公報（以下「引用文献２」という。）により，レーザ照射機構と制御機器類とを備えた点は当業者が容易に発明をすることができた。
(ｲ) 当初請求項２について
特公平７−３３９６７号公報（以下「引用文献３」という。乙９）のバッグ７は，本件各特許発明のエアバッグに相当し，当業者が容易に発明することができた。
エ 原告Ａは，平成１３年１２月１４日受付の手続補正書（乙１６）により当初明細書の記載を本件明細書に記載のとおり訂正した上，同日受付の意見書（乙２０）において，次のとおり意見を述べた。
(ｱ) 「引用文献１および２には，確かにレーザ照射機構と制御機器類とを備えた点が記載されています。しかしながら本願発明の要部は『レーザ照射機構から少なくともレーザ照射部を分離して小口径マンホールを通過する大きさとした』点にあるのであって，引用文献１および２はこの点を示唆するものではありません。もちろん，本願発明を上記のように構成したことによって，『マンホールの径が小さい場合でも，施工終了後にレーザ照射機構をマンホールから何ら問題なく回収することができ，なおかつ敷設パイプ類内への設置，照射角度等の微調整等をも簡単に行なうことができる土木工事用レーザ測定器を提供することができる。』という顕著な作用効果を奏することについても何も示唆しておりません。」
(ｲ) 「本願発明は，本願発明者の発明になる特願平３ −８０８１２号（特公平８−２３１４１号公報）の発明の改良に係るものであります。すなわち，『省開削』と称する登録商標のもとに『敷設パイプ類１本の長さに応じ開削・埋め戻しを行なう点』を要旨とする前記特許発明を実施するに際して得られた知見に基づくものであります。本願発明は，上記『省開削』の工法において，小口径マンホールの増加に伴って発生した『施工終了後にレーザ照射機構をマンホールから回収することができず，なおかつ敷設後に敷設パイプ類内への設置，照射角度等の微調整等を行なうことが困難である。』という問題点を見出し，そのことによって初めて達成できたものであります。したがってこのような問題点を認識することなく，上記レーザ照射機構と制御機器類とが本願発明のレーザ照射機構とレーザ照射部とに相当するかどうかという議論をしても（もちろん相当しないと考えますが），何ら意味があるものとは考えられません。」
(ｳ) 「下水道の普及が過疎地に広がれば広がるほど道路の幅が狭くなり，従来の工法では対応できなくなっているのであります。そのような場所においては，大きいマンホールを採用することはできないため，推進工法等を用いたり，手作業で掘り進まざるを得なかった状況があり，本願発明ではそのような問題点を解消して，『敷設パイプ類１本の長さに応じ開削・埋め戻しを行う』ことによって道路の幅が狭くても効率的な工事ができる，という極めて顕著な作用効果を有するものであります。」
オ「省開削工法」に関しては，本件特許権の出願前に，原告Ａの出願に係る下記特許権が存在していた（甲３，乙１４の１及び２，２３）
(ｱ) 特許番号 第２１３０６４３号
登 録 日 平成９年７月１１日
出願番号 特願平３−８０８１２号
出 願 日 平成３年３月１８日
出願公告日 平成８年３月６日
発明の名称 路面開削工法
(ｲ) 上記特許権の特許請求の範囲
「路面(1) に敷設パイプ(3) 類１本の長さに応じた距離を開削機械によって開削し，この開削部分にパイプ(3) 類１本の長さ分の土留をしてパイプ(3) 類を敷設し，勾配をパイプ(3) 類の内部に設置したレーザ測定器(9)によって測定するとともに，測定用のレーザ光で開削部分を照らしながら開削作業を行ない，かつ上記開削機械で開削部分を埋め戻す工程を順次繰り返すようにしたことを特徴とする路面開削工法。」
(ｳ) なお，上記特許権については，平成１６年２月２０日付けで，無効審判が請求され，同年９月１０日，特許庁により，上記特許請求の範囲に係る発明は，特許法２９条２項の規定に違反して特許されたものとして，同法１２３条１項２号により無効とする旨の審決がされた。
(2) 冒認出願について
ア 前記前提となる事実，後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。
(ｱ) 被告は，被告装置の製造販売以前から，下水道工事その他の土木工事に用いる光学測定器の製造販売を行っており，１９９５年（平成７年）６月１５日には，商品名「ＴＰ−Ｌ２」のパイプレーザーの改良品として，電源部を外部に外すことで小型化する製品の開発を行っており，平成７年７月には，商品名「ＴＰ−Ｌ２Ａ／ＴＰ−Ｌ２Ｂ」のパイプレーザーの販売を開始した。ＴＰ−Ｌ２Ａ／ＴＰ−Ｌ２Ｂは，「高能率・高精度・小型・軽量の第２世代パイプレーザーです。設置に便利な”コードレス電源”を採用し，‥‥‥本体は一段と小さく（当社製品体積比７８％）”外形φ１１６mmを実現”して径φ１２５mmの小口径管にも対応，能率と精度の向上に寄与いたします。」などと被告パンフレット（甲１６）において紹介された（甲１６，乙１２の２）。
(ｲ) 被告は，１９９７年（平成９年）１１月５日，当時販売していたＴＰ−Ｌ３の管内固定方法について，顧客からオプション等の依頼を受けていた件で，市販品での対応方法として，「市販のソフトバレーボールと空気入れを使用し，管内設置時ＴＰ−Ｌ３と管上部の隙間にソフトバレーボールを挿入し，空気を注入し固定」することを提案した（乙２４に添付の資料６）。
(ｳ) 被告は，被告の代理店の取引先である原告Ａから，パイプレーザーへの要望について話をしたいとの申し入れがあったため，１９９７年（平成９年）１２月５日，原告Ａが専務を務める有限会社米屋金物店において会合を持った。
このときの原告Ａと被告の打合せ記録（第１回）（乙２）には次のとおり記載されている（以下，原告Ａとの第１回目の打合せを「第１回打合せ」という。）。
「主題：ＴＰ−Ｌ３マシンホール対応特注品打合せ
日時：９７年１２月５日 場所：（有）米屋金物店内
出席者：（有）米屋金物 Ａ専務
（有）杉本興業 Ｂ社長
（株）東京トプコン販売 Ｃ所長，トプコンＤ（記）
概要
１ ＴＰ−Ｌ３小型マンホール（マシンホール）設置用改良要望について
２ 下水工事工法等の情報収集
詳細
１ ＴＰ−Ｌ３改良要望
@ 内容
●マシンホール径３００o，２００o，１５０o，管径１００o，１５０o，２００oの小型ホールに設置可能なパイプレーザーの開発。
●表示パネルを分離し，遠隔操作で本体操作。
●管内固定方法の検討。
A 留意点
●上図（別紙「打合せ記録参考図」参照）の様に，管布設終了後取り出せる必要があるため幅，高さ，長さも小型化。
●操作パネルを分離し，現状の操作，表示可能とする。
●設置後ローリング等でズレてしまうと再設置不可のため管内固定，解除方法の検討。
（とりあえず小型化とパネル分離のみでも可）
●マシンホールはアロン化成，Gが主。
（以下，略） 」
(ｴ) 被告は，上記の原告Ａの要望を受けた後，市場調査を行い，近年マシンホールの売上げが非常に伸びており，マシンホールにおいて使用できるパイプレーザーには将来性があるとの判断に至ったことから，パイプレーザーをできるだけ小型化する開発を進めることとし，技術部に試作品の作成を依頼した。この際，被告の以前のパイプレーザは電源を外部に求めていたこと，「ＴＰ−Ｌ２」の小型化に際し，電池収納部を取り外して小型化した経験があったこと，既にあるものを変更していけば開発費が抑えられることなどを考え，既に完成し，販売していた被告の製品である「ＴＰ−Ｌ３」を利用し，「ＴＰ−Ｌ３」を照射部とバッテリー収納部の間で２つに分けることにした（乙２４）。
なお，被告の１９９７年（平成９年）１２月１７日付け社内連絡書（乙３）には次のように記載されていた。
「特注品試作依頼の件（発信）
掲題の件，下記製品につき製品化をご検討いただきたくご連絡申し上げます。
１ パイプレーザーマシンホール対応型
ＴＰ−Ｌ３を発光部と操作部に分け途中をケーブルでつないだもの。
発光部 長さ２５０o以内
乾電池仕様。
基本性能はＴＰ−Ｌ３と同等。
付属品は現行のものを使用できる。
通常方式の使用も可能。
パイプ内の固定方式，取り外し方式の検討。
営業要望
試作品先行
９８年３月試作品完成→７月始め目標とした場合の可能性を検討願います（４／１５Ｅ）。」
(ｵ) 平成１０年２月１０日の原告Ａと被告の打合せ記録（乙２４添付資料５）には次のとおり記載されており，原告Ａから，小型マシンホールに設置可能な大きさにすることや，管設置後に動かないようにすることなどの要望が出された。
「主題：（有）米屋金物打合せ
日時：９８年２月１０日 場所：米屋金物店内
出席者：米屋金物 専務，東京トプコン Ｃ所長，トプコンＦ課長，Ｄ（記）
概要
下水工事”開削工法”特許関係情報
ＴＰ−Ｌ３改良要望についての打合せ
『１．「開削工法」特許について』『２．今後のマンホールについて』は省略。
３．ＴＰ−Ｌ３改良要望について
トプコン進行状況
・セパレートタイプで検討中。
・来シーズン試作品作成し現場で試してもらうよう準備中。
・型代がかかるため現状品より価格アップしそう。
・マシンホールから引き上げるため止水プラグで検討。
米屋要求仕様
＜マシンホール関係＞
・小型マシンホールに設置可能の大きさにする。
・管設置後動かない。
・左右に操作可能。
・オートアライメント，グリーンレーザーはいらないから価格を下げる。
・施工後引っ張り上げられる。止水プラグ形式では施工中，排水できない。
・農業集落排水は末端管径１００mmになるため１００mmに対応可能の大きさ。
＜パイプレーザー全般＞
（以下，省略）」
なお，最後に手書きで「今後，ＴＰ−Ｌ３マシンホール対応 来期試作品製作 ８月，市場調査９月〜１０月」との記載がある。
(ｶ) ＴＰ−Ｌ３のセパレートタイプの製品開発は，平成１０年４月に具体的開発計画が設定され，同年７月末に，セパレートタイプの製品がほぼ完成し，同月２８日から３１日までの間，本件展示会に被告装置の試作品が展示された（甲６の２，乙１８，２４）。
(ｷ) そして，ＴＰ−Ｌ３のセパレートタイプについては，具体的機能を試験するために，「ＴＰ−Ｌ３セパレート試作機モニタースケジュールの件（発信）」と題した下記の社内連絡書に記載のとおり，平成１０年１１月２７日から，モニターテストが行われた（乙４）。
「ＴＰ−Ｌ３セパレート試作機モニタースケジュールの件（発信）
標題の件，下記スケジュールで試作機貸出しいたしますのでご連絡いたします。
記
１ モニター先
@販売店名：米屋金物店（長野県茅野市）
Aエンドユーザー名 杉本興業，昌栄土建工業，藤登土建
２ スケジュール
・１１月２７日 米屋金物店あて発送
・エンドユーザー各１週間デモ（計３週間）
・１２月２４日 クオギ返却予定
・１２月末報告書提出
（以下略） 」
(ｸ) モニターテストの結果，ＴＰ−Ｌ３のセパレートタイプの製品は防水性，レーザー照射部の固定等に問題があることが判明し，最終的に市場に出されたのは，平成１１年（１９９９年）１１月であった（甲２０，弁論の全趣旨）。
イ 判断
(ｱ) 上記アにおいて認定した事実を前提とすると，原告Ａは，被告に対し，第１回打合せ時において，小型マンホールでの使用のため装置の大きさを小さくすること，表示パネルを分離して遠隔操作で本体を操作すること，管内での固定方法を検討して欲しいと要望しただけであり，その後，被告において，以前に被告が製造販売していたパイプレーザは電源を外部に求めていたこと，被告の製品である「ＴＰ−Ｌ２」の小型化に際し，電池収納部を取り外して小型化した経験があったことなどから，被告が既に製造販売していた製品「ＴＰ−Ｌ３」の電源部を照射機構部分から別体化する方法で小型化することに想到したものである。
また，前記(1)に認定の事実関係に照らせば，本件特許発明１の本質ともいうべき構成は，本件特許権の出願経過にかんがみると，「レーザ照射機構から少なくともレーザ照射部を分離して小口径マンホールを通過する大きさとして，この分離したレーザ照射部のみを小口径マンホールを介して敷設パイプ類内に設置可能とした」点にあるということができるところ，この点に関しては，原告Ａが，第１回打合せ時に提案したものとはいえず，被告従業員が発明者というべきである。
そうすると，本件特許発明１は，特許法１２３条１項６号の「発明者でない者であってその発明について特許を受ける権利を承継しないものの特許出願に対してなされたもの」というべきで，無効理由を有することが明らかである。
さらに，本件特許発明３は，本件特許発明１を前提とし，これをその内容の一部として引用する発明であるが，エアバッグを使用して管内に機器を固定する方法については，本件特許発明３の出願前に既に被告においても試みられていたものであるから（上記ア(ｲ)），仮に，これが原告Ａから被告に対して提案されたとしても，原告Ａをもってエアバックに関する構成の発想者といえないことが明らかである。
したがって，本件特許発明３についても，上記本件特許発明１と同様，被告従業員が発明者であり，特許法１２３条１項６号の無効理由を有することが明らかである。
(ｲ) なお，上記の点については，原告Ａも，その陳述書（甲２０）において，第１回打ち合わせ時に，被告に教示した内容として，「小口径マンホールで上手く使えるようにするためには，分離型にして上から操作できるようにするべき」であるということ，「小口径マンホールで上手く使えるようにすれば，今後は大いにニーズが期待できるだろう」と述べたこと，「私はレーザー装置のメカニズム自体の専門家ではないですから，そうした点についてご指導したわけではありませんが，使い勝手に即した工夫については十分な内容をご説明しました」などを述べるだけであり，具体的な装置の構成については自ら携わっていないことを自認している。原告Ａが，本件特許発明１について被告に対して行ったのは，開発されるべき製品の性能等に関する要望を表明したものにすぎず，具体的な構成についての教示ということはできないものであり，原告Ａを発明者と認めることはできない。
(3) 進歩性の欠如@について（−本件特許発明１）
仮に原告Ａをもって発明者であるとしても，本件特許発明１は特許法２９条２項に違反して特許されたものであり，同法１２３条１項２号の無効理由を有することが明らかである。
ア 後掲各証拠によれば次の事実が認められる。
(ｱ) 特公平８−２３１４１号公報（乙１４の２）の特許請求の範囲には，次のとおり記載されている。
「路面(1) に敷設パイプ(3) 類１本の長さに応じた距離を開削機械によって開削し，この開削部分にパイプ(3) 類１本の長さ分の土留をしてパイプ(3) 類を敷設し，勾配をパイプ(3) 類の内部に設置したレーザ測定器(9)によって測定するとともに，測定用のレーザ光で開削部分を照しながら開削作業を行ない，かつ上記開削機械で開削部分を埋め戻す工程を順次繰り返すようにしたことを特徴とする路面開削工法」（以下「乙１４の２の発明」という。）
(ｲ) 平成元年９月ジオジメーター株式会社作成に係る「ＡＭＡ ＳＬＰ−８６パイプレイヤー」のパンフレット（乙１０の１ないし３）においては，「ＡＭＡ ＳＬＰ−８６パイプレイヤー」が，上下水道埋設工事用レーザー装置であり，当該レーザー装置は，電源部及びリモートコントロール部と，レーザー照射部を含む部分とが分離されていること，レーザー照射部を含む部分は，小型マンホールや小型パイプの中に設置することができることが記載されている。なお，小型パイプの場合は，１５０oの小さなパイプの中でも使用でき，小型マンホールの場合は，直径２２５oのマンホールの中にも設置することができることが写真入りで説明されている。
(ｳ) １９９５年（平成７年）ＡＧＬ Corporation作成に係る上下水道埋設工事用レーザー装置「Ｇrade Light 2000」のパンフレット（乙１１。３頁左下）には，次の事項が記載されている。
「小さいことは利点です。グレードライト２０００は，動力パックが外せるので，異常に狭い逆アーチ状のものにも入れることができる。」
(ｴ) 本件展示会において展示されていた被告装置の試作品について
平成１０年７月２８日，本件展示会において，被告はその製品を展示していた。展示されていた製品は，被告の従来製品である「ＴＰ−Ｌ３」シリーズにおいて，レーザ照射部と表示部が分離された構造のものであり，分離されたレーザ照射部が小口径のパイプに設置された状態が展示されている（甲６の２，乙１８）。
イ 判断
(ｱ) 上記のア(ｱ)ないし同(ｳ)と本件特許発明１とを比較すると，乙１４の２の発明には，本件特許発明１が示すレーザ開削工法及び当該工法に使用する土木工事用レーザ測定器が開示されているから（上記ア(ｱ)参照），本件特許発明１の構成要件Ａが記載されている。
また，乙１４の２の発明においては，本件特許発明１における「レーザ照射機構から少なくともレーザ照射部を分離して小口径マンホールを通過する大きさとして，この分離したレーザ照射部のみを小口径マンホールを介して敷設パイプ類内に設置可能とした」という構成要件Ｂは開示されていないが，この点については，上記の乙１０の１ないし３及び乙１１からすると，レーザ照射機構から一部の機構を分離すれば，分離された機構が小型化され，小型マンホールや小型パイプ内に設置可能になることは公知であったというべきである（上記ア(ｲ)及び同(ｳ)参照）。そして，レーザ光を用いて行う土木作業においては，少なくともレーザ照射部のみが分離されていれば足りることは，当業者であれば容易に想到できたものと認められる。
さらに，本件展示会において被告が展示した被告装置の試作品は，レーザ照射部と表示部（操作部）が分離されたパイプレーザーであり，レーザ照射部が，小口径の管に設置できるものであったから，本件特許発明１の構成要件Ｂ及びＣの構成については，本件展示会における被告装置の試作品の展示により公知となっていたと認められる。
上記によれば，本件特許発明１は，乙１４の２の発明に，乙１０及び乙１１，あるいは，本件展示会に展示され，公知となっていた被告装置の試作品の構成を組み合わせることにより，当業者が容易に発明することができたものというべきであるから，進歩性欠如の無効理由を有することが明らかである。
(ｲ) この点に関して，原告らは，乙１０のレーザー装置はリモコンが本体から分離されているにすぎず，装置の状態を示す表示器などは本体に付いており，横方向に延びる敷設パイプ内に置くと表示を地上から見ることができず，確認することができないから，パイプ内に設置可能とはいえないし，また，乙１１のレーザー装置にはバッテリーを外すことが開示されているにすぎないと主張する。
しかし，本件特許発明１においては，構成要件Ｂに関して，レーザ照射部を本体から分離して小口径マンホールを通過する大きさとし，このレーザ照射部が小口径マンホールを介して敷設パイプ内に設置可能となっていれば足るものであり，操作部，表示器の構成や設置位置に関しては特許請求の範囲に特段の限定がされていない。しかも，本件明細書においては，照射部について，【００３１】「またレーザ照射部１１２は，レーザ発光源ランプとレーザ照射ヘッドとを内蔵しただけのコンパクトな構造とすることができるが，マンホール１０６から取り出せる大きさの範囲内でレーザ照射部１１２の制御機器類の一部やエアバッグ１１３の制御機器類あるいはその一部を内蔵させることもできる。」（本件公報７欄８行ないし１３行）と記載されているのである。なお，操作部に表示器を設けることは通常行われることであるから，仮に操作部，表示器を別途設けることが本件特許発明１の構成であるとしても，当業者が容易に発明することができたものであることに変わりはない。
(ｳ) また，原告らは，本件展示会での展示は，原告Ａの意に反して展示されたものであるから，公知性の喪失事由に該当しない旨も主張する。
前述のとおり，本件特許発明１は，原告Ａの発明によるものではなく，被告の発明に係るものであるから，そもそも原告らの主張はその前提を欠き，採用できないものであるが，仮に，本件特許発明１が原告Ａの発明に係るものであるか，あるいは原告Ａが共同発明者であったとしても，本件展示会での展示が原告Ａの意に反するものであったとはいえない。
すなわち，原告Ａは，被告に対し，第１回打合せの平成９年１２月５日に被告の製品である「ＴＰ−Ｌ３」の改良要望を伝えた後，平成１０年２月１０日における２回目の被告との打合せ時に，被告から，セパレートタイプの製品開発の進行状況の報告を受け，「来シーズン試作品作成し現場で試してもらうよう準備中」であること等を聞いたにもかかわらず（上記(2) ア(ｵ)参照），被告と秘密保持契約の締結を要求するなどの行動を全くとっていない。
特許法３０条２項の規定は，新規性ないし進歩性を喪失していることにより本来特許されない発明について，例外を認めるものであるから，発明者の救済措置として必要やむを得ない範囲に限定して解すべきところ，共同発明者の一部や発明協力者が発明を公表したような場合には，共同発明者間，あるいは発明協力者との間で，秘密保持契約を締結するなど，発明の公表を制約する合意が存在しない限り，同項に該当するものということはできない。
本件においては，原告Ａと被告との間で，秘密保持契約等の発明の公表を制約する合意が存在したことが認められないから，本件展示会における展示が，同項に該当するということはできない。
(4) 進歩性の欠如Bについて（−本件特許発明３）
本件特許発明３は，本件特許発明１又は請求項２に係る発明を引用する発明である。請求項２に係る発明については，請求項２において本件特許発明１を限定する構成である，「レーザー照射部が，有線もしくは無線で遠隔操作されるようにしてなる」の構成は，乙１０の１ないし３及び弁論の全趣旨に照らせば，本件特許発明３の出願当時において公知の技術であったというべきであるから，請求項２に係る発明もまた，本件特許発明１と同様に進歩性を欠くものとして無効理由を有することが明らかというべきである。そして，本件特許発明３は，本件特許発明１又は請求項２に係る発明につき，管路内に固定するためのエアバッグという構成を付加して限定するものであるが，次のとおり，進歩性欠如の無効理由を有することが明らかである。
ア 特開平６−１６７３３８公報（乙１７）には，次のとおり記載されている。
(ｱ) 同公報の特許請求の範囲には，「管体と，管体内に据付けられるレーザ装置との間に弾性体を挿入し，該弾性体の弾発力とこの弾発力による摩擦力とによりレーザ装置を管体内に固定することを特徴とするレーザ装置固定方法。」と記載されている（以下「乙１７の発明」という。）。
(ｲ) 同公報の要約における構成には，「管体１と，管体１内に据付けられるレーザ装置２との間にバッグ７を挿入し，該バッグ７の弾発力（内圧）とこれによる摩擦力とによりレーザ装置２を管体１内に固定する構成とする。」と記載されている。
(ｳ) 同公報の【００２２】【実施例】及び【００２３】には，「本発明の一実施例に係る管体内へのレーザ装置固定方法を図１の正面図に基づき説明すれば，以下の通りである。」「土中に埋設される管体１内にレーザ装置２を挿入し，管体１の内周面の下部にレーザ装置２を置く。この後，管体１内でレーザ装置２の上側に形成される空間にゴム，弾性を有する合成樹脂等の弾性体で作られたバッグ７を挿入し，外部から圧縮空気をバッグ７に充填してバッグ７を膨らませ，所定の接触圧で管体１の内周面の上部とレーザ装置２の上部とにバッグ７を密着させる。」と記載されている。
イ 上記によれば，乙１７の発明における弾性体は，本件特許発明３のエアバッグに相当するものといえるから，同発明には，エアバッグによって管路内の装置が固定される構成が開示されているといえる。
そして，乙１７の発明を本件特許発明１又は請求項２に係る発明と組み合わせることは，当業者にとって容易に想到できるものである。
したがって，本件特許発明３は，@乙１４の２の発明，A乙１０及び１１の記載事項あるいは本件展示会の展示内容，B乙１７の発明に基づいて，当業者が容易に発明できたものであって，特許法２９条２項に違反して特許されたものであり，同法１２３条１項２号の無効理由を有することが明らかである。
(5) まとめ
上記によれば，本件特許発明１及び同３は，上記(2) に記載のとおり，原告Ａの冒認出願により特許されたものであるから，特許法１２３条１項６号の無効理由を有することが明らかであり，また，上記(3) 及び(4) に記載のとおり，同法２９条２項の規定に違反して特許されたものであって，同法１２３条１項２号に規定する無効理由を有することが明らかというべきであるから，本件特許権ないしその専用実施権に基づいて，被告装置の製造販売の差止め並びに補償金及び損害賠償金の支払を求める原告らの本訴請求は，権利の濫用に当たり許されない（最高裁平成１０年(オ)第３６４号同１２年４月１１日第三小法廷判決・民集５４巻４号１３６８頁参照）。
２ 結論
以上によれば，本件各特許発明は無効理由を有することが明らかであって，本件特許権に基づく原告らの請求は権利の濫用に当たるものとして許されないから，その余の点について判断するまでもなく，原告らの本訴請求は理由がない。
よって，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第４６部
裁判長裁判官 三 村 量 一
裁判官 鈴 木 千 帆
裁判官 荒 井 章 光