◆H17.12.19 知財高裁 平成17(行ケ)10050 特許権 行政訴訟事件
平成１７年（行ケ）第１００５０号 審決取消請求事件（平成１７年１１月２１日口頭弁論終結）
判決
原 告 Ｘ
訴訟代理人弁護士 尾崎英男
同 弁理士 相田伸二
被 告 特許庁長官 中嶋誠
指定代理人 江畠博
同 片岡栄一
同 小池正彦
同 宮下正之
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及び理由
第１ 請求
特許庁が不服２００３−２４３３５号事件について平成１６年１１月１５日にした審決を取り消す。
第２ 当事者間に争いがない事実
１ 特許庁における手続の経緯
(1) 訴外ダブリュイーエイ・マニュファクチャリング・インコーポレイテッド（以下「訴外会社」という。）は，平成１０年２月２７日〔優先権主張１９９７年（平成９年）２月２８日・米国〕を国際出願日として，発明の名称を「両面ハイブリッドＤＶＤ−ＣＤディスク」とする特許出願（特願平１０−５３７８７８号，以下「本件出願」という。）をした。
その後，原告は，平成１２年１０月１９日，訴外会社から本件出願に関し特許を受ける権利の譲渡を受け，平成１３年５月１１日付け特許出願人名義変更届をもって，特許庁長官にその旨の届出をし，本件出願につき出願人の地位を承継した（以下，訴外会社から原告への承継の前後を通じ，本件出願の出願人を「本件出願人」という。）。
特許庁は，平成１４年１２月６日付けで，本件出願につき，拒絶理由（以下「本件拒絶理由」という。）の通知（甲４）をした上，平成１５年９月４日，本件出願につき，本件拒絶理由で拒絶すべき旨の拒絶査定（甲５）をした。
(2) 原告は，平成１５年１２月１６日，上記拒絶査定を不服として，本件審判の請求をし，同請求は，不服２００３−２４３３５号事件として特許庁に係属した。
(3) 原告は，平成１６年１月１４日付け手続補正書（甲６）により，本件出願の願書に添付された明細書（甲２，以下「本件明細書」といい，同願書に添付した図面と併せて「本件明細書等」という。また，同図面を「本件図面」といい，同図面である〔図１〕ないし〔図４〕を単に「図１」ないし「図４」という。）の補正（以下「本件補正」という。）をしたが，特許庁は，同年１１月１５日，本件補正を却下するとともに，「本件審判の請求は，成り立たない。」とする審決をし，その謄本は，同月３０日に原告に送達された。
２ 本件明細書（甲２）の特許請求の範囲の記載
【請求項１】 両側に２種類の異なる方式で光学データを記録したコンパクトディスクであって，それぞれ第１データ方式および第２データ方式でデータを記録した第１半分高および第２半分高コンパクトディスク表面と，全高のコンパクトディスクを形成するように，前記第１半分高コンパクトディスク表面と第２半分高コンパクトディスク表面を接着する接着層とからなる，前記第１方式用のプレーヤで再生できるとともに，裏返して第２方式で再生できるようにしたコンパクトディスク。
【請求項２】 前記第１および第２半分高ディスクには，ほぼ同一のデータがそれぞれ異なるデータ方式で記録されているところの請求項１記載のコンパクトディスク。
【請求項３】 前記データ表面は，前記コンパクトディスク表面のデータ層を通して見ることができるラベルを有しているところの請求項１記載のコンパクトディスク。
（以下，請求項１を「本件請求項１」，請求項１ないし３記載の発明を併せて「本願発明」という。）
３ 本件補正後の明細書（甲６）の特許請求の範囲の記載
【請求項１】 異なった厚さを有するＣＤディスクとＤＶＤディスクとからなる両面ハイブリッドディスクであって，データ記録表面（７）と，このデータ記録表面（７）を走査する走査レーザーの通過する反対側の平坦な表面（５）とこのデータ記録表面（７）を被覆する金属被覆層（９）とを有するＣＤディスクと，データ記録面（２７）と，このデータ記録表面（２７）を走査する走査レーザーの通過する反対側の平坦な表面と，そしてデータ記録表面を被覆する金属被覆層を有するＤＶＤディスクとからなり，両ディスクがそれぞれのデータ記録表面（７，２７）を互いに向き合わせ，接着剤層によって合体されている両面ハイブリッドディスクにおいて，
ＣＤディスクの厚さとＤＶＤディスクの厚さの割合が約３対２であり，接着剤層によって結合された両ディスクが一般的なＣＤディスクの全高に相当する厚さのディスクを形成することを特徴とする両面ハイブリッドディスク。
【請求項２】 上記ＣＤディスクのデータの記録表面（７）とＤＶＤディスクのデータ記録表面（２７）には，実質的に同じデータが記録されているところの請求項１記載の両面ハイブリッドディスク。
【請求項３】 上記各データ記録表面（７，２７）には，各ディスクのデータ記録表面（７，２７）を通して見ることのできるラベルを有しているところの請求項１記載の両面ハイブリッドディスク。
４ 審決の理由
審決の理由は，別添審決謄本写し記載のとおりであり，その要旨は，以下のとおりである。
(1) 本件補正の適否について
本件補正は，@本件請求項１において，ＣＤディスクの厚さとＤＶＤディスクの厚さの割合につき，特に「約３対２」とする旨の要件を付加し，また，A発明の詳細な説明において，複数の先行技術文献の文献名を追加するとともに，これら先行技術文献の内容を詳細に付加するものであるところ，上記@の補正における「約３対２」なる割合数値については，その旨の記載ないしはこれを示唆する事項は，本件明細書等のいずれにも見いだすことはできないし，本件明細書等の記載からみても，自明な事項の範囲内のものとすることはできない，また，上記Aの補正は，先行技術文献の追加及びその記載により，本件出願に係る発明と先行技術とを対比し，発明の評価に関する情報，発明の実施に関する情報を実質的に追加するものであるから，本件明細書等の記載の範囲内のものとはいえず，結局，本件補正は，本件出願の願書に最初に添付した明細書及び図面である本件明細書等に記載された事項の範囲内においてするものとは認められない。
したがって，本件補正は，平成１５年改正前特許法（注，平成１５年法律第４７号による改正前の特許法の趣旨であると解される。）１７条の２第３項の規定に適合しないので，特許法１５９条１項の規定において読み替えて準用する同法５３条１項の規定により却下すべきである。
(2) 本件明細書等と特許法３６条４項（平成１１年法律第１６０号による改正前の特許法３６条４項の趣旨であると解される。以下「特許法旧３６条４項」という。）について
本件明細書等には，「本発明は，同一構造体上に標準音声ＣＤ方式と超高密度（ＤＶＤ）方式の両方で行われるデータ記憶に関するものである。」と記載されており，本件請求項１に係る発明は，結局，両方式のディスクをそれぞれ，従来技術の（現在一般的な）ＣＤディスクの厚さを基準に半分高とした第１データ方式及び第２データ方式でデータを記録した第１半分高コンパクトディスク表面と第２半分高コンパクトディスク表面を接着層を介して接着して全高のコンパクトディスクを形成するようにした「両面ハイブリッドＤＶＤ−ＣＤディスク（コンパクトディスク）」に関するものであり，その発明に係るディスクは，従来技術のＣＤプレーヤ又はＤＶＤプレーヤで再生することを前提としてされたものとみることができる。
ところで，従来技術のＣＤディスクの規格では，透明基板自体が１．２mmの厚さを有し，いわゆる保護層は，高々数μｍ〜数十μｍ程度の厚さであるから，従来技術のＣＤ方式のディスク自体の厚さを半分にするには，透明基板の厚さを半分にすることが必須であり，そうすると，その透明基板厚は，従来技術のＣＤディスクの規格から外れることになる。実際に，本件明細書（甲２）の好適な実施形態の詳細な説明において，ＣＤ方式の半値高のディスクを図示するものとされている図３，すなわち，図４のハイブリッドコンパクトディスクのうちＣＤディスク部分は，透明基板部分の厚さが規格に沿った厚さを有していない。したがって，本願発明に係るハイブリッドコンパクトディスクのうちＣＤディスクの部分は，特別の工夫なしでは，従来技術のＣＤプレーヤで再生することができないことは明らかである。
従来技術のＣＤプレーヤでの再生を前提とした本願発明に係るディスクが透明基板厚においてＣＤ規格から外れている場合，その実施に際し，本件拒絶理由で審査官が指摘した点（注，「・・・ＣＤの基板厚さは１．２mmであることが示されている。しかしながら，そのような『ＣＤ』に対し，『ＤＶＤ』を貼り合わせた場合，『ＤＶＤ』ディスクにも・・・無視できない厚さがある以上，従来の『ＣＤ』装置では，ディスクの厚さが相違することとなり，従来の規格に則って製造された装置への装着が不可能となるはずであるが，その点について，この出願の詳細な説明において，何ら釈明もしていないし，解決手段も，対策が不要であることすらも示していない。』〔甲４）〕）の明確な説明は必須であって，その説明がされていない本件明細書等は，当業者がその発明を実施できる程度に明確かつ十分に記載されているということはできず，したがって，本件明細書等が特許法旧３６条４項に規定された要件を満たしていないとしてされた原査定は妥当である。
第３ 原告主張の審決取消事由
審決は，本件補正の適否についての判断を誤り（取消事由１），また，本件明細書が特許法旧３６条４項に規定する要件を具備しているか否かの判断を誤り（取消事由２），その誤りが審決の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから，審決は違法として取り消されるべきである。
１ 取消事由１（本件補正の適否についての判断の誤り）
(1) 本件明細書の特許請求の範囲の補正の適法性
ア 審決は，本件補正のうち，本件請求項１において，ＣＤディスクの厚さとＤＶＤディスクの厚さの割合につき，特に「約３対２」とする旨の限定を付す補正について，「『約３対２』なる割合数値の記載ないしは示唆する事項は，明細書等（注，本件明細書等）のいずれにも見いだすことはできないし，明細書等の記載からみても自明な事項の範囲内のものとすることはできない。」（審決謄本３頁第４段落）と判断したが，誤りである。
「約３対２」の割合数値は，図４において，当該ＣＤディスクの厚さとＤＶＤディスクの厚さの割合として図示されている。
イ 審決は，図４について，「半分高のＣＤ方式のディスクとＤＶＤディスクの下側の半分高の複合層等の２枚の半分高のディスクが接着されているのであるから，結局，各ディスクの厚さは，比で表すとすると約１対１となることは明らかである」（審決謄本３頁第３段落）と判断している。
しかし，図４では，「図３に示されている半分高のＣＤ方式と図２に１３で示されている下側の半分高の複合層等の２枚の半分高のディスクが接着されている」（甲２の５頁２０行目〜２２行目）が，図３の半分高のＣＤディスクと図２のＤＶＤディスクの下側の半分高の各厚さは同じではない。本件明細書では，ＣＤディスク又はＤＶＤディスクの規格上の厚さについて直接記載してはいないが，ＣＤディスク又はＤＶＤディスクの厚さについては各規格が存在し，本願発明は，当然，そのような規格の存在を前提としている。また，本件明細書に接する当業者にとってもそのような規格の存在は周知である。
すなわち，ＣＤディスクについては，欧州電子計算機工業会（ＥＣＭＡ）規格−１３０（甲８）が規定しており，その中の，「８．機械的，物理的及び寸法的な性質（Mechanical, physical and dimensional characteristics）」の項の，「８．６情報領域（Information area）」において，１０頁の図１の直径がｄ４（最大４４mm）からｄ５（最大１１８mm）の間の領域が「情報領域」と規定され，また，当該半径の間の領域において，ディスクは，透明基板（a transparent substrate），反射層（a reflective layer），保護層（a protective layer），随意的なラベル（an optional label）からなることが１１頁の図３を参照して規定されている。そして，レーザが入射する参照面Ｐからラベルまでの高さｈ１２は１．１mmから１．５mmの間となるように規定されている。さらに，透明基板の厚さｅは１．２mm±０．１mmと規定されている。
また，ＤＶＤディスクについては，ＥＣＭＡ規格−２６７（甲９）において，その「１０．１全体的寸法（Overall dimensions）」の項目で，接着層，スペーサ及びラベルを含んだＤＶＤディスクの厚さｅ１は，１．１４mmから１．５mmの間となるように規定されている。
上記のとおり，ＣＤ及びＤＶＤのディスク厚さは，ＥＣＭＡの各規格上，それぞれ一定の範囲で規定されており，この範囲内の厚さを有するＣＤディスク及びＤＶＤディスクである限り，一般的なＣＤプレーヤー及びＤＶＤプレーヤで再生することができるのである。言い換えれば，ＣＤプレーヤー及びＤＶＤプレーヤは各規格の範囲内の厚さを有するディスクを再生できなければならない。また，本件明細書（甲２）には，「新しいＤＶＤ方式の１つの特徴は，データが記録されている表面を有するための射出成形で形成されたプラスチック材が，従来の（現在一般的な）ＣＤディスクの厚さ・・・のほぼ半分の厚さである点にある。『半分高』のＤＶＤデータ表面に剛直性を与えるために，通常は同じ『半分高』の厚さのプラスチック層を裏に当てている。」（３頁下から７行目〜下から２行目）と記載されている。このことから，本件明細書において，この全高のＣＤディスクの半分の厚さと言った場合，上記規格寸法を厳密に適用すると，０．５５mmから０．７５mmの範囲の厚さを指すこととなり，「ほぼ半分の厚さの『半分高』」と言った場合には，前述したＣＤディスクの規格の厳密な半分である，０．５５mmから０．７５mmの範囲を中心に，それよりもやや上下に幅のある寸法を示していることは明らかである。さらに，ＤＶＤディスクは，「『半分高』のＤＶＤデータ表面に剛直性を与えるために，通常は同じ『半分高』の厚さのプラスチック層を裏に当てている」のであるから，データが記録されているプラスチック材と裏当てのプラスチック層の厚さは同じ厚さである。
そうすると，図３に示された「半値高（半分高）」のＣＤディスクの厚さは，０．５５mmから０．７５mmの範囲を中心に，それよりもやや上下に幅のある寸法を取ることができることは明らかである。同様に，図２に示された従来のＤＶＤディスクの「下側半分高」のデータが記録されているプラスチック材の厚さは，ＤＶＤディスクの規格による厚さｅ１の半分，すなわち，０．５７mmから０．７５mmの範囲の厚さを取ることができる。本件明細書にいう「半分高」，「下側半分高」はそれぞれ上記の幅をもった範囲の大きさである。
一方，それら「半分高」のＣＤディスクと，ＤＶＤディスクの「下側半分高」のデータが記録されているプラスチック材を，図４に示すように接着した場合に，形成されたハイブリッドコンパクトディスクは，ＣＤディスクとＤＶＤディスクの厚さの規格を満たす必要がある。すなわち，ハイブリッドコンパクトディスクの厚さは，ＣＤディスクの厚さの規格とＤＶＤディスクの厚さの規格の両方を満足する，１．１４mmから１．５mmの間となるように形成される必要がある。
ここで，ＤＶＤディスクの「下側半分高」のデータが記録されているプラスチック材として，上記０．５７mm〜０．７５mmの範囲のうち０．５７mmを採用した場合，接着されるべき「半分高」のＣＤディスクとして，０．５７mm〜０．９３mmの範囲の厚さのものを採用すれば，ハイブリッドコンパクトディスクは上記ディスクの厚さの各規格（１．１４mm〜１．５mmの範囲）を満たす。この場合，「半分高」のＣＤディスクと，ＤＶＤの「下側半分高」のデータが記録されているプラスチック材の厚さの比は，０．５７対０．５７（すなわち１対１）から，０．９３対０．５７（すなわち，１．６３対１）の間となる。また，ＤＶＤディスクの「下側半分高」のデータが記録されているプラスチック材として，０．５７mm〜０．７５mmの範囲のうち０．７５mmを採用した場合，接着されるべき「半分高」のＣＤディスクとして，０．３９mm〜０．７５mmの範囲の厚さのものを採用すれば，ハイブリッドコンパクトディスクは上記ディスクの厚さの各規格（１．１４mm〜１．５mm）を満たす。この場合，「半分高」のＣＤディスクと，ＤＶＤの「下側半分高」のデータが記録されているプラスチック材の厚さの比は，０．３９対０．７５（すなわち０．５２対１）から，０．７５対０．７５（すなわち１対１）の間となる。
審決は，「半分高」のＣＤディスクと，ＤＶＤの「下側半分高」のデータが記録されているプラスチック材の厚さの比は約１対１であると認定しているが，上述したように，両者の比は，規格上許容された範囲内で０．５２対１（約１対２）から，１．６３対１（約３対２）の間で広い範囲を取ることができる。図４では，そのうちの「約３対２」を選択したものであるが，この選択は，ＥＣＭＡの各規格が厚さの範囲を規定していることから，本件明細書の記載と何ら矛盾するものではない。審決は，上記各規格が，ＣＤディスク及びＤＶＤディスクの厚さについて所定の寸法範囲で規定されていることを見落としたため，上記のとおり誤った判断に至ったものである。
ウ 審決は，「図１についてではあるが，『もちろん，図面は正確な縮尺率では示されておらず，全高のディスクを概略的に示すためのものである。』とされているように，図４でも正確な縮尺率のものでないし，両ディスクの寸法関係に多少の差があったとしても，明細書において，その差が技術的に特別の意味があること等の説明ないし記載はなく，上記主張のような，図面の記載から，両ディスクの厚さ割合が『約３対２』であることの構成事項を想定することは困難であって，採用できない。」（審決謄本３頁下から第２段落）と判断している。
しかし，図１の図面が正確な縮尺率で示されていないという本件明細書の記述が，何ゆえ，縮尺率の正確性に関して何らの記述もない図４にそのまま適用されるのか，その理由が不明である。本件明細書（甲２）には，「図４は，本発明の好適な実施形態を示しており，これでは，図３に示されている半分高のＣＤ方式と図２に１３で示されている下側の半分高の複合層等の２枚の半分高のディスクが接着されている。」（５頁下から１０行目〜下から８行目）と記載され，図３の半分高のＣＤディスクと，図２のＤＶＤディスクにおける下側の半分高の複合層等のディスク１３の２枚のディスクとが接着された図が，図４に図示されている。別紙の各図に示すように，図２から図４において，図３の半分高のＣＤディスクの厚さと図４の上側に配置されたＣＤディスクの厚さは，図面上等しく表示され，また，図２のＤＶＤディスクにおける下側半分高のディスク１３と，図４のハイブリッドコンパクトディスクの下側に配置されたＤＶＤディスク１３の厚さも同様に等しく表示されている。そして，図３のＣＤディスクの厚さ（半分高）は，図２のＤＶＤディスクの下側半分高の厚さよりも厚く表示されている。
エ 以上のとおり，本件補正が，本件明細書の特許請求の範囲の記載において，ＣＤディスクの厚さとＤＶＤディスクの厚さの割合について「約３対２」とする旨の限定を付したことは，本件補正を不適法として却下する理由とはならない。
(2) 本件明細書の発明の詳細な説明の補正の適法性
審決は，「請求人（注，原告）は，本件補正で，発明の詳細な説明に複数の先行文献の文献名を追加するとともにこれら先行技術文献の内容を具体的に記載してきている。そして，このことで，本願に係る発明（注，本願発明）と先行技術とを対比し，発明の評価に関する情報，発明の実施に関する情報を実質的に追加する補正内容となるものとなるから，これは出願当初の明細書等の記載の範囲内のものでない。」（審決謄本３頁最終段落）と判断しているが，誤りである。
すなわち，「特許・実用新案審査基準第３部 明細書，特許請求の範囲又は図面の補正， 第１節新規事項 ５．発明の詳細な説明の補正 ５．２ 各論 (1) 先行技術文献の内容の追加」（甲１０）には，「特許法第３６条第４項第２号の規定により，先行技術文献情報（その関連する発明が記載されていた刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在）の記載が求められるところ，発明の詳細な説明の【背景技術】の欄に先行技術文献情報を追加する場合に，当該文献に記載された内容を併せて【背景技術】の欄に追加する補正は，通常，第三者が不測の不利益を受けることがないので，許される。」と規定されている。
本件出願人が行った先行技術文献についての本件補正は，複数の先行技術文献の文献名を追加するとともに，これら先行技術文献の内容を具体的に記載しただけのものであり，その補正により，先行技術と本願発明との対比や同発明の評価などは一切行っておらず，その補正は，特許庁が公示する審査基準に沿ったものであって，何ら新規事項を追加するものではないから，許されるべきである。
２ 取消事由２（特許法旧３６条４項所定の要件の具備についての判断の誤り）
(1) 審決は，「従来技術のＣＤディスクは，透明基板厚が１．２mmとして規格化されたものであり，したがって，対応するＣＤプレーヤも，光ヘッドを構成する光源，対物レンズ等の光学部品は，１．２mmの透明基板厚に対応した光学特性を備えたものである」（審決謄本５頁第４段落）と認定した上，「図１及び図３，従って，図４のＣＤ方式のディスク部分は，・・・規格に沿った厚さを有していないことは明らかである。即ち，従来技術のＣＤ方式のディスクの規格では，透明基板自体が１．２mmの厚さを有するものであって，これに対して，いわゆる保護層は，高々数μｍ〜数十μｍ程度である。従来技術のＣＤ方式によるディスク自体の厚さを半分にするには，透明基板自体の厚さを半減することが必須であり，基板厚に対する規格から外れることは明らかである。結局，従来技術のＣＤプレーヤでは，特別の工夫なしには，再生することができないことは明らかであ・・・る。従来技術のＣＤプレーヤでの再生を前提とした本願発明によるディスクが基板厚においてＣＤ規格から外れている場合，その実施に際し，上記拒絶理由（注，本件拒絶理由）で審査官が指摘した点の明確な説明は必須であって，その説明の記載がなされていない本願明細書及び図面（注，本件明細書等）は，当業者がその発明を実施できる程度に明確かつ十分に記載されているということはできない。」（同５頁下から第４段落〜６頁第２段落）と判断したが，以下のとおり，誤りである。
(2) 審決は，透明基板厚が１．２mmであると認定して，上記判断をしているが，この認定は透明基板厚の規格上の許容範囲を考慮せず，また，ディスクの厚さの寸法を考慮していない点で誤っている。
上記１(1)イで述べたとおり，ＣＤディスクに関するＥＣＭＡ規格−１３０（甲８）によれば，ＣＤ方式のディスクは，透明基板（a transparent substrate），反射層（a reflective layer），保護層（a protective layer），随意的なラベル（an optional label）からなることが規定されており，参照面Ｐからラベルまでの高さｈ１２は１．１mmから１．５mmの間となるように規定されている。また，ＤＶＤディスクに関するＥＣＭＡ規格−２６７（甲９）によれば，接着層，スペーサ及びラベルを含んだＤＶＤディスクの厚さｅ１は，１．１４mmから１．５mmの間となるように規定されている。これらのことから明らかなように，ＣＤディスク及びＤＶＤディスクの厚さは，審決が認定した透明基板の厚さとは別に規定されている。そして，既存のＣＤプレーヤ及びＤＶＤプレーヤは，どちらも全体の厚さが１．５mmまでのディスクを再生することができるように規格で定められている。
また，透明基板の厚さについても，上記１(1)イで述べたように，ＥＣＭＡ規格−１３０（甲８）では，「８．６情報領域（Information area）」に，ＣＤディスクの透明基板（a transparent substrate）の厚さｅは，１．１mmから１．３mmと規定されており，審決が認定した１．２mmに対し±０．１mmの許容範囲がある。また，ＥＣＭＡ規格−２６７（甲９）では，「１２ 光学的パラメータ（Optical parameters）」の項目の「１２．２ 透明基板の厚さ（Thickness of the transparent substrate）及び図９」において，本願発明が対象としている，単一の記録層とダミー基板から構成されるTypeA（４頁「７ディスクの概要（General description of the disk)」参照）のＤＶＤディスクの透明基板の厚さは，０．５７０mmから０．６４３mmと規定されている。
したがって，審決のように，ＣＤディスクの透明基板厚が１．２mmであることのみを前提として，本件明細書が特許法旧３６条４項に規定する要件を具備するか否かを判断することはできない。
(3) 本願発明は，本件明細書及び図４において，当業者において実施可能なように記載されている。
上記１(1)で述べたとおり，図４は，ＣＤディスクの厚さとＤＶＤディスクの厚さの割合を「約３対２」とすることを開示しているが，例えば，ＥＣＭＡの各規格に基づき，ディスク全体の厚さの各規格上の最大値１．５mmに対し，ＣＤディスクの厚さとして０．９３mm，ＤＶＤディスクの厚さとして０．５７mmを採用した場合を考えると，ＣＤディスクの透明基板の厚さを［０．９３−数ミクロンの保護層の厚さ］，ＤＶＤディスクの透明基板の厚さを［０．５７−数ミクロンの保護層の厚さ］とすることができ，これは透明基板の厚さにおいて上記各規格の下限値をやや下回るが，既存のＣＤプレーヤ及びＤＶＤプレーヤによって十分再生可能な値である。
ＣＤディスクやＤＶＤディスクの互換性において一番重要なことは，ディスク全体の厚さがＥＣＭＡの各規格に定められた値（規格値）の範囲に収まっているか否かであり，ディスクを構成する一部である透明基板の厚さが上記規格値の範囲に収まっているか否かは２次的な問題ある。すなわち，ディスク全体の厚さが上記規格値よりも厚ければ，ディスクそのものを既存のＣＤプレーヤやＤＶＤプレーヤに装着することは困難となり，既存のＣＤプレーヤやＤＶＤプレーヤの互換性を維持することはむずかしくなる。しかし，透明基板の厚さは，ディスク表面からデータ表面までの距離を規定するものであり，この厚さに対してはディスクそりなどによる，データ表面の回転時の上下方向の振動など，避けられない要因の存在が考慮され，それほど厳密な位置精度が要求されるものではない。したがって，通常のＣＤプレーヤやＤＶＤプレーヤは，プレーヤの対物レンズのフォーカスサーチ機能等により多少規格から外れた距離であっても，再生が可能なような設計となっているのである。特に，データの記録密度がＤＶＤディスクに比して小さなＣＤディスクにおいては，その許容度は大きく，ＣＤディスクの透明基板の厚さが０．９mmか，それよりわずかに薄い厚さの場合でも，既存のＣＤプレーヤでの再生が可能であることが，本件出願人により確認されている。
したがって，本件明細書及び図４には，本願発明に係るハイブリッドコンパクトディスクが当業者において実施可能なように記載されているというべきである。既に，本願発明に係るハイブリッドコンパクトディスクが，数百万枚のレベルで市場で販売され，既存のＣＤプレーヤ及びＤＶＤプレーヤにおいて使用されている事実は，そのことを裏付けるものである。
第４ 被告の反論
１ 取消事由１（本件補正の適否についての判断の誤り）について
(1) 本件明細書の特許請求の範囲の補正の適法性について
ア 原告は，「約３対２」の割合数値は，図４において当該ＣＤディスクの厚さとＤＶＤディスクの厚さの割合として図示されている旨主張する。
(ア) しかしながら，以下に述べるとおり，図４は，そもそも，各層の寸法比までを正確に表したものとは解し得ないものである。
ａ 本件明細書には，図４の各層の表記寸法の比が実際の寸法比を表していること（各層の縮尺率が正確であること）をうかがわせるような記載はいずれの箇所にもない。
ｂ 逆に，以下の点を指摘することができる。
@ 図４の層３と層９は，本件明細書（甲２）中に，「図面は正確な縮尺率では示されておらず」（５頁８行目及び９行目）の注釈のある図１の該当層と，ほぼ同一の寸法で表記されているから，結局，図４も正確な縮尺率で表示されたものではないと考えられる。
A 図４のハイブリッドコンパクトディスクにおいて，ピットとランドを凹凸で表しているものと解される金属被覆層９，２９は，同ディスク全体の厚さに比して明らかに過大に表記されている。本件明細書（甲２）にも記載されている（３頁１３行目）ように，ピットはナノメータ単位の寸法であるのに対し，ディスク全体の厚さは，原告の主張のＥＣＭＡの各規格に従っても，１．１４o〜１．５oであるから，金属被覆層９，２９が過大に表記されていることは明らかである。
B 図４のハイブリッドコンパクトディスクの上半分とほぼ同一寸法で表記されている図３のディスクは，図１のコンパクトディスクの半値高のディスクを示しているとしているが，ディスク全体の厚さは，図３では約８mm，図１では約１１mmであって，半値の高さとなっていない。
C 上記Bで指摘した図１であるが，ＣＤディスクに関するＥＣＭＡ規格−１３０（甲８）によれば，透明基板層はＣＤディスクの中で大幅高を有しているはずのものであるが，図１のＣＤディスクでは，逆に保護層に相当する支持層１１が半分高以上を示している。
(イ) 仮に，上記図４が各層の寸法比までを正確に表しているとしても，上記図４中の上側ＣＤ部分と下側ＤＶＤ部分の表記寸法をそれぞれ実際に測ってみると，上側ＣＤ部分は約８mm，下側ＤＶＤ部分は約６mmであって，両者の比は「約４対３」であり，「約３対２」ではない。したがって，上記図４に「約３対２」の割合数値が図示されているということはできない。
(ウ) 以上のとおり，原告の上記主張は失当である。
イ 原告は，@図４のハイブリッドコンパクトディスクの上側に配置されたＣＤディスクの厚さは，図３の半分高のＣＤディスクの厚さと等しく表記され，図４の上記ディスクの下側に配置されたＤＶＤディスク１３の厚さは，図２のＤＶＤディスクの下側半分高のディスク１３と等しく表記されていること，及びA図３のＣＤのディスクの厚さ（半分高）は，図２のＤＶＤディスクの下側半分高の厚さよりも厚く表記されていることを根拠に，図４のハイブリッドコンパクトディスクには，各ディスクの厚さの比において本件出願人の技術的な意図が示唆されていると見るのが自然であるとし，それらを根拠に，「約３対２」の割合数値は，図４において当該ＣＤディスクの厚さとＤＶＤディスクの厚さの割合として図示されている旨主張するようである。
しかしながら，一般に，複数の図面間の寸法比に意味がある場合には，縮尺が同一である旨の注釈がされるなど，そのことを示す何らかの表示がされていてしかるべきであるが，本件明細書等にはそのような表示は一切ないこと，図３のＣＤディスクの厚さ（半分高）が図２のＤＶＤディスクの下側半分高の厚さよりも厚く表記されているのは，図２と図３それぞれを見やすい大きさに記載した結果，あるいは，表記の厚さを目分量で決定した結果にすぎないとも解されること等を勘案すれば，上記Aの点は，図４に「約３対２」の割合数値が図示されているとする原告主張の根拠にはなり得ないし，上記@についても，単に作図の手間を軽減した結果にすぎないとも考えることができ，その主張の根拠にならないことは明らかである。
ウ 以上によれば，図４の図示するところが，「約３対２」という割合数値が当初明細書等である本件明細書等に記載された事項の範囲のものであることの根拠にならないことは明らかであるところ，原告は，他にその根拠となり得る事項を示していない。
また，一般に，当初明細書等に明示的に記載されていなくても，当初明細書等に記載した事項の範囲内であるといえる事項は，当初明細書等に接した当業者が，出願時の技術常識等に照らして，その意味であることが明らかであって，その事項がそこに記載されているのと同然であると理解する事項に限られるというべきところ，上記「約３対２」なる割合数値がそのような事項に該当しないことは明らかである。
したがって，「約３対２」なる割合数値は，当初明細書等である本件明細書等に記載された事項の範囲のものとはいえないとした審決の判断に誤りはなく，原告の上記主張は失当である。
(2) 本件明細書の発明の詳細な説明の補正の適法性について
ア 原告は，本件出願人が行った，複数の先行技術文献の文献名を追加するとともに，これら先行技術文献の内容を具体的に記載する補正は，何ら新規事項を追加するものではない旨主張する。
しかし，上記(1)で検討したとおり，「約３対２」という割合数値は，本件明細書等に記載された事項の範囲のものとはいえない旨の審決の判断に誤りがない以上，原告の上記主張の当否は審決の結論には影響を及ぼさない。
イ 原告は，上記主張の根拠として，本件補正のうち上記補正は，複数の先行技術文献の文献名を追加するとともに，これら先行技術文献の内容を具体的に記載しただけのものであり，同補正により，先行技術と本件出願に係る発明との対比や同発明の評価などは一切行っておらず，同補正は特許庁が公示する審査基準に沿ったものである旨主張する。
しかし，上記補正は，原告主張のように，複数の先行技術文献の文献名を追加するとともに，これら先行技術文献の内容を具体的に記載しただけのものではなく，同補正により，本件出願に係る発明の評価に関する情報，若しくは，本件出願の発明の実施に関する情報を追加するものであり，特許庁が公示する審査基準に沿ったものではなく，不適法である。
例えば，本件補正後の明細書（甲６）の段落【０００２】には，「上述の請求項１の前文に従うハイブリッドディスクは，・・・に開示されている。この文献は，・・・２枚の異なったディスク・・・を教示している。この２枚のディスクは異なった厚さを有している。・・・２枚のディスクはそれぞれのデータ記録表面を互いに向き合わせ，接着剤層５によって一緒に合体されている。このハイブリッドディスクの全体の厚さ（全高）は１．８mmであり，ＣＤディスク２ａの厚さとＤＶＤディスク２ｂの厚さの割合は２対１である。」という記載がある。この記載は，本件補正後の特許請求の範囲の請求項１に係る発明が，「２枚の異なった厚さを有するディスクを合体したもの」を前提としていることを示すとともに，ＣＤディスクとＤＶＤディスクの厚さの割合が従来のものと相違することを示すものであり，これは，本件出願に係る発明の評価に関する情報，若しくは，同発明の実施に関する情報を追加する補正にほかならない。
ウ 以上のとおり，原告の上記主張は失当である。
２ 取消事由２（特許法旧３６条４項所定の要件の具備についての判断の誤り）について
(1) 原告は，審決が，「従来技術のＣＤディスクは，透明基板厚が１．２oとして規格化されたものであ」る（審決謄本５頁第４段落）との認定を前提として，「図１及び図３，従って，図４のＣＤ方式のディスク部分は，・・・規格に沿った厚さを有していないことは明らかである。・・・従来技術のＣＤプレーヤでの再生を前提とした本願発明によるディスクが基板厚においてＣＤ規格から外れている場合，その実施に際し，上記拒絶理由（注，本件拒絶理由）で審査官が指摘した点の明確な説明は必須であって，その説明の記載がなされていない本願明細書及び図面（注，本件明細書等）は，当業者がその発明を実施できる程度に明確かつ十分に記載されているということはできない。」（同５頁下から第４段落〜６頁第２段落）と判断したことに対して，ＣＤディスクの透明基板厚に関する上記認定はその規格上の許容範囲を考慮せず，また，ディスクの厚さの寸法を考慮していない点で誤っている旨主張する。
しかしながら，原告の上記主張は，特許法旧３６条４項の要件の具備についての審決の判断が誤っていることの根拠にはなり得ない主張であるから，失当である。すなわち，審決は，「従来技術のＣＤ方式によるディスク自体の厚さを半分にするには，透明基板自体の厚さを半減することが必須であり，基板厚に対する規格から外れること」（審決謄本５頁下から第２段落），更に言えば，それにより，本願発明がＣＤプレーヤー又はＤＶＤプレーヤのいずれによっても再生することができるディスクを得るといった所期の目的をいかに達成し得るのか，そもそも所期の目的を達成し得るのか否か，達成し得る場合があるとしても，それはどのような場合かといった事項が不明となっていることを，本件明細書等が特許法旧３６条４項に規定する要件を満たさないことの理由としているものである。そして，その理由（規格から外れるという事実）とするところは，ＣＤディスクの透明基板厚の規格上の許容範囲やディスクの厚さの寸法を考慮しても，妥当であることは自明であって，審決のこの点の判断に誤りはない。
(2) 原告は，本願発明に関し，ＣＤディスクの透明基板の厚さを［０．９３−数ミクロンの保護層の厚さ］，ＤＶＤディスクの透明基板の厚さを［０．９３−数ミクロンの保護層の厚さ］とすることができるとし，これは透明基板の厚さにおいてＥＣＭＡの各規格の下限値をやや下回るが，既存のＣＤプレーヤー及びＤＶＤプレーヤーによって十分再生可能な値である，ＣＤディスクの透明基板の厚さが０．９oか，それよりわずかに薄い厚さの場合でも，既存のＣＤプレーヤーでの再生が可能であることが，本件出願人により確認されているなどとし，それらのことを根拠に，本件明細書及び図４には，本願発明に係るハイブリッドコンパクトディスクが当業者において実施可能なように記載されている旨主張するが，以下に述べるとおり，失当である。
ア まず，上記主張は，本願発明に係るＣＤディスク（第１半分高コンパクトディスク又は第２半分高コンパクトディスクのいずれか一方）の透明基板の厚さが少なくとも０．９o程度以上であることを前提としているが，その前提において誤りである。
すなわち，本件請求項１の記載にも，本件明細書の発明の詳細な説明や本件図面にも，本願発明に係るＣＤディスクの透明基板の厚さが少なくとも０．９o程度以上であるという前提を開示ないし示唆する記載はないから，本件請求項１並びに本件明細書の発明の詳細な説明及び本件図面を参照しても，その前提事実を導き出すことは到底できない。むしろ，ＥＣＭＡの各規格に基づけば，全高のＣＤディスクの厚さが最大でも１．５oであることからすれば，半分高コンパクトディスクを要件とする本願発明には，ＣＤディスクの透明基板の厚さが０．７５o以上のものは含まれないと解するのが計算上妥当である。
イ 仮に，本件請求項１でいう「半分高」を「全高ではない」といった程度の広い意味に解釈し，本願発明を，ＣＤディスクの透明基板の厚さが０．９o程度以上のものをも含むものと解し得たとしても，原告の上記主張は失当である。
なぜならば，この場合でも，本願発明に係るＣＤディスクの透明基板の厚さはＥＣＭＡの規格で規定する１．１mm〜１．３mmの範囲を外れており，再生可能であることが保証されていないことには変わりがなく，既存のＣＤプレーヤーのうちのどの範囲のもので再生可能なのかが当業者には分からないし，本件請求項１には，その文言上，ＣＤディスクの透明基板の厚さが０．９o程度に満たないものも当然に含まれているところ，文言上含まれるもののうちどの範囲のものが，既存のＣＤプレーヤーで再生可能かといったことも，分からないからである。
ウ 以上のとおり，原告の上記張は失当である。
第５ 当裁判所の判断
１ 取消事由１（本件補正の適否についての判断の誤り）について
(1) 本件明細書の特許請求の範囲の補正の適法性について
ア 原告は，本件補正のうち，本件請求項１において，ＣＤディスクの厚さとＤＶＤディスクの厚さの割合につき，特に「約３対２」とする旨の限定を付す補正について，「ＣＤディスクの厚さとＤＶＤディスクの厚さの割合が約３対２であり」とする限定を付加する補正に関し，「『約３対２』なる割合数値の記載ないしは示唆する事項は，明細書等（注，本件明細書等）のいずれにも見いだすことはできないし，明細書等の記載からみても自明な事項の範囲内のものとすることはできない。」（審決謄本３頁第４段落）とした審決の判断は，誤りである旨主張する。
イ そこで，検討すると，本件明細書（甲２）には以下の記載がある。
(ア) 「本発明（注，本願発明）は，プラスチック材の表面上の一連のピット（ｐｉｔ）およびランドで主にデジタルデータを光学的に記憶するコンパクトディスクに関するものである。特に，本発明は，同一構造体上に標準音声ＣＤ方式と超高密度（ＤＶＤ）方式の両方で行われるデータ記憶に関するものである。」（３頁４行目〜７行目）
(イ) 「新しいＤＶＤ方式の１つの特徴は，データが記録されている表面を有するための射出成形で形成されたプラスチック材が，従来の（現在一般的な）ＣＤディスクの厚さ（以下，『全高』という。）のほぼ半分の厚さである点にある。『半分高』のＤＶＤデータ表面に剛直性を与えるために，通常は同じ『半分高』の厚さのプラスチック層を裏に当てている。」（同頁下から７行目〜下から２行目）
(ウ) 「図１は，従来技術の全高のＣＤ方式のコンパクトディスクの一部の断面を示している。図２は，従来技術の全高のＤＶＤ方式のコンパクトディスクの一部の断面を示している。図３は，半分高のＣＤ方式のコンパクトディスク部材の一部の断面を示している。図４は，本発明のハイブリッドコンパクトディスクの一部の断面を示している。」（４頁下から１０行目〜下から３行目）
(エ) 「これは（注，本願発明のディスク）は，図４にコンパクトディスク１として示されている。これをさらに明らかにするため，図１は，一般的な・・・全高のＣＤ１を示している。これは，プラスチックデータ記録層３を含み，これの平坦な上表面５を通して凹凸状のデータ記録表面７を走査レーザー９で見ることができる。層７のデータの反射性を高めるために，金属被覆層９が溶着されている。次に，金属被覆層９を保護すると共に，ディスクを全高にするために，層１１が金属被覆層９上に溶着されるが，これは透明である必要はない。もちろん，図面は正確な縮尺率では示されておらず，全高のディスクを概略的に示すためのものである。」（５頁１行目〜９行目）
(オ) 「図２は，従来技術のＤＶＤディスクを示している。それは図１に対して裏返した状態で示されているので，レーザーはデータ表面を下側から見る。半分高のディスク１３が接着剤で半分高の支持ディスク１５に接着されている。すなわち，データ表面に金属被覆層２９が重なっており，この金属被覆層２９に保護層３１が重なり，この保護層に支持ディスク１５を接着することによって全高のディスクを形成している。」（同頁１０行目〜１５行目）
(カ) 「図３は，図１の支持層１１に相当する保護層４１の厚さを減じることによって形成されたＣＤ方式の半値高のディスクを示している。データ保存層３は図１の従来技術に示されている層と同じ厚さを有するようになっており，図３および図１のピットの寸法は同じになるようになっている。」（同頁１６行目〜１９行目）
(キ) 「図４は，本発明の好適な実施形態を示しており，これでは，図３に示されている半分高のＣＤ方式と図２に１３で示されている下側の半分高の複合層等の２枚の半分高のディスクが接着されている。その結果，２つの金属被覆層２９および９が互いに向き合い，２つのデータ表面７および２７の各々を，ＣＤの場合は上から，ＤＶＤの場合は下からレーザーを当てることによって見ることができる。」（同頁２０行目〜２４行目）
ウ 本件明細書の上記記載によれば，一般に，ＤＶＤディスクは，ＣＤディスクの厚さのほぼ半分の厚さを有し，その表面に剛直性を与えるため，同じ半分高の厚さのプラスチック層を当て，ディスク全体として，ＣＤディスクの厚さと同じになるようにされていること，本願発明の好適な実施形態においては，半分高のＣＤディスクとＤＶＤディスクの下側の半分高の複合層等の２枚の半分高のディスクが接着されていることが理解されるのであって，上記記載を文言どおりに読めば，ＣＤディスクとＤＶＤディスクの厚さの比は，約１対１になるものと考えられる。本件明細書の発明の詳細な説明や本件図面において，上記記載以外に，両ディスクの厚さの割合を具体的に明示ないし示唆する記載は存在しない。
エ 原告は，図４には，ＣＤディスクの厚さとＤＶＤディスクの厚さの割合として，「約３対２」の割合数値が図示されている旨主張する。
しかしながら，本件明細書（甲２）には，図４の複合ディスクの各層が，正確な縮尺率で，すなわち，複合ディスクを各層の実際の寸法に一定の縮尺率を乗じて得られる数値を用いて作図されていることをうかがわせる記載は存在しない。むしろ，本件明細書には，図１に関し，上記イ(エ)のとおりの記載があるところ，図４の層３及び層９は，図１の該当する層３及び層９とほぼ同一の寸法で図示されていることから，上記イ(エ)の「図面は正確な縮尺率では示されておらず，全高のディスクを概略的に示すためのものである。」との記載は，少なくとも図４及び図１が正確な縮尺率で表記されていないことを明示するものと解される。本件明細書（甲２）の記載によれば，ディスクのピットはナノメータ単位の寸法である（３頁１３行目）のに対し，半分高のＣＤディスクとＤＶＤディスクの下側の半分高の複合層等の２枚の半分高のディスクが接着されている本願発明に係るハイブリッドコンパクトディスクの厚さは，ほぼＣＤコンパクトディスクの厚さと同じになると考えられるところ，欧州電子計算機工業会（ＥＣＭＡ）規格−１３０（甲８）が規定するＣＤディスクの規格によれば，ＣＤディスクの全高は，１．１mmから１．５mmと規定されているから，図４において，ピットとランドを凹凸で表している金属被覆層９，２９が実際より過大に図示されていることは明らかであり，この点も，図４の寸法の表記が正確な縮尺率によるものでないことの証左である。
なお，図４には，図２に図示されたＤＶＤディスク１３と図３に図示されたＣＤディスクとが合わさった（接着されている）状態が図示され，ＣＤディスクの厚さの方がＤＶＤディスク１３の厚さよりやや厚く図示されているが，図４が正確な縮尺率で示されたものでなく，本件明細書にもその意味合いについて記載するところはないから，図４に示された両ディスクの厚さの相違が，ＣＤディスクとＤＶＤディスクの厚さの割合数値を示唆するものということはできない。
のみならず，仮に，図４が複合ディスクの各厚さが正確な縮尺率で図示されているとしても，図４中の上側ＣＤ部分と下側ＤＶＤ部分の寸法をそれぞれ実際に測定してみると，上側ＣＤ部分は約８mm，下側ＤＶＤ部分は約６mmであって，両者の比は「約４対３」であり，「約３対２」ではない。したがって，図４に「約３対２」の割合数値が図示されているということはできない。
オ 原告は，「半分高」のＣＤディスクと，ＤＶＤの「下側半分高」のディスクのデータが記録されている各プラスチック材の厚さの比は，規格上許容された範囲内で０．５２対１（約１対２）から，１．６３対１（約３対２）の間の広い範囲の値を取ることができるのであって，図４では，そのうちの「約３対２」を選択したものであるとし，両ディスクのデータが記録されているプラスチック材の厚さの比は約１対１であるとした審決の認定は誤りである旨主張する。
確かに，ＣＤディスクに関するＥＣＭＡ規格−１３０（甲８，ＣＤディスクのレーザが入射する参照面Ｐからラベルまでの高さｈ１２は１．１mmから１．５mmとされている。）及びＤＶＤディスクに関するＥＣＭＡ規格−２６７（甲９，ＤＶＤディスクの厚さｅ１は，１．１４mmから１．５mmとされている。）は，両ディスクに関するＪＩＳ規格（乙１，２）と整合するものであって，本件出願時において，当業者に周知であったということができる。
しかしながら，両ディスクの厚さの比が，本件補正に係る１．６３対１（約３対２）の割合数値となるのは，ＤＶＤディスクの「下側半分高」のデータが記録されているプラスチック材の厚さの許容範囲０．５７mm〜０．７５mmの内で最小の０．５７mmを採用した場合であって，かつ，「半分高」のＣＤディスクのプラスチック材の厚さの許容範囲０．５７mm〜０．９３mmの内で最大の０．９３mmを採用した場合に該当するものである。このようにＥＣＭＡの各規格から算出される許容範囲内であるとはいえ，上記のような両ディスクの厚さを各規格値の最小値と最大値という限界数値を採用して算出される割合数値をもって，当業者にとって自明な事項であるとか，本件明細書の発明の詳細な説明にその算出過程について説明がなくとも，当業者が技術常識を参酌して上記各規格から当然に認識できる事項であるということはできないから，これを本件明細書等に記載されているのと同視することはできない。
カ したがって，本件補正のうち本件請求項１に関する補正は，当初明細書等である本件明細書に記載された事項の範囲内においてするものとは認められないとした審決の判断に誤りはない。
(2) 発明の詳細な説明の補正の適法性について
ア 原告は，本件補正のうち本件明細書の発明の詳細な説明の補正は，複数の先行技術文献の文献名を追加するとともに，これら先行技術文献の内容を具体的に記載しただけものであり，その補正により，先行技術と本件出願に係る発明との対比や同発明の評価などは一切行っておらず，何ら新規事項を追加するものではない旨主張する。
そこで，検討すると，上記補正により，本件補正後の明細書（甲６）の段落【０００２】に，従来技術として，「上述の請求項１の前文に従うハイブリッドディスクは，特開平８−２９７６５９号公報に開示されている。この文献は，（例えば，抄録を参照すると，）２枚の異なったディスク２ａ，２ｂ，すなわち，ＣＤディスクとＤＶＤディスクとからなるハイブリッドディスクを教示している。この２枚のディスクは異なった厚さを有している。ＣＤディスク２ａは，１．２mmの厚さを有すると共に，・・・とからなっている。また，・・・ＤＶＤディスク２ｂは，０．６mmの厚さを有すると共に，・・・とからなっている。・・・。２枚のディスクはそれぞれのデータ記録表面を互いに向き合わせ，接着剤層５によって一緒に合体されている。このハイブリッドディスクの全体の厚さ（全高）は１．８mmであり，ＣＤディスク２ａの厚さとＤＶＤディスク２ｂの厚さの割合は２対１である。」との記載が追加された。
上記記載は，特開平８−２９７６５９号公報を先行技術文献として追加するにとどまらず，補正後の特許請求の範囲の請求項１に係る発明が，「２枚の異なった厚さを有するＣＤディスクとＤＶＤディスクとを接着して形成したもの」を前提としていることを示すとともに，「ＣＤディスクの厚さとＤＶＤディスクの厚さの割合が約３対２」であって，従来のもの（２対１）と相違することを示すものであるから，本件出願に係る発明の評価に関する情報，若しくは，同発明の実施に関する情報を追加する補正に該当するものと認められる。
イ したがって，本件補正のうち本件明細書の発明の詳細な説明の補正も，本件明細書等に記載された範囲においてするものとは認められないとした審決の判断に誤りはない。
(3) 以上のとおり，原告が主張する取消事由１は理由がない。
２ 取消事由２（特許法旧３６条４項所定の要件の具備についての判断の誤り）について
(1) 原告は，審決が，「従来技術のＣＤディスクは，透明基板厚が１．２oとして規格化されたものであ」る（審決謄本５頁第４段落）との認定を前提として，「図１及び図３，従って，図４のＣＤ方式のディスク部分は，・・・規格に沿った厚さを有していないことは明らかである。・・・従来技術のＣＤプレーヤでの再生を前提とした本願発明によるディスクが基板厚においてＣＤ規格から外れている場合，その実施に際し，上記拒絶理由（注，本件拒絶理由）で審査官が指摘した点の明確な説明は必須であって，その説明の記載がなされていない本願明細書及び図面（注，本件明細書等）は，当業者がその発明を実施できる程度に明確かつ十分に記載されているということはできない。」（同５頁下から第４段落〜６頁第２段落）と判断したことに対して，ＣＤディスクの透明基板厚に関する上記認定はその規格上の許容範囲を考慮せず，また，ディスクの厚さの寸法を考慮していない点で誤っている旨主張する。
そこで，検討すると，本件明細書の上記１(1)イ(エ)の記載から明らかなとおり，本願発明のハイブリッドコンパクトディスクにおけるＣＤディスク側については，そのデータの読取りは，プラスチックデータ記録層（データ保存層）３を介して行われるところ，このプラスチックデータ記録層（データ保存層）３の厚さに関して，本件明細書には何ら記載も示唆もないが，一般的な規格で定められているＣＤディスクは，ＥＣＭＡ規格−１３０（甲８），ＪＩＳ規格（乙１）に規定されているとおり，データの読取りは保護層ではなく，透明基板を介して行うものであって，その透明基板の厚さｅは，ＣＤディスクの厚さ（基準面からラベルまでの高さｈ１２）が１．１mmから１．５mmに対して，１．１mmから１．３mmとなっており，ＣＤディスクの厚さの大半を占めるものである。この規格に従えば，ＣＤディスクを半分高にするためには，読取り側である透明基板面の方の厚さを減じるほかないと認められる。この点について，本件明細書の上記１(1)イ(カ)の記載によれば，ＣＤディスクの保護層の厚さを減じることによって半値高のディスクを形成することが記載されているが，上記規格によれば，ＣＤディスクの保護層の厚さは０．４mmより少なくなるはずであり，これを減じることにより半値高のディスクを得ることは不可能である。
本願発明に係るハイブリッドコンパクトディスクは，従来技術のＣＤプレーヤでの再生を前提としていることは，本件請求項１の記載及び本件明細書（甲２）の「本発明（注，本願発明）は，ＣＤまたはＤＶＤプレーヤのいずれによっても再生することができ，半分高の標準方式コンパクトディスクの金属被覆基板と金属被覆ＤＶＤ基板を背中合わせに接着して１枚の両面ハイブリッドＤＶＤ−ＣＤディスクにした単一ディスクである」（４頁７行目〜１０行目）等の記載から明らかであるところ，そのＣＤディスク側の透明基板の厚さは，ＣＤディスクの厚さを半分高とするためにこれを減じることから，上記規格から外れることになる。そうすると，何らの工夫もしなければ，従来技術のＣＤプレーヤでは再生することができないことは明らかであり，したがって，本件明細書の発明の詳細な説明においては，どのような工夫を施すことによって，規格から外れているにもかかわらず，従来技術のＣＤプレーヤで再生することができることになるのか（なお，仮に，保護層を減じて半値高のディスクが得られるというのであれば，いかにしてそれが可能となるのか）を開示しなければ，当業者が本願発明を実施することができるようにはならないというべきであるが，本件明細書の発明の詳細な説明には上記の点について何ら開示するところがない。
この点の判断は，ＣＤディスクの透明基板厚が，審決が認定するように１．２mmであることを前提とするか，上記規格のように一定の許容範囲のある一定の幅のものであることを前提とするかによって左右されるものではない。
(2) 原告は，本件明細書の図４はＣＤディスクの厚さとＤＶＤディスクの厚さの割合を「約３対２」とすることを開示しているが，例えば，ＥＣＭＡの各規格に基づき，ディスク全体の厚さの規格上の最大値１．５mmに対し，ＣＤディスクの厚さとして０．９３mm，ＤＶＤディスクの厚さとして０．５７mmの場合を考えると，ＣＤディスクの透明基板の厚さを［０．９３−数ミクロンの保護層の厚さ］，ＤＶＤディスクの透明基板の厚さを［０．５７−数ミクロンの保護層の厚さ］とすることができ，これは透明基板の厚さにおいて上記各規格の下限値をやや下回るが，既存のＣＤプレーヤ及びＤＶＤプレーヤによって十分再生可能な値であるから，本願発明に係るハイブリッドコンパクトディスクは実施可能であり，そのことは，本件明細書及び図４に当業者において理解し得る程度に記載されている旨主張する。
しかしながら，原告の上記主張の前提事項は，上記１(1)で説示したとおり，いずれも，本件明細書等に記載も示唆もなく，また，それ自体自明でも，当業者が技術常識を参酌して上記各規格から当然に認識できるものでもない事項であるところ，原告はこれらの事項が本件明細書等に記載されているのと同視し得るとの誤った見解に立って，本件明細書等が特許法旧３６条４項に規定された要件を満たす旨を主張するものであって，失当というほかない。
(3) したがって，本件明細書等が特許法旧３６条４項に規定された要件を満たしていないとした審決の判断に誤りはなく，原告が主張する取消事由２は理由がない。
３ 以上によれば，原告主張の取消事由はいずれも理由がなく，他に審決を取り消すべき瑕疵は見当たらない。
よって，原告の請求は理由がないから，これを棄却することとし，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第１部
裁判長裁判官 篠 原 勝 美
裁判官 宍 戸 充
裁判官青蛛@馨は，転補につき署名押印することができない。
裁判長裁判官 篠 原 勝 美