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2022.12.24
令和3(行ケ)10090 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年8月4日 知的財産高等裁判所
知財高裁(1部)は、訂正要件違反として、無効理由無しとした審決を取り消しました。
原告は、本件審決は、本件訂正について、1)訂正事項１は、本件訂正前 の請求項１の「噴射製品」を「粘膜への刺激が低減された、噴射製品」と 訂正するものであるが、当該噴射製品は、害虫忌避組成物を充填した物の 発明であり、その害虫忌避組成物が有している粘膜への刺激という作用に 対し、当該粘膜への刺激を低減したものと、実質的に害虫忌避組成物を充 填した物の発明の作用・用途が、発明の構成として限定されたものと理解＼nすることができるから、訂正事項１は、「特許請求の範囲の減縮」（特許法 １３４条の２第１項ただし書１号）を目的とするものということができる、 2)訂正事項２は、本件訂正前の請求項３の「噴射方法」を「粘膜への刺激 を低減する、噴射方法」とするものであるが、当該噴射方法は、「害虫忌避 組成物を噴射する噴射方法」の発明であり、その害虫忌避組成物が有して いる粘膜への刺激という作用に対し、当該粘膜への刺激を低減したものと、 実質的に害虫忌避組成物を噴射する方法の発明の作用・用途が、発明の構＼n成として限定されたものと理解することができるから、訂正事項２は、「特 許請求の範囲の減縮」を目的とするものということができる旨判断したが、 かかる本件審決の判断は誤りである旨主張するので、以下において判断す る。
(ア) 訂正事項１は、本件訂正前の請求項１の「噴射製品」を「粘膜への刺 激が低減された、噴射製品」と訂正し、訂正事項２は、本件訂正前の請 求項３の「噴射方法」を「粘膜への刺激を低減する、噴射方法」と訂正 するものであり（甲４６）、本件訂正前の請求項１の「噴射製品」及び本 件訂正前の請求項３の「噴射方法」の各記載事項に、それぞれ「粘膜へ の刺激が低減された」又は「粘膜への刺激を低減する」という作用に係 る記載事項を加えたものと認められる。
しかるところ、本件明細書には、「粘膜への刺激の低減」に関し、「本 発明者らは、適用距離における粒子径だけでなく、適用箇所を超えた位 置における粒子径も考慮し、それぞれの位置における粒子径の比が所定 の値以上となるよう調整された噴射製品であれば、粘膜を刺激しやすい 害虫忌避成分が配合されている場合であっても、粘膜への刺激が低減さ れ、上記課題を解決し得ることを見出し、本発明を完成させた。」（【００ ０６】）、「本実施形態の噴射製品は、噴口から１５ｃｍ離れた位置におけ る噴射された害虫忌避組成物の５０％平均粒子径ｒ１５と、噴口から３０ ｃｍ離れた位置における噴射された害虫忌避組成物の５０％平均粒子径 ｒ３０との粒子径比（ｒ３０／ｒ１５）が、０．６以上となるよう調整されて いる。なお、本実施形態の噴射製品は、噴射された際の粒子径比が特定 の範囲となるよう調整されていることを特徴とする。そのため、その他 の構成（たとえば噴射製品の形状、他の成分および配合、容器内圧等の＼n各種物性等）は、上記粒子径比の範囲を満たすものであればよく、特に 限定されない。」（【００１０】）、「本実施形態の噴射製品は、粒子径比（ｒ ３０／ｒ１５）が０．６以上となるよう調整されている。そのため、噴射さ れた害虫忌避組成物は、噴口から３０ｃｍ離れた位置であっても粒子径 が維持されたままである。その結果、噴射製品は、粘膜を刺激しやすい 上記特定の害虫忌避成分が配合されているにもかかわらず、粘膜への刺 激が低減され得る。」（【００２３】）、「このように、本実施形態の噴射製 品は、噴射された害虫忌避組成物の粒子径比（ｒ３０／ｒ１５）が０．６以 上に調整されていればよく、このような粒子径比を上記範囲に調整する 方法は特に限定されない。」（【００２４】）、「以上、本実施形態の噴射製 品（ポンプ製品）によれば、粘膜を刺激しやすい上記特定の害虫忌避成 分が配合されているにもかかわらず、噴射された害虫忌避組成物は、噴 射後に粒子径比（ｒ３０／ｒ１５）が０．６以上に維持されているため、粘 膜への刺激が低減され得る。」（【００２８】）、「本実施形態の噴射方法に よれば、粘膜を刺激しやすい上記特定の害虫忌避成分が配合されている にもかかわらず、噴射された害虫忌避組成物は、噴射後に粒子径比（ｒ ３０／ｒ１５）が０．６以上に維持されるよう噴射される。その結果、本実 施形態の噴射方法によって噴射された害虫忌避組成物は、使用者等の粘 膜を刺激しにくい。」（【００４４】）、「表１に示されるように、粒子径比＼n（ｒ３０／ｒ１５）が０．６以上となるよう調整された実施例１〜１４の噴 射製品は、Ｎ，Ｎ−ジエチル−ｍ−トルアミド（ディート）を配合した 噴射製品（たとえば表２に示される参考例１）と同程度まで粘膜刺激が＼n低減された。また、たとえば実施例１〜３と実施例１１〜１３との比較 から分かるように、本発明の噴射製品は、使用するポンプ製品（アクチ ュエータ）の寸法等（噴射方式、噴口径、１回吐出量等の諸条件）が異 なる場合であっても、粒子径比（ｒ３０／ｒ１５）が０．６以上となるよう 調整されていることにより、粘膜刺激低減効果が得られることがわかっ た。」（【００５２】）との記載がある。これらの記載によれば、本件明細 書には、「粘膜への刺激の低減」の作用効果は、本件訂正前の請求項１の 「前記噴口から１５ｃｍ離れた位置における噴射された前記害虫忌避組 成物の５０％平均粒子径ｒ１５と、前記噴口から３０ｃｍ離れた位置にお ける噴射された前記害虫忌避組成物の５０％平均粒子径ｒ３０との粒子 径比（ｒ３０／ｒ１５）が、０．６以上となるよう調整され」との構成又は＼n本件訂正前の請求項３の「前記噴口から１５ｃｍ離れた位置における５ ０％平均粒子径ｒ１５と、前記噴口から３０ｃｍ離れた位置における５ ０％平均粒子径ｒ３０との粒子径比（ｒ３０／ｒ１５）が、０．６以上となり」 との構成によって奏することの開示があることが認められる。一方で、＼n本件明細書には、本件訂正前の請求項１及び３の上記各構成にした場合＼nであっても、「粘膜への刺激の低減」の作用効果を奏しない場合があるこ とについての記載も示唆もない。
そうすると、訂正事項１及び２により加えられた「粘膜への刺激が低 減された」又は「粘膜への刺激を低減する」という作用に係る記載事項 は、本件訂正前の請求項１及び３の上記各構成によって奏される作用効＼n果を記載したにすぎないものであるから、訂正事項１及び２は、本件訂 正前の請求項１及び３の各発明に係る特許請求の範囲を狭くしたものと 認めることはできない。
(イ) したがって、訂正事項１及び２は、「特許請求の範囲の減縮」（特許 法１３４条の２第１項ただし書１号）を目的とするものと認めることは できないから、原告の前記主張は理由がある。
イ 被告の主張について
被告は、訂正事項１は、害虫忌避組成物を充填した物の発明（本件訂正 前の請求項１）において、その害虫忌避組成物が有している粘膜への刺激 という作用に対し、当該粘膜への刺激を低減したものと、実質的に害虫忌 避組成物を充填した物の発明の用途又は作用が、発明の構成として限定さ＼nれたものと理解することができ、また、訂正事項２は、害虫忌避組成物を 噴射する噴射方法の発明（本件訂正前の請求項３）において、その害虫忌 避組成物が有している粘膜への刺激という作用に対し、当該粘膜への刺激 を低減したものと、実質的に害虫忌避組成物を噴射する方法の発明の用途 又は作用が、発明の構成として限定されたものと理解することができると＼nして、訂正事項１及び２は、本件訂正前の請求項１及び３の各発明の特許 請求の範囲について、少なくとも用途又は作用を限定しているから、「特許 請求の範囲の減縮」を目的とするものである旨主張する。 しかしながら、被告の上記主張は、本件審決と同旨の理由を述べるもの であるから、前記アで説示したとおり、採用することができない。
原告は、本件審決は、本件訂正について、1)訂正事項１は、本件訂正前 の請求項１の「噴射製品」を「粘膜への刺激が低減された、噴射製品」と 訂正するものであるが、当該噴射製品は、害虫忌避組成物を充填した物の 発明であり、その害虫忌避組成物が有している粘膜への刺激という作用に 対し、当該粘膜への刺激を低減したものと、実質的に害虫忌避組成物を充 填した物の発明の作用・用途が、発明の構成として限定されたものと理解＼nすることができるから、訂正事項１は、「特許請求の範囲の減縮」（特許法 １３４条の２第１項ただし書１号）を目的とするものということができる、 2)訂正事項２は、本件訂正前の請求項３の「噴射方法」を「粘膜への刺激 を低減する、噴射方法」とするものであるが、当該噴射方法は、「害虫忌避 組成物を噴射する噴射方法」の発明であり、その害虫忌避組成物が有して いる粘膜への刺激という作用に対し、当該粘膜への刺激を低減したものと、 実質的に害虫忌避組成物を噴射する方法の発明の作用・用途が、発明の構＼n成として限定されたものと理解することができるから、訂正事項２は、「特 許請求の範囲の減縮」を目的とするものということができる旨判断したが、 かかる本件審決の判断は誤りである旨主張するので、以下において判断す る。
(ア) 訂正事項１は、本件訂正前の請求項１の「噴射製品」を「粘膜への刺 激が低減された、噴射製品」と訂正し、訂正事項２は、本件訂正前の請 求項３の「噴射方法」を「粘膜への刺激を低減する、噴射方法」と訂正 するものであり（甲４６）、本件訂正前の請求項１の「噴射製品」及び本 件訂正前の請求項３の「噴射方法」の各記載事項に、それぞれ「粘膜へ の刺激が低減された」又は「粘膜への刺激を低減する」という作用に係 る記載事項を加えたものと認められる。
しかるところ、本件明細書には、「粘膜への刺激の低減」に関し、「本 発明者らは、適用距離における粒子径だけでなく、適用箇所を超えた位 置における粒子径も考慮し、それぞれの位置における粒子径の比が所定 の値以上となるよう調整された噴射製品であれば、粘膜を刺激しやすい 害虫忌避成分が配合されている場合であっても、粘膜への刺激が低減さ れ、上記課題を解決し得ることを見出し、本発明を完成させた。」（【００ ０６】）、「本実施形態の噴射製品は、噴口から１５ｃｍ離れた位置におけ る噴射された害虫忌避組成物の５０％平均粒子径ｒ１５と、噴口から３０ ｃｍ離れた位置における噴射された害虫忌避組成物の５０％平均粒子径 ｒ３０との粒子径比（ｒ３０／ｒ１５）が、０．６以上となるよう調整されて いる。なお、本実施形態の噴射製品は、噴射された際の粒子径比が特定 の範囲となるよう調整されていることを特徴とする。そのため、その他 の構成（たとえば噴射製品の形状、他の成分および配合、容器内圧等の＼n各種物性等）は、上記粒子径比の範囲を満たすものであればよく、特に 限定されない。」（【００１０】）、「本実施形態の噴射製品は、粒子径比（ｒ ３０／ｒ１５）が０．６以上となるよう調整されている。そのため、噴射さ れた害虫忌避組成物は、噴口から３０ｃｍ離れた位置であっても粒子径 が維持されたままである。その結果、噴射製品は、粘膜を刺激しやすい 上記特定の害虫忌避成分が配合されているにもかかわらず、粘膜への刺 激が低減され得る。」（【００２３】）、「このように、本実施形態の噴射製 品は、噴射された害虫忌避組成物の粒子径比（ｒ３０／ｒ１５）が０．６以 上に調整されていればよく、このような粒子径比を上記範囲に調整する 方法は特に限定されない。」（【００２４】）、「以上、本実施形態の噴射製 品（ポンプ製品）によれば、粘膜を刺激しやすい上記特定の害虫忌避成 分が配合されているにもかかわらず、噴射された害虫忌避組成物は、噴 射後に粒子径比（ｒ３０／ｒ１５）が０．６以上に維持されているため、粘 膜への刺激が低減され得る。」（【００２８】）、「本実施形態の噴射方法に よれば、粘膜を刺激しやすい上記特定の害虫忌避成分が配合されている にもかかわらず、噴射された害虫忌避組成物は、噴射後に粒子径比（ｒ ３０／ｒ１５）が０．６以上に維持されるよう噴射される。その結果、本実 施形態の噴射方法によって噴射された害虫忌避組成物は、使用者等の粘 膜を刺激しにくい。」（【００４４】）、「表１に示されるように、粒子径比＼n（ｒ３０／ｒ１５）が０．６以上となるよう調整された実施例１〜１４の噴 射製品は、Ｎ，Ｎ−ジエチル−ｍ−トルアミド（ディート）を配合した 噴射製品（たとえば表２に示される参考例１）と同程度まで粘膜刺激が＼n低減された。また、たとえば実施例１〜３と実施例１１〜１３との比較 から分かるように、本発明の噴射製品は、使用するポンプ製品（アクチ ュエータ）の寸法等（噴射方式、噴口径、１回吐出量等の諸条件）が異 なる場合であっても、粒子径比（ｒ３０／ｒ１５）が０．６以上となるよう 調整されていることにより、粘膜刺激低減効果が得られることがわかっ た。」（【００５２】）との記載がある。これらの記載によれば、本件明細 書には、「粘膜への刺激の低減」の作用効果は、本件訂正前の請求項１の 「前記噴口から１５ｃｍ離れた位置における噴射された前記害虫忌避組 成物の５０％平均粒子径ｒ１５と、前記噴口から３０ｃｍ離れた位置にお ける噴射された前記害虫忌避組成物の５０％平均粒子径ｒ３０との粒子 径比（ｒ３０／ｒ１５）が、０．６以上となるよう調整され」との構成又は＼n本件訂正前の請求項３の「前記噴口から１５ｃｍ離れた位置における５ ０％平均粒子径ｒ１５と、前記噴口から３０ｃｍ離れた位置における５ ０％平均粒子径ｒ３０との粒子径比（ｒ３０／ｒ１５）が、０．６以上となり」 との構成によって奏することの開示があることが認められる。一方で、＼n本件明細書には、本件訂正前の請求項１及び３の上記各構成にした場合＼nであっても、「粘膜への刺激の低減」の作用効果を奏しない場合があるこ とについての記載も示唆もない。
そうすると、訂正事項１及び２により加えられた「粘膜への刺激が低 減された」又は「粘膜への刺激を低減する」という作用に係る記載事項 は、本件訂正前の請求項１及び３の上記各構成によって奏される作用効＼n果を記載したにすぎないものであるから、訂正事項１及び２は、本件訂 正前の請求項１及び３の各発明に係る特許請求の範囲を狭くしたものと 認めることはできない。
(イ) したがって、訂正事項１及び２は、「特許請求の範囲の減縮」（特許 法１３４条の２第１項ただし書１号）を目的とするものと認めることは できないから、原告の前記主張は理由がある。
イ 被告の主張について
被告は、訂正事項１は、害虫忌避組成物を充填した物の発明（本件訂正 前の請求項１）において、その害虫忌避組成物が有している粘膜への刺激 という作用に対し、当該粘膜への刺激を低減したものと、実質的に害虫忌 避組成物を充填した物の発明の用途又は作用が、発明の構成として限定さ＼nれたものと理解することができ、また、訂正事項２は、害虫忌避組成物を 噴射する噴射方法の発明（本件訂正前の請求項３）において、その害虫忌 避組成物が有している粘膜への刺激という作用に対し、当該粘膜への刺激 を低減したものと、実質的に害虫忌避組成物を噴射する方法の発明の用途 又は作用が、発明の構成として限定されたものと理解することができると＼nして、訂正事項１及び２は、本件訂正前の請求項１及び３の各発明の特許 請求の範囲について、少なくとも用途又は作用を限定しているから、「特許 請求の範囲の減縮」を目的とするものである旨主張する。 しかしながら、被告の上記主張は、本件審決と同旨の理由を述べるもの であるから、前記アで説示したとおり、採用することができない。
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2022.12.24
令和4(ネ)10055 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和4年12月13日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
用途発明について、公知の用途であってもその用途を限定することにより新規性が認められるのかが争われました。知財高裁は、新規性無しとして、権利行使不能とした1審の判断を維持しました。
(ｱ) 前記(2)のとおり、本件発明と乙１発明との相違点は、「医薬組成物につ いて、本件発明では、『非外傷性である前腕部骨折を抑制するため』のも のであると特定されているのに対して、乙１発明では、『骨粗鬆症治療薬』 であると特定されている点。」にある（相違点１）ところ、控訴人は、本 件発明につき、前腕部骨折の抑制が特に求められる患者群において予測されていなかった顕著な効果を奏するものであり、エルデカルシトール＼nの新たな属性を発見し、それに基づく新たな用途への使用に適すること を見出した医薬用途発明であるから、相違点１に係る本件発明の用途 （「非外傷性である前腕部骨折を抑制するための」）は乙１発明の「骨粗 鬆症治療薬」の用途とは区別される旨主張する。
(ｲ) そこで検討するに、公知の物は、原則として、特許法２９条１項各号 により新規性を欠くこととなるが、当該物について未知の属性を発見し、 その属性により、その物が新たな用途への使用に適することを見出した 発明であるといえる場合には、当該発明は、当該用途の存在によって公 知の物とは区別され、用途発明としての新規性が認められるものと解さ れる。 そして、前記１(2)のとおり、本件発明の医薬組成物は、高齢者や骨粗 鬆症患者等の骨がもろくなっている者が転倒等した際に、前腕部である 橈骨又は尺骨に軽微な外力がかかって生じる骨折のリスク、すなわち前 腕部における非外傷性骨折のリスクに着目して、その用途が「非外傷性 である前腕部骨折を抑制するため」と特定されている（相違点１）もの である。
(ｳ) しかしながら、前記(3)イの技術常識によれば、当業者は、乙１発明の 「骨粗鬆症治療薬」につき、椎体、前腕部、大腿部及び上腕部を含む全 身の骨について骨量の減少及び骨の微細構造の劣化による骨強度の低下が生じている患者に対し、各部位における骨折リスクを減少させるた＼nめに投与される薬剤であると認識するものといえる。また、前記(3)ア、 エ及びオの各技術常識によれば、当業者は、エルデカルシトールの効果 は海綿骨及び皮質骨のいずれに対しても及ぶと期待するものであり、海 綿骨及び皮質骨からなる前腕部の骨に対してもその効果が及ぶと認識 するものといえる。さらに、前記(3)イ及びウの技術常識によれば、当業 者は、骨粗鬆症においては身体のいずれの部位も外力によって骨折が生 じるものであり、また、前腕部における骨折リスクは、骨強度が低下す ることによって増加する点において、骨粗鬆症において骨折しやすい他 の部位における骨折リスクと共通するものであると認識するものとい える。
以上の事情を考慮すると、当業者は、骨粗鬆症患者における前腕部の 骨の病態及びこれに起因する骨折リスクについて、他の部位の骨の病態 及び骨折リスクと異なると認識するものではなく、また、乙１発明の「骨 粗鬆症治療薬」としてのエルデカルシトールを投与する目的及びその効 果についても、前腕部と他の部位とで異なると認識するものではないと いうべきである。
(ｴ) さらに、本件優先日前に公開された乙１２の文献には、エルデカルシ トールがアルファカルシドールよりも優位に椎体骨折の発生を抑制す ることが第III)相臨床試験において確認されたことが記載されているこ とに加え、前記(3)エ及びオの技術常識によれば、エルデカルシトールに よる前腕部を含む全身の骨折リスクの減少作用は、経口投与されて体内 に吸収されたエルデカルシトールが、骨に対して直接的又は間接的に何 らかの作用を及ぼすことによって達成されるものであるといえるとこ ろ、本件明細書には、骨折リスクを減少させようとする部位が前腕部で ある場合と他の部位である場合とで、エルデカルシトールが及ぼす作用 に相違があることを示す記載は存しない。そして、前記(3)ウ及びオの技 術常識を考慮しても、本件明細書の記載から、エルデカルシトールの作 用に関して上記の相違があると把握することはできない。 そうすると、当業者は、前腕部の骨折リスクを減少させるために投与 する場合と骨粗鬆症患者に投与する場合とで、エルデカルシトールの作 用が相違すると認識するものではないというべきである。
(ｵ) 以上によれば、エルデカルシトールの用途が「非外傷性である前腕部 骨折を抑制するため」と特定されることにより、当業者が、エルデカル シトールについて未知の作用・効果が発現するとか、骨粗鬆症治療薬と して投与されたエルデカルシトールによって処置される病態とは異な る病態を処置し得るなどと認識するものではないというべきである。 そうすると、本件発明については、公知の物であるエルデカルシトー ルの未知の属性を発見し、その属性により、エルデカルシトールが新た な用途への使用に適することを見出した用途発明であると認めることは できないから、相違点１に係る用途は乙１発明の「骨粗鬆症治療薬」の 用途と区別されるものではない。
(ｶ) したがって、相違点１は実質的な相違点ではない。
イ 控訴人の原審における主張（原判決「事実及び理由」の第２の４(2)及び
(3)）及び当審における補充主張に対する判断
(ｱ) 前記第２の３(1)〔控訴人の主張〕アの主張について
ａ 控訴人は、前腕部骨折は他の部位の骨折とは異なる特徴を有するこ と、乙１文献には前腕部骨折を抑制する骨粗鬆症治療薬が開示されて いるものではないことなどを理由に、本件発明の用途は乙１発明の用 途と客観的に区別することができる旨主張する。 しかしながら、前記(3)ウの技術常識によれば、前腕部骨折は、身体 的活動性が比較的高い前期高齢者等において好発する特徴があるとい えるものの、上記アで検討したとおり、前腕部の骨と他の部位の骨と で病態が異なるものとはいえず、また、前腕部の骨折リスクを減少さ せるために投与する場合と骨粗鬆症患者に投与する場合とで、エルデ カルシトールの作用が相違するともいえないことからすれば、前腕部 骨折に上記の特徴があるからといって、本件発明の用途は乙１発明の 用途と客観的に区別することができるものとはいえない。
また、前記(1)のとおり、乙１文献には、エルデカルシトールにつき、 動物実験において、骨密度増加効果がアルファカルシドールよりも強 力であるところ、骨密度の増加は骨強度の増加を伴っていると考えら れること、第II)相臨床試験において、腰椎骨及び大腿骨の骨密度の増 加が認められ、ビタミンＤ補充効果に依存せずに強力に骨密度を増加 させたものと考えられること、新規椎体骨折発生頻度を主要評価項目 としてアルファカルシドールの効果と比較する更なる臨床試験が進行 中であることが記載されているところ、前記(3)ウないしオのとおり、 エルデカルシトールがアルファカルシドールに比して有意に優れた骨 強度改善効果等を有していることや、前腕部の骨折リスクは他の部位 と同様に骨強度が低下することによって増加するものであることが技 術常識であったこと、上記ア(ｴ)のとおり、本件優先日当時、エルデカ ルシトールがアルファカルシドールよりも優位に椎体骨折の発生を抑 制することが第III)相臨床試験において確認されたことが記載されてい る文献（乙１２）が存在したことを併せ考慮すれば、当業者は、乙１ 文献の記載に基づいて、エルデカルシトールが、他の部位と同様に前 腕部についても、アルファカルシドールよりも優位にその骨折を抑制 するものであることを、合理的に予測し得たものといえる。
ｂ したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。
(ｲ) 同イの主張について
ａ 控訴人は、一般に患者群の特徴に応じて薬剤が選択されており、骨 粗鬆症においても個々の患者の状態に応じて様々な薬剤が使い分けら れているところ、本件発明は、前腕部骨折の抑制が特に求められる患 者という限定された患者群に対して顕著な効果を奏するものとして、 従来技術とは区別された新規性を有する旨主張する。しかしながら、上記アで検討したとおり、前腕部の骨折リスクは、骨強度が低下することによって増加する点において、骨粗鬆症において骨折しやすい他の部位における骨折リスクと共通するものであるか ら、骨粗鬆症患者のうち、全身の骨折の抑制が必要とされる者と前腕 部の骨折の抑制が特に必要とされる者とを客観的に区別することはで きないというべきである。
ｂ したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。
(ｳ) 同ウの主張について
ａ 控訴人は、本件試験に係る結果において、エルデカルシトールが、 既存薬剤であるアルファカルシドールと比較して、前腕部骨折の抑制 が特に求められる患者に対し、顕著かつ予想外の効果を奏することが確認されている旨主張する。＼n
そこで検討するに、本件明細書には、アルファカルシドールを比較 薬とした無作為割付二重盲検群間比較試験である本件試験において、 非外傷性の前腕部骨折の３年間の発生頻度が、アルファカルシドール 投与群においては５２３例中１７例（骨折確率３．６３％）であり、 エルデカルシトール投与群においては５２６例中５例（骨折確率１． ０７％）であったこと、これらの骨折発生頻度を層化ログランク検定 及び層化コックス回帰により比較した結果、アルファカルシドール投 与群の骨折確率を１とした際のエルデカルシトール投与群の骨折確率、 すなわちハザード比は０．２９であったこと、これにより、エルデカ ルシトール投与群における前腕部骨折危険率が７１％減少したことが 判明したこと、これらの試験結果の結論として、アルファカルシドー ル投与群に対するエルデカルシトール投与群の明らかな優越性が認め られたことが記載されている。
しかしながら、上記アで検討したとおり、当業者は、乙１文献の記 載に基づいて、エルデカルシトールが、他の部位と同様に前腕部につ いても、アルファカルシドールよりも優位にその骨折を抑制するもの であることを、合理的に予測し得たものといえることからすれば、エルデカルシトール投与群における前腕部骨折危険率が減少することも＼n予測し得たというべきである。また、ハザード比を用いた解析においては、対照群におけるイベントの発生率が小さい場合には、臨床上の＼nわずかな差が大きな数値に置き換えられてしまうことがあることが知 られているところ（乙２０、２２）、本件試験においては、対照群であ るアルファカルシドール投与群における骨折確率が３．６３％と小さ かったことからすれば、ハザード比の値に基づいてエルデカルシトー ル投与群における前腕部骨折危険率が７１％減少したと算定されたこ とについては、臨床上のわずかな差が大きな数値に置き換えられてし まった結果である可能性を否定することができない。また、本件試験において、アルファカルシドール投与群における骨＼n折確率とエルデカルシトール投与群における骨折確率との差（絶対リ スク減少率）は、前腕部骨折については２．５６％、椎体骨折につい ては４．１％であり、椎体骨折の方が前腕部骨折よりも大きな値とな る。
以上の事情を考慮すると、上記のハザード比の値のみに基づいて、 エルデカルシトールの前腕部骨折の抑制効果が、アルファカルシドー ルに比して格別顕著であり、当業者の予測し得る範囲を超えるものであると直ちに評価することはできないというべきである。＼nｂ 以上によれば、このほかに控訴人が本件試験に関して縷々主張する 点を考慮しても、本件試験において、エルデカルシトールが、既存薬 剤であるアルファカルシドールと比較して、前腕部骨折の抑制が特に 求められる患者に対し、顕著かつ予想外の効果を奏することが確認されたものということはできない。＼n
(ｱ) 前記(2)のとおり、本件発明と乙１発明との相違点は、「医薬組成物につ いて、本件発明では、『非外傷性である前腕部骨折を抑制するため』のも のであると特定されているのに対して、乙１発明では、『骨粗鬆症治療薬』 であると特定されている点。」にある（相違点１）ところ、控訴人は、本 件発明につき、前腕部骨折の抑制が特に求められる患者群において予測されていなかった顕著な効果を奏するものであり、エルデカルシトール＼nの新たな属性を発見し、それに基づく新たな用途への使用に適すること を見出した医薬用途発明であるから、相違点１に係る本件発明の用途 （「非外傷性である前腕部骨折を抑制するための」）は乙１発明の「骨粗 鬆症治療薬」の用途とは区別される旨主張する。
(ｲ) そこで検討するに、公知の物は、原則として、特許法２９条１項各号 により新規性を欠くこととなるが、当該物について未知の属性を発見し、 その属性により、その物が新たな用途への使用に適することを見出した 発明であるといえる場合には、当該発明は、当該用途の存在によって公 知の物とは区別され、用途発明としての新規性が認められるものと解さ れる。 そして、前記１(2)のとおり、本件発明の医薬組成物は、高齢者や骨粗 鬆症患者等の骨がもろくなっている者が転倒等した際に、前腕部である 橈骨又は尺骨に軽微な外力がかかって生じる骨折のリスク、すなわち前 腕部における非外傷性骨折のリスクに着目して、その用途が「非外傷性 である前腕部骨折を抑制するため」と特定されている（相違点１）もの である。
(ｳ) しかしながら、前記(3)イの技術常識によれば、当業者は、乙１発明の 「骨粗鬆症治療薬」につき、椎体、前腕部、大腿部及び上腕部を含む全 身の骨について骨量の減少及び骨の微細構造の劣化による骨強度の低下が生じている患者に対し、各部位における骨折リスクを減少させるた＼nめに投与される薬剤であると認識するものといえる。また、前記(3)ア、 エ及びオの各技術常識によれば、当業者は、エルデカルシトールの効果 は海綿骨及び皮質骨のいずれに対しても及ぶと期待するものであり、海 綿骨及び皮質骨からなる前腕部の骨に対してもその効果が及ぶと認識 するものといえる。さらに、前記(3)イ及びウの技術常識によれば、当業 者は、骨粗鬆症においては身体のいずれの部位も外力によって骨折が生 じるものであり、また、前腕部における骨折リスクは、骨強度が低下す ることによって増加する点において、骨粗鬆症において骨折しやすい他 の部位における骨折リスクと共通するものであると認識するものとい える。
以上の事情を考慮すると、当業者は、骨粗鬆症患者における前腕部の 骨の病態及びこれに起因する骨折リスクについて、他の部位の骨の病態 及び骨折リスクと異なると認識するものではなく、また、乙１発明の「骨 粗鬆症治療薬」としてのエルデカルシトールを投与する目的及びその効 果についても、前腕部と他の部位とで異なると認識するものではないと いうべきである。
(ｴ) さらに、本件優先日前に公開された乙１２の文献には、エルデカルシ トールがアルファカルシドールよりも優位に椎体骨折の発生を抑制す ることが第III)相臨床試験において確認されたことが記載されているこ とに加え、前記(3)エ及びオの技術常識によれば、エルデカルシトールに よる前腕部を含む全身の骨折リスクの減少作用は、経口投与されて体内 に吸収されたエルデカルシトールが、骨に対して直接的又は間接的に何 らかの作用を及ぼすことによって達成されるものであるといえるとこ ろ、本件明細書には、骨折リスクを減少させようとする部位が前腕部で ある場合と他の部位である場合とで、エルデカルシトールが及ぼす作用 に相違があることを示す記載は存しない。そして、前記(3)ウ及びオの技 術常識を考慮しても、本件明細書の記載から、エルデカルシトールの作 用に関して上記の相違があると把握することはできない。 そうすると、当業者は、前腕部の骨折リスクを減少させるために投与 する場合と骨粗鬆症患者に投与する場合とで、エルデカルシトールの作 用が相違すると認識するものではないというべきである。
(ｵ) 以上によれば、エルデカルシトールの用途が「非外傷性である前腕部 骨折を抑制するため」と特定されることにより、当業者が、エルデカル シトールについて未知の作用・効果が発現するとか、骨粗鬆症治療薬と して投与されたエルデカルシトールによって処置される病態とは異な る病態を処置し得るなどと認識するものではないというべきである。 そうすると、本件発明については、公知の物であるエルデカルシトー ルの未知の属性を発見し、その属性により、エルデカルシトールが新た な用途への使用に適することを見出した用途発明であると認めることは できないから、相違点１に係る用途は乙１発明の「骨粗鬆症治療薬」の 用途と区別されるものではない。
(ｶ) したがって、相違点１は実質的な相違点ではない。
イ 控訴人の原審における主張（原判決「事実及び理由」の第２の４(2)及び
(3)）及び当審における補充主張に対する判断
(ｱ) 前記第２の３(1)〔控訴人の主張〕アの主張について
ａ 控訴人は、前腕部骨折は他の部位の骨折とは異なる特徴を有するこ と、乙１文献には前腕部骨折を抑制する骨粗鬆症治療薬が開示されて いるものではないことなどを理由に、本件発明の用途は乙１発明の用 途と客観的に区別することができる旨主張する。 しかしながら、前記(3)ウの技術常識によれば、前腕部骨折は、身体 的活動性が比較的高い前期高齢者等において好発する特徴があるとい えるものの、上記アで検討したとおり、前腕部の骨と他の部位の骨と で病態が異なるものとはいえず、また、前腕部の骨折リスクを減少さ せるために投与する場合と骨粗鬆症患者に投与する場合とで、エルデ カルシトールの作用が相違するともいえないことからすれば、前腕部 骨折に上記の特徴があるからといって、本件発明の用途は乙１発明の 用途と客観的に区別することができるものとはいえない。
また、前記(1)のとおり、乙１文献には、エルデカルシトールにつき、 動物実験において、骨密度増加効果がアルファカルシドールよりも強 力であるところ、骨密度の増加は骨強度の増加を伴っていると考えら れること、第II)相臨床試験において、腰椎骨及び大腿骨の骨密度の増 加が認められ、ビタミンＤ補充効果に依存せずに強力に骨密度を増加 させたものと考えられること、新規椎体骨折発生頻度を主要評価項目 としてアルファカルシドールの効果と比較する更なる臨床試験が進行 中であることが記載されているところ、前記(3)ウないしオのとおり、 エルデカルシトールがアルファカルシドールに比して有意に優れた骨 強度改善効果等を有していることや、前腕部の骨折リスクは他の部位 と同様に骨強度が低下することによって増加するものであることが技 術常識であったこと、上記ア(ｴ)のとおり、本件優先日当時、エルデカ ルシトールがアルファカルシドールよりも優位に椎体骨折の発生を抑 制することが第III)相臨床試験において確認されたことが記載されてい る文献（乙１２）が存在したことを併せ考慮すれば、当業者は、乙１ 文献の記載に基づいて、エルデカルシトールが、他の部位と同様に前 腕部についても、アルファカルシドールよりも優位にその骨折を抑制 するものであることを、合理的に予測し得たものといえる。
ｂ したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。
(ｲ) 同イの主張について
ａ 控訴人は、一般に患者群の特徴に応じて薬剤が選択されており、骨 粗鬆症においても個々の患者の状態に応じて様々な薬剤が使い分けら れているところ、本件発明は、前腕部骨折の抑制が特に求められる患 者という限定された患者群に対して顕著な効果を奏するものとして、 従来技術とは区別された新規性を有する旨主張する。しかしながら、上記アで検討したとおり、前腕部の骨折リスクは、骨強度が低下することによって増加する点において、骨粗鬆症において骨折しやすい他の部位における骨折リスクと共通するものであるか ら、骨粗鬆症患者のうち、全身の骨折の抑制が必要とされる者と前腕 部の骨折の抑制が特に必要とされる者とを客観的に区別することはで きないというべきである。
ｂ したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。
(ｳ) 同ウの主張について
ａ 控訴人は、本件試験に係る結果において、エルデカルシトールが、 既存薬剤であるアルファカルシドールと比較して、前腕部骨折の抑制 が特に求められる患者に対し、顕著かつ予想外の効果を奏することが確認されている旨主張する。＼n
そこで検討するに、本件明細書には、アルファカルシドールを比較 薬とした無作為割付二重盲検群間比較試験である本件試験において、 非外傷性の前腕部骨折の３年間の発生頻度が、アルファカルシドール 投与群においては５２３例中１７例（骨折確率３．６３％）であり、 エルデカルシトール投与群においては５２６例中５例（骨折確率１． ０７％）であったこと、これらの骨折発生頻度を層化ログランク検定 及び層化コックス回帰により比較した結果、アルファカルシドール投 与群の骨折確率を１とした際のエルデカルシトール投与群の骨折確率、 すなわちハザード比は０．２９であったこと、これにより、エルデカ ルシトール投与群における前腕部骨折危険率が７１％減少したことが 判明したこと、これらの試験結果の結論として、アルファカルシドー ル投与群に対するエルデカルシトール投与群の明らかな優越性が認め られたことが記載されている。
しかしながら、上記アで検討したとおり、当業者は、乙１文献の記 載に基づいて、エルデカルシトールが、他の部位と同様に前腕部につ いても、アルファカルシドールよりも優位にその骨折を抑制するもの であることを、合理的に予測し得たものといえることからすれば、エルデカルシトール投与群における前腕部骨折危険率が減少することも＼n予測し得たというべきである。また、ハザード比を用いた解析においては、対照群におけるイベントの発生率が小さい場合には、臨床上の＼nわずかな差が大きな数値に置き換えられてしまうことがあることが知 られているところ（乙２０、２２）、本件試験においては、対照群であ るアルファカルシドール投与群における骨折確率が３．６３％と小さ かったことからすれば、ハザード比の値に基づいてエルデカルシトー ル投与群における前腕部骨折危険率が７１％減少したと算定されたこ とについては、臨床上のわずかな差が大きな数値に置き換えられてし まった結果である可能性を否定することができない。また、本件試験において、アルファカルシドール投与群における骨＼n折確率とエルデカルシトール投与群における骨折確率との差（絶対リ スク減少率）は、前腕部骨折については２．５６％、椎体骨折につい ては４．１％であり、椎体骨折の方が前腕部骨折よりも大きな値とな る。
以上の事情を考慮すると、上記のハザード比の値のみに基づいて、 エルデカルシトールの前腕部骨折の抑制効果が、アルファカルシドー ルに比して格別顕著であり、当業者の予測し得る範囲を超えるものであると直ちに評価することはできないというべきである。＼nｂ 以上によれば、このほかに控訴人が本件試験に関して縷々主張する 点を考慮しても、本件試験において、エルデカルシトールが、既存薬 剤であるアルファカルシドールと比較して、前腕部骨折の抑制が特に 求められる患者に対し、顕著かつ予想外の効果を奏することが確認されたものということはできない。＼n
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2022.12.22
令和3(ワ)24148 損害賠償請求事件 著作権 民事訴訟 令和4年11月24日 東京地方裁判所
著作権侵害として、発信者情報の特定のための裁判費用も含めて242万円の損害賠償が認められました。引用であるとの主張は否定されました。
被告は、本件各記事による本件各動画の利用は適法な引用（法 32条 1項）に当たる旨を主張する。しかし、証拠（甲 7）及び弁論の全趣旨によれば、本件各記事は、いずれも、約 30 枚〜60 枚程度の本件各動画からキャプチャした静止画を当該動画の時系列に沿ってそれぞれ貼り付けた上で、各静止画の間に、直後に続く静止画に対応する本件各動画の内容を 1 行〜数行程度で簡単に要約して記載し、最後に、本件各動画の閲覧者のコメントの抜粋や被告の感想を記載するという構成を基本的なパターンとして採用している。各静止画の間には、上記要約のほか、被告による補足説明やコメント等が挟まれることもあるが、これらは、関連する動画（URL のみのものも含まれる。）やスクリーンショットを 1 個〜数個張り付けたり、1 行〜数行程度のコメントを付加したりしたものであり、概ね、各静止画及びこれに対応する本件各動画の内容の要約部分による本件各動画全体の内容のスムーズな把握を妨げない程度のものにとどまる。また、本件各記事の最後に記載された被告の感想は、いずれも十数行〜二十＼数行程度であり、本件各動画それぞれについての概括的な感想といえるものである。
以上のとおり、本件各記事は、いずれも、キャプチャした静止画を使用 して本件各動画の内容を紹介しつつそれを批評する面を有するものではあ る。しかし、本件各記事においてそれぞれ使用されている静止画の数は約 30 枚〜60 枚程度という多数に上り、量的に本件各記事のそれぞれにおい て最も多くの割合を占める。また、本件各記事は、いずれも、静止画と要 約等とが相まって、4分程度という本件各動画それぞれの内容全体の概略 を記事の閲覧者が把握し得る構成となっているのに対し、本件各記事の最＼n後に記載された投稿者の感想は概括的なものにとどまる。 以上の事情を総合的に考慮すると、本件各記事における本件各動画の利 用は、引用の目的との関係で社会通念上必要とみられる範囲を超えるもの であり、正当な範囲内で行われたものとはいえない。 したがって、本件各記事による本件各動画の利用は、適法な「引用」（法 32条1項）とはいえない。この点に関する被告の主張は採用できない。
イ 争点(2)（時事の事件の報道の抗弁の成否）について
被告は、本件各記事における本件各動画の利用は、社会において有用で 公衆の関心事となりそうな新しい事業を計画している一般企業家が存在す る事実及びその事業計画に対する投資家の判断・評価という近時の出来事 を公衆に伝達することを主目的とするものであり、時事の事件の報道（法 41 条）に当たる旨を主張する。 しかし、そもそも、本件各動画は、その内容に鑑みると、一般企業家が 投資家に対して事業計画のプレゼンテーションを行い、質疑応答等を経て、 最終的に投資家が出資の可否を決定するプロセス等をエンタテインメント として視聴に供する企画として制作されたものというべきであって、それ 自体、「時事の事件」すなわち現時又は近時に生起した出来事を内容とする ものではない。本件各記事は、前記認定のとおり、このような本件各動画 の内容全体の概略を把握し得るものであると共に、これを視聴した被告の 概括的な感想をブログで披歴したものに過ぎず、その投稿をもって「報道」 ということもできない。 したがって、本件各記事は、そもそも「時事の事件の報道」とは認めら れないから、適法な「時事の事件の報道のための利用」（法 41 条）とはい えない。この点に関する被告の主張は採用できない。
ウ 争点(3)（権利濫用の抗弁の成否）について
被告は、原告が「切り抜き動画」制作者による本件各動画の拡散を積極 的に利用して原告チャンネルの登録者数の増加を図り、実際にその恩恵を 享受しているにも関わらず、被告に対して本件各動画の著作権を行使する ことは権利の濫用に当たる旨を主張する。 しかし、証拠（甲 29）及び弁論の全趣旨によれば、原告が利用する「切 り抜き動画」とは、原告が、特定のウェブサイトで提供されるサービスを 通じて、原告チャンネル上の動画をより個性的に編集して自己のチャンネ ルに投稿することを希望するクリエイターに対し、その収益を原告に分配 すること等を条件に、当該動画の利用を許諾し、その許諾のもとに、クリ エイターにおいて編集が行われた動画であると認められる。他方、弁論の 全趣旨によれば、被告は、本件各動画の利用につき、原告の許諾を何ら受 けていないことが認められる。
そうすると、原告が「切り抜き動画」の恩恵を受けているからといって、 被告に対する本件各動画に係る原告の著作権行使をもって権利の濫用に当 たるなどと評価することはできない。他に原告の権利濫用を基礎付けるに 足りる事情はない。したがって、この点に関する被告の主張は採用できない。
2 争点(4)（原告の損害及びその額）
(1) 「著作権…の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額」
ア 後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば、映像の使用料又は映像からキャ プチャした写真の使用料に関し、以下の事実が認められる。
(ｱ) 映像からキャプチャした写真の使用料
NHK エンタープライズが持つ映像・写真等に係る写真使用の場合の素 材提供料金は、基本的には、メディア別基本料金及び写真素材使用料に より定められるところ（更にこの合計額に特別料率が乗じられる場合も ある。）、使用目的が「通信（モバイル含む）」の場合の基本料金は 5000 円（ライセンス期間 3 年）、写真素材使用料は、「カラー」、「一般写真」、 「国内撮影」の場合、1 カットあたり 2 万円とされている（甲 12）。 なお、共同通信イメージズも写真の利用料金に関する規定を公表して＼nいるが（乙 12）、ウェブサイト利用についてはニュースサイトでの使用 に限ることとされていることなどに鑑みると、本件においてこれを参照 対象とすることは相当でない。
(ｲ) 映像の使用料
・・・・
イ 本件各動画については、前記「切り抜き動画」に係る利用許諾と原告へ の収益の分配がされていることがうかがわれるものの、その分配状況その 他の詳細は証拠上具体的に明らかでない。その他過去に第三者に対する本 件各動画の利用許諾の実績はない（弁論の全趣旨）。そこで、原告が本件各 動画の著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額（法 114 条 3 項）を算定するに当たっては、本件各動画の利用許諾契約に基づく利用料 に類するといえる上記認定の各使用料の額を斟酌するのが相当である。 被告による本件各動画の使用態様は、本件各動画をキャプチャした本件 静止画を本件各記事に掲載したというものである。そうすると、その使用 料相当額の算定に当たっては、映像からキャプチャした写真の使用料を定 める NHK エンタープライズの規定（上記ア(ｱ)）を参照するのが相当とも 思われる。もっとも、当該規定がこのような場合の一般的な水準を定めた ものとみるべき具体的な事情はない。また、本件各記事は、いずれも、相 秒以上の部分について 500 円（いずれも 1 秒当たりの単価）である（甲 21）。
・・・
当数の静止画を時系列に並べて掲載すると共に、各静止画に補足説明を付 すなどして、閲覧者が本件各動画の内容全体を概略把握し得るように構成＼nされたものである。このような使用態様に鑑みると、本件静止画の使用は、 映像（動画）としての使用ではないものの、これに準ずるものと見るのが むしろ実態に即したものといえる。
そうである以上、原告が本件各動画の著作権の行使につき受けるべき金 銭の額に相当する額（法 114 条 3 項）の算定に当たっては、映像の使用料 に係る各規定（上記ア(ｲ)）を主に参照しつつ、上記各規定を定める主体の 業務や対象となる映像等の性質及び内容等並びに本件各動画ないし原告チ ャンネルの性質及び内容等をも考慮するのが相当である。加えて、著作権 侵害をした者に対して事後的に定められるべき、使用に対し受けるべき額 は、通常の使用料に比べて自ずと高額になるであろうことを踏まえると、 原告が本件各動画の著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額 （法 114 条 3 項）は、合計 200 万円とするのが相当である。
ウ これに対し、被告は、原告が本件各動画の著作権の行使につき受けるべ き金銭の額に相当する額は著作権の買取価格を上回ることはないことを前 提とし、本件各動画の著作権の買取価格（3 万円）のうち本件各記事にお いて静止画として利用された割合（2％）を乗じたものをもって、原告の受 けるべき金銭の額である旨を主張する。 もとより、著作物使用料の額ないし使用料率は、当該著作物の市場にお ける評価（又はその見込み）を反映して定められるものである。しかし、 その際に、当該著作物の制作代金や当該著作物に係る著作権の譲渡価格が その上限を画するものとみるべき理由はない。すなわち、被告の上記主張 は、そもそもその前提を欠く。 したがって、その余の点につき論ずるまでもなく、この点に関する被告 の主張は採用できない。
(2) 発信者情報開示手続費用
本件のように、ウェブサイトに匿名で投稿された記事の内容が著作権侵害の不法行為を構成し、被侵害者が損害賠償請求等の手段を取ろうとする場合、権利侵害者である投稿者を特定する必要がある。このための手段として、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律により、発信者情報の開示を請求する権利が認められているものの、これを行使して投稿者を特定するためには、多くの場合、訴訟手続等の法的手続を利用することが必要となる。この場合、手続遂行のために、一定の手続費用を要するほか、事案によっては弁護士費用を要することも当然あり得る。そうすると、これらの発信者情報開示手続に要した費用は、当該不法行為による損害賠償請求をするために必要な費用という意味で、不法行為との間で相当因果関係のある損害となり得るといえる。本件においては、前提事実(5)のとおり、原告は、弁護士費用を含め発信者情報開示手続に係る費用として 167 万 440円を要したが、発信者情報開示手続の性質・内容等を考慮すると、このうち20万円をもって被告の不法行為と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。これに反する原告及び被告の主張はいずれも採用できない。
被告は、本件各記事による本件各動画の利用は適法な引用（法 32条 1項）に当たる旨を主張する。しかし、証拠（甲 7）及び弁論の全趣旨によれば、本件各記事は、いずれも、約 30 枚〜60 枚程度の本件各動画からキャプチャした静止画を当該動画の時系列に沿ってそれぞれ貼り付けた上で、各静止画の間に、直後に続く静止画に対応する本件各動画の内容を 1 行〜数行程度で簡単に要約して記載し、最後に、本件各動画の閲覧者のコメントの抜粋や被告の感想を記載するという構成を基本的なパターンとして採用している。各静止画の間には、上記要約のほか、被告による補足説明やコメント等が挟まれることもあるが、これらは、関連する動画（URL のみのものも含まれる。）やスクリーンショットを 1 個〜数個張り付けたり、1 行〜数行程度のコメントを付加したりしたものであり、概ね、各静止画及びこれに対応する本件各動画の内容の要約部分による本件各動画全体の内容のスムーズな把握を妨げない程度のものにとどまる。また、本件各記事の最後に記載された被告の感想は、いずれも十数行〜二十＼数行程度であり、本件各動画それぞれについての概括的な感想といえるものである。
以上のとおり、本件各記事は、いずれも、キャプチャした静止画を使用 して本件各動画の内容を紹介しつつそれを批評する面を有するものではあ る。しかし、本件各記事においてそれぞれ使用されている静止画の数は約 30 枚〜60 枚程度という多数に上り、量的に本件各記事のそれぞれにおい て最も多くの割合を占める。また、本件各記事は、いずれも、静止画と要 約等とが相まって、4分程度という本件各動画それぞれの内容全体の概略 を記事の閲覧者が把握し得る構成となっているのに対し、本件各記事の最＼n後に記載された投稿者の感想は概括的なものにとどまる。 以上の事情を総合的に考慮すると、本件各記事における本件各動画の利 用は、引用の目的との関係で社会通念上必要とみられる範囲を超えるもの であり、正当な範囲内で行われたものとはいえない。 したがって、本件各記事による本件各動画の利用は、適法な「引用」（法 32条1項）とはいえない。この点に関する被告の主張は採用できない。
イ 争点(2)（時事の事件の報道の抗弁の成否）について
被告は、本件各記事における本件各動画の利用は、社会において有用で 公衆の関心事となりそうな新しい事業を計画している一般企業家が存在す る事実及びその事業計画に対する投資家の判断・評価という近時の出来事 を公衆に伝達することを主目的とするものであり、時事の事件の報道（法 41 条）に当たる旨を主張する。 しかし、そもそも、本件各動画は、その内容に鑑みると、一般企業家が 投資家に対して事業計画のプレゼンテーションを行い、質疑応答等を経て、 最終的に投資家が出資の可否を決定するプロセス等をエンタテインメント として視聴に供する企画として制作されたものというべきであって、それ 自体、「時事の事件」すなわち現時又は近時に生起した出来事を内容とする ものではない。本件各記事は、前記認定のとおり、このような本件各動画 の内容全体の概略を把握し得るものであると共に、これを視聴した被告の 概括的な感想をブログで披歴したものに過ぎず、その投稿をもって「報道」 ということもできない。 したがって、本件各記事は、そもそも「時事の事件の報道」とは認めら れないから、適法な「時事の事件の報道のための利用」（法 41 条）とはい えない。この点に関する被告の主張は採用できない。
ウ 争点(3)（権利濫用の抗弁の成否）について
被告は、原告が「切り抜き動画」制作者による本件各動画の拡散を積極 的に利用して原告チャンネルの登録者数の増加を図り、実際にその恩恵を 享受しているにも関わらず、被告に対して本件各動画の著作権を行使する ことは権利の濫用に当たる旨を主張する。 しかし、証拠（甲 29）及び弁論の全趣旨によれば、原告が利用する「切 り抜き動画」とは、原告が、特定のウェブサイトで提供されるサービスを 通じて、原告チャンネル上の動画をより個性的に編集して自己のチャンネ ルに投稿することを希望するクリエイターに対し、その収益を原告に分配 すること等を条件に、当該動画の利用を許諾し、その許諾のもとに、クリ エイターにおいて編集が行われた動画であると認められる。他方、弁論の 全趣旨によれば、被告は、本件各動画の利用につき、原告の許諾を何ら受 けていないことが認められる。
そうすると、原告が「切り抜き動画」の恩恵を受けているからといって、 被告に対する本件各動画に係る原告の著作権行使をもって権利の濫用に当 たるなどと評価することはできない。他に原告の権利濫用を基礎付けるに 足りる事情はない。したがって、この点に関する被告の主張は採用できない。
2 争点(4)（原告の損害及びその額）
(1) 「著作権…の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額」
ア 後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば、映像の使用料又は映像からキャ プチャした写真の使用料に関し、以下の事実が認められる。
(ｱ) 映像からキャプチャした写真の使用料
NHK エンタープライズが持つ映像・写真等に係る写真使用の場合の素 材提供料金は、基本的には、メディア別基本料金及び写真素材使用料に より定められるところ（更にこの合計額に特別料率が乗じられる場合も ある。）、使用目的が「通信（モバイル含む）」の場合の基本料金は 5000 円（ライセンス期間 3 年）、写真素材使用料は、「カラー」、「一般写真」、 「国内撮影」の場合、1 カットあたり 2 万円とされている（甲 12）。 なお、共同通信イメージズも写真の利用料金に関する規定を公表して＼nいるが（乙 12）、ウェブサイト利用についてはニュースサイトでの使用 に限ることとされていることなどに鑑みると、本件においてこれを参照 対象とすることは相当でない。
(ｲ) 映像の使用料
・・・・
イ 本件各動画については、前記「切り抜き動画」に係る利用許諾と原告へ の収益の分配がされていることがうかがわれるものの、その分配状況その 他の詳細は証拠上具体的に明らかでない。その他過去に第三者に対する本 件各動画の利用許諾の実績はない（弁論の全趣旨）。そこで、原告が本件各 動画の著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額（法 114 条 3 項）を算定するに当たっては、本件各動画の利用許諾契約に基づく利用料 に類するといえる上記認定の各使用料の額を斟酌するのが相当である。 被告による本件各動画の使用態様は、本件各動画をキャプチャした本件 静止画を本件各記事に掲載したというものである。そうすると、その使用 料相当額の算定に当たっては、映像からキャプチャした写真の使用料を定 める NHK エンタープライズの規定（上記ア(ｱ)）を参照するのが相当とも 思われる。もっとも、当該規定がこのような場合の一般的な水準を定めた ものとみるべき具体的な事情はない。また、本件各記事は、いずれも、相 秒以上の部分について 500 円（いずれも 1 秒当たりの単価）である（甲 21）。
・・・
当数の静止画を時系列に並べて掲載すると共に、各静止画に補足説明を付 すなどして、閲覧者が本件各動画の内容全体を概略把握し得るように構成＼nされたものである。このような使用態様に鑑みると、本件静止画の使用は、 映像（動画）としての使用ではないものの、これに準ずるものと見るのが むしろ実態に即したものといえる。
そうである以上、原告が本件各動画の著作権の行使につき受けるべき金 銭の額に相当する額（法 114 条 3 項）の算定に当たっては、映像の使用料 に係る各規定（上記ア(ｲ)）を主に参照しつつ、上記各規定を定める主体の 業務や対象となる映像等の性質及び内容等並びに本件各動画ないし原告チ ャンネルの性質及び内容等をも考慮するのが相当である。加えて、著作権 侵害をした者に対して事後的に定められるべき、使用に対し受けるべき額 は、通常の使用料に比べて自ずと高額になるであろうことを踏まえると、 原告が本件各動画の著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額 （法 114 条 3 項）は、合計 200 万円とするのが相当である。
ウ これに対し、被告は、原告が本件各動画の著作権の行使につき受けるべ き金銭の額に相当する額は著作権の買取価格を上回ることはないことを前 提とし、本件各動画の著作権の買取価格（3 万円）のうち本件各記事にお いて静止画として利用された割合（2％）を乗じたものをもって、原告の受 けるべき金銭の額である旨を主張する。 もとより、著作物使用料の額ないし使用料率は、当該著作物の市場にお ける評価（又はその見込み）を反映して定められるものである。しかし、 その際に、当該著作物の制作代金や当該著作物に係る著作権の譲渡価格が その上限を画するものとみるべき理由はない。すなわち、被告の上記主張 は、そもそもその前提を欠く。 したがって、その余の点につき論ずるまでもなく、この点に関する被告 の主張は採用できない。
(2) 発信者情報開示手続費用
本件のように、ウェブサイトに匿名で投稿された記事の内容が著作権侵害の不法行為を構成し、被侵害者が損害賠償請求等の手段を取ろうとする場合、権利侵害者である投稿者を特定する必要がある。このための手段として、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律により、発信者情報の開示を請求する権利が認められているものの、これを行使して投稿者を特定するためには、多くの場合、訴訟手続等の法的手続を利用することが必要となる。この場合、手続遂行のために、一定の手続費用を要するほか、事案によっては弁護士費用を要することも当然あり得る。そうすると、これらの発信者情報開示手続に要した費用は、当該不法行為による損害賠償請求をするために必要な費用という意味で、不法行為との間で相当因果関係のある損害となり得るといえる。本件においては、前提事実(5)のとおり、原告は、弁護士費用を含め発信者情報開示手続に係る費用として 167 万 440円を要したが、発信者情報開示手続の性質・内容等を考慮すると、このうち20万円をもって被告の不法行為と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。これに反する原告及び被告の主張はいずれも採用できない。
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2022.12.17
令和3(ワ)22940 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 令和4年10月28日 東京地方裁判所
特殊形状の靴紐について、「通知人らが保有する本件特許権を侵害していると考えております」と取引先に流布した行為が、不競法２条１項２１号の不正競争行為にあたると判断されました。
これを本件についてみると、前記前提事実によれば、キャタピラン＋等は、 裁判所が本件特許権を侵害すると判断したキャタピラン等を設計変更したも のであり、前記２のとおり、少なくともキャタピラン＋等については裁判所 が本件特許権を侵害するものではないと判断するにもかかわらず、本件通知 書には、キャタピラン＋等は本件特許権を侵害していると考えているなどと 記載されていることが認められる。そうすると、本件通知書の内容は、裁判 所においてキャタピラン＋等が本件特許権を侵害しない旨の判断を示す前に 当該判断とは異なる法的な見解を事前に告知するものとして、不正競争防止 法２条１項２１号にいう「虚偽の事実」を含むものと認めるのが相当である。
これに対し、被告らは、本件通知書は、「通知人らが保有する本件特許権 を侵害していると考えております。」として単に被告Ａの主観的見解を述べ たものにすぎないから、不正競争防止法２条１項２１号にいう「虚偽の事実」 を含まないと主張する。しかしながら、法的な見解を述べるものであっても、 公正な競争を阻害するものであり、上記にいう「虚偽の事実」に含まれると 解すべきことは、上記において説示したとおりである。そもそも、本件通知 書では、キャタピラン＋等についても販売の即時停止及び損害賠償額の算定 に関する資料の開示まで求めているのであるから、単に主観的見解を述べた という被告らの主張は、当を得ないものである。そうすると、被告らの主張 は、後記４において違法性判断の考慮事情とされるのは格別、上記判断を左 右するに至らない。
これを本件についてみると、前記前提事実によれば、キャタピラン＋等は、 裁判所が本件特許権を侵害すると判断したキャタピラン等を設計変更したも のであり、前記２のとおり、少なくともキャタピラン＋等については裁判所 が本件特許権を侵害するものではないと判断するにもかかわらず、本件通知 書には、キャタピラン＋等は本件特許権を侵害していると考えているなどと 記載されていることが認められる。そうすると、本件通知書の内容は、裁判 所においてキャタピラン＋等が本件特許権を侵害しない旨の判断を示す前に 当該判断とは異なる法的な見解を事前に告知するものとして、不正競争防止 法２条１項２１号にいう「虚偽の事実」を含むものと認めるのが相当である。
これに対し、被告らは、本件通知書は、「通知人らが保有する本件特許権 を侵害していると考えております。」として単に被告Ａの主観的見解を述べ たものにすぎないから、不正競争防止法２条１項２１号にいう「虚偽の事実」 を含まないと主張する。しかしながら、法的な見解を述べるものであっても、 公正な競争を阻害するものであり、上記にいう「虚偽の事実」に含まれると 解すべきことは、上記において説示したとおりである。そもそも、本件通知 書では、キャタピラン＋等についても販売の即時停止及び損害賠償額の算定 に関する資料の開示まで求めているのであるから、単に主観的見解を述べた という被告らの主張は、当を得ないものである。そうすると、被告らの主張 は、後記４において違法性判断の考慮事情とされるのは格別、上記判断を左 右するに至らない。
2022.12.17
令和2(行ケ)10120 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和4年11月9日 知的財産高等裁判所
不使用取り消しとなった商標について、知財高裁は、「使用権者による使用とは認められない」とした審決の判断を維持しました。
(1) 原告は，前記１(4)の本件ウェブページの記載を基に，本件商標が本件要証 期間中に，原告の商品である「Packard Bell Easy Note TK37 シリーズ」の本件液晶パ ネルを販売するために使用されていると主張する。 また，前記１(4)によると，本件ウェブページには，「Ａｍａｚｏｎ．ｃｏ．ｊｐで の取り扱い開始日」が，本件要証期間中の平成２９年８月８日と記載されているこ と，原告が販売する商品には，「Packard Bell Easy Note TK37 シリーズ」があること （甲２３）が認められる。
(2) しかし，本件証拠上，ＣＨＩＫＡＺＯが本件商標権について，「商標権者， 専用使用権者，通用使用権者」（本件商標権者等）に当たると認めることはできない のはもとより，本件商標権者等といかなる関係にある者であるかは全く明らかでは ない。
また，ＣＨＩＫＡＺＯは，自らを米国からの直輸入品を扱う輸入業者であるとし ている（前記１(4)）ところ，原告は，米国において，製品を販売しているとは認め られないこと（前記１(1)，(2)），原告からＣＨＩＫＡＺＯに原告の商品が流通した経 路が本件において全く明らかになっていないことを考慮すると，本件ウェブページ には，「Packard Bell Easy Note tk37 シリーズ 15.6」等の表示があるものの，本件ウェブページを用いてＣＨＩＫＡＺＯが販売していた「Packard Bell Easy Note TK37 シ リーズ」が，原告の製品であるかどうかは本件の証拠上，明らかでないというほか ない。このことは，Ａｍａｚｏｎサイトにおいては，販売業者に，詐欺行為がないようにする制度を構＼築し，ブランド名を使用する際のポリシーを定めていること（前記１(4))など前記１認定の事実によっても左右されない。 そうすると，仮に，本件ウェブページにおいて，本件商標が使用されているとし ても，上記のとおり，本件商標権者等との関係が全く不明であり，しかも，販売し ている商品も不明である商標の使用をもって，本件商標権者等による本件商標の使 用を認めることはできない。
(3) 以上によると，原告は，本件要証期間内に，日本国内において，商標権者， 専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが，本件指定商品について，本件商標の 使用をしていることを証明したとは認められないから，本件指定商品に係る本件商 標登録は，取り消されるべきである。 なお，原告の主張するＦａｓｈｉｏｎ Ｗａｌｋｅｒ事件判決は，流通業者が， ウェブサイトなどを通じて，商標の通常使用権者の商品を販売していたことが認定 された事案であり，本件とは，事案を異にする。 ３ 原告は，被告の本件審判請求が信義則に反し権利の濫用であると主張する。 前記２のとおり，商標法５０条は，一定期間使用されていない商標については， 商標権者等の業務上の信用の維持を図る必要はない上，かえって国民一般の利益を 害することになるため，第三者による商標登録の取消請求を認めたものであると解 される。
そうすると，一定期間使用していない商標について，第三者が，それと同一又は 類似する商標を商標登録することを目的として，商標法５０条により，商標登録の 取消しを求めたとしても，商標権者等の商標登録を維持する必要性が認められない 以上，当該第三者が，商標権者等の登録商標の使用をあえて妨害するなどの特段の 事情がない限り，その商標登録の取消請求が信義則に反するとか権利濫用になると 認めることはできない。 本件において，前記１のような事実関係が認められるとしても，被告が，原告の 登録商標の使用をあえて妨害するなどの特段の事情があるとは認められないから， 被告の本件審判請求が信義則に反するとか権利濫用になると認めることはできない。
(1) 原告は，前記１(4)の本件ウェブページの記載を基に，本件商標が本件要証 期間中に，原告の商品である「Packard Bell Easy Note TK37 シリーズ」の本件液晶パ ネルを販売するために使用されていると主張する。 また，前記１(4)によると，本件ウェブページには，「Ａｍａｚｏｎ．ｃｏ．ｊｐで の取り扱い開始日」が，本件要証期間中の平成２９年８月８日と記載されているこ と，原告が販売する商品には，「Packard Bell Easy Note TK37 シリーズ」があること （甲２３）が認められる。
(2) しかし，本件証拠上，ＣＨＩＫＡＺＯが本件商標権について，「商標権者， 専用使用権者，通用使用権者」（本件商標権者等）に当たると認めることはできない のはもとより，本件商標権者等といかなる関係にある者であるかは全く明らかでは ない。
また，ＣＨＩＫＡＺＯは，自らを米国からの直輸入品を扱う輸入業者であるとし ている（前記１(4)）ところ，原告は，米国において，製品を販売しているとは認め られないこと（前記１(1)，(2)），原告からＣＨＩＫＡＺＯに原告の商品が流通した経 路が本件において全く明らかになっていないことを考慮すると，本件ウェブページ には，「Packard Bell Easy Note tk37 シリーズ 15.6」等の表示があるものの，本件ウェブページを用いてＣＨＩＫＡＺＯが販売していた「Packard Bell Easy Note TK37 シ リーズ」が，原告の製品であるかどうかは本件の証拠上，明らかでないというほか ない。このことは，Ａｍａｚｏｎサイトにおいては，販売業者に，詐欺行為がないようにする制度を構＼築し，ブランド名を使用する際のポリシーを定めていること（前記１(4))など前記１認定の事実によっても左右されない。 そうすると，仮に，本件ウェブページにおいて，本件商標が使用されているとし ても，上記のとおり，本件商標権者等との関係が全く不明であり，しかも，販売し ている商品も不明である商標の使用をもって，本件商標権者等による本件商標の使 用を認めることはできない。
(3) 以上によると，原告は，本件要証期間内に，日本国内において，商標権者， 専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが，本件指定商品について，本件商標の 使用をしていることを証明したとは認められないから，本件指定商品に係る本件商 標登録は，取り消されるべきである。 なお，原告の主張するＦａｓｈｉｏｎ Ｗａｌｋｅｒ事件判決は，流通業者が， ウェブサイトなどを通じて，商標の通常使用権者の商品を販売していたことが認定 された事案であり，本件とは，事案を異にする。 ３ 原告は，被告の本件審判請求が信義則に反し権利の濫用であると主張する。 前記２のとおり，商標法５０条は，一定期間使用されていない商標については， 商標権者等の業務上の信用の維持を図る必要はない上，かえって国民一般の利益を 害することになるため，第三者による商標登録の取消請求を認めたものであると解 される。
そうすると，一定期間使用していない商標について，第三者が，それと同一又は 類似する商標を商標登録することを目的として，商標法５０条により，商標登録の 取消しを求めたとしても，商標権者等の商標登録を維持する必要性が認められない 以上，当該第三者が，商標権者等の登録商標の使用をあえて妨害するなどの特段の 事情がない限り，その商標登録の取消請求が信義則に反するとか権利濫用になると 認めることはできない。 本件において，前記１のような事実関係が認められるとしても，被告が，原告の 登録商標の使用をあえて妨害するなどの特段の事情があるとは認められないから， 被告の本件審判請求が信義則に反するとか権利濫用になると認めることはできない。
2022.12.17
令和1(ワ)11484 損害賠償請求事件 不正競争 民事訴訟 令和4年12月8日 大阪地方裁判所
着圧式の下着について、不競法２条１項３号の商品形態模倣であるとして、約５００万円の損害賠償が認められました。なお、原告よりも廉価であったとして、１項の販売不可事情として２５％の推定覆滅がなされています。
(3) 原告商品の形態がありふれた商品形態であるかについて
原告商品の形態と前記(2)の各商品の形態とを対比すると、モアプレッシャー及 びパワーズドクターは、男性用下着であって、そもそも需要者が異なる別種の商品 であり、特に構成態様 A に係る胸部及びアンダーバストの形状が大きく異なる。 また、エクスレンダー、MONOVO マッスルプレス、エーユードリーム、パワー ズドクターは、いずれも、構成態様 B に係る腹部の形状について縦に３本の着圧部 ないし線を設けており、縦に１本のみ着圧部を設ける原告商品とは大きく外観が異 なる。 そして、これらの相違は、商品の正面視において一見して明らかであり、需要者 の注意を惹く特徴的な部分といえ、商品全体としての印象が異なるから、原告商品 は、同種の商品とは異なる形態を有しているものであり、原告商品の形態はありふ れたものとはいえない。
被告は、「腹筋の割れを看者に感得せしめるようにした形態」が同種の商品にあ りふれており、腹直筋をモチーフにして腹筋の割れを６つにするか８つにするかを 選ぶ程度であれば改変の着想はたやすく、改変の程度は小さく、改変によって形態 上の特徴がもたらされないと主張する。 しかしながら、腹筋の割れを表現する形態は多様であり、被告の主張する同種の＼n商品は、前記のとおりいずれも原告商品とは大きく異なる形状を採用しているか ら、原告商品の形態と同種の商品の形態との相違の程度が小さく、形態上の特徴が もたらされていないとはいえない。 そうすると、原告商品の形態はありふれたものではなく、不正競争防止法２条１ 項３号において保護される商品形態に当たるというべきである。
・・・
４ 損害額（争点３）について
(1) 不正競争防止法５条１項により推定される損害額
ア 原告商品の単位数量当たりの利益の額
証拠（甲２７〜２９）によれば、原告が平成３０年４月に輸入した原告商品（商 品コード 0-24325-001 のシックスパックシェイプインナーM 及び商品コード 0-2432 5-002 のシックスパックシェイプインナーL）の仕入れ値は、１万１０８８枚で３７ ２万７９９７円であり、輸入に係る通関手数料、運搬料等は、１１万９６２０円、 関税、消費税、地方消費税は、６１万４４２８円であるから、経費の合計は４４６ 万２０４５円であると認められる。また、証拠（甲２４の７）によれば、当該原告 商品と同種商品１１万６９１４枚の売上総額は、９５４３万２７５９円であると認 められる。そうすると、原告商品の単位数量当たりの利益の額は、４１３円（≒ （９５４３万２７５９円／１１万６９１４枚×１万１０８８枚−４４６万２０４５ 円）／１万１０８８枚）と認められる。
原告は、平成３０年４月に輸入した原告商品と異なる商品コード、商品名の商品 も含めた売上から単位数量当たりの利益の額を算出しているが、原告が明らかにし ている経費は、前記輸入した原告商品に係るもののみであり、その余の商品の経費 は明らかではないから、採用できない。 また、被告は、原告主張の売上額から商品原価のほか、輸送、配送費等の一切の 変動費を控除すべきと主張するが、前記のとおり、通関手数料のほか、運搬料等も 経費として算入されており、これらのほかに具体的に計上すべき変動経費があると は認められないから、前記認定を妨げるものではない。
イ 被告商品の譲渡数量
証拠（乙３３）によれば、被告商品の譲渡数量は１万６０９６枚であると認めら れる。 原告は、被告商品の譲渡数量が５万４０００枚であると主張するが、証拠（乙２ ８〜３２）によれば、被告が輸入した被告商品は１万７７００枚であったことが認 められるから、被告商品の販売数量がこれを上回ることは考え難く、うち、令和２ 年２月３日に納品された１５００枚は、本件訴状送達日より後に納品されたもので あるから、被告が販売していないと主張しているものであって、これを差し引いた １万６２００枚は、前記譲渡数量と整合するものである。原告が被告商品を多数販 売した卸売先として２０社を挙げて調査嘱託をした結果においても、およそ原告の 主張するような多数の譲渡数量を窺わせる販売数の回答はなく、むしろ、被告主張 の譲渡数量に沿う少数の販売数の回答にとどまっていることからすれば、被告商品 の譲渡数量が１万６０９６枚を超えるものとは認められない。
ウ 販売することができないとする事情
(ｱ) 市場の非同一性
証拠（甲１〜９）によれば、原告商品は、通販カタログや広告チラシに掲載され て販売されているのに対し、被告商品は、通販カタログにも掲載されているが、主 にインターネット上の通販サイトで販売されていたことが認められる。 被告は、インターネットの通販サイトで被告商品を購入しようとする者は、被告 商品がない場合でも、カタログ販売の原告商品を購入したとはいえないと主張する が、インターネットの通販サイトで被告商品を購入しようとする者のうち、通販カ タログを見ない者がどの程度存在するのかは明らかではなく、部分的に販売するこ とができないとする事情に当たり得るとしても、この点から市場が完全に異なると まではいえないというべきである。 他方で、証拠（甲１〜９）によれば、原告商品の小売価格は１９８０円である が、被告商品の小売価格は１２８０円であり、明らかな価格差がある。 原告は、原告商品の模倣である被告商品には商品開発の費用を要しないから、価 格差を販売することができないとする事情に含めるのは公平を害すると主張する が、販売することができないとする事情は、被告の不正競争と原告商品の販売減少 との因果関係を阻害する事情であるから、被告商品が廉価であることが当該事情に 当たることは明らかである。
(ｲ) 競合品の存在
前記１(2)のとおり、原告商品及び被告商品と同様に腹直筋（シックスパック） をイメージした商品が複数存在しており、エクスレンダー、MONOVO マッスルプ レス及びエーユードリームは、女性用下着として、原告商品及び被告商品と同種の 競合品ということができる。 原告は、これらの他社商品は、いずれも全体として原告商品や被告商品と形態が 異なっており、競合品に当たらないと主張するが、原告商品や被告商品と当該他社 商品は、商品としての形態の相違が需要者に認識できる程度に異なっているにすぎ ず、構成態様 B の具体的な形状以外はおおむね共通する類似商品であって、証拠 （甲１〜９、乙１８）によれば、いずれもトレーニング効果や腹部の引き締め効果 を謳っている商品であって、市場において競合する商品であることは明らかであ る。
また、競合品は、証拠（乙１８）によれば、エクスレンダーだけで販売枚数が７ ０万枚を超えているとされているのであって、原告商品の累計販売枚数が１２万０ ６２８枚（甲２４の７）であることと比較すると、原告商品の市場におけるシェア は低く、市場における競合品は、原告商品よりもはるかに多いものといえる。 そうすると、被告商品が存在しなかったとすれば、相当数の需要者が原告商品で はなく競合品を購入したものと考えられるから、競合品の存在は、原告が譲渡数量 の一部を販売することができないとする事情に当たるというべきである。
(ｳ) 被告の営業努力
被告は、営業交渉により広く販路を拡大し、人気のダイエット整体師を広告等に 用い、展示会に出展するなどの販売努力をしたと主張する。 しかしながら、営業交渉や展示会の具体的な内容は明らかではなく、通常行われ る営業活動と異なるものとは認められず、ダイエット整体師の広告がどの程度販売 に結び付いているのかも不明であるから、これらの営業努力を販売することができ ないとする事情に当たるということはできない。
(ｴ) 以上によれば、本件においては、原告が譲渡数量の一部を販売することが できない事情があり、２５％の推定覆滅を認めるのが相当である。
エ 損害額 以上によれば、被告の不正競争行為による原告の損害額は、４９８万５７３６円 （＝４１３円×１万６０９６枚×０．７５）と認められる。
(3) 原告商品の形態がありふれた商品形態であるかについて
原告商品の形態と前記(2)の各商品の形態とを対比すると、モアプレッシャー及 びパワーズドクターは、男性用下着であって、そもそも需要者が異なる別種の商品 であり、特に構成態様 A に係る胸部及びアンダーバストの形状が大きく異なる。 また、エクスレンダー、MONOVO マッスルプレス、エーユードリーム、パワー ズドクターは、いずれも、構成態様 B に係る腹部の形状について縦に３本の着圧部 ないし線を設けており、縦に１本のみ着圧部を設ける原告商品とは大きく外観が異 なる。 そして、これらの相違は、商品の正面視において一見して明らかであり、需要者 の注意を惹く特徴的な部分といえ、商品全体としての印象が異なるから、原告商品 は、同種の商品とは異なる形態を有しているものであり、原告商品の形態はありふ れたものとはいえない。
被告は、「腹筋の割れを看者に感得せしめるようにした形態」が同種の商品にあ りふれており、腹直筋をモチーフにして腹筋の割れを６つにするか８つにするかを 選ぶ程度であれば改変の着想はたやすく、改変の程度は小さく、改変によって形態 上の特徴がもたらされないと主張する。 しかしながら、腹筋の割れを表現する形態は多様であり、被告の主張する同種の＼n商品は、前記のとおりいずれも原告商品とは大きく異なる形状を採用しているか ら、原告商品の形態と同種の商品の形態との相違の程度が小さく、形態上の特徴が もたらされていないとはいえない。 そうすると、原告商品の形態はありふれたものではなく、不正競争防止法２条１ 項３号において保護される商品形態に当たるというべきである。
・・・
４ 損害額（争点３）について
(1) 不正競争防止法５条１項により推定される損害額
ア 原告商品の単位数量当たりの利益の額
証拠（甲２７〜２９）によれば、原告が平成３０年４月に輸入した原告商品（商 品コード 0-24325-001 のシックスパックシェイプインナーM 及び商品コード 0-2432 5-002 のシックスパックシェイプインナーL）の仕入れ値は、１万１０８８枚で３７ ２万７９９７円であり、輸入に係る通関手数料、運搬料等は、１１万９６２０円、 関税、消費税、地方消費税は、６１万４４２８円であるから、経費の合計は４４６ 万２０４５円であると認められる。また、証拠（甲２４の７）によれば、当該原告 商品と同種商品１１万６９１４枚の売上総額は、９５４３万２７５９円であると認 められる。そうすると、原告商品の単位数量当たりの利益の額は、４１３円（≒ （９５４３万２７５９円／１１万６９１４枚×１万１０８８枚−４４６万２０４５ 円）／１万１０８８枚）と認められる。
原告は、平成３０年４月に輸入した原告商品と異なる商品コード、商品名の商品 も含めた売上から単位数量当たりの利益の額を算出しているが、原告が明らかにし ている経費は、前記輸入した原告商品に係るもののみであり、その余の商品の経費 は明らかではないから、採用できない。 また、被告は、原告主張の売上額から商品原価のほか、輸送、配送費等の一切の 変動費を控除すべきと主張するが、前記のとおり、通関手数料のほか、運搬料等も 経費として算入されており、これらのほかに具体的に計上すべき変動経費があると は認められないから、前記認定を妨げるものではない。
イ 被告商品の譲渡数量
証拠（乙３３）によれば、被告商品の譲渡数量は１万６０９６枚であると認めら れる。 原告は、被告商品の譲渡数量が５万４０００枚であると主張するが、証拠（乙２ ８〜３２）によれば、被告が輸入した被告商品は１万７７００枚であったことが認 められるから、被告商品の販売数量がこれを上回ることは考え難く、うち、令和２ 年２月３日に納品された１５００枚は、本件訴状送達日より後に納品されたもので あるから、被告が販売していないと主張しているものであって、これを差し引いた １万６２００枚は、前記譲渡数量と整合するものである。原告が被告商品を多数販 売した卸売先として２０社を挙げて調査嘱託をした結果においても、およそ原告の 主張するような多数の譲渡数量を窺わせる販売数の回答はなく、むしろ、被告主張 の譲渡数量に沿う少数の販売数の回答にとどまっていることからすれば、被告商品 の譲渡数量が１万６０９６枚を超えるものとは認められない。
ウ 販売することができないとする事情
(ｱ) 市場の非同一性
証拠（甲１〜９）によれば、原告商品は、通販カタログや広告チラシに掲載され て販売されているのに対し、被告商品は、通販カタログにも掲載されているが、主 にインターネット上の通販サイトで販売されていたことが認められる。 被告は、インターネットの通販サイトで被告商品を購入しようとする者は、被告 商品がない場合でも、カタログ販売の原告商品を購入したとはいえないと主張する が、インターネットの通販サイトで被告商品を購入しようとする者のうち、通販カ タログを見ない者がどの程度存在するのかは明らかではなく、部分的に販売するこ とができないとする事情に当たり得るとしても、この点から市場が完全に異なると まではいえないというべきである。 他方で、証拠（甲１〜９）によれば、原告商品の小売価格は１９８０円である が、被告商品の小売価格は１２８０円であり、明らかな価格差がある。 原告は、原告商品の模倣である被告商品には商品開発の費用を要しないから、価 格差を販売することができないとする事情に含めるのは公平を害すると主張する が、販売することができないとする事情は、被告の不正競争と原告商品の販売減少 との因果関係を阻害する事情であるから、被告商品が廉価であることが当該事情に 当たることは明らかである。
(ｲ) 競合品の存在
前記１(2)のとおり、原告商品及び被告商品と同様に腹直筋（シックスパック） をイメージした商品が複数存在しており、エクスレンダー、MONOVO マッスルプ レス及びエーユードリームは、女性用下着として、原告商品及び被告商品と同種の 競合品ということができる。 原告は、これらの他社商品は、いずれも全体として原告商品や被告商品と形態が 異なっており、競合品に当たらないと主張するが、原告商品や被告商品と当該他社 商品は、商品としての形態の相違が需要者に認識できる程度に異なっているにすぎ ず、構成態様 B の具体的な形状以外はおおむね共通する類似商品であって、証拠 （甲１〜９、乙１８）によれば、いずれもトレーニング効果や腹部の引き締め効果 を謳っている商品であって、市場において競合する商品であることは明らかであ る。
また、競合品は、証拠（乙１８）によれば、エクスレンダーだけで販売枚数が７ ０万枚を超えているとされているのであって、原告商品の累計販売枚数が１２万０ ６２８枚（甲２４の７）であることと比較すると、原告商品の市場におけるシェア は低く、市場における競合品は、原告商品よりもはるかに多いものといえる。 そうすると、被告商品が存在しなかったとすれば、相当数の需要者が原告商品で はなく競合品を購入したものと考えられるから、競合品の存在は、原告が譲渡数量 の一部を販売することができないとする事情に当たるというべきである。
(ｳ) 被告の営業努力
被告は、営業交渉により広く販路を拡大し、人気のダイエット整体師を広告等に 用い、展示会に出展するなどの販売努力をしたと主張する。 しかしながら、営業交渉や展示会の具体的な内容は明らかではなく、通常行われ る営業活動と異なるものとは認められず、ダイエット整体師の広告がどの程度販売 に結び付いているのかも不明であるから、これらの営業努力を販売することができ ないとする事情に当たるということはできない。
(ｴ) 以上によれば、本件においては、原告が譲渡数量の一部を販売することが できない事情があり、２５％の推定覆滅を認めるのが相当である。
エ 損害額 以上によれば、被告の不正競争行為による原告の損害額は、４９８万５７３６円 （＝４１３円×１万６０９６枚×０．７５）と認められる。
2022.12.17
令和2(ネ)10017 商標権侵害差止等本訴，虚偽事実告知・流布行為差止反訴請求控訴事件 商標権 民事訴訟 令和4年11月30日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
本件商標は「守半」です。被告は「守半總本舗」などを使用していました。原審は、差止などは権利濫用と判断しましたが、知財高裁は、一部の使用形態についての使用は、黙認したものと同一ではないとして、それらに関する権利行使を認めました。
(2) 前記(1)の事実を前提として検討するに、当裁判所は、控訴人が、被控訴人 標章２、５、９、１０、１２の使用に対して、本件商標権を行使することは権利の 濫用に当たるものの、「守半總本舗」の文字からなる被控訴人標章１、３、４、６ 〜８、１１の使用に対して本件商標権を行使することについては、権利濫用に当た らないものと判断する。その理由は以下のとおりである。
・・・
イ 被控訴人標章１、３、４、６〜８、１１の使用について
(ｱ) 前記(1)エ(ｴ)のとおり、被控訴人は、平成１８年から新たに「守半總本舗」 という商号及び標章を使用するようになったものであるが、「總本舗」とは、「ある 特定の商品を製造・販売するおおもとの店」を意味する語であり（甲７３）、その ような語を「守半」に結合させた「守半總本舗」は、従前、Ｅや被控訴人がしてい た「守半」の商号や標章の使用とはその意味合いを異にする。 すなわち、前記(1)ア、ウ〜オからすると、従前、控訴人ら及び被控訴人の三者 間では、守半本店（補助参加人）が「本店」という中心的な地位を占める屋号、商 号を一貫して用いており、控訴人及び被控訴人もそれを是認してきたということが できる。しかし、被控訴人が上記のような意味合いを持つ「總本舗」を「守半」に 結合させた「守半總本舗」の商号や標章を用いた場合、取引者、需要者に対し、あ たかも被控訴人が三者の中で新たに「本店」としての地位を獲得したかのような印 象を与えることとなり、平成１８年以前に長年にわたって構築されていた三者の関係性を変質させるものといえる。＼nそうすると、被控訴人によって平成１８年以降、開始された「守半總本舗」の商 号・標章の使用は、本件商標権の取得以前から、長年にわたってＥや被控訴人によ って行われてきた「守半」標章の使用とは、社会通念上、同一に考えることはでき ない。
(ｲ) 被控訴人は、「守半總本舗」という商号や標章の使用について、「本店」であ る補助参加人の当時の代表者であるＡから承諾を得たと主張するが、Ａはその事実を否定しており、また、被控訴人代表＼者は、原審において上記主張に沿う供述をしたものの、Ａから承諾を得た時期という重要な点について供述内で変遷しており、 直ちに信用することができない。また、補助参加人が異議を述べなかったというこ とから直ちに承諾があったと認めることはできない。そうすると、被控訴人の上記 主張は採用できない。 そして、仮に「守半總本舗」の使用について補助参加人の承諾があったとしても、 そのことから直ちに、被控訴人による「守半總本舗」の使用に対する本件商標権の 行使が権利濫用になるということはできない。
すなわち、「守半」の標章は守屋半助の開業した守半本店の事業に起源を持つも のであり、補助参加人は、守半本店の事業を承継したものであるが、「守半」標章 の知名度や信用が、需要者や取引者から見て、守屋半助の開業以来、三者の中で終 始、守半本店（補助参加人）にのみ集中的に帰属するような状況にあったのかは証 拠上必ずしも明らかではない。むしろ、前記(1)ク及び前記ア(ｱ)のとおり、控訴人 や被控訴人が、独自の立場で営業を行い、それによっても「守半」標章の知名度や 信用が蓄積されてきたと考えられることからすると、補助参加人が、控訴人ら及び 被控訴人の三者内において「守半」標章の使用許諾をする法的権限を、守半本店の 事業を承継したとか、代表者と守屋半助との間に血縁関係があるといった理由のみによって永続的に保持すると解するのは相当ではなく、平成１８年当時、三者の中＼nで補助参加人がそのような特別な権限を持っていたというためには、その時点にお いて、「守半」標章の知名度や信用が、需要者や取引者から見て、補助参加人にの み集中的に帰属するような状況にあったか、三者間で補助参加人がそのような権限 を持つことが明示又は黙示に合意されていたか、控訴人及び被控訴人が、補助参加 人が「守半」標章の使用を第三者に許諾することに同意していたなどの事情を要す るものと解されるところ、上記当時、これらの事情があったと認めるに足りる証拠 はない。
そして、前記(1)エ、オ、ク及び前記ア(ｱ)のとおり、三者がそれぞれの立場から 営業活動を行って「守半」標章の知名度と信用の獲得に貢献しているという客観的 状況があり、かつ、控訴人が昭和５５年に本件商標権を取得しており、被控訴人が 遅くとも平成１８年１１月頃までには控訴人が本件商標権を取得していることを認 識していたこと、その頃、控訴人が被控訴人に対し、「守半總本舗」の使用に関し て異議を述べていたことからすると、被控訴人が「守半總本舗」の使用について、 本件請求における不法行為期間（対象期間）の始期である平成２０年以降も継続す るためには、補助参加人の承諾のみでは足りず、商標権者たる控訴人の承諾も得る べきであったと解すべきである。しかし、前記(1)エ(ｴ)のとおり、被控訴人は、控 訴人の承諾を得ることなく、「守半總本舗」の使用を継続したものであった。
(2) 前記(1)の事実を前提として検討するに、当裁判所は、控訴人が、被控訴人 標章２、５、９、１０、１２の使用に対して、本件商標権を行使することは権利の 濫用に当たるものの、「守半總本舗」の文字からなる被控訴人標章１、３、４、６ 〜８、１１の使用に対して本件商標権を行使することについては、権利濫用に当た らないものと判断する。その理由は以下のとおりである。
・・・
イ 被控訴人標章１、３、４、６〜８、１１の使用について
(ｱ) 前記(1)エ(ｴ)のとおり、被控訴人は、平成１８年から新たに「守半總本舗」 という商号及び標章を使用するようになったものであるが、「總本舗」とは、「ある 特定の商品を製造・販売するおおもとの店」を意味する語であり（甲７３）、その ような語を「守半」に結合させた「守半總本舗」は、従前、Ｅや被控訴人がしてい た「守半」の商号や標章の使用とはその意味合いを異にする。 すなわち、前記(1)ア、ウ〜オからすると、従前、控訴人ら及び被控訴人の三者 間では、守半本店（補助参加人）が「本店」という中心的な地位を占める屋号、商 号を一貫して用いており、控訴人及び被控訴人もそれを是認してきたということが できる。しかし、被控訴人が上記のような意味合いを持つ「總本舗」を「守半」に 結合させた「守半總本舗」の商号や標章を用いた場合、取引者、需要者に対し、あ たかも被控訴人が三者の中で新たに「本店」としての地位を獲得したかのような印 象を与えることとなり、平成１８年以前に長年にわたって構築されていた三者の関係性を変質させるものといえる。＼nそうすると、被控訴人によって平成１８年以降、開始された「守半總本舗」の商 号・標章の使用は、本件商標権の取得以前から、長年にわたってＥや被控訴人によ って行われてきた「守半」標章の使用とは、社会通念上、同一に考えることはでき ない。
(ｲ) 被控訴人は、「守半總本舗」という商号や標章の使用について、「本店」であ る補助参加人の当時の代表者であるＡから承諾を得たと主張するが、Ａはその事実を否定しており、また、被控訴人代表＼者は、原審において上記主張に沿う供述をしたものの、Ａから承諾を得た時期という重要な点について供述内で変遷しており、 直ちに信用することができない。また、補助参加人が異議を述べなかったというこ とから直ちに承諾があったと認めることはできない。そうすると、被控訴人の上記 主張は採用できない。 そして、仮に「守半總本舗」の使用について補助参加人の承諾があったとしても、 そのことから直ちに、被控訴人による「守半總本舗」の使用に対する本件商標権の 行使が権利濫用になるということはできない。
すなわち、「守半」の標章は守屋半助の開業した守半本店の事業に起源を持つも のであり、補助参加人は、守半本店の事業を承継したものであるが、「守半」標章 の知名度や信用が、需要者や取引者から見て、守屋半助の開業以来、三者の中で終 始、守半本店（補助参加人）にのみ集中的に帰属するような状況にあったのかは証 拠上必ずしも明らかではない。むしろ、前記(1)ク及び前記ア(ｱ)のとおり、控訴人 や被控訴人が、独自の立場で営業を行い、それによっても「守半」標章の知名度や 信用が蓄積されてきたと考えられることからすると、補助参加人が、控訴人ら及び 被控訴人の三者内において「守半」標章の使用許諾をする法的権限を、守半本店の 事業を承継したとか、代表者と守屋半助との間に血縁関係があるといった理由のみによって永続的に保持すると解するのは相当ではなく、平成１８年当時、三者の中＼nで補助参加人がそのような特別な権限を持っていたというためには、その時点にお いて、「守半」標章の知名度や信用が、需要者や取引者から見て、補助参加人にの み集中的に帰属するような状況にあったか、三者間で補助参加人がそのような権限 を持つことが明示又は黙示に合意されていたか、控訴人及び被控訴人が、補助参加 人が「守半」標章の使用を第三者に許諾することに同意していたなどの事情を要す るものと解されるところ、上記当時、これらの事情があったと認めるに足りる証拠 はない。
そして、前記(1)エ、オ、ク及び前記ア(ｱ)のとおり、三者がそれぞれの立場から 営業活動を行って「守半」標章の知名度と信用の獲得に貢献しているという客観的 状況があり、かつ、控訴人が昭和５５年に本件商標権を取得しており、被控訴人が 遅くとも平成１８年１１月頃までには控訴人が本件商標権を取得していることを認 識していたこと、その頃、控訴人が被控訴人に対し、「守半總本舗」の使用に関し て異議を述べていたことからすると、被控訴人が「守半總本舗」の使用について、 本件請求における不法行為期間（対象期間）の始期である平成２０年以降も継続す るためには、補助参加人の承諾のみでは足りず、商標権者たる控訴人の承諾も得る べきであったと解すべきである。しかし、前記(1)エ(ｴ)のとおり、被控訴人は、控 訴人の承諾を得ることなく、「守半總本舗」の使用を継続したものであった。
◆判決本文
原審はこちら。
2022.12.17
令和3(ワ)9530 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和4年11月28日 大阪地方裁判所
構成要件Ｄの文言を明細書の記載および出願経過から解釈して、技術的範囲に属しないと判断されました。本件特許は被告から無効審判が請求されていますが、2022/10に無効理由なしと判断されています。本件特許は以下です。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-4147314/9DA3CF246CABBD54ECA004CE5C9280CC8FA3C996CFE302513456B34A2B98AF46/15/ja
(2) 「中央部が突出する概略円錐状」の意義について
ア 構成要件Ｄは、「該複数のコニカルビット群により、中央部が突出する概略円錐状に形成されている」と規定しているところ、「該複数のコニカルビット群」とは、３条の螺旋翼の先端部に固着された複数のホルダに取り付けられたコニカルビットを指す（構＼成要件Ｃ）から、構成要件Ｄは、３条の螺旋翼の先端部に取り付けられた複数のコニカルビットのみにより、中央部が突出した概略円錐状に形成されていることを要すると解される。その他、本件発明に係る請求項において、「中央部が突出する概略円錐状」に関する記載はない。＼n
イ 本件明細書には以下の内容が示される。
従来の掘削ヘッドは、複数の小形ビットが台金に固着されていたので、掘削中 に岩石等に当たった際、刃先が逃げることができず、損傷を受けやすいという問 題点や掘削によって生じた繰粉が穴底からうまく排出されにくいという問題点 があった（【0003】）。このような問題点を解決するものとして、直径方向に対 向するように設けられた２条の螺旋翼を有する掘削刃の螺旋翼の周縁部及び下 端に多数の小形ビットを取り付けたスクリューオーガ用掘削刃がある。これには、 軸回りに回転自在な小形のビット（コーン刃）が設けられていて、岩石等に当た った時に当該コーン刃が回転して逃げることができるため、損傷しにくいという 利点があるが、２条の螺旋翼が直径方向に対向するように設けられ、これら２条 の螺旋翼にそれぞれ設けた小型ビットで掘削を行うものであるから、掘削中に岩 石等に遭遇したときは、２条の螺旋翼に設けたビットが当該岩石に当たるたびに 断続的な衝撃を受け、スクリューオーガ装置全体が上下に振動して、円滑な掘削 ができなくなるおそれがあるほか、螺旋翼自体が先端側の外径が小さくなるよう に全体として円錐状の尖った形状となっているので、芯ぶれにより、掘削される 穴が曲がりやすいというおそれもある（【0004】）。本件発明は、掘削中に岩石 等に当たってもビットの刃先が損傷しにくく、断続的な衝撃をうけにくく、しか も穴曲がりが生じにくい掘削ヘッドを提供することを目的とし、基部がスクリュ ーオーガロッドに取り付けられる基軸の外周部に、外径の等しい３条の螺旋翼が 設けられ、これら３条の螺旋翼の先端部に固着された複数のホルダに、円錐状の 尖った刃先部を有する複数のコニカルビットが軸回りに回転自在にそれぞれ取 り付けられ、該複数のコニカルビット群により、中央部が突出する概略円錐状に 形成されていることを特徴とする構成をとるものである（【0005】【0006】）。 ３条の螺旋翼が並列に設けられていることにより、掘削中に岩石等の掘削しにく い物体に当たっても、断続的な衝撃が比較的小さくてすむようになるとともに、 胴部における３条の螺旋翼の外径をほぼ一定にしておくことにより芯ぶれが生 じにくくなる結果、穴曲がりが少なくなるという効果を奏するものである（【0006】 【0007】【0020】）。これらの本件明細書の記載内容に加え、図面（【図１】〜 【図４】）に照らすと、外径の等しい３条の螺旋翼の先端部に取り付けられた複 数のコニカルビット群により、「中央部が突出する概略円錐状に形成されている こと」の技術的意義は、胴部における３条の螺旋翼の外径を変えることなく、該 複数のコニカルビット群により、基軸先端方向に向かって径が小さくなる円錐状 の形状にすることで、穴曲がりが生じることを防ぎつつ、掘削効率を高めること にあるものと認められる。 また、本件明細書には、発明の実施形態に関して、「小型ビット２０，…は、 それぞれが取り付けられている螺旋翼１０の傾斜方向にほぼ沿うように傾けて 設けられている。また、前記ヘッド１５には複数（図示例では３個）の小型ビッ ト２０，…が設けられていて、掘削ビットの先端部は、これら小型ビット群によ って側面視概略円錐状を呈している。」（【0011】）、「掘削ヘッド１の先端部 には、全体形状が概略円錐状となるように多数のコニカルビット２０，…が設け られているので、これらビットにより効率よく掘削が行われる。」（【0016】） との記載もある。
ウ 証拠（乙１、２）及び弁論の全趣旨によれば、原告は、平成１９年７月３ 日付けの拒絶理由通知書（乙１）により、特許庁から、本件発明は、引用発明１ 及び２に基づき進歩性を欠くとの拒絶理由を通知されたことに対し、構成要件Ｄ＼nに該当する部分を付加して補正した上で、意見書（乙２）において、引用発明１ は、螺旋翼が２条で、円周方向における螺旋翼同士の間隔が大きく、ヘッド先端 部のビットの密度が低くなり、しかもヘッド先端部のビットの先端はほぼ同一平 面状に位置していて、仮想先端面が平板状を呈しているのに対し、本件発明は、 ３条の螺旋翼の先端部に複数のコニカルビットが取り付けられ、ヘッド先端部が、 全体として中央部が突出する概略円錐状の外形に形成されているから、引用発明 １と本件発明とは構成が大きく相違している旨を主張したことが認められる。＼nこのような出願経過に照らすと、原告は、構成要件Ｄに該当する部分を付加し＼nて補正することで、３条の螺旋翼の先端部に取り付けられた複数のコニカルビッ トにより、ヘッド先端部が全体として中央部が突出する概略円錐状の外形である ことを特定したものと解される。
エ 前記アないしウのとおり、構成要件Ｃ及びＤの文言、本件明細書の内容、＼n「中央部が突出する概略円錐状に形成されていること」の技術的意義、出願経過 に照らすと、「中央部が突出する概略円錐状」とは、３条の螺旋翼の先端部に取 り付けられたコニカルビットのみにより、側面視を含む全体形状において基軸先 端方向に向かって径が小さくなる円錐状をしていることを意味しているものと 解するのが相当である。本件明細書には、発明の実施形態として、３条の螺旋翼 の先端側に、概略円錐状のヘッド１５が、基部を基軸２に固定されており、ヘッ ド１５に取り付けられた小型ビットを含む小型ビット群が側面視概略円錐状を 呈しているものが示される（【0011】）ことから、発明の実施形態には、３条の 螺旋翼の先端部に取り付けられたコニカルビットが側面視を含む全体形状にお いて基軸先端方向に向かって径が小さくなる円錐状をしており、かつ、ヘッド１ ５に取り付けられた小型ビットを含む小型ビット群が側面視概略円錐状を呈す る形態を含むものと解する余地があるが、前記アの構成要件Ｃ及びＤの文言に照＼nらすと、「中央部が突出する概略円錐状」の上記解釈は左右されない。
(3) 被告各製品について
ア 被告製品１
争いのない事実、証拠（甲５、乙１０の１〜３）及び弁論の全趣旨によれば、 被告製品１は、その３条の螺旋翼２０の先端部に設けられた３〜４基のコニカル ビット３０により、側面視（基軸１０先端方向を上に向けた場合。以下同じ。） において、中央部が平坦又は間隙のある、浅いハ字状に線が描かれていること、 全体形状として、基軸１０から放射状に３本の緩やかな曲線（ほぼ直線）が描か れていることが認められる。
・・・
カ 以上のとおり、被告各製品の３条の螺旋翼の先端部に取り付けられたコニ カルビットは、いずれも、側面視を含む全体形状において、直線、緩やかな曲線 又は点を形成するにすぎず、同コニカルビットのみにより、基軸先端方向に向か って径が小さくなる円錐状を形成しているとはいえず、構成要件Ｄを充足すると＼nは認められない。
(4) 原告の主張について
原告は、「中央部が突出する概略円錐状」とは、効率よく安定した掘削を行う という本件発明の技術的意義を有するか、これと同一の作用効果を奏するもの、 すなわち、３条の螺旋翼の先端部に取り付けられた複数のコニカルビットが「概 略錐面状」に並んで配置されることを意味し、当業者は、本件明細書の記載から そのように理解する旨を主張し、当業者の認識や技術常識を裏付ける証拠として、 公開特許公報（甲２３の１〜１２）、パンフレット等（甲２４の１〜３）、アン ケート結果（甲２５の１〜８）、大学教授の意見書（甲２８の１、２９の１）を 提出する。
しかし、前記(2)のとおり、構成要件Ｄは「該複数のコニカルビット群により、＼n中央部が突出する概略円錐状を形成」と規定しており、本件明細書や出願経過等 をみても、コニカルビットが概略錐面状に並んで配置していることと解すべき記 載等はないから、同構成要件を充足するには、コニカルビット群のみにより、（中＼n央部が突出する）概略円錐状を形成する必要がある。 原告は、前記各証拠は、回転式の土木用掘削ヘッドにおいて、コニカルビット、 掘削刃などの掘削ビット類の配列、又は複数の掘削ビット類の全体形状を、当業 者は「概略円錐状」と表現することを示すものである旨述べる。しかし、原告が＼n提出する公開特許公報（甲２３の１〜１２）に係る特許の中には、本件特許の出 願後に出願又は公開されたものが含まれており、それらは本件特許出願時の当業 者の認識を裏付けることにはならない。この点は措くとしても、これらの公報の 内容は、掘削爪等の配置、スクリュー刃全体、ヘッドの先端やヘッド部分全体、 掘削面や地盤改良体等の形状が、それぞれ円錐状であるなどと個別に特定するも のであり、これらの公報全体をみても、回転式の掘削ヘッドにおいて掘削ビット 類の配列や全体形状が一般的に「概略円錐状」と表現されているとは認められな＼nい。そして、少なくとも、これらの公報の中に、被告各製品のようにコニカルビ ット（３条の螺旋翼の先端部に取り付けられたもの）が並んでいる形状を指して （中央部が突出する）概略円錐状と表現することを示すものはない。また、パン＼nフレット等（甲２４の１〜３）には、「円錐ヘッド」や「円錐型ヘッド」として、 螺旋翼の外周部から中心軸に近づくにつれてビットが先端に向かって高い位置 に取り付けられている掘削ヘッドの写真が掲載されているものの、どの部分を指 して円錐形状と表現しているかについては明らかでないし、被告各製品のように＼nコニカルビットが並んでいる形状そのものを指して概略円錐状と表現するもの＼nとも認められない。さらに、アンケート結果（甲２５の１〜８）については、８ 名の回答者の中に本件特許の発明者や同発明者の出身会社の代表者、原告と何ら＼nかの取引関係があると考えられる者が含まれている（甲２５の１、２、８、弁論 の全趣旨）など、アンケート対象者の中立性等に疑義があることに加え、質問の 形式も、被告各製品の螺旋翼先端部のコニカルビット群の形状をどう表現するか＼nと問うのではなく、「「螺旋翼先端部のコニカルビット群」を見て「（概略）円 錐状」と認識できますか？」と一定の結論を示唆するものであって、適切とは言 い難い。回答者は、当該質問に対して、いずれも「できる」と回答しているもの の、その理由として、「ビットの高さが違う」「外側より先端部の方が飛び出し ている」「掘削後円錐に断面がなる」「写真より（中略）円錐形状を推定・想像 が行える」「日本テクノ製のコニカルヘッドと認識した」などとコメントしてお り、コニカルビットが並んでいる形状を概略円錐状と表現した趣旨か否かが不明＼nである回答が含まれているほか、理由の説明内容が区々であり、このアンケート 結果から、当業者が一般的に被告各製品のようにコニカルビットが並んでいる形 状を（中央部が突出する）概略円錐状と認識するものと理解することは困難であ る。そして、大学教授の意見書のうち、甲第２８号証の１には、ヘッドが回転し たときにどのような軌跡を描いているかを立体的にイメージすれば、ビットの軌 跡でトレースされる立体的形状が円錐状に近い形になることが指摘されている が、「複数のコニカルビット群により、中央部が突出する概略円錐状に形成され ている」（構成要件Ｄ）ことに、「回転する複数のコニカルビット群の軌跡によ＼nり、中央部が突出する概略円錐状に形成されている」ことを含むと解釈すること は文理に沿わないし、当業者が一般的に、掘削ヘッドの「複数のコニカルビット 群」との文言から、その形状（配置）をヘッドが回転したときの軌跡でイメージ することを裏付ける資料もない。甲第２９号証の１には、「概略円錐状」とは、 数学的（幾何学）な意味での円錐ではなく、中央が尖った錐状立体に近い概形を 意味していることが指摘されているが、その根拠は不明である。
以上から、原告が提出する証拠は、いずれも回転式の土木用掘削ヘッドにおい て、掘削ビット類の配列又は全体形状を、当業者が「概略円錐状」と表現するこ＼nとを示すものとはいえず、被告各製品のようにコニカルビット（３条の螺旋翼の 先端部に取り付けられたもの）が並んでいる形状を、当業者が一般的に（中央部 が突出する）概略円錐状と理解することを裏付けるものでもないから、原告の前 記主張は採用できない。
(2) 「中央部が突出する概略円錐状」の意義について
ア 構成要件Ｄは、「該複数のコニカルビット群により、中央部が突出する概略円錐状に形成されている」と規定しているところ、「該複数のコニカルビット群」とは、３条の螺旋翼の先端部に固着された複数のホルダに取り付けられたコニカルビットを指す（構＼成要件Ｃ）から、構成要件Ｄは、３条の螺旋翼の先端部に取り付けられた複数のコニカルビットのみにより、中央部が突出した概略円錐状に形成されていることを要すると解される。その他、本件発明に係る請求項において、「中央部が突出する概略円錐状」に関する記載はない。＼n
イ 本件明細書には以下の内容が示される。
従来の掘削ヘッドは、複数の小形ビットが台金に固着されていたので、掘削中 に岩石等に当たった際、刃先が逃げることができず、損傷を受けやすいという問 題点や掘削によって生じた繰粉が穴底からうまく排出されにくいという問題点 があった（【0003】）。このような問題点を解決するものとして、直径方向に対 向するように設けられた２条の螺旋翼を有する掘削刃の螺旋翼の周縁部及び下 端に多数の小形ビットを取り付けたスクリューオーガ用掘削刃がある。これには、 軸回りに回転自在な小形のビット（コーン刃）が設けられていて、岩石等に当た った時に当該コーン刃が回転して逃げることができるため、損傷しにくいという 利点があるが、２条の螺旋翼が直径方向に対向するように設けられ、これら２条 の螺旋翼にそれぞれ設けた小型ビットで掘削を行うものであるから、掘削中に岩 石等に遭遇したときは、２条の螺旋翼に設けたビットが当該岩石に当たるたびに 断続的な衝撃を受け、スクリューオーガ装置全体が上下に振動して、円滑な掘削 ができなくなるおそれがあるほか、螺旋翼自体が先端側の外径が小さくなるよう に全体として円錐状の尖った形状となっているので、芯ぶれにより、掘削される 穴が曲がりやすいというおそれもある（【0004】）。本件発明は、掘削中に岩石 等に当たってもビットの刃先が損傷しにくく、断続的な衝撃をうけにくく、しか も穴曲がりが生じにくい掘削ヘッドを提供することを目的とし、基部がスクリュ ーオーガロッドに取り付けられる基軸の外周部に、外径の等しい３条の螺旋翼が 設けられ、これら３条の螺旋翼の先端部に固着された複数のホルダに、円錐状の 尖った刃先部を有する複数のコニカルビットが軸回りに回転自在にそれぞれ取 り付けられ、該複数のコニカルビット群により、中央部が突出する概略円錐状に 形成されていることを特徴とする構成をとるものである（【0005】【0006】）。 ３条の螺旋翼が並列に設けられていることにより、掘削中に岩石等の掘削しにく い物体に当たっても、断続的な衝撃が比較的小さくてすむようになるとともに、 胴部における３条の螺旋翼の外径をほぼ一定にしておくことにより芯ぶれが生 じにくくなる結果、穴曲がりが少なくなるという効果を奏するものである（【0006】 【0007】【0020】）。これらの本件明細書の記載内容に加え、図面（【図１】〜 【図４】）に照らすと、外径の等しい３条の螺旋翼の先端部に取り付けられた複 数のコニカルビット群により、「中央部が突出する概略円錐状に形成されている こと」の技術的意義は、胴部における３条の螺旋翼の外径を変えることなく、該 複数のコニカルビット群により、基軸先端方向に向かって径が小さくなる円錐状 の形状にすることで、穴曲がりが生じることを防ぎつつ、掘削効率を高めること にあるものと認められる。 また、本件明細書には、発明の実施形態に関して、「小型ビット２０，…は、 それぞれが取り付けられている螺旋翼１０の傾斜方向にほぼ沿うように傾けて 設けられている。また、前記ヘッド１５には複数（図示例では３個）の小型ビッ ト２０，…が設けられていて、掘削ビットの先端部は、これら小型ビット群によ って側面視概略円錐状を呈している。」（【0011】）、「掘削ヘッド１の先端部 には、全体形状が概略円錐状となるように多数のコニカルビット２０，…が設け られているので、これらビットにより効率よく掘削が行われる。」（【0016】） との記載もある。
ウ 証拠（乙１、２）及び弁論の全趣旨によれば、原告は、平成１９年７月３ 日付けの拒絶理由通知書（乙１）により、特許庁から、本件発明は、引用発明１ 及び２に基づき進歩性を欠くとの拒絶理由を通知されたことに対し、構成要件Ｄ＼nに該当する部分を付加して補正した上で、意見書（乙２）において、引用発明１ は、螺旋翼が２条で、円周方向における螺旋翼同士の間隔が大きく、ヘッド先端 部のビットの密度が低くなり、しかもヘッド先端部のビットの先端はほぼ同一平 面状に位置していて、仮想先端面が平板状を呈しているのに対し、本件発明は、 ３条の螺旋翼の先端部に複数のコニカルビットが取り付けられ、ヘッド先端部が、 全体として中央部が突出する概略円錐状の外形に形成されているから、引用発明 １と本件発明とは構成が大きく相違している旨を主張したことが認められる。＼nこのような出願経過に照らすと、原告は、構成要件Ｄに該当する部分を付加し＼nて補正することで、３条の螺旋翼の先端部に取り付けられた複数のコニカルビッ トにより、ヘッド先端部が全体として中央部が突出する概略円錐状の外形である ことを特定したものと解される。
エ 前記アないしウのとおり、構成要件Ｃ及びＤの文言、本件明細書の内容、＼n「中央部が突出する概略円錐状に形成されていること」の技術的意義、出願経過 に照らすと、「中央部が突出する概略円錐状」とは、３条の螺旋翼の先端部に取 り付けられたコニカルビットのみにより、側面視を含む全体形状において基軸先 端方向に向かって径が小さくなる円錐状をしていることを意味しているものと 解するのが相当である。本件明細書には、発明の実施形態として、３条の螺旋翼 の先端側に、概略円錐状のヘッド１５が、基部を基軸２に固定されており、ヘッ ド１５に取り付けられた小型ビットを含む小型ビット群が側面視概略円錐状を 呈しているものが示される（【0011】）ことから、発明の実施形態には、３条の 螺旋翼の先端部に取り付けられたコニカルビットが側面視を含む全体形状にお いて基軸先端方向に向かって径が小さくなる円錐状をしており、かつ、ヘッド１ ５に取り付けられた小型ビットを含む小型ビット群が側面視概略円錐状を呈す る形態を含むものと解する余地があるが、前記アの構成要件Ｃ及びＤの文言に照＼nらすと、「中央部が突出する概略円錐状」の上記解釈は左右されない。
(3) 被告各製品について
ア 被告製品１
争いのない事実、証拠（甲５、乙１０の１〜３）及び弁論の全趣旨によれば、 被告製品１は、その３条の螺旋翼２０の先端部に設けられた３〜４基のコニカル ビット３０により、側面視（基軸１０先端方向を上に向けた場合。以下同じ。） において、中央部が平坦又は間隙のある、浅いハ字状に線が描かれていること、 全体形状として、基軸１０から放射状に３本の緩やかな曲線（ほぼ直線）が描か れていることが認められる。
・・・
カ 以上のとおり、被告各製品の３条の螺旋翼の先端部に取り付けられたコニ カルビットは、いずれも、側面視を含む全体形状において、直線、緩やかな曲線 又は点を形成するにすぎず、同コニカルビットのみにより、基軸先端方向に向か って径が小さくなる円錐状を形成しているとはいえず、構成要件Ｄを充足すると＼nは認められない。
(4) 原告の主張について
原告は、「中央部が突出する概略円錐状」とは、効率よく安定した掘削を行う という本件発明の技術的意義を有するか、これと同一の作用効果を奏するもの、 すなわち、３条の螺旋翼の先端部に取り付けられた複数のコニカルビットが「概 略錐面状」に並んで配置されることを意味し、当業者は、本件明細書の記載から そのように理解する旨を主張し、当業者の認識や技術常識を裏付ける証拠として、 公開特許公報（甲２３の１〜１２）、パンフレット等（甲２４の１〜３）、アン ケート結果（甲２５の１〜８）、大学教授の意見書（甲２８の１、２９の１）を 提出する。
しかし、前記(2)のとおり、構成要件Ｄは「該複数のコニカルビット群により、＼n中央部が突出する概略円錐状を形成」と規定しており、本件明細書や出願経過等 をみても、コニカルビットが概略錐面状に並んで配置していることと解すべき記 載等はないから、同構成要件を充足するには、コニカルビット群のみにより、（中＼n央部が突出する）概略円錐状を形成する必要がある。 原告は、前記各証拠は、回転式の土木用掘削ヘッドにおいて、コニカルビット、 掘削刃などの掘削ビット類の配列、又は複数の掘削ビット類の全体形状を、当業 者は「概略円錐状」と表現することを示すものである旨述べる。しかし、原告が＼n提出する公開特許公報（甲２３の１〜１２）に係る特許の中には、本件特許の出 願後に出願又は公開されたものが含まれており、それらは本件特許出願時の当業 者の認識を裏付けることにはならない。この点は措くとしても、これらの公報の 内容は、掘削爪等の配置、スクリュー刃全体、ヘッドの先端やヘッド部分全体、 掘削面や地盤改良体等の形状が、それぞれ円錐状であるなどと個別に特定するも のであり、これらの公報全体をみても、回転式の掘削ヘッドにおいて掘削ビット 類の配列や全体形状が一般的に「概略円錐状」と表現されているとは認められな＼nい。そして、少なくとも、これらの公報の中に、被告各製品のようにコニカルビ ット（３条の螺旋翼の先端部に取り付けられたもの）が並んでいる形状を指して （中央部が突出する）概略円錐状と表現することを示すものはない。また、パン＼nフレット等（甲２４の１〜３）には、「円錐ヘッド」や「円錐型ヘッド」として、 螺旋翼の外周部から中心軸に近づくにつれてビットが先端に向かって高い位置 に取り付けられている掘削ヘッドの写真が掲載されているものの、どの部分を指 して円錐形状と表現しているかについては明らかでないし、被告各製品のように＼nコニカルビットが並んでいる形状そのものを指して概略円錐状と表現するもの＼nとも認められない。さらに、アンケート結果（甲２５の１〜８）については、８ 名の回答者の中に本件特許の発明者や同発明者の出身会社の代表者、原告と何ら＼nかの取引関係があると考えられる者が含まれている（甲２５の１、２、８、弁論 の全趣旨）など、アンケート対象者の中立性等に疑義があることに加え、質問の 形式も、被告各製品の螺旋翼先端部のコニカルビット群の形状をどう表現するか＼nと問うのではなく、「「螺旋翼先端部のコニカルビット群」を見て「（概略）円 錐状」と認識できますか？」と一定の結論を示唆するものであって、適切とは言 い難い。回答者は、当該質問に対して、いずれも「できる」と回答しているもの の、その理由として、「ビットの高さが違う」「外側より先端部の方が飛び出し ている」「掘削後円錐に断面がなる」「写真より（中略）円錐形状を推定・想像 が行える」「日本テクノ製のコニカルヘッドと認識した」などとコメントしてお り、コニカルビットが並んでいる形状を概略円錐状と表現した趣旨か否かが不明＼nである回答が含まれているほか、理由の説明内容が区々であり、このアンケート 結果から、当業者が一般的に被告各製品のようにコニカルビットが並んでいる形 状を（中央部が突出する）概略円錐状と認識するものと理解することは困難であ る。そして、大学教授の意見書のうち、甲第２８号証の１には、ヘッドが回転し たときにどのような軌跡を描いているかを立体的にイメージすれば、ビットの軌 跡でトレースされる立体的形状が円錐状に近い形になることが指摘されている が、「複数のコニカルビット群により、中央部が突出する概略円錐状に形成され ている」（構成要件Ｄ）ことに、「回転する複数のコニカルビット群の軌跡によ＼nり、中央部が突出する概略円錐状に形成されている」ことを含むと解釈すること は文理に沿わないし、当業者が一般的に、掘削ヘッドの「複数のコニカルビット 群」との文言から、その形状（配置）をヘッドが回転したときの軌跡でイメージ することを裏付ける資料もない。甲第２９号証の１には、「概略円錐状」とは、 数学的（幾何学）な意味での円錐ではなく、中央が尖った錐状立体に近い概形を 意味していることが指摘されているが、その根拠は不明である。
以上から、原告が提出する証拠は、いずれも回転式の土木用掘削ヘッドにおい て、掘削ビット類の配列又は全体形状を、当業者が「概略円錐状」と表現するこ＼nとを示すものとはいえず、被告各製品のようにコニカルビット（３条の螺旋翼の 先端部に取り付けられたもの）が並んでいる形状を、当業者が一般的に（中央部 が突出する）概略円錐状と理解することを裏付けるものでもないから、原告の前 記主張は採用できない。
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2022.12.16
令和4(ネ)10067等 損害賠償請求控訴事件，同附帯控訴事件 商標権 民事訴訟 令和4年11月30日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
1審は 商標権移転手続につて、元代表取締役の被告がかってに行った手続によって生じた損害として、百貨店のカタログに掲載ができなかったことによる売上減少が相当因果関係ありと認定され、約９６０万円の損害を認めました。知財高裁は、約５９０万円に変更しました。
「ウ もっとも、前記１(3)オ並びに証拠（甲６９、原審証人Ｂ・５頁及び６頁） 及び弁論の全趣旨を総合すると、櫻山及び被控訴人は、平成２９年１月１５日に代 表取締役を退任した控訴人からの引継ぎが十＼分でなかったことなど、「商標登録の 問題」とは別の理由で、同年の御歳暮に係る商品を始め平成３０年の御中元の前の 時期までの商品につき、これらをカタログ等に掲載してもらうことができず、「商 標登録の問題」を理由としてカタログ等への掲載が拒否された商品は、同年の御中 元以降のものであると認められる。そうすると、三越伊勢丹が被控訴人の商品をカ タログ等に掲載しなかったことによる被控訴人の逸失利益の計算上の始期は、同年 ５月１日とするのが相当である。 被控訴人は、上記逸失利益の計算上の始期は平成３０年１月１日であると主張す るが、上記のとおりであるから、これを採用することはできない。
エ 以上のとおりであるから、控訴人及びＡが共同して本件申請をした結果として三越伊勢丹が被控訴人の商品をカタログ等に掲載しなかったことにより被控訴人＼nに生じた損害（逸失利益）の額は、合計４４８万円（平成３０年５月１日から令和 元年８月３１日まで月額２８万円）であると認められる。」
・・・
また、控訴人は、上記2)のとおり主張するが、上記のとおり、一般に、百貨店の カタログを利用した販売や百貨店のインターネット販売サイトを利用した販売にお いては、販売費及び一般管理費が低廉なものに抑えられると考えられ、また、証拠 （甲６７、乙イ４４）及び弁論の全趣旨によると、櫻山の売上げのうちの９割以上 が三越伊勢丹に係る売上げによって占められるところ、三越伊勢丹に係る櫻山の売 上げのうちカタログ等に掲載された商品に係る売上げが占める割合は、わずか数％ であると認められ、これらの事情に照らすと、仮に、カタログ等に掲載された商品 に係る櫻山の営業利益率が決算報告書（乙イ３３）から算定される櫻山の全体の営 業利益率を上回るとしても、直ちに不合理であるとはいえない。 以上のとおりであるから、カタログ等に掲載される商品について被控訴人に生じ た営業上の損害（逸失利益）の額を算定するに当たっては、その基礎収入の額を甲 ６５に記載された額に基づいて算定するのが相当である。
(6) 控訴人は、前掲最高裁令和２年４月７日第三小法廷判決は本件の控訴人の ような立場の者にも当てはまるとして、本件訴訟において、被控訴人が別件訴訟に おける費用（印紙、郵券及び仮処分登録免許税に係る費用。以下「別件費用」とい う。）を損害として主張することは許されないと主張する。 しかしながら、控訴人は、Ａと連帯して、控訴人及びＡの共同不法行為（本件申請）により被控訴人に生じた損害を賠償する責任を負うところ、補正して引用する＼n原判決第４の３(2)イにおいて説示したとおり、被控訴人は、別件訴訟の当事者で ない控訴人を相手方として、別件費用を訴訟費用等の確定処分を経て取り立てるこ とができないのであるから、上記最高裁判決が別件訴訟の当事者でない控訴人にも 当てはまると解するのは相当でない。
控訴人は、控訴人があずかり知らない別件訴訟において発生した別件費用を控訴 人が負担するとなると、控訴人に予測できない負担が発生するとも主張するが、控訴人は、Ａと共同して本件申＼請をし、これにより、本件各商標権について櫻山からＡに対する商標権移転登録がされたのであるから、その結果、被控訴人が、本件各 商標権に係る処分禁止の仮処分命令の申立て及び執行や、本件各商標権に係る商標権移転登録抹消登録手続請求訴訟の提起等を余儀なくされるのは当然のことである。＼nしたがって、別件費用に係る被控訴人の損害は、控訴人及びＡの共同不法行為（本 件申請）と相当因果関係のある損害であって、控訴人に別件費用の支払義務を負担させることは、控訴人に予＼測できない負担を負わせるものではない。また、控訴人は、控訴人が本件訴訟において別件費用を負担するとなると、Ａも 本件訴訟において別件費用を負担することになり、上記最高裁判決を潜脱すること になると主張するが、控訴人が本件訴訟において別件費用を負担することは、Ａも 本件訴訟において別件費用を負担することを意味しない。 さらに、控訴人は、被控訴人はＡにつき別件訴訟に係る訴訟費用等の確定処分を 経て別件費用に係る債務名義を取得することができるのであるから、控訴人につい てまで別件費用に係る債務名義を取得できるとなると、被控訴人が債務名義を二重 に取得することになって不当であるとも主張するが、共同不法行為に基づいて不真 正連帯債務を負う複数の者について、同一の損害に係る複数の債務名義が存在する ことは、何ら不当なことではない。
「ウ もっとも、前記１(3)オ並びに証拠（甲６９、原審証人Ｂ・５頁及び６頁） 及び弁論の全趣旨を総合すると、櫻山及び被控訴人は、平成２９年１月１５日に代 表取締役を退任した控訴人からの引継ぎが十＼分でなかったことなど、「商標登録の 問題」とは別の理由で、同年の御歳暮に係る商品を始め平成３０年の御中元の前の 時期までの商品につき、これらをカタログ等に掲載してもらうことができず、「商 標登録の問題」を理由としてカタログ等への掲載が拒否された商品は、同年の御中 元以降のものであると認められる。そうすると、三越伊勢丹が被控訴人の商品をカ タログ等に掲載しなかったことによる被控訴人の逸失利益の計算上の始期は、同年 ５月１日とするのが相当である。 被控訴人は、上記逸失利益の計算上の始期は平成３０年１月１日であると主張す るが、上記のとおりであるから、これを採用することはできない。
エ 以上のとおりであるから、控訴人及びＡが共同して本件申請をした結果として三越伊勢丹が被控訴人の商品をカタログ等に掲載しなかったことにより被控訴人＼nに生じた損害（逸失利益）の額は、合計４４８万円（平成３０年５月１日から令和 元年８月３１日まで月額２８万円）であると認められる。」
・・・
また、控訴人は、上記2)のとおり主張するが、上記のとおり、一般に、百貨店の カタログを利用した販売や百貨店のインターネット販売サイトを利用した販売にお いては、販売費及び一般管理費が低廉なものに抑えられると考えられ、また、証拠 （甲６７、乙イ４４）及び弁論の全趣旨によると、櫻山の売上げのうちの９割以上 が三越伊勢丹に係る売上げによって占められるところ、三越伊勢丹に係る櫻山の売 上げのうちカタログ等に掲載された商品に係る売上げが占める割合は、わずか数％ であると認められ、これらの事情に照らすと、仮に、カタログ等に掲載された商品 に係る櫻山の営業利益率が決算報告書（乙イ３３）から算定される櫻山の全体の営 業利益率を上回るとしても、直ちに不合理であるとはいえない。 以上のとおりであるから、カタログ等に掲載される商品について被控訴人に生じ た営業上の損害（逸失利益）の額を算定するに当たっては、その基礎収入の額を甲 ６５に記載された額に基づいて算定するのが相当である。
(6) 控訴人は、前掲最高裁令和２年４月７日第三小法廷判決は本件の控訴人の ような立場の者にも当てはまるとして、本件訴訟において、被控訴人が別件訴訟に おける費用（印紙、郵券及び仮処分登録免許税に係る費用。以下「別件費用」とい う。）を損害として主張することは許されないと主張する。 しかしながら、控訴人は、Ａと連帯して、控訴人及びＡの共同不法行為（本件申請）により被控訴人に生じた損害を賠償する責任を負うところ、補正して引用する＼n原判決第４の３(2)イにおいて説示したとおり、被控訴人は、別件訴訟の当事者で ない控訴人を相手方として、別件費用を訴訟費用等の確定処分を経て取り立てるこ とができないのであるから、上記最高裁判決が別件訴訟の当事者でない控訴人にも 当てはまると解するのは相当でない。
控訴人は、控訴人があずかり知らない別件訴訟において発生した別件費用を控訴 人が負担するとなると、控訴人に予測できない負担が発生するとも主張するが、控訴人は、Ａと共同して本件申＼請をし、これにより、本件各商標権について櫻山からＡに対する商標権移転登録がされたのであるから、その結果、被控訴人が、本件各 商標権に係る処分禁止の仮処分命令の申立て及び執行や、本件各商標権に係る商標権移転登録抹消登録手続請求訴訟の提起等を余儀なくされるのは当然のことである。＼nしたがって、別件費用に係る被控訴人の損害は、控訴人及びＡの共同不法行為（本 件申請）と相当因果関係のある損害であって、控訴人に別件費用の支払義務を負担させることは、控訴人に予＼測できない負担を負わせるものではない。また、控訴人は、控訴人が本件訴訟において別件費用を負担するとなると、Ａも 本件訴訟において別件費用を負担することになり、上記最高裁判決を潜脱すること になると主張するが、控訴人が本件訴訟において別件費用を負担することは、Ａも 本件訴訟において別件費用を負担することを意味しない。 さらに、控訴人は、被控訴人はＡにつき別件訴訟に係る訴訟費用等の確定処分を 経て別件費用に係る債務名義を取得することができるのであるから、控訴人につい てまで別件費用に係る債務名義を取得できるとなると、被控訴人が債務名義を二重 に取得することになって不当であるとも主張するが、共同不法行為に基づいて不真 正連帯債務を負う複数の者について、同一の損害に係る複数の債務名義が存在する ことは、何ら不当なことではない。
◆判決本文
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2022.12.16
令和4(ネ)10008 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和4年11月29日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
ＣＳ関連発明の侵害訴訟の控訴審判断です。1審は技術的範囲に属すると認められるが、無効理由あり（新規性なし）として権利行使不能(特104-3）と判断しました。知財高裁も同じです。なお、二審第１回口頭弁論期日においてした訂正の再抗弁は時機に後れた攻撃防御方法に当たるとして却下されました。
(4) 控訴人らによる訂正の再抗弁の主張について
当裁判所は、令和４年９月２２日の当審第１回口頭弁論期日において、控訴人らが同月５日付け控訴人ら第４準備書面に基づいて提出した訂正の再抗弁の主張について、被控訴人の申立てにより、時機に後れた攻撃防御方法に当たるものとして却下したが、その理由は、以下のとおりである。＼n
ア 一件記録によれば、1)被控訴人は、令和元年１２月１９日の原審第１回弁論準備手続期日において、本件発明５に係る本件特許に乙８を主引用例とする新規性欠如及び進歩性欠如の無効理由（本件の争点４−１及び４−３）等が存在するとして無効の抗弁を主張し、令和３年７月２０日の原審第３回弁論準備手続期日において、本件発明１に係る本件特許に乙８を主引用例とする新規性欠如及び進歩性欠如の無効理由が存在するとして無効の抗弁を追加して主張したこと、2)その上で、控訴人らが、同年９月２９日の原審第４回弁論準備手続期日において、他に主張、立証はない旨陳述した後、同日、原審が、口頭弁論を終結し、同年１２月９日、被控訴人が主張する上記無効の抗弁を認めて控訴人らの請求を棄却する原判決を言い渡したこと、3)その後、控訴人らは、当審において、令和４年７月２１日に書面による準備手続が終結するまで、訂正の再抗弁の主張をしなかったことが認められる。
イ 以上を前提に検討するに、本件特許権の侵害論に関する抗弁の主張は、本来、原審において適時に行うべきものであるところ、控訴人らは、原審において、令和３年９月２９日の原審第４回弁論準備手続期日において、他に主張、立証はない旨陳述するまでの間に、当審で主張する訂正の再抗弁の主張をしなかったものである。加えて、控訴人らは、原審が原判決において被控訴人が主張する上記無効の抗弁を認めた判断をしたにもかかわらず、当審における争点整理手続においても、書面による準備手続が終結するまで、訂正の再抗弁の主張をしなかったものであることからすると、当審における上記訂正の再抗弁の主張は、控訴人らの少なくとも重大な過失により時機に後れて提出された攻撃防御方法であるというべきである。そして、当審において、控訴人らに訂正の再抗弁の主張を許すことは、被控訴人に対し、上記主張に対する更なる反論の機会を与える必要が生じ、これに対する控訴人らの再反論等も想定し得ることから、これにより訴訟の完結を遅延させることとなることは明らかである。そこで、当審は、民事訴訟法２９７条において準用する同法１５７条１項に基づき、控訴人らの訂正の再抗弁の主張を却下したものである。
(4) 控訴人らによる訂正の再抗弁の主張について
当裁判所は、令和４年９月２２日の当審第１回口頭弁論期日において、控訴人らが同月５日付け控訴人ら第４準備書面に基づいて提出した訂正の再抗弁の主張について、被控訴人の申立てにより、時機に後れた攻撃防御方法に当たるものとして却下したが、その理由は、以下のとおりである。＼n
ア 一件記録によれば、1)被控訴人は、令和元年１２月１９日の原審第１回弁論準備手続期日において、本件発明５に係る本件特許に乙８を主引用例とする新規性欠如及び進歩性欠如の無効理由（本件の争点４−１及び４−３）等が存在するとして無効の抗弁を主張し、令和３年７月２０日の原審第３回弁論準備手続期日において、本件発明１に係る本件特許に乙８を主引用例とする新規性欠如及び進歩性欠如の無効理由が存在するとして無効の抗弁を追加して主張したこと、2)その上で、控訴人らが、同年９月２９日の原審第４回弁論準備手続期日において、他に主張、立証はない旨陳述した後、同日、原審が、口頭弁論を終結し、同年１２月９日、被控訴人が主張する上記無効の抗弁を認めて控訴人らの請求を棄却する原判決を言い渡したこと、3)その後、控訴人らは、当審において、令和４年７月２１日に書面による準備手続が終結するまで、訂正の再抗弁の主張をしなかったことが認められる。
イ 以上を前提に検討するに、本件特許権の侵害論に関する抗弁の主張は、本来、原審において適時に行うべきものであるところ、控訴人らは、原審において、令和３年９月２９日の原審第４回弁論準備手続期日において、他に主張、立証はない旨陳述するまでの間に、当審で主張する訂正の再抗弁の主張をしなかったものである。加えて、控訴人らは、原審が原判決において被控訴人が主張する上記無効の抗弁を認めた判断をしたにもかかわらず、当審における争点整理手続においても、書面による準備手続が終結するまで、訂正の再抗弁の主張をしなかったものであることからすると、当審における上記訂正の再抗弁の主張は、控訴人らの少なくとも重大な過失により時機に後れて提出された攻撃防御方法であるというべきである。そして、当審において、控訴人らに訂正の再抗弁の主張を許すことは、被控訴人に対し、上記主張に対する更なる反論の機会を与える必要が生じ、これに対する控訴人らの再反論等も想定し得ることから、これにより訴訟の完結を遅延させることとなることは明らかである。そこで、当審は、民事訴訟法２９７条において準用する同法１５７条１項に基づき、控訴人らの訂正の再抗弁の主張を却下したものである。
◆判決本文
1審はこちら。
◆令和1(ワ)25121
本件特許の審決取消訴訟です。
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2022.12.13
令和4(行ケ)10041 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和4年10月31日 知的財産高等裁判所
御守りと記載された御守りの図形商標について、文字商標「おまもり」などの先願有りといして拒絶された審決の取消を求めました。知財高裁は、審決の判断を維持しました。ぐるなびが出願人で、指定商品・役務は３５類小売など、３９類輸送、４１類娯楽情報の提供などです。
原告は、前記第３の 1 のとおり、本願商標の構成中の「御守」の文字は＼n御守の内容・種類を表しているにすぎず、全体的なデザインとともに一体的＼nに把握されるものであるから、本願商標がその指定役務に使用される場合、 本願商標からは役務の出所識別標識としての「オマモリ」の称呼及び「御守」 の観念は生じない旨主張する。 しかしながら、前記１(1)のとおり、御守袋の上に「御守」と表示されてい＼nる本願商標は、御守袋の形状の図案それ自体からして、「御守」の観念を生じ、 「オマモリ」の称呼が生じるものといえるところ、その表面の「御守」の文＼n字は、その表面中央にあって文字として記載され、かつ、文字としてはその＼n記載しかない以上は、当然のこととして、当該御守袋が何であるかを示すも のというべきであり、そこからも「御守」の観念を生じ、「オマモリ」の称呼 が生じることは明らかである。そして、本願商標に係る指定役務のうち、少 なくとも、おむつ、食品、化粧品、ペット用品、ベビーオイル等を含む第３ ５類の商品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 （以下「小売等役務」という。）について、御守が、これら商品の小売等役務 の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法又＼nは時期その他の特徴、数量又は価格と関連性を有することは想定できないか ら、上記のように本願商標から生じる「御守」の観念や「オマモリ」の称呼 が本願商標の当該指定役務の内容、対象そのものを示すものとは理解されな い。 このように本願商標から生じる「御守」の観念や「オマモリ」の称呼が本 願商標の当該指定役務の内容、対象を示すものとはいえない以上は、これら の観念や称呼が役務の出所識別標識として生じる可能性を否定することはで＼nきないから、原告の上記主張を採用することはできない。
(2) 商標の類否判断の誤りの主張について
本願商標の構成全体から格別の称呼、観念が生ずることはないことを前提＼nとする原告の主張（前記第３の 1 ア）については、その前提に誤りがある ことは前記のとおりであるから、採用することができない。 次に、原告は、前記第３の 1 イのとおり、仮に、本願商標から「オマモ リ」の称呼、護符（御守）の観念が生じたとしても、本願商標は、全体とし て「白色の二重叶結びの紐を有し、ピンク色の桜の花弁模様を配し、『御守』 の文字を御守袋の表面に表＼した赤色の御守」との印象を強く抱かせるもので あるから、本願商標と引用商標の外観上の顕著な相違から看取できる印象は、 称呼及び観念から看取できる印象を凌駕している旨主張する。
しかしながら、本願図形部分である、「白色の二重叶結びの紐、ピンク色の 花弁模様及び赤色の色彩」のうち、「白色の二重叶結びの紐」は御守袋の特徴 にほかならず、また、「ピンク色の花弁模様及び赤色の色彩」は御守袋として は格別印象に残るような形状・色彩を有するものではないから御守袋を構成＼nする地模様と認識されるのがせいぜいのところであり、それらが単独で看者 に強い印象を与えるものではない。 そうすると、本願商標から生じる「オマモリ」の称呼及び護符（御守）の 観念が本願図形部分から看取できる印象に凌駕されることはない。 したがって、原告の上記主張を採用することはできない。
(3) 指定商品・指定役務の類否判断の誤りの主張について
原告は、引用商標１の指定商品の製造・販売と小売等役務の提供が同一事 業者によって行われていることは通常とまではいえないから、引用商標１の 指定商品を同指定商品に係る小売等役務を提供する事業者が製造又は販売す る商品であると誤認するおそれがあるとはいえない旨主張する。 しかしながら、ある製品の製造業者が当該製品の販売場を持つなどして、 当該販売場を置くとともに、同時に、顧客に対する当該製品の品揃え・陳列、 接客等のサービスを提供するなどして小売等役務の提供場所とし、当該製品 の販売行為を促進して最終的には当該製品の販売行為により収益を上げよう とすることは、自然な商業的取引の在り様といえ、これと異なる特殊な事情 がない限りは、通常行われることと推認されるものというべきである。
そして、引用商標１の指定商品について、その製造・販売と小売等役務の 提供が別事業者によって行われていることが通常であるとするような特殊な 事情は本件証拠からは認められず、かえって、本願商標の指定役務である「菓 子、パン、サンドイッチ、中華まんじゅう、ハンバーガー、ピザ、ホットド ッグ、ミートパイ」の小売等役務に係る商品と、これに類似する引用商標１ の指定商品である「菓子（甘栗・甘酒・氷砂糖・みつまめ・ゆであずきを除 く。）、パン」について、自社工場を持つ営業主がそれら製品を自社店舗で販 売するなど、その製造販売と小売等役務が同一営業主によって行われること がよくあるとの実情は公知の事実ともいえ、被告からも、その一例の指摘が ある（乙１１ないし１７）。
原告は、前記第３の 1 のとおり、本願商標の構成中の「御守」の文字は＼n御守の内容・種類を表しているにすぎず、全体的なデザインとともに一体的＼nに把握されるものであるから、本願商標がその指定役務に使用される場合、 本願商標からは役務の出所識別標識としての「オマモリ」の称呼及び「御守」 の観念は生じない旨主張する。 しかしながら、前記１(1)のとおり、御守袋の上に「御守」と表示されてい＼nる本願商標は、御守袋の形状の図案それ自体からして、「御守」の観念を生じ、 「オマモリ」の称呼が生じるものといえるところ、その表面の「御守」の文＼n字は、その表面中央にあって文字として記載され、かつ、文字としてはその＼n記載しかない以上は、当然のこととして、当該御守袋が何であるかを示すも のというべきであり、そこからも「御守」の観念を生じ、「オマモリ」の称呼 が生じることは明らかである。そして、本願商標に係る指定役務のうち、少 なくとも、おむつ、食品、化粧品、ペット用品、ベビーオイル等を含む第３ ５類の商品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 （以下「小売等役務」という。）について、御守が、これら商品の小売等役務 の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法又＼nは時期その他の特徴、数量又は価格と関連性を有することは想定できないか ら、上記のように本願商標から生じる「御守」の観念や「オマモリ」の称呼 が本願商標の当該指定役務の内容、対象そのものを示すものとは理解されな い。 このように本願商標から生じる「御守」の観念や「オマモリ」の称呼が本 願商標の当該指定役務の内容、対象を示すものとはいえない以上は、これら の観念や称呼が役務の出所識別標識として生じる可能性を否定することはで＼nきないから、原告の上記主張を採用することはできない。
(2) 商標の類否判断の誤りの主張について
本願商標の構成全体から格別の称呼、観念が生ずることはないことを前提＼nとする原告の主張（前記第３の 1 ア）については、その前提に誤りがある ことは前記のとおりであるから、採用することができない。 次に、原告は、前記第３の 1 イのとおり、仮に、本願商標から「オマモ リ」の称呼、護符（御守）の観念が生じたとしても、本願商標は、全体とし て「白色の二重叶結びの紐を有し、ピンク色の桜の花弁模様を配し、『御守』 の文字を御守袋の表面に表＼した赤色の御守」との印象を強く抱かせるもので あるから、本願商標と引用商標の外観上の顕著な相違から看取できる印象は、 称呼及び観念から看取できる印象を凌駕している旨主張する。
しかしながら、本願図形部分である、「白色の二重叶結びの紐、ピンク色の 花弁模様及び赤色の色彩」のうち、「白色の二重叶結びの紐」は御守袋の特徴 にほかならず、また、「ピンク色の花弁模様及び赤色の色彩」は御守袋として は格別印象に残るような形状・色彩を有するものではないから御守袋を構成＼nする地模様と認識されるのがせいぜいのところであり、それらが単独で看者 に強い印象を与えるものではない。 そうすると、本願商標から生じる「オマモリ」の称呼及び護符（御守）の 観念が本願図形部分から看取できる印象に凌駕されることはない。 したがって、原告の上記主張を採用することはできない。
(3) 指定商品・指定役務の類否判断の誤りの主張について
原告は、引用商標１の指定商品の製造・販売と小売等役務の提供が同一事 業者によって行われていることは通常とまではいえないから、引用商標１の 指定商品を同指定商品に係る小売等役務を提供する事業者が製造又は販売す る商品であると誤認するおそれがあるとはいえない旨主張する。 しかしながら、ある製品の製造業者が当該製品の販売場を持つなどして、 当該販売場を置くとともに、同時に、顧客に対する当該製品の品揃え・陳列、 接客等のサービスを提供するなどして小売等役務の提供場所とし、当該製品 の販売行為を促進して最終的には当該製品の販売行為により収益を上げよう とすることは、自然な商業的取引の在り様といえ、これと異なる特殊な事情 がない限りは、通常行われることと推認されるものというべきである。
そして、引用商標１の指定商品について、その製造・販売と小売等役務の 提供が別事業者によって行われていることが通常であるとするような特殊な 事情は本件証拠からは認められず、かえって、本願商標の指定役務である「菓 子、パン、サンドイッチ、中華まんじゅう、ハンバーガー、ピザ、ホットド ッグ、ミートパイ」の小売等役務に係る商品と、これに類似する引用商標１ の指定商品である「菓子（甘栗・甘酒・氷砂糖・みつまめ・ゆであずきを除 く。）、パン」について、自社工場を持つ営業主がそれら製品を自社店舗で販 売するなど、その製造販売と小売等役務が同一営業主によって行われること がよくあるとの実情は公知の事実ともいえ、被告からも、その一例の指摘が ある（乙１１ないし１７）。
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2022.12. 9
令和3(行ケ)10163 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年11月29日 知的財産高等裁判所
新規事項違反、進歩性違反の無効理由無しとした審決が維持されました。
一方で、本件明細書には、加工対象物の「シリコンウェハ」の表面又は＼n裏面に溝が形成されていることについての記載や示唆はない。また、図１、 ３、１４及び１５には、「切断予定ライン５」が示されているが、切断予＼定 ライン５に沿った溝の記載はない。 そして、1)甲３６（ＳＥＭＩ規格「鏡面単結晶シリコンウェハの仕様」） には、「６．１ 標準ウェーハの分類」に「６．１．１．それぞれ標準化さ れたウェーハの寸法、許容寸法及びフラット・ノッチの特性は表３から表＼ ９にて分類されている。」との記載があり、「６．１．２」には寸法等の特 性の異なる「鏡面研磨単結晶シリコンウェーハ」及び「鏡面単結晶シリコ ンウェーハ」（分類１．１ないし１．１６．３）が掲載され（１８頁）、「６． ９ 表裏面目視特性」に「ウェーハは、発注仕様に規定された測定可能＼な （目視または他の方法による）ウェーハの表裏面の品質要求をみたさなけ＼nればならない。」、「表１２ 鏡面ウェーハ欠陥限度」の「２．８．１１ く ぼみ」の項目の「最大欠陥限度」欄には「なし」との記載があること（４ １頁〜４２頁）、2)「ＬＳＩに用いられるウェーハ表面は無ひずみで凹凸の＼nない鏡面であることが必要であり…このような鏡面ウェーハは…鏡面研 磨することによって得られる」こと（「半導体用語大辞典」３６０頁））か らすると、本件優先日当時、半導体材料に用いられる標準仕様のシリコン ウェハは、単結晶構造であり、その表＼面及び裏面に凹凸のない平坦な形状 であることが、技術常識であったことが認められる。 以上の本件明細書の記載（図１、３、１４及び１５を含む。）及び本件優 先日当時の技術常識を踏まえると、【００２９】記載の「（Ａ）加工対象物： シリコンウェハ（厚さ３５０μｍ、外径４インチ）」は、単結晶構造の標準＼n仕様のシリコンウェハであって、その表面及び裏面に凹凸のない平坦な形＼n状であると理解できるから、「シリコン単結晶構造部分に前記切断予＼定ラ インに沿った溝が形成されていないシリコンウェハ」であることは自明で ある。
そうすると、本件訂正事項は、本件明細書の全ての記載を総合すること により導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入す るものといえないから、本件明細書に記載した事項の範囲内にしたものと 認められる。 したがって、本件訂正事項は、新規事項を追加するものではなく、特許 法１３４条の２第９項で準用する同法１２６条５項に適合するとした本 件審決の判断に誤りはない。
イ これに対し、原告は、1)本件明細書には、「シリコン単結晶構造部分に前＼n記切断予定ラインに沿った溝が形成されていないシリコンウェハ」の明示＼n的な記載がなく、その示唆もないのみならず、溝を形成するかしないか、 形成するとしてどこに、どのように形成するかといった観点からの記載も 示唆もないし、本件明細書を補完するものとして、図面を見ても、「シリコ ン単結晶構造部分に前記切断予＼定ラインに沿った溝が形成されていない シリコンウェハ」が記載されているのと同視できるとする根拠も見当たら ない、2)本件明細書の【００２７】には、「加工対象物がシリコン単結晶構＼n造の場合」との記載があるだけであり、「シリコン単結晶構造部分に前記切＼n断予定ラインに沿った溝が形成されていないシリコンウェハ」の記載はな＼nく、また、図１ないし４に示す「加工対象物１」が「シリコンウェハ」で あるとしても、どの部分が「シリコン単結晶構造部分」にあたるのか不明＼nであり、「シリコン単結晶構造部分」が切断予＼定ライン５に沿って存在する のかも不明である、3)【００３３】は、「シリコンウェハは、溶融処理領域 を起点として断面方向に向かって割れを発生させ、その割れがシリコン ウェハの表面と裏面に到達することにより、結果的に切断される。」と記載＼nしているだけであり、シリコンウェハの切断部位の形状（溝の有無）に関 係なく、溶融処理領域（改質領域）を起点としてシリコンウェハが切断で きるものであることの記載はないとして、本件訂正事項は新規事項を追加 するものでないとした本件審決の判断は誤りである旨主張する。
しかしながら、前記アで説示したとおり、本件明細書の記載及び本件優 先日当時の技術常識を踏まえると、【００２９】記載の「（Ａ）加工対象物： シリコンウェハ（厚さ３５０μｍ、外径４インチ）」は、単結晶構造の標準＼n仕様のシリコンウェハであって、その表面及び裏面に凸凹のない平坦な形＼n状であると理解できるから、「シリコン単結晶構造部分に前記切断予＼定ラ インに沿った溝が形成されていないシリコンウェハ」であることは自明で あり、本件訂正事項は、本件明細書の全ての記載を総合することにより導 かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものと いえない。原告の挙げる1)ないし3)は、いずれも、上記判断を左右するも のではない。
一方で、本件明細書には、加工対象物の「シリコンウェハ」の表面又は＼n裏面に溝が形成されていることについての記載や示唆はない。また、図１、 ３、１４及び１５には、「切断予定ライン５」が示されているが、切断予＼定 ライン５に沿った溝の記載はない。 そして、1)甲３６（ＳＥＭＩ規格「鏡面単結晶シリコンウェハの仕様」） には、「６．１ 標準ウェーハの分類」に「６．１．１．それぞれ標準化さ れたウェーハの寸法、許容寸法及びフラット・ノッチの特性は表３から表＼ ９にて分類されている。」との記載があり、「６．１．２」には寸法等の特 性の異なる「鏡面研磨単結晶シリコンウェーハ」及び「鏡面単結晶シリコ ンウェーハ」（分類１．１ないし１．１６．３）が掲載され（１８頁）、「６． ９ 表裏面目視特性」に「ウェーハは、発注仕様に規定された測定可能＼な （目視または他の方法による）ウェーハの表裏面の品質要求をみたさなけ＼nればならない。」、「表１２ 鏡面ウェーハ欠陥限度」の「２．８．１１ く ぼみ」の項目の「最大欠陥限度」欄には「なし」との記載があること（４ １頁〜４２頁）、2)「ＬＳＩに用いられるウェーハ表面は無ひずみで凹凸の＼nない鏡面であることが必要であり…このような鏡面ウェーハは…鏡面研 磨することによって得られる」こと（「半導体用語大辞典」３６０頁））か らすると、本件優先日当時、半導体材料に用いられる標準仕様のシリコン ウェハは、単結晶構造であり、その表＼面及び裏面に凹凸のない平坦な形状 であることが、技術常識であったことが認められる。 以上の本件明細書の記載（図１、３、１４及び１５を含む。）及び本件優 先日当時の技術常識を踏まえると、【００２９】記載の「（Ａ）加工対象物： シリコンウェハ（厚さ３５０μｍ、外径４インチ）」は、単結晶構造の標準＼n仕様のシリコンウェハであって、その表面及び裏面に凹凸のない平坦な形＼n状であると理解できるから、「シリコン単結晶構造部分に前記切断予＼定ラ インに沿った溝が形成されていないシリコンウェハ」であることは自明で ある。
そうすると、本件訂正事項は、本件明細書の全ての記載を総合すること により導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入す るものといえないから、本件明細書に記載した事項の範囲内にしたものと 認められる。 したがって、本件訂正事項は、新規事項を追加するものではなく、特許 法１３４条の２第９項で準用する同法１２６条５項に適合するとした本 件審決の判断に誤りはない。
イ これに対し、原告は、1)本件明細書には、「シリコン単結晶構造部分に前＼n記切断予定ラインに沿った溝が形成されていないシリコンウェハ」の明示＼n的な記載がなく、その示唆もないのみならず、溝を形成するかしないか、 形成するとしてどこに、どのように形成するかといった観点からの記載も 示唆もないし、本件明細書を補完するものとして、図面を見ても、「シリコ ン単結晶構造部分に前記切断予＼定ラインに沿った溝が形成されていない シリコンウェハ」が記載されているのと同視できるとする根拠も見当たら ない、2)本件明細書の【００２７】には、「加工対象物がシリコン単結晶構＼n造の場合」との記載があるだけであり、「シリコン単結晶構造部分に前記切＼n断予定ラインに沿った溝が形成されていないシリコンウェハ」の記載はな＼nく、また、図１ないし４に示す「加工対象物１」が「シリコンウェハ」で あるとしても、どの部分が「シリコン単結晶構造部分」にあたるのか不明＼nであり、「シリコン単結晶構造部分」が切断予＼定ライン５に沿って存在する のかも不明である、3)【００３３】は、「シリコンウェハは、溶融処理領域 を起点として断面方向に向かって割れを発生させ、その割れがシリコン ウェハの表面と裏面に到達することにより、結果的に切断される。」と記載＼nしているだけであり、シリコンウェハの切断部位の形状（溝の有無）に関 係なく、溶融処理領域（改質領域）を起点としてシリコンウェハが切断で きるものであることの記載はないとして、本件訂正事項は新規事項を追加 するものでないとした本件審決の判断は誤りである旨主張する。
しかしながら、前記アで説示したとおり、本件明細書の記載及び本件優 先日当時の技術常識を踏まえると、【００２９】記載の「（Ａ）加工対象物： シリコンウェハ（厚さ３５０μｍ、外径４インチ）」は、単結晶構造の標準＼n仕様のシリコンウェハであって、その表面及び裏面に凸凹のない平坦な形＼n状であると理解できるから、「シリコン単結晶構造部分に前記切断予＼定ラ インに沿った溝が形成されていないシリコンウェハ」であることは自明で あり、本件訂正事項は、本件明細書の全ての記載を総合することにより導 かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものと いえない。原告の挙げる1)ないし3)は、いずれも、上記判断を左右するも のではない。
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2022.12. 9
令和4(ネ)10033 発信者情報開示請求控訴事件 著作権 民事訴訟 令和4年11月29日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
著作権侵害に関する発信者情報開示請求事件です。１審は、ツイート時のログイン時のＩＰアドレスに加えてそれ以外のツイート時のＩＰアドレスも、法４条１項所定の「権利の侵害に係る発信者情報」に該当すると判断しました。これに対して、知財高裁は、「本件各投稿直前のログイン時のＩＰアドレス及びそのＩＰアドレスを使用して情報の送信がされた年月日及び時刻の情報を求める限度で理由有り」と、変更しました。
法４条の趣旨は、特定電気通信による情報の流通によって権利の 侵害を受けた者が、情報の発信者のプライバシー、表現の自由、通信の秘密＼nに配慮した厳格な要件の下で、当該特定電気通信の用に供される特定電気通 信設備を用いる特定電気通信役務提供者に対して発信者情報の開示を請求す ることができるものとすることにより、加害者の特定を可能にして被害者の＼n権利の救済を図ることにあると解されること（最高裁平成２１年（受）第１ ０４９号同２２年４月８日第一小法廷判決・民集６４巻３号６７６頁参照） に鑑みると、法４条１項の委任を受けた省令１号ないし８号の規定は、開示 の対象となる「侵害情報の発信者の特定に資する情報」を限定的に列挙した ものと解される。以上を前提に、本件ログイン時ＩＰアドレス等が省令５号及び８号に該当するかどうかについて判断する。
(2) 認定事実
前記前提事実と証拠（甲３２、５８ないし６３）及び弁論の全趣旨によれ ば、以下の事実が認められる。
ア 本件各投稿の日時
本件投稿１は、令和２年１１月１２日午前７時５２分にアカウント１を 利用して、本件投稿２は、同月７日午前４時５７分にアカウント２を利用 して、本件投稿３は、同年１２月１８日午後７時３分にアカウント３を利 用して、本件投稿４は、同日午前１０時３５分にアカウント４を利用して、 本件投稿５は、令和３年３月７日午後５時５２分にアカウント５を利用し て、ツイッターのウェブサイトにそれぞれ投稿された。
イ 本件訴訟に至る経緯等
(ア) 被控訴人は、令和２年１１月１７日、アカウント１について、控訴 人を債務者とする発信者情報開示仮処分の申立て（東京地方裁判所令和＼n２年（ヨ）第２２１２１号）をし、令和３年２月１７日、アカウント１ にログインした際のＩＰアドレスのうち、本件投稿１の直前のログイン 時以降、控訴人が保有するＩＰアドレス及びそのタイムスタンプの全て の開示を命じる仮処分決定（以下「本件仮処分決定１」という。）がされ た。その後、控訴人は、本件仮処分決定１につき本案の起訴命令の申立＼nてをし、同月２５日、起訴命令が発せられた。 また、被控訴人は、アカウント２ないし４について、控訴人を債務者 とする発信者情報開示仮処分の申立て（令和２年（ヨ）第２２１２５号）＼nをし、同年３月２日、控訴人が保有するログイン情報のうち、侵害情報 の投稿直前のログイン時のＩＰアドレス及びそのタイムスタンプの開示 を命じる旨の仮処分決定（以下「本件仮処分決定２」という。）がされた。 その後、控訴人は、本件仮処分決定２につき本案の起訴命令の申立てを＼nし、同月２９日、起訴命令が発せられた。
(イ) 被控訴人は、前記(ア)の各起訴命令を受けて、令和３年３月３日、 原審に本件訴訟を提起した。その後、被控訴人は、同年１０月１２日、 アカウント５について、発信者情報の開示を求める訴えの追加的変更を した。
(ウ) 被控訴人は、本件仮処分決定１に基づき、間接強制決定を求める申＼n立てをし、同月１９日、間接強制決定がされた。 また、被控訴人は、本件仮処分決定２に基づき、間接強制決定を求め る申立てをし、同月２４日、間接強制決定がされた。＼n
(エ) 原審は、令和３年１１月９日、口頭弁論を終結し、令和４年１月２ ０日、原判決を言い渡した。 その後、控訴人は、同年３月４日、本件控訴を提起した。
(オ) 控訴人は、令和４年５月２６日、被控訴人に対し、アカウント１に ついて、本件投稿１の直前のログイン時（日本時間令和２年１１月１２ 日午前７時４４分４９秒）以降、令和４年５月２４日午後３時４９分５ ０秒までのログイン情報に係るＩＰアドレス及びタイムスタンプを、ア カウント２ないし４について、本件投稿２ないし４のそれぞれ直前のロ グイン時のＩＰアドレス及びタイムスタンプ（アカウント２につき令和 ２年１１月７日午前４時４６分２９秒時、アカウント３につき令和２年 １２月１８日午前８時５４分５４秒時、アカウント４につき令和２年１ ２月１８日午前８時５４分９秒時の各ＩＰアドレス）を開示した。
(3) 本件ログイン時ＩＰアドレス等の省令５号及び８号該当性について ア 省令５号及び８号の意義について (ア) 1)前記(1)のとおり、省令５号の「侵害情報に係るアイ・ピー・アド レス」は、「侵害情報の発信者の特定に資する情報」を類型化したもの であること、2)前記(1)の法４条の趣旨に照らすと、被害者の権利行使 の観点から、開示される情報の幅は広くすることが望ましいが、一方で、 発信者情報は個人のプライバシーに深く関わる情報であって、通信の秘 密として保護されるものであることに鑑みると、被害者の権利行使にと って有益であるが不可欠ではない情報や開示することが相当とはいえ ない情報まで開示することは許容すべきではないと考えられ、このこと は、侵害情報の発信者によって行われた通信に係る情報であっても同様 であること、3)省令５号の「侵害情報に係る」との文言を総合考慮する と、同号の「侵害情報に係るアイ・ピー・アドレス」とは、侵害情報の 送信に使用されたＩＰアドレス又は侵害情報の送信に関連する送信に 使用されたＩＰアドレスであって、侵害情報の発信者を特定するために 必要かつ合理的な範囲のものをいうと解するのが相当である。
次に、省令８号の「第５号のアイ・ピー・アドレスを割り当てられた 電気通信設備、…携帯電話端末等から開示関係役務提供者の用いる特定 電気通信設備に侵害情報が送信された年月日及び時刻」との文言に鑑み ると、省令８号の「侵害情報が送信された年月日及び時刻」とは、「省令 ５号」の「アイ・ピー・アドレス」を使用して侵害情報の送信又はその 送信に関連する送信がされた年月日及び時刻をいうものと解するのが相 当である。
(イ) これに対し、被控訴人は、1)ツイッターにおいては、そのセキュリ ティの高さからログインした者が発信者であるという蓋然性が極めて高 い状況であり、特定のアカウントにログインしている以上、当該ログイ ンをした者は、発信者と同一人物であることが強く推認されるところ、 法４条の趣旨・規定ぶり、控訴人の提供するサービスの仕組みやセキュ リティの状況からすれば、ログイン情報等の開示において、発信者と投 稿者との主観的同一性が認められれば足り、通信間の客観的関連性は求 められていないというべきであるから、ツイッターへのログイン時のＩ Ｐアドレス等は、法４条１項の「当該権利の侵害に係る発信者情報」に 該当する、2)本件ログイン時ＩＰアドレス等の全面開示を認めないこと は、被控訴人の知る権利（憲法２１条１項、１３条、３２条）を侵害し 違憲であり、「権利行使を確保するための手続を国内法において確保」し なければならないとするＷＩＰＯ著作権条約１４条２項の要請にも反す るから、憲法適合解釈のもと、法及び総務省令を憲法２１条１項、１３ 条、３２条に適合的に解釈し、本件ログイン時ＩＰアドレス等を全面的 に開示すべきである、3)令和４年１０月１日に施行される規則において は、投稿前のログアウト情報や投稿後のログイン情報など論理的に投稿 そのものに供された可能性がない通信情報も含めてアカウント開設から＼n閉鎖までの全ての情報が理論上開示され得ることが定められ、開示対象 の発信者情報について、侵害情報の投稿行為との客観的な関連性を求め ておらず、通信情報が侵害情報の発信者のものと認められる場合には開 示を肯定する立場をとっていることからすると、規則施行前の省令にお いても、ログイン情報等の開示において、発信者と投稿者との主観的同 一性が認められれば足り、通信間の客観的関連性は求められていないと いうべきである旨主張する。
しかしながら、1)及び2)については、法４条１項の委任を受けた省令 １号ないし８号の規定は、開示の対象となる「侵害情報の発信者の特定 に資する情報」を限定的に列挙したものと解されるところ、前記(ア)で 説示したとおり、省令５号の「侵害情報に係るアイ・ピー・アドレス」 とは、侵害情報の送信に使用されたＩＰアドレス又は侵害情報の送信に 関連する送信に使用されたＩＰアドレスであって、侵害情報の発信者を 特定するために必要かつ合理的な範囲のものをいうと解するのが相当で あり、また、省令８号の「侵害情報が送信された年月日及び時刻」とは、 「省令５号」の「アイ・ピー・アドレス」を使用して侵害情報の送信又 はその送信に関連する送信がされた年月日及び時刻をいうものと解する のが相当であるから、ツイッターへのログイン時のＩＰアドレス等であ れば、省令５号及び８号に該当しないものであっても、法４条１項の「当 該権利の侵害に係る発信者情報」に該当するということはできない。 そして、前記(ア)のとおり、前記(1)の法４条の趣旨に照らすと、被害 者の権利行使にとって有益であるが不可欠ではない情報や開示すること が相当とはいえない情報まで開示することは許容すべきではないと考え られ、このことは、侵害情報の発信者によって行われた通信に係る情報 であっても同様である。
また、控訴人が挙げる憲法の規定やそれらの趣旨を考慮したとしても、 被控訴人に、法律に定められていない発信者情報の開示を求める権利が あると解することもできない。 次に、3)については、ログイン情報に相当する「侵害関連通信」につ いて規定する規則５条柱書によれば、「法第五条第三項の総務省令で定め る識別符号その他の符号の電気通信による送信は、次に掲げる識別符号 その他の符号の電気通信による送信であって、それぞれ同項に規定する 侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの」と規定し、ログイン情報 の開示において「侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの」に限定 しており、被控訴人が述べるように、開示対象の発信者情報について、 侵害情報の投稿行為との客観的な関連性を求めておらず、通信情報が侵 害情報の発信者のものと認められる場合には開示を肯定する立場をとっ ているとまでいうことはできない。
法４条の趣旨は、特定電気通信による情報の流通によって権利の 侵害を受けた者が、情報の発信者のプライバシー、表現の自由、通信の秘密＼nに配慮した厳格な要件の下で、当該特定電気通信の用に供される特定電気通 信設備を用いる特定電気通信役務提供者に対して発信者情報の開示を請求す ることができるものとすることにより、加害者の特定を可能にして被害者の＼n権利の救済を図ることにあると解されること（最高裁平成２１年（受）第１ ０４９号同２２年４月８日第一小法廷判決・民集６４巻３号６７６頁参照） に鑑みると、法４条１項の委任を受けた省令１号ないし８号の規定は、開示 の対象となる「侵害情報の発信者の特定に資する情報」を限定的に列挙した ものと解される。以上を前提に、本件ログイン時ＩＰアドレス等が省令５号及び８号に該当するかどうかについて判断する。
(2) 認定事実
前記前提事実と証拠（甲３２、５８ないし６３）及び弁論の全趣旨によれ ば、以下の事実が認められる。
ア 本件各投稿の日時
本件投稿１は、令和２年１１月１２日午前７時５２分にアカウント１を 利用して、本件投稿２は、同月７日午前４時５７分にアカウント２を利用 して、本件投稿３は、同年１２月１８日午後７時３分にアカウント３を利 用して、本件投稿４は、同日午前１０時３５分にアカウント４を利用して、 本件投稿５は、令和３年３月７日午後５時５２分にアカウント５を利用し て、ツイッターのウェブサイトにそれぞれ投稿された。
イ 本件訴訟に至る経緯等
(ア) 被控訴人は、令和２年１１月１７日、アカウント１について、控訴 人を債務者とする発信者情報開示仮処分の申立て（東京地方裁判所令和＼n２年（ヨ）第２２１２１号）をし、令和３年２月１７日、アカウント１ にログインした際のＩＰアドレスのうち、本件投稿１の直前のログイン 時以降、控訴人が保有するＩＰアドレス及びそのタイムスタンプの全て の開示を命じる仮処分決定（以下「本件仮処分決定１」という。）がされ た。その後、控訴人は、本件仮処分決定１につき本案の起訴命令の申立＼nてをし、同月２５日、起訴命令が発せられた。 また、被控訴人は、アカウント２ないし４について、控訴人を債務者 とする発信者情報開示仮処分の申立て（令和２年（ヨ）第２２１２５号）＼nをし、同年３月２日、控訴人が保有するログイン情報のうち、侵害情報 の投稿直前のログイン時のＩＰアドレス及びそのタイムスタンプの開示 を命じる旨の仮処分決定（以下「本件仮処分決定２」という。）がされた。 その後、控訴人は、本件仮処分決定２につき本案の起訴命令の申立てを＼nし、同月２９日、起訴命令が発せられた。
(イ) 被控訴人は、前記(ア)の各起訴命令を受けて、令和３年３月３日、 原審に本件訴訟を提起した。その後、被控訴人は、同年１０月１２日、 アカウント５について、発信者情報の開示を求める訴えの追加的変更を した。
(ウ) 被控訴人は、本件仮処分決定１に基づき、間接強制決定を求める申＼n立てをし、同月１９日、間接強制決定がされた。 また、被控訴人は、本件仮処分決定２に基づき、間接強制決定を求め る申立てをし、同月２４日、間接強制決定がされた。＼n
(エ) 原審は、令和３年１１月９日、口頭弁論を終結し、令和４年１月２ ０日、原判決を言い渡した。 その後、控訴人は、同年３月４日、本件控訴を提起した。
(オ) 控訴人は、令和４年５月２６日、被控訴人に対し、アカウント１に ついて、本件投稿１の直前のログイン時（日本時間令和２年１１月１２ 日午前７時４４分４９秒）以降、令和４年５月２４日午後３時４９分５ ０秒までのログイン情報に係るＩＰアドレス及びタイムスタンプを、ア カウント２ないし４について、本件投稿２ないし４のそれぞれ直前のロ グイン時のＩＰアドレス及びタイムスタンプ（アカウント２につき令和 ２年１１月７日午前４時４６分２９秒時、アカウント３につき令和２年 １２月１８日午前８時５４分５４秒時、アカウント４につき令和２年１ ２月１８日午前８時５４分９秒時の各ＩＰアドレス）を開示した。
(3) 本件ログイン時ＩＰアドレス等の省令５号及び８号該当性について ア 省令５号及び８号の意義について (ア) 1)前記(1)のとおり、省令５号の「侵害情報に係るアイ・ピー・アド レス」は、「侵害情報の発信者の特定に資する情報」を類型化したもの であること、2)前記(1)の法４条の趣旨に照らすと、被害者の権利行使 の観点から、開示される情報の幅は広くすることが望ましいが、一方で、 発信者情報は個人のプライバシーに深く関わる情報であって、通信の秘 密として保護されるものであることに鑑みると、被害者の権利行使にと って有益であるが不可欠ではない情報や開示することが相当とはいえ ない情報まで開示することは許容すべきではないと考えられ、このこと は、侵害情報の発信者によって行われた通信に係る情報であっても同様 であること、3)省令５号の「侵害情報に係る」との文言を総合考慮する と、同号の「侵害情報に係るアイ・ピー・アドレス」とは、侵害情報の 送信に使用されたＩＰアドレス又は侵害情報の送信に関連する送信に 使用されたＩＰアドレスであって、侵害情報の発信者を特定するために 必要かつ合理的な範囲のものをいうと解するのが相当である。
次に、省令８号の「第５号のアイ・ピー・アドレスを割り当てられた 電気通信設備、…携帯電話端末等から開示関係役務提供者の用いる特定 電気通信設備に侵害情報が送信された年月日及び時刻」との文言に鑑み ると、省令８号の「侵害情報が送信された年月日及び時刻」とは、「省令 ５号」の「アイ・ピー・アドレス」を使用して侵害情報の送信又はその 送信に関連する送信がされた年月日及び時刻をいうものと解するのが相 当である。
(イ) これに対し、被控訴人は、1)ツイッターにおいては、そのセキュリ ティの高さからログインした者が発信者であるという蓋然性が極めて高 い状況であり、特定のアカウントにログインしている以上、当該ログイ ンをした者は、発信者と同一人物であることが強く推認されるところ、 法４条の趣旨・規定ぶり、控訴人の提供するサービスの仕組みやセキュ リティの状況からすれば、ログイン情報等の開示において、発信者と投 稿者との主観的同一性が認められれば足り、通信間の客観的関連性は求 められていないというべきであるから、ツイッターへのログイン時のＩ Ｐアドレス等は、法４条１項の「当該権利の侵害に係る発信者情報」に 該当する、2)本件ログイン時ＩＰアドレス等の全面開示を認めないこと は、被控訴人の知る権利（憲法２１条１項、１３条、３２条）を侵害し 違憲であり、「権利行使を確保するための手続を国内法において確保」し なければならないとするＷＩＰＯ著作権条約１４条２項の要請にも反す るから、憲法適合解釈のもと、法及び総務省令を憲法２１条１項、１３ 条、３２条に適合的に解釈し、本件ログイン時ＩＰアドレス等を全面的 に開示すべきである、3)令和４年１０月１日に施行される規則において は、投稿前のログアウト情報や投稿後のログイン情報など論理的に投稿 そのものに供された可能性がない通信情報も含めてアカウント開設から＼n閉鎖までの全ての情報が理論上開示され得ることが定められ、開示対象 の発信者情報について、侵害情報の投稿行為との客観的な関連性を求め ておらず、通信情報が侵害情報の発信者のものと認められる場合には開 示を肯定する立場をとっていることからすると、規則施行前の省令にお いても、ログイン情報等の開示において、発信者と投稿者との主観的同 一性が認められれば足り、通信間の客観的関連性は求められていないと いうべきである旨主張する。
しかしながら、1)及び2)については、法４条１項の委任を受けた省令 １号ないし８号の規定は、開示の対象となる「侵害情報の発信者の特定 に資する情報」を限定的に列挙したものと解されるところ、前記(ア)で 説示したとおり、省令５号の「侵害情報に係るアイ・ピー・アドレス」 とは、侵害情報の送信に使用されたＩＰアドレス又は侵害情報の送信に 関連する送信に使用されたＩＰアドレスであって、侵害情報の発信者を 特定するために必要かつ合理的な範囲のものをいうと解するのが相当で あり、また、省令８号の「侵害情報が送信された年月日及び時刻」とは、 「省令５号」の「アイ・ピー・アドレス」を使用して侵害情報の送信又 はその送信に関連する送信がされた年月日及び時刻をいうものと解する のが相当であるから、ツイッターへのログイン時のＩＰアドレス等であ れば、省令５号及び８号に該当しないものであっても、法４条１項の「当 該権利の侵害に係る発信者情報」に該当するということはできない。 そして、前記(ア)のとおり、前記(1)の法４条の趣旨に照らすと、被害 者の権利行使にとって有益であるが不可欠ではない情報や開示すること が相当とはいえない情報まで開示することは許容すべきではないと考え られ、このことは、侵害情報の発信者によって行われた通信に係る情報 であっても同様である。
また、控訴人が挙げる憲法の規定やそれらの趣旨を考慮したとしても、 被控訴人に、法律に定められていない発信者情報の開示を求める権利が あると解することもできない。 次に、3)については、ログイン情報に相当する「侵害関連通信」につ いて規定する規則５条柱書によれば、「法第五条第三項の総務省令で定め る識別符号その他の符号の電気通信による送信は、次に掲げる識別符号 その他の符号の電気通信による送信であって、それぞれ同項に規定する 侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの」と規定し、ログイン情報 の開示において「侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの」に限定 しており、被控訴人が述べるように、開示対象の発信者情報について、 侵害情報の投稿行為との客観的な関連性を求めておらず、通信情報が侵 害情報の発信者のものと認められる場合には開示を肯定する立場をとっ ているとまでいうことはできない。
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2022.12. 8
令和4(行ケ)10033 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和4年11月21日 知的財産高等裁判所
商標「MIRAI」（指定商品12類「車」など）が、4条1項15号違反かかが争われました。知財高裁は、分割要件を満たさず、出願日遡及無しとした審決を維持しました。出願人は、印紙代無しの大量出願で業界を騒がせた例の人です。商標は最後にあります。デザイン化されており、そもそもMIRAIと読めるのか？等はあります。同項15号は、出願日に該当しなければ適用がないので、分割要件を満たすのか？も争われています。
商標法４条１項１５号にいう「混同を生ずるおそれ」の有無は、当該商標と 他人の表示との類似性の程度、他人の表＼示の周知著名性及び独創性の程度、 当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の性質、用途又は目 的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他取 引の実情等に照らし、当該商標の指定商品等の取引者及び需要者において普 通に払われる注意力を基準として、総合的に判断すべきである。 商標法４条１項１５号に該当する商標であっても、商標登録出願の時にこ れに該当しなければ、同号は適用されないので（同条３項）、本件において商 標登録出願がいつであるかが問題となる。
この点につき、原告は、前記第３の１(1)のとおり、商標法施行規則２２条２ 項は違憲違法であり、その結果、本願は商標法１０条１項による商標登録出 願の要件を満たすものとなり、同条２項が規定する出願日遡及の効果が生ず るから、本件における出願日は、原々商標登録出願がされた平成２６年９月 ８日になる旨主張するので、以下検討する。
商標法１０条１項は、「商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判若し くは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の 審決に対する訴えが裁判所に係属している場合であって、かつ、当該商標登 録出願について第７６条第２項の規定により納付すべき手数料を納付してい る場合に限り、２以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登 録出願の一部を１又は２以上の新たな商標登録出願とすることができる。」 と定めている。
このように、分割出願においては、もとの商標登録出願の指定商品等を２ 以上に分けることが当然の前提となっているから、もとの商標登録出願と分 割出願で指定商品等が重複するのを避けるため、もとの商標登録出願から分 割出願に係る指定商品等を削除する必要がある。 この点につき、平成１７年最高裁判決は、「商標法１０条は、「商標登録出 願の分割」について、新たな商標登録出願をすることができることやその商 標登録出願がもとの商標登録出願の時にしたものとみなされることを規定し ているが、新たな商標登録出願がされた後におけるもとの商標登録出願につ いては何ら規定していないこと、商標法施行規則２２条４項は、商標法１０ 条１項の規定により新たな商標登録出願をしようとする場合においては、新 たな商標登録出願と同時に、もとの商標登録出願の願書を補正しなければな らない旨を規定していることからすると、もとの商標登録出願については、 その願書を補正することによって、新たな商標登録出願がされた指定商品等 が削除される効果が生ずると解するのが相当である。」旨説示して、新たな商 標登録出願がされたことにより、当然にもとの商標登録出願が補正されるも のとはいえないことを明らかにしている。そうすると、上記のように、もとの 商標登録出願と分割出願で指定商品等が重複するのを避けるためには、もと の商標登録出願から分割出願に係る指定商品等を削除する補正が必要となる ことは、商標法１０条１項自体が想定しているものということができる。 そして、商標法施行規則２２条２項は、特許法施行規則３０条を準用し、商 標法１０条１項の規定により新たな商標登録出願をしようとする場合におい て、もとの商標登録出願の願書を補正する必要があるときは、その補正は、新 たな商標登録出願と同時にしなければならないとしているところ、これは、 もとの商標登録出願から分割出願に係る指定商品等を削除する必要が生ずる という、同項が想定する事態に対処するものであるというべきであり、上記 最高裁判決も、このような意味で、商標法施行規則２２条４項（現２項）が商 標法１０条１項に適合することを明らかにしていると理解される。 本件においては、そもそも、本願の商標登録出願時はもとより現在に至る まで、原商標登録出願について、本願に係る指定商品を削除する補正がされ たとは認められず、商標法施行規則２２条２項の要件を欠くばかりか、もと の商標登録出願の指定商品等を２以上に分けるという前記 の分割の前提を も欠くものである。そうすると、本願の商標登録出願は、商標法１０条１項の 規定による商標登録出願の要件を満たすものではないから、分割出願として 不適法であり、同条２項が規定する出願日遡及の効果は生じないものであり、 これと同旨の本件審決の判断に誤りはなく、出願時は平成２７年９月２４日 となる。
２ 本願商標の商標法４条１項１５号該当性について
(1) 引用商標の周知著名性について
トヨタ社は、平成２５年１１月２０日から同年１２月１日に開催された第 ４３回東京モーターショー２０１３にトヨタ燃料電池車を出展し（乙９８）、 平成２６年９月６日付けの日本経済新聞（乙３４）では、トヨタ社がトヨタ燃 料電池車の名称を「ミライ」とし、米国の特許商標庁に「ＴＯＹＯＴＡ ＭＩ ＲＡＩ」を商標登録する手続を進めていることが報じられている。 そして、トヨタ社は、同年１１月１８日、トヨタ燃料電池車を同年１２月１ ５日に販売し、その名称は「ＭＩＲＡＩ（ミライ）」となる旨発表し、新聞各＼n紙やウェブサイトで報じられ（乙４ないし６、３５、３６等）、これらの記事 のうち、写真が掲載されているものについては、モデル車両のボディやナン バープレートに引用商標が表示されている。＼nまた、平成２７年１月１５日には、自動車関係のウェブサイトでトヨタ燃 料電池車が同年の受注目標４００台に対し１５００台を受注したことが報じ られ（乙９）、同月２３日には、産経新聞で、トヨタ燃料電池車の生産能力を＼n平成２９年に増強することが報じられており（乙１０、９１）、その他、本件 出願前に、水素と空気中の酸素が反応して走る環境負荷の低い自動車として、 トヨタ燃料電池車が官邸や地方公共団体に納入されたことが報じられている （乙３８、８７、８９、９０）。これらの記事のうち、写真が掲載されている ものについては、モデル車両のナンバープレートに引用商標が表示され、そ＼nれ以外のものについては、本文で「ＭＩＲＡＩ（ミライ）」の表示があること＼nが確認できる。
以上によれば、引用商標は、本願商標の商標登録出願時には、自動車の取引 者及び需要者の間で、トヨタ社の取扱に係るトヨタ燃料電池車を表示するも＼nのとして周知著名だったものというべきである。 また、本願商標の指定商品「航空機、航空機の部品及び附属品、鉄道車両、 鉄道車両の部品及び附属品」と引用商標が使用される「燃料電池車」は、人や 物品の輸送を目的とするもので、商品の用途や取引者及び需要者に共通性が あるし、大手企業において多角経営が行われることは一般的であり、トヨタ 社の燃料電池車（ＭＩＲＡＩ）の技術を応用した水素で走るハイブリッド鉄 道車両開発をトヨタ社、ＪＲ東日本及び日立製作所が進めていること（乙６ ３、９６）も考慮すると、本願商標の指定商品と引用商標が使用される「燃料 電池車」とは、密接な関連性を有しているといえる。このように、本願商標の 指定商品と引用商標が使用される商品の関連性並びに取引者及び需要者の共 通性が認められるから、本願商標の指定商品の取引者、需要者の間において も、引用商標は、トヨタ社の取扱に係るトヨタ燃料電池車を表示するものと＼nして周知著名だったものというべきである。 そして、証拠（乙１ないし３、１９ないし２２、２５ないし３３、４２ない し８７等）によれば、本願商標の商標登録出願日以降も、トヨタ社はトヨタ燃 料電池車に引用商標や「ＭＩＲＡＩ」の欧文字等を使用し、「ＭＩＲＡＩ」や 「ミライ」の文字は、トヨタ社の取扱に係るトヨタ燃料電池車の名称を表示＼nする商標として、新聞やウェブサイトに取り上げられており、上記周知著名 性は、現在に至るまで維持されているといえる。 なお、原告は、前記第３の１(2)のとおり、別件商標が平成２５年１２月２５ 日に出願され、その後商標登録されていることからすると、引用商標が、トヨ タ燃料電池車を表示するものとして、平成２６年９月７日以前より、需要者＼nの間においても広く知られていたとの本件審決の認定は疑わしいなどと主張 する。 しかし、別件商標の存在は、トヨタ燃料電池車が上記出願日及びそれ以降 に周知著名性を有するとの判断を左右するものではないから、原告の主張は、 当を得ないものというほかない。
(2) 本願商標と引用商標の類似性の程度について
ア 本願商標
本願商標は標準文字・ローマ字の「ＭＩＲＡＩ」からなり、「ミライ」の 称呼を生じる。 また、本願商標は、日本語の「未来」に由来することが容易に理解でき、 同観念を生じるほか、前記(1)のとおり、引用商標がトヨタ燃料電池車を表＼n示するものとして、本願商標の指定商品の取引者及び需要者並びに自動車 の取引者及び需要者の間で周知著名であることから、「トヨタ燃料電池車 のブランド名」の観念も生じる。
イ 引用商標
引用商標は「ＭＩＲＡＩ」の文字をデザイン化したものと認識すること ができ、引用商標からは「ミライ」の称呼を生じる。 また、引用商標及び「ＭＩＲＡＩ」の文字は、引用商標がトヨタ燃料電池 車を表示するものとして、自動車の取引者及び需要者並びに本願商標の指＼n定商品の取引者及び需要者の間で周知著名であることから、「未来」の観念 と共に、「トヨタ燃料電池車のブランド名」の観念も生じる。
ウ 類否
引用商標は「ＭＩＲＡＩ」の欧文字をデザイン化したものであるから、本 願商標と引用商標は外観上相紛れるものである。本願商標と引用商標は「ミライ」の称呼を共通にする。本願商標と引用商標は、「未来」及び「トヨタ燃料電池車のブランド名」という観念においても共通する。そうすると、本願商標と引用商標は類似し、その類似性の程度は高いものというべきである。
(3) 混同のおそれについて
以上(1)及び(2)において認定したとおり、引用商標は、本願商標の商標登録 出願日である平成２７年９月２４日には、本願商標の指定商品の取引者及び 需要者並びに自動車の取引者及び需要者の間で、トヨタ社の取扱に係る燃料 電池車を表示するものとして周知著名であり、現在に至っていること、本願＼n商標と引用商標は類似し、その類似性の程度は高いことからすると、本願商 標は、原告がこれをその指定商品について使用した場合、取引者、需要者をし て、引用商標を連想又は想起させ、その商品がトヨタ社あるいは同社と経済 的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのよ うに、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものというべきで ある。
商標法４条１項１５号にいう「混同を生ずるおそれ」の有無は、当該商標と 他人の表示との類似性の程度、他人の表＼示の周知著名性及び独創性の程度、 当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の性質、用途又は目 的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他取 引の実情等に照らし、当該商標の指定商品等の取引者及び需要者において普 通に払われる注意力を基準として、総合的に判断すべきである。 商標法４条１項１５号に該当する商標であっても、商標登録出願の時にこ れに該当しなければ、同号は適用されないので（同条３項）、本件において商 標登録出願がいつであるかが問題となる。
この点につき、原告は、前記第３の１(1)のとおり、商標法施行規則２２条２ 項は違憲違法であり、その結果、本願は商標法１０条１項による商標登録出 願の要件を満たすものとなり、同条２項が規定する出願日遡及の効果が生ず るから、本件における出願日は、原々商標登録出願がされた平成２６年９月 ８日になる旨主張するので、以下検討する。
商標法１０条１項は、「商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判若し くは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の 審決に対する訴えが裁判所に係属している場合であって、かつ、当該商標登 録出願について第７６条第２項の規定により納付すべき手数料を納付してい る場合に限り、２以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登 録出願の一部を１又は２以上の新たな商標登録出願とすることができる。」 と定めている。
このように、分割出願においては、もとの商標登録出願の指定商品等を２ 以上に分けることが当然の前提となっているから、もとの商標登録出願と分 割出願で指定商品等が重複するのを避けるため、もとの商標登録出願から分 割出願に係る指定商品等を削除する必要がある。 この点につき、平成１７年最高裁判決は、「商標法１０条は、「商標登録出 願の分割」について、新たな商標登録出願をすることができることやその商 標登録出願がもとの商標登録出願の時にしたものとみなされることを規定し ているが、新たな商標登録出願がされた後におけるもとの商標登録出願につ いては何ら規定していないこと、商標法施行規則２２条４項は、商標法１０ 条１項の規定により新たな商標登録出願をしようとする場合においては、新 たな商標登録出願と同時に、もとの商標登録出願の願書を補正しなければな らない旨を規定していることからすると、もとの商標登録出願については、 その願書を補正することによって、新たな商標登録出願がされた指定商品等 が削除される効果が生ずると解するのが相当である。」旨説示して、新たな商 標登録出願がされたことにより、当然にもとの商標登録出願が補正されるも のとはいえないことを明らかにしている。そうすると、上記のように、もとの 商標登録出願と分割出願で指定商品等が重複するのを避けるためには、もと の商標登録出願から分割出願に係る指定商品等を削除する補正が必要となる ことは、商標法１０条１項自体が想定しているものということができる。 そして、商標法施行規則２２条２項は、特許法施行規則３０条を準用し、商 標法１０条１項の規定により新たな商標登録出願をしようとする場合におい て、もとの商標登録出願の願書を補正する必要があるときは、その補正は、新 たな商標登録出願と同時にしなければならないとしているところ、これは、 もとの商標登録出願から分割出願に係る指定商品等を削除する必要が生ずる という、同項が想定する事態に対処するものであるというべきであり、上記 最高裁判決も、このような意味で、商標法施行規則２２条４項（現２項）が商 標法１０条１項に適合することを明らかにしていると理解される。 本件においては、そもそも、本願の商標登録出願時はもとより現在に至る まで、原商標登録出願について、本願に係る指定商品を削除する補正がされ たとは認められず、商標法施行規則２２条２項の要件を欠くばかりか、もと の商標登録出願の指定商品等を２以上に分けるという前記 の分割の前提を も欠くものである。そうすると、本願の商標登録出願は、商標法１０条１項の 規定による商標登録出願の要件を満たすものではないから、分割出願として 不適法であり、同条２項が規定する出願日遡及の効果は生じないものであり、 これと同旨の本件審決の判断に誤りはなく、出願時は平成２７年９月２４日 となる。
２ 本願商標の商標法４条１項１５号該当性について
(1) 引用商標の周知著名性について
トヨタ社は、平成２５年１１月２０日から同年１２月１日に開催された第 ４３回東京モーターショー２０１３にトヨタ燃料電池車を出展し（乙９８）、 平成２６年９月６日付けの日本経済新聞（乙３４）では、トヨタ社がトヨタ燃 料電池車の名称を「ミライ」とし、米国の特許商標庁に「ＴＯＹＯＴＡ ＭＩ ＲＡＩ」を商標登録する手続を進めていることが報じられている。 そして、トヨタ社は、同年１１月１８日、トヨタ燃料電池車を同年１２月１ ５日に販売し、その名称は「ＭＩＲＡＩ（ミライ）」となる旨発表し、新聞各＼n紙やウェブサイトで報じられ（乙４ないし６、３５、３６等）、これらの記事 のうち、写真が掲載されているものについては、モデル車両のボディやナン バープレートに引用商標が表示されている。＼nまた、平成２７年１月１５日には、自動車関係のウェブサイトでトヨタ燃 料電池車が同年の受注目標４００台に対し１５００台を受注したことが報じ られ（乙９）、同月２３日には、産経新聞で、トヨタ燃料電池車の生産能力を＼n平成２９年に増強することが報じられており（乙１０、９１）、その他、本件 出願前に、水素と空気中の酸素が反応して走る環境負荷の低い自動車として、 トヨタ燃料電池車が官邸や地方公共団体に納入されたことが報じられている （乙３８、８７、８９、９０）。これらの記事のうち、写真が掲載されている ものについては、モデル車両のナンバープレートに引用商標が表示され、そ＼nれ以外のものについては、本文で「ＭＩＲＡＩ（ミライ）」の表示があること＼nが確認できる。
以上によれば、引用商標は、本願商標の商標登録出願時には、自動車の取引 者及び需要者の間で、トヨタ社の取扱に係るトヨタ燃料電池車を表示するも＼nのとして周知著名だったものというべきである。 また、本願商標の指定商品「航空機、航空機の部品及び附属品、鉄道車両、 鉄道車両の部品及び附属品」と引用商標が使用される「燃料電池車」は、人や 物品の輸送を目的とするもので、商品の用途や取引者及び需要者に共通性が あるし、大手企業において多角経営が行われることは一般的であり、トヨタ 社の燃料電池車（ＭＩＲＡＩ）の技術を応用した水素で走るハイブリッド鉄 道車両開発をトヨタ社、ＪＲ東日本及び日立製作所が進めていること（乙６ ３、９６）も考慮すると、本願商標の指定商品と引用商標が使用される「燃料 電池車」とは、密接な関連性を有しているといえる。このように、本願商標の 指定商品と引用商標が使用される商品の関連性並びに取引者及び需要者の共 通性が認められるから、本願商標の指定商品の取引者、需要者の間において も、引用商標は、トヨタ社の取扱に係るトヨタ燃料電池車を表示するものと＼nして周知著名だったものというべきである。 そして、証拠（乙１ないし３、１９ないし２２、２５ないし３３、４２ない し８７等）によれば、本願商標の商標登録出願日以降も、トヨタ社はトヨタ燃 料電池車に引用商標や「ＭＩＲＡＩ」の欧文字等を使用し、「ＭＩＲＡＩ」や 「ミライ」の文字は、トヨタ社の取扱に係るトヨタ燃料電池車の名称を表示＼nする商標として、新聞やウェブサイトに取り上げられており、上記周知著名 性は、現在に至るまで維持されているといえる。 なお、原告は、前記第３の１(2)のとおり、別件商標が平成２５年１２月２５ 日に出願され、その後商標登録されていることからすると、引用商標が、トヨ タ燃料電池車を表示するものとして、平成２６年９月７日以前より、需要者＼nの間においても広く知られていたとの本件審決の認定は疑わしいなどと主張 する。 しかし、別件商標の存在は、トヨタ燃料電池車が上記出願日及びそれ以降 に周知著名性を有するとの判断を左右するものではないから、原告の主張は、 当を得ないものというほかない。
(2) 本願商標と引用商標の類似性の程度について
ア 本願商標
本願商標は標準文字・ローマ字の「ＭＩＲＡＩ」からなり、「ミライ」の 称呼を生じる。 また、本願商標は、日本語の「未来」に由来することが容易に理解でき、 同観念を生じるほか、前記(1)のとおり、引用商標がトヨタ燃料電池車を表＼n示するものとして、本願商標の指定商品の取引者及び需要者並びに自動車 の取引者及び需要者の間で周知著名であることから、「トヨタ燃料電池車 のブランド名」の観念も生じる。
イ 引用商標
引用商標は「ＭＩＲＡＩ」の文字をデザイン化したものと認識すること ができ、引用商標からは「ミライ」の称呼を生じる。 また、引用商標及び「ＭＩＲＡＩ」の文字は、引用商標がトヨタ燃料電池 車を表示するものとして、自動車の取引者及び需要者並びに本願商標の指＼n定商品の取引者及び需要者の間で周知著名であることから、「未来」の観念 と共に、「トヨタ燃料電池車のブランド名」の観念も生じる。
ウ 類否
引用商標は「ＭＩＲＡＩ」の欧文字をデザイン化したものであるから、本 願商標と引用商標は外観上相紛れるものである。本願商標と引用商標は「ミライ」の称呼を共通にする。本願商標と引用商標は、「未来」及び「トヨタ燃料電池車のブランド名」という観念においても共通する。そうすると、本願商標と引用商標は類似し、その類似性の程度は高いものというべきである。
(3) 混同のおそれについて
以上(1)及び(2)において認定したとおり、引用商標は、本願商標の商標登録 出願日である平成２７年９月２４日には、本願商標の指定商品の取引者及び 需要者並びに自動車の取引者及び需要者の間で、トヨタ社の取扱に係る燃料 電池車を表示するものとして周知著名であり、現在に至っていること、本願＼n商標と引用商標は類似し、その類似性の程度は高いことからすると、本願商 標は、原告がこれをその指定商品について使用した場合、取引者、需要者をし て、引用商標を連想又は想起させ、その商品がトヨタ社あるいは同社と経済 的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのよ うに、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものというべきで ある。
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2022.12. 5
令和4(ネ)10019 発信者情報開示請求控訴事件 著作権 民事訴訟 令和4年10月19日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
1審は、同一性保持権侵害と判断しましたが、知財高裁（2部）は「引用」に該当し、著作権法２０条２項４号の「やむを得ないと認められる改変」に該当すると判断しました。リツイート最高裁判決（最判令和2年7月21日）とは結論、逆ですが、あの事件はリツートの元自体の侵害があったので、その意味では、事案が異なります。
イ 控訴人は、前記アの本件被控訴人イラスト１の利用について、「引用」に当 たり適法であると主張するので検討するに、適法な「引用」に当たるには、1)公正 な慣行に合致し、2)報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われ るものでなければならない（著作権法３２条１項）。
ウ(ｱ) 本件ツイート１−１をみると、前記(2)のとおり、乙１の２イラストと本件 被控訴人イラスト１を重ね合わせた画像２枚とともに、「これどうだろう ww」「ゆ るーくトレス？ 普通にオリジナルで描いてもここまで比率が同じになるかな」と の文言が投稿されており、これは、被控訴人作成の本件被控訴人イラスト１が、乙 １の２イラストをトレースして作成されたものである旨を主張するものであって、 本件被控訴人イラスト１を検証し、批評しようとするものであると認められるから、 本件投稿者１が本件被控訴人イラスト１を用いた目的は、批評にあるといえる。
(ｲ)ａ 次に、本件ツイート１−１における被控訴人のイラストの利用方法をみ ると、乙１の２イラストと本件被控訴人イラスト１を重ね合わせて表示しているも＼nの（本件投稿画像１−１−２、１−１−３）と、本件被控訴人イラスト１を含む複 数の被控訴人作成イラストを並べて表示しているもの（本件投稿画像１−１−４）＼nがあり、これらの画像が、乙１の２イラストの画像（本件投稿画像１−１−１）と ともに前記(ｱ)の文言に添付されている。タイムライン上においては、原判決別紙タ イムライン表示目録記載１のとおり表＼示されるなどしており、上記４枚の画像デー タは、ツイッターの仕様又はツイートを表示するクライアントアプリの仕様に応じ＼nて、その一部のみが表示されているが、各画像をクリックすると、本件投稿画像１＼n−１−１〜１−１−４のとおりの画像が表示される。＼n
ｂ 本件投稿画像１−１−４は、被控訴人が作成した女性の横顔のイラストを２ 枚含むものであるが、この２枚のイラストのうち１枚は本件被控訴人イラスト１で あり、もう一枚は本件被控訴人イラストと複製又は翻案の関係にあるものと認めら れるから、本件投稿画像１−１−４をそのまま、本件投稿画像１−１−１（乙１の ２イラスト）とともに利用することは、イラストの類似性を検証するために必要で あり、かつ、文章のみで表現するよりも客観性を担保できる態様で利用されている＼nということができる。
ｃ 本件投稿画像１−１−２及び１−１−３は、乙１の２イラストと本件被控訴 人イラスト１を重ね合わせた画像であるが、２枚のイラストないし画像の類似性を 検討するに当たり、２枚のイラストを、それぞれのイラストが判別可能な態様で重＼nね合わせ表示するのは検証のために便宜でかつ客観性を担保できる態様で利用され＼nているということができ、加えて、当該画像には下部分に各イラストの色の濃さを 操作したことを示唆するアプリケーションの画面部分が記載されており、閲覧者を して、これらの画像が、２枚のイラストを重ね合わせたものであることや、色の濃 さが操作されていることが分かるような態様で示されている。本件では、本件投稿 画像１−１−２では乙１の２イラストの方を濃く表示し、本件投稿画像１−１−３＼nでは本件被控訴人イラスト２の方を濃く表示しているが、このような表＼示方法は、 ２枚のイラストを重ね合わせた画像において、それぞれのイラストを判別して比較 するために資するといえる。
ｄ そうすると、本件ツイート１−１の一般の読者にとって、本件ツイート１− １における被控訴人のイラストの利用態様は、記事の内容を吟味するために便宜で かつ客観性を担保することができるものであるということができる。 そして、上記利用態様からすると、本件ツイート１−１において、被控訴人が作 成したイラストが、独立した鑑賞目的等で利用されているというような事情はなく、 本件被控訴人イラスト１と乙１の２イラストを比較検証する目的を超えて利用がさ れているとはいえない。
ｅ したがって、本件ツイート１−１における被控訴人のイラストの利用方法は、 前記(ｱ)の引用の目的である批評のために正当な範囲内で行われていると認めるの が相当である。
(ｳ) 証拠（乙５の１〜５、６０、６３、８９、１１０の１、１２０の４・５）に よると、第三者が著作権を有するイラストや写真をトレースすることにより、イラ スト等を作成した可能性がある旨の事実を主張する場合に、記事中に、1)問題とな るイラスト等とトレース元と考えられるイラスト等を、比較するためにそのまま又 は比較に必要な部分において示すことや、2)２枚のイラストを重ね合わせて示すこ とは広く行われていることであり、また、前記(ｲ)のとおり、このように示すことは、 本件ツイート１−１の一般の読者にとって記事の内容を吟味するために便宜でかつ 客観性を担保することができる手法であるということができる。 上記に加え、後記(5)のとおり同一性保持権侵害の観点からも本件ツイート１− １における被控訴人のイラストの利用が違法ということはできないことに照らすと、 本件ツイート１−１において、被控訴人作成のイラストを添付したことは、公正な 慣行に合致しているということができる。
(ｴ) そうすると、本件ツイート１−１における被控訴人のイラストの利用は「引 用」として適法である。
エ 以上によると、本件ツイート１−１の投稿による著作権侵害について、「権 利侵害の明白性」は認められない。
(5) 著作者人格権侵害（同一性保持権侵害）について
ア 前記(2)のとおり、1)本件ツイート１−１に添付された画像のうち、本件投稿 画像１−１−２及び１−１−３は、本件被控訴人イラスト１と乙１の２イラストを 重ね合わせたものであり、また、2)ツイッターのタイムライン上に表示された本件＼nツイート１−１における本件投稿画像１−１−２〜１−１−４は、被控訴人作成の イラストの一部のみが表示されているから、それぞれ、被控訴人のイラストの改変＼n又は切除に当たると解する余地がある。
イ しかしながら、1)については、著作物がイラストであって重ね合わせて用い ることで、引用の目的である批評のために便宜でありかつ客観性が担保できること に加え、その利用の目的及び態様に照らすと、著作権法２０条２項４号の「やむを 得ないと認められる改変」に当たるといえる。
ウ 次に、2)についてみると、証拠（甲４９、乙１１３〜１１９、１２０の１・ ２、１２１の１・２）によると、ツイッターのタイムライン上の表示は、ツイッタ＼nーの仕様又はツイートを表示するクライアントアプリの仕様により決定されるもの＼nであって、投稿者が自由に設定できるものではなく、投稿者自身も投稿時点では、 どのような表示がされるか認識し得ないこと、投稿後も、ツイッターの仕様又はツ＼nイートを表示するクライアントアプリの仕様が変更されると、タイムライン上の表＼ 示が変更されること、ツイートに添付された画像データ自体は当該ツイートを閲覧 したユーザーの端末にダウンロードされており、タイムライン上の画像をクリック すると、画像の全体が表示されることが認められることに照らすと、投稿者が改変＼n主体に当たるかという点を措くとしても、タイムライン上の表示が画像の一部のみ＼nとなることは、ツイッターを利用するに当たり「やむを得ないと認められる改変」 に当たるというべきである。
エ そうすると、本件ツイート１−１の投稿による著作者人格権侵害（同一性保 持権侵害）について、「権利侵害の明白性」は認められない。
イ 控訴人は、前記アの本件被控訴人イラスト１の利用について、「引用」に当 たり適法であると主張するので検討するに、適法な「引用」に当たるには、1)公正 な慣行に合致し、2)報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われ るものでなければならない（著作権法３２条１項）。
ウ(ｱ) 本件ツイート１−１をみると、前記(2)のとおり、乙１の２イラストと本件 被控訴人イラスト１を重ね合わせた画像２枚とともに、「これどうだろう ww」「ゆ るーくトレス？ 普通にオリジナルで描いてもここまで比率が同じになるかな」と の文言が投稿されており、これは、被控訴人作成の本件被控訴人イラスト１が、乙 １の２イラストをトレースして作成されたものである旨を主張するものであって、 本件被控訴人イラスト１を検証し、批評しようとするものであると認められるから、 本件投稿者１が本件被控訴人イラスト１を用いた目的は、批評にあるといえる。
(ｲ)ａ 次に、本件ツイート１−１における被控訴人のイラストの利用方法をみ ると、乙１の２イラストと本件被控訴人イラスト１を重ね合わせて表示しているも＼nの（本件投稿画像１−１−２、１−１−３）と、本件被控訴人イラスト１を含む複 数の被控訴人作成イラストを並べて表示しているもの（本件投稿画像１−１−４）＼nがあり、これらの画像が、乙１の２イラストの画像（本件投稿画像１−１−１）と ともに前記(ｱ)の文言に添付されている。タイムライン上においては、原判決別紙タ イムライン表示目録記載１のとおり表＼示されるなどしており、上記４枚の画像デー タは、ツイッターの仕様又はツイートを表示するクライアントアプリの仕様に応じ＼nて、その一部のみが表示されているが、各画像をクリックすると、本件投稿画像１＼n−１−１〜１−１−４のとおりの画像が表示される。＼n
ｂ 本件投稿画像１−１−４は、被控訴人が作成した女性の横顔のイラストを２ 枚含むものであるが、この２枚のイラストのうち１枚は本件被控訴人イラスト１で あり、もう一枚は本件被控訴人イラストと複製又は翻案の関係にあるものと認めら れるから、本件投稿画像１−１−４をそのまま、本件投稿画像１−１−１（乙１の ２イラスト）とともに利用することは、イラストの類似性を検証するために必要で あり、かつ、文章のみで表現するよりも客観性を担保できる態様で利用されている＼nということができる。
ｃ 本件投稿画像１−１−２及び１−１−３は、乙１の２イラストと本件被控訴 人イラスト１を重ね合わせた画像であるが、２枚のイラストないし画像の類似性を 検討するに当たり、２枚のイラストを、それぞれのイラストが判別可能な態様で重＼nね合わせ表示するのは検証のために便宜でかつ客観性を担保できる態様で利用され＼nているということができ、加えて、当該画像には下部分に各イラストの色の濃さを 操作したことを示唆するアプリケーションの画面部分が記載されており、閲覧者を して、これらの画像が、２枚のイラストを重ね合わせたものであることや、色の濃 さが操作されていることが分かるような態様で示されている。本件では、本件投稿 画像１−１−２では乙１の２イラストの方を濃く表示し、本件投稿画像１−１−３＼nでは本件被控訴人イラスト２の方を濃く表示しているが、このような表＼示方法は、 ２枚のイラストを重ね合わせた画像において、それぞれのイラストを判別して比較 するために資するといえる。
ｄ そうすると、本件ツイート１−１の一般の読者にとって、本件ツイート１− １における被控訴人のイラストの利用態様は、記事の内容を吟味するために便宜で かつ客観性を担保することができるものであるということができる。 そして、上記利用態様からすると、本件ツイート１−１において、被控訴人が作 成したイラストが、独立した鑑賞目的等で利用されているというような事情はなく、 本件被控訴人イラスト１と乙１の２イラストを比較検証する目的を超えて利用がさ れているとはいえない。
ｅ したがって、本件ツイート１−１における被控訴人のイラストの利用方法は、 前記(ｱ)の引用の目的である批評のために正当な範囲内で行われていると認めるの が相当である。
(ｳ) 証拠（乙５の１〜５、６０、６３、８９、１１０の１、１２０の４・５）に よると、第三者が著作権を有するイラストや写真をトレースすることにより、イラ スト等を作成した可能性がある旨の事実を主張する場合に、記事中に、1)問題とな るイラスト等とトレース元と考えられるイラスト等を、比較するためにそのまま又 は比較に必要な部分において示すことや、2)２枚のイラストを重ね合わせて示すこ とは広く行われていることであり、また、前記(ｲ)のとおり、このように示すことは、 本件ツイート１−１の一般の読者にとって記事の内容を吟味するために便宜でかつ 客観性を担保することができる手法であるということができる。 上記に加え、後記(5)のとおり同一性保持権侵害の観点からも本件ツイート１− １における被控訴人のイラストの利用が違法ということはできないことに照らすと、 本件ツイート１−１において、被控訴人作成のイラストを添付したことは、公正な 慣行に合致しているということができる。
(ｴ) そうすると、本件ツイート１−１における被控訴人のイラストの利用は「引 用」として適法である。
エ 以上によると、本件ツイート１−１の投稿による著作権侵害について、「権 利侵害の明白性」は認められない。
(5) 著作者人格権侵害（同一性保持権侵害）について
ア 前記(2)のとおり、1)本件ツイート１−１に添付された画像のうち、本件投稿 画像１−１−２及び１−１−３は、本件被控訴人イラスト１と乙１の２イラストを 重ね合わせたものであり、また、2)ツイッターのタイムライン上に表示された本件＼nツイート１−１における本件投稿画像１−１−２〜１−１−４は、被控訴人作成の イラストの一部のみが表示されているから、それぞれ、被控訴人のイラストの改変＼n又は切除に当たると解する余地がある。
イ しかしながら、1)については、著作物がイラストであって重ね合わせて用い ることで、引用の目的である批評のために便宜でありかつ客観性が担保できること に加え、その利用の目的及び態様に照らすと、著作権法２０条２項４号の「やむを 得ないと認められる改変」に当たるといえる。
ウ 次に、2)についてみると、証拠（甲４９、乙１１３〜１１９、１２０の１・ ２、１２１の１・２）によると、ツイッターのタイムライン上の表示は、ツイッタ＼nーの仕様又はツイートを表示するクライアントアプリの仕様により決定されるもの＼nであって、投稿者が自由に設定できるものではなく、投稿者自身も投稿時点では、 どのような表示がされるか認識し得ないこと、投稿後も、ツイッターの仕様又はツ＼nイートを表示するクライアントアプリの仕様が変更されると、タイムライン上の表＼ 示が変更されること、ツイートに添付された画像データ自体は当該ツイートを閲覧 したユーザーの端末にダウンロードされており、タイムライン上の画像をクリック すると、画像の全体が表示されることが認められることに照らすと、投稿者が改変＼n主体に当たるかという点を措くとしても、タイムライン上の表示が画像の一部のみ＼nとなることは、ツイッターを利用するに当たり「やむを得ないと認められる改変」 に当たるというべきである。
エ そうすると、本件ツイート１−１の投稿による著作者人格権侵害（同一性保 持権侵害）について、「権利侵害の明白性」は認められない。
◆判決本文
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2022.12. 1
令和3(行ケ)10140 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年11月16日 知的財産高等裁判所
製法を含む物の発明について、知財高裁は、請求項６、９については、明確性（特36条6項2号）違反で無効と判断しました。
審判における経緯ですが、請求項１、５、６及び９について、無効審判が請求され、無効の予告がなされたので、権利者は、請求項５及び９を訂正しました。かかる訂正が認められ、請求項１、５、６及び９について、無効理由なしとの審決がなされました。知財高裁は、ＰＢＰ最高裁判決における「不可能＼・非実際的事情」については、本件には適用されないが、「内面精度が一義的ではない」として明確性違反と判断しました。
(1) 判断基準
物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載 されている場合において、特許請求の範囲の記載が特許法３６条６項２号に いう「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは、出願時 において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能＼である か、又はおよそ実際的でないという事情が存在するときに限られる（最高裁 判所平成２４年（受）第１２０４号同２７年６月５日第二小法廷判決・民集 ６９巻４号７００頁）。
もっとも、上記のように解釈される趣旨は、物の発明について、その特許 請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合（プロダクト・バイ・ プロセス・クレーム）、当該発明の技術的範囲は当該製造方法により製造され た物と構造、特性等が同一である物として確定されるところ（前掲最高裁判＼n決）、一般的には、当該製造方法が当該物のどのような構造又は特性を表＼して いるのか、又は物の発明であってもその発明の技術的範囲を当該製造方法に より製造された物に限定しているか不明であり、特許請求の範囲等の記載を 読む者において、当該発明の内容を明確に理解することができず、権利者が その範囲において独占権を有するのかについて予測可能＼性を奪う結果となり、 第三者の利益が不当に害されることが生じかねないところにある。 そうすると、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製 造方法が記載されている場合であっても、上記一般的な場合と異なり、出願 時において当該製造方法により製造される物がどのような構造又は特性を表＼ しているのかが、特許請求の範囲、明細書、図面の記載や技術常識より一義 的に明らかな場合には、第三者の利益が不当に害されることはないから、不 可能・非実際的事情がないとしても、明確性要件違反には当たらないと解さ＼nれる。
ア 本件発明６及び訂正発明９は、「電鋳管」に係る発明であるところ、本件 発明６は、「外周面に電着物または囲繞物とは異なる材質の金属の導電層 を設けた細線材の周りに電鋳により電着物または囲繞物を形成し、前記細 線材の一方または両方を引っ張って断面積を小さくなるよう変形させ、前 記変形させた細線材と前記導電層の間に隙間を形成して前記変形させた 細線材を引き抜いて、前記電着物または前記囲繞物の内側に前記導電層を 残したまま細線材を除去して製造される」という製造方法による特定が、 訂正発明９は、「外周面に電着物または囲繞物とは異なる材質の金属の導 電層を設けた細線材の周りに電鋳により電着物または囲繞物を形成する と共に、前記細線材の両端側に前記電着物または前記囲繞物が形成されて いない部分を形成し、前記細線材の一方又は両方を引っ張って断面積を小 さくなるよう変形させ、前記変形させた細線材と前記導電層の間に隙間を 形成して前記変形させた細線材を引き抜いて、前記電着物または前記囲繞 物の内側に前記導電層を残したまま細線材を除去して製造される」という 製造方法による特定を含む。
イ そこで、本件発明６及び訂正発明９の製造方法により製造された電鋳管 の構造又は特性、具体的には被告が主張する電鋳管の内面精度が、一義的＼nに明らかであるか否かについて検討する。
まず、特許請求の範囲の記載から本件発明６及び訂正発明９の製造方法 により製造された電鋳管の内面精度が明らかでないことはいうまでもな く、また、本件明細書には、本件発明６及び訂正発明９の製造方法により 製造された電鋳管の内面精度について、何ら記載も示唆もされていない。 そして、本件明細書には、細線材を除去する方法として、1)電着物等を 加熱して熱膨張させ、又は細線材を冷却して収縮させることにより、電着 物等と細線材の間に隙間を形成する方法、2)液中に浸して又は液をかける ことにより、細線材と電着物等が接触している箇所を滑りやすくする方法、 3)一方又は両方から引っ張って断面積が小さくなるように変形させて、細 線材と電着物等の間に隙間を形成したりして、掴んで引っ張るか、吸引す るか、物理的に押し遣るか、気体又は液体を噴出して押し遣る方法、4)熱 又は溶剤で溶かす方法が記載されている（【００４１】、【０１１６】）が、 これらの方法と、製造される電鋳管の内面精度との技術的関係についても 一切記載がなく、ましてや、本件発明６及び訂正発明９の製造方法（上記 3)の方法に含まれる。）が、他の方法で製造された電鋳管とは異なる特定の 内面精度を意味することについてすら何ら記載も示唆もない。さらに、上 記各方法により内面精度の相違が生じるかについての技術常識が存在し たとも認められない。そうすると、本件発明６及び訂正発明９の製造方法により製造された電鋳管の構造又は特性が一義的に明らかであるとはいえない。＼n
ウ 以上のとおりであるから、本件発明６及び訂正発明９が明確であるとい えるためには、本件出願時において、本件発明６及び訂正発明９の電鋳管 をその構造又は特性により直接特定することについて不可能＼・非実際的事 情が存在するときに限られるところ、被告はこのような事情が存在しない ことは認めている。
(3) 被告の主張について
被告は、前記第３の５(2)イのとおり、本件発明６及び９の製造方法により 製造された電鋳管の構造又は特性は、本件明細書の「細線材と電着物または＼n囲繞物の間に、細線材を除去するのに十分な隙間が形成できるので、細線材＼nが電着物または囲繞物から支障なく除去できる」（【００４４】）との記載から 理解できるものであり、文献（甲１、２）の記載や試作分析報告書（甲２９） の内容も参酌すれば、良好な内面精度を有するという構造又は特性を表＼して いることが、特許請求の範囲及び本件明細書の記載から一義的に明らかであ る旨主張する。
しかしながら、被告が指摘する本件明細書【００４４】の記載からは、細 線材と電着物等の間に、細線材を除去するのに十分な隙間が形成できると細＼n線材を支障なく除去できる可能性が高いということが理解できるにすぎず、＼n本件発明６及び訂正発明９の製造方法により製造された電鋳管が、良好な内 面精度の電鋳管という構造又は特性を表＼していることまでを理解することは できない。また、被告が主張する甲１文献や甲２文献の記載は製造の難易さ を記述するにすぎないものであって内面精度については記載されておらず、 試作分析報告書（甲２９）の分析結果は、本件出願時の技術常識それ自体を 示すものではないところ、同報告書に記載された内容が本件出願時の技術常 識であることは何ら明らかにされていない。
以上によれば、本件発明６及び９の製造方法により製造された電鋳管が良 好な内面精度の電鋳管という構造又は特性を表＼していることが、特許請求の 範囲、本件明細書の記載及び技術常識から一義的に明らかであるとはいえな い。
審判における経緯ですが、請求項１、５、６及び９について、無効審判が請求され、無効の予告がなされたので、権利者は、請求項５及び９を訂正しました。かかる訂正が認められ、請求項１、５、６及び９について、無効理由なしとの審決がなされました。知財高裁は、ＰＢＰ最高裁判決における「不可能＼・非実際的事情」については、本件には適用されないが、「内面精度が一義的ではない」として明確性違反と判断しました。
(1) 判断基準
物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載 されている場合において、特許請求の範囲の記載が特許法３６条６項２号に いう「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは、出願時 において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能＼である か、又はおよそ実際的でないという事情が存在するときに限られる（最高裁 判所平成２４年（受）第１２０４号同２７年６月５日第二小法廷判決・民集 ６９巻４号７００頁）。
もっとも、上記のように解釈される趣旨は、物の発明について、その特許 請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合（プロダクト・バイ・ プロセス・クレーム）、当該発明の技術的範囲は当該製造方法により製造され た物と構造、特性等が同一である物として確定されるところ（前掲最高裁判＼n決）、一般的には、当該製造方法が当該物のどのような構造又は特性を表＼して いるのか、又は物の発明であってもその発明の技術的範囲を当該製造方法に より製造された物に限定しているか不明であり、特許請求の範囲等の記載を 読む者において、当該発明の内容を明確に理解することができず、権利者が その範囲において独占権を有するのかについて予測可能＼性を奪う結果となり、 第三者の利益が不当に害されることが生じかねないところにある。 そうすると、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製 造方法が記載されている場合であっても、上記一般的な場合と異なり、出願 時において当該製造方法により製造される物がどのような構造又は特性を表＼ しているのかが、特許請求の範囲、明細書、図面の記載や技術常識より一義 的に明らかな場合には、第三者の利益が不当に害されることはないから、不 可能・非実際的事情がないとしても、明確性要件違反には当たらないと解さ＼nれる。
ア 本件発明６及び訂正発明９は、「電鋳管」に係る発明であるところ、本件 発明６は、「外周面に電着物または囲繞物とは異なる材質の金属の導電層 を設けた細線材の周りに電鋳により電着物または囲繞物を形成し、前記細 線材の一方または両方を引っ張って断面積を小さくなるよう変形させ、前 記変形させた細線材と前記導電層の間に隙間を形成して前記変形させた 細線材を引き抜いて、前記電着物または前記囲繞物の内側に前記導電層を 残したまま細線材を除去して製造される」という製造方法による特定が、 訂正発明９は、「外周面に電着物または囲繞物とは異なる材質の金属の導 電層を設けた細線材の周りに電鋳により電着物または囲繞物を形成する と共に、前記細線材の両端側に前記電着物または前記囲繞物が形成されて いない部分を形成し、前記細線材の一方又は両方を引っ張って断面積を小 さくなるよう変形させ、前記変形させた細線材と前記導電層の間に隙間を 形成して前記変形させた細線材を引き抜いて、前記電着物または前記囲繞 物の内側に前記導電層を残したまま細線材を除去して製造される」という 製造方法による特定を含む。
イ そこで、本件発明６及び訂正発明９の製造方法により製造された電鋳管 の構造又は特性、具体的には被告が主張する電鋳管の内面精度が、一義的＼nに明らかであるか否かについて検討する。
まず、特許請求の範囲の記載から本件発明６及び訂正発明９の製造方法 により製造された電鋳管の内面精度が明らかでないことはいうまでもな く、また、本件明細書には、本件発明６及び訂正発明９の製造方法により 製造された電鋳管の内面精度について、何ら記載も示唆もされていない。 そして、本件明細書には、細線材を除去する方法として、1)電着物等を 加熱して熱膨張させ、又は細線材を冷却して収縮させることにより、電着 物等と細線材の間に隙間を形成する方法、2)液中に浸して又は液をかける ことにより、細線材と電着物等が接触している箇所を滑りやすくする方法、 3)一方又は両方から引っ張って断面積が小さくなるように変形させて、細 線材と電着物等の間に隙間を形成したりして、掴んで引っ張るか、吸引す るか、物理的に押し遣るか、気体又は液体を噴出して押し遣る方法、4)熱 又は溶剤で溶かす方法が記載されている（【００４１】、【０１１６】）が、 これらの方法と、製造される電鋳管の内面精度との技術的関係についても 一切記載がなく、ましてや、本件発明６及び訂正発明９の製造方法（上記 3)の方法に含まれる。）が、他の方法で製造された電鋳管とは異なる特定の 内面精度を意味することについてすら何ら記載も示唆もない。さらに、上 記各方法により内面精度の相違が生じるかについての技術常識が存在し たとも認められない。そうすると、本件発明６及び訂正発明９の製造方法により製造された電鋳管の構造又は特性が一義的に明らかであるとはいえない。＼n
ウ 以上のとおりであるから、本件発明６及び訂正発明９が明確であるとい えるためには、本件出願時において、本件発明６及び訂正発明９の電鋳管 をその構造又は特性により直接特定することについて不可能＼・非実際的事 情が存在するときに限られるところ、被告はこのような事情が存在しない ことは認めている。
(3) 被告の主張について
被告は、前記第３の５(2)イのとおり、本件発明６及び９の製造方法により 製造された電鋳管の構造又は特性は、本件明細書の「細線材と電着物または＼n囲繞物の間に、細線材を除去するのに十分な隙間が形成できるので、細線材＼nが電着物または囲繞物から支障なく除去できる」（【００４４】）との記載から 理解できるものであり、文献（甲１、２）の記載や試作分析報告書（甲２９） の内容も参酌すれば、良好な内面精度を有するという構造又は特性を表＼して いることが、特許請求の範囲及び本件明細書の記載から一義的に明らかであ る旨主張する。
しかしながら、被告が指摘する本件明細書【００４４】の記載からは、細 線材と電着物等の間に、細線材を除去するのに十分な隙間が形成できると細＼n線材を支障なく除去できる可能性が高いということが理解できるにすぎず、＼n本件発明６及び訂正発明９の製造方法により製造された電鋳管が、良好な内 面精度の電鋳管という構造又は特性を表＼していることまでを理解することは できない。また、被告が主張する甲１文献や甲２文献の記載は製造の難易さ を記述するにすぎないものであって内面精度については記載されておらず、 試作分析報告書（甲２９）の分析結果は、本件出願時の技術常識それ自体を 示すものではないところ、同報告書に記載された内容が本件出願時の技術常 識であることは何ら明らかにされていない。
以上によれば、本件発明６及び９の製造方法により製造された電鋳管が良 好な内面精度の電鋳管という構造又は特性を表＼していることが、特許請求の 範囲、本件明細書の記載及び技術常識から一義的に明らかであるとはいえな い。
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2022.11.29
令和3(行ケ)10081 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和4年10月18日 知的財産高等裁判所
原告はもともと「ゴミサー」という登録商標を保有するメーカで、被告は原告の代理店でした。代理店契約消滅後、原告は、商標権の更新をしなかったために、当該商標権は消滅しました。被告は、これを知って、同じ商標を出願しました。原告は周知性違反などを主張しましたが、無効理由なしとした審決が、知財高裁でも維持されました。
(ｳ) 上記(ｲ)のとおり、平成１２年度ないし平成１８年度の業務用生ごみ 処理機全体の市場における原告商品の占有率は、概ね１０％前後で推移 していたといえるところ、弁論の全趣旨によれば、平成１９年度ないし 平成２６年度も同程度の市場占有率であったと認められる。
(ｴ) 以上のとおり、平成１２年度から平成２６年度までの間、原告商品の 市場占有率は、概ね１０％前後にとどまっていたことからすれば、本件 商標の出願時以前において、原告商品が高い市場占有率を有していたも のとはいえない。
ウ 原告商品の販売台数について
(ｱ) 前記１(1)エのとおり、原告商品は、販売を開始した平成４年から本件 商標が出願された前年である平成２６年までの間に累計で２５１４台が 販売されたものの、年間の販売台数は、平成１１年の２８４台をピーク に年々減少し、平成１６年に１００台を下回って以降は毎年７０台前後 で推移していたものである。
(ｲ) 以上のとおり、原告商品の販売台数は、最も多かった年でも２８４台 にとどまる上、本件商標の出願時以前の約１０年間は毎年７０台前後で 推移してきたことからすれば、本件商標の出願時以前において、原告商 品の販売台数が多かったとはいえない。
エ 原告商品に関する報道、広告宣伝等について
(ｱ) 前記１(2)のとおり、原告は平成６年、平成８年及び平成１２年に各種 の賞を受賞し、原告商品は平成９年、平成１５年及び平成１７年に新聞 報道において取り上げられたことがあったものの、これらはほとんどが 山形県内又は酒田市内における受賞歴又は報道歴である上、その後、本 件商標の出願時までの約１０年間において、原告又は原告商品に関する 報道がされたなどの事情は存しない。
(ｲ) また、原告商品に係る広告宣伝活動についてみても、原告商品につい ては、販売代理店であった被告において通常の営業活動を超える広告宣 伝活動がされていたなどの事情は存せず、また、原告において多額の広 告宣伝費を支出していたなどの事情も存しない。
オ 引用商標の周知性について
(ｱ) 上記イ及びウのとおり、本件商標の出願時以前において、原告商品が 高い市場占有率を有していたものとはいえず、また、原告商品の販売台 数が多かったとはいえない。これに加え、上記エのとおり、原告の受賞 歴や原告商品に係る報道歴は、ほとんどが山形県内又は酒田市内におけ るものであった上、原告商品に関し、本件商標の出願時以前の約１０年 間における報道歴はないこと、原告商品について特別な広告宣伝活動が されていたなどの事情は存しないことも考慮すると、原告商品が平成４ 年から２０年以上にわたって販売されてきた商品であることや、一般に 業務用生ごみ処理機が相当程度高額な商品であるとうかがわれること （甲７）などを考慮しても、本件商標の出願時及び登録査定時において、 原告商品が高い知名度を有する商品であり、原告商品の名称である引用 商標が周知であったと認めることはできない。
(ｳ) 上記(ｲ)のとおり、平成１２年度ないし平成１８年度の業務用生ごみ 処理機全体の市場における原告商品の占有率は、概ね１０％前後で推移 していたといえるところ、弁論の全趣旨によれば、平成１９年度ないし 平成２６年度も同程度の市場占有率であったと認められる。
(ｴ) 以上のとおり、平成１２年度から平成２６年度までの間、原告商品の 市場占有率は、概ね１０％前後にとどまっていたことからすれば、本件 商標の出願時以前において、原告商品が高い市場占有率を有していたも のとはいえない。
ウ 原告商品の販売台数について
(ｱ) 前記１(1)エのとおり、原告商品は、販売を開始した平成４年から本件 商標が出願された前年である平成２６年までの間に累計で２５１４台が 販売されたものの、年間の販売台数は、平成１１年の２８４台をピーク に年々減少し、平成１６年に１００台を下回って以降は毎年７０台前後 で推移していたものである。
(ｲ) 以上のとおり、原告商品の販売台数は、最も多かった年でも２８４台 にとどまる上、本件商標の出願時以前の約１０年間は毎年７０台前後で 推移してきたことからすれば、本件商標の出願時以前において、原告商 品の販売台数が多かったとはいえない。
エ 原告商品に関する報道、広告宣伝等について
(ｱ) 前記１(2)のとおり、原告は平成６年、平成８年及び平成１２年に各種 の賞を受賞し、原告商品は平成９年、平成１５年及び平成１７年に新聞 報道において取り上げられたことがあったものの、これらはほとんどが 山形県内又は酒田市内における受賞歴又は報道歴である上、その後、本 件商標の出願時までの約１０年間において、原告又は原告商品に関する 報道がされたなどの事情は存しない。
(ｲ) また、原告商品に係る広告宣伝活動についてみても、原告商品につい ては、販売代理店であった被告において通常の営業活動を超える広告宣 伝活動がされていたなどの事情は存せず、また、原告において多額の広 告宣伝費を支出していたなどの事情も存しない。
オ 引用商標の周知性について
(ｱ) 上記イ及びウのとおり、本件商標の出願時以前において、原告商品が 高い市場占有率を有していたものとはいえず、また、原告商品の販売台 数が多かったとはいえない。これに加え、上記エのとおり、原告の受賞 歴や原告商品に係る報道歴は、ほとんどが山形県内又は酒田市内におけ るものであった上、原告商品に関し、本件商標の出願時以前の約１０年 間における報道歴はないこと、原告商品について特別な広告宣伝活動が されていたなどの事情は存しないことも考慮すると、原告商品が平成４ 年から２０年以上にわたって販売されてきた商品であることや、一般に 業務用生ごみ処理機が相当程度高額な商品であるとうかがわれること （甲７）などを考慮しても、本件商標の出願時及び登録査定時において、 原告商品が高い知名度を有する商品であり、原告商品の名称である引用 商標が周知であったと認めることはできない。
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2022.11.29
令和3(行ケ)10089 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年11月14日 知的財産高等裁判所
経緯が複雑です。2つの無効審判が請求され、いったん併合すると通知されましたが、結局、分離されました。１つ目の無効審判では、訂正を認めたうえ、無効理由なしと判断されました。その後、２つ目の無効審判が開始され、特許権者は２回目の訂正をしましたが、審決は訂正を認めず、無効と判断しました。知財高裁はこの審決を維持しました。
無効理由は特段の効果なしです。
ｃ 訂正明細書の【００７５】には、基剤として使用可能な多糖類が、少＼n量の水に溶解されると糊状になる「曳糸性を有する物質」であるとの記 載はあるが、その技術的意義の記載はない。また、訂正明細書の【００ ９３】では、引離法による経皮吸収製剤製造の初期段階で、フッ素樹脂 等からなる平板９２の上に、目的物質を含有する基剤９１を載せたと き、基剤として、水に溶解させると曳糸性を示す物質からなるものを用 い、糊状とすることが好ましいとの記載があるが、これは、目的物質を 含有する基剤を針状又は糸状に成形するという引離法における製造上 の便宜を示したものと解される。さらに、鋳型法による場合について は、訂正明細書の【００９５】に、目的物質を含有する基剤が糊状であ れば孔から取り出した後に乾燥又は硬化させることができることが記 載されているところ、これも、粘度が低い場合には鋳型内で乾燥又は硬 化した後に取り出すことを要することと対照した製造上の利便性の記 載であると解される。
したがって、訂正明細書には、経皮吸収剤が「基剤、目的物質及び水 を含む曳糸性を示す糊状物が乾燥した物」であることと、経皮吸収剤そ れ自体の構造や特性との技術的関係についての記載は一切存在しない。＼nｄ 甲２−１文献には、「液体溶液の粘度ならびに他の物理的および化 学的特性に依存して、さらなる力（例えば、遠心分離力または圧縮力） が、鋳型を満たすために必要とされ得る」（【００２５】）と記載され、 さらに、粉末形態のマトリクス材料についての記載ではあるが、「粉末 形態がマトリクス材料のために使用される場合、この粉末は、有利に は、鋳型にわたって分離され得る。粉末の化学的および物理的特性に依 存して、次いで、粉末の適切な加熱が適用されて、鋳型内に粘稠性の材 料を融解または挿入し得る。」（【００２６】）との記載もある。この ような記載に接した当業者であれば、鋳型で液体溶液を乾燥させる場 合、粘度が１つの重要な要素となり、粘度に応じた製法の調整をして対 応するほか、粘度自体も調整の対象となり得ること、粘稠性の材料であ っても鋳型に充填し得ることを理解するものといえる。
鋳型で乾燥させる液体溶液の粘度の調整については、当業者であれ ば、乾燥するという目的や、鋳型に充填する際の作業効率といった観点 から行うものであり、ヒアルロン酸水溶液が糊状であるか否かは、ヒア ルロン酸水溶液の粘度によって決定され、粘度がある程度以上高けれ ば、糊状になるといえることは前記ｂのとおりであるところ、上記のよ うに、甲２−１文献の記載から、粘稠性であっても鋳型に充填し得るこ とを理解することができるのであるから、乾燥するという目的も勘案 して、液体溶液の粘度を高いものとすることは容易に想到し得ること である。 そして、そのような液体溶液は粘度によって糊状にも粘稠な液体に もなり得るのであって、その差は相対的であり、いずれの状態になるよ うに調整するにしても、それは、当業者が適宜設定し得た事項にすぎな い。
ヒアルロン酸は曳糸性を有することは前記ａのとおり技術常識であ る以上、当業者においてこのように適宜調整された液体溶液は、曳糸性 を示すものになるといえる。なお、甲５７実験成績証明書及び乙１９実 験報告書からみれば、希薄なヒアルロン酸水溶液は曳糸性を示さない が、鋳型で乾燥させてマイクロニードルを作るに当たって、乾燥させる という目的からみて、そのような希薄な溶液を使用することは想定さ れない。 以上によれば、引用発明２において、甲１−１文献に記載のヒアルロ ン酸を採用する際に、ヒアルロン酸と薬剤を含む液体溶液を、「曳糸性を 示す糊状物」とすることは、当業者が容易になし得たことというべきで ある。
ｃ 訂正明細書の【００７５】には、基剤として使用可能な多糖類が、少＼n量の水に溶解されると糊状になる「曳糸性を有する物質」であるとの記 載はあるが、その技術的意義の記載はない。また、訂正明細書の【００ ９３】では、引離法による経皮吸収製剤製造の初期段階で、フッ素樹脂 等からなる平板９２の上に、目的物質を含有する基剤９１を載せたと き、基剤として、水に溶解させると曳糸性を示す物質からなるものを用 い、糊状とすることが好ましいとの記載があるが、これは、目的物質を 含有する基剤を針状又は糸状に成形するという引離法における製造上 の便宜を示したものと解される。さらに、鋳型法による場合について は、訂正明細書の【００９５】に、目的物質を含有する基剤が糊状であ れば孔から取り出した後に乾燥又は硬化させることができることが記 載されているところ、これも、粘度が低い場合には鋳型内で乾燥又は硬 化した後に取り出すことを要することと対照した製造上の利便性の記 載であると解される。
したがって、訂正明細書には、経皮吸収剤が「基剤、目的物質及び水 を含む曳糸性を示す糊状物が乾燥した物」であることと、経皮吸収剤そ れ自体の構造や特性との技術的関係についての記載は一切存在しない。＼nｄ 甲２−１文献には、「液体溶液の粘度ならびに他の物理的および化 学的特性に依存して、さらなる力（例えば、遠心分離力または圧縮力） が、鋳型を満たすために必要とされ得る」（【００２５】）と記載され、 さらに、粉末形態のマトリクス材料についての記載ではあるが、「粉末 形態がマトリクス材料のために使用される場合、この粉末は、有利に は、鋳型にわたって分離され得る。粉末の化学的および物理的特性に依 存して、次いで、粉末の適切な加熱が適用されて、鋳型内に粘稠性の材 料を融解または挿入し得る。」（【００２６】）との記載もある。この ような記載に接した当業者であれば、鋳型で液体溶液を乾燥させる場 合、粘度が１つの重要な要素となり、粘度に応じた製法の調整をして対 応するほか、粘度自体も調整の対象となり得ること、粘稠性の材料であ っても鋳型に充填し得ることを理解するものといえる。
鋳型で乾燥させる液体溶液の粘度の調整については、当業者であれ ば、乾燥するという目的や、鋳型に充填する際の作業効率といった観点 から行うものであり、ヒアルロン酸水溶液が糊状であるか否かは、ヒア ルロン酸水溶液の粘度によって決定され、粘度がある程度以上高けれ ば、糊状になるといえることは前記ｂのとおりであるところ、上記のよ うに、甲２−１文献の記載から、粘稠性であっても鋳型に充填し得るこ とを理解することができるのであるから、乾燥するという目的も勘案 して、液体溶液の粘度を高いものとすることは容易に想到し得ること である。 そして、そのような液体溶液は粘度によって糊状にも粘稠な液体に もなり得るのであって、その差は相対的であり、いずれの状態になるよ うに調整するにしても、それは、当業者が適宜設定し得た事項にすぎな い。
ヒアルロン酸は曳糸性を有することは前記ａのとおり技術常識であ る以上、当業者においてこのように適宜調整された液体溶液は、曳糸性 を示すものになるといえる。なお、甲５７実験成績証明書及び乙１９実 験報告書からみれば、希薄なヒアルロン酸水溶液は曳糸性を示さない が、鋳型で乾燥させてマイクロニードルを作るに当たって、乾燥させる という目的からみて、そのような希薄な溶液を使用することは想定さ れない。 以上によれば、引用発明２において、甲１−１文献に記載のヒアルロ ン酸を採用する際に、ヒアルロン酸と薬剤を含む液体溶液を、「曳糸性を 示す糊状物」とすることは、当業者が容易になし得たことというべきで ある。
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2022.11.29
令和4(行ケ)10016 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年11月21日 知的財産高等裁判所
「紙破現象を起こし得るように構成している」という発明特定事項が明確性違反かが争われました。知財高裁は、無効理由なしとした審決を維持しました。＼n分割出願２件についても同様に判断されています。
ア 本件発明１は、「紙破現象を起こし得るように構成している」との発明特＼n定事項を有しているところ、「紙破」又は「紙破現象」とは一般的な用語で はなく、その意義を特定するためには、本件明細書の記載を参照すること になる。 そこで、本件明細書の記載についてみると、本件明細書には、「・・・例 えば被着体を紙類とした場合、粘着製品或いは粘着剤を紙類から剥がそう とする剥離動作を行った際に、紙の表層を確実に損傷させることが要求さ＼nれる場合がある。」（【０００９】）、「以下本明細書において、このような紙 類の表面を損傷した状態を紙破と記載する。また、粘着製品の粘着剤層を＼n剥離させた際に紙類の表層が粘着剤に付着し紙類が厚み方向に破断する＼nことを紙破現象と記載することとする。」（【００１１】）、「・・・「紙破」： 粘着剤層の表面に紙片の表＼層部分を付着させて剥離（図１２（ａ））、「界面 剥離」：粘着剤層と紙片との界面において剥離（同図（ｂ））、「凝集剥離」： 粘着剤が紙類とステンレス板との両方に付着した状態で剥離（同図（ｃ））、 「ナキワカレ」粘着剤層が紙類とステンレス板との両方に付着した状態で 剥離（同図（ｄ））、の何れかに分類して行った。」（【００９２】）との記載 があり、【００９２】で引用されている図１２は、以下のとおりであり、図 １２の（ａ）には、ステンレス板上の粘着剤層の表面に紙類が厚み方向に＼n破断した紙片の一部が付着した状態が描かれている。
上記で指摘した本件明細書の記載及び図面を総合すると、本件発明１に おける「紙破現象」とは、粘着製品の粘着剤層を剥離させた際に紙類の表＼n層が粘着剤に付着し、紙類が厚み方向に破断する現象をいうものであると 理解することができる。そして、本件発明１の「紙破現象を起こし得るよ うに構成している」との発明特定事項は、その他の構＼成要件を充足する「感 圧転写式粘着テープ」のうち、「紙破現象を起こし得る」ように構成されて＼nいるものと解することができ、「紙破現象を起こし得ない」構成は、本件発＼n明１の技術的範囲に含まれないものと理解することができる。 そうすると、「紙破現象」の発生割合や発生条件について本件発明１に係 る請求項１には特定されていないとしても、特許請求の範囲の記載が第三 者に不測の損害を被らせるほど不明確な記載であるとはいえない。 イ これに対して、原告は、前記第３の１ のとおり、1)「紙破」は、通常 の利用者が視認可能な態様で紙が破れることを指すものであり、「紙破現＼n象」とはこうした「紙破」が起こる現象を指すべきものである、2)本件明 細書の記載及び技術常識からすると、「紙破現象を起こし得る」とは、ほぼ 確実に「紙破現象を起こすもの」でなければならないが、いかなる条件の 下で起こるのか不明確であり、同一の接着剤を同一の被着剤に用いた剥離 試験に関する技術常識に照らせば、「紙破現象が起こし得るように構成し＼nている」かどうかは条件が特定されなければ不明確である、3)原告による 追実験（甲１４）及び被告による「事実実験公正証書」（甲２９）の各試験 結果からすると、本件明細書の試験結果は信用することができない旨主張 する。
しかし、前記アのとおり、本件明細書には、「以下本明細書において、こ のような紙類の表面を損傷した状態を紙破と記載する。また、粘着製品の＼n粘着剤層を剥離させた際に紙類の表層が粘着剤に付着し紙類が厚み方向＼nに破断することを紙破現象と記載することとする。」（【００１１】）とあり、 粘着製品の粘着剤層を剥離させたときに紙類の表層が粘着剤に付着し、厚＼nみ方向に紙類が破断していることを示す図（図１２（ａ））があることから、 「紙破現象」とは、上記段落で記載されたとおりに解釈されるべきであり、 「通常利用者が視認可能な状態」で紙が破れることという条件を付加して＼n解釈する必要はない。また、原告による追実験（甲１４）は、紙類の表層＼nが粘着剤に付着したかどうかの確認作業について言及がない（むしろ、視 認によって判断している可能性が高い。）ため、この追実験で本件明細書の＼n実物剥離試験の結果が信用できないものであると判断することはできな いし、被告による「事実実験公正証書」（甲２９）の試験結果において、「目 視では十分に確認できなかった」との記載があるとしても、そのことが「紙＼n破現象」が起きていないことを意味するものではないことについては前示 のとおりであるから、上記1)及び3)の各主張は理由がない。
次に、上記2)について検討するに、本件発明１においては、粘着剤層を 介して紙類同士を止着させた後、粘着剤層を剥離させたときの条件及び方 法は発明特定事項には含まれておらず、他の構成要件を充足する「感圧転＼n写式粘着テープ」のうち、「紙破現象を起こし得る」ように構成されている＼nものが本件発明１として特定されているのであるから、任意の条件及び方 法で「紙破現象」が生じ得る構成であれば、本件発明１の技術的範囲に属＼nするものといえ、他方、「紙破現象を起こし得ない」構成は技術的範囲に属＼nさないことが明らかにされている。したがって、少なくとも上記 記載の 明確性要件との関係においては、剥離試験における条件や方法等について の特定がないとしても、第三者に不測の不利益を及ぼすものとはいえない から、上記2)の主張も理由がない。
ア 本件発明１は、「紙破現象を起こし得るように構成している」との発明特＼n定事項を有しているところ、「紙破」又は「紙破現象」とは一般的な用語で はなく、その意義を特定するためには、本件明細書の記載を参照すること になる。 そこで、本件明細書の記載についてみると、本件明細書には、「・・・例 えば被着体を紙類とした場合、粘着製品或いは粘着剤を紙類から剥がそう とする剥離動作を行った際に、紙の表層を確実に損傷させることが要求さ＼nれる場合がある。」（【０００９】）、「以下本明細書において、このような紙 類の表面を損傷した状態を紙破と記載する。また、粘着製品の粘着剤層を＼n剥離させた際に紙類の表層が粘着剤に付着し紙類が厚み方向に破断する＼nことを紙破現象と記載することとする。」（【００１１】）、「・・・「紙破」： 粘着剤層の表面に紙片の表＼層部分を付着させて剥離（図１２（ａ））、「界面 剥離」：粘着剤層と紙片との界面において剥離（同図（ｂ））、「凝集剥離」： 粘着剤が紙類とステンレス板との両方に付着した状態で剥離（同図（ｃ））、 「ナキワカレ」粘着剤層が紙類とステンレス板との両方に付着した状態で 剥離（同図（ｄ））、の何れかに分類して行った。」（【００９２】）との記載 があり、【００９２】で引用されている図１２は、以下のとおりであり、図 １２の（ａ）には、ステンレス板上の粘着剤層の表面に紙類が厚み方向に＼n破断した紙片の一部が付着した状態が描かれている。
上記で指摘した本件明細書の記載及び図面を総合すると、本件発明１に おける「紙破現象」とは、粘着製品の粘着剤層を剥離させた際に紙類の表＼n層が粘着剤に付着し、紙類が厚み方向に破断する現象をいうものであると 理解することができる。そして、本件発明１の「紙破現象を起こし得るよ うに構成している」との発明特定事項は、その他の構＼成要件を充足する「感 圧転写式粘着テープ」のうち、「紙破現象を起こし得る」ように構成されて＼nいるものと解することができ、「紙破現象を起こし得ない」構成は、本件発＼n明１の技術的範囲に含まれないものと理解することができる。 そうすると、「紙破現象」の発生割合や発生条件について本件発明１に係 る請求項１には特定されていないとしても、特許請求の範囲の記載が第三 者に不測の損害を被らせるほど不明確な記載であるとはいえない。 イ これに対して、原告は、前記第３の１ のとおり、1)「紙破」は、通常 の利用者が視認可能な態様で紙が破れることを指すものであり、「紙破現＼n象」とはこうした「紙破」が起こる現象を指すべきものである、2)本件明 細書の記載及び技術常識からすると、「紙破現象を起こし得る」とは、ほぼ 確実に「紙破現象を起こすもの」でなければならないが、いかなる条件の 下で起こるのか不明確であり、同一の接着剤を同一の被着剤に用いた剥離 試験に関する技術常識に照らせば、「紙破現象が起こし得るように構成し＼nている」かどうかは条件が特定されなければ不明確である、3)原告による 追実験（甲１４）及び被告による「事実実験公正証書」（甲２９）の各試験 結果からすると、本件明細書の試験結果は信用することができない旨主張 する。
しかし、前記アのとおり、本件明細書には、「以下本明細書において、こ のような紙類の表面を損傷した状態を紙破と記載する。また、粘着製品の＼n粘着剤層を剥離させた際に紙類の表層が粘着剤に付着し紙類が厚み方向＼nに破断することを紙破現象と記載することとする。」（【００１１】）とあり、 粘着製品の粘着剤層を剥離させたときに紙類の表層が粘着剤に付着し、厚＼nみ方向に紙類が破断していることを示す図（図１２（ａ））があることから、 「紙破現象」とは、上記段落で記載されたとおりに解釈されるべきであり、 「通常利用者が視認可能な状態」で紙が破れることという条件を付加して＼n解釈する必要はない。また、原告による追実験（甲１４）は、紙類の表層＼nが粘着剤に付着したかどうかの確認作業について言及がない（むしろ、視 認によって判断している可能性が高い。）ため、この追実験で本件明細書の＼n実物剥離試験の結果が信用できないものであると判断することはできな いし、被告による「事実実験公正証書」（甲２９）の試験結果において、「目 視では十分に確認できなかった」との記載があるとしても、そのことが「紙＼n破現象」が起きていないことを意味するものではないことについては前示 のとおりであるから、上記1)及び3)の各主張は理由がない。
次に、上記2)について検討するに、本件発明１においては、粘着剤層を 介して紙類同士を止着させた後、粘着剤層を剥離させたときの条件及び方 法は発明特定事項には含まれておらず、他の構成要件を充足する「感圧転＼n写式粘着テープ」のうち、「紙破現象を起こし得る」ように構成されている＼nものが本件発明１として特定されているのであるから、任意の条件及び方 法で「紙破現象」が生じ得る構成であれば、本件発明１の技術的範囲に属＼nするものといえ、他方、「紙破現象を起こし得ない」構成は技術的範囲に属＼nさないことが明らかにされている。したがって、少なくとも上記 記載の 明確性要件との関係においては、剥離試験における条件や方法等について の特定がないとしても、第三者に不測の不利益を及ぼすものとはいえない から、上記2)の主張も理由がない。
◆判決本文
分割願についての判断です。
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2022.11.28
令和4(ワ)12062 損害賠償請求事件 著作権 民事訴訟 令和4年11月17日 東京地方裁判所
ファスト映画の配信について総額5億円の損害賠償が認められました。計算は、ライセンス相当額（著作権法114条3項）です。賠償額を含めて被告は原告の主張を全て認めてます。原告は13名であり、合計するとちょうど5億円というのは偶然なのでしょうね。
弁論の全趣旨によれば、YouTubeの利用者がYouTube上でストリーミング形式により映画を視聴するためには所定のレンタル料を支払う必要があることが認められる。再生対象の映画の著作権者は、当該レンタル料から著作権の行使につき受けるべき対価を得ることを予定しているものと理解されることから、本件において、原告らが本件各映画作品に係る著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額は、YouTube上で視聴する場合の本件各映画作品それぞれのレンタル価格等を考慮して定める金額に、本件各動画のYouTube上での再生数を乗じて算定するのが相当である。
(2)YouTubeにおける本件各映画作品の各レンタル価格（HD画質のもの）は、1作品当たり400〜500円程度であり、400円を下らないこと、うち30％がYouTubeに対するプラットフォーム手数料に充当されること、本件各動画は、それぞれ、約2時間の本件各映画作品を10〜15分程度に編集したものであるものの、本件各映画作品全体の内容を把握し得るように編集されたものであることは、いずれも当事者間に争いがない。これらの事情を総合的に考慮すると、被告らが本件侵害行為によって得た広告収益が700万円程度であること（当事者間に争いがない）を併せ考慮しても、「著作権…の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額」（法114条3項）は、原告らの主張のとおり、本件各動画の再生数1回当たり200円とするのが相当である。
弁論の全趣旨によれば、YouTubeの利用者がYouTube上でストリーミング形式により映画を視聴するためには所定のレンタル料を支払う必要があることが認められる。再生対象の映画の著作権者は、当該レンタル料から著作権の行使につき受けるべき対価を得ることを予定しているものと理解されることから、本件において、原告らが本件各映画作品に係る著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額は、YouTube上で視聴する場合の本件各映画作品それぞれのレンタル価格等を考慮して定める金額に、本件各動画のYouTube上での再生数を乗じて算定するのが相当である。
(2)YouTubeにおける本件各映画作品の各レンタル価格（HD画質のもの）は、1作品当たり400〜500円程度であり、400円を下らないこと、うち30％がYouTubeに対するプラットフォーム手数料に充当されること、本件各動画は、それぞれ、約2時間の本件各映画作品を10〜15分程度に編集したものであるものの、本件各映画作品全体の内容を把握し得るように編集されたものであることは、いずれも当事者間に争いがない。これらの事情を総合的に考慮すると、被告らが本件侵害行為によって得た広告収益が700万円程度であること（当事者間に争いがない）を併せ考慮しても、「著作権…の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額」（法114条3項）は、原告らの主張のとおり、本件各動画の再生数1回当たり200円とするのが相当である。
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2022.11.25
令和4(行ケ)10041 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和4年10月31日 知的財産高等裁判所
審決では、図形商標内にある「御守」の文字について、図形と一体と認識すべきとして、4条1項11号に該当すると判断されました。知財高裁もこれを維持しまし。判決文の最後に本件商標があります。
原告は、前記第３の 1 のとおり、本願商標の構成中の「御守」の文字は＼n御守の内容・種類を表しているにすぎず、全体的なデザインとともに一体的＼nに把握されるものであるから、本願商標がその指定役務に使用される場合、 本願商標からは役務の出所識別標識としての「オマモリ」の称呼及び「御守」 の観念は生じない旨主張する。
しかしながら、前記１(1)のとおり、御守袋の上に「御守」と表示されてい＼nる本願商標は、御守袋の形状の図案それ自体からして、「御守」の観念を生じ、 「オマモリ」の称呼が生じるものといえるところ、その表面の「御守」の文＼n字は、その表面中央にあって文字として記載され、かつ、文字としてはその＼n記載しかない以上は、当然のこととして、当該御守袋が何であるかを示すも のというべきであり、そこからも「御守」の観念を生じ、「オマモリ」の称呼 が生じることは明らかである。そして、本願商標に係る指定役務のうち、少 なくとも、おむつ、食品、化粧品、ペット用品、ベビーオイル等を含む第３ ５類の商品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 （以下「小売等役務」という。）について、御守が、これら商品の小売等役務 の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法又＼nは時期その他の特徴、数量又は価格と関連性を有することは想定できないか ら、上記のように本願商標から生じる「御守」の観念や「オマモリ」の称呼 が本願商標の当該指定役務の内容、対象そのものを示すものとは理解されな い。 このように本願商標から生じる「御守」の観念や「オマモリ」の称呼が本 願商標の当該指定役務の内容、対象を示すものとはいえない以上は、これら の観念や称呼が役務の出所識別標識として生じる可能性を否定することはで＼nきないから、原告の上記主張を採用することはできない。
(2) 商標の類否判断の誤りの主張について
本願商標の構成全体から格別の称呼、観念が生ずることはないことを前提＼nとする原告の主張（前記第３の 1 ア）については、その前提に誤りがある ことは前記のとおりであるから、採用することができない。 次に、原告は、前記第３の 1 イのとおり、仮に、本願商標から「オマモ リ」の称呼、護符（御守）の観念が生じたとしても、本願商標は、全体とし て「白色の二重叶結びの紐を有し、ピンク色の桜の花弁模様を配し、『御守』 の文字を御守袋の表面に表＼した赤色の御守」との印象を強く抱かせるもので あるから、本願商標と引用商標の外観上の顕著な相違から看取できる印象は、 称呼及び観念から看取できる印象を凌駕している旨主張する。 しかしながら、本願図形部分である、「白色の二重叶結びの紐、ピンク色の 花弁模様及び赤色の色彩」のうち、「白色の二重叶結びの紐」は御守袋の特徴 にほかならず、また、「ピンク色の花弁模様及び赤色の色彩」は御守袋として は格別印象に残るような形状・色彩を有するものではないから御守袋を構成＼nする地模様と認識されるのがせいぜいのところであり、それらが単独で看者 に強い印象を与えるものではない。 そうすると、本願商標から生じる「オマモリ」の称呼及び護符（御守）の 観念が本願図形部分から看取できる印象に凌駕されることはない。 したがって、原告の上記主張を採用することはできない。
(3) 指定商品・指定役務の類否判断の誤りの主張について
原告は、引用商標１の指定商品の製造・販売と小売等役務の提供が同一事 業者によって行われていることは通常とまではいえないから、引用商標１の 指定商品を同指定商品に係る小売等役務を提供する事業者が製造又は販売す る商品であると誤認するおそれがあるとはいえない旨主張する。
しかしながら、ある製品の製造業者が当該製品の販売場を持つなどして、 当該販売場を置くとともに、同時に、顧客に対する当該製品の品揃え・陳列、 接客等のサービスを提供するなどして小売等役務の提供場所とし、当該製品 の販売行為を促進して最終的には当該製品の販売行為により収益を上げよう とすることは、自然な商業的取引の在り様といえ、これと異なる特殊な事情 がない限りは、通常行われることと推認されるものというべきである。 そして、引用商標１の指定商品について、その製造・販売と小売等役務の 提供が別事業者によって行われていることが通常であるとするような特殊な 事情は本件証拠からは認められず、かえって、本願商標の指定役務である「菓 子、パン、サンドイッチ、中華まんじゅう、ハンバーガー、ピザ、ホットド ッグ、ミートパイ」の小売等役務に係る商品と、これに類似する引用商標１ の指定商品である「菓子（甘栗・甘酒・氷砂糖・みつまめ・ゆであずきを除 く。）、パン」について、自社工場を持つ営業主がそれら製品を自社店舗で販 売するなど、その製造販売と小売等役務が同一営業主によって行われること がよくあるとの実情は公知の事実ともいえ、被告からも、その一例の指摘が ある（乙１１ないし１７）。
原告は、前記第３の 1 のとおり、本願商標の構成中の「御守」の文字は＼n御守の内容・種類を表しているにすぎず、全体的なデザインとともに一体的＼nに把握されるものであるから、本願商標がその指定役務に使用される場合、 本願商標からは役務の出所識別標識としての「オマモリ」の称呼及び「御守」 の観念は生じない旨主張する。
しかしながら、前記１(1)のとおり、御守袋の上に「御守」と表示されてい＼nる本願商標は、御守袋の形状の図案それ自体からして、「御守」の観念を生じ、 「オマモリ」の称呼が生じるものといえるところ、その表面の「御守」の文＼n字は、その表面中央にあって文字として記載され、かつ、文字としてはその＼n記載しかない以上は、当然のこととして、当該御守袋が何であるかを示すも のというべきであり、そこからも「御守」の観念を生じ、「オマモリ」の称呼 が生じることは明らかである。そして、本願商標に係る指定役務のうち、少 なくとも、おむつ、食品、化粧品、ペット用品、ベビーオイル等を含む第３ ５類の商品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 （以下「小売等役務」という。）について、御守が、これら商品の小売等役務 の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法又＼nは時期その他の特徴、数量又は価格と関連性を有することは想定できないか ら、上記のように本願商標から生じる「御守」の観念や「オマモリ」の称呼 が本願商標の当該指定役務の内容、対象そのものを示すものとは理解されな い。 このように本願商標から生じる「御守」の観念や「オマモリ」の称呼が本 願商標の当該指定役務の内容、対象を示すものとはいえない以上は、これら の観念や称呼が役務の出所識別標識として生じる可能性を否定することはで＼nきないから、原告の上記主張を採用することはできない。
(2) 商標の類否判断の誤りの主張について
本願商標の構成全体から格別の称呼、観念が生ずることはないことを前提＼nとする原告の主張（前記第３の 1 ア）については、その前提に誤りがある ことは前記のとおりであるから、採用することができない。 次に、原告は、前記第３の 1 イのとおり、仮に、本願商標から「オマモ リ」の称呼、護符（御守）の観念が生じたとしても、本願商標は、全体とし て「白色の二重叶結びの紐を有し、ピンク色の桜の花弁模様を配し、『御守』 の文字を御守袋の表面に表＼した赤色の御守」との印象を強く抱かせるもので あるから、本願商標と引用商標の外観上の顕著な相違から看取できる印象は、 称呼及び観念から看取できる印象を凌駕している旨主張する。 しかしながら、本願図形部分である、「白色の二重叶結びの紐、ピンク色の 花弁模様及び赤色の色彩」のうち、「白色の二重叶結びの紐」は御守袋の特徴 にほかならず、また、「ピンク色の花弁模様及び赤色の色彩」は御守袋として は格別印象に残るような形状・色彩を有するものではないから御守袋を構成＼nする地模様と認識されるのがせいぜいのところであり、それらが単独で看者 に強い印象を与えるものではない。 そうすると、本願商標から生じる「オマモリ」の称呼及び護符（御守）の 観念が本願図形部分から看取できる印象に凌駕されることはない。 したがって、原告の上記主張を採用することはできない。
(3) 指定商品・指定役務の類否判断の誤りの主張について
原告は、引用商標１の指定商品の製造・販売と小売等役務の提供が同一事 業者によって行われていることは通常とまではいえないから、引用商標１の 指定商品を同指定商品に係る小売等役務を提供する事業者が製造又は販売す る商品であると誤認するおそれがあるとはいえない旨主張する。
しかしながら、ある製品の製造業者が当該製品の販売場を持つなどして、 当該販売場を置くとともに、同時に、顧客に対する当該製品の品揃え・陳列、 接客等のサービスを提供するなどして小売等役務の提供場所とし、当該製品 の販売行為を促進して最終的には当該製品の販売行為により収益を上げよう とすることは、自然な商業的取引の在り様といえ、これと異なる特殊な事情 がない限りは、通常行われることと推認されるものというべきである。 そして、引用商標１の指定商品について、その製造・販売と小売等役務の 提供が別事業者によって行われていることが通常であるとするような特殊な 事情は本件証拠からは認められず、かえって、本願商標の指定役務である「菓 子、パン、サンドイッチ、中華まんじゅう、ハンバーガー、ピザ、ホットド ッグ、ミートパイ」の小売等役務に係る商品と、これに類似する引用商標１ の指定商品である「菓子（甘栗・甘酒・氷砂糖・みつまめ・ゆであずきを除 く。）、パン」について、自社工場を持つ営業主がそれら製品を自社店舗で販 売するなど、その製造販売と小売等役務が同一営業主によって行われること がよくあるとの実情は公知の事実ともいえ、被告からも、その一例の指摘が ある（乙１１ないし１７）。
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2022.11.25
令和3(ワ)11507 損害賠償等請求事件 特許権 民事訴訟 令和4年10月28日 東京地方裁判所
構成要件Ｂiiを充足しない、無効理由ありと判断しました。
ア 「大腿骨及び周囲筋腱を圧迫するために・・・本体両側面に設けた側面圧 迫領域を具備し」の意義について
本件特許の特許請求の範囲には、「低伸縮領域として」、「大腿骨及び周 囲筋腱を圧迫するために、上記ほぼＵ字型の正面吊り領域の左右両端から上 方へ連続して伸びる方向に、本体両側面に設けた側面圧迫領域を具備し」（構＼n成要件Ｂii）と記載されている。上記記載によれば、「側面圧迫領域」は「大 腿骨及び周囲筋腱」自体を圧迫するものであると解される。 そして、本件明細書等には、「膝部に着用する従来の筒状の伸縮性サポー ターは、サポーター本体に織り込まれているゴムのパワー（ゴムの収縮力、 即ち筋肉に対する圧迫強度）を変え、或いは織り方を変えることで患部に対 する圧迫力、押圧力変化させる方式を取っている。しかしそれでは、膝関節 の任意の箇所に必要な押圧力を加えることができないという問題があった。」 （段落【０００２】）、「・・・また、本発明によれば、上記に加え大腿骨、 脛骨及び周囲筋腱を圧迫することにより関節裂隙部に作用して、痛みを軽減 し得るコンプレッションサポーターを提供することができる。」（段落【０ ０２０】）と記載されている。上記各記載によれば、本件発明は、膝関節の 任意の箇所に必要な押圧力を加えることができない従来のサポーターの課 題を解決するために、大腿骨、脛骨及び周囲筋腱を圧迫するサポーターを提 供するものであることが認められる。 そうすると、上記の構成要件Ｂii及び本件明細書等の各記載内容によれば、 構成要件Ｂiiの「側面圧迫領域」は、大腿骨自体及び周囲筋腱自体を圧迫す るものと解するのが相当である。
イ 被告製品１７の構成要件充足性について＼n
これを被告製品１７についてみると、前提事実及び証拠（甲６）によれ ば、被告製品部分２は、被告製品部分２と接触する部分や大腿骨の周囲筋 腱を圧迫することまでは一応認められるものの、これを超えて、本件全証 拠によっても、被告製品部分２が大腿骨自体までをも圧迫することまで認 めることはできない。 したがって、被告製品１７は、構成要件Ｂiiを充足するものとはいえな い。
・・・
「固着」について 本件特許の特許請求の範囲には、「上記低伸縮領域は、樹脂より成る低 伸縮性材料を本体に固着した構成を有している」（構＼成要件Ｃ）と記載さ れている。上記記載によれば、低伸縮性材料を本体に「固着」させる方法 を格別限定するものではない。 そして、証拠（甲１１）によれば、「固着」という用語について、一般 的に「かたくしっかりとつくこと」という意味を有することが認められる。 また、本件明細書等には、「本発明において、上記低伸縮領域は低伸縮 性材料を本体に固着一体化することによって構成されている。・・・低伸＼n縮性材料を本体に固着一体化する方法としては、例えば接着、貼着或いは＼n印刷等の方法を取ることができる。また、低伸縮性材料の固着方法として、 あらかじめ樹脂を用いて低伸縮領域の形状に作りそれを本体に転写する ような方法も取り得る。・・・」（段落【００１２】）、「正面吊り領域 ２２を始めとして上記のように説明した各低伸縮領域は、樹脂より成る低 伸縮性材料３４を本体２０に固着した構成を有している。より詳細に図示＼nした図４を参照して説明すると、図４において、３５、３６は縦糸と横糸 などから成る編織構造を示しており、３７は固着手段を示している。樹脂＼nより成る低伸縮性材料３４は、本体２０に固着すると固着手段３７が上記 編織構造３５、３６の組織内に入り込んで密着状態になり、一体化するこ＼nとにより、本体本来の伸縮性を制限して、低伸縮性を備えた領域に変える ことになる。」（段落【００３１】）、「低伸縮性材料３４は、例えば上 記正面吊り領域２２の形状にあらかじめ形成され、それを本体２０の表面＼nに固着手段３７を用いて固着する。図４Ａに示す例では、低伸縮性材料３ ４の下面に固着手段３７があらかじめ固着されている。そして、図示の例 の場合、本体２０は綿糸及び合成繊維糸を周方向に伸縮性を持つように編 織したもので、低伸縮性材料３４はウレタン系樹脂材料のフィルムより成 る多層構造を有し、固着手段３７には上記ウレタンフィルムより成る多層＼n構造の内の一部を用いて本体２０に固着させている。しかしこれは一例で＼nあり、固着手段３７として接着剤を本体２０の表面に塗布すること、また、＼nシート状の接着剤を用いることは普通に行われる。さらに、本体２０の材 質と低伸縮性材料３４の材質に親和性があり、かつ熱溶着性樹脂を用いる 場合には直接本体２０に低伸縮性材料３４を熱溶着する手段も選択し得 る周知の事項である。このように本発明においては何れの固着手段を採用 しても良い。」（段落【００３２】）と記載されている。そうすると、本 件明細書等の上記記載においても、低伸縮性材料を本体に「固着」させる 方法が例示されているものの、何らかの限定をしているものと解すること はできない。 上記の構成要件Ｃ及び本件明細書等の各記載内容に加えて、「固着」と＼nいう用語の一般的な意味内容を踏まえると、本件発明における「固着」の 方法について、固くしっかりと付くこと以上に、何らかの限定がされてい るものと解することはできない。
・・・
「樹脂より成る」について
本件特許の特許請求の範囲には、上記 のとおり記載されている。そし て、証拠（甲１７）及び弁論の全趣旨によれば、樹脂の一種である「合成 樹脂」は、「合成高分子化合物」とほぼ同義で用いられることがあり、「合 成繊維」とは合成高分子化合物を紡いで繊維としたものをいうことが認め られる。そうすると、「合成樹脂」は、常に繊維状のもの（合成繊維）を 除く意味で用いられるものではなく、むしろ、合成繊維は、その材料が合 成樹脂であるから、「樹脂より成る」ということができる。 これに対して、被告は、証拠（乙１、２、７）によれば、「合成樹脂」 に「合成繊維」が含まれないと主張する。しかしながら、上記において説 示したとおり、「合成樹脂」が、常に「合成繊維」を除く意味で用いられ るものとは認められず、被告の主張は、採用することができない。 また、被告は、本件明細書等において、本体に用いる合成繊維（段落【０ ０３２】）と低伸縮性材料に用いる樹脂材料（段落【００１２】）が明確 に書き分けられていることからすれば、「合成繊維」は構成要件Ｃの「樹＼n脂」に含まれないと主張する。しかしながら、上記の記載をもって「樹脂」 に「合成繊維」が含まれないとまで解することはできず、被告の主張は、 採用することができない。
・・・
これを本件発明についてみると、本件特許の特許請求の範囲の記載は、前提 事実(2)イのとおりであり、本件発明の意義は、前記１(2)のとおり、従来技術で は、サポーター本体に織り込まれているゴムの収縮力や織り方を変えることで 患部に対する圧迫、押圧の強度を変化させていたものの、それでは、膝関節の 任意の箇所に必要な押圧を加えることができないという技術的課題を解決す るために、伸縮性素材より成り膝部に着用し得る形態の本体に、本体よりも伸 縮性の低い低伸縮領域を設け、低伸縮領域として、1)本体の正面に、膝蓋靱帯 を圧迫し、かつ、膝蓋骨を吊り上げ、大腿四頭筋の機能を補助するために、膝＼n蓋骨の下部を取り囲むほぼＵ字型の領域と、2)上記ほぼＵ字型の領域の左右両 端から上方へ連続して伸びる方向に、大腿骨及び周囲筋腱を圧迫する領域を具 備し、低伸縮領域について樹脂より成る低伸縮性材料を本体に固着するという 構成を採用することにより、膝蓋靱帯を圧迫し、膝蓋骨を保持して、膝関節を＼n良好に固定するとともに、大腿骨及び周囲筋腱を圧迫することにより、関節裂 隙部に作用して、痛みを抑制することを可能にするという効果を実現し、もっ＼nて上記技術的課題を解決するものであることが認められる。
(3) 他方、本件発明において、「低伸縮性材料を本体に固着」（構成要件Ｃ）す＼nる方法が、いわゆる別材料固着構造（膝を筒状に覆うサポーター本体の表＼面の 一部に、本体とは別の低伸縮性材料を熱溶着、接着、縫着等によって固着し、 伸縮性等の異なる部位を配置した構造）以外に、被告製品１７が採用する一体＼n編成・織成構造（サポーターを織り上げ、又は、編み上げるに当たり、部分に＼nよって折り方や編み方を変化させることにより、伸縮性等の異なる部位を配置 した構造（本件明細書等の段落【０００２】記載の「サポーター本体に織り込＼nまれているゴムのパワー（ゴムの収縮力、即ち筋肉に対する圧迫強度）を変え、 或いは織り方を変えることで患部に対する圧迫力、押圧力変化させる方式」を 含む。））をも含むと解されることは、前記２(4)ア において説示したとおり である。
しかしながら、本件明細書等によれば、当業者が一体編成・織成構造のサポ＼nーターによって本件発明の課題を解決できるとする記載は一切なく、かえって、 本件明細書の段落【０００２】によれば、一体編成・織成構造のサポーターに＼nよっては、膝関節の任意の箇所に必要な押圧を加えることができず、本件発明 の課題を解決することができない旨明記されていることが認められる。 そうすると、本件明細書等の記載内容を踏まえると、一体編成・織成構造の＼nサポーターが、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし 本件発明の課題を解決できると認識できるものと認めることはできない。 これに対して、原告は、本件発明の課題は本件発明の構成を備えることで解＼n決することができるから、本件発明は、サポート要件に違反しない旨主張する。 しかしながら、本件明細書等によれば、本件発明は、一体編成・織成構造の＼nサポーターが必要な押圧を欠くという課題を解決するものであるから、当該サ ポーターが本件発明の課題を解決し得ないことは、本件明細書等の記載自体か らも自明であって、原告の主張は、採用することができない。
ア 「大腿骨及び周囲筋腱を圧迫するために・・・本体両側面に設けた側面圧 迫領域を具備し」の意義について
本件特許の特許請求の範囲には、「低伸縮領域として」、「大腿骨及び周 囲筋腱を圧迫するために、上記ほぼＵ字型の正面吊り領域の左右両端から上 方へ連続して伸びる方向に、本体両側面に設けた側面圧迫領域を具備し」（構＼n成要件Ｂii）と記載されている。上記記載によれば、「側面圧迫領域」は「大 腿骨及び周囲筋腱」自体を圧迫するものであると解される。 そして、本件明細書等には、「膝部に着用する従来の筒状の伸縮性サポー ターは、サポーター本体に織り込まれているゴムのパワー（ゴムの収縮力、 即ち筋肉に対する圧迫強度）を変え、或いは織り方を変えることで患部に対 する圧迫力、押圧力変化させる方式を取っている。しかしそれでは、膝関節 の任意の箇所に必要な押圧力を加えることができないという問題があった。」 （段落【０００２】）、「・・・また、本発明によれば、上記に加え大腿骨、 脛骨及び周囲筋腱を圧迫することにより関節裂隙部に作用して、痛みを軽減 し得るコンプレッションサポーターを提供することができる。」（段落【０ ０２０】）と記載されている。上記各記載によれば、本件発明は、膝関節の 任意の箇所に必要な押圧力を加えることができない従来のサポーターの課 題を解決するために、大腿骨、脛骨及び周囲筋腱を圧迫するサポーターを提 供するものであることが認められる。 そうすると、上記の構成要件Ｂii及び本件明細書等の各記載内容によれば、 構成要件Ｂiiの「側面圧迫領域」は、大腿骨自体及び周囲筋腱自体を圧迫す るものと解するのが相当である。
イ 被告製品１７の構成要件充足性について＼n
これを被告製品１７についてみると、前提事実及び証拠（甲６）によれ ば、被告製品部分２は、被告製品部分２と接触する部分や大腿骨の周囲筋 腱を圧迫することまでは一応認められるものの、これを超えて、本件全証 拠によっても、被告製品部分２が大腿骨自体までをも圧迫することまで認 めることはできない。 したがって、被告製品１７は、構成要件Ｂiiを充足するものとはいえな い。
・・・
「固着」について 本件特許の特許請求の範囲には、「上記低伸縮領域は、樹脂より成る低 伸縮性材料を本体に固着した構成を有している」（構＼成要件Ｃ）と記載さ れている。上記記載によれば、低伸縮性材料を本体に「固着」させる方法 を格別限定するものではない。 そして、証拠（甲１１）によれば、「固着」という用語について、一般 的に「かたくしっかりとつくこと」という意味を有することが認められる。 また、本件明細書等には、「本発明において、上記低伸縮領域は低伸縮 性材料を本体に固着一体化することによって構成されている。・・・低伸＼n縮性材料を本体に固着一体化する方法としては、例えば接着、貼着或いは＼n印刷等の方法を取ることができる。また、低伸縮性材料の固着方法として、 あらかじめ樹脂を用いて低伸縮領域の形状に作りそれを本体に転写する ような方法も取り得る。・・・」（段落【００１２】）、「正面吊り領域 ２２を始めとして上記のように説明した各低伸縮領域は、樹脂より成る低 伸縮性材料３４を本体２０に固着した構成を有している。より詳細に図示＼nした図４を参照して説明すると、図４において、３５、３６は縦糸と横糸 などから成る編織構造を示しており、３７は固着手段を示している。樹脂＼nより成る低伸縮性材料３４は、本体２０に固着すると固着手段３７が上記 編織構造３５、３６の組織内に入り込んで密着状態になり、一体化するこ＼nとにより、本体本来の伸縮性を制限して、低伸縮性を備えた領域に変える ことになる。」（段落【００３１】）、「低伸縮性材料３４は、例えば上 記正面吊り領域２２の形状にあらかじめ形成され、それを本体２０の表面＼nに固着手段３７を用いて固着する。図４Ａに示す例では、低伸縮性材料３ ４の下面に固着手段３７があらかじめ固着されている。そして、図示の例 の場合、本体２０は綿糸及び合成繊維糸を周方向に伸縮性を持つように編 織したもので、低伸縮性材料３４はウレタン系樹脂材料のフィルムより成 る多層構造を有し、固着手段３７には上記ウレタンフィルムより成る多層＼n構造の内の一部を用いて本体２０に固着させている。しかしこれは一例で＼nあり、固着手段３７として接着剤を本体２０の表面に塗布すること、また、＼nシート状の接着剤を用いることは普通に行われる。さらに、本体２０の材 質と低伸縮性材料３４の材質に親和性があり、かつ熱溶着性樹脂を用いる 場合には直接本体２０に低伸縮性材料３４を熱溶着する手段も選択し得 る周知の事項である。このように本発明においては何れの固着手段を採用 しても良い。」（段落【００３２】）と記載されている。そうすると、本 件明細書等の上記記載においても、低伸縮性材料を本体に「固着」させる 方法が例示されているものの、何らかの限定をしているものと解すること はできない。 上記の構成要件Ｃ及び本件明細書等の各記載内容に加えて、「固着」と＼nいう用語の一般的な意味内容を踏まえると、本件発明における「固着」の 方法について、固くしっかりと付くこと以上に、何らかの限定がされてい るものと解することはできない。
・・・
「樹脂より成る」について
本件特許の特許請求の範囲には、上記 のとおり記載されている。そし て、証拠（甲１７）及び弁論の全趣旨によれば、樹脂の一種である「合成 樹脂」は、「合成高分子化合物」とほぼ同義で用いられることがあり、「合 成繊維」とは合成高分子化合物を紡いで繊維としたものをいうことが認め られる。そうすると、「合成樹脂」は、常に繊維状のもの（合成繊維）を 除く意味で用いられるものではなく、むしろ、合成繊維は、その材料が合 成樹脂であるから、「樹脂より成る」ということができる。 これに対して、被告は、証拠（乙１、２、７）によれば、「合成樹脂」 に「合成繊維」が含まれないと主張する。しかしながら、上記において説 示したとおり、「合成樹脂」が、常に「合成繊維」を除く意味で用いられ るものとは認められず、被告の主張は、採用することができない。 また、被告は、本件明細書等において、本体に用いる合成繊維（段落【０ ０３２】）と低伸縮性材料に用いる樹脂材料（段落【００１２】）が明確 に書き分けられていることからすれば、「合成繊維」は構成要件Ｃの「樹＼n脂」に含まれないと主張する。しかしながら、上記の記載をもって「樹脂」 に「合成繊維」が含まれないとまで解することはできず、被告の主張は、 採用することができない。
・・・
これを本件発明についてみると、本件特許の特許請求の範囲の記載は、前提 事実(2)イのとおりであり、本件発明の意義は、前記１(2)のとおり、従来技術で は、サポーター本体に織り込まれているゴムの収縮力や織り方を変えることで 患部に対する圧迫、押圧の強度を変化させていたものの、それでは、膝関節の 任意の箇所に必要な押圧を加えることができないという技術的課題を解決す るために、伸縮性素材より成り膝部に着用し得る形態の本体に、本体よりも伸 縮性の低い低伸縮領域を設け、低伸縮領域として、1)本体の正面に、膝蓋靱帯 を圧迫し、かつ、膝蓋骨を吊り上げ、大腿四頭筋の機能を補助するために、膝＼n蓋骨の下部を取り囲むほぼＵ字型の領域と、2)上記ほぼＵ字型の領域の左右両 端から上方へ連続して伸びる方向に、大腿骨及び周囲筋腱を圧迫する領域を具 備し、低伸縮領域について樹脂より成る低伸縮性材料を本体に固着するという 構成を採用することにより、膝蓋靱帯を圧迫し、膝蓋骨を保持して、膝関節を＼n良好に固定するとともに、大腿骨及び周囲筋腱を圧迫することにより、関節裂 隙部に作用して、痛みを抑制することを可能にするという効果を実現し、もっ＼nて上記技術的課題を解決するものであることが認められる。
(3) 他方、本件発明において、「低伸縮性材料を本体に固着」（構成要件Ｃ）す＼nる方法が、いわゆる別材料固着構造（膝を筒状に覆うサポーター本体の表＼面の 一部に、本体とは別の低伸縮性材料を熱溶着、接着、縫着等によって固着し、 伸縮性等の異なる部位を配置した構造）以外に、被告製品１７が採用する一体＼n編成・織成構造（サポーターを織り上げ、又は、編み上げるに当たり、部分に＼nよって折り方や編み方を変化させることにより、伸縮性等の異なる部位を配置 した構造（本件明細書等の段落【０００２】記載の「サポーター本体に織り込＼nまれているゴムのパワー（ゴムの収縮力、即ち筋肉に対する圧迫強度）を変え、 或いは織り方を変えることで患部に対する圧迫力、押圧力変化させる方式」を 含む。））をも含むと解されることは、前記２(4)ア において説示したとおり である。
しかしながら、本件明細書等によれば、当業者が一体編成・織成構造のサポ＼nーターによって本件発明の課題を解決できるとする記載は一切なく、かえって、 本件明細書の段落【０００２】によれば、一体編成・織成構造のサポーターに＼nよっては、膝関節の任意の箇所に必要な押圧を加えることができず、本件発明 の課題を解決することができない旨明記されていることが認められる。 そうすると、本件明細書等の記載内容を踏まえると、一体編成・織成構造の＼nサポーターが、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし 本件発明の課題を解決できると認識できるものと認めることはできない。 これに対して、原告は、本件発明の課題は本件発明の構成を備えることで解＼n決することができるから、本件発明は、サポート要件に違反しない旨主張する。 しかしながら、本件明細書等によれば、本件発明は、一体編成・織成構造の＼nサポーターが必要な押圧を欠くという課題を解決するものであるから、当該サ ポーターが本件発明の課題を解決し得ないことは、本件明細書等の記載自体か らも自明であって、原告の主張は、採用することができない。
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2022.11.25
令和2(ネ)10024 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和4年10月20日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
大合議（特別部）の判断です。１審は技術的範囲に属さないと判断しましたが、知財高裁はこれを取り消して、約４億円の損害賠償を認めました。102条2項と3項の重畳適用の要件を示しています。本件では一部認められています。
原判決は、本件発明Ｃ−１の特許請求の範囲（請求項１）の記載 に基づく解釈として、1)構成要件Ｃの記載によれば、「外側立上り壁」、「内側立上り壁」及び「底面部」の３要素により形成された部分をもって成るものが「空洞部」であり、「空洞部」に「外側立上り＼n壁」、「内側立上り壁」及び「底面部」が存在しない部分が許容され ると解されず、「空洞部」全体にわたって「内側立上り壁」が存在す ることを要する、2)構成要件Ｄの記載によれば、「空洞部の先端部」に「内側立上り壁の…前端部」が存在することは明らかであるところ、「内側立上り壁の…前端部」という記載は、更に「空洞部の先端＼n部」以外にその後方部分にも「内側立上り壁」が存在することを示 唆するものと理解される、3)構成要件Ｂの記載によれば、「前腕挿入開口部」は、「空洞部」の一部ではなく、「空洞部」とは別の「肘掛部」の構＼成部分でありつつ、「空洞部」に連続して設けられた部分であると解され、また、「前腕挿入開口部」と「空洞部」から成る「肘掛部」中における「前腕挿入開口部」と「空洞部」の相対的な位置 関係は、「空洞部」が前部に、「前腕挿入開口部」が後部に位置する と解され、さらに、「前腕部を挿入保持する」ように「空洞部」が構成される、4)構成要件Ｅ、Ｅ−１、Ｅ−２の記載によれば、「前腕挿入開口部」が「内側後方から施療者の前腕部を挿入するための」部分であるところ、そこに位置する施療部は「底面部」と「外側立上＼nり壁」によりＬ型に形成されていることから、当該施療部には「内 側立上り壁」が存在しないと解されること、「前腕挿入開口部から延 設して…設けられ」ている「空洞部」が、「肘掛部」中の別の構成部分であることに鑑みると、「内側立上り壁」の有無が「空洞部」と「前腕挿入開口部」とを画するものであるとの示唆を看取することもで＼nき、そもそも、「前腕挿入開口部」につき、「内側後方から施療者の 前腕部を挿入するための」ものと特定されていること自体、「前腕挿 入開口部から延設して…設けられ」た「空洞部」の内側側方からは、 「空洞部」に「施療者の前腕部を挿入する」ことができないことを 示唆するものと解される、5)他方、請求項１の記載から、「空洞部」 中に「内側立上り壁」が存在しない部分があるとの示唆を読み取る ことはできないとして、本件発明Ｃ−１の「空洞部」（構成要件Ｂ、Ｃ）とは、その全体にわたって「内側立上り壁」を備えるものをいうと解される旨判断した。＼n
しかしながら、1)及び5)については、構成要件Ｂ及びＣから読み取れる事項は、「該前腕挿入開口部から延設して肘掛部の内部に施療者の手部を含む前腕部を挿入保持するための空洞部」が「外側立＼n上り壁」、「内側立上り壁」及び「底面部」という３要素から形成さ れていることであり、他方で、「空洞部」のどの部分に、「外側立上 り壁」、「内側立上り壁」及び「底面部」を設けるべきかについては、 請求項１には何ら記載がない。「空洞部」が上記３要素から成ること と、上記３要素をどのように形成するかは別問題であるから、「空洞 部」に「外側立上り壁」、「内側立上り壁」及び「底面部」が存在し ない部分が許容されると解されないとの原判決の判断には、論理の 飛躍がある。
2)については、構成要件Ｄには、「空洞部の先端部」以外の後方部分における「内側立上り壁」の範囲については記載も示唆もなく、また、構＼成要件Ｄの記載は、「空洞部の先端部」とその後方部分の一部に形成されている構成も、本件発明Ｃ−１の「空洞部」に該当すると解釈することと矛盾しないから、構＼成要件Ｄから「内側立上り壁」が「空洞部」全体に及ぶべきことを読み取ることはできない。
3)については、構成要件Ｂの記載によれば、「前腕挿入開口部」は「肘掛部」の「内側後方から施療者の前腕部を挿入するため」の部材であり、「空洞部」は「肘掛部の内部に施療者の手部を含む前腕部＼nを挿入保持するため」の部材であると定義されるところ、いずれも 「前腕」を「挿入」する機能を実現する部材であることで共通することからすると、「前腕挿入開口部」と「空洞部」は、「前腕部を挿入する部分」において重なることが示唆されているから、両者に厳＼n密な線引きをすべき理由はない。また、仮に構成要件Ｂの記載について原判決の解釈を前提としても、「内側立上り壁」が「空洞部」の一部に形成されている構＼成であっても、「肘掛部」に「空洞部」と「前腕挿入開口部」とが別構成として設けられ、「肘掛部」において「空洞部」が前部に、「前腕挿入開口部」が後部に位置する構＼成とすることもできるから、本件発明Ｃ−１の「空洞部」は、その全体にわたって「内側立上り壁」を備えるものでなければならないという結論 が論理必然的に導き出されるわけではない。
4)については、構成要件Ｅ、Ｅ−１、Ｅ−２は、「肘掛部」中における「前腕挿入開口部」と「空洞部」の位置関係等を直接規定したものではなく、また、構＼成要件Ｅ−２から読み取れる事項は、「前腕挿入開口部」に位置する施療部が底面部と外側立上り壁によりＬ型に形成されているということだけであり、そのことから直ちに、「内 側立上り壁」の有無が「空洞部」と「前腕挿入開口部」とを画する ことを看取できるものではない。 したがって、原判決の挙げる1)ないし5)は、本件発明Ｃ−１の「空 洞部」（構成要件Ｂ、Ｃ）は、その全体にわたって「内側立上り壁」を備えるものと解釈することの根拠となるものではないから、原判決の上記判断は誤りである。＼n
(b) 次に、原判決は、本件発明Ｃ−１の「空洞部」（構成要件Ｂ、Ｃ）とは、その全体にわたって「内側立上り壁」を備えるものをいうと解されることは、本件明細書Ｃの記載及び本件特許Ｃの出願経過か＼nらも裏付けられると述べ、具体的には、1)本件明細書Ｃ記載の本件 発明Ｃ−１の技術的意義に鑑みると、本件発明Ｃ−１は、肘掛部の 長さ方向全域に「外側立上り壁」と「内側立上り壁」が形成された 椅子式マッサージ機を前提として、肘掛部の内側後方から施療者の 前腕部を挿入可能となるように「内側立上り壁」を廃した「前腕挿入開口部」を設けたと認められるから、そのような肘掛部の「内側後方から施療者の前腕部を挿入するための前腕挿入開口部」と、そ＼nこから「延設して肘掛部の内部に…設けられ」ている「空洞部」と は、「内側立上り壁」の有無により画されるものと理解されるし、「手 掛け部」を設けたのは手部及び前腕部の広範を同時にマッサージす るために肘掛部の前端部にまで「内側立上り壁」が形成されている ことを踏まえたものである以上、本件発明Ｃ−１における「肘掛部 の幅方向左右に夫々設けた外側立上り壁及び内側立上り壁と底面 部とから形成され」た「空洞部」の「内側立上り壁」は、手部及び 前腕部の広範を同時にマッサージすることができるように、「空洞 部」全体にわたって存在することが想定されているといえる、2)本 件親出願の明細書（乙Ｃ８）の【００４６】、【００４７】及び図１ ４は、本件明細書Ｃの【００４６】、【００４７】及び図１４と同様 に、前腕部施療機構の中部に「内側立上り壁」が形成されていない実施例に関する記載であるところ、これらは、本件出願Ｃの出願に当たり、本件親出願の請求項からの変更の根拠として挙げられてい＼nない、本件補正時に提出された平成２３年５月９日付け意見書（以 下「本件意見書」という。乙Ｃ１２）において、控訴人は、本件各 発明Ｃが、「肘掛部の長さ方向全域に前腕部施療機構として左右一対の立上り壁を設けた椅子式マッサージ機」に関する発明であり、「施療者の肘関節付近にまで左右一対の立上り壁が存在すること＼nによる施療者の肘関節付近の圧迫による不快感を解消し、更に前腕 部施療機構を有していても施療者が起立及び着座を快適に行う事ができるようにした施療機を提供するもので」あるとした上で、「空洞部の先端部」に設けた「手掛け部」に関しては、そこに「内側立＼n上り壁」が存在することを前提とした説明をしつつ、「前腕挿入開口 部」に関しては、そこには「内側立上り壁」がない形状にしたとす る説明をしている、他方、請求項２、すなわち肘掛部の中部に「前 記底面部と前記外側立上り壁と手掛け部によりコ型に形成された 施療部」を設けることについても説明しているが、そこで言及され ている本件明細書Ｃの記載のうち、関係するのは【００４６】のみ である、本件拒絶理由通知に示された「引用文献２」（乙Ｃ１９）と 本件補正後の発明（本件発明Ｃ−１及びＣ−２）との相違について、 「引用文献２」に開示された前腕部施療部は「肘挿入用凹溝」であ り、その断面形状は略横向き「凹」字状であるのに対し、本件補正 後の発明においては、前腕挿入開口部に位置する施療部は「底面部」 及び「外側立上り壁」により形成された断面略「Ｌ型」であり、ま た、手掛け部が形成される空洞部に位置する施療部は、「底面部」、 「外側立上り壁」、「内側立上り壁」及び「手掛け部」に囲われた形 状（実施の形態では「ロ型」）であるため、その構成が相違する旨説明している、断面が略「コ」字状の前腕部施療部の問題点として、前腕挿入開口部においては、上面に位置する部分が腕部の載脱をス＼nムーズに行う上で障害となり、手掛け部においては「内側立上り壁」 が存在しないため、施療者の体重を掛ける上で不安が残ることを指 摘している、こうした説明内容に加え、本件補正により「前記底面 部と前記外側立上り壁と手掛け部によりコ型に形成された施療部 を備え」る請求項２（本件発明Ｃ−２）を請求項１の従属項として 追加したにもかかわらず、当該発明における上記略「コ」字状の前 腕部施療部の問題点の有無等に関する説明が見当たらないことに 鑑みると、本件補正における控訴人の説明は、請求項２の追加にか かわらず、本件発明Ｃ−１の「空洞部」につき、その全体にわたっ て「内側立上り壁」が存在する構成を前提としていたと理解される、3)本件明細書Ｃの【００４６】及び図１４の記載が本件親出願から の分割出願（本件出願Ｃ）や補正（本件補正）にもかかわらず一貫 して存在する点については、本件発明Ｃ−１に係る特許請求の範囲 の請求項１の記載自体から「空洞部」につき、その全体にわたって 「内側立上り壁」が存在する構成と理解されることに鑑みると、分割出願や補正による本件特許Ｃの発明の内容の変化に応じてこれらの記載が補正等されなかった結果にすぎないと見るべきである＼n旨判断した。
しかしながら、1)については、本件明細書Ｃには、本件発明Ｃ− １の一実施形態（本件発明Ｃ−２の実施例）として、肘掛部の中部 に外側立上り壁、手掛け部、底面部よりコ型に形成された施療部を 設けたマッサージ機の記載があり（【００４６】、図１４）、図１４で は、コ型に形成された施療部、すなわち、内側立上り壁が存在しな い部分が空洞部（６２ａ）と図示されており、また、別の実施形態 を示す図８においても、内側立上り壁が存在しない部分が空洞部 （６２ａ）と図示されている。これらの記載を参酌すれば、本件発 明Ｃ−１の「空洞部」は、肘掛部中の内側立上り壁が存在する部分 に限られるわけではなく、その全体にわたって「内側立上り壁」を 備えることを要しないことは明らかである。 また、本件発明Ｃ−１は、肘掛部の長さ方向全域に立上り壁を設 けることによる不都合（ア）上腕部内側の肘関節付近を圧迫し不快感 を与える、 腕部の載脱行為を妨げる、 快適な起立及び着座を妨 げるという不都合）を解決することを課題とし（【０００５】ないし 【０００８】）、（ア）及び の課題は、前腕挿入開口部の内側立上り壁 を廃したことにより、 の課題は、肘掛部に手掛け部を設けたこと により解決したものであり、それを超えて、「内側立上り壁」の有無 が「空洞部」と「前腕挿入開口部」とを画し、空洞部はその全体に わたって内側立上り壁を備えるものであるという「空洞部」が備え るべき構成を導くことはできない。さらに、本件明細書Ｃの【００１６】には、底面部及び外側立上り壁の二面において膨縮袋を備えることで前腕部に対するマッサ＼nージを実施することができる旨が記載されていることに照らすと、 手部及び前腕部の広範を同時にマッサージするためには、「底面部」 及び「外側立上り壁」の二面が存在すれば足り、「内側立上り壁」が 「空洞部」の全体にわたって存在することは想定されていない。 次に、2)及び3)については、本件親出願の分割出願として本件出 願Ｃを出願するに際し、本件親出願の明細書（乙Ｃ８）の【００４ ６】、【００４７】及び図１４を分割要件を満たすことの根拠として 挙げられていないからといって、本件特許Ｃの出願経過において、 本件発明Ｃ−１の「空洞部」をその全体にわたって「内側立上り壁」 が存在する構成に限定したという控訴人の意思が客観的に表＼され ているとはいえない。むしろ、控訴人は、本件意見書において、請 求項１及び２に係る本件補正の根拠として、本件出願Ｃの願書に最 初に添付した明細書（以下「本件出願Ｃの当初明細書」という。乙 Ｃ９）の【００４６】を明確に挙げていること、当該段落は本件明 細書Ｃの【００４６】と同じであり、「内側立上り壁」が備えられて いない部分を「空洞部（６２ａ）」として指し示した「図１４」の構成を説明していることからすると、「空洞部」についてその全体にわたって「内側立上り壁」が存在することを要しないことを前提とし＼nていたことは明らかであり、本件明細書Ｃの【００４６】及び図１ ４の記載が存在することは本件特許Ｃの発明の内容の変化に応じ てこれらの記載が補正等されなかった結果にすぎないとの原判決 の3)の判断は誤りである。
また、被控訴人が2)で指摘する本件意見書における説明は、「空洞 部」と「内側立上り壁」の関係については何ら言及されておらず、 控訴人が、空洞部をその全体にわたって「内側立上り壁」が存在す る構成に限定する意思を客観的に表＼明しているということはでき ない。 したがって、原判決の挙げる1)ないし3)は、本件発明Ｃ−１の「空 洞部」（構成要件Ｂ、Ｃ）は、その全体にわたって「内側立上り壁」を備えるものと解釈することを裏付けとなるものではないから、原判決の上記判断は誤りである。＼n
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これを本件についてみるに、前記ウ認定の本件推定の覆滅事由は、特 許発明が被告製品１の部分のみに実施されていること及び市場の非同 一性であり、いずれも特許権者の実施の能力を超えることを理由とするものではない。＼nしかるところ、市場の非同一性を理由とする覆滅事由に係る推定覆滅 部分については、被控訴人による被告製品１の各仕向国への輸出があっ た時期において、控訴人製品１は当該仕向国への輸出があったものと認 められないことから、当該仕向国のそれぞれの市場において、控訴人製 品１は、被告製品１の輸出がなければ輸出することができたという競合 関係があるとは認められないことによるものであり（前記ウ ｃ）、控訴 人は、当該推定覆滅部分に係る輸出台数について、自ら輸出をすること ができない事情があるといえるものの、実施許諾をすることができたも のと認められる。 一方で、本件各発明Ｃが侵害品の部分のみに実施されていることを理 由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分については、その推定覆滅部分に 係る輸出台数全体にわたって個々の被告製品１に対し本件各発明Ｃが寄 与していないことを理由に本件推定が覆滅されるものであり、このよう な本件各発明Ｃが寄与していない部分について、控訴人が実施許諾をす ることができたものと認められない。 そうすると、本件においては、市場の非同一性を理由とする覆滅事由 に係る推定覆滅部分についてのみ、特許法１０２条３項の適用を認める のが相当である。
(ｳ)ａ これに対し、控訴人は、特許発明が侵害品の一部のみに実施されて いることを理由とする覆滅事由は、需要を形成する一要因にすぎず、 侵害品に向かっていた事情が全て特許権者の製品に向かうかどうかを 判断する一要素であるから、市場の非同一性等を理由とする覆滅事由 と区別する理由はないこと、覆滅事由ごとに特許法１０２条３項の適 用の有無を区別することは、実施料率の算定が煩雑になり妥当でなく、 そもそも製品の需要形成には様々な要因が複合的に絡み合っており、 覆滅事由ごとに覆滅割合を認定して当該覆滅部分にライセンス機会の 喪失による逸失利益が認められるか否かを認定判断することは実際上 困難であることからすると、本件各発明Ｃが侵害品の部分のみに実施 されていることを理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分についても、 特許法１０２条３項の適用を認めるべきである旨主張する。
しかしながら、前記 で説示したとおり、上記推定覆滅部分は、個々 の被告製品１に対し本件各発明Ｃが寄与していないことを理由に本件 推定が覆滅されるものであり、このような本件各発明Ｃが寄与してい ない部分について、控訴人が実施許諾をすることができたものとは認 められないから、控訴人の上記主張は採用することができない。 ｂ また、被控訴人は、1)特許法１０２条１項において、特許権者が自 己実施できたと推定される部分（１号）とは別にライセンスをし得た 部分（２号）とを区別し観念できるのは、同項が、侵害者の販売する 「数量」に基づいて、権利者の逸失利益に係る損害額を算定する方法 を採用しているからであり、他方で、同条２項は、侵害者の「利益」 を権利者の逸失利益と推定する損害額算定方法をとっており、同項の 推定が覆滅されるのは、最終計算の結果としての損害額であり、計算 過程の途中数値である侵害品の数量の一部が計算の基礎から除かれる わけではなく、同項の推定を覆滅する過程において、権利者のライセ ンスの機会の喪失による逸失利益をも含む全ての逸失利益が評価し尽 されているというべきであるから、推定覆滅部分に対して同条３項を 適用することは、権利者の損害の二重評価となり、許されない、2)同 条１項２号が新設された令和元年改正特許法において、同条２項につ いて実施料相当額の損害が明文において規定されなかったのは、この ような趣旨によるものと解される、3)仮に推定覆滅部分について同条 ３項の重畳適用が認められる場合が理論的にあり得るとしても、被告 製品１について、「市場の非同一性」を理由とする覆滅事由に係る推定 覆滅部分につき、輸出に際して海外市場の事業者から受け取る対価は、 あくまで海外市場に基づく利益であり、このような海外市場における 利益まで特許法１０２条２項の推定が及ぶものと解し、日本国内の特 許権に基づいて独占することは、特許権の保護範囲を逸脱しており、 法が予定していないものであり、また、日本国の特許権に基づいて仕向国への輸出行為のみを切り取り、ライセンスする場合は現実に考え＼n難く、ライセンスによる実施料相当額の得べかりし利益を得られなか ったとは言い難いとして、本件推定の推定覆滅部分については、同条 ３項を適用することはできない旨主張する。
しかしながら、1)及び2)については、前記 で説示したとおり、特 許権者は、自ら特許発明を実施して利益を得ることができると同時に、 第三者に対し、特許発明の実施を許諾して利益を得ることができるこ とに鑑みると、侵害者の侵害行為により特許権者が受けた損害は、特 許権者が侵害者の侵害行為がなければ自ら販売等をすることができた 実施品又は競合品の売上げの減少による逸失利益と実施許諾の機会の 喪失による得べかりし利益とを観念し得るものと解されるところ、特 許法１０２条２項の規定により推定される特許権者が受けた損害額は、 特許権者が侵害者の侵害行為がなければ自ら販売等をすることができ た実施品又は競合品の売上げの減少による逸失利益に相当するもので あるのに対し、同項による推定の推定覆滅部分について、特許権者が 実施許諾をすることができたと認められるときは、特許権者は、売上 げの減少による逸失利益とは別に、実施許諾の機会の喪失による実施 料相当額の損害を受けたものと評価できるから、特許権者の損害を二 重に評価することにはならない。また、同条１項２号が新設された令 和元年改正特許法において、同条２項について、同条１項２号と同様 の法改正がされなかったからといって直ちに同条２項による推定の推 定覆滅部分について同条３項の適用を否定すべき理由にはならないと いうべきである。
原判決は、本件発明Ｃ−１の特許請求の範囲（請求項１）の記載 に基づく解釈として、1)構成要件Ｃの記載によれば、「外側立上り壁」、「内側立上り壁」及び「底面部」の３要素により形成された部分をもって成るものが「空洞部」であり、「空洞部」に「外側立上り＼n壁」、「内側立上り壁」及び「底面部」が存在しない部分が許容され ると解されず、「空洞部」全体にわたって「内側立上り壁」が存在す ることを要する、2)構成要件Ｄの記載によれば、「空洞部の先端部」に「内側立上り壁の…前端部」が存在することは明らかであるところ、「内側立上り壁の…前端部」という記載は、更に「空洞部の先端＼n部」以外にその後方部分にも「内側立上り壁」が存在することを示 唆するものと理解される、3)構成要件Ｂの記載によれば、「前腕挿入開口部」は、「空洞部」の一部ではなく、「空洞部」とは別の「肘掛部」の構＼成部分でありつつ、「空洞部」に連続して設けられた部分であると解され、また、「前腕挿入開口部」と「空洞部」から成る「肘掛部」中における「前腕挿入開口部」と「空洞部」の相対的な位置 関係は、「空洞部」が前部に、「前腕挿入開口部」が後部に位置する と解され、さらに、「前腕部を挿入保持する」ように「空洞部」が構成される、4)構成要件Ｅ、Ｅ−１、Ｅ−２の記載によれば、「前腕挿入開口部」が「内側後方から施療者の前腕部を挿入するための」部分であるところ、そこに位置する施療部は「底面部」と「外側立上＼nり壁」によりＬ型に形成されていることから、当該施療部には「内 側立上り壁」が存在しないと解されること、「前腕挿入開口部から延 設して…設けられ」ている「空洞部」が、「肘掛部」中の別の構成部分であることに鑑みると、「内側立上り壁」の有無が「空洞部」と「前腕挿入開口部」とを画するものであるとの示唆を看取することもで＼nき、そもそも、「前腕挿入開口部」につき、「内側後方から施療者の 前腕部を挿入するための」ものと特定されていること自体、「前腕挿 入開口部から延設して…設けられ」た「空洞部」の内側側方からは、 「空洞部」に「施療者の前腕部を挿入する」ことができないことを 示唆するものと解される、5)他方、請求項１の記載から、「空洞部」 中に「内側立上り壁」が存在しない部分があるとの示唆を読み取る ことはできないとして、本件発明Ｃ−１の「空洞部」（構成要件Ｂ、Ｃ）とは、その全体にわたって「内側立上り壁」を備えるものをいうと解される旨判断した。＼n
しかしながら、1)及び5)については、構成要件Ｂ及びＣから読み取れる事項は、「該前腕挿入開口部から延設して肘掛部の内部に施療者の手部を含む前腕部を挿入保持するための空洞部」が「外側立＼n上り壁」、「内側立上り壁」及び「底面部」という３要素から形成さ れていることであり、他方で、「空洞部」のどの部分に、「外側立上 り壁」、「内側立上り壁」及び「底面部」を設けるべきかについては、 請求項１には何ら記載がない。「空洞部」が上記３要素から成ること と、上記３要素をどのように形成するかは別問題であるから、「空洞 部」に「外側立上り壁」、「内側立上り壁」及び「底面部」が存在し ない部分が許容されると解されないとの原判決の判断には、論理の 飛躍がある。
2)については、構成要件Ｄには、「空洞部の先端部」以外の後方部分における「内側立上り壁」の範囲については記載も示唆もなく、また、構＼成要件Ｄの記載は、「空洞部の先端部」とその後方部分の一部に形成されている構成も、本件発明Ｃ−１の「空洞部」に該当すると解釈することと矛盾しないから、構＼成要件Ｄから「内側立上り壁」が「空洞部」全体に及ぶべきことを読み取ることはできない。
3)については、構成要件Ｂの記載によれば、「前腕挿入開口部」は「肘掛部」の「内側後方から施療者の前腕部を挿入するため」の部材であり、「空洞部」は「肘掛部の内部に施療者の手部を含む前腕部＼nを挿入保持するため」の部材であると定義されるところ、いずれも 「前腕」を「挿入」する機能を実現する部材であることで共通することからすると、「前腕挿入開口部」と「空洞部」は、「前腕部を挿入する部分」において重なることが示唆されているから、両者に厳＼n密な線引きをすべき理由はない。また、仮に構成要件Ｂの記載について原判決の解釈を前提としても、「内側立上り壁」が「空洞部」の一部に形成されている構＼成であっても、「肘掛部」に「空洞部」と「前腕挿入開口部」とが別構成として設けられ、「肘掛部」において「空洞部」が前部に、「前腕挿入開口部」が後部に位置する構＼成とすることもできるから、本件発明Ｃ−１の「空洞部」は、その全体にわたって「内側立上り壁」を備えるものでなければならないという結論 が論理必然的に導き出されるわけではない。
4)については、構成要件Ｅ、Ｅ−１、Ｅ−２は、「肘掛部」中における「前腕挿入開口部」と「空洞部」の位置関係等を直接規定したものではなく、また、構＼成要件Ｅ−２から読み取れる事項は、「前腕挿入開口部」に位置する施療部が底面部と外側立上り壁によりＬ型に形成されているということだけであり、そのことから直ちに、「内 側立上り壁」の有無が「空洞部」と「前腕挿入開口部」とを画する ことを看取できるものではない。 したがって、原判決の挙げる1)ないし5)は、本件発明Ｃ−１の「空 洞部」（構成要件Ｂ、Ｃ）は、その全体にわたって「内側立上り壁」を備えるものと解釈することの根拠となるものではないから、原判決の上記判断は誤りである。＼n
(b) 次に、原判決は、本件発明Ｃ−１の「空洞部」（構成要件Ｂ、Ｃ）とは、その全体にわたって「内側立上り壁」を備えるものをいうと解されることは、本件明細書Ｃの記載及び本件特許Ｃの出願経過か＼nらも裏付けられると述べ、具体的には、1)本件明細書Ｃ記載の本件 発明Ｃ−１の技術的意義に鑑みると、本件発明Ｃ−１は、肘掛部の 長さ方向全域に「外側立上り壁」と「内側立上り壁」が形成された 椅子式マッサージ機を前提として、肘掛部の内側後方から施療者の 前腕部を挿入可能となるように「内側立上り壁」を廃した「前腕挿入開口部」を設けたと認められるから、そのような肘掛部の「内側後方から施療者の前腕部を挿入するための前腕挿入開口部」と、そ＼nこから「延設して肘掛部の内部に…設けられ」ている「空洞部」と は、「内側立上り壁」の有無により画されるものと理解されるし、「手 掛け部」を設けたのは手部及び前腕部の広範を同時にマッサージす るために肘掛部の前端部にまで「内側立上り壁」が形成されている ことを踏まえたものである以上、本件発明Ｃ−１における「肘掛部 の幅方向左右に夫々設けた外側立上り壁及び内側立上り壁と底面 部とから形成され」た「空洞部」の「内側立上り壁」は、手部及び 前腕部の広範を同時にマッサージすることができるように、「空洞 部」全体にわたって存在することが想定されているといえる、2)本 件親出願の明細書（乙Ｃ８）の【００４６】、【００４７】及び図１ ４は、本件明細書Ｃの【００４６】、【００４７】及び図１４と同様 に、前腕部施療機構の中部に「内側立上り壁」が形成されていない実施例に関する記載であるところ、これらは、本件出願Ｃの出願に当たり、本件親出願の請求項からの変更の根拠として挙げられてい＼nない、本件補正時に提出された平成２３年５月９日付け意見書（以 下「本件意見書」という。乙Ｃ１２）において、控訴人は、本件各 発明Ｃが、「肘掛部の長さ方向全域に前腕部施療機構として左右一対の立上り壁を設けた椅子式マッサージ機」に関する発明であり、「施療者の肘関節付近にまで左右一対の立上り壁が存在すること＼nによる施療者の肘関節付近の圧迫による不快感を解消し、更に前腕 部施療機構を有していても施療者が起立及び着座を快適に行う事ができるようにした施療機を提供するもので」あるとした上で、「空洞部の先端部」に設けた「手掛け部」に関しては、そこに「内側立＼n上り壁」が存在することを前提とした説明をしつつ、「前腕挿入開口 部」に関しては、そこには「内側立上り壁」がない形状にしたとす る説明をしている、他方、請求項２、すなわち肘掛部の中部に「前 記底面部と前記外側立上り壁と手掛け部によりコ型に形成された 施療部」を設けることについても説明しているが、そこで言及され ている本件明細書Ｃの記載のうち、関係するのは【００４６】のみ である、本件拒絶理由通知に示された「引用文献２」（乙Ｃ１９）と 本件補正後の発明（本件発明Ｃ−１及びＣ−２）との相違について、 「引用文献２」に開示された前腕部施療部は「肘挿入用凹溝」であ り、その断面形状は略横向き「凹」字状であるのに対し、本件補正 後の発明においては、前腕挿入開口部に位置する施療部は「底面部」 及び「外側立上り壁」により形成された断面略「Ｌ型」であり、ま た、手掛け部が形成される空洞部に位置する施療部は、「底面部」、 「外側立上り壁」、「内側立上り壁」及び「手掛け部」に囲われた形 状（実施の形態では「ロ型」）であるため、その構成が相違する旨説明している、断面が略「コ」字状の前腕部施療部の問題点として、前腕挿入開口部においては、上面に位置する部分が腕部の載脱をス＼nムーズに行う上で障害となり、手掛け部においては「内側立上り壁」 が存在しないため、施療者の体重を掛ける上で不安が残ることを指 摘している、こうした説明内容に加え、本件補正により「前記底面 部と前記外側立上り壁と手掛け部によりコ型に形成された施療部 を備え」る請求項２（本件発明Ｃ−２）を請求項１の従属項として 追加したにもかかわらず、当該発明における上記略「コ」字状の前 腕部施療部の問題点の有無等に関する説明が見当たらないことに 鑑みると、本件補正における控訴人の説明は、請求項２の追加にか かわらず、本件発明Ｃ−１の「空洞部」につき、その全体にわたっ て「内側立上り壁」が存在する構成を前提としていたと理解される、3)本件明細書Ｃの【００４６】及び図１４の記載が本件親出願から の分割出願（本件出願Ｃ）や補正（本件補正）にもかかわらず一貫 して存在する点については、本件発明Ｃ−１に係る特許請求の範囲 の請求項１の記載自体から「空洞部」につき、その全体にわたって 「内側立上り壁」が存在する構成と理解されることに鑑みると、分割出願や補正による本件特許Ｃの発明の内容の変化に応じてこれらの記載が補正等されなかった結果にすぎないと見るべきである＼n旨判断した。
しかしながら、1)については、本件明細書Ｃには、本件発明Ｃ− １の一実施形態（本件発明Ｃ−２の実施例）として、肘掛部の中部 に外側立上り壁、手掛け部、底面部よりコ型に形成された施療部を 設けたマッサージ機の記載があり（【００４６】、図１４）、図１４で は、コ型に形成された施療部、すなわち、内側立上り壁が存在しな い部分が空洞部（６２ａ）と図示されており、また、別の実施形態 を示す図８においても、内側立上り壁が存在しない部分が空洞部 （６２ａ）と図示されている。これらの記載を参酌すれば、本件発 明Ｃ−１の「空洞部」は、肘掛部中の内側立上り壁が存在する部分 に限られるわけではなく、その全体にわたって「内側立上り壁」を 備えることを要しないことは明らかである。 また、本件発明Ｃ−１は、肘掛部の長さ方向全域に立上り壁を設 けることによる不都合（ア）上腕部内側の肘関節付近を圧迫し不快感 を与える、 腕部の載脱行為を妨げる、 快適な起立及び着座を妨 げるという不都合）を解決することを課題とし（【０００５】ないし 【０００８】）、（ア）及び の課題は、前腕挿入開口部の内側立上り壁 を廃したことにより、 の課題は、肘掛部に手掛け部を設けたこと により解決したものであり、それを超えて、「内側立上り壁」の有無 が「空洞部」と「前腕挿入開口部」とを画し、空洞部はその全体に わたって内側立上り壁を備えるものであるという「空洞部」が備え るべき構成を導くことはできない。さらに、本件明細書Ｃの【００１６】には、底面部及び外側立上り壁の二面において膨縮袋を備えることで前腕部に対するマッサ＼nージを実施することができる旨が記載されていることに照らすと、 手部及び前腕部の広範を同時にマッサージするためには、「底面部」 及び「外側立上り壁」の二面が存在すれば足り、「内側立上り壁」が 「空洞部」の全体にわたって存在することは想定されていない。 次に、2)及び3)については、本件親出願の分割出願として本件出 願Ｃを出願するに際し、本件親出願の明細書（乙Ｃ８）の【００４ ６】、【００４７】及び図１４を分割要件を満たすことの根拠として 挙げられていないからといって、本件特許Ｃの出願経過において、 本件発明Ｃ−１の「空洞部」をその全体にわたって「内側立上り壁」 が存在する構成に限定したという控訴人の意思が客観的に表＼され ているとはいえない。むしろ、控訴人は、本件意見書において、請 求項１及び２に係る本件補正の根拠として、本件出願Ｃの願書に最 初に添付した明細書（以下「本件出願Ｃの当初明細書」という。乙 Ｃ９）の【００４６】を明確に挙げていること、当該段落は本件明 細書Ｃの【００４６】と同じであり、「内側立上り壁」が備えられて いない部分を「空洞部（６２ａ）」として指し示した「図１４」の構成を説明していることからすると、「空洞部」についてその全体にわたって「内側立上り壁」が存在することを要しないことを前提とし＼nていたことは明らかであり、本件明細書Ｃの【００４６】及び図１ ４の記載が存在することは本件特許Ｃの発明の内容の変化に応じ てこれらの記載が補正等されなかった結果にすぎないとの原判決 の3)の判断は誤りである。
また、被控訴人が2)で指摘する本件意見書における説明は、「空洞 部」と「内側立上り壁」の関係については何ら言及されておらず、 控訴人が、空洞部をその全体にわたって「内側立上り壁」が存在す る構成に限定する意思を客観的に表＼明しているということはでき ない。 したがって、原判決の挙げる1)ないし3)は、本件発明Ｃ−１の「空 洞部」（構成要件Ｂ、Ｃ）は、その全体にわたって「内側立上り壁」を備えるものと解釈することを裏付けとなるものではないから、原判決の上記判断は誤りである。＼n
・・・
これを本件についてみるに、前記ウ認定の本件推定の覆滅事由は、特 許発明が被告製品１の部分のみに実施されていること及び市場の非同 一性であり、いずれも特許権者の実施の能力を超えることを理由とするものではない。＼nしかるところ、市場の非同一性を理由とする覆滅事由に係る推定覆滅 部分については、被控訴人による被告製品１の各仕向国への輸出があっ た時期において、控訴人製品１は当該仕向国への輸出があったものと認 められないことから、当該仕向国のそれぞれの市場において、控訴人製 品１は、被告製品１の輸出がなければ輸出することができたという競合 関係があるとは認められないことによるものであり（前記ウ ｃ）、控訴 人は、当該推定覆滅部分に係る輸出台数について、自ら輸出をすること ができない事情があるといえるものの、実施許諾をすることができたも のと認められる。 一方で、本件各発明Ｃが侵害品の部分のみに実施されていることを理 由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分については、その推定覆滅部分に 係る輸出台数全体にわたって個々の被告製品１に対し本件各発明Ｃが寄 与していないことを理由に本件推定が覆滅されるものであり、このよう な本件各発明Ｃが寄与していない部分について、控訴人が実施許諾をす ることができたものと認められない。 そうすると、本件においては、市場の非同一性を理由とする覆滅事由 に係る推定覆滅部分についてのみ、特許法１０２条３項の適用を認める のが相当である。
(ｳ)ａ これに対し、控訴人は、特許発明が侵害品の一部のみに実施されて いることを理由とする覆滅事由は、需要を形成する一要因にすぎず、 侵害品に向かっていた事情が全て特許権者の製品に向かうかどうかを 判断する一要素であるから、市場の非同一性等を理由とする覆滅事由 と区別する理由はないこと、覆滅事由ごとに特許法１０２条３項の適 用の有無を区別することは、実施料率の算定が煩雑になり妥当でなく、 そもそも製品の需要形成には様々な要因が複合的に絡み合っており、 覆滅事由ごとに覆滅割合を認定して当該覆滅部分にライセンス機会の 喪失による逸失利益が認められるか否かを認定判断することは実際上 困難であることからすると、本件各発明Ｃが侵害品の部分のみに実施 されていることを理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分についても、 特許法１０２条３項の適用を認めるべきである旨主張する。
しかしながら、前記 で説示したとおり、上記推定覆滅部分は、個々 の被告製品１に対し本件各発明Ｃが寄与していないことを理由に本件 推定が覆滅されるものであり、このような本件各発明Ｃが寄与してい ない部分について、控訴人が実施許諾をすることができたものとは認 められないから、控訴人の上記主張は採用することができない。 ｂ また、被控訴人は、1)特許法１０２条１項において、特許権者が自 己実施できたと推定される部分（１号）とは別にライセンスをし得た 部分（２号）とを区別し観念できるのは、同項が、侵害者の販売する 「数量」に基づいて、権利者の逸失利益に係る損害額を算定する方法 を採用しているからであり、他方で、同条２項は、侵害者の「利益」 を権利者の逸失利益と推定する損害額算定方法をとっており、同項の 推定が覆滅されるのは、最終計算の結果としての損害額であり、計算 過程の途中数値である侵害品の数量の一部が計算の基礎から除かれる わけではなく、同項の推定を覆滅する過程において、権利者のライセ ンスの機会の喪失による逸失利益をも含む全ての逸失利益が評価し尽 されているというべきであるから、推定覆滅部分に対して同条３項を 適用することは、権利者の損害の二重評価となり、許されない、2)同 条１項２号が新設された令和元年改正特許法において、同条２項につ いて実施料相当額の損害が明文において規定されなかったのは、この ような趣旨によるものと解される、3)仮に推定覆滅部分について同条 ３項の重畳適用が認められる場合が理論的にあり得るとしても、被告 製品１について、「市場の非同一性」を理由とする覆滅事由に係る推定 覆滅部分につき、輸出に際して海外市場の事業者から受け取る対価は、 あくまで海外市場に基づく利益であり、このような海外市場における 利益まで特許法１０２条２項の推定が及ぶものと解し、日本国内の特 許権に基づいて独占することは、特許権の保護範囲を逸脱しており、 法が予定していないものであり、また、日本国の特許権に基づいて仕向国への輸出行為のみを切り取り、ライセンスする場合は現実に考え＼n難く、ライセンスによる実施料相当額の得べかりし利益を得られなか ったとは言い難いとして、本件推定の推定覆滅部分については、同条 ３項を適用することはできない旨主張する。
しかしながら、1)及び2)については、前記 で説示したとおり、特 許権者は、自ら特許発明を実施して利益を得ることができると同時に、 第三者に対し、特許発明の実施を許諾して利益を得ることができるこ とに鑑みると、侵害者の侵害行為により特許権者が受けた損害は、特 許権者が侵害者の侵害行為がなければ自ら販売等をすることができた 実施品又は競合品の売上げの減少による逸失利益と実施許諾の機会の 喪失による得べかりし利益とを観念し得るものと解されるところ、特 許法１０２条２項の規定により推定される特許権者が受けた損害額は、 特許権者が侵害者の侵害行為がなければ自ら販売等をすることができ た実施品又は競合品の売上げの減少による逸失利益に相当するもので あるのに対し、同項による推定の推定覆滅部分について、特許権者が 実施許諾をすることができたと認められるときは、特許権者は、売上 げの減少による逸失利益とは別に、実施許諾の機会の喪失による実施 料相当額の損害を受けたものと評価できるから、特許権者の損害を二 重に評価することにはならない。また、同条１項２号が新設された令 和元年改正特許法において、同条２項について、同条１項２号と同様 の法改正がされなかったからといって直ちに同条２項による推定の推 定覆滅部分について同条３項の適用を否定すべき理由にはならないと いうべきである。
◆判決本文
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2022.11.25
令和4(行ケ)10019 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年11月16日 知的財産高等裁判所
知財高裁は、明確性違反の無効理由なし、とした審決を取り消しました。
前記(3)によると、本件各発明が属する技術分野（線材の引抜加工機及びこれに 用いるダイス）においては、従来、多角形の断面を有する線材の製造に際し、ダイ スのベアリング部の開口部（以下「開口部」という。）の角部に潤滑剤がたまって 塊が発生し、その除去のために作業を一旦止める必要があるため、生産量が低下し て製造原価が下がらない一因となっていたところ、本件各発明は、潤滑剤の塊の発 生を極力防ぎ、また、ダイスのメンテナンスに要する時間を極力削減し、その結果、 多角形の断面を有する線材の製造コストの低減を図ることを目的として、当該角部 の全部又は一部につき、これを円弧とし、鈍角の集合とし、又は自由曲線とするこ とにより、当該角部に潤滑剤がたまりにくくなるようにしたものであるといえる。 加えて、本件明細書における「略多角形」の定義（段落【００５７】）にも照らす と、本件各発明の「略多角形」とは、本件各発明の効果（開口部の角部に潤滑剤が たまりにくくなること）を得るため、「基礎となる多角形断面」の角部の全部又は 一部を円弧、鈍角の集合又は自由曲線に置き換えた図形（以下、角部を円弧、鈍角 の集合又は自由曲線に置き換えることを「角部を丸める」などといい、角部に生じ た円弧、鈍角の集合又は自由曲線を「角部の丸み」などということがある。）をい うものと解することができる。そして、前記(3)によると、「基礎となる多角形断 面」とは、従来技術における開口部（角部を丸める積極的な処理をしていないもの） の断面を指すものと解されるから、結局、本件各発明の「略多角形」とは、本件各 発明の上記効果を得るため、その角部を丸める積極的な処理をしていない開口部に つき、その角部の全部又は一部を丸める積極的な処理をした図形をいうものと一応 解することができる。なお、これは、前記(2)の字義からみた「略多角形」の意義 とも矛盾するものではない。
(5) 「略多角形」と「基礎となる多角形断面」との区別
前記(4)のとおり、本件各発明の「略多角形」は、「基礎となる多角形断面」の 角部の全部又は一部を丸めた図形をいうものと一応解されるから、両者の意義に従 うと、両者は、明確に区別されるべきものである。 しかしながら、証拠（甲３１、３２、３６、３７）及び弁論の全趣旨によると、 ワイヤー放電により、その断面形状が多角形である開口部を形成するくり抜き加工 をした場合、開口部の角部には、不可避的に丸みが生じるものと認められる。そう すると、「基礎となる多角形断面」も、くり抜き加工をした後の開口部の断面であ る以上、角部が丸まった多角形の断面であることがあり、その場合、客観的な形状 からは、「略多角形」の断面と区別がつかないことになる。 この点に関し、本件審決は、本件各発明の「略多角形」には、上記のように加工 に際して角部に不可避的に生じる丸み（例えば、曲率半径が０．３ｍｍ程度以下の 小さなもの）を有するにすぎない「基礎となる多角形断面」を含まないと判断し、 被告も、これに沿う主張をする。しかしながら、開口部の角部の丸みの曲率半径が ０．３ｍｍ程度以下であれば、当該角部に潤滑剤がたまりにくくなるとの本件各発 明の効果が得られないものと認めるに足りる証拠はなく、当該曲率半径が０．３ｍ ｍ程度以下の場合であっても、本件各発明の上記効果が得られる可能性があるから、＼n当該曲率半径がどの程度を超えれば本件各発明の上記効果が得られるようになるの かは、客観的に明らかとはいえない。また、証拠（甲３１、３２、３６、３７）及 び弁論の全趣旨によると、上記のようにワイヤー放電加工に際して開口部の角部に 丸みが不可避的に生じるのは、加工に用いるワイヤーの断面形状が一定の直径を有 する円形であるからであると認められ、ワイヤーの断面の直径が小さくなれば、そ の分だけ、不可避的に生じる丸みの曲率半径は小さくなるといえるから、開口部の 角部の丸みについては、その曲率半径がどの程度まで小さければ不可避的に生じる 丸みであるといえ、どの程度より大きければ不可避的に生じる丸みを超えて積極的 に角部を丸める処理をしたものであるといえるのかを客観的に判断する基準はない というほかない。そうすると、客観的な形状からは、「基礎となる多角形断面」と 「略多角形」とを区別するのは困難であるといわざるを得ない。 以上のとおり、本件各発明の「略多角形」は、「基礎となる多角形断面」と区別 するのが困難であり、本件各発明の技術的範囲は、明らかでない。
(6) 「略多角形」の角部の形状
前記(5)のとおり、ワイヤー放電により、その断面形状が多角形である開口部を 形成するくり抜き加工をした場合、開口部の角部には不可避的に丸みが生じるから、 「基礎となる多角形断面」の角部を丸めるための積極的な処理をしようとしまいと、 開口部がくり抜き加工のされた後のものである以上、開口部の角部には、全て丸み があり得ることになる。 そして、前記(5)のとおり、開口部の角部の丸みについては、その曲率半径がど の程度まで小さければ不可避的に生じる丸みであるといえ、どの程度より大きけれ ば不可避的に生じる丸みを超えて積極的に角部を丸める処理をしたものであるとい えるのかを客観的に判断する基準はないし、また、当該曲率半径がどの程度を超え れば本件各発明の効果（開口部の角部に潤滑剤がたまりにくくなること）が得られ るようになるのかは、客観的に明らかとはいえない。 この点に関し、本件審決は、本件各発明の「略多角形」は「基礎となる多角形断 面」に対して潤滑剤がたまる角部がなくなるように更に積極的な処理をした状態の もの（例えば、少なくとも角部の円弧の曲率半径が０．８ｍｍ程度のもの）と解さ れると判断し、被告も、これに沿う主張をする。しかしながら、本件明細書には、 開口部の角部に潤滑剤がたまりにくくなるとの本件各発明の上記効果を奏する条件 について、１辺４ｍｍの四角形断面の棒材を作成する場合に、開口部の１つの角部 を曲率半径０．８ｍｍ程度の円弧（曲線）で結ぶと、角部にたまっていた潤滑剤の 塊が１か所に固まりづらくなる旨の記載（段落【００５５】）があるのみであると ころ、１辺４ｍｍの四角形断面の開口部の角部を曲率半径が０．８ｍｍ程度より小 さい円弧とした場合に本件各発明の上記効果が得られないものと認めるに足りる証 拠はないし、その断面形状が１辺４ｍｍの四角形以外の多角形である開口部も含め ると、開口部の角部にどの程度の丸みを帯びさせれば本件各発明の上記効果が得ら れるのかを客観的に明らかにするのは困難であるといわざるを得ない（なお、被告 は、開口部の角部における潤滑剤のたまりやすさは、作成すべき棒材の断面の大き さにかかわらず、当該角部の丸みの曲率半径によって決せられ、当該曲率半径が０． ３ｍｍ程度以下であれば、本件各発明の上記効果が得られないと主張する。しかし ながら、開口部の角部における潤滑剤のたまりやすさは、当該角部の丸みの曲率半 径の大きさのみならず、線材の種類、潤滑剤の種類、加工発熱の度合い等の様々な 要素によって左右されるものであると解され、当該曲率半径が０．３ｍｍ程度以下 であれば、一律に本件各発明の上記効果が得られないと認めることはできないから、 被告の主張を採用することはできない。）。 以上によると、本件各発明の「略多角形」については、特許請求の範囲の記載、 本件明細書の記載及び本件出願日当時の技術常識を踏まえても、「基礎となる多角 形断面」の角部にどの程度の大きさの丸みを帯びさせたものがこれに該当するのか が明らかでなく、この点でも、本件各発明の技術的範囲は、明らかでないというべ きである。
(7) 小括
以上のとおり、本件各発明に係る特許請求の範囲の記載及び本件明細書の記載に よると、本件各発明の「略多角形」とは、本件各発明の効果（開口部の角部に潤滑 剤がたまりにくくなること）を得るため、その角部を丸める積極的な処理をしてい ない開口部につき、その角部の全部又は一部を丸める積極的な処理をした図形をい うものと一応解することができるものの、客観的な形状からは、本件各発明の「略 多角形」と「基礎となる多角形断面」とを区別することができず、また、「基礎と なる多角形断面」の角部にどの程度の大きさの丸みを帯びさせたものが本件各発明 の「略多角形」に該当するのかも明らかでなく、本件各発明の技術的範囲は明らか でないというほかないから、本件各発明の「略多角形」は、第三者の利益が不当に 害されるほどに不明確であると評価せざるを得ず、その他、本件各発明の「略多角 形」が明確であると評価すべき事情を認めるに足りる証拠はない。
前記(3)によると、本件各発明が属する技術分野（線材の引抜加工機及びこれに 用いるダイス）においては、従来、多角形の断面を有する線材の製造に際し、ダイ スのベアリング部の開口部（以下「開口部」という。）の角部に潤滑剤がたまって 塊が発生し、その除去のために作業を一旦止める必要があるため、生産量が低下し て製造原価が下がらない一因となっていたところ、本件各発明は、潤滑剤の塊の発 生を極力防ぎ、また、ダイスのメンテナンスに要する時間を極力削減し、その結果、 多角形の断面を有する線材の製造コストの低減を図ることを目的として、当該角部 の全部又は一部につき、これを円弧とし、鈍角の集合とし、又は自由曲線とするこ とにより、当該角部に潤滑剤がたまりにくくなるようにしたものであるといえる。 加えて、本件明細書における「略多角形」の定義（段落【００５７】）にも照らす と、本件各発明の「略多角形」とは、本件各発明の効果（開口部の角部に潤滑剤が たまりにくくなること）を得るため、「基礎となる多角形断面」の角部の全部又は 一部を円弧、鈍角の集合又は自由曲線に置き換えた図形（以下、角部を円弧、鈍角 の集合又は自由曲線に置き換えることを「角部を丸める」などといい、角部に生じ た円弧、鈍角の集合又は自由曲線を「角部の丸み」などということがある。）をい うものと解することができる。そして、前記(3)によると、「基礎となる多角形断 面」とは、従来技術における開口部（角部を丸める積極的な処理をしていないもの） の断面を指すものと解されるから、結局、本件各発明の「略多角形」とは、本件各 発明の上記効果を得るため、その角部を丸める積極的な処理をしていない開口部に つき、その角部の全部又は一部を丸める積極的な処理をした図形をいうものと一応 解することができる。なお、これは、前記(2)の字義からみた「略多角形」の意義 とも矛盾するものではない。
(5) 「略多角形」と「基礎となる多角形断面」との区別
前記(4)のとおり、本件各発明の「略多角形」は、「基礎となる多角形断面」の 角部の全部又は一部を丸めた図形をいうものと一応解されるから、両者の意義に従 うと、両者は、明確に区別されるべきものである。 しかしながら、証拠（甲３１、３２、３６、３７）及び弁論の全趣旨によると、 ワイヤー放電により、その断面形状が多角形である開口部を形成するくり抜き加工 をした場合、開口部の角部には、不可避的に丸みが生じるものと認められる。そう すると、「基礎となる多角形断面」も、くり抜き加工をした後の開口部の断面であ る以上、角部が丸まった多角形の断面であることがあり、その場合、客観的な形状 からは、「略多角形」の断面と区別がつかないことになる。 この点に関し、本件審決は、本件各発明の「略多角形」には、上記のように加工 に際して角部に不可避的に生じる丸み（例えば、曲率半径が０．３ｍｍ程度以下の 小さなもの）を有するにすぎない「基礎となる多角形断面」を含まないと判断し、 被告も、これに沿う主張をする。しかしながら、開口部の角部の丸みの曲率半径が ０．３ｍｍ程度以下であれば、当該角部に潤滑剤がたまりにくくなるとの本件各発 明の効果が得られないものと認めるに足りる証拠はなく、当該曲率半径が０．３ｍ ｍ程度以下の場合であっても、本件各発明の上記効果が得られる可能性があるから、＼n当該曲率半径がどの程度を超えれば本件各発明の上記効果が得られるようになるの かは、客観的に明らかとはいえない。また、証拠（甲３１、３２、３６、３７）及 び弁論の全趣旨によると、上記のようにワイヤー放電加工に際して開口部の角部に 丸みが不可避的に生じるのは、加工に用いるワイヤーの断面形状が一定の直径を有 する円形であるからであると認められ、ワイヤーの断面の直径が小さくなれば、そ の分だけ、不可避的に生じる丸みの曲率半径は小さくなるといえるから、開口部の 角部の丸みについては、その曲率半径がどの程度まで小さければ不可避的に生じる 丸みであるといえ、どの程度より大きければ不可避的に生じる丸みを超えて積極的 に角部を丸める処理をしたものであるといえるのかを客観的に判断する基準はない というほかない。そうすると、客観的な形状からは、「基礎となる多角形断面」と 「略多角形」とを区別するのは困難であるといわざるを得ない。 以上のとおり、本件各発明の「略多角形」は、「基礎となる多角形断面」と区別 するのが困難であり、本件各発明の技術的範囲は、明らかでない。
(6) 「略多角形」の角部の形状
前記(5)のとおり、ワイヤー放電により、その断面形状が多角形である開口部を 形成するくり抜き加工をした場合、開口部の角部には不可避的に丸みが生じるから、 「基礎となる多角形断面」の角部を丸めるための積極的な処理をしようとしまいと、 開口部がくり抜き加工のされた後のものである以上、開口部の角部には、全て丸み があり得ることになる。 そして、前記(5)のとおり、開口部の角部の丸みについては、その曲率半径がど の程度まで小さければ不可避的に生じる丸みであるといえ、どの程度より大きけれ ば不可避的に生じる丸みを超えて積極的に角部を丸める処理をしたものであるとい えるのかを客観的に判断する基準はないし、また、当該曲率半径がどの程度を超え れば本件各発明の効果（開口部の角部に潤滑剤がたまりにくくなること）が得られ るようになるのかは、客観的に明らかとはいえない。 この点に関し、本件審決は、本件各発明の「略多角形」は「基礎となる多角形断 面」に対して潤滑剤がたまる角部がなくなるように更に積極的な処理をした状態の もの（例えば、少なくとも角部の円弧の曲率半径が０．８ｍｍ程度のもの）と解さ れると判断し、被告も、これに沿う主張をする。しかしながら、本件明細書には、 開口部の角部に潤滑剤がたまりにくくなるとの本件各発明の上記効果を奏する条件 について、１辺４ｍｍの四角形断面の棒材を作成する場合に、開口部の１つの角部 を曲率半径０．８ｍｍ程度の円弧（曲線）で結ぶと、角部にたまっていた潤滑剤の 塊が１か所に固まりづらくなる旨の記載（段落【００５５】）があるのみであると ころ、１辺４ｍｍの四角形断面の開口部の角部を曲率半径が０．８ｍｍ程度より小 さい円弧とした場合に本件各発明の上記効果が得られないものと認めるに足りる証 拠はないし、その断面形状が１辺４ｍｍの四角形以外の多角形である開口部も含め ると、開口部の角部にどの程度の丸みを帯びさせれば本件各発明の上記効果が得ら れるのかを客観的に明らかにするのは困難であるといわざるを得ない（なお、被告 は、開口部の角部における潤滑剤のたまりやすさは、作成すべき棒材の断面の大き さにかかわらず、当該角部の丸みの曲率半径によって決せられ、当該曲率半径が０． ３ｍｍ程度以下であれば、本件各発明の上記効果が得られないと主張する。しかし ながら、開口部の角部における潤滑剤のたまりやすさは、当該角部の丸みの曲率半 径の大きさのみならず、線材の種類、潤滑剤の種類、加工発熱の度合い等の様々な 要素によって左右されるものであると解され、当該曲率半径が０．３ｍｍ程度以下 であれば、一律に本件各発明の上記効果が得られないと認めることはできないから、 被告の主張を採用することはできない。）。 以上によると、本件各発明の「略多角形」については、特許請求の範囲の記載、 本件明細書の記載及び本件出願日当時の技術常識を踏まえても、「基礎となる多角 形断面」の角部にどの程度の大きさの丸みを帯びさせたものがこれに該当するのか が明らかでなく、この点でも、本件各発明の技術的範囲は、明らかでないというべ きである。
(7) 小括
以上のとおり、本件各発明に係る特許請求の範囲の記載及び本件明細書の記載に よると、本件各発明の「略多角形」とは、本件各発明の効果（開口部の角部に潤滑 剤がたまりにくくなること）を得るため、その角部を丸める積極的な処理をしてい ない開口部につき、その角部の全部又は一部を丸める積極的な処理をした図形をい うものと一応解することができるものの、客観的な形状からは、本件各発明の「略 多角形」と「基礎となる多角形断面」とを区別することができず、また、「基礎と なる多角形断面」の角部にどの程度の大きさの丸みを帯びさせたものが本件各発明 の「略多角形」に該当するのかも明らかでなく、本件各発明の技術的範囲は明らか でないというほかないから、本件各発明の「略多角形」は、第三者の利益が不当に 害されるほどに不明確であると評価せざるを得ず、その他、本件各発明の「略多角 形」が明確であると評価すべき事情を認めるに足りる証拠はない。
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2022.11.22
令和4(行ケ)10021 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年11月16日 知的財産高等裁判所
「吹矢の矢」の特許についての審決取消請求事件です。特許庁が無効理由無しとした審決が維持されました。侵害訴訟については1審は侵害と認定しましたが、知財高裁は技術的範囲に属しないと判断しています。
ア 事案の内容に鑑み、まず、相違点２−１−ｃに関する容易想到性について検 討する。
イ 前記４(1)及び(2)によると、甲２及び３には、前記第２の３(3)ア(ｱ)ａのよ うに本件審決が認定する「長手方向断面が楕円形である先端部と該先端部から後方 に延びる円柱部とからなるピンを備えた吹矢に使用する矢」（甲２・３技術事項） が記載されていると認められるが、それら甲２及び３に記載された矢は、いずれも、 （円錐形の）フィルムを備えたものではない。 また、前記４(3)によると、甲４において、重りの釘2)は頭部を矢の後方（プラス ティックフィルム1)が巻かれた側）に位置しており、フィルムに釘の円柱部全てが 差し込まれているものではなく、フィルムの先端部に重りの釘2)の頭部が接続され ているものでもない。 したがって、仮に、甲１発明に甲２〜４を適用しても、相違点２−１−ｃに係る 本件発明の構成には至らないから、甲２〜４は相違点２−１−ｃについての容易想＼n到性を基礎付けるものではない。
ウ(ｱ) これに対し、甲５発明の矢については、釘４の円柱状部分全てがスカート 部６に差し込まれて固着されるとともに、スカート部６の先端部に連続して釘４の 丸い頭部４ａが接続されているといえる。
(ｲ) しかし、甲１発明の矢は、矢軸５の後方に中空円錐状の羽根部６が篏合固着 されており、矢軸５を羽根部６に全て差し込む形で固着することについて、甲１に これを示唆し、又は動機付ける記載があるとは認められない。 この点、甲１において、矢じりは金属製とされ、標的台は台板と紙とクッション ボードから成るものとされ、クッションボードについては所定厚さ（約２０mm）が 明記され、全長約１０cmの吹矢の約５分の１程度を矢じり４及び矢軸５が占める第 ３図が掲載され、吹矢の当たった状態を示すとされる第６図においては矢じり４の 先端が台板８に接している状態が示されていることを考慮すると、甲１において吹 矢が標的面に当たり「小気味の良い音」を発するについては、矢じり４の先端が台 板に到達することが少なからず寄与していることが窺われる。それにもかかわらず、 仮に矢軸５を羽根部６に全て差し込む形で固着した場合、第６図のように矢じり４ の先端が台板に到達するかには疑問を差し挟む余地がある。このことは、甲１発明 の矢について、矢軸５を羽根部６に全て差し込む形で固着するという構成を採用す＼nることを阻害する事情となり得るところである。
(ｳ) そうすると、甲１発明に甲５発明を適用することについては、示唆も動機付 けもなく、むしろ阻害要因があるともいえるから、甲１及び５に基づいて、当業者 において相違点２−１―ｃに係る本件発明の構＼成とすることが容易になし得たもの とはいえない。
エ したがって、相違点２−１のうちその余の点について判断するまでもなく、 相違点２−１に係る本件発明の構成が容易想到であるとはいえない。＼n
オ 原告の主張について
(ｱ) 原告は、羽根部分がピンから外れ、又は前側（円頭形部分側）にフィルムが ずれてしまうことから、甲１に接した当業者であれば、甲５に開示のようにフィル ムに円柱部を全て差し込む構成とする必要があり、動機付けがある旨を主張する。＼n原告の上記主張は、動機付けとして、甲１や甲５の記載を根拠とするものではな く、物理法則ないし技術常識を指摘するものと解されるところ、原告が上記主張の 根拠として提出する実験結果報告書（甲１２）については、実験に用いられた吹矢 の矢の素材や寸法等も明らかでなく（なお、甲１においては、羽根は、紙又は合成 樹脂材及び金属箔の単独又は組合せにより形成された最大外径１０〜１２mmの軽量 なものとされ、矢の全長は約１０cmであるとされている。）、甲１発明の矢を適切 に再現した上でされた実験であることが担保されているとはみられない。また、そ の内容に沿わない被告提出の報告書（乙１）も存在する。さらに、接着剤の詳細に ついても不明であり、より強固な接着力を有する接着剤を選択するという方法が存 在しないことも裏付けられていない。したがって、前記報告書（甲１２）に基づい て原告の主張するような動機付けがあると認めることはできず、その他、甲１発明 について矢軸５を羽根部６に全て差し込む形で固着するという構成を採る動機付け＼nとなり得るような技術常識等を認めるべき証拠もない。 したがって、原告の上記主張は前記イ〜エの判断を左右するものではない。
(ｲ) 原告は、1)矢軸の途中にフィルムを巻き付ける構成とした場合、ピンの軸が＼nフィルムの中央を通るように固定することが困難となり、上下方向で重心のブレを 生じ、命中精度に影響し得ること、2)上記構成とすると、吹矢を量産する際に差し＼n込む部分の長さを一定にするための位置決めが困難であるのに対し、フィルムに円 柱部を全て差し込む構成とすると、同じ長さの吹矢を容易に製造することが可能＼と なるといった点を踏まえても、甲１発明に甲５発明を適用する動機付けがあると主 張するが、命中精度や製造の容易性に関して甲１に示唆や動機付けというべき記載 は認められず、他に上記1)及び2)の点に関して甲１発明に甲５発明を適用する動機 付けとなり得るような技術常識等を認めるべき証拠もない。
ア 事案の内容に鑑み、まず、相違点２−１−ｃに関する容易想到性について検 討する。
イ 前記４(1)及び(2)によると、甲２及び３には、前記第２の３(3)ア(ｱ)ａのよ うに本件審決が認定する「長手方向断面が楕円形である先端部と該先端部から後方 に延びる円柱部とからなるピンを備えた吹矢に使用する矢」（甲２・３技術事項） が記載されていると認められるが、それら甲２及び３に記載された矢は、いずれも、 （円錐形の）フィルムを備えたものではない。 また、前記４(3)によると、甲４において、重りの釘2)は頭部を矢の後方（プラス ティックフィルム1)が巻かれた側）に位置しており、フィルムに釘の円柱部全てが 差し込まれているものではなく、フィルムの先端部に重りの釘2)の頭部が接続され ているものでもない。 したがって、仮に、甲１発明に甲２〜４を適用しても、相違点２−１−ｃに係る 本件発明の構成には至らないから、甲２〜４は相違点２−１−ｃについての容易想＼n到性を基礎付けるものではない。
ウ(ｱ) これに対し、甲５発明の矢については、釘４の円柱状部分全てがスカート 部６に差し込まれて固着されるとともに、スカート部６の先端部に連続して釘４の 丸い頭部４ａが接続されているといえる。
(ｲ) しかし、甲１発明の矢は、矢軸５の後方に中空円錐状の羽根部６が篏合固着 されており、矢軸５を羽根部６に全て差し込む形で固着することについて、甲１に これを示唆し、又は動機付ける記載があるとは認められない。 この点、甲１において、矢じりは金属製とされ、標的台は台板と紙とクッション ボードから成るものとされ、クッションボードについては所定厚さ（約２０mm）が 明記され、全長約１０cmの吹矢の約５分の１程度を矢じり４及び矢軸５が占める第 ３図が掲載され、吹矢の当たった状態を示すとされる第６図においては矢じり４の 先端が台板８に接している状態が示されていることを考慮すると、甲１において吹 矢が標的面に当たり「小気味の良い音」を発するについては、矢じり４の先端が台 板に到達することが少なからず寄与していることが窺われる。それにもかかわらず、 仮に矢軸５を羽根部６に全て差し込む形で固着した場合、第６図のように矢じり４ の先端が台板に到達するかには疑問を差し挟む余地がある。このことは、甲１発明 の矢について、矢軸５を羽根部６に全て差し込む形で固着するという構成を採用す＼nることを阻害する事情となり得るところである。
(ｳ) そうすると、甲１発明に甲５発明を適用することについては、示唆も動機付 けもなく、むしろ阻害要因があるともいえるから、甲１及び５に基づいて、当業者 において相違点２−１―ｃに係る本件発明の構＼成とすることが容易になし得たもの とはいえない。
エ したがって、相違点２−１のうちその余の点について判断するまでもなく、 相違点２−１に係る本件発明の構成が容易想到であるとはいえない。＼n
オ 原告の主張について
(ｱ) 原告は、羽根部分がピンから外れ、又は前側（円頭形部分側）にフィルムが ずれてしまうことから、甲１に接した当業者であれば、甲５に開示のようにフィル ムに円柱部を全て差し込む構成とする必要があり、動機付けがある旨を主張する。＼n原告の上記主張は、動機付けとして、甲１や甲５の記載を根拠とするものではな く、物理法則ないし技術常識を指摘するものと解されるところ、原告が上記主張の 根拠として提出する実験結果報告書（甲１２）については、実験に用いられた吹矢 の矢の素材や寸法等も明らかでなく（なお、甲１においては、羽根は、紙又は合成 樹脂材及び金属箔の単独又は組合せにより形成された最大外径１０〜１２mmの軽量 なものとされ、矢の全長は約１０cmであるとされている。）、甲１発明の矢を適切 に再現した上でされた実験であることが担保されているとはみられない。また、そ の内容に沿わない被告提出の報告書（乙１）も存在する。さらに、接着剤の詳細に ついても不明であり、より強固な接着力を有する接着剤を選択するという方法が存 在しないことも裏付けられていない。したがって、前記報告書（甲１２）に基づい て原告の主張するような動機付けがあると認めることはできず、その他、甲１発明 について矢軸５を羽根部６に全て差し込む形で固着するという構成を採る動機付け＼nとなり得るような技術常識等を認めるべき証拠もない。 したがって、原告の上記主張は前記イ〜エの判断を左右するものではない。
(ｲ) 原告は、1)矢軸の途中にフィルムを巻き付ける構成とした場合、ピンの軸が＼nフィルムの中央を通るように固定することが困難となり、上下方向で重心のブレを 生じ、命中精度に影響し得ること、2)上記構成とすると、吹矢を量産する際に差し＼n込む部分の長さを一定にするための位置決めが困難であるのに対し、フィルムに円 柱部を全て差し込む構成とすると、同じ長さの吹矢を容易に製造することが可能＼と なるといった点を踏まえても、甲１発明に甲５発明を適用する動機付けがあると主 張するが、命中精度や製造の容易性に関して甲１に示唆や動機付けというべき記載 は認められず、他に上記1)及び2)の点に関して甲１発明に甲５発明を適用する動機 付けとなり得るような技術常識等を認めるべき証拠もない。
◆判決本文
侵害訴訟の控訴審はこちら。
◆令和3(ネ)10049等
1審はこちら。
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2022.11. 8
平成31(ネ)10007 特許権侵害差止請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和4年8月8日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
1審は４７００万円の損害賠償を認めましたが、控訴審はこれを約5560万円としました。また、1審は102条2項の推定覆滅の割合は完全非公開としましたが、知財高裁は、貢献度９９％＋αと一部非公開としました。また、1審では2項と3項との重畳適用は主張されていません。
(3) 特許法１０２条１項に基づく損害について
ア 適用関係
令和元年法律第３号による改正について 存続期間の満了により、本件特許権１の侵害行為は令和２年３月３１ 日までに終了しているところ、令和元年法律第３号による改正後の特許 法１０２条１項は令和２年４月１日から施行されたものであるが、改正 法附則には経過措置がないことから、本件特許権１の侵害行為には、上 記改正後の特許法１０２条１項が適用される。 一審被告は、改正法を遡及適用せずに旧１項を適用すべきであると主 張するが（前記第２の４(16)参照）、改正後の特許法１０２条１項２号は、 実施相応数量を超える数量又は特定数量（通常実施権を許諾し得た場合 に限る）に応じた実施料相当額を損害の額とするものであるところ、そ の実施相当額の損害が実体法上生じ得ないものとはいえないから、改正 法が実体法上の請求権を新たに創設したものとはいえない。したがって、 同号は、客観的には改正前から損害を構成するといえた実体法上の損害＼nを推定する規定にとどまるものといえるから、一審被告の上記主張を採 用することはできない。
・・・
ウ 「単位数量当たりの利益の額」
原告の製品の１台当たりの限界利益の額が別紙１−１(1)のとおりである ことは、当事者間に争いがない。
エ 「その侵害の行為を組成した物」の譲渡数量等について
販売数
本件では、一審被告による被告表示器Ａ及び被告製品３の生産、譲渡＼n等の行為について間接侵害の成立が認められるが、被告製品３は、被告 表示器ＡにＯＳを提供することによって被告表＼示器Ａと原告の製品と同 等なものを生産するという限度において侵害行為を組成しているもので あるから、特許法１０２条１項の損害を算定するに当たり、被告表示器＼nＡと独立にその譲渡数量を論じる必要はない。 したがって、特許法１０２条１項の損害算定に当たっては、被告表示＼n器Ａの譲渡数量のみを算定基礎とすれば足りる。 そして、平成２５年４月１日から令和２年３月３１日までの被告表示＼n器Ａの販売数が別紙５に記載のとおりであることは、当事者間に争いが ない（なお、被告表示器Ａについては、各月ごとの販売数は明らかでは＼nないので、別紙５のとおり半期ごとの販売数量に基づき、以下、損害額 の算定を行うものとする。また、前記２(2)オのとおり、本件特許権１の 間接侵害が成立するのは平成２５年４月２日以降であるところ、同月１ 日の被告表示器Ａの販売数の有無又はその数量が不明であるが、同日の＼n譲渡等が７年にわたる期間の損害額全体に影響するのはごくわずかであ り、この１日分を含めるか否かの相違は以下の算定の中で吸収され、何 らかの影響を及ぼすことは想定し難いから、同日の販売数を改めて算定 することはせず、別紙５に記載の販売数をそのまま用いることとする。）。
譲渡数量
一審被告は、「その侵害の行為を組成した物」は直接侵害品であると ころ、被告表示器Ａ及び被告製品３を購入した者の全てが本件発明１の＼n実施品（直接侵害品）を生産しているのではないと主張する（前記第２ の４(16)参照）。しかしながら、間接侵害行為は特許権を「侵害するものとみなす」 （特許法１０１条）とされており、そして、特許権侵害の損害の額につ いて、「その侵害の行為を組成した物」（同法１０２条１項）とされてい るところ、前記ア のとおり、間接侵害にも同法１０２条の適用がある と解する以上、「侵害の行為を組成した物」とは間接侵害品を指すもの と解するべきである。
もっとも、特許法１０１条２号に係る間接侵害品たる部品等は、特許 権を侵害しない用途ないし態様で使用することができるものである。そ して、そのような部品等の譲渡は、当該部品等の譲渡等により特許権侵 害が惹起される蓋然性が高いと認められる場合には、譲渡先での使用用 途ないし態様のいかんを問わず、間接侵害行為を構成するが、実際に譲＼n渡先で特許権を侵害する用途ないし態様で使用されていない場合には、 結果的には、間接侵害品の売上げに当該特許権が寄与していない。そう すると、そのような譲渡先については、間接侵害行為がなければ特許権 者の製品が販売できたとはいえないことになり、特許権者等に特許発明 の物の譲渡による得べかりし利益の損害は発生しないので、当該物の譲 渡によって得た利益の額を特許権者等が受けた損害の額と推定すること はできないというべきである。そして、このような場合は同法１０２条 １項１号の「販売することができないとする事情」に該当するものと解 するのが相当である。一審被告の主張は、仮に、直接侵害品の生産に用 いられた数量のみを損害算定の基礎とすべき主張が採用されない場合に は、同一の事情を「販売することができないとする事情」として主張す るとの趣旨も含むものと解され、その限度で採用することができる。 したがって、特許権者等の損害額の算定に当たっては、そのような販 売数量は、特許法１０２条１項の「譲渡数量」から控除されると解する のが相当である。
オ 「販売することができないとする事情」について
販売することができないとする事情（その１）
一審被告は、1)原告の製品が一審原告製のプログラマブル・コントロ ーラにしか接続できないこと、2)一審原告がプログラマブル・コントロ ーラ用表示器の市場において意味のあるシェアを有しておらず、本件発＼n明１の技術的特徴による販売への貢献も極めてわずかであるから、被告 表示器Ａ及び被告製品３の購入者のほとんどは、一審原告以外のメーカ＼nーの製品を購入する、3)原告の製品は本件発明１の実施品ではないから 本件特許権１の侵害によって一審原告に損害が発生する余地はない旨を 主張する（以下、この主張に係る事情を「販売することができないとす る事情（その１）」という。）。
特許法１０２条１項１号の「販売することができないとする事情」と は、侵害行為と特許権者の製品の販売減少との相当因果関係を阻害する 事情をいうものである。
本件発明１の特徴的技術手段は、異常発生時におけるタッチによる接 点検索にすぎず、回路モニタ機能全体ではないことや、従来製品として、＼nモニタ上に表示される異常種類のうち特定のものをタッチして指定する＼nと、その指定された異常種類に対応する異常現象の発生をモニタしたラ ダー回路が表示され、異常種類の原因となるコイルの指定や接点の指定＼nをタッチパネル上の入力画面でデバイス名又はデバイス番号を入力して 行う製品が存在していたことは、前記２(2)イ において認定したとおり である。そうすると、本件発明１に係る機能を全て使用することができ＼nる製品が原告の製品以外に存在していなかったとしても、コイルの指定 や接点の指定をタッチパネル上の入力画面でデバイス名又はデバイス番 号を入力して行う製品は存在しており、そのような製品でも、異常現象 の発生時にラダー回路図面集を参照しなくても真の異常原因を特定した り、原因の特定のために次々にラダー回路を読み出していったりするこ と自体は可能であり、それほど複雑な操作を要するものではないといえ＼nる。さらに、本件発明１の技術的範囲に含まれないものであっても、異 常発生時においてコイル検索のみを実施できるようにし、回路を戻る場 合には検索機能を用いずに戻る機能＼を有する表示装置であれば、異常現＼n象の発生時にラダー回路図面集を参照しなくても真の異常原因を特定し たり、原因の特定のために次々にラダー回路を読み出していったりする という目的を達することに支障があるとは考えにくい。加えて、本件発 明１の特徴的技術手段である接点検索は、原告の製品にですら実施され ていないものであり、この特徴的技術手段が原告の製品の販売に貢献し ていないことは明らかである。しかも、この特徴的手段である接点検索 は、被告表示器Ａ及び被告製品３の多数の機能＼のうち、わずか一点に関 するものであって、その機能の極めて僅少な部分しか占めない。＼n 以上からすると、本件発明１の技術的特徴部分が被告表示器Ａ及び被＼n告製品３の販売数に大きく寄与したものとはおよそ想定し難い。また、 一審原告のプログラマブル表示器(表示装置）における市場シェアは、＼n別紙７−２の「その他」に含まれるにすぎない僅少なものである（甲３ １）上に、原告の製品は、一審原告製のプログラマブル・コントローラ にしか接続できない（争いがない。）のであるから、被告表示器Ａ及び＼n被告製品３が本件発明１の特徴的技術部分を備えないことによってわず かに販売数が減少したとしても、その減少数分を埋め合わせる需要が、 全て一審原告の方に向かうとも想定し難い。 したがって、本件では、被告表示器Ａ及び被告製品３が本件特許１を＼n侵害したことによって原告の製品が販売減少したとの相当因果関係は、 著しい程度で阻害されると認めるべきであり、被告表示器Ａの販売数の＼n９９％について販売することができないとする事情があると認めるのが 相当である。
販売することができないとする事情（その２）
前記エ のとおり、一審被告が直接侵害品の生産に用いられた被告表＼n示器Ａの数量として主張するところは、「販売することができないとす る事情」の一要素として考慮することができるところ、一審被告は、前 記第２の４(16)（原判決第３の１８（被告の主張）(1)ア ｃ）のとおり、 1)輸出の除外、2)プログラマブル・コントローラに接続しない利用態様 の除外、3)一審被告製シーケンサ等に接続する利用態様の割合から算出 される事情、4)対応シーケンサ等に接続する利用態様の割合から算出さ れる事情、5)被告製品１−２についてオプション機能ボートを購入した＼n割合から算出される事情、6)ワンタッチ回路ジャンプ機能を用いるプロ＼nジェクトデータを有する被告表示器Ａの割合から算出される事情を主張＼nする（前記第２の４(16)参照。以下、この主張に係る事情を「販売するこ とができないとする事情（その２）」という。）。
そこで、検討するに、まず、一審被告が把握している被告表示器Ａの＼n輸出台数は、別紙７の１に記載したとおりであること、平成２５年の一 審被告製のプログラマブル表示器の販売数量、販売金額、国内市場シェ＼nアは、同７の２に記載したとおりであること、平成２５年から令和２年 までの一審被告のプログラマブル・コントローラの国内総販売数、国内 市場シェアは、同７の３に記載したとおりであること、一審被告製シー ケンサ（プログラマブル・コントローラ）の販売実績、回路モニタ機能＼nの実行が可能なシーケンサ等の割合は、同７の４に記載のとおりである＼nこと、ＧＴ１５（被告製品１−２）に装着可能なオプション機能＼ボード の販売台数は、別紙７の５に記載のとおりであることが認められ（甲３ １、乙５８ないし６４、弁論の全趣旨）、これに反する証拠はない。 上記認定事実を前提に更に検討すると、1)国外に輸出された被告表示＼n器Ａについては、本件発明１が実施されるのが日本国外となり、属地主 義の原則から本件特許権１の侵害は生じ得ないから、一審被告から開示 された輸出台数は控除するのが相当であるが、その輸出台数を一審被告 は別紙７の１のとおり把握しているとし、これに疑念を差し挟む理由も ないところ、その台数が全体の販売数に占める割合は僅少である。2)プ ログラマブル・コントローラに接続しない被告表示器Ａについても本件＼n特許権１の侵害が生じないところ、その数量は、一審被告すらおおよそ の割合でしか示し得ていないものの（別紙２−１）、前記２(2)エ のと おり、ユーザは高額な機器である被告表示器Ａの機能＼を十全に利用する＼nため回路モニタ機能等を利用しようと合理的に行動するものといえるか＼nら、被告表示器Ａをプログラマブル・コントローラに接続する割合は非＼n常に高くなるものと推認される。3)一審被告製シーケンサ等に接続する 利用態様の割合については、前記２(2)エのとおり、プログラマブル・コ ントローラとプログラマブル表示器とを同一メーカのもので統一する傾＼n向があると推認されることから、一審被告製シーケンサの国内市場シェ ア割合（別紙７−３）に従った割合で被告表示器Ａが一審被告製シーケ＼nンサに接続されるものとするのは不自然であり、当該シェア割合よりは 一定程度高い割合で一審被告製シーケンサと接続されるものと推認する のが相当であるが、他社の製品との組み合わせが僅少であるとまでは認 め難い。4)対応シーケンサ等に接続する利用態様の割合については、被 告表示器Ａがその仕様・機能＼等からみて特定のシーケンサに用いられる とする特別な傾向があることまでもを認めるに足りる証拠はないから、 回路モニタ機能を利用できないシーケンサの販売割合（別紙７−４）は＼nその割合のまま考慮することが相当である。5)被告製品１−２について オプション機能ボートを購入したユーザの割合（最大で約４分の１）に＼nついては、一定の考慮をするものとするが、そもそも被告表示器Ａに占＼nめる被告製品１−２の割合は約●パーセントにすぎないから、いずれに しても、被告表示器Ａ全体の中ではほとんど影響を及ぼさない。最後に、＼n6)ユーザがワンタッチ回路ジャンプ機能を用いるプロジェクトデータを＼n作成する割合については、引用に係る原判決第４の２(2)（本判決前記１ (2)にて補正されたもの）において認定したとおり、一審被告がワンタッ チ回路ジャンプ機能を宣伝のポイントとしていたことや、被告表＼示器Ａ 及び被告製品３を購入等したユーザは回路モニタ機能等を用いることを＼n強く動機付けられ、その機能がインストールされる可能＼性もかなり高い といえること等に照らせば、ワンタッチ回路ジャンプ機能を用いようと＼nする者は相応の数に上るものと考えられるものの、具体的な割合を確定 するに足りる資料はない。
以上の観点から検討するところ、上記1)、2)、5)については、直接侵 害品の生産に用いられる被告表示器Ａの数量に与える影響はわずか、あ＼nるいは少ないが、上記4)及び6)については直接侵害品の生産に用いられ る被告表示器Ａの数量に与える影響はかなり大きく、3)についても少な からぬ影響があるというべきである。なお、ここまでにおいて、これら の事情を独立の要素として考慮したが、例えば、ワンタッチ回路ジャン プ機能を用いるプロジェクトデータを作成するユーザは回路モニタ機能＼ 等を使用できる機器を有しているなど、これらの要素は相互に関連性を 有する場合もあり得る。そこで、このような点も加味して、上記事情を 総合考慮すると、被告表示器Ａの販売数の●●％が直接侵害品の生産に＼nは用いられなかったものと推認することが相当である。したがって、こ の限度において、「販売することができないとする事情」があると認め る。
一審被告の主張について
一審被告は、ユーザからの不具合調査や技術支援の依頼への対応に応 じてユーザから取得しているプロジェクトデータから、本件発明１の実 施品の生産に用いられる被告表示器Ａの数が推定できると主張する（前＼n記第２の４(16)参照）が、これらのプロジェクトデータは、一審被告に対 して技術支援を求めるユーザ、不具合品として製品を返却してきたユー ザ、他社製表示器から一審被告製品に乗り換えたユーザから取得してき＼nたプロジェクトデータというのであって（乙７２）、全くランダム化さ れていないものであり、それらユーザが一審被告の製品を用いるユーザ の平均的な技術水準にあるとは認め難く、その主張を採用することはで きないそのほか一審被告がるる主張するところも、前記 及び の認定を左 右しない。
一審原告の主張について
一審原告は、前記 3)の事情につき、引用に係る原判決第３の１８(1) ア ｃ（本判決前記第２の４(12)で補正されたもの）のとおり、プログラ マブル表示器を他社製のプログラマブル・コントローラに接続する利用＼n態様は僅少である旨主張する。しかしながら、プログラマブル・コント ローラの市場シェアでは下位を占めるが、プログラマブル表示器のシェ＼nアでは上位を占める社があり（乙５８ないし６４）、そのような社のプ ログラマブル表示器は他社製のプログラマブル・コントローラに接続さ＼nれることを前提にされていると考えられる。このような点に鑑みると、 異なる社が製造するプログラマブル表示器とプログラマブル・コントロ＼nーラとを組み合わせることも、当業界としてあり得る対応と推認される。 そうすると、プログラマブル表示器とプログラマブル・コントローラの＼n親和性が好まれるといっても、他社製のものとの組み合わせることが僅 少であるとまでは認められないから、一審原告の上記主張を採用するこ とができない。
また、一審原告は、同ｃ(b)（本判決前記第２の４(12)で補正されたもの） のとおり、1)被告表示器Ａと接続できない場合がある「ＭＥＬＳＥＣ Ｑｎ Ａシリーズ」、「ＭＥＬＳＥＣ Ａシリーズ」、「MELDAS C6/C64」、「MELSE C iQ-Lシリーズ」及び「CNC C80シリーズ」などのシーケンサを購入 したユーザが被告表示器Ａを購入するはずがない、2)単純な使用態様で あるスタンドアローン向けのシーケンサに回路モニタ機能等を有する高＼n額な被告表示器Ａを接続するユーザはいない旨主張するが、上記1)につ いていえば、仮に、一審原告の指摘するシーケンサが被告表示器Ａと接＼n続できないとしても、別紙７の４のとおり、一審被告製シーケンサ全体 に占めるその販売割合は●ないし●●●％と極めて僅少であって全体的 な傾向を全く左右させないものであるし、上記2)についていえば、一審 被告が主張するように言い切ることができることを認めるに足りる証拠 はない。そのほか一審原告がるる主張するところも、前記 及び の認定を左 右しない。
以上のとおり「販売することができないとする事情（その１）」とし て、主に本件発明１の売上げへの貢献に関する観点からの９９％の控除 と「販売することができないとする事情（その２）」として、直接侵害 品の生産に用いられていないとの観点からの●●％の控除が認められ、 両者は独立して考慮できる控除要素であるから、結局、別紙８に記載の とおり、被告表示器Ａの譲渡数量から、９９％の譲渡数量を控除し、更＼nにその数量から●●％の譲渡数量を控除した数量（控除数量は、●●● ●％となる。）について「販売することがのできないとする事情」を認 めるのが相当である（この数値は、一審原告が自認する５９／６０≒０．９８ ３を下回るものではない。）。
カ 特許法１０２条１項１号の損害
前記イないしオの判断を踏まえると、特許法１０２条１項１号に基づく 一審原告の損害額は、別紙８のとおり、５０６２万９２０５円と認めるの が相当である。
キ 特許法１０２条１項２号の損害
特許法１０２条１項２号は、特定数量がある場合、その数量に応じた実 施料に相当する額を損害の額とすることができると定める一方で、同号括 弧書きは、特許権者等が当該特許権者等の特許権について実施権の許諾を し得たと認められない部分を除く部分を除外しているから、侵害者の侵害 行為により特許権者がライセンスの機会を喪失したとはいえない場合には 実施料に相当する額の逸失利益が生じるものではないことが規定されてい る。
前記オのとおり、本件において認められた特定数量は本件発明１の特徴 的技術部分が被告表示器Ａ及び被告製品３の販売量に貢献しているとは認＼nめられない数量、機能上の制約あるいは一審原告のシェア割合からみてユ＼nーザの需要が原告の製品に向かず、一審原告以外の他社への購入に振り向 けられる数量、直接侵害品の生産に向けられず本件発明１の技術的範囲に 属しない表示器となる数量を合わせたものであるから、そのように本件発＼n明１が販売数量に貢献し得ていない製品や一審被告以外の他社が販売する 製品について、一審原告が一審被告に本件発明１をライセンスし得るとは 認められない。そうすると、特許法１０２条１項２号の損害を認めることはできない。
(4) 特許法１０２条２項に基づく損害について
ア 本件の間接侵害への特許法１０２条２項の適用の可否
特許法１０２条２項は、侵害者が侵害行為により受けた利益の額を特許 権者等が受けた損害の額と推定すると定めるところ、この規定の趣旨は先 に同条１項について述べたのと同様であると解される。したがって、先に 同条１項について述べたのと同様の考え方の下に、本件において同条２項 の適用を肯定するのが相当である。
イ 侵害者が侵害の行為により受けた利益の額
平成２５年４月から令和２年３月までの被告表示器Ａ及び被告製品３の＼n販売額が別紙３ないし６に記載されたとおりであること、被告表示器Ａの＼n限界利益率が２０パーセントを下らないこと、被告製品３の限界利益率が 原判決別紙「被告の変動費の内訳、加重平均値及び限界利益率」に記載さ れたとおりであることは、当事者間に争いがない。
ウ 推定覆滅事由について
特許法１０２条２項は推定規定であるから、侵害者の側で、侵害者が 得た利益の一部又は全部について、特許権者が受けた損害との相当因果 関係が欠けることを主張立証した場合には、その限度で上記推定は覆滅 されるものと解される。ここで、特許法１０１条２号の間接侵害品が実際には直接侵害品の生産に用いられることがなかった場合には、結果的にみれば、当該間接侵 害品の譲渡行為がなければ特許発明の物を譲渡することができたという 関係にはなく、特許権者に特許発明の物の譲渡により得べかりし利益の 損害は発生しないので、当該物の譲渡によって得た利益の額を特許権者 が受けた損害の額と推定することはできないというべきであるから、こ のような場合は同法１０２条２項の推定を覆す事情に該当するものと解 するのが相当である。そうすると、先に特許法１０２条１項１号につい て述べた事情（前記(3)オ 。以下「推定覆滅事由（その１）」という。） は、特許法１０２条２項の推定覆事由として捉えることができるから、 被告表示器Ａ及び被告製品３の利益の９９％について覆滅事由があると＼n認めるのが相当である。さらに、被告表示器Ａ及び被告製品３のうち、＼n直接侵害品の生産に用いられなかった分については一審原告の受けた損 害額であるとの推定を覆す事情（以下「推定覆滅事由（その２）」とい う。）があるというべきであるところ、直接侵害品の生産に用いられな かった被告表示器Ａの数は、前記(3)オ と同旨の理由により、全体の● ●％に及ぶと認められるから、●●％の利益について推定が覆滅される ものと認めるのが相当である。また、被告製品３についても、直接侵害 品の生産に用いられたものと、そうではないものとが生じるが、特にど ちらかに偏るべき事情はうかがわれないから、そのインストール先の表＼n示器Ａと同様の割合で、その●●％の利益について推定が覆滅されるも のと認めるのが相当である。
以上のとおりであり、推定覆滅事由（その１）として、主に本件発明 １の売上げへ貢献に関する観点から導いた９９％の減額と推定覆滅事由 （その２）として、直接侵害品の生産に用いられているかの観点から導 いた●●％の減額が認められ、両者は独立して考慮できる減額要素であ るから、結局、受けた利益のうち、●●●●％の額について推定覆滅事 由を認めるのが相当である（この数値は、一審原告が自認する５９／６０ ≒０．９８３を下回るものではない。）。
エ 特許法１０２条２項の損害
前記イ及びウの判断を踏まえると、特許法１０２条２項に基づく一審原 告の損害額は、別紙９のとおり、合計２４２４万７０８０円と認めるのが 相当である。
オ 特許法１０２条３項の重畳適用について
仮に、特許法の解釈上、特許法１０２条２項と３項の重畳適用が排除さ れていないとしても、その適用は同条１項２号の趣旨にかなったものとな るのが相当と思料されるべきところ、本件においては、同条２項の覆滅事 由は前記ウ 及び のとおり、そもそも同条１項２号の適用のない場合で あるから、同条３項を重畳適用できる事案ではない。 したがって、いずれにせよ、一審原告の上記主張を採用することはでき ないものである。
(5) 小括
前記(3)及び(4)の判断を踏まえると、前記(3)にて認定の特許法１０２条１項 に基づく原告の損害額（５０６２万９２０５円）の方が高いことから、その 額を一審原告の損害と認める。
(6) 弁護士費用
一審原告は本件訴訟の追行等を原告訴訟代理人に委任したところ（当裁判 所に顕著な事実）、一審被告の特許権侵害行為と相当因果関係のある弁護士 費用は、５００万円と認めるのが相当である。
(3) 特許法１０２条１項に基づく損害について
ア 適用関係
令和元年法律第３号による改正について 存続期間の満了により、本件特許権１の侵害行為は令和２年３月３１ 日までに終了しているところ、令和元年法律第３号による改正後の特許 法１０２条１項は令和２年４月１日から施行されたものであるが、改正 法附則には経過措置がないことから、本件特許権１の侵害行為には、上 記改正後の特許法１０２条１項が適用される。 一審被告は、改正法を遡及適用せずに旧１項を適用すべきであると主 張するが（前記第２の４(16)参照）、改正後の特許法１０２条１項２号は、 実施相応数量を超える数量又は特定数量（通常実施権を許諾し得た場合 に限る）に応じた実施料相当額を損害の額とするものであるところ、そ の実施相当額の損害が実体法上生じ得ないものとはいえないから、改正 法が実体法上の請求権を新たに創設したものとはいえない。したがって、 同号は、客観的には改正前から損害を構成するといえた実体法上の損害＼nを推定する規定にとどまるものといえるから、一審被告の上記主張を採 用することはできない。
・・・
ウ 「単位数量当たりの利益の額」
原告の製品の１台当たりの限界利益の額が別紙１−１(1)のとおりである ことは、当事者間に争いがない。
エ 「その侵害の行為を組成した物」の譲渡数量等について
販売数
本件では、一審被告による被告表示器Ａ及び被告製品３の生産、譲渡＼n等の行為について間接侵害の成立が認められるが、被告製品３は、被告 表示器ＡにＯＳを提供することによって被告表＼示器Ａと原告の製品と同 等なものを生産するという限度において侵害行為を組成しているもので あるから、特許法１０２条１項の損害を算定するに当たり、被告表示器＼nＡと独立にその譲渡数量を論じる必要はない。 したがって、特許法１０２条１項の損害算定に当たっては、被告表示＼n器Ａの譲渡数量のみを算定基礎とすれば足りる。 そして、平成２５年４月１日から令和２年３月３１日までの被告表示＼n器Ａの販売数が別紙５に記載のとおりであることは、当事者間に争いが ない（なお、被告表示器Ａについては、各月ごとの販売数は明らかでは＼nないので、別紙５のとおり半期ごとの販売数量に基づき、以下、損害額 の算定を行うものとする。また、前記２(2)オのとおり、本件特許権１の 間接侵害が成立するのは平成２５年４月２日以降であるところ、同月１ 日の被告表示器Ａの販売数の有無又はその数量が不明であるが、同日の＼n譲渡等が７年にわたる期間の損害額全体に影響するのはごくわずかであ り、この１日分を含めるか否かの相違は以下の算定の中で吸収され、何 らかの影響を及ぼすことは想定し難いから、同日の販売数を改めて算定 することはせず、別紙５に記載の販売数をそのまま用いることとする。）。
譲渡数量
一審被告は、「その侵害の行為を組成した物」は直接侵害品であると ころ、被告表示器Ａ及び被告製品３を購入した者の全てが本件発明１の＼n実施品（直接侵害品）を生産しているのではないと主張する（前記第２ の４(16)参照）。しかしながら、間接侵害行為は特許権を「侵害するものとみなす」 （特許法１０１条）とされており、そして、特許権侵害の損害の額につ いて、「その侵害の行為を組成した物」（同法１０２条１項）とされてい るところ、前記ア のとおり、間接侵害にも同法１０２条の適用がある と解する以上、「侵害の行為を組成した物」とは間接侵害品を指すもの と解するべきである。
もっとも、特許法１０１条２号に係る間接侵害品たる部品等は、特許 権を侵害しない用途ないし態様で使用することができるものである。そ して、そのような部品等の譲渡は、当該部品等の譲渡等により特許権侵 害が惹起される蓋然性が高いと認められる場合には、譲渡先での使用用 途ないし態様のいかんを問わず、間接侵害行為を構成するが、実際に譲＼n渡先で特許権を侵害する用途ないし態様で使用されていない場合には、 結果的には、間接侵害品の売上げに当該特許権が寄与していない。そう すると、そのような譲渡先については、間接侵害行為がなければ特許権 者の製品が販売できたとはいえないことになり、特許権者等に特許発明 の物の譲渡による得べかりし利益の損害は発生しないので、当該物の譲 渡によって得た利益の額を特許権者等が受けた損害の額と推定すること はできないというべきである。そして、このような場合は同法１０２条 １項１号の「販売することができないとする事情」に該当するものと解 するのが相当である。一審被告の主張は、仮に、直接侵害品の生産に用 いられた数量のみを損害算定の基礎とすべき主張が採用されない場合に は、同一の事情を「販売することができないとする事情」として主張す るとの趣旨も含むものと解され、その限度で採用することができる。 したがって、特許権者等の損害額の算定に当たっては、そのような販 売数量は、特許法１０２条１項の「譲渡数量」から控除されると解する のが相当である。
オ 「販売することができないとする事情」について
販売することができないとする事情（その１）
一審被告は、1)原告の製品が一審原告製のプログラマブル・コントロ ーラにしか接続できないこと、2)一審原告がプログラマブル・コントロ ーラ用表示器の市場において意味のあるシェアを有しておらず、本件発＼n明１の技術的特徴による販売への貢献も極めてわずかであるから、被告 表示器Ａ及び被告製品３の購入者のほとんどは、一審原告以外のメーカ＼nーの製品を購入する、3)原告の製品は本件発明１の実施品ではないから 本件特許権１の侵害によって一審原告に損害が発生する余地はない旨を 主張する（以下、この主張に係る事情を「販売することができないとす る事情（その１）」という。）。
特許法１０２条１項１号の「販売することができないとする事情」と は、侵害行為と特許権者の製品の販売減少との相当因果関係を阻害する 事情をいうものである。
本件発明１の特徴的技術手段は、異常発生時におけるタッチによる接 点検索にすぎず、回路モニタ機能全体ではないことや、従来製品として、＼nモニタ上に表示される異常種類のうち特定のものをタッチして指定する＼nと、その指定された異常種類に対応する異常現象の発生をモニタしたラ ダー回路が表示され、異常種類の原因となるコイルの指定や接点の指定＼nをタッチパネル上の入力画面でデバイス名又はデバイス番号を入力して 行う製品が存在していたことは、前記２(2)イ において認定したとおり である。そうすると、本件発明１に係る機能を全て使用することができ＼nる製品が原告の製品以外に存在していなかったとしても、コイルの指定 や接点の指定をタッチパネル上の入力画面でデバイス名又はデバイス番 号を入力して行う製品は存在しており、そのような製品でも、異常現象 の発生時にラダー回路図面集を参照しなくても真の異常原因を特定した り、原因の特定のために次々にラダー回路を読み出していったりするこ と自体は可能であり、それほど複雑な操作を要するものではないといえ＼nる。さらに、本件発明１の技術的範囲に含まれないものであっても、異 常発生時においてコイル検索のみを実施できるようにし、回路を戻る場 合には検索機能を用いずに戻る機能＼を有する表示装置であれば、異常現＼n象の発生時にラダー回路図面集を参照しなくても真の異常原因を特定し たり、原因の特定のために次々にラダー回路を読み出していったりする という目的を達することに支障があるとは考えにくい。加えて、本件発 明１の特徴的技術手段である接点検索は、原告の製品にですら実施され ていないものであり、この特徴的技術手段が原告の製品の販売に貢献し ていないことは明らかである。しかも、この特徴的手段である接点検索 は、被告表示器Ａ及び被告製品３の多数の機能＼のうち、わずか一点に関 するものであって、その機能の極めて僅少な部分しか占めない。＼n 以上からすると、本件発明１の技術的特徴部分が被告表示器Ａ及び被＼n告製品３の販売数に大きく寄与したものとはおよそ想定し難い。また、 一審原告のプログラマブル表示器(表示装置）における市場シェアは、＼n別紙７−２の「その他」に含まれるにすぎない僅少なものである（甲３ １）上に、原告の製品は、一審原告製のプログラマブル・コントローラ にしか接続できない（争いがない。）のであるから、被告表示器Ａ及び＼n被告製品３が本件発明１の特徴的技術部分を備えないことによってわず かに販売数が減少したとしても、その減少数分を埋め合わせる需要が、 全て一審原告の方に向かうとも想定し難い。 したがって、本件では、被告表示器Ａ及び被告製品３が本件特許１を＼n侵害したことによって原告の製品が販売減少したとの相当因果関係は、 著しい程度で阻害されると認めるべきであり、被告表示器Ａの販売数の＼n９９％について販売することができないとする事情があると認めるのが 相当である。
販売することができないとする事情（その２）
前記エ のとおり、一審被告が直接侵害品の生産に用いられた被告表＼n示器Ａの数量として主張するところは、「販売することができないとす る事情」の一要素として考慮することができるところ、一審被告は、前 記第２の４(16)（原判決第３の１８（被告の主張）(1)ア ｃ）のとおり、 1)輸出の除外、2)プログラマブル・コントローラに接続しない利用態様 の除外、3)一審被告製シーケンサ等に接続する利用態様の割合から算出 される事情、4)対応シーケンサ等に接続する利用態様の割合から算出さ れる事情、5)被告製品１−２についてオプション機能ボートを購入した＼n割合から算出される事情、6)ワンタッチ回路ジャンプ機能を用いるプロ＼nジェクトデータを有する被告表示器Ａの割合から算出される事情を主張＼nする（前記第２の４(16)参照。以下、この主張に係る事情を「販売するこ とができないとする事情（その２）」という。）。
そこで、検討するに、まず、一審被告が把握している被告表示器Ａの＼n輸出台数は、別紙７の１に記載したとおりであること、平成２５年の一 審被告製のプログラマブル表示器の販売数量、販売金額、国内市場シェ＼nアは、同７の２に記載したとおりであること、平成２５年から令和２年 までの一審被告のプログラマブル・コントローラの国内総販売数、国内 市場シェアは、同７の３に記載したとおりであること、一審被告製シー ケンサ（プログラマブル・コントローラ）の販売実績、回路モニタ機能＼nの実行が可能なシーケンサ等の割合は、同７の４に記載のとおりである＼nこと、ＧＴ１５（被告製品１−２）に装着可能なオプション機能＼ボード の販売台数は、別紙７の５に記載のとおりであることが認められ（甲３ １、乙５８ないし６４、弁論の全趣旨）、これに反する証拠はない。 上記認定事実を前提に更に検討すると、1)国外に輸出された被告表示＼n器Ａについては、本件発明１が実施されるのが日本国外となり、属地主 義の原則から本件特許権１の侵害は生じ得ないから、一審被告から開示 された輸出台数は控除するのが相当であるが、その輸出台数を一審被告 は別紙７の１のとおり把握しているとし、これに疑念を差し挟む理由も ないところ、その台数が全体の販売数に占める割合は僅少である。2)プ ログラマブル・コントローラに接続しない被告表示器Ａについても本件＼n特許権１の侵害が生じないところ、その数量は、一審被告すらおおよそ の割合でしか示し得ていないものの（別紙２−１）、前記２(2)エ のと おり、ユーザは高額な機器である被告表示器Ａの機能＼を十全に利用する＼nため回路モニタ機能等を利用しようと合理的に行動するものといえるか＼nら、被告表示器Ａをプログラマブル・コントローラに接続する割合は非＼n常に高くなるものと推認される。3)一審被告製シーケンサ等に接続する 利用態様の割合については、前記２(2)エのとおり、プログラマブル・コ ントローラとプログラマブル表示器とを同一メーカのもので統一する傾＼n向があると推認されることから、一審被告製シーケンサの国内市場シェ ア割合（別紙７−３）に従った割合で被告表示器Ａが一審被告製シーケ＼nンサに接続されるものとするのは不自然であり、当該シェア割合よりは 一定程度高い割合で一審被告製シーケンサと接続されるものと推認する のが相当であるが、他社の製品との組み合わせが僅少であるとまでは認 め難い。4)対応シーケンサ等に接続する利用態様の割合については、被 告表示器Ａがその仕様・機能＼等からみて特定のシーケンサに用いられる とする特別な傾向があることまでもを認めるに足りる証拠はないから、 回路モニタ機能を利用できないシーケンサの販売割合（別紙７−４）は＼nその割合のまま考慮することが相当である。5)被告製品１−２について オプション機能ボートを購入したユーザの割合（最大で約４分の１）に＼nついては、一定の考慮をするものとするが、そもそも被告表示器Ａに占＼nめる被告製品１−２の割合は約●パーセントにすぎないから、いずれに しても、被告表示器Ａ全体の中ではほとんど影響を及ぼさない。最後に、＼n6)ユーザがワンタッチ回路ジャンプ機能を用いるプロジェクトデータを＼n作成する割合については、引用に係る原判決第４の２(2)（本判決前記１ (2)にて補正されたもの）において認定したとおり、一審被告がワンタッ チ回路ジャンプ機能を宣伝のポイントとしていたことや、被告表＼示器Ａ 及び被告製品３を購入等したユーザは回路モニタ機能等を用いることを＼n強く動機付けられ、その機能がインストールされる可能＼性もかなり高い といえること等に照らせば、ワンタッチ回路ジャンプ機能を用いようと＼nする者は相応の数に上るものと考えられるものの、具体的な割合を確定 するに足りる資料はない。
以上の観点から検討するところ、上記1)、2)、5)については、直接侵 害品の生産に用いられる被告表示器Ａの数量に与える影響はわずか、あ＼nるいは少ないが、上記4)及び6)については直接侵害品の生産に用いられ る被告表示器Ａの数量に与える影響はかなり大きく、3)についても少な からぬ影響があるというべきである。なお、ここまでにおいて、これら の事情を独立の要素として考慮したが、例えば、ワンタッチ回路ジャン プ機能を用いるプロジェクトデータを作成するユーザは回路モニタ機能＼ 等を使用できる機器を有しているなど、これらの要素は相互に関連性を 有する場合もあり得る。そこで、このような点も加味して、上記事情を 総合考慮すると、被告表示器Ａの販売数の●●％が直接侵害品の生産に＼nは用いられなかったものと推認することが相当である。したがって、こ の限度において、「販売することができないとする事情」があると認め る。
一審被告の主張について
一審被告は、ユーザからの不具合調査や技術支援の依頼への対応に応 じてユーザから取得しているプロジェクトデータから、本件発明１の実 施品の生産に用いられる被告表示器Ａの数が推定できると主張する（前＼n記第２の４(16)参照）が、これらのプロジェクトデータは、一審被告に対 して技術支援を求めるユーザ、不具合品として製品を返却してきたユー ザ、他社製表示器から一審被告製品に乗り換えたユーザから取得してき＼nたプロジェクトデータというのであって（乙７２）、全くランダム化さ れていないものであり、それらユーザが一審被告の製品を用いるユーザ の平均的な技術水準にあるとは認め難く、その主張を採用することはで きないそのほか一審被告がるる主張するところも、前記 及び の認定を左 右しない。
一審原告の主張について
一審原告は、前記 3)の事情につき、引用に係る原判決第３の１８(1) ア ｃ（本判決前記第２の４(12)で補正されたもの）のとおり、プログラ マブル表示器を他社製のプログラマブル・コントローラに接続する利用＼n態様は僅少である旨主張する。しかしながら、プログラマブル・コント ローラの市場シェアでは下位を占めるが、プログラマブル表示器のシェ＼nアでは上位を占める社があり（乙５８ないし６４）、そのような社のプ ログラマブル表示器は他社製のプログラマブル・コントローラに接続さ＼nれることを前提にされていると考えられる。このような点に鑑みると、 異なる社が製造するプログラマブル表示器とプログラマブル・コントロ＼nーラとを組み合わせることも、当業界としてあり得る対応と推認される。 そうすると、プログラマブル表示器とプログラマブル・コントローラの＼n親和性が好まれるといっても、他社製のものとの組み合わせることが僅 少であるとまでは認められないから、一審原告の上記主張を採用するこ とができない。
また、一審原告は、同ｃ(b)（本判決前記第２の４(12)で補正されたもの） のとおり、1)被告表示器Ａと接続できない場合がある「ＭＥＬＳＥＣ Ｑｎ Ａシリーズ」、「ＭＥＬＳＥＣ Ａシリーズ」、「MELDAS C6/C64」、「MELSE C iQ-Lシリーズ」及び「CNC C80シリーズ」などのシーケンサを購入 したユーザが被告表示器Ａを購入するはずがない、2)単純な使用態様で あるスタンドアローン向けのシーケンサに回路モニタ機能等を有する高＼n額な被告表示器Ａを接続するユーザはいない旨主張するが、上記1)につ いていえば、仮に、一審原告の指摘するシーケンサが被告表示器Ａと接＼n続できないとしても、別紙７の４のとおり、一審被告製シーケンサ全体 に占めるその販売割合は●ないし●●●％と極めて僅少であって全体的 な傾向を全く左右させないものであるし、上記2)についていえば、一審 被告が主張するように言い切ることができることを認めるに足りる証拠 はない。そのほか一審原告がるる主張するところも、前記 及び の認定を左 右しない。
以上のとおり「販売することができないとする事情（その１）」とし て、主に本件発明１の売上げへの貢献に関する観点からの９９％の控除 と「販売することができないとする事情（その２）」として、直接侵害 品の生産に用いられていないとの観点からの●●％の控除が認められ、 両者は独立して考慮できる控除要素であるから、結局、別紙８に記載の とおり、被告表示器Ａの譲渡数量から、９９％の譲渡数量を控除し、更＼nにその数量から●●％の譲渡数量を控除した数量（控除数量は、●●● ●％となる。）について「販売することがのできないとする事情」を認 めるのが相当である（この数値は、一審原告が自認する５９／６０≒０．９８ ３を下回るものではない。）。
カ 特許法１０２条１項１号の損害
前記イないしオの判断を踏まえると、特許法１０２条１項１号に基づく 一審原告の損害額は、別紙８のとおり、５０６２万９２０５円と認めるの が相当である。
キ 特許法１０２条１項２号の損害
特許法１０２条１項２号は、特定数量がある場合、その数量に応じた実 施料に相当する額を損害の額とすることができると定める一方で、同号括 弧書きは、特許権者等が当該特許権者等の特許権について実施権の許諾を し得たと認められない部分を除く部分を除外しているから、侵害者の侵害 行為により特許権者がライセンスの機会を喪失したとはいえない場合には 実施料に相当する額の逸失利益が生じるものではないことが規定されてい る。
前記オのとおり、本件において認められた特定数量は本件発明１の特徴 的技術部分が被告表示器Ａ及び被告製品３の販売量に貢献しているとは認＼nめられない数量、機能上の制約あるいは一審原告のシェア割合からみてユ＼nーザの需要が原告の製品に向かず、一審原告以外の他社への購入に振り向 けられる数量、直接侵害品の生産に向けられず本件発明１の技術的範囲に 属しない表示器となる数量を合わせたものであるから、そのように本件発＼n明１が販売数量に貢献し得ていない製品や一審被告以外の他社が販売する 製品について、一審原告が一審被告に本件発明１をライセンスし得るとは 認められない。そうすると、特許法１０２条１項２号の損害を認めることはできない。
(4) 特許法１０２条２項に基づく損害について
ア 本件の間接侵害への特許法１０２条２項の適用の可否
特許法１０２条２項は、侵害者が侵害行為により受けた利益の額を特許 権者等が受けた損害の額と推定すると定めるところ、この規定の趣旨は先 に同条１項について述べたのと同様であると解される。したがって、先に 同条１項について述べたのと同様の考え方の下に、本件において同条２項 の適用を肯定するのが相当である。
イ 侵害者が侵害の行為により受けた利益の額
平成２５年４月から令和２年３月までの被告表示器Ａ及び被告製品３の＼n販売額が別紙３ないし６に記載されたとおりであること、被告表示器Ａの＼n限界利益率が２０パーセントを下らないこと、被告製品３の限界利益率が 原判決別紙「被告の変動費の内訳、加重平均値及び限界利益率」に記載さ れたとおりであることは、当事者間に争いがない。
ウ 推定覆滅事由について
特許法１０２条２項は推定規定であるから、侵害者の側で、侵害者が 得た利益の一部又は全部について、特許権者が受けた損害との相当因果 関係が欠けることを主張立証した場合には、その限度で上記推定は覆滅 されるものと解される。ここで、特許法１０１条２号の間接侵害品が実際には直接侵害品の生産に用いられることがなかった場合には、結果的にみれば、当該間接侵 害品の譲渡行為がなければ特許発明の物を譲渡することができたという 関係にはなく、特許権者に特許発明の物の譲渡により得べかりし利益の 損害は発生しないので、当該物の譲渡によって得た利益の額を特許権者 が受けた損害の額と推定することはできないというべきであるから、こ のような場合は同法１０２条２項の推定を覆す事情に該当するものと解 するのが相当である。そうすると、先に特許法１０２条１項１号につい て述べた事情（前記(3)オ 。以下「推定覆滅事由（その１）」という。） は、特許法１０２条２項の推定覆事由として捉えることができるから、 被告表示器Ａ及び被告製品３の利益の９９％について覆滅事由があると＼n認めるのが相当である。さらに、被告表示器Ａ及び被告製品３のうち、＼n直接侵害品の生産に用いられなかった分については一審原告の受けた損 害額であるとの推定を覆す事情（以下「推定覆滅事由（その２）」とい う。）があるというべきであるところ、直接侵害品の生産に用いられな かった被告表示器Ａの数は、前記(3)オ と同旨の理由により、全体の● ●％に及ぶと認められるから、●●％の利益について推定が覆滅される ものと認めるのが相当である。また、被告製品３についても、直接侵害 品の生産に用いられたものと、そうではないものとが生じるが、特にど ちらかに偏るべき事情はうかがわれないから、そのインストール先の表＼n示器Ａと同様の割合で、その●●％の利益について推定が覆滅されるも のと認めるのが相当である。
以上のとおりであり、推定覆滅事由（その１）として、主に本件発明 １の売上げへ貢献に関する観点から導いた９９％の減額と推定覆滅事由 （その２）として、直接侵害品の生産に用いられているかの観点から導 いた●●％の減額が認められ、両者は独立して考慮できる減額要素であ るから、結局、受けた利益のうち、●●●●％の額について推定覆滅事 由を認めるのが相当である（この数値は、一審原告が自認する５９／６０ ≒０．９８３を下回るものではない。）。
エ 特許法１０２条２項の損害
前記イ及びウの判断を踏まえると、特許法１０２条２項に基づく一審原 告の損害額は、別紙９のとおり、合計２４２４万７０８０円と認めるのが 相当である。
オ 特許法１０２条３項の重畳適用について
仮に、特許法の解釈上、特許法１０２条２項と３項の重畳適用が排除さ れていないとしても、その適用は同条１項２号の趣旨にかなったものとな るのが相当と思料されるべきところ、本件においては、同条２項の覆滅事 由は前記ウ 及び のとおり、そもそも同条１項２号の適用のない場合で あるから、同条３項を重畳適用できる事案ではない。 したがって、いずれにせよ、一審原告の上記主張を採用することはでき ないものである。
(5) 小括
前記(3)及び(4)の判断を踏まえると、前記(3)にて認定の特許法１０２条１項 に基づく原告の損害額（５０６２万９２０５円）の方が高いことから、その 額を一審原告の損害と認める。
(6) 弁護士費用
一審原告は本件訴訟の追行等を原告訴訟代理人に委任したところ（当裁判 所に顕著な事実）、一審被告の特許権侵害行為と相当因果関係のある弁護士 費用は、５００万円と認めるのが相当である。
◆判決本文
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2022.11. 8
令和4(ネ)574 損害賠償請求控訴事件 不正競争 民事訴訟 令和4年9月30日 大阪高等裁判所
営業秘密であるとの控訴人（1審原告）は主張しましたが、1審と同じく「営業秘密」に該当しないと判断しました。
控訴人において、上記コンピューターにログインできる従業員を被控訴人P1 のみに限るとの規制はなく、上記ログインパスワードは、西脇支社の従業員 には周知のものであり、被控訴人P1を除く西脇支社の従業員もこれを知って いた。
・・・
控訴人の就業規則第３１条(12)（甲１６）には、控訴人の「内外を問わず、 在職中または退職後においても、」控訴人、「取引先等の機密、機密性のあ る情報、企画案、ノウハウ、データ、ＩＤ、パスワード、および会社の不利 益となる事項を他に開示、漏洩、提供しないこと、またコピー等をして社外 に持ち出さないこと。」と規定する服務心得があり、控訴人は、被控訴人P1 の入社時に同被控訴人から誓約書（甲１７）を徴求しているものの、その内 容は上記就業規則を遵守する旨の内容にとどまるものである。そして、控訴 人において、被控訴人P1に対し、見積書記載の本件顧客情報及び本件価格情 報が、上記規定の対象になることはもとより、これら情報を含む見積書記載 の情報が営業秘密であることに関する注意喚起がされたことはなく、また取 引案件ごとに作成される見積書の取扱いに関する研修等の教育措置が行われ たこともない。
・・・
控訴人本社が直接発注業者に見積書を送付 する場合は、西脇支社に見積書がファックスで参考送信されることもあった が、そうした見積書の紙媒体の取扱いについては、控訴人において保管場所 や廃棄方法が定められていたとの事実はない。
・・・
「控訴人本社から本件見積書のデータが送信され、保存される西脇支社のコン ピューターにはログインパスワードが設定されていたが、控訴人において、 上記コンピューターにログインできる従業員を被控訴人P1のみに限るとの規 制はなく、被控訴人P1を除く西脇支社の従業員も上記ログインパスワードを 知っていた。
控訴人において、上記コンピューターにログインできる従業員を被控訴人P1 のみに限るとの規制はなく、上記ログインパスワードは、西脇支社の従業員 には周知のものであり、被控訴人P1を除く西脇支社の従業員もこれを知って いた。
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控訴人の就業規則第３１条(12)（甲１６）には、控訴人の「内外を問わず、 在職中または退職後においても、」控訴人、「取引先等の機密、機密性のあ る情報、企画案、ノウハウ、データ、ＩＤ、パスワード、および会社の不利 益となる事項を他に開示、漏洩、提供しないこと、またコピー等をして社外 に持ち出さないこと。」と規定する服務心得があり、控訴人は、被控訴人P1 の入社時に同被控訴人から誓約書（甲１７）を徴求しているものの、その内 容は上記就業規則を遵守する旨の内容にとどまるものである。そして、控訴 人において、被控訴人P1に対し、見積書記載の本件顧客情報及び本件価格情 報が、上記規定の対象になることはもとより、これら情報を含む見積書記載 の情報が営業秘密であることに関する注意喚起がされたことはなく、また取 引案件ごとに作成される見積書の取扱いに関する研修等の教育措置が行われ たこともない。
・・・
控訴人本社が直接発注業者に見積書を送付 する場合は、西脇支社に見積書がファックスで参考送信されることもあった が、そうした見積書の紙媒体の取扱いについては、控訴人において保管場所 や廃棄方法が定められていたとの事実はない。
・・・
「控訴人本社から本件見積書のデータが送信され、保存される西脇支社のコン ピューターにはログインパスワードが設定されていたが、控訴人において、 上記コンピューターにログインできる従業員を被控訴人P1のみに限るとの規 制はなく、被控訴人P1を除く西脇支社の従業員も上記ログインパスワードを 知っていた。
2022.11. 8
令和4(ネ)1273 損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和4年9月30日 大阪高等裁判所
大阪高裁は、特許権に関係する事件について、神戸地裁が判断したことは管轄違いとして、原判決を取り消しました。
ところで、民訴法６条１項は、「特許権」「に関する訴え」については、東 京地方裁判所又は大阪地方裁判所の管轄に専属する旨規定し、同条３項本文は、 東京地方裁判所又は大阪地方裁判所が第１審として審理した「特許権」「に関 する訴え」についての終局判決についての控訴は東京高等裁判所の管轄に専属 する旨規定し、さらに知的財産高等裁判所設置法２条が、上記訴えは、同法に 基づき東京高等裁判所に特別の支部として設置された知的財産高等裁判所が取 り扱う旨規定している。上記各規定の趣旨は、「特許権」「に関する訴え」の 審理には、知的財産関係訴訟の中でも特に高度の専門技術的事項についての理 解が不可欠であり、その審理において特殊なノウハウが必要となることから、 その審理の充実及び迅速化のためには、第１審については、技術の専門家であ る調査官を配置し、知的財産権専門部を設けて専門的処理態勢を整備している 東京地方裁判所又は大阪地方裁判所の管轄に専属させることが適当であり、控 訴審については、同じく技術の専門家である調査官を配置して専門的処理態勢 を整備して特別の支部として設置した知的財産高等裁判所の管轄に専属させる ことが適当と解されたことにあると考えられる。 そして、このような趣旨に加え、民訴法６条１項が「特許権」「に基づく訴 え」とせず「特許権」「に関する訴え」として、広い解釈を許容する規定ぶり にしていることも考慮すると、「特許権」「に関する訴え」には、特許権その ものでなくとも特許権の専用実施権や通常実施権さらには特許を受ける権利に 関する訴えも含んで解されるべきであり、また、その訴えには、前記権利が訴 訟物の内容をなす場合はもちろん、そうでなくとも、訴訟物又は請求原因に関 係し、その審理において専門技術的な事項の理解が必要となることが類型的抽 象的に想定される場合も含まれるものと解すべきである。 なお、専属管轄の有無が訴え提起時を標準として画一的に決せられるべきこ と（民訴法１５条）からすると、「特許権」「に関する訴え」該当性の判断は、 訴状の記載に基づく類型的抽象的な判断によってせざるを得ず、その場合には、 実際には専門技術的事項が審理対象とならない訴訟までが「特許権」「に関す る訴え」に含まれる可能性が生じるが、民訴法２０条の２第１項は、「特許権」＼n「に関する訴え」の中には、その審理に専門技術性を要しないものがあること を考慮して、東京地方裁判所又は大阪地方裁判所において、当該訴訟が同法６ 条１項の規定によりその管轄に専属する場合においても、当該訴訟において審 理すべき専門技術的事項を欠くことその他の事情により著しい損害又は遅滞を 避けるため必要があると認めるときは、管轄の一般原則により管轄が認められ る他の地方裁判所に移送をすることができる旨規定しているのであるから、こ の点からも、上記「特許権」「に関する訴え」についての解釈を採用するのが 相当である。
３ そこで、以上に基づき本件についてみると、本件訴状の記載によれば、本件 が、本件契約の債務不履行に基づく損害賠償の訴えとして提起されたものであ ることは明らかであるが、訴状によって控訴人が主張する債務不履行に基づく 損害賠償請求は、本件発明が、本件契約に基づく研究（本件受託研究）により 得られた成果物であるのに、被控訴人がこれを本件研究者個人の発明であり控 訴人と共同出願することは出来ないとして、本件研究者単独で特許出願した行 為が、本件契約１４条１項に規定する「被控訴人は、本件研究の実施に伴い発 明等が生じたとき・・・は、控訴人に通知の上、当該発明等に係る知的財産権 の取扱いについて控訴人及び被控訴人が協議し決定するものとする。」との協 議義務に違反し、また、控訴人が権利の承継について希望していたにもかかわ らず、被控訴人が控訴人と協議を行うことなく本件研究者による特許出願を強 行した行為が、本件契約１４条２項に規定する「被控訴人は、前項の知的財産 権を控訴人が承継を希望した場合には、控訴人に対して相当の対価と引き換え にその全部を譲渡するものとする。」との義務にも違反し、その結果、控訴人 が本件発明に係る特許権を取得できなくなったことで余儀なくされた出捐をも って損害と主張するものである。
ところで、前者の本件契約１４条１項の規定は「知的財産権」について規定 しているが、本件では、未だ特許がされていない特許出願された段階の本件発 明の取り扱いについて争われているから、本件発明に係る「特許を受ける権利」 が同項にいう「知的財産権」に含まれることを前提に同項違反が主張されてい るものと解されるし、また、後者の本件契約１４条２項の規定関係についても、 ここで控訴人が主張している権利は、上記同様、本件発明に係る特許を受ける 権利と解されるから、ここでも同権利が同項にいう「知的財産権」に含まれる ことを前提に同項違反が主張されているものと解されるのであって、いずれも、 特許を受ける権利が本件の請求原因に関係しているといえる。 そして、控訴人は、本件発明に係る特許権を取得できなくなったことで余儀 なくされた出捐をもって、上記各条項違反を理由とする債務不履行により生じ た損害と主張し、その賠償を被控訴人に求めているのであるが、本件訴状の記 載によれば、被控訴人は、本件発明に係る特許を受ける権利が本件受託研究に より得られた成果物でないことを理由として、本件研究者のした特許出願が本 件契約１４条１項、２項の債務に違反しないと争っていることが認められるか ら、本件訴状からうかがえる債務不履行に基づく損害賠償請求の成否は、本件 発明が本件受託研究により得られた成果物であるか否かが争点として判断され るべきことが見込まれ、その判断のためには、本件発明が本件受託研究の成果 物に含まれるかという専門技術的事項に及ぶ判断をすることが避けられないも のと考えられる。
したがって、本件は、債務不履行に基づく損害賠償請求訴訟として訴訟提起 された事件であるが、その訴状の記載からは、その争点が、特許を受ける権利 に関する契約条項違反ということで特許を受ける権利が請求原因に関係してい るといえるし、その判断のためには専門技術的な事項の理解が必要となること が類型的抽象的に想定されることから、本件は「特許権」「に関する訴え」に 含まれると解するのが相当である（なお、前記１(3)のとおり、原審は、控訴人 主張に係る債務不履行の成否を判断する前提問題として、本件発明が、被控訴 人が本件契約に基づき協議義務を負うべき本件受託研究の成果物に含まれるか 否かの争点に関して、本件受託研究が、２ステップ（1)ヒトの血液を用いず、 培養細胞を用いて不活性型Ｇｃ−Ｐｒｏｔｅｉｎを合成、2)これを構成する二＼nつの糖鎖（Ｇａｌ（ガラクトース）及びＳＡ（シアル酸））を、酵素の作用に より切断）を経る方法によって活性型ＧｃＭＡＦを生成する方法を研究すると いうものか、又は、本件発明のように、特定の細胞を特殊な培養条件下で合成 し、酵素処理を要することなく１ステップで活性型ＧｃＭＡＦを生成する方法 に関する研究をも含むものか、といった専門技術的事項にわたると考えられる 事項ついて審理判断をしている。）。
４ そうすると、大阪府内に主たる事務所を有する控訴人と神戸市内に主たる事 務所を有する被控訴人との間における、控訴人の被控訴人に対する債務不履行 の損害賠償請求である本件は、管轄の一般原則によれば債務の義務履行地であ る控訴人の主たる事務所の所在地を管轄する大阪地方裁判所又は被控訴人の主 たる事務所の所在地を管轄する神戸地方裁判所が管轄権を有すべき場合である から、本件訴訟は、民訴法６条１項２号により大阪地方裁判所の管轄に専属す るというべきであって、神戸地方裁判所において言い渡された原判決は管轄違 いの判決であって、取消しを免れない。
ところで、民訴法６条１項は、「特許権」「に関する訴え」については、東 京地方裁判所又は大阪地方裁判所の管轄に専属する旨規定し、同条３項本文は、 東京地方裁判所又は大阪地方裁判所が第１審として審理した「特許権」「に関 する訴え」についての終局判決についての控訴は東京高等裁判所の管轄に専属 する旨規定し、さらに知的財産高等裁判所設置法２条が、上記訴えは、同法に 基づき東京高等裁判所に特別の支部として設置された知的財産高等裁判所が取 り扱う旨規定している。上記各規定の趣旨は、「特許権」「に関する訴え」の 審理には、知的財産関係訴訟の中でも特に高度の専門技術的事項についての理 解が不可欠であり、その審理において特殊なノウハウが必要となることから、 その審理の充実及び迅速化のためには、第１審については、技術の専門家であ る調査官を配置し、知的財産権専門部を設けて専門的処理態勢を整備している 東京地方裁判所又は大阪地方裁判所の管轄に専属させることが適当であり、控 訴審については、同じく技術の専門家である調査官を配置して専門的処理態勢 を整備して特別の支部として設置した知的財産高等裁判所の管轄に専属させる ことが適当と解されたことにあると考えられる。 そして、このような趣旨に加え、民訴法６条１項が「特許権」「に基づく訴 え」とせず「特許権」「に関する訴え」として、広い解釈を許容する規定ぶり にしていることも考慮すると、「特許権」「に関する訴え」には、特許権その ものでなくとも特許権の専用実施権や通常実施権さらには特許を受ける権利に 関する訴えも含んで解されるべきであり、また、その訴えには、前記権利が訴 訟物の内容をなす場合はもちろん、そうでなくとも、訴訟物又は請求原因に関 係し、その審理において専門技術的な事項の理解が必要となることが類型的抽 象的に想定される場合も含まれるものと解すべきである。 なお、専属管轄の有無が訴え提起時を標準として画一的に決せられるべきこ と（民訴法１５条）からすると、「特許権」「に関する訴え」該当性の判断は、 訴状の記載に基づく類型的抽象的な判断によってせざるを得ず、その場合には、 実際には専門技術的事項が審理対象とならない訴訟までが「特許権」「に関す る訴え」に含まれる可能性が生じるが、民訴法２０条の２第１項は、「特許権」＼n「に関する訴え」の中には、その審理に専門技術性を要しないものがあること を考慮して、東京地方裁判所又は大阪地方裁判所において、当該訴訟が同法６ 条１項の規定によりその管轄に専属する場合においても、当該訴訟において審 理すべき専門技術的事項を欠くことその他の事情により著しい損害又は遅滞を 避けるため必要があると認めるときは、管轄の一般原則により管轄が認められ る他の地方裁判所に移送をすることができる旨規定しているのであるから、こ の点からも、上記「特許権」「に関する訴え」についての解釈を採用するのが 相当である。
３ そこで、以上に基づき本件についてみると、本件訴状の記載によれば、本件 が、本件契約の債務不履行に基づく損害賠償の訴えとして提起されたものであ ることは明らかであるが、訴状によって控訴人が主張する債務不履行に基づく 損害賠償請求は、本件発明が、本件契約に基づく研究（本件受託研究）により 得られた成果物であるのに、被控訴人がこれを本件研究者個人の発明であり控 訴人と共同出願することは出来ないとして、本件研究者単独で特許出願した行 為が、本件契約１４条１項に規定する「被控訴人は、本件研究の実施に伴い発 明等が生じたとき・・・は、控訴人に通知の上、当該発明等に係る知的財産権 の取扱いについて控訴人及び被控訴人が協議し決定するものとする。」との協 議義務に違反し、また、控訴人が権利の承継について希望していたにもかかわ らず、被控訴人が控訴人と協議を行うことなく本件研究者による特許出願を強 行した行為が、本件契約１４条２項に規定する「被控訴人は、前項の知的財産 権を控訴人が承継を希望した場合には、控訴人に対して相当の対価と引き換え にその全部を譲渡するものとする。」との義務にも違反し、その結果、控訴人 が本件発明に係る特許権を取得できなくなったことで余儀なくされた出捐をも って損害と主張するものである。
ところで、前者の本件契約１４条１項の規定は「知的財産権」について規定 しているが、本件では、未だ特許がされていない特許出願された段階の本件発 明の取り扱いについて争われているから、本件発明に係る「特許を受ける権利」 が同項にいう「知的財産権」に含まれることを前提に同項違反が主張されてい るものと解されるし、また、後者の本件契約１４条２項の規定関係についても、 ここで控訴人が主張している権利は、上記同様、本件発明に係る特許を受ける 権利と解されるから、ここでも同権利が同項にいう「知的財産権」に含まれる ことを前提に同項違反が主張されているものと解されるのであって、いずれも、 特許を受ける権利が本件の請求原因に関係しているといえる。 そして、控訴人は、本件発明に係る特許権を取得できなくなったことで余儀 なくされた出捐をもって、上記各条項違反を理由とする債務不履行により生じ た損害と主張し、その賠償を被控訴人に求めているのであるが、本件訴状の記 載によれば、被控訴人は、本件発明に係る特許を受ける権利が本件受託研究に より得られた成果物でないことを理由として、本件研究者のした特許出願が本 件契約１４条１項、２項の債務に違反しないと争っていることが認められるか ら、本件訴状からうかがえる債務不履行に基づく損害賠償請求の成否は、本件 発明が本件受託研究により得られた成果物であるか否かが争点として判断され るべきことが見込まれ、その判断のためには、本件発明が本件受託研究の成果 物に含まれるかという専門技術的事項に及ぶ判断をすることが避けられないも のと考えられる。
したがって、本件は、債務不履行に基づく損害賠償請求訴訟として訴訟提起 された事件であるが、その訴状の記載からは、その争点が、特許を受ける権利 に関する契約条項違反ということで特許を受ける権利が請求原因に関係してい るといえるし、その判断のためには専門技術的な事項の理解が必要となること が類型的抽象的に想定されることから、本件は「特許権」「に関する訴え」に 含まれると解するのが相当である（なお、前記１(3)のとおり、原審は、控訴人 主張に係る債務不履行の成否を判断する前提問題として、本件発明が、被控訴 人が本件契約に基づき協議義務を負うべき本件受託研究の成果物に含まれるか 否かの争点に関して、本件受託研究が、２ステップ（1)ヒトの血液を用いず、 培養細胞を用いて不活性型Ｇｃ−Ｐｒｏｔｅｉｎを合成、2)これを構成する二＼nつの糖鎖（Ｇａｌ（ガラクトース）及びＳＡ（シアル酸））を、酵素の作用に より切断）を経る方法によって活性型ＧｃＭＡＦを生成する方法を研究すると いうものか、又は、本件発明のように、特定の細胞を特殊な培養条件下で合成 し、酵素処理を要することなく１ステップで活性型ＧｃＭＡＦを生成する方法 に関する研究をも含むものか、といった専門技術的事項にわたると考えられる 事項ついて審理判断をしている。）。
４ そうすると、大阪府内に主たる事務所を有する控訴人と神戸市内に主たる事 務所を有する被控訴人との間における、控訴人の被控訴人に対する債務不履行 の損害賠償請求である本件は、管轄の一般原則によれば債務の義務履行地であ る控訴人の主たる事務所の所在地を管轄する大阪地方裁判所又は被控訴人の主 たる事務所の所在地を管轄する神戸地方裁判所が管轄権を有すべき場合である から、本件訴訟は、民訴法６条１項２号により大阪地方裁判所の管轄に専属す るというべきであって、神戸地方裁判所において言い渡された原判決は管轄違 いの判決であって、取消しを免れない。
2022.11. 8
令和3(行ケ)10090 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年8月4日 知的財産高等裁判所
知財高裁は、作用を追加する訂正事項がもともとの構成によって奏される作用効果を記載したにすぎないので、減縮には該当しないと判断し、審決を取り消しました。＼n
(1) 訂正の目的の判断の誤りについて
ア 「特許請求の範囲の減縮」の目的の有無について
原告は、本件審決は、本件訂正について、1)訂正事項１は、本件訂正前 の請求項１の「噴射製品」を「粘膜への刺激が低減された、噴射製品」と 訂正するものであるが、当該噴射製品は、害虫忌避組成物を充填した物の 発明であり、その害虫忌避組成物が有している粘膜への刺激という作用に 対し、当該粘膜への刺激を低減したものと、実質的に害虫忌避組成物を充 填した物の発明の作用・用途が、発明の構成として限定されたものと理解＼nすることができるから、訂正事項１は、「特許請求の範囲の減縮」（特許法 １３４条の２第１項ただし書１号）を目的とするものということができる、
2)訂正事項２は、本件訂正前の請求項３の「噴射方法」を「粘膜への刺激 を低減する、噴射方法」とするものであるが、当該噴射方法は、「害虫忌避 組成物を噴射する噴射方法」の発明であり、その害虫忌避組成物が有して いる粘膜への刺激という作用に対し、当該粘膜への刺激を低減したものと、 実質的に害虫忌避組成物を噴射する方法の発明の作用・用途が、発明の構＼n成として限定されたものと理解することができるから、訂正事項２は、「特 許請求の範囲の減縮」を目的とするものということができる旨判断したが、 かかる本件審決の判断は誤りである旨主張するので、以下において判断す る。
(ア) 訂正事項１は、本件訂正前の請求項１の「噴射製品」を「粘膜への刺 激が低減された、噴射製品」と訂正し、訂正事項２は、本件訂正前の請 求項３の「噴射方法」を「粘膜への刺激を低減する、噴射方法」と訂正 するものであり（甲４６）、本件訂正前の請求項１の「噴射製品」及び本 件訂正前の請求項３の「噴射方法」の各記載事項に、それぞれ「粘膜へ の刺激が低減された」又は「粘膜への刺激を低減する」という作用に係 る記載事項を加えたものと認められる。
しかるところ、本件明細書には、「粘膜への刺激の低減」に関し、「本 発明者らは、適用距離における粒子径だけでなく、適用箇所を超えた位 置における粒子径も考慮し、それぞれの位置における粒子径の比が所定 の値以上となるよう調整された噴射製品であれば、粘膜を刺激しやすい 害虫忌避成分が配合されている場合であっても、粘膜への刺激が低減さ れ、上記課題を解決し得ることを見出し、本発明を完成させた。」（【００ ０６】）、「本実施形態の噴射製品は、噴口から１５ｃｍ離れた位置におけ る噴射された害虫忌避組成物の５０％平均粒子径ｒ１５と、噴口から３０ ｃｍ離れた位置における噴射された害虫忌避組成物の５０％平均粒子径 ｒ３０との粒子径比（ｒ３０／ｒ１５）が、０．６以上となるよう調整されて いる。なお、本実施形態の噴射製品は、噴射された際の粒子径比が特定 の範囲となるよう調整されていることを特徴とする。そのため、その他 の構成（たとえば噴射製品の形状、他の成分および配合、容器内圧等の＼n各種物性等）は、上記粒子径比の範囲を満たすものであればよく、特に 限定されない。」（【００１０】）、「本実施形態の噴射製品は、粒子径比（ｒ ３０／ｒ１５）が０．６以上となるよう調整されている。そのため、噴射さ れた害虫忌避組成物は、噴口から３０ｃｍ離れた位置であっても粒子径 が維持されたままである。その結果、噴射製品は、粘膜を刺激しやすい 上記特定の害虫忌避成分が配合されているにもかかわらず、粘膜への刺 激が低減され得る。」（【００２３】）、「このように、本実施形態の噴射製 品は、噴射された害虫忌避組成物の粒子径比（ｒ３０／ｒ１５）が０．６以 上に調整されていればよく、このような粒子径比を上記範囲に調整する 方法は特に限定されない。」（【００２４】）、「以上、本実施形態の噴射製 品（ポンプ製品）によれば、粘膜を刺激しやすい上記特定の害虫忌避成 分が配合されているにもかかわらず、噴射された害虫忌避組成物は、噴 射後に粒子径比（ｒ３０／ｒ１５）が０．６以上に維持されているため、粘 膜への刺激が低減され得る。」（【００２８】）、「本実施形態の噴射方法に よれば、粘膜を刺激しやすい上記特定の害虫忌避成分が配合されている にもかかわらず、噴射された害虫忌避組成物は、噴射後に粒子径比（ｒ ３０／ｒ１５）が０．６以上に維持されるよう噴射される。その結果、本実 施形態の噴射方法によって噴射された害虫忌避組成物は、使用者等の粘 膜を刺激しにくい。」（【００４４】）、「表１に示されるように、粒子径比＼n（ｒ３０／ｒ１５）が０．６以上となるよう調整された実施例１〜１４の噴 射製品は、Ｎ，Ｎ−ジエチル−ｍ−トルアミド（ディート）を配合した 噴射製品（たとえば表２に示される参考例１）と同程度まで粘膜刺激が＼n低減された。また、たとえば実施例１〜３と実施例１１〜１３との比較 から分かるように、本発明の噴射製品は、使用するポンプ製品（アクチ ュエータ）の寸法等（噴射方式、噴口径、１回吐出量等の諸条件）が異 なる場合であっても、粒子径比（ｒ３０／ｒ１５）が０．６以上となるよう 調整されていることにより、粘膜刺激低減効果が得られることがわかっ た。」（【００５２】）との記載がある。これらの記載によれば、本件明細 書には、「粘膜への刺激の低減」の作用効果は、本件訂正前の請求項１の 「前記噴口から１５ｃｍ離れた位置における噴射された前記害虫忌避組 成物の５０％平均粒子径ｒ１５と、前記噴口から３０ｃｍ離れた位置にお ける噴射された前記害虫忌避組成物の５０％平均粒子径ｒ３０との粒子 径比（ｒ３０／ｒ１５）が、０．６以上となるよう調整され」との構成又は＼n本件訂正前の請求項３の「前記噴口から１５ｃｍ離れた位置における５ ０％平均粒子径ｒ１５と、前記噴口から３０ｃｍ離れた位置における５ ０％平均粒子径ｒ３０との粒子径比（ｒ３０／ｒ１５）が、０．６以上となり」 との構成によって奏することの開示があることが認められる。一方で、＼n本件明細書には、本件訂正前の請求項１及び３の上記各構成にした場合＼nであっても、「粘膜への刺激の低減」の作用効果を奏しない場合があるこ とについての記載も示唆もない。 そうすると、訂正事項１及び２により加えられた「粘膜への刺激が低 減された」又は「粘膜への刺激を低減する」という作用に係る記載事項 は、本件訂正前の請求項１及び３の上記各構成によって奏される作用効＼n果を記載したにすぎないものであるから、訂正事項１及び２は、本件訂 正前の請求項１及び３の各発明に係る特許請求の範囲を狭くしたものと 認めることはできない。
(イ) したがって、訂正事項１及び２は、「特許請求の範囲の減縮」（特許 法１３４条の２第１項ただし書１号）を目的とするものと認めることは できないから、原告の前記主張は理由がある。
イ 被告の主張について
被告は、訂正事項１は、害虫忌避組成物を充填した物の発明（本件訂正 前の請求項１）において、その害虫忌避組成物が有している粘膜への刺激 という作用に対し、当該粘膜への刺激を低減したものと、実質的に害虫忌 避組成物を充填した物の発明の用途又は作用が、発明の構成として限定さ＼nれたものと理解することができ、また、訂正事項２は、害虫忌避組成物を 噴射する噴射方法の発明（本件訂正前の請求項３）において、その害虫忌 避組成物が有している粘膜への刺激という作用に対し、当該粘膜への刺激 を低減したものと、実質的に害虫忌避組成物を噴射する方法の発明の用途 又は作用が、発明の構成として限定されたものと理解することができると＼nして、訂正事項１及び２は、本件訂正前の請求項１及び３の各発明の特許 請求の範囲について、少なくとも用途又は作用を限定しているから、「特許 請求の範囲の減縮」を目的とするものである旨主張する。 しかしながら、被告の上記主張は、本件審決と同旨の理由を述べるもの であるから、前記アで説示したとおり、採用することができない。
(2) 小括
以上のとおり、訂正事項１及び２は、「特許請求の範囲の減縮」（特許法１ ３４条の２第１項ただし書１号）を目的とするものと認められないから、そ の余の点について判断するまでもなく、本件訂正は同号に適合しない。 そうすると、本件審決には、本件訂正の訂正要件の判断に誤りがあり、こ の判断の誤りは、本件特許の特許請求の範囲の請求項１ないし３に係る発明 の要旨認定の誤りに帰するから、本件審決は取り消されるべきものである。
(1) 訂正の目的の判断の誤りについて
ア 「特許請求の範囲の減縮」の目的の有無について
原告は、本件審決は、本件訂正について、1)訂正事項１は、本件訂正前 の請求項１の「噴射製品」を「粘膜への刺激が低減された、噴射製品」と 訂正するものであるが、当該噴射製品は、害虫忌避組成物を充填した物の 発明であり、その害虫忌避組成物が有している粘膜への刺激という作用に 対し、当該粘膜への刺激を低減したものと、実質的に害虫忌避組成物を充 填した物の発明の作用・用途が、発明の構成として限定されたものと理解＼nすることができるから、訂正事項１は、「特許請求の範囲の減縮」（特許法 １３４条の２第１項ただし書１号）を目的とするものということができる、
2)訂正事項２は、本件訂正前の請求項３の「噴射方法」を「粘膜への刺激 を低減する、噴射方法」とするものであるが、当該噴射方法は、「害虫忌避 組成物を噴射する噴射方法」の発明であり、その害虫忌避組成物が有して いる粘膜への刺激という作用に対し、当該粘膜への刺激を低減したものと、 実質的に害虫忌避組成物を噴射する方法の発明の作用・用途が、発明の構＼n成として限定されたものと理解することができるから、訂正事項２は、「特 許請求の範囲の減縮」を目的とするものということができる旨判断したが、 かかる本件審決の判断は誤りである旨主張するので、以下において判断す る。
(ア) 訂正事項１は、本件訂正前の請求項１の「噴射製品」を「粘膜への刺 激が低減された、噴射製品」と訂正し、訂正事項２は、本件訂正前の請 求項３の「噴射方法」を「粘膜への刺激を低減する、噴射方法」と訂正 するものであり（甲４６）、本件訂正前の請求項１の「噴射製品」及び本 件訂正前の請求項３の「噴射方法」の各記載事項に、それぞれ「粘膜へ の刺激が低減された」又は「粘膜への刺激を低減する」という作用に係 る記載事項を加えたものと認められる。
しかるところ、本件明細書には、「粘膜への刺激の低減」に関し、「本 発明者らは、適用距離における粒子径だけでなく、適用箇所を超えた位 置における粒子径も考慮し、それぞれの位置における粒子径の比が所定 の値以上となるよう調整された噴射製品であれば、粘膜を刺激しやすい 害虫忌避成分が配合されている場合であっても、粘膜への刺激が低減さ れ、上記課題を解決し得ることを見出し、本発明を完成させた。」（【００ ０６】）、「本実施形態の噴射製品は、噴口から１５ｃｍ離れた位置におけ る噴射された害虫忌避組成物の５０％平均粒子径ｒ１５と、噴口から３０ ｃｍ離れた位置における噴射された害虫忌避組成物の５０％平均粒子径 ｒ３０との粒子径比（ｒ３０／ｒ１５）が、０．６以上となるよう調整されて いる。なお、本実施形態の噴射製品は、噴射された際の粒子径比が特定 の範囲となるよう調整されていることを特徴とする。そのため、その他 の構成（たとえば噴射製品の形状、他の成分および配合、容器内圧等の＼n各種物性等）は、上記粒子径比の範囲を満たすものであればよく、特に 限定されない。」（【００１０】）、「本実施形態の噴射製品は、粒子径比（ｒ ３０／ｒ１５）が０．６以上となるよう調整されている。そのため、噴射さ れた害虫忌避組成物は、噴口から３０ｃｍ離れた位置であっても粒子径 が維持されたままである。その結果、噴射製品は、粘膜を刺激しやすい 上記特定の害虫忌避成分が配合されているにもかかわらず、粘膜への刺 激が低減され得る。」（【００２３】）、「このように、本実施形態の噴射製 品は、噴射された害虫忌避組成物の粒子径比（ｒ３０／ｒ１５）が０．６以 上に調整されていればよく、このような粒子径比を上記範囲に調整する 方法は特に限定されない。」（【００２４】）、「以上、本実施形態の噴射製 品（ポンプ製品）によれば、粘膜を刺激しやすい上記特定の害虫忌避成 分が配合されているにもかかわらず、噴射された害虫忌避組成物は、噴 射後に粒子径比（ｒ３０／ｒ１５）が０．６以上に維持されているため、粘 膜への刺激が低減され得る。」（【００２８】）、「本実施形態の噴射方法に よれば、粘膜を刺激しやすい上記特定の害虫忌避成分が配合されている にもかかわらず、噴射された害虫忌避組成物は、噴射後に粒子径比（ｒ ３０／ｒ１５）が０．６以上に維持されるよう噴射される。その結果、本実 施形態の噴射方法によって噴射された害虫忌避組成物は、使用者等の粘 膜を刺激しにくい。」（【００４４】）、「表１に示されるように、粒子径比＼n（ｒ３０／ｒ１５）が０．６以上となるよう調整された実施例１〜１４の噴 射製品は、Ｎ，Ｎ−ジエチル−ｍ−トルアミド（ディート）を配合した 噴射製品（たとえば表２に示される参考例１）と同程度まで粘膜刺激が＼n低減された。また、たとえば実施例１〜３と実施例１１〜１３との比較 から分かるように、本発明の噴射製品は、使用するポンプ製品（アクチ ュエータ）の寸法等（噴射方式、噴口径、１回吐出量等の諸条件）が異 なる場合であっても、粒子径比（ｒ３０／ｒ１５）が０．６以上となるよう 調整されていることにより、粘膜刺激低減効果が得られることがわかっ た。」（【００５２】）との記載がある。これらの記載によれば、本件明細 書には、「粘膜への刺激の低減」の作用効果は、本件訂正前の請求項１の 「前記噴口から１５ｃｍ離れた位置における噴射された前記害虫忌避組 成物の５０％平均粒子径ｒ１５と、前記噴口から３０ｃｍ離れた位置にお ける噴射された前記害虫忌避組成物の５０％平均粒子径ｒ３０との粒子 径比（ｒ３０／ｒ１５）が、０．６以上となるよう調整され」との構成又は＼n本件訂正前の請求項３の「前記噴口から１５ｃｍ離れた位置における５ ０％平均粒子径ｒ１５と、前記噴口から３０ｃｍ離れた位置における５ ０％平均粒子径ｒ３０との粒子径比（ｒ３０／ｒ１５）が、０．６以上となり」 との構成によって奏することの開示があることが認められる。一方で、＼n本件明細書には、本件訂正前の請求項１及び３の上記各構成にした場合＼nであっても、「粘膜への刺激の低減」の作用効果を奏しない場合があるこ とについての記載も示唆もない。 そうすると、訂正事項１及び２により加えられた「粘膜への刺激が低 減された」又は「粘膜への刺激を低減する」という作用に係る記載事項 は、本件訂正前の請求項１及び３の上記各構成によって奏される作用効＼n果を記載したにすぎないものであるから、訂正事項１及び２は、本件訂 正前の請求項１及び３の各発明に係る特許請求の範囲を狭くしたものと 認めることはできない。
(イ) したがって、訂正事項１及び２は、「特許請求の範囲の減縮」（特許 法１３４条の２第１項ただし書１号）を目的とするものと認めることは できないから、原告の前記主張は理由がある。
イ 被告の主張について
被告は、訂正事項１は、害虫忌避組成物を充填した物の発明（本件訂正 前の請求項１）において、その害虫忌避組成物が有している粘膜への刺激 という作用に対し、当該粘膜への刺激を低減したものと、実質的に害虫忌 避組成物を充填した物の発明の用途又は作用が、発明の構成として限定さ＼nれたものと理解することができ、また、訂正事項２は、害虫忌避組成物を 噴射する噴射方法の発明（本件訂正前の請求項３）において、その害虫忌 避組成物が有している粘膜への刺激という作用に対し、当該粘膜への刺激 を低減したものと、実質的に害虫忌避組成物を噴射する方法の発明の用途 又は作用が、発明の構成として限定されたものと理解することができると＼nして、訂正事項１及び２は、本件訂正前の請求項１及び３の各発明の特許 請求の範囲について、少なくとも用途又は作用を限定しているから、「特許 請求の範囲の減縮」を目的とするものである旨主張する。 しかしながら、被告の上記主張は、本件審決と同旨の理由を述べるもの であるから、前記アで説示したとおり、採用することができない。
(2) 小括
以上のとおり、訂正事項１及び２は、「特許請求の範囲の減縮」（特許法１ ３４条の２第１項ただし書１号）を目的とするものと認められないから、そ の余の点について判断するまでもなく、本件訂正は同号に適合しない。 そうすると、本件審決には、本件訂正の訂正要件の判断に誤りがあり、こ の判断の誤りは、本件特許の特許請求の範囲の請求項１ないし３に係る発明 の要旨認定の誤りに帰するから、本件審決は取り消されるべきものである。
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2022.11. 8
令和3(行ケ)10133 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年9月7日 知的財産高等裁判所
分割要件違反等の無効主張をしましたが、知財高裁は無効理由なしとした審決を維持しました。
(ｱ) 原告は、最初の親出願の明細書等について、発明が解決しようとする課題、 課題を解決するための手段、発明の効果及び実施形態に係る明細書の記載からする と、あくまで、かしめ部・逃げ空間あり構成に係る技術的事項が導かれるのであっ＼nて、特に、発明が解決しようとする課題に照らし、かしめ以外の固定手段を用いる ことは同明細書等には記載されておらず、明細書の段落【００１８】に、かしめ部 あり構成を前提とした逃げ空間あり構＼成を必須とする旨の記載があることも考慮す ると、同明細書等に記載された発明は、逃げ空間あり構成を必須とするものである＼nなどと主張する。 しかし、最初の親出願の明細書中、発明が解決しようとする課題等において、か しめ部・逃げ空間あり構成に係る事項が特に取り上げられて深く検討されていると＼nしても、そのことから直ちに、最初の親出願の明細書等に記載された発明が上記構＼n成を含むものに限定されるものではない。
前記(1)アのとおり、最初の親出願の出願当時、固定手段として溶接や接着も選択 肢として存在していたことが認められるのであるから、同明細書等における記載も それを前提に理解すべきものである。そして、前記ア(ｱ)〜(ｳ)のように最初の親出 願の明細書に記載されていたといえる本件発明１に係る構成や、当該構＼成における 上板部材及び下板部材による回転子積層鉄心の上下からの押圧並びに樹脂ポット内 の樹脂の磁石挿入孔への充填といった機序自体が、かしめ部あり構成であるか、か＼nしめ部なし構成であるかによって影響を受けるものともみられない。そうすると、＼n最初の親出願の明細書等には、1)本件発明１を含む発明が記載された上で、2)かし め部あり構成の場合に当該発明を用いる際の問題点等について、逃げ空間あり構＼成 などが更に記載されているというべきであって、上記2)の記載の存在によって上記 1)の記載が存在しないものとはいえないところである。
(ｲ) 上記に関し、原告は、最初の親出願の出願当時、回転子積層鉄心の積層され た鉄心片の固定手段として、かしめが技術常識となっていたことから、最初の親出 願の明細書等の記載について固定手段を特定の手段に限定するものではないとはい えない旨を主張するが、原告が主張する上記技術常識が認められないことは、前記 (1)イのとおりである。
(ｳ) また、原告は、「かしめ積層されていても回転子積層鉄心の鉄心片の板厚が０． ５ｍｍ以下でないもの」（鉄心片の板厚が０．５ｍｍ超のもの）について、当業者は 通常想定しないなどと主張するところ、かしめ積層された回転子積層鉄心の鉄心片 の板厚が０．５ｍｍ以下でないものは、かしめ部の一部が回転子積層鉄心の上下い ずれかの面から少しの範囲で突出してしまうことをもって、同板厚が０．５ｍｍを 超える全てにおいて、直ちに、かしめ部の一部が回転子積層鉄心の上下いずれかの 面から少しの範囲で突出するとはいえないと理解できるものではないとしても、本 件全証拠をもってしても、最初の親出願の出願当時、回転子積層鉄心の鉄心片につ いて、板厚０．５ｍｍ以下のものが用られる場合が多かったという事情を超えて、 板厚０．５ｍｍ超のものが選択肢となっていなかったといった事情は認められない。 この点、板厚０．５ｍｍ超のものを用いる例があったことは、乙５の記載（前記２ (1)）やその他の証拠（乙７〜１０、１７、１８）からも認められるところである。 さらに、最初の親出願の明細書の段落【０００４】には、「この特許文献１記載の 技術においては、回転子積層鉄心を形成する各鉄心片がかしめ積層された特に鉄心 片の板厚が０．５ｍｍ以下の薄いものでは、かしめ部の一部が回転子積層鉄心の上 下いずれかの面から少しの範囲で突出してしまう」と記載されており、「鉄心片の板 厚が０．５ｍｍ以下の薄いもの」が全体の中から特に取り上げられた例であること が明記され、それ以外の場合（鉄心片の板厚が０．５ｍｍを超えるもの）の存在が 示唆されているから、仮に、通常は板厚０．５ｍｍ以下のものを想定している当業 者においても、同段落の記載に接した場合には板厚０．５ｍｍ超のものを選択肢と して考慮し得るといえる。
(ｱ) 原告は、最初の親出願の明細書等について、発明が解決しようとする課題、 課題を解決するための手段、発明の効果及び実施形態に係る明細書の記載からする と、あくまで、かしめ部・逃げ空間あり構成に係る技術的事項が導かれるのであっ＼nて、特に、発明が解決しようとする課題に照らし、かしめ以外の固定手段を用いる ことは同明細書等には記載されておらず、明細書の段落【００１８】に、かしめ部 あり構成を前提とした逃げ空間あり構＼成を必須とする旨の記載があることも考慮す ると、同明細書等に記載された発明は、逃げ空間あり構成を必須とするものである＼nなどと主張する。 しかし、最初の親出願の明細書中、発明が解決しようとする課題等において、か しめ部・逃げ空間あり構成に係る事項が特に取り上げられて深く検討されていると＼nしても、そのことから直ちに、最初の親出願の明細書等に記載された発明が上記構＼n成を含むものに限定されるものではない。
前記(1)アのとおり、最初の親出願の出願当時、固定手段として溶接や接着も選択 肢として存在していたことが認められるのであるから、同明細書等における記載も それを前提に理解すべきものである。そして、前記ア(ｱ)〜(ｳ)のように最初の親出 願の明細書に記載されていたといえる本件発明１に係る構成や、当該構＼成における 上板部材及び下板部材による回転子積層鉄心の上下からの押圧並びに樹脂ポット内 の樹脂の磁石挿入孔への充填といった機序自体が、かしめ部あり構成であるか、か＼nしめ部なし構成であるかによって影響を受けるものともみられない。そうすると、＼n最初の親出願の明細書等には、1)本件発明１を含む発明が記載された上で、2)かし め部あり構成の場合に当該発明を用いる際の問題点等について、逃げ空間あり構＼成 などが更に記載されているというべきであって、上記2)の記載の存在によって上記 1)の記載が存在しないものとはいえないところである。
(ｲ) 上記に関し、原告は、最初の親出願の出願当時、回転子積層鉄心の積層され た鉄心片の固定手段として、かしめが技術常識となっていたことから、最初の親出 願の明細書等の記載について固定手段を特定の手段に限定するものではないとはい えない旨を主張するが、原告が主張する上記技術常識が認められないことは、前記 (1)イのとおりである。
(ｳ) また、原告は、「かしめ積層されていても回転子積層鉄心の鉄心片の板厚が０． ５ｍｍ以下でないもの」（鉄心片の板厚が０．５ｍｍ超のもの）について、当業者は 通常想定しないなどと主張するところ、かしめ積層された回転子積層鉄心の鉄心片 の板厚が０．５ｍｍ以下でないものは、かしめ部の一部が回転子積層鉄心の上下い ずれかの面から少しの範囲で突出してしまうことをもって、同板厚が０．５ｍｍを 超える全てにおいて、直ちに、かしめ部の一部が回転子積層鉄心の上下いずれかの 面から少しの範囲で突出するとはいえないと理解できるものではないとしても、本 件全証拠をもってしても、最初の親出願の出願当時、回転子積層鉄心の鉄心片につ いて、板厚０．５ｍｍ以下のものが用られる場合が多かったという事情を超えて、 板厚０．５ｍｍ超のものが選択肢となっていなかったといった事情は認められない。 この点、板厚０．５ｍｍ超のものを用いる例があったことは、乙５の記載（前記２ (1)）やその他の証拠（乙７〜１０、１７、１８）からも認められるところである。 さらに、最初の親出願の明細書の段落【０００４】には、「この特許文献１記載の 技術においては、回転子積層鉄心を形成する各鉄心片がかしめ積層された特に鉄心 片の板厚が０．５ｍｍ以下の薄いものでは、かしめ部の一部が回転子積層鉄心の上 下いずれかの面から少しの範囲で突出してしまう」と記載されており、「鉄心片の板 厚が０．５ｍｍ以下の薄いもの」が全体の中から特に取り上げられた例であること が明記され、それ以外の場合（鉄心片の板厚が０．５ｍｍを超えるもの）の存在が 示唆されているから、仮に、通常は板厚０．５ｍｍ以下のものを想定している当業 者においても、同段落の記載に接した場合には板厚０．５ｍｍ超のものを選択肢と して考慮し得るといえる。
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2022.11. 8
平成31(ワ)2614 商標使用料等請求事件 商標権 民事訴訟 令和4年10月25日 東京地方裁判所
使用許諾契約書が真正に成立したとは認められないとして、商標権行使が権利濫用と判断されました。
前記前提事実(6)のとおり、本件においては、原告代表取締役の肩書が付さ＼nれたＡの記名押印及び被告代表取締役の肩書が付されたＤの記名押印のある＼n本件商標使用許諾契約書が存在するところ、同契約書の印影が被告代表取締＼n役印により顕出されたものであることについては、当事者間に争いはないも のの、被告は、同印影がＤの意思に基づいて顕出されたことを否認し、Ａが Ｄの承諾なく押印したものであると主張する。 本件において、Ａが被告の代表取締役に就任した当初からＢ及びＤの代表＼ 取締役印をＡが保管していたことについては、当事者間に争いがない。加え て、証拠（乙１００及び１１２）及び弁論の全趣旨によれば、平成１１年１ ２月１日にＡが被告の代表取締役に就任した頃から、被告の業務に実質的に＼n関与していたのはＡのみであり、他の代表取締役らが業務に関する意思決定＼nを行うことはなかったものと認められる。そうすると、Ａは、被告の他の取 締役らの同意を得ずに本件商標使用許諾契約書を作成することが可能かつ容＼n易な状況にあったといえる。
また、前記１(1)ないし(3)のとおり、本件各物件は、被告所有に係る物件で あり、かつ、いずれの名称も被告内部においてか又は被告と自治体の協議に よって決定されたものであるにもかかわらず、本件各物件に係る事業の委託 を受けたにすぎない原告が、本件各物件の名称そのものである原告各商標の 登録出願をすることは不自然であるといわざるを得ない。 さらに、被告内部においてか又は被告と自治体の協議によって決定された 本件各物件の名称と同一の原告各商標の使用の対価を、その決定に何ら関与 していない原告に支払うことを被告が承諾するとは考え難く、本件全証拠に よっても、被告がこのような内容の本件商標使用許諾契約を締結することに 合理的な理由があったことを示す事実は認められない。
一方、原告は、本件商標使用許諾契約の締結により、被告から原告各商標 の使用料を得られるから、原告の代表取締役であるＡにおいて、同契約に異＼n議を述べることが予想されるＤやＢに諮ることなく、本件商標使用許諾契約＼n書を作成する動機があるといえる。 そうすると、Ａが本件商標使用許諾契約書にＤの承諾なく同人の代表取締＼n役印を押してこれを作成した可能性が認められるというべきであって、本件＼n商標使用許諾契約書の被告作成部分が真正に成立したと推定することはでき ず、他に本件商標使用許諾契約書が真正に成立したことを認めるに足りる証 拠はない。 よって、本件商標使用許諾契約書が真正に成立したと認めることはできず、 同契約書によって本件商標使用許諾契約が成立したと認めることもできない。
・・・
商標権の行使も、商標の取得の経過やその意図、標章の利用の態様、その 行使の態様等諸般の事情を考慮し、権利の濫用に当たり許されない場合があ る。
本件においては、前記１(1)のとおり、原告各商標は、被告が被告の事業名 又は被告が所有する本件各物件の名称として決定したものであり、周辺住民 に対して本件各物件の名称として周知されていったものである上、前記１(3) の認定事実及び証拠（甲Ａ２１０並びに乙３７、３８、４０及び１０３）に よれば、本件各物件の貸与業務については、これまで、被告を事業主として、 又は原告と被告の名称が併記された上で、広告が出され、宣伝されていたと 認められることからすると、原告各商標によって表示される本件各物件の貸＼n与業務の主体、すなわち、当該役務の出所は、被告であるか又は被告及び原 告であるといえる。
他方で、原告は、被告との関係において、本件各物件を利用した事業及び 本件各物件の管理の委託を受けた受託者にすぎないものであり、原告が原告 各商標の周知に貢献したことがあるとしても、それは受託業務の一環として 位置付けられるものにすぎない。このような立場にあるにすぎない原告が業 務の委託者である被告に対して原告各商標に係る排他的かつ独占的な権利を 主張できるとする正当な理由は認め難い。 また、原告が被告に対して原告各商標権を行使するに至った経緯は、前記 １(5)アないしエのとおりであるところ、かかる経緯に加え、同オの他の訴訟 の状況も併せ考慮すれば、原告の被告に対する原告各商標権の権利行使は、 原告の代表取締役であるＡが被告の取締役を解任され、それに伴って被告の＼n口座名義が変更されたことにより、本件各業務委託契約に基づく管理報酬が 支払われなくなったことに対する対抗手段としてされたものであって、今後 も原告及びその関連会社が本件各物件の事業及び管理業務を続けることを被 告に承諾させる目的に基づくものと推認することができる。 他方で、被告による被告ウェブサイトの開設及び同ウェブサイト上での被 告標章４ないし６の使用は、前記１(4)の経緯によるものであって、被告にと って必要かつ正当なものであるといえること、原告各商標は、本件各物件の 名称として周辺住民に周知されている上（弁論の全趣旨）、前記前提事実(1) オ(ｱ)のとおり、一部地方自治体の施設として利用されていることなどを考 慮すると、原告商標権を侵害することのないよう、被告に本件各物件の名称 を変更し、又は同名称を表示せずに、被告ウェブサイトにおいて本件各物件＼nの貸館又は貸室に係る申込みの誘引をすることは、通常期待できないという＼nべきであって、被告が被告ウェブサイトにおいて被告標章４ないし６を使用 することには、正当な理由があると認められる。
しかも、本件各物件の管理業務は、依然として全般的に原告又はその関連 会社が行っており、被告が被告ウェブサイト上で本件各物件の賃借等の申込＼nみを受け付けていることはうかがわれず、被告は、事実上これらの物件の管 理ができない状態に陥っているといえるから、当該役務の出所の混同が生じ ることにより、原告が、現に損害を被っているとは認め難く、かつ、将来的 にも損害を被るおそれがあるとも認め難い。 以上のような事情を総合考慮すると、原告の被告に対する不法行為に基づ く損害賠償請求を認めることは、公正な競争秩序を害するといえ、権利の濫 用として許されないものと解するのが相当である。
(2) これに対し、原告は、被告において、原告が原告各商標の商標登録を行う ことを被告が認めていたこと、原告と被告との間で原告各商標に関して本件 商標使用許諾契約が締結されていること、被告は原告に対して長年にわたり 商標使用料を支払ってきたことに基づき、Ａが被告の取締役を解任されたこ ととは関連がなく、原告は従前から原告各商標に係る権利行使をしたもので ある旨主張する。
しかし、前記２で認定したとおり、本件においては、本件商標使用許諾 契約の存在を認めるに足りず、また、Ａが原告の名義で原告各商標を取得 すること及び本件各商標の使用料を被告が原告に支払うことにつき他の取 締役又は株主の承諾を受けたとの事実を認めるに足りないから、原告の主 張は、その前提を欠くものであって、採用することができない。
(3) したがって、原告の被告に対する不法行為に基づく損害賠償請求は、権利 の濫用（民法１条３項）であるといえるから、原告は、被告に対し、同損害 賠償請求に係る権利を行使することができない。
前記前提事実(6)のとおり、本件においては、原告代表取締役の肩書が付さ＼nれたＡの記名押印及び被告代表取締役の肩書が付されたＤの記名押印のある＼n本件商標使用許諾契約書が存在するところ、同契約書の印影が被告代表取締＼n役印により顕出されたものであることについては、当事者間に争いはないも のの、被告は、同印影がＤの意思に基づいて顕出されたことを否認し、Ａが Ｄの承諾なく押印したものであると主張する。 本件において、Ａが被告の代表取締役に就任した当初からＢ及びＤの代表＼ 取締役印をＡが保管していたことについては、当事者間に争いがない。加え て、証拠（乙１００及び１１２）及び弁論の全趣旨によれば、平成１１年１ ２月１日にＡが被告の代表取締役に就任した頃から、被告の業務に実質的に＼n関与していたのはＡのみであり、他の代表取締役らが業務に関する意思決定＼nを行うことはなかったものと認められる。そうすると、Ａは、被告の他の取 締役らの同意を得ずに本件商標使用許諾契約書を作成することが可能かつ容＼n易な状況にあったといえる。
また、前記１(1)ないし(3)のとおり、本件各物件は、被告所有に係る物件で あり、かつ、いずれの名称も被告内部においてか又は被告と自治体の協議に よって決定されたものであるにもかかわらず、本件各物件に係る事業の委託 を受けたにすぎない原告が、本件各物件の名称そのものである原告各商標の 登録出願をすることは不自然であるといわざるを得ない。 さらに、被告内部においてか又は被告と自治体の協議によって決定された 本件各物件の名称と同一の原告各商標の使用の対価を、その決定に何ら関与 していない原告に支払うことを被告が承諾するとは考え難く、本件全証拠に よっても、被告がこのような内容の本件商標使用許諾契約を締結することに 合理的な理由があったことを示す事実は認められない。
一方、原告は、本件商標使用許諾契約の締結により、被告から原告各商標 の使用料を得られるから、原告の代表取締役であるＡにおいて、同契約に異＼n議を述べることが予想されるＤやＢに諮ることなく、本件商標使用許諾契約＼n書を作成する動機があるといえる。 そうすると、Ａが本件商標使用許諾契約書にＤの承諾なく同人の代表取締＼n役印を押してこれを作成した可能性が認められるというべきであって、本件＼n商標使用許諾契約書の被告作成部分が真正に成立したと推定することはでき ず、他に本件商標使用許諾契約書が真正に成立したことを認めるに足りる証 拠はない。 よって、本件商標使用許諾契約書が真正に成立したと認めることはできず、 同契約書によって本件商標使用許諾契約が成立したと認めることもできない。
・・・
商標権の行使も、商標の取得の経過やその意図、標章の利用の態様、その 行使の態様等諸般の事情を考慮し、権利の濫用に当たり許されない場合があ る。
本件においては、前記１(1)のとおり、原告各商標は、被告が被告の事業名 又は被告が所有する本件各物件の名称として決定したものであり、周辺住民 に対して本件各物件の名称として周知されていったものである上、前記１(3) の認定事実及び証拠（甲Ａ２１０並びに乙３７、３８、４０及び１０３）に よれば、本件各物件の貸与業務については、これまで、被告を事業主として、 又は原告と被告の名称が併記された上で、広告が出され、宣伝されていたと 認められることからすると、原告各商標によって表示される本件各物件の貸＼n与業務の主体、すなわち、当該役務の出所は、被告であるか又は被告及び原 告であるといえる。
他方で、原告は、被告との関係において、本件各物件を利用した事業及び 本件各物件の管理の委託を受けた受託者にすぎないものであり、原告が原告 各商標の周知に貢献したことがあるとしても、それは受託業務の一環として 位置付けられるものにすぎない。このような立場にあるにすぎない原告が業 務の委託者である被告に対して原告各商標に係る排他的かつ独占的な権利を 主張できるとする正当な理由は認め難い。 また、原告が被告に対して原告各商標権を行使するに至った経緯は、前記 １(5)アないしエのとおりであるところ、かかる経緯に加え、同オの他の訴訟 の状況も併せ考慮すれば、原告の被告に対する原告各商標権の権利行使は、 原告の代表取締役であるＡが被告の取締役を解任され、それに伴って被告の＼n口座名義が変更されたことにより、本件各業務委託契約に基づく管理報酬が 支払われなくなったことに対する対抗手段としてされたものであって、今後 も原告及びその関連会社が本件各物件の事業及び管理業務を続けることを被 告に承諾させる目的に基づくものと推認することができる。 他方で、被告による被告ウェブサイトの開設及び同ウェブサイト上での被 告標章４ないし６の使用は、前記１(4)の経緯によるものであって、被告にと って必要かつ正当なものであるといえること、原告各商標は、本件各物件の 名称として周辺住民に周知されている上（弁論の全趣旨）、前記前提事実(1) オ(ｱ)のとおり、一部地方自治体の施設として利用されていることなどを考 慮すると、原告商標権を侵害することのないよう、被告に本件各物件の名称 を変更し、又は同名称を表示せずに、被告ウェブサイトにおいて本件各物件＼nの貸館又は貸室に係る申込みの誘引をすることは、通常期待できないという＼nべきであって、被告が被告ウェブサイトにおいて被告標章４ないし６を使用 することには、正当な理由があると認められる。
しかも、本件各物件の管理業務は、依然として全般的に原告又はその関連 会社が行っており、被告が被告ウェブサイト上で本件各物件の賃借等の申込＼nみを受け付けていることはうかがわれず、被告は、事実上これらの物件の管 理ができない状態に陥っているといえるから、当該役務の出所の混同が生じ ることにより、原告が、現に損害を被っているとは認め難く、かつ、将来的 にも損害を被るおそれがあるとも認め難い。 以上のような事情を総合考慮すると、原告の被告に対する不法行為に基づ く損害賠償請求を認めることは、公正な競争秩序を害するといえ、権利の濫 用として許されないものと解するのが相当である。
(2) これに対し、原告は、被告において、原告が原告各商標の商標登録を行う ことを被告が認めていたこと、原告と被告との間で原告各商標に関して本件 商標使用許諾契約が締結されていること、被告は原告に対して長年にわたり 商標使用料を支払ってきたことに基づき、Ａが被告の取締役を解任されたこ ととは関連がなく、原告は従前から原告各商標に係る権利行使をしたもので ある旨主張する。
しかし、前記２で認定したとおり、本件においては、本件商標使用許諾 契約の存在を認めるに足りず、また、Ａが原告の名義で原告各商標を取得 すること及び本件各商標の使用料を被告が原告に支払うことにつき他の取 締役又は株主の承諾を受けたとの事実を認めるに足りないから、原告の主 張は、その前提を欠くものであって、採用することができない。
(3) したがって、原告の被告に対する不法行為に基づく損害賠償請求は、権利 の濫用（民法１条３項）であるといえるから、原告は、被告に対し、同損害 賠償請求に係る権利を行使することができない。
2022.11. 4
平成30(ワ)17968 著作権 民事訴訟 令和4年8月30日 東京地方裁判所
在宅医療用プログラムの著作物性について争われました。東京地裁は被告プログラムのうち表現が似ている部分については、いずれも創作性無しと判断しました。＼n
以上のように、ＰＭポータルを基盤としＰＭポータルのＷｅｂフレーム ワークを用いて作成されたことに起因して、(ｱ)部分の多くはＰＭポータル のＷｅｂフレームワークを構成するプログラムファイルから構＼成されてお り、(ｳ)部分は、ＰＭポータルのＷｅｂアプリケーション部を参照して作成 され、データの処理や画面の表示などの中核的な機能＼は(ｱ)部分を参照して 実行するため、その内容は、自由度が制約され、基本的な命令文を列挙し て、変数にデータを代入する処理や画面を表示するためのＨＴＭＬ文書が＼n記述された部分が多くを占めていること（前記第２の１(5)イ、前記イ）、 作成、表示される医事文書の基本的な様式も通知により定められるなどし＼nていることから、各プログラムにおいて変数に値を設定する処理や画面を 表示するためのＨＴＭＬ文書を記述するに当たっても個性を発揮する余地＼nが乏しい。これらの(ｱ)及び(ｳ)部分の特性から、電子カルテシステムに適用 するために、ＰＭポータルを修正し新たに作成した部分があるからといっ て、そのことが直ちに本件３１個の各プログラムの表現上の創作性につな＼nがるとはいえない（前記ウ ）。そして、原告は、本件各３１個の各プロ グラムがそれぞれ著作物であり、それらに創作性があると主張するところ、 原告が本件３１個の各プログラムの創作的表現であると主張する具体的な＼n各点について、本件３１個の各プログラムを含む(ｱ)及び(ｳ)部分が上記のと おりの特性を有する部分でありそこにおけるプログラムもその特性の下に あるものであることにも関係し、原告が創作性があるとして主張する具体 的な記述等はいずれもありふれたといえるものなどであって、それらに独 自に著作物といえる程度の表現上の創作性を認めるに足りない（前記ウ＼n〜 ）。 以上のとおり、本件３１個の各プログラムにＰＭポータルを離れた独自 の創作性があるとは認めるに足りない。
・・・・
原告プログラム４と被告プログラムにおいて共通する本件共通箇所は、原告 プログラム４においては、(ｵ)部分に用いられているＯＲＣＡから受信したＸＭ Ｌデータを解析する部分の一部である。 本件共通箇所のうち、オープンソースである「XML_Unserializer.php」を 用いた部分は、その仕様に基づくインスタンスを記述したものであり（前記１ (2)ウ ）、その記述例もインターネットウェブサイトにおいて公開されている ものであって（乙５６）、ありふれた表現であって、創作性が認められない。＼nまた、本件共通箇所のその余の部分は、異なる施設間で診療情報を電子的に 交換するために制作された規約であるＭＭＬ及びＣＬＡＩＭにおいて定義され たタグ（用語）（前記１(2)ウ ）を、「XML_Unserializer.php」の仕様に従 って記述した（乙６２）ありふれた表現であって、創作性が認められない。＼n以上によれば、本件共通箇所に創作性があると認めるに足りない。
以上のように、ＰＭポータルを基盤としＰＭポータルのＷｅｂフレーム ワークを用いて作成されたことに起因して、(ｱ)部分の多くはＰＭポータル のＷｅｂフレームワークを構成するプログラムファイルから構＼成されてお り、(ｳ)部分は、ＰＭポータルのＷｅｂアプリケーション部を参照して作成 され、データの処理や画面の表示などの中核的な機能＼は(ｱ)部分を参照して 実行するため、その内容は、自由度が制約され、基本的な命令文を列挙し て、変数にデータを代入する処理や画面を表示するためのＨＴＭＬ文書が＼n記述された部分が多くを占めていること（前記第２の１(5)イ、前記イ）、 作成、表示される医事文書の基本的な様式も通知により定められるなどし＼nていることから、各プログラムにおいて変数に値を設定する処理や画面を 表示するためのＨＴＭＬ文書を記述するに当たっても個性を発揮する余地＼nが乏しい。これらの(ｱ)及び(ｳ)部分の特性から、電子カルテシステムに適用 するために、ＰＭポータルを修正し新たに作成した部分があるからといっ て、そのことが直ちに本件３１個の各プログラムの表現上の創作性につな＼nがるとはいえない（前記ウ ）。そして、原告は、本件各３１個の各プロ グラムがそれぞれ著作物であり、それらに創作性があると主張するところ、 原告が本件３１個の各プログラムの創作的表現であると主張する具体的な＼n各点について、本件３１個の各プログラムを含む(ｱ)及び(ｳ)部分が上記のと おりの特性を有する部分でありそこにおけるプログラムもその特性の下に あるものであることにも関係し、原告が創作性があるとして主張する具体 的な記述等はいずれもありふれたといえるものなどであって、それらに独 自に著作物といえる程度の表現上の創作性を認めるに足りない（前記ウ＼n〜 ）。 以上のとおり、本件３１個の各プログラムにＰＭポータルを離れた独自 の創作性があるとは認めるに足りない。
・・・・
原告プログラム４と被告プログラムにおいて共通する本件共通箇所は、原告 プログラム４においては、(ｵ)部分に用いられているＯＲＣＡから受信したＸＭ Ｌデータを解析する部分の一部である。 本件共通箇所のうち、オープンソースである「XML_Unserializer.php」を 用いた部分は、その仕様に基づくインスタンスを記述したものであり（前記１ (2)ウ ）、その記述例もインターネットウェブサイトにおいて公開されている ものであって（乙５６）、ありふれた表現であって、創作性が認められない。＼nまた、本件共通箇所のその余の部分は、異なる施設間で診療情報を電子的に 交換するために制作された規約であるＭＭＬ及びＣＬＡＩＭにおいて定義され たタグ（用語）（前記１(2)ウ ）を、「XML_Unserializer.php」の仕様に従 って記述した（乙６２）ありふれた表現であって、創作性が認められない。＼n以上によれば、本件共通箇所に創作性があると認めるに足りない。
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2022.10.26
令和3(行ケ)10144 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年10月17日 知的財産高等裁判所
無効審判にて訂正をしましたが、無効と判断されました。知財高裁は訂正要件(減縮)、サポート要件違反の無効理由ありとして、審決を維持しました。
訂正されたクレームは下記です。
媒体面上に形成され、且つデータ内容が定義できる情報ドットが配置されたドットパターンであって、
前記ドットパターンは、縦横方向に等間隔に設けられた格子線の交点である格子点を中心に、前記情報ドットを前記格子点の中心から等距離で４５°ずつずらした方向のうちいずれかの方向に、どの程度ずらすかによってデータ内容を定義し、
前記情報ドットが配置されて情報を表現する部分を囲むように、前記縦方向の所定の格子点間隔ごとに水平方向に引いた第一方向ライン上と、該第一方向ラインと交差するように前記横方向の所定の格子点間隔ごとに垂直方向に引いた第二方向ライン上とにおいて、該縦横方向の複数の格子点上に格子ドットが配置されたことを特徴とするドットパターン。＼n
ア 訂正事項１について 訂正事項１は、前記第２の２(1)のとおり、本件発明１の「縦横方向に等 間隔に設けられた格子線の交点である格子点を中心に、前記情報ドットを 前記格子点の中心から等距離で４５°ずつずらした方向のうちいずれかの 方向に、どの程度ずらすかによってデータ内容を定義し」との構成を、本＼n件訂正発明１の「縦横方向に等間隔に設けられた格子線の交点である格子 点を中心に、前記情報ドットを前記格子点の中心から等距離で４５°の２ 倍である９０°ずつずらした前記縦横方向のうちいずれかの方向に、どの 程度ずらすかによってデータ内容を定義し」との構成に訂正するものであ＼nる。
本件訂正前の上記構成は、任意の４５°間隔による８方向をドットの配＼n置に利用できる方向として、情報の内容を表現するものである一方、本件＼n訂正後の上記構成は、縦横の４方向をドットの配置に利用できる方向とし＼nて、情報の内容を表現するものであるから、情報の内容を定義する情報ド＼nットの種類やデータの表現方法を異にするものであり、端的に、両者は異＼nなる構成というべきものであって、包含ないしは上位下位概念の関係には＼n立たない。したがって、訂正事項１は、特許法１３４条の２第１項ただし 書１号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものとはいえない。
イ 訂正事項２について
訂正事項２は、訂正事項１による請求項１の訂正に伴い、特許請求の範 囲の記載と明細書の記載との整合を図るため、対応する本件明細書【００ ０９】の記載を訂正事項１と同様の内容で訂正するものであるところ、前 記アのとおり、請求項１に係る訂正事項１が認められない以上は、訂正事 項２は、その訂正に係る請求項について訂正をしないものと帰すから、訂 正事項２も訂正要件を充足しない（特許法１３４条の２第９項、１２６条 ４項参照）。
ウ 原告の主張について
原告は、前記第３の１(1)ア のとおり、1)訂正事項１は、８方向のう ちの「いずれかの方向」とする選択肢についてこれを４方向にする制限 を直列的に付加するものである、2)「いずれかの方向に、どの程度ずら すか」というのは、ずらす方向の数を意味しており、このずらすことの できる各方向の選択肢の数を減らす択一的要素の削除であって、「特許請 求の範囲の減縮」に当たる旨主張する。
しかしながら、原告が自らも前記第３の１(1)ア にて主張するように、 本件発明１の「いずれかの方向に、どの程度ずらすかによってデータ内 容を定義し」との構成は、１つの単一な構＼成としてデータ内容を定義し ているのであって、ある格子点を基準にして「いずれかの方向」とされ る全ての各方向にドットをずらすか、ずらさないかによって当該格子点 を基準として定義し得る情報を特定するものであるから、ドットがずら されていない方向も、ドットがずれていないという意味で当該情報の定 義に用いられているのであって、ドットがずらされている方向のみが情 報の定義に利用されているというものではない。この点、原告は、「縦横 方向に等間隔に設けられた格子線の交点である格子点を中心に、前記情 報ドットを前記格子点の中心から等距離で４５°ずつずらした方向のう ちいずれかの方向に、どの程度ずらすかによってデータ内容を定義し」 との記載の「いずれかの方向に、どの程度ずらすか」を、ずらす方向の 数を規定するものである旨主張する。しかしながら、「方向の数」との趣 旨を「どの程度」との文言で表現したとするのは文言解釈として不自然＼nであって、「等距離で４５°ずつずらした方向のうちいずれかの方向に、 どの程度ずらすか」とは、ある格子点を基準にして「いずれかの方向」 とされる全ての各方向にドットをずらすか、ずらさないかによって当該 格子点を基準として定義し得る情報を特定する際に、ドットをずらすの は等距離で４５°ずつずらした各方向のうちどの方向にするのか、ずら されるドットは等心円上に配置されることになるが、この等心円の半径 をどの程度にするのかによってデータ内容を定義する趣旨であると理解 するのが自然である。また、本件明細書（本件訂正後）にも、1)「デー タは、図１０３に示すように、ドット６０５を格子領域内の中心点から どの程度ずらすかによってデータ内容が定義できるようになっている。 同図では、中心から等距離で４５度ずつそれぞれずらした点を８個定義 することによって単一の格子領域で８通り、すなわち３ビットのデータ を表現できるようになっている。」（【０１９１】の前半）、2)「なお、さ らに中心点から距離を変更した点をさらに８個定義すれば１６通り、す なわち４ビットのデータを表現できる。」（【０１９１】の後半）との記載＼nがある（本件訂正前にも、別紙記載のとおり、「格子領域」とある部分の 一部が「格子ブロック」となっているほかは同旨の記載がある。）のであ るから、特許請求の範囲の「いずれかの方向に、どの程度ずらすか」は、 これらの記載に対応するものと解するのが自然であるし、上記1)及び2) のどちらも中心点からの距離についての記載であって、「どの程度ずらす か」が方向の数をいうものでないことは明らかである。 そうすると、それぞれの各方向を取り出してそれぞれに独立した意味 があるというものではなく、８方向全部が一体となり、中心点からの距 離と相まって、データ内容の定義に用いられているのであるから、８方 向を４方向に変更することは、ある格子ドットについて用いることので きる方向の数に制限が付されたとか、あるいは、ある格子ドットについ て選択できる選択肢の数を制限したとかという単純なものではなく、端 的に、異なる情報定義体系を採用したことを意味するものというべきで ある。以上によれば、訂正事項１を発明特定事項の直列的付加又は択一的要 素の削除であるとすることができないから、「特許請求の範囲の減縮」と 解する余地はない。したがって、原告の上記主張を採用することはでき ない。
原告は、前記第３の１(1)ア のとおり、数値による限定は、数値によ って限定される範囲が小さくなるほど対象が具体的になるから、８方向 から４方向への限定は、下位概念化である旨主張するが、前記 におい て説示したところによれば、本件発明において量的な大小で包含関係又 は上位下位概念の関係を論じることが適切でないことは明らかであるか ら、その主張を採用することはできない。
なお、本件審決には、「（逆に、４個しか定義できない構成を８個定義＼nできる構成に変更する場合であれば、そのための構＼成を付加し、上位概 念から下位概念に限定したといえる余地もある。）」（６頁）旨の説示がみ られるが、単なる傍論にすぎないから、その説示の当否が前記判断を左 右するものではない。
エ 小括
以上のとおりであるから、その他の点について検討するまでもなく、本 件訂正は訂正要件を満たさないものであるから、これを認めなかった本件 審決の判断には誤りがない。
(2) 取消事由について
前記(1)のとおり、本件訂正を認めなかった本件審決の判断には誤りはない ところ、原告は、本件訂正が認められなかった場合の本件審決の誤りを主張 するものではないから、本件訂正が認められた場合についての予備的請求の＼n当否について判断するまでもなく、取消事由は理由がないことになる。
(3) サポート要件の充足について
ア 原告の予備的主張中には、前記第３の１ アのとおり、本件発明がサポ ート要件を充足する旨の記載があり、その趣旨や内容は判然としないもの ではあるものの、これは、本件訂正を認めず、その上で本件発明がサポー ト要件を充足しないとした本件審決の判断の誤りを主張する趣旨と善解 する余地もないではないから、念のために、同主張についての判断を示す。
前記２(2)及び(3)のとおり、本件明細書には、図５ドットパターンと図１ ０５ドットパターンについての記載がある。原告は、本件発明１のドット パターンは縦横４方向の図５ドットパターンに斜め４方向を付け加えた 設計上の微差でしかないドットパターンであるか、あるいは、８方向にド ットをずらす本件発明１のドットパターンの一例として図５ドットパタ ーンを位置付けることができるとして、本件発明１のドットパターンが図 ５ドットパターンに基づくものである旨主張するので、以下、これを前提 に、本件発明１がサポート要件を充足するか検討する。
前記(1)アのとおり、縦横４方向をドットの配置に利用できる方向として 情報の内容を表現する図５ドットパターンの構＼成と、任意の４５°間隔に よる８方向をドットの配置に利用できる方向として情報の内容を表現す＼nる本件発明１の構成は、情報の内容を定義する情報ドットの種類やデータ＼nの表現方法を異にするものであるから、両者の差異が微差であるというこ＼nとはできない。また、同ウ のとおり、本件発明１の構成は、８方向全部＼nが一体となり、中心点からの距離と相まって、データ内容の定義に用いら れているのであり、縦横４方向の図５ドットパターンの構成とは異なる情＼n報定義体系を採用するものであるから、図５ドットパターンを本件発明１ のドットパターンの一例として位置付けることもできない。以上からする と、図５ドットパターンに基づき、本件発明１のドットパターンが発明の 詳細な説明に記載されたものということはできないから、本件発明１はサ ポート要件に適合しない。したがって、本件発明１の構成を全て含む本件＼n発明２及び３もサポート要件を充足しない。
イ これに対して、原告は、前記第３の１(3)アのとおり、るる主張するとこ ろ、前示のとおり、いずれの点もその趣旨、内容は判然としないが、本件 訂正が認められるべきものであることを前提にする主張が採用できない ことは明らかであるし、本件明細書の記載が本件発明をサポートする内容 を含むものとは認められないことも前記アのとおりである。したがって、 この点に係る原告の主張はいずれも当を得ないものというほかない。
訂正されたクレームは下記です。
媒体面上に形成され、且つデータ内容が定義できる情報ドットが配置されたドットパターンであって、
前記ドットパターンは、縦横方向に等間隔に設けられた格子線の交点である格子点を中心に、前記情報ドットを前記格子点の中心から等距離で４５°ずつずらした方向のうちいずれかの方向に、どの程度ずらすかによってデータ内容を定義し、
前記情報ドットが配置されて情報を表現する部分を囲むように、前記縦方向の所定の格子点間隔ごとに水平方向に引いた第一方向ライン上と、該第一方向ラインと交差するように前記横方向の所定の格子点間隔ごとに垂直方向に引いた第二方向ライン上とにおいて、該縦横方向の複数の格子点上に格子ドットが配置されたことを特徴とするドットパターン。＼n
ア 訂正事項１について 訂正事項１は、前記第２の２(1)のとおり、本件発明１の「縦横方向に等 間隔に設けられた格子線の交点である格子点を中心に、前記情報ドットを 前記格子点の中心から等距離で４５°ずつずらした方向のうちいずれかの 方向に、どの程度ずらすかによってデータ内容を定義し」との構成を、本＼n件訂正発明１の「縦横方向に等間隔に設けられた格子線の交点である格子 点を中心に、前記情報ドットを前記格子点の中心から等距離で４５°の２ 倍である９０°ずつずらした前記縦横方向のうちいずれかの方向に、どの 程度ずらすかによってデータ内容を定義し」との構成に訂正するものであ＼nる。
本件訂正前の上記構成は、任意の４５°間隔による８方向をドットの配＼n置に利用できる方向として、情報の内容を表現するものである一方、本件＼n訂正後の上記構成は、縦横の４方向をドットの配置に利用できる方向とし＼nて、情報の内容を表現するものであるから、情報の内容を定義する情報ド＼nットの種類やデータの表現方法を異にするものであり、端的に、両者は異＼nなる構成というべきものであって、包含ないしは上位下位概念の関係には＼n立たない。したがって、訂正事項１は、特許法１３４条の２第１項ただし 書１号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものとはいえない。
イ 訂正事項２について
訂正事項２は、訂正事項１による請求項１の訂正に伴い、特許請求の範 囲の記載と明細書の記載との整合を図るため、対応する本件明細書【００ ０９】の記載を訂正事項１と同様の内容で訂正するものであるところ、前 記アのとおり、請求項１に係る訂正事項１が認められない以上は、訂正事 項２は、その訂正に係る請求項について訂正をしないものと帰すから、訂 正事項２も訂正要件を充足しない（特許法１３４条の２第９項、１２６条 ４項参照）。
ウ 原告の主張について
原告は、前記第３の１(1)ア のとおり、1)訂正事項１は、８方向のう ちの「いずれかの方向」とする選択肢についてこれを４方向にする制限 を直列的に付加するものである、2)「いずれかの方向に、どの程度ずら すか」というのは、ずらす方向の数を意味しており、このずらすことの できる各方向の選択肢の数を減らす択一的要素の削除であって、「特許請 求の範囲の減縮」に当たる旨主張する。
しかしながら、原告が自らも前記第３の１(1)ア にて主張するように、 本件発明１の「いずれかの方向に、どの程度ずらすかによってデータ内 容を定義し」との構成は、１つの単一な構＼成としてデータ内容を定義し ているのであって、ある格子点を基準にして「いずれかの方向」とされ る全ての各方向にドットをずらすか、ずらさないかによって当該格子点 を基準として定義し得る情報を特定するものであるから、ドットがずら されていない方向も、ドットがずれていないという意味で当該情報の定 義に用いられているのであって、ドットがずらされている方向のみが情 報の定義に利用されているというものではない。この点、原告は、「縦横 方向に等間隔に設けられた格子線の交点である格子点を中心に、前記情 報ドットを前記格子点の中心から等距離で４５°ずつずらした方向のう ちいずれかの方向に、どの程度ずらすかによってデータ内容を定義し」 との記載の「いずれかの方向に、どの程度ずらすか」を、ずらす方向の 数を規定するものである旨主張する。しかしながら、「方向の数」との趣 旨を「どの程度」との文言で表現したとするのは文言解釈として不自然＼nであって、「等距離で４５°ずつずらした方向のうちいずれかの方向に、 どの程度ずらすか」とは、ある格子点を基準にして「いずれかの方向」 とされる全ての各方向にドットをずらすか、ずらさないかによって当該 格子点を基準として定義し得る情報を特定する際に、ドットをずらすの は等距離で４５°ずつずらした各方向のうちどの方向にするのか、ずら されるドットは等心円上に配置されることになるが、この等心円の半径 をどの程度にするのかによってデータ内容を定義する趣旨であると理解 するのが自然である。また、本件明細書（本件訂正後）にも、1)「デー タは、図１０３に示すように、ドット６０５を格子領域内の中心点から どの程度ずらすかによってデータ内容が定義できるようになっている。 同図では、中心から等距離で４５度ずつそれぞれずらした点を８個定義 することによって単一の格子領域で８通り、すなわち３ビットのデータ を表現できるようになっている。」（【０１９１】の前半）、2)「なお、さ らに中心点から距離を変更した点をさらに８個定義すれば１６通り、す なわち４ビットのデータを表現できる。」（【０１９１】の後半）との記載＼nがある（本件訂正前にも、別紙記載のとおり、「格子領域」とある部分の 一部が「格子ブロック」となっているほかは同旨の記載がある。）のであ るから、特許請求の範囲の「いずれかの方向に、どの程度ずらすか」は、 これらの記載に対応するものと解するのが自然であるし、上記1)及び2) のどちらも中心点からの距離についての記載であって、「どの程度ずらす か」が方向の数をいうものでないことは明らかである。 そうすると、それぞれの各方向を取り出してそれぞれに独立した意味 があるというものではなく、８方向全部が一体となり、中心点からの距 離と相まって、データ内容の定義に用いられているのであるから、８方 向を４方向に変更することは、ある格子ドットについて用いることので きる方向の数に制限が付されたとか、あるいは、ある格子ドットについ て選択できる選択肢の数を制限したとかという単純なものではなく、端 的に、異なる情報定義体系を採用したことを意味するものというべきで ある。以上によれば、訂正事項１を発明特定事項の直列的付加又は択一的要 素の削除であるとすることができないから、「特許請求の範囲の減縮」と 解する余地はない。したがって、原告の上記主張を採用することはでき ない。
原告は、前記第３の１(1)ア のとおり、数値による限定は、数値によ って限定される範囲が小さくなるほど対象が具体的になるから、８方向 から４方向への限定は、下位概念化である旨主張するが、前記 におい て説示したところによれば、本件発明において量的な大小で包含関係又 は上位下位概念の関係を論じることが適切でないことは明らかであるか ら、その主張を採用することはできない。
なお、本件審決には、「（逆に、４個しか定義できない構成を８個定義＼nできる構成に変更する場合であれば、そのための構＼成を付加し、上位概 念から下位概念に限定したといえる余地もある。）」（６頁）旨の説示がみ られるが、単なる傍論にすぎないから、その説示の当否が前記判断を左 右するものではない。
エ 小括
以上のとおりであるから、その他の点について検討するまでもなく、本 件訂正は訂正要件を満たさないものであるから、これを認めなかった本件 審決の判断には誤りがない。
(2) 取消事由について
前記(1)のとおり、本件訂正を認めなかった本件審決の判断には誤りはない ところ、原告は、本件訂正が認められなかった場合の本件審決の誤りを主張 するものではないから、本件訂正が認められた場合についての予備的請求の＼n当否について判断するまでもなく、取消事由は理由がないことになる。
(3) サポート要件の充足について
ア 原告の予備的主張中には、前記第３の１ アのとおり、本件発明がサポ ート要件を充足する旨の記載があり、その趣旨や内容は判然としないもの ではあるものの、これは、本件訂正を認めず、その上で本件発明がサポー ト要件を充足しないとした本件審決の判断の誤りを主張する趣旨と善解 する余地もないではないから、念のために、同主張についての判断を示す。
前記２(2)及び(3)のとおり、本件明細書には、図５ドットパターンと図１ ０５ドットパターンについての記載がある。原告は、本件発明１のドット パターンは縦横４方向の図５ドットパターンに斜め４方向を付け加えた 設計上の微差でしかないドットパターンであるか、あるいは、８方向にド ットをずらす本件発明１のドットパターンの一例として図５ドットパタ ーンを位置付けることができるとして、本件発明１のドットパターンが図 ５ドットパターンに基づくものである旨主張するので、以下、これを前提 に、本件発明１がサポート要件を充足するか検討する。
前記(1)アのとおり、縦横４方向をドットの配置に利用できる方向として 情報の内容を表現する図５ドットパターンの構＼成と、任意の４５°間隔に よる８方向をドットの配置に利用できる方向として情報の内容を表現す＼nる本件発明１の構成は、情報の内容を定義する情報ドットの種類やデータ＼nの表現方法を異にするものであるから、両者の差異が微差であるというこ＼nとはできない。また、同ウ のとおり、本件発明１の構成は、８方向全部＼nが一体となり、中心点からの距離と相まって、データ内容の定義に用いら れているのであり、縦横４方向の図５ドットパターンの構成とは異なる情＼n報定義体系を採用するものであるから、図５ドットパターンを本件発明１ のドットパターンの一例として位置付けることもできない。以上からする と、図５ドットパターンに基づき、本件発明１のドットパターンが発明の 詳細な説明に記載されたものということはできないから、本件発明１はサ ポート要件に適合しない。したがって、本件発明１の構成を全て含む本件＼n発明２及び３もサポート要件を充足しない。
イ これに対して、原告は、前記第３の１(3)アのとおり、るる主張するとこ ろ、前示のとおり、いずれの点もその趣旨、内容は判然としないが、本件 訂正が認められるべきものであることを前提にする主張が採用できない ことは明らかであるし、本件明細書の記載が本件発明をサポートする内容 を含むものとは認められないことも前記アのとおりである。したがって、 この点に係る原告の主張はいずれも当を得ないものというほかない。
◆判決本文
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2022.10.25
令和4(ネ)10011 商号使用差止等請求控訴事件 著作権 民事訴訟 令和4年9月27日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
会社名を示すロゴについて著作物性無しと判断されました。原審の最後に問題の標章があります。
著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学＼n術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう（著作権法２条１項１号）。そ して、商品又は営業の出所を表示するものとして文字から構＼成される標章 は、商品又は営業の出所を示すという実用的な目的で作出され、使用され るものであり、その保護は、商標法又は不正競争防止法により図られるべ きものである。文字からなる商標の中には、外観や見栄えの良さに配慮し て、文字の形や配列に工夫をしたものもあるが、それらは、文字として認 識され、かつ出所を表示するものとして、見る者にどのように訴えかける＼nか、すなわち標章としての機能を発揮させるためにどのように構＼成するこ とが適切かという実用目的のためにそのような工夫がされているもので あるから、通常は、美的鑑賞の対象となるような思想又は感情の創作性が 発揮されているものとは認められない。商品又は営業の出所を表示するも＼nのとして文字から構成される標章が著作物に該当する場合があり得ると＼nしても、それは、商標法などの標識法で保護されるべき自他商品・役務識 別機能を超えた顕著な特徴を有するといった独創性を備え、かつそれ自体＼nが、識別機能という実用性の面を離れて客観的、外形的に純粋美術と同視＼nし得る程度の美的鑑賞の対象となり得る創作性を備えなければならない というべきである。
・・・
商標法などの標識法で保護されるべき自他商品・役務識別機能を超えた＼n顕著な特徴を有するといった独創性を備え、かつそれ自体が、識別機能と＼nいう実用性の面を離れて客観的、外形的に純粋美術と同視し得る程度の美 的鑑賞の対象となり得る創作性を備えるものとは認められないから、著作 権法により保護されるべき著作物に該当するとは認められない。
ア 控訴人は、Ｂは、控訴人標章に、単なるロゴタイプ・デザインを超えた 美の表現・印象を強く感じ、ウェブでの被控訴人商品の販売に利用したい＼nと考えて控訴人標章を模倣したものであり、このことからしても、控訴人 標章には個性があり著作物性があると主張する（前記第３の２(1)〔控訴人 の主張〕ア）。 しかし、Ｂは、被控訴人商品に関する事業を実施するに当たり、同事業 に対するＢの様々な意図や願望を込め、禅宗の僧侶等にも相談するなどし て「アノワ」という語を含む被控訴人商号を考案して商号変更し、さらに そのローマ字表記である「ＡＮＯＷＡ」を含む被控訴人商品の名称（「ＡＮ＼nＯＷＡ４１」）を考案したものと認められ（乙１１）、控訴人標章を被控訴 人商品に使用するために、被控訴人の商号を、控訴人標章の「ＡＮＯＷＡ」 の読みである「アノワ」とし、ドメイン名を「ＡＮＯＷＡ」を含む「ＡＮ ＯＷＡ４１」としたものであることを認めるに足りる証拠はない。 したがって、Ｂが控訴人標章を模倣したと認めることはできず、控訴人 の上記主張は、その前提を欠き、採用することはできない。
イ 控訴人は、不正競争防止法によればＴシャツの柄は保護の対象となるか ら、デザインも保護すべきであり、著作権法によってもデザインを保護す べきであると主張する（前記第３の２(1)〔控訴人の主張〕イ）。 しかし、Ｔシャツの柄が不正競争防止法による保護の対象となる場合が あるとしても、著作権法は、思想又は感情の創作的な表現を保護するもの＼nであるから、著作権法によって当然にデザインの全てが保護されるべきで あるとはいえないし、標章は、Ｔシャツのデザインと性質を異にするもの であるから、控訴人の上記主張に基づいて、控訴人標章が著作権法により 保護されるということはできない。
ウ 控訴人は、控訴人標章は、文字を用いるものであるが、控訴人のロゴタ イプとしての利用を目的としてデザインされたものであり、控訴人の商号 と一致するアルファベットを強調していること、文字は誰でも使用できる ものであるから文字を強調するロゴタイプ・デザインは全て著作物とはな りえないとする合理的理由はないことを主張する（前記第３の２(1)〔控訴 人の主張〕ウ）。 しかし、控訴人標章は、標章としての機能を発揮させるためにどのよう＼nに構成することが適切かという実用目的のために工夫がされているもの＼nであり、美的鑑賞の対象となるような思想又は感情の創作性が発揮されて いるものとは認められないから、美術その他の範囲に属する著作物には該 当しないものというべきであり、控訴人の上記主張を採用することはでき ない。
エ 控訴人は、控訴人標章はポスターと等価値であり、著作権法制定当時、 ポスターは著作物又は著作物の複製として扱われるというのが著作権法 の解釈であったから、控訴人標章も著作権法上保護されるべきであると主 張する（前記第３の２(1)〔控訴人の主張〕エ）。 しかし、控訴人標章は、商品又は営業の出所を表示する標章であり、商＼n標法や不正競争防止法の保護の対象となる余地があり得るとしても、ポス ターと等価値であるとはいえないから、控訴人の上記主張は、採用するこ とができない。
オ 控訴人は、控訴人標章が一品制作の図又は絵であるとしたら創作性のあ ることは議論の余地がなく、漫画の特徴的な表現を含む一こまを模倣して＼nも著作権侵害となるのに、ロゴタイプ・デザイン（量産品の原画）である が故に著作権法の保護の対象とならない、あるいは高度の創作性がなけれ ば著作権法の保護の対象とならないというのは、著作権法上の著作物の定 義に反すると主張する（前記第３の２(1)〔控訴人の主張〕オ）。 しかし、控訴人標章は、商品又は営業の出所を表示する標章であり、商＼n標法や不正競争防止法の保護の対象となる余地があり得るとしても、一品 制作の図又は絵や漫画とは性質を異にするから、控訴人の上記主張は、採 用することができない。
著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学＼n術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう（著作権法２条１項１号）。そ して、商品又は営業の出所を表示するものとして文字から構＼成される標章 は、商品又は営業の出所を示すという実用的な目的で作出され、使用され るものであり、その保護は、商標法又は不正競争防止法により図られるべ きものである。文字からなる商標の中には、外観や見栄えの良さに配慮し て、文字の形や配列に工夫をしたものもあるが、それらは、文字として認 識され、かつ出所を表示するものとして、見る者にどのように訴えかける＼nか、すなわち標章としての機能を発揮させるためにどのように構＼成するこ とが適切かという実用目的のためにそのような工夫がされているもので あるから、通常は、美的鑑賞の対象となるような思想又は感情の創作性が 発揮されているものとは認められない。商品又は営業の出所を表示するも＼nのとして文字から構成される標章が著作物に該当する場合があり得ると＼nしても、それは、商標法などの標識法で保護されるべき自他商品・役務識 別機能を超えた顕著な特徴を有するといった独創性を備え、かつそれ自体＼nが、識別機能という実用性の面を離れて客観的、外形的に純粋美術と同視＼nし得る程度の美的鑑賞の対象となり得る創作性を備えなければならない というべきである。
・・・
商標法などの標識法で保護されるべき自他商品・役務識別機能を超えた＼n顕著な特徴を有するといった独創性を備え、かつそれ自体が、識別機能と＼nいう実用性の面を離れて客観的、外形的に純粋美術と同視し得る程度の美 的鑑賞の対象となり得る創作性を備えるものとは認められないから、著作 権法により保護されるべき著作物に該当するとは認められない。
ア 控訴人は、Ｂは、控訴人標章に、単なるロゴタイプ・デザインを超えた 美の表現・印象を強く感じ、ウェブでの被控訴人商品の販売に利用したい＼nと考えて控訴人標章を模倣したものであり、このことからしても、控訴人 標章には個性があり著作物性があると主張する（前記第３の２(1)〔控訴人 の主張〕ア）。 しかし、Ｂは、被控訴人商品に関する事業を実施するに当たり、同事業 に対するＢの様々な意図や願望を込め、禅宗の僧侶等にも相談するなどし て「アノワ」という語を含む被控訴人商号を考案して商号変更し、さらに そのローマ字表記である「ＡＮＯＷＡ」を含む被控訴人商品の名称（「ＡＮ＼nＯＷＡ４１」）を考案したものと認められ（乙１１）、控訴人標章を被控訴 人商品に使用するために、被控訴人の商号を、控訴人標章の「ＡＮＯＷＡ」 の読みである「アノワ」とし、ドメイン名を「ＡＮＯＷＡ」を含む「ＡＮ ＯＷＡ４１」としたものであることを認めるに足りる証拠はない。 したがって、Ｂが控訴人標章を模倣したと認めることはできず、控訴人 の上記主張は、その前提を欠き、採用することはできない。
イ 控訴人は、不正競争防止法によればＴシャツの柄は保護の対象となるか ら、デザインも保護すべきであり、著作権法によってもデザインを保護す べきであると主張する（前記第３の２(1)〔控訴人の主張〕イ）。 しかし、Ｔシャツの柄が不正競争防止法による保護の対象となる場合が あるとしても、著作権法は、思想又は感情の創作的な表現を保護するもの＼nであるから、著作権法によって当然にデザインの全てが保護されるべきで あるとはいえないし、標章は、Ｔシャツのデザインと性質を異にするもの であるから、控訴人の上記主張に基づいて、控訴人標章が著作権法により 保護されるということはできない。
ウ 控訴人は、控訴人標章は、文字を用いるものであるが、控訴人のロゴタ イプとしての利用を目的としてデザインされたものであり、控訴人の商号 と一致するアルファベットを強調していること、文字は誰でも使用できる ものであるから文字を強調するロゴタイプ・デザインは全て著作物とはな りえないとする合理的理由はないことを主張する（前記第３の２(1)〔控訴 人の主張〕ウ）。 しかし、控訴人標章は、標章としての機能を発揮させるためにどのよう＼nに構成することが適切かという実用目的のために工夫がされているもの＼nであり、美的鑑賞の対象となるような思想又は感情の創作性が発揮されて いるものとは認められないから、美術その他の範囲に属する著作物には該 当しないものというべきであり、控訴人の上記主張を採用することはでき ない。
エ 控訴人は、控訴人標章はポスターと等価値であり、著作権法制定当時、 ポスターは著作物又は著作物の複製として扱われるというのが著作権法 の解釈であったから、控訴人標章も著作権法上保護されるべきであると主 張する（前記第３の２(1)〔控訴人の主張〕エ）。 しかし、控訴人標章は、商品又は営業の出所を表示する標章であり、商＼n標法や不正競争防止法の保護の対象となる余地があり得るとしても、ポス ターと等価値であるとはいえないから、控訴人の上記主張は、採用するこ とができない。
オ 控訴人は、控訴人標章が一品制作の図又は絵であるとしたら創作性のあ ることは議論の余地がなく、漫画の特徴的な表現を含む一こまを模倣して＼nも著作権侵害となるのに、ロゴタイプ・デザイン（量産品の原画）である が故に著作権法の保護の対象とならない、あるいは高度の創作性がなけれ ば著作権法の保護の対象とならないというのは、著作権法上の著作物の定 義に反すると主張する（前記第３の２(1)〔控訴人の主張〕オ）。 しかし、控訴人標章は、商品又は営業の出所を表示する標章であり、商＼n標法や不正競争防止法の保護の対象となる余地があり得るとしても、一品 制作の図又は絵や漫画とは性質を異にするから、控訴人の上記主張は、採 用することができない。
◆判決本文
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2022.10.25
令和3(受)1112 音楽教室における著作物使用に関わる請求権不存在確認請求事件 令和4年10月24日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 知的財産高等裁判所
音楽教室における演奏について、1審は生徒の演奏も先生の演奏も著作権侵害と判断しましたが、知財高裁は「後者は公衆への演奏、前者は公衆への演奏ではない」と判断しました。最高裁は、「生徒の演奏は演奏権侵害にはならない」と、知財高裁の判断を維持しました。
2 本件は、被上告人らが、上告人を被告として、上告人の被上告人らに対する本件管理著作物の著作権(演奏権)の侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権等が存在しないことの確認を求める事案である。本件においては、レッスンにおける生徒の演奏に関し、被上告人らが本件管理著作物の利用主体であるか否かが争われている。
3 所論は、生徒は被上告人らとの上記契約に基づき教師の強い管理支配の下で演奏しており、被上告人らは営利目的で運営する音楽教室において課題曲が生徒により演奏されることによって経済的利益を得ているのに、被上告人らを生徒が演奏する本件管理著作物の利用主体であるとはいえないとした原審の判断には、法令の解釈適用の誤り及び判例違反があるというものである。
4 演奏の形態による音楽著作物の利用主体の判断に当たっては、演奏の目的及び態様、演奏への関与の内容及び程度等の諸般の事情を考慮するのが相当である。
被上告人らの運営する音楽教室のレッスンにおける生徒の演奏は、教師から演奏技術等の教授を受けてこれを習得し、その向上を図ることを目的として行われるのであって、課題曲を演奏するのは、そのための手段にすぎない。 そして、生徒の演奏は、教師の行為を要することなく生徒の行為のみにより成り立つものであり、上記の目的との関係では、生徒の演奏こそが重要な意味を持つのであって、教師による伴奏や各種録音物の再生が行われたとしても、これらは、生徒の演奏を補助するものにとどまる。
また、教師は、課題曲を選定し、生徒に対してその演奏につき指示・指導をするが、これらは、生徒が上記の目的を達成することができるように助力するものにすぎず、生徒は、飽くまで任意かつ自主的に演奏するのであって、演奏することを強制されるものではない。 なお、被上告人らは生徒から受講料の支払を受けているが、受講料は、演奏技術等の教授を受けることの対価であり、課題曲を演奏すること自体の対価ということはできない。
これらの事情を総合考慮すると、レッスンにおける生徒の演奏に関し、被上告人らが本件管理著作物の利用主体であるということはできない。
5 以上と同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。所論引用の判例は、いずれも事案を異にし、本件に適切でない。論旨は採用することができない。 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
2 本件は、被上告人らが、上告人を被告として、上告人の被上告人らに対する本件管理著作物の著作権(演奏権)の侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権等が存在しないことの確認を求める事案である。本件においては、レッスンにおける生徒の演奏に関し、被上告人らが本件管理著作物の利用主体であるか否かが争われている。
3 所論は、生徒は被上告人らとの上記契約に基づき教師の強い管理支配の下で演奏しており、被上告人らは営利目的で運営する音楽教室において課題曲が生徒により演奏されることによって経済的利益を得ているのに、被上告人らを生徒が演奏する本件管理著作物の利用主体であるとはいえないとした原審の判断には、法令の解釈適用の誤り及び判例違反があるというものである。
4 演奏の形態による音楽著作物の利用主体の判断に当たっては、演奏の目的及び態様、演奏への関与の内容及び程度等の諸般の事情を考慮するのが相当である。
被上告人らの運営する音楽教室のレッスンにおける生徒の演奏は、教師から演奏技術等の教授を受けてこれを習得し、その向上を図ることを目的として行われるのであって、課題曲を演奏するのは、そのための手段にすぎない。 そして、生徒の演奏は、教師の行為を要することなく生徒の行為のみにより成り立つものであり、上記の目的との関係では、生徒の演奏こそが重要な意味を持つのであって、教師による伴奏や各種録音物の再生が行われたとしても、これらは、生徒の演奏を補助するものにとどまる。
また、教師は、課題曲を選定し、生徒に対してその演奏につき指示・指導をするが、これらは、生徒が上記の目的を達成することができるように助力するものにすぎず、生徒は、飽くまで任意かつ自主的に演奏するのであって、演奏することを強制されるものではない。 なお、被上告人らは生徒から受講料の支払を受けているが、受講料は、演奏技術等の教授を受けることの対価であり、課題曲を演奏すること自体の対価ということはできない。
これらの事情を総合考慮すると、レッスンにおける生徒の演奏に関し、被上告人らが本件管理著作物の利用主体であるということはできない。
5 以上と同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。所論引用の判例は、いずれも事案を異にし、本件に適切でない。論旨は採用することができない。 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
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◆令和2年（ネ）第10022号
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2022.10.24
令和4(行ケ)10008 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年9月28日 知的財産高等裁判所
ＣＳ関連発明について、訂正請求が新規事項であるので認められないとした審決が維持されました。
ア 本件訂正により、請求項１には、端末装置から取得された第１患者識別 情報とあらかじめ記憶された第２患者識別情報が一致すると判定された 場合に、1)端末装置から取得された看護師又は医師を識別するための第１ 看護師等識別情報と、第２看護師等識別情報とが一致すると判定した場合 に、第２患者識別情報に対応する患者医療情報のうち前記看護師又は前記 医師が必要とする医療情報を含む表示画面を端末装置へ出力し、2)端末か ら取得された医師を識別するための第１医師識別情報と、第２医師識別情 報とが一致すると判定した場合に、医師専用画面を端末に出力する、発明 特定事項を含むものとなり、2)が訂正事項１−１−３に関するものである。
そして、本件明細書の【０１４３】ないし【０１６１】（実施の形態４） には、看護師又は医師が必要とする医療情報を含む表示画面を出力する構＼ 成に関する記載があり、この実施の形態４に関するフローチャート（図３ ７、図３８）についてみると、 端末装置から取得された第１患者識別情 報とあらかじめ記憶された第２患者識別情報が一致すると判定された場 合に、端末装置に患者用画面を表示し（Ｓ２１）（図１１、図１２）、 端 末装置から取得し出力されたＩＤを、医療用サーバを経て情報処理装置が 取得し（Ｓ８５）、このＩＤが看護師ＩＤであると判定される（Ｓ８７、８ ８）と、看護師用専用画面（図２０ないし２２）が表示され、 看護師Ｉ Ｄでなく（Ｓ８７の「Ｎｏ」）、医師ＩＤであると判定されると（Ｓ１５１）、 医師専用画面（図３５、図３６）が表示されるフローが開示されている。＼n
この記載からすると、Ｓ８７は看護師ＩＤか否かを判定するステップであ り、Ｓ１５１は医師ＩＤであるか否かを判定するステップであるといえる。 こうしたＳ８７、Ｓ１５１は、端末装置から取得された看護師又は医師を 識別するための第１看護師等識別情報と、第２看護師等識別情報とが一致 すると判定した場合に、第２患者識別情報に対応する患者医療情報のうち 前記看護師又は前記医師が必要とする医療情報を含む表示画面を端末装＼n置へ出力する（前記1)）ことに対応するもの、すなわち、第２判定部及び 第２出力部に関するものであり、さらに、医師を識別するための第１医師 識別情報を端末から取得して（第３取得部）、第３判定部及び第３出力部に 関するフローが続けて行われることは、記載も示唆もない。なお、本件明 細書の【００８８】ないし【０１２５】（実施の形態２）は、看護師ＩＤの 判定と看護師用専用画面を出力し表示するフローが記載されており、医師＼nＩＤであると判定した場合に看護師専用画面を出力し表示してもよいと＼nの記載があるものの（【０１２５】）、第２判定部及び第２出力部に続けて、 医師を識別するための第１医師識別情報を取得し（第３取得部）、第３判定 部及び第３出力部に関するフローが続けて行われることに関するもので はない。その他、本件明細書には、第２判定部及び第２出力部と、第３判 定部と第３出力部の両方を備え、また、１つのシステムで構成されること＼nについての記載も示唆もないし、このような事項は、当業者にとって自明 であるともいえない。
そうすると、前記2)、すなわち、訂正事項１−１−３は、本件明細書又 は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係 において新たな技術的事項を導入するものであるから、特許法１３４条の ２第９項が準用する同法１２６条５項の規定に反するものであり、訂正要 件を満たさないというべきである。
・・・
イ これに対し、原告は、前記第３の１ ア のとおり、本件訂正後の請 求項１は、本件明細書の【００６６】ないし【００９０】、図３７及び図 ３８にそのまま開示されている旨主張するが、原告が指摘する【００６ ６】ないし【００８７】は実施の形態１、すなわち、患者用バーコード を読み取り、一致すると患者用画面を表示すること（構＼成要件Ａ１ない しＣ１）に関する事項であり、訂正事項１−１−３に関するものではな い。そして、実施の形態４に関する本件明細書の記載事項と図３７及び 図３８によれば、訂正事項１−１−３が新たな技術的事項を導入するも のであることは、前記アのとおりである。 また、原告は、前記第３の１ ア のとおり、本件明細書の【０１４ ３】の記載を挙げて、本件明細書の実施の形態４は、実施の形態２を取 り込んだものであり、実施の形態２の構成及び作用に加えて、【０１４７】＼nないし【０１４９】の記載からすれば、本件明細書には、第３取得部及 び第３判定部に関する構成が開示されている旨主張する。＼n
しかし、【０１４３】は、「実施の形態４は医師が患者の医療情報を確 認するための医師専用画面３０を表示部３５に表＼示する実施の形態に関 する。以下、特に説明する構成、作用以外の構＼成および作用は実施の形 態２と同等であり、簡潔のため記載を省略する。…」とあるが、前記ア で指摘した実施の形態４に関するフロー図（図３７、図３８）からする と、ここでいう記載の省略とは、前記アの （端末装置から取得し出力 されたＩＤを、医療用サーバを経て情報処理装置が取得し（Ｓ８５）、こ のＩＤが看護師ＩＤであると判定される（Ｓ８７、８８）と、看護師用 専用画面（図２０ないし２２）が表示されること）に関する説明（実施＼nの形態２）を省略するものであり、【０１４６】ないし【０１４９】は、 端末装置から取得し出力されたＩＤが医師である場合に関する説明であ って、第２判定部で端末から取得した識別情報が医師ＩＤであると判定 し（第２判定部）、看護師専用画面が出力（第２出力部）された後、さら に続けて、医師を識別するための第１医師識別情報を取得し（第３取得 部）、第３判定部及び第３出力部に関するフローが続けて行われる構成を＼n開示するものではない。したがって、前記アの説示に反する原告の主張はいずれも理由がない。
ア 本件訂正により、請求項１には、端末装置から取得された第１患者識別 情報とあらかじめ記憶された第２患者識別情報が一致すると判定された 場合に、1)端末装置から取得された看護師又は医師を識別するための第１ 看護師等識別情報と、第２看護師等識別情報とが一致すると判定した場合 に、第２患者識別情報に対応する患者医療情報のうち前記看護師又は前記 医師が必要とする医療情報を含む表示画面を端末装置へ出力し、2)端末か ら取得された医師を識別するための第１医師識別情報と、第２医師識別情 報とが一致すると判定した場合に、医師専用画面を端末に出力する、発明 特定事項を含むものとなり、2)が訂正事項１−１−３に関するものである。
そして、本件明細書の【０１４３】ないし【０１６１】（実施の形態４） には、看護師又は医師が必要とする医療情報を含む表示画面を出力する構＼ 成に関する記載があり、この実施の形態４に関するフローチャート（図３ ７、図３８）についてみると、 端末装置から取得された第１患者識別情 報とあらかじめ記憶された第２患者識別情報が一致すると判定された場 合に、端末装置に患者用画面を表示し（Ｓ２１）（図１１、図１２）、 端 末装置から取得し出力されたＩＤを、医療用サーバを経て情報処理装置が 取得し（Ｓ８５）、このＩＤが看護師ＩＤであると判定される（Ｓ８７、８ ８）と、看護師用専用画面（図２０ないし２２）が表示され、 看護師Ｉ Ｄでなく（Ｓ８７の「Ｎｏ」）、医師ＩＤであると判定されると（Ｓ１５１）、 医師専用画面（図３５、図３６）が表示されるフローが開示されている。＼n
この記載からすると、Ｓ８７は看護師ＩＤか否かを判定するステップであ り、Ｓ１５１は医師ＩＤであるか否かを判定するステップであるといえる。 こうしたＳ８７、Ｓ１５１は、端末装置から取得された看護師又は医師を 識別するための第１看護師等識別情報と、第２看護師等識別情報とが一致 すると判定した場合に、第２患者識別情報に対応する患者医療情報のうち 前記看護師又は前記医師が必要とする医療情報を含む表示画面を端末装＼n置へ出力する（前記1)）ことに対応するもの、すなわち、第２判定部及び 第２出力部に関するものであり、さらに、医師を識別するための第１医師 識別情報を端末から取得して（第３取得部）、第３判定部及び第３出力部に 関するフローが続けて行われることは、記載も示唆もない。なお、本件明 細書の【００８８】ないし【０１２５】（実施の形態２）は、看護師ＩＤの 判定と看護師用専用画面を出力し表示するフローが記載されており、医師＼nＩＤであると判定した場合に看護師専用画面を出力し表示してもよいと＼nの記載があるものの（【０１２５】）、第２判定部及び第２出力部に続けて、 医師を識別するための第１医師識別情報を取得し（第３取得部）、第３判定 部及び第３出力部に関するフローが続けて行われることに関するもので はない。その他、本件明細書には、第２判定部及び第２出力部と、第３判 定部と第３出力部の両方を備え、また、１つのシステムで構成されること＼nについての記載も示唆もないし、このような事項は、当業者にとって自明 であるともいえない。
そうすると、前記2)、すなわち、訂正事項１−１−３は、本件明細書又 は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係 において新たな技術的事項を導入するものであるから、特許法１３４条の ２第９項が準用する同法１２６条５項の規定に反するものであり、訂正要 件を満たさないというべきである。
・・・
イ これに対し、原告は、前記第３の１ ア のとおり、本件訂正後の請 求項１は、本件明細書の【００６６】ないし【００９０】、図３７及び図 ３８にそのまま開示されている旨主張するが、原告が指摘する【００６ ６】ないし【００８７】は実施の形態１、すなわち、患者用バーコード を読み取り、一致すると患者用画面を表示すること（構＼成要件Ａ１ない しＣ１）に関する事項であり、訂正事項１−１−３に関するものではな い。そして、実施の形態４に関する本件明細書の記載事項と図３７及び 図３８によれば、訂正事項１−１−３が新たな技術的事項を導入するも のであることは、前記アのとおりである。 また、原告は、前記第３の１ ア のとおり、本件明細書の【０１４ ３】の記載を挙げて、本件明細書の実施の形態４は、実施の形態２を取 り込んだものであり、実施の形態２の構成及び作用に加えて、【０１４７】＼nないし【０１４９】の記載からすれば、本件明細書には、第３取得部及 び第３判定部に関する構成が開示されている旨主張する。＼n
しかし、【０１４３】は、「実施の形態４は医師が患者の医療情報を確 認するための医師専用画面３０を表示部３５に表＼示する実施の形態に関 する。以下、特に説明する構成、作用以外の構＼成および作用は実施の形 態２と同等であり、簡潔のため記載を省略する。…」とあるが、前記ア で指摘した実施の形態４に関するフロー図（図３７、図３８）からする と、ここでいう記載の省略とは、前記アの （端末装置から取得し出力 されたＩＤを、医療用サーバを経て情報処理装置が取得し（Ｓ８５）、こ のＩＤが看護師ＩＤであると判定される（Ｓ８７、８８）と、看護師用 専用画面（図２０ないし２２）が表示されること）に関する説明（実施＼nの形態２）を省略するものであり、【０１４６】ないし【０１４９】は、 端末装置から取得し出力されたＩＤが医師である場合に関する説明であ って、第２判定部で端末から取得した識別情報が医師ＩＤであると判定 し（第２判定部）、看護師専用画面が出力（第２出力部）された後、さら に続けて、医師を識別するための第１医師識別情報を取得し（第３取得 部）、第３判定部及び第３出力部に関するフローが続けて行われる構成を＼n開示するものではない。したがって、前記アの説示に反する原告の主張はいずれも理由がない。
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2022.10.20
令和3(ネ)10055 特許権侵害差止等請求控訴事件，同附帯控訴事件 特許権 民事訴訟 知的財産裁判例 令和4年2月10日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
特102条2項の覆滅90％は1審と同じです。控訴審の第1回口頭弁論においてした無効主張が時機に後れた抗弁と判断されました。
一審被告は，同年１１月８日の当審第１回口頭弁論期日において，同年 ７月９日付け控訴理由書に基づいて，本件各発明に係る本件特許に「無 効理由５」（別件無効審判の無効理由２と同じ），「無効理由６」（別 件無効審判の無効理由３と同じ），「無効理由７」（別件無効審判の無 効理由４と同じ），「無効理由８」（サポート要件違反）及び「無効理 由９」（実施可能要件違反）が存在するとして無効の抗弁の主張を追加＼nし，また，権利の濫用の抗弁の主張を追加した。 これに対し一審原告は，同年８月２６日付け控訴答弁書に基づいて一 審被告の「無効理由５ないし９」に基づく無効の抗弁及び権利の濫用の 抗弁の主張は，時機に後れた攻撃防御方法に当たるものであるから，却 下を求める旨の申立てをした。＼n
オ なお，別件無効審判は，当審の本件口頭弁論終結時（令和３年１１月８ 日）において，特許庁に係属中である。
(2)前記(1)の事実関係によれば，1)一審被告は，原審において，平成３１年 ３月７日の原審第３回弁論準備手続期日までに，本件各発明に係る本件特許 に明確性要件違反の無効理由，乙２公報を主引用例とする新規性欠如及び進 歩性欠如の無効理由（本件の争点２−１ないし２−３）が存在するとして無 効の抗弁を主張し，その上で，令和元年６月２７日の原審第５回弁論準備手 続期日において，侵害論についての主張立証は終了したと陳述した後，同年 ７月１９日の原審第６回弁論準備手続期日から，本件訴訟は損害論の審理に 入ったこと，2)その後，一審被告は，令和２年１０月２２日の原審第１４回 弁論準備手続期日において，本件各発明に係る本件特許に別件無効審判の無 効理由１ないし４と同一の無効理由が存在するとして，新たな無効の抗弁の 主張をしたが，原審が，同年１２月１８日の第１５回弁論準備手続期日にお いて，上記主張を時機に後れた攻撃防御方法に当たるものとして却下したこ と，3)一審被告は，令和３年１１月８日の当審第１回口頭弁論期日において， 控訴理由書に基づいて，本件各発明に係る本件特許に別件無効審判の無効理 由２ないし４と同じ無効理由である「無効理由５ないし７」，原審で主張し なかった「無効理由８」（サポート要件違反）及び「無効理由９」（実施可 能要件違反）が存在するとして無効の抗弁の主張をするとともに，新たに権＼n利の濫用の抗弁の主張をしたこと，4)別件無効審判は，当審の本件口頭弁論 終結時において，特許庁に係属中であることが認められる。
以上を前提に検討するに，侵害論に関する抗弁の主張は，本来，原審に おいて適時に行うべきものであるところ，一審被告が，原審において，令和 元年６月２７日の原審第５回弁論準備手続期日に侵害論についての主張立証 は終了したと陳述するまでの間に，当審で主張する「無効理由５ないし９」 に基づく無効の抗弁及び権利の濫用の抗弁の主張をしなかったことについて， やむを得ないといえるだけの特段の事情はうかがわれないから，当審におけ る上記無効の抗弁及び権利の濫用の抗弁の主張は，一審被告の少なくとも重 大な過失により時機に後れて提出された攻撃防御方法であるものというべき である。
そして，当審において，一審被告に上記無効の抗弁及び権利の濫用の抗 弁の主張を許すことは，一審原告に対し，上記各主張に対する更なる反論の 機会を与える必要が生じ，これに対する一審被告の再反論等も想定し得るこ とから，これにより訴訟の完結を遅延させることとなることは明らかである。 そこで，当審は，民事訴訟法２９７条において準用する同法１５７条１ 項に基づき，一審被告の上記無効の抗弁及び権利の濫用の抗弁の主張を却下 したものである。
一審被告は，同年１１月８日の当審第１回口頭弁論期日において，同年 ７月９日付け控訴理由書に基づいて，本件各発明に係る本件特許に「無 効理由５」（別件無効審判の無効理由２と同じ），「無効理由６」（別 件無効審判の無効理由３と同じ），「無効理由７」（別件無効審判の無 効理由４と同じ），「無効理由８」（サポート要件違反）及び「無効理 由９」（実施可能要件違反）が存在するとして無効の抗弁の主張を追加＼nし，また，権利の濫用の抗弁の主張を追加した。 これに対し一審原告は，同年８月２６日付け控訴答弁書に基づいて一 審被告の「無効理由５ないし９」に基づく無効の抗弁及び権利の濫用の 抗弁の主張は，時機に後れた攻撃防御方法に当たるものであるから，却 下を求める旨の申立てをした。＼n
オ なお，別件無効審判は，当審の本件口頭弁論終結時（令和３年１１月８ 日）において，特許庁に係属中である。
(2)前記(1)の事実関係によれば，1)一審被告は，原審において，平成３１年 ３月７日の原審第３回弁論準備手続期日までに，本件各発明に係る本件特許 に明確性要件違反の無効理由，乙２公報を主引用例とする新規性欠如及び進 歩性欠如の無効理由（本件の争点２−１ないし２−３）が存在するとして無 効の抗弁を主張し，その上で，令和元年６月２７日の原審第５回弁論準備手 続期日において，侵害論についての主張立証は終了したと陳述した後，同年 ７月１９日の原審第６回弁論準備手続期日から，本件訴訟は損害論の審理に 入ったこと，2)その後，一審被告は，令和２年１０月２２日の原審第１４回 弁論準備手続期日において，本件各発明に係る本件特許に別件無効審判の無 効理由１ないし４と同一の無効理由が存在するとして，新たな無効の抗弁の 主張をしたが，原審が，同年１２月１８日の第１５回弁論準備手続期日にお いて，上記主張を時機に後れた攻撃防御方法に当たるものとして却下したこ と，3)一審被告は，令和３年１１月８日の当審第１回口頭弁論期日において， 控訴理由書に基づいて，本件各発明に係る本件特許に別件無効審判の無効理 由２ないし４と同じ無効理由である「無効理由５ないし７」，原審で主張し なかった「無効理由８」（サポート要件違反）及び「無効理由９」（実施可 能要件違反）が存在するとして無効の抗弁の主張をするとともに，新たに権＼n利の濫用の抗弁の主張をしたこと，4)別件無効審判は，当審の本件口頭弁論 終結時において，特許庁に係属中であることが認められる。
以上を前提に検討するに，侵害論に関する抗弁の主張は，本来，原審に おいて適時に行うべきものであるところ，一審被告が，原審において，令和 元年６月２７日の原審第５回弁論準備手続期日に侵害論についての主張立証 は終了したと陳述するまでの間に，当審で主張する「無効理由５ないし９」 に基づく無効の抗弁及び権利の濫用の抗弁の主張をしなかったことについて， やむを得ないといえるだけの特段の事情はうかがわれないから，当審におけ る上記無効の抗弁及び権利の濫用の抗弁の主張は，一審被告の少なくとも重 大な過失により時機に後れて提出された攻撃防御方法であるものというべき である。
そして，当審において，一審被告に上記無効の抗弁及び権利の濫用の抗 弁の主張を許すことは，一審原告に対し，上記各主張に対する更なる反論の 機会を与える必要が生じ，これに対する一審被告の再反論等も想定し得るこ とから，これにより訴訟の完結を遅延させることとなることは明らかである。 そこで，当審は，民事訴訟法２９７条において準用する同法１５７条１ 項に基づき，一審被告の上記無効の抗弁及び権利の濫用の抗弁の主張を却下 したものである。
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2022.10.20
令和3(ワ)30051 損害賠償請求事件 その他 民事訴訟 令和4年9月28日 東京地方裁判所
放送局における番組中のナレーションが原告ブログに依拠しているかについて、著作物性を立証していないとして、著作者人格権による損害賠償請求が棄却されました。興味深いのは、被告が、既存の文章をほぼ転載したものであることを謝罪する旨の文章をウェブサイトにて掲載している点です。
原告は、被告によって、原告文章を無断転載して制作した本件番組が放送 されたことにより、原告の名誉が毀損される可能性が生じて、原告の平穏な＼n日常を阻害され、原告が、これに対応するために金銭的及び時間的な負担を 負い、精神的苦痛を被り、人格権が侵害されたとして、不法行為に基づく損 害賠償を請求するものと理解することができる。そこで、この理解を前提に、 被告による本件番組の放送が原告の「権利又は法律上保護される利益を侵害 した」（民法７０９条）といえるか否かについて検討する。
前記前提事実(2)及び(3)のとおり、被告が原告文章に依拠して本件ナレー ション等を作成した結果、本件ナレーション等は、原告文章と類似しており、 原告文章中の「以下省略」といった比較的特徴のある表現についてもほぼ同＼nじ内容となっている。そして、被告が、本件番組において本件ナレーション 等を流すことについて、原告から事前の了解を得ていたことや、本件番組を 放送するに当たり、原告文章が掲載されている原告ウェブサイトを参照した 旨を表示したことを認めるに足りる証拠はない。そうすると、被告の上記行＼n為は、公共の放送事業者として不適切なものであったといわざるを得ない。
また、原告が主張するように、原告ウェブサイト中の文章は、分かりやす く面白いものとなるように配慮され、独自性を有していると評価し得ること や、被告が放送法で定められた公共の放送事業者であることからすると、本 件番組を視聴した者が、原告文章を見たとき、被告が無断転載をするはずが ないと考えて、むしろ原告ウェブサイトの方が無断転載をしていると疑う可 能性を否定することはできない。しかし、前記前提事実(4)のとおり、被告は、本件番組が放送された４日後には、本件番組に係るウェブサイトにおいて、本件ナレーション等が既存の文章をほぼ転載したものであることを謝罪する旨の文章を掲載しており、こ れは、上記のような誤解が生じることを防止し得る措置であるといえる。そ して、本件全証拠によっても、実際に、上記のような誤解が広まったとは認 められない。しかも、名誉毀損が成立するためには、人の社会的評価を低下 させる事実を摘示することが必要であるところ、将棋の対局マナーについて 述べた本件ナレーション等において、原告の社会的評価を低下させる事実が 摘示されたとは認められない。そうすると、原告の主張する名誉毀損の可能＼n性については、いまだ抽象的なものにとどまるものといわざるを得ない。
また、原告の主張に係る平穏に日常生活を送る利益について、上記のとお り、原告の懸念する誤解が実際に広まったとは認められず、原告の名誉が毀 損される可能性も抽象的なものに留まることに照らせば、被告に対する損害＼n賠償請求を可能とする程度に、原告の平穏な日常生活が害されたということ＼nはできず、不法行為の成立要件である「権利又は法律上保護される利益」の 「侵害」を認めることはできないというべきである。 なお、被告が原告文章と類似する本件ナレーション等を含む本件番組を放 送したことが原告の権利を侵害するかは、本来、原告文章に著作物性が認め られ、原告文章に係る原告の著作権又は著作者人格権が侵害されたと認めら れるかという観点から検討すべきであるということができる。しかし、原告 は、本件訴訟において、著作権及び著作者人格権が侵害されたことを主張し ないとしていることから、その要件についての具体的な主張立証がされてい ないため、著作権侵害及び著作者人格権侵害の事実を認めることはできない。 (2) 以上によれば、本件番組の放送により、原告の人格権が侵害されたとは認 められず、また、原告文章に係る原告のそのほかの権利が侵害されたと認め
原告は、被告によって、原告文章を無断転載して制作した本件番組が放送 されたことにより、原告の名誉が毀損される可能性が生じて、原告の平穏な＼n日常を阻害され、原告が、これに対応するために金銭的及び時間的な負担を 負い、精神的苦痛を被り、人格権が侵害されたとして、不法行為に基づく損 害賠償を請求するものと理解することができる。そこで、この理解を前提に、 被告による本件番組の放送が原告の「権利又は法律上保護される利益を侵害 した」（民法７０９条）といえるか否かについて検討する。
前記前提事実(2)及び(3)のとおり、被告が原告文章に依拠して本件ナレー ション等を作成した結果、本件ナレーション等は、原告文章と類似しており、 原告文章中の「以下省略」といった比較的特徴のある表現についてもほぼ同＼nじ内容となっている。そして、被告が、本件番組において本件ナレーション 等を流すことについて、原告から事前の了解を得ていたことや、本件番組を 放送するに当たり、原告文章が掲載されている原告ウェブサイトを参照した 旨を表示したことを認めるに足りる証拠はない。そうすると、被告の上記行＼n為は、公共の放送事業者として不適切なものであったといわざるを得ない。
また、原告が主張するように、原告ウェブサイト中の文章は、分かりやす く面白いものとなるように配慮され、独自性を有していると評価し得ること や、被告が放送法で定められた公共の放送事業者であることからすると、本 件番組を視聴した者が、原告文章を見たとき、被告が無断転載をするはずが ないと考えて、むしろ原告ウェブサイトの方が無断転載をしていると疑う可 能性を否定することはできない。しかし、前記前提事実(4)のとおり、被告は、本件番組が放送された４日後には、本件番組に係るウェブサイトにおいて、本件ナレーション等が既存の文章をほぼ転載したものであることを謝罪する旨の文章を掲載しており、こ れは、上記のような誤解が生じることを防止し得る措置であるといえる。そ して、本件全証拠によっても、実際に、上記のような誤解が広まったとは認 められない。しかも、名誉毀損が成立するためには、人の社会的評価を低下 させる事実を摘示することが必要であるところ、将棋の対局マナーについて 述べた本件ナレーション等において、原告の社会的評価を低下させる事実が 摘示されたとは認められない。そうすると、原告の主張する名誉毀損の可能＼n性については、いまだ抽象的なものにとどまるものといわざるを得ない。
また、原告の主張に係る平穏に日常生活を送る利益について、上記のとお り、原告の懸念する誤解が実際に広まったとは認められず、原告の名誉が毀 損される可能性も抽象的なものに留まることに照らせば、被告に対する損害＼n賠償請求を可能とする程度に、原告の平穏な日常生活が害されたということ＼nはできず、不法行為の成立要件である「権利又は法律上保護される利益」の 「侵害」を認めることはできないというべきである。 なお、被告が原告文章と類似する本件ナレーション等を含む本件番組を放 送したことが原告の権利を侵害するかは、本来、原告文章に著作物性が認め られ、原告文章に係る原告の著作権又は著作者人格権が侵害されたと認めら れるかという観点から検討すべきであるということができる。しかし、原告 は、本件訴訟において、著作権及び著作者人格権が侵害されたことを主張し ないとしていることから、その要件についての具体的な主張立証がされてい ないため、著作権侵害及び著作者人格権侵害の事実を認めることはできない。 (2) 以上によれば、本件番組の放送により、原告の人格権が侵害されたとは認 められず、また、原告文章に係る原告のそのほかの権利が侵害されたと認め
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2022.10.20
令和3(行ケ)10165 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年8月30日 知的財産高等裁判所
動機づけなし・阻害要因ありとして、進歩性なしとした拒絶審決が維持されました。
ア 本件発明１と甲２発明１との相違点１ないし４は、前記第２の３(3)イの とおりであるところ、これらはいずれも本件発明１における伸縮部を備え ているか否かをその内容とするものといえる。 そこで、以下、本件特許が出願された当時の当業者が、甲２発明１、甲 ４発明及び甲５公報ないし甲７公報から認定される周知技術に基づいて、 甲２発明１について上記伸縮部を備えることを容易に想到し得たか否か について検討する。
イ まず、主引用発明である甲２発明１について検討するに、甲２公報にお いて、盗難防止用連結ワイヤを伸縮可能なものとすることが記載又は示唆＼nされているというべき記載は見当たらない。 また、前記(1)のとおり、甲２発明１は、盗難防止用連結ワイヤの一方を ドアノブや玄関周り固定物に接続し、他方を宅配容器本体に接続するもの であるところ、甲２公報の段落【００２２】並びに図３及び図４の記載に よれば、甲２発明１の盗難防止用連結ワイヤは、玄関内側のドアノブや建 物内部の玄関周り固定物に接続するものであるといえる。さらに、甲２公 報の段落【００２２】及び図３の記載によれば、甲２発明１において、配 達物を収納していないときの形態の宅配容器本体をドアノブに掛ける際 には、宅配容器本体に備えられた「宅配容器取っ手」を使用することとさ れている。
このように、甲２発明１においては、配達物を収納していないときの形 態の宅配容器は、「宅配容器取っ手」を使用して玄関外側のドアノブに掛け られ、他方で、宅配容器に接続された盗難防止用連結ワイヤは、玄関内側 のドアノブや建物内部の玄関周り固定物に接続することとなるのである から、同ワイヤは、これを可能とするのに十＼分な長さを確保する必要があ るといえる。そうすると、配達物を収納していないときの形態における甲 ２発明１においては、盗難防止用連結ワイヤの長さを、ドアの一部に吊り 下げられるように短縮する構成は採用し得ず、そのような構＼成を採る動機 付けは存しないというべきである。
以上によれば、甲２発明１において、盗難防止用連結ワイヤを伸縮可能＼nなものとすることは動機付けられないというべきである。なお、上記に照 らすと、甲２発明１においては、少なくとも相違点３に係る本件発明１の 構成を採ることについて、阻害要因が存するというべきである。＼n
ア 本件発明１と甲２発明１との相違点１ないし４は、前記第２の３(3)イの とおりであるところ、これらはいずれも本件発明１における伸縮部を備え ているか否かをその内容とするものといえる。 そこで、以下、本件特許が出願された当時の当業者が、甲２発明１、甲 ４発明及び甲５公報ないし甲７公報から認定される周知技術に基づいて、 甲２発明１について上記伸縮部を備えることを容易に想到し得たか否か について検討する。
イ まず、主引用発明である甲２発明１について検討するに、甲２公報にお いて、盗難防止用連結ワイヤを伸縮可能なものとすることが記載又は示唆＼nされているというべき記載は見当たらない。 また、前記(1)のとおり、甲２発明１は、盗難防止用連結ワイヤの一方を ドアノブや玄関周り固定物に接続し、他方を宅配容器本体に接続するもの であるところ、甲２公報の段落【００２２】並びに図３及び図４の記載に よれば、甲２発明１の盗難防止用連結ワイヤは、玄関内側のドアノブや建 物内部の玄関周り固定物に接続するものであるといえる。さらに、甲２公 報の段落【００２２】及び図３の記載によれば、甲２発明１において、配 達物を収納していないときの形態の宅配容器本体をドアノブに掛ける際 には、宅配容器本体に備えられた「宅配容器取っ手」を使用することとさ れている。
このように、甲２発明１においては、配達物を収納していないときの形 態の宅配容器は、「宅配容器取っ手」を使用して玄関外側のドアノブに掛け られ、他方で、宅配容器に接続された盗難防止用連結ワイヤは、玄関内側 のドアノブや建物内部の玄関周り固定物に接続することとなるのである から、同ワイヤは、これを可能とするのに十＼分な長さを確保する必要があ るといえる。そうすると、配達物を収納していないときの形態における甲 ２発明１においては、盗難防止用連結ワイヤの長さを、ドアの一部に吊り 下げられるように短縮する構成は採用し得ず、そのような構＼成を採る動機 付けは存しないというべきである。
以上によれば、甲２発明１において、盗難防止用連結ワイヤを伸縮可能＼nなものとすることは動機付けられないというべきである。なお、上記に照 らすと、甲２発明１においては、少なくとも相違点３に係る本件発明１の 構成を採ることについて、阻害要因が存するというべきである。＼n
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2022.10.17
令和3(行ケ)10151 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年8月23日 知的財産高等裁判所
1次審決では無効理由無しと判断され、知財高裁はこれを取り消し、差し戻しました（1次審取訴訟）さしもどった2次審決では特許権者が再度、訂正をして、審決は無効理由無しと判断しました。知財高裁は審決の判断を維持しました。
争点は新規事項か否かです。
本件訂正前の請求項１の記載によれば、本件発明１の「浸水防止 部屋」は、側壁及び隔壁に接すること、仕切板により形成されるこ と、部屋の高さ方向にわたって形成されること、機関区域の部屋に 設けられること、側壁と隔壁との連結部を覆った空間であり空間に 面する側壁が損傷した場合浸水することなどが特定されている。し かし、「専ら」又は「主に」浸水防止を企図した空間であるべきかは 明らかでない。なお、当業者の技術常識として、「空間」とは、「空 所」や「ボイド」とは異なり、必ずしも物体が存在しない場所には 限定されないと認められ、このことは「下層空間１３の船尾側に推 進用エンジン１４が配置されている」（段落【００２６】）などの本 件明細書等の記載とも整合する。そのため、「空間」であることから、 直ちに「専ら」あるいは「主に」浸水防止を企図していることは導 けない。また、ＳＯＬＡＳ条約（「千九百七十四年の海上における人＼n命の安全のための国際条約」、甲２３）によれば、浸水率の計算にお いて、タンクは、０又は０．９５のいずれか、より厳格な条件とな る方の値（もともと水で満たされているため浸水が０である場合と、 もとは空であるため浸水が容積の９５％に及ぶ場合のうち、復原性 を悪くする方の値）を用いて計算すべきとされており、タンクであ ってもそれに面する側壁が損傷した場合浸水する場合があることを 前提としているから、「空間に面する側壁が損傷した場合浸水するこ と」が、必ずしもタンクを排除するものとはいえない。
次に、本件明細書等によれば、本件発明の課題及び解決手段は、 前記のとおり、浸水防止部屋を設けて、側壁における隔壁の近傍が 損傷を受けても、浸水防止部屋が浸水するだけで、浸水防止部屋を 設けた部屋が浸水することがないようにすることで、浸水区画が過 大となることを防止し、設計の自由度を拡大することを目的とする ものである。そうであるとすれば、「浸水防止部屋」は、それに面す る側壁が損傷し浸水しても、それが設けられた「部屋」に浸水しな いような水密構造となっていれば、浸水区画が過大となることを防＼n止するという本件発明の目的にかなうのであって、タンク等の他の 機能を兼ねることが、そのような目的を阻害すると認めるに足りる＼n証拠はない。かえって、甲１７（実願昭４９−１９７４８号（実開 昭５０−１１１８９２号）のマイクロフィルム）には、第１図及び 「本考案は、横置隔壁２の船側部両端に、船側外板１を一面とした 高さ方向に細長い浸水阻止用の区画７を備えているから、横隔壁数 を増加しなくても、船側外板１の損傷による船内への浸水を該区画 ７内に、または該区画７と隣接する１つの船内区画内にとどめるこ とができ」（４頁下から７〜１行）との記載があり、本件発明の「浸 水防止部屋」の機能に類似する「空間７」を有する船舶の発明が開＼n示されているところ、同文献には、「該区画７を小槽として利用する こともできる。」（５頁７行）とも記載されているから、浸水防止を 目的とした区画を、小槽（タンク）として利用することは、公知で あったと認められる。また、「浸水防止部屋」が他の機能を兼ねるこ＼nとを許容する方が、設計の自由度が拡大し、その意味で本件発明の 目的に資するものである。
以上によれば、本件訂正前の請求項１の「浸水防止部屋」とは、 それに面する側壁が損傷し浸水しても、それが設けられた「部屋」 に浸水しないような水密の構造となっている部屋を意味すると解＼nするのが相当である。そして、「浸水防止部屋」は、タンク等の他の 機能を備えることが許容されるものであると認められる。＼n
ｂ 「（ただし、タンクを除く。）」という記載の追加による新たな技術的 事項の導入の有無
前記ａのとおり、「浸水防止部屋」は、タンクの機能を備えることが＼n許容されるから、「浸水防止部屋」には、タンクの機能を兼ねるものと、＼nタンクの機能を兼ねないものがあるものと認められる。本件明細書等＼nには、浸水防止部屋としてタンクの機能を兼ねるもののみが記載され＼nていると解すべき理由はないから、本件明細書等には、タンクの機能＼nを兼ねる「浸水防止部屋」とともに、タンクの機能を兼ねない「浸水＼n防止部屋」が記載されていると認められる。そして、タンクの機能を＼n兼ねる「浸水防止部屋」を備える発明と、タンクの機能を兼ねない「浸＼n水防止部屋」を備える発明は、いずれも本件明細書等に記載された発 明であったから、訂正事項１により、特許請求の範囲の請求項１の「浸 水防止部屋」がタンクの機能を兼ねない「浸水防止部屋（ただし、タ＼nンクを除く。）」に訂正されて、タンクの機能を兼ねる「浸水防止部屋」＼nを備える発明が除かれても、新たな技術的事項を導入しないことは明 らかである。
なお、本件訂正により、本件訂正後の発明が、側壁における隔壁の 近傍が損傷を受けても、浸水防止部屋が浸水するだけで、複数の部屋 に跨って浸水することはなく、船損傷時における複数の部屋への浸水 を防止することができると共に、複数の部屋の大型化を抑制して設計 の自由度を拡大することができるという本件発明の効果を奏すること なく、新たな効果を奏する発明となると解すべき理由はない。そのた め、本件訂正によって発明の作用効果が変わることによって新たな技 術的事項が導入されたと解する余地もない。
したがって、訂正事項１による「（ただし、タンクを除く。）」という 記載の追加は、当業者によって、特許請求の範囲、明細書又は図面の 全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係におい て、新たな技術的事項を導入しないものであると認められるから、新 規事項追加（法１３４条の２第９項、法１２６条５項）に当たらない というべきである。
ｃ 原告の主張に対する判断
原告は、浸水防止部屋を、タンクを除くものに限定することによっ て、「タンクと比べて、設置スペースを低減することができ、配置の自 由度を向上できるという有利な効果を奏」し、「更に、浸水防止部屋と いう空間を設けることによって、タンクと比べて、損傷時復原性の計 算、二次浸水、環境汚染の観点からも有利な効果を奏する」という新 たな作用効果を奏するから、「（ただし、タンクを除く。）」という記載 の追加は、新たな技術事項を導入するものであると主張する。 しかし、原告が主張する上記の効果は、タンクの機能を兼ねる「浸＼n水防止部屋」と比べた場合に、タンクの機能を兼ねない「浸水防止部＼n屋」が有する効果を述べたものにとどまる。前記のとおり、本件明細 書等には、もともと、タンクの機能を兼ねる「浸水防止部屋」ととも＼nに、タンクの機能を兼ねない「浸水防止部屋」が記載されていたもの＼nと認められるから、タンクの機能を兼ねない「浸水防止部屋」が何ら＼nかの作用効果を有するとしても、それは、もともと本件明細書等に記 載されていた発明の一部が作用効果を有しているというにすぎず、そ のことをもって、本件明細書等との関係で新たな技術的事項が付け加 えられたと解する余地はない。
本件訂正前の請求項１の記載によれば、本件発明１の「浸水防止 部屋」は、側壁及び隔壁に接すること、仕切板により形成されるこ と、部屋の高さ方向にわたって形成されること、機関区域の部屋に 設けられること、側壁と隔壁との連結部を覆った空間であり空間に 面する側壁が損傷した場合浸水することなどが特定されている。し かし、「専ら」又は「主に」浸水防止を企図した空間であるべきかは 明らかでない。なお、当業者の技術常識として、「空間」とは、「空 所」や「ボイド」とは異なり、必ずしも物体が存在しない場所には 限定されないと認められ、このことは「下層空間１３の船尾側に推 進用エンジン１４が配置されている」（段落【００２６】）などの本 件明細書等の記載とも整合する。そのため、「空間」であることから、 直ちに「専ら」あるいは「主に」浸水防止を企図していることは導 けない。また、ＳＯＬＡＳ条約（「千九百七十四年の海上における人＼n命の安全のための国際条約」、甲２３）によれば、浸水率の計算にお いて、タンクは、０又は０．９５のいずれか、より厳格な条件とな る方の値（もともと水で満たされているため浸水が０である場合と、 もとは空であるため浸水が容積の９５％に及ぶ場合のうち、復原性 を悪くする方の値）を用いて計算すべきとされており、タンクであ ってもそれに面する側壁が損傷した場合浸水する場合があることを 前提としているから、「空間に面する側壁が損傷した場合浸水するこ と」が、必ずしもタンクを排除するものとはいえない。
次に、本件明細書等によれば、本件発明の課題及び解決手段は、 前記のとおり、浸水防止部屋を設けて、側壁における隔壁の近傍が 損傷を受けても、浸水防止部屋が浸水するだけで、浸水防止部屋を 設けた部屋が浸水することがないようにすることで、浸水区画が過 大となることを防止し、設計の自由度を拡大することを目的とする ものである。そうであるとすれば、「浸水防止部屋」は、それに面す る側壁が損傷し浸水しても、それが設けられた「部屋」に浸水しな いような水密構造となっていれば、浸水区画が過大となることを防＼n止するという本件発明の目的にかなうのであって、タンク等の他の 機能を兼ねることが、そのような目的を阻害すると認めるに足りる＼n証拠はない。かえって、甲１７（実願昭４９−１９７４８号（実開 昭５０−１１１８９２号）のマイクロフィルム）には、第１図及び 「本考案は、横置隔壁２の船側部両端に、船側外板１を一面とした 高さ方向に細長い浸水阻止用の区画７を備えているから、横隔壁数 を増加しなくても、船側外板１の損傷による船内への浸水を該区画 ７内に、または該区画７と隣接する１つの船内区画内にとどめるこ とができ」（４頁下から７〜１行）との記載があり、本件発明の「浸 水防止部屋」の機能に類似する「空間７」を有する船舶の発明が開＼n示されているところ、同文献には、「該区画７を小槽として利用する こともできる。」（５頁７行）とも記載されているから、浸水防止を 目的とした区画を、小槽（タンク）として利用することは、公知で あったと認められる。また、「浸水防止部屋」が他の機能を兼ねるこ＼nとを許容する方が、設計の自由度が拡大し、その意味で本件発明の 目的に資するものである。
以上によれば、本件訂正前の請求項１の「浸水防止部屋」とは、 それに面する側壁が損傷し浸水しても、それが設けられた「部屋」 に浸水しないような水密の構造となっている部屋を意味すると解＼nするのが相当である。そして、「浸水防止部屋」は、タンク等の他の 機能を備えることが許容されるものであると認められる。＼n
ｂ 「（ただし、タンクを除く。）」という記載の追加による新たな技術的 事項の導入の有無
前記ａのとおり、「浸水防止部屋」は、タンクの機能を備えることが＼n許容されるから、「浸水防止部屋」には、タンクの機能を兼ねるものと、＼nタンクの機能を兼ねないものがあるものと認められる。本件明細書等＼nには、浸水防止部屋としてタンクの機能を兼ねるもののみが記載され＼nていると解すべき理由はないから、本件明細書等には、タンクの機能＼nを兼ねる「浸水防止部屋」とともに、タンクの機能を兼ねない「浸水＼n防止部屋」が記載されていると認められる。そして、タンクの機能を＼n兼ねる「浸水防止部屋」を備える発明と、タンクの機能を兼ねない「浸＼n水防止部屋」を備える発明は、いずれも本件明細書等に記載された発 明であったから、訂正事項１により、特許請求の範囲の請求項１の「浸 水防止部屋」がタンクの機能を兼ねない「浸水防止部屋（ただし、タ＼nンクを除く。）」に訂正されて、タンクの機能を兼ねる「浸水防止部屋」＼nを備える発明が除かれても、新たな技術的事項を導入しないことは明 らかである。
なお、本件訂正により、本件訂正後の発明が、側壁における隔壁の 近傍が損傷を受けても、浸水防止部屋が浸水するだけで、複数の部屋 に跨って浸水することはなく、船損傷時における複数の部屋への浸水 を防止することができると共に、複数の部屋の大型化を抑制して設計 の自由度を拡大することができるという本件発明の効果を奏すること なく、新たな効果を奏する発明となると解すべき理由はない。そのた め、本件訂正によって発明の作用効果が変わることによって新たな技 術的事項が導入されたと解する余地もない。
したがって、訂正事項１による「（ただし、タンクを除く。）」という 記載の追加は、当業者によって、特許請求の範囲、明細書又は図面の 全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係におい て、新たな技術的事項を導入しないものであると認められるから、新 規事項追加（法１３４条の２第９項、法１２６条５項）に当たらない というべきである。
ｃ 原告の主張に対する判断
原告は、浸水防止部屋を、タンクを除くものに限定することによっ て、「タンクと比べて、設置スペースを低減することができ、配置の自 由度を向上できるという有利な効果を奏」し、「更に、浸水防止部屋と いう空間を設けることによって、タンクと比べて、損傷時復原性の計 算、二次浸水、環境汚染の観点からも有利な効果を奏する」という新 たな作用効果を奏するから、「（ただし、タンクを除く。）」という記載 の追加は、新たな技術事項を導入するものであると主張する。 しかし、原告が主張する上記の効果は、タンクの機能を兼ねる「浸＼n水防止部屋」と比べた場合に、タンクの機能を兼ねない「浸水防止部＼n屋」が有する効果を述べたものにとどまる。前記のとおり、本件明細 書等には、もともと、タンクの機能を兼ねる「浸水防止部屋」ととも＼nに、タンクの機能を兼ねない「浸水防止部屋」が記載されていたもの＼nと認められるから、タンクの機能を兼ねない「浸水防止部屋」が何ら＼nかの作用効果を有するとしても、それは、もともと本件明細書等に記 載されていた発明の一部が作用効果を有しているというにすぎず、そ のことをもって、本件明細書等との関係で新たな技術的事項が付け加 えられたと解する余地はない。
◆判決本文
関連事件です。
令和3(行ケ)10150
◆判決本文
それぞれの1次審取訴訟です。
令和1(行ケ)10080
◆判決本文
令和1(行ケ)10079
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2022.10.15
令和3(ワ)1390 特許権侵害差止請求権等不存在確認請求事件 特許権 民事訴訟 令和4年8月30日 東京地方裁判所
後発医薬品メーカが、特許権者である先発メーカに対して損害賠償不存在訴訟を提起しましたが、訴えの利益無しとして却下されました。
本件において、原告は、効能・効果を「手術不能＼又は再発乳癌」等とする 「抗悪性腫瘍剤ハラヴェン静注１ｍｇ＜エリブリンメシル酸塩製剤＞」であ る被告医薬品の後発医薬品として、効能・効果を「手術不能＼又は再発乳癌」 とする「エリブリンメシル酸塩静注１ｍｇ「ニプロ」」という販売名の原告 医薬品（別紙物件目録）の製造販売についての承認の申請をし、現在、原告＼n医薬品の製造販売を予定して、製造販売についての承認の申＼請及びＧＭＰ適 合性検査の申請のための原告医薬品の製造を行っている（前記第２の１(5)ア、 ウ）。
もっとも、二課長通知等は、後発医薬品（既に製造販売についての承 認を与えられている医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が＼n同一性を有すると認められる医薬品）の製造販売について、先発医薬品の有 効成分に特許が存在する場合や先発医薬品の一部の効能・効果等に特許が存＼n在する場合に、厚生労働大臣の承認はしない方針であるとし（前記第２の２ (4)ウ）、また、後発医薬品の薬価基準への収載についても、特許係争のおそ れがあると思われる品目の収載を希望する場合は、事前に特許権者である先 発医薬品製造販売業者と調整を行い、将来も含めて医薬品の安定供給が可能＼nと思われる品目についてのみ収載手続をとる方針であるとしている（同エ）。 また、被告エーザイＲＤが特許権者である本件各特許が存在する。本件各特 許権を有する。原告は、これらによれば、本件において、被告医薬品の後発 医薬品である原告医薬品の製造販売について厚生労働大臣の承認がされるこ とはないと主張する（前記第２の２(1)（原告の主張））。
これらの状況と本件各証拠によっては、近い将来において、原告医薬品の製造販売についての厚生労働大臣の承認がされ、更に原告医薬品の薬価基準への収載がされる蓋 然性が高いことを認めるには足りない。原告が、医薬品医療機器等法等の定 め等（同１(1)、(4)ア、イ、カ）を前提として医薬品等の製造、販売等を目的 とする会社であり、上記法規等の定めに則った事業活動をすると推認される ことなどを考慮すると、近い将来において、原告が、製造販売についての承 認の申請及びＧＭＰ適合性検査の申＼請のための原告医薬品の製造を除き、原 告医薬品を製造販売する蓋然性が高いとは認められない。
(3) 被告らは、原告が現に行っている製造販売についての承認の申請及びＧＭ＼nＰ適合性検査の申請のための原告医薬品の製造については、本件各特許権に＼n基づく主張をしておらず、今後、本件各特許権に基づく主張をする意思もな いとし、現在、本件各特許権は侵害されていないから、被告らに損害は生じ ていないと主張する（前記第２の２(1)（被告エーザイＲＤの主張）、同(2)
（被告らの主張））。
したがって、承認の申請等のための原告医薬品の製造に関して、被告エー＼nザイＲＤの原告に対する本件各特許権による差止請求権及び被告らの原告に 対する本件各特許権の侵害を理由とする不法行為による損害賠償請求権が存 在しないことについて、現に、当事者間に紛争が存在し、原告の有する権利 又は法律的地位に危険又は不安が存在しているとは認めるに足りない。
(4) 被告らは、原告が、現在、承認の申請等のための製造（前記(3)）を除き原 告医薬品の製造販売をしておらず、そもそも製造販売に必要な厚生労働大臣 の承認を受けていないことから、本件各特許権の侵害もそのおそれもないと して、現在、原告に対し本件各特許権に基づく主張をしていない（前記第２ の２(1)（被告エーザイＲＤの主張）、同(3)（被告らの主張））。 被告らは、令和３年５月に、原告から原告医薬品の製造販売について本件 各特許権を行使しないことの確認をするよう求める旨の通知を受け、原告に 対し本件各特許権を行使する可能性がある旨の本件回答をした（前記第２の＼n１(5)ア）。もっとも、原告と被告らの間にはそれ以前に何らのやり取りもな く、被告らにおいて、原告が原告医薬品の製造販売をした場合に本件各特許 権に基づく権利行使をしないと直ちに確約することはできなかったことから、 上記のような回答をしたものと認められ（乙３）、本件回答をもって、被告 らが、現在の本件各特許権による差止請求権や不法行為による損害賠償請求 権の不存在を争っているとは認められない。
また、原告は、現在において、原告医薬品の製造販売についての厚生労働 大臣の承認を条件とする本件各特許権による差止請求権等が発生し得るから、 被告エーザイＲＤに対する現在の本件各特許権による差止請求権等の不存在 確認請求には訴えの利益がある旨も主張する。しかし、原告医薬品の将来に おける製造販売について、被告エーザイＲＤの現在の本件各特許権による差 止請求権は、本件各特許権の侵害又は侵害のおそれを理由として発生し得る ものであり、被告らの本件各特許権の侵害を理由とする現在の不法行為によ る損害賠償請求権は、本件各特許権の侵害及び損害の発生等を理由として発 生し得るものである。そして、上記に記載した本件における状況に照らせば、 現在において、原告医薬品の製造販売についての厚生労働大臣の承認がされ れば上記差止請求権等の権利を取得し得るという地位を被告らが有している と認めるに足りず、上記差止請求権等は、原告が原告医薬品の製造販売につ いての厚生労働大臣の承認を受けることを条件として発生しているものとは 解されない。
これらのことを考慮すると、被告エーザイＲＤの原告に対する本件各特許 権による差止請求権及び被告らの原告に対する本件各特許権の侵害を理由と する不法行為による損害賠償請求権が存在しないことについて、現に、当事 者間に紛争が存在し、原告の有する権利又は法律的地位に危険又は不安が存 在しているとは認めるに足りない。 なお、仮に、二課長通知等によれば本件各特許が存在するために原告医薬 品の製造販売についての厚生労働大臣の承認がされることがないとしても、 そのことによって、原告と被告らとの間に前記各請求権の存否に係る法律上 の紛争が存在することになるものとは解されない。
(5) 以上によれば、原告の被告エーザイＲＤに対する現在の本件各特許権によ る差止請求権の不存在確認請求及び被告らに対する本件各特許権の侵害を理 由とする現在の損害賠償請求権の不存在確認請求について、現に、原告の法 律的地位に危険又は不安が存在するとは認められず、これらの各訴えに、即 時確定の利益があるとは認められない。
本件において、原告は、効能・効果を「手術不能＼又は再発乳癌」等とする 「抗悪性腫瘍剤ハラヴェン静注１ｍｇ＜エリブリンメシル酸塩製剤＞」であ る被告医薬品の後発医薬品として、効能・効果を「手術不能＼又は再発乳癌」 とする「エリブリンメシル酸塩静注１ｍｇ「ニプロ」」という販売名の原告 医薬品（別紙物件目録）の製造販売についての承認の申請をし、現在、原告＼n医薬品の製造販売を予定して、製造販売についての承認の申＼請及びＧＭＰ適 合性検査の申請のための原告医薬品の製造を行っている（前記第２の１(5)ア、 ウ）。
もっとも、二課長通知等は、後発医薬品（既に製造販売についての承 認を与えられている医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が＼n同一性を有すると認められる医薬品）の製造販売について、先発医薬品の有 効成分に特許が存在する場合や先発医薬品の一部の効能・効果等に特許が存＼n在する場合に、厚生労働大臣の承認はしない方針であるとし（前記第２の２ (4)ウ）、また、後発医薬品の薬価基準への収載についても、特許係争のおそ れがあると思われる品目の収載を希望する場合は、事前に特許権者である先 発医薬品製造販売業者と調整を行い、将来も含めて医薬品の安定供給が可能＼nと思われる品目についてのみ収載手続をとる方針であるとしている（同エ）。 また、被告エーザイＲＤが特許権者である本件各特許が存在する。本件各特 許権を有する。原告は、これらによれば、本件において、被告医薬品の後発 医薬品である原告医薬品の製造販売について厚生労働大臣の承認がされるこ とはないと主張する（前記第２の２(1)（原告の主張））。
これらの状況と本件各証拠によっては、近い将来において、原告医薬品の製造販売についての厚生労働大臣の承認がされ、更に原告医薬品の薬価基準への収載がされる蓋 然性が高いことを認めるには足りない。原告が、医薬品医療機器等法等の定 め等（同１(1)、(4)ア、イ、カ）を前提として医薬品等の製造、販売等を目的 とする会社であり、上記法規等の定めに則った事業活動をすると推認される ことなどを考慮すると、近い将来において、原告が、製造販売についての承 認の申請及びＧＭＰ適合性検査の申＼請のための原告医薬品の製造を除き、原 告医薬品を製造販売する蓋然性が高いとは認められない。
(3) 被告らは、原告が現に行っている製造販売についての承認の申請及びＧＭ＼nＰ適合性検査の申請のための原告医薬品の製造については、本件各特許権に＼n基づく主張をしておらず、今後、本件各特許権に基づく主張をする意思もな いとし、現在、本件各特許権は侵害されていないから、被告らに損害は生じ ていないと主張する（前記第２の２(1)（被告エーザイＲＤの主張）、同(2)
（被告らの主張））。
したがって、承認の申請等のための原告医薬品の製造に関して、被告エー＼nザイＲＤの原告に対する本件各特許権による差止請求権及び被告らの原告に 対する本件各特許権の侵害を理由とする不法行為による損害賠償請求権が存 在しないことについて、現に、当事者間に紛争が存在し、原告の有する権利 又は法律的地位に危険又は不安が存在しているとは認めるに足りない。
(4) 被告らは、原告が、現在、承認の申請等のための製造（前記(3)）を除き原 告医薬品の製造販売をしておらず、そもそも製造販売に必要な厚生労働大臣 の承認を受けていないことから、本件各特許権の侵害もそのおそれもないと して、現在、原告に対し本件各特許権に基づく主張をしていない（前記第２ の２(1)（被告エーザイＲＤの主張）、同(3)（被告らの主張））。 被告らは、令和３年５月に、原告から原告医薬品の製造販売について本件 各特許権を行使しないことの確認をするよう求める旨の通知を受け、原告に 対し本件各特許権を行使する可能性がある旨の本件回答をした（前記第２の＼n１(5)ア）。もっとも、原告と被告らの間にはそれ以前に何らのやり取りもな く、被告らにおいて、原告が原告医薬品の製造販売をした場合に本件各特許 権に基づく権利行使をしないと直ちに確約することはできなかったことから、 上記のような回答をしたものと認められ（乙３）、本件回答をもって、被告 らが、現在の本件各特許権による差止請求権や不法行為による損害賠償請求 権の不存在を争っているとは認められない。
また、原告は、現在において、原告医薬品の製造販売についての厚生労働 大臣の承認を条件とする本件各特許権による差止請求権等が発生し得るから、 被告エーザイＲＤに対する現在の本件各特許権による差止請求権等の不存在 確認請求には訴えの利益がある旨も主張する。しかし、原告医薬品の将来に おける製造販売について、被告エーザイＲＤの現在の本件各特許権による差 止請求権は、本件各特許権の侵害又は侵害のおそれを理由として発生し得る ものであり、被告らの本件各特許権の侵害を理由とする現在の不法行為によ る損害賠償請求権は、本件各特許権の侵害及び損害の発生等を理由として発 生し得るものである。そして、上記に記載した本件における状況に照らせば、 現在において、原告医薬品の製造販売についての厚生労働大臣の承認がされ れば上記差止請求権等の権利を取得し得るという地位を被告らが有している と認めるに足りず、上記差止請求権等は、原告が原告医薬品の製造販売につ いての厚生労働大臣の承認を受けることを条件として発生しているものとは 解されない。
これらのことを考慮すると、被告エーザイＲＤの原告に対する本件各特許 権による差止請求権及び被告らの原告に対する本件各特許権の侵害を理由と する不法行為による損害賠償請求権が存在しないことについて、現に、当事 者間に紛争が存在し、原告の有する権利又は法律的地位に危険又は不安が存 在しているとは認めるに足りない。 なお、仮に、二課長通知等によれば本件各特許が存在するために原告医薬 品の製造販売についての厚生労働大臣の承認がされることがないとしても、 そのことによって、原告と被告らとの間に前記各請求権の存否に係る法律上 の紛争が存在することになるものとは解されない。
(5) 以上によれば、原告の被告エーザイＲＤに対する現在の本件各特許権によ る差止請求権の不存在確認請求及び被告らに対する本件各特許権の侵害を理 由とする現在の損害賠償請求権の不存在確認請求について、現に、原告の法 律的地位に危険又は不安が存在するとは認められず、これらの各訴えに、即 時確定の利益があるとは認められない。
2022.10.13
令和2(ワ)3931 損害賠償請求事件 著作権 民事訴訟 令和4年10月6日 東京地方裁判所
鉄道会社が、新聞記事をスキャンして、社内イントラネットにて閲覧できるようにしていた行為について、複製権侵害・公衆送信権侵害が認められ、約200万円の損害賠償が認められました。被告は、新聞記事は事実の報道なので、著作物無しとも主張しましたが、読みやすく表現しているので創作性ありと認定しました。また、記録が残っていないH30年以前の配信についても、推定認定されています。
ア 平成３０年度掲載記事のうちの一部の記事について、被告は、その著作物 性を争っている。 しかしながら、平成３０年度掲載記事は、事故に関する記事や、新しい機 器やシステムの導入、物品販売、施策の紹介、イベントや企画の紹介、事業 等に関する計画、駅の名称、列車接近メロディー、制服の変更等の出来事に 関する記事である。そのうち、事故に関する記事については、相当量の情報 について、読者に分かりやすく伝わるよう、順序等を整えて記載されるなど されており、表現上の工夫がされている。また、それ以外の記事については、いずれも、当該記事のテーマに関する直接的な事実関係に加えて、当該テー＼nマに関連する相当数の事項を適宜の順序、形式で記事に組み合わせたり、関 係者のインタビューや供述等を、適宜、取捨選択したり要約するなどの表現上の工夫をして記事を作成している。したがって、平成３０年度掲載記事は、＼nいずれも創作的な表現であり、著作物であると認められる。
・・・
以上の事実に、平成３０年度について被告が本件イントラネットに掲載し た原告が著作権を有する記事の数が前記 のとおりであることなどの状況 等を考慮すると、平成３０年度掲載記事の選別を行ったＣ証人が選別した平 成２８年度及び平成２９年度については、被告による著作権侵害が認められ る記事の総数（自社及び沿線記事に分類した記事及びそれに分類していない 記事の合計）は、これら両年度の枠付き記事（自社及び沿線記事に分類した 記事の一部）の合計である５２本の３倍に当たる１５６本を下らないもので あると認定するのが相当である。
・・・
原告は、本件個別規定に基づく損害額を主張するところ、上記によれば、原 告においては、少なくも平成２０年以降は、本件個別規定を適用して原告が発 行する新聞の記事について利用許諾を検討する体制を整えており、これらの規 定を複数年にわたり、少なくとも１０００件程度適用し、これに基づく使用料 を徴収してきた実績があることが認められる。また、本件個別規定には、社内 ＬＡＮ（イントラネット）での利用を想定した文言がある。他方、本件で問題 になっているイントラネットでの掲載に関して本件個別規定に基づき支払われ た利用料の額等の実績については不明であり、また、本件個別規定には件数が 多い場合の割引に関する規定もあり、件数が相当に多い場合、どの程度本件個 別規定の本文で定める額が現実に適用されていたかが必ずしも明らかではない。 さらに、本件イントラネットによる新聞記事の掲載は、被告の業務に関連する 最新の時事情報を従業員等に周知することを目的とするものであったことから すると、掲載から短期間で当該記事にアクセスする者は事実上いなくなると認 められる。これらの事実に加え、本件に係る被告による侵害態様等を総合的に 考慮すると、本件については、原告が著作権の行使につき受けるべき金銭の額 （著作権法１１４条３項）は、掲載された原告の記事１本について掲載期間に かかわらず３０００円として、原告に同額の損害が生じたものと認めるのが相 当である。
被告は、被告による使用が本件個別規定における「非営利で公共性のある使 用」に当たること、被告が取材対象者に当たる記事も存在することなどを指摘 する。本件個別規定の【割引】、【無料】の項目にはこれらの事情により原告が 無料での利用を許諾することが記載されている。しかし、株式会社である被告 にこれらの規定が適用されたかは明らかではなく、また、上記で定められてい る取扱いをしなければならないことが一般的であったことを認めるに足りる証 拠はない。また、被告は、本件は本件包括規定によるべきであると主張するが、 本件個別規定について前記 ア、イに認定した事情が認められる状況で、本件 包括規定の存在は、本件個別規定も参酌して上記のとおりの損額の額を認定す ることの妨げになるものとは認められない。 前記のとおり、平成３０年度以前については、遅くとも平成３０年３月３１ 日までに、原告が著作権を有する記事が４５８本掲載されたと認めるのが相当 であるから、これによる損害は１３７万４０００円となる。平成３０年度掲載 記事について、別紙損害金計算表の「掲載月」欄記載の月に対応する「記事数」欄記載の数の記事について侵害が成立すると認められる（なお、原告は、記事＼n１７７、１８５、２１５について被告で２本分の記事が掲載されたことを理由 に２本分の損害を計上しているが、単一の記事に係る単一のイントラネットへ の掲載であることなどからすると、いずれも１本分の損害を計上するのが相当 である。）から、損害額は「損害額」欄記載のとおりとなり、その合計額は、３ ９万９０００円になる。
ア 平成３０年度掲載記事のうちの一部の記事について、被告は、その著作物 性を争っている。 しかしながら、平成３０年度掲載記事は、事故に関する記事や、新しい機 器やシステムの導入、物品販売、施策の紹介、イベントや企画の紹介、事業 等に関する計画、駅の名称、列車接近メロディー、制服の変更等の出来事に 関する記事である。そのうち、事故に関する記事については、相当量の情報 について、読者に分かりやすく伝わるよう、順序等を整えて記載されるなど されており、表現上の工夫がされている。また、それ以外の記事については、いずれも、当該記事のテーマに関する直接的な事実関係に加えて、当該テー＼nマに関連する相当数の事項を適宜の順序、形式で記事に組み合わせたり、関 係者のインタビューや供述等を、適宜、取捨選択したり要約するなどの表現上の工夫をして記事を作成している。したがって、平成３０年度掲載記事は、＼nいずれも創作的な表現であり、著作物であると認められる。
・・・
以上の事実に、平成３０年度について被告が本件イントラネットに掲載し た原告が著作権を有する記事の数が前記 のとおりであることなどの状況 等を考慮すると、平成３０年度掲載記事の選別を行ったＣ証人が選別した平 成２８年度及び平成２９年度については、被告による著作権侵害が認められ る記事の総数（自社及び沿線記事に分類した記事及びそれに分類していない 記事の合計）は、これら両年度の枠付き記事（自社及び沿線記事に分類した 記事の一部）の合計である５２本の３倍に当たる１５６本を下らないもので あると認定するのが相当である。
・・・
原告は、本件個別規定に基づく損害額を主張するところ、上記によれば、原 告においては、少なくも平成２０年以降は、本件個別規定を適用して原告が発 行する新聞の記事について利用許諾を検討する体制を整えており、これらの規 定を複数年にわたり、少なくとも１０００件程度適用し、これに基づく使用料 を徴収してきた実績があることが認められる。また、本件個別規定には、社内 ＬＡＮ（イントラネット）での利用を想定した文言がある。他方、本件で問題 になっているイントラネットでの掲載に関して本件個別規定に基づき支払われ た利用料の額等の実績については不明であり、また、本件個別規定には件数が 多い場合の割引に関する規定もあり、件数が相当に多い場合、どの程度本件個 別規定の本文で定める額が現実に適用されていたかが必ずしも明らかではない。 さらに、本件イントラネットによる新聞記事の掲載は、被告の業務に関連する 最新の時事情報を従業員等に周知することを目的とするものであったことから すると、掲載から短期間で当該記事にアクセスする者は事実上いなくなると認 められる。これらの事実に加え、本件に係る被告による侵害態様等を総合的に 考慮すると、本件については、原告が著作権の行使につき受けるべき金銭の額 （著作権法１１４条３項）は、掲載された原告の記事１本について掲載期間に かかわらず３０００円として、原告に同額の損害が生じたものと認めるのが相 当である。
被告は、被告による使用が本件個別規定における「非営利で公共性のある使 用」に当たること、被告が取材対象者に当たる記事も存在することなどを指摘 する。本件個別規定の【割引】、【無料】の項目にはこれらの事情により原告が 無料での利用を許諾することが記載されている。しかし、株式会社である被告 にこれらの規定が適用されたかは明らかではなく、また、上記で定められてい る取扱いをしなければならないことが一般的であったことを認めるに足りる証 拠はない。また、被告は、本件は本件包括規定によるべきであると主張するが、 本件個別規定について前記 ア、イに認定した事情が認められる状況で、本件 包括規定の存在は、本件個別規定も参酌して上記のとおりの損額の額を認定す ることの妨げになるものとは認められない。 前記のとおり、平成３０年度以前については、遅くとも平成３０年３月３１ 日までに、原告が著作権を有する記事が４５８本掲載されたと認めるのが相当 であるから、これによる損害は１３７万４０００円となる。平成３０年度掲載 記事について、別紙損害金計算表の「掲載月」欄記載の月に対応する「記事数」欄記載の数の記事について侵害が成立すると認められる（なお、原告は、記事＼n１７７、１８５、２１５について被告で２本分の記事が掲載されたことを理由 に２本分の損害を計上しているが、単一の記事に係る単一のイントラネットへ の掲載であることなどからすると、いずれも１本分の損害を計上するのが相当 である。）から、損害額は「損害額」欄記載のとおりとなり、その合計額は、３ ９万９０００円になる。
◆判決本文
原告新聞社が異なる関連事件です。こちらは約４６０万円の損害が認められています。
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2022.10.12
令和3(ワ)2722 商標権侵害差止等請求事件 商標権 民事訴訟 令和4年8月30日 東京地方裁判所
相続において、一部の相続人が商標を出願し、他の相続人に対して、権利行使をしました。裁判所は、権利濫用として商標権の行使を認めませんでした。
以上のとおり、漢字の「忠」を丸で囲んだもの、又は、これと、「山田石 材店」、「山田」、「つなぎ館」、「つなぎや」などの表示を組み合わせたものは、山田石材店及び被告において、長年にわたり、多磨霊園の近隣にお＼nいて、墓石の販売、設置等その業務について使用されてきて（前記(1)ア）、 被告による使用によって同所においては関係する役務等について一定の信用 が蓄積されてきたものといえ、上記各表示を含む各被告標章もその中で使用されるようになったものである（同前）。被告は、山田石材店として創業以＼n来、ｃ及びその子孫によって運営されてきた（同イ）ところ、ｃの孫である ａは、父であるｄから被告の持分を相続し、平成７年頃に、被告を解散して 新たな組織により石材店を営むことを企図するなどしたことがあり（同ウ）、 被告に関係する者といえ、また、被告の使用する標章やその使用状況を知っ ていたと認められる。このような状況のもとで、ａが設立した原告は、従前 被告の店舗が所在した土地の明渡しを受けて同所に原告店舗を構え、「ｃ、ｄと続く「丸忠事業」を承継するために原告を設立した」のであるから「ａ＼nすなわち原告が「丸忠ブランド」に関わる商標を商標登録出願するのは当然 のことである」と主張するなどして（前記２(8)（原告の主張））、被告が、 長年にわたり、「マルチュウ」との称呼が生じ「丸忠」とも表記され得る漢字の「忠」を丸で囲んだもの、「つなぎ舘」等を使用してきた中で、平成８＼n年、上記の各標章に類似する本件商標１（漢字の「忠」を丸で囲んだもの） 及び原告商標（つなぎ館／指定役務・飲食物の提供等）を商標登録出願し、 被告が「有限会社つ ぎ館丸忠山田石材店」に商号変更した後の平成１８年 に、同商号に含まれる文字列である本件商標２（丸忠山田）、本件商標３ （つなぎ館／指定役務・葬儀並びに法事のための施設の提供等）を商標登録 出願した（同ア、ウ）。
そうすると、原告の被告に対する本件各商標権に基づく各請求は、被告に 関係する者であるａが設立した原告が、被告の創業者であるｃから続く事業 すなわち被告の事業を承継するためと主張して、被告が長年にわたり事業に 使用してきたことにより一定の信用が蓄積された標章に類似する商標につい て商標登録出願をして（なお、原告が、当時、これらの商標を各指定商品又 は各指定役務について使用していたことは認めるに足りない。）、被告に対 し、被告が上記の標章の使用の一環として使用するようになった各被告標章 を使用しないこと等を求めるものであって、このような被告による標章の使 用の状況、原告と被告との関係、原告の商標登録出願に至る経緯等に照らせ ば、仮に被告が本件各商標の指定役務に類似する役務に本件各商標に類似す る各被告標章を使用するものであったとしても（争点1)〜3)）、権利の濫用 に当たると認められる。 したがって、原告の被告に対する本件各商標権に基づく各請求は、権利濫 用であって認められない。
以上のとおり、漢字の「忠」を丸で囲んだもの、又は、これと、「山田石 材店」、「山田」、「つなぎ館」、「つなぎや」などの表示を組み合わせたものは、山田石材店及び被告において、長年にわたり、多磨霊園の近隣にお＼nいて、墓石の販売、設置等その業務について使用されてきて（前記(1)ア）、 被告による使用によって同所においては関係する役務等について一定の信用 が蓄積されてきたものといえ、上記各表示を含む各被告標章もその中で使用されるようになったものである（同前）。被告は、山田石材店として創業以＼n来、ｃ及びその子孫によって運営されてきた（同イ）ところ、ｃの孫である ａは、父であるｄから被告の持分を相続し、平成７年頃に、被告を解散して 新たな組織により石材店を営むことを企図するなどしたことがあり（同ウ）、 被告に関係する者といえ、また、被告の使用する標章やその使用状況を知っ ていたと認められる。このような状況のもとで、ａが設立した原告は、従前 被告の店舗が所在した土地の明渡しを受けて同所に原告店舗を構え、「ｃ、ｄと続く「丸忠事業」を承継するために原告を設立した」のであるから「ａ＼nすなわち原告が「丸忠ブランド」に関わる商標を商標登録出願するのは当然 のことである」と主張するなどして（前記２(8)（原告の主張））、被告が、 長年にわたり、「マルチュウ」との称呼が生じ「丸忠」とも表記され得る漢字の「忠」を丸で囲んだもの、「つなぎ舘」等を使用してきた中で、平成８＼n年、上記の各標章に類似する本件商標１（漢字の「忠」を丸で囲んだもの） 及び原告商標（つなぎ館／指定役務・飲食物の提供等）を商標登録出願し、 被告が「有限会社つ ぎ館丸忠山田石材店」に商号変更した後の平成１８年 に、同商号に含まれる文字列である本件商標２（丸忠山田）、本件商標３ （つなぎ館／指定役務・葬儀並びに法事のための施設の提供等）を商標登録 出願した（同ア、ウ）。
そうすると、原告の被告に対する本件各商標権に基づく各請求は、被告に 関係する者であるａが設立した原告が、被告の創業者であるｃから続く事業 すなわち被告の事業を承継するためと主張して、被告が長年にわたり事業に 使用してきたことにより一定の信用が蓄積された標章に類似する商標につい て商標登録出願をして（なお、原告が、当時、これらの商標を各指定商品又 は各指定役務について使用していたことは認めるに足りない。）、被告に対 し、被告が上記の標章の使用の一環として使用するようになった各被告標章 を使用しないこと等を求めるものであって、このような被告による標章の使 用の状況、原告と被告との関係、原告の商標登録出願に至る経緯等に照らせ ば、仮に被告が本件各商標の指定役務に類似する役務に本件各商標に類似す る各被告標章を使用するものであったとしても（争点1)〜3)）、権利の濫用 に当たると認められる。 したがって、原告の被告に対する本件各商標権に基づく各請求は、権利濫 用であって認められない。
2022.10. 1
令和4(行ケ)10038 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和4年9月28日 知的財産高等裁判所
不使用取消審判の審決取消請求事件です。ネット上における商標の使用について、審決は使用していたと認定しました。知財高裁も同じ判断です。
前記１(2)の認定事実によれば、使用商標２のみならず、使用商標１につ いても、本件投資信託（「香港籍指数連動型上場投資信託」及び「私募外 国投資信託（香港ドル建）」）の名称であることは明らかであるから、使 用商標１は、要証期間を含む期間において、請求に係る指定役務中、第３ ６類「証券投資信託受益証券の募集・売出し、投資、金融資産の管理」の 範ちゅうに含まれる役務に使用されていることになる。
エ 楽天証券のウェブサイトにおける使用商標１の使用が本件投資信託の販 売会社としてのものであることは明らかである。前記イ のとおり、被告 の本件投資信託の交付運用報告書では、運用報告書（全体版）については、 販売会社である楽天証券のウェブサイトで電磁的方法により提供されて いるとしてＵＲＬを表示しているのであるから、被告が、楽天証券におい＼nて使用商標１をウェブサイトで使用していることを認識していることも 明らかである。そうすると、被告が楽天証券に使用商標１の通常使用権を 許諾していることは優に推認される。 そして、前記１(1)のとおり、楽天証券のウェブサイトでは、過去１０年 の本件投資信託の価格等、本件投資信託に関する重要な情報が示され、本 件投資信託の売買も可能なのであるから、「役務に関する広告・・・を内＼n容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」が行われて いたことになる。
オ 以上によれば、本件商標の通常使用権者である楽天証券は、要証期間に 日本国内において、請求に係る指定役務中、第３６類「証券投資信託受益 証券の募集・売出し」等に関する広告を内容とする情報に、本件商標と社 会通念上同一の商標である使用商標１を付して、自社のウェブサイト上で 表示し、役務に関する広告を内容とする情報に標章を付して電磁的方法＼n（インターネット）により提供する行為（商標法２条３項８号）をしてい たものと認められる。
前記１(2)の認定事実によれば、使用商標２のみならず、使用商標１につ いても、本件投資信託（「香港籍指数連動型上場投資信託」及び「私募外 国投資信託（香港ドル建）」）の名称であることは明らかであるから、使 用商標１は、要証期間を含む期間において、請求に係る指定役務中、第３ ６類「証券投資信託受益証券の募集・売出し、投資、金融資産の管理」の 範ちゅうに含まれる役務に使用されていることになる。
エ 楽天証券のウェブサイトにおける使用商標１の使用が本件投資信託の販 売会社としてのものであることは明らかである。前記イ のとおり、被告 の本件投資信託の交付運用報告書では、運用報告書（全体版）については、 販売会社である楽天証券のウェブサイトで電磁的方法により提供されて いるとしてＵＲＬを表示しているのであるから、被告が、楽天証券におい＼nて使用商標１をウェブサイトで使用していることを認識していることも 明らかである。そうすると、被告が楽天証券に使用商標１の通常使用権を 許諾していることは優に推認される。 そして、前記１(1)のとおり、楽天証券のウェブサイトでは、過去１０年 の本件投資信託の価格等、本件投資信託に関する重要な情報が示され、本 件投資信託の売買も可能なのであるから、「役務に関する広告・・・を内＼n容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」が行われて いたことになる。
オ 以上によれば、本件商標の通常使用権者である楽天証券は、要証期間に 日本国内において、請求に係る指定役務中、第３６類「証券投資信託受益 証券の募集・売出し」等に関する広告を内容とする情報に、本件商標と社 会通念上同一の商標である使用商標１を付して、自社のウェブサイト上で 表示し、役務に関する広告を内容とする情報に標章を付して電磁的方法＼n（インターネット）により提供する行為（商標法２条３項８号）をしてい たものと認められる。
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2022.10. 1
令和4(ネ)10052 特許権侵害に基づく損害賠償等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和4年9月21日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
興和vs東和薬品の特許権侵害訴訟です。１審は、サポート要件違反の無効理由があるとして請求を棄却しました。知財高裁は、サポート要件違反についてはふれることなく、公知文献(乙１２）から進歩性無しとして無効と判断しました。阻害要因も否定されています。
前記(ア)及び(イ)によると、乙１２発明における「コーティング」は、酸 化や環境湿度等に敏感なスタチン類（ＨＭＧ−ＣｏＡレダクターゼ阻害剤）を保護 し、これを安定化するために塗布される材料の層であるところ、従来から、固形医 薬品の安定性を高める目的で保護コーティングが施され、その材料として様々なも の（ポリビニルアルコール又はセルロース誘導体ではないアミノアルキルメタアク リレートコポリマーＥを含む。）が開発されていることが周知であり、特に、ＨＭ Ｇ−ＣｏＡ還元酵素阻害剤のコーティング材料として、カルメロース及びその塩、 クロスポビドン等の崩壊剤と共に、アミノアルキルメタアクリレートコポリマーＥ を用い得ることが知られていたものと認めることができる。 そうすると、乙１２発明の「コーティング」の材料として、「カルボキシメチル セルロースナトリウム、グリセロール及び水からなる分散物」に代え、アミノアル キルメタアクリレートコポリマーＥ等の「ポリビニルアルコール又はセルロース誘 導体」を含まない周知のものを採用することは、乙１２公報に接した本件出願日当 時の当業者において適宜なし得たことであると認めるのが相当である。
(エ) 控訴人の主張について
控訴人は、乙１２発明は「ポリビニルアルコール又はセルロース誘導体をフィル ム形成剤として含む材料の層でコーティングされた構成」を必須の構＼成とするもの であり、これを従来技術として知られている他のコーティングに変更することは想 定されていないから、上記の必須の構成を相違点２に係る本件訂正発明６の構＼成に 変更することには阻害要因がある旨主張する。 しかしながら、乙１２公報の記載（前記３(1)キ）を見ても、乙１２発明の適切 な「膜形成剤」は、（環境影響に敏感な）粒子又は活性物質を含む医薬剤形のコア にコーティングの形態で塗布され、環境影響（酸化及び／又は環境湿度等）から活 性物質を保護する任意のものであり、最も好ましい「膜形成剤」は、活性物質を酸 化から保護する任意のものであるとまず理解され、当該任意の「膜形成剤」のうち 好適なものがポリビニルアルコール（ＰＶＡ）及びセルロース誘導体からなる群か ら選択されるものであると理解するのが自然であるから、「ポリビニルアルコール 又はセルロース誘導体をフィルム形成剤として含む材料の層でコーティングされた 構成」が乙１２発明の必須の構＼成であると認めることはできない。したがって、こ の構成を相違点２に係る本件訂正発明６の構＼成に変更することに阻害要因があると いうことはできない。
前記(ア)及び(イ)によると、乙１２発明における「コーティング」は、酸 化や環境湿度等に敏感なスタチン類（ＨＭＧ−ＣｏＡレダクターゼ阻害剤）を保護 し、これを安定化するために塗布される材料の層であるところ、従来から、固形医 薬品の安定性を高める目的で保護コーティングが施され、その材料として様々なも の（ポリビニルアルコール又はセルロース誘導体ではないアミノアルキルメタアク リレートコポリマーＥを含む。）が開発されていることが周知であり、特に、ＨＭ Ｇ−ＣｏＡ還元酵素阻害剤のコーティング材料として、カルメロース及びその塩、 クロスポビドン等の崩壊剤と共に、アミノアルキルメタアクリレートコポリマーＥ を用い得ることが知られていたものと認めることができる。 そうすると、乙１２発明の「コーティング」の材料として、「カルボキシメチル セルロースナトリウム、グリセロール及び水からなる分散物」に代え、アミノアル キルメタアクリレートコポリマーＥ等の「ポリビニルアルコール又はセルロース誘 導体」を含まない周知のものを採用することは、乙１２公報に接した本件出願日当 時の当業者において適宜なし得たことであると認めるのが相当である。
(エ) 控訴人の主張について
控訴人は、乙１２発明は「ポリビニルアルコール又はセルロース誘導体をフィル ム形成剤として含む材料の層でコーティングされた構成」を必須の構＼成とするもの であり、これを従来技術として知られている他のコーティングに変更することは想 定されていないから、上記の必須の構成を相違点２に係る本件訂正発明６の構＼成に 変更することには阻害要因がある旨主張する。 しかしながら、乙１２公報の記載（前記３(1)キ）を見ても、乙１２発明の適切 な「膜形成剤」は、（環境影響に敏感な）粒子又は活性物質を含む医薬剤形のコア にコーティングの形態で塗布され、環境影響（酸化及び／又は環境湿度等）から活 性物質を保護する任意のものであり、最も好ましい「膜形成剤」は、活性物質を酸 化から保護する任意のものであるとまず理解され、当該任意の「膜形成剤」のうち 好適なものがポリビニルアルコール（ＰＶＡ）及びセルロース誘導体からなる群か ら選択されるものであると理解するのが自然であるから、「ポリビニルアルコール 又はセルロース誘導体をフィルム形成剤として含む材料の層でコーティングされた 構成」が乙１２発明の必須の構＼成であると認めることはできない。したがって、こ の構成を相違点２に係る本件訂正発明６の構＼成に変更することに阻害要因があると いうことはできない。
◆判決本文
原審はこちら
◆平成30(ワ)17586等
なお、当事者および該当特許が同じ別訴では、侵害が認定されています。
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2022.09.28
平成30(ネ)10077 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和4年7月20日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
海外サーバからのサービス提供が特許発明の技術的範囲に属する場合に、1審は属地主義の原則からこれを認めませんでしたが、知財高裁2部は、日本特許の効力を認めました。
我が国は、特許権について、いわゆる属地主義の原則を採用しており、これによれば、日本国の特許権は、日本国の領域内においてのみ効力を有するものである（最高裁平成７年（オ）第１９８８号同９年７月１日第三小法廷判決・民集５１巻６号２２９９頁、前掲最高裁平成１４年９月２６日第一小法廷判決参照）。そして、本件配信を形式的かつ分析的にみれば、被控訴人ら各プログラムが米国の領域内にある電気通信回線（被控訴人ら各プログラムが格納されているサーバを含む。）上を伝送される場合、日本国の領域内にある電気通信回線（ユーザが使用する端末装置を含む。）上を伝送される場合、日本国の領域内でも米国の領域内でもない地にある電気通信回線上を伝送される場合等を観念することができ、本件通信の全てが日本国の領域内で完結していない面があることは否めない。
しかしながら、本件発明１−９及び１０のようにネットワークを通じて送信され得る発明につき特許権侵害が成立するために、問題となる提供行為が形式的にも全て日本国の領域内で完結することが必要であるとすると、そのような発明を実施しようとする者は、サーバ等の一部の設備を国外に移転するなどして容易に特許権侵害の責任を免れることとなってしまうところ、数多くの有用なネットワーク関連発明が存在する現代のデジタル社会において、かかる潜脱的な行為を許容することは著しく正義に反するというべきである。他方、特許発明の実施行為につき、形式的にはその全ての要素が日本国の領域内で完結するものでないとしても、実質的かつ全体的にみて、それが日本国の領域内で行われたと評価し得るものであれば、これに日本国の特許権の効力を及ぼしても、前記の属地主義には反しないと解される。
したがって、問題となる提供行為については、当該提供が日本国の領域外で行われる部分と領域内で行われる部分とに明確かつ容易に区別できるか、当該提供の制御が日本国の領域内で行われているか、当該提供が日本国の領域内に所在する顧客等に向けられたものか、当該提供によって得られる特許発明の効果が日本国の領域内において発現しているかなどの諸事情を考慮し、当該提供が実質的かつ全体的にみて、日本国の領域内で行われたものと評価し得るときは、日本国特許法にいう「提供」に該当すると解するのが相当である。
ｃ これを本件についてみると、本件配信は、日本国の領域内に所在するユーザが被控訴人ら各サービスに係るウェブサイトにアクセスすることにより開始され、完結されるものであって（甲３ないし５、４４、４６、４７、丙１ないし３）、本件配信につき日本国の領域外で行われる部分と日本国の領域内で行われる部分とを明確かつ容易に区別することは困難であるし、本件配信の制御は、日本国の領域内に所在するユーザによって行われるものであり、また、本件配信は、動画の視聴を欲する日本国の領域内に所在するユーザに向けられたものである。さらに、本件配信によって初めて、日本国の領域内に所在するユーザは、コメントを付すなどした本件発明１−９及び１０に係る動画を視聴することができるのであって、本件配信により得られる本件発明１−９及び１０の効果は、日本国の領域内において発現している。これらの事情に照らすと、本件配信は、その一部に日本国の領域外で行われる部分があるとしても、これを実質的かつ全体的に考察すれば、日本国の領域内で行われたものと評価するのが相当である。
ｄ 以上によれば、本件配信は、日本国特許法２条３項１号にいう「提供」に該当する。
なお、これは、以下に検討する被控訴人らのその余の不法行為（形式的にはその一部が日本国の領域外で行われるもの）についても当てはまるものである。
ｅ 被控訴人らは、被控訴人ら各プログラムは米国内のサーバから自動的に配信されるものであり、提供行為は米国の領域内で完結しているから、本件配信は日本国特許法にいう「提供」に当たらない旨主張するが、上記説示したところに照らすと、これを採用することはできない。
(ウ) 以上のとおりであるから、被控訴人らは、本件配信をすることにより、被控訴人ら各プログラムの提供をしているといえる（特許法２条３項１号）。
イ 被控訴人ら各プログラムの提供の申出被控訴人らは、被控訴人ら各サービス（令和２年９月２５日以降は被控訴人らサービス１。以下同じ。）の提供のため、ウェブサイトを設けて多数の動画コンテンツのサムネイル又はリンクを表＼示しているところ（甲３ないし５）、これは、「提供の申出」に該当する（特許法２条３項１号）。＼n
ウ 被控訴人ら各装置の生産
被控訴人らは、被控訴人ら各サービスの提供に際し、インターネットを介して日本国内に所在するユーザの端末装置に被控訴人ら各プログラムを配信しており、また、被控訴人ら各プログラムは、ユーザが被控訴人ら各サービスのウェブサイトにアクセスすることにより、ユーザの端末装置にインストールされるものである（前記３(2)イ、被控訴人らが主張する被控訴人ら各サービスの内容）。そうすると、被控訴人らによる本件配信及びユーザによる上記インストールにより、被控訴人ら各装置（令和２年９月２５日以降は被控訴人ら装置１。以下同じ。）が生産されるものと認められる。そして、被控訴人ら各サービス、被控訴人ら各プログラム及び被控訴人ら各装置の内容並びに弁論の全趣旨に照らすと、被控訴人ら各プログラムは、被控訴人ら各装置の生産にのみ用いられる物であると認めるのが相当であり、また、被控訴人らが業として本件配信を行っていることは明らかであるから、被控訴人らによる本件配信は、特許法１０１条１号により、本件特許権１を侵害するものとみなされる。
エ 被控訴人ら各装置の使用
上記ウのとおり、被控訴人ら各プログラムは、ユーザが被控訴人ら各サービスのウェブサイトにアクセスすることにより、ユーザの端末装置にインストールされるものであるし、被控訴人ら各装置を本件発明１の作用効果を奏する態様で用いるのは、動画やコメントを視聴するユーザであるから、被控訴人ら各装置の使用の主体は、ユーザであると認めるのが相当である。控訴人が主張するように被控訴人ら各装置の使用の主体が被控訴人らであると認めることはできない。
オ 被控訴人ら各プログラムの生産（端末装置における複製）
控訴人は、本件配信によりユーザの端末装置上に被控訴人ら各プログラムが複製され、これをもって、被控訴人らは被控訴人ら各プログラムを生産していると主張する。しかしながら、上記ウのとおり、被控訴人ら各プログラムは、ユーザが被控訴人ら各サービスのウェブサイトにアクセスすることにより、ユーザの端末装置にインストールされるものであるから、ユーザの端末装置上において被控訴人ら各プログラムを複製している主体は、ユーザであると認めるのが相当である。控訴人の上記主張は、採用することができない。
カ 被控訴人ら各プログラムの生産（開発）
前記(1)カ及び(2)のとおり、被控訴人ＨＰＳは、被控訴人ＦＣ２と共同して、被控訴人らプログラム１を開発したものと認められるところ、これが被控訴人らプログラム１の生産に当たることは明らかである（特許法２条３項１号）。他方、前記(1)ケ及びサのとおり、被控訴人ＦＣ２は、被控訴人らサービス２及び３を第三者から譲り受け、ユーザに対する提供を開始したものと認められ、その他、被控訴人らが被控訴人らプログラム２又は３を開発したものと認めるに足りる証拠はないから、被控訴人らプログラム２及び３については、被控訴人らがこれを生産したということはできない。この点に関し、控訴人は、証拠（甲２９の１及び２、３０、３６、３７）を根拠に、被控訴人らは被控訴人らサービス２及び３につき各種機能の追加をしているのであるから、被控訴人らが被控訴人らプログラム２及び３の開発をしていることは明らかである旨主張する。しかしながら、これらの証拠により認められる被控訴人らサービス２及び３のアップデートの内容が本件発明１−９又は１−１０の技術的範囲に属すると認めるに足りる証拠はないから、これらのアップデートをもって、被控訴人らが本件特許権１を侵害する態様で被控訴人らプログラム２又は３を開発したと認めることはできない。＼n
キ 被控訴人ら各プログラムの生産（アップデートの際の複製）
控訴人は、被控訴人らは上記カのとおりの各種機能の追加を行う際、被控訴人ら各プログラムを複製して生産したと主張するが、被控訴人らがこれらのアップデートの際に本件特許権１を侵害する態様で被控訴人ら各プログラムを複製したものと認めるに足りる証拠はない。＼n
ク 被控訴人ら各プログラムの譲渡及び譲渡の申出（被控訴人ＨＰＳによる被控訴人ら各プログラムの納品）＼n
前記(1)によると、被控訴人ＨＰＳは、被控訴人らプログラム１を開発し、これを被控訴人ＦＣ２に納品したものと認められるが、前記(2)のとおり、被控訴人らが互いに意思を通じ合い、相互の行為を利用し、共同して被控訴人らプログラム１を開発し、被控訴人ら各サービスを運営するなどしてきたものと認められることに照らすと、被控訴人ＨＰＳが被控訴人ＦＣ２に対して被控訴人らプログラム１を納品する行為は、共同侵害者間の内部行為であると評価することができるから、これを独立した実施行為とみるのは相当でない。なお、前記(1)ケ及びサのとおりであるから、被控訴人ＨＰＳが被控訴人ＦＣ２ に対し被控訴人らプログラム２又は３を納品した事実を認めることはできない。
(5) 小括
以上によると、被控訴人らには、被控訴人らプログラム１の生産並びに被控訴人ら各プログラムの提供及び提供の申出を行うことによる本件特許権１の直接侵害と被控訴人ら各プログラムの提供を行うことによる本件特許権１の間接侵害が成立し、被控訴人らは、これらの侵害行為によって控訴人に生じた損害を連帯して賠償する責任を負うというべきである。＼n
１５ 争点７（差止請求及び抹消請求の可否）について
(1) 前記１４(4)のとおり、被控訴人らは、被控訴人らサービス１に関し、本件特許権１を侵害する者に該当する。 もっとも、前記１４(4)のとおり、被控訴人らは、被控訴人ら装置１の生産又は使用をしている者ではなく、そのような行為に及ぶおそれがある者でもないと認められるから、この点については、被控訴人らが本件特許権１を侵害する者又は侵害するおそれがある者に該当するということはできず、被控訴人ら装置１の生産又は使用の差止請求は理由がない。 そうすると、被控訴人らサービス１については、被控訴人らに対し、被控訴人らプログラム１の生産、譲渡等及び譲渡等の申出の差止め並びに被控訴人らプログラム１の抹消を命じるのが相当である。＼n
(2)ア 前記１４(1)トのとおり、被控訴人ＦＣ２は、ＳＮ社に対し、令和２年９月２５日、被控訴人らサービス２及び３に係る事業を譲渡したものである。そうすると、現時点においては、被控訴人らがユーザに対し被控訴人らサービス２及び３の提供をするおそれはなくなったというべきであるから、被控訴人らサービス２及び３について、被控訴人らが本件特許権１を侵害する者又は侵害するおそれがある者に該当するということはできず、被控訴人ら装置２及び３の生産又は使用並びに被控訴人らプログラム２及び３の生産、譲渡等及び譲渡等の申出の差止請求は理由がない。もっとも、前記１４(1)の事実及び弁論の全趣旨によると、被控訴人らが現時点においても被控訴人らプログラム２及び３を所持している蓋然性は高いと認められるから、侵害の予防のため、被控訴人らに対し、被控訴人らプログラム２及び３の抹消を命じるのが相当である。＼n
イ 控訴人は、被控訴人らサービス２及び３の事業譲渡に係る契約書に多数の不備があることを根拠に、当該事業譲渡はされていない旨主張する。確かに、乙９９の１の契約書には英文表記等の観点から幾つかの不備が認められるが、そのことのみをもって、当該事業譲渡の事実を否定することはできない。また、控訴人は、ＳＮ社が被控訴人らに対し被控訴人らサービス２及び３の再譲渡をする可能＼性があるとも主張するが、そのような事実を認めるに足りる証拠はない。したがって、控訴人のこれらの主張を採用することはできない。
(3) 以上によると、控訴人の被控訴人らに対する差止請求及び抹消請求は、被控訴人らプログラム１の生産、譲渡等及び譲渡等の申出の差止め並びに被控訴人ら各プログラムの抹消の限度で認容するのが相当である。＼n
なお、被控訴人らは、本件において認容される損害賠償請求の額に照らすと、控訴人が差止め及び抹消を求めることは権利の濫用に該当する旨主張する。しかしながら、当裁判所が認容する損害賠償請求の額（１億円及びこれに対する遅延損害金）に加え、被控訴人らによる本件特許権１の侵害の態様、現在における侵害の危険等にも照らすと、控訴人において差止め及び抹消を求めることが権利の濫用に該当すると評価することはできない。 また、被控訴人らは、被控訴人らサービス１のうちＦＬＡＳＨ版に係るものについては、公開が停止されたため、これに係る差止め及び抹消を求めることはできない旨主張する。しかしながら、仮に、被控訴人らが被控訴人らサービス１のうちＦＬＡＳＨ版に係るものの公開を停止したとしても、被控訴人らサービス１に関し、当裁判所が差止めを命じるのは、被控訴人らプログラム１の生産、譲渡等及び譲渡等の申出であり、また、当裁判所が抹消を命じるのは、被控訴人らプログラム１であり、被控訴人らプログラム１は、別紙被控訴人らプログラム目録記載１のとおりに特定されるものであるところ、当該特定に当たり、ＦＬＡＳＨ版であるか否かは問題とされていないのであるから、差止め及び抹消を命じる主文１項(1)及び(2)の対象たる被控訴人らプログラム１からＦＬＡＳＨ版に係るものを除外する必要はない。
我が国は、特許権について、いわゆる属地主義の原則を採用しており、これによれば、日本国の特許権は、日本国の領域内においてのみ効力を有するものである（最高裁平成７年（オ）第１９８８号同９年７月１日第三小法廷判決・民集５１巻６号２２９９頁、前掲最高裁平成１４年９月２６日第一小法廷判決参照）。そして、本件配信を形式的かつ分析的にみれば、被控訴人ら各プログラムが米国の領域内にある電気通信回線（被控訴人ら各プログラムが格納されているサーバを含む。）上を伝送される場合、日本国の領域内にある電気通信回線（ユーザが使用する端末装置を含む。）上を伝送される場合、日本国の領域内でも米国の領域内でもない地にある電気通信回線上を伝送される場合等を観念することができ、本件通信の全てが日本国の領域内で完結していない面があることは否めない。
しかしながら、本件発明１−９及び１０のようにネットワークを通じて送信され得る発明につき特許権侵害が成立するために、問題となる提供行為が形式的にも全て日本国の領域内で完結することが必要であるとすると、そのような発明を実施しようとする者は、サーバ等の一部の設備を国外に移転するなどして容易に特許権侵害の責任を免れることとなってしまうところ、数多くの有用なネットワーク関連発明が存在する現代のデジタル社会において、かかる潜脱的な行為を許容することは著しく正義に反するというべきである。他方、特許発明の実施行為につき、形式的にはその全ての要素が日本国の領域内で完結するものでないとしても、実質的かつ全体的にみて、それが日本国の領域内で行われたと評価し得るものであれば、これに日本国の特許権の効力を及ぼしても、前記の属地主義には反しないと解される。
したがって、問題となる提供行為については、当該提供が日本国の領域外で行われる部分と領域内で行われる部分とに明確かつ容易に区別できるか、当該提供の制御が日本国の領域内で行われているか、当該提供が日本国の領域内に所在する顧客等に向けられたものか、当該提供によって得られる特許発明の効果が日本国の領域内において発現しているかなどの諸事情を考慮し、当該提供が実質的かつ全体的にみて、日本国の領域内で行われたものと評価し得るときは、日本国特許法にいう「提供」に該当すると解するのが相当である。
ｃ これを本件についてみると、本件配信は、日本国の領域内に所在するユーザが被控訴人ら各サービスに係るウェブサイトにアクセスすることにより開始され、完結されるものであって（甲３ないし５、４４、４６、４７、丙１ないし３）、本件配信につき日本国の領域外で行われる部分と日本国の領域内で行われる部分とを明確かつ容易に区別することは困難であるし、本件配信の制御は、日本国の領域内に所在するユーザによって行われるものであり、また、本件配信は、動画の視聴を欲する日本国の領域内に所在するユーザに向けられたものである。さらに、本件配信によって初めて、日本国の領域内に所在するユーザは、コメントを付すなどした本件発明１−９及び１０に係る動画を視聴することができるのであって、本件配信により得られる本件発明１−９及び１０の効果は、日本国の領域内において発現している。これらの事情に照らすと、本件配信は、その一部に日本国の領域外で行われる部分があるとしても、これを実質的かつ全体的に考察すれば、日本国の領域内で行われたものと評価するのが相当である。
ｄ 以上によれば、本件配信は、日本国特許法２条３項１号にいう「提供」に該当する。
なお、これは、以下に検討する被控訴人らのその余の不法行為（形式的にはその一部が日本国の領域外で行われるもの）についても当てはまるものである。
ｅ 被控訴人らは、被控訴人ら各プログラムは米国内のサーバから自動的に配信されるものであり、提供行為は米国の領域内で完結しているから、本件配信は日本国特許法にいう「提供」に当たらない旨主張するが、上記説示したところに照らすと、これを採用することはできない。
(ウ) 以上のとおりであるから、被控訴人らは、本件配信をすることにより、被控訴人ら各プログラムの提供をしているといえる（特許法２条３項１号）。
イ 被控訴人ら各プログラムの提供の申出被控訴人らは、被控訴人ら各サービス（令和２年９月２５日以降は被控訴人らサービス１。以下同じ。）の提供のため、ウェブサイトを設けて多数の動画コンテンツのサムネイル又はリンクを表＼示しているところ（甲３ないし５）、これは、「提供の申出」に該当する（特許法２条３項１号）。＼n
ウ 被控訴人ら各装置の生産
被控訴人らは、被控訴人ら各サービスの提供に際し、インターネットを介して日本国内に所在するユーザの端末装置に被控訴人ら各プログラムを配信しており、また、被控訴人ら各プログラムは、ユーザが被控訴人ら各サービスのウェブサイトにアクセスすることにより、ユーザの端末装置にインストールされるものである（前記３(2)イ、被控訴人らが主張する被控訴人ら各サービスの内容）。そうすると、被控訴人らによる本件配信及びユーザによる上記インストールにより、被控訴人ら各装置（令和２年９月２５日以降は被控訴人ら装置１。以下同じ。）が生産されるものと認められる。そして、被控訴人ら各サービス、被控訴人ら各プログラム及び被控訴人ら各装置の内容並びに弁論の全趣旨に照らすと、被控訴人ら各プログラムは、被控訴人ら各装置の生産にのみ用いられる物であると認めるのが相当であり、また、被控訴人らが業として本件配信を行っていることは明らかであるから、被控訴人らによる本件配信は、特許法１０１条１号により、本件特許権１を侵害するものとみなされる。
エ 被控訴人ら各装置の使用
上記ウのとおり、被控訴人ら各プログラムは、ユーザが被控訴人ら各サービスのウェブサイトにアクセスすることにより、ユーザの端末装置にインストールされるものであるし、被控訴人ら各装置を本件発明１の作用効果を奏する態様で用いるのは、動画やコメントを視聴するユーザであるから、被控訴人ら各装置の使用の主体は、ユーザであると認めるのが相当である。控訴人が主張するように被控訴人ら各装置の使用の主体が被控訴人らであると認めることはできない。
オ 被控訴人ら各プログラムの生産（端末装置における複製）
控訴人は、本件配信によりユーザの端末装置上に被控訴人ら各プログラムが複製され、これをもって、被控訴人らは被控訴人ら各プログラムを生産していると主張する。しかしながら、上記ウのとおり、被控訴人ら各プログラムは、ユーザが被控訴人ら各サービスのウェブサイトにアクセスすることにより、ユーザの端末装置にインストールされるものであるから、ユーザの端末装置上において被控訴人ら各プログラムを複製している主体は、ユーザであると認めるのが相当である。控訴人の上記主張は、採用することができない。
カ 被控訴人ら各プログラムの生産（開発）
前記(1)カ及び(2)のとおり、被控訴人ＨＰＳは、被控訴人ＦＣ２と共同して、被控訴人らプログラム１を開発したものと認められるところ、これが被控訴人らプログラム１の生産に当たることは明らかである（特許法２条３項１号）。他方、前記(1)ケ及びサのとおり、被控訴人ＦＣ２は、被控訴人らサービス２及び３を第三者から譲り受け、ユーザに対する提供を開始したものと認められ、その他、被控訴人らが被控訴人らプログラム２又は３を開発したものと認めるに足りる証拠はないから、被控訴人らプログラム２及び３については、被控訴人らがこれを生産したということはできない。この点に関し、控訴人は、証拠（甲２９の１及び２、３０、３６、３７）を根拠に、被控訴人らは被控訴人らサービス２及び３につき各種機能の追加をしているのであるから、被控訴人らが被控訴人らプログラム２及び３の開発をしていることは明らかである旨主張する。しかしながら、これらの証拠により認められる被控訴人らサービス２及び３のアップデートの内容が本件発明１−９又は１−１０の技術的範囲に属すると認めるに足りる証拠はないから、これらのアップデートをもって、被控訴人らが本件特許権１を侵害する態様で被控訴人らプログラム２又は３を開発したと認めることはできない。＼n
キ 被控訴人ら各プログラムの生産（アップデートの際の複製）
控訴人は、被控訴人らは上記カのとおりの各種機能の追加を行う際、被控訴人ら各プログラムを複製して生産したと主張するが、被控訴人らがこれらのアップデートの際に本件特許権１を侵害する態様で被控訴人ら各プログラムを複製したものと認めるに足りる証拠はない。＼n
ク 被控訴人ら各プログラムの譲渡及び譲渡の申出（被控訴人ＨＰＳによる被控訴人ら各プログラムの納品）＼n
前記(1)によると、被控訴人ＨＰＳは、被控訴人らプログラム１を開発し、これを被控訴人ＦＣ２に納品したものと認められるが、前記(2)のとおり、被控訴人らが互いに意思を通じ合い、相互の行為を利用し、共同して被控訴人らプログラム１を開発し、被控訴人ら各サービスを運営するなどしてきたものと認められることに照らすと、被控訴人ＨＰＳが被控訴人ＦＣ２に対して被控訴人らプログラム１を納品する行為は、共同侵害者間の内部行為であると評価することができるから、これを独立した実施行為とみるのは相当でない。なお、前記(1)ケ及びサのとおりであるから、被控訴人ＨＰＳが被控訴人ＦＣ２ に対し被控訴人らプログラム２又は３を納品した事実を認めることはできない。
(5) 小括
以上によると、被控訴人らには、被控訴人らプログラム１の生産並びに被控訴人ら各プログラムの提供及び提供の申出を行うことによる本件特許権１の直接侵害と被控訴人ら各プログラムの提供を行うことによる本件特許権１の間接侵害が成立し、被控訴人らは、これらの侵害行為によって控訴人に生じた損害を連帯して賠償する責任を負うというべきである。＼n
１５ 争点７（差止請求及び抹消請求の可否）について
(1) 前記１４(4)のとおり、被控訴人らは、被控訴人らサービス１に関し、本件特許権１を侵害する者に該当する。 もっとも、前記１４(4)のとおり、被控訴人らは、被控訴人ら装置１の生産又は使用をしている者ではなく、そのような行為に及ぶおそれがある者でもないと認められるから、この点については、被控訴人らが本件特許権１を侵害する者又は侵害するおそれがある者に該当するということはできず、被控訴人ら装置１の生産又は使用の差止請求は理由がない。 そうすると、被控訴人らサービス１については、被控訴人らに対し、被控訴人らプログラム１の生産、譲渡等及び譲渡等の申出の差止め並びに被控訴人らプログラム１の抹消を命じるのが相当である。＼n
(2)ア 前記１４(1)トのとおり、被控訴人ＦＣ２は、ＳＮ社に対し、令和２年９月２５日、被控訴人らサービス２及び３に係る事業を譲渡したものである。そうすると、現時点においては、被控訴人らがユーザに対し被控訴人らサービス２及び３の提供をするおそれはなくなったというべきであるから、被控訴人らサービス２及び３について、被控訴人らが本件特許権１を侵害する者又は侵害するおそれがある者に該当するということはできず、被控訴人ら装置２及び３の生産又は使用並びに被控訴人らプログラム２及び３の生産、譲渡等及び譲渡等の申出の差止請求は理由がない。もっとも、前記１４(1)の事実及び弁論の全趣旨によると、被控訴人らが現時点においても被控訴人らプログラム２及び３を所持している蓋然性は高いと認められるから、侵害の予防のため、被控訴人らに対し、被控訴人らプログラム２及び３の抹消を命じるのが相当である。＼n
イ 控訴人は、被控訴人らサービス２及び３の事業譲渡に係る契約書に多数の不備があることを根拠に、当該事業譲渡はされていない旨主張する。確かに、乙９９の１の契約書には英文表記等の観点から幾つかの不備が認められるが、そのことのみをもって、当該事業譲渡の事実を否定することはできない。また、控訴人は、ＳＮ社が被控訴人らに対し被控訴人らサービス２及び３の再譲渡をする可能＼性があるとも主張するが、そのような事実を認めるに足りる証拠はない。したがって、控訴人のこれらの主張を採用することはできない。
(3) 以上によると、控訴人の被控訴人らに対する差止請求及び抹消請求は、被控訴人らプログラム１の生産、譲渡等及び譲渡等の申出の差止め並びに被控訴人ら各プログラムの抹消の限度で認容するのが相当である。＼n
なお、被控訴人らは、本件において認容される損害賠償請求の額に照らすと、控訴人が差止め及び抹消を求めることは権利の濫用に該当する旨主張する。しかしながら、当裁判所が認容する損害賠償請求の額（１億円及びこれに対する遅延損害金）に加え、被控訴人らによる本件特許権１の侵害の態様、現在における侵害の危険等にも照らすと、控訴人において差止め及び抹消を求めることが権利の濫用に該当すると評価することはできない。 また、被控訴人らは、被控訴人らサービス１のうちＦＬＡＳＨ版に係るものについては、公開が停止されたため、これに係る差止め及び抹消を求めることはできない旨主張する。しかしながら、仮に、被控訴人らが被控訴人らサービス１のうちＦＬＡＳＨ版に係るものの公開を停止したとしても、被控訴人らサービス１に関し、当裁判所が差止めを命じるのは、被控訴人らプログラム１の生産、譲渡等及び譲渡等の申出であり、また、当裁判所が抹消を命じるのは、被控訴人らプログラム１であり、被控訴人らプログラム１は、別紙被控訴人らプログラム目録記載１のとおりに特定されるものであるところ、当該特定に当たり、ＦＬＡＳＨ版であるか否かは問題とされていないのであるから、差止め及び抹消を命じる主文１項(1)及び(2)の対象たる被控訴人らプログラム１からＦＬＡＳＨ版に係るものを除外する必要はない。
◆判決本文
1審はこちらです。１審では、第１，第２の表示欄の大きさを特定した構＼成が非充足と判断されています。
◆平成28(ワ)38565
以上のとおり，「第１の表示欄」は動画を表＼示するために確保された領域（動画表示可能＼領域），「第２の表示欄」はコメントを表＼示するために確保された領域（コメント表示可能＼領域）であり，「第２の表示欄」は「第１の表＼示欄」よりも大きいサイズでいずれも固定された領域であると解されるところ，被告ら各装置においては，動画表示可能＼領域（被告ら装置１における「ＳｔａｇｅオブジェクトＡ」，被告ら装置２及び３における＜ｉｆｌａｍｅ＞要素又は＜ｖｉｄｅｏ＞要素）とコメント表示可能＼領域（被告ら装置１における「ＣｏｍｍｅｎｔＤｉｓｐｌａｙオブジェクトＤ」，被告ら装置２及び３における＜ｃａｎｖａｓ＞要素）は同一のサイズであるから，被告ら各装置は，「第１の表示欄」及び「第２の表＼示欄」に相当する構成を有するとは認められない。＼n
今回侵害となった特許4734471
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-4734471/9085C128B7ED7D57F6C2F09D9BE4FCB496E638331DB9EC7ADE1E3A44999A3878/15/ja
１審と同じく侵害とはならなかった特許4695583
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-4695583/7294651F33633E1EBF3DEC66FAE0ECAD878D19E1829C378FC81D26BBD0A4263B/15/ja
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2022.09.26
令和4(ネ)10027等 損害賠償等請求控訴事件，同附帯控訴事件 その他 民事訴訟 令和4年8月25日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
情報提供サイトにおけるメタタグの使用は、商標的使用ではない（商２６条１項６号）と判断されました。平成30(ネ)10064等は、メタタグの使用も不競法における商品等表示に該当するとしましたが、今回のように情報提供サイトにおける使用ではありませんでした。被告は、「葬儀」サービスは行っていませんが、「葬儀に関する情報の提供」には該当しそうです。なお、本事件の原告は本人訴訟です。＼n
前記認定によると、本件サービスサイトは、その構成において、需要者であ＼nる葬儀希望者に対し、その条件に見合った葬儀社等の情報提供を行い、また希望者 には葬儀の依頼や相談、一括見積を行うことなどを通して、葬儀希望者と葬儀社等 とのマッチング支援を行うサービス（被告役務）を提供するものであることが容易 に看取できる。 そして、本件ウェブページは、これを単独でみても、そのドメインや本件ウェブ ページのタイトル部分や末尾の「安心葬儀」等の表示、競合し得る近隣の斎場等の＼n情報も表示されることに加え、本件葬儀場の情報については、ホールの外観、特徴＼nや所在地、アクセス方法、設備情報等の客観的な情報が記載されているにとどまり、 これを超えて本件葬儀場の利用を誘引するような記載はみられないこと等の事情か らすると、本件ウェブページに接した需要者は、「セレモニートーリン」を、葬儀 場を紹介するという本件サービスサイトにおいて紹介される一葬儀社（場）として 認識するものであり、原告が本件葬儀場において提供する商品ないし役務に関し、 被告がその主体であると認識することはないものというべきである（本件ウェブペー ジを含め、本件サービスサイトの運営者が原告であると認識することがないことも 同様である。）。
さらに、原告が問題とする本件ウェブページの html ファイル中のタイトルタグ及 び記述メタタグに記載された内容は、検索サイトＹａｈｏｏ！において「セレモニー トーリン」をキーワードとして検索した際の検索結果において基本的に各タグに記 載されたとおり表示されると認めることができるが、その内容は、いずれも本件サー＼nビスサイトの名称が明記された見出し及び説明文と相まって、原告の運営するウェ ブサイトとは異なることが容易に分かるものと評価できる上、一般に、検索サイト の利用者、とりわけ現に葬儀の依頼を検討するような需要者は、検索結果だけを参 照するのではなく、検索結果の見出しに貼られたリンクを辿って目的の情報に到達＼nするのが通常であると考えられるところ、需要者がそのように本件ウェブページに 遷移した場合には、前記のとおり、被告が運営する本件サービスサイトの一部とし て本件ウェブページを理解するのであって、やはり、被告標章を本件ウェブページ の各タグ内で使用することによって、原告と被告の提供する商品または役務に関し 出所の混同が生じることはないというべきである。 したがって、被告による被告標章の使用は、商標法２６条１項６号の規定により、 本件商標権の効力が及ばないというべきである。
(3) 原告は、被告は、本件ウェブページの見出しやその説明文において被告標章 を表示させ、需要者をして本件ウェブページにアクセスするよう誘引し、本件ウェ＼nブページにおいて本件葬儀場の建物の写真や情報を表示させることで、需要者をし＼nて、本件ウェブページが原告（セレモニートーリン）のウェブページであると誤認 させ、出所の混同を生じさせている旨を主張する。 しかし、本件ウェブページの見出し、説明文及び本件ウェブページ自体の表示内＼n容を踏まえると、見出し及び説明文に被告標章の表示があるからといって、出所の＼n混同を生じさせることにはならないことは前述したとおりである。原告の主張は、 要するに、原告を紹介する本件ウェブページに被告の電話番号等が表示されること＼nにより、原告が、その潜在的需要を失う不利益を被っていることをいうものと解さ れるが、そのような結果が仮に生じているとしても、前記認定に係る本件サービス サイトの性質及び本件ウェブページの記載（なお、反対にこれを参照して原告に依 頼する需要者も在り得ると考えられる。）からすると、自由競争の範囲内のものと いうべきである。原告の前記主張は採用の限りでない。
前記認定によると、本件サービスサイトは、その構成において、需要者であ＼nる葬儀希望者に対し、その条件に見合った葬儀社等の情報提供を行い、また希望者 には葬儀の依頼や相談、一括見積を行うことなどを通して、葬儀希望者と葬儀社等 とのマッチング支援を行うサービス（被告役務）を提供するものであることが容易 に看取できる。 そして、本件ウェブページは、これを単独でみても、そのドメインや本件ウェブ ページのタイトル部分や末尾の「安心葬儀」等の表示、競合し得る近隣の斎場等の＼n情報も表示されることに加え、本件葬儀場の情報については、ホールの外観、特徴＼nや所在地、アクセス方法、設備情報等の客観的な情報が記載されているにとどまり、 これを超えて本件葬儀場の利用を誘引するような記載はみられないこと等の事情か らすると、本件ウェブページに接した需要者は、「セレモニートーリン」を、葬儀 場を紹介するという本件サービスサイトにおいて紹介される一葬儀社（場）として 認識するものであり、原告が本件葬儀場において提供する商品ないし役務に関し、 被告がその主体であると認識することはないものというべきである（本件ウェブペー ジを含め、本件サービスサイトの運営者が原告であると認識することがないことも 同様である。）。
さらに、原告が問題とする本件ウェブページの html ファイル中のタイトルタグ及 び記述メタタグに記載された内容は、検索サイトＹａｈｏｏ！において「セレモニー トーリン」をキーワードとして検索した際の検索結果において基本的に各タグに記 載されたとおり表示されると認めることができるが、その内容は、いずれも本件サー＼nビスサイトの名称が明記された見出し及び説明文と相まって、原告の運営するウェ ブサイトとは異なることが容易に分かるものと評価できる上、一般に、検索サイト の利用者、とりわけ現に葬儀の依頼を検討するような需要者は、検索結果だけを参 照するのではなく、検索結果の見出しに貼られたリンクを辿って目的の情報に到達＼nするのが通常であると考えられるところ、需要者がそのように本件ウェブページに 遷移した場合には、前記のとおり、被告が運営する本件サービスサイトの一部とし て本件ウェブページを理解するのであって、やはり、被告標章を本件ウェブページ の各タグ内で使用することによって、原告と被告の提供する商品または役務に関し 出所の混同が生じることはないというべきである。 したがって、被告による被告標章の使用は、商標法２６条１項６号の規定により、 本件商標権の効力が及ばないというべきである。
(3) 原告は、被告は、本件ウェブページの見出しやその説明文において被告標章 を表示させ、需要者をして本件ウェブページにアクセスするよう誘引し、本件ウェ＼nブページにおいて本件葬儀場の建物の写真や情報を表示させることで、需要者をし＼nて、本件ウェブページが原告（セレモニートーリン）のウェブページであると誤認 させ、出所の混同を生じさせている旨を主張する。 しかし、本件ウェブページの見出し、説明文及び本件ウェブページ自体の表示内＼n容を踏まえると、見出し及び説明文に被告標章の表示があるからといって、出所の＼n混同を生じさせることにはならないことは前述したとおりである。原告の主張は、 要するに、原告を紹介する本件ウェブページに被告の電話番号等が表示されること＼nにより、原告が、その潜在的需要を失う不利益を被っていることをいうものと解さ れるが、そのような結果が仮に生じているとしても、前記認定に係る本件サービス サイトの性質及び本件ウェブページの記載（なお、反対にこれを参照して原告に依 頼する需要者も在り得ると考えられる。）からすると、自由競争の範囲内のものと いうべきである。原告の前記主張は採用の限りでない。
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2022.09.16
令和4(行ケ)10034 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和4年9月14日 知的財産高等裁判所
フランチャイジーが契約解除のわずか４日後に出願した商標について、公序良俗違反（4条1項7号）の無効審決がなされました。知財高裁もかかる判断を維持しました。
本件契約書には、「『XPERIA 修理王』ブランドでの XPERIA 等修理経営 のための FC 契約関係を形成する」（第１条）、「『XPERIA 修理王』の商標… の使用を許諾する。」（第４条１項）とある（前記１ イ 、 ）ものの、「本 契約において本部が加盟者に提供する FC サービスの内容は、次の各号とす る。…2)商標・商号・その他の表示の提供」（第２条）、「本部は、加盟者にお＼nける XPERIA 等修理業経営について『XPERIA 修理王』の商標・サービスマ ーク、その他営業シンボル・著作物の使用を許諾する。」（第４条１項）、「第 １項に定める許諾に関しては、以下を条件とする。1)加盟者との本契約期間 中ならびに加盟者の事業所内に限る。」（第４条３項）とあり（前記１ イ 、 ）、被告は、原告に対し、原告が本件フランチャイズ契約に基づいて運営す る店舗の屋号を「スマホ修理王 新宿店」、「XPERIA 修理王 新宿店」と指 定する旨を通知し（前記１ ウ）、原告は、少なくとも本件フランチャイズ契 約の契約期間中、運営するスマートフォンの修理業に関し「XPERIA 修理王 by スマホ修理王新宿店」の名称を使っていた（前記１ オ）ことからすると、 本件フランチャイズ契約においてフランチャイザーである被告がフランチャ イジーである原告に提供し、許諾の対象となる「商標・商号・その他の表示」＼nには、「XPERIA 修理王」だけでなく「スマホ修理王」の商標も含まれるもの と解される（なお、原告は、本件商標（標準文字の「スマホ修理王」）は本件 フランチャイズ契約で規定されていない旨主張するが、上記のとおりである から採用できない。）。
また、原告は、被告が開設する「スマホ修理王 FC 加盟申し込みホームペ＼nージ」を利用して本件フランチャイズ契約の申込みをしていること（前記１＼nア）、本件フランチャイズ契約終了後、被告より、ウェブサイト等から 「XPERIA 修理王」及び「修理王」の名称を削除するよう求められたのに応 じて、本件ウェブサイトの「XPERIA 修理王 by スマホ修理王新宿店」（スマ ホ修理王の部分は引用商標２）の名称を「新宿駅前 XPERIA 修理専門店」と 変更していること（前記１ ウないしオ）からすると、原告は、「スマホ修理 王」の商標（引用商標１、２）は被告がフランチャイズ事業で使用しており、 その使用のためには被告の許諾が必要であることを十分に認識し、現にその＼nような認識の下で、被告のフランチャイジーとして「スマホ修理王」の商標 を使用していたと解するのが相当である。
そうであるにもかかわらず、原告は、本件フランチャイズ契約に関し、平 成３０年３月３０日付けで、本件解除がされ、WEB サイト等から『XPERIA 修理王』および『修理王』の名称を削除するよう求められたその４日後に本 件商標の登録出願に及び、令和元年８月３０日に本件商標の設定登録を受け ると、同年１２月２０日付けで、フランチャイザーであった被告に対し、被 告が展開するフランチャイズ事業で「スマホ修理王」の商標を使用すること が本件商標の商標権侵害に当たる旨を警告し（前記１ ア、イ）、本件商標の 放棄又は譲渡のために５０万円（税別）を支払う用意があると通知した被告 に対し、本件商標の商標権買取価格を含め合計２６７０万円のライセンス契 約を提案し、代理人間の協議においても１００万円から３００万円程度では 受け入れられない旨回答した（前記１ イ、ウ）ことが認められる。こうした事実経過等に鑑みれば、本件商標の登録出願は、元フランチャイジーである原告が、被告から本件解除をされたわずか４日後に行ったものであり、これまでと同様の名称を使用することにより被告の顧客吸引力を利用し続けようとしたものと評価せざるを得ず、元フランチャイジーとして遵守すべき信義誠実の原則に大きく反するものであるのみならず、「スマホ修理王」の名称でフランチャイズ事業を営んでいる被告がその名称に係る商標登録を経ていないことを奇貨として、被告によるフランチャイズ事業を妨害する加害目的又は本件商標を高額で被告に買い取らせる不当な目的で行われたものというべきである。
このような本件商標の登録出願の目的や経緯等に鑑みれば、本件商標の出 願登録は、商標制度における先願主義を悪用するものであり、社会通念に照 らして著しく社会的相当性を欠く事情があるというべきであって、こうした 商標の登録出願及び設定登録を許せば、商標を保護することにより商標の使 用する者の業務上の信用を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要 者の利益を保護することを目的とする商標法の目的に反することになりかね ないから、本件商標は、公の秩序に反するものであるというべきであって、 商標法４条１項７号に該当する。 なお、原告は、本件審決は原告が享有すべき職業選択の自由を著しく狭く 解した不当な判断であると主張するが、事業において使用する特定の屋号等 の選択が職業選択の自由に含まれるものとしても、他人がその商標で築き上 げた信用の希釈又は特定の商標との混同等を理由として特定の商標の使用が 制限されることはやむをえないものであるし、もとより本件商標以外の屋号 等を選択することは可能であるから、原告の主張は当を得ないものというべ＼nきであり、その他原告が縷々主張するところによっても、上記認定は左右さ れ得ない。
本件契約書には、「『XPERIA 修理王』ブランドでの XPERIA 等修理経営 のための FC 契約関係を形成する」（第１条）、「『XPERIA 修理王』の商標… の使用を許諾する。」（第４条１項）とある（前記１ イ 、 ）ものの、「本 契約において本部が加盟者に提供する FC サービスの内容は、次の各号とす る。…2)商標・商号・その他の表示の提供」（第２条）、「本部は、加盟者にお＼nける XPERIA 等修理業経営について『XPERIA 修理王』の商標・サービスマ ーク、その他営業シンボル・著作物の使用を許諾する。」（第４条１項）、「第 １項に定める許諾に関しては、以下を条件とする。1)加盟者との本契約期間 中ならびに加盟者の事業所内に限る。」（第４条３項）とあり（前記１ イ 、 ）、被告は、原告に対し、原告が本件フランチャイズ契約に基づいて運営す る店舗の屋号を「スマホ修理王 新宿店」、「XPERIA 修理王 新宿店」と指 定する旨を通知し（前記１ ウ）、原告は、少なくとも本件フランチャイズ契 約の契約期間中、運営するスマートフォンの修理業に関し「XPERIA 修理王 by スマホ修理王新宿店」の名称を使っていた（前記１ オ）ことからすると、 本件フランチャイズ契約においてフランチャイザーである被告がフランチャ イジーである原告に提供し、許諾の対象となる「商標・商号・その他の表示」＼nには、「XPERIA 修理王」だけでなく「スマホ修理王」の商標も含まれるもの と解される（なお、原告は、本件商標（標準文字の「スマホ修理王」）は本件 フランチャイズ契約で規定されていない旨主張するが、上記のとおりである から採用できない。）。
また、原告は、被告が開設する「スマホ修理王 FC 加盟申し込みホームペ＼nージ」を利用して本件フランチャイズ契約の申込みをしていること（前記１＼nア）、本件フランチャイズ契約終了後、被告より、ウェブサイト等から 「XPERIA 修理王」及び「修理王」の名称を削除するよう求められたのに応 じて、本件ウェブサイトの「XPERIA 修理王 by スマホ修理王新宿店」（スマ ホ修理王の部分は引用商標２）の名称を「新宿駅前 XPERIA 修理専門店」と 変更していること（前記１ ウないしオ）からすると、原告は、「スマホ修理 王」の商標（引用商標１、２）は被告がフランチャイズ事業で使用しており、 その使用のためには被告の許諾が必要であることを十分に認識し、現にその＼nような認識の下で、被告のフランチャイジーとして「スマホ修理王」の商標 を使用していたと解するのが相当である。
そうであるにもかかわらず、原告は、本件フランチャイズ契約に関し、平 成３０年３月３０日付けで、本件解除がされ、WEB サイト等から『XPERIA 修理王』および『修理王』の名称を削除するよう求められたその４日後に本 件商標の登録出願に及び、令和元年８月３０日に本件商標の設定登録を受け ると、同年１２月２０日付けで、フランチャイザーであった被告に対し、被 告が展開するフランチャイズ事業で「スマホ修理王」の商標を使用すること が本件商標の商標権侵害に当たる旨を警告し（前記１ ア、イ）、本件商標の 放棄又は譲渡のために５０万円（税別）を支払う用意があると通知した被告 に対し、本件商標の商標権買取価格を含め合計２６７０万円のライセンス契 約を提案し、代理人間の協議においても１００万円から３００万円程度では 受け入れられない旨回答した（前記１ イ、ウ）ことが認められる。こうした事実経過等に鑑みれば、本件商標の登録出願は、元フランチャイジーである原告が、被告から本件解除をされたわずか４日後に行ったものであり、これまでと同様の名称を使用することにより被告の顧客吸引力を利用し続けようとしたものと評価せざるを得ず、元フランチャイジーとして遵守すべき信義誠実の原則に大きく反するものであるのみならず、「スマホ修理王」の名称でフランチャイズ事業を営んでいる被告がその名称に係る商標登録を経ていないことを奇貨として、被告によるフランチャイズ事業を妨害する加害目的又は本件商標を高額で被告に買い取らせる不当な目的で行われたものというべきである。
このような本件商標の登録出願の目的や経緯等に鑑みれば、本件商標の出 願登録は、商標制度における先願主義を悪用するものであり、社会通念に照 らして著しく社会的相当性を欠く事情があるというべきであって、こうした 商標の登録出願及び設定登録を許せば、商標を保護することにより商標の使 用する者の業務上の信用を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要 者の利益を保護することを目的とする商標法の目的に反することになりかね ないから、本件商標は、公の秩序に反するものであるというべきであって、 商標法４条１項７号に該当する。 なお、原告は、本件審決は原告が享有すべき職業選択の自由を著しく狭く 解した不当な判断であると主張するが、事業において使用する特定の屋号等 の選択が職業選択の自由に含まれるものとしても、他人がその商標で築き上 げた信用の希釈又は特定の商標との混同等を理由として特定の商標の使用が 制限されることはやむをえないものであるし、もとより本件商標以外の屋号 等を選択することは可能であるから、原告の主張は当を得ないものというべ＼nきであり、その他原告が縷々主張するところによっても、上記認定は左右さ れ得ない。
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2022.09.15
令和1(行ケ)10157 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和4年9月12日 知的財産高等裁判所
商標法53-2の取消審判の審決取消訴訟です。代理人である、正当理由無しとした審決が維持されました(登録取り消し)。
イ 商標法５３条の２は、輸入者が権利者との間に存在する信頼関係に違背 して、正当な理由がなく外国商標を勝手に出願して競争上有利に立とうと する弊害を除去し、商標の国際的保護を図る規定というべきであり、この 観点からすると、ここにいう「代理人」に該当するか否かは、輸入者が「代 理人」、「代理店」等の名称を有していたか否かという形式的な観点のみ から判断するのではなく、商標法５３条の２の適用の基礎となるべき取引 上の密接な信頼関係が形成されていたかどうかという観点も含めて検討す るのが相当である。
この点、原告は、被告商品を輸入して、日本国内でこれを販売するため に被告との取引関係に入ったものというべきところ、前記１(3)のとおり、 本件期間内の被告商品の納入は合計５回、１２６１万円に上り、決して少 ないものとはいえず、さらに、本件期間後の平成２９年３月１４日まで継 続している。そうすると、原告と被告の関係は、単発の商品購入にとどま るものではなく、継続的な取引関係の構築を前提とするものであり、この＼nことは、原告がわが国におけるエスタッチ社商標の使用権を取得しようと したこと、さらには、本件商標の登録出願をしたこと自体からも裏付けら れるものである。以上の事情を総合考慮すると、原告と被告の間には、本 件期間内に既に、代理人ないし代理店と同様の取引上の密接な信頼関係が 形成されたものと認めるのが相当であり、代理店契約の存否等にかかわら ず、原告は、同条の２にいう「代理人」に該当するというべきである。
・・・
(1) 原告は、前記第３の２(1)のとおり、被告は、本件商標の登録出願がなされ た平成２８年９月５日の時点において、エスタッチ社商標に代わる商標の権 利取得を放棄していたのに等しく、他方、原告には、顧客に納入した被告製 品に付された商標に関する問題が生じることを回避する必要があったため、 原告が本件商標の登録出願をするについて正当な理由を有する旨主張する。 しかし、被告が、同年７月５日の時点でエスタッチ社商標の出願が登録料 未納付により却下されたことを把握していたとしても、原告による本件商標 の登録出願まではわずか２か月にすぎず、これをもって「長期間」放置した とか、原告のみならず任意の第三者においてエスタッチ社商標に代わる商標 を登録することが可能な状態を許容していたなどと評価できないことは明ら＼nかである。なお、白岩物産は、前記１(4)のとおり、同日付けメールで、被告 が同月１５日までに引用商標の商標登録出願をする予定であることを原告に＼n告げているけれども、同日までに引用商標の商標登録出願がされなかったか らといって、被告が出願の意思を失ったと推認されるものでもない。 さらに、前記２(1)ウのとおり、原告は、エスタッチ社商標ないし将来被告 が日本において出願する予定の引用商標と同一の商標は、本来被告及びエス＼nタッチ社が韓国において共有する商標に由来すること、また、被告が独占的 通常使用権の許諾には簡単には応じられないという意向であったことを知り ながら、独占的通常使用権をめぐる交渉中に本件商標の登録出願をしたもの であるから、原告が当該出願について正当な理由があるなどといえないこと も明白である。なお、原告のいう「被告製品に付された商標に関する問題」 とは、引用商標を付した商品が出回り値崩れを起こしているという趣旨と解 されるが（甲２０の１・２、甲２１の１ないし８）、これは、本来、独占的 通常使用権をめぐる交渉において解決されるべき問題であり、本件商標の登 録出願を正当化するものではない。
イ 商標法５３条の２は、輸入者が権利者との間に存在する信頼関係に違背 して、正当な理由がなく外国商標を勝手に出願して競争上有利に立とうと する弊害を除去し、商標の国際的保護を図る規定というべきであり、この 観点からすると、ここにいう「代理人」に該当するか否かは、輸入者が「代 理人」、「代理店」等の名称を有していたか否かという形式的な観点のみ から判断するのではなく、商標法５３条の２の適用の基礎となるべき取引 上の密接な信頼関係が形成されていたかどうかという観点も含めて検討す るのが相当である。
この点、原告は、被告商品を輸入して、日本国内でこれを販売するため に被告との取引関係に入ったものというべきところ、前記１(3)のとおり、 本件期間内の被告商品の納入は合計５回、１２６１万円に上り、決して少 ないものとはいえず、さらに、本件期間後の平成２９年３月１４日まで継 続している。そうすると、原告と被告の関係は、単発の商品購入にとどま るものではなく、継続的な取引関係の構築を前提とするものであり、この＼nことは、原告がわが国におけるエスタッチ社商標の使用権を取得しようと したこと、さらには、本件商標の登録出願をしたこと自体からも裏付けら れるものである。以上の事情を総合考慮すると、原告と被告の間には、本 件期間内に既に、代理人ないし代理店と同様の取引上の密接な信頼関係が 形成されたものと認めるのが相当であり、代理店契約の存否等にかかわら ず、原告は、同条の２にいう「代理人」に該当するというべきである。
・・・
(1) 原告は、前記第３の２(1)のとおり、被告は、本件商標の登録出願がなされ た平成２８年９月５日の時点において、エスタッチ社商標に代わる商標の権 利取得を放棄していたのに等しく、他方、原告には、顧客に納入した被告製 品に付された商標に関する問題が生じることを回避する必要があったため、 原告が本件商標の登録出願をするについて正当な理由を有する旨主張する。 しかし、被告が、同年７月５日の時点でエスタッチ社商標の出願が登録料 未納付により却下されたことを把握していたとしても、原告による本件商標 の登録出願まではわずか２か月にすぎず、これをもって「長期間」放置した とか、原告のみならず任意の第三者においてエスタッチ社商標に代わる商標 を登録することが可能な状態を許容していたなどと評価できないことは明ら＼nかである。なお、白岩物産は、前記１(4)のとおり、同日付けメールで、被告 が同月１５日までに引用商標の商標登録出願をする予定であることを原告に＼n告げているけれども、同日までに引用商標の商標登録出願がされなかったか らといって、被告が出願の意思を失ったと推認されるものでもない。 さらに、前記２(1)ウのとおり、原告は、エスタッチ社商標ないし将来被告 が日本において出願する予定の引用商標と同一の商標は、本来被告及びエス＼nタッチ社が韓国において共有する商標に由来すること、また、被告が独占的 通常使用権の許諾には簡単には応じられないという意向であったことを知り ながら、独占的通常使用権をめぐる交渉中に本件商標の登録出願をしたもの であるから、原告が当該出願について正当な理由があるなどといえないこと も明白である。なお、原告のいう「被告製品に付された商標に関する問題」 とは、引用商標を付した商品が出回り値崩れを起こしているという趣旨と解 されるが（甲２０の１・２、甲２１の１ないし８）、これは、本来、独占的 通常使用権をめぐる交渉において解決されるべき問題であり、本件商標の登 録出願を正当化するものではない。
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2022.09.15
令和2(ネ)10032 特許権侵害行為差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和4年7月20日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
ＣＳ関連発明の特許権侵害に対して、原審は約3600万円の損害賠償を認めました。1審原告は、請求を2億円に拡張する控訴をし、知財高裁(2部)は約1億2000万円の損害賠償を認めました。
原審（平成28年（ワ）7678号）はアップされていません。
(ア) 原判決別紙「本件ソフト・ハード機器の売上額（裁判所の認定）」のとお＼nり、本件において一審被告が受けた利益として認められる本件ソフト及びハードウ＼nェアの売上額が合計２億５７１４万４０２７円であるのに対し、後記のとおり、本 件において一審被告が受けた利益として認められる月次利用料（被告システムない し本件ソフトの導入後５年以内に支払われるもの。以下同じ。）に係る売上額は、＼n合計３億９５３１万１５３７円であり、月次利用料に係る売上額は、本件ソフト及＼nびハードウェアの売上額の約１．５倍にも及ぶ高額のものであって、これを単なる データベースの更新費用等であるとみることは困難であること、一般に被告システ ムないし本件ソフトのように内容の更新が絶対に必要なデータベースを用いるシス＼nテムないしソフトウェアにおいては、適時のデータベースの更新がなければシステ＼nムないしソフトウェアとしての意味をなさないから、当該システムないしソ＼フトウ ェアを導入する際に、更新があることを当然の前提にしてこれを含んだ価格設定を することには十分な合理性があること、弁論の全趣旨によると、一審被告は、被告＼nシステムないし本件ソフトを導入した医療機関が月次利用料を３か月間支払わない＼nときは、被告システムないし本件ソフトが起動しないような措置を執っているもの＼nと認められること（一審被告第３準備書面５〜７頁）などの事情に照らすと、甲２ ０及び４８に月次利用料について「データベース更新料等」の記載があるとしても、 月次利用料に係る売上げは、被告システムないし本件ソフトの譲渡の対価（譲渡代＼n金の延べ払い）の性質を持つものとして、これを一審被告が得た利益に含めるのが 相当である。
原審（平成28年（ワ）7678号）はアップされていません。
(ア) 原判決別紙「本件ソフト・ハード機器の売上額（裁判所の認定）」のとお＼nり、本件において一審被告が受けた利益として認められる本件ソフト及びハードウ＼nェアの売上額が合計２億５７１４万４０２７円であるのに対し、後記のとおり、本 件において一審被告が受けた利益として認められる月次利用料（被告システムない し本件ソフトの導入後５年以内に支払われるもの。以下同じ。）に係る売上額は、＼n合計３億９５３１万１５３７円であり、月次利用料に係る売上額は、本件ソフト及＼nびハードウェアの売上額の約１．５倍にも及ぶ高額のものであって、これを単なる データベースの更新費用等であるとみることは困難であること、一般に被告システ ムないし本件ソフトのように内容の更新が絶対に必要なデータベースを用いるシス＼nテムないしソフトウェアにおいては、適時のデータベースの更新がなければシステ＼nムないしソフトウェアとしての意味をなさないから、当該システムないしソ＼フトウ ェアを導入する際に、更新があることを当然の前提にしてこれを含んだ価格設定を することには十分な合理性があること、弁論の全趣旨によると、一審被告は、被告＼nシステムないし本件ソフトを導入した医療機関が月次利用料を３か月間支払わない＼nときは、被告システムないし本件ソフトが起動しないような措置を執っているもの＼nと認められること（一審被告第３準備書面５〜７頁）などの事情に照らすと、甲２ ０及び４８に月次利用料について「データベース更新料等」の記載があるとしても、 月次利用料に係る売上げは、被告システムないし本件ソフトの譲渡の対価（譲渡代＼n金の延べ払い）の性質を持つものとして、これを一審被告が得た利益に含めるのが 相当である。
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2022.09.15
令和3(行ケ)10110 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和4年7月14日 知的財産高等裁判所
商標「ザプレミアムチロリアン(標準文字）」が商標「チロリアン」と類似するかが争われました。知財高裁(1部)は、類似しないとした審決を維持しました。
ア 本件商標は、「ザプレミアムチロリアン」の文字を標準文字で表してなり、＼n「ザ」「プレミアム」の文字部分と「チロリアン」の文字部分とから構成さ＼nれる結合商標である。本件商標を構成する文字は、外観上、同書、同大、＼n同間隔で一連表記されており、構＼成文字に相応して、「ザプレミアムチロリ アン」の称呼が生じる。
次に、「ザ」の文字部分は、定冠詞「ｔｈｅ」の片仮名表記であり、「プ＼nレミアム」の文字部分は、「一段上等・高級であること」（広辞苑第七版） といった意味を有する語として、「チロリアン」の文字部分は、「チロルの 人々。オーストリア西部からイタリア北東部にまたがるチロルの山岳地帯 に住む人々の用いる独特の民族服」（ブリタニカ国際大百科事典）、「チロル 地方の。チロル風の」（広辞苑第七版）といった意味を有する語として一般 に理解されていることが認められる。このような上記各文字部分の観念及 びそれぞれの称呼に照らすと、本件商標を構成する文字は、外観上、同書、＼n同大、同間隔で一連表記されていることを勘案しても、本件商標において＼n「ザ」「プレミアム」の文字部分と「チロリアン」の文字部分を分離して観 察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合してい るものとは認められない。
そして、前記１(2)認定のとおり、標章「チロリアン」は、本件商標の登 録審決日（令和元年１０月１日）当時、福岡県を中心とした九州地方にお いて、菓子の取引者、需要者の間で、特定の菓子（菓子「チロリアン」）の ブランド名として広く認識され、全国的にも相当程度認識されていたこと に照らすと、本件商標がその指定商品中の「菓子」に使用された場合には、 本件商標の構成中の「チロリアン」の文字部分は、菓子のブランド名を示＼nすものとして注意を惹き、取引者、需要者に対し、相当程度強い印象を与 えるものと認められる。 そうすると、本件商標の構成中「チロリアン」の文字部分は、独立して＼n商品の出所識別標識として機能し得るものと認められるから、本件商標か＼nら上記文字部分を要部として抽出し、これと引用商標１とを比較して商標 そのものの類否を判断することも、許されるというべきである。
イ これに対し、被告は、1)本件商標は、「ザプレミアムチロリアン」の標準 文字を表してなり、各文字の大きさ及び書体は同一であって、その全体が＼n等間隔に１行でまとまりよく表されており、その文字構＼成は一連一体であ ることからすると、「ザ」「プレミアム」の部分と「チロリアン」の部分は、 分離して観察することが取引上不自然と思われるほど不可分的に結合し ている、2)標章「チロリアン」、「ＴＩＲＯＬＩＡＮ」は、本件商標の登録 出願時及び登録審決時において、原告の業務に係る商品を表すものとして、＼n取引者、需要者の間に広く認識されていたとはいえないから、本件商標の 構成中の「チロリアン」の文字部分が、本件商標の指定商品の取引者、需＼n要者に対し、原告の商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与える ものとはいえない、3)菓子「チロリアン」については、発売後ほどなくし て、標章「チロリアン」を使用して独自に販売を行う事業主体が複数生じ、 平成８年以降は、標章「チロリアン」を使用する事業主体間で多数の紛争 が生じており、標章「チロリアン」について統一的な管理が行われていな かったことに照らすと、取引者、需要者は、本件商標の構成中の「チロリ＼nアン」の文字部分が、複数の事業主体のいずれに係る表示であるかを認識＼nすることが困難であるから、「チロリアン」の文字部分は、原告の出所識別 標識として強く支配的な印象を与えるものに該当しない、4)菓子「チロリ アン」を製造販売する複数の事業主体について、経済的・組織的な一体性 を持つグループといったものが形成されたことはないから、「チロリアン」 の文字部分が、上記のようなグループの識別標識として強く支配的な印象 を与えると評価する余地もない、5)「チロリアン」の文字部分に出所識別 機能がないにもかかわらず、これがあるかのように評価して結合商標の分＼n離観察を行い、その結果として、標章「チロリアン」について他の事業主 体に比べて不十分な使用実績しか有しない原告に引用商標１ないし３を＼n含む「チロリアン」の登録商標を独占させるような帰結は、社会的妥当性 に欠けるなどと主張して、本件商標から「チロリアン」の文字部分を要部 として抽出することは許されない旨主張する。
しかしながら、前記(1)で説示したとおり、商標の各構成部分がそれを分＼n離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結 合しているものと認められない商標においては、商標の構成部分の一部が＼n取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印 象を与えるものと認められる場合などのほか、商標の構成部分の一部が取＼n引者、需要者に対し、相当程度強い印象を与えるものであり、独立して商 品の出所識別標識として機能し得るものと認められる場合においても、商＼n標の構成部分の一部を要部として取り出し、これと他人の商標とを比較し＼nて商標そのものの類否を判断することも、許されると解するのが相当であ る。
そして、商標の構成部分の一部が取引者、需要者に対し、相当程度強い＼n印象を与えるものであり、独立して商品の出所識別標識として機能し得る＼nか否かについての判断は、商標に接した取引者、需要者において、商標の どのような構成部分について注意を惹き、どのような印象を受けるかなど＼nの観点から判断されるべきものであることに照らすと、その判断において は、取引者、需要者が、当該構成部分を何人かの出所識別標識として認識＼nし得るものであれば、当該構成部分に係る出所自体（例えば、特定の事業＼n主体の名称、事業形態、事業主体が単数か、複数か等）について正確に認 識することまでは要しないと解するのが相当である。
被告主張の1)については、前記アのとおり、「ザ」「プレミアム」の文字 部分の観念及び称呼、「チロリアン」の文字部分の観念及び称呼に照らすと、 本件商標を構成する文字が、外観上、同書、同大、同間隔で一連表＼記され ていることを勘案しても、本件商標において、「ザ」「プレミアム」の文字 部分と「チロリアン」の文字部分を分離して観察することが取引上不自然 であると思われるほど不可分的に結合しているものとは認められない。 被告主張の2)ないし4)は、取引者、需要者において、本件商標の構成中＼nの「チロリアン」の文字部分に係る出所自体（特定の事業主体の名称等） について正確に認識することまで必要であることを前提とし、上記文字部 分が原告の出所を示す出所識別標識として認識されることを求めるもの であるから、その前提において採用することができない。 また、被告主張の5)については、結合商標の構成部分の一部を要部とし＼nて抽出することができるかどうかの判断は、上記のとおり、当該結合商標 に接した取引者、需要者の認識及び印象に係る問題であって、本件商標と の関係では、原告による標章「チロリアン」の使用実績の規模等によって その判断が左右されるものではないから、その前提において採用すること ができない。
ア 本件商標は、「ザプレミアムチロリアン」の文字を標準文字で表してなり、＼n「ザ」「プレミアム」の文字部分と「チロリアン」の文字部分とから構成さ＼nれる結合商標である。本件商標を構成する文字は、外観上、同書、同大、＼n同間隔で一連表記されており、構＼成文字に相応して、「ザプレミアムチロリ アン」の称呼が生じる。
次に、「ザ」の文字部分は、定冠詞「ｔｈｅ」の片仮名表記であり、「プ＼nレミアム」の文字部分は、「一段上等・高級であること」（広辞苑第七版） といった意味を有する語として、「チロリアン」の文字部分は、「チロルの 人々。オーストリア西部からイタリア北東部にまたがるチロルの山岳地帯 に住む人々の用いる独特の民族服」（ブリタニカ国際大百科事典）、「チロル 地方の。チロル風の」（広辞苑第七版）といった意味を有する語として一般 に理解されていることが認められる。このような上記各文字部分の観念及 びそれぞれの称呼に照らすと、本件商標を構成する文字は、外観上、同書、＼n同大、同間隔で一連表記されていることを勘案しても、本件商標において＼n「ザ」「プレミアム」の文字部分と「チロリアン」の文字部分を分離して観 察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合してい るものとは認められない。
そして、前記１(2)認定のとおり、標章「チロリアン」は、本件商標の登 録審決日（令和元年１０月１日）当時、福岡県を中心とした九州地方にお いて、菓子の取引者、需要者の間で、特定の菓子（菓子「チロリアン」）の ブランド名として広く認識され、全国的にも相当程度認識されていたこと に照らすと、本件商標がその指定商品中の「菓子」に使用された場合には、 本件商標の構成中の「チロリアン」の文字部分は、菓子のブランド名を示＼nすものとして注意を惹き、取引者、需要者に対し、相当程度強い印象を与 えるものと認められる。 そうすると、本件商標の構成中「チロリアン」の文字部分は、独立して＼n商品の出所識別標識として機能し得るものと認められるから、本件商標か＼nら上記文字部分を要部として抽出し、これと引用商標１とを比較して商標 そのものの類否を判断することも、許されるというべきである。
イ これに対し、被告は、1)本件商標は、「ザプレミアムチロリアン」の標準 文字を表してなり、各文字の大きさ及び書体は同一であって、その全体が＼n等間隔に１行でまとまりよく表されており、その文字構＼成は一連一体であ ることからすると、「ザ」「プレミアム」の部分と「チロリアン」の部分は、 分離して観察することが取引上不自然と思われるほど不可分的に結合し ている、2)標章「チロリアン」、「ＴＩＲＯＬＩＡＮ」は、本件商標の登録 出願時及び登録審決時において、原告の業務に係る商品を表すものとして、＼n取引者、需要者の間に広く認識されていたとはいえないから、本件商標の 構成中の「チロリアン」の文字部分が、本件商標の指定商品の取引者、需＼n要者に対し、原告の商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与える ものとはいえない、3)菓子「チロリアン」については、発売後ほどなくし て、標章「チロリアン」を使用して独自に販売を行う事業主体が複数生じ、 平成８年以降は、標章「チロリアン」を使用する事業主体間で多数の紛争 が生じており、標章「チロリアン」について統一的な管理が行われていな かったことに照らすと、取引者、需要者は、本件商標の構成中の「チロリ＼nアン」の文字部分が、複数の事業主体のいずれに係る表示であるかを認識＼nすることが困難であるから、「チロリアン」の文字部分は、原告の出所識別 標識として強く支配的な印象を与えるものに該当しない、4)菓子「チロリ アン」を製造販売する複数の事業主体について、経済的・組織的な一体性 を持つグループといったものが形成されたことはないから、「チロリアン」 の文字部分が、上記のようなグループの識別標識として強く支配的な印象 を与えると評価する余地もない、5)「チロリアン」の文字部分に出所識別 機能がないにもかかわらず、これがあるかのように評価して結合商標の分＼n離観察を行い、その結果として、標章「チロリアン」について他の事業主 体に比べて不十分な使用実績しか有しない原告に引用商標１ないし３を＼n含む「チロリアン」の登録商標を独占させるような帰結は、社会的妥当性 に欠けるなどと主張して、本件商標から「チロリアン」の文字部分を要部 として抽出することは許されない旨主張する。
しかしながら、前記(1)で説示したとおり、商標の各構成部分がそれを分＼n離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結 合しているものと認められない商標においては、商標の構成部分の一部が＼n取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印 象を与えるものと認められる場合などのほか、商標の構成部分の一部が取＼n引者、需要者に対し、相当程度強い印象を与えるものであり、独立して商 品の出所識別標識として機能し得るものと認められる場合においても、商＼n標の構成部分の一部を要部として取り出し、これと他人の商標とを比較し＼nて商標そのものの類否を判断することも、許されると解するのが相当であ る。
そして、商標の構成部分の一部が取引者、需要者に対し、相当程度強い＼n印象を与えるものであり、独立して商品の出所識別標識として機能し得る＼nか否かについての判断は、商標に接した取引者、需要者において、商標の どのような構成部分について注意を惹き、どのような印象を受けるかなど＼nの観点から判断されるべきものであることに照らすと、その判断において は、取引者、需要者が、当該構成部分を何人かの出所識別標識として認識＼nし得るものであれば、当該構成部分に係る出所自体（例えば、特定の事業＼n主体の名称、事業形態、事業主体が単数か、複数か等）について正確に認 識することまでは要しないと解するのが相当である。
被告主張の1)については、前記アのとおり、「ザ」「プレミアム」の文字 部分の観念及び称呼、「チロリアン」の文字部分の観念及び称呼に照らすと、 本件商標を構成する文字が、外観上、同書、同大、同間隔で一連表＼記され ていることを勘案しても、本件商標において、「ザ」「プレミアム」の文字 部分と「チロリアン」の文字部分を分離して観察することが取引上不自然 であると思われるほど不可分的に結合しているものとは認められない。 被告主張の2)ないし4)は、取引者、需要者において、本件商標の構成中＼nの「チロリアン」の文字部分に係る出所自体（特定の事業主体の名称等） について正確に認識することまで必要であることを前提とし、上記文字部 分が原告の出所を示す出所識別標識として認識されることを求めるもの であるから、その前提において採用することができない。 また、被告主張の5)については、結合商標の構成部分の一部を要部とし＼nて抽出することができるかどうかの判断は、上記のとおり、当該結合商標 に接した取引者、需要者の認識及び印象に係る問題であって、本件商標と の関係では、原告による標章「チロリアン」の使用実績の規模等によって その判断が左右されるものではないから、その前提において採用すること ができない。
◆判決本文
関連事件です。
いずれも非類似とした審決が維持されています。
「ザリッチチロリアン（標準文字）」
◆令和3(行ケ)10109
「チロリアンホルン」
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2022.09.15
平成21年（ネ）第10024号 著作権確認等請求控訴事件 原審・大阪地方裁判所平成17年（ワ）第2641号
1審大阪地裁は、ソースコード1000行以上から構成されていることから、本件プログラムの著作物性を認めましたが、知財高裁（4部）は、創作性がある部分を立証しなかった原告に対して、多くの命令数により記述されているだけでは、実現される機能が多岐にわたることを意味するにすぎないとして、1審判決を破棄しました。
、 ア ＤＨＬ車側プログラム（甲２９１）について
ＤＨＬ車側プログラムのうち，「ＮＬ」「ＮＬ１」の処理（ＴＣ車の車番付けを 命ずる命令に関する処理）を行うための部分（甲２９１の８頁〜１２頁（０２８６ 番地〜０４２７番地））に関する部分は，２００行前後のうちプログラムの実行順 序に係る制御を行う命令（ＪＰ命令とＣＡＬＬ命令）の行数が５０行前後，つまり ステップ数で全体の４分の１前後が実行順序制御に係る命令に用いられている（甲 ２９１，２９４）。 ＤＨＬ車側プログラムには，ソースコード上では，「ＪＰ，・・・＃＃」と示さ＼nれる，飛び先の番地が指定されず，結果として００００番地が指定された場合と同 様の動作を行うＪＰ命令（ＣＡ００００）が含まれている（なお，甲２９１及び後 述する甲２９２においては，上述したもの以外のＪＰ命令については飛び先となる メモリのアドレス（番地）の値が具体的に示されており，甲２８９及び２９０と同 様に，ロードされるメモリ上のアドレス（番地）及びＪＰ命令の飛び先となるアド レスが絶対的に定まったものとされている。）。 これらの命令は，変更後ＤＨＣフローチャート（甲１８９の１）や変更前のソー＼nスコード（甲２８９）には含まれているものではないから，本件装置を動作させる ための最低限の機能を実現するために必要不可欠なものであったか否かは不明であ＼nる。もっとも，昭和６１年１２月に「不連結時ＴＣ流動発生ブレーキ閉が作用しな い」という異常への対処としてプログラムが変更されたことからすると，変更を行 ったプログラム作成者は，何らかの意図，たとえば，当該プログラムの変更による 変更後の制御のタイミングを維持すべきであること等に基づいて，ほかに選択肢が あるにもかかわらず，あえて上記部分を挿入したままとしたものと推測されなくも ない。
そうすると，ＤＨＬ車側プログラムには，上記命令が存在することにより，創作 性が認められる余地がないわけではない。 もっとも，１審原告は，本来，ソースコードの詳細な検討を行うまでもなく，本＼n件プログラムは著作物性を有するなどと主張して，当初，本件プログラムのソース＼nコードを文書として提出せず，当審の平成２２年５月１０日の第４回弁論準備手続 期日における受命裁判官の求釈明により，本件プログラム全体のソースコードを文＼n書として提出するか否かについて検討し，ＤＨＬ車側プログラムについては，ソー＼nスコードを提出したものの，本件プログラムのいかなる箇所にプログラム制作者の 個性が発揮されているのかについて具体的に主張立証しない。 したがって，ＤＨＬ車側プログラムに挿入された上記命令がどのような機能を有＼nするものか，他に選択可能な挿入箇所や他に選択可能＼な命令が存在したか否かにつ いてすら，不明であるというほかなく，当該命令部分の存在が，選択の幅がある中 から，プログラム制作者が選択したものであり，かつ，それがありふれた表現では＼nなく，プログラム制作者の個性，すなわち表現上の創作性が発揮されているもので＼nあることについて，これを認めるに足りる証拠はないというほかない。 以上からすると，ＤＨＬ車側のプログラムには，表現上の創作性を認めることは＼nできない。
イ ＴＣ車側プログラム（甲２９２）について
ＴＣ車側プログラムのうち，「ＬＩＮＫ」の処理（ＴＣ車側における車番がつく までの処理）を行うための部分（甲２９２の４頁〜９頁（００Ｆ７番地〜０３１７ 番地））は，２９４行中８８行がプログラムの実行順序に係る制御を行う命令であ るとされている（甲２９４）ところ，当該部分の相当程度について，ソースコード＼nが開示されていない。 ＤＨＬ車側プログラムとＴＣ車側プログラムとは，各プログラムが機能すること＼nによって，本件装置を制御するものであるから，「不連結時ＴＣ流動発生ブレーキ 閉が作用しないという異常」を防止するために本件装置を制御するためには，両者 について同様の配慮が必要となると推測されることから，ＴＣ車側プログラムにも， ＤＨＬ車側プログラムと同様に，本件装置を動作させるための最低限の機能を実現＼nするために必要不可欠なものであったか否かは明らかではない命令が挿入されてい る可能性は否定できない。＼nもっとも，仮に，このような命令が挿入されていたとしても，ＤＨＬ車側プログ ラムと同様に，当該命令部分の存在が，プログラム制作者の個性，すなわち表現上＼nの創作性が発揮されているものであることについて，これを認めるに足りる証拠は ないというほかない。 したがって，ＴＣ車側プログラムにも，表現上の創作性を認めることはできない。＼n
ウ １審原告の主張について
１審原告は，本件装置は，特許権を取得できるほどに新規で進歩性を有する画期 的な技術であり，新規な機能を有するものであるから，当該装置を稼働させるため＼nの本件プログラムも，他の既存のプログラムの表現を模倣することにより作成する＼nことはできないところ，特に，中核部分であるＴＣ車の車番付けを行わせる部分は， 本件プログラムが有する多数の機能のうち最重要部分を実現するもので，新規のア＼nイデアに基づき全くのゼロから開発されたものである，当該中核部分を構成する各＼nパートは，それぞれ数十から百数十＼もの命令数により記述されている上，多数のサ ブルーチンを用いた構成となっているところ，このような複雑なプログラムにつき，＼nその表現が１つ又は極めて限定された数しかなかったり，だれが記述しても大同小＼n異のものとなったりすることは到底あり得ないし，他にも多数の機能を実現するた＼nめの部分が有機的に組み合わされてひとまとまりのプログラムとなっているのであ るから，本件プログラムは，本来，ソースコードの詳細な検討を行うまでもなく，＼n著作権の保護を受けるプログラムの著作物に該当することは明らかであるなどと主 張する。しかしながら，本件装置が新規性を有するからといって，当該装置を稼働させるためのプログラムが直ちに著作物性を有するということができないことは明らかで ある。
また，先に述べたとおり，プログラムに著作物性があるというためには，プログ ラムの全体に選択の幅があり，かつ，それがありふれた表現ではなく，作成者の個＼n性，すなわち，表現上の創作性が表＼れていることを要するのであるから，新規のア イデアに基づきゼロから開発されたものであること，多くの命令数により記述され ていることから，直ちに表現上の創作性を認めることはできない。本件プログラム＼nが多数の機能を実現するための部分が有機的に組み合わされているとしても，当該＼nプログラムに表現上の創作性があることについて具体的に主張立証されない以上，＼n当該プログラムにより実現される機能が多岐にわたることを意味するにすぎない。＼nさらに，１審原告は，ＴＣ車側プログラムのうち，ＳＯＳＵＢサブルーチン（０ ７２Ｆ〜０７９２番地）のソースコードを例として，甲２９０及び２９２が機械語＼nレベルでほぼ同一の命令構成となっているにもかかわらず，ソ＼ースコードレベルで の具体的表現が異なること，ＳＯＳＵＢルーチンの行う仕事は，1)連結器のピンを 外すパワーシリンダを作動させる部分，2)パワーシリンダが正常に作動したか否か をチェックする部分，3)パワーシリンダの作動状況及びそのチェックの結果を操作 者に知らせるため表示灯の点・消灯を行う部分の３つに大別できるところ，本件プ＼nログラムの極めて小さな一部分であるＳＯＳＵＢルーチンのソースコードにおける＼n具体的表現だけをみても，多数の選択肢の中から開発者の個性により選択された表＼ 現が用いられているなどとも主張する。
しかしながら，甲２９０及び２９２におけるソースコードレベルでの具体的表＼現 の相違は，ＣＰＵの機種変更に応じて必然的に定まる変更に基づくものにすぎず， 創作性の基礎になり得るものではない。また，上記1)ないし3)の機能を実現するそのほかの表＼現に係る選択肢が存在する可能性があるからといって，直ちに本件プログラムにおけるＳＯＳＵＢルーチンの具体的表＼現について，創作性が認められるものでもない。１審原告が具体的に指摘する各事項は，いずれも本件装置が要求する仕様や機能を単にプログラムとして実現したものにすぎず，表＼現上の創作性を基礎付けるものではない。
、 ア ＤＨＬ車側プログラム（甲２９１）について
ＤＨＬ車側プログラムのうち，「ＮＬ」「ＮＬ１」の処理（ＴＣ車の車番付けを 命ずる命令に関する処理）を行うための部分（甲２９１の８頁〜１２頁（０２８６ 番地〜０４２７番地））に関する部分は，２００行前後のうちプログラムの実行順 序に係る制御を行う命令（ＪＰ命令とＣＡＬＬ命令）の行数が５０行前後，つまり ステップ数で全体の４分の１前後が実行順序制御に係る命令に用いられている（甲 ２９１，２９４）。 ＤＨＬ車側プログラムには，ソースコード上では，「ＪＰ，・・・＃＃」と示さ＼nれる，飛び先の番地が指定されず，結果として００００番地が指定された場合と同 様の動作を行うＪＰ命令（ＣＡ００００）が含まれている（なお，甲２９１及び後 述する甲２９２においては，上述したもの以外のＪＰ命令については飛び先となる メモリのアドレス（番地）の値が具体的に示されており，甲２８９及び２９０と同 様に，ロードされるメモリ上のアドレス（番地）及びＪＰ命令の飛び先となるアド レスが絶対的に定まったものとされている。）。 これらの命令は，変更後ＤＨＣフローチャート（甲１８９の１）や変更前のソー＼nスコード（甲２８９）には含まれているものではないから，本件装置を動作させる ための最低限の機能を実現するために必要不可欠なものであったか否かは不明であ＼nる。もっとも，昭和６１年１２月に「不連結時ＴＣ流動発生ブレーキ閉が作用しな い」という異常への対処としてプログラムが変更されたことからすると，変更を行 ったプログラム作成者は，何らかの意図，たとえば，当該プログラムの変更による 変更後の制御のタイミングを維持すべきであること等に基づいて，ほかに選択肢が あるにもかかわらず，あえて上記部分を挿入したままとしたものと推測されなくも ない。
そうすると，ＤＨＬ車側プログラムには，上記命令が存在することにより，創作 性が認められる余地がないわけではない。 もっとも，１審原告は，本来，ソースコードの詳細な検討を行うまでもなく，本＼n件プログラムは著作物性を有するなどと主張して，当初，本件プログラムのソース＼nコードを文書として提出せず，当審の平成２２年５月１０日の第４回弁論準備手続 期日における受命裁判官の求釈明により，本件プログラム全体のソースコードを文＼n書として提出するか否かについて検討し，ＤＨＬ車側プログラムについては，ソー＼nスコードを提出したものの，本件プログラムのいかなる箇所にプログラム制作者の 個性が発揮されているのかについて具体的に主張立証しない。 したがって，ＤＨＬ車側プログラムに挿入された上記命令がどのような機能を有＼nするものか，他に選択可能な挿入箇所や他に選択可能＼な命令が存在したか否かにつ いてすら，不明であるというほかなく，当該命令部分の存在が，選択の幅がある中 から，プログラム制作者が選択したものであり，かつ，それがありふれた表現では＼nなく，プログラム制作者の個性，すなわち表現上の創作性が発揮されているもので＼nあることについて，これを認めるに足りる証拠はないというほかない。 以上からすると，ＤＨＬ車側のプログラムには，表現上の創作性を認めることは＼nできない。
イ ＴＣ車側プログラム（甲２９２）について
ＴＣ車側プログラムのうち，「ＬＩＮＫ」の処理（ＴＣ車側における車番がつく までの処理）を行うための部分（甲２９２の４頁〜９頁（００Ｆ７番地〜０３１７ 番地））は，２９４行中８８行がプログラムの実行順序に係る制御を行う命令であ るとされている（甲２９４）ところ，当該部分の相当程度について，ソースコード＼nが開示されていない。 ＤＨＬ車側プログラムとＴＣ車側プログラムとは，各プログラムが機能すること＼nによって，本件装置を制御するものであるから，「不連結時ＴＣ流動発生ブレーキ 閉が作用しないという異常」を防止するために本件装置を制御するためには，両者 について同様の配慮が必要となると推測されることから，ＴＣ車側プログラムにも， ＤＨＬ車側プログラムと同様に，本件装置を動作させるための最低限の機能を実現＼nするために必要不可欠なものであったか否かは明らかではない命令が挿入されてい る可能性は否定できない。＼nもっとも，仮に，このような命令が挿入されていたとしても，ＤＨＬ車側プログ ラムと同様に，当該命令部分の存在が，プログラム制作者の個性，すなわち表現上＼nの創作性が発揮されているものであることについて，これを認めるに足りる証拠は ないというほかない。 したがって，ＴＣ車側プログラムにも，表現上の創作性を認めることはできない。＼n
ウ １審原告の主張について
１審原告は，本件装置は，特許権を取得できるほどに新規で進歩性を有する画期 的な技術であり，新規な機能を有するものであるから，当該装置を稼働させるため＼nの本件プログラムも，他の既存のプログラムの表現を模倣することにより作成する＼nことはできないところ，特に，中核部分であるＴＣ車の車番付けを行わせる部分は， 本件プログラムが有する多数の機能のうち最重要部分を実現するもので，新規のア＼nイデアに基づき全くのゼロから開発されたものである，当該中核部分を構成する各＼nパートは，それぞれ数十から百数十＼もの命令数により記述されている上，多数のサ ブルーチンを用いた構成となっているところ，このような複雑なプログラムにつき，＼nその表現が１つ又は極めて限定された数しかなかったり，だれが記述しても大同小＼n異のものとなったりすることは到底あり得ないし，他にも多数の機能を実現するた＼nめの部分が有機的に組み合わされてひとまとまりのプログラムとなっているのであ るから，本件プログラムは，本来，ソースコードの詳細な検討を行うまでもなく，＼n著作権の保護を受けるプログラムの著作物に該当することは明らかであるなどと主 張する。しかしながら，本件装置が新規性を有するからといって，当該装置を稼働させるためのプログラムが直ちに著作物性を有するということができないことは明らかで ある。
また，先に述べたとおり，プログラムに著作物性があるというためには，プログ ラムの全体に選択の幅があり，かつ，それがありふれた表現ではなく，作成者の個＼n性，すなわち，表現上の創作性が表＼れていることを要するのであるから，新規のア イデアに基づきゼロから開発されたものであること，多くの命令数により記述され ていることから，直ちに表現上の創作性を認めることはできない。本件プログラム＼nが多数の機能を実現するための部分が有機的に組み合わされているとしても，当該＼nプログラムに表現上の創作性があることについて具体的に主張立証されない以上，＼n当該プログラムにより実現される機能が多岐にわたることを意味するにすぎない。＼nさらに，１審原告は，ＴＣ車側プログラムのうち，ＳＯＳＵＢサブルーチン（０ ７２Ｆ〜０７９２番地）のソースコードを例として，甲２９０及び２９２が機械語＼nレベルでほぼ同一の命令構成となっているにもかかわらず，ソ＼ースコードレベルで の具体的表現が異なること，ＳＯＳＵＢルーチンの行う仕事は，1)連結器のピンを 外すパワーシリンダを作動させる部分，2)パワーシリンダが正常に作動したか否か をチェックする部分，3)パワーシリンダの作動状況及びそのチェックの結果を操作 者に知らせるため表示灯の点・消灯を行う部分の３つに大別できるところ，本件プ＼nログラムの極めて小さな一部分であるＳＯＳＵＢルーチンのソースコードにおける＼n具体的表現だけをみても，多数の選択肢の中から開発者の個性により選択された表＼ 現が用いられているなどとも主張する。
しかしながら，甲２９０及び２９２におけるソースコードレベルでの具体的表＼現 の相違は，ＣＰＵの機種変更に応じて必然的に定まる変更に基づくものにすぎず， 創作性の基礎になり得るものではない。また，上記1)ないし3)の機能を実現するそのほかの表＼現に係る選択肢が存在する可能性があるからといって，直ちに本件プログラムにおけるＳＯＳＵＢルーチンの具体的表＼現について，創作性が認められるものでもない。１審原告が具体的に指摘する各事項は，いずれも本件装置が要求する仕様や機能を単にプログラムとして実現したものにすぎず，表＼現上の創作性を基礎付けるものではない。
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2022.09.14
令和3(ワ)3418 不正競争 民事訴訟 令和4年8月26日 東京地方裁判所
シーリングライトの形状について、周知商品等表示または商品形態模倣に該当するかが争われました。東京地裁（29部）は、いずれも否定しました。
(1) 不競法２条１項１号にいう「商品等表示」とは、「人の業務に係る氏名、＼n商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示す＼nるもの」をいうところ、商品の形態は、「商標」等とは異なり、本来的には 商品の出所を表示するものではないが、商品の形態自体が特定の出所を表＼示 する二次的意味を有するに至る場合がある。そして、このように商品の形態 自体が特定の出所を表示する二次的意味を有し、「商品等表＼示」に該当する ためには、その形態が「商標」等と同程度に不競法による保護に値する出所 表示機能＼を発揮し得ること、すなわち、1) 商品の形態が客観的に他の同種商 品とは異なる顕著な特徴を有しており（特別顕著性）、かつ、2) その形態が 特定の事業者によって長期間独占的に利用され、又は極めて強力な宣伝広告 や爆発的な販売実績等により、需要者においてその形態を有する商品が特定 の事業者の出所を表示するものとして周知になっていること（周知性）を要＼nすると解するのが相当である。
(2) そこで、まず、原告各製品の第４世代製品の形態が有する特徴について検 討する。
証拠（甲１、２、２７、２８）及び弁論の全趣旨によれば、原告製品１、 ２及び４のシェード部分の形状は、白色のポリプロピレンの平板を、中心部 から放射状に多数の山又は谷ができるように鋭角又は湾曲に折り畳み、これ を一層又は大きさの異なる複数層となるように配置した形状をしており、原 告製品３のシェード部分の形状は、多数の白色のポリプロピレンの平板を湾 曲に折り畳み、全体としてバラ様の略円形に整えた形状をしていることが認 められ、いずれの製品も、一般的なシーリングライト（甲２２、３２ないし ３５、乙２２）のシェード部分の形状とは異なる特徴を有しているといえる。 しかし、シーリングライトのシェード部分は、その外観を構成する主たる構＼ 造である一方で、その実用目的である発光機能を直接担う部材ではないこと＼nから、シーリングライトを設置する場所に合わせて、様々なデザインとする ことが可能であると考えられ（証拠（乙３、４）によれば、実際に、様々な＼n形状のシェード部分を有するライトが販売されていることが認められる。）、 このようなシェード部分の性質に照らせば、原告各製品のシェード部分の形 状が他の同種商品と比べて顕著に異なることを基礎付ける事情を認めるに足 りる証拠はないというほかない。 また、前記前提事実(2)エのとおり、第４世代製品の本体部分の形状は、フ ラットな円形の台座に三つのＵ字型ＬＥＤモジュールが磁石で取り付けられ るなどし、台座側面に換気孔が設けられ、調光調温機能の付いたリモコンが＼n付属するものであるが、一般的なシーリングライト（甲２４、２５、３２な いし３５、乙２２）の本体部分の形状と比較して、特徴的なものとはいえな い。
(3) 次に、原告各製品の第４世代製品の形態の周知性について検討する。 前記前提事実(2)のとおり、第４世代製品のシェード部分は、第１世代製品 から変更がなく、第１世代製品の販売が開始された平成２２年から既に１０ 年以上が経過しているが、原告各製品のこれまでの販売数を認めるに足りる 証拠はなく、Ｙａｈｏｏ！等の媒体やＦａｃｅｂｏｏｋ等のＳＮＳによる原 告各製品に係る宣伝広告の期間、内容及び効果を認めるに足りる証拠もない （Ｆａｃｅｂｏｏｋで行ったとする広告に関する資料（甲４６）を見ても、 具体的にどのような広告がどの程度行われたのかは明らかでない。）。また、 前記前提事実(2)エのとおり、第４世代製品の本体部分について、改良が加え られて販売が開始されたのは平成３０年からであり、上記シェード部分ほど 時間が経過していない上、通常、シェード部分によって隠れているため、需 要者の注意を惹くことも少ないといえる。 さらに、証拠（乙１７ないし１９）によれば、１９４３年に創業した、デ ンマークのレ・クリント社が製造販売するシーリングライトは、そのシェー ド部分が、白色の平板を中心部から放射状に多数の山又は谷ができるように 鋭角に折り畳み、これを一層又は大きさの異なる複数層となるように配置し た形状をしていることが認められ、少なくとも原告製品１、２及び４のシェ ード部分とかなり似通っているということができる。このような事情からす ると、原告各製品のシェード部分の形状が、長年にわたり、原告により独占 的に利用されていたとは認め難い。 そして、他に原告各製品の形態が原告の出所を表示するものとして周知に＼nなっていることを認めるに足りる証拠はない。
(4) 以上を総合すると、原告各製品の第４世代製品の形態が、不競法２条１項 １号の「商標」等と同程度に不競法による保護に値する出所表示機能＼を発揮 し得るとは認められないから、同号の「商品等表示」に該当するとは認めら＼nれない。したがって、被告が被告各製品を販売したことは不競法２条１項１号の不 正競争には該当しない。
２ 争点２（原告が「営業上の利益」（不競法３条、４条）を侵害された者に該当 するか）について
(1) 不競法２条１項３号は、他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡し、貸し 渡し、輸入するなどの行為が不正競争に該当すると規定するが、この趣旨は、 費用及び労力を投下して商品を開発し、これを市場に置いた者が、一定期間、 投下した費用等を回収することを容易にして、商品化への誘因を高めるため、 費用及び労力を投下することなく商品の形態を模倣する行為を規制しようと したものと解される。 したがって、同号の不正競争であるとして差止め等を請求することができ る「営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者」（同法３条 １項）及び「営業上の利益を侵害」された者（同法４条）とは、自ら費用及 び労力を投下して商品を開発し、これを市場に置いた者をいうと解するのが 相当である。
(2) この点、証拠（甲３６ないし４２、４８）によれば、原告が、パーツメー カーとの間で、ライトに取り付ける安定器やリモコンへの印字方法等に関す るメッセージのやり取りをしたことが認められる。しかし、これらが原告各 製品に係るやり取りかは明らかではない上、これらのやり取りの大半（甲３ ８ないし４２）は、原告各製品の第４世代製品の販売が開始された平成３０ 年（前記前提事実(2)エ）よりも後の令和元年１２月にされたものであり、そ の他のやり取り（甲３６、３７）はいつされたものかが明らかでない。
また、台座に係る設計図（甲５０）が存在するものの、原告各製品に係る ものであるかは明らかでないし、マスキング部分に続いて「有限公司」との 記載があり、原告以外の法人の名称が記載されていたとも考えられることか ら、原告自身がこれを作成したとは認められない。 さらに、証拠（甲１４、１５、乙１ないし４、２３）によれば、原告各製 品に付属するリモコンには、原告のブランド名である「Ａ」と印字されては いるが、当該リモコンそのものは、中国のオンラインモールにおいて、誰で も購入することができることが認められることからすると、そのようなリモ コンに原告のブランド名が印字されていることをもって、原告が原告各製品 を開発したことを裏付けるものとはいえない。
一方で、本件中国法人を経営するＢの陳述書（乙２０）には、本件中国法 人は、被告各製品及びこれとデザインの似たシーリングライトを製造してい ること、これらのシーリングライトは約２０年前にヨーロッパの会社が開発 したモデルの一つであり、それ以降、中国の多くの工場で類似する製品が製 造されていること、本件中国法人は、特定の顧客との間で独占販売契約を締 結することなく、各社に対して上記シーリングライトを販売していることが 記載されており、この記載内容は、原告が本件中国法人に対して原告各製品 を発注し、被告がＧｌｏｂｅｅ（Ｈｏｎｇｋｏｎｇ）Ｌｉｍｉｔｅｄを介し て本件中国法人から被告各製品の供給を受けていること（弁論の全趣旨）、 被告各製品が原告各製品とそれぞれほぼ同一の形状をしていること（前記前 提事実(3)イ）と合致しており、一定程度、信用することができるといえる。 そうすると、原告各製品や被告各製品と同様のシーリングライトが本件中国 法人により製造販売されていたことがうかがわれる。 そして、他に、原告が自ら費用及び労力を投下して、原告各製品を開発し て市場に置いたことを認めるに足りる証拠はない。
以上によれば、原告各製品の第４世代製品について、原告は、自らの費用 及び労力を投下してこれを開発して市場に置いた者とは認められないから、 原告各製品につき不競法２条１項３号の不正競争によって「営業上の利益を 侵害され、又は侵害されるおそれがある者」（同法３条１項）及び「営業上 の利益を侵害」された者（同法４条）であるとして、被告による被告各製品 の販売の差止め及び被告に対する損害賠償を請求することができない。
(1) 不競法２条１項１号にいう「商品等表示」とは、「人の業務に係る氏名、＼n商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示す＼nるもの」をいうところ、商品の形態は、「商標」等とは異なり、本来的には 商品の出所を表示するものではないが、商品の形態自体が特定の出所を表＼示 する二次的意味を有するに至る場合がある。そして、このように商品の形態 自体が特定の出所を表示する二次的意味を有し、「商品等表＼示」に該当する ためには、その形態が「商標」等と同程度に不競法による保護に値する出所 表示機能＼を発揮し得ること、すなわち、1) 商品の形態が客観的に他の同種商 品とは異なる顕著な特徴を有しており（特別顕著性）、かつ、2) その形態が 特定の事業者によって長期間独占的に利用され、又は極めて強力な宣伝広告 や爆発的な販売実績等により、需要者においてその形態を有する商品が特定 の事業者の出所を表示するものとして周知になっていること（周知性）を要＼nすると解するのが相当である。
(2) そこで、まず、原告各製品の第４世代製品の形態が有する特徴について検 討する。
証拠（甲１、２、２７、２８）及び弁論の全趣旨によれば、原告製品１、 ２及び４のシェード部分の形状は、白色のポリプロピレンの平板を、中心部 から放射状に多数の山又は谷ができるように鋭角又は湾曲に折り畳み、これ を一層又は大きさの異なる複数層となるように配置した形状をしており、原 告製品３のシェード部分の形状は、多数の白色のポリプロピレンの平板を湾 曲に折り畳み、全体としてバラ様の略円形に整えた形状をしていることが認 められ、いずれの製品も、一般的なシーリングライト（甲２２、３２ないし ３５、乙２２）のシェード部分の形状とは異なる特徴を有しているといえる。 しかし、シーリングライトのシェード部分は、その外観を構成する主たる構＼ 造である一方で、その実用目的である発光機能を直接担う部材ではないこと＼nから、シーリングライトを設置する場所に合わせて、様々なデザインとする ことが可能であると考えられ（証拠（乙３、４）によれば、実際に、様々な＼n形状のシェード部分を有するライトが販売されていることが認められる。）、 このようなシェード部分の性質に照らせば、原告各製品のシェード部分の形 状が他の同種商品と比べて顕著に異なることを基礎付ける事情を認めるに足 りる証拠はないというほかない。 また、前記前提事実(2)エのとおり、第４世代製品の本体部分の形状は、フ ラットな円形の台座に三つのＵ字型ＬＥＤモジュールが磁石で取り付けられ るなどし、台座側面に換気孔が設けられ、調光調温機能の付いたリモコンが＼n付属するものであるが、一般的なシーリングライト（甲２４、２５、３２な いし３５、乙２２）の本体部分の形状と比較して、特徴的なものとはいえな い。
(3) 次に、原告各製品の第４世代製品の形態の周知性について検討する。 前記前提事実(2)のとおり、第４世代製品のシェード部分は、第１世代製品 から変更がなく、第１世代製品の販売が開始された平成２２年から既に１０ 年以上が経過しているが、原告各製品のこれまでの販売数を認めるに足りる 証拠はなく、Ｙａｈｏｏ！等の媒体やＦａｃｅｂｏｏｋ等のＳＮＳによる原 告各製品に係る宣伝広告の期間、内容及び効果を認めるに足りる証拠もない （Ｆａｃｅｂｏｏｋで行ったとする広告に関する資料（甲４６）を見ても、 具体的にどのような広告がどの程度行われたのかは明らかでない。）。また、 前記前提事実(2)エのとおり、第４世代製品の本体部分について、改良が加え られて販売が開始されたのは平成３０年からであり、上記シェード部分ほど 時間が経過していない上、通常、シェード部分によって隠れているため、需 要者の注意を惹くことも少ないといえる。 さらに、証拠（乙１７ないし１９）によれば、１９４３年に創業した、デ ンマークのレ・クリント社が製造販売するシーリングライトは、そのシェー ド部分が、白色の平板を中心部から放射状に多数の山又は谷ができるように 鋭角に折り畳み、これを一層又は大きさの異なる複数層となるように配置し た形状をしていることが認められ、少なくとも原告製品１、２及び４のシェ ード部分とかなり似通っているということができる。このような事情からす ると、原告各製品のシェード部分の形状が、長年にわたり、原告により独占 的に利用されていたとは認め難い。 そして、他に原告各製品の形態が原告の出所を表示するものとして周知に＼nなっていることを認めるに足りる証拠はない。
(4) 以上を総合すると、原告各製品の第４世代製品の形態が、不競法２条１項 １号の「商標」等と同程度に不競法による保護に値する出所表示機能＼を発揮 し得るとは認められないから、同号の「商品等表示」に該当するとは認めら＼nれない。したがって、被告が被告各製品を販売したことは不競法２条１項１号の不 正競争には該当しない。
２ 争点２（原告が「営業上の利益」（不競法３条、４条）を侵害された者に該当 するか）について
(1) 不競法２条１項３号は、他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡し、貸し 渡し、輸入するなどの行為が不正競争に該当すると規定するが、この趣旨は、 費用及び労力を投下して商品を開発し、これを市場に置いた者が、一定期間、 投下した費用等を回収することを容易にして、商品化への誘因を高めるため、 費用及び労力を投下することなく商品の形態を模倣する行為を規制しようと したものと解される。 したがって、同号の不正競争であるとして差止め等を請求することができ る「営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者」（同法３条 １項）及び「営業上の利益を侵害」された者（同法４条）とは、自ら費用及 び労力を投下して商品を開発し、これを市場に置いた者をいうと解するのが 相当である。
(2) この点、証拠（甲３６ないし４２、４８）によれば、原告が、パーツメー カーとの間で、ライトに取り付ける安定器やリモコンへの印字方法等に関す るメッセージのやり取りをしたことが認められる。しかし、これらが原告各 製品に係るやり取りかは明らかではない上、これらのやり取りの大半（甲３ ８ないし４２）は、原告各製品の第４世代製品の販売が開始された平成３０ 年（前記前提事実(2)エ）よりも後の令和元年１２月にされたものであり、そ の他のやり取り（甲３６、３７）はいつされたものかが明らかでない。
また、台座に係る設計図（甲５０）が存在するものの、原告各製品に係る ものであるかは明らかでないし、マスキング部分に続いて「有限公司」との 記載があり、原告以外の法人の名称が記載されていたとも考えられることか ら、原告自身がこれを作成したとは認められない。 さらに、証拠（甲１４、１５、乙１ないし４、２３）によれば、原告各製 品に付属するリモコンには、原告のブランド名である「Ａ」と印字されては いるが、当該リモコンそのものは、中国のオンラインモールにおいて、誰で も購入することができることが認められることからすると、そのようなリモ コンに原告のブランド名が印字されていることをもって、原告が原告各製品 を開発したことを裏付けるものとはいえない。
一方で、本件中国法人を経営するＢの陳述書（乙２０）には、本件中国法 人は、被告各製品及びこれとデザインの似たシーリングライトを製造してい ること、これらのシーリングライトは約２０年前にヨーロッパの会社が開発 したモデルの一つであり、それ以降、中国の多くの工場で類似する製品が製 造されていること、本件中国法人は、特定の顧客との間で独占販売契約を締 結することなく、各社に対して上記シーリングライトを販売していることが 記載されており、この記載内容は、原告が本件中国法人に対して原告各製品 を発注し、被告がＧｌｏｂｅｅ（Ｈｏｎｇｋｏｎｇ）Ｌｉｍｉｔｅｄを介し て本件中国法人から被告各製品の供給を受けていること（弁論の全趣旨）、 被告各製品が原告各製品とそれぞれほぼ同一の形状をしていること（前記前 提事実(3)イ）と合致しており、一定程度、信用することができるといえる。 そうすると、原告各製品や被告各製品と同様のシーリングライトが本件中国 法人により製造販売されていたことがうかがわれる。 そして、他に、原告が自ら費用及び労力を投下して、原告各製品を開発し て市場に置いたことを認めるに足りる証拠はない。
以上によれば、原告各製品の第４世代製品について、原告は、自らの費用 及び労力を投下してこれを開発して市場に置いた者とは認められないから、 原告各製品につき不競法２条１項３号の不正競争によって「営業上の利益を 侵害され、又は侵害されるおそれがある者」（同法３条１項）及び「営業上 の利益を侵害」された者（同法４条）であるとして、被告による被告各製品 の販売の差止め及び被告に対する損害賠償を請求することができない。
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2022.09. 8
令和2(ワ)4530 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 令和4年8月25日 大阪地方裁判所
釣り具（浮き）の形について、不正競争行為（周知商品等表示の使用）かが争われました。大阪地裁（21部)は、特別顕著性無しとして、請求を棄却しました。
(1) 法２条１項１号は、他人の周知な商品等表示と同一又は類似の商品等表＼示 を使用等することをもって不正競争に該当すると規定しており、これは、周知な商 品等表示の有する出所表＼示機能を保護する観点から、周知な商品等表＼示に化体され た他人の営業上の信用を自己のものと誤認混同させて顧客を獲得する行為を防止 し、事業者間の公正な競争等を確保する趣旨と解される。そして、色彩を含む商品 の形態は、特定の出所を表示する二次的意味を有する場合があるものの、商標等と＼nは異なり、本来的には商品の出所表示機能＼を有するものではないから、その形態が 商標等と同程度に不正競争防止法による保護に値する出所表示機能＼を発揮するよう な特段の事情がない限り、商品等表示には該当しないというべきである。そうする＼nと、商品の形態は、1)客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴（特別顕著性） を有しており、かつ、2)特定の事業者によって長期間にわたり独占的に利用され、 又は短期間であっても極めて強力な宣伝広告がされるなど、その形態を有する商品 が特定の事業者の出所を表示するものとして周知である（周知性）と認められる特＼n段の事情がない限り、法２条１項１号にいう商品等表示に該当しないと解するのが＼n相当である。
(2) 特別顕著性
ア これを本件についてみると、まず、原告商品１〜１１は、釣り用のうきとし て、もっぱら釣果を得るための実用品であり、その性能を発揮するために形態が工＼n夫されているものであって、基本的には、需要者が形状や色彩等のデザインを鑑賞 するためのものではない。また、使用時にはそのボディの大半が水中に隠れている 状態であり、実際の性能は外観のみでは判断し難いから、釣りをする一般的な需要＼n者においては、購入時に、釣果に関する自らの経験や評判ないし価格を参考に選択 しているものと考えられ、少なくともボディの色や形状を主に観察して違いを見極 めるような商品ではないから、ボディの形態をもって特別顕著性があるというため には、他のうきとはかけ離れた特異な形態を備えている必要がある。 そして、前記認定事実によれば、昭和５０年代に原告代表者が開発した「遠矢う＼nき」の形態であり、原告商品に共通する形態でもある「B ボディ下部に膨らみが あり」、「D そのボディ上部に上方向にゴム管が突き出ており」、「E ボディ最 太部からボディ下端にかけて円錐状に窄まっており」、「F ボディ下端に金属製 の環が突き出ており」、「G ボディ上部、ボディの長手方向中央付近及びボディ の最太部の下方にそれぞれ二重線が引かれている」形態は、昭和５７年７月３０日 に登録された意匠であり、平成９年７月３０日に意匠権の存続期間が満了し、それ 以降は当該形態について意匠権による独占は認められなくなっていたことが明らか である（なお、前記実用新案権についてはそれ以前に存続期間が満了していること が明らかである。）ところ、ZF 形態に係る原告商品１〜３の発売以前から、「B 木製黒色のボディ下部に膨らみがあり」、「C そのボディ上部に黄白色の樹脂塗 装がなされ」、「D そのボディ上部に上方向に黒色のゴム管が突き出ている」各 特徴の１つ又は２つを備えた棒うきが各メーカーから複数種類販売されていたこと が認められる。また、ボディの大きさについても、ボディ全長が１０cm台〜２０cm 台のものが存在し、ボディ最太部の直径も１０mm台のものが存在したことが認めら れる。そうすると、ZF 形態は、その発売以前に存在した他のうきとかけ離れた特 異な形態を備えているとはいえず、特別顕著性が認められない。
また、SP 形態は、前記認定事実のとおり、従前の「２号」や「１８０s」等の 「遠矢うき」の形態を引き継いだ ZF 形態の特徴を維持しつつ、円錐うきに慣れた 需要者にも受け入れやすくするために開発されたものであって、原告商品１２を含 めて「遠矢グレスペシャル」として販売されているものであり、客観的な形態も、 原告商品１〜９のボディ全長を数cm短く（原告商品１０、１１）又は長く（原告商 品１２）、最太部の直径を２mm程度太くしたにすぎないから、ZF 形態のバリエー ションの一種というべきであって、ZF 形態と同様に特別顕著性があるとは認めら れない。
イ 原告は、ZF 形態及び SP 形態を備えた商品は、被告商品の登場まで他に存在 せず、被告商品以外の模倣品は短期間で市場から消えたと主張する。 しかしながら、原告において原告商品１〜３のボディ上部に黄白色の樹脂塗装を し始めたのは、原告の従来の遠矢うきと製造工程において区別するためであったと いうのであるから、ZF 形態のうち、「C ボディ上部の樹脂塗装」以外は従来から 存在した形態であることが明らかである。そして、前記認定事実のとおり、ボディ 上部に黄白色の樹脂塗装をしたうきが原告商品１〜１２の発売以前から複数存在し ており、ボディ上部に黄白色の樹脂塗装をすることは何ら特異な配色とはいえない から、従来から存在する形態に黄白色の樹脂塗装を加えたからといって、特別顕著 性が備わるとはいえない。
また、前記認定事実のとおり、ZF 形態及び SP 形態と共通する特徴を備えた商品 は、原告商品１〜３の発売以前から複数存在し、商品カタログに掲載されているに もかかわらず全く販売されなかったとは考え難い上、原告代表者において、「遠矢＼nうき」の模倣品が大量に出回った時期があったことを認めており、平成２年頃にお いてもなお、原告が類似品と認識するような商品が大量に出回っていることを前提 に、遠矢の名入りの有無で区別するよう注意を呼び掛ける広告をし、平成１９年以 降も継続的に類似品が出回っている旨の広告をしていたのであるから、被告商品以 外の ZF 形態及び SP 形態を備えた商品が全て短期間で市場から消えたとは到底考え られない。 そうであれば、被告商品販売開始時において、ZF 形態ないし SP 形態と同一又 は類似する特徴を備えた商品は複数存在し、これらの形態はありふれたものとなっ ていたというべきである。 なお、原告は、個別の同種商品について、ZF 形態及び SP 形態と一部共通する特 徴を備えているとしても、特徴の全部が同一ではない旨主張するが、前記のよう に、うきの形態に特別顕著性があるというためには、他のうきとはかけ離れた特異 な形態であるといえる必要があり、形態上の特徴が同一又は類似の同種商品が存在 すれば、特別顕著性は認められないというべきである。
(1) 法２条１項１号は、他人の周知な商品等表示と同一又は類似の商品等表＼示 を使用等することをもって不正競争に該当すると規定しており、これは、周知な商 品等表示の有する出所表＼示機能を保護する観点から、周知な商品等表＼示に化体され た他人の営業上の信用を自己のものと誤認混同させて顧客を獲得する行為を防止 し、事業者間の公正な競争等を確保する趣旨と解される。そして、色彩を含む商品 の形態は、特定の出所を表示する二次的意味を有する場合があるものの、商標等と＼nは異なり、本来的には商品の出所表示機能＼を有するものではないから、その形態が 商標等と同程度に不正競争防止法による保護に値する出所表示機能＼を発揮するよう な特段の事情がない限り、商品等表示には該当しないというべきである。そうする＼nと、商品の形態は、1)客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴（特別顕著性） を有しており、かつ、2)特定の事業者によって長期間にわたり独占的に利用され、 又は短期間であっても極めて強力な宣伝広告がされるなど、その形態を有する商品 が特定の事業者の出所を表示するものとして周知である（周知性）と認められる特＼n段の事情がない限り、法２条１項１号にいう商品等表示に該当しないと解するのが＼n相当である。
(2) 特別顕著性
ア これを本件についてみると、まず、原告商品１〜１１は、釣り用のうきとし て、もっぱら釣果を得るための実用品であり、その性能を発揮するために形態が工＼n夫されているものであって、基本的には、需要者が形状や色彩等のデザインを鑑賞 するためのものではない。また、使用時にはそのボディの大半が水中に隠れている 状態であり、実際の性能は外観のみでは判断し難いから、釣りをする一般的な需要＼n者においては、購入時に、釣果に関する自らの経験や評判ないし価格を参考に選択 しているものと考えられ、少なくともボディの色や形状を主に観察して違いを見極 めるような商品ではないから、ボディの形態をもって特別顕著性があるというため には、他のうきとはかけ離れた特異な形態を備えている必要がある。 そして、前記認定事実によれば、昭和５０年代に原告代表者が開発した「遠矢う＼nき」の形態であり、原告商品に共通する形態でもある「B ボディ下部に膨らみが あり」、「D そのボディ上部に上方向にゴム管が突き出ており」、「E ボディ最 太部からボディ下端にかけて円錐状に窄まっており」、「F ボディ下端に金属製 の環が突き出ており」、「G ボディ上部、ボディの長手方向中央付近及びボディ の最太部の下方にそれぞれ二重線が引かれている」形態は、昭和５７年７月３０日 に登録された意匠であり、平成９年７月３０日に意匠権の存続期間が満了し、それ 以降は当該形態について意匠権による独占は認められなくなっていたことが明らか である（なお、前記実用新案権についてはそれ以前に存続期間が満了していること が明らかである。）ところ、ZF 形態に係る原告商品１〜３の発売以前から、「B 木製黒色のボディ下部に膨らみがあり」、「C そのボディ上部に黄白色の樹脂塗 装がなされ」、「D そのボディ上部に上方向に黒色のゴム管が突き出ている」各 特徴の１つ又は２つを備えた棒うきが各メーカーから複数種類販売されていたこと が認められる。また、ボディの大きさについても、ボディ全長が１０cm台〜２０cm 台のものが存在し、ボディ最太部の直径も１０mm台のものが存在したことが認めら れる。そうすると、ZF 形態は、その発売以前に存在した他のうきとかけ離れた特 異な形態を備えているとはいえず、特別顕著性が認められない。
また、SP 形態は、前記認定事実のとおり、従前の「２号」や「１８０s」等の 「遠矢うき」の形態を引き継いだ ZF 形態の特徴を維持しつつ、円錐うきに慣れた 需要者にも受け入れやすくするために開発されたものであって、原告商品１２を含 めて「遠矢グレスペシャル」として販売されているものであり、客観的な形態も、 原告商品１〜９のボディ全長を数cm短く（原告商品１０、１１）又は長く（原告商 品１２）、最太部の直径を２mm程度太くしたにすぎないから、ZF 形態のバリエー ションの一種というべきであって、ZF 形態と同様に特別顕著性があるとは認めら れない。
イ 原告は、ZF 形態及び SP 形態を備えた商品は、被告商品の登場まで他に存在 せず、被告商品以外の模倣品は短期間で市場から消えたと主張する。 しかしながら、原告において原告商品１〜３のボディ上部に黄白色の樹脂塗装を し始めたのは、原告の従来の遠矢うきと製造工程において区別するためであったと いうのであるから、ZF 形態のうち、「C ボディ上部の樹脂塗装」以外は従来から 存在した形態であることが明らかである。そして、前記認定事実のとおり、ボディ 上部に黄白色の樹脂塗装をしたうきが原告商品１〜１２の発売以前から複数存在し ており、ボディ上部に黄白色の樹脂塗装をすることは何ら特異な配色とはいえない から、従来から存在する形態に黄白色の樹脂塗装を加えたからといって、特別顕著 性が備わるとはいえない。
また、前記認定事実のとおり、ZF 形態及び SP 形態と共通する特徴を備えた商品 は、原告商品１〜３の発売以前から複数存在し、商品カタログに掲載されているに もかかわらず全く販売されなかったとは考え難い上、原告代表者において、「遠矢＼nうき」の模倣品が大量に出回った時期があったことを認めており、平成２年頃にお いてもなお、原告が類似品と認識するような商品が大量に出回っていることを前提 に、遠矢の名入りの有無で区別するよう注意を呼び掛ける広告をし、平成１９年以 降も継続的に類似品が出回っている旨の広告をしていたのであるから、被告商品以 外の ZF 形態及び SP 形態を備えた商品が全て短期間で市場から消えたとは到底考え られない。 そうであれば、被告商品販売開始時において、ZF 形態ないし SP 形態と同一又 は類似する特徴を備えた商品は複数存在し、これらの形態はありふれたものとなっ ていたというべきである。 なお、原告は、個別の同種商品について、ZF 形態及び SP 形態と一部共通する特 徴を備えているとしても、特徴の全部が同一ではない旨主張するが、前記のよう に、うきの形態に特別顕著性があるというためには、他のうきとはかけ離れた特異 な形態であるといえる必要があり、形態上の特徴が同一又は類似の同種商品が存在 すれば、特別顕著性は認められないというべきである。
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2022.09. 5
令和3(行ケ)10137 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年8月23日 知的財産高等裁判所
先の審取で、実施可能要件違反はないと判断され、再度、実施可能＼要件要件の無効を主張しましたが、「一次審決取消訴訟において行った主張と同じ」と判断されました。
(1) 審決取消訴訟の拘束力
特許無効審判事件についての審決の取消訴訟において審決取消しの判決が 確定したときは、審判官は法１８１条２項の規定に従い当該審判事件につい て更に審理を行い、審決をすることとなるが、審決取消訴訟は行政事件訴訟 法の適用を受けるから、再度の審理ないし審決には、同法３３条１項の規定 により、上記取消判決の拘束力が及ぶ。そして、この拘束力は、判決主文が 導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたるものであるから、審 判官は取消判決の上記認定判断に抵触する認定判断をすることは許されない。 したがって、再度の審判手続において、審判官は、取消判決の拘束力の及ぶ 判決理由中の認定判断につきこれを誤りであるとして従前と同様の主張を繰 り返すこと、あるいはかかる主張を裏付けるための新たな立証をすることを 許すべきではなく、審判官が取消判決の拘束力に従ってした審決は、その限 りにおいて適法であり、再度の審決取消訴訟においてこれを違法とすること ができない（最高裁平成４年４月２８日第三小法廷判決・民集４６巻４号２ ４５頁）。
(2)ア 一次審決取消訴訟の判断
(ｱ) 本件訴訟におけると同様に、一次審決取消訴訟においても、実施可能＼n要件（法３６条４項１号）に関して、本件明細書の発明の詳細な説明の 記載は、「エプロンを跳ね上げるのに要する力は、エプロン角度が増加す る所定角度範囲内において徐々に減少」するとの構成（構＼成要件Ｇ）を 当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されているか否かという＼nことが争点となり、原告（一次審決取消訴訟の被告）は、本件発明に係 る作業機を自ら開発した被告（一次審決取消訴訟の原告）ですら、本件 明細書等の図７のグラフのデータを得た日に存在していた「当時の作業 機」を再現できないのであるから、構成要件Ｇが実施不可能＼であること は明らかであると主張した（甲４７〔２０頁〕）。
(ｲ) この点について、一次判決は、特許発明が実施可能であるか否かは、＼n実施例に示された例をそのまま具体的に再現することができるか否か によって判断されるものではないから、本件特許の原出願時に当業者が 本件明細書の記載に基づいて本件発明を実施することができたか否か は、本件明細書等の図７のグラフのデータを得た「当時の作業機」自体 を再現できるか否かによって判断されるものではなく、甲６０（審判乙 １４）、甲６４（審判乙１８）によれば、構成要件Ｇが実施可能＼であるこ とが認められるから、原告の上記主張は採用することができない、と判 断した（甲４７〔５１〜５２頁〕）。
イ 本件審決の判断
原告は、本件審決においても、前記ア(ｱ)と同様の主張を行ったが（本件 審決第４の３(4)カ）、本件審決は、一次審決取消訴訟のとおりの判断（前記 ア(ｲ)）をし、そのような判断によれば、「一次審決は、図７のグラフを得た という作業機（実施品）が当時存在していたかについて審理判断していな いが、図７のグラフを得たという作業機が当時存在していたことを示す証 拠は皆無であり、架空の構成Ｇは当業者であっても実施不可能＼である。」と いう原告の主張をもって、構成要件Ｇが実施可能＼であるとの判断が左右さ れるものでないことは明らかであると判断した（本件審決第６の２(5)イ(ｲ) ｃ〔本件審決１１１頁〕）。
(3) 原告は、本件訴訟において、取消事由３として、本件発明が、構成要件Ｇ＼nの「エプロンを跳ね上げるのに要する力は、エプロン角度が増加する所定角 度範囲内において徐々に減少し」という構成を備えるものとして実施可能＼で あるというためには、本件明細書等の図７のグラフに示された結果を得るた めの実測に用いられた本件発明に係る当時の作業機（本件発明の実施品）が 実際に存在していたことが前提であるとし、それにもかかわらず、構成要件＼nＧの根拠である図７のグラフを得たという当時の作業機自体及びそれに関す る資料が現在存在しないから、図７のグラフは、一体どのような作業機を用 いた実測結果であるのか全く理解できず、構成要件Ｇの根拠になり得ず、そ＼nのため、構成要件Ｇは根拠がなく、当業者であっても実施不可能＼であると主 張する（前記第３の９〔原告の主張〕）。 しかし、原告の取消事由３についての上記主張は、本件明細書等の図７の グラフのデータの実測に用いられた作業機に関する資料の存否に言及するも のの、資料がないためにそのような作業機の存在が認められなければ、構成＼n要件Ｇは実施不可能であるとの趣旨の主張であり、実施可能＼要件との関係に おいては、本件明細書等の図７のグラフのデータの実測に用いられた作業機 の存在が明らかにならなければ実施可能要件は認められないとの主張であっ＼nて、原告が一次審決取消訴訟において行った主張（前記(2)ア(ｱ)）と同じ内容 の主張であると認められる。そして、原告が一次審決取消訴訟においてした 主張は（前記(2)ア(ｱ)）、一次審決取消訴訟の判決理由中で理由がないと判断 され（前記(2)ア(ｲ)）、その判断には行政事件訴訟法３３条１項の拘束力が生 じたものと認められ、本件審決は、一次審決取消訴訟の拘束力に従って、原 告の上記主張に理由がないと判断したものと認められる。 したがって、原告は、本件審決が一次審決取消訴訟の拘束力に従ってした 判断をもはや争うことはできないものというべきであるから、原告の取消事 由３の主張は理由がない。
(1) 審決取消訴訟の拘束力
特許無効審判事件についての審決の取消訴訟において審決取消しの判決が 確定したときは、審判官は法１８１条２項の規定に従い当該審判事件につい て更に審理を行い、審決をすることとなるが、審決取消訴訟は行政事件訴訟 法の適用を受けるから、再度の審理ないし審決には、同法３３条１項の規定 により、上記取消判決の拘束力が及ぶ。そして、この拘束力は、判決主文が 導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたるものであるから、審 判官は取消判決の上記認定判断に抵触する認定判断をすることは許されない。 したがって、再度の審判手続において、審判官は、取消判決の拘束力の及ぶ 判決理由中の認定判断につきこれを誤りであるとして従前と同様の主張を繰 り返すこと、あるいはかかる主張を裏付けるための新たな立証をすることを 許すべきではなく、審判官が取消判決の拘束力に従ってした審決は、その限 りにおいて適法であり、再度の審決取消訴訟においてこれを違法とすること ができない（最高裁平成４年４月２８日第三小法廷判決・民集４６巻４号２ ４５頁）。
(2)ア 一次審決取消訴訟の判断
(ｱ) 本件訴訟におけると同様に、一次審決取消訴訟においても、実施可能＼n要件（法３６条４項１号）に関して、本件明細書の発明の詳細な説明の 記載は、「エプロンを跳ね上げるのに要する力は、エプロン角度が増加す る所定角度範囲内において徐々に減少」するとの構成（構＼成要件Ｇ）を 当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されているか否かという＼nことが争点となり、原告（一次審決取消訴訟の被告）は、本件発明に係 る作業機を自ら開発した被告（一次審決取消訴訟の原告）ですら、本件 明細書等の図７のグラフのデータを得た日に存在していた「当時の作業 機」を再現できないのであるから、構成要件Ｇが実施不可能＼であること は明らかであると主張した（甲４７〔２０頁〕）。
(ｲ) この点について、一次判決は、特許発明が実施可能であるか否かは、＼n実施例に示された例をそのまま具体的に再現することができるか否か によって判断されるものではないから、本件特許の原出願時に当業者が 本件明細書の記載に基づいて本件発明を実施することができたか否か は、本件明細書等の図７のグラフのデータを得た「当時の作業機」自体 を再現できるか否かによって判断されるものではなく、甲６０（審判乙 １４）、甲６４（審判乙１８）によれば、構成要件Ｇが実施可能＼であるこ とが認められるから、原告の上記主張は採用することができない、と判 断した（甲４７〔５１〜５２頁〕）。
イ 本件審決の判断
原告は、本件審決においても、前記ア(ｱ)と同様の主張を行ったが（本件 審決第４の３(4)カ）、本件審決は、一次審決取消訴訟のとおりの判断（前記 ア(ｲ)）をし、そのような判断によれば、「一次審決は、図７のグラフを得た という作業機（実施品）が当時存在していたかについて審理判断していな いが、図７のグラフを得たという作業機が当時存在していたことを示す証 拠は皆無であり、架空の構成Ｇは当業者であっても実施不可能＼である。」と いう原告の主張をもって、構成要件Ｇが実施可能＼であるとの判断が左右さ れるものでないことは明らかであると判断した（本件審決第６の２(5)イ(ｲ) ｃ〔本件審決１１１頁〕）。
(3) 原告は、本件訴訟において、取消事由３として、本件発明が、構成要件Ｇ＼nの「エプロンを跳ね上げるのに要する力は、エプロン角度が増加する所定角 度範囲内において徐々に減少し」という構成を備えるものとして実施可能＼で あるというためには、本件明細書等の図７のグラフに示された結果を得るた めの実測に用いられた本件発明に係る当時の作業機（本件発明の実施品）が 実際に存在していたことが前提であるとし、それにもかかわらず、構成要件＼nＧの根拠である図７のグラフを得たという当時の作業機自体及びそれに関す る資料が現在存在しないから、図７のグラフは、一体どのような作業機を用 いた実測結果であるのか全く理解できず、構成要件Ｇの根拠になり得ず、そ＼nのため、構成要件Ｇは根拠がなく、当業者であっても実施不可能＼であると主 張する（前記第３の９〔原告の主張〕）。 しかし、原告の取消事由３についての上記主張は、本件明細書等の図７の グラフのデータの実測に用いられた作業機に関する資料の存否に言及するも のの、資料がないためにそのような作業機の存在が認められなければ、構成＼n要件Ｇは実施不可能であるとの趣旨の主張であり、実施可能＼要件との関係に おいては、本件明細書等の図７のグラフのデータの実測に用いられた作業機 の存在が明らかにならなければ実施可能要件は認められないとの主張であっ＼nて、原告が一次審決取消訴訟において行った主張（前記(2)ア(ｱ)）と同じ内容 の主張であると認められる。そして、原告が一次審決取消訴訟においてした 主張は（前記(2)ア(ｱ)）、一次審決取消訴訟の判決理由中で理由がないと判断 され（前記(2)ア(ｲ)）、その判断には行政事件訴訟法３３条１項の拘束力が生 じたものと認められ、本件審決は、一次審決取消訴訟の拘束力に従って、原 告の上記主張に理由がないと判断したものと認められる。 したがって、原告は、本件審決が一次審決取消訴訟の拘束力に従ってした 判断をもはや争うことはできないものというべきであるから、原告の取消事 由３の主張は理由がない。
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2022.09. 5
令和3(行ケ)10136等 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年8月31日 知的財産高等裁判所
知財高裁(2部)は、進歩性判断における動機付けについて「当該構成を得るためにフラックスの含有量が１ｗｔ％の半田をわざわざ採用しようとする動機付けはない」として、進歩性無しとした審決を取り消しました。
前記１(2)のとおり、本件発明１は、溶融前の半田片をノズルの内壁及び端 子の先端に必ず当接させるとともに、溶融した半田片を必ず真球にならないまま端 子の上に載った状態で下方に移動しないように停止させ、ノズルからの熱伝導等に より半田片及び端子を十分に加熱し、これにより適正温度での半田付けを実現する＼n結果、半田付け不良の防止という効果を奏するものである。これに対し、甲１には、 ランドに接地した糸半田が貫通孔の周壁から輻射熱、伝導熱及び対流熱により加熱 され、遜色なく溶解され、より的確な半田付けが可能になった旨の記載はみられる＼nものの（段落【００２３】及び【００４２】）、溶融した半田が必ず真球にならな いまま停止すること、すなわち、溶融後も半田がノズルの内壁に当接し続けること により半田片及び端子が十分に加熱されることについての記載及び示唆はないから、＼n甲１に接した当業者にとって、溶融した半田が必ず真球にならないとの構成が解決＼nしようとする課題及び当該構成が奏する作用効果を知らないまま、当該構＼成を得る ためにフラックスの含有量が１ｗｔ％の半田をわざわざ採用しようとする動機付け はないものといわざるを得ない。
(6) なお、証拠（甲３９）及び弁論の全趣旨によると、フラックスの含有量が 小さい半田を用いると、半田付け不良の原因になるものと認められる。
(7) 以上によると、使用する半田に含有されるフラックスの量についての記載 及び示唆がない甲１に接した当業者にとって、甲１発明においてフラックスの含有 量が１ｗｔ％の半田をわざわざ採用し、溶融した半田が必ず真球にならないとの構＼n成を得ることが容易になし得たものであったと認めることはできず、その他、当業 者が甲１発明に基づいて溶融した半田が必ず真球にならないとの構成を得ることが＼n容易になし得たものであったと認めるに足りる証拠はない。 なお、乙３（技術説明資料・１７頁）には、甲１発明においてフラックスの含有 量が２ｗｔ％以下の半田を用いても必ず真球にならないとの構成を得ることができ＼nる旨の記載があるが、半田が溶融した際に形成される球の直径を求めるに当たって は、フラックスの組成、半田の組成、半田の熱膨張、ノズルの熱膨張等の諸般の要 素につき詳細な検討が必要であるから、乙３が引用する甲３３（原告の特許庁審判 長に対する回答書）の計算結果並びに残存するフラックスの影響及び半田の熱膨張 の影響のみを考慮することによっては、甲１発明においてフラックスの含有量が２ ｗｔ％以下の半田を用いた場合に必ず真球にならないとの構成を得るものと認める＼nことはできない。
前記１(2)のとおり、本件発明１は、溶融前の半田片をノズルの内壁及び端 子の先端に必ず当接させるとともに、溶融した半田片を必ず真球にならないまま端 子の上に載った状態で下方に移動しないように停止させ、ノズルからの熱伝導等に より半田片及び端子を十分に加熱し、これにより適正温度での半田付けを実現する＼n結果、半田付け不良の防止という効果を奏するものである。これに対し、甲１には、 ランドに接地した糸半田が貫通孔の周壁から輻射熱、伝導熱及び対流熱により加熱 され、遜色なく溶解され、より的確な半田付けが可能になった旨の記載はみられる＼nものの（段落【００２３】及び【００４２】）、溶融した半田が必ず真球にならな いまま停止すること、すなわち、溶融後も半田がノズルの内壁に当接し続けること により半田片及び端子が十分に加熱されることについての記載及び示唆はないから、＼n甲１に接した当業者にとって、溶融した半田が必ず真球にならないとの構成が解決＼nしようとする課題及び当該構成が奏する作用効果を知らないまま、当該構＼成を得る ためにフラックスの含有量が１ｗｔ％の半田をわざわざ採用しようとする動機付け はないものといわざるを得ない。
(6) なお、証拠（甲３９）及び弁論の全趣旨によると、フラックスの含有量が 小さい半田を用いると、半田付け不良の原因になるものと認められる。
(7) 以上によると、使用する半田に含有されるフラックスの量についての記載 及び示唆がない甲１に接した当業者にとって、甲１発明においてフラックスの含有 量が１ｗｔ％の半田をわざわざ採用し、溶融した半田が必ず真球にならないとの構＼n成を得ることが容易になし得たものであったと認めることはできず、その他、当業 者が甲１発明に基づいて溶融した半田が必ず真球にならないとの構成を得ることが＼n容易になし得たものであったと認めるに足りる証拠はない。 なお、乙３（技術説明資料・１７頁）には、甲１発明においてフラックスの含有 量が２ｗｔ％以下の半田を用いても必ず真球にならないとの構成を得ることができ＼nる旨の記載があるが、半田が溶融した際に形成される球の直径を求めるに当たって は、フラックスの組成、半田の組成、半田の熱膨張、ノズルの熱膨張等の諸般の要 素につき詳細な検討が必要であるから、乙３が引用する甲３３（原告の特許庁審判 長に対する回答書）の計算結果並びに残存するフラックスの影響及び半田の熱膨張 の影響のみを考慮することによっては、甲１発明においてフラックスの含有量が２ ｗｔ％以下の半田を用いた場合に必ず真球にならないとの構成を得るものと認める＼nことはできない。
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2022.08.31
令和3(行ケ)10131 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年8月22日 知的財産高等裁判所
進歩性無しとした審決が維持されました。原告は阻害要因ありを主張しましたが、「専門の技術者がこれを行うことを常に想定しているということはできない」としてこれを否定しました。
(3) 前記(2)の記載によると、甲４の「スクリーン保護膜３０」が本件発明１の 「保護シート」に相当し、「第一の離型膜３４１」及び「第二の離型膜３４２」が それぞれ本件発明１の「第２剥離部」及び「第１剥離部」に相当することは明らか である。そして、甲４の「第一の突起部３４３」及び「第二の突起部３４４」は、 それぞれ「第一の離型膜３４１」及び「第二の離型膜３４２」から、「スクリーン 保護膜３０」の外側に延びるように設けられ、「第一の離型膜３４１」及び「第二 の離型膜３４２」を剥がす際に手で持つ部分であるから（段落【００２５】、【０ ０２６】、【図４】〜【図６】）、いずれも本件発明１の「延出部」に相当すると いえる。
ここで、甲４において「第一の突起部３４３」及び「第二の突起部３４４」を設 けたのは、手で「第一の突起部３４３」又は「第二の突起部３４４」を持って、そ れぞれ「第一の離型膜３４１」又は「第二の離型膜３４２」を便利に剥がせるよう にするためである（段落【００２５】）。そうすると、甲４に記載された発明とそ の属する技術分野を同じくする甲３−１発明（その内容は、前記第２の３(2)ア (ア)のとおり）においても、そのような利便性を図るため、甲４に記載された「第 一の突起部３４３」及び「第二の突起部３４４」の構成を適用して本件発明１の＼n「延出部」を設けることは、本件優先日当時の当業者において容易に想到し得たこ とであると認められる。
(4) この点に関し、原告は、甲３−１発明に甲４に記載された「第一の突起部 ３４３」及び「第二の突起部３４４」の構成を適用することには、阻害要因がある＼n旨主張するが、以下のとおり、これを採用することはできない。
ア 原告は、まず、甲３−１発明はその貼付の対象として超大型のディスプレイ＼nパネル（最低でも１７インチのものであり、適するのは８２インチのものであり、 更にそれより大きいものを含む。）を想定しており、その貼付を行うのは専門の技＼n術者であるから、本件発明１の「延出部」のような部材は不要である旨主張する。 そこで検討するに、前記(1)のとおり、甲３には、甲３−１発明の光学フィルム を貼付する対象が「大型ディスプレイパネル」であり、「大型」とは１７インチか＼nら８２インチ程度までのものをいう旨の記載がある（前記(1)イ、ケ等）。また、 特許請求の範囲においては、保護フィルムの貼付の対象となる大型ディスプレイパ＼nネルが少なくとも１７インチのものである旨の特定がされている（前記(1)ツ）。
さらに、実施例１においては、甲３−１発明の光学フィルムは４０インチの大型液 晶テレビに貼付され、実施例２においては、甲３−１発明の光学フィルムは２３イ＼nンチのコンピュータディスプレイに貼付されている（前記(1)ソ及びタ）。これら＼n甲３全体の記載を参酌すると、甲３の「要約」に、「この方法は、対角線２０８ｃ ｍ（８２インチ）の可視領域を有するような大型ディスプレイパネルでの使用に適 している。」との記載があること（前記(1)ア）を考慮しても、甲３−１発明が８ ２インチ程度の大型ディスプレイパネルのみをその貼付の対象としていると認める＼nことはできず、甲３−１発明は、幅広い大きさの範囲（１７インチないし８２イン チ程度）のディスプレイパネルをその貼付の対象とするものであると認めるのが相＼n当である。そして、１７インチ程度の大きさのディスプレイパネルに光学フィルム を貼付することが専門の技術者でなければ行えないとみるべき事情もない。そうす＼nると、甲３−１発明の光学フィルムの貼付については、専門の技術者がこれを行う＼nことを常に想定しているということはできないから、原告の上記主張は、その前提 を欠くものとして失当である（なお、原告が主張する「把持部」（本件発明１の 「延出部」に相当する部材）は、甲４における「第一の離型膜３４１」及び「第二 の離型膜３４２」を剥がすのに便利な「第一の突起部３４３」及び「第二の突起部 ３４４」と同様の機能を有するものであるところ（甲４の段落【００２５】等参＼n照）、甲４の「第一の離型膜３４１」及び「第二の離型膜３４２」は、甲３―１発＼n明の分離剥離ライナーである「第１の部分３８ａ」及び「第２の部分３８ｂ」に対 応するものである。専門の技術者であったとしても、分離剥離ライナーを剥がすた めに「把持部」を設けることは便利となるものであって、仮に、甲３−１発明の光 学フィルムがその貼付を専門の技術者が行うことを想定しているとしても、そのこ＼nとから直ちに、甲３−１発明の光学フィルムにおいて、分離剥離ライナーである 「第１の部分３８ａ」及び「第２の部分３８ｂ」を剥がすのに便利な「把持部」を 設けることが不要になるわけではない。）。
イ 原告は、また、甲３−１発明の光学フィルムの貼付作業に利用できるように＼n「把持部」を形成する場合、最低でも１０ｃｍ程度の大きさ（これは、「把持部」 と「第１の部分３８ａ」又は「第２の部分３８ｂ」が接する部分の長さをいうもの と解される。）が必要になるところ、そのような大きさの「把持部」が形成される と、甲３が想定する精度で貼付作業を行うことができなくなる旨主張する。＼nしかしながら、甲３−１発明の光学フィルムに「把持部」を形成する場合、最低 でも１０ｃｍ程度の大きさを必要とするとの原告の主張は、何ら客観的な根拠を有 するものではないし、上記アのとおり、甲３−１発明の光学フィルムは、１７イン チのディスプレイパネルをもその貼付の対象とするものであるから、その場合にも、＼n「把持部」を形成するのであれば最低でも１０ｃｍ程度のものが必要であるという ことはできない（なお、原告の上記主張は、甲３−１発明の光学フィルムの貼付の＼n対象として、８２インチ程度の超大型ディスプレイパネルのみが想定されているこ とを前提とするものと解されるが、その前提が成り立たないことは、前記アのとお りである。）。したがって、原告の上記主張も、前提を誤るものとして失当である。 ウ 原告は、さらに、甲３−１発明の光学フィルムは、ディスプレイパネルの周 囲に大きな段差のあるフレームがあるような場合に使用されることを想定している ところ（甲３の図面）、そのような場合に「把持部」を形成すると、フレームと 「把持部」が干渉してしまい、甲３−１発明の光学フィルムの位置決めが不可能に＼nなる旨主張する。
確かに、甲３の図面の中には、ディスプレイパネルの周囲にフレームがあり、段 差が生じていると見て取れるもの（図７ａ等）がある。しかしながら、実施例１に おいては、甲３−１発明の光学フィルムは大型液晶テレビに貼付され、実施例２に＼nおいては、甲３−１発明の光学フィルムはコンピュータディスプレイに貼付されて＼nいるところ（前記(1)ソ及びタ）、大型液晶テレビやコンピュータのディスプレイ＼nパネルの周囲に必ず段差のあるフレームが存在するわけではないから、甲３−１発 明の光学フィルムが、常にディスプレイパネルの周囲に大きな段差のあるフレーム があるような場合に使用されることを想定しているということはできない。したが って、原告の上記主張も、その前提を誤るものとして失当である。
エ なお、原告は、実験報告書（甲２８の３、甲３６）を根拠に、甲３−１発明 の光学フィルムを巨大なディスプレイパネルに貼付する場合、「把持部」があると、＼nかえって作業に支障を来す旨主張する。
しかしながら、上記実験において用いられたのは、８２インチの光学フィルムの みであるところ、前記アのとおり、甲３−１発明は、常に８２インチ程度の光学フ ィルムであることを前提としているわけではないから、８２インチよりも小さいサ イズの光学フィルムを用いた実験を省略する上記実験は、１７インチないし８２イ ンチ程度といった幅広い大きさの範囲でディスプレイパネルに貼付することを前提＼nとする甲３−１発明の光学フィルムに「把持部」を設けることの不都合さを示す実 験としては、十分なものではない。加えて、２３インチのディスプレイパネル及び＼n８２インチのディスプレイパネルに貼付することのできる２種類の光学フィルムを＼n用いた被告の実験結果（「延出部」を設けても貼付作業に支障を来さず、むしろ有＼n用であったとするもの。乙１、２）にも照らすと、原告の上記実験結果によっても、 甲３−１発明の光学フィルムに「把持部」を設けると貼付作業に支障を来すことに＼nなると認めることはできず、その他、そのような事実を認めるに足りる証拠はない。 したがって、原告の上記主張を採用することはできない。
(3) 前記(2)の記載によると、甲４の「スクリーン保護膜３０」が本件発明１の 「保護シート」に相当し、「第一の離型膜３４１」及び「第二の離型膜３４２」が それぞれ本件発明１の「第２剥離部」及び「第１剥離部」に相当することは明らか である。そして、甲４の「第一の突起部３４３」及び「第二の突起部３４４」は、 それぞれ「第一の離型膜３４１」及び「第二の離型膜３４２」から、「スクリーン 保護膜３０」の外側に延びるように設けられ、「第一の離型膜３４１」及び「第二 の離型膜３４２」を剥がす際に手で持つ部分であるから（段落【００２５】、【０ ０２６】、【図４】〜【図６】）、いずれも本件発明１の「延出部」に相当すると いえる。
ここで、甲４において「第一の突起部３４３」及び「第二の突起部３４４」を設 けたのは、手で「第一の突起部３４３」又は「第二の突起部３４４」を持って、そ れぞれ「第一の離型膜３４１」又は「第二の離型膜３４２」を便利に剥がせるよう にするためである（段落【００２５】）。そうすると、甲４に記載された発明とそ の属する技術分野を同じくする甲３−１発明（その内容は、前記第２の３(2)ア (ア)のとおり）においても、そのような利便性を図るため、甲４に記載された「第 一の突起部３４３」及び「第二の突起部３４４」の構成を適用して本件発明１の＼n「延出部」を設けることは、本件優先日当時の当業者において容易に想到し得たこ とであると認められる。
(4) この点に関し、原告は、甲３−１発明に甲４に記載された「第一の突起部 ３４３」及び「第二の突起部３４４」の構成を適用することには、阻害要因がある＼n旨主張するが、以下のとおり、これを採用することはできない。
ア 原告は、まず、甲３−１発明はその貼付の対象として超大型のディスプレイ＼nパネル（最低でも１７インチのものであり、適するのは８２インチのものであり、 更にそれより大きいものを含む。）を想定しており、その貼付を行うのは専門の技＼n術者であるから、本件発明１の「延出部」のような部材は不要である旨主張する。 そこで検討するに、前記(1)のとおり、甲３には、甲３−１発明の光学フィルム を貼付する対象が「大型ディスプレイパネル」であり、「大型」とは１７インチか＼nら８２インチ程度までのものをいう旨の記載がある（前記(1)イ、ケ等）。また、 特許請求の範囲においては、保護フィルムの貼付の対象となる大型ディスプレイパ＼nネルが少なくとも１７インチのものである旨の特定がされている（前記(1)ツ）。
さらに、実施例１においては、甲３−１発明の光学フィルムは４０インチの大型液 晶テレビに貼付され、実施例２においては、甲３−１発明の光学フィルムは２３イ＼nンチのコンピュータディスプレイに貼付されている（前記(1)ソ及びタ）。これら＼n甲３全体の記載を参酌すると、甲３の「要約」に、「この方法は、対角線２０８ｃ ｍ（８２インチ）の可視領域を有するような大型ディスプレイパネルでの使用に適 している。」との記載があること（前記(1)ア）を考慮しても、甲３−１発明が８ ２インチ程度の大型ディスプレイパネルのみをその貼付の対象としていると認める＼nことはできず、甲３−１発明は、幅広い大きさの範囲（１７インチないし８２イン チ程度）のディスプレイパネルをその貼付の対象とするものであると認めるのが相＼n当である。そして、１７インチ程度の大きさのディスプレイパネルに光学フィルム を貼付することが専門の技術者でなければ行えないとみるべき事情もない。そうす＼nると、甲３−１発明の光学フィルムの貼付については、専門の技術者がこれを行う＼nことを常に想定しているということはできないから、原告の上記主張は、その前提 を欠くものとして失当である（なお、原告が主張する「把持部」（本件発明１の 「延出部」に相当する部材）は、甲４における「第一の離型膜３４１」及び「第二 の離型膜３４２」を剥がすのに便利な「第一の突起部３４３」及び「第二の突起部 ３４４」と同様の機能を有するものであるところ（甲４の段落【００２５】等参＼n照）、甲４の「第一の離型膜３４１」及び「第二の離型膜３４２」は、甲３―１発＼n明の分離剥離ライナーである「第１の部分３８ａ」及び「第２の部分３８ｂ」に対 応するものである。専門の技術者であったとしても、分離剥離ライナーを剥がすた めに「把持部」を設けることは便利となるものであって、仮に、甲３−１発明の光 学フィルムがその貼付を専門の技術者が行うことを想定しているとしても、そのこ＼nとから直ちに、甲３−１発明の光学フィルムにおいて、分離剥離ライナーである 「第１の部分３８ａ」及び「第２の部分３８ｂ」を剥がすのに便利な「把持部」を 設けることが不要になるわけではない。）。
イ 原告は、また、甲３−１発明の光学フィルムの貼付作業に利用できるように＼n「把持部」を形成する場合、最低でも１０ｃｍ程度の大きさ（これは、「把持部」 と「第１の部分３８ａ」又は「第２の部分３８ｂ」が接する部分の長さをいうもの と解される。）が必要になるところ、そのような大きさの「把持部」が形成される と、甲３が想定する精度で貼付作業を行うことができなくなる旨主張する。＼nしかしながら、甲３−１発明の光学フィルムに「把持部」を形成する場合、最低 でも１０ｃｍ程度の大きさを必要とするとの原告の主張は、何ら客観的な根拠を有 するものではないし、上記アのとおり、甲３−１発明の光学フィルムは、１７イン チのディスプレイパネルをもその貼付の対象とするものであるから、その場合にも、＼n「把持部」を形成するのであれば最低でも１０ｃｍ程度のものが必要であるという ことはできない（なお、原告の上記主張は、甲３−１発明の光学フィルムの貼付の＼n対象として、８２インチ程度の超大型ディスプレイパネルのみが想定されているこ とを前提とするものと解されるが、その前提が成り立たないことは、前記アのとお りである。）。したがって、原告の上記主張も、前提を誤るものとして失当である。 ウ 原告は、さらに、甲３−１発明の光学フィルムは、ディスプレイパネルの周 囲に大きな段差のあるフレームがあるような場合に使用されることを想定している ところ（甲３の図面）、そのような場合に「把持部」を形成すると、フレームと 「把持部」が干渉してしまい、甲３−１発明の光学フィルムの位置決めが不可能に＼nなる旨主張する。
確かに、甲３の図面の中には、ディスプレイパネルの周囲にフレームがあり、段 差が生じていると見て取れるもの（図７ａ等）がある。しかしながら、実施例１に おいては、甲３−１発明の光学フィルムは大型液晶テレビに貼付され、実施例２に＼nおいては、甲３−１発明の光学フィルムはコンピュータディスプレイに貼付されて＼nいるところ（前記(1)ソ及びタ）、大型液晶テレビやコンピュータのディスプレイ＼nパネルの周囲に必ず段差のあるフレームが存在するわけではないから、甲３−１発 明の光学フィルムが、常にディスプレイパネルの周囲に大きな段差のあるフレーム があるような場合に使用されることを想定しているということはできない。したが って、原告の上記主張も、その前提を誤るものとして失当である。
エ なお、原告は、実験報告書（甲２８の３、甲３６）を根拠に、甲３−１発明 の光学フィルムを巨大なディスプレイパネルに貼付する場合、「把持部」があると、＼nかえって作業に支障を来す旨主張する。
しかしながら、上記実験において用いられたのは、８２インチの光学フィルムの みであるところ、前記アのとおり、甲３−１発明は、常に８２インチ程度の光学フ ィルムであることを前提としているわけではないから、８２インチよりも小さいサ イズの光学フィルムを用いた実験を省略する上記実験は、１７インチないし８２イ ンチ程度といった幅広い大きさの範囲でディスプレイパネルに貼付することを前提＼nとする甲３−１発明の光学フィルムに「把持部」を設けることの不都合さを示す実 験としては、十分なものではない。加えて、２３インチのディスプレイパネル及び＼n８２インチのディスプレイパネルに貼付することのできる２種類の光学フィルムを＼n用いた被告の実験結果（「延出部」を設けても貼付作業に支障を来さず、むしろ有＼n用であったとするもの。乙１、２）にも照らすと、原告の上記実験結果によっても、 甲３−１発明の光学フィルムに「把持部」を設けると貼付作業に支障を来すことに＼nなると認めることはできず、その他、そのような事実を認めるに足りる証拠はない。 したがって、原告の上記主張を採用することはできない。
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2022.08.24
令和1(ワ)16040 映画上映禁止及び損害賠償請求事件 著作権 民事訴訟 令和4年1月27日 東京地方裁判所
インタビュー形式の映画「主戦場」について、著作権侵害(人格権を含む)に基づいて差止などを求めました。パブリシティの権利の侵害、修士卒論と聞いて了承したが商業映画だったとか、修正主義者のように紹介されたなどの事情もあるようです。裁判所は、原告の請求を認めませんでした。
原告らは，被告Ｆは，政治プロパガンダ映画である本件映画１を制作し， これを商業映画として有料で一般公開することを計画していたにも関わらず， あたかも真摯な学術研究目的であるかのように装うなど前記第２の４(14)（原 告らの主張）のとおり欺罔行為を行い，原告らをその旨誤信させて原告らに＼n取材に応じるという役務を提供させたと主張する（争点7)関係）。また，原 告らは，本件各許諾について，被告Ｆは，原告らに対する取材映像を利用し て商用映画（本件映画１）を製作しようと考えていたが，原告らに対しては， これを秘し，上智大学大学院の修士課程の一環である卒業制作のための真摯 な学術研究目的の活動であると説明して原告らを欺罔したため，原告らはそ＼nの旨誤信して，本件各書面を作成したものであり，本件各書面による本件各 許諾は，詐欺取消し又は錯誤無効により存在しない旨主張する（争点1)−２ 関係）。
以下，原告ら主張の被告Ｆの欺罔行為の有無について，検討する。＼n
(2)ア 原告らは，大学院生である被告Ｆから，卒業制作として大学院に提出す るドキュメンタリー映画の製作に協力してほしいと頼まれたことや，製作 された映画が商用映画になるとは説明を受けていなかったことから，取材 に協力し，また，本件各映像の利用について本件各許諾をした旨の供述等 をする（原告Ｃ，原告Ｄ，原告Ｅ，甲６，７，３５〜３８，４１）。
イ 被告Ｆが，原告らに対して取材に協力するよう求めた際の説明の内容等 は，原告Ｅについて前記１(2)ア，原告Ｃについて同(3)ア，原告Ｄについて 同(4)ア，原告Ｂについて同(5)ア，原告Ａについて同(6)アのとおりである。 被告Ｆは上記の際，上智大学大学院の学生であることを述べて，「歴史 問題の国際化」についてドキュメンタリーを作成していてそのために取 材をさせてほしいことを述べた。また，その際，それが学術研究である こと，卒業プロジェクトであることを述べたりもしたこともあった。
(3) ここで，被告Ｆは，前記依頼の当時，実際に上智大学大学院の学生であっ て，修士論文に代わる映像作品として従軍慰安婦問題に関する映画を作成す ることとし，その映画ではこの問題において重要な役割を果たしていると考 えた者たちに対する取材映像を映画の主たる部分とすることを構想し（前記＼n１(1)），この問題において重要な役割を果たしていると考える原告らへの取 材を行い，その際の映像である本件各映像を用いて，本件卒業制作映画を完 成して，これを修士論文に代わるものとして上智大学大学院に提出した（同 (7)）。そして，被告Ｆは，本件卒業制作映画に，音楽，アニメーション，字 幕等を追加し，一部を訂正するなど，軽微な編集を加えて鑑賞性を高めて本 件映画１としたものであり，本件映画１は，本件卒業制作映画と，内容，構＼n成において同じであって（前同），本件各書面にいう被告Ｆが製作する「歴 史問題の国際化に関するドキュメンタリー映画」（前記第２の２(2)イ）に該 当する。
被告Ｆは，当初から良い映画が製作できた場合には映画祭に応募すること を視野に入れてはいたが（この点は後記(4)で検討する。），上記のとおり， 本件各映像を利用して被告Ｆが製作した映画である本件卒業制作映画は，実 際に修士論文に代わるものとして大学院に提出されたのであり，本件映画１ も本件卒業制作映画と内容，構成において同じものである。したがって，被＼n告Ｆが，原告らに取材を依頼したり本件各書面の作成を求めたりした際に， 上智大学大学院の学生として行うものであり，学術研究として作成されるも のであることを述べるなどしたこと自体は，被告Ｆが虚偽を述べたとはいえ ない。
(4) 被告Ｆは，当初から良い映画が製作できた場合には映画祭等に応募するこ とも視野に入れていた。もっとも，原告らに取材をした時点では，具体的な 映画の配給が決まっていたわけではなく，その後，本件映画１を応募したも ののその上映を断った映画祭もあった（前記１(1)，(7)）。被告Ｆは，原告Ｅ及び原告Ｄに対しては，同原告らが，被告Ｆの開設するユーチューブチャンネルの登録者など欧米の視聴者や研究者，学術世論に対して意見を発信できる場所を提供したいなどとして取材を申し込んでおり（同(2)ア，(4)ア），本件映像が大学への提出以外にも使用されることがあることを述べていた。そして，被告Ｆは，原告Ｅ，原告Ｂ及び原告Ａとの間では「被告Ｆ又はその指定する者が，日本国内外において，映画を配給，上映，展示若しくは公共に送信し，又は，映画の複製物を販売，貸与することができる」旨が記載されている書面を，原告Ｃ及び原告Ｄとの間では「映画の公開前に，同原告らに確認を求める」旨が記載されている書面を交わした（本件各書面）（前記第２の２(2)イ，前記１(2)〜(6)）。
原告らが署名押印した本件各書面は，文言上，被告Ｆが製作する映画につ いて，「配給」，「上映」，「販売」されることがあることや，「公開」さ れることがあることを前提とするものである。原告Ｃ書面及び原告Ｄ書面は， 原告Ｃが当初被告Ｆが示した承諾書案への署名を留保したり，原告Ｄが過去 にメディアから特定の観点だけを切り取られたりしたことなどを述べて被告 Ｆと合意書案の修正についてのやりとりをした上で，原告Ｃ及び原告Ｄが署 名押印したものであり，映画が公開される場合における被告Ｆの義務等が具 体的に定められているものである。本件各書面の上映や公開が，商用として の上映，公開を含まないことをうかがわせる記載はない。 そして，被告Ｆが，原告らに対して取材を申し込み，また，本件各書面へ＼nの署名押印を求めるに当たって，本件各映像を利用して製作する映画が一般 に，場合によっては商用として，公開される可能性が排除されると述べたこ＼nとは認められないし，被告Ｆがその可能性を秘匿したと認められる状況も認＼nめられない。
また，その後，被告Ｆは，本件各映像を利用して製作した本件映画１が映 画祭で上映されたり，日本国内で上映されたりすることについて，自ら事前 に原告らに知らせていた。すなわち，被告Ｆは，平成３０年９月３０日には， 本件各映像を利用して製作した本件映画１が釜山国際映画祭において上映さ れる予定であること，将来日本と韓国で更に上映される可能＼性があることを 各原告に対して告知し，平成３１年２月２８日には，本件映画１が日本国内 において上映される予定であることを，各原告に対し事前に告知した（前記＼n１(8)）。そして，上記の告知に対して，いずれの原告らからも一般に又は商 用として公開されることについて許諾をしていないなどとの抗議がされるこ とはなかった。むしろ，原告Ｄ及び原告Ｂは被告Ｆに対し祝意を表し，原告＼nＤは試写会に参加し（同ウ，エ），原告Ａは，ツイッターに本件映画１の日 本国内における公開等を宣伝する好意的な投稿をしたほか，試写会に参加し て毎日新聞社の取材に感想を述べるなどした（同オ）。その後，原告らは， 本件映画１の上映中止を求めるようになったが，それは，本件映画１が日本 国内において上映されるようになり，原告らがそれぞれ本件映画１を鑑賞し その内容を認識した後，又は，その内容を認識してから少し経過した後であ る平成３１年４月から令和元年５月頃からである（同(8)，(9)）。
以上のとおり，被告Ｆは，原告らに取材を依頼した際，製作した映画を映 画祭に応募することも考えていたが，具体的な映画の配給についての話はな かったところ，原告らとの間でも，取材の結果を一般に公開する話が出たこ ともあった。また，原告らと被告Ｆとの間の本件各書面には，製作した映画 の配給，上映や公開についても記載されていた。本件各書面に記載された映 画の上映や公開が商用での公開を含まないことをうかがわせる記載もない。 被告Ｆが，取材の依頼の際や本件各書面への署名押印の依頼に当たり，商用 を含む公開の可能性を排除したり，その可能＼性を秘していたりしたとは認め られない。また，被告Ｆは，映画祭や日本国内での本件映画１の上映に先立 ち，その上映を原告らに告知し，原告らもそれに抗議をすることはなかった。 これらによれば， 被告Ｆが，製作した映画が原告らに対する取材の時点 から一般に，場合によっては商用として公開されることがあることを秘して いたということはできず，被告Ｆが原告ら主張の欺罔行為を行ったとは認め＼nられない。原告らは，本件各映像を利用して製作される映画が一般に，場合 によっては商用として公開される可能性をも認識した上で，被告Ｆに対し本＼n件各許諾をしたものと認められる。
(5) 以上によれば，被告Ｆが，原告らに対して取材を申し込み，また，本件各＼n書面への署名押印を求めるに当たって，原告らが主張する欺罔行為によって＼n原告らを欺罔したとは認めるに足りず，本件各許諾をするに当たって原告ら＼nに錯誤があったとも認めるに足りない。 したがって，本件各許諾は詐欺により取り消され又は錯誤により無効であ＼nるか（争点1)−３），及び，被告Ｆが，原告らを欺罔して取材に応じるとい＼nう役務の提供をさせたか（争点7)）について，原告らの主張には理由がない。
原告らは，被告Ｆは，政治プロパガンダ映画である本件映画１を制作し， これを商業映画として有料で一般公開することを計画していたにも関わらず， あたかも真摯な学術研究目的であるかのように装うなど前記第２の４(14)（原 告らの主張）のとおり欺罔行為を行い，原告らをその旨誤信させて原告らに＼n取材に応じるという役務を提供させたと主張する（争点7)関係）。また，原 告らは，本件各許諾について，被告Ｆは，原告らに対する取材映像を利用し て商用映画（本件映画１）を製作しようと考えていたが，原告らに対しては， これを秘し，上智大学大学院の修士課程の一環である卒業制作のための真摯 な学術研究目的の活動であると説明して原告らを欺罔したため，原告らはそ＼nの旨誤信して，本件各書面を作成したものであり，本件各書面による本件各 許諾は，詐欺取消し又は錯誤無効により存在しない旨主張する（争点1)−２ 関係）。
以下，原告ら主張の被告Ｆの欺罔行為の有無について，検討する。＼n
(2)ア 原告らは，大学院生である被告Ｆから，卒業制作として大学院に提出す るドキュメンタリー映画の製作に協力してほしいと頼まれたことや，製作 された映画が商用映画になるとは説明を受けていなかったことから，取材 に協力し，また，本件各映像の利用について本件各許諾をした旨の供述等 をする（原告Ｃ，原告Ｄ，原告Ｅ，甲６，７，３５〜３８，４１）。
イ 被告Ｆが，原告らに対して取材に協力するよう求めた際の説明の内容等 は，原告Ｅについて前記１(2)ア，原告Ｃについて同(3)ア，原告Ｄについて 同(4)ア，原告Ｂについて同(5)ア，原告Ａについて同(6)アのとおりである。 被告Ｆは上記の際，上智大学大学院の学生であることを述べて，「歴史 問題の国際化」についてドキュメンタリーを作成していてそのために取 材をさせてほしいことを述べた。また，その際，それが学術研究である こと，卒業プロジェクトであることを述べたりもしたこともあった。
(3) ここで，被告Ｆは，前記依頼の当時，実際に上智大学大学院の学生であっ て，修士論文に代わる映像作品として従軍慰安婦問題に関する映画を作成す ることとし，その映画ではこの問題において重要な役割を果たしていると考 えた者たちに対する取材映像を映画の主たる部分とすることを構想し（前記＼n１(1)），この問題において重要な役割を果たしていると考える原告らへの取 材を行い，その際の映像である本件各映像を用いて，本件卒業制作映画を完 成して，これを修士論文に代わるものとして上智大学大学院に提出した（同 (7)）。そして，被告Ｆは，本件卒業制作映画に，音楽，アニメーション，字 幕等を追加し，一部を訂正するなど，軽微な編集を加えて鑑賞性を高めて本 件映画１としたものであり，本件映画１は，本件卒業制作映画と，内容，構＼n成において同じであって（前同），本件各書面にいう被告Ｆが製作する「歴 史問題の国際化に関するドキュメンタリー映画」（前記第２の２(2)イ）に該 当する。
被告Ｆは，当初から良い映画が製作できた場合には映画祭に応募すること を視野に入れてはいたが（この点は後記(4)で検討する。），上記のとおり， 本件各映像を利用して被告Ｆが製作した映画である本件卒業制作映画は，実 際に修士論文に代わるものとして大学院に提出されたのであり，本件映画１ も本件卒業制作映画と内容，構成において同じものである。したがって，被＼n告Ｆが，原告らに取材を依頼したり本件各書面の作成を求めたりした際に， 上智大学大学院の学生として行うものであり，学術研究として作成されるも のであることを述べるなどしたこと自体は，被告Ｆが虚偽を述べたとはいえ ない。
(4) 被告Ｆは，当初から良い映画が製作できた場合には映画祭等に応募するこ とも視野に入れていた。もっとも，原告らに取材をした時点では，具体的な 映画の配給が決まっていたわけではなく，その後，本件映画１を応募したも ののその上映を断った映画祭もあった（前記１(1)，(7)）。被告Ｆは，原告Ｅ及び原告Ｄに対しては，同原告らが，被告Ｆの開設するユーチューブチャンネルの登録者など欧米の視聴者や研究者，学術世論に対して意見を発信できる場所を提供したいなどとして取材を申し込んでおり（同(2)ア，(4)ア），本件映像が大学への提出以外にも使用されることがあることを述べていた。そして，被告Ｆは，原告Ｅ，原告Ｂ及び原告Ａとの間では「被告Ｆ又はその指定する者が，日本国内外において，映画を配給，上映，展示若しくは公共に送信し，又は，映画の複製物を販売，貸与することができる」旨が記載されている書面を，原告Ｃ及び原告Ｄとの間では「映画の公開前に，同原告らに確認を求める」旨が記載されている書面を交わした（本件各書面）（前記第２の２(2)イ，前記１(2)〜(6)）。
原告らが署名押印した本件各書面は，文言上，被告Ｆが製作する映画につ いて，「配給」，「上映」，「販売」されることがあることや，「公開」さ れることがあることを前提とするものである。原告Ｃ書面及び原告Ｄ書面は， 原告Ｃが当初被告Ｆが示した承諾書案への署名を留保したり，原告Ｄが過去 にメディアから特定の観点だけを切り取られたりしたことなどを述べて被告 Ｆと合意書案の修正についてのやりとりをした上で，原告Ｃ及び原告Ｄが署 名押印したものであり，映画が公開される場合における被告Ｆの義務等が具 体的に定められているものである。本件各書面の上映や公開が，商用として の上映，公開を含まないことをうかがわせる記載はない。 そして，被告Ｆが，原告らに対して取材を申し込み，また，本件各書面へ＼nの署名押印を求めるに当たって，本件各映像を利用して製作する映画が一般 に，場合によっては商用として，公開される可能性が排除されると述べたこ＼nとは認められないし，被告Ｆがその可能性を秘匿したと認められる状況も認＼nめられない。
また，その後，被告Ｆは，本件各映像を利用して製作した本件映画１が映 画祭で上映されたり，日本国内で上映されたりすることについて，自ら事前 に原告らに知らせていた。すなわち，被告Ｆは，平成３０年９月３０日には， 本件各映像を利用して製作した本件映画１が釜山国際映画祭において上映さ れる予定であること，将来日本と韓国で更に上映される可能＼性があることを 各原告に対して告知し，平成３１年２月２８日には，本件映画１が日本国内 において上映される予定であることを，各原告に対し事前に告知した（前記＼n１(8)）。そして，上記の告知に対して，いずれの原告らからも一般に又は商 用として公開されることについて許諾をしていないなどとの抗議がされるこ とはなかった。むしろ，原告Ｄ及び原告Ｂは被告Ｆに対し祝意を表し，原告＼nＤは試写会に参加し（同ウ，エ），原告Ａは，ツイッターに本件映画１の日 本国内における公開等を宣伝する好意的な投稿をしたほか，試写会に参加し て毎日新聞社の取材に感想を述べるなどした（同オ）。その後，原告らは， 本件映画１の上映中止を求めるようになったが，それは，本件映画１が日本 国内において上映されるようになり，原告らがそれぞれ本件映画１を鑑賞し その内容を認識した後，又は，その内容を認識してから少し経過した後であ る平成３１年４月から令和元年５月頃からである（同(8)，(9)）。
以上のとおり，被告Ｆは，原告らに取材を依頼した際，製作した映画を映 画祭に応募することも考えていたが，具体的な映画の配給についての話はな かったところ，原告らとの間でも，取材の結果を一般に公開する話が出たこ ともあった。また，原告らと被告Ｆとの間の本件各書面には，製作した映画 の配給，上映や公開についても記載されていた。本件各書面に記載された映 画の上映や公開が商用での公開を含まないことをうかがわせる記載もない。 被告Ｆが，取材の依頼の際や本件各書面への署名押印の依頼に当たり，商用 を含む公開の可能性を排除したり，その可能＼性を秘していたりしたとは認め られない。また，被告Ｆは，映画祭や日本国内での本件映画１の上映に先立 ち，その上映を原告らに告知し，原告らもそれに抗議をすることはなかった。 これらによれば， 被告Ｆが，製作した映画が原告らに対する取材の時点 から一般に，場合によっては商用として公開されることがあることを秘して いたということはできず，被告Ｆが原告ら主張の欺罔行為を行ったとは認め＼nられない。原告らは，本件各映像を利用して製作される映画が一般に，場合 によっては商用として公開される可能性をも認識した上で，被告Ｆに対し本＼n件各許諾をしたものと認められる。
(5) 以上によれば，被告Ｆが，原告らに対して取材を申し込み，また，本件各＼n書面への署名押印を求めるに当たって，原告らが主張する欺罔行為によって＼n原告らを欺罔したとは認めるに足りず，本件各許諾をするに当たって原告ら＼nに錯誤があったとも認めるに足りない。 したがって，本件各許諾は詐欺により取り消され又は錯誤により無効であ＼nるか（争点1)−３），及び，被告Ｆが，原告らを欺罔して取材に応じるとい＼nう役務の提供をさせたか（争点7)）について，原告らの主張には理由がない。
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2022.08.23
令和3(ワ)10987 著作権侵害損害賠償請求事件 著作権 令和4年2月24日 東京地方裁判所
「文章自体がごく短く又は表現上制約があるため他の表＼現が想定できない場合や，表現が平凡かつありふれたものである場合には，筆者の個性が表＼現されたものとはいえない」として、著作権侵害ではないと判断されました。
そこで検討すると，著作物の複製（著作権法２１条，２条１項１５号）と は，既存の著作物に依拠し，その内容及び形式を覚知させるに足りるものを 再製することをいい（最高裁判所昭和５０年（オ）第３２４号同５３年９月 ７日第一小法廷判決・民集３２巻６号１１４５頁参照），著作物の翻案（著作 権法２７条）とは，既存の著作物に依拠し，かつ，その表現上の本質的な特＼n徴の同一性を維持しつつ，具体的表現に修正，増減，変更等を加えて，新た＼nに思想又は感情を創作的に表現することにより，これに接する者が既存の著＼n作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創＼n作する行為をいう。しかして，著作権法は，思想又は感情の創作的な表現を＼n保護するものであるから（著作権法２条１項１号），既存の著作物に依拠して 創作された著作物が思想，感情若しくはアイデア，事実若しくは事件など表＼n現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分において，既存の著作＼n物と同一性を有するにすぎない場合には，複製にも翻案にも当たらないもの と解される（最高裁判所平成１１年（受）第９２２号同１３年６月２８日第 一小法廷判決・民集５５巻４号８３７頁参照）。
このように，複製又は翻案に該当するためには，既存の著作物とこれに依 拠して創作された著作物との同一性を有する部分が，著作権法による保護の 対象となる思想又は感情を創作的に表現したものであることが必要である＼n（著作権法２条１項１号）。そして，「創作的」に表現されたというためには，＼n厳密な意味で独創性が発揮されたものであることは必要ではなく，筆者の何 らかの個性が表現されたもので足りるというべきであるが，他方，文章自体＼nがごく短く又は表現上制約があるため他の表＼現が想定できない場合や，表現＼nが平凡かつありふれたものである場合には，筆者の個性が表現されたものと＼nはいえないから，創作的な表現であるということはできない。＼n したがって，被告各記述を含む被告の雑誌記事，書籍等が，被告各記述に 対応する原告各記述との同一性により原告雑誌記事，原告ルポの複製又は翻 案に当たるか否かを判断するに当たっては，両者において共通する部分が， 思想，感情若しくはアイデア，事実若しくは事件など表現それ自体でない部＼n分又は表現上の創作性がない部分でないかどうかを検討する必要がある。＼nそこで，以上の見地から，別紙１及び２の各対比表について個別に検討す＼nることとする。
(2) 別紙１の対比表について＼n
ア 「１−１あ」，「１−５あ」，「１−６あ」，「１−７あ」，「１−１０あ」に ついて
この箇所の原告記述と被告記述とでは，1)奨学金の原資を確保するので あれば，元本の回収が何より重要であること，2)日本学生支援機構は２０＼n０４年以降，回収金をまず延滞金と利息に充当するという方針をとってい ること，3)日本学生支援機構の２０１０年度の利息収入は２３２億円，延＼n滞金収入は３７億円に達し，これらの金は経常収益に計上され，原資とは 無関係のところにあること，といった点が共通している。 しかし，上記共通点のうち，1)は，原告雑誌記事が発行，公表される以＼n前から既に問題になっていた奨学金の金融事業化についての一般的な考察 （乙５ないし７）であって，思想又はアイデアに属するものというべきで ある。2)と3)は，奨学金の回収方法や日本学生支援機構の収支に関する事＼n実であり，3)の後段の，回収された金と奨学金の原資との関係についての 評価は，これもまた1)と同様に奨学金の金融事業化についての一般的考察 として思想又はアイデアに属するものというべきであって，原告記述と被 告記述とは，表現それ自体ではない部分において同一性を有するにすぎな＼nい。また，1)ないし3)の記述順序は同一ではあるが，その記述順序自体は 独創的なものとはいえないし，文章の分量も短く簡潔で，表現も特徴のな＼nいありふれたものといわざるを得ず，表現上の創作性が認められない部分＼nにおいて同一性を有するにすぎない。
そこで検討すると，著作物の複製（著作権法２１条，２条１項１５号）と は，既存の著作物に依拠し，その内容及び形式を覚知させるに足りるものを 再製することをいい（最高裁判所昭和５０年（オ）第３２４号同５３年９月 ７日第一小法廷判決・民集３２巻６号１１４５頁参照），著作物の翻案（著作 権法２７条）とは，既存の著作物に依拠し，かつ，その表現上の本質的な特＼n徴の同一性を維持しつつ，具体的表現に修正，増減，変更等を加えて，新た＼nに思想又は感情を創作的に表現することにより，これに接する者が既存の著＼n作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創＼n作する行為をいう。しかして，著作権法は，思想又は感情の創作的な表現を＼n保護するものであるから（著作権法２条１項１号），既存の著作物に依拠して 創作された著作物が思想，感情若しくはアイデア，事実若しくは事件など表＼n現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分において，既存の著作＼n物と同一性を有するにすぎない場合には，複製にも翻案にも当たらないもの と解される（最高裁判所平成１１年（受）第９２２号同１３年６月２８日第 一小法廷判決・民集５５巻４号８３７頁参照）。
このように，複製又は翻案に該当するためには，既存の著作物とこれに依 拠して創作された著作物との同一性を有する部分が，著作権法による保護の 対象となる思想又は感情を創作的に表現したものであることが必要である＼n（著作権法２条１項１号）。そして，「創作的」に表現されたというためには，＼n厳密な意味で独創性が発揮されたものであることは必要ではなく，筆者の何 らかの個性が表現されたもので足りるというべきであるが，他方，文章自体＼nがごく短く又は表現上制約があるため他の表＼現が想定できない場合や，表現＼nが平凡かつありふれたものである場合には，筆者の個性が表現されたものと＼nはいえないから，創作的な表現であるということはできない。＼n したがって，被告各記述を含む被告の雑誌記事，書籍等が，被告各記述に 対応する原告各記述との同一性により原告雑誌記事，原告ルポの複製又は翻 案に当たるか否かを判断するに当たっては，両者において共通する部分が， 思想，感情若しくはアイデア，事実若しくは事件など表現それ自体でない部＼n分又は表現上の創作性がない部分でないかどうかを検討する必要がある。＼nそこで，以上の見地から，別紙１及び２の各対比表について個別に検討す＼nることとする。
(2) 別紙１の対比表について＼n
ア 「１−１あ」，「１−５あ」，「１−６あ」，「１−７あ」，「１−１０あ」に ついて
この箇所の原告記述と被告記述とでは，1)奨学金の原資を確保するので あれば，元本の回収が何より重要であること，2)日本学生支援機構は２０＼n０４年以降，回収金をまず延滞金と利息に充当するという方針をとってい ること，3)日本学生支援機構の２０１０年度の利息収入は２３２億円，延＼n滞金収入は３７億円に達し，これらの金は経常収益に計上され，原資とは 無関係のところにあること，といった点が共通している。 しかし，上記共通点のうち，1)は，原告雑誌記事が発行，公表される以＼n前から既に問題になっていた奨学金の金融事業化についての一般的な考察 （乙５ないし７）であって，思想又はアイデアに属するものというべきで ある。2)と3)は，奨学金の回収方法や日本学生支援機構の収支に関する事＼n実であり，3)の後段の，回収された金と奨学金の原資との関係についての 評価は，これもまた1)と同様に奨学金の金融事業化についての一般的考察 として思想又はアイデアに属するものというべきであって，原告記述と被 告記述とは，表現それ自体ではない部分において同一性を有するにすぎな＼nい。また，1)ないし3)の記述順序は同一ではあるが，その記述順序自体は 独創的なものとはいえないし，文章の分量も短く簡潔で，表現も特徴のな＼nいありふれたものといわざるを得ず，表現上の創作性が認められない部分＼nにおいて同一性を有するにすぎない。
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2022.08.23
令和2(ワ)33027 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和4年2月25日 東京地方裁判所
特許侵害事件において、出願経過時の補正が新規事項であるとして、権利行使不能（104条の3）と判断されました。
上記(2)によれば、本件特許の出願当初の請求項においては、本件発明の構成＼nとして「有料自動機の動作を検知するセンサー」が含まれており、当該「セン サーの検知信号に基づいて前記有料自動機の動作状態」についての監視結果を 管理サーバへ送信することが規定されていた。ところが、本件補正により、「有 料自動機の動作を検知するセンサー」が本件特許の構成から除外されるととも＼nに、「ＩＣカードリーダー／ライタ部と通信部とを有する装置」によって生成 された「接続されている前記ランドリー装置が運転中であるか否かを示す情報」 を管理サーバに送信するという構成に変更されたことが認められる。このよう＼nに、本件補正に補正された事項は、管理サーバに送信すべき情報が、有料自動 機の動作を検知するセンサーの検知信号に基づくものに限られることはなく、 当該センサーの検知信号以外の情報に基づくものであっても、これに含まれる というものと解するのが相当である。
これに対し、上記(2)の当初明細書等の記載内容によれば、有料自動機の動作 を検知するセンサーの検知信号以外の情報に基づき、有料自動機が運転中であ るか否かを判定したり、当該結果を推測したりする方法については、何ら開示 されていないことが認められる。そして、当初明細書等の記載に接した当業者 において、出願時の技術常識に照らし、上記補正された事項が当初明細書等か ら自明である事項であるものと認めることはできない。 そうすると、本件補正は、当初明細書等に記載した事項との関係において新 たな技術的事項を導入するものであると認めるのが相当であり、「願書に最初 に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内」におい てするものということはできない。 したがって、本件補正は、特許法１７条の２第３項に違反するものと認めら れる。
これに対し、原告らは、本件特許の審査段階において、本件補正が新たな技 術的事項を導入するものと判断されておらず、本件異議申立ての審理において＼nも訂正請求が認められているほか、当初明細書（【００３８】）には、ＩＣカ ードリーダー／ライタ部と通信部とを有する装置が接続されている前記ラン ドリー装置が運転中であるか否かを示す情報を生成し、出力するという技術内 容が記載されている旨主張する。 しかしながら、本件補正により補正された事項が当初明細書等に記載されて おらず、これが自明である事項ということもできないことは、上記において説 示したとおりである。そうすると、原告らの主張は、上記審査及び審理の経過 を踏まえても、上記判断を左右するものとはいえない。また、原告らが指摘す る上記当初明細書の内容は、上記(2)において認定したところによれば、電流セ ンサーの検知信号に基づき有料自動機の動作状態を監視する構成のみを記載＼nするものであり、センサーの検知信号によらずに動作状態を判定する構成を記＼n載するものではないから、原告らの主張は、上記認定と異なる前提に立って主 張するものにすぎない。
上記(2)によれば、本件特許の出願当初の請求項においては、本件発明の構成＼nとして「有料自動機の動作を検知するセンサー」が含まれており、当該「セン サーの検知信号に基づいて前記有料自動機の動作状態」についての監視結果を 管理サーバへ送信することが規定されていた。ところが、本件補正により、「有 料自動機の動作を検知するセンサー」が本件特許の構成から除外されるととも＼nに、「ＩＣカードリーダー／ライタ部と通信部とを有する装置」によって生成 された「接続されている前記ランドリー装置が運転中であるか否かを示す情報」 を管理サーバに送信するという構成に変更されたことが認められる。このよう＼nに、本件補正に補正された事項は、管理サーバに送信すべき情報が、有料自動 機の動作を検知するセンサーの検知信号に基づくものに限られることはなく、 当該センサーの検知信号以外の情報に基づくものであっても、これに含まれる というものと解するのが相当である。
これに対し、上記(2)の当初明細書等の記載内容によれば、有料自動機の動作 を検知するセンサーの検知信号以外の情報に基づき、有料自動機が運転中であ るか否かを判定したり、当該結果を推測したりする方法については、何ら開示 されていないことが認められる。そして、当初明細書等の記載に接した当業者 において、出願時の技術常識に照らし、上記補正された事項が当初明細書等か ら自明である事項であるものと認めることはできない。 そうすると、本件補正は、当初明細書等に記載した事項との関係において新 たな技術的事項を導入するものであると認めるのが相当であり、「願書に最初 に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内」におい てするものということはできない。 したがって、本件補正は、特許法１７条の２第３項に違反するものと認めら れる。
これに対し、原告らは、本件特許の審査段階において、本件補正が新たな技 術的事項を導入するものと判断されておらず、本件異議申立ての審理において＼nも訂正請求が認められているほか、当初明細書（【００３８】）には、ＩＣカ ードリーダー／ライタ部と通信部とを有する装置が接続されている前記ラン ドリー装置が運転中であるか否かを示す情報を生成し、出力するという技術内 容が記載されている旨主張する。 しかしながら、本件補正により補正された事項が当初明細書等に記載されて おらず、これが自明である事項ということもできないことは、上記において説 示したとおりである。そうすると、原告らの主張は、上記審査及び審理の経過 を踏まえても、上記判断を左右するものとはいえない。また、原告らが指摘す る上記当初明細書の内容は、上記(2)において認定したところによれば、電流セ ンサーの検知信号に基づき有料自動機の動作状態を監視する構成のみを記載＼nするものであり、センサーの検知信号によらずに動作状態を判定する構成を記＼n載するものではないから、原告らの主張は、上記認定と異なる前提に立って主 張するものにすぎない。
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2022.08.18
令和1(ワ)20286等 不当利得返還請求事件 特許権 民事訴訟 令和4年6月30日 東京地方裁判所
任天堂に2画面表示ゲーム器に対する特許侵害訴訟です。東京地裁40部は、特許発明は公知技術から進歩性無し、第2次訂正は新規事項、第3次訂正は訂正目的違反（減縮・明瞭化のいずれでもない）ので、訂正要件満たさず、権利行使不能と判断しました。＼n原告は、本人訴訟です。特許は、特許第3382936号（https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-3382936/03A51F6D5F3A043A6242B758D39317CEC3E7966037CD769975997EE07C2C14E4/15/ja）ですが、被告が無効審判（無効2020-800098）を請求しており、職権でサポート要件違反などが指摘されています。2022年8月現在では審決はなされていません。なお、2011/08/30に10年目の登録料を支払わずに存続期間満了による抹消がなされています。
前記(ｱ)のとおり、乙４文献には、使用時に表示板２を見易い傾斜角度＼nに開くことができる折畳み式の小型電子機器において、表示板２を手で＼n回転させると、回転軸８の溝ａないしｅに回転軸止め用シャフト１０が 弾性的に圧入され、回転軸８の溝ｂ、ｃ、ｄ、ｅのところで、夫々クリ ック音を感触させながら位置II)、III)、IV)、V)で停止して表示板２を固定＼nさせることが開示されており、第５図からは、傾斜角度が約１２０度か ら約１７０度までの範囲内の予め決められた１つの傾斜角度に対応した＼n位置で固定可能なことも理解できる。＼nまた、前記(ｲ)のとおり、乙２６文献においても、表示体ケース２を開＼n閉可能な小型の電子機器において、回転軸６の凸凹１０とクリックツメ＼n１２を設けることで、表示体ケース２を任意の位置で停止させることが＼nできることが開示されている。 そうすると、乙４文献及び乙２６文献により、折り畳み式の小型電子 機器において、表示板を含む２つの部材のなす角度が、ユーザーが行う＼n表示板の回動により約１２０度から約１７０度までの範囲内の予＼め決め られた１つの角度に変化させられたとき、前記回動をストップさせて、 前記２つの部材の間を前記予め決められた１つの角度で固定する中間ス＼nトッパであって、前記２つの部材のなす角度が折り畳まれた状態から広 げられて行く動作をストップする機能と、広げられた状態から角度を狭＼nめて行く動作をストップする機能を有する中間ストッパを設けることは、＼n周知の技術（以下「本件周知技術」という。）であると認めることができ る。
(ｴ) 本件相違点への本件周知技術の適用
乙１発明’は、前記(1)イのとおり、第１のパネル１２と第２のパネル １４が蝶番手段１６によって接続され、ユーザーが座ったり、立ったり、 又は、歩いたりする位置にあるときに、片手でコンピュータを保持し、 もう片方の手でデータを入力することを許容するコンピュータノートブ ック１０の発明であり、これは、折り畳み式の小型電子機器に関する技 術であるという点で、本件周知技術と共通する。したがって、乙１発明’ において、「第１のパネル１２及び第２のパネル１４の両方が蝶番手段１ ６を中心とした多数の角度において配向する」場合に、本件周知技術の 中間ストッパを採用することにより、本件相違点に係る本件発明１の構＼n成とすることは、当業者において容易に想到し得たことである。
前記(ｱ)のとおり、乙４文献には、使用時に表示板２を見易い傾斜角度＼nに開くことができる折畳み式の小型電子機器において、表示板２を手で＼n回転させると、回転軸８の溝ａないしｅに回転軸止め用シャフト１０が 弾性的に圧入され、回転軸８の溝ｂ、ｃ、ｄ、ｅのところで、夫々クリ ック音を感触させながら位置II)、III)、IV)、V)で停止して表示板２を固定＼nさせることが開示されており、第５図からは、傾斜角度が約１２０度か ら約１７０度までの範囲内の予め決められた１つの傾斜角度に対応した＼n位置で固定可能なことも理解できる。＼nまた、前記(ｲ)のとおり、乙２６文献においても、表示体ケース２を開＼n閉可能な小型の電子機器において、回転軸６の凸凹１０とクリックツメ＼n１２を設けることで、表示体ケース２を任意の位置で停止させることが＼nできることが開示されている。 そうすると、乙４文献及び乙２６文献により、折り畳み式の小型電子 機器において、表示板を含む２つの部材のなす角度が、ユーザーが行う＼n表示板の回動により約１２０度から約１７０度までの範囲内の予＼め決め られた１つの角度に変化させられたとき、前記回動をストップさせて、 前記２つの部材の間を前記予め決められた１つの角度で固定する中間ス＼nトッパであって、前記２つの部材のなす角度が折り畳まれた状態から広 げられて行く動作をストップする機能と、広げられた状態から角度を狭＼nめて行く動作をストップする機能を有する中間ストッパを設けることは、＼n周知の技術（以下「本件周知技術」という。）であると認めることができ る。
(ｴ) 本件相違点への本件周知技術の適用
乙１発明’は、前記(1)イのとおり、第１のパネル１２と第２のパネル １４が蝶番手段１６によって接続され、ユーザーが座ったり、立ったり、 又は、歩いたりする位置にあるときに、片手でコンピュータを保持し、 もう片方の手でデータを入力することを許容するコンピュータノートブ ック１０の発明であり、これは、折り畳み式の小型電子機器に関する技 術であるという点で、本件周知技術と共通する。したがって、乙１発明’ において、「第１のパネル１２及び第２のパネル１４の両方が蝶番手段１ ６を中心とした多数の角度において配向する」場合に、本件周知技術の 中間ストッパを採用することにより、本件相違点に係る本件発明１の構＼n成とすることは、当業者において容易に想到し得たことである。
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2022.08.18
令和3(ネ)10079 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和4年3月16日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
1審は、出願経過から用語の意義を解釈して、技術的範囲に属しないと判断しました。知財高裁も同様に、技術的範囲に属しないと判断されました。
(1) 控訴人は、前記第２の５(1)アのとおり、本件発明の「係止片」は、1)所定 位置において、それ自体として針先の再露出を直接防止し、2)片状の部材で あり、3)針ハブに向かって傾斜した内側面を有し、4)大径部に円筒状部と一 体形成され、5)小径部側には設けられていないものをいうから、上記構成要＼n素から特定される形状を有しない係止片が小径部側に設けられていても構成＼n要件１Ｅ4)の充足を左右しない旨主張しており、同イ及びウの主張もこのよ うな理解を前提とするものである。
しかしながら、引用に係る原判決第３の２(1)（補正後のもの）のとおり、 本件発明の技術的意義及び出願経過からみて、針先の再露出を防止する機能＼nを有する係止片は小径部側には設けられてはならず（係止片が小径部側に設 けられていないことに特有の技術的意義がある。）、したがって、小径部に設 けられることで構成要件１Ｅ4)の充足が妨げられる係止片は、その形状を問 われないものであるから、針先の再露出を防止する機能を有する係止片が小＼n径部側に存することは、対象製品が構成要件１Ｅ4)を充足することを妨げる ものである。
また、控訴人は、係止片は針先の再露出を「それ自体」として、かつ、「直 接」に防止しなければならない旨主張するところであるが、特許請求の範囲 及び本件明細書の記載上、根拠を見いだし難い（いずれにせよ、大径部係止 手段と小径部側壁部から構成される「係止片」は、それ自体により直接に針＼n先の再露出を防止していると認められる。）。 さらに、控訴人は、「係止片」という用語を使用している以上、「片」とは その名が示すとおり「片」（へん）状の部材であるから、「係止片」とは「片 状（へんじょう）の部材」を指すものである旨主張するところ、確かに、控 訴人は、本件補正により「係止部」を「係止片」と改めたものではあるが、 上記のような本件発明の技術的意義及び出願経過からすれば、充足性の判断 に当たり、針先の再露出を防止するために小径部に設けられる係止部材を片 状のものに限定する意義は見いだせない。また、いずれにしても、被告製品 は、小径部側壁部の突端面により縦リブの側面を挟持するものであるところ （引用に係る原判決第２の１(3)イｄ（補正後のもの））、小径部側壁部の突端 面を「片」と理解することに支障があるとは思えない。
(1) 控訴人は、前記第２の５(1)アのとおり、本件発明の「係止片」は、1)所定 位置において、それ自体として針先の再露出を直接防止し、2)片状の部材で あり、3)針ハブに向かって傾斜した内側面を有し、4)大径部に円筒状部と一 体形成され、5)小径部側には設けられていないものをいうから、上記構成要＼n素から特定される形状を有しない係止片が小径部側に設けられていても構成＼n要件１Ｅ4)の充足を左右しない旨主張しており、同イ及びウの主張もこのよ うな理解を前提とするものである。
しかしながら、引用に係る原判決第３の２(1)（補正後のもの）のとおり、 本件発明の技術的意義及び出願経過からみて、針先の再露出を防止する機能＼nを有する係止片は小径部側には設けられてはならず（係止片が小径部側に設 けられていないことに特有の技術的意義がある。）、したがって、小径部に設 けられることで構成要件１Ｅ4)の充足が妨げられる係止片は、その形状を問 われないものであるから、針先の再露出を防止する機能を有する係止片が小＼n径部側に存することは、対象製品が構成要件１Ｅ4)を充足することを妨げる ものである。
また、控訴人は、係止片は針先の再露出を「それ自体」として、かつ、「直 接」に防止しなければならない旨主張するところであるが、特許請求の範囲 及び本件明細書の記載上、根拠を見いだし難い（いずれにせよ、大径部係止 手段と小径部側壁部から構成される「係止片」は、それ自体により直接に針＼n先の再露出を防止していると認められる。）。 さらに、控訴人は、「係止片」という用語を使用している以上、「片」とは その名が示すとおり「片」（へん）状の部材であるから、「係止片」とは「片 状（へんじょう）の部材」を指すものである旨主張するところ、確かに、控 訴人は、本件補正により「係止部」を「係止片」と改めたものではあるが、 上記のような本件発明の技術的意義及び出願経過からすれば、充足性の判断 に当たり、針先の再露出を防止するために小径部に設けられる係止部材を片 状のものに限定する意義は見いだせない。また、いずれにしても、被告製品 は、小径部側壁部の突端面により縦リブの側面を挟持するものであるところ （引用に係る原判決第２の１(3)イｄ（補正後のもの））、小径部側壁部の突端 面を「片」と理解することに支障があるとは思えない。
◆判決本文
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2022.08.18
令和2(ネ)10069 特許法７４条１項を原因とする特許権移転登録請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和4年5月26日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
共同発明者として持ち分の移転登録を求めましたが、１審と同様に、請求は棄却されました。
イ 本件発明１１の完成時期について
本件発明１１に係る請求項１１の記載は、「経糸送出機構、緯糸供給機構＼、 柄出し機構、編目形成機構＼、及び、巻取機構を備えた経編機を使用して、＼n請求項１〜１０に記載のラップネットを連続して編成するラップネット の製造方法において、前記編目形成機構から連続的に編出される前記ラッ＼nプネットを前記巻取機構の巻上げローラで巻き取るにあたり、当該巻上げ＼nローラをその回転軸方向に所定の振幅で往復運動させることを特徴とす るラップネットの製造方法。」であるのに対し、本件出願の優先権主張の基 礎となる先の出願２の請求項６の記載は、「経糸送出機構、緯糸供給機構＼、 柄出し機構、編目形成機構＼、及び、巻取機構を備えた経編機を使用して、＼n請求項１〜５に記載のラップネットを連続して編成するラップネットの 製造方法において、前記編目形成機構から連続的に編出される前記ラップ＼nネットを前記巻取機構の巻上げローラで巻き取るにあたり、当該巻上げロ＼nーラをその回転軸方向に所定の振幅で往復運動させることを特徴とする ラップネットの製造方法。」であり、先の出願２の請求項６の記載は、本件 特許の請求項１１の記載と同内容である。
加えて、本件明細書の【００４２】ないし【００４４】、【００８３】及 び【００９４】の記載は、先の出願２の明細書の【００３２】ないし【０ ０３４】、【００７０】及び【００８１】の記載と同内容であることからす ると、先の出願２の請求項６に係る発明の技術的思想は、本件発明１１の 技術的思想と同一であることが認められる。 そして、先の出願２の明細書の上記記載中には、巻上げローラを回転軸 方向に往復運動させる振幅の数値、１本のロールに巻き取ったラップネッ トの長さ、その直径の数値、発明の効果等の記載があり、かかる記載によ って、本件発明１１の技術的思想は、先の出願２の請求項６に係る発明の 技術的思想において、既に具体化しているものと認められる。 そうすると、本件発明１１は、遅くとも、先の出願２がされた平成２５ 年７月２２日には完成していたものと認められる。
ウ 本件発明１１に係る控訴人代表者及び甲の共同発明者性について＼n
(ア) 前記１(1)の認定事実によれば、控訴人代表者、甲及び被控訴人代表＼ 者は、平成２５年５月３１日、タカキタにおいて、控訴人が作成したラ ップネットの試作品について評価を受け、同日、控訴人、被控訴人及び タカキタは、以後の予定として、同年６月中旬をめどに、ラップネット＼nの巻取りの際に綾振りをするなどの仕様で試作品を製造することを確認 したこと、控訴人は、同月以降、巻上げローラの前に綾振り装置を設置 する方法によって綾振りを施すことを試みていたことが認められる。 しかるところ、ラップネットの巻取りの際に綾振りをするなどの仕様 でラップネットの試作品を製造することが確認された同年５月３１日ま でに、控訴人代表者及び甲が、ラップネットの製造に当たり、綾振りの＼n技術を適用することを着想して、被控訴人代表者に提案等をしたことを＼n認めるに足りる証拠がないことは、前記１(2)エのとおりである。 また、先の出願２の出願日である同年７月２２日までに、控訴人が被 控訴人に対し、控訴人が行っていたとする綾振りの方法に関する情報を 提供したことを認めるに足りる証拠もない。 そうすると、本件発明１１の技術的思想に係るラップネットを巻取機 構の巻上げローラで巻き取るに当たり、当該巻き上げローラをその回転＼n軸方向に所定の振幅で往復運動させる構成について、控訴人代表＼者及び 甲が着想したものであると認めることはできない。
・・・
控訴人は、1)本件明細書記載の本件発明１１の経編機を用いたラップネ ットの編立技術（【００２６】、【００４０】、【００６４】、【００６６】、【０ ０７１】、【００７６】、【００８９】、【００９４】、【０１０６】、【０１１１】、【０１４７】、【０１４９】、【０１５８】、【０１６７】）について、控訴人及 び被控訴人が共同でした別件出願１の明細書（甲１９の２）にも、同様の 内容の記載がある（【００１２】、【００２０】、【００２８】、【００５６】、 【００５８】、【００５９】、【００６７】）ことからすれば、本件発明１１の 製造方法は、別件出願１の出願時に開発されたラップネットの製造技術が 応用されたものであり、控訴人代表者及び甲は、別件出願１の出願日前に＼n本件発明１１の編立技術を着想し、その後のラップネットの試作、改良を 繰り返すことで、その着想を具体化し、上記編立技術の完成に深く関与し たといえること、2)本件発明１１における綾振り技術の課題に関しても、 上記経編機を利用したラップネットの製造において素材に綿糸を使用す ることで新たに発見した課題であり、その解決手段である巻上げローラを 左右に振る方法も経編機の編立部分と一体不可分の解決手段であること、 3)控訴人による綾振り装置の具体的な開発経過（ 巻上げローラを左右に 動かしながら巻上げする方式（偏芯平カムを上下に動かして使用）を採用 し、平成２５年５月３１日のサンプル（約２００ｍ〜２５０ｍ）を試作す る、 巻上げローラを左右に動かしながら巻上げする方式（偏芯ドラムカ ムを使用）を採用し、同年６月２１日の試験用サンプル（１０００ｍ）を 試作する、 同年７月６日以降、生地を左右に動かしながら巻上げする方 式（偏芯平カムは(ｱ)を再利用）を採用し、サンプルを試作する）によれば、 控訴人代表者及び甲は、本件発明１１の特徴的部分を着想し、その具体化＼nに創作的に関与した旨主張する。
しかしながら、1)については、控訴人が指摘する別件出願１の明細書の 記載は、いずれも、本件発明１１の技術的思想に係るラップネットを巻取 機構の巻上げローラで巻き取るに当たり、当該巻き上げローラをその回転＼n軸方向に所定の振幅で往復運動させることに関係するものではないから、 上記記載と共通する記載が本件明細書にあるとしても、このことから、控 訴人代表者及び甲が本件発明１１の技術的思想の具体化に創作的に関与＼nしたものと認めることはできない。
また、2)及び3)については、前記ウ(イ)の説示に照らすと、控訴人が、 本件発明１１が完成した同年７月２２日までに、ラップネットの試作品の 作成において、控訴人が巻上げローラの綾振りを採用していたことを認め ることはできない。
イ 本件発明１１の完成時期について
本件発明１１に係る請求項１１の記載は、「経糸送出機構、緯糸供給機構＼、 柄出し機構、編目形成機構＼、及び、巻取機構を備えた経編機を使用して、＼n請求項１〜１０に記載のラップネットを連続して編成するラップネット の製造方法において、前記編目形成機構から連続的に編出される前記ラッ＼nプネットを前記巻取機構の巻上げローラで巻き取るにあたり、当該巻上げ＼nローラをその回転軸方向に所定の振幅で往復運動させることを特徴とす るラップネットの製造方法。」であるのに対し、本件出願の優先権主張の基 礎となる先の出願２の請求項６の記載は、「経糸送出機構、緯糸供給機構＼、 柄出し機構、編目形成機構＼、及び、巻取機構を備えた経編機を使用して、＼n請求項１〜５に記載のラップネットを連続して編成するラップネットの 製造方法において、前記編目形成機構から連続的に編出される前記ラップ＼nネットを前記巻取機構の巻上げローラで巻き取るにあたり、当該巻上げロ＼nーラをその回転軸方向に所定の振幅で往復運動させることを特徴とする ラップネットの製造方法。」であり、先の出願２の請求項６の記載は、本件 特許の請求項１１の記載と同内容である。
加えて、本件明細書の【００４２】ないし【００４４】、【００８３】及 び【００９４】の記載は、先の出願２の明細書の【００３２】ないし【０ ０３４】、【００７０】及び【００８１】の記載と同内容であることからす ると、先の出願２の請求項６に係る発明の技術的思想は、本件発明１１の 技術的思想と同一であることが認められる。 そして、先の出願２の明細書の上記記載中には、巻上げローラを回転軸 方向に往復運動させる振幅の数値、１本のロールに巻き取ったラップネッ トの長さ、その直径の数値、発明の効果等の記載があり、かかる記載によ って、本件発明１１の技術的思想は、先の出願２の請求項６に係る発明の 技術的思想において、既に具体化しているものと認められる。 そうすると、本件発明１１は、遅くとも、先の出願２がされた平成２５ 年７月２２日には完成していたものと認められる。
ウ 本件発明１１に係る控訴人代表者及び甲の共同発明者性について＼n
(ア) 前記１(1)の認定事実によれば、控訴人代表者、甲及び被控訴人代表＼ 者は、平成２５年５月３１日、タカキタにおいて、控訴人が作成したラ ップネットの試作品について評価を受け、同日、控訴人、被控訴人及び タカキタは、以後の予定として、同年６月中旬をめどに、ラップネット＼nの巻取りの際に綾振りをするなどの仕様で試作品を製造することを確認 したこと、控訴人は、同月以降、巻上げローラの前に綾振り装置を設置 する方法によって綾振りを施すことを試みていたことが認められる。 しかるところ、ラップネットの巻取りの際に綾振りをするなどの仕様 でラップネットの試作品を製造することが確認された同年５月３１日ま でに、控訴人代表者及び甲が、ラップネットの製造に当たり、綾振りの＼n技術を適用することを着想して、被控訴人代表者に提案等をしたことを＼n認めるに足りる証拠がないことは、前記１(2)エのとおりである。 また、先の出願２の出願日である同年７月２２日までに、控訴人が被 控訴人に対し、控訴人が行っていたとする綾振りの方法に関する情報を 提供したことを認めるに足りる証拠もない。 そうすると、本件発明１１の技術的思想に係るラップネットを巻取機 構の巻上げローラで巻き取るに当たり、当該巻き上げローラをその回転＼n軸方向に所定の振幅で往復運動させる構成について、控訴人代表＼者及び 甲が着想したものであると認めることはできない。
・・・
控訴人は、1)本件明細書記載の本件発明１１の経編機を用いたラップネ ットの編立技術（【００２６】、【００４０】、【００６４】、【００６６】、【０ ０７１】、【００７６】、【００８９】、【００９４】、【０１０６】、【０１１１】、【０１４７】、【０１４９】、【０１５８】、【０１６７】）について、控訴人及 び被控訴人が共同でした別件出願１の明細書（甲１９の２）にも、同様の 内容の記載がある（【００１２】、【００２０】、【００２８】、【００５６】、 【００５８】、【００５９】、【００６７】）ことからすれば、本件発明１１の 製造方法は、別件出願１の出願時に開発されたラップネットの製造技術が 応用されたものであり、控訴人代表者及び甲は、別件出願１の出願日前に＼n本件発明１１の編立技術を着想し、その後のラップネットの試作、改良を 繰り返すことで、その着想を具体化し、上記編立技術の完成に深く関与し たといえること、2)本件発明１１における綾振り技術の課題に関しても、 上記経編機を利用したラップネットの製造において素材に綿糸を使用す ることで新たに発見した課題であり、その解決手段である巻上げローラを 左右に振る方法も経編機の編立部分と一体不可分の解決手段であること、 3)控訴人による綾振り装置の具体的な開発経過（ 巻上げローラを左右に 動かしながら巻上げする方式（偏芯平カムを上下に動かして使用）を採用 し、平成２５年５月３１日のサンプル（約２００ｍ〜２５０ｍ）を試作す る、 巻上げローラを左右に動かしながら巻上げする方式（偏芯ドラムカ ムを使用）を採用し、同年６月２１日の試験用サンプル（１０００ｍ）を 試作する、 同年７月６日以降、生地を左右に動かしながら巻上げする方 式（偏芯平カムは(ｱ)を再利用）を採用し、サンプルを試作する）によれば、 控訴人代表者及び甲は、本件発明１１の特徴的部分を着想し、その具体化＼nに創作的に関与した旨主張する。
しかしながら、1)については、控訴人が指摘する別件出願１の明細書の 記載は、いずれも、本件発明１１の技術的思想に係るラップネットを巻取 機構の巻上げローラで巻き取るに当たり、当該巻き上げローラをその回転＼n軸方向に所定の振幅で往復運動させることに関係するものではないから、 上記記載と共通する記載が本件明細書にあるとしても、このことから、控 訴人代表者及び甲が本件発明１１の技術的思想の具体化に創作的に関与＼nしたものと認めることはできない。
また、2)及び3)については、前記ウ(イ)の説示に照らすと、控訴人が、 本件発明１１が完成した同年７月２２日までに、ラップネットの試作品の 作成において、控訴人が巻上げローラの綾振りを採用していたことを認め ることはできない。
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2022.08.12
令和2(ワ)4331 特許権侵害損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 令和4年5月13日 東京地方裁判所
電子たばこの特許について102条3項により、約2200万円の損害賠償が認められました。102条2項の推定覆滅として、別件特許権があることで5割が認定され、3項との重畳適用は否定され、3項により利率１０％を認めました。2項侵害よりも3項侵害の方が80万円ほど高額となりました。
同一製品の製造等による別件特許権の侵害について
証拠（乙Ａ８０）及び弁論の全趣旨によれば、被告製品は、本件各発明の実施品であるとともに、別件発明の実施品であること、別件発明は、エアロゾル発生のための加熱アセンブリに関するものであり、エアロゾル形成基材を加熱するための熱源を局所化し、エアロゾル発生装置のための頑丈でコストの低い加熱アセンブリを提供するためのものであること、以上の事実が認められる。
上記認定事実によれば、別件発明は、安価で耐久性のある製品を提供するものとして、本件各発明と相等しく、被告製品の付加価値を高め、 顧客吸引力を有するものとして、被告製品の売上げに貢献しているものと認めるのが相当である。そうすると、別件発明による上記貢献の事情は、特許法１０２条２項の推定を覆滅する事情であるといえる。
これに対し、被告らは、別件訴訟において別件発明に係る侵害を理由として認容された損害額につき、本件訴訟で推定された損害額から覆滅されるべき旨主張するが、別件発明が被告製品の売上げに貢献した部分は、上記のとおり本件訴訟における推定覆滅の事情として考慮されているのであるから、被告らの主張は、上記判断を左右するに至らない。したがって、被告らの主張は、採用することができない。
推定覆滅の割合
以上によれば、本件においては、上記 に掲げる事情の限度で推定を覆滅させるのが相当であり、上記 において認定した事情を踏まえると、推定覆滅の割合は、５割と認めるのが相当である。
ウ まとめ
本件特許権の侵害について、特許法１０２条２項により算定される損害額は、１８５３万０４６７円（３７０６万０９３５円×０．５（１円未満切り捨てとする。以下同じ。））となる。
エ 覆滅部分についての特許法１０２条３項の損害金について
原告は、本件特許権の侵害における特許法１０２条２項の推定の覆滅部分について同条３項が適用されると主張して、覆滅部分について同項にいう実施料相当損害金を請求する。 しかしながら、本件特許権の侵害における推定の覆滅は、上記において説示したとおり、本件各発明以外にも別件特許権が被告製品の売上げに貢献していた事情を考慮したものである。そのため、本件各発明のみによっては売上げを伸ばせないといえる原告製品の数量について、原告が、被告ジョウズに対し本件各発明の実施の許諾をし得たとは認められないというべきである。そうすると、当該数量について同条３項を適用して、実施料相当損害金を請求する理由を認めることはできない。したがって、原告の主張は、採用することがで
・・・
イ 前提事実及び前記認定事実のほか、後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。 本件報告書の表II)−３には、アンケートの調査結果として、技術分類を「食料品、たばこ」とする特許権のロイヤリティ率の平均値は３．８％（最大値５．５％、最小値１．５％）（４件）、「健康；人命救助；娯楽」とする特許権のロイヤリティ率の平均値は５．３％（最大値１４．５％、最小値０．５％）（５４件）と記載されている（乙Ａ７３）。原告は、被告ジョウズが被告製品の販売等により別件特許権を侵害したと主張して、別件訴訟を東京地方裁判所に提起したところ、同裁判所は、令和４年１月２７日、別件発明の実施に対し受けるべき料率を被告製品の売上高の１０％と判断した（乙Ａ８０）。そして、前記 イ のとおり、別件発明は、エアロゾル発生のための加熱アセンブリに関するものであり、エアロゾル形成基材を加熱するための熱源を局所化し、エアロゾル発生装置のための頑丈でコストの低い加熱アセンブリを提供するためのものである。
前記 イ のとおり、本件各発明は、エアロゾル形成基材の加熱中にエアロゾルを均等に送達することを可能にする発明であり、加熱式タバコの香りや味等に直結するものであるから、加熱式タバコにおいて相応の重要性を有し、被告製品の売上げ及び利益にも一定の貢献をしたものである。また、エアロゾルを均等に送達することを可能＼にする代替技術 が存在することは、本件全証拠によっても認めるに足りない。 原告と被告らは、いずれも原告製品専用のタバコスティックを使用することができる加熱式タバコ用デバイスを販売していたことからすると、その市場において競業関係にあったといえる。
ウ 前記イ ないし の各事情その他の本件訴訟に現れた諸事情を総合すると、特許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき、本件での実施に対し受けるべき料率は、１０％を下らないものと認めるのが相当である。したがって、被告らによる本件特許権の侵害について、特許法１０２条３項により算定される損害額は、１９７５万２７０７円（１億９７５２万７０７８円×１０％）となる。
同一製品の製造等による別件特許権の侵害について
証拠（乙Ａ８０）及び弁論の全趣旨によれば、被告製品は、本件各発明の実施品であるとともに、別件発明の実施品であること、別件発明は、エアロゾル発生のための加熱アセンブリに関するものであり、エアロゾル形成基材を加熱するための熱源を局所化し、エアロゾル発生装置のための頑丈でコストの低い加熱アセンブリを提供するためのものであること、以上の事実が認められる。
上記認定事実によれば、別件発明は、安価で耐久性のある製品を提供するものとして、本件各発明と相等しく、被告製品の付加価値を高め、 顧客吸引力を有するものとして、被告製品の売上げに貢献しているものと認めるのが相当である。そうすると、別件発明による上記貢献の事情は、特許法１０２条２項の推定を覆滅する事情であるといえる。
これに対し、被告らは、別件訴訟において別件発明に係る侵害を理由として認容された損害額につき、本件訴訟で推定された損害額から覆滅されるべき旨主張するが、別件発明が被告製品の売上げに貢献した部分は、上記のとおり本件訴訟における推定覆滅の事情として考慮されているのであるから、被告らの主張は、上記判断を左右するに至らない。したがって、被告らの主張は、採用することができない。
推定覆滅の割合
以上によれば、本件においては、上記 に掲げる事情の限度で推定を覆滅させるのが相当であり、上記 において認定した事情を踏まえると、推定覆滅の割合は、５割と認めるのが相当である。
ウ まとめ
本件特許権の侵害について、特許法１０２条２項により算定される損害額は、１８５３万０４６７円（３７０６万０９３５円×０．５（１円未満切り捨てとする。以下同じ。））となる。
エ 覆滅部分についての特許法１０２条３項の損害金について
原告は、本件特許権の侵害における特許法１０２条２項の推定の覆滅部分について同条３項が適用されると主張して、覆滅部分について同項にいう実施料相当損害金を請求する。 しかしながら、本件特許権の侵害における推定の覆滅は、上記において説示したとおり、本件各発明以外にも別件特許権が被告製品の売上げに貢献していた事情を考慮したものである。そのため、本件各発明のみによっては売上げを伸ばせないといえる原告製品の数量について、原告が、被告ジョウズに対し本件各発明の実施の許諾をし得たとは認められないというべきである。そうすると、当該数量について同条３項を適用して、実施料相当損害金を請求する理由を認めることはできない。したがって、原告の主張は、採用することがで
・・・
イ 前提事実及び前記認定事実のほか、後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。 本件報告書の表II)−３には、アンケートの調査結果として、技術分類を「食料品、たばこ」とする特許権のロイヤリティ率の平均値は３．８％（最大値５．５％、最小値１．５％）（４件）、「健康；人命救助；娯楽」とする特許権のロイヤリティ率の平均値は５．３％（最大値１４．５％、最小値０．５％）（５４件）と記載されている（乙Ａ７３）。原告は、被告ジョウズが被告製品の販売等により別件特許権を侵害したと主張して、別件訴訟を東京地方裁判所に提起したところ、同裁判所は、令和４年１月２７日、別件発明の実施に対し受けるべき料率を被告製品の売上高の１０％と判断した（乙Ａ８０）。そして、前記 イ のとおり、別件発明は、エアロゾル発生のための加熱アセンブリに関するものであり、エアロゾル形成基材を加熱するための熱源を局所化し、エアロゾル発生装置のための頑丈でコストの低い加熱アセンブリを提供するためのものである。
前記 イ のとおり、本件各発明は、エアロゾル形成基材の加熱中にエアロゾルを均等に送達することを可能にする発明であり、加熱式タバコの香りや味等に直結するものであるから、加熱式タバコにおいて相応の重要性を有し、被告製品の売上げ及び利益にも一定の貢献をしたものである。また、エアロゾルを均等に送達することを可能＼にする代替技術 が存在することは、本件全証拠によっても認めるに足りない。 原告と被告らは、いずれも原告製品専用のタバコスティックを使用することができる加熱式タバコ用デバイスを販売していたことからすると、その市場において競業関係にあったといえる。
ウ 前記イ ないし の各事情その他の本件訴訟に現れた諸事情を総合すると、特許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき、本件での実施に対し受けるべき料率は、１０％を下らないものと認めるのが相当である。したがって、被告らによる本件特許権の侵害について、特許法１０２条３項により算定される損害額は、１９７５万２７０７円（１億９７５２万７０７８円×１０％）となる。
◆判決本文
関連事件(1)です。
特許権、当事者同じ
特許権者勝訴
差止のみ請求
◆令和2(ワ)4332
関連事件(2)です。
当事者同じ、対象特許違い
特許権者勝訴
損害額約5200万円
◆令和1(ワ)20074
関連事件(2)の控訴審です
控訴棄却
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>> 102条3項
>> 104条の3
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2022.08.12
令和1(ワ)21901 特許権侵害損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 令和4年5月31日 東京地方裁判所
ＣＳ関連発明についての特許権侵害事件です。東京地裁40部は、無効理由ありとして、権利行使不能と判断しました。本件発明は「〜表＼示方法」であり、被告地図プログラムの配信が、特許法１０１条４号の「その方法の使用にのみ用いる物」に該当するかの争点については無効理由ありとしたことで判断されていません。
原告らは、乙２２文献には、「枠要素」に相当する構成や画像を「当＼nてはめ」る構成の開示がないと主張する。＼n
そこで検討するに、乙２２文献には、1)Ｗｅｂクライアントの記憶 装置につき、「記憶装置２は、…表示装置３に地図を表＼示するために 必要なデータ種別及びデータ領域を管理する管理テーブルとサーバー ４から送信されてきた地図データを格納するものである。」、「管理 テーブルは、データ種別管理テーブルとデータ領域管理テーブルから なる。…データ領域管理テーブルは、データ領域のメッシュ番号とデ ータ種別のレイヤー番号により記憶装置２に格納された地図データを 管理するものであり」（段落【００１０】）という記載が認められ、 2)メッシュ番号につき、「図２に示すように地図データを表示する領＼n域（メッシュ）が識別できるデータ領域のメッシュ番号」（段落【０ ０１４】）、「メッシュ番号は、地図のデータの範囲を含む矩形領域 を任意の矩形サイズで分割した領域に振られる番号であり、例えば北 海道の地図データを作成する場合の、メッシュ番号の採番状況を示し たのが図９である。」（段落【００２６】）という記載が認められ、 3)表示領域につき、「Ｗｅｂクライアントからの地図データ要求では、＼n図８に示すように…１データの表示領域（メッシュ番号）を指定する＼n形式で、複数回の要求を行うことによって、必要範囲の地図データを Ｗｅｂサーバーから取得する。」（段落【００２４】）、「１データ の表示領域の指定には、メッシュ・レイヤーインデックスファイルで＼n管理するこのメッシュ番号を指定する。このことにより、表示領域を＼n直ちに指示することが可能となる。座標単位は、任意に決定されるマ＼nクロ座標であるが、原点位置（座標０，０）の緯度・経度とメッシュ の矩形サイズ（距離）は地図データ作成時に指定するため、各メッシ ュ原点（左下座標）の緯度・経度は計算により求められる。」（段落 【００２６】）という記載が認められ、4)地図の表示につき、「地図＼nデータを取得できたものから地図の描画処理を行うため、画面上の地 図表示領域には徐々に地図が表＼示されていく」（段落【００３２】） という記載が認められる。
上記各記載に加えて、【図１】、【図２】、【図８】、【図９】、 【図１１】の記載を併せ考慮すれば、表示領域は、原点位置が計算に＼nより求められるものであること、Ｗｅｂクライアントは、地図データ を表示するための矩形領域を識別するメッシュ番号の指定により、必＼n要範囲の地図データをＷｅｂサーバーから取得し、表示領域を指示す＼nること、取得された地図データは、メッシュ番号のある管理テーブル とは別の場所で記憶され、描画処理により、地図が画面上の表示領域＼nに表示されること、以上の内容が乙２２文献により理解されるものと＼n認められる。 そうすると、乙２２文献における「表示領域」は、メッシュ分割し＼nた地図データを指定してＷｅｂクライアントのディスプレイ表示の所＼n定の位置に地図を表示させるためのものであるから、乙２２文献には、＼n本件各発明における画像を「当てはめ」る「枠要素」に相当する構成＼nが開示されていると認めるのが相当である。
ｂ これに対し、原告らは、乙２２文献における「地図データ」は、数 値データ（ベクターデータ）であるから、これに基づき表示を行う場＼n合に「当てはめ」を行う「領域」をビューアに設定する必要はないと 主張する。しかしながら、上記にいう必要性の問題は、構成が開示さ＼nれているかどうかという問題とは、必ずしも同一の事柄ではなく、乙 ２２文献における「地図データ」がベクターデータであることは、上 記発明の認定を左右するものではない。
●（省略）●
のみならず、乙２２文献の「地図データ」がベクターデータである としても、これをいわゆるラスターデータに置き換えることは、技術 説明会における当事者双方の口頭議論の結果及び専門委員３名の各説 明内容を踏まえると、当時の技術常識に照らし、当業者が適宜になし 得る事項にすぎず実質的相違点に当たらず、又は明らかに容易に想到 することができるものといえる。そうすると、被告の主張はその趣旨 をいうものとして相当であり、原告らの主張は、結論において進歩性 の判断を左右するものとはいえない。
ｃ 原告らは、乙２２文献に地図データを「枠要素」に「当てはめ」て 表示する構＼成の開示がないことを前提に、乙２２文献には「表示でき＼nる状態」の開示はないと主張するが、乙２２文献には、画像を「当て はめ」る「枠要素」に相当する構成の開示があることは、上記におい＼nて説示したとおりであり、原告らの主張は、前提を欠く。
原告らは、乙２２文献には、「枠要素」に相当する構成や画像を「当＼nてはめ」る構成の開示がないと主張する。＼n
そこで検討するに、乙２２文献には、1)Ｗｅｂクライアントの記憶 装置につき、「記憶装置２は、…表示装置３に地図を表＼示するために 必要なデータ種別及びデータ領域を管理する管理テーブルとサーバー ４から送信されてきた地図データを格納するものである。」、「管理 テーブルは、データ種別管理テーブルとデータ領域管理テーブルから なる。…データ領域管理テーブルは、データ領域のメッシュ番号とデ ータ種別のレイヤー番号により記憶装置２に格納された地図データを 管理するものであり」（段落【００１０】）という記載が認められ、 2)メッシュ番号につき、「図２に示すように地図データを表示する領＼n域（メッシュ）が識別できるデータ領域のメッシュ番号」（段落【０ ０１４】）、「メッシュ番号は、地図のデータの範囲を含む矩形領域 を任意の矩形サイズで分割した領域に振られる番号であり、例えば北 海道の地図データを作成する場合の、メッシュ番号の採番状況を示し たのが図９である。」（段落【００２６】）という記載が認められ、 3)表示領域につき、「Ｗｅｂクライアントからの地図データ要求では、＼n図８に示すように…１データの表示領域（メッシュ番号）を指定する＼n形式で、複数回の要求を行うことによって、必要範囲の地図データを Ｗｅｂサーバーから取得する。」（段落【００２４】）、「１データ の表示領域の指定には、メッシュ・レイヤーインデックスファイルで＼n管理するこのメッシュ番号を指定する。このことにより、表示領域を＼n直ちに指示することが可能となる。座標単位は、任意に決定されるマ＼nクロ座標であるが、原点位置（座標０，０）の緯度・経度とメッシュ の矩形サイズ（距離）は地図データ作成時に指定するため、各メッシ ュ原点（左下座標）の緯度・経度は計算により求められる。」（段落 【００２６】）という記載が認められ、4)地図の表示につき、「地図＼nデータを取得できたものから地図の描画処理を行うため、画面上の地 図表示領域には徐々に地図が表＼示されていく」（段落【００３２】） という記載が認められる。
上記各記載に加えて、【図１】、【図２】、【図８】、【図９】、 【図１１】の記載を併せ考慮すれば、表示領域は、原点位置が計算に＼nより求められるものであること、Ｗｅｂクライアントは、地図データ を表示するための矩形領域を識別するメッシュ番号の指定により、必＼n要範囲の地図データをＷｅｂサーバーから取得し、表示領域を指示す＼nること、取得された地図データは、メッシュ番号のある管理テーブル とは別の場所で記憶され、描画処理により、地図が画面上の表示領域＼nに表示されること、以上の内容が乙２２文献により理解されるものと＼n認められる。 そうすると、乙２２文献における「表示領域」は、メッシュ分割し＼nた地図データを指定してＷｅｂクライアントのディスプレイ表示の所＼n定の位置に地図を表示させるためのものであるから、乙２２文献には、＼n本件各発明における画像を「当てはめ」る「枠要素」に相当する構成＼nが開示されていると認めるのが相当である。
ｂ これに対し、原告らは、乙２２文献における「地図データ」は、数 値データ（ベクターデータ）であるから、これに基づき表示を行う場＼n合に「当てはめ」を行う「領域」をビューアに設定する必要はないと 主張する。しかしながら、上記にいう必要性の問題は、構成が開示さ＼nれているかどうかという問題とは、必ずしも同一の事柄ではなく、乙 ２２文献における「地図データ」がベクターデータであることは、上 記発明の認定を左右するものではない。
●（省略）●
のみならず、乙２２文献の「地図データ」がベクターデータである としても、これをいわゆるラスターデータに置き換えることは、技術 説明会における当事者双方の口頭議論の結果及び専門委員３名の各説 明内容を踏まえると、当時の技術常識に照らし、当業者が適宜になし 得る事項にすぎず実質的相違点に当たらず、又は明らかに容易に想到 することができるものといえる。そうすると、被告の主張はその趣旨 をいうものとして相当であり、原告らの主張は、結論において進歩性 の判断を左右するものとはいえない。
ｃ 原告らは、乙２２文献に地図データを「枠要素」に「当てはめ」て 表示する構＼成の開示がないことを前提に、乙２２文献には「表示でき＼nる状態」の開示はないと主張するが、乙２２文献には、画像を「当て はめ」る「枠要素」に相当する構成の開示があることは、上記におい＼nて説示したとおりであり、原告らの主張は、前提を欠く。
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2022.08. 9
令和3(ネ)10088等 特許権侵害差止等請求控訴事件，附帯控訴事件 特許権 民事訴訟 令和4年6月20日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
特許侵害事件です。知財高裁第4部は、102条2項の覆滅は５％から１５％とし、損害賠償額を減額しました。なお、102条2項と3項の重畳適用は1審と同様に否定しました。
被控訴人は、前記第２の３(2)ウ（イ） のとおり、競合品の存在を理由とする特 許法１０２条２項の推定覆滅に相応する侵害品の譲渡数量に対して、同条３ 項を重畳適用して、被控訴人の許諾機会の喪失に係る逸失利益を想定すべき である旨主張する。しかし、競合品の存在を理由とする同項の推定の覆滅は、侵害品が販売されなかったとしても、侵害者及び特許権者以外の競合品が販売された蓋然性 があることに基づくものであるところ、競合品が販売された蓋然性があるこ とにより推定が覆滅される部分については、そもそも特許権者である被控訴 人が控訴人に対して許諾をするという関係に立たず、同条３項に基づく実施 料相当額を受ける余地はないから、重畳適用の可否を論ずるまでもなく、被 控訴人の主張は採用できない。
被控訴人は、前記第２の３(2)ウ（イ） のとおり、競合品の存在を理由とする特 許法１０２条２項の推定覆滅に相応する侵害品の譲渡数量に対して、同条３ 項を重畳適用して、被控訴人の許諾機会の喪失に係る逸失利益を想定すべき である旨主張する。しかし、競合品の存在を理由とする同項の推定の覆滅は、侵害品が販売されなかったとしても、侵害者及び特許権者以外の競合品が販売された蓋然性 があることに基づくものであるところ、競合品が販売された蓋然性があるこ とにより推定が覆滅される部分については、そもそも特許権者である被控訴 人が控訴人に対して許諾をするという関係に立たず、同条３項に基づく実施 料相当額を受ける余地はないから、重畳適用の可否を論ずるまでもなく、被 控訴人の主張は採用できない。
◆判決本文
1審はこちらです。1審も以下のように、重畳適用を否定しました。
特許法１０２条２項及び３項の重畳適用については，前記(2)ウのとおり，本件
において同条２項に基づく損害額の推定を覆滅すべき事情として考慮すべきものは
競合製品の存在のみであるところ，被告による各被告製品の販売実績等と直接の関
わりを有しないこのような事情に基づく覆滅部分に関しては，同条３項適用の基礎
を欠く。
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2022.08. 9
平成31(ネ)10027 職務発明対価支払い請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和4年5月25日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
職務発明の報奨金について、1審は約８００万円でしたが、知財高裁は約3200万円と認定しました。判決文は128ページもあります。
ところで、旧法３５条４項は、職務発明に係る相当対価の額は、その 発明により「使用者等が受けるべき利益の額」及びその発明がされるに ついて使用者等が貢献した程度を考慮して定めなければならない旨規定 するところ、同項が「使用者等が受けるべき利益の額」と規定したのは、 使用者等に対する権利承継時の客観的に見込まれる利益の額をいうもの であり、発明の実施によって現実に受けた利益に必ずしも限るのではな く、自己実施等の場合を含め、使用者等が本来得ることのできた独占的 利益を指すものと解される。
これを前提として検討するに、ＳＣＥは、一審被告とＳＭＥが共同出 資して設立された会社であり（前記１ カ ）、一審被告がプレイステ ーションシリーズの製造及び販売に関し、フィリップス社との間で、そ れぞれの保有する特許のクロスライセンスを締結していれば、ＳＣＥは 本件ジョイントライセンスプログラムにおいて改めてライセンス料を支 払う必要のない一審被告の関連会社となり、こうしたクロスライセンス 契約における一審被告の得た利益が「使用者等が受けるべき利益の額」 となるといえるが、本件全証拠を検討してみても、一審被告がプレイス テーションシリーズの製造及び販売に関してフィリップス社との間でク ロスライセンスを締結したと認めるに足りず、むしろ、一審被告は、Ｓ ＣＥに対し、プレイステーションシリーズの製造、販売又は開発等のた めに有用な一審被告保有の特許権（本件特許権１−５及び同２−１を含 む。）等の実施許諾に関するライセンス契約（ＳＣＥライセンス契約） を締結して、ＳＣＥを他社ライセンシーより優遇して同社から対価を得 ていることが認められる。
このように、一審被告が、フィリップス社と共に運用する本件ジョイ ントライセンスプログラムのライセンス対象製品であるプレイステーシ ョンシリーズの製造販売に関して、ＳＣＥを同プログラムの関連会社と してではなく１ライセンシーとして扱っている以上、同プログラムが開 放的かつ非差別的な条件でライセンスする、いわゆるオープンポリシー を採用している（前記１ エ ）ことからすれば、ＰＳ１のゲーム機本 体及びゲームディスク、ＰＳ２のゲーム機本体の製造及び販売に当たっ て一審被告が本来得ることのできた独占的利益は、ＳＣＥがフィリップ ス社との間でプレイステーションシリーズの製造及び販売に関してライ センスを受けたものと仮定した上で、同ライセンスプログラムで定めら れたロイヤルティにより計算された額に一審被告の配分率を乗じたライ センス料額により算定した額（仮想積上げ方式）であるというべきであ り、一審被告がＳＣＥライセンス契約により現実に得た利益に限る必要 はない。
なお、一審被告は、仮想積上げ方式を採用したとしても、資本関係の 全く存在しない第三者（競合他社を含む。）との関係と比較して資本関 係を有するグループ会社に特許ライセンスを行う場合には、ライセンス 料をはじめ条件面をある程度優遇することは当然であり、本件ジョイン トライセンスプログラムにおけるライセンス料がＳＣＥライセンス契約 にそのまま適用されるわけではない旨主張するが、一審原告は、この主 張を受けて、ライセンス料に８０％を乗じる範囲までは争わないものと する旨主張しており、当裁判所も、ＳＣＥが一審被告と資本関係にある ことに鑑みて、この限度での条件面の優遇の程度は不合理なものではな いものとして、以下試算する。
・・・
また、一審被告は、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●ＣＤオーディオ及びＣＤ-ＲＯＭ ドライブの特許に対するロイヤルティは、独立して請求することがで きない旨主張する。しかし、この契約条項の趣旨については措くにし ても、この契約書は、平成１６年（２００４年）頃のＤＶＤビデオプ レイヤーに関するライセンス契約に関するひな型であることがうかが われるところ、ＰＳ２が発売された平成１２年１０月２６日から本件 特許１−５が満了となる平成１７年３月２２日までの間、このひな型 のとおりに実際にライセンス契約が締結され、また、ＤＶＤプレイヤ ーのロイヤルティにＣＤ-ＲＯＭプレイヤーのロイヤルティが含まれ ることを明確に示す証拠は提出されていないから、一審被告の上記主 張を採用することは困難である（なお、前述のとおり、職務発明に係 る相当対価を算定するに当たって考慮すべき「使用者等が受けるべき 利益の額」は、使用者等に対する権利承継時の客観的に見込まれる利 益の額をいうものであり、発明の実施によって現実に受けた利益に必 ずしも限るのではないことに照らせば、仮に、上記条項に基づく形で ロイヤルティの支払がされていたとしても、そのことをもって当然に、 ＣＤ-ＲＯＭの再生機能に係る一審原告の相当対価請求権が制限され＼nるとは認め難い。）。
ｃ ＰＳ１のゲームディスクについて、ＰＳ１の発売開始日から本件特 許１−５の満了日までの各対象期間における北米販売数は、平成７年 （１９９５年）９月９日から平成１６年（２００４年）１２月３１日 までは３億７１００万本であり（甲３００）、平成１７年（２００５ 年）１月１日から同年３月２２日までは、平成１７年１月１日から同 年３月３１日までの北米販売数１００万本（甲３００）を基に日割り 計算すると、９０万本であるところ、メキシコ、カナダ分を除いた米 国分を８９％と見積もることは当事者間に争いがないから、米国販売 分は、別紙３の表２−１の左欄のとおりであるところ、●●●●●●＼n●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●当該期間における平均為替レート （甲２９６）を乗じると、同表の「一審被告が支払いを受けるべきラ＼nイセンス料」欄の記載のとおりとなるが、前記 のとおり、この８割 に相当する金額が各対象期間における一審被告が受けるべきライセン ス料の額となる（別紙４−２の「ＰＳ１ゲームディスク（ＣＤ-ＲＯＭ ディスク）（本件発明１−５関係）」の「1)一審被告が受けるべき利 益」欄参照）。
そして、本件ジョイントライセンス契約におけるＣＤ-ＲＯＭディス クの対象特許のうち本件特許１−５の貢献割合は、前記ア の「ＣＤ -ＲＯＭ Ｄｉｓｃ」欄のとおり、平成１４年度までは１／９であり、 平成１５年度以降は１／３であるので（なお、厳密には、別紙４−２ の「ＰＳ１ゲームディスク（ＣＤ-ＲＯＭディスク）（本件発明１−５ 関係）」の「１９９５．９．９〜２００４．１２．３１」欄のうち、 平成１５年度及び平成１６年度に当たる期間（２００３年４月１日か ら２００４年１２月３１日）は１／３として計算すべきであるが、一 審原告は、「１９９５．９．９〜２００４．１２．３１」のライセン ス料につき、一括して平成１４年度までと同様にその貢献割合を３／ ６．６として計算しているところ（一審原告控訴第１２準備書面６１ 頁参照）、この期間の販売本数を２００３年４月１日を境にして区分 けして特定することは困難であり、また、一審被告に不利になる算定 ではないため、一審原告の計算手法を採用して算定する。）、これを 乗じると、一審被告が受けるべき独占の利益は、別紙４−２の「ＰＳ １ゲームディスク（ＣＤ-ＲＯＭディスク）（本件発明１−５関係）」 の「2)本件特許１−５の一審被告の受けるべき利益」欄のとおりとな る。
・・・
本件発明１−５について一審被告が貢献した程度（争点１−２）
ア 本件ジョイントライセンスプログラム
本件発明１−５は、音楽用ＣＤをコンピュータ分野に応用することを 可能とするためのエラー訂正技術であり、従来の音楽ＣＤの誤り訂正率＼nが訂正後１０-９〜１０-１０であったのに対し、１０-１２まで改善すること ができ、データの信頼性が高まり、コンピュータのデータストレージと しての使用を可能としたものである（前記１ ウ ）。本件特許１−５ は、ＣＤ-ＲＯＭ等の規格必須特許に採用される（同１ ウ ）など、技 術的価値は高いといえる。
他方で、本件発明１−５は、第１及び第２のクロスインターリーブ・ リード・ソロモン符号による誤り訂正（ＣＩＲＣ）に加えて、第３のリ＼nード・ソロモン符号による誤り訂正を行うことを可能＼とする発明特定事 項を含むものである（前記１ ウ ）ところ、ＣＩＲＣは、一審被告と フィリップス社が共同で音楽用ＣＤの研究、開発の過程で発明されたも のであり（同１ ）、本件発明１−５は、こうした一審被告に蓄積され た先行技術の一部が活用された面があることは否定することができな い。また、本件発明１−５が権利化されるまでの手続において、その優 先権の基礎となる本件特許１−１及び同１−２に係る手続を含め、一審 原告の貢献はなく、米国の事務所に依頼し、米国特許商標庁の拒絶理由 に対して適宜の対応をした点を含め、一審被告の知的財産部が相当の貢 献をしたものである（同１ イ）。
さらに、一審被告とフィリップス社は、非差別的かつ開放的なオープ ンライセンスポリシーを採用して広くライセンスの機会を与える（前記 １ エ ）とともに、一審被告とフィリップス社が中心となって、ＣＤ -ＲＯＭの物理的フォーマットを作成しただけではなく、論理フォーマッ トを統一して互換性を持たせた（同１ オ ）ほか、パソコンの周辺機＼n器を接続するための伝送データ規格の統一を実現した（同１ オ ）こ とにより、パソコンやゲームソ＼フトとしてＣＤ-ＲＯＭが広く利用される ようになったといえる。
加えて、一審被告は、ＣＤ-ＲＯＭディスクを受託生産するための製造 工場を設立し、ＣＤ-ＲＯＭ駆動装置の生産能力の増産態勢を整え、また、＼nＣＤ-ＲＯＭを利用した様々な商品の企画・開発や、他業種との連携等を 行ったほか（前記１ オ ）、マーケティングプロモーションとして、 ライセンシー会議の開催、コンテンツ業界への積極的なアプローチ、標 準規格を普及させるための装置の技術開発、ライセンシーに対するテク ニカルサポートを行い（同１ オ ）、ＣＤ-ＲＯＭだけではなくＣＤＲ等のＣＤファミリー規格の改善のための研究開発やプロモーションを 行った（同１ オ ）ことが認められる。
以上の諸事情に鑑みれば、本件ジョイントライセンスプログラムにお いて一審被告が得た独占の利益に関し、一審被告の貢献度は、９５％と するのが相当である。
これに対して、一審原告は、本件発明１−５に関し、着想から具体的 なフォーマットの完成に至るまで一審原告が１人で検討し、シミュレー ションを行い、一審被告の会社設備を利用することなく就業時間外で発 明を完成させた旨主張し、その旨供述及び陳述（甲１６５）する。しか し、一審原告本人が供述等するところの発明を完成させるまでの経緯に ついては、これを裏付ける客観的証拠に乏しく、他方、これを否定する 〈Ｂ〉の陳述書（乙１３２）等の関係証拠もあるのであるから、前記１ アで認定した一審原告の関与の限度を超えて、一審原告本人の供述等 のみに沿った認定をすることは相当でない。
ところで、旧法３５条４項は、職務発明に係る相当対価の額は、その 発明により「使用者等が受けるべき利益の額」及びその発明がされるに ついて使用者等が貢献した程度を考慮して定めなければならない旨規定 するところ、同項が「使用者等が受けるべき利益の額」と規定したのは、 使用者等に対する権利承継時の客観的に見込まれる利益の額をいうもの であり、発明の実施によって現実に受けた利益に必ずしも限るのではな く、自己実施等の場合を含め、使用者等が本来得ることのできた独占的 利益を指すものと解される。
これを前提として検討するに、ＳＣＥは、一審被告とＳＭＥが共同出 資して設立された会社であり（前記１ カ ）、一審被告がプレイステ ーションシリーズの製造及び販売に関し、フィリップス社との間で、そ れぞれの保有する特許のクロスライセンスを締結していれば、ＳＣＥは 本件ジョイントライセンスプログラムにおいて改めてライセンス料を支 払う必要のない一審被告の関連会社となり、こうしたクロスライセンス 契約における一審被告の得た利益が「使用者等が受けるべき利益の額」 となるといえるが、本件全証拠を検討してみても、一審被告がプレイス テーションシリーズの製造及び販売に関してフィリップス社との間でク ロスライセンスを締結したと認めるに足りず、むしろ、一審被告は、Ｓ ＣＥに対し、プレイステーションシリーズの製造、販売又は開発等のた めに有用な一審被告保有の特許権（本件特許権１−５及び同２−１を含 む。）等の実施許諾に関するライセンス契約（ＳＣＥライセンス契約） を締結して、ＳＣＥを他社ライセンシーより優遇して同社から対価を得 ていることが認められる。
このように、一審被告が、フィリップス社と共に運用する本件ジョイ ントライセンスプログラムのライセンス対象製品であるプレイステーシ ョンシリーズの製造販売に関して、ＳＣＥを同プログラムの関連会社と してではなく１ライセンシーとして扱っている以上、同プログラムが開 放的かつ非差別的な条件でライセンスする、いわゆるオープンポリシー を採用している（前記１ エ ）ことからすれば、ＰＳ１のゲーム機本 体及びゲームディスク、ＰＳ２のゲーム機本体の製造及び販売に当たっ て一審被告が本来得ることのできた独占的利益は、ＳＣＥがフィリップ ス社との間でプレイステーションシリーズの製造及び販売に関してライ センスを受けたものと仮定した上で、同ライセンスプログラムで定めら れたロイヤルティにより計算された額に一審被告の配分率を乗じたライ センス料額により算定した額（仮想積上げ方式）であるというべきであ り、一審被告がＳＣＥライセンス契約により現実に得た利益に限る必要 はない。
なお、一審被告は、仮想積上げ方式を採用したとしても、資本関係の 全く存在しない第三者（競合他社を含む。）との関係と比較して資本関 係を有するグループ会社に特許ライセンスを行う場合には、ライセンス 料をはじめ条件面をある程度優遇することは当然であり、本件ジョイン トライセンスプログラムにおけるライセンス料がＳＣＥライセンス契約 にそのまま適用されるわけではない旨主張するが、一審原告は、この主 張を受けて、ライセンス料に８０％を乗じる範囲までは争わないものと する旨主張しており、当裁判所も、ＳＣＥが一審被告と資本関係にある ことに鑑みて、この限度での条件面の優遇の程度は不合理なものではな いものとして、以下試算する。
・・・
また、一審被告は、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●ＣＤオーディオ及びＣＤ-ＲＯＭ ドライブの特許に対するロイヤルティは、独立して請求することがで きない旨主張する。しかし、この契約条項の趣旨については措くにし ても、この契約書は、平成１６年（２００４年）頃のＤＶＤビデオプ レイヤーに関するライセンス契約に関するひな型であることがうかが われるところ、ＰＳ２が発売された平成１２年１０月２６日から本件 特許１−５が満了となる平成１７年３月２２日までの間、このひな型 のとおりに実際にライセンス契約が締結され、また、ＤＶＤプレイヤ ーのロイヤルティにＣＤ-ＲＯＭプレイヤーのロイヤルティが含まれ ることを明確に示す証拠は提出されていないから、一審被告の上記主 張を採用することは困難である（なお、前述のとおり、職務発明に係 る相当対価を算定するに当たって考慮すべき「使用者等が受けるべき 利益の額」は、使用者等に対する権利承継時の客観的に見込まれる利 益の額をいうものであり、発明の実施によって現実に受けた利益に必 ずしも限るのではないことに照らせば、仮に、上記条項に基づく形で ロイヤルティの支払がされていたとしても、そのことをもって当然に、 ＣＤ-ＲＯＭの再生機能に係る一審原告の相当対価請求権が制限され＼nるとは認め難い。）。
ｃ ＰＳ１のゲームディスクについて、ＰＳ１の発売開始日から本件特 許１−５の満了日までの各対象期間における北米販売数は、平成７年 （１９９５年）９月９日から平成１６年（２００４年）１２月３１日 までは３億７１００万本であり（甲３００）、平成１７年（２００５ 年）１月１日から同年３月２２日までは、平成１７年１月１日から同 年３月３１日までの北米販売数１００万本（甲３００）を基に日割り 計算すると、９０万本であるところ、メキシコ、カナダ分を除いた米 国分を８９％と見積もることは当事者間に争いがないから、米国販売 分は、別紙３の表２−１の左欄のとおりであるところ、●●●●●●＼n●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●当該期間における平均為替レート （甲２９６）を乗じると、同表の「一審被告が支払いを受けるべきラ＼nイセンス料」欄の記載のとおりとなるが、前記 のとおり、この８割 に相当する金額が各対象期間における一審被告が受けるべきライセン ス料の額となる（別紙４−２の「ＰＳ１ゲームディスク（ＣＤ-ＲＯＭ ディスク）（本件発明１−５関係）」の「1)一審被告が受けるべき利 益」欄参照）。
そして、本件ジョイントライセンス契約におけるＣＤ-ＲＯＭディス クの対象特許のうち本件特許１−５の貢献割合は、前記ア の「ＣＤ -ＲＯＭ Ｄｉｓｃ」欄のとおり、平成１４年度までは１／９であり、 平成１５年度以降は１／３であるので（なお、厳密には、別紙４−２ の「ＰＳ１ゲームディスク（ＣＤ-ＲＯＭディスク）（本件発明１−５ 関係）」の「１９９５．９．９〜２００４．１２．３１」欄のうち、 平成１５年度及び平成１６年度に当たる期間（２００３年４月１日か ら２００４年１２月３１日）は１／３として計算すべきであるが、一 審原告は、「１９９５．９．９〜２００４．１２．３１」のライセン ス料につき、一括して平成１４年度までと同様にその貢献割合を３／ ６．６として計算しているところ（一審原告控訴第１２準備書面６１ 頁参照）、この期間の販売本数を２００３年４月１日を境にして区分 けして特定することは困難であり、また、一審被告に不利になる算定 ではないため、一審原告の計算手法を採用して算定する。）、これを 乗じると、一審被告が受けるべき独占の利益は、別紙４−２の「ＰＳ １ゲームディスク（ＣＤ-ＲＯＭディスク）（本件発明１−５関係）」 の「2)本件特許１−５の一審被告の受けるべき利益」欄のとおりとな る。
・・・
本件発明１−５について一審被告が貢献した程度（争点１−２）
ア 本件ジョイントライセンスプログラム
本件発明１−５は、音楽用ＣＤをコンピュータ分野に応用することを 可能とするためのエラー訂正技術であり、従来の音楽ＣＤの誤り訂正率＼nが訂正後１０-９〜１０-１０であったのに対し、１０-１２まで改善すること ができ、データの信頼性が高まり、コンピュータのデータストレージと しての使用を可能としたものである（前記１ ウ ）。本件特許１−５ は、ＣＤ-ＲＯＭ等の規格必須特許に採用される（同１ ウ ）など、技 術的価値は高いといえる。
他方で、本件発明１−５は、第１及び第２のクロスインターリーブ・ リード・ソロモン符号による誤り訂正（ＣＩＲＣ）に加えて、第３のリ＼nード・ソロモン符号による誤り訂正を行うことを可能＼とする発明特定事 項を含むものである（前記１ ウ ）ところ、ＣＩＲＣは、一審被告と フィリップス社が共同で音楽用ＣＤの研究、開発の過程で発明されたも のであり（同１ ）、本件発明１−５は、こうした一審被告に蓄積され た先行技術の一部が活用された面があることは否定することができな い。また、本件発明１−５が権利化されるまでの手続において、その優 先権の基礎となる本件特許１−１及び同１−２に係る手続を含め、一審 原告の貢献はなく、米国の事務所に依頼し、米国特許商標庁の拒絶理由 に対して適宜の対応をした点を含め、一審被告の知的財産部が相当の貢 献をしたものである（同１ イ）。
さらに、一審被告とフィリップス社は、非差別的かつ開放的なオープ ンライセンスポリシーを採用して広くライセンスの機会を与える（前記 １ エ ）とともに、一審被告とフィリップス社が中心となって、ＣＤ -ＲＯＭの物理的フォーマットを作成しただけではなく、論理フォーマッ トを統一して互換性を持たせた（同１ オ ）ほか、パソコンの周辺機＼n器を接続するための伝送データ規格の統一を実現した（同１ オ ）こ とにより、パソコンやゲームソ＼フトとしてＣＤ-ＲＯＭが広く利用される ようになったといえる。
加えて、一審被告は、ＣＤ-ＲＯＭディスクを受託生産するための製造 工場を設立し、ＣＤ-ＲＯＭ駆動装置の生産能力の増産態勢を整え、また、＼nＣＤ-ＲＯＭを利用した様々な商品の企画・開発や、他業種との連携等を 行ったほか（前記１ オ ）、マーケティングプロモーションとして、 ライセンシー会議の開催、コンテンツ業界への積極的なアプローチ、標 準規格を普及させるための装置の技術開発、ライセンシーに対するテク ニカルサポートを行い（同１ オ ）、ＣＤ-ＲＯＭだけではなくＣＤＲ等のＣＤファミリー規格の改善のための研究開発やプロモーションを 行った（同１ オ ）ことが認められる。
以上の諸事情に鑑みれば、本件ジョイントライセンスプログラムにお いて一審被告が得た独占の利益に関し、一審被告の貢献度は、９５％と するのが相当である。
これに対して、一審原告は、本件発明１−５に関し、着想から具体的 なフォーマットの完成に至るまで一審原告が１人で検討し、シミュレー ションを行い、一審被告の会社設備を利用することなく就業時間外で発 明を完成させた旨主張し、その旨供述及び陳述（甲１６５）する。しか し、一審原告本人が供述等するところの発明を完成させるまでの経緯に ついては、これを裏付ける客観的証拠に乏しく、他方、これを否定する 〈Ｂ〉の陳述書（乙１３２）等の関係証拠もあるのであるから、前記１ アで認定した一審原告の関与の限度を超えて、一審原告本人の供述等 のみに沿った認定をすることは相当でない。
◆判決本文
原審はこちら。
◆平成27(ワ)11651
添付文書１
2022.07.31
令和1(ワ)26366 著作権侵害差止等請求事件 著作権 民事訴訟 令和4年5月27日 東京地方裁判所
ポスティング業務を行うために住宅地図を購入し、これを適宜縮小して複写し、これにさらに、集合住宅名、ポストの数、配布数、交差点名、道路の状況、配布禁止宅等のポスティング業務に必要な情報を書き込むなどした地図（以下「ポスティング用地図」という。）の原図を作成して、配置していた被告に対して、差止請求と3000万円の損害賠償が認められました。
一般に、地図は、地形や土地の利用状況等の地球上の現象を所定の記号に よって、客観的に表現するものであるから、個性的表＼現の余地が少なく、文 学、音楽、造形美術上の著作に比して、著作権による保護を受ける範囲が狭 いのが通例である。しかし、地図において記載すべき情報の取捨選択及びそ の表示の方法に関しては、地図作成者の個性、学識、経験等が重要な役割を＼n果たし得るものであるから、なおそこに創作性が表れ得るものということが＼nできる。そこで、地図の著作物性は、記載すべき情報の取捨選択及びその表＼n示の方法を総合して判断すべきものである。
・・・
前記(2)によれば、本件改訂により発行された原告各地図は、都市計画図等 を基にしつつ、原告がそれまでに作成していた住宅地図における情報を記載 し、調査員が現地を訪れて家形枠の形状等を調査して得た情報を書き加える などし、住宅地図として完成させたものであり、目的の地図を容易に検索す ることができる工夫がされ、イラストを用いることにより、施設がわかりや すく表示されたり、道路等の名称や建物の居住者名、住居表＼示等が記載され たり、建物等を真上から見たときの形を表す枠線である家形枠が記載された＼nりするなど、長年にわたり、住宅地図を作成販売してきた原告において、住 宅地図に必要と考える情報を取捨選択し、より見やすいと考える方法により 表示したものということができる。したがって、本件改訂により発行された＼n原告各地図は、作成者の思想又は感情が創作的に表現されたもの（著作権法＼n２条１項）と評価することができるから、地図の著作物（著作権法１０条１ 項６号）であると認めるのが相当である。また、前記(2)アのとおり、本件改訂より後に更に改訂された原告各地図は、いずれも本件改訂により発行された原告各地図の内容を備えるものであるから、同様に地図の著作物であると認めるのが相当である。なお、本件改訂より前に発行された原告各地図については、原告は、本件訴訟において、被告らにより著作権が侵害された対象として主張していないので（前記第２の４(1)（原告の主張）エ）、著作物性についての検討を要しない（以下においては、「原告各地図」という場合、特に断らない限り、本件改訂以降に発行されたものを指す。）。
(5) これに対して、被告らは、1) 地図に著作物性が認められる場合は一般的に 狭く、住宅地図は他の地図と比較して著作物性が認められる場合が更に制限 される、2) 原告各地図は、江戸時代の古地図や既存の地図、都市計画図に依 拠して作成されたものであり、創作性が発揮される余地は乏しい、3) 原告各 地図は機械的に作成され、正確・精密であるとされることからすると、創作 性が発揮される部分は更に限定され、国土地理院は、２５００分の１の縮尺 の都市計画基本図について、著作物性が認められる可能性は低いとの見解を＼n示している、4) 過去に作成された住宅地図には家形枠が記載されたものがあ り、家形枠を用いた表現自体ありふれている、5) 原告は地図作成業務のうち 少なくとも６割を海外の会社に対して発注しており、原告各地図には独自性 がないとして、原告各地図には著作物性が認められないと主張する。 しかし、上記1)については、前記(1)のとおり、地図の著作物性は、記載す べき情報の取捨選択及びその表示の方法を総合して判断すべきものであると＼nころ、前記(4)のとおり、原告各地図は、その作成方法、内容等に照らして、 作成者の個性が発現したものであって、その思想又は感情を創作的に表現し＼nたものと評価できるから、地図の著作物であると認められる。 上記2)については、原告が古地図や都市計画図等を参照して原告各地図を 作成したものであったとしても、前記(2)アのとおり、原告各地図は、本件改 訂によって、都市計画図等をデータ化したものに、居住者名や建物名、地形 情報、調査員が現地を訪れて調査した家形枠の形状等を書き加えるなどして 作成されたものであり、その結果、前記(2)イの特徴を備えるに至ったもので あって、このような原告各地図の作成方法、特徴等に照らせば、原告各地図 は、都市計画図等に新たな創作的表現が付加されたものとして、著作物性を＼n有していると認められる。
上記3)については、原告各地図が正確・精密であるとしても、前記(1)のと おり、記載すべき情報の取捨選択及びその表示の方法等において創作性を発＼n揮する余地はある。また、被告らの指摘する国土地理院の見解（乙６３）は、 都市計画基本図について述べたものであり、住宅地図作成会社が作成する住 宅地図一般について述べたものではないし、上記2)について説示したとおり、 原告各地図は、都市計画図等を基図としてデータ化した上、これに種々の情 報を書き加えるなどすることで、住宅地図として完成させたものであるから、 国土地理院の上記見解は原告各地図に当てはまるものではない。さらに、前 記(2)イのとおり、原告各地図は、地図の４辺に目盛りが振られ、当該地図の 上、右上、右、右下、下、左下、左及び左上の各位置にある地図の番号が記 載されており、目的とする地図を検索しやすいものとなっている上、信号機 やバス停等がイラストを用いてわかりやすく表示されたり、建物等の居住者＼n名や店舗名等を記載することにより住居表示についてもわかりやすくする工＼n夫がされているなどの特徴を有するのに対し、証拠（乙７０ないし７３）に よれば、都市計画基本図にはこのような特徴が全くないことが認められ、原 告各地図と都市計画基本図とでは、そもそも性質が異なることから、同列に 論じることはできない。
上記4)については、住宅地図において家形枠を記載することがよくあると しても、原告各地図における家形枠の具体的な表現がありふれていることを＼n認めるに足りる証拠はないから、直ちに原告各地図の著作物性を否定するこ とはできないというべきである。
上記5)については、原告が原告各地図の作成業務を海外の会社に発注して いることのみをもって、原告各地図の独自性を否定し、ひいては、その著作 物性を否定することはできないというべきである。
一般に、地図は、地形や土地の利用状況等の地球上の現象を所定の記号に よって、客観的に表現するものであるから、個性的表＼現の余地が少なく、文 学、音楽、造形美術上の著作に比して、著作権による保護を受ける範囲が狭 いのが通例である。しかし、地図において記載すべき情報の取捨選択及びそ の表示の方法に関しては、地図作成者の個性、学識、経験等が重要な役割を＼n果たし得るものであるから、なおそこに創作性が表れ得るものということが＼nできる。そこで、地図の著作物性は、記載すべき情報の取捨選択及びその表＼n示の方法を総合して判断すべきものである。
・・・
前記(2)によれば、本件改訂により発行された原告各地図は、都市計画図等 を基にしつつ、原告がそれまでに作成していた住宅地図における情報を記載 し、調査員が現地を訪れて家形枠の形状等を調査して得た情報を書き加える などし、住宅地図として完成させたものであり、目的の地図を容易に検索す ることができる工夫がされ、イラストを用いることにより、施設がわかりや すく表示されたり、道路等の名称や建物の居住者名、住居表＼示等が記載され たり、建物等を真上から見たときの形を表す枠線である家形枠が記載された＼nりするなど、長年にわたり、住宅地図を作成販売してきた原告において、住 宅地図に必要と考える情報を取捨選択し、より見やすいと考える方法により 表示したものということができる。したがって、本件改訂により発行された＼n原告各地図は、作成者の思想又は感情が創作的に表現されたもの（著作権法＼n２条１項）と評価することができるから、地図の著作物（著作権法１０条１ 項６号）であると認めるのが相当である。また、前記(2)アのとおり、本件改訂より後に更に改訂された原告各地図は、いずれも本件改訂により発行された原告各地図の内容を備えるものであるから、同様に地図の著作物であると認めるのが相当である。なお、本件改訂より前に発行された原告各地図については、原告は、本件訴訟において、被告らにより著作権が侵害された対象として主張していないので（前記第２の４(1)（原告の主張）エ）、著作物性についての検討を要しない（以下においては、「原告各地図」という場合、特に断らない限り、本件改訂以降に発行されたものを指す。）。
(5) これに対して、被告らは、1) 地図に著作物性が認められる場合は一般的に 狭く、住宅地図は他の地図と比較して著作物性が認められる場合が更に制限 される、2) 原告各地図は、江戸時代の古地図や既存の地図、都市計画図に依 拠して作成されたものであり、創作性が発揮される余地は乏しい、3) 原告各 地図は機械的に作成され、正確・精密であるとされることからすると、創作 性が発揮される部分は更に限定され、国土地理院は、２５００分の１の縮尺 の都市計画基本図について、著作物性が認められる可能性は低いとの見解を＼n示している、4) 過去に作成された住宅地図には家形枠が記載されたものがあ り、家形枠を用いた表現自体ありふれている、5) 原告は地図作成業務のうち 少なくとも６割を海外の会社に対して発注しており、原告各地図には独自性 がないとして、原告各地図には著作物性が認められないと主張する。 しかし、上記1)については、前記(1)のとおり、地図の著作物性は、記載す べき情報の取捨選択及びその表示の方法を総合して判断すべきものであると＼nころ、前記(4)のとおり、原告各地図は、その作成方法、内容等に照らして、 作成者の個性が発現したものであって、その思想又は感情を創作的に表現し＼nたものと評価できるから、地図の著作物であると認められる。 上記2)については、原告が古地図や都市計画図等を参照して原告各地図を 作成したものであったとしても、前記(2)アのとおり、原告各地図は、本件改 訂によって、都市計画図等をデータ化したものに、居住者名や建物名、地形 情報、調査員が現地を訪れて調査した家形枠の形状等を書き加えるなどして 作成されたものであり、その結果、前記(2)イの特徴を備えるに至ったもので あって、このような原告各地図の作成方法、特徴等に照らせば、原告各地図 は、都市計画図等に新たな創作的表現が付加されたものとして、著作物性を＼n有していると認められる。
上記3)については、原告各地図が正確・精密であるとしても、前記(1)のと おり、記載すべき情報の取捨選択及びその表示の方法等において創作性を発＼n揮する余地はある。また、被告らの指摘する国土地理院の見解（乙６３）は、 都市計画基本図について述べたものであり、住宅地図作成会社が作成する住 宅地図一般について述べたものではないし、上記2)について説示したとおり、 原告各地図は、都市計画図等を基図としてデータ化した上、これに種々の情 報を書き加えるなどすることで、住宅地図として完成させたものであるから、 国土地理院の上記見解は原告各地図に当てはまるものではない。さらに、前 記(2)イのとおり、原告各地図は、地図の４辺に目盛りが振られ、当該地図の 上、右上、右、右下、下、左下、左及び左上の各位置にある地図の番号が記 載されており、目的とする地図を検索しやすいものとなっている上、信号機 やバス停等がイラストを用いてわかりやすく表示されたり、建物等の居住者＼n名や店舗名等を記載することにより住居表示についてもわかりやすくする工＼n夫がされているなどの特徴を有するのに対し、証拠（乙７０ないし７３）に よれば、都市計画基本図にはこのような特徴が全くないことが認められ、原 告各地図と都市計画基本図とでは、そもそも性質が異なることから、同列に 論じることはできない。
上記4)については、住宅地図において家形枠を記載することがよくあると しても、原告各地図における家形枠の具体的な表現がありふれていることを＼n認めるに足りる証拠はないから、直ちに原告各地図の著作物性を否定するこ とはできないというべきである。
上記5)については、原告が原告各地図の作成業務を海外の会社に発注して いることのみをもって、原告各地図の独自性を否定し、ひいては、その著作 物性を否定することはできないというべきである。
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2022.07.31
令和3(行ケ)10069 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年6月22日 知的財産高等裁判所
薬について、無効審判において、訂正請求がなされ無効理由なしと判断されました。知財高裁は、予測できない効果ではないとして、これを取り消しました。＼n
本件明細書を見ると、実施例１において、高リスク患者 では、１００単位週１回投与群における新規椎体骨折の発生率は、い ずれも実質的なプラセボである５単位週１回投与群における発生率に 対して有意差が認められるが、低リスク患者では、１００単位週１回 投与群における新規椎体骨折の発生率は、いずれも、５単位週１回投 与群における発生率に対して有意差が認められなかったと記載されて いるのにとどまる（【００８６】ないし【００９６】、【表６】ないし【表＼ １１】）ところ、誤記等を修正して再解析したとする数値（前記１(2)オ） に基づいても、低リスク患者の新規椎体骨折についていえば、１００ 単位週１回投与群１１人と５単位週１回投与群１０人について、それ ぞれ、ただ１人の骨折例数があったというものであり、このような少 ない症例数のもとでは、上記プラセボ投与群の骨折発生率と対比した 場合の骨折発生率の低下割合（ＲＲＲ）は、骨折例数が１件増減した だけでその値が大きく変動することは明らかであるし、そもそも、低 リスク患者を対象とした場合は、５単位週１回投与群であっても骨折 例数が少なく、５単位週１回投与群の骨折発生率に対する、１００単 位週１回投与群の骨折発生率の低下割合であるＲＲＲの値が、高リス ク患者に対するそれに対して小さいのは当然のことといえる。
この点、被告は、３条件充足患者における骨折抑制効果がプラセボ に対する関係で有意差があり、非３条件充足患者における骨折抑制効 果がプラセボに対する関係で有意差が無ければ、直ちに、本件発明１ の骨粗鬆症治療剤が３条件充足患者に対して優れた効果を有するとい える旨主張する。しかしながら、有意差が無いということは効果が優れているかどうか不明であるということにすぎず、効果が優れていないということを直ちに意味するものではないし、有意差が無かったことが症例数が不足していることによることも否定できない（甲３０、３５）から、上記のような結論の導出は適当でない。したがって、実施例１をみても、高リスク患者に対するＰＴＨの骨折抑制効果が、低リスク患者に対するＰＴＨの骨折抑制効果よりも高いということを理解することはできない。
本件明細書を見ると、実施例１において、高リスク患者 では、１００単位週１回投与群における新規椎体骨折の発生率は、い ずれも実質的なプラセボである５単位週１回投与群における発生率に 対して有意差が認められるが、低リスク患者では、１００単位週１回 投与群における新規椎体骨折の発生率は、いずれも、５単位週１回投 与群における発生率に対して有意差が認められなかったと記載されて いるのにとどまる（【００８６】ないし【００９６】、【表６】ないし【表＼ １１】）ところ、誤記等を修正して再解析したとする数値（前記１(2)オ） に基づいても、低リスク患者の新規椎体骨折についていえば、１００ 単位週１回投与群１１人と５単位週１回投与群１０人について、それ ぞれ、ただ１人の骨折例数があったというものであり、このような少 ない症例数のもとでは、上記プラセボ投与群の骨折発生率と対比した 場合の骨折発生率の低下割合（ＲＲＲ）は、骨折例数が１件増減した だけでその値が大きく変動することは明らかであるし、そもそも、低 リスク患者を対象とした場合は、５単位週１回投与群であっても骨折 例数が少なく、５単位週１回投与群の骨折発生率に対する、１００単 位週１回投与群の骨折発生率の低下割合であるＲＲＲの値が、高リス ク患者に対するそれに対して小さいのは当然のことといえる。
この点、被告は、３条件充足患者における骨折抑制効果がプラセボ に対する関係で有意差があり、非３条件充足患者における骨折抑制効 果がプラセボに対する関係で有意差が無ければ、直ちに、本件発明１ の骨粗鬆症治療剤が３条件充足患者に対して優れた効果を有するとい える旨主張する。しかしながら、有意差が無いということは効果が優れているかどうか不明であるということにすぎず、効果が優れていないということを直ちに意味するものではないし、有意差が無かったことが症例数が不足していることによることも否定できない（甲３０、３５）から、上記のような結論の導出は適当でない。したがって、実施例１をみても、高リスク患者に対するＰＴＨの骨折抑制効果が、低リスク患者に対するＰＴＨの骨折抑制効果よりも高いということを理解することはできない。
◆判決本文
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2022.07.31
令和3(行ウ)381 その他 行政訴訟 令和4年6月28日 東京地方裁判所
「八丁味噌」について愛知の組合が地理的表示として申＼請をして認められました。岡崎の業者が、これに不服申立を行いましたが、出訴期間を徒過していました。岡崎の会社は、自分たちの製法こそ、「八丁味噌」と主張しているようですので、発展的解消は難しいのかもしれません。＼n
前提事実によれば、原告は、平成２９年１２月１６日頃、本件処分があった ことを知ったところ、原告は、令和３年９月１７日、本件処分の取消しを求め る本件訴えを提起したことが認められる。そうすると、本件訴えの提起は、本 件処分があったことを知った日から６か月を経過してされたものであるから、 行訴法１４条１項本文所定の出訴期間を徒過しているものと認められる。 したがって、本件訴えは、出訴期間を経過したものとして、同項ただし書に いう「正当な理由」がない限り、不適法である。 これに対し、原告は、本件処分について八丁組合が本件審査請求をしている ところ、八丁組合がした本件審査請求は、実質的には原告が行ったものと同視 することができるから、原告は行訴法１４条３項本文に規定する「審査請求を した者」に当たり、本件訴えはその出訴期間を遵守するものである旨主張する。 しかしながら、前提事実によれば、本件審査請求をした者は八丁組合であり、 原告と八丁組合の法人格は異なるものであるから、原告が上記にいう「審査請 求をした者」に該当しないことは明らかである。そもそも、原告は、八丁組合 が本件審査請求をした場合であっても、行訴法１４条１項にいう出訴期間経過 前に本件処分に係る取消訴訟を提起することができたのであるから、下記２に おいて検討するとおり、同項にいう「正当な理由」がある場合に限り、原告は 本件訴えを提起することができるものと解するのが相当である。そうすると、 原告の主張は、上記判断を左右するに至らない。
前提事実によれば、原告は、平成２９年１２月１６日頃、本件処分があった ことを知ったところ、原告は、令和３年９月１７日、本件処分の取消しを求め る本件訴えを提起したことが認められる。そうすると、本件訴えの提起は、本 件処分があったことを知った日から６か月を経過してされたものであるから、 行訴法１４条１項本文所定の出訴期間を徒過しているものと認められる。 したがって、本件訴えは、出訴期間を経過したものとして、同項ただし書に いう「正当な理由」がない限り、不適法である。 これに対し、原告は、本件処分について八丁組合が本件審査請求をしている ところ、八丁組合がした本件審査請求は、実質的には原告が行ったものと同視 することができるから、原告は行訴法１４条３項本文に規定する「審査請求を した者」に当たり、本件訴えはその出訴期間を遵守するものである旨主張する。 しかしながら、前提事実によれば、本件審査請求をした者は八丁組合であり、 原告と八丁組合の法人格は異なるものであるから、原告が上記にいう「審査請 求をした者」に該当しないことは明らかである。そもそも、原告は、八丁組合 が本件審査請求をした場合であっても、行訴法１４条１項にいう出訴期間経過 前に本件処分に係る取消訴訟を提起することができたのであるから、下記２に おいて検討するとおり、同項にいう「正当な理由」がある場合に限り、原告は 本件訴えを提起することができるものと解するのが相当である。そうすると、 原告の主張は、上記判断を左右するに至らない。
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2022.07.31
令和3(行ケ)10070 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年6月28日 知的財産高等裁判所
進歩性違反なしとした審決を取り消しました。理由は引用文献の認定誤りです。
本件審決は、甲２において、制御端末１１０から複数の家電機器に対す る制御命令は、家電機器の制御部に対して実行されるものであるから、制 御端末１１０は家電機器の駆動部に接続して制御する装置ではなく、また、 甲３において、ＡＶ用集中制御装置(12)から複数のＡＶ用機器(14)に対す る制御命令は、家電機器の制御部に対して実行されるものであるから、Ａ Ｖ用集中制御装置(12)はＡＶ用機器の駆動部に接続して制御する装置では ないので、いずれも、本件発明１の「駆動部に接続されたマイクロコント ローラ」に相当するものではないと解釈した。しかし、甲２及び甲３に記 載された技術的事項は、前記(3)ア(イ)、イ(イ)のとおり認定されるものであ って、本件審決のように、制御端末１１０が家電機器の駆動部に接続して 制御する装置ではないこと、ＡＶ用集中制御装置(12)がＡＶ用機器の駆動 部に接続して制御する装置ではないことと限定的に解釈すべき根拠はな く、本件審決による甲２及び甲３の記載事項から把握される技術の認定に は誤りがある。したがって、被告の上記主張は採用することはできない。
イ 以上のとおり、甲２及び甲３に記載された技術的事項は、前記(3)ア(イ)、 イ(イ)のとおり認定されるものであって、本件審決による認定は誤りであ るから、取消事由８は理由がある。
本件審決は、甲２において、制御端末１１０から複数の家電機器に対す る制御命令は、家電機器の制御部に対して実行されるものであるから、制 御端末１１０は家電機器の駆動部に接続して制御する装置ではなく、また、 甲３において、ＡＶ用集中制御装置(12)から複数のＡＶ用機器(14)に対す る制御命令は、家電機器の制御部に対して実行されるものであるから、Ａ Ｖ用集中制御装置(12)はＡＶ用機器の駆動部に接続して制御する装置では ないので、いずれも、本件発明１の「駆動部に接続されたマイクロコント ローラ」に相当するものではないと解釈した。しかし、甲２及び甲３に記 載された技術的事項は、前記(3)ア(イ)、イ(イ)のとおり認定されるものであ って、本件審決のように、制御端末１１０が家電機器の駆動部に接続して 制御する装置ではないこと、ＡＶ用集中制御装置(12)がＡＶ用機器の駆動 部に接続して制御する装置ではないことと限定的に解釈すべき根拠はな く、本件審決による甲２及び甲３の記載事項から把握される技術の認定に は誤りがある。したがって、被告の上記主張は採用することはできない。
イ 以上のとおり、甲２及び甲３に記載された技術的事項は、前記(3)ア(イ)、 イ(イ)のとおり認定されるものであって、本件審決による認定は誤りであ るから、取消事由８は理由がある。
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2022.07.31
令和3(ワ)3824 損害賠償請求事件 商標権 民事訴訟 令和4年3月4日 東京地方裁判所
アフィリエイト報酬を目的とした紹介サイトの運営者が、競合関係にあると判断されました。原告商品はＷｉＭＡＸではないにも関わらず、ＷｉＭＡＸ競合社と比較して紹介されまていました。
不正競争防止法２条１項２１号は、競争関係にある者が他の事業者の営業上 の信用を害する虚偽の事実を告知するなどし、競争行為において有利な地位を 得ようとする行為を規定し、もって事業者間の公正な競争等を確保するもので ある。このような同号の趣旨、目的に鑑みると、不正競争防止法２条１項２１ 号に規定する「競争関係」とは、商品販売上の具体的な競争関係がある場合に 限定されるものではなく、虚偽の事実を告知又は流布した者が、他人の競争上 の地位を低下させることによって、不当な利益を得る場合をも含むと解するの が相当である。 これを本件についてみるに、前記前提事実によれば、原告はモバイルＷｉＦ ｉルーターという商品を自ら販売する事業者であるのに対し、被告はアフィリ エイターであり、原告商品と競合する商品を直接販売するものではない。 しかしながら、前記前提事実によれば、原告の需要者はモバイルＷｉＦｉル ーター等の契約を希望する者であるのに対し、本件サイトの需要者は、ＷｉＭ ＡＸの契約を希望する者であって、両商品は、いずれも携帯可能な無線通信の＼nための規格であるという点において共通しているところ、本件サイトにおいて は、本件各商品のうち、原告商品及びＢｒｏａｄ ＷｉＭＡＸを除いた本件Ｗ ｉＭＡＸ商品についてのみ、アフィリエイトリンクが設定されている。 そのため、本件サイトを閲覧した者が本件サイトを通じて商品を契約する場 合において、被告は、上記の者が原告商品を契約した場合には何らの経済的利 益を得られないのに対し、Ｂｒｏａｄ ＷｉＭＡＸを除いた本件ＷｉＭＡＸ商 品を契約した場合にはアフィリエイト報酬を得ることができることになる。 これらの事情の下においては、被告は、原告商品について虚偽の事実を告知 又は流布し、原告の競争上の地位を低下させることによって不当な利益を得る ことができる関係にあるものと認められる。 したがって、被告と原告は、「競争関係」にあるものと認めるのが相当であ る。 (2) これに対し、被告は、本件サイトにおいては、本件各商品の長所も指摘され ていること、本件各商品に関する原告の公式サイトへのリンクも紹介されてい ること、アフィリエイトリンクの設定されている本件ＷｉＭＡＸ商品につき、 公式サイトを通じて契約することを強く推奨するような文章も記載されてい ないこと、以上の事情等を指摘して、原告と被告は競争関係にない旨主張する。 しかしながら、本件サイトを閲覧した者が本件サイトを通じて商品を契約す る場合において、被告は、原告商品が契約された場合よりも、Ｂｒｏａｄ Ｗ ｉＭＡＸを除いた他の本件ＷｉＭＡＸ商品を契約された場合の方が、利益を得 られる関係にあるものと認められ、このことは、上記において説示したとおり である。そうすると、被告主張に係る事情を考慮しても、上記判断は左右され ないものというべきである。
不正競争防止法２条１項２１号は、競争関係にある者が他の事業者の営業上 の信用を害する虚偽の事実を告知するなどし、競争行為において有利な地位を 得ようとする行為を規定し、もって事業者間の公正な競争等を確保するもので ある。このような同号の趣旨、目的に鑑みると、不正競争防止法２条１項２１ 号に規定する「競争関係」とは、商品販売上の具体的な競争関係がある場合に 限定されるものではなく、虚偽の事実を告知又は流布した者が、他人の競争上 の地位を低下させることによって、不当な利益を得る場合をも含むと解するの が相当である。 これを本件についてみるに、前記前提事実によれば、原告はモバイルＷｉＦ ｉルーターという商品を自ら販売する事業者であるのに対し、被告はアフィリ エイターであり、原告商品と競合する商品を直接販売するものではない。 しかしながら、前記前提事実によれば、原告の需要者はモバイルＷｉＦｉル ーター等の契約を希望する者であるのに対し、本件サイトの需要者は、ＷｉＭ ＡＸの契約を希望する者であって、両商品は、いずれも携帯可能な無線通信の＼nための規格であるという点において共通しているところ、本件サイトにおいて は、本件各商品のうち、原告商品及びＢｒｏａｄ ＷｉＭＡＸを除いた本件Ｗ ｉＭＡＸ商品についてのみ、アフィリエイトリンクが設定されている。 そのため、本件サイトを閲覧した者が本件サイトを通じて商品を契約する場 合において、被告は、上記の者が原告商品を契約した場合には何らの経済的利 益を得られないのに対し、Ｂｒｏａｄ ＷｉＭＡＸを除いた本件ＷｉＭＡＸ商 品を契約した場合にはアフィリエイト報酬を得ることができることになる。 これらの事情の下においては、被告は、原告商品について虚偽の事実を告知 又は流布し、原告の競争上の地位を低下させることによって不当な利益を得る ことができる関係にあるものと認められる。 したがって、被告と原告は、「競争関係」にあるものと認めるのが相当であ る。 (2) これに対し、被告は、本件サイトにおいては、本件各商品の長所も指摘され ていること、本件各商品に関する原告の公式サイトへのリンクも紹介されてい ること、アフィリエイトリンクの設定されている本件ＷｉＭＡＸ商品につき、 公式サイトを通じて契約することを強く推奨するような文章も記載されてい ないこと、以上の事情等を指摘して、原告と被告は競争関係にない旨主張する。 しかしながら、本件サイトを閲覧した者が本件サイトを通じて商品を契約す る場合において、被告は、原告商品が契約された場合よりも、Ｂｒｏａｄ Ｗ ｉＭＡＸを除いた他の本件ＷｉＭＡＸ商品を契約された場合の方が、利益を得 られる関係にあるものと認められ、このことは、上記において説示したとおり である。そうすると、被告主張に係る事情を考慮しても、上記判断は左右され ないものというべきである。
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2022.07.29
令和3(ネ)10096 競業行為差止等請求本訴・損害賠償請求反訴控訴事件、同附帯控訴事件 商標権 民事訴訟 令和4年6月30日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
1審と同様に、商標権の行使が権利濫用と認定されました。原告Aと被告Bが婚姻していたなど特殊事情があります。
これに対し１審原告は、１審被告ＹとＡ間の「ギャラリーアートポイント」 の名称等に係る紛争に至る経緯や、１審原告が、１審被告Ｙとの婚姻中から、 個人事業主として、「ギャラリーアートポイント」の名称を自らの事業の表示＼nとして使用してきたものであり、１審被告Ｙが主、１審原告が従であるよう な関係にもなく、双方が対等な立場にあったこと、１審原告の事業は、１審 原告と１審被告Ｙが別居した以降、１審被告Ｙと完全に独立していることか らすると、原告商標に１審原告独自の信用が化体しており、本件商号及び被 告ら標章１が正当に帰属すべきは１審被告Ｙであったものとはいえないから、 １審原告による１審被告らに対する原告商標権に基づく権利行使は、権利の 濫用に当たらない旨主張する。
しかしながら、前記(1)で説示したとおり、1)１審原告と１審被告Ｙは、１ 審原告及び１審被告Ｙの両名が賃借人として契約した本件賃貸借契約が存続 する限りにおいては、別居後の合意に基づいて、１審原告及び１審被告Ｙが、 本件事務所において、それぞれ本件商号及び被告ら標章１あるいは原告商標 を使用した貸画廊（本件画廊）の営業を行うことを妨げてはならない旨の義 務を相互に負っていること、2)１審原告による原告商標に係る商標登録出願 は、１審原告が１審被告Ｙとの別居後の交渉を自己に有利に進める手段を得 るために行われたものとうかがわれ、１審被告Ｙとの関係では、正当なもの とはいえないことに照らすと、１審原告の上記主張は、原告商標に１審原告 独自の信用が化体しているかどうかを検討するまでもなく、採用することが できない。
(3) 以上によれば、その余の点について判断するまでもなく、１審原告の１審 被告らに対する原告商標権に基づく差止請求及び１審被告Ｙに対する原告商 標権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求は、いずれも理由がない。
これに対し１審原告は、１審被告ＹとＡ間の「ギャラリーアートポイント」 の名称等に係る紛争に至る経緯や、１審原告が、１審被告Ｙとの婚姻中から、 個人事業主として、「ギャラリーアートポイント」の名称を自らの事業の表示＼nとして使用してきたものであり、１審被告Ｙが主、１審原告が従であるよう な関係にもなく、双方が対等な立場にあったこと、１審原告の事業は、１審 原告と１審被告Ｙが別居した以降、１審被告Ｙと完全に独立していることか らすると、原告商標に１審原告独自の信用が化体しており、本件商号及び被 告ら標章１が正当に帰属すべきは１審被告Ｙであったものとはいえないから、 １審原告による１審被告らに対する原告商標権に基づく権利行使は、権利の 濫用に当たらない旨主張する。
しかしながら、前記(1)で説示したとおり、1)１審原告と１審被告Ｙは、１ 審原告及び１審被告Ｙの両名が賃借人として契約した本件賃貸借契約が存続 する限りにおいては、別居後の合意に基づいて、１審原告及び１審被告Ｙが、 本件事務所において、それぞれ本件商号及び被告ら標章１あるいは原告商標 を使用した貸画廊（本件画廊）の営業を行うことを妨げてはならない旨の義 務を相互に負っていること、2)１審原告による原告商標に係る商標登録出願 は、１審原告が１審被告Ｙとの別居後の交渉を自己に有利に進める手段を得 るために行われたものとうかがわれ、１審被告Ｙとの関係では、正当なもの とはいえないことに照らすと、１審原告の上記主張は、原告商標に１審原告 独自の信用が化体しているかどうかを検討するまでもなく、採用することが できない。
(3) 以上によれば、その余の点について判断するまでもなく、１審原告の１審 被告らに対する原告商標権に基づく差止請求及び１審被告Ｙに対する原告商 標権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求は、いずれも理由がない。
◆判決本文
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2022.07.24
令和3(行ケ)10158 審決取消請求事件 意匠権 行政訴訟 令和4年6月28日 知的財産高等裁判所
『Wayback Machine』に保存・公開されている意匠を引用意匠として拒絶審決が成されました。知財高裁は審決を維持しました。争点は、本願意匠の意匠に係る物品は、『工具の落下防止コード』であり、部分意匠です。引用意匠はヨット用ハーネスライン（安全ベルト）ですが、創作容易か否かです。
ア 創作容易性の判断方法
・・・
さらに、出願された意匠が、物品等の部分について意匠登録を受けよ うとするものである場合は、その創作非容易性の判断に当たり、「意匠登 録を受けようとする部分」の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの 結合や、用途及び機能を考慮するとともに、「意匠登録を受けようとする部分」を、当該物品等の全体の形状、模様若しくは色彩若しくはこれら＼nの結合の中において、その位置、その大きさ、その範囲とすることが、 当業者にとって容易であるか否かについても考慮して判断すべきである。 そして、意匠法３条２項は、物品との関係を離れた抽象的なモチーフ を基準として、それから当業者が容易に創作することができる意匠でな いことを登録要件としたものであって、創作非容易というためには、物 品の同一又は類似という制限をはずし、上記周知のモチーフを基準とし て、当業者の立場からみた意匠の着想の新しさや独創性を要すると解す べきであり（最判昭和４９年３月１９日同４５年（行ツ）第４５号民集 ２８巻２号３０８頁、最判昭和５０年２月２８日同４８年（行ツ）第８ ２号最高裁裁判集民事１１４号２８７頁参照）、本願意匠に係る物品と厳 密には同一といえなくても、それと目的又は機能を共通にし、製造又は販売等する業者が共通している物品は、本願意匠に係る物品の当業者が＼nその形状等を当然に目にするものと推認されるから、同一の物品分野に 属するものとして、創作容易性を判断する際の資料となるものと解すべ きである。
イ 本件審決における創作容易性の判断の適否
(ア) 物品分野について
ａ 本願意匠に係る物品である「工具の落下防止コード」は、一方を 人側に、他方を各種工具に取り付けて、人が所持する工具の落下を 防止するものであり、他方、引用意匠２に係る物品である「ハーネ スライン」（安全ベルト）は、一方をヨットのフレーム等側に、他方 を人側に取り付けて、ヨットから人が落下するのを防止するもので あって、落下防止を図るという目的において共通する。また、いず れも、全体が帯状で両端に取付具を有するという形状は共通してお り、一方の端を、落下の防止を図ろうとする目的物に取り付け、他 方の端を、固定された物の側に取り付け、固定された物から目的物 が落下するのを防止するという機能も共通する。いずれの材質・形態についても、目的物の落下を防ぐために必要十＼分な強度を有し、取付けや落下の防止が確実・容易にできることが要請される。この ように、本願意匠に係る物品である「工具の落下防止コード」と引 用意匠２に係る物品である「ハーネスライン」（安全ベルト）は、目 的、機能、材質・形態に要請される事項が共通する。
ｂ 本願意匠に係る物品等の製造販売の実態は、次のとおり認められ る。
(a)甲１（本件審決別紙第２）、乙６の１、２によれば、「播州三木 の道具屋『アルデ』」（以下「アルデ」という。）のウェブサイトに おいて、その一番上に「大工さんの道具箱！大工道具・金物の専 門通販なら三木金物オンラインショップ『アルデ』」との記載があ り、「カテゴリー一覧」の中に、「鋸（のこぎり）」、「ハンマー」、 「マリン」等とともに「安全用品・ロープ」の項目があり、「安全 用品・ロープ」の項目の中に、「その他」、「墜落制止用器具」等の 項目があり、「その他」の中に引用意匠１の「【NRK】布製安全コ ード 赤 ３kg（落下防止コード）」が掲載されており、「墜落制 止用器具」の中にランヤード、安全帯などが掲載されている。 そうすると、アルデのウェブサイトでは、工具の落下防止コー ドと、人の落下を防ぐ安全用コードが販売されていることが認め られる。
(b)甲４（本件審決別紙第５）は、「【プロ志向】職人の為の安全帯 ハーネス・作業用品専門店 梅春 いちや 総本店」（以下「いち や」という。）のウェブサイトであり、「CATEGORIES」（カテゴ リーズ）の中に、「ハーネス」、「ハーネス＋ランヤードセット」、 「ハーネス対応ランヤード」、「１本つり安全帯」、「ランヤード」、 「安全帯胴ベルト・付属品」等の項目があり、「安全帯胴ベルト・ 付属品」の項目の中の「落下防止対策」、「安全コード」の細項目 の中に「【NRK】布製 安全コード ３kg 【セーフティコード】 落下防止コード」が掲載されている。 そうすると、いちやのウェブサイトでは、工具の落下防止コー ドと、ハーネスやランヤードなどの人の落下を防ぐ安全用コード が販売されていることが認められる。
(c) 乙７は、作業服・作業用品専門店「ZOOM」（以下「ZOOM」と いう。）のウェブサイトであり、「Category」（カテゴリー）の中に、 「フルハーネス」、「安全帯」等とともに「ランヤード」、「落下防 止対策用品」の項目があり、「落下防止対策用品」の項目の中に、 工具の落下防止コードが掲載されている。 そうすると、ZOOM のウェブサイトでは、工具の落下防止コー ドと、ハーネスや安全帯などの人の落下を防ぐ安全用コードが販 売されていることが認められる。
(d) 乙８は、「第５５回全国建設業労働災害防止大会 in 横浜」、「安 全衛生保護具・測定機器・安全標識等 展示会」のパンフレット であり、出展企業の一つである「スリーエム ジャパン(株)」の主 な取扱品目として、「工具落下防止用製品」とともに「ハーネス型 安全帯」、「ランヤード」が記載されており、工具の落下防止コー ドと、ハーネス、安全帯、ランヤードなどの人の落下を防ぐ安全 用コードの双方を製造又は販売している会社があることが認めら れる。
(e)甲５（本件審決別紙第６）は、株式会社 TOWA のウェブサイト であり、「高所作業＆ガラスクリーニング」、「レスキュー＆タクテ ィカル」、「マリン」の項目に分けられている。また、甲７（本件 審決別紙第８）は、株式会社 TOWA のカタログであり、「ツール ランヤード」（落下防止用ランヤード）が掲載されていることが認 められる（「ランヤード」という用語は、人の体を支えるものを指 すために用いられる場合が多いが、甲７（本件審決別紙第８）に 示されたものは、「ツールランヤード」と記載されているので、工 具の落下防止コードであると認められる。）。 本願意匠の「工具の落下防止コード」は、高所作業やガラスク リーニングで使われるものであり、他方、引用意匠２の「ハーネ スライン」は、ヨット用で、マリンスポーツで使われるものであ るところ、甲５（本件審決別紙第６）によれば、株式会社 TOWA でヨット用ハーネスが販売されているか否かは定かでないが、高 所作業やガラスクリーニングで使われるものとマリンスポーツで 使われるものが同一の業者により販売されていることは認められ る。 また、乙１０、１１によれば、コードとフック等による構成により落下防止が配慮された安全用のコードに係るものとして、工＼n具の落下防止用のコードと人の落下防止用のコードが、高所作業 において同時に使用されていることが認められる。
ｃ(a) さらに、甲９公報の【考案の詳細な説明】、【背景技術】、【００ ０２】には、「工具連結用索具として、従来、例えば実用新案登録 第３１５６５０４号の工具用安全策具や、特開２０１２−２４８ ７０号の工具用安全索具や、特開２０１２−２００３１０号のラ ンヤードなどが提案されている。これらは、いずれも作業範囲に 余裕をもって届く範囲の長さで伸縮自在なスプリングに可撓性を 有する被覆体を被せ、その両端をフックやリングに連結した構成からなっている。」と記載されている。上記「特開２０１２−２０＼n０３１０号のランヤード」は、人体を吊下し得る強度を有するラ ンヤードであり（乙５）、引用意匠２の「ハーネスライン」と同様 に人の落下を防止する安全用コードであると認められる。上記甲 ９公報の記載は、工具の落下防止コードである上記「実用新案登 録第３１５６５０４号の工具用安全策具」（乙３）及び上記「特開 ２０１２−２４８７０号の工具用安全索具」（乙４）と、人の落下 を防止するランヤードである「特開２０１２−２００３１０号の ランヤード」（乙５）を、同様の構成を有するものとして同列に記載しており、これによっても、工具の落下防止コードと、人の落＼n下を防止するハーネスライン等の安全用コードが、同じ種類の物 品として認識されていることが認められる。
(b) 乙９公報の考案は、【背景技術】【０００２】及び【０００３】 等の記載によれば、工具用落下防止安全ロープを実施対象の一つ にあげている安全用ロープに係る考案であることが認められ、【考 案の概要】、【考案が解決しようとする課題】、【００１８】に、「図 ７に示すのは、該連結部の両端がエクササイズハンドル８０に設 けられる実施形態で、また、弾力ロープはそれぞれ、複数の連結 で使用される場合であり、本考案の弾力ロープの特性によって、 筋力トレーニング器具として用いられ、または、本考案の弾力ロ ープを海上でのサーフィンボードの安全ロープ（図示省略）とし て用いられてもよいが、弾力ロープの両端をそれぞれサーフィン ボードとプレヤーの踝につなぐことにより、プレヤーの安全性を 守り、サーフィンボードの漂流などを防ぐ効果がある。」と記載さ れていることから、マリンスポーツも危険を伴う分野の一つとし て、コードとフック等による構成により落下防止が配慮された、安全用のコードに係る物品が用いられる分野の一つとして想定さ＼nれていることが認められる。
ｄ(a) 本願意匠に係る物品である「工具の落下防止コード」と引用意 匠２に係る物品である「ハーネスライン」（安全ベルト）は、落下 を防止する対象において、工具と人体という違いがあり、対象の 重量等の違いに応じて、構成部材の寸法、材質、強度などが異なる場合があると推認される。また、本願意匠に係る物品である「工＼n具の落下防止コード」は、主として高所作業において用いられる のに対し、引用意匠２に係る物品である「ハーネスライン」（安全 ベルト）はヨット用であり、マリンスポーツにおいて使用される ものである。そのため、本願意匠に係る物品と引用意匠２に係る 物品は、厳密には同一の商品とはいい難い面がある。
(b) しかし、本願意匠に係る物品である「工具の落下防止コード」 と引用意匠２に係る物品である「ハーネスライン」（安全ベルト） は、前記ａのとおり、目的、機能、材質・形態に要請される事項が共通し、前記ｂ(a)ないし(c)のとおり、工具の落下防止コードと、 人の落下を防ぐハーネスやランヤードなどの安全用コードが同じ 業者のウェブサイトで販売されていることが認められ、前記ｂ(d) のとおり、工具の落下防止コードと、ハーネス、安全帯、ランヤ ードなどの人の落下を防ぐ安全用コードの双方を製造又は販売し ている会社があることが認められる。また、前記ｃ(a)、(b)のとお り、工具の落下防止コードと、ハーネスライン、ランヤードなど の人の落下を防止する安全用コードが、同じ種類の物品として認 識されていることなども認められる。
そして、前記ｂ(e)のとおり、高所作業やガラスクリーニングで 使われるものとマリンスポーツで使われるものが同一の業者によ り販売されていることが認められ、前記ｃ(b)のとおり、マリンス ポーツも危険を伴う分野の一つとして、コードとフック等による 構成により落下防止が配慮された、安全用のコードに係る物品が用いられる分野の一つとして想定されていることが認められるこ＼nとからすると、用途において、高所作業とマリンスポーツという 違いがあったとしても、それ故に、本願意匠に係る物品を取り扱 う当業者が引用意匠２に係る物品を目にすることが否定されるこ とはない。
そうすると、本願意匠に係る物品である工具の落下防止コード を取り扱う当業者は、人の落下を防ぐ安全用コードの形状等を当 然に目にするものと認められ、人の落下を防ぐ安全用コードに属 する引用意匠２に係る物品である「ハーネスライン」（安全ベルト） についても、その形状等を当然に目にするものと推認されるから、 引用意匠２に係る物品は、同一の物品分野に属するものとして、 本願意匠の創作容易性を判断する際の資料となるものと認められ る。
ｅ 以上によれば、本願意匠に係る物品である「工具の落下防止コー ド」と引用意匠２に係る物品である「ハーネスライン」（安全ベルト） は同一分野の物品であるとして、引用意匠２に基づいて本願意匠の 容易想到性を判断することができるものと認めた本件審決の判断に 誤りはない。
(イ) 創作容易性について
ａ 引用意匠１及び参考意匠（本件審決別紙第４）は、本願意匠に係 る物品である「工具の落下防止コード」に係るものであり、本願意 匠に係る物品について当業者に該当する者は、引用意匠１及び参考 意匠を当然に目にするものと認められる。また、上記(ア)ｅのとお り、引用意匠２に基づいて本願意匠の容易想到性を判断することが できるものと認められる。
ｂ 本願意匠に係る物品である「工具の落下防止コード」を含む安全 用のコードという物品の分野において、コードの長手方向の一端を ナスカン状のフックとすることはごく普通に見られ、本願部分にお けるフック部の形状も、本願意匠に係る物品と同じ物品の公知意匠 である引用意匠１に示されていた。また、安全用のコードの物品の 分野において、二又に分岐する構造のものも、公知意匠である引用意匠２に示されていた。さらに、薄いテープをＤカンに巻いて帯部＼nとし、フック部の先端側と略同じ長さとする態様も、帯部より先を 蛇腹タイプの波形伸縮コードとする態様も、引用意匠１及び引用意 匠２に表れていた。甲２（３枚目）、乙１２によれば、引用意匠２の分岐根元部において、蛇腹タイプの波形伸縮コードは、内側に一山、＼n外側に一山の波打った形態を示していることが認められる。本願意 匠に係る物品である「工具の落下防止コード」において、帯部につ いて、引用意匠１のように糸を同色として目立たないようにしたも のもあり、また、縫い目を有さないようにしたものも、参考意匠（本 件審決別紙第４（図５、７））（甲３）のとおり公知であった。 そうすると、引用意匠２のフック部を、引用意匠１の形状のもの とし、帯部より先の二又に分岐した２方向のコードのうち、平たい テープ状のコードを蛇腹タイプの波形伸縮コードとし、分岐根元部 について、上下共に内側に一山、外側に一山の波打った形態とし、 帯部を縫い目がないようにして、本願意匠を創作することは、本願 意匠に係る物品と同じ安全用のコードの分野の公知の意匠（引用意 匠２）をもとに、その構成要素の一部を、同じ物品の分野で公知であった意匠と置き換え、又は同じ物品の分野で公知であった意匠を＼n寄せ集めたにすぎないものであり、そのような置き換え又は寄せ集 めに関して、当業者の立場からみて意匠の着想の新しさや独創性が あるとは認められず、そのため、本願意匠は、その意匠の属する分 野におけるありふれた手法により創作されたものであると認めら れる。
以上に検討したところによれば、本願意匠は、当業者が、本願意 匠の出願前に公知であった引用意匠１及び引用意匠２に基づいて 容易に創作をすることができたものであると認められ、同旨の本件 審決の判断に誤りはない。
ア 創作容易性の判断方法
・・・
さらに、出願された意匠が、物品等の部分について意匠登録を受けよ うとするものである場合は、その創作非容易性の判断に当たり、「意匠登 録を受けようとする部分」の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの 結合や、用途及び機能を考慮するとともに、「意匠登録を受けようとする部分」を、当該物品等の全体の形状、模様若しくは色彩若しくはこれら＼nの結合の中において、その位置、その大きさ、その範囲とすることが、 当業者にとって容易であるか否かについても考慮して判断すべきである。 そして、意匠法３条２項は、物品との関係を離れた抽象的なモチーフ を基準として、それから当業者が容易に創作することができる意匠でな いことを登録要件としたものであって、創作非容易というためには、物 品の同一又は類似という制限をはずし、上記周知のモチーフを基準とし て、当業者の立場からみた意匠の着想の新しさや独創性を要すると解す べきであり（最判昭和４９年３月１９日同４５年（行ツ）第４５号民集 ２８巻２号３０８頁、最判昭和５０年２月２８日同４８年（行ツ）第８ ２号最高裁裁判集民事１１４号２８７頁参照）、本願意匠に係る物品と厳 密には同一といえなくても、それと目的又は機能を共通にし、製造又は販売等する業者が共通している物品は、本願意匠に係る物品の当業者が＼nその形状等を当然に目にするものと推認されるから、同一の物品分野に 属するものとして、創作容易性を判断する際の資料となるものと解すべ きである。
イ 本件審決における創作容易性の判断の適否
(ア) 物品分野について
ａ 本願意匠に係る物品である「工具の落下防止コード」は、一方を 人側に、他方を各種工具に取り付けて、人が所持する工具の落下を 防止するものであり、他方、引用意匠２に係る物品である「ハーネ スライン」（安全ベルト）は、一方をヨットのフレーム等側に、他方 を人側に取り付けて、ヨットから人が落下するのを防止するもので あって、落下防止を図るという目的において共通する。また、いず れも、全体が帯状で両端に取付具を有するという形状は共通してお り、一方の端を、落下の防止を図ろうとする目的物に取り付け、他 方の端を、固定された物の側に取り付け、固定された物から目的物 が落下するのを防止するという機能も共通する。いずれの材質・形態についても、目的物の落下を防ぐために必要十＼分な強度を有し、取付けや落下の防止が確実・容易にできることが要請される。この ように、本願意匠に係る物品である「工具の落下防止コード」と引 用意匠２に係る物品である「ハーネスライン」（安全ベルト）は、目 的、機能、材質・形態に要請される事項が共通する。
ｂ 本願意匠に係る物品等の製造販売の実態は、次のとおり認められ る。
(a)甲１（本件審決別紙第２）、乙６の１、２によれば、「播州三木 の道具屋『アルデ』」（以下「アルデ」という。）のウェブサイトに おいて、その一番上に「大工さんの道具箱！大工道具・金物の専 門通販なら三木金物オンラインショップ『アルデ』」との記載があ り、「カテゴリー一覧」の中に、「鋸（のこぎり）」、「ハンマー」、 「マリン」等とともに「安全用品・ロープ」の項目があり、「安全 用品・ロープ」の項目の中に、「その他」、「墜落制止用器具」等の 項目があり、「その他」の中に引用意匠１の「【NRK】布製安全コ ード 赤 ３kg（落下防止コード）」が掲載されており、「墜落制 止用器具」の中にランヤード、安全帯などが掲載されている。 そうすると、アルデのウェブサイトでは、工具の落下防止コー ドと、人の落下を防ぐ安全用コードが販売されていることが認め られる。
(b)甲４（本件審決別紙第５）は、「【プロ志向】職人の為の安全帯 ハーネス・作業用品専門店 梅春 いちや 総本店」（以下「いち や」という。）のウェブサイトであり、「CATEGORIES」（カテゴ リーズ）の中に、「ハーネス」、「ハーネス＋ランヤードセット」、 「ハーネス対応ランヤード」、「１本つり安全帯」、「ランヤード」、 「安全帯胴ベルト・付属品」等の項目があり、「安全帯胴ベルト・ 付属品」の項目の中の「落下防止対策」、「安全コード」の細項目 の中に「【NRK】布製 安全コード ３kg 【セーフティコード】 落下防止コード」が掲載されている。 そうすると、いちやのウェブサイトでは、工具の落下防止コー ドと、ハーネスやランヤードなどの人の落下を防ぐ安全用コード が販売されていることが認められる。
(c) 乙７は、作業服・作業用品専門店「ZOOM」（以下「ZOOM」と いう。）のウェブサイトであり、「Category」（カテゴリー）の中に、 「フルハーネス」、「安全帯」等とともに「ランヤード」、「落下防 止対策用品」の項目があり、「落下防止対策用品」の項目の中に、 工具の落下防止コードが掲載されている。 そうすると、ZOOM のウェブサイトでは、工具の落下防止コー ドと、ハーネスや安全帯などの人の落下を防ぐ安全用コードが販 売されていることが認められる。
(d) 乙８は、「第５５回全国建設業労働災害防止大会 in 横浜」、「安 全衛生保護具・測定機器・安全標識等 展示会」のパンフレット であり、出展企業の一つである「スリーエム ジャパン(株)」の主 な取扱品目として、「工具落下防止用製品」とともに「ハーネス型 安全帯」、「ランヤード」が記載されており、工具の落下防止コー ドと、ハーネス、安全帯、ランヤードなどの人の落下を防ぐ安全 用コードの双方を製造又は販売している会社があることが認めら れる。
(e)甲５（本件審決別紙第６）は、株式会社 TOWA のウェブサイト であり、「高所作業＆ガラスクリーニング」、「レスキュー＆タクテ ィカル」、「マリン」の項目に分けられている。また、甲７（本件 審決別紙第８）は、株式会社 TOWA のカタログであり、「ツール ランヤード」（落下防止用ランヤード）が掲載されていることが認 められる（「ランヤード」という用語は、人の体を支えるものを指 すために用いられる場合が多いが、甲７（本件審決別紙第８）に 示されたものは、「ツールランヤード」と記載されているので、工 具の落下防止コードであると認められる。）。 本願意匠の「工具の落下防止コード」は、高所作業やガラスク リーニングで使われるものであり、他方、引用意匠２の「ハーネ スライン」は、ヨット用で、マリンスポーツで使われるものであ るところ、甲５（本件審決別紙第６）によれば、株式会社 TOWA でヨット用ハーネスが販売されているか否かは定かでないが、高 所作業やガラスクリーニングで使われるものとマリンスポーツで 使われるものが同一の業者により販売されていることは認められ る。 また、乙１０、１１によれば、コードとフック等による構成により落下防止が配慮された安全用のコードに係るものとして、工＼n具の落下防止用のコードと人の落下防止用のコードが、高所作業 において同時に使用されていることが認められる。
ｃ(a) さらに、甲９公報の【考案の詳細な説明】、【背景技術】、【００ ０２】には、「工具連結用索具として、従来、例えば実用新案登録 第３１５６５０４号の工具用安全策具や、特開２０１２−２４８ ７０号の工具用安全索具や、特開２０１２−２００３１０号のラ ンヤードなどが提案されている。これらは、いずれも作業範囲に 余裕をもって届く範囲の長さで伸縮自在なスプリングに可撓性を 有する被覆体を被せ、その両端をフックやリングに連結した構成からなっている。」と記載されている。上記「特開２０１２−２０＼n０３１０号のランヤード」は、人体を吊下し得る強度を有するラ ンヤードであり（乙５）、引用意匠２の「ハーネスライン」と同様 に人の落下を防止する安全用コードであると認められる。上記甲 ９公報の記載は、工具の落下防止コードである上記「実用新案登 録第３１５６５０４号の工具用安全策具」（乙３）及び上記「特開 ２０１２−２４８７０号の工具用安全索具」（乙４）と、人の落下 を防止するランヤードである「特開２０１２−２００３１０号の ランヤード」（乙５）を、同様の構成を有するものとして同列に記載しており、これによっても、工具の落下防止コードと、人の落＼n下を防止するハーネスライン等の安全用コードが、同じ種類の物 品として認識されていることが認められる。
(b) 乙９公報の考案は、【背景技術】【０００２】及び【０００３】 等の記載によれば、工具用落下防止安全ロープを実施対象の一つ にあげている安全用ロープに係る考案であることが認められ、【考 案の概要】、【考案が解決しようとする課題】、【００１８】に、「図 ７に示すのは、該連結部の両端がエクササイズハンドル８０に設 けられる実施形態で、また、弾力ロープはそれぞれ、複数の連結 で使用される場合であり、本考案の弾力ロープの特性によって、 筋力トレーニング器具として用いられ、または、本考案の弾力ロ ープを海上でのサーフィンボードの安全ロープ（図示省略）とし て用いられてもよいが、弾力ロープの両端をそれぞれサーフィン ボードとプレヤーの踝につなぐことにより、プレヤーの安全性を 守り、サーフィンボードの漂流などを防ぐ効果がある。」と記載さ れていることから、マリンスポーツも危険を伴う分野の一つとし て、コードとフック等による構成により落下防止が配慮された、安全用のコードに係る物品が用いられる分野の一つとして想定さ＼nれていることが認められる。
ｄ(a) 本願意匠に係る物品である「工具の落下防止コード」と引用意 匠２に係る物品である「ハーネスライン」（安全ベルト）は、落下 を防止する対象において、工具と人体という違いがあり、対象の 重量等の違いに応じて、構成部材の寸法、材質、強度などが異なる場合があると推認される。また、本願意匠に係る物品である「工＼n具の落下防止コード」は、主として高所作業において用いられる のに対し、引用意匠２に係る物品である「ハーネスライン」（安全 ベルト）はヨット用であり、マリンスポーツにおいて使用される ものである。そのため、本願意匠に係る物品と引用意匠２に係る 物品は、厳密には同一の商品とはいい難い面がある。
(b) しかし、本願意匠に係る物品である「工具の落下防止コード」 と引用意匠２に係る物品である「ハーネスライン」（安全ベルト） は、前記ａのとおり、目的、機能、材質・形態に要請される事項が共通し、前記ｂ(a)ないし(c)のとおり、工具の落下防止コードと、 人の落下を防ぐハーネスやランヤードなどの安全用コードが同じ 業者のウェブサイトで販売されていることが認められ、前記ｂ(d) のとおり、工具の落下防止コードと、ハーネス、安全帯、ランヤ ードなどの人の落下を防ぐ安全用コードの双方を製造又は販売し ている会社があることが認められる。また、前記ｃ(a)、(b)のとお り、工具の落下防止コードと、ハーネスライン、ランヤードなど の人の落下を防止する安全用コードが、同じ種類の物品として認 識されていることなども認められる。
そして、前記ｂ(e)のとおり、高所作業やガラスクリーニングで 使われるものとマリンスポーツで使われるものが同一の業者によ り販売されていることが認められ、前記ｃ(b)のとおり、マリンス ポーツも危険を伴う分野の一つとして、コードとフック等による 構成により落下防止が配慮された、安全用のコードに係る物品が用いられる分野の一つとして想定されていることが認められるこ＼nとからすると、用途において、高所作業とマリンスポーツという 違いがあったとしても、それ故に、本願意匠に係る物品を取り扱 う当業者が引用意匠２に係る物品を目にすることが否定されるこ とはない。
そうすると、本願意匠に係る物品である工具の落下防止コード を取り扱う当業者は、人の落下を防ぐ安全用コードの形状等を当 然に目にするものと認められ、人の落下を防ぐ安全用コードに属 する引用意匠２に係る物品である「ハーネスライン」（安全ベルト） についても、その形状等を当然に目にするものと推認されるから、 引用意匠２に係る物品は、同一の物品分野に属するものとして、 本願意匠の創作容易性を判断する際の資料となるものと認められ る。
ｅ 以上によれば、本願意匠に係る物品である「工具の落下防止コー ド」と引用意匠２に係る物品である「ハーネスライン」（安全ベルト） は同一分野の物品であるとして、引用意匠２に基づいて本願意匠の 容易想到性を判断することができるものと認めた本件審決の判断に 誤りはない。
(イ) 創作容易性について
ａ 引用意匠１及び参考意匠（本件審決別紙第４）は、本願意匠に係 る物品である「工具の落下防止コード」に係るものであり、本願意 匠に係る物品について当業者に該当する者は、引用意匠１及び参考 意匠を当然に目にするものと認められる。また、上記(ア)ｅのとお り、引用意匠２に基づいて本願意匠の容易想到性を判断することが できるものと認められる。
ｂ 本願意匠に係る物品である「工具の落下防止コード」を含む安全 用のコードという物品の分野において、コードの長手方向の一端を ナスカン状のフックとすることはごく普通に見られ、本願部分にお けるフック部の形状も、本願意匠に係る物品と同じ物品の公知意匠 である引用意匠１に示されていた。また、安全用のコードの物品の 分野において、二又に分岐する構造のものも、公知意匠である引用意匠２に示されていた。さらに、薄いテープをＤカンに巻いて帯部＼nとし、フック部の先端側と略同じ長さとする態様も、帯部より先を 蛇腹タイプの波形伸縮コードとする態様も、引用意匠１及び引用意 匠２に表れていた。甲２（３枚目）、乙１２によれば、引用意匠２の分岐根元部において、蛇腹タイプの波形伸縮コードは、内側に一山、＼n外側に一山の波打った形態を示していることが認められる。本願意 匠に係る物品である「工具の落下防止コード」において、帯部につ いて、引用意匠１のように糸を同色として目立たないようにしたも のもあり、また、縫い目を有さないようにしたものも、参考意匠（本 件審決別紙第４（図５、７））（甲３）のとおり公知であった。 そうすると、引用意匠２のフック部を、引用意匠１の形状のもの とし、帯部より先の二又に分岐した２方向のコードのうち、平たい テープ状のコードを蛇腹タイプの波形伸縮コードとし、分岐根元部 について、上下共に内側に一山、外側に一山の波打った形態とし、 帯部を縫い目がないようにして、本願意匠を創作することは、本願 意匠に係る物品と同じ安全用のコードの分野の公知の意匠（引用意 匠２）をもとに、その構成要素の一部を、同じ物品の分野で公知であった意匠と置き換え、又は同じ物品の分野で公知であった意匠を＼n寄せ集めたにすぎないものであり、そのような置き換え又は寄せ集 めに関して、当業者の立場からみて意匠の着想の新しさや独創性が あるとは認められず、そのため、本願意匠は、その意匠の属する分 野におけるありふれた手法により創作されたものであると認めら れる。
以上に検討したところによれば、本願意匠は、当業者が、本願意 匠の出願前に公知であった引用意匠１及び引用意匠２に基づいて 容易に創作をすることができたものであると認められ、同旨の本件 審決の判断に誤りはない。
◆判決本文
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2022.07.24
令和2(ワ)17423 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 令和4年5月27日 東京地方裁判所
圧力風以外も用いて移送をするイ号が、「圧力風の作用のみによって、・・茶枝葉(A)を・・所定の位置まで移送する」の構成を有するかが争われました。東京地裁29部は、「のみ」ではないとして、技術的範囲に属しないと判断しました。
これらの記載から、送風機によって生起された圧力風が刈刃後方の吹出 口から背面風として移送ダクト内に送り込まれること、この背面風は、刈 刃の後方から、ほぼ真上に向かう上昇流であり、少なくとも茶葉を移送ダ クトの吐出口まで搬送する移送作用を有すること、刈刃の後方から背面風 を吹き出すことにより、吹出口近傍に負圧が形成されて、茶葉が、負圧吸 引作用により、刈刃部分から吹出口側に引き寄せられ、その後、上昇流を 形成する背面風に乗って、移送ダクト内を上昇し、吐出口から収容部に設 けられた茶袋内に収容されること、刈刃から背面風の吹出口までの距離が 比較的長いものに本発明を適用する場合、背面風による負圧吸引作用は幾 らか低下することが考えられるため、圧力風を振り分けて生じさせた正面 風により、刈刃前方からの送風を補助的に行うことが好ましいことを理解 できる。
ウ 以上の各記載によれば、本件発明１の「圧力風」とは、移送ダクトの内 部に流される空気流であって、背面風及び刈刃前方からの補助的な送風で ある正面風を含むものであり、「圧力風の作用のみによって」とは、刈り 取られた「茶枝葉」の「刈刃」から「所定の位置」までの移送が上記のよ うな「圧力風」の「作用」だけで実現されることと解するのが相当であり、 「圧力風」の「作用」以外の作用が加わって上記移送が実現される場合に は、「圧力風の作用のみによって」を備えるとは認められないというべき である。
(2) 被告各製品が「圧力風の作用のみによって」（構成要件Ａ）を備えるか＼n
ア 証拠（甲４ないし６、乙６、８）及び弁論の全趣旨によれば、被告各製 品の回転ブラシはブラシシャフト及びこれに取り付けられたブラシから成 り、ブラシシャフトが回転することに伴ってブラシが回転する構造をして＼nいること、被告各製品の回転ブラシＲ、刈刃(22')、移送ダクト(6')、吹出 口(38')及び収容部(4')の構造の概要は、別紙概要断面図記載のとおりであ＼nり、被告各製品による摘採作業中、回転ブラシＲは、１６０ないし３００ ｒｐｍの回転数（１秒当たり２．６ないし５回転）で、茶枝葉を移送ダク ト(6')にかき込む向き（別紙概要断面図でいえば、時計回り）に回転し、 刈刃(22')後方の吹出口(38')から上方(W')に向かって吹き出した圧力風は、 移送ダクト(6')内を収容部(4')に向かって流れること、回転ブラシの高さ は、被告各製品のうち３段階調整方式のものは上下に約５０ｍｍずつ３段 階で、５段階調整方式のものは上下に約４０ないし６０ｍｍずつ５段階で、 それぞれ調整することができることが認められる。これによれば、被告各 製品は、その摘採作業中、摘採する長さに合わせて高さを設定した回転ブ ラシが高速で回転して刈刃により刈り取られた茶枝葉を移送ダクト内にか き込み、移送ダクト内を流れる圧力風が茶枝葉を収容部まで移送する構造＼nを有するということができる。
そして、証拠（乙９、１０）によれば、被告各製品の取扱説明書には、 茶枝葉を長く刈り取る場合は回転ブラシを高く調整し、短く刈り取る場合 はこれを低く調整し、ブラシシャフトと芽の高さが同じくらいになるよう に設定する必要があり、回転ブラシの高さが適切に設定されなければ、茶 枝葉をスムーズに刈り取ることができない旨が記載されていたことが認め られ、これによれば、被告各製品は、刈り取る茶枝葉の長さに合わせて回 転ブラシを設定することが予定されていたということができる。さらに、被告各製品による摘採作業中、操縦者が回転ブラシを任意に回転させたり、回転させなかったりすることができることを認めるに足りる証拠はない。＼n
以上によれば、被告各製品においては、回転ブラシを摘採する茶枝葉の 長さに応じて適切な高さに設定することを前提とし、刈刃により刈り取ら れた茶枝葉は、摘採作業中、常時回転するブラシに当たって移送ダクト内 に送り込まれ、その後、上向きに吹き出し、移送ダクト内を流れる圧力風 により、移送ダクト内を通り、収容部に到達すると認めるのが相当である。 したがって、被告各製品においては、「茶枝葉」の「刈刃」から「所定の 位置」までの移送が「圧力風」以外の作用である回転ブラシの回転作用が 加わることによって実現されているといえるから、被告各製品は「圧力風 の作用のみによって」を備えるものとは認められないというべきである。
イ これに対して、原告は、原告各実験結果によれば、回転ブラシを備える 被告各製品と回転ブラシを取り外した被告各製品とで摘採量に有意な差は なく、むしろ回転ブラシを取り外した被告各製品の方が摘採量が多いこと もあり、被告各製品は回転ブラシがなくても背面風（圧力風）の作用のみ によって茶枝葉を移送することができるので、「圧力風の作用のみによっ て」を備えると主張する。
しかし、前記(1)のとおり、「圧力風」以外の作用が加わって上記移送が 実現されている場合は、「圧力風の作用のみによって」を備えないという べきであるところ、被告各製品については、前記アのとおり、回転ブラシ を摘採する茶枝葉の長さに応じて適切な高さに設定した上で摘採すること が予定されており、刈刃により刈り取られた茶枝葉は、常時回転する回転＼nブラシに当たって移送ダクトに送り込まれた上で、上向きに吹き出し、移 送ダクト内を流れる圧力風により、移送ダクト内を通り、収容部に到達す ることからすると、「圧力風」以外の作用である回転ブラシの回転作用が 加わることなく、刈り取られた「茶枝葉」の「刈刃」から「所定の位置」 までの移送が実現されているということはできない。
また、前記(1)の「圧力風の作用のみによって」（構成要件Ａ）の解釈に＼nよれば、被告各製品が「圧力風の作用のみによって」を備えるというため には、「圧力風」の「作用」以外の作用が加わっていない必要があるから、 回転ブラシを備える被告各製品における茶枝葉の移送態様自体が検討され るべきであり、回転ブラシを備える被告各製品による摘採量とこれを取り 外した被告各製品による摘採量とを比較することによっては、「圧力風の 作用のみによって」を備えるか否かを明らかにすることはできないという べきである。
以上によれば、被告各製品においては、刈り取られた茶枝葉、回転ブラ シ、移送ダクト等の位置関係等からして、回転ブラシの回転作用が加わっ て茶枝葉の移送が実現されているといえ、原告各実験結果については、直 ちにこれらを採用することは困難であるといわざるを得ない。したがって、 原告の上記主張は採用することができない。
これらの記載から、送風機によって生起された圧力風が刈刃後方の吹出 口から背面風として移送ダクト内に送り込まれること、この背面風は、刈 刃の後方から、ほぼ真上に向かう上昇流であり、少なくとも茶葉を移送ダ クトの吐出口まで搬送する移送作用を有すること、刈刃の後方から背面風 を吹き出すことにより、吹出口近傍に負圧が形成されて、茶葉が、負圧吸 引作用により、刈刃部分から吹出口側に引き寄せられ、その後、上昇流を 形成する背面風に乗って、移送ダクト内を上昇し、吐出口から収容部に設 けられた茶袋内に収容されること、刈刃から背面風の吹出口までの距離が 比較的長いものに本発明を適用する場合、背面風による負圧吸引作用は幾 らか低下することが考えられるため、圧力風を振り分けて生じさせた正面 風により、刈刃前方からの送風を補助的に行うことが好ましいことを理解 できる。
ウ 以上の各記載によれば、本件発明１の「圧力風」とは、移送ダクトの内 部に流される空気流であって、背面風及び刈刃前方からの補助的な送風で ある正面風を含むものであり、「圧力風の作用のみによって」とは、刈り 取られた「茶枝葉」の「刈刃」から「所定の位置」までの移送が上記のよ うな「圧力風」の「作用」だけで実現されることと解するのが相当であり、 「圧力風」の「作用」以外の作用が加わって上記移送が実現される場合に は、「圧力風の作用のみによって」を備えるとは認められないというべき である。
(2) 被告各製品が「圧力風の作用のみによって」（構成要件Ａ）を備えるか＼n
ア 証拠（甲４ないし６、乙６、８）及び弁論の全趣旨によれば、被告各製 品の回転ブラシはブラシシャフト及びこれに取り付けられたブラシから成 り、ブラシシャフトが回転することに伴ってブラシが回転する構造をして＼nいること、被告各製品の回転ブラシＲ、刈刃(22')、移送ダクト(6')、吹出 口(38')及び収容部(4')の構造の概要は、別紙概要断面図記載のとおりであ＼nり、被告各製品による摘採作業中、回転ブラシＲは、１６０ないし３００ ｒｐｍの回転数（１秒当たり２．６ないし５回転）で、茶枝葉を移送ダク ト(6')にかき込む向き（別紙概要断面図でいえば、時計回り）に回転し、 刈刃(22')後方の吹出口(38')から上方(W')に向かって吹き出した圧力風は、 移送ダクト(6')内を収容部(4')に向かって流れること、回転ブラシの高さ は、被告各製品のうち３段階調整方式のものは上下に約５０ｍｍずつ３段 階で、５段階調整方式のものは上下に約４０ないし６０ｍｍずつ５段階で、 それぞれ調整することができることが認められる。これによれば、被告各 製品は、その摘採作業中、摘採する長さに合わせて高さを設定した回転ブ ラシが高速で回転して刈刃により刈り取られた茶枝葉を移送ダクト内にか き込み、移送ダクト内を流れる圧力風が茶枝葉を収容部まで移送する構造＼nを有するということができる。
そして、証拠（乙９、１０）によれば、被告各製品の取扱説明書には、 茶枝葉を長く刈り取る場合は回転ブラシを高く調整し、短く刈り取る場合 はこれを低く調整し、ブラシシャフトと芽の高さが同じくらいになるよう に設定する必要があり、回転ブラシの高さが適切に設定されなければ、茶 枝葉をスムーズに刈り取ることができない旨が記載されていたことが認め られ、これによれば、被告各製品は、刈り取る茶枝葉の長さに合わせて回 転ブラシを設定することが予定されていたということができる。さらに、被告各製品による摘採作業中、操縦者が回転ブラシを任意に回転させたり、回転させなかったりすることができることを認めるに足りる証拠はない。＼n
以上によれば、被告各製品においては、回転ブラシを摘採する茶枝葉の 長さに応じて適切な高さに設定することを前提とし、刈刃により刈り取ら れた茶枝葉は、摘採作業中、常時回転するブラシに当たって移送ダクト内 に送り込まれ、その後、上向きに吹き出し、移送ダクト内を流れる圧力風 により、移送ダクト内を通り、収容部に到達すると認めるのが相当である。 したがって、被告各製品においては、「茶枝葉」の「刈刃」から「所定の 位置」までの移送が「圧力風」以外の作用である回転ブラシの回転作用が 加わることによって実現されているといえるから、被告各製品は「圧力風 の作用のみによって」を備えるものとは認められないというべきである。
イ これに対して、原告は、原告各実験結果によれば、回転ブラシを備える 被告各製品と回転ブラシを取り外した被告各製品とで摘採量に有意な差は なく、むしろ回転ブラシを取り外した被告各製品の方が摘採量が多いこと もあり、被告各製品は回転ブラシがなくても背面風（圧力風）の作用のみ によって茶枝葉を移送することができるので、「圧力風の作用のみによっ て」を備えると主張する。
しかし、前記(1)のとおり、「圧力風」以外の作用が加わって上記移送が 実現されている場合は、「圧力風の作用のみによって」を備えないという べきであるところ、被告各製品については、前記アのとおり、回転ブラシ を摘採する茶枝葉の長さに応じて適切な高さに設定した上で摘採すること が予定されており、刈刃により刈り取られた茶枝葉は、常時回転する回転＼nブラシに当たって移送ダクトに送り込まれた上で、上向きに吹き出し、移 送ダクト内を流れる圧力風により、移送ダクト内を通り、収容部に到達す ることからすると、「圧力風」以外の作用である回転ブラシの回転作用が 加わることなく、刈り取られた「茶枝葉」の「刈刃」から「所定の位置」 までの移送が実現されているということはできない。
また、前記(1)の「圧力風の作用のみによって」（構成要件Ａ）の解釈に＼nよれば、被告各製品が「圧力風の作用のみによって」を備えるというため には、「圧力風」の「作用」以外の作用が加わっていない必要があるから、 回転ブラシを備える被告各製品における茶枝葉の移送態様自体が検討され るべきであり、回転ブラシを備える被告各製品による摘採量とこれを取り 外した被告各製品による摘採量とを比較することによっては、「圧力風の 作用のみによって」を備えるか否かを明らかにすることはできないという べきである。
以上によれば、被告各製品においては、刈り取られた茶枝葉、回転ブラ シ、移送ダクト等の位置関係等からして、回転ブラシの回転作用が加わっ て茶枝葉の移送が実現されているといえ、原告各実験結果については、直 ちにこれらを採用することは困難であるといわざるを得ない。したがって、 原告の上記主張は採用することができない。
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2022.07.23
令和2(ネ)10042 損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和4年7月6日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
1審被告が NEXCO東日本です。高速道路におけるＥＴＣに関する発明について、1審は本件発明における用語を限定解釈しましたが、知財高裁は、かかる限定解釈をすべきでないとして、約2700万円の損害賠償を認めました。特102条3項のライセンス料は２％と判断されました。
争点１−イ（「第１の検知手段」及び「第１の遮断機」と、「通信手段」との位置関係に関する、構成要件Ｂ１、Ｃ１、Ｄ１、Ｂ２、Ｃ２、Ｄ２への充足性）について＼n
ア(ｱ) 本件各発明の特許請求の範囲の記載は、原判決別紙の特許公報（特許第６ １５９８４５号及び特許第５７６９１４１号）の該当部分記載のとおりであり、「第 １の検知手段」については、有料道路料金所、サービスエリア又はパーキングエリ アに出入りをする車両を検知することや、「第１の遮断機」が「第１の検知手段」に 対応して設置されたこと、「第１の検知手段」により車両の進入が検知された場合、 前記車両が通過した後に、第１の遮断機を下ろす旨の記載があるのみであって、そ れ以上に、「第１の遮断機」、「第１の検知手段」及び「通信手段」が設置される位置 関係を特定する記載はないから、それぞれが設置される位置関係によって構成要件＼n該当性が左右されるものではないというべきである。
(ｲ) これを前提に被控訴人各システムについてみると、車両検知器2)は、被控訴 人各システムにおいて車両の通過を検知するものであり（ステップＳ１０５、Ｓ２ ０４）、被控訴人各システムが設置されている「サービスエリア」である佐野ＳＡス マートＩＣに出入りする車両を検知するものであるから、「第１の検知手段」に当た り、車両検知器2)が車両の通過を検知すると発進制御機［開閉バー］1)が閉じるこ とから（ステップＳ１０５、Ｓ２０４）、発進制御機［開閉バー］1)は「第１の検知 手段」である車両検知器2)に対応して設置された「第１の遮断機」に当たる。そし て、車両に搭載されたＥＴＣ車載器との間で無線通信を行う（ステップＳ１０３、 Ｓ２０２）路側無線装置3)が「通信手段」に当たり、路側無線装置3)がＥＴＣ車載 器から受信したデータにより、無線通信が可能な場合と不能＼又は不可の場合のいず れに当たるかの判定（ステップＳ１０４、Ｓ１０６、Ｓ２０３、Ｓ２０５）、すなわ ちＥＴＣによる料金徴収が可能か判定されているといえる。＼nそうすると、被控訴人各システムは、構成要件Ｂ１、Ｃ１、Ｄ１、Ｂ２、Ｃ２、＼nＤ２を充足する。
イ(ｱ) 被控訴人は、本件各発明においては、「通信手段」は、「第１の遮断機」及 び「第１の検知手段」より先に配置されるべきであるところ、被控訴人各システム においては、路側無線装置3)が発進制御機［開閉バー］1)の手前に配置されていて、 発進制御機［開閉バー］1)の手前に停止している車両に対して無線通信を行うから、 被控訴人各システムは、本件各発明の構成要件Ｂ１、Ｃ１、Ｄ１、Ｂ２、Ｃ２、Ｄ＼n２をいずれも充足しないと主張する。
(ｲ) しかし、前記ア(ｲ)のとおり、本件特許の特許請求の範囲には、「通信手段」 と「第１の遮断機」の位置関係については何ら特定されていない。 また、前記１(2)のとおり、本件各発明は、本件作用効果１（一般車がＥＴＣ車用 出入口に進入した場合又はＥＴＣ車に対してＥＴＣシステムが正常に動作しない場 合であっても、車両を安全に誘導する車両誘導システムを提供すること）を奏する ものであるところ、「通信手段」がＥＴＣ車載器から受信したデータにより、ＥＴＣ による料金徴収が可能か判定され、各遮断機が適切なタイミングで動くことにより＼n車両が安全に誘導できるのであれば本件作用効果１は奏するのであって、「通信手 段」がＥＴＣ車載器からデータを受信するタイミングにつき、車両が第１の遮断機 を通過する前後のいずれであっても、本件作用効果１を奏することが可能である。＼nまた、本件作用効果２（ＥＴＣシステムを利用した車両誘導システムにおいて、 逆走車の走行を許さず、或いは先行車と後続車の衝突を回避し得る、安全な車両誘 導システムを提供すること）についてみると、本件各発明にいう「逆走車」には、 料金不払などを目的として、ＥＴＣ車用レーンの出口や離脱レーンの出口から遡っ てＥＴＣ車用レーンに逆進入する車両も含まれ、そのような「逆走車」の走行を防 止することと、「通信手段」と「第１の遮断機」の位置関係とは関係がないことは明 らかであるし、通信手段の位置にかかわらず、車両が第１の遮断機を通過した後に 第１の遮断機を下ろすことで、後退による逆走を防止することができる。 たしかに、本件明細書には、第１の遮断機（遮断機１）及び第 1 の検知手段（車 両検知装置２ａ）の先に通信手段（ゲート前アンテナ３）が位置する構成を有する＼n例が記載されているが（【図４】）、これは実施例にすぎないというべきであって、上 記に照らすと、本件各発明について、上記構成に限定して解釈すべき理由はない。＼nしたがって、本件各発明の課題及び作用効果との関係で、「通信手段」と「第１の 遮断機」の位置関係が、被控訴人が主張するように特定されるとはいえない。
(ｳ) また、被控訴人は、本件各発明においては、第１の遮断機を通過した走行中 の車両に対して走行状態のまま無線通信を行うものであるところ、被控訴人各シス テムにおいては、発進制御機［開閉バー］1)の手前に停止している車両に対して無 線通信を行うから、本件各発明と構成や作用が異なると主張する。＼nしかし、本件特許の特許請求の範囲においては、無線通信を行う際に車両が走行 中であるか停止しているかについては特定されていないし、本件明細書の段落【０ ０４２】に「１台の車両が、遮断機１から車両検知装置２ｃ、２ｄの区間に進入し ているときはこの区間は一種の閉鎖領域となり、１台の車両のみの存在が許される ようになっている。このため、この閉鎖領域では先行車と後続車の衝突は起こらな い。なお、ＥＴＣシステムが正常に働いている限り、遮断機１が閉じている時間は、 車両が遮断機１からＥＴＣゲート５を通過するまでの時間であり、ほんの数秒であ り、ＥＴＣシステム本来のノンストップ走行は実質的に確保されている。」とあるこ とからすると、本件各発明においては、先行車両が存在する場合、後続車両が第１ の遮断機の手前で停止することも予定されているといえる。そうすると、本件各発＼n明について、第１の遮断機を通過した走行中の車両に対して走行状態のまま無線通 信を行うものであると限定的に解釈することはできない。 したがって、被控訴人各システムにおいて、無線通信を行う際に車両が停止して いるという点をもって、本件各発明の構成要件Ｂ１、Ｃ１、Ｄ１、Ｂ２、Ｃ２、Ｄ＼n２の充足性が否定されるものではない。
(ｴ) 以上のとおり、被控訴人の上記各主張は採用することができない。
(3) 争点１−ウ（構成要件Ｆ１、Ｆ２の「第２のレーンへ誘導する誘導手段」と＼nの文言への充足性）について
ア(ｱ) 被控訴人各システムにおいては、ＥＴＣ車載器との「無線通信が不能又は＼n不可の場合」、すなわち、ＥＴＣによる料金徴収が不可能な場合に、「運転者に対し、＼nインターホンによる音声でその旨の報知がなされ、レーンｄ手前の発進制御機［開 閉バー］1)及び5)が人的操作によって開かれ、車両は退出ルートｄに退出する」も のとされている（ステップＳ１０６、Ｓ２０５）。被控訴人各システムにおける退出 ルートｄは、構成要件Ｆ１、Ｆ２の「ＥＴＣ車専用出入口手前へ戻るルート」に当＼nたる。また、被控訴人各システムは、ＥＴＣによる料金徴収が不可能な車両に対し＼nて、レーンｄ手前の発進制御機［開閉バー］1)及び5)を人的操作によって開くこと によって、レーンｄへと誘導しているから、構成要件Ｆ１、Ｆ２の「ＥＴＣ車専用＼n出入口手前へ戻るルート」に通じる「第２のレーンへ誘導する誘導手段」を備えて いるといえる。そうすると、被控訴人各システムは、構成要件Ｆ１、Ｆ２の「第２＼nのレーンへ誘導する誘導手段」との文言を充足する。
(ｲ) そして、被控訴人各システムでは、路側無線装置3)が受信したデータの判定 結果によって、無線通信が可能な場合は、発進制御機［開閉バー］1)及び4)が開い てサービスエリア内に入るレーン又はサービスエリアから一般道に出るルートへ通 じるレーンに誘導するか（ステップＳ１０４）、データ取得区間（レーンｅ）へと誘 導する（ステップＳ２０３）が、データ取得区間（レーンｅ）はサービスエリアに 通じるルート上に存在するから、データ取得区間（レーンｅ）への誘導は、サービ スエリアに入るルートへ通じる第１のレーンへの誘導に当たる。また、被控訴人各 システムは、前記(ｱ)のとおり、無線通信が不能又は不可の場合は、「ＥＴＣ車専用＼n出入口手前へ戻るルート」に通じる「第２のレーンへ誘導する誘導手段」を備えて いる。したがって、被控訴人各システムは、本件各発明の構成要件Ｆ１、Ｆ２を充足す＼nる。
イ 被控訴人は、被控訴人各システムでは、車両が退出ルートｄに自動誘導され るわけではなく、係員の手を煩わせることになってＥＴＣ本来の目的が達成できな い状態となるから、構成要件Ｆ１、Ｆ２の「第２のレーンへ誘導する誘導手段」と＼nの文言を充足しないと主張する。 しかしながら、本件特許の特許請求の範囲の記載をみても、「第２のレーンへ誘導 する誘導手段」が自動誘導である旨の記載はなく、本件明細書をみても、「誘導手段」 に係員が関与することを除外する記載はない。そして、被控訴人各システムにおい ては、発進制御機［開閉バー］1)及び5)が人的操作によって開かれているものの、 インターホンで係員を現地に呼び出す必要はないし、また、発進制御機［開閉バー］ 1)及び5)が開くことで、車両は第２のレーンの方向に前進することができるので、 バック走行によりレーンから出ようとするおそれはないから、「インターホンで係 員を呼び出す必要があるので渋滞が助長されること」、「車両がバック走行をして出 ようとすると後続の車両と衝突するおそれがあって危険であること」という本件各 発明の課題を解決することができ、「車両を安全に誘導する車両誘導システムを提 供する」、「先行車と後続車の衝突を回避し得る安全な車両誘導システムを提供する」 という作用効果を奏することができる。なお、本件各発明においても、車両が第１ の遮断機の手前で停止することが想定されているといえることは、前記(2)イ(ｳ)で 説示したとおりである。そうすると、「第２のレーンへ誘導する誘導手段」について、被控訴人の主張するとおりに限定的に解釈すべき理由はなく、上記被控訴人の主張は採用できない。
・・・
(3) 上記から、被控訴人各システムの使用による売上額は、１１億２３２０万５ ６８５円（＝２４５円×４５８万４５１３台）と計算される。
(4) 証拠（甲２６、３１、乙５１、５５）によると、1)被控訴人各システムはス マートＩＣに設置されるものであるところ、被控訴人は、スマートＩＣの導入によ り、従前１０ｋｍであったＩＣ間の平均距離を欧米並みの５ｋｍに改善し、地域生 活の充実・地域経済の活性化を推進しようとしていること、2)設置コストは、通常 のＩＣが３０〜６０億円であるのに対し、スマートＩＣが３〜８億円、管理コスト は、通常のＩＣが１．２憶円／年であるのに対し、スマートＩＣが０．５憶円／年 と、スマートＩＣを設置することで、被控訴人はコスト削減ができていること、3) 既存のサービスエリアに被控訴人各システムを設置することで、出入口を増やすこ とができ、高速道路の利便性が上がるので、利用者増加につながる可能性があるこ＼nと、4)もっとも、佐野ＳＡスマートＩＣの設置により東北自動車道の利用台数が顕 著に増加したとはいえないこと、5)被控訴人は、本件特許に抵触しないスマートＩ Ｃも設置しており、代替技術があること（控訴人の主張によると、本件特許に抵触 しないスマートＩＣが半数弱存在する。）、6)控訴人は、自ら本件特許を実施してお らず、今後も実施する可能性がないこと、7)佐野ＳＡスマートＩＣの施設に占める 被控訴人各システムの構成割合（価格の割合）は７．８％であること、8)被控訴人 は、控訴人からの警告を受けた後も本件特許の実施を継続していること、がそれぞ れ認められる。上記各事情を総合すると、本件において、本件特許の実施料率は、２％と認めるのが相当である。
争点１−イ（「第１の検知手段」及び「第１の遮断機」と、「通信手段」との位置関係に関する、構成要件Ｂ１、Ｃ１、Ｄ１、Ｂ２、Ｃ２、Ｄ２への充足性）について＼n
ア(ｱ) 本件各発明の特許請求の範囲の記載は、原判決別紙の特許公報（特許第６ １５９８４５号及び特許第５７６９１４１号）の該当部分記載のとおりであり、「第 １の検知手段」については、有料道路料金所、サービスエリア又はパーキングエリ アに出入りをする車両を検知することや、「第１の遮断機」が「第１の検知手段」に 対応して設置されたこと、「第１の検知手段」により車両の進入が検知された場合、 前記車両が通過した後に、第１の遮断機を下ろす旨の記載があるのみであって、そ れ以上に、「第１の遮断機」、「第１の検知手段」及び「通信手段」が設置される位置 関係を特定する記載はないから、それぞれが設置される位置関係によって構成要件＼n該当性が左右されるものではないというべきである。
(ｲ) これを前提に被控訴人各システムについてみると、車両検知器2)は、被控訴 人各システムにおいて車両の通過を検知するものであり（ステップＳ１０５、Ｓ２ ０４）、被控訴人各システムが設置されている「サービスエリア」である佐野ＳＡス マートＩＣに出入りする車両を検知するものであるから、「第１の検知手段」に当た り、車両検知器2)が車両の通過を検知すると発進制御機［開閉バー］1)が閉じるこ とから（ステップＳ１０５、Ｓ２０４）、発進制御機［開閉バー］1)は「第１の検知 手段」である車両検知器2)に対応して設置された「第１の遮断機」に当たる。そし て、車両に搭載されたＥＴＣ車載器との間で無線通信を行う（ステップＳ１０３、 Ｓ２０２）路側無線装置3)が「通信手段」に当たり、路側無線装置3)がＥＴＣ車載 器から受信したデータにより、無線通信が可能な場合と不能＼又は不可の場合のいず れに当たるかの判定（ステップＳ１０４、Ｓ１０６、Ｓ２０３、Ｓ２０５）、すなわ ちＥＴＣによる料金徴収が可能か判定されているといえる。＼nそうすると、被控訴人各システムは、構成要件Ｂ１、Ｃ１、Ｄ１、Ｂ２、Ｃ２、＼nＤ２を充足する。
イ(ｱ) 被控訴人は、本件各発明においては、「通信手段」は、「第１の遮断機」及 び「第１の検知手段」より先に配置されるべきであるところ、被控訴人各システム においては、路側無線装置3)が発進制御機［開閉バー］1)の手前に配置されていて、 発進制御機［開閉バー］1)の手前に停止している車両に対して無線通信を行うから、 被控訴人各システムは、本件各発明の構成要件Ｂ１、Ｃ１、Ｄ１、Ｂ２、Ｃ２、Ｄ＼n２をいずれも充足しないと主張する。
(ｲ) しかし、前記ア(ｲ)のとおり、本件特許の特許請求の範囲には、「通信手段」 と「第１の遮断機」の位置関係については何ら特定されていない。 また、前記１(2)のとおり、本件各発明は、本件作用効果１（一般車がＥＴＣ車用 出入口に進入した場合又はＥＴＣ車に対してＥＴＣシステムが正常に動作しない場 合であっても、車両を安全に誘導する車両誘導システムを提供すること）を奏する ものであるところ、「通信手段」がＥＴＣ車載器から受信したデータにより、ＥＴＣ による料金徴収が可能か判定され、各遮断機が適切なタイミングで動くことにより＼n車両が安全に誘導できるのであれば本件作用効果１は奏するのであって、「通信手 段」がＥＴＣ車載器からデータを受信するタイミングにつき、車両が第１の遮断機 を通過する前後のいずれであっても、本件作用効果１を奏することが可能である。＼nまた、本件作用効果２（ＥＴＣシステムを利用した車両誘導システムにおいて、 逆走車の走行を許さず、或いは先行車と後続車の衝突を回避し得る、安全な車両誘 導システムを提供すること）についてみると、本件各発明にいう「逆走車」には、 料金不払などを目的として、ＥＴＣ車用レーンの出口や離脱レーンの出口から遡っ てＥＴＣ車用レーンに逆進入する車両も含まれ、そのような「逆走車」の走行を防 止することと、「通信手段」と「第１の遮断機」の位置関係とは関係がないことは明 らかであるし、通信手段の位置にかかわらず、車両が第１の遮断機を通過した後に 第１の遮断機を下ろすことで、後退による逆走を防止することができる。 たしかに、本件明細書には、第１の遮断機（遮断機１）及び第 1 の検知手段（車 両検知装置２ａ）の先に通信手段（ゲート前アンテナ３）が位置する構成を有する＼n例が記載されているが（【図４】）、これは実施例にすぎないというべきであって、上 記に照らすと、本件各発明について、上記構成に限定して解釈すべき理由はない。＼nしたがって、本件各発明の課題及び作用効果との関係で、「通信手段」と「第１の 遮断機」の位置関係が、被控訴人が主張するように特定されるとはいえない。
(ｳ) また、被控訴人は、本件各発明においては、第１の遮断機を通過した走行中 の車両に対して走行状態のまま無線通信を行うものであるところ、被控訴人各シス テムにおいては、発進制御機［開閉バー］1)の手前に停止している車両に対して無 線通信を行うから、本件各発明と構成や作用が異なると主張する。＼nしかし、本件特許の特許請求の範囲においては、無線通信を行う際に車両が走行 中であるか停止しているかについては特定されていないし、本件明細書の段落【０ ０４２】に「１台の車両が、遮断機１から車両検知装置２ｃ、２ｄの区間に進入し ているときはこの区間は一種の閉鎖領域となり、１台の車両のみの存在が許される ようになっている。このため、この閉鎖領域では先行車と後続車の衝突は起こらな い。なお、ＥＴＣシステムが正常に働いている限り、遮断機１が閉じている時間は、 車両が遮断機１からＥＴＣゲート５を通過するまでの時間であり、ほんの数秒であ り、ＥＴＣシステム本来のノンストップ走行は実質的に確保されている。」とあるこ とからすると、本件各発明においては、先行車両が存在する場合、後続車両が第１ の遮断機の手前で停止することも予定されているといえる。そうすると、本件各発＼n明について、第１の遮断機を通過した走行中の車両に対して走行状態のまま無線通 信を行うものであると限定的に解釈することはできない。 したがって、被控訴人各システムにおいて、無線通信を行う際に車両が停止して いるという点をもって、本件各発明の構成要件Ｂ１、Ｃ１、Ｄ１、Ｂ２、Ｃ２、Ｄ＼n２の充足性が否定されるものではない。
(ｴ) 以上のとおり、被控訴人の上記各主張は採用することができない。
(3) 争点１−ウ（構成要件Ｆ１、Ｆ２の「第２のレーンへ誘導する誘導手段」と＼nの文言への充足性）について
ア(ｱ) 被控訴人各システムにおいては、ＥＴＣ車載器との「無線通信が不能又は＼n不可の場合」、すなわち、ＥＴＣによる料金徴収が不可能な場合に、「運転者に対し、＼nインターホンによる音声でその旨の報知がなされ、レーンｄ手前の発進制御機［開 閉バー］1)及び5)が人的操作によって開かれ、車両は退出ルートｄに退出する」も のとされている（ステップＳ１０６、Ｓ２０５）。被控訴人各システムにおける退出 ルートｄは、構成要件Ｆ１、Ｆ２の「ＥＴＣ車専用出入口手前へ戻るルート」に当＼nたる。また、被控訴人各システムは、ＥＴＣによる料金徴収が不可能な車両に対し＼nて、レーンｄ手前の発進制御機［開閉バー］1)及び5)を人的操作によって開くこと によって、レーンｄへと誘導しているから、構成要件Ｆ１、Ｆ２の「ＥＴＣ車専用＼n出入口手前へ戻るルート」に通じる「第２のレーンへ誘導する誘導手段」を備えて いるといえる。そうすると、被控訴人各システムは、構成要件Ｆ１、Ｆ２の「第２＼nのレーンへ誘導する誘導手段」との文言を充足する。
(ｲ) そして、被控訴人各システムでは、路側無線装置3)が受信したデータの判定 結果によって、無線通信が可能な場合は、発進制御機［開閉バー］1)及び4)が開い てサービスエリア内に入るレーン又はサービスエリアから一般道に出るルートへ通 じるレーンに誘導するか（ステップＳ１０４）、データ取得区間（レーンｅ）へと誘 導する（ステップＳ２０３）が、データ取得区間（レーンｅ）はサービスエリアに 通じるルート上に存在するから、データ取得区間（レーンｅ）への誘導は、サービ スエリアに入るルートへ通じる第１のレーンへの誘導に当たる。また、被控訴人各 システムは、前記(ｱ)のとおり、無線通信が不能又は不可の場合は、「ＥＴＣ車専用＼n出入口手前へ戻るルート」に通じる「第２のレーンへ誘導する誘導手段」を備えて いる。したがって、被控訴人各システムは、本件各発明の構成要件Ｆ１、Ｆ２を充足す＼nる。
イ 被控訴人は、被控訴人各システムでは、車両が退出ルートｄに自動誘導され るわけではなく、係員の手を煩わせることになってＥＴＣ本来の目的が達成できな い状態となるから、構成要件Ｆ１、Ｆ２の「第２のレーンへ誘導する誘導手段」と＼nの文言を充足しないと主張する。 しかしながら、本件特許の特許請求の範囲の記載をみても、「第２のレーンへ誘導 する誘導手段」が自動誘導である旨の記載はなく、本件明細書をみても、「誘導手段」 に係員が関与することを除外する記載はない。そして、被控訴人各システムにおい ては、発進制御機［開閉バー］1)及び5)が人的操作によって開かれているものの、 インターホンで係員を現地に呼び出す必要はないし、また、発進制御機［開閉バー］ 1)及び5)が開くことで、車両は第２のレーンの方向に前進することができるので、 バック走行によりレーンから出ようとするおそれはないから、「インターホンで係 員を呼び出す必要があるので渋滞が助長されること」、「車両がバック走行をして出 ようとすると後続の車両と衝突するおそれがあって危険であること」という本件各 発明の課題を解決することができ、「車両を安全に誘導する車両誘導システムを提 供する」、「先行車と後続車の衝突を回避し得る安全な車両誘導システムを提供する」 という作用効果を奏することができる。なお、本件各発明においても、車両が第１ の遮断機の手前で停止することが想定されているといえることは、前記(2)イ(ｳ)で 説示したとおりである。そうすると、「第２のレーンへ誘導する誘導手段」について、被控訴人の主張するとおりに限定的に解釈すべき理由はなく、上記被控訴人の主張は採用できない。
・・・
(3) 上記から、被控訴人各システムの使用による売上額は、１１億２３２０万５ ６８５円（＝２４５円×４５８万４５１３台）と計算される。
(4) 証拠（甲２６、３１、乙５１、５５）によると、1)被控訴人各システムはス マートＩＣに設置されるものであるところ、被控訴人は、スマートＩＣの導入によ り、従前１０ｋｍであったＩＣ間の平均距離を欧米並みの５ｋｍに改善し、地域生 活の充実・地域経済の活性化を推進しようとしていること、2)設置コストは、通常 のＩＣが３０〜６０億円であるのに対し、スマートＩＣが３〜８億円、管理コスト は、通常のＩＣが１．２憶円／年であるのに対し、スマートＩＣが０．５憶円／年 と、スマートＩＣを設置することで、被控訴人はコスト削減ができていること、3) 既存のサービスエリアに被控訴人各システムを設置することで、出入口を増やすこ とができ、高速道路の利便性が上がるので、利用者増加につながる可能性があるこ＼nと、4)もっとも、佐野ＳＡスマートＩＣの設置により東北自動車道の利用台数が顕 著に増加したとはいえないこと、5)被控訴人は、本件特許に抵触しないスマートＩ Ｃも設置しており、代替技術があること（控訴人の主張によると、本件特許に抵触 しないスマートＩＣが半数弱存在する。）、6)控訴人は、自ら本件特許を実施してお らず、今後も実施する可能性がないこと、7)佐野ＳＡスマートＩＣの施設に占める 被控訴人各システムの構成割合（価格の割合）は７．８％であること、8)被控訴人 は、控訴人からの警告を受けた後も本件特許の実施を継続していること、がそれぞ れ認められる。上記各事情を総合すると、本件において、本件特許の実施料率は、２％と認めるのが相当である。
◆判決本文
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2022.07.22
令和3(ネ)10094 特許権に基づく製造販売禁止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和4年7月6日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
1審で訂正主張が時期に後れたと判断されましたが、控訴理由書での主張も同じく却下されました。判決文を読む限り、訂正の抗弁は却下対象とされそうです(4部)。
なお、控訴人は、控訴理由書で、本件発明について訂正する（訂正の再抗弁） 旨主張するが、当裁判所は、これを時機に後れた攻撃防御方法に当たるものと して却下した。その理由は、一件記録によると、当該訂正の再抗弁は、原審裁 判所が本件特許は無効であるとの心証開示をした後にされたものであるため、 原審で時機に後れた攻撃防御方法に当たるものとして却下されたものであると ころ、適宜の時機に原審で主張することができなかった事情は見当たらないか ら、当審における上記主張は、明らかに時機に後れたものであって、そのこと について控訴人には少なくとも重過失があり、また、この攻撃防御方法の主張 を許せば、本件訴訟の完結が著しく遅れることは明らかであるためである。
なお、控訴人は、控訴理由書で、本件発明について訂正する（訂正の再抗弁） 旨主張するが、当裁判所は、これを時機に後れた攻撃防御方法に当たるものと して却下した。その理由は、一件記録によると、当該訂正の再抗弁は、原審裁 判所が本件特許は無効であるとの心証開示をした後にされたものであるため、 原審で時機に後れた攻撃防御方法に当たるものとして却下されたものであると ころ、適宜の時機に原審で主張することができなかった事情は見当たらないか ら、当審における上記主張は、明らかに時機に後れたものであって、そのこと について控訴人には少なくとも重過失があり、また、この攻撃防御方法の主張 を許せば、本件訴訟の完結が著しく遅れることは明らかであるためである。
◆判決本文
原審はこちら（東京地裁40部)
2022.07.22
令和4(ネ)10004 不当利得返還請求控訴事件 著作権 民事訴訟 令和4年7月14日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
著作権侵害事件です。社史について、翻案かが争われました。知財高裁は該当部分は事実に過ぎないとして、翻案ではないと判断し、1審判断を維持しました。
(3) 前記(1)のとおり、本件社史部分が原告書籍を翻案したものに該当すると いうためには、原告書籍と本件社史部分とが、創作的表現において同一＼n性を有することが必要であるものと解されるところ、前記(2)で検討した ところによれば、原告書籍と本件社史部分とは、番号１ないし２０の各 記述において、事実、すなわち、表現それ自体でない部分において同一＼n性が認められるにすぎないか、創作性が認められないありふれた表現に＼nおいて同一性が認められるにすぎず、創作的表現において同一性を有す＼nるものとは認められないから、被告社史中の本件社史部分は原告書籍を 翻案したものに当たらないというべきである。
(4) これに対し、控訴人は、当審において、1)ノンフィクション作品では、 著作者が取材を通じて発掘した事実こそが重要であり、自らの制作意図 にかなった事実をいかにして発掘し、発掘した事実から何を感じ取って、 どういうストーリーを見つけ出すかが、ノンフィクション作家の真骨頂 であるところ、原告書籍はこれまで公表されていなかった「ＮＲプロジ＼nェクト」の内実について明らかにしたものである、2)本件社史部分は、 原告書籍と同じテーマを取り上げたもので、原告書籍と同じ事実やエピ ソードが次々に登場していることからすれば、原告書籍と「表＼現の本質 的な特徴」が完全に一致する、原告書籍を翻案したものに該当する旨主 張する。
控訴人の上記主張は、ノンフィクション作品においては、事実を見つ け出すこと及び見つけ出されたその事実が重要であって、原告書籍と本 件社史部分とは事実において共通する点が複数みられることを理由に、 本件社史部分は原告書籍を翻案したものに該当する旨を主張するものと 解される。
しかしながら、前記(1)のとおり、本件社史部分が原告書籍を翻案した ものに該当するというためには、その表現上の本質的な特徴である創作＼n的表現の同一性が認められる必要があり、原告書籍と本件社史部分との＼n間に事実において同一性が認められる部分が複数あるとしても、そのこ とによって両者が創作的表現において同一性を有することになるもので＼nはない。控訴人の上記主張は、ノンフィクション作品自体の特徴や本質 についていうものにすぎず、その「具体的表現」における表＼現上の本質 的な特徴について主張するものではないから失当である。 そして、前記(3)のとおり、原告書籍と本件社史部分は、創作的表現に＼nおいて同一性を有するものとは認められないから、控訴人の上記主張は 理由がない。
(3) 前記(1)のとおり、本件社史部分が原告書籍を翻案したものに該当すると いうためには、原告書籍と本件社史部分とが、創作的表現において同一＼n性を有することが必要であるものと解されるところ、前記(2)で検討した ところによれば、原告書籍と本件社史部分とは、番号１ないし２０の各 記述において、事実、すなわち、表現それ自体でない部分において同一＼n性が認められるにすぎないか、創作性が認められないありふれた表現に＼nおいて同一性が認められるにすぎず、創作的表現において同一性を有す＼nるものとは認められないから、被告社史中の本件社史部分は原告書籍を 翻案したものに当たらないというべきである。
(4) これに対し、控訴人は、当審において、1)ノンフィクション作品では、 著作者が取材を通じて発掘した事実こそが重要であり、自らの制作意図 にかなった事実をいかにして発掘し、発掘した事実から何を感じ取って、 どういうストーリーを見つけ出すかが、ノンフィクション作家の真骨頂 であるところ、原告書籍はこれまで公表されていなかった「ＮＲプロジ＼nェクト」の内実について明らかにしたものである、2)本件社史部分は、 原告書籍と同じテーマを取り上げたもので、原告書籍と同じ事実やエピ ソードが次々に登場していることからすれば、原告書籍と「表＼現の本質 的な特徴」が完全に一致する、原告書籍を翻案したものに該当する旨主 張する。
控訴人の上記主張は、ノンフィクション作品においては、事実を見つ け出すこと及び見つけ出されたその事実が重要であって、原告書籍と本 件社史部分とは事実において共通する点が複数みられることを理由に、 本件社史部分は原告書籍を翻案したものに該当する旨を主張するものと 解される。
しかしながら、前記(1)のとおり、本件社史部分が原告書籍を翻案した ものに該当するというためには、その表現上の本質的な特徴である創作＼n的表現の同一性が認められる必要があり、原告書籍と本件社史部分との＼n間に事実において同一性が認められる部分が複数あるとしても、そのこ とによって両者が創作的表現において同一性を有することになるもので＼nはない。控訴人の上記主張は、ノンフィクション作品自体の特徴や本質 についていうものにすぎず、その「具体的表現」における表＼現上の本質 的な特徴について主張するものではないから失当である。 そして、前記(3)のとおり、原告書籍と本件社史部分は、創作的表現に＼nおいて同一性を有するものとは認められないから、控訴人の上記主張は 理由がない。
2022.07.19
令和4(ネ)10021 特許権侵害差止請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和4年7月7日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
令和4(ネ)10021
医薬品の特許権侵害について、原審は、請求項１，２についてはサポート要件違反の無効理由あり、また請求項３，４については技術的範囲に属しないと判断していました。
原告(特許権者）が控訴し、知財高裁は原審の判断を維持しました。
本件発明２の特許請求の範囲の請求項２（「化合物が、式ＩにおいてＲ３およびＲ２はいずれも水素であり、Ｒ１は−（ＣＨ２）０−２−ｉＣ４Ｈ９である化合物の（Ｒ），（Ｓ），または（Ｒ，Ｓ）異性体である請求項１記載の鎮痛剤」）の記載に照らすと、本件発明２の化合物は、本件発明１の化合物の範囲に含まれるものである。
本件明細書の発明の詳細な説明には、本件発明２の化合物を線維筋痛症や神経障害等の痛みの処置における鎮痛剤として使用することについての一般的な記載があるが（前記１(2)及び(4)）、一方で、本件発明２の化合物を神経障害又は線維筋痛症による痛覚過敏又は接触異痛の痛みの処置における鎮痛剤として使用することについて明示の記載はない。
また、本件明細書の発明の詳細な説明には、本件発明２の化合物に該当するＣＩ−１００８及び３−アミノメチル−５−メチル−ヘキサン酸を用いたラットホルマリン足蹠試験結果、ＣＩ−１００８を用いたラットカラゲニン誘発機械的痛覚過敏及び熱痛覚過敏に対する試験結果、本件発明２の化合物に該当するＳ−（＋）−３−イソブチルギャバを用いたラット術後疼痛モデルにおける熱痛覚過敏及び接触異痛に対する試験結果の記載がある（前記１(3)、(6)、(7)及び(9)）。
しかし、前記(1)オ(ア)ｄの認定事実に照らすと、上記試験結果は、いずれも神経障害又は線維筋痛症による痛みの処置に本件発明２の化合物を使用した試験に関するものといえないから、上記試験結果から、本件発明２の化合物が、「神経障害又は線維筋痛症による、痛覚過敏又は接触異痛の痛み」に対して鎮痛効果を有することを認識することはできない。 そうすると、当業者は、本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件出願当時の技術常識から、本件発明１の化合物の範囲に含まれる本件発明２の化合物が、本件発明１及び２の「痛み」の範囲に含まれるすべての「痛み」に対して鎮痛効果を有する鎮痛剤を提供するという本件発明１及び２の課題を解決できるものと認識することはできないから、本件発明１及び２は、いずれも本件明細書の発明の詳細な説明に記載したものと認めることはできない。 ・・・・ 控訴人は、本件発明３は、慢性疼痛に対する画期的処方薬として、抗てんかん作用を有するＧＡＢＡ類縁体を痛みの処置に用いることを見いだしたものであり、その本質的部分は本件化合物を慢性疼痛の処置に用いる点にあるから、対象となる痛みが侵害受容性疼痛か、神経障害性疼痛や線維筋痛症かは本質的部分ではなく、効能・効果を神経障害性疼痛や線維筋痛症に伴う疼痛とし、慢性疼痛の処置に用いる鎮痛剤である被告ら医薬品は、均等論の第１要件を満たすと主張する。しかし、本件明細書の記載（前記１(4)）によれば、本件発明３は、本件発明３の「炎症を原因とする痛み、又は手術を原因とする痛み」の範囲に含まれるすべての「痛み」に対して鎮痛効果を有する鎮痛剤を提供することを課題とするものと認められること、痛みは、その基礎となる病態生理に著しい差異があり、「侵害受容性疼痛」、「神経障害性疼痛」、「心因性疼痛」の３つに大別されることは、本件出願当時の技術常識であったこと（前記２(1)オ(ア)ａ）に照らすと、いかなる痛みに対して鎮痛効果を有するかは、本件発明３において本質的部分であるというべきであり、その鎮痛効果の対象を異にする被告ら医薬品は、本件発明３の本質的部分を備えているものと認めることはできない。したがって、本件発明３に係る特許請求の範囲（本件訂正後の請求項３）に記載された構成中の被告ら医薬品と異なる部分が本件発明３の本質的部分でないということはできないから、被告ら医薬品は均等論の第１要件を満たさない。＼n
本件発明２の特許請求の範囲の請求項２（「化合物が、式ＩにおいてＲ３およびＲ２はいずれも水素であり、Ｒ１は−（ＣＨ２）０−２−ｉＣ４Ｈ９である化合物の（Ｒ），（Ｓ），または（Ｒ，Ｓ）異性体である請求項１記載の鎮痛剤」）の記載に照らすと、本件発明２の化合物は、本件発明１の化合物の範囲に含まれるものである。
本件明細書の発明の詳細な説明には、本件発明２の化合物を線維筋痛症や神経障害等の痛みの処置における鎮痛剤として使用することについての一般的な記載があるが（前記１(2)及び(4)）、一方で、本件発明２の化合物を神経障害又は線維筋痛症による痛覚過敏又は接触異痛の痛みの処置における鎮痛剤として使用することについて明示の記載はない。
また、本件明細書の発明の詳細な説明には、本件発明２の化合物に該当するＣＩ−１００８及び３−アミノメチル−５−メチル−ヘキサン酸を用いたラットホルマリン足蹠試験結果、ＣＩ−１００８を用いたラットカラゲニン誘発機械的痛覚過敏及び熱痛覚過敏に対する試験結果、本件発明２の化合物に該当するＳ−（＋）−３−イソブチルギャバを用いたラット術後疼痛モデルにおける熱痛覚過敏及び接触異痛に対する試験結果の記載がある（前記１(3)、(6)、(7)及び(9)）。
しかし、前記(1)オ(ア)ｄの認定事実に照らすと、上記試験結果は、いずれも神経障害又は線維筋痛症による痛みの処置に本件発明２の化合物を使用した試験に関するものといえないから、上記試験結果から、本件発明２の化合物が、「神経障害又は線維筋痛症による、痛覚過敏又は接触異痛の痛み」に対して鎮痛効果を有することを認識することはできない。 そうすると、当業者は、本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件出願当時の技術常識から、本件発明１の化合物の範囲に含まれる本件発明２の化合物が、本件発明１及び２の「痛み」の範囲に含まれるすべての「痛み」に対して鎮痛効果を有する鎮痛剤を提供するという本件発明１及び２の課題を解決できるものと認識することはできないから、本件発明１及び２は、いずれも本件明細書の発明の詳細な説明に記載したものと認めることはできない。 ・・・・ 控訴人は、本件発明３は、慢性疼痛に対する画期的処方薬として、抗てんかん作用を有するＧＡＢＡ類縁体を痛みの処置に用いることを見いだしたものであり、その本質的部分は本件化合物を慢性疼痛の処置に用いる点にあるから、対象となる痛みが侵害受容性疼痛か、神経障害性疼痛や線維筋痛症かは本質的部分ではなく、効能・効果を神経障害性疼痛や線維筋痛症に伴う疼痛とし、慢性疼痛の処置に用いる鎮痛剤である被告ら医薬品は、均等論の第１要件を満たすと主張する。しかし、本件明細書の記載（前記１(4)）によれば、本件発明３は、本件発明３の「炎症を原因とする痛み、又は手術を原因とする痛み」の範囲に含まれるすべての「痛み」に対して鎮痛効果を有する鎮痛剤を提供することを課題とするものと認められること、痛みは、その基礎となる病態生理に著しい差異があり、「侵害受容性疼痛」、「神経障害性疼痛」、「心因性疼痛」の３つに大別されることは、本件出願当時の技術常識であったこと（前記２(1)オ(ア)ａ）に照らすと、いかなる痛みに対して鎮痛効果を有するかは、本件発明３において本質的部分であるというべきであり、その鎮痛効果の対象を異にする被告ら医薬品は、本件発明３の本質的部分を備えているものと認めることはできない。したがって、本件発明３に係る特許請求の範囲（本件訂正後の請求項３）に記載された構成中の被告ら医薬品と異なる部分が本件発明３の本質的部分でないということはできないから、被告ら医薬品は均等論の第１要件を満たさない。＼n
◆判決本文
原審
◆令和2(ワ)19925等
特許権は同じで、被告（被控訴人）が異なる事件（１）です。
令和4(ネ)10009
◆判決本文
原審
◆令和2(ワ)19927
被告（被控訴人）が異なる事件（２）です。
令和4(ネ)10002
◆判決本文
原審
◆令和2(ワ)22283
被告（被控訴人）が異なる事件（３）です。
令和4(ネ)10012
◆判決本文
原審
◆令和2(ワ)19924
被告（被控訴人）が異なる事件（４）です。
令和4(ネ)10020
◆判決本文
原審
◆令和2(ワ)19929
被告（被控訴人）が異なる事件（５）です。
令和4(ネ)10013
◆判決本文
原審。
◆令和2(ワ)19917
被告（被控訴人）が異なる事件（６）です。
令和4(ネ)10016
◆判決本文
原審。
◆令和2(ワ)19918等
被告（被控訴人）が異なる事件（７）です。
令和4(ネ)10039
◆判決本文
原審
◆令和2(ワ)19919
被告（被控訴人）が異なる事件（８）です。
令和4(ネ)10028
◆判決本文
原審
◆令和2(ワ)19920等
被告（被控訴人）が異なる事件（９）です。
令和4(ネ)10015
◆判決本文
原審。
◆令和2(ワ)19922等
被告（被控訴人）が異なる事件（１０）です。
令和4(ネ)10036
◆判決本文
原審
◆令和2(ワ)19923等
被告（被控訴人）が異なる事件（１１）です。
令和4(ネ)10017
◆判決本文
原審。
◆令和2(ワ)19926
被告（被控訴人）が異なる事件（１２）です。
令和4(ネ)10003
◆判決本文
原審
◆令和2(ワ)19928
被告（被控訴人）が異なる事件（１３）です。
令和4(ネ)10037
◆判決本文
原審
◆令和2(ワ)19931等
被告（被控訴人）が異なる事件（１４）です。
令和4(ネ)10025
◆判決本文
原審
◆令和2(ワ)19932
被告（被控訴人）が異なる事件（１５）です。
令和4(ネ)10026
◆判決本文
原審
◆令和2(ワ)22290等
本件特許の無効審判事件の審取です。
令和2(行ケ)10135
審決は、「訂正後の請求項１ないし２に係る発明についての特許を無効、請求項３，４に係る発明についての本件審判の請求は，成り立たない。」と判断していました。
知財高裁は、審決維持です。
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2022.07.14
令和4(ネ)10005 損害賠償請求控訴事件 著作権 民事訴訟 令和4年6月29日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
違法ダウンロードサイト「漫画村」に広告を出していた広告代理会社に対して、1審では、1100万円の損害賠償が認められました。知財高裁も同様の判断をしました。
ア 争点１−１（本件行為の幇助行為該当性等）について
・・・
ａ 控訴人らは、本件行為が本件ウェブサイトの運営者側に対して著作権侵害行 為自体を直接誘発し、又は促進するものではないから幇助行為には当たらないと主 張するが、訂正して引用した原判決の第３の１(2)アのとおり、広告料収入をほとん ど唯一の資金源とするという本件ウェブサイトの実態を踏まえると、本件行為は、 本件ウェブサイトの運営者において、原告漫画のうち既にアップロードしたものの 掲載を継続するとともに、さらにアップロードする対象を追加することを直接誘発 し、また促進するものというのが相当であるから、控訴人らの上記主張は採用する ことができない。 上記に関し、控訴人らは、幇助の適用範囲が広がりすぎて不当であるとも主張す るが、本件ウェブサイトの上記実態を無視して一般論として幇助の範囲が拡大され ることを前提とした主張にすぎず、また、客観的に幇助行為に該当することから直 ちに幇助行為について不法行為責任を問われるものでもないから、控訴人らの上記 主張も前記認定判断を左右するものではない。
ｂ 控訴人らは、本件行為が既にアップロードされていたものについて、公衆送 信権の侵害行為を助長する行為とはいえないと主張するが、訂正して引用した原判 決の第３の１(2)アのとおり、上記主張も採用することができない。また、本件行為 を幇助行為とみることは本件ウェブサイトの運営自体を公衆送信権侵害行為と捉え ることである旨をいう控訴人らの主張や、平成１３年最判で認められた幇助の解釈 と整合しないとの控訴人らの主張も、本件において判断の前提とすべき事情の理解 を誤るものであって採用できない。
ｃ 控訴人らは、控訴人らが支払っていた広告料が本件ウェブサイトの運営者の 広告料収入のわずかな割合しか占めるものでなかったと主張するが、同主張の前提 となる割合を証拠上直ちに認めるに足りるかという点をおくとしても、前記のよう に広告料収入がほとんど唯一の資金源であったという本件ウェブサイトの実態に加 え、当該実態に照らすと、最終的に本件ウェブサイトの運営者に支払われる広告料 の金額の多寡にかかわらず広告を本件ウェブサイトに提供するとの行為自体が同運 営者による著作権侵害行為を助長するものであったというべきこと（なお、甲７及 び弁論の全趣旨によると、ウェブサイトの運営者に支払われていた広告料は、掲載 した広告の数等、広告の量によって単純に定められるものではなく、広告として掲 載された商品の広告を見た利用者が商品を購入したことが支払額に影響するなど、 広告の提供の程度と広告料の支払額は直接的に対応するものではなかったことがう かがわれる。また、広告主が拠出した広告料から広告代理店が差し引く手数料等の 額が多くなればなるほど、ウェブサイトの運営者に支払われる広告料が少なくなっ ていたことも容易に推測される。）のほか、後記イで認定判断する控訴人らの主観 的態様に照らしても、控訴人らが主張する前記の事情は、共同不法行為者間の求償 に係る問題にすぎず、被控訴人に対する不法行為責任がないことを基礎づける事情 にはならないというべきである。
・・・
イ 争点１−３（控訴人らの故意又は過失の有無）について
・・・
「(ｱ) まず、1)平成２９年に至るまでの間に、広告収入が違法サイトの収入源と なっていることが大きな問題とされ、広告配信会社の多くにおいても一定の方法で 広告を出したサイトに違法な情報が掲載されていないかを調べるなどの手段を講じ ていたことや、官民共同の取組として、海賊版サイトを削除するという対策を継続 的に行うほか、周辺対策として広告出稿抑止にも重点的に取り組んでいくことが確 認されていたことが指摘できる。そのような状況において、2)本件ウェブサイトに ついては、平成２９年４月までの時点で、登録不要で完全無料で漫画が読めるとさ れるサイトであり、検索バナーが必要な程度に大量の漫画が掲載されていることが 一見して分かる状態にあったもので、ツイッター上でも、違法性を指摘するツイー トが複数されていたところであった。また、3)本件ウェブサイトについては、遅く とも平成２９年５月１０日時点において、日本の著作物について、著作権が保護さ れないという前提で掲載されていること等が閲覧者に容易に分かる状態となってい た。 控訴人エムエムラボは、「ＭＥＤＩＡＤII」を利用して本件ウェブサイトに広告 の配信を開始するに当たり、本件ウェブサイトの表題及びＵＲＬの提示を受け、運＼n用チームにおいて、それらを含む情報に基づいて登録の可否を審査して承諾し、手 動で広告の配信設定をしたものであるところ、前記1)〜3)の事情を踏まえると、遅 くとも平成２９年５月までの時点で、控訴人らにおいては、本件ウェブサイトに掲 載された多数の漫画が著作権者の許諾を得ることなく掲載されているものであるこ とや、そのように違法に掲載した漫画を無料で閲覧させるという本件ウェブサイト が広告料収入をほぼ唯一の資金源とするものであること、それゆえ控訴人らが本件 ウェブサイトに広告を提供し広告料を支払うことは本件ウェブサイトの運営者によ る著作権侵害行為を支える行為に他ならないことを、容易に推測することができた というべきである。
そうすると、控訴人らは、遅くとも平成２９年５月時点で、本件ウェブサイトの 運営者に著作権者との間での利用許諾の有無等を確認して適切に対処すべき注意義 務、又は、そもそもそのような確認をするまでもなく本件ウェブサイトの「ＭＥＤ ＩＡＤII」への登録を拒絶すべき注意義務（既に本件ウェブサイトの「ＭＥＤＩＡ ＤII」への登録作業を終えていた場合にはそれに係る契約を解除するなどして対応 すべき注意義務）を負っていたというべきであり、それにもかかわらず、本件行為 を遂行したことについて、控訴人らには少なくとも過失があったと認められる。 上記に関し、控訴人らが平成２９年５月時点で上記の注意義務を怠り、その後、 安易に本件行為を継続的に遂行していたことは、控訴人グローバルネットが海賊サ イト対策の取組を推進していたＪＩＡＡの会員であり、また、「ＭＥＤＩＡＤII」 の利用規約によると本件ウェブサイトが第三者の著作権を侵害するものである場合 にはその利用に係る契約を解除し得る旨が定められていたにもかかわらず、その後、 同年１０月３１日に控訴人らの取引先に係る違法サイト「はるか夢の址」の運営者 の逮捕が報道されたり、本件ウェブサイトの違法性が社会的により大きく取り上げ られ、平成３０年２月２日には取引先から本件ウェブサイトが海賊版サイトである と記載した上での問合せを受けたといった事情があった中でも、控訴人らにおいて、 本件ウェブサイトへの「ＭＥＤＩＡＤII」を利用した広告の提供等の当否について 検討したことが一切うかがわれず、かえって、取引先に対し、「漫画村」という名 称を明記しつつ、同年３月２日には本件ウェブサイトへの広告の掲載が可能である＼nと回答したり、同月２３日には広告の効果がいいという根拠の一つとして本件ウェ ブサイトの保有を挙げたりしていたもので、ようやく同年４月１３日に本件ウェブ サイトを名指ししてブロッキングを行うという方針を政府が表明して以降に初めて＼n本件ウェブサイトへの配信停止の検討を開始したといった事情によっても裏付けら れているというべきである。」
ア 争点１−１（本件行為の幇助行為該当性等）について
・・・
ａ 控訴人らは、本件行為が本件ウェブサイトの運営者側に対して著作権侵害行 為自体を直接誘発し、又は促進するものではないから幇助行為には当たらないと主 張するが、訂正して引用した原判決の第３の１(2)アのとおり、広告料収入をほとん ど唯一の資金源とするという本件ウェブサイトの実態を踏まえると、本件行為は、 本件ウェブサイトの運営者において、原告漫画のうち既にアップロードしたものの 掲載を継続するとともに、さらにアップロードする対象を追加することを直接誘発 し、また促進するものというのが相当であるから、控訴人らの上記主張は採用する ことができない。 上記に関し、控訴人らは、幇助の適用範囲が広がりすぎて不当であるとも主張す るが、本件ウェブサイトの上記実態を無視して一般論として幇助の範囲が拡大され ることを前提とした主張にすぎず、また、客観的に幇助行為に該当することから直 ちに幇助行為について不法行為責任を問われるものでもないから、控訴人らの上記 主張も前記認定判断を左右するものではない。
ｂ 控訴人らは、本件行為が既にアップロードされていたものについて、公衆送 信権の侵害行為を助長する行為とはいえないと主張するが、訂正して引用した原判 決の第３の１(2)アのとおり、上記主張も採用することができない。また、本件行為 を幇助行為とみることは本件ウェブサイトの運営自体を公衆送信権侵害行為と捉え ることである旨をいう控訴人らの主張や、平成１３年最判で認められた幇助の解釈 と整合しないとの控訴人らの主張も、本件において判断の前提とすべき事情の理解 を誤るものであって採用できない。
ｃ 控訴人らは、控訴人らが支払っていた広告料が本件ウェブサイトの運営者の 広告料収入のわずかな割合しか占めるものでなかったと主張するが、同主張の前提 となる割合を証拠上直ちに認めるに足りるかという点をおくとしても、前記のよう に広告料収入がほとんど唯一の資金源であったという本件ウェブサイトの実態に加 え、当該実態に照らすと、最終的に本件ウェブサイトの運営者に支払われる広告料 の金額の多寡にかかわらず広告を本件ウェブサイトに提供するとの行為自体が同運 営者による著作権侵害行為を助長するものであったというべきこと（なお、甲７及 び弁論の全趣旨によると、ウェブサイトの運営者に支払われていた広告料は、掲載 した広告の数等、広告の量によって単純に定められるものではなく、広告として掲 載された商品の広告を見た利用者が商品を購入したことが支払額に影響するなど、 広告の提供の程度と広告料の支払額は直接的に対応するものではなかったことがう かがわれる。また、広告主が拠出した広告料から広告代理店が差し引く手数料等の 額が多くなればなるほど、ウェブサイトの運営者に支払われる広告料が少なくなっ ていたことも容易に推測される。）のほか、後記イで認定判断する控訴人らの主観 的態様に照らしても、控訴人らが主張する前記の事情は、共同不法行為者間の求償 に係る問題にすぎず、被控訴人に対する不法行為責任がないことを基礎づける事情 にはならないというべきである。
・・・
イ 争点１−３（控訴人らの故意又は過失の有無）について
・・・
「(ｱ) まず、1)平成２９年に至るまでの間に、広告収入が違法サイトの収入源と なっていることが大きな問題とされ、広告配信会社の多くにおいても一定の方法で 広告を出したサイトに違法な情報が掲載されていないかを調べるなどの手段を講じ ていたことや、官民共同の取組として、海賊版サイトを削除するという対策を継続 的に行うほか、周辺対策として広告出稿抑止にも重点的に取り組んでいくことが確 認されていたことが指摘できる。そのような状況において、2)本件ウェブサイトに ついては、平成２９年４月までの時点で、登録不要で完全無料で漫画が読めるとさ れるサイトであり、検索バナーが必要な程度に大量の漫画が掲載されていることが 一見して分かる状態にあったもので、ツイッター上でも、違法性を指摘するツイー トが複数されていたところであった。また、3)本件ウェブサイトについては、遅く とも平成２９年５月１０日時点において、日本の著作物について、著作権が保護さ れないという前提で掲載されていること等が閲覧者に容易に分かる状態となってい た。 控訴人エムエムラボは、「ＭＥＤＩＡＤII」を利用して本件ウェブサイトに広告 の配信を開始するに当たり、本件ウェブサイトの表題及びＵＲＬの提示を受け、運＼n用チームにおいて、それらを含む情報に基づいて登録の可否を審査して承諾し、手 動で広告の配信設定をしたものであるところ、前記1)〜3)の事情を踏まえると、遅 くとも平成２９年５月までの時点で、控訴人らにおいては、本件ウェブサイトに掲 載された多数の漫画が著作権者の許諾を得ることなく掲載されているものであるこ とや、そのように違法に掲載した漫画を無料で閲覧させるという本件ウェブサイト が広告料収入をほぼ唯一の資金源とするものであること、それゆえ控訴人らが本件 ウェブサイトに広告を提供し広告料を支払うことは本件ウェブサイトの運営者によ る著作権侵害行為を支える行為に他ならないことを、容易に推測することができた というべきである。
そうすると、控訴人らは、遅くとも平成２９年５月時点で、本件ウェブサイトの 運営者に著作権者との間での利用許諾の有無等を確認して適切に対処すべき注意義 務、又は、そもそもそのような確認をするまでもなく本件ウェブサイトの「ＭＥＤ ＩＡＤII」への登録を拒絶すべき注意義務（既に本件ウェブサイトの「ＭＥＤＩＡ ＤII」への登録作業を終えていた場合にはそれに係る契約を解除するなどして対応 すべき注意義務）を負っていたというべきであり、それにもかかわらず、本件行為 を遂行したことについて、控訴人らには少なくとも過失があったと認められる。 上記に関し、控訴人らが平成２９年５月時点で上記の注意義務を怠り、その後、 安易に本件行為を継続的に遂行していたことは、控訴人グローバルネットが海賊サ イト対策の取組を推進していたＪＩＡＡの会員であり、また、「ＭＥＤＩＡＤII」 の利用規約によると本件ウェブサイトが第三者の著作権を侵害するものである場合 にはその利用に係る契約を解除し得る旨が定められていたにもかかわらず、その後、 同年１０月３１日に控訴人らの取引先に係る違法サイト「はるか夢の址」の運営者 の逮捕が報道されたり、本件ウェブサイトの違法性が社会的により大きく取り上げ られ、平成３０年２月２日には取引先から本件ウェブサイトが海賊版サイトである と記載した上での問合せを受けたといった事情があった中でも、控訴人らにおいて、 本件ウェブサイトへの「ＭＥＤＩＡＤII」を利用した広告の提供等の当否について 検討したことが一切うかがわれず、かえって、取引先に対し、「漫画村」という名 称を明記しつつ、同年３月２日には本件ウェブサイトへの広告の掲載が可能である＼nと回答したり、同月２３日には広告の効果がいいという根拠の一つとして本件ウェ ブサイトの保有を挙げたりしていたもので、ようやく同年４月１３日に本件ウェブ サイトを名指ししてブロッキングを行うという方針を政府が表明して以降に初めて＼n本件ウェブサイトへの配信停止の検討を開始したといった事情によっても裏付けら れているというべきである。」
◆判決本文
原審はこちら。
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2022.07.14
令和4(ネ)10015 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和4年6月29日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
医薬品特許について、原告特許権者、被告ジェネリック医薬品メーカです。1審は36条違反（実施可能要件）として権利行使不能＼と判断していました。知財高裁も同様の判断をしました。
前記１(1)オ、カ及びクのとおり、本件明細書には、薬理データ又はこれと 同視し得る程度の事項として、本件化合物がホルマリン試験、カラゲニン試験及び 術後疼痛試験において効果を奏した旨の記載がある。しかしながら、後記(5)にお いて説示するとおり、本件出願日当時、慢性疼痛は全て末梢や中枢の神経細胞の感 作という神経の機能異常により生じる痛覚過敏や接触異痛の痛みであり、原因にか＼nかわらず神経細胞の感作を抑制することにより痛みを治療できるとの控訴人主張の 技術常識が存在していたとは認められないから、本件化合物がホルマリン試験、カ ラゲニン試験及び術後疼痛試験において引き起こされた各痛みの処置において効果 を奏した旨の記載があるからといって、そのことをもって、当業者において、本件 化合物が原因を異にするあらゆる「痛み」の処置においても効果を奏すると理解し たとは到底いえない。したがって、ホルマリン試験、カラゲニン試験及び術後疼痛 試験の結果に係る上記記載をもって、本件明細書の発明の詳細な説明において、本 件化合物が「あらゆる全ての痛みの処置における鎮痛剤」の用途に使用できること につき薬理データ又はこれと同視し得る程度の事項が記載され、本件出願日当時の 当業者において、本件化合物が当該用途の医薬として使用できることを理解できた と認めることはできない。 その他、本件明細書の発明の詳細な説明に、本件化合物が「あらゆる全ての痛み の処置における鎮痛剤」の用途に使用できることにつき、薬理データ又はこれと同 視し得る程度の事項が記載され、本件出願日当時の当業者において、本件化合物が 当該用途の医薬として使用できることを理解できたと認めるに足りる的確な証拠は ない。
前記１(1)オ、カ及びクのとおり、本件明細書には、薬理データ又はこれと 同視し得る程度の事項として、本件化合物がホルマリン試験、カラゲニン試験及び 術後疼痛試験において効果を奏した旨の記載がある。しかしながら、後記(5)にお いて説示するとおり、本件出願日当時、慢性疼痛は全て末梢や中枢の神経細胞の感 作という神経の機能異常により生じる痛覚過敏や接触異痛の痛みであり、原因にか＼nかわらず神経細胞の感作を抑制することにより痛みを治療できるとの控訴人主張の 技術常識が存在していたとは認められないから、本件化合物がホルマリン試験、カ ラゲニン試験及び術後疼痛試験において引き起こされた各痛みの処置において効果 を奏した旨の記載があるからといって、そのことをもって、当業者において、本件 化合物が原因を異にするあらゆる「痛み」の処置においても効果を奏すると理解し たとは到底いえない。したがって、ホルマリン試験、カラゲニン試験及び術後疼痛 試験の結果に係る上記記載をもって、本件明細書の発明の詳細な説明において、本 件化合物が「あらゆる全ての痛みの処置における鎮痛剤」の用途に使用できること につき薬理データ又はこれと同視し得る程度の事項が記載され、本件出願日当時の 当業者において、本件化合物が当該用途の医薬として使用できることを理解できた と認めることはできない。 その他、本件明細書の発明の詳細な説明に、本件化合物が「あらゆる全ての痛み の処置における鎮痛剤」の用途に使用できることにつき、薬理データ又はこれと同 視し得る程度の事項が記載され、本件出願日当時の当業者において、本件化合物が 当該用途の医薬として使用できることを理解できたと認めるに足りる的確な証拠は ない。
◆判決本文
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◆令和4(ネ)10017
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◆令和2(ワ)19922等
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2022.07.14
令和3(行ケ)10111 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年6月22日 知的財産高等裁判所
訂正請求により無効理由なしとした審決に対する審決取消訴訟です。
知財高裁も審決の判断を維持しました。一つの争点が「前記加工対象物はシリコンウェハである」と記載されているのを、「前記加工対象物は、シリコン単結晶構造部分に前記切断予＼定ラインに沿った溝が形成されていないシリコンウェハである」に訂正するのが訂正要件を満たすかです。
ア 訂正前の請求項１の記載は、「加工対象物」である「シリコンウェハ」に ついて、その文言上、「シリコン単結晶構造部分に前記切断予＼定ラインに沿 った溝が形成されているシリコンウェハ」を概念的には含むものであった のに対し、訂正事項１により、そのようなシリコンウェハを除く形で限定 されるものであるから、訂正事項１は、特許請求の範囲の減縮を目的とす るものといえる。 別の観点からいえば、訂正前の請求項１の記載は、その文言上、「レーザ 加工装置」の構成として、切断予＼定ラインに沿った溝が存在するシリコン ウェハを切断し得る性能を有するが、そのような溝が存在しないシリコン＼nウェハを切断し得る性能を有するとは限らない「レーザ加工装置」（溝必須＼n装置）を概念的には含むものであったのに対し、訂正事項１により、そのよ うな装置を除く形で請求項１に係る発明のレーザ加工装置を特定したので あるから、訂正事項１は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものともい える。
イ 原告は、前記第３の１(1)ア のとおり、訂正事項１における「シリコン単 結晶構造部分に前記切断予＼定ラインに沿った溝が形成されていないシリコ ンウェハ」については、加工対象物がシリコン単結晶構造の場合において、＼n「シリコン単結晶構造部分」や溝の位置、どのような溝が形成されていな＼nいのかが特定されておらず不明確であるから、訂正後の特許請求の範囲が 不明確であると主張するが、そのような具体的な事項まで特定されなけれ ば、訂正事項１が減縮か否かを判断できないほどに不明確であるとは考え られない。 また、原告は、前記第３の１(1)ア のとおり、訂正事項１によって、請求 項１の装置について、溝が形成されていないシリコンウェハを切断するこ とが用途になるとしても、レーザ加工装置の構成がそのような特定の構＼成 に限られるものではないから、発明の構成を限定するものではないとか、＼nいわゆるサブコンビネーション発明の理論によれば訂正の前後で発明の要 旨の認定は変わらない旨主張する。しかし、アに説示したとおり、訂正事項 １により概念上請求項１に係る発明が限定されることは明らかであり、特 許法１３４条の２第１項の「特許請求の範囲の減縮」への該当性を判断す るに当たっては、これで足りると解するのが相当である。また、本件発明を サブコンビネーション発明と解するかはさて措くとして、本件における上 記該当性を判断するに当たって、サブコンビネーション発明のクレーム解 釈や特許要件の考え方を直接参考にする必要性があるとは認め難いし、い ずれにしても本件においては、訂正事項１に係る事項は、加工対象物のみ を特定する事項にとどまらず、レーザ加工装置自体についてもその構造、＼n機能を特定する意味を有するものと解するべきであるから（本件訂正前は、＼n溝必須装置のように溝が形成されているシリコンウェハを切断する構造を＼n有すれば、これをもって特許要件を満たし得たのに対し、本件訂正後はこ のような構造を有するのでは足りず、溝が形成されていないシリコンウェ＼nハを切断する構造を有することが必要とされることになる。）、原告の主張＼nするところは、本件訂正が、特許請求の範囲の減縮であることを否定する に足りるものではない。
ア 訂正前の請求項１の記載は、「加工対象物」である「シリコンウェハ」に ついて、その文言上、「シリコン単結晶構造部分に前記切断予＼定ラインに沿 った溝が形成されているシリコンウェハ」を概念的には含むものであった のに対し、訂正事項１により、そのようなシリコンウェハを除く形で限定 されるものであるから、訂正事項１は、特許請求の範囲の減縮を目的とす るものといえる。 別の観点からいえば、訂正前の請求項１の記載は、その文言上、「レーザ 加工装置」の構成として、切断予＼定ラインに沿った溝が存在するシリコン ウェハを切断し得る性能を有するが、そのような溝が存在しないシリコン＼nウェハを切断し得る性能を有するとは限らない「レーザ加工装置」（溝必須＼n装置）を概念的には含むものであったのに対し、訂正事項１により、そのよ うな装置を除く形で請求項１に係る発明のレーザ加工装置を特定したので あるから、訂正事項１は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものともい える。
イ 原告は、前記第３の１(1)ア のとおり、訂正事項１における「シリコン単 結晶構造部分に前記切断予＼定ラインに沿った溝が形成されていないシリコ ンウェハ」については、加工対象物がシリコン単結晶構造の場合において、＼n「シリコン単結晶構造部分」や溝の位置、どのような溝が形成されていな＼nいのかが特定されておらず不明確であるから、訂正後の特許請求の範囲が 不明確であると主張するが、そのような具体的な事項まで特定されなけれ ば、訂正事項１が減縮か否かを判断できないほどに不明確であるとは考え られない。 また、原告は、前記第３の１(1)ア のとおり、訂正事項１によって、請求 項１の装置について、溝が形成されていないシリコンウェハを切断するこ とが用途になるとしても、レーザ加工装置の構成がそのような特定の構＼成 に限られるものではないから、発明の構成を限定するものではないとか、＼nいわゆるサブコンビネーション発明の理論によれば訂正の前後で発明の要 旨の認定は変わらない旨主張する。しかし、アに説示したとおり、訂正事項 １により概念上請求項１に係る発明が限定されることは明らかであり、特 許法１３４条の２第１項の「特許請求の範囲の減縮」への該当性を判断す るに当たっては、これで足りると解するのが相当である。また、本件発明を サブコンビネーション発明と解するかはさて措くとして、本件における上 記該当性を判断するに当たって、サブコンビネーション発明のクレーム解 釈や特許要件の考え方を直接参考にする必要性があるとは認め難いし、い ずれにしても本件においては、訂正事項１に係る事項は、加工対象物のみ を特定する事項にとどまらず、レーザ加工装置自体についてもその構造、＼n機能を特定する意味を有するものと解するべきであるから（本件訂正前は、＼n溝必須装置のように溝が形成されているシリコンウェハを切断する構造を＼n有すれば、これをもって特許要件を満たし得たのに対し、本件訂正後はこ のような構造を有するのでは足りず、溝が形成されていないシリコンウェ＼nハを切断する構造を有することが必要とされることになる。）、原告の主張＼nするところは、本件訂正が、特許請求の範囲の減縮であることを否定する に足りるものではない。
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2022.07. 4
令和2(ワ)13326 特許権侵害差止等請求事件 令和4年5月27日 東京地方裁判所
用途発明について、公知の用途であってもその用途を限定することにより新規性が認められるのかが争われました。東京地裁46部は、新規性無しとして、権利行使不能と判断しました。＼n
ア 本件発明１は、「エルデカルシトールを含んでなる非外傷性である前腕部 骨折を抑制するための医薬組成物」であるところ、前記(1)によれば、乙１文 献には、エルデカルシトールを骨粗鬆症治療薬として用いることが記載され ており、本件発明１と乙１発明とは、構成要件１Ａ、１Ｃにおいて一致して＼nいる。他方、本件発明１は、「非外傷性である前腕部骨折を抑制するための」 （構成要件１Ｂ）医薬組成物であるところ、乙１発明は骨粗鬆症治療薬であ＼nり、この点において本件発明１と乙１発明が相違するといえるかが問題にな る。 イ 本件明細書によれば、「非外傷性骨折とは、転倒などの一般的な日常生活 で起こる軽微な外力により生じた骨折を示す」（【００３５】）とあり、「前腕 部は、橈骨と尺骨からなる」（【００２２】）とされ、また、「抑制あるいは予＼n防は、骨粗鬆症にり患していない者あるいは骨粗鬆症患者のいずれにおいて も、新たな骨折が発生しないことを意味する。」（【００２２】）とされている。 したがって、本件発明１の「非外傷性である前腕部骨折を抑制する」とは、 骨粗鬆症にり患していない者及び骨粗鬆症患者のいずれについても、転倒な どの一般的な日常生活で起こる軽微な外力によって橈骨又は尺骨に新たな 骨折が発生しないようにすることを意味しているといえる。
ここで、骨粗鬆症は、骨強度の低下を特徴として骨折のリスクが増大しや すくなる骨格疾患であり（前記２(1)ア）、骨粗鬆症治療薬は、骨粗鬆症を治療 することを目的とする薬物なのであるから、骨折のリスクを低下させること、 すなわち、新たな骨折を発生させないようにすることを目的としているとい える。そして、本件優先日当時、骨粗鬆症においては、骨強度の低下により、 通常は骨折を生じさせない些細なきっかけで生ずる骨折である脆弱性骨折 が生ずることが問題とされており、骨折が生ずることがある具体的な部位と しては、大腿骨、椎体等と並んで、橈骨が含まれていたことが知られていた と認められる（前記２(1)イ）。 そうすると、乙１発明の骨粗鬆症治療薬とは、骨強度の低下によって通常 は骨折を生じさせない些細なきっかけで大腿骨、椎体、橈骨等に新たな骨折 を発生させないようにすることを目的とする治療薬であり、この中には、骨 粗鬆症患者に対する、通常は骨折を生じさせない些細なきっかけで橈骨に新 たな骨折を発生させないようにすることについても用途として含まれるこ とは明らかである。
これに対し、乙１発明の骨粗鬆症治療薬について、原告は、エルデカルシ トールに骨折抑制効果があることは知られていなかったと主張する。しかし、 乙１文献の表題は「骨粗鬆症治療薬」というものであり、その表＼題からも、 そこに記載されたエルデカルシトールが骨粗鬆症の治療薬であること、すな わち、エルデカルシトールが骨粗鬆症患者に対する骨折抑制効果があること に関する文献であることが理解できる。そして、乙１発明のエルデカルシト ールは活性型ビタミンＤの誘導体であり、活性型ビタミンＤが体内のビタミ ンＤ受容体と結合して作用するのと同様にビタミンＤ受容体に結合して作 用するという、活性型ビタミンＤと同一の機序によって骨粗鬆症に作用する ことが想定されていた。活性型ビタミンＤは、前腕部を含む骨における骨形 成を促進し、骨破壊を抑制することによって骨量を増やして骨密度骨強度を 増加させるとともに、転倒自体を抑制するといった作用を有することが知ら れており（前記２(3)ア、(4)）、実際に、乙１文献には、エルデカルシトール が骨密度を上昇させる効果を有することが記載されている。さらに、当時、 一般に、骨量が多いほど骨折しにくくなり、骨量の多寡が骨折リスクの指標 になると考えられていた（前記２(2) ）。これらからすると、当業者は、乙１ 発明の骨粗鬆症治療薬について、前腕部骨折予防効果があると理解すると認＼nめられる。原告が指摘する文献や記載は、上記技術常識等に照らし、当業者 に対して乙１発明のエルデカルシトールが上記骨折抑制効果を有すること に対して疑念を抱かせるものとは認められない。
以上によれば、本件発明１のうち、骨粗鬆症患者において一般的な日常生 活で起こる軽微な外力によって橈骨に新たに骨折が生じさせないことを用 途とする構成は、乙１発明のエルデカルシトールの用途と一致すると認めら＼nれる。
ウ 原告は、公知の用途であってもその用途を限定することにより新規性が認 められると主張する。 しかし、本件発明１のうち、骨粗鬆症患者において、一般的な日常生活で 起こる軽微な外力によって橈骨に新たに骨折が生じさせないことを用途と する構成について、前記イに述べたところにより、乙１発明のエルデカルシ＼nトールにおいても、当然に当該部位に係る骨折予防についても有効であるこ＼nとが具体的に想定されていたと認められる。また、乙１文献には、エルデカ ルシトールを活性型ビタミンＤ３製剤であると記載されていて、乙１発明に おいても、既存の活性型ビタミンＤ製剤と同様の機序、すなわち、ビタミン Ｄ受容体への作用による骨強度の上昇及び転倒防止（前記２ ア、 ）が想 定されていたと認められる。本件明細書には、本件発明１について、技術常 識から認められる上記機序と異なる機序によって作用していることについ ての記載もなく、本件発明１も、乙１発明と同一の作用機序を前提にしてい ると認められる。仮に年齢等によって第１選択として投与される薬剤の種類 が異なるとしても、エルデカルシトールが投与されたとき、乙１発明のエル デカルシトールが投与されたのか、本件発明１のエルデカルシトールが投与 されたのかを区別することができるものではない。本件発明１の一部の用途 は、作用機序の点からも、乙１発明の用途と区別することはできない。
なお、原告は、本件発明１において、エルデカルシトールの前腕部骨折抑 制に関する顕著な効果が初めて見出されたとも主張する。原告が本件明細書 で明らかにされた医学的に有用であると主張する具体的な知見は、1)前腕部 の骨折予防の観点からは、アルファカルシドールよりもエルデカルシトール＼nの方が顕著に優れていること、2)前腕部以外の部位においては、エルデカル シトールとアルファカルシドールの効果の差は前腕部における差ほど顕著 ではないという２点である。しかし、仮に原告が主張する上記評価が統計学 上正当であると認められるとしても、1)については、本件明細書で明らかに されているのは、エルデカルシトールがアルファカルシドールに比べて骨折 抑制効果が高いことのみであり、このことのみからは、エルデカルシトール がプラシーボに比べて顕著に優れている可能性も、アルファカルシドールが＼nプラシーボに比べて顕著に劣っている可能性も、どちらともいえない可能＼性 もある。さらに、乙１発明において、エルデカルシトールの骨折抑制効果が アルファカルシドールを上回ること自体が想定されていたことも認められ る（前記３）。2)についても、本件明細書の実施例で記載されている前腕部 骨折以外に関する分析結果は椎体骨折に関するもののみ（【００６９】）であ り、前腕部についてのみ良好な結果が得られたのか、椎体についてのみ良好 とはいえない結果が得られたのかすら明らかにされていない。これらによれ ば、何らかの顕著な効果の存在を理由に乙１発明に対する新規性等が認めら れる場合があるか否かは措くとしても、本件においてはその前提となる顕著 な効果を認めることはできない。
さらに原告は、６５歳の患者群やＩ型骨粗鬆症患者群においては前腕部に おける骨折抑制が特に求められており、独立の用途を構成するなどと主張す＼nる。しかし、乙１発明のエルデカルシトールにおいても、一般的な日常生活 で起こる軽微な外力によって橈骨に新たに骨折が生じさせないことに有効 であることが具体的に想定されていたと認められるなど、上記に述べた事情 に照らせば、原告が主張する上記知見は、本件において、乙１発明の用途を 前腕部の骨折予防に限定することに新規性を付与すべき事情に当たるとは＼nいえない。
エ 以上によれば、本件発明１は、乙１発明で想定される橈骨の骨折抑制、大 腿骨の骨折抑制といった複数の骨折抑制部位に係る用途のうち、前腕部の効 果に着目したものと認められる。本件発明１において「非外傷性である前腕 部骨折を抑制するための」と限定した部分は乙１発明との相違点になるとは いえず、本件発明１は、乙１発明と同一であり、本件発明１は、新規性が欠 如しているといえる。
ア 本件発明１は、「エルデカルシトールを含んでなる非外傷性である前腕部 骨折を抑制するための医薬組成物」であるところ、前記(1)によれば、乙１文 献には、エルデカルシトールを骨粗鬆症治療薬として用いることが記載され ており、本件発明１と乙１発明とは、構成要件１Ａ、１Ｃにおいて一致して＼nいる。他方、本件発明１は、「非外傷性である前腕部骨折を抑制するための」 （構成要件１Ｂ）医薬組成物であるところ、乙１発明は骨粗鬆症治療薬であ＼nり、この点において本件発明１と乙１発明が相違するといえるかが問題にな る。 イ 本件明細書によれば、「非外傷性骨折とは、転倒などの一般的な日常生活 で起こる軽微な外力により生じた骨折を示す」（【００３５】）とあり、「前腕 部は、橈骨と尺骨からなる」（【００２２】）とされ、また、「抑制あるいは予＼n防は、骨粗鬆症にり患していない者あるいは骨粗鬆症患者のいずれにおいて も、新たな骨折が発生しないことを意味する。」（【００２２】）とされている。 したがって、本件発明１の「非外傷性である前腕部骨折を抑制する」とは、 骨粗鬆症にり患していない者及び骨粗鬆症患者のいずれについても、転倒な どの一般的な日常生活で起こる軽微な外力によって橈骨又は尺骨に新たな 骨折が発生しないようにすることを意味しているといえる。
ここで、骨粗鬆症は、骨強度の低下を特徴として骨折のリスクが増大しや すくなる骨格疾患であり（前記２(1)ア）、骨粗鬆症治療薬は、骨粗鬆症を治療 することを目的とする薬物なのであるから、骨折のリスクを低下させること、 すなわち、新たな骨折を発生させないようにすることを目的としているとい える。そして、本件優先日当時、骨粗鬆症においては、骨強度の低下により、 通常は骨折を生じさせない些細なきっかけで生ずる骨折である脆弱性骨折 が生ずることが問題とされており、骨折が生ずることがある具体的な部位と しては、大腿骨、椎体等と並んで、橈骨が含まれていたことが知られていた と認められる（前記２(1)イ）。 そうすると、乙１発明の骨粗鬆症治療薬とは、骨強度の低下によって通常 は骨折を生じさせない些細なきっかけで大腿骨、椎体、橈骨等に新たな骨折 を発生させないようにすることを目的とする治療薬であり、この中には、骨 粗鬆症患者に対する、通常は骨折を生じさせない些細なきっかけで橈骨に新 たな骨折を発生させないようにすることについても用途として含まれるこ とは明らかである。
これに対し、乙１発明の骨粗鬆症治療薬について、原告は、エルデカルシ トールに骨折抑制効果があることは知られていなかったと主張する。しかし、 乙１文献の表題は「骨粗鬆症治療薬」というものであり、その表＼題からも、 そこに記載されたエルデカルシトールが骨粗鬆症の治療薬であること、すな わち、エルデカルシトールが骨粗鬆症患者に対する骨折抑制効果があること に関する文献であることが理解できる。そして、乙１発明のエルデカルシト ールは活性型ビタミンＤの誘導体であり、活性型ビタミンＤが体内のビタミ ンＤ受容体と結合して作用するのと同様にビタミンＤ受容体に結合して作 用するという、活性型ビタミンＤと同一の機序によって骨粗鬆症に作用する ことが想定されていた。活性型ビタミンＤは、前腕部を含む骨における骨形 成を促進し、骨破壊を抑制することによって骨量を増やして骨密度骨強度を 増加させるとともに、転倒自体を抑制するといった作用を有することが知ら れており（前記２(3)ア、(4)）、実際に、乙１文献には、エルデカルシトール が骨密度を上昇させる効果を有することが記載されている。さらに、当時、 一般に、骨量が多いほど骨折しにくくなり、骨量の多寡が骨折リスクの指標 になると考えられていた（前記２(2) ）。これらからすると、当業者は、乙１ 発明の骨粗鬆症治療薬について、前腕部骨折予防効果があると理解すると認＼nめられる。原告が指摘する文献や記載は、上記技術常識等に照らし、当業者 に対して乙１発明のエルデカルシトールが上記骨折抑制効果を有すること に対して疑念を抱かせるものとは認められない。
以上によれば、本件発明１のうち、骨粗鬆症患者において一般的な日常生 活で起こる軽微な外力によって橈骨に新たに骨折が生じさせないことを用 途とする構成は、乙１発明のエルデカルシトールの用途と一致すると認めら＼nれる。
ウ 原告は、公知の用途であってもその用途を限定することにより新規性が認 められると主張する。 しかし、本件発明１のうち、骨粗鬆症患者において、一般的な日常生活で 起こる軽微な外力によって橈骨に新たに骨折が生じさせないことを用途と する構成について、前記イに述べたところにより、乙１発明のエルデカルシ＼nトールにおいても、当然に当該部位に係る骨折予防についても有効であるこ＼nとが具体的に想定されていたと認められる。また、乙１文献には、エルデカ ルシトールを活性型ビタミンＤ３製剤であると記載されていて、乙１発明に おいても、既存の活性型ビタミンＤ製剤と同様の機序、すなわち、ビタミン Ｄ受容体への作用による骨強度の上昇及び転倒防止（前記２ ア、 ）が想 定されていたと認められる。本件明細書には、本件発明１について、技術常 識から認められる上記機序と異なる機序によって作用していることについ ての記載もなく、本件発明１も、乙１発明と同一の作用機序を前提にしてい ると認められる。仮に年齢等によって第１選択として投与される薬剤の種類 が異なるとしても、エルデカルシトールが投与されたとき、乙１発明のエル デカルシトールが投与されたのか、本件発明１のエルデカルシトールが投与 されたのかを区別することができるものではない。本件発明１の一部の用途 は、作用機序の点からも、乙１発明の用途と区別することはできない。
なお、原告は、本件発明１において、エルデカルシトールの前腕部骨折抑 制に関する顕著な効果が初めて見出されたとも主張する。原告が本件明細書 で明らかにされた医学的に有用であると主張する具体的な知見は、1)前腕部 の骨折予防の観点からは、アルファカルシドールよりもエルデカルシトール＼nの方が顕著に優れていること、2)前腕部以外の部位においては、エルデカル シトールとアルファカルシドールの効果の差は前腕部における差ほど顕著 ではないという２点である。しかし、仮に原告が主張する上記評価が統計学 上正当であると認められるとしても、1)については、本件明細書で明らかに されているのは、エルデカルシトールがアルファカルシドールに比べて骨折 抑制効果が高いことのみであり、このことのみからは、エルデカルシトール がプラシーボに比べて顕著に優れている可能性も、アルファカルシドールが＼nプラシーボに比べて顕著に劣っている可能性も、どちらともいえない可能＼性 もある。さらに、乙１発明において、エルデカルシトールの骨折抑制効果が アルファカルシドールを上回ること自体が想定されていたことも認められ る（前記３）。2)についても、本件明細書の実施例で記載されている前腕部 骨折以外に関する分析結果は椎体骨折に関するもののみ（【００６９】）であ り、前腕部についてのみ良好な結果が得られたのか、椎体についてのみ良好 とはいえない結果が得られたのかすら明らかにされていない。これらによれ ば、何らかの顕著な効果の存在を理由に乙１発明に対する新規性等が認めら れる場合があるか否かは措くとしても、本件においてはその前提となる顕著 な効果を認めることはできない。
さらに原告は、６５歳の患者群やＩ型骨粗鬆症患者群においては前腕部に おける骨折抑制が特に求められており、独立の用途を構成するなどと主張す＼nる。しかし、乙１発明のエルデカルシトールにおいても、一般的な日常生活 で起こる軽微な外力によって橈骨に新たに骨折が生じさせないことに有効 であることが具体的に想定されていたと認められるなど、上記に述べた事情 に照らせば、原告が主張する上記知見は、本件において、乙１発明の用途を 前腕部の骨折予防に限定することに新規性を付与すべき事情に当たるとは＼nいえない。
エ 以上によれば、本件発明１は、乙１発明で想定される橈骨の骨折抑制、大 腿骨の骨折抑制といった複数の骨折抑制部位に係る用途のうち、前腕部の効 果に着目したものと認められる。本件発明１において「非外傷性である前腕 部骨折を抑制するための」と限定した部分は乙１発明との相違点になるとは いえず、本件発明１は、乙１発明と同一であり、本件発明１は、新規性が欠 如しているといえる。
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2022.07. 4
令和2(ワ)29604 特許権侵害損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 令和4年4月27日 東京地方裁判所
携帯電話機の画像表示技術について、102条3項の実施料率として０．０１％が認められました。
ア 特許発明の実施に対し受けるべき料率を認定するに当たっては、1)当該 特許発明の実際の実施許諾契約における実施料率や、それが明らかでない 場合には業界における実施料の相場等も考慮に入れつつ、2)当該特許発明 自体の価値すなわち特許発明の技術内容や重要性、他のものによる代替可 能性、3)当該特許発明を当該製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献 や侵害の態様、4)特許権者と侵害者との競業関係や特許権者の営業方針等 訴訟に現れた諸事情を総合考慮するのが相当である。 イ そこで検討するに、本件発明に関しては、前記1)ないし4)に係る事情と して、次のとおりのものが認められる。 「知的財産の価値評価を踏まえた特許等の活用の在り方に関する調査 研究報告書」には、以下のような実施料率を報告するが、同時に、関係 特許が多数に上り、クロスライセンスが主流であるデバイスの特許の分 野では、その相場は１％以下であるとも記載されている。（甲２６）
ソース 技術分野 平均値 最大値 最小値
国内アンケート調査 器械 ３．５％ ９．５％ ０．５％
コンピュータテクノロジー３．１％ ７．５％ ０．５％
電気 ２．９％ ９．５％ ０．５％
司法決定 電気 ３．０％ ７．０％ １．０％
実際、被告補助参加人は、被告製品の製造販売のため、１１社とライ センス契約を締結したが、破産直前という特殊事情のある１社を除くと、 アプリ特許等に係るパテントファミリー１件当たりのライセンス料率は、 平均●（省略）●％であると計算された。（乙１４） また、前記 の１０社とのライセンス契約のうち、ライセンス料率が 初年度の●（省略）●％から逓減する特殊な規定となっていた１社を除 き、画像処理に関連する発明に限定したとすると、１件当たりのライセ ンス料率は、平均●（省略）●％と計算された。（乙１６） 平成２０年５月発行の雑誌「日経エレクトロニクス」には、「携帯電 話の画面サイズには限界がある。」、「ＨＤＴＶ対応によって、大画面 テレビなど周囲のＡＶ機器を接続し、コンテンツをやりとりする機能が＼n携帯電話機に必須となる。」との記載がある。（甲２９・４３頁） 他方、前記雑誌には、「スマートフォンのような両手の操作を前提と する端末であれば、比較的大きな４〜５型程度のディスプレイを搭載す る可能性はある。このような端末ならば、「液晶パネルの画素数を高精＼n細化してＨＤＴＶ対応にできる」」との記載もある。（甲２９・５９頁） 原告は、情報処理・通信システムの考案及び開発を目的とする会社で あり、自ら実施品の製造販売をすることはせず、その発明を他社に許諾 し、これに対する実施料収入を得るという営業方針をとっているが、本 件発明については、実施許諾をした例はない。（弁論の全趣旨）
ウ これらの事情によれば、1)本件発明の技術分野においては、ライセンス 料率を０．５％ないし９．５％程度とする例はあるが、スマートフォンの ように多数の特許が関連する分野では、クロスライセンスによる場合に限 らず、特許１件当たりで計算した実施料率が、０．０１％を下回ることも 通常であること、2)本件発明で実現される高解像度画像を外部出力する機 能は、携帯電話において早くから望まれていたものではあるが、被告製品＼nのようなスマートフォンにおいては、当然に必須の機能であるとはいえず、＼nその顧客に対する顧客吸引力は明らかとはいえないこと、3)原告は、その 保有する発明を他社に許諾し、その実施料収入を得るという営業方針をと っているものの、本件発明を実施するため、原告とライセンス契約を締結 した者はいないこと、以上の事情を認めることができる。 これらの事情を考慮すると、被告補助参加人の売上高に乗じる相当実施 料率は、侵害があったことを前提に通常の実施料率よりも自ずと高くなる ことをも十分考慮しても、０．０１％の限度で認めるのが相当である。＼nエ これに対し、原告は、被告補助参加人におけるライセンス例は、大部分 が一時金方式であり、ランニング方式よりも割安となっていることなど 種々の事情を指摘し、これを相当実施料率の認定の参考にすることを争う ものの、原告の指摘を踏まえても、業界における実施料の相場等として、 当該ライセンス例を上記の限度で参酌することまで妨げられるべきもので はなく、上記認定を左右するに至らない。 また、原告は、本件発明には代替技術がなかったと主張するが、これを 認めるに足りる証拠はないほか、原告は、本件発明を代替するには、２４ ００円程度の部品（甲３１）を追加する必要があったとも主張するが、当 該部品は、本件発明に係る機能のみを実現するものとは認められず、その＼n２４００円というのも「サンプル価格」にすぎず、いずれも、上記の結論 を左右するものとはいえない。
ア 特許発明の実施に対し受けるべき料率を認定するに当たっては、1)当該 特許発明の実際の実施許諾契約における実施料率や、それが明らかでない 場合には業界における実施料の相場等も考慮に入れつつ、2)当該特許発明 自体の価値すなわち特許発明の技術内容や重要性、他のものによる代替可 能性、3)当該特許発明を当該製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献 や侵害の態様、4)特許権者と侵害者との競業関係や特許権者の営業方針等 訴訟に現れた諸事情を総合考慮するのが相当である。 イ そこで検討するに、本件発明に関しては、前記1)ないし4)に係る事情と して、次のとおりのものが認められる。 「知的財産の価値評価を踏まえた特許等の活用の在り方に関する調査 研究報告書」には、以下のような実施料率を報告するが、同時に、関係 特許が多数に上り、クロスライセンスが主流であるデバイスの特許の分 野では、その相場は１％以下であるとも記載されている。（甲２６）
ソース 技術分野 平均値 最大値 最小値
国内アンケート調査 器械 ３．５％ ９．５％ ０．５％
コンピュータテクノロジー３．１％ ７．５％ ０．５％
電気 ２．９％ ９．５％ ０．５％
司法決定 電気 ３．０％ ７．０％ １．０％
実際、被告補助参加人は、被告製品の製造販売のため、１１社とライ センス契約を締結したが、破産直前という特殊事情のある１社を除くと、 アプリ特許等に係るパテントファミリー１件当たりのライセンス料率は、 平均●（省略）●％であると計算された。（乙１４） また、前記 の１０社とのライセンス契約のうち、ライセンス料率が 初年度の●（省略）●％から逓減する特殊な規定となっていた１社を除 き、画像処理に関連する発明に限定したとすると、１件当たりのライセ ンス料率は、平均●（省略）●％と計算された。（乙１６） 平成２０年５月発行の雑誌「日経エレクトロニクス」には、「携帯電 話の画面サイズには限界がある。」、「ＨＤＴＶ対応によって、大画面 テレビなど周囲のＡＶ機器を接続し、コンテンツをやりとりする機能が＼n携帯電話機に必須となる。」との記載がある。（甲２９・４３頁） 他方、前記雑誌には、「スマートフォンのような両手の操作を前提と する端末であれば、比較的大きな４〜５型程度のディスプレイを搭載す る可能性はある。このような端末ならば、「液晶パネルの画素数を高精＼n細化してＨＤＴＶ対応にできる」」との記載もある。（甲２９・５９頁） 原告は、情報処理・通信システムの考案及び開発を目的とする会社で あり、自ら実施品の製造販売をすることはせず、その発明を他社に許諾 し、これに対する実施料収入を得るという営業方針をとっているが、本 件発明については、実施許諾をした例はない。（弁論の全趣旨）
ウ これらの事情によれば、1)本件発明の技術分野においては、ライセンス 料率を０．５％ないし９．５％程度とする例はあるが、スマートフォンの ように多数の特許が関連する分野では、クロスライセンスによる場合に限 らず、特許１件当たりで計算した実施料率が、０．０１％を下回ることも 通常であること、2)本件発明で実現される高解像度画像を外部出力する機 能は、携帯電話において早くから望まれていたものではあるが、被告製品＼nのようなスマートフォンにおいては、当然に必須の機能であるとはいえず、＼nその顧客に対する顧客吸引力は明らかとはいえないこと、3)原告は、その 保有する発明を他社に許諾し、その実施料収入を得るという営業方針をと っているものの、本件発明を実施するため、原告とライセンス契約を締結 した者はいないこと、以上の事情を認めることができる。 これらの事情を考慮すると、被告補助参加人の売上高に乗じる相当実施 料率は、侵害があったことを前提に通常の実施料率よりも自ずと高くなる ことをも十分考慮しても、０．０１％の限度で認めるのが相当である。＼nエ これに対し、原告は、被告補助参加人におけるライセンス例は、大部分 が一時金方式であり、ランニング方式よりも割安となっていることなど 種々の事情を指摘し、これを相当実施料率の認定の参考にすることを争う ものの、原告の指摘を踏まえても、業界における実施料の相場等として、 当該ライセンス例を上記の限度で参酌することまで妨げられるべきもので はなく、上記認定を左右するに至らない。 また、原告は、本件発明には代替技術がなかったと主張するが、これを 認めるに足りる証拠はないほか、原告は、本件発明を代替するには、２４ ００円程度の部品（甲３１）を追加する必要があったとも主張するが、当 該部品は、本件発明に係る機能のみを実現するものとは認められず、その＼n２４００円というのも「サンプル価格」にすぎず、いずれも、上記の結論 を左右するものとはいえない。
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2022.07. 4
令和3(行ケ)10100 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和4年5月19日 知的財産高等裁判所
知財高裁(1部)は、41類「知識の教授」などについて、商標「Ｓｃｒｕｍ Ｍａｓｔｅｒ」は識別力無しと判断しました。異議・無効審判では識別力ありと判断されていました。
前記(1)の認定事実によれば、1)「Ｓｃｒｕｍ（スクラム）」の語は、本件商 標の登録査定前に発行、作成されたコンピュータ、ＩＴ関連の事典、用語集 等において、アジャイルソフトウェア開発の手法の一つと説明されていること（前記(1)ア）、2)「Ｓｃｒｕｍ Ｍａｓｔｅｒ（スクラムマスター）」の語 は、本件商標の登録査定前に作成されたウェブサイト上の辞典等において、 アジャイルソフトウェア開発の手法の一つである「Ｓｃｒｕｍ」における役割の名称として説明されていること（同イ）、3)「Ｓｃｒｕｍ」の提唱者が執 筆した「スクラムガイド」において「スクラムマスター」の定義が説明され ていること（同ウ）、4)本件商標の登録査定前に発行されたコンピュータやＩ Ｔ関連の複数の書籍、雑誌、ウェブサイトやブログにおいて、「アジャイルソフトウェア開発」や「Ｓｃｒｕｍ（スクラム）」をテーマとした記事等に「Ｓ＼nｃｒｕｍ Ｍａｓｔｅｒ（スクラムマスター）」についての記載があること （同エないしカ）、5)平成２１年から平成３０年４月までの間に複数の団体 が、スクラムマスターの研修を複数回実施していること（同キ）、6)本件商標 の登録査定前に発行・作成された雑誌やウェブサイト等に「Ｓｃｒｕｍ Ｍ ａｓｔｅｒ（スクラムマスター）」の認定制度、研修やセミナー等に関する記 載があること（同ク）が認められる。
以上の1)ないし6)を総合すれば、本件商標の登録査定時において、「Ｓｃｒ ｕｍ」の語は、コンピュータ、ＩＴ関連の分野において、アジャイルソフトウェア開発の手法の一つを表＼すものとして認識され、また、「Ｓｃｒｕｍ Ｍ ａｓｔｅｒ」の語は、同分野において、アジャイルソフトウェア開発の手法の一つである「Ｓｃｒｕｍ」における役割の一つを表＼すものとして認識されていたものと認められる。
２ 本件商標の商標法３条１項３号該当性について
(1) 商標法３条１項３号が、「その役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、 効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表＼示する標章のみからなる商標」について商標登録の要件を欠くと規定しているのは、このような商標は、指定役務との関 係で、その役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途その他の特性を表＼示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示として何人＼nもその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるの は公益上適当でないとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場 合自他役務の識別力を欠くものであることによるものと解される。
そうすると、商標が、指定役務について役務の質を普通に用いられる方法 で表示する標章のみからなる商標であるというためには、商標が指定役務との関係で役務の質を表＼示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であ＼nり、当該商標が当該指定役務に使用された場合に、取引者、需要者によって、 将来を含め、役務の質を表示したものとして一般に認識されるものであれば足りるものであって、必ずしも当該商標が現実に当該指定役務に使用されて＼nいることを要しないと解される。以上を前提に、本件商標の本件指定役務との関係における同号該当性について判断する。
(2) 本件商標は、「Ｓｃｒｕｍ Ｍａｓｔｅｒ」の文字を標準文字で表してなり、「Ｓｃｒｕｍ」の語及び「Ｍａｓｔｅｒ」の語から構＼成される結合商標である。本件商標から「スクラムマスター」の称呼が生じる。 前記１(2)認定のとおり、本件商標の登録査定時において、「Ｓｃｒｕｍ」の 語は、コンピュータ、ＩＴ関連の分野において、アジャイルソフトウェア開発の手法の一つを表＼すものとして認識され、また、「Ｓｃｒｕｍ Ｍａｓｔｅ ｒ」の語は、同分野において、アジャイルソフトウェア開発の手法の一つである「Ｓｃｒｕｍ」における役割の一つを表＼すものとして認識されていたものと認められる。
また、「マスター」（ｍａｓｔｅｒ）の語は、一般に、「あるじ。長。支配者」、 「修得すること。熟達すること」等（広辞苑第７版。甲３９１の２の２）の 意味を有することからすると、「Ｓｃｒｕｍ Ｍａｓｔｅｒ」の語からは、ア ジャイルソフトウェア開発の手法の一つである「Ｓｃｒｕｍ」を修得した者、「Ｓｃｒｕｍ」に熟達した者などの観念をも生ずるものと認められる。＼nそうすると、本件商標が本件指定役務に含まれる「教育訓練、研修会及び セミナー等」に使用された場合には、取引者、需要者は、当該教育訓練等が アジャイルソフトウェア開発の手法の一つである「Ｓｃｒｕｍ」を修得することや、「Ｓｃｒｕｍ」における特定の役割に関する教育訓練等であることを＼n示したものと理解するものといえるから、本件商標は、かかる役務の質（内 容）を表示したものとして一般に認識されるものと認めるのが相当である。そして、本件商標は、標準文字で構＼成されており、「Ｓｃｒｕｍ Ｍａｓｔ ｅｒ」の文字を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるといえるから、本件商標は、本件指定役務の質（内容）を普通に用いられ＼nる方法で表示する標章のみからなる商標（商標法３条１項３号）に該当するものと認められる。＼n
(3) この点に関し本件審決は、「Ｓｃｒｕｍ Ｍａｓｔｅｒ（スクラムマスタ ー）」に特化した研修やセミナー等に関する証拠は限定的である上、その具体 的な内容についての説明や当該研修やセミナー等の開催規模や開催頻度等の 具体的な証拠はなく、また、「Ｓｃｒｕｍ Ｍａｓｔｅｒ（スクラムマスター）」 の認定制度の有資格者数もさほど多いとはいえないから、本件商標は、その 指定商品及び指定役務中、第４１類の教育訓練、研修会及びセミナー等に関 する役務との関係においては、「Ｓｃｒｕｍ Ｍａｓｔｅｒ（スクラムマスタ ー）」を内容とする役務であることを理解させるものとはいい難いと述べた 上で、本件商標である「Ｓｃｒｕｍ Ｍａｓｔｅｒ」の文字が、商品の品質 及び役務の質等を直接的に表すものとして一般に使用されているとまではいえず、また、本件商標に接する取引者、需要者が、本件商標を商品の品質及＼nび役務の質等として認識するとみるべき特段の事情も見いだせないとして、 本件商標は、本件指定役務を含む本件商品・役務以外の指定商品及び指定役 務について商標法３条１項３号に該当しない旨判断した。 しかしながら、前記(1)で説示したとおり、本件商標が、本件指定役務につ いて役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるというためには、本件商標が本件指定役務との関係で役務の質を表＼示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり、本件商標が本件指定役務に使用された場合に、本件商標の取引者、需要者によって、将来を含め、役＼n務の質を表示したものとして一般に認識されるものであれば足りるものであって、必ずしも本件商標が現実に本件指定役務に使用されていることを要し＼nないと解されるから、本件審決の上記判断は、その前提において誤りがある。
３ 被告の主張について
被告は、1)商標法３条１項３号の趣旨によれば、同号により不登録とされる 商標は、「将来必ず一般的に使用されるもの」に限定されるところ、本件商標が 「将来必ず一般的に使用されるもの」であることについての立証はなく、また、 本件商標は、その登録査定時において、使用実績は僅かであり、周知性は全く なく、一般に認識されておらず、むしろ無名である、2)スクラムマスターのセミ ナー・研修の受講・参加、資格・認定取得が、本件商標の登録査定前に多数なさ れていた事実は認められず、「スクラムマスター」は、資格として世間一般に認 知されておらず、セミナーの開催数や資格者数もごく僅かである、3)本件商標 は、「Ｓｃｒｕｍ」の語と「Ｍａｓｔｅｒ」の語を単に結合しただけの造語であ り、本件商標から、特段の観念は想起されない、4)証拠上「スクラムマスター」 の語の使用が確認される最も早い時期である平成１６年１０月から被告が本件 商標の登録出願をした平成２９年６月までの１２年８か月の間、原告らが本件 商標の登録出願をしなかったという事実は、誰もその使用を欲することがなか ったことの証左であり、本件商標は「何人もその使用を欲する」ような商標に 該当しないとして、本件商標は、本件指定役務について同号に該当しない旨主 張する。
しかしながら、1)ないし3)については、前記２(1)及び(2)で説示したとおり、 本件商標が、本件指定役務について同号に該当するというためには、本件商標 が本件指定役務との関係で役務の質を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表＼示であり、本件商標が本件指定役務に使用された場合に、本件商標の取引者、需要者によって、将来を含め、役務の質を表示したものとして一般に認識されるものであれば足りるものであって、被告がいうように「将来必ず一＼n般的に使用されるもの」に限定されるものではなく、また、必ずしも本件商標 が現実に本件指定役務に使用されていることを要しないと解されるから、その 使用実績の程度や周知性の有無が問題となるものではない。 さらに、前記１(2)で説示したとおり、本件商標の登録査定時において、「Ｓｃ ｒｕｍ Ｍａｓｔｅｒ」の語は、コンピュータ、ＩＴ関連の分野において、ア ジャイルソフトウェア開発の手法の一つである「Ｓｃｒｕｍ」における役割の一つを表＼すものとして認識されていたものと認められ、また、「Ｓｃｒｕｍ Ｍ ａｓｔｅｒ」の語からは、アジャイルソフトウェア開発の手法の一つである「Ｓｃｒｕｍ」を修得した者、「Ｓｃｒｕｍ」に熟達した者などの観念をも生ずるも＼nのと認められるから（前記２(2)）、本件指定役務の需要者において、本件商標が 一般に認識されず、無名であったとはいえないし、本件商標から、特段の観念 が想起されないとはいえない。4)については、ある用語の使用を必要とすることと、その用語について商標登録出願をすることとは別の問題であり、原告らが本件商標の登録出願をしなかったことをもって、本件商標が「何人も使用を欲する」ような商標に該当し ないものとはいえない。
前記(1)の認定事実によれば、1)「Ｓｃｒｕｍ（スクラム）」の語は、本件商 標の登録査定前に発行、作成されたコンピュータ、ＩＴ関連の事典、用語集 等において、アジャイルソフトウェア開発の手法の一つと説明されていること（前記(1)ア）、2)「Ｓｃｒｕｍ Ｍａｓｔｅｒ（スクラムマスター）」の語 は、本件商標の登録査定前に作成されたウェブサイト上の辞典等において、 アジャイルソフトウェア開発の手法の一つである「Ｓｃｒｕｍ」における役割の名称として説明されていること（同イ）、3)「Ｓｃｒｕｍ」の提唱者が執 筆した「スクラムガイド」において「スクラムマスター」の定義が説明され ていること（同ウ）、4)本件商標の登録査定前に発行されたコンピュータやＩ Ｔ関連の複数の書籍、雑誌、ウェブサイトやブログにおいて、「アジャイルソフトウェア開発」や「Ｓｃｒｕｍ（スクラム）」をテーマとした記事等に「Ｓ＼nｃｒｕｍ Ｍａｓｔｅｒ（スクラムマスター）」についての記載があること （同エないしカ）、5)平成２１年から平成３０年４月までの間に複数の団体 が、スクラムマスターの研修を複数回実施していること（同キ）、6)本件商標 の登録査定前に発行・作成された雑誌やウェブサイト等に「Ｓｃｒｕｍ Ｍ ａｓｔｅｒ（スクラムマスター）」の認定制度、研修やセミナー等に関する記 載があること（同ク）が認められる。
以上の1)ないし6)を総合すれば、本件商標の登録査定時において、「Ｓｃｒ ｕｍ」の語は、コンピュータ、ＩＴ関連の分野において、アジャイルソフトウェア開発の手法の一つを表＼すものとして認識され、また、「Ｓｃｒｕｍ Ｍ ａｓｔｅｒ」の語は、同分野において、アジャイルソフトウェア開発の手法の一つである「Ｓｃｒｕｍ」における役割の一つを表＼すものとして認識されていたものと認められる。
２ 本件商標の商標法３条１項３号該当性について
(1) 商標法３条１項３号が、「その役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、 効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表＼示する標章のみからなる商標」について商標登録の要件を欠くと規定しているのは、このような商標は、指定役務との関 係で、その役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途その他の特性を表＼示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示として何人＼nもその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるの は公益上適当でないとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場 合自他役務の識別力を欠くものであることによるものと解される。
そうすると、商標が、指定役務について役務の質を普通に用いられる方法 で表示する標章のみからなる商標であるというためには、商標が指定役務との関係で役務の質を表＼示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であ＼nり、当該商標が当該指定役務に使用された場合に、取引者、需要者によって、 将来を含め、役務の質を表示したものとして一般に認識されるものであれば足りるものであって、必ずしも当該商標が現実に当該指定役務に使用されて＼nいることを要しないと解される。以上を前提に、本件商標の本件指定役務との関係における同号該当性について判断する。
(2) 本件商標は、「Ｓｃｒｕｍ Ｍａｓｔｅｒ」の文字を標準文字で表してなり、「Ｓｃｒｕｍ」の語及び「Ｍａｓｔｅｒ」の語から構＼成される結合商標である。本件商標から「スクラムマスター」の称呼が生じる。 前記１(2)認定のとおり、本件商標の登録査定時において、「Ｓｃｒｕｍ」の 語は、コンピュータ、ＩＴ関連の分野において、アジャイルソフトウェア開発の手法の一つを表＼すものとして認識され、また、「Ｓｃｒｕｍ Ｍａｓｔｅ ｒ」の語は、同分野において、アジャイルソフトウェア開発の手法の一つである「Ｓｃｒｕｍ」における役割の一つを表＼すものとして認識されていたものと認められる。
また、「マスター」（ｍａｓｔｅｒ）の語は、一般に、「あるじ。長。支配者」、 「修得すること。熟達すること」等（広辞苑第７版。甲３９１の２の２）の 意味を有することからすると、「Ｓｃｒｕｍ Ｍａｓｔｅｒ」の語からは、ア ジャイルソフトウェア開発の手法の一つである「Ｓｃｒｕｍ」を修得した者、「Ｓｃｒｕｍ」に熟達した者などの観念をも生ずるものと認められる。＼nそうすると、本件商標が本件指定役務に含まれる「教育訓練、研修会及び セミナー等」に使用された場合には、取引者、需要者は、当該教育訓練等が アジャイルソフトウェア開発の手法の一つである「Ｓｃｒｕｍ」を修得することや、「Ｓｃｒｕｍ」における特定の役割に関する教育訓練等であることを＼n示したものと理解するものといえるから、本件商標は、かかる役務の質（内 容）を表示したものとして一般に認識されるものと認めるのが相当である。そして、本件商標は、標準文字で構＼成されており、「Ｓｃｒｕｍ Ｍａｓｔ ｅｒ」の文字を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるといえるから、本件商標は、本件指定役務の質（内容）を普通に用いられ＼nる方法で表示する標章のみからなる商標（商標法３条１項３号）に該当するものと認められる。＼n
(3) この点に関し本件審決は、「Ｓｃｒｕｍ Ｍａｓｔｅｒ（スクラムマスタ ー）」に特化した研修やセミナー等に関する証拠は限定的である上、その具体 的な内容についての説明や当該研修やセミナー等の開催規模や開催頻度等の 具体的な証拠はなく、また、「Ｓｃｒｕｍ Ｍａｓｔｅｒ（スクラムマスター）」 の認定制度の有資格者数もさほど多いとはいえないから、本件商標は、その 指定商品及び指定役務中、第４１類の教育訓練、研修会及びセミナー等に関 する役務との関係においては、「Ｓｃｒｕｍ Ｍａｓｔｅｒ（スクラムマスタ ー）」を内容とする役務であることを理解させるものとはいい難いと述べた 上で、本件商標である「Ｓｃｒｕｍ Ｍａｓｔｅｒ」の文字が、商品の品質 及び役務の質等を直接的に表すものとして一般に使用されているとまではいえず、また、本件商標に接する取引者、需要者が、本件商標を商品の品質及＼nび役務の質等として認識するとみるべき特段の事情も見いだせないとして、 本件商標は、本件指定役務を含む本件商品・役務以外の指定商品及び指定役 務について商標法３条１項３号に該当しない旨判断した。 しかしながら、前記(1)で説示したとおり、本件商標が、本件指定役務につ いて役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるというためには、本件商標が本件指定役務との関係で役務の質を表＼示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり、本件商標が本件指定役務に使用された場合に、本件商標の取引者、需要者によって、将来を含め、役＼n務の質を表示したものとして一般に認識されるものであれば足りるものであって、必ずしも本件商標が現実に本件指定役務に使用されていることを要し＼nないと解されるから、本件審決の上記判断は、その前提において誤りがある。
３ 被告の主張について
被告は、1)商標法３条１項３号の趣旨によれば、同号により不登録とされる 商標は、「将来必ず一般的に使用されるもの」に限定されるところ、本件商標が 「将来必ず一般的に使用されるもの」であることについての立証はなく、また、 本件商標は、その登録査定時において、使用実績は僅かであり、周知性は全く なく、一般に認識されておらず、むしろ無名である、2)スクラムマスターのセミ ナー・研修の受講・参加、資格・認定取得が、本件商標の登録査定前に多数なさ れていた事実は認められず、「スクラムマスター」は、資格として世間一般に認 知されておらず、セミナーの開催数や資格者数もごく僅かである、3)本件商標 は、「Ｓｃｒｕｍ」の語と「Ｍａｓｔｅｒ」の語を単に結合しただけの造語であ り、本件商標から、特段の観念は想起されない、4)証拠上「スクラムマスター」 の語の使用が確認される最も早い時期である平成１６年１０月から被告が本件 商標の登録出願をした平成２９年６月までの１２年８か月の間、原告らが本件 商標の登録出願をしなかったという事実は、誰もその使用を欲することがなか ったことの証左であり、本件商標は「何人もその使用を欲する」ような商標に 該当しないとして、本件商標は、本件指定役務について同号に該当しない旨主 張する。
しかしながら、1)ないし3)については、前記２(1)及び(2)で説示したとおり、 本件商標が、本件指定役務について同号に該当するというためには、本件商標 が本件指定役務との関係で役務の質を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表＼示であり、本件商標が本件指定役務に使用された場合に、本件商標の取引者、需要者によって、将来を含め、役務の質を表示したものとして一般に認識されるものであれば足りるものであって、被告がいうように「将来必ず一＼n般的に使用されるもの」に限定されるものではなく、また、必ずしも本件商標 が現実に本件指定役務に使用されていることを要しないと解されるから、その 使用実績の程度や周知性の有無が問題となるものではない。 さらに、前記１(2)で説示したとおり、本件商標の登録査定時において、「Ｓｃ ｒｕｍ Ｍａｓｔｅｒ」の語は、コンピュータ、ＩＴ関連の分野において、ア ジャイルソフトウェア開発の手法の一つである「Ｓｃｒｕｍ」における役割の一つを表＼すものとして認識されていたものと認められ、また、「Ｓｃｒｕｍ Ｍ ａｓｔｅｒ」の語からは、アジャイルソフトウェア開発の手法の一つである「Ｓｃｒｕｍ」を修得した者、「Ｓｃｒｕｍ」に熟達した者などの観念をも生ずるも＼nのと認められるから（前記２(2)）、本件指定役務の需要者において、本件商標が 一般に認識されず、無名であったとはいえないし、本件商標から、特段の観念 が想起されないとはいえない。4)については、ある用語の使用を必要とすることと、その用語について商標登録出願をすることとは別の問題であり、原告らが本件商標の登録出願をしなかったことをもって、本件商標が「何人も使用を欲する」ような商標に該当し ないものとはいえない。
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2022.06.30
令和2(ワ)29897 相当の対価請求事件 特許権 民事訴訟 令和4年5月27日 東京地方裁判所
職務発明事件です。一つの争点が、社内の発明規程により報奨金の請求権が消滅するという規定でした。原告は公序良俗に反すると争いましたが、裁判所はこの規定には特35条の報奨金は含まれていないとして、原告の主張を認めませんでした。
原告は、使用者である被告は、従業者であった原告に対し、退職により相 当の対価請求権が消滅したとの誤解を生じさせて相当の対価請求権の行使を 妨害してはならない信義則上の義務を負うところ、原告は、本件退職条項の 存在により、被告を退職したことでもはや何らの請求権も行使することがで きないと誤解していたのであるから、被告は上記の義務に違反したものであ ること、被告は、被告発明規程について、カネカと同様に、実績補償金を支 払う旨の規定を置くべきであったし、これが容易であったことから、被告が 相当の対価請求権及び被告発明規程に基づく登録報奨金請求権について消滅 時効を援用することは、信義則違反又は権利濫用に当たるなどと主張する。
しかし、被告発明規程の本件退職条項においては、発明者である従業員が 退職した場合に「報奨金を受ける権利」が消滅する旨が定められており、こ の「報奨金」が「譲渡報奨金」及び「登録報奨金」（被告発明規程１０−１） を指すことは明らかである一方、特許法３５条３項に基づく相当の対価請求 権の消長に関する定めは存在しない。したがって、被告発明規程に本件退職 条項が置かれていたからといって、そのことによって直ちに、被告の従業者 に対し、被告を退職した場合に、被告発明規程に基づき支給されるべき報奨 金請求権に加え、特許法３５条３項に基づく相当の対価請求権までも行使す ることができなくなるとの誤解を生じさせるものではない。加えて、原告の 陳述書（甲１８）の記載からは、被告が、原告に対し、本件退職条項が被告 を退職した後は相当の対価請求権の行使ができないことを定めたものである 旨を積極的に説明したといった事実が存したとはうかがわれず、他の証拠に よっても、当該事実を認めることはできない。したがって、本件において、 被告が原告主張に係る信義則上の義務に違反したとは認められない。
また、使用者が契約や勤務規則において定めを置くか否かにかかわらず、 従業者は、特許法３５条３項に基づく相当の対価請求権を行使することがで きるから、被告発明規程に実績に対応する相当の対価支払に関する定めが置 かれていなかったからといって、直ちに、被告の消滅時効の援用が信義に反 するということはできず、権利の濫用になるということもできない。
(2) なお、原告は、被告の親会社であるカネカが、本件各発明の実施品である ＥＤコイルを有望な商品であると考えて、被告の研究者である原告をカネカ における製品開発に専従させたこと、被告から本件各発明に係る特許を受け る権利を譲り受けていること、本件について交渉段階から積極的に関与して いることに照らすと、カネカは、その子会社である被告を現実的統一的に管 理支配しているといえ、そのようなカネカが実績補償に関する規定を置いて いる以上、被告が、相当の対価請求権についての消滅時効を援用し、原告に 実績補償をしないことは、信義則上許されない旨を主張する。 しかし、カネカと被告との間に親会社と子会社の関係が存在するとしても、 それぞれは独立した法人であることに変わりはなく、両者の業種や雇用体系、 業務の実情などは異なり得るから、そうした実情に合わせて、被告が実績補 償に関する規定を設けるか否かを独自に判断したとしても、直ちに、問題視 されるべき事態であるとまではいえない。したがって、原告が主張する上記 の事情は、いずれも、被告による消滅時効の援用が信義則違反であることを 基礎付けるに足りるものではない。
(3) 以上によれば、原告の前記主張はいずれも採用することができず、被告が 原告の被告に対する特許法３５条３項に基づく相当の対価請求について消滅 時効を援用することが信義則違反又は権利濫用に当たるということはできな い。
社内規定の該当部分です。
10−１ 会社は発明の内、特許、実用新案及び意匠につき、発明者に対し以下に定める報奨金を支払うものとする。ただし、実用新案は自動登録なので登録報償金を支払わないものとする。
(1) 譲渡報奨金
会社が出願した発明１件（発明者が複数の場合でも１件とする）に対して金●（省略）●を支払う。社外発明者には支払わない。
(2) 登録報奨金（実用新案を除く）
登録になった発明１件（発明者が複数の場合でも１件とする）に対して金●（省略）●を支払う。社外発明者には支払わない。
・・・
10−３ 発明者である従業員が定年以外の理由で会社を退職した場合、報奨金を受ける権利は、退職と同時に消滅する。
原告は、使用者である被告は、従業者であった原告に対し、退職により相 当の対価請求権が消滅したとの誤解を生じさせて相当の対価請求権の行使を 妨害してはならない信義則上の義務を負うところ、原告は、本件退職条項の 存在により、被告を退職したことでもはや何らの請求権も行使することがで きないと誤解していたのであるから、被告は上記の義務に違反したものであ ること、被告は、被告発明規程について、カネカと同様に、実績補償金を支 払う旨の規定を置くべきであったし、これが容易であったことから、被告が 相当の対価請求権及び被告発明規程に基づく登録報奨金請求権について消滅 時効を援用することは、信義則違反又は権利濫用に当たるなどと主張する。
しかし、被告発明規程の本件退職条項においては、発明者である従業員が 退職した場合に「報奨金を受ける権利」が消滅する旨が定められており、こ の「報奨金」が「譲渡報奨金」及び「登録報奨金」（被告発明規程１０−１） を指すことは明らかである一方、特許法３５条３項に基づく相当の対価請求 権の消長に関する定めは存在しない。したがって、被告発明規程に本件退職 条項が置かれていたからといって、そのことによって直ちに、被告の従業者 に対し、被告を退職した場合に、被告発明規程に基づき支給されるべき報奨 金請求権に加え、特許法３５条３項に基づく相当の対価請求権までも行使す ることができなくなるとの誤解を生じさせるものではない。加えて、原告の 陳述書（甲１８）の記載からは、被告が、原告に対し、本件退職条項が被告 を退職した後は相当の対価請求権の行使ができないことを定めたものである 旨を積極的に説明したといった事実が存したとはうかがわれず、他の証拠に よっても、当該事実を認めることはできない。したがって、本件において、 被告が原告主張に係る信義則上の義務に違反したとは認められない。
また、使用者が契約や勤務規則において定めを置くか否かにかかわらず、 従業者は、特許法３５条３項に基づく相当の対価請求権を行使することがで きるから、被告発明規程に実績に対応する相当の対価支払に関する定めが置 かれていなかったからといって、直ちに、被告の消滅時効の援用が信義に反 するということはできず、権利の濫用になるということもできない。
(2) なお、原告は、被告の親会社であるカネカが、本件各発明の実施品である ＥＤコイルを有望な商品であると考えて、被告の研究者である原告をカネカ における製品開発に専従させたこと、被告から本件各発明に係る特許を受け る権利を譲り受けていること、本件について交渉段階から積極的に関与して いることに照らすと、カネカは、その子会社である被告を現実的統一的に管 理支配しているといえ、そのようなカネカが実績補償に関する規定を置いて いる以上、被告が、相当の対価請求権についての消滅時効を援用し、原告に 実績補償をしないことは、信義則上許されない旨を主張する。 しかし、カネカと被告との間に親会社と子会社の関係が存在するとしても、 それぞれは独立した法人であることに変わりはなく、両者の業種や雇用体系、 業務の実情などは異なり得るから、そうした実情に合わせて、被告が実績補 償に関する規定を設けるか否かを独自に判断したとしても、直ちに、問題視 されるべき事態であるとまではいえない。したがって、原告が主張する上記 の事情は、いずれも、被告による消滅時効の援用が信義則違反であることを 基礎付けるに足りるものではない。
(3) 以上によれば、原告の前記主張はいずれも採用することができず、被告が 原告の被告に対する特許法３５条３項に基づく相当の対価請求について消滅 時効を援用することが信義則違反又は権利濫用に当たるということはできな い。
社内規定の該当部分です。
10−１ 会社は発明の内、特許、実用新案及び意匠につき、発明者に対し以下に定める報奨金を支払うものとする。ただし、実用新案は自動登録なので登録報償金を支払わないものとする。
(1) 譲渡報奨金
会社が出願した発明１件（発明者が複数の場合でも１件とする）に対して金●（省略）●を支払う。社外発明者には支払わない。
(2) 登録報奨金（実用新案を除く）
登録になった発明１件（発明者が複数の場合でも１件とする）に対して金●（省略）●を支払う。社外発明者には支払わない。
・・・
10−３ 発明者である従業員が定年以外の理由で会社を退職した場合、報奨金を受ける権利は、退職と同時に消滅する。
2022.06.30
令和2(行ケ)10143 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年6月23日 知的財産高等裁判所
数値限定発明についてサポート要件違反などを理由にした無効審判が請求されました。審決は無効理由無しと判断しました。裁判所も同様です。
ウ 原告は、本件発明の「引張弾性率」の数値範囲は、「２５０〜６００ＭＰ ａ」であるが、「２５０ＭＰａから５００ＭＰａまで」の範囲については、 実施例による裏付けを欠いているから、本件明細書の発明の詳細な説明の 記載から、本件発明の「引張弾性率」の数値範囲うち、少なくとも上記範 囲については、本件発明の課題を解決できると認識することはできないと して、本件発明はサポート要件に適合しない旨主張する。 しかしながら、前記イ(ア)ｂのとおり、本件明細書の【００３９】の記載 から、「ＭＤ方向の引張弾性率」が、「２５０ＭＰａ以上」であれば、「鋸刃 でフィルムをカットするために力を加える際、フィルムのＭＤ方向への延 びを抑制でき、鋸刃がフィルムに食い込みやすくでき、カット性が向上」 し、「６００ＭＰａ以下」であれば、「フィルムが軟らかく、鋸刃の形状に 沿ってフィルムをきれいにカットでき、切断端面に多数の裂け目が発生す るのを抑制できる」ことから、「本実施形態のラップフィルム」（本件発明） の「ＭＤ方向の引張弾性率」を「２５０〜６００ＭＰａ」の範囲としたこ とを理解できる。また、本件明細書には、ＭＤ方向の引張弾性率が「５１ ０ＭＰａ」ないし「５４０ＭＰａ」の範囲の本件発明の実施例（実施例１ ないし６）では、「裂けトラブル抑制効果」の評価結果が「◎」又は「○」、 「カット性」の評価結果がいずれも「◎」であったことが示されており、 「塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルムのフィルム切断刃によるカット 性を維持しつつ、巻回体からのフィルム引き出し時、及び化粧箱の中に巻 き戻ったフィルム端部の摘み出し時の裂けトラブルを低減する」という本 件発明の効果が確認されている。
一方、本件明細書には、「２５０ＭＰａから５００ＭＰａまで」の範囲に ついては実施例の記載がないが、上記【００３９】の記載が不合理である ことをうかがわせる証拠はないから、上記【００３９】の記載から、上記 範囲のものについても、本件発明の上記効果を奏するものと理解できる。 以上によれば、当業者は、本件明細書の発明の詳細な説明の記載から、 本件発明の「引張弾性率」の「２５０〜６００ＭＰａ」の数値範囲全体に わたり、本件発明の上記効果を奏するものと認識できるものと認められる から、上記効果を奏する塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルムを提供する という本件発明の課題を解決できると認識できるものと認められる。 したがって、原告の上記主張は理由がない。
エ 原告は、1)「低温結晶化開始温度」の「塩化ビニリデン系樹脂」への影 響について、公然知られた知見がないことを踏まえると、当業者は、本件 明細書の発明の詳細な説明の記載から、「低温結晶化開始温度」を「４０〜 ６０度」の数値範囲とすることにより、本件発明が裂けトラブル抑制効果 を奏することを認識することができない、2)本件明細書の記載によれば、 本件発明の「低温結晶化開始温度」は、「流通・保管時」の値と解されるが、 一方で、本件明細書の記載において、ラップフィルムが製造された後の「流 通・保管時」の低温結晶化開始温度の挙動は一切明らかではないし、「製造 時」から「流通・保管時」を経て、低温結晶化開始温度を「４０〜６０度」 に調節する方法についても明らかではないこと、本件明細書記載の実施例 １ないし６は、いずれも「流通・保管時」の条件が「２８度に設定した恒 温槽にて１ヶ月間保管したもの」という特定の条件におけるものであり、 それ以外の「流通・保管時」の条件下においては、低温結晶化開始温度が 「４０〜６０度」の範囲になるとは限らないこと、本件明細書の記載から は、ラップフィルムの製造後の「流通・保管時」における流通・保管条件 なども不明であり、かつ、それらの流通・保管条件による「低温結晶化開 始温度」の挙動に与える影響も不明であることからすると、当業者は、本 件明細書の記載に基づいて、ラップフィルムの低温結晶化開始温度が、「流 通・保管時」において、「４０〜６０度」に属するかどうかを予測すること＼nができないから、裂けトラブルの抑制やカット性の向上という本件発明の 課題を解決することができると認識することも困難であるとして、本件発 明は、サポート要件に適合しない旨主張する。
しかしながら、1)については、前記イ(イ)ｂで説示したとおり、本件明細 書の記載から、本件発明の「低温結晶化開始温度」の意味、「低温結晶化開 始温度」を「４０〜６０度」の範囲に制御することにより、「巻回体からの フィルム引き出し時、及び化粧箱の中に巻き戻ったフィルム端部の摘み出 し時の裂けトラブル」の発生を抑制する機序を理解できるから、原告主張 の1)は、採用することができない。 次に、2)については、本件明細書の【００４４】には、「ラップフィルム 製造後にガラス転移温度以下である−３０度で保管した場合」、「すなわち、 ラップフィルムが製造後に全く熱を受けていないとみなせる場合の低温 結晶化開始温度は４０度」であったことの記載がある。この記載から、低 温結晶化開始温度は、ラップフィルムが製造された後、外部から熱を受け ることによって「４０度」から変化するものと理解できる。そして、本件 明細書の実施例１ないし６は、製造直後のラップフィルムの巻回体を２ ８度に設定した恒温槽で１か月保管したものであるが、低温結晶化開始温 度が４３度から５３度までの範囲にあり、本件発明の数値範囲を満たすも のである。 そして、上記各実施例の上記の保管条件は、「ラップフィルムの出荷後の 流通、及び家庭での保管を想定」した（【００５９】）ものであり、この条 10件の設定自体は、出荷後の流通及び家庭での保管を想定したものとして自 然なものである。
そうすると、当業者は、上記【００４４】及び【００５９】の記載と上 記各実施例の記載から、ラップフィルムが出荷後の流通及び家庭での保管 の過程で熱を受けると、低温結晶化開始温度が４０度から上昇することを 理解し、上記各実施例の上記保管条件のみならず、他の保管条件であって も、一般的な流通及び家庭での保管の条件（温度及び保管する時間）の範 囲に沿うものであれば、低温結晶化開始温度が「４０〜６０度」の範囲内 に収まるラップフィルムを作成することができると認識できると認めら れる。
ウ 原告は、本件発明の「引張弾性率」の数値範囲は、「２５０〜６００ＭＰ ａ」であるが、「２５０ＭＰａから５００ＭＰａまで」の範囲については、 実施例による裏付けを欠いているから、本件明細書の発明の詳細な説明の 記載から、本件発明の「引張弾性率」の数値範囲うち、少なくとも上記範 囲については、本件発明の課題を解決できると認識することはできないと して、本件発明はサポート要件に適合しない旨主張する。 しかしながら、前記イ(ア)ｂのとおり、本件明細書の【００３９】の記載 から、「ＭＤ方向の引張弾性率」が、「２５０ＭＰａ以上」であれば、「鋸刃 でフィルムをカットするために力を加える際、フィルムのＭＤ方向への延 びを抑制でき、鋸刃がフィルムに食い込みやすくでき、カット性が向上」 し、「６００ＭＰａ以下」であれば、「フィルムが軟らかく、鋸刃の形状に 沿ってフィルムをきれいにカットでき、切断端面に多数の裂け目が発生す るのを抑制できる」ことから、「本実施形態のラップフィルム」（本件発明） の「ＭＤ方向の引張弾性率」を「２５０〜６００ＭＰａ」の範囲としたこ とを理解できる。また、本件明細書には、ＭＤ方向の引張弾性率が「５１ ０ＭＰａ」ないし「５４０ＭＰａ」の範囲の本件発明の実施例（実施例１ ないし６）では、「裂けトラブル抑制効果」の評価結果が「◎」又は「○」、 「カット性」の評価結果がいずれも「◎」であったことが示されており、 「塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルムのフィルム切断刃によるカット 性を維持しつつ、巻回体からのフィルム引き出し時、及び化粧箱の中に巻 き戻ったフィルム端部の摘み出し時の裂けトラブルを低減する」という本 件発明の効果が確認されている。
一方、本件明細書には、「２５０ＭＰａから５００ＭＰａまで」の範囲に ついては実施例の記載がないが、上記【００３９】の記載が不合理である ことをうかがわせる証拠はないから、上記【００３９】の記載から、上記 範囲のものについても、本件発明の上記効果を奏するものと理解できる。 以上によれば、当業者は、本件明細書の発明の詳細な説明の記載から、 本件発明の「引張弾性率」の「２５０〜６００ＭＰａ」の数値範囲全体に わたり、本件発明の上記効果を奏するものと認識できるものと認められる から、上記効果を奏する塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルムを提供する という本件発明の課題を解決できると認識できるものと認められる。 したがって、原告の上記主張は理由がない。
エ 原告は、1)「低温結晶化開始温度」の「塩化ビニリデン系樹脂」への影 響について、公然知られた知見がないことを踏まえると、当業者は、本件 明細書の発明の詳細な説明の記載から、「低温結晶化開始温度」を「４０〜 ６０度」の数値範囲とすることにより、本件発明が裂けトラブル抑制効果 を奏することを認識することができない、2)本件明細書の記載によれば、 本件発明の「低温結晶化開始温度」は、「流通・保管時」の値と解されるが、 一方で、本件明細書の記載において、ラップフィルムが製造された後の「流 通・保管時」の低温結晶化開始温度の挙動は一切明らかではないし、「製造 時」から「流通・保管時」を経て、低温結晶化開始温度を「４０〜６０度」 に調節する方法についても明らかではないこと、本件明細書記載の実施例 １ないし６は、いずれも「流通・保管時」の条件が「２８度に設定した恒 温槽にて１ヶ月間保管したもの」という特定の条件におけるものであり、 それ以外の「流通・保管時」の条件下においては、低温結晶化開始温度が 「４０〜６０度」の範囲になるとは限らないこと、本件明細書の記載から は、ラップフィルムの製造後の「流通・保管時」における流通・保管条件 なども不明であり、かつ、それらの流通・保管条件による「低温結晶化開 始温度」の挙動に与える影響も不明であることからすると、当業者は、本 件明細書の記載に基づいて、ラップフィルムの低温結晶化開始温度が、「流 通・保管時」において、「４０〜６０度」に属するかどうかを予測すること＼nができないから、裂けトラブルの抑制やカット性の向上という本件発明の 課題を解決することができると認識することも困難であるとして、本件発 明は、サポート要件に適合しない旨主張する。
しかしながら、1)については、前記イ(イ)ｂで説示したとおり、本件明細 書の記載から、本件発明の「低温結晶化開始温度」の意味、「低温結晶化開 始温度」を「４０〜６０度」の範囲に制御することにより、「巻回体からの フィルム引き出し時、及び化粧箱の中に巻き戻ったフィルム端部の摘み出 し時の裂けトラブル」の発生を抑制する機序を理解できるから、原告主張 の1)は、採用することができない。 次に、2)については、本件明細書の【００４４】には、「ラップフィルム 製造後にガラス転移温度以下である−３０度で保管した場合」、「すなわち、 ラップフィルムが製造後に全く熱を受けていないとみなせる場合の低温 結晶化開始温度は４０度」であったことの記載がある。この記載から、低 温結晶化開始温度は、ラップフィルムが製造された後、外部から熱を受け ることによって「４０度」から変化するものと理解できる。そして、本件 明細書の実施例１ないし６は、製造直後のラップフィルムの巻回体を２ ８度に設定した恒温槽で１か月保管したものであるが、低温結晶化開始温 度が４３度から５３度までの範囲にあり、本件発明の数値範囲を満たすも のである。 そして、上記各実施例の上記の保管条件は、「ラップフィルムの出荷後の 流通、及び家庭での保管を想定」した（【００５９】）ものであり、この条 10件の設定自体は、出荷後の流通及び家庭での保管を想定したものとして自 然なものである。
そうすると、当業者は、上記【００４４】及び【００５９】の記載と上 記各実施例の記載から、ラップフィルムが出荷後の流通及び家庭での保管 の過程で熱を受けると、低温結晶化開始温度が４０度から上昇することを 理解し、上記各実施例の上記保管条件のみならず、他の保管条件であって も、一般的な流通及び家庭での保管の条件（温度及び保管する時間）の範 囲に沿うものであれば、低温結晶化開始温度が「４０〜６０度」の範囲内 に収まるラップフィルムを作成することができると認識できると認めら れる。
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2022.06.30
令和4(行ケ)10002 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和4年6月16日 知的財産高等裁判所
商標「温石灸」の識別力について、知財高裁は識別力なしとした審決を維持しました。
原告は、原告が「温石灸」の語を使用して行っている施術は、平成２６ 年に施術を開始した、温石及びもぐさの両方を用いるオリジナルの施術で あり、「温石灸」の語は、「温石をもぐさの上に置いて行う施術」との意味 合いを有する造語であるから、本願商標の指定役務との関係で出所識別機 能を有する旨主張する（前記第３の１〔原告の主張〕(1)）。 そこで検討するに、証拠（甲９、１０、３３）及び弁論の全趣旨によれ ば、原告は、平成２６年１０月頃から、温めた石をもぐさの上に置いて患 部を温める施術を「温石灸」との名称で行っていること、原告がこのよう な内容の施術を「温石灸」との名称で行うことを許諾したのは、「ＭｏＭｏ Ｓｏはり灸院」のみであることが認められる。 しかしながら、本願商標が商標法３条１項３号に該当するか否かは、本 件審決がされた時点における取引の実情を考慮して判断すべきものであ るところ、上記(4)で検討したとおり、本件審決がされた当時の本件業界に おいて、温石を用いた施術が、火をつけたもぐさの代わりに温めた石を用 いることにより、灸に類似する効果を得ることができる施術として、「温石 灸」との名称でも広く行われている実情があったといえることからすれば、 原告がそれ以前から温石及びもぐさの両方を用いる施術を「温石灸」と称 して行っているなどの事情があるからといって、前記の結論が左右される ものではないというべきである。 したがって、原告の上記主張は採用することができない。
イ 原告は、本件業界において「温石」又は「温石灸」の語が使用されてい る例について、「温石」が「温めた石」ほどの意味合いを有するとしても、 施術において「温石」をどのように用いるかや、「温石」と肌にのせたもぐ さに火を点じて焼く施術である「灸」との関係性が明らかではないから、 使用されている「温石灸」の語から直接的かつ具体的な施術の方法及び内 容（効能）等が想起されるものではない旨主張する（前記第３の１〔原告＼nの主張〕(2)）。しかしながら、原告が指摘するとおり、商標法３条１項３号に該当する というためには、当該商標から具体的な役務の質（内容）が認識されるこ とが必要であると解されるものの、上記(4)で検討したとおり、本件審決が された当時の取引の実情を考慮すると、「温石灸」の語は、「火をつけたも ぐさの代わりに温めた石を患部に置く、灸と同種の施術」を表すものと容＼n易に理解されるものであったというべきである。そうすると、「温石灸」の 語からは、施術に用いる道具、施術の方法及び施術によって得られる効果 がいずれも容易に理解されるものといえるから、本願商標の取引者、需要 者は、「温石灸」の語から役務の質（内容）を具体的に認識することができ るものといえる。したがって、原告の上記主張は採用することができない。
ウ 原告は、本件業界において行われている「温石灸」の施術について、1) 「灸」の語の一般的な意味とは異なる内容の施術であり、かつ、様々な施 術の方法及び内容（効能）等を含むものであること、2)「温石」や「温石 療法」等とも表示することができるから、「温石灸」の語は役務の質を表＼示 記述するものとして取引に際し必要適切な表示であるとはいえないこと、＼n3)全国に存在する「はり及びきゅうを行う施術所」の数からすれば、「温石 灸」の語を使用する事業者はごくわずかであることを理由に、本件業界に おいて「温石灸」が施術されている例があることをもって、「温石灸」の語 が示す役務の内容が一般に理解されるものとはいえない旨主張する（前記 第３の１〔原告の主張〕(3)）。 しかしながら、上記1)については、上記(4)で検討したとおり、本件業界 において一般に行われている「温石灸」の施術は、火をつけたもぐさを使 用しない点において、本来的な意味における灸とは異なるものではあるも のの、火をつけたもぐさの代わりに温めた石を用いることにより、灸に類 似する効果を得ることができる施術として行われていることなどからす れば、「温石灸」の語は、このような内容の施術を表すものとして容易に理＼n解されるものといえる。 また、上記2)については、上記(4)で検討したとおり、本件審決がされた 当時の本件業界において、温石を用いた施術は、「温石療法」や「温石」等 と呼ばれ、灸とは区別されて取り扱われている実情があったといえるもの の、他方で、必ずしも灸と厳格に区別されていたものではなく、灸に類似 する効果を得ることができる施術として、「温石灸」との名称でも広く行わ れている実情があったといえることからすれば、温石を用いた施術が「温 石療法」や「温石」等とも表示されているからといって、「温石灸」の語が、＼n役務の質を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表＼示であるこ とが否定されるものではないというべきである。 さらに、上記3)については、上記(4)で検討したところに照らせば、全国 に存在する「はり及びきゅうを行う施術所」の数のみを根拠として、前記 のとおりの取引の実情があったことを否定することはできないというべ きである。したがって、原告の上記主張は採用することができない。
エ 原告は、材料等の名称を冠した従来の「味噌灸」等と原告が行っている 「温石灸」とでは施術内容が全く異なるものであり、「温石灸」の語を従来 の「味噌灸」等の語と同様の意味で捉えると、施術の方法及び内容（効能）＼n等が理解し難いものとなるから、「味噌灸」等と称する灸が存在するからと いって、「温石灸」の語が、特定の役務の質・内容を直接的かつ具体的に示 すものであるとはいえない旨主張する（前記第３の１〔原告の主張〕(4)）。 しかしながら、本件において検討すべきであるのは、本件審決がされた 当時の本件業界において使用されていた「温石灸」の語から認識される内 容であるから、原告が行っている「温石灸」の具体的な施術内容が考慮さ れるものではないというべきである。そして、上記(4)で検討したとおり、 本件審決がされた当時の本件業界において、温石を用いた施術は、施術の 道具として温めた石を用いる灸と同種の施術であることから、「味噌灸」等 と同様に、「温石灸」とも称されるようになったものであり、「温石灸」の 語は、「火をつけたもぐさの代わりに温めた石を患部に置く、灸と同種の施 術」を表す語として容易に理解されるものであったというべきである。＼nしたがって、原告の上記主張は採用することができない。
オ 原告は、本件テレビ番組において「温石灸」と称された施術は、従来か ら広く使用されてきた「温石」又は「温石療法」と同義のものとして紹介 されたものにすぎないから、そのような内容の放送がされ、本件業界の関 係者がこれに否定的な意見を述べなかったとの事実をもって、「温石灸」の 語が、灸（施術）の一種を表したものとして、特定の役務の質・内容を示＼nすものとして理解されたものとみるのは相当でない旨主張する（前記第３ の１〔原告の主張〕(5)）。
しかしながら、上記(4)で検討したところに照らせば、原告が指摘すると ころによって、前記の結論が左右されるものではないというべきである。 したがって、原告の上記主張は採用することができない。
原告は、原告が「温石灸」の語を使用して行っている施術は、平成２６ 年に施術を開始した、温石及びもぐさの両方を用いるオリジナルの施術で あり、「温石灸」の語は、「温石をもぐさの上に置いて行う施術」との意味 合いを有する造語であるから、本願商標の指定役務との関係で出所識別機 能を有する旨主張する（前記第３の１〔原告の主張〕(1)）。 そこで検討するに、証拠（甲９、１０、３３）及び弁論の全趣旨によれ ば、原告は、平成２６年１０月頃から、温めた石をもぐさの上に置いて患 部を温める施術を「温石灸」との名称で行っていること、原告がこのよう な内容の施術を「温石灸」との名称で行うことを許諾したのは、「ＭｏＭｏ Ｓｏはり灸院」のみであることが認められる。 しかしながら、本願商標が商標法３条１項３号に該当するか否かは、本 件審決がされた時点における取引の実情を考慮して判断すべきものであ るところ、上記(4)で検討したとおり、本件審決がされた当時の本件業界に おいて、温石を用いた施術が、火をつけたもぐさの代わりに温めた石を用 いることにより、灸に類似する効果を得ることができる施術として、「温石 灸」との名称でも広く行われている実情があったといえることからすれば、 原告がそれ以前から温石及びもぐさの両方を用いる施術を「温石灸」と称 して行っているなどの事情があるからといって、前記の結論が左右される ものではないというべきである。 したがって、原告の上記主張は採用することができない。
イ 原告は、本件業界において「温石」又は「温石灸」の語が使用されてい る例について、「温石」が「温めた石」ほどの意味合いを有するとしても、 施術において「温石」をどのように用いるかや、「温石」と肌にのせたもぐ さに火を点じて焼く施術である「灸」との関係性が明らかではないから、 使用されている「温石灸」の語から直接的かつ具体的な施術の方法及び内 容（効能）等が想起されるものではない旨主張する（前記第３の１〔原告＼nの主張〕(2)）。しかしながら、原告が指摘するとおり、商標法３条１項３号に該当する というためには、当該商標から具体的な役務の質（内容）が認識されるこ とが必要であると解されるものの、上記(4)で検討したとおり、本件審決が された当時の取引の実情を考慮すると、「温石灸」の語は、「火をつけたも ぐさの代わりに温めた石を患部に置く、灸と同種の施術」を表すものと容＼n易に理解されるものであったというべきである。そうすると、「温石灸」の 語からは、施術に用いる道具、施術の方法及び施術によって得られる効果 がいずれも容易に理解されるものといえるから、本願商標の取引者、需要 者は、「温石灸」の語から役務の質（内容）を具体的に認識することができ るものといえる。したがって、原告の上記主張は採用することができない。
ウ 原告は、本件業界において行われている「温石灸」の施術について、1) 「灸」の語の一般的な意味とは異なる内容の施術であり、かつ、様々な施 術の方法及び内容（効能）等を含むものであること、2)「温石」や「温石 療法」等とも表示することができるから、「温石灸」の語は役務の質を表＼示 記述するものとして取引に際し必要適切な表示であるとはいえないこと、＼n3)全国に存在する「はり及びきゅうを行う施術所」の数からすれば、「温石 灸」の語を使用する事業者はごくわずかであることを理由に、本件業界に おいて「温石灸」が施術されている例があることをもって、「温石灸」の語 が示す役務の内容が一般に理解されるものとはいえない旨主張する（前記 第３の１〔原告の主張〕(3)）。 しかしながら、上記1)については、上記(4)で検討したとおり、本件業界 において一般に行われている「温石灸」の施術は、火をつけたもぐさを使 用しない点において、本来的な意味における灸とは異なるものではあるも のの、火をつけたもぐさの代わりに温めた石を用いることにより、灸に類 似する効果を得ることができる施術として行われていることなどからす れば、「温石灸」の語は、このような内容の施術を表すものとして容易に理＼n解されるものといえる。 また、上記2)については、上記(4)で検討したとおり、本件審決がされた 当時の本件業界において、温石を用いた施術は、「温石療法」や「温石」等 と呼ばれ、灸とは区別されて取り扱われている実情があったといえるもの の、他方で、必ずしも灸と厳格に区別されていたものではなく、灸に類似 する効果を得ることができる施術として、「温石灸」との名称でも広く行わ れている実情があったといえることからすれば、温石を用いた施術が「温 石療法」や「温石」等とも表示されているからといって、「温石灸」の語が、＼n役務の質を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表＼示であるこ とが否定されるものではないというべきである。 さらに、上記3)については、上記(4)で検討したところに照らせば、全国 に存在する「はり及びきゅうを行う施術所」の数のみを根拠として、前記 のとおりの取引の実情があったことを否定することはできないというべ きである。したがって、原告の上記主張は採用することができない。
エ 原告は、材料等の名称を冠した従来の「味噌灸」等と原告が行っている 「温石灸」とでは施術内容が全く異なるものであり、「温石灸」の語を従来 の「味噌灸」等の語と同様の意味で捉えると、施術の方法及び内容（効能）＼n等が理解し難いものとなるから、「味噌灸」等と称する灸が存在するからと いって、「温石灸」の語が、特定の役務の質・内容を直接的かつ具体的に示 すものであるとはいえない旨主張する（前記第３の１〔原告の主張〕(4)）。 しかしながら、本件において検討すべきであるのは、本件審決がされた 当時の本件業界において使用されていた「温石灸」の語から認識される内 容であるから、原告が行っている「温石灸」の具体的な施術内容が考慮さ れるものではないというべきである。そして、上記(4)で検討したとおり、 本件審決がされた当時の本件業界において、温石を用いた施術は、施術の 道具として温めた石を用いる灸と同種の施術であることから、「味噌灸」等 と同様に、「温石灸」とも称されるようになったものであり、「温石灸」の 語は、「火をつけたもぐさの代わりに温めた石を患部に置く、灸と同種の施 術」を表す語として容易に理解されるものであったというべきである。＼nしたがって、原告の上記主張は採用することができない。
オ 原告は、本件テレビ番組において「温石灸」と称された施術は、従来か ら広く使用されてきた「温石」又は「温石療法」と同義のものとして紹介 されたものにすぎないから、そのような内容の放送がされ、本件業界の関 係者がこれに否定的な意見を述べなかったとの事実をもって、「温石灸」の 語が、灸（施術）の一種を表したものとして、特定の役務の質・内容を示＼nすものとして理解されたものとみるのは相当でない旨主張する（前記第３ の１〔原告の主張〕(5)）。
しかしながら、上記(4)で検討したところに照らせば、原告が指摘すると ころによって、前記の結論が左右されるものではないというべきである。 したがって、原告の上記主張は採用することができない。
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2022.06.30
令和4(ワ)3374 特許権侵害行為差止等請求事件（承継参加） 特許権 民事訴訟 令和4年6月20日 大阪地方裁判所
技術的範囲に属しない、さらに、乙３６発明から新規性がないと判断されました。前者については原告被告の双方から実験結果が提出されており、被告のものが採用されました。
このように、甲６食品実験等と乙１２実験等の結果は異なっているところ、 前記２(1)において認定したとおり、主たる青色光源であるＬＥＤ5)が青色 発光するのは、パーシャル室を（チルドではなく）微凍結パーシャル状態と し、かつオート急冷中のときであって、この場合、パーシャル室内は約−３度 から約−１度に保たれることになるから、乙１２ないし乙１５の各実験の結 果にみられるとおり、培地の一部や豚肉が凍結していたとする結果と整合的 に理解できるものであり、乙１２、１３実験における黄色ブドウ球菌や枯草 菌のコロニーが見られなかったという結果も、黄色ブドウ球菌の一般的な増 殖可能温度域は５〜４７．８度（至適増殖温度は３０〜３７度）であり、枯＼n草菌の一般的な増殖可能温度域は５〜５５度（最適発育温度帯は２０〜４＼n５度）であること（乙１２、１３に添付の参考資料）と矛盾なく理解するこ とができる。
これに対し、甲６実験等は、そもそも本件製品の冷蔵室やパーシャル室内 の温度設定ないし機能設定が明らかでない上、甲１５食品実験及び甲１５培＼n地実験にあっては、試料設置後、冷蔵室扉を封印したというのであるから、 青色光の照射時間は扉の開閉を所定時間行った乙１２実験等におけるもの よりも短いものと推認されるのに、青色光照射区で有意に細菌の生長が抑制 されていると評価されて結果が報告されるなどしており、本件製品の冷蔵室 内の青色光が黄色ブドウ球菌や枯草菌の生長を抑制する効果があるかを判 定するについての実験条件の統制が的確に取れていたのかについて大きな 疑義を生じさせるものというべきである。 以上によると、本件製品の冷蔵室内の青色光が黄色ブドウ球菌や枯草菌の 生長を抑制する効果があるかを判定するについては、甲６食品実験等を採用 することはできず、乙１２実験等によるべきである。 そして、乙１２、１３実験等によると、そもそも本件製品において青色Ｌ ＥＤが発光する状態となったパーシャル室内では、黄色ブドウ球菌及び枯草 菌は遮光の有無にかかわらず生長しないことが認められ、乙１５実験の結果 によると、豚肉中の細菌量が６つに分けた各試料でおおむね一定であり、ま た結果の判定につき（本件測定器具の精度については議論があるものの）精 度が十分で誤差がないと仮定すると、青色光の照射を受けた豚肉よりも青色＼n光の照射を受けなかった豚肉の方が３日後の細菌数が少ないものもあると いう結果も見て取れる。加えて、そもそも本件製品が食品等に照射する光の 強度（光量子束密度）は、白色光等他の波長域の光も含めて最大７μE/m2/s 程度であって（乙８）、この光は冷蔵庫の扉が開いたときに照射されるが、通 常の用法において冷蔵庫の扉を開けるのは短時間にとどまることからする と、本件明細書の実施例等で示される光の強度や照射時間と対比するとごく わずかにすぎないと見込まれること、そもそも冷蔵庫は、一般常識に照らし、 庫内の食品を微生物の活動が抑制される程度の低温に保つことで食品を保 存する機器であることを併せ考えると、本件製品において、ＬＥＤ4)や同5) の青色光の照射が、黄色ブドウ球菌や枯草菌の生長が抑制されることに影響 を与えているとは認められないというべきである。
(4) まとめ
以上によると、本件製品が、青色光の照射により枯草菌、黄色ブドウ球菌等 の微生物の生長を抑制しているとは認められず、他に、前記(2)の本件製品の 使用方法による青色光の照射の影響によって微生物の生長が抑制されている こと（光の照射と微生物の生長抑制させることとの間に直接的な関連性がある こと）を認めるに足りる証拠はない。したがって、本件製品の使用方法は、「光 の照射下で」（構成要件Ｂ）を充足せず、本件発明の技術的範囲に属しない。＼n争点１についての原告の主張（請求原因）は、理由がない。
・・・
(1) 当裁判所は、前記２のとおり、本件製品の使用方法は、本件発明の技術的範 囲に属しないと判断するが、さらに、本件特許は、少なくとも新規性が欠如し ているから特許無効審判により無効にされるべきものと判断する。以下、事案 に鑑み、争点３−７（乙３６公報記載の乙３６発明に基づく新規性欠如の有無） を検討する。
・・・・
これに対し、原告は、乙３６公報に記載された「FL-40SB（東芝電気（株））」 は、混在する光を発することを指摘して、乙３６公報には青色光に着目した 記載はないから、「およそ４００nm から４９０nm までの光波長領域にある光 の照射下で培養して、この微生物の生長を抑制させる」こと（構成要件Ｂ）＼nは開示されていない旨や、近紫外線が必須の構成となっていることを主張す＼nる。 しかし、前記(2)によれば、乙３６公報の特許請求の範囲第２項は「５００ nm から近紫外線の波長域に含まれる光線を実質的に含有する光線」を微生物 に照射することを明示しており、また乙３６公報に記載の発明は、「従来の 殺菌及び滅菌方法では、対象菌体のみならず、人体、家畜類及び各種製品を 損傷させるという弊害があり、これらの弊害なく簡便な菌体の繁殖抑制方法」 を課題とし、この課題の解決手段として、「微生物に少くとも５００nm から 近紫外線の波長域に含まれる光線を照射することにより、微生物の繁殖を抑 制する」方法を開示したものである。また、「近紫外線」の意義については 「本発明における「近紫外線」とは、（中略）更に好ましくは、３６０nm か ら４００nm の波長域に含まれる光線を意味する。」とされ、４００nm にごく 近い波長の光線が好ましい近紫外線に含まれていることが前提となってい るし、光源−２についてはおよそ４００nm〜５００nm で発光する蛍光灯であ ることがその定義及び分光エネルギー分布図によって明らかである。そして、 実施例−１１にあっては、枯草菌に前記光源−２を照射した結果、他の波長 の光源とは有意に異なる微生物の生長抑制効果があったことが記載されて いる。このような開示がされている乙３６公報に接した当業者は、波長が４００ nm〜５００nm の範囲の青色光が微生物のうち枯草菌の繁殖を抑制するとす る乙３６発明が開示されていると容易に理解し得るものである。
このように、甲６食品実験等と乙１２実験等の結果は異なっているところ、 前記２(1)において認定したとおり、主たる青色光源であるＬＥＤ5)が青色 発光するのは、パーシャル室を（チルドではなく）微凍結パーシャル状態と し、かつオート急冷中のときであって、この場合、パーシャル室内は約−３度 から約−１度に保たれることになるから、乙１２ないし乙１５の各実験の結 果にみられるとおり、培地の一部や豚肉が凍結していたとする結果と整合的 に理解できるものであり、乙１２、１３実験における黄色ブドウ球菌や枯草 菌のコロニーが見られなかったという結果も、黄色ブドウ球菌の一般的な増 殖可能温度域は５〜４７．８度（至適増殖温度は３０〜３７度）であり、枯＼n草菌の一般的な増殖可能温度域は５〜５５度（最適発育温度帯は２０〜４＼n５度）であること（乙１２、１３に添付の参考資料）と矛盾なく理解するこ とができる。
これに対し、甲６実験等は、そもそも本件製品の冷蔵室やパーシャル室内 の温度設定ないし機能設定が明らかでない上、甲１５食品実験及び甲１５培＼n地実験にあっては、試料設置後、冷蔵室扉を封印したというのであるから、 青色光の照射時間は扉の開閉を所定時間行った乙１２実験等におけるもの よりも短いものと推認されるのに、青色光照射区で有意に細菌の生長が抑制 されていると評価されて結果が報告されるなどしており、本件製品の冷蔵室 内の青色光が黄色ブドウ球菌や枯草菌の生長を抑制する効果があるかを判 定するについての実験条件の統制が的確に取れていたのかについて大きな 疑義を生じさせるものというべきである。 以上によると、本件製品の冷蔵室内の青色光が黄色ブドウ球菌や枯草菌の 生長を抑制する効果があるかを判定するについては、甲６食品実験等を採用 することはできず、乙１２実験等によるべきである。 そして、乙１２、１３実験等によると、そもそも本件製品において青色Ｌ ＥＤが発光する状態となったパーシャル室内では、黄色ブドウ球菌及び枯草 菌は遮光の有無にかかわらず生長しないことが認められ、乙１５実験の結果 によると、豚肉中の細菌量が６つに分けた各試料でおおむね一定であり、ま た結果の判定につき（本件測定器具の精度については議論があるものの）精 度が十分で誤差がないと仮定すると、青色光の照射を受けた豚肉よりも青色＼n光の照射を受けなかった豚肉の方が３日後の細菌数が少ないものもあると いう結果も見て取れる。加えて、そもそも本件製品が食品等に照射する光の 強度（光量子束密度）は、白色光等他の波長域の光も含めて最大７μE/m2/s 程度であって（乙８）、この光は冷蔵庫の扉が開いたときに照射されるが、通 常の用法において冷蔵庫の扉を開けるのは短時間にとどまることからする と、本件明細書の実施例等で示される光の強度や照射時間と対比するとごく わずかにすぎないと見込まれること、そもそも冷蔵庫は、一般常識に照らし、 庫内の食品を微生物の活動が抑制される程度の低温に保つことで食品を保 存する機器であることを併せ考えると、本件製品において、ＬＥＤ4)や同5) の青色光の照射が、黄色ブドウ球菌や枯草菌の生長が抑制されることに影響 を与えているとは認められないというべきである。
(4) まとめ
以上によると、本件製品が、青色光の照射により枯草菌、黄色ブドウ球菌等 の微生物の生長を抑制しているとは認められず、他に、前記(2)の本件製品の 使用方法による青色光の照射の影響によって微生物の生長が抑制されている こと（光の照射と微生物の生長抑制させることとの間に直接的な関連性がある こと）を認めるに足りる証拠はない。したがって、本件製品の使用方法は、「光 の照射下で」（構成要件Ｂ）を充足せず、本件発明の技術的範囲に属しない。＼n争点１についての原告の主張（請求原因）は、理由がない。
・・・
(1) 当裁判所は、前記２のとおり、本件製品の使用方法は、本件発明の技術的範 囲に属しないと判断するが、さらに、本件特許は、少なくとも新規性が欠如し ているから特許無効審判により無効にされるべきものと判断する。以下、事案 に鑑み、争点３−７（乙３６公報記載の乙３６発明に基づく新規性欠如の有無） を検討する。
・・・・
これに対し、原告は、乙３６公報に記載された「FL-40SB（東芝電気（株））」 は、混在する光を発することを指摘して、乙３６公報には青色光に着目した 記載はないから、「およそ４００nm から４９０nm までの光波長領域にある光 の照射下で培養して、この微生物の生長を抑制させる」こと（構成要件Ｂ）＼nは開示されていない旨や、近紫外線が必須の構成となっていることを主張す＼nる。 しかし、前記(2)によれば、乙３６公報の特許請求の範囲第２項は「５００ nm から近紫外線の波長域に含まれる光線を実質的に含有する光線」を微生物 に照射することを明示しており、また乙３６公報に記載の発明は、「従来の 殺菌及び滅菌方法では、対象菌体のみならず、人体、家畜類及び各種製品を 損傷させるという弊害があり、これらの弊害なく簡便な菌体の繁殖抑制方法」 を課題とし、この課題の解決手段として、「微生物に少くとも５００nm から 近紫外線の波長域に含まれる光線を照射することにより、微生物の繁殖を抑 制する」方法を開示したものである。また、「近紫外線」の意義については 「本発明における「近紫外線」とは、（中略）更に好ましくは、３６０nm か ら４００nm の波長域に含まれる光線を意味する。」とされ、４００nm にごく 近い波長の光線が好ましい近紫外線に含まれていることが前提となってい るし、光源−２についてはおよそ４００nm〜５００nm で発光する蛍光灯であ ることがその定義及び分光エネルギー分布図によって明らかである。そして、 実施例−１１にあっては、枯草菌に前記光源−２を照射した結果、他の波長 の光源とは有意に異なる微生物の生長抑制効果があったことが記載されて いる。このような開示がされている乙３６公報に接した当業者は、波長が４００ nm〜５００nm の範囲の青色光が微生物のうち枯草菌の繁殖を抑制するとす る乙３６発明が開示されていると容易に理解し得るものである。
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2022.06.28
令和２年（受）第１４４２号 投稿記事削除請求事件 令和４年６月２４日 第二小法廷判決
知財案件ではありませんが、原告の実名入りの逮捕事実が複数の報道機関のウェブサイトに掲載された（有罪確定）。このリンクツイートの削除要請が認められるのか？について、最高裁は、認めないとした高裁判断を取り消しました。
本件事実は、他人にみだりに知られたくない上告人のプライバシーに属する事実である。他方で、本件事実は、不特定多数の者が利用する場所において行われた軽微とはいえない犯罪事実に関するものとして、本件各ツイートがされた時点においては、公共の利害に関する事実であったといえる。しかし、上告人の逮捕から原審の口頭弁論終結時まで約８年が経過し、上告人が受けた刑の言渡しはその効力を失っており（刑法３４条の２第１項後段）、本件各ツイートに転載された報道記事も既に削除されていることなどからすれば、本件事実の公共の利害との関わりの程度は小さくなってきている。また、本件各ツイートは、上告人の逮捕当日にされたものであり、１４０文字という字数制限の下で、上記報道記事の一部を転載して本件事実を摘示したものであって、ツイッターの利用者に対して本件事実を速報することを目的としてされたものとうかがわれ、長期間にわたって閲覧され続けることを想定してされたものであるとは認め難い。さらに、膨大な数に上るツイートの中で本件各ツイートが特に注目を集めているといった事情はうかがわれないものの、上告人の氏名を条件としてツイートを検索すると検索結果として本件各ツイートが表示されるのであるから、本件事実を知らない上告人と面識のある者に本件事実が伝達される可能＼性が小さいとはいえない。加えて、上告人は、その父が営む事業の手伝いをするなどして生活している者であり、公的立場にある者ではない。以上の諸事情に照らすと、上告人の本件事実を公表されない法的利益が本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に優越するものと認めるのが相当である。したがって、上告人は、被上告人に対し、本件各ツイートの削除を求めることができる。＼n
本件事実は、他人にみだりに知られたくない上告人のプライバシーに属する事実である。他方で、本件事実は、不特定多数の者が利用する場所において行われた軽微とはいえない犯罪事実に関するものとして、本件各ツイートがされた時点においては、公共の利害に関する事実であったといえる。しかし、上告人の逮捕から原審の口頭弁論終結時まで約８年が経過し、上告人が受けた刑の言渡しはその効力を失っており（刑法３４条の２第１項後段）、本件各ツイートに転載された報道記事も既に削除されていることなどからすれば、本件事実の公共の利害との関わりの程度は小さくなってきている。また、本件各ツイートは、上告人の逮捕当日にされたものであり、１４０文字という字数制限の下で、上記報道記事の一部を転載して本件事実を摘示したものであって、ツイッターの利用者に対して本件事実を速報することを目的としてされたものとうかがわれ、長期間にわたって閲覧され続けることを想定してされたものであるとは認め難い。さらに、膨大な数に上るツイートの中で本件各ツイートが特に注目を集めているといった事情はうかがわれないものの、上告人の氏名を条件としてツイートを検索すると検索結果として本件各ツイートが表示されるのであるから、本件事実を知らない上告人と面識のある者に本件事実が伝達される可能＼性が小さいとはいえない。加えて、上告人は、その父が営む事業の手伝いをするなどして生活している者であり、公的立場にある者ではない。以上の諸事情に照らすと、上告人の本件事実を公表されない法的利益が本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に優越するものと認めるのが相当である。したがって、上告人は、被上告人に対し、本件各ツイートの削除を求めることができる。＼n
◆判決本文
原審はこちら。なお、1審判決（平成30(ワ)66）は判決文がアップされていません。
◆令和1(ネ)4733
現時点（本件口頭弁論終結時）においては，広く利用されている検索事業者であるグーグルの機能を用いて検索しても（甲９０，９６，１０２），本件各投稿記事に関する情報が検索結果として表＼示されることはない。本件各投稿記事が引用するインターネット上の報道記事も，すでに削除されている（乙２３）。第１審原告が本件逮捕を理由に就職や交友関係などで不利益を受けたと考えている出来事は，いずれも平成▲年以前（刑の消滅前）の出来事であって，グーグルなど一般的な検索事業者の提供する検索機能により本件逮捕の事実が知られたことが原因と推定される。そして，ツイッターの検索機能＼の利用頻度は，グーグルなど一般的な検索事業者の提供する検索機能ほどには高くないことは，公知の事実である。そうすると，本件逮捕の事実が伝達される範囲はある程度限られ，かつ，本件各投稿記事によって第１審原告が具体的被害を被る可能＼性も低下しているということができる。なお，第１審原告は，平成▲年▲月に婚姻したが，配偶者やその家族には本件逮捕や罰金刑確定の事実は伝えていない。
エ 以上の事実を総合すると，罰金の納付（平成▲年▲月▲日）から５年が経過して刑の消滅の効果（刑法３４条の２）が発生し，その後更に３年近くが経過したこと及び第１審原告が本件各投稿記事が一般の閲覧に供されることにより各種の社会的な不利益を受ける可能性が消滅したわけではないことを考慮しても，被疑事実の内容や本件各投稿記事が公共の利害に係り公益目的で投稿されたこと，既にグーグルなどの一般的な検索サイトでは本件逮捕の事実が検索結果として表＼示されることはなく，具体的な不利益を受ける可能性が低下していることなどに鑑みれば，本件において，本件各投稿記事を一般の閲覧に供する諸事情よりも本件逮捕の事実を公表＼されない法的利益が優越することが明らかであるとはいえない。よって，第１審原告による本件各投稿記事の削除請求は理由がない。
2022.06.21
令和3(ネ)10102 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和4年6月8日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
1審は、発明の技術的意義から、用語を解釈し、技術的範囲に属しないと判断しました。知財高裁も同様です。特許訴訟事件にしては、1審の判決から約半年で判決がなされています。新たな争点がなかったのかもしれません。
当裁判所も、被告各製品は本件各発明の構成要件１Ｅ4)等をいずれも充足し ないものであるから、本件各発明の技術的範囲に属せず、したがって、その余 の点について判断するまでもなく、控訴人の請求はいずれも理由がないものと 判断する。
その理由は、後記１のとおり原判決を補正し、後記２に当審における当事者 の補充主張に対する判断を付加するほかは、原判決の「事実及び理由」第４の １及び２に記載されたとおりであるから、これを引用する。
・・・
２ 当審における控訴人の補充主張に対する判断
(1) 控訴人は、前記第２の５(1)アのとおり、本件各発明の「係止片」は、1)片 状の部材であり、2)針ハブに向かって傾斜した内側面を有し、3)大径部に円 筒状部と一体形成され、4)小径部側には設けられていないものをいうから、 上記構成要素から特定される形状を有しない係止片が小径部側に設けられて＼nいても構成要件１Ｅ4)等の充足を左右しない旨主張しており、同イ及びウの 主張もこのような理解を前提とするものである。
しかしながら、引用に係る原判決第４の１(1)エ（補正後のもの）のとおり、 本件各発明の技術的意義及び出願経過からみて、針先の再露出を防止する機 能を有する係止片は小径部側には設けられていないこととされている（係止＼n片が小径部側に設けられていないことに特有の技術的意義がある。）と理解 するのが相当であり、したがって、小径部に設けられることで構成要件１Ｅ＼n4)等の充足が妨げられる係止片は、その形状を問われないものというべきで あるから、針先の再露出を防止する機能を有する係止片が小径部側に存する＼nことは、対象製品が構成要件１Ｅ4)等を充足することを妨げるものである。 さらに、控訴人は、「係止片」という用語を使用している以上、「片」とは その名が示すとおり「片」（へん）状の部材であるから、「係止片」とは「片 状（へんじょう）の部材」を指すものである旨主張するところ、確かに、控 訴人は、本件補正により「係止部」を「係止片」と改めたものではあるが、 上記のような本件各発明の技術的意義及び出願経過からすれば、充足性の判 断に当たり、針先の再露出を防止するために小径部に設けられる係止部材を 片状のものに限定する意義は見いだせない。以上によれば、控訴人の上記主張は、いずれも採用することができない。
当裁判所も、被告各製品は本件各発明の構成要件１Ｅ4)等をいずれも充足し ないものであるから、本件各発明の技術的範囲に属せず、したがって、その余 の点について判断するまでもなく、控訴人の請求はいずれも理由がないものと 判断する。
その理由は、後記１のとおり原判決を補正し、後記２に当審における当事者 の補充主張に対する判断を付加するほかは、原判決の「事実及び理由」第４の １及び２に記載されたとおりであるから、これを引用する。
・・・
２ 当審における控訴人の補充主張に対する判断
(1) 控訴人は、前記第２の５(1)アのとおり、本件各発明の「係止片」は、1)片 状の部材であり、2)針ハブに向かって傾斜した内側面を有し、3)大径部に円 筒状部と一体形成され、4)小径部側には設けられていないものをいうから、 上記構成要素から特定される形状を有しない係止片が小径部側に設けられて＼nいても構成要件１Ｅ4)等の充足を左右しない旨主張しており、同イ及びウの 主張もこのような理解を前提とするものである。
しかしながら、引用に係る原判決第４の１(1)エ（補正後のもの）のとおり、 本件各発明の技術的意義及び出願経過からみて、針先の再露出を防止する機 能を有する係止片は小径部側には設けられていないこととされている（係止＼n片が小径部側に設けられていないことに特有の技術的意義がある。）と理解 するのが相当であり、したがって、小径部に設けられることで構成要件１Ｅ＼n4)等の充足が妨げられる係止片は、その形状を問われないものというべきで あるから、針先の再露出を防止する機能を有する係止片が小径部側に存する＼nことは、対象製品が構成要件１Ｅ4)等を充足することを妨げるものである。 さらに、控訴人は、「係止片」という用語を使用している以上、「片」とは その名が示すとおり「片」（へん）状の部材であるから、「係止片」とは「片 状（へんじょう）の部材」を指すものである旨主張するところ、確かに、控 訴人は、本件補正により「係止部」を「係止片」と改めたものではあるが、 上記のような本件各発明の技術的意義及び出願経過からすれば、充足性の判 断に当たり、針先の再露出を防止するために小径部に設けられる係止部材を 片状のものに限定する意義は見いだせない。以上によれば、控訴人の上記主張は、いずれも採用することができない。
◆判決本文
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2022.06.21
令和1(ワ)9842 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和4年6月9日 大阪地方裁判所
102条2項の覆滅部分(2割)について、3項のライセンス相当額が加算されて、トータルで2億円弱の損害賠償が認められました。
(ｳ) 推定覆滅の程度
以上の事情を総合的に考慮すれば、一定数の競合品の存在による推定覆滅がなさ れるものの、一方で、競合品に該当する商品数が多いとはいえないこと、被告製品 の売上に対する本件各訂正後発明の貢献の程度は大きいと認められること、被告独 自の販売ルートの点は限定的な影響に留まり、その他に推定を覆滅すべき具体的な 事情は見当たらないことから、本件においては２割の限度で損害額の推定が覆滅さ れるものと解するのが相当である。これに反する原告及び被告の主張はいずれも採 用できない。
ウ 以上から、特許法１０２条２項に基づき推定される原告の損害額は、１億４７５９万２４９８円（≒184,490,622 円×0.8）となる。
(2) 特許法１０２条３項に基づく主張について
ア 被告製品の売上
原告製品の販売開始前である平成２５年から平成２７年１１月２４日までの被告 製品の売上は合計１億３８１４万３８３６円である（当事者間に争いがない）。
イ 実施料率
本件において、本件各訂正後発明の実施許諾契約の存在を認めるに足りず、証拠 （乙２６）及び弁論の全趣旨によれば、平成２２年８月３１日に発行された「ロイ ヤルティ料率データハンドブック〜特許権・商標権・プログラム著作権・技術ノウ ハウ〜」において、光学機器及び家具、ゲームの技術分野における正味販売高に対 する実施料率は、光学機器については、平均が３．５％、最大値が９．５％、最小 値が０．５％、標準偏差が１．９％であり、家具及びゲームについては、平均が２． ５％、最大値が４．５％、最小値が０．５％、標準偏差が１．５％であることが認 められる。これらに、原告と被告は競業関係にあること、前記(1)イのとおり、本件 各訂正後発明の貢献の程度その他本件に現れた諸事情を総合的に考慮すると、本件 における実施に対して受けるべき料率としては６％が相当であると認める。
原告は、他社との和解内容等を考慮して、被告製品１台あたり１万円（実施料率 ２３．６％）が妥当である旨を主張する。しかし、種々の事情を総合的に考慮して 和解に至ることが通常であり、和解内容を実施許諾契約と同様に考えるのは相当で ないことに加え、証拠（甲４２、４３）及び弁論の全趣旨によれば、原告は、和解 契約等において、相手方が、原告に対し、原告が実施料相当額であると主張してい る金員を支払う他に金員を支払う条項は存在しないことが認められ、特許法１０２ 条３項及び同条２項の適用により損害の額を算定する本件とは条件を異にするとい うべきである。
ウ 以上から、特許法１０２条３項に基づき推定される損害額は、８２８万８６ ３０円（≒138,143,836×0.06）となる。
(3) 特許法１０２条２項の推定覆滅と同条３項の適用について
特許法１０２条２項の推定が覆滅された部分について、特許侵害行為と被告の受 けた利益との相当因果関係が認められないとしても、当該部分について、特許権者 は、特許権侵害の際に請求し得る最低限度の損害額として同条３項の適用により算 定される損害額の賠償請求をし得るものと解される（この点につき被告も争ってい ない。）。 平成２７年１１月２５日から令和元年７月までの被告製品の売上は３億３６１３ 万９２８３円であるところ（当事者間に争いがない）、前記(1)及び(2)のとおり、 特許法１０２条２項の推定は２割覆滅され、同条３項の実施料率は６％である。 したがって、特許法１０２条２項の推定が覆滅された部分について同条３項が適 用されることによる損害額は、４０３万３６７１円（≒336,139,283×0.2×0.06） となる。
(ｳ) 推定覆滅の程度
以上の事情を総合的に考慮すれば、一定数の競合品の存在による推定覆滅がなさ れるものの、一方で、競合品に該当する商品数が多いとはいえないこと、被告製品 の売上に対する本件各訂正後発明の貢献の程度は大きいと認められること、被告独 自の販売ルートの点は限定的な影響に留まり、その他に推定を覆滅すべき具体的な 事情は見当たらないことから、本件においては２割の限度で損害額の推定が覆滅さ れるものと解するのが相当である。これに反する原告及び被告の主張はいずれも採 用できない。
ウ 以上から、特許法１０２条２項に基づき推定される原告の損害額は、１億４７５９万２４９８円（≒184,490,622 円×0.8）となる。
(2) 特許法１０２条３項に基づく主張について
ア 被告製品の売上
原告製品の販売開始前である平成２５年から平成２７年１１月２４日までの被告 製品の売上は合計１億３８１４万３８３６円である（当事者間に争いがない）。
イ 実施料率
本件において、本件各訂正後発明の実施許諾契約の存在を認めるに足りず、証拠 （乙２６）及び弁論の全趣旨によれば、平成２２年８月３１日に発行された「ロイ ヤルティ料率データハンドブック〜特許権・商標権・プログラム著作権・技術ノウ ハウ〜」において、光学機器及び家具、ゲームの技術分野における正味販売高に対 する実施料率は、光学機器については、平均が３．５％、最大値が９．５％、最小 値が０．５％、標準偏差が１．９％であり、家具及びゲームについては、平均が２． ５％、最大値が４．５％、最小値が０．５％、標準偏差が１．５％であることが認 められる。これらに、原告と被告は競業関係にあること、前記(1)イのとおり、本件 各訂正後発明の貢献の程度その他本件に現れた諸事情を総合的に考慮すると、本件 における実施に対して受けるべき料率としては６％が相当であると認める。
原告は、他社との和解内容等を考慮して、被告製品１台あたり１万円（実施料率 ２３．６％）が妥当である旨を主張する。しかし、種々の事情を総合的に考慮して 和解に至ることが通常であり、和解内容を実施許諾契約と同様に考えるのは相当で ないことに加え、証拠（甲４２、４３）及び弁論の全趣旨によれば、原告は、和解 契約等において、相手方が、原告に対し、原告が実施料相当額であると主張してい る金員を支払う他に金員を支払う条項は存在しないことが認められ、特許法１０２ 条３項及び同条２項の適用により損害の額を算定する本件とは条件を異にするとい うべきである。
ウ 以上から、特許法１０２条３項に基づき推定される損害額は、８２８万８６ ３０円（≒138,143,836×0.06）となる。
(3) 特許法１０２条２項の推定覆滅と同条３項の適用について
特許法１０２条２項の推定が覆滅された部分について、特許侵害行為と被告の受 けた利益との相当因果関係が認められないとしても、当該部分について、特許権者 は、特許権侵害の際に請求し得る最低限度の損害額として同条３項の適用により算 定される損害額の賠償請求をし得るものと解される（この点につき被告も争ってい ない。）。 平成２７年１１月２５日から令和元年７月までの被告製品の売上は３億３６１３ 万９２８３円であるところ（当事者間に争いがない）、前記(1)及び(2)のとおり、 特許法１０２条２項の推定は２割覆滅され、同条３項の実施料率は６％である。 したがって、特許法１０２条２項の推定が覆滅された部分について同条３項が適 用されることによる損害額は、４０３万３６７１円（≒336,139,283×0.2×0.06） となる。
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2022.06.21
平成30(ワ)24818 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和4年3月23日 東京地方裁判所
東京地裁（40部）は、約5700万円の損害賠償を認めました。
ア 特許法１０２条３項の「受けるべき金銭の額」を算定する基礎となる相 当実施料率については、1)当該特許発明の実際の実施許諾契約における実 施料率や、それが明らかでない場合には業界における実施料の相場等も考 慮に入れつつ、2)当該特許発明自体の価値すなわち特許発明の技術内容や 重要性、他のものによる代替可能性、3)当該特許発明を当該製品に用いた 場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の態様、4)特許権者と侵害者との競 業関係や特許権者の営業方針等訴訟に現れた諸事情を総合考慮して、合理 的な料率を定めるべきである（知財高裁平成３０年（ネ）第１００６３号 令和元年６月７日特別部判決参照）。
イ これを本件についてみると、本件訂正発明１の実際の許諾例は存在しな いものの、後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば、実施料の相場について、 「精密機器」の特許の実施料率が、平均３．５％（最大値９．５％、最低 値０．５％）であり、「その他」の分野の司法決定の実施料率が、平均７． ３％（最大値１２．０％、最小値３．０％）であると報告された例がある こと（甲２２）、原告が、第三者との間で、その発明の名称を「導電性ボ ール配列用マスク及びその製造方法」とする特許について、実施料率を１ ０％とする旨の合意をしたことがあり（甲２３）、その発明の名称を「ク リーム半田用メタルマスクおよびスクリーン印刷用スキージ技術」とする 特許について、実施料率を２０％とする合意をしたことがあること（甲２ ４）、以上の事実を認めることができる。 これに対し、被告は、これらの許諾例は、認識マークの電解処理とは無 関係なものを抽象的に一括するものであると主張するが、特許発明の属す る一定の範囲の分野を相当実施料率の考慮要素とすることは正当であり、 被告が指摘するような個別具体的な特許発明の内容については、特許発明 自体の価値や技術内容の観点から考慮するのが相当である。
ウ そして、本件訂正発明１は、前記１(1)のとおり、認識マークを形成する 従来の技術が、認識マークとして充填したトナーが凹部から脱落し、また、 箔物メタルマスクに適用することが困難であるという欠点があったため、 これを解消するものであって、本件訂正発明１と同一の作用効果を代替す る技術があることを認めるに足りる証拠はない。ただし、現在においても、 本件訂正発明１の電解マーキングよる認識マーク以外の認識マークの形成 方法も相当な割合で使用されており（乙９３、９９）、顧客によっては、 電解マーキング以外の方法を特に指示する場合があることも認められるこ とからすると、メタルマスクの認識マークに係る市場において、本件訂正 発明１の方法が、唯一の実用的な技術であるとまでいうことはできない。
エ 上記のような本件訂正発明１の技術内容や重要性に照らせば、これを実 施することは、原告及び被告にとって、相応に売上げや利益に貢献するも のであるといえる。そして、原告が、本件訂正発明１に係る技術を広く宣 伝等しているとは認められないとしても（乙９７）、原告と被告が、本件 訂正発明１に係るメタルマスクの分野で競合する会社同士であることを考 慮すれば、仮に、原告が、被告に対し、本件訂正発明１の実施を許諾する とすれば、その実施料は相当に高額になったものといえる。
このような事情に加え、特許法１０２条３項の「受けるべき金銭の額」 を算定する基礎となる相当実施料率は、特許権侵害をした者に対し事後的 に定められるものであって、通常の実施料率に比べて自ずと高額になるこ とをも踏まえると、被告製品１による本件訂正発明１の侵害に係る実施料 率としては、売上高の●（省略）●％を認めるのが相当である。
オ なお、被告は、侵害論に係る裁判所の心証開示後、損害論の相当実施料 率の考慮要素として、本件訂正発明１が、既知の技術であり、被告が、先 使用していたものであるなどとして、乙２メタルマスクとは別個の製品に 係る分析結果などを証拠提出した。しかし、当該主張は、実質的には先使 用の抗弁（争点２）の根拠となる事由を追加するものであり、訴訟の完結 を遅延させると認められたことから、当裁判所は、被告に対し、上記証拠 提出に係る主張を補充しないように訴訟指揮をした。そして、被告は、こ れを侵害論の段階で主張立証し得なかった理由を特に説明しないのである から、当該主張立証は、時機に後れた攻撃防御方法（民事訴訟法１５７条 １項）として、原告の申立てに基づき却下するのが相当である。＼n
ア 特許法１０２条３項の「受けるべき金銭の額」を算定する基礎となる相 当実施料率については、1)当該特許発明の実際の実施許諾契約における実 施料率や、それが明らかでない場合には業界における実施料の相場等も考 慮に入れつつ、2)当該特許発明自体の価値すなわち特許発明の技術内容や 重要性、他のものによる代替可能性、3)当該特許発明を当該製品に用いた 場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の態様、4)特許権者と侵害者との競 業関係や特許権者の営業方針等訴訟に現れた諸事情を総合考慮して、合理 的な料率を定めるべきである（知財高裁平成３０年（ネ）第１００６３号 令和元年６月７日特別部判決参照）。
イ これを本件についてみると、本件訂正発明１の実際の許諾例は存在しな いものの、後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば、実施料の相場について、 「精密機器」の特許の実施料率が、平均３．５％（最大値９．５％、最低 値０．５％）であり、「その他」の分野の司法決定の実施料率が、平均７． ３％（最大値１２．０％、最小値３．０％）であると報告された例がある こと（甲２２）、原告が、第三者との間で、その発明の名称を「導電性ボ ール配列用マスク及びその製造方法」とする特許について、実施料率を１ ０％とする旨の合意をしたことがあり（甲２３）、その発明の名称を「ク リーム半田用メタルマスクおよびスクリーン印刷用スキージ技術」とする 特許について、実施料率を２０％とする合意をしたことがあること（甲２ ４）、以上の事実を認めることができる。 これに対し、被告は、これらの許諾例は、認識マークの電解処理とは無 関係なものを抽象的に一括するものであると主張するが、特許発明の属す る一定の範囲の分野を相当実施料率の考慮要素とすることは正当であり、 被告が指摘するような個別具体的な特許発明の内容については、特許発明 自体の価値や技術内容の観点から考慮するのが相当である。
ウ そして、本件訂正発明１は、前記１(1)のとおり、認識マークを形成する 従来の技術が、認識マークとして充填したトナーが凹部から脱落し、また、 箔物メタルマスクに適用することが困難であるという欠点があったため、 これを解消するものであって、本件訂正発明１と同一の作用効果を代替す る技術があることを認めるに足りる証拠はない。ただし、現在においても、 本件訂正発明１の電解マーキングよる認識マーク以外の認識マークの形成 方法も相当な割合で使用されており（乙９３、９９）、顧客によっては、 電解マーキング以外の方法を特に指示する場合があることも認められるこ とからすると、メタルマスクの認識マークに係る市場において、本件訂正 発明１の方法が、唯一の実用的な技術であるとまでいうことはできない。
エ 上記のような本件訂正発明１の技術内容や重要性に照らせば、これを実 施することは、原告及び被告にとって、相応に売上げや利益に貢献するも のであるといえる。そして、原告が、本件訂正発明１に係る技術を広く宣 伝等しているとは認められないとしても（乙９７）、原告と被告が、本件 訂正発明１に係るメタルマスクの分野で競合する会社同士であることを考 慮すれば、仮に、原告が、被告に対し、本件訂正発明１の実施を許諾する とすれば、その実施料は相当に高額になったものといえる。
このような事情に加え、特許法１０２条３項の「受けるべき金銭の額」 を算定する基礎となる相当実施料率は、特許権侵害をした者に対し事後的 に定められるものであって、通常の実施料率に比べて自ずと高額になるこ とをも踏まえると、被告製品１による本件訂正発明１の侵害に係る実施料 率としては、売上高の●（省略）●％を認めるのが相当である。
オ なお、被告は、侵害論に係る裁判所の心証開示後、損害論の相当実施料 率の考慮要素として、本件訂正発明１が、既知の技術であり、被告が、先 使用していたものであるなどとして、乙２メタルマスクとは別個の製品に 係る分析結果などを証拠提出した。しかし、当該主張は、実質的には先使 用の抗弁（争点２）の根拠となる事由を追加するものであり、訴訟の完結 を遅延させると認められたことから、当裁判所は、被告に対し、上記証拠 提出に係る主張を補充しないように訴訟指揮をした。そして、被告は、こ れを侵害論の段階で主張立証し得なかった理由を特に説明しないのである から、当該主張立証は、時機に後れた攻撃防御方法（民事訴訟法１５７条 １項）として、原告の申立てに基づき却下するのが相当である。＼n
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2022.06.21
令和2(ネ)10057 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和4年3月29日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
ＩＣチップのメモリの書換えを技術的に困難にする措置をプリンターカートリッジに採用することが、独禁法が禁ずる行為に該当するのかが争われました。1審は、独禁法違反（権利濫用）としましたが、知財高裁は、独禁法違反ではなく、約470万円の損害賠償を認めました。
被控訴人らは，控訴人の本件請求は，控訴人が，原告電子部品（ＩＣチップ） のメモリの書換えを技術的に困難にする本件書換制限措置という合理性及び必 要性のない行為により，被控訴人らが原告製品に搭載された原告電子部品を取 り外して被告電子部品に取り替えることを余儀なくさせ，原告電子部品（ＩＣ チップ）のメモリを書き換える態様により原告製品をリサイクルしたリサイク ル品の原告電子部品についての本件各特許権の消尽の成立を控訴人の意思によ り妨げ，そのような結果を利用したものであるという点において消尽の趣旨を 潜脱し，また，リサイクル品が装着された場合にディスプレイ上に「？」が表＼n示されるような設定と本件書換制限措置という妨害行為を組み合わせる方法で， 純正品と同等のリサイクル品を競争上劣位におき，リサイクル事業者である被 控訴人らの取引を不当に妨害しているから，公正な競争を阻害するものであり， 競争者に対する取引妨害として，独占禁止法（独占禁止法１９条，２条９項６ 号，一般指定１４項）に抵触することを総合考慮すると，控訴人が，被控訴人 らに対し，被告電子部品について本件各特許権に基づく差止請求権及び損害賠 償請求権を行使することは，権利の濫用に当たり許されない旨主張するので， 以下において判断する。
(2) 被控訴人ら主張の本件書換制限措置による競争上の不利益について
被控訴人らは，1)トナーカートリッジの消費者は，トナー残量表示の有無＼nを製品選択における重要な要素であると考えており（乙２５），いくら価格 が安くとも，トナー残量表示のないリサイクル製品は，純正品と同等ではな＼nい「中途半端な再生品」として消費者に受け入れられない，2)ＩＣチップを 書き換えずにトナーを再充填した場合には，トナー残量表示が常に「？」と＼nなりトナー残量が分からなくなるという不都合にとどまらず，トナーが少な くなってきた時のカートリッジ交換予告メッセージが出ないため，トナーが＼nなくなった時に突然トナーの補給を求める表示が出てプリンタが動かなくな＼nるという不便をユーザーが被ることになり，その結果，リサイクル事業者に 大きな不利益を与えるものである，3)残量表示がされず，「？」が表＼示され る製品がユーザーに受け入れられないことは，被控訴人らの実施した聴き取 り調査の結果（乙２５，６６）から明らかであり，また，残量表示がされな＼nいことは，官公庁の入札条件を満たさない（乙６７の１ないし４，６８の１ ないし４）ことからも明らかであり，このことは，本件アンケート調査（乙 ７０）の結果及び東京国税局の回答書（乙７１）からも，裏付けられる，4) 本件書換制限措置を回避できたというためには，大量に販売されるリサイク ルトナーカートリッジが長期間安定的にプリンタで使用できる必要があり， 実用に耐えうる程度の本件書換制限措置の回避は事実上不可能か，著しく困＼n難である，5)したがって，本件書換制限措置は，リサイクル業者である被控 訴人らに対し，競争上著しい不利益を与えるものである旨主張するので，以 下において判断する。
・・・
以上のとおり，本件書換制限措置が講じられた原告電子部品が搭載された 純正品の原告製品が装着された原告プリンタと使用済みの原告製品にトナー を再充填した再生品が装着された原告プリンタの機能を対比すると，再生品＼nが装着された原告プリンタは，トナー残量表示に「？」と表＼示され，残量表＼n示がされず，予告表＼示がされない点で純正品の原告製品が装着された原告プ リンタと異なるが，再生品が装着された場合においても，トナー切れによる 印刷停止の動作及び「トナーがなくなりました。」等のトナー切れ表示は純正＼n品が装着された場合と異なるものではなく，印刷機能に支障をきたすもので＼nはないこと，再生品が装着された原告プリンタにおいても，トナー残量表示＼nに「？」と表示されるとともに，「印刷できます。」との表＼示がされるので， 再生品であるため残量表示がされないことも容易に認識し得るものであり，＼nユーザーが印刷機能に支障があるとの不安を抱くものとは認められないこと，＼nユーザーは，残量表示がされないことについて予＼備のトナーをあらかじめ用 意しておくことで対応できるものであり，このようなユーザーの負担は大き いものとはいえないことを踏まえると，残量表示がされない再生品と純正品＼nとの上記機能上の差異及び価格差を考慮して，再生品を選択するユーザーも＼n存在するものと認められる。また，前記認定のとおり，残量表示がされるこ＼nとが公的入札の条件であるとはいえない。
一方，リサイクル事業者においては，残量表示がされないことについてユ＼nーザーが不安を抱くことを懸念するのであれば，再生品であるため残量表示＼nがされないが，印刷はできることを表示することによって対応できること，＼n電子部品の形状を工夫することで，本件各発明１ないし３の技術的範囲に属 さない電子部品を製造し，これを原告電子部品と取り替えることで，本件各 特許権侵害を回避し，残量表示をさせることは，技術的に可能＼であり，●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●からすると， 原告プリンタ用のトナーカートリッジの市場において，本件書換制限措置に よるリサイクル事業者の不利益の程度は小さいものと認められる。 次に，控訴人は，本件書換制限措置を行った理由について，原告電子部品 に本件書換制限措置が講じられていない場合には，原告プリンタに自ら品質 等をコントロールできない第三者の再生品のトナーの残量が表示され，残量＼n表示の正確性を自らコントロールできないので，このような弊害を排除した＼nいと考えて本件書換制限措置を講じたものである旨を主張し，経営戦略とし て，原告製プリンタに対応するトナーカートリッジのうち，ハイエンドのプ リンタであるＣ８３０及びＣ８４０シリーズに対応する原告製品に搭載され た原告電子部品を選択した旨を述べていること（甲７５，７６），その理由に は，相応の合理性が認められること，上記のとおり，本件各特許権侵害を回 避した電子部品の製造が技術的に可能であることを併せ考慮すると，控訴人＼nが本件書換制限措置がされた原告電子部品を取り替えて使用済みの原告製品 に搭載した被告電子部品について本件各特許権を行使することは，原告製品 のリサイクル品をもっぱら市場から排除する目的によるものと認めることは できない。
上記のとおり，本件書換制限措置によりリサイクル事業者が受ける競争制 限効果の程度は小さいこと，控訴人が本件書換制限措置を講じたことには相 応の合理性があり，控訴人による被告電子部品に対する本件各特許権の行使 がもっぱら原告製品のリサイクル品を市場から排除する目的によるものとは 認められないことからすると，控訴人が本件書換制限措置という合理性及び 必要性のない行為により，被控訴人らが原告製品に搭載された原告電子部品 を取り外し，被告電子部品に取り替えることを余儀なくさせ，上記消尽の成 立を妨げたものと認めることはできない。 以上の認定事実及びその他本件に現れた諸事情を総合考慮すれば，控訴人 が，被控訴人らに対し，被告電子部品について本件各特許権に基づく差止請 求権及び損害賠償請求権を行使することは，競争者に対する取引妨害として， 独占禁止法（独占禁止法１９条，２条９項６号，一般指定１４項）に抵触す るものということはできないし，また，特許法の目的である「産業の発達」 を阻害し又は特許制度の趣旨を逸脱するものであるということはできないか ら，権利の濫用に当たるものと認めることはできない。 したがって，被控訴人らの前記主張は採用することができない。
被控訴人らは，控訴人の本件請求は，控訴人が，原告電子部品（ＩＣチップ） のメモリの書換えを技術的に困難にする本件書換制限措置という合理性及び必 要性のない行為により，被控訴人らが原告製品に搭載された原告電子部品を取 り外して被告電子部品に取り替えることを余儀なくさせ，原告電子部品（ＩＣ チップ）のメモリを書き換える態様により原告製品をリサイクルしたリサイク ル品の原告電子部品についての本件各特許権の消尽の成立を控訴人の意思によ り妨げ，そのような結果を利用したものであるという点において消尽の趣旨を 潜脱し，また，リサイクル品が装着された場合にディスプレイ上に「？」が表＼n示されるような設定と本件書換制限措置という妨害行為を組み合わせる方法で， 純正品と同等のリサイクル品を競争上劣位におき，リサイクル事業者である被 控訴人らの取引を不当に妨害しているから，公正な競争を阻害するものであり， 競争者に対する取引妨害として，独占禁止法（独占禁止法１９条，２条９項６ 号，一般指定１４項）に抵触することを総合考慮すると，控訴人が，被控訴人 らに対し，被告電子部品について本件各特許権に基づく差止請求権及び損害賠 償請求権を行使することは，権利の濫用に当たり許されない旨主張するので， 以下において判断する。
(2) 被控訴人ら主張の本件書換制限措置による競争上の不利益について
被控訴人らは，1)トナーカートリッジの消費者は，トナー残量表示の有無＼nを製品選択における重要な要素であると考えており（乙２５），いくら価格 が安くとも，トナー残量表示のないリサイクル製品は，純正品と同等ではな＼nい「中途半端な再生品」として消費者に受け入れられない，2)ＩＣチップを 書き換えずにトナーを再充填した場合には，トナー残量表示が常に「？」と＼nなりトナー残量が分からなくなるという不都合にとどまらず，トナーが少な くなってきた時のカートリッジ交換予告メッセージが出ないため，トナーが＼nなくなった時に突然トナーの補給を求める表示が出てプリンタが動かなくな＼nるという不便をユーザーが被ることになり，その結果，リサイクル事業者に 大きな不利益を与えるものである，3)残量表示がされず，「？」が表＼示され る製品がユーザーに受け入れられないことは，被控訴人らの実施した聴き取 り調査の結果（乙２５，６６）から明らかであり，また，残量表示がされな＼nいことは，官公庁の入札条件を満たさない（乙６７の１ないし４，６８の１ ないし４）ことからも明らかであり，このことは，本件アンケート調査（乙 ７０）の結果及び東京国税局の回答書（乙７１）からも，裏付けられる，4) 本件書換制限措置を回避できたというためには，大量に販売されるリサイク ルトナーカートリッジが長期間安定的にプリンタで使用できる必要があり， 実用に耐えうる程度の本件書換制限措置の回避は事実上不可能か，著しく困＼n難である，5)したがって，本件書換制限措置は，リサイクル業者である被控 訴人らに対し，競争上著しい不利益を与えるものである旨主張するので，以 下において判断する。
・・・
以上のとおり，本件書換制限措置が講じられた原告電子部品が搭載された 純正品の原告製品が装着された原告プリンタと使用済みの原告製品にトナー を再充填した再生品が装着された原告プリンタの機能を対比すると，再生品＼nが装着された原告プリンタは，トナー残量表示に「？」と表＼示され，残量表＼n示がされず，予告表＼示がされない点で純正品の原告製品が装着された原告プ リンタと異なるが，再生品が装着された場合においても，トナー切れによる 印刷停止の動作及び「トナーがなくなりました。」等のトナー切れ表示は純正＼n品が装着された場合と異なるものではなく，印刷機能に支障をきたすもので＼nはないこと，再生品が装着された原告プリンタにおいても，トナー残量表示＼nに「？」と表示されるとともに，「印刷できます。」との表＼示がされるので， 再生品であるため残量表示がされないことも容易に認識し得るものであり，＼nユーザーが印刷機能に支障があるとの不安を抱くものとは認められないこと，＼nユーザーは，残量表示がされないことについて予＼備のトナーをあらかじめ用 意しておくことで対応できるものであり，このようなユーザーの負担は大き いものとはいえないことを踏まえると，残量表示がされない再生品と純正品＼nとの上記機能上の差異及び価格差を考慮して，再生品を選択するユーザーも＼n存在するものと認められる。また，前記認定のとおり，残量表示がされるこ＼nとが公的入札の条件であるとはいえない。
一方，リサイクル事業者においては，残量表示がされないことについてユ＼nーザーが不安を抱くことを懸念するのであれば，再生品であるため残量表示＼nがされないが，印刷はできることを表示することによって対応できること，＼n電子部品の形状を工夫することで，本件各発明１ないし３の技術的範囲に属 さない電子部品を製造し，これを原告電子部品と取り替えることで，本件各 特許権侵害を回避し，残量表示をさせることは，技術的に可能＼であり，●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●からすると， 原告プリンタ用のトナーカートリッジの市場において，本件書換制限措置に よるリサイクル事業者の不利益の程度は小さいものと認められる。 次に，控訴人は，本件書換制限措置を行った理由について，原告電子部品 に本件書換制限措置が講じられていない場合には，原告プリンタに自ら品質 等をコントロールできない第三者の再生品のトナーの残量が表示され，残量＼n表示の正確性を自らコントロールできないので，このような弊害を排除した＼nいと考えて本件書換制限措置を講じたものである旨を主張し，経営戦略とし て，原告製プリンタに対応するトナーカートリッジのうち，ハイエンドのプ リンタであるＣ８３０及びＣ８４０シリーズに対応する原告製品に搭載され た原告電子部品を選択した旨を述べていること（甲７５，７６），その理由に は，相応の合理性が認められること，上記のとおり，本件各特許権侵害を回 避した電子部品の製造が技術的に可能であることを併せ考慮すると，控訴人＼nが本件書換制限措置がされた原告電子部品を取り替えて使用済みの原告製品 に搭載した被告電子部品について本件各特許権を行使することは，原告製品 のリサイクル品をもっぱら市場から排除する目的によるものと認めることは できない。
上記のとおり，本件書換制限措置によりリサイクル事業者が受ける競争制 限効果の程度は小さいこと，控訴人が本件書換制限措置を講じたことには相 応の合理性があり，控訴人による被告電子部品に対する本件各特許権の行使 がもっぱら原告製品のリサイクル品を市場から排除する目的によるものとは 認められないことからすると，控訴人が本件書換制限措置という合理性及び 必要性のない行為により，被控訴人らが原告製品に搭載された原告電子部品 を取り外し，被告電子部品に取り替えることを余儀なくさせ，上記消尽の成 立を妨げたものと認めることはできない。 以上の認定事実及びその他本件に現れた諸事情を総合考慮すれば，控訴人 が，被控訴人らに対し，被告電子部品について本件各特許権に基づく差止請 求権及び損害賠償請求権を行使することは，競争者に対する取引妨害として， 独占禁止法（独占禁止法１９条，２条９項６号，一般指定１４項）に抵触す るものということはできないし，また，特許法の目的である「産業の発達」 を阻害し又は特許制度の趣旨を逸脱するものであるということはできないか ら，権利の濫用に当たるものと認めることはできない。 したがって，被控訴人らの前記主張は採用することができない。
◆判決本文
原審はこちら。
◆平成29(ワ)40337
上記(1)ないし(5)によれば，本件各特許権の権利者である原告は，使用
済みの原告製品についてトナー残量が「？」と表示されるように設定した＼n上で，本件各特許の実施品である原告電子部品のメモリについて，十分な＼n必要性及び合理性が存在しないにもかかわらず本件書換制限措置を講じ
ることにより，リサイクル事業者である被告らが原告電子部品のメモリの
書換えにより本件各特許の侵害を回避しつつ，トナー残量の表示される再＼n生品を製造，販売等することを制限し，その結果，被告らが当該特許権を
侵害する行為に及ばない限り，トナーカートリッジ市場において競争上著
しく不利益を受ける状況を作出した上で，当該各特許権の権利侵害行為に
対して権利行使に及んだものと認められる。
このような原告の一連の行為は，これを全体としてみれば，トナーカー
トリッジのリサイクル事業者である被告らが自らトナーの残量表示をし＼nた製品をユーザー等に販売することを妨げるものであり，トナーカートリ
ッジ市場において原告と競争関係にあるリサイクル事業者である被告ら
とそのユーザーの取引を不当に妨害し，公正な競争を阻害するものとして，
独占禁止法（独占禁止法１９条，２条９項６号，一般指定１４項）と抵触
するものというべきである。
そして，本件書換制限措置による競争制限の程度が大きいこと，同措置
を行う必要性や合理性の程度が低いこと，同措置は使用済みの製品の自由
な流通や利用等を制限するものであることなどの点も併せて考慮すると，
本件各特許権に基づき被告製品の販売等の差止めを求めることは，特許法
の目的である「産業の発達」を阻害し又は特許制度の趣旨を逸脱するもの
として，権利の濫用（民法１条３項）に当たるというべきである。
イ 損害賠償請求について
差止請求が権利の濫用として許されないとしても，損害賠償請求につい
ては別異に検討することが必要となるが，上記ア記載の事情に加え，原告
は，本件各特許の実施品である電子部品が組み込まれたトナーカートリッ
ジを譲渡等することにより既に対価を回収していることや，本件書換制限
措置がなければ，被告らは，本件各特許を侵害することなく，トナーカー
トリッジの電子部品のメモリを書き換えることにより再生品を販売して
いたと推認されることなども考慮すると，本件においては，差止請求と同
様，損害賠償請求についても権利の濫用に当たると解するのが相当である。
ウ したがって，本訴において，原告が，被告らに対して，本件各特許権に
基づき，被告製品の製造，販売等の差止め及び損害賠償等の請求をするこ
とは，いずれも権利の濫用に当たり許されないものというべきである。
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2022.06. 8
令和3(行ケ)10160 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和4年5月31日 知的財産高等裁判所
先願商標「一升パン」の商標権者が、本件商標「三橋の森の一升パン」について無効審判を請求しました。審決は類似しないと判断しました。知財高裁（3部）も同様です。先願商標が周知か否かについては、「”一升パン”の語は、それ自体が特徴的又は印象的な語でなく、”一升パン”と称する商品は、少なくとも１００を超える事業者によっても製造、販売されていた」として、周知ではないとした審決の判断を維持しました。
原告は、本件商標について、特定の場所を示すものにすぎない「三 橋の森」の語と、識別力の強い造語である「一升パン」の語とが組み合 わされた結合商標であり、これらは不可分的に結合しているものではな く、また、「一升パン」部分が商品の識別情報として強く支配的な印象を 与えるから、同部分を要部として認定し、引用商標と対比すべきである 旨主張する（前記第３の１〔原告の主張〕(2)）。
(イ) そこで検討するに、本件商標の構成全体をみると、「三橋の森」と「一升パン」との間の「の」は、所有や所属等を示す格助詞であるといえる＼nから、本件商標は、「三橋の森」の語と「一升パン」の語とが格助詞であ る「の」で結合された結合商標であるといえる。 そして、「三橋の森」の語は、一般の辞書等に掲載されている語ではな く、また特定の地域や森の名称を指すものでもないことからすれば、造 語であるとみるのが相当である。また、証拠（甲２７の１ないし３）及 び弁論の全趣旨によれば、「三橋の森」は、埼玉県内に所在する、結婚式 場やフレンチレストラン等が一体となった複合商業施設の名称であると 認められる。これらの事情を考慮すると、「三橋の森」の語は、単に「森 等の緑に囲まれた公園等の地域」を表すものとはいえず、「三橋の森」部分からは、商品の出所識別標識としての称呼、観念が生じるものといえ＼nる。
他方で、「一升パン」の語は、前記のとおり、一般の辞書等に掲載され ている語ではないことからすれば、造語であるとみるのが相当である。 また、一般に、「一升」の語は、米や日本酒、醤油の容量を表す単位として用いられるものの、パンの数量を表＼す単位として用いられるものとはいえないことからすれば、「一升パン」の語は、通常は組み合わされるこ とのない「一升」の語と「パン」の語とが組み合わされたものといえる。 これらの事情を考慮すると、「一升パン」部分についても、商品の出所識 別標識としての称呼、観念が生じるものといえる。 このように、本件商標の「三橋の森」部分及び「一升パン」部分は、 いずれも商品の出所識別標識として機能する語であるといえる。
(ウ) しかしながら、「一升パン」の語は、旧来から１歳の誕生日を迎えた 子供のお祝いとして用いられてきた「一升餅」の「餅」の語を「パン」 に置き換えたものにすぎないといえる（甲４）上、このような「一升パ ン」と称する商品は、本件商標の登録査定時において、原告以外の少な くとも１００を超える事業者によっても製造、販売されていたといえる こと（甲４、乙１ないし１４７）からすれば、「一升パン」の語は、通常 は組み合わされることのない二つの語を組み合わせた造語であること を考慮しても、それ自体が特徴的又は印象的な語であるとまではいえな い。また、前記のとおり、本件商標は、「三橋の森の一升パン」の文字を 標準文字で書してなるものであり、いずれかの部分が目立つ態様で記載 されているものではない上、後記３(2)で検討するところに照らせば、本 件商標の登録査定時において、「一升パン」の語が、原告商品を表示するものとして、本件商標の取引者及び需要者の間において広く認識されて＼nいたものとはいえない。 以上の各事情を考慮すると、本件商標の「一升パン」部分は、取引者、 需要者に対して商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるも のであるとは認められない。
(エ) 以上によれば、本件商標について、「一升パン」部分が取引者、需要 者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと は認められず、また、「一升パン」部分以外の部分である「三橋の森」部 分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないとも認められないか ら、本件商標の「一升パン」の部分を抽出し、この部分だけを引用商標 と比較して商標そのものの類否を判断することは許されないというべ きである。
(オ) したがって、原告の上記主張は採用することができない。
イ 原告は、本件商標のように「○○の△△」という商標出願については、 「の」の前後の語のいずれかが要部として抽出された上で、他の商標と類 似するとして拒絶された例が多数存在する旨主張する（前記第３の１〔原 告の主張〕(5)）。しかしながら、商標登録の可否は、商標の構成、指定商品又は指定役務、取引の実情等を踏まえて、具体的な実情に基づき商標ごとに個別に判断すべきものであるから、原告が指摘するような他の例があるからといって、＼n前記の結論が左右されるものではないというべきである。
原告は、本件商標について、特定の場所を示すものにすぎない「三 橋の森」の語と、識別力の強い造語である「一升パン」の語とが組み合 わされた結合商標であり、これらは不可分的に結合しているものではな く、また、「一升パン」部分が商品の識別情報として強く支配的な印象を 与えるから、同部分を要部として認定し、引用商標と対比すべきである 旨主張する（前記第３の１〔原告の主張〕(2)）。
(イ) そこで検討するに、本件商標の構成全体をみると、「三橋の森」と「一升パン」との間の「の」は、所有や所属等を示す格助詞であるといえる＼nから、本件商標は、「三橋の森」の語と「一升パン」の語とが格助詞であ る「の」で結合された結合商標であるといえる。 そして、「三橋の森」の語は、一般の辞書等に掲載されている語ではな く、また特定の地域や森の名称を指すものでもないことからすれば、造 語であるとみるのが相当である。また、証拠（甲２７の１ないし３）及 び弁論の全趣旨によれば、「三橋の森」は、埼玉県内に所在する、結婚式 場やフレンチレストラン等が一体となった複合商業施設の名称であると 認められる。これらの事情を考慮すると、「三橋の森」の語は、単に「森 等の緑に囲まれた公園等の地域」を表すものとはいえず、「三橋の森」部分からは、商品の出所識別標識としての称呼、観念が生じるものといえ＼nる。
他方で、「一升パン」の語は、前記のとおり、一般の辞書等に掲載され ている語ではないことからすれば、造語であるとみるのが相当である。 また、一般に、「一升」の語は、米や日本酒、醤油の容量を表す単位として用いられるものの、パンの数量を表＼す単位として用いられるものとはいえないことからすれば、「一升パン」の語は、通常は組み合わされるこ とのない「一升」の語と「パン」の語とが組み合わされたものといえる。 これらの事情を考慮すると、「一升パン」部分についても、商品の出所識 別標識としての称呼、観念が生じるものといえる。 このように、本件商標の「三橋の森」部分及び「一升パン」部分は、 いずれも商品の出所識別標識として機能する語であるといえる。
(ウ) しかしながら、「一升パン」の語は、旧来から１歳の誕生日を迎えた 子供のお祝いとして用いられてきた「一升餅」の「餅」の語を「パン」 に置き換えたものにすぎないといえる（甲４）上、このような「一升パ ン」と称する商品は、本件商標の登録査定時において、原告以外の少な くとも１００を超える事業者によっても製造、販売されていたといえる こと（甲４、乙１ないし１４７）からすれば、「一升パン」の語は、通常 は組み合わされることのない二つの語を組み合わせた造語であること を考慮しても、それ自体が特徴的又は印象的な語であるとまではいえな い。また、前記のとおり、本件商標は、「三橋の森の一升パン」の文字を 標準文字で書してなるものであり、いずれかの部分が目立つ態様で記載 されているものではない上、後記３(2)で検討するところに照らせば、本 件商標の登録査定時において、「一升パン」の語が、原告商品を表示するものとして、本件商標の取引者及び需要者の間において広く認識されて＼nいたものとはいえない。 以上の各事情を考慮すると、本件商標の「一升パン」部分は、取引者、 需要者に対して商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるも のであるとは認められない。
(エ) 以上によれば、本件商標について、「一升パン」部分が取引者、需要 者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと は認められず、また、「一升パン」部分以外の部分である「三橋の森」部 分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないとも認められないか ら、本件商標の「一升パン」の部分を抽出し、この部分だけを引用商標 と比較して商標そのものの類否を判断することは許されないというべ きである。
(オ) したがって、原告の上記主張は採用することができない。
イ 原告は、本件商標のように「○○の△△」という商標出願については、 「の」の前後の語のいずれかが要部として抽出された上で、他の商標と類 似するとして拒絶された例が多数存在する旨主張する（前記第３の１〔原 告の主張〕(5)）。しかしながら、商標登録の可否は、商標の構成、指定商品又は指定役務、取引の実情等を踏まえて、具体的な実情に基づき商標ごとに個別に判断すべきものであるから、原告が指摘するような他の例があるからといって、＼n前記の結論が左右されるものではないというべきである。
◆判決本文
関連事件です。こちらは、本件原告が、本件被告の「一升パン」は3条1項3号、または4条1項16号違反として無効審判を請求し、無効理由無しと判断されています。知財高裁も同様です。
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>> 商４条1項各号
>> ピックアップ対象
2022.06. 8
令和3(行ケ)10082 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年5月31日 知的財産高等裁判所
引用発明では、本願発明と共通する課題が異なる別の手段によって既に解決されているので、組み合わせの動機付けがないとして、進歩性なしとした審決を取り消しました。。
しかしながら、前記１ で検討したとおり、本願発明は、被覆層を除 去してコア電線を露出させる作業の作業性に関し、コア材の外周面に粉 体が塗布された従来のケーブルには、コア材を取り出す作業の際に粉体 が周囲に飛散し、作業性が低下してしまうという課題があったことから、 コア電線と被覆層との間に、コア電線に巻かれた状態で配置されたテー プ部材を備える構成とすることにより、テープ部材を除去することによ＼nって容易にコア電線と被覆層とを分離することができるようにして、上 記課題を解決しようとする点に技術的意義を有するものである。 他方で、前記２ イで検討したとおり、引用発明は、線心の取り出し を容易に行うことができるようにすることを課題の一つとする発明で あり、この点で本願発明と課題を共通にするものといえるが、電源用線 心及び信号用線心の外周をシースで覆うのみの形で被覆する構成とす＼nることによって上記課題を解決しようとするものであり、本願発明とは 課題を解決する手段を異にするものといえる。
このように、引用発明においては、本願発明と共通する課題が本願発 明とは異なる別の手段によって既に解決されているのであるから、当該 課題解決手段に加えて、両線心をテープ部材で巻き、その結果、両線心 とシースとの間にテープ部材が配置される構成とする必要はないという＼nべきである。そして、引用発明に上記のような構成を加えると、線心を＼n取り出そうとする際に、シースを除去する作業のみでは足りず、更にテ ープ部材を除去する作業が必要となることから、かえって作業性が損な われ、引用発明が奏する効果を損なう結果となってしまうものといえる。 加えて、甲１公報をみても、引用発明の効果を犠牲にしてまで両線心を テープ部材で巻くことに何らかの技術的意義があることを示唆するよう な記載は存しない。 以上によれば、引用発明に上記周知技術を適用することには阻害要因 があるというべきであるから、相違点３に係る「前記コア電線のみを巻 くテープ部材」という構成の意義について検討するまでもなく、本件原＼n出願日当時の当業者が、引用発明及び上記周知技術に基づいて、相違点 ３に係る本願発明の構成を容易に想到し得たものとはいえない。＼n
イ 相違点４に係る容易想到性
相違点４に係る本願発明の構成は、相違点３に係る本願発明の構＼成であ る「テープ部材」を含むものであるところ、上記アで検討したところによ れば、相違点４に係る「前記テープ部材上に形成された被覆層」という構＼n成の意義について検討するまでもなく、本件原出願日当時の当業者が、引 用発明及び上記周知技術に基づいて、相違点４に係る本願発明の構成を容＼n易に想到し得たものとはいえない。
ウ 相違点６に係る容易想到性
相違点６に係る本願発明の構成は、相違点３に係る本願発明の構＼成であ る「テープ部材」を含むものであるところ、上記アで検討したところによ れば、本件原出願日当時の当業者が、引用発明及び上記周知技術に基づい て、相違点６に係る本願発明の構成を容易に想到し得たものとはいえない。＼n
エ 相違点３、４及び６に係る被告の主張に対する判断
被告は、相違点３に関し、1)甲１公報には引用発明が簡素な構成を課＼n題解決手段としたものであることについては何も記載されていない、2) 甲１公報に記載された電源用線心及び信号用線心の取り出しが容易に行 えるという効果は従来例と比較しての記載にすぎない上、線心がシース 内に埋め込まれている従来例及び線心をシースで覆う引用発明のいずれ が簡素な構成であるかは不明である、3)甲１公報に記載された実施例に ついて、両線心の外周がシースで覆われているのみであるとしても、甲 １公報には両線心の上に何らかの部材を介在させることを排除する記載 はないことを理由に、引用発明にテープ部材を介在させることについて、 原告が主張するような阻害要因があるとはいえない旨主張する（前記第 ３の〔被告の主張〕３ エ）。
しかしながら、前記２ イで検討したとおり、引用発明は、線心の取 り出しを容易に行うことができるようにすることを課題の一つとする発 明であり、電源用線心及び信号用線心の外周をシースで覆うのみの形で 被覆する構成とすることによってこの課題を解決しようとするものであ＼nるといえることからすれば、上記1)の主張は理由がないというべきであ る。 また、上記周知技術の適用が引用発明の効果に及ぼす影響については、 引用発明の構成を前提に検討すべきものであって、従来例と対比して検＼n討すべきものではないから、上記2)の主張は理由がないというべきであ る。 さらに、甲１公報には、線心上に何らかの部材を介在させることを排 除する明示的な記載はないものの、上記アで検討したとおり、引用発明 における課題解決手段及びその効果を考慮すれば、引用発明に上記周知 技術を適用すると、線心の取り出しを容易に行うことができるようにす るという引用発明の効果を損なう結果となってしまうというべきである から、上記3)の主張も理由がないというべきである。 したがって、被告の上記主張は採用することができない。
被告は、相違点４及び６に係る容易想到性についても縷々主張するが、 これまで検討したとおり、当業者が相違点３に係る本願発明の構成であ＼nる「テープ部材」を容易に想到し得たものとはいえない以上、相違点４ 及び６に係る本願発明の構成も容易に想到し得たものとはいえないから、＼nいずれの主張も前記の判断を左右するものではないというべきである。
しかしながら、前記１ で検討したとおり、本願発明は、被覆層を除 去してコア電線を露出させる作業の作業性に関し、コア材の外周面に粉 体が塗布された従来のケーブルには、コア材を取り出す作業の際に粉体 が周囲に飛散し、作業性が低下してしまうという課題があったことから、 コア電線と被覆層との間に、コア電線に巻かれた状態で配置されたテー プ部材を備える構成とすることにより、テープ部材を除去することによ＼nって容易にコア電線と被覆層とを分離することができるようにして、上 記課題を解決しようとする点に技術的意義を有するものである。 他方で、前記２ イで検討したとおり、引用発明は、線心の取り出し を容易に行うことができるようにすることを課題の一つとする発明で あり、この点で本願発明と課題を共通にするものといえるが、電源用線 心及び信号用線心の外周をシースで覆うのみの形で被覆する構成とす＼nることによって上記課題を解決しようとするものであり、本願発明とは 課題を解決する手段を異にするものといえる。
このように、引用発明においては、本願発明と共通する課題が本願発 明とは異なる別の手段によって既に解決されているのであるから、当該 課題解決手段に加えて、両線心をテープ部材で巻き、その結果、両線心 とシースとの間にテープ部材が配置される構成とする必要はないという＼nべきである。そして、引用発明に上記のような構成を加えると、線心を＼n取り出そうとする際に、シースを除去する作業のみでは足りず、更にテ ープ部材を除去する作業が必要となることから、かえって作業性が損な われ、引用発明が奏する効果を損なう結果となってしまうものといえる。 加えて、甲１公報をみても、引用発明の効果を犠牲にしてまで両線心を テープ部材で巻くことに何らかの技術的意義があることを示唆するよう な記載は存しない。 以上によれば、引用発明に上記周知技術を適用することには阻害要因 があるというべきであるから、相違点３に係る「前記コア電線のみを巻 くテープ部材」という構成の意義について検討するまでもなく、本件原＼n出願日当時の当業者が、引用発明及び上記周知技術に基づいて、相違点 ３に係る本願発明の構成を容易に想到し得たものとはいえない。＼n
イ 相違点４に係る容易想到性
相違点４に係る本願発明の構成は、相違点３に係る本願発明の構＼成であ る「テープ部材」を含むものであるところ、上記アで検討したところによ れば、相違点４に係る「前記テープ部材上に形成された被覆層」という構＼n成の意義について検討するまでもなく、本件原出願日当時の当業者が、引 用発明及び上記周知技術に基づいて、相違点４に係る本願発明の構成を容＼n易に想到し得たものとはいえない。
ウ 相違点６に係る容易想到性
相違点６に係る本願発明の構成は、相違点３に係る本願発明の構＼成であ る「テープ部材」を含むものであるところ、上記アで検討したところによ れば、本件原出願日当時の当業者が、引用発明及び上記周知技術に基づい て、相違点６に係る本願発明の構成を容易に想到し得たものとはいえない。＼n
エ 相違点３、４及び６に係る被告の主張に対する判断
被告は、相違点３に関し、1)甲１公報には引用発明が簡素な構成を課＼n題解決手段としたものであることについては何も記載されていない、2) 甲１公報に記載された電源用線心及び信号用線心の取り出しが容易に行 えるという効果は従来例と比較しての記載にすぎない上、線心がシース 内に埋め込まれている従来例及び線心をシースで覆う引用発明のいずれ が簡素な構成であるかは不明である、3)甲１公報に記載された実施例に ついて、両線心の外周がシースで覆われているのみであるとしても、甲 １公報には両線心の上に何らかの部材を介在させることを排除する記載 はないことを理由に、引用発明にテープ部材を介在させることについて、 原告が主張するような阻害要因があるとはいえない旨主張する（前記第 ３の〔被告の主張〕３ エ）。
しかしながら、前記２ イで検討したとおり、引用発明は、線心の取 り出しを容易に行うことができるようにすることを課題の一つとする発 明であり、電源用線心及び信号用線心の外周をシースで覆うのみの形で 被覆する構成とすることによってこの課題を解決しようとするものであ＼nるといえることからすれば、上記1)の主張は理由がないというべきであ る。 また、上記周知技術の適用が引用発明の効果に及ぼす影響については、 引用発明の構成を前提に検討すべきものであって、従来例と対比して検＼n討すべきものではないから、上記2)の主張は理由がないというべきであ る。 さらに、甲１公報には、線心上に何らかの部材を介在させることを排 除する明示的な記載はないものの、上記アで検討したとおり、引用発明 における課題解決手段及びその効果を考慮すれば、引用発明に上記周知 技術を適用すると、線心の取り出しを容易に行うことができるようにす るという引用発明の効果を損なう結果となってしまうというべきである から、上記3)の主張も理由がないというべきである。 したがって、被告の上記主張は採用することができない。
被告は、相違点４及び６に係る容易想到性についても縷々主張するが、 これまで検討したとおり、当業者が相違点３に係る本願発明の構成であ＼nる「テープ部材」を容易に想到し得たものとはいえない以上、相違点４ 及び６に係る本願発明の構成も容易に想到し得たものとはいえないから、＼nいずれの主張も前記の判断を左右するものではないというべきである。
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2022.06. 8
令和3(ネ)2663 意匠権侵害差止等請求控訴事件 意匠権 民事訴訟 令和4年6月1日 大阪高等裁判所
控訴審（大阪高裁）も、1審と同じく非類似と判断しました。なお、不競法については、特別顕著な形態ではないと判断しました。
ア 具体的構成態様Ｄ／ｄにおける差異点について＼n
１審原告は、原審が、円筒状中空本体の形状に関する差異点2)の与える印 象について、差異点3)と逆の認定をしたことについて、主観的な印象であり、 その理由が不明であると主張する。しかし、原告意匠の要部である具体的構＼n成態様Ｄ３、被告意匠の具体的構成態様ｄ３を対比した結果である差異点2) についてみると、前者は、円筒状中空本体が円周部（周辺部）まで厚みがあ ることから（十分な体積を感じることができる。）、存在感を感じさせると認＼n定することに合理性があり、一方、後者の側面の厚みは、円周部（周辺部） に行くに従い、薄くなっていることから、すっきりとした印象を与えるとい える。上記と同様に原審が認定した差異点3)は、円筒状中空本体の中空部の 直径と本体の直径との違いであって、差異点2)とは異なる差異点であるから、 「すっきりした印象」が逆に認定されたからといって不合理ということはで きない。
また、１審原告は、差異点2)、3)が微差であると主張するが、差異点2)に つき、原告意匠では円筒状であるのに対し、被告意匠では、上半分が略梯形 状で、その形状の違いは大きく、微差ということはできない。また、差異点 3)についても、需要者の注意を最も引く部分である円筒状中空本体の下面部 に占める、中空部（ファンガード部分に相当する。）と透光部の割合の大小が 相当に異なることになるから、微差ということはできない。 なお、点灯した場合、差異点が明確でなくなることがあったとしても、需 要者は、常に点灯した状態で看取するわけではなく、上述した点が左右され ることはない。１審原告の主張は採用することができない。
イ 具体的構成態様Ｅ／ｅについて＼n
１審原告は、原審が、原告意匠の要部である具体的構成態様Ｅ３、被告意＼n匠の具体的構成態様ｅ３を認定した上で指摘する差異点Ａが微差であり、む＼nしろ、円形板から放射状に多数のファンガードが面一に形成されているとい う全体的な印象の方が強いという。確かに、原審の認定した上記具体的構成＼n態様（Ｅ３／ｅ３）によると、１審原告が主張するとおり、いずれの意匠も、 多数のファンガードが円筒状中空部下面とほぼ面一に形成されているという 印象は受けるものの、このような形態を備えた先行意匠が存在することが認 められ（乙１４〜１６、乙１７の１・２）、多数のファンガードが存在するこ とや、略面一であることもって特徴的ということはできない。むしろ、ファ ンガードの形状が直線的であるか、曲線的（渦巻き状）であるかについての 差異点は、より強い印象を与えるというべきであり、上記差異点を微差とい うことはできない。 なお、１審原告は、点灯した状態では、上記の差異点について、認識され なくなると主張するが、前記アのとおり、常に点灯した状態で看取されるわ けではない。１審原告の主張は採用することができない。
ウ 具体的構成態様Ｈ／ｈについて＼n
１審原告は、原審が、原告意匠の要部である具体的構成態様Ｈ３、被告意＼n匠の具体的構成態様ｈ３を認定した上で指摘する差異点6)が微差という。 しかし、原審の認定した上記具体的構成態様（Ｈ３／ｈ３）によると、側＼n面視の本体に対して透光部の占める割合は、原告意匠（約３分の１）と被告 意匠（約４分の３）とで相当に異なっており、この違いは異なる印象を与え るということができ、微差ということはできない。また、前記アのとおり、 被告意匠では円筒状中空本体側面の上半分が略梯形状であって、その部分の 与える印象が異なるため、原告意匠と被告意匠の側面における透光部の占め る割合（高さ）を、上記略梯形状を含めた円筒状中空本体側面に対する下面 からの高さとして、単純に比較することもできない。 なお、１審原告は、点灯した状態では、上記の差異点について、認識され なくなると主張するが、前記アのとおり、常に点灯した状態で看取されるわ けではなく、１審原告の主張を採用することはできない。
エ 具体的構成態様Ｉ／ｉについて＼n
１審原告は、原審が、原告意匠の要部である具体的構成態様Ｉ３（ただし、＼n口金部を除く。）、被告意匠の具体的構成態様ｉ３（ただし、シーリングプラ＼nグを除く。）を認定した上で、その差異点8)、9)から受けるとした印象につい て、支柱体は天井から吊り下げられる部位に関するものであり、しかも、支 柱体の下部には円筒状中空本体が存在するのであるから、支柱体が独立して、 原審が認定した印象を与えることはない旨主張する。しかし、円筒状中空本 体を天井から吊り下げる部位である支柱体は、同中空本体直径の約５分の１ （原告意匠）ないし約３分の１（被告意匠）という相当の存在感を示すもの であり、円筒状中空本体が上方突出体をもって角度調整可能であって下方の＼nみを向いているものでもないことをも考えると、支柱体が天井と円筒状中空 本体に挟まれたものであったとしても、その支柱体から受ける印象は、原審 が認定するとおりであるというべきであって、１審原告の主張は採用するこ とができない。
オ まとめ
以上によると、１審原告が当審において主張する差異点は微差ということ はできない。そして、前記(1)で補正した上で原判決を引用して説示したとお り、要部を踏まえた原告意匠と被告意匠の共通点及び差異点を総合的に考慮 すると、原告意匠の構成は、平面視（底面視）が円形である点を除き、全体＼n的に直線的で、すっきりとして洗練された印象を与えるのに対し、被告意匠 の構成は、全体的に存在感を示しつつも、柔らかく安定感のある印象を与え＼nるものであって、これらの印象がそれぞれの意匠全体に与える影響は強く、 原告意匠と被告意匠に接した需要者は、両意匠から異なる印象を強く感じる ものとみられる。 したがって、原告意匠と被告意匠とは、基本的構成態様においておおむね＼n共通するものの、具体的構成態様における差異点がその共通点により生ずる＼n美感を凌駕し、全体として需要者の視覚を通じて起こさせる美感を異にする というべきであって、被告意匠は、原告意匠と類似するとはいえない。 このことは、原告意匠と被告意匠とで意匠の要部としての基本的構成態様＼n（２か所）が全て共通していることを十分に参酌しても、判断が左右される＼nものではなく、1 審原告の主張を採用することはできない。
ア 具体的構成態様Ｄ／ｄにおける差異点について＼n
１審原告は、原審が、円筒状中空本体の形状に関する差異点2)の与える印 象について、差異点3)と逆の認定をしたことについて、主観的な印象であり、 その理由が不明であると主張する。しかし、原告意匠の要部である具体的構＼n成態様Ｄ３、被告意匠の具体的構成態様ｄ３を対比した結果である差異点2) についてみると、前者は、円筒状中空本体が円周部（周辺部）まで厚みがあ ることから（十分な体積を感じることができる。）、存在感を感じさせると認＼n定することに合理性があり、一方、後者の側面の厚みは、円周部（周辺部） に行くに従い、薄くなっていることから、すっきりとした印象を与えるとい える。上記と同様に原審が認定した差異点3)は、円筒状中空本体の中空部の 直径と本体の直径との違いであって、差異点2)とは異なる差異点であるから、 「すっきりした印象」が逆に認定されたからといって不合理ということはで きない。
また、１審原告は、差異点2)、3)が微差であると主張するが、差異点2)に つき、原告意匠では円筒状であるのに対し、被告意匠では、上半分が略梯形 状で、その形状の違いは大きく、微差ということはできない。また、差異点 3)についても、需要者の注意を最も引く部分である円筒状中空本体の下面部 に占める、中空部（ファンガード部分に相当する。）と透光部の割合の大小が 相当に異なることになるから、微差ということはできない。 なお、点灯した場合、差異点が明確でなくなることがあったとしても、需 要者は、常に点灯した状態で看取するわけではなく、上述した点が左右され ることはない。１審原告の主張は採用することができない。
イ 具体的構成態様Ｅ／ｅについて＼n
１審原告は、原審が、原告意匠の要部である具体的構成態様Ｅ３、被告意＼n匠の具体的構成態様ｅ３を認定した上で指摘する差異点Ａが微差であり、む＼nしろ、円形板から放射状に多数のファンガードが面一に形成されているとい う全体的な印象の方が強いという。確かに、原審の認定した上記具体的構成＼n態様（Ｅ３／ｅ３）によると、１審原告が主張するとおり、いずれの意匠も、 多数のファンガードが円筒状中空部下面とほぼ面一に形成されているという 印象は受けるものの、このような形態を備えた先行意匠が存在することが認 められ（乙１４〜１６、乙１７の１・２）、多数のファンガードが存在するこ とや、略面一であることもって特徴的ということはできない。むしろ、ファ ンガードの形状が直線的であるか、曲線的（渦巻き状）であるかについての 差異点は、より強い印象を与えるというべきであり、上記差異点を微差とい うことはできない。 なお、１審原告は、点灯した状態では、上記の差異点について、認識され なくなると主張するが、前記アのとおり、常に点灯した状態で看取されるわ けではない。１審原告の主張は採用することができない。
ウ 具体的構成態様Ｈ／ｈについて＼n
１審原告は、原審が、原告意匠の要部である具体的構成態様Ｈ３、被告意＼n匠の具体的構成態様ｈ３を認定した上で指摘する差異点6)が微差という。 しかし、原審の認定した上記具体的構成態様（Ｈ３／ｈ３）によると、側＼n面視の本体に対して透光部の占める割合は、原告意匠（約３分の１）と被告 意匠（約４分の３）とで相当に異なっており、この違いは異なる印象を与え るということができ、微差ということはできない。また、前記アのとおり、 被告意匠では円筒状中空本体側面の上半分が略梯形状であって、その部分の 与える印象が異なるため、原告意匠と被告意匠の側面における透光部の占め る割合（高さ）を、上記略梯形状を含めた円筒状中空本体側面に対する下面 からの高さとして、単純に比較することもできない。 なお、１審原告は、点灯した状態では、上記の差異点について、認識され なくなると主張するが、前記アのとおり、常に点灯した状態で看取されるわ けではなく、１審原告の主張を採用することはできない。
エ 具体的構成態様Ｉ／ｉについて＼n
１審原告は、原審が、原告意匠の要部である具体的構成態様Ｉ３（ただし、＼n口金部を除く。）、被告意匠の具体的構成態様ｉ３（ただし、シーリングプラ＼nグを除く。）を認定した上で、その差異点8)、9)から受けるとした印象につい て、支柱体は天井から吊り下げられる部位に関するものであり、しかも、支 柱体の下部には円筒状中空本体が存在するのであるから、支柱体が独立して、 原審が認定した印象を与えることはない旨主張する。しかし、円筒状中空本 体を天井から吊り下げる部位である支柱体は、同中空本体直径の約５分の１ （原告意匠）ないし約３分の１（被告意匠）という相当の存在感を示すもの であり、円筒状中空本体が上方突出体をもって角度調整可能であって下方の＼nみを向いているものでもないことをも考えると、支柱体が天井と円筒状中空 本体に挟まれたものであったとしても、その支柱体から受ける印象は、原審 が認定するとおりであるというべきであって、１審原告の主張は採用するこ とができない。
オ まとめ
以上によると、１審原告が当審において主張する差異点は微差ということ はできない。そして、前記(1)で補正した上で原判決を引用して説示したとお り、要部を踏まえた原告意匠と被告意匠の共通点及び差異点を総合的に考慮 すると、原告意匠の構成は、平面視（底面視）が円形である点を除き、全体＼n的に直線的で、すっきりとして洗練された印象を与えるのに対し、被告意匠 の構成は、全体的に存在感を示しつつも、柔らかく安定感のある印象を与え＼nるものであって、これらの印象がそれぞれの意匠全体に与える影響は強く、 原告意匠と被告意匠に接した需要者は、両意匠から異なる印象を強く感じる ものとみられる。 したがって、原告意匠と被告意匠とは、基本的構成態様においておおむね＼n共通するものの、具体的構成態様における差異点がその共通点により生ずる＼n美感を凌駕し、全体として需要者の視覚を通じて起こさせる美感を異にする というべきであって、被告意匠は、原告意匠と類似するとはいえない。 このことは、原告意匠と被告意匠とで意匠の要部としての基本的構成態様＼n（２か所）が全て共通していることを十分に参酌しても、判断が左右される＼nものではなく、1 審原告の主張を採用することはできない。
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2022.06. 8
令和2(ワ)14627 損害賠償請求事件 商標権 民事訴訟 令和4年5月27日 東京地方裁判所
商標権移転手続につて、元代表取締役の被告がかってに行った手続によって生じた損害として、百貨店のカタログに掲載ができなかったことによる売上減少が相当因果関係ありと認定されました。＼n
原告は、三越伊勢丹から、原告の商標登録の問題を指摘され、商標登録に問題があるとカタログ等を作り直さなければならないとして、平成３０年の御中元のカタログ等の掲載はできないことなどを告げられ、当該カタログ等の掲載による売上げを計上すること ができなかったことが認められる。 そうすると、少なくとも、原告がＢ商標２及び３に係る無効審決を得た 令和２年５月まで、原告の商品を当該カタログに掲載し得なかったことに よる損害は、被告による本件各商標権の移転に係る不法行為と相当因果関 係がある損害と認めるのが相当である。
これに対し、被告は、原告が、三越伊勢丹の実店舗での販売を継続し得 ていることからすれば、商標登録が問題であったとは考えられず、また、 原告が、原告の商品を当該カタログに掲載し得なかったのは、原告が、経 営陣を被告から交代するに当たり、三越伊勢丹の信頼を失ったことが主た る原因であるなどと主張する。しかし、被告も主張するとおり、原告は、 以後も実店舗での販売は継続し得ているのであるから、三越伊勢丹にカタ ログ等の掲載を拒否された理由が、原告がそもそも三越伊勢丹の信頼を失 ったことによるものとは、直ちに認め難い。そして、実店舗は、原告の従 業員が、原告専用のブースで販売するものであるのに対し（原告代表者・＼n１４頁）、カタログ等は、他の店舗の商品と一緒に掲載され、問題があれ ば全体を作り直さなければならないものであると認められることからする と（Ｃ・１４頁から１５頁）、商標登録に問題があるためにカタログ等の 掲載を拒否されたとするＣの証言は、その内容に照らして信用することが できる。そうすると、上記拒否により生じた損害は、本件各商標権の移転 に係る不法行為と相当因果関係がある損害というべきである。 したがって、被告の主張は、採用することができない
原告は、三越伊勢丹から、原告の商標登録の問題を指摘され、商標登録に問題があるとカタログ等を作り直さなければならないとして、平成３０年の御中元のカタログ等の掲載はできないことなどを告げられ、当該カタログ等の掲載による売上げを計上すること ができなかったことが認められる。 そうすると、少なくとも、原告がＢ商標２及び３に係る無効審決を得た 令和２年５月まで、原告の商品を当該カタログに掲載し得なかったことに よる損害は、被告による本件各商標権の移転に係る不法行為と相当因果関 係がある損害と認めるのが相当である。
これに対し、被告は、原告が、三越伊勢丹の実店舗での販売を継続し得 ていることからすれば、商標登録が問題であったとは考えられず、また、 原告が、原告の商品を当該カタログに掲載し得なかったのは、原告が、経 営陣を被告から交代するに当たり、三越伊勢丹の信頼を失ったことが主た る原因であるなどと主張する。しかし、被告も主張するとおり、原告は、 以後も実店舗での販売は継続し得ているのであるから、三越伊勢丹にカタ ログ等の掲載を拒否された理由が、原告がそもそも三越伊勢丹の信頼を失 ったことによるものとは、直ちに認め難い。そして、実店舗は、原告の従 業員が、原告専用のブースで販売するものであるのに対し（原告代表者・＼n１４頁）、カタログ等は、他の店舗の商品と一緒に掲載され、問題があれ ば全体を作り直さなければならないものであると認められることからする と（Ｃ・１４頁から１５頁）、商標登録に問題があるためにカタログ等の 掲載を拒否されたとするＣの証言は、その内容に照らして信用することが できる。そうすると、上記拒否により生じた損害は、本件各商標権の移転 に係る不法行為と相当因果関係がある損害というべきである。 したがって、被告の主張は、採用することができない
2022.06. 6
令和3(ネ)10022 特許権侵害に基づく不当利得返還等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和4年4月21日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
漏れていたのでアップします。1審では侵害として約10億円の損害賠償が認められましたが、知財高裁(3部)は非侵害と認定しました。ちみなに原告は1審2審とも、均等主張はしていません。
一審原告は，本件各発明は「ユーザの発信地域ごとに異なるＷｅｂデー タの送信が可能なＷｅｂページ閲覧システムを提供することを目的とす＼nる」（本件明細書等の段落【００１３】）ことから，この目的を達成する ための地域判別の原理は，回線網の敷設地域とＩＳＰのサーバが保有する 一群のＩＰアドレスとの一定の対応関係の存在を利用したものであるとし て（原判決「事実及び理由」第３の１（原告の主張）(2)〔原判決１２ 頁〕），「アクセスポイントに対応する地域」等の解釈として，第一義的 には，「ユーザ端末に割り当てたＩＰアドレスを所持しているアクセスポ イントに通常アクセスするユーザの地域」と解釈すべきであり，「ＩＰア ドレスを割り当てるアクセスポイントが利用している物理的回線網等の敷 設範囲に相当する地域」も同義であると主張し，また，本件各発明は，設 置場所に対応する地域がユーザ端末の存在する地域と対応することに基づ いて，その地域に関連する情報を提供するというエリアターゲティングを 目的とする発明であるから，そもそも，アクセスポイントの「設置場所」 といった地点を判別する意味はなく，「アクセスポイントの設置場所」 （アクセスポイントが属する地域）を判別するステップを介するかどうか を問題とすること自体が誤りであると主張する（原判決「事実及び理由」 第３の１（原告の主張）(5)ア(ア)〔原判決１６頁〕）。
しかしながら，特許発明の技術的範囲は特許請求の範囲の記載に基づい て定めなければならず，特許請求の範囲に記載された用語の意義は，明細 書及び図面を考慮して解釈すべきであるところ（特許法７０条１項・２ 項），構成要件１Ｂ２等において「判別」の対象となっているのは文言上＼nあくまで「アクセスポイントが属する地域」であるから，本件特許請求の 範囲の用語の意義としてアクセスポイントの設置場所を無視することはで きない。また，本件明細書等の記載を考慮すると，本件各発明は，ダイヤ ルアップ接続を前提として，ユーザ端末がアクセスポイントの設置された 地点の近傍に所在する蓋然性が高いという経験則を利用して，そのアクセ スポイントの設置場所の近傍をユーザが所在する地域と想定することによ って，ユーザの所在する地域に対応した地域情報をある程度の確率で提供 することができるという技術的思想に基づくものであること，したがって， 「アクセスポイントに対応する地域」等は「アクセスポイントの設置され ている地点とその近傍の一定の地域」と解釈されるべきことは前記⑴のと おりであるから，まさにアクセスポイントの設置場所を判別することに意 味があるのであって，一審原告の上記主張は採用することができない。 そして，このことは，本件特許の出願経過からも明らかである。すなわ ち，本件特許の出願経過は原判決「事実及び理由」第２の２(2)イ記載のと おりであるが，一審原告は，出願経過中の本件補正により，「ＩＰアドレ スと地域とが対応したＩＰアドレス対地域データベース」を「ＩＰアドレ スとアクセスポイントに対応する地域とが対応したＩＰアドレス対地域デ ータベース」とし，さらに「ＩＰアドレスが属する地域」を「ＩＰアドレ スを所有するアクセスポイントが属する地域」（甲１２の１３）として， 自ら「アクセスポイントが対応する」及び「アクセスポイントが属する」 をあえて付加している。そして，一審原告は，意見書（甲１２の１４）に おいて，「アクセスポイントが属する地域を判別することについて は，・・・ユーザの発信地域は，ユーザ端末１０１ａがアクセスポイント １０９ａに接続しているため，正確にはアクセスポイント１０９ａに対応 する地域である」と説明し，さらに，本件拒絶査定不服審判における審判 請求書（甲１２の１６）において，「・・・，ＩＰアドレス対地域データ ベースにおいてはＩＰアドレス毎にアクセスポイントが設置された地域， 例えば県や市，さらには市よりも狭い地域を対応付けておくことによって， ユーザ端末が接続しているアクセスポイントの属する地域から，ユーザ端 末の地域を県単位，市単位または市よりも狭い地域単位で判別することが できるという顕著な効果を奏します」と述べている。このように，一審原 告自らが「アクセスポイントに対応する地域」等の解釈につき，ＩＰアド レス毎にアクセスポイントが設置された地域を対応付けることを意味する ものと主張していたものである。
さらに，一審原告が主張するところの「アクセスポイントに通常アクセ スするユーザの地域」とか「アクセスポイントが利用している物理的回線 網等の敷設範囲に相当する地域」は，そもそもどのような範囲を意味する のか必ずしも明らかではないが（特に「物理的回線網の敷設範囲」という 用語は本件明細書等にはない用語であり，ダイヤルアップ接続を前提とす ると，ダイヤルアップ接続においてユーザは世界中のどのアクセスポイン トへも接続が可能であるから，「物理的回線網の敷設範囲」という限定の＼n仕方はアクセスポイントの地域を限定する意味を持たないと解される。）， 一審原告の主張から推測するに，ＮＴＴ東西が構築した地域ＩＰ網を念頭＼nに置いて，地域ＩＰ網を経由する接続においては，ダイヤルアップ接続と は異なり，アクセスポイントは各地域ＩＰ網エリア単位で固定されていて， ユーザがアクセスポイントを選択することができないことから，アクセス ポイントが設置されている場所がどこであるかにかかわらず，「アクセス ポイントの属する地域」を「アクセスポイントに通常アクセスするユーザ の地域」又は「アクセスポイントが利用している物理的回線網等の敷設範 囲に相当する地域」と解釈しているものと推認される。しかしながら，前 記１(2)イのとおり，そもそも「地域ＩＰ網」が現れたのは，平成１１年以 降のことであり，本件特許出願時（平成１０年６月２６日）には存在しな い仕組みであって，出願当時に存在した技術常識ともいえず，当然，本件 明細書等には記載も示唆もされていない。したがって，特許請求の範囲に 記載された用語の意義を解釈するに当たり，上記事実を参酌することはで きないというべきである。 この点に関して一審原告は，本件各発明は，実施例にあるダイヤルアッ プ接続に限定されるものではなく，地域ＩＰ網経由の接続も含むものであ る旨主張する。
しかしながら，本件明細書等には，「・・・もちろん，ユーザの発信地 域以外の地域の情報を閲覧したい場合には，ユーザが発信地域以外の地域 のアクセスポイントに接続するか，従来と同じ方法を用いて従来と同じ方 法を用いて選択すればよいことはいうまでもない。」（段落【００３ ８】）と記載されているところ，この記載は，ユーザが任意の地域のアク セスポイントを選択して接続することを意味するものであって，このよう なアクセスポイントのユーザによる選択はダイヤルアップ接続では可能で＼nあるもの，地域ＩＰ網経由の接続では通常は想定されていないものである。 そうすると，本件特許の技術的範囲を，地域ＩＰ網経由の接続を前提とす る事項まで拡大することは，本件明細書等に開示された技術的範囲を逸脱 することになるというべきである。本件各発明がダイヤルアップ接続を前 提としているという解釈は実施例に限定した解釈ではない。 いずれにしても，上記「アクセスポイントに通常アクセスするユーザの 地域」とか「アクセスポイントが利用している物理的回線網等の敷設範囲 に相当する地域」との解釈は，本件特許請求の範囲の記載からかけ離れた 解釈であり，採用することはできない。
一審原告は，本件各発明は「ユーザの発信地域ごとに異なるＷｅｂデー タの送信が可能なＷｅｂページ閲覧システムを提供することを目的とす＼nる」（本件明細書等の段落【００１３】）ことから，この目的を達成する ための地域判別の原理は，回線網の敷設地域とＩＳＰのサーバが保有する 一群のＩＰアドレスとの一定の対応関係の存在を利用したものであるとし て（原判決「事実及び理由」第３の１（原告の主張）(2)〔原判決１２ 頁〕），「アクセスポイントに対応する地域」等の解釈として，第一義的 には，「ユーザ端末に割り当てたＩＰアドレスを所持しているアクセスポ イントに通常アクセスするユーザの地域」と解釈すべきであり，「ＩＰア ドレスを割り当てるアクセスポイントが利用している物理的回線網等の敷 設範囲に相当する地域」も同義であると主張し，また，本件各発明は，設 置場所に対応する地域がユーザ端末の存在する地域と対応することに基づ いて，その地域に関連する情報を提供するというエリアターゲティングを 目的とする発明であるから，そもそも，アクセスポイントの「設置場所」 といった地点を判別する意味はなく，「アクセスポイントの設置場所」 （アクセスポイントが属する地域）を判別するステップを介するかどうか を問題とすること自体が誤りであると主張する（原判決「事実及び理由」 第３の１（原告の主張）(5)ア(ア)〔原判決１６頁〕）。
しかしながら，特許発明の技術的範囲は特許請求の範囲の記載に基づい て定めなければならず，特許請求の範囲に記載された用語の意義は，明細 書及び図面を考慮して解釈すべきであるところ（特許法７０条１項・２ 項），構成要件１Ｂ２等において「判別」の対象となっているのは文言上＼nあくまで「アクセスポイントが属する地域」であるから，本件特許請求の 範囲の用語の意義としてアクセスポイントの設置場所を無視することはで きない。また，本件明細書等の記載を考慮すると，本件各発明は，ダイヤ ルアップ接続を前提として，ユーザ端末がアクセスポイントの設置された 地点の近傍に所在する蓋然性が高いという経験則を利用して，そのアクセ スポイントの設置場所の近傍をユーザが所在する地域と想定することによ って，ユーザの所在する地域に対応した地域情報をある程度の確率で提供 することができるという技術的思想に基づくものであること，したがって， 「アクセスポイントに対応する地域」等は「アクセスポイントの設置され ている地点とその近傍の一定の地域」と解釈されるべきことは前記⑴のと おりであるから，まさにアクセスポイントの設置場所を判別することに意 味があるのであって，一審原告の上記主張は採用することができない。 そして，このことは，本件特許の出願経過からも明らかである。すなわ ち，本件特許の出願経過は原判決「事実及び理由」第２の２(2)イ記載のと おりであるが，一審原告は，出願経過中の本件補正により，「ＩＰアドレ スと地域とが対応したＩＰアドレス対地域データベース」を「ＩＰアドレ スとアクセスポイントに対応する地域とが対応したＩＰアドレス対地域デ ータベース」とし，さらに「ＩＰアドレスが属する地域」を「ＩＰアドレ スを所有するアクセスポイントが属する地域」（甲１２の１３）として， 自ら「アクセスポイントが対応する」及び「アクセスポイントが属する」 をあえて付加している。そして，一審原告は，意見書（甲１２の１４）に おいて，「アクセスポイントが属する地域を判別することについて は，・・・ユーザの発信地域は，ユーザ端末１０１ａがアクセスポイント １０９ａに接続しているため，正確にはアクセスポイント１０９ａに対応 する地域である」と説明し，さらに，本件拒絶査定不服審判における審判 請求書（甲１２の１６）において，「・・・，ＩＰアドレス対地域データ ベースにおいてはＩＰアドレス毎にアクセスポイントが設置された地域， 例えば県や市，さらには市よりも狭い地域を対応付けておくことによって， ユーザ端末が接続しているアクセスポイントの属する地域から，ユーザ端 末の地域を県単位，市単位または市よりも狭い地域単位で判別することが できるという顕著な効果を奏します」と述べている。このように，一審原 告自らが「アクセスポイントに対応する地域」等の解釈につき，ＩＰアド レス毎にアクセスポイントが設置された地域を対応付けることを意味する ものと主張していたものである。
さらに，一審原告が主張するところの「アクセスポイントに通常アクセ スするユーザの地域」とか「アクセスポイントが利用している物理的回線 網等の敷設範囲に相当する地域」は，そもそもどのような範囲を意味する のか必ずしも明らかではないが（特に「物理的回線網の敷設範囲」という 用語は本件明細書等にはない用語であり，ダイヤルアップ接続を前提とす ると，ダイヤルアップ接続においてユーザは世界中のどのアクセスポイン トへも接続が可能であるから，「物理的回線網の敷設範囲」という限定の＼n仕方はアクセスポイントの地域を限定する意味を持たないと解される。）， 一審原告の主張から推測するに，ＮＴＴ東西が構築した地域ＩＰ網を念頭＼nに置いて，地域ＩＰ網を経由する接続においては，ダイヤルアップ接続と は異なり，アクセスポイントは各地域ＩＰ網エリア単位で固定されていて， ユーザがアクセスポイントを選択することができないことから，アクセス ポイントが設置されている場所がどこであるかにかかわらず，「アクセス ポイントの属する地域」を「アクセスポイントに通常アクセスするユーザ の地域」又は「アクセスポイントが利用している物理的回線網等の敷設範 囲に相当する地域」と解釈しているものと推認される。しかしながら，前 記１(2)イのとおり，そもそも「地域ＩＰ網」が現れたのは，平成１１年以 降のことであり，本件特許出願時（平成１０年６月２６日）には存在しな い仕組みであって，出願当時に存在した技術常識ともいえず，当然，本件 明細書等には記載も示唆もされていない。したがって，特許請求の範囲に 記載された用語の意義を解釈するに当たり，上記事実を参酌することはで きないというべきである。 この点に関して一審原告は，本件各発明は，実施例にあるダイヤルアッ プ接続に限定されるものではなく，地域ＩＰ網経由の接続も含むものであ る旨主張する。
しかしながら，本件明細書等には，「・・・もちろん，ユーザの発信地 域以外の地域の情報を閲覧したい場合には，ユーザが発信地域以外の地域 のアクセスポイントに接続するか，従来と同じ方法を用いて従来と同じ方 法を用いて選択すればよいことはいうまでもない。」（段落【００３ ８】）と記載されているところ，この記載は，ユーザが任意の地域のアク セスポイントを選択して接続することを意味するものであって，このよう なアクセスポイントのユーザによる選択はダイヤルアップ接続では可能で＼nあるもの，地域ＩＰ網経由の接続では通常は想定されていないものである。 そうすると，本件特許の技術的範囲を，地域ＩＰ網経由の接続を前提とす る事項まで拡大することは，本件明細書等に開示された技術的範囲を逸脱 することになるというべきである。本件各発明がダイヤルアップ接続を前 提としているという解釈は実施例に限定した解釈ではない。 いずれにしても，上記「アクセスポイントに通常アクセスするユーザの 地域」とか「アクセスポイントが利用している物理的回線網等の敷設範囲 に相当する地域」との解釈は，本件特許請求の範囲の記載からかけ離れた 解釈であり，採用することはできない。
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2022.06. 6
令和3(行ケ)10123 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年5月19日 知的財産高等裁判所
審決では、無効審判に対して、特許権者は訂正をしました。かかる訂正は発明の範囲が実質上減縮されないとして、訂正請求は拒絶されました。ただ、無効審判は進歩性違反無しと判断されました。裁判所は進歩性違反なしとした審決を維持しました。
構成要件を追加して、実質上減縮していないというのは興味深いですが、裁判所では争点とはなっていません。＼n
「前記窪み部において穿削されて得られる立面と底面とのなす角が半径略５〜１５ｍｍとなるよう形成されたＲ部」→ 「前記窪み部において穿削されて得られる立面と底面とのなす角が半径略５〜１５ｍｍとなるよう形成された，スプーンへの食物移載力転換機構としてのＲ部」に訂正しても，実質的に発明の範囲が減縮されるものではない。＼n
次に、本件発明１の特許請求の範囲の請求項１には、本件発明１の「Ｒ 部」は、「前記窪み部において穿削されて得られる立面と底面とのなす角 が半径略５〜１５ｍｍとなるよう形成された」構成を有することが規定さ＼nれている。本件明細書には、「Ｒ部」に関し、本件発明１の実施形態とし て、「竹製食器１００には、各収容部の立ち上がりと底面との取り合い部、 一つの立ち上がり部とこれに隣接する立ち上がり部との間の取り合い部、 に各々略１０ｍｍ程度の半径によるＲを設けてある。具体的に、たとえば 第４の収容部２３において、底面部４０と立ち上がり部３３との取り合い 部に、図３に示されるような半径略１０ｍｍの曲線断面が図３の紙面と直 交する方向に延伸されて形成されている。また、平面においても、たとえ ば、立ち上がり７０と立ち上がり１３との間の取り合い部には、図１に示 されるような半径略１０ｍｍの曲線断面が図１の紙面と直交する方向に 延伸されて形成されている。」（【００３０】）との記載があり、別紙１のと おり、図１及び３には、「Ｒ部」が図示されている。 そこで、「Ｒ部」に関する甲４の記載について検討するに、甲４文章部分 中の「φ２３×Ｈ２.１（plate）」との記載から、甲４記載の「こども用 食器」は、直径（φ）２３ｃｍ、高さ（Ｈ）２．１ｃｍであることを理解 できるが、他方で、甲４の記載事項全体をみても、上記直径及び高さ以外 の寸法についての記載はない。
また、甲４全体写真及び甲４部分拡大写真（別紙２参照）のアングル、 解像度等に照らすと、甲４全体写真及び甲４部分拡大写真から、被写体で ある「こども用食器」の「Ｒ部」を形成する「立面と底面とのなす角」の 角度や「半径」の寸法についてまで認識することは困難である。 以上を総合すると、甲４に接した当業者において、甲４から、甲４記載 の「こども用食器」の「Ｒ部」は、「前記窪み部において穿削されて得ら れる立面と底面とのなす角が半径略５〜１５ｍｍとなるよう形成された」 構成を有することが開示されているものと認識することはできないとい＼nうべきである。
・・・
原告は、1)甲４全体写真について説明した甲７６の５枚目の左側の画像記 載のとおり、Ａ（こども用食器の外径）：Ｂ（こども用食器の竹の集成材から なる所定の厚みのある部分の内側の径）：Ｃ（こども用食器の二層目の竹材平 板の内側の径）の比率は、１００：９４．８：８８．３である、2)この比率 と甲４記載の実寸から、Ａ´（Ａの実寸）は２３０ｍｍ、Ｂ´（Ｂの実寸） は２１８ｍｍ、Ｃ´（Ｃの実寸）は２０３ｍｍ、Ｄ´（こども用食器の竹の 集成材からなる所定の厚みのある部分の幅の実寸）は６ｍｍ、Ｅ´（こども 用食器を真上から見たときの二層目の竹材平板の幅の実寸）は７．５ｍｍと 算出される、3)甲７６の５枚目中欄の「Ｒごとの見え方の違い」の表によれ＼nば、Ｅ´が７．５ｍｍである場合、その見え方は、Ｒ１０の場合の見え方に 該当するから、甲４記載の「こども用食器」の立面と底面とのなす角は、半 径略１０ｍｍ弱となるよう形成されたＲ部になるとして、甲４には、甲４記 載の「こども用食器」は、「立面と底面とのなす角が半径略１０ｍｍ弱となる よう形成されたＲ部」の構成を有することの開示がある旨主張する。＼nしかしながら、甲７６は、原告従業員が作成した書面（作成日２０２１年 １０月２５日）であり、そもそも本件出願前に頒布された刊行物に当たらな いこと、甲４には、「こども用食器」の直径（φ）及び高さ（Ｈ）以外の寸 法についての記載はなく（前記(2)イ）、甲７６記載のＡないしＣの比率やＡ ´ないしＥ´の寸法の記載もないこと、甲４には、甲７６の５枚目中欄の「Ｒ ごとの見え方の違い」の表の記載はないことに照らすと、甲４に接した当業＼n者において、甲４から、上記1)ないし3)の事項を認識し、又は理解すること はできないから、原告の上記主張は、その前提において採用することができ ない。
「前記窪み部において穿削されて得られる立面と底面とのなす角が半径略５〜１５ｍｍとなるよう形成されたＲ部」→ 「前記窪み部において穿削されて得られる立面と底面とのなす角が半径略５〜１５ｍｍとなるよう形成された，スプーンへの食物移載力転換機構としてのＲ部」に訂正しても，実質的に発明の範囲が減縮されるものではない。＼n
次に、本件発明１の特許請求の範囲の請求項１には、本件発明１の「Ｒ 部」は、「前記窪み部において穿削されて得られる立面と底面とのなす角 が半径略５〜１５ｍｍとなるよう形成された」構成を有することが規定さ＼nれている。本件明細書には、「Ｒ部」に関し、本件発明１の実施形態とし て、「竹製食器１００には、各収容部の立ち上がりと底面との取り合い部、 一つの立ち上がり部とこれに隣接する立ち上がり部との間の取り合い部、 に各々略１０ｍｍ程度の半径によるＲを設けてある。具体的に、たとえば 第４の収容部２３において、底面部４０と立ち上がり部３３との取り合い 部に、図３に示されるような半径略１０ｍｍの曲線断面が図３の紙面と直 交する方向に延伸されて形成されている。また、平面においても、たとえ ば、立ち上がり７０と立ち上がり１３との間の取り合い部には、図１に示 されるような半径略１０ｍｍの曲線断面が図１の紙面と直交する方向に 延伸されて形成されている。」（【００３０】）との記載があり、別紙１のと おり、図１及び３には、「Ｒ部」が図示されている。 そこで、「Ｒ部」に関する甲４の記載について検討するに、甲４文章部分 中の「φ２３×Ｈ２.１（plate）」との記載から、甲４記載の「こども用 食器」は、直径（φ）２３ｃｍ、高さ（Ｈ）２．１ｃｍであることを理解 できるが、他方で、甲４の記載事項全体をみても、上記直径及び高さ以外 の寸法についての記載はない。
また、甲４全体写真及び甲４部分拡大写真（別紙２参照）のアングル、 解像度等に照らすと、甲４全体写真及び甲４部分拡大写真から、被写体で ある「こども用食器」の「Ｒ部」を形成する「立面と底面とのなす角」の 角度や「半径」の寸法についてまで認識することは困難である。 以上を総合すると、甲４に接した当業者において、甲４から、甲４記載 の「こども用食器」の「Ｒ部」は、「前記窪み部において穿削されて得ら れる立面と底面とのなす角が半径略５〜１５ｍｍとなるよう形成された」 構成を有することが開示されているものと認識することはできないとい＼nうべきである。
・・・
原告は、1)甲４全体写真について説明した甲７６の５枚目の左側の画像記 載のとおり、Ａ（こども用食器の外径）：Ｂ（こども用食器の竹の集成材から なる所定の厚みのある部分の内側の径）：Ｃ（こども用食器の二層目の竹材平 板の内側の径）の比率は、１００：９４．８：８８．３である、2)この比率 と甲４記載の実寸から、Ａ´（Ａの実寸）は２３０ｍｍ、Ｂ´（Ｂの実寸） は２１８ｍｍ、Ｃ´（Ｃの実寸）は２０３ｍｍ、Ｄ´（こども用食器の竹の 集成材からなる所定の厚みのある部分の幅の実寸）は６ｍｍ、Ｅ´（こども 用食器を真上から見たときの二層目の竹材平板の幅の実寸）は７．５ｍｍと 算出される、3)甲７６の５枚目中欄の「Ｒごとの見え方の違い」の表によれ＼nば、Ｅ´が７．５ｍｍである場合、その見え方は、Ｒ１０の場合の見え方に 該当するから、甲４記載の「こども用食器」の立面と底面とのなす角は、半 径略１０ｍｍ弱となるよう形成されたＲ部になるとして、甲４には、甲４記 載の「こども用食器」は、「立面と底面とのなす角が半径略１０ｍｍ弱となる よう形成されたＲ部」の構成を有することの開示がある旨主張する。＼nしかしながら、甲７６は、原告従業員が作成した書面（作成日２０２１年 １０月２５日）であり、そもそも本件出願前に頒布された刊行物に当たらな いこと、甲４には、「こども用食器」の直径（φ）及び高さ（Ｈ）以外の寸 法についての記載はなく（前記(2)イ）、甲７６記載のＡないしＣの比率やＡ ´ないしＥ´の寸法の記載もないこと、甲４には、甲７６の５枚目中欄の「Ｒ ごとの見え方の違い」の表の記載はないことに照らすと、甲４に接した当業＼n者において、甲４から、上記1)ないし3)の事項を認識し、又は理解すること はできないから、原告の上記主張は、その前提において採用することができ ない。
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2022.06. 1
令和4(行ケ)10006 商標登録取消決定取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和4年5月25日 知的財産高等裁判所
指定商品「時計」に商標「ＯＭＥＣＯ」が、周知商標「ＯＭＥＧＡ」と混同するか、また、公序良俗に反するとして異議申立が成されました。審決、知財高裁とも、公序良俗に反すると判断しました。＼n
本件商標は、その構成文字に相応して「オメコ」の称呼を生じるものであり、＼nこの点は当事者間にも争いがないところ、その称呼の語は、「大辞林 第四版」 （２０１９年 三省堂。乙１２）に「俗に、女陰の称」を、「大辞泉 第二版 上巻」（２０１２年 小学館。乙１３）に「女性性器の俗称」を、「国語大辞 典 新装版」（１９８８年 小学館。乙１４）に「女陰の異名」を、「精選版 日本国語大辞典」（小学館。乙１５）に「女陰の異名。また、男女の交合」を 意味するとされているものである一方、その称呼から異なる意味合いを直ちに 想起させる語は見当たらない。加えて、現に、本件商標は、ドメイン名を「ｏｍ ｅｃｏ．ｂｕｙｓｈｏｐ.ｊｐ」とする原告の運営に係るウェブサイトのページ上部左上に、「変態高級腕時計」の文字と、女性器を模した、二重丸とその中心を縦断する 縦線及び円の外側の放射状の短い線で構成される円状図形と一体となって、ロ＼nゴマーク様の図形を構成する一部として表＼示されているほか（甲１０の１ない し甲１０の３）、このウェブサイトでは、原告の販売に係る腕時計として、上 記円状図形及び本件商標が付された腕時計の画像や（甲１０の１ないし甲１０ の３）、「パイパンマン」等の性的な意味合いを認識させる表示が付されたＴ＼nシャツの画像等の商品画像が多数掲載されているのであるから（乙２２ないし ２５）、本件商標は、上記各辞典に掲載されたそのとおりの意味合いで使用さ れていると認められ、それ以外の意味合いのものと理解され得る余地はない。 そうすると、本件商標は、その称呼から、少なくとも需要者に女性器を連想、 想起させるものであるから、その構成自体が卑わい又は他人に不快な印象を与＼nえるようなものであって、その余の点について検討するまでもなく、公の秩序 又は善良の風俗を害するおそれがある商標というべきである。したがって、本 件商標は、商標法４条１項７号に該当するものであり、商標登録を受けること ができないものに当たる。
２ 原告の主張について
(1) 原告は、本件商標の称呼が女性器等を示す俗語であったとしても、本件商 標は欧文字で表記されているから、女性器等が連想、想起されることはない、＼nあるいは、このような俗語は関西地方で用いられる方言、俗語であり、日本 の社会一般で理解されるものであるとはいえない旨主張する。しかしながら、 本件商標の綴りからは自然に女性器が連想、想起される称呼が生じ、それ以 外の称呼が自然と生じるものとはいい難いし、また、仮に、関西地方で用い られる方言、俗語であったとしても、関西地方で用いられているならば、周 知の用語というに十分である。そして、何より、原告自身が女性器等を連想、＼n想起させるものとして本件商標を使用していることは、前記１において説示 したとおりであるから、欧文字で表記されていることや関西地方で用いられ＼nる方言、俗語であることが女性器を連想、想起させることを何ら妨げるもの ではない。 したがって、原告の上記主張は、いずれにしても採用し得ない。なお、本 件商標と同一の称呼を生じさせる原告の商号が現時点で維持されていること は、商標法に従い商標登録の適否を判断する本件の結論を何ら左右しない。
(2)原告は、本件商標が用いられても、取引の実情からみて、被告補助参加人 の業務との間に誤認混同は生じないから、引用商標の信用等又は被告補助参 加人の業務上の信用を毀損させるおそれはない旨主張するが、本件商標は、 その構成自体から卑わい又は他人に不快な印象を与えるような文字であるか＼nら、引用商標の信用等又は被告補助参加人の業務上の信用を毀損させている か否かの点は、本件商標が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商 標であるとの判断を何ら左右しない。
本件商標は、その構成文字に相応して「オメコ」の称呼を生じるものであり、＼nこの点は当事者間にも争いがないところ、その称呼の語は、「大辞林 第四版」 （２０１９年 三省堂。乙１２）に「俗に、女陰の称」を、「大辞泉 第二版 上巻」（２０１２年 小学館。乙１３）に「女性性器の俗称」を、「国語大辞 典 新装版」（１９８８年 小学館。乙１４）に「女陰の異名」を、「精選版 日本国語大辞典」（小学館。乙１５）に「女陰の異名。また、男女の交合」を 意味するとされているものである一方、その称呼から異なる意味合いを直ちに 想起させる語は見当たらない。加えて、現に、本件商標は、ドメイン名を「ｏｍ ｅｃｏ．ｂｕｙｓｈｏｐ.ｊｐ」とする原告の運営に係るウェブサイトのページ上部左上に、「変態高級腕時計」の文字と、女性器を模した、二重丸とその中心を縦断する 縦線及び円の外側の放射状の短い線で構成される円状図形と一体となって、ロ＼nゴマーク様の図形を構成する一部として表＼示されているほか（甲１０の１ない し甲１０の３）、このウェブサイトでは、原告の販売に係る腕時計として、上 記円状図形及び本件商標が付された腕時計の画像や（甲１０の１ないし甲１０ の３）、「パイパンマン」等の性的な意味合いを認識させる表示が付されたＴ＼nシャツの画像等の商品画像が多数掲載されているのであるから（乙２２ないし ２５）、本件商標は、上記各辞典に掲載されたそのとおりの意味合いで使用さ れていると認められ、それ以外の意味合いのものと理解され得る余地はない。 そうすると、本件商標は、その称呼から、少なくとも需要者に女性器を連想、 想起させるものであるから、その構成自体が卑わい又は他人に不快な印象を与＼nえるようなものであって、その余の点について検討するまでもなく、公の秩序 又は善良の風俗を害するおそれがある商標というべきである。したがって、本 件商標は、商標法４条１項７号に該当するものであり、商標登録を受けること ができないものに当たる。
２ 原告の主張について
(1) 原告は、本件商標の称呼が女性器等を示す俗語であったとしても、本件商 標は欧文字で表記されているから、女性器等が連想、想起されることはない、＼nあるいは、このような俗語は関西地方で用いられる方言、俗語であり、日本 の社会一般で理解されるものであるとはいえない旨主張する。しかしながら、 本件商標の綴りからは自然に女性器が連想、想起される称呼が生じ、それ以 外の称呼が自然と生じるものとはいい難いし、また、仮に、関西地方で用い られる方言、俗語であったとしても、関西地方で用いられているならば、周 知の用語というに十分である。そして、何より、原告自身が女性器等を連想、＼n想起させるものとして本件商標を使用していることは、前記１において説示 したとおりであるから、欧文字で表記されていることや関西地方で用いられ＼nる方言、俗語であることが女性器を連想、想起させることを何ら妨げるもの ではない。 したがって、原告の上記主張は、いずれにしても採用し得ない。なお、本 件商標と同一の称呼を生じさせる原告の商号が現時点で維持されていること は、商標法に従い商標登録の適否を判断する本件の結論を何ら左右しない。
(2)原告は、本件商標が用いられても、取引の実情からみて、被告補助参加人 の業務との間に誤認混同は生じないから、引用商標の信用等又は被告補助参 加人の業務上の信用を毀損させるおそれはない旨主張するが、本件商標は、 その構成自体から卑わい又は他人に不快な印象を与えるような文字であるか＼nら、引用商標の信用等又は被告補助参加人の業務上の信用を毀損させている か否かの点は、本件商標が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商 標であるとの判断を何ら左右しない。
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2022.05.31
令和3(ネ)10091 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和4年4月20日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
1審は、特許法１０２条２項の適用について、個々の法人格に基づく形式的な判断をして、これを否定し、同３項により損害額を約９０万円と認定しました。知財高裁は、102条2項の推定を認め、控訴人の請求額満額の損害賠償を認めました。
ア 特許法１０２条２項は、「特許権者・・・が故意又は過失により自己の特許権・・・を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合におい て、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特 許権者・・・が受けた損害の額と推定する。」と規定する。特許法１０２条２項は、民法の原則の下では、特許権侵害によって特許権者が被った損害の賠償を求めるために は、特許権者において、損害の発生及び額、これと特許権侵害行為との間の因果関 係を主張、立証しなければならないところ、その立証等には困難が伴い、その結果、 妥当な損害の填補がされないという不都合が生じ得ることに照らして、侵害者が侵 害行為によって利益を受けているときは、その利益の額を特許権者の損害額と推定 するとして、立証の困難性の軽減を図った規定である。そして、特許権者に、侵害 者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存 在する場合には、特許法１０２条２項の適用が認められると解すべきである。
イ これを本件についてみると、一審原告製品は本件特許権の実施品であり、一 審被告製品１〜３と競合するものである。そして、一審原告製品を販売するのはジ ンマー・バイオメット合同会社であって特許権者である一審原告ではないものの、 前記(1)のとおり、一審原告は、その株式の１００％を間接的に保有するＺｉｍｍｅ ｒ Ｉｎｃ．の管理及び指示の下で本件特許権の管理及び権利行使をしており、グ ループ会社が、Ｚｉｍｍｅｒ Ｉｎｃ．の管理及び指示の下で、本件特許権を利用 して製造した一審原告製品を、同一グループに属する別会社が、Ｚｉｍｍｅｒ Ｉ ｎｃ．の管理及び指示の下で、本件特許権を利用して一審原告製品の販売をしてい るのであるから、ジンマー・バイオメットグループは、本件特許権の侵害が問題と されている平成２８年７月から平成３１年３月までの期間、Ｚｉｍｍｅｒ Ｉｎｃ． の管理及び指示の下でグループ全体として本件特許権を利用した事業を遂行してい ると評価することができる。そうすると、ジンマー・バイオメットグループにおい ては、本件特許権の侵害行為である一審被告製品の販売がなかったならば、一審被 告製品１〜３を販売することによる利益が得られたであろう事情があるといえる。 そして、一審原告は、ジンマー・バイオメットグループにおいて、同グループの ために、本件特許権の管理及び権利行使につき、独立して権利を行使することがで きる立場にあるものとされており、そのような立場から、同グループにおける利益 を追求するために本件特許権について権利行使をしているということができ、上記 のとおり、ジンマー・バイオメットグループにおいて一審原告の外に本件特許権に 係る権利行使をする主体が存在しないことも併せ考慮すれば、本件について、特許 法１０２条２項を適用することができるというべきである。
(3) 推定の覆滅について
特許法１０２条２項における推定の覆滅については、同条１項ただし書の事情と 同様に、侵害者が主張立証責任を負うものであり、侵害者が得た利益と特許権者が 受けた損害との相当因果関係を阻害する事情がこれに当たると解されるところ、一 審被告は、1)本件特許権を保有・管理するだけの一審原告の利益は何ら害されてい ないこと、2)競合する第三者の製品があること、3)固定プレートの選択をする医師 は、一審被告製品がなかったとするならば、他の一審被告の製品であるＰ−Ｐｌａ ｔｅを選択していたことが確実であることから、推定が覆滅されるべきであると主 張する。
そこで検討するに、前記(1)で認定したジンマー・バイオメットグループの一審原 告製品に係る事業遂行の状況を踏まえると、本件特許権を第三者が侵害することに よって一審原告製品の売上げが減少して、ジンマー・バイオメットグループの利益 が減少し、その結果、本件特許権の保有による利益が帰属する一審原告の利益が害 されたということができる。また、一審被告は、第三者の競合品の存在を指摘する ものの、本件全証拠によっても、それらが本件特許権の特徴を具備する競合品であ るのか、また、一審被告の指摘する競合品の存在が、一審被告製品が存在しなかっ たとした場合に一審原告製品の販売に影響するといえるかは必ずしも明らかではな い。さらに、一審被告製品が存在しないとした場合に、医師がそもそも一審被告製 品を販売していない一審被告の製品を選択すると認めるに足りる証拠はない。 そうすると、本件において特許法１０２条２項における推定を覆滅する事由があ ると認めることはできない。
(4) 損害額
ア 平成２８年７月から平成３１年３月までの被告製品１及び２の販売額が●● ●●●●●●●であること並びにその限界利益率が●●●であることについて当事 者間に争いがない。そうすると、特許法１０２条２項により、一審原告の損害額は、 ●●●●●●●●●と推定される。
イ 事案の難易、請求額、認容された額その他諸般の事情を斟酌すると、本件の 不法行為と相当因果関係にある弁護士費用は、●●●●と認められる。
ウ 上記ア及びイの合計額は、４５４万４４７８円である。
ア 特許法１０２条２項は、「特許権者・・・が故意又は過失により自己の特許権・・・を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合におい て、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特 許権者・・・が受けた損害の額と推定する。」と規定する。特許法１０２条２項は、民法の原則の下では、特許権侵害によって特許権者が被った損害の賠償を求めるために は、特許権者において、損害の発生及び額、これと特許権侵害行為との間の因果関 係を主張、立証しなければならないところ、その立証等には困難が伴い、その結果、 妥当な損害の填補がされないという不都合が生じ得ることに照らして、侵害者が侵 害行為によって利益を受けているときは、その利益の額を特許権者の損害額と推定 するとして、立証の困難性の軽減を図った規定である。そして、特許権者に、侵害 者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存 在する場合には、特許法１０２条２項の適用が認められると解すべきである。
イ これを本件についてみると、一審原告製品は本件特許権の実施品であり、一 審被告製品１〜３と競合するものである。そして、一審原告製品を販売するのはジ ンマー・バイオメット合同会社であって特許権者である一審原告ではないものの、 前記(1)のとおり、一審原告は、その株式の１００％を間接的に保有するＺｉｍｍｅ ｒ Ｉｎｃ．の管理及び指示の下で本件特許権の管理及び権利行使をしており、グ ループ会社が、Ｚｉｍｍｅｒ Ｉｎｃ．の管理及び指示の下で、本件特許権を利用 して製造した一審原告製品を、同一グループに属する別会社が、Ｚｉｍｍｅｒ Ｉ ｎｃ．の管理及び指示の下で、本件特許権を利用して一審原告製品の販売をしてい るのであるから、ジンマー・バイオメットグループは、本件特許権の侵害が問題と されている平成２８年７月から平成３１年３月までの期間、Ｚｉｍｍｅｒ Ｉｎｃ． の管理及び指示の下でグループ全体として本件特許権を利用した事業を遂行してい ると評価することができる。そうすると、ジンマー・バイオメットグループにおい ては、本件特許権の侵害行為である一審被告製品の販売がなかったならば、一審被 告製品１〜３を販売することによる利益が得られたであろう事情があるといえる。 そして、一審原告は、ジンマー・バイオメットグループにおいて、同グループの ために、本件特許権の管理及び権利行使につき、独立して権利を行使することがで きる立場にあるものとされており、そのような立場から、同グループにおける利益 を追求するために本件特許権について権利行使をしているということができ、上記 のとおり、ジンマー・バイオメットグループにおいて一審原告の外に本件特許権に 係る権利行使をする主体が存在しないことも併せ考慮すれば、本件について、特許 法１０２条２項を適用することができるというべきである。
(3) 推定の覆滅について
特許法１０２条２項における推定の覆滅については、同条１項ただし書の事情と 同様に、侵害者が主張立証責任を負うものであり、侵害者が得た利益と特許権者が 受けた損害との相当因果関係を阻害する事情がこれに当たると解されるところ、一 審被告は、1)本件特許権を保有・管理するだけの一審原告の利益は何ら害されてい ないこと、2)競合する第三者の製品があること、3)固定プレートの選択をする医師 は、一審被告製品がなかったとするならば、他の一審被告の製品であるＰ−Ｐｌａ ｔｅを選択していたことが確実であることから、推定が覆滅されるべきであると主 張する。
そこで検討するに、前記(1)で認定したジンマー・バイオメットグループの一審原 告製品に係る事業遂行の状況を踏まえると、本件特許権を第三者が侵害することに よって一審原告製品の売上げが減少して、ジンマー・バイオメットグループの利益 が減少し、その結果、本件特許権の保有による利益が帰属する一審原告の利益が害 されたということができる。また、一審被告は、第三者の競合品の存在を指摘する ものの、本件全証拠によっても、それらが本件特許権の特徴を具備する競合品であ るのか、また、一審被告の指摘する競合品の存在が、一審被告製品が存在しなかっ たとした場合に一審原告製品の販売に影響するといえるかは必ずしも明らかではな い。さらに、一審被告製品が存在しないとした場合に、医師がそもそも一審被告製 品を販売していない一審被告の製品を選択すると認めるに足りる証拠はない。 そうすると、本件において特許法１０２条２項における推定を覆滅する事由があ ると認めることはできない。
(4) 損害額
ア 平成２８年７月から平成３１年３月までの被告製品１及び２の販売額が●● ●●●●●●●であること並びにその限界利益率が●●●であることについて当事 者間に争いがない。そうすると、特許法１０２条２項により、一審原告の損害額は、 ●●●●●●●●●と推定される。
イ 事案の難易、請求額、認容された額その他諸般の事情を斟酌すると、本件の 不法行為と相当因果関係にある弁護士費用は、●●●●と認められる。
ウ 上記ア及びイの合計額は、４５４万４４７８円である。
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2022.05.21
平成29(ワ)7391等 職務発明の対価請求 特許権 民事訴訟 令和4年3月24日 大阪地方裁判所
職務発明の報奨金として、約２００万円が認められました。なお、使用者と従業者等と間で、十分な意見聴取や説明がなされなかったという原告の主張は、「協議の状況に不合理な点は認められない。」と判断されました。＼n
被告は、本件発明２−１を国内において自ら実施している。 前記（１(2)ア）のとおり、「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」 （同条４項）とは、使用者等が当該発明を実施することによって得られる利益の全 体ではなく、その全体の額から通常実施権の実施によって得られる利益の額を控除 した残額（独占の利益）をいうと解されるところ、特許権者が自ら特許発明を実施 している場合の独占の利益は、使用者等が自ら発明を独占的に実施し、他社に当該 特許発明の実施を禁止したことに基づいて得られた利益に相当する売上額（超過売 上）と解される。この場合、相当の対価は、「対象商品（実施品）の売上合計額× 超過売上の割合×仮想実施料率×対象特許発明の貢献の程度×（１−被告の貢献割 合）×共同発明者間における原告の貢献割合」によって算定するのが相当である。 また、特許の登録前であっても、特許出願人は、出願公開後発明を実施した第三 者に対して一定の要件の下に補償金を請求することができること等を踏まえると、 出願公開以降の売上額には一定の独占的利益があると見るのが相当である。もっと も、出願公開から登録までの期間においては、登録されて排他的な独占権を有する か否かが未確定であることに鑑み、売上の２分の１を独占の利益の検討の基礎とす るのが相当である。
・・・
エ 超過売上の割合
(ｱ) 対象製品群２の販売による市場占有率の変化等
対象製品群２は、平成１６年１０月から被告の 200シーズン年度モデルとして 販売され、●（省略）● また、被告のルームエアコンの国内の出荷台数は、2003 冷凍年度から 200冷凍 年度にかけて増加し、国内４位から３位に上昇するだけでなく、１位及び２位との 出荷台数の差が縮小したことを踏まえれば、200冷凍年度においては、その市場 占有率が上昇したものと認められる（前記(2)キ(ｳ)）。このような被告の市場占有 率の上昇には、当該時期に被告の製造販売する●（省略）●対象製品群２の販売が 直接貢献していることがうかがわれる。 なお、原告は 2004 シーズン年度モデルによる被告の市場占有率の上昇等につい ても指摘するが、本件発明２−１は当該モデルでは実施されていないことから（弁 論の全趣旨）、当該モデルの市場占有率の変動と本件発明２−１との間に関連性は 認められない。
(ｲ) 本件発明２−１の技術的意義及び代替技術等
ａ 本件発明２−１は、ルームエアコン室内機に搭載される熱交換器の配置につ いて、前面熱交換器の設置角度 α を特定すると共に、クロスフローファンの翼の出 口角 β2 を特定することで、所定風量を得るのに必要なファンモータ入力や回転数 を低減することができ、省エネを図ることができる点にその技術的意義がある。ま た、設置角度 α を 65°以上とすることで、熱交換器からの水滴がファンへ流入して 室内ユニットの外部へ吹き出されること等を防止し、また、ユニットの奥行きをコ ンパクトにできるという効果もある（前記(1)ア(ｵ)【0024】）。
ｂ もっとも、省エネ、ドレン水の確実な処理及び室内機ユニットのコンパクト 化という課題自体は本件発明２−１の出願以前から存在するものである。また、当 該課題に対して、熱交換器を逆 V 字状にすること、前面熱交換器と背面熱交換器と の連結部を送風ファンの中心軸よりも前面側に位置させ、かつ前面熱交換器の傾斜 を急な配置にすること、熱交換器を通過した空気がファンの翼に当たる際の空気の 流れを滑らかにし、空気流の剥離等を防ぐために、翼形状を変更することといった 着想やその技術自体も、従来から存在した（前記(2)ウ）。 したがって、本件発明２−１は、熱交換器の配置とクロスフローファンの翼形状 （出口角）の双方を、同時に、具体的な数値をもって特定したところに技術的な意 義があるといえる。
ｃ また、ルームエアコンの省エネ性能の向上を図る技術には、室内機及び室外＼n機それぞれを見ても、熱交換器、圧縮機、モータ、送風機等に係る種々の技術が存 在する。しかも、被告のほか、国内の競合他社であるパナソニック、ダイキン、東＼n芝、日立等は、それぞれ、省エネのための独自の基本的な技術を有しており、● （省略）●被告以上又は同等の市場占有率を保持していたと認められる（上記(2) イ、キ(ｳ)、ク(ｲ)及び(ｳ)）。 加えて、本件発明２−１は熱交換器の配置とクロスフローファンの翼形状を特定 するものであるから、それぞれ独自のユニット、熱交換器、ファン等の形状や配置 を工夫して製品化している競合他社において、本件発明２−１をそのまま実施する ことにより直ちに性能が向上するといった性質の技術であるとは思われない。＼n
ｄ 以上の事情を総合的に考慮すると、本件発明２−１に係る超過売上の割合は 50%と見るのが相当である。
オ 仮想実施料率
本件発明２−１に係る仮想実施料率を検討するにあたっても、上記エの事情は同 様に考慮されるべきである。 また、経済産業省知的財産政策室編「ロイヤルティ料率データハンドブック」 （平成２２年８月３１日発行。乙 A4）によれば、技術分類を「機関またはポンプ」 とする対象例（１６件）では、平均ロイヤリティ料率 3.1%、標準偏差 1.4%、最大 値 5.5%、最小値 0.5%である。また、技術分類を「照明；加熱」とする対象例（１ ６件）では、平均ロイヤリティ料率 3.9%、標準偏差 2.2%、最大値 9.5%、最小値 1.5%である。 ●（省略）●
以上の事情のほか、本件発明２−１がルームエアコン室内機における熱交換器の 配置とクロスフローファンの翼の出口角の数値を限定したものであり、このような 最適な数値を検討する行為自体は当業者が自ずと行うものであること等を踏まえる と、本件発明２−１の仮想実施料率は、3.5%とするのが相当である。
カ 対象特許発明の貢献の程度
(ｱ) 対象製品群２には、本件発明２−１のほか、●（省略）●特許が実施されて おり（乙 A10、乙 B27）、また、被告カタログ2)で訴求されている代表的な技術に＼n関連する特許は、●（省略）●（乙 A35、乙 B59）。 このうち、被告のポキポキモータに係る技術は、従来のモータ以上にコイルを密 に巻き、それによりモータ効率を向上させるという基本的・汎用的な技術である点 で、室外機の圧縮機モータ及び●（省略）●それぞれ重要な技術といえる。
(ｲ) また、被告は、対象製品群２の販売に当たり、被告カタログ2)においてムー ブアイを大々的に取り上げると共に、そのほかにも脱臭機能、換気機能＼、サプリメ ントエアー機能といった付加価値的な部分をも顧客に対し強く訴求している。当時、＼n既にルームエアコンは家庭に広く普及し、省エネ等に係る技術も各社製品において 採用されていたと考えられることを踏まえると、付加価値的なものとはいえ、この ような他社製品と差別化を図る技術は消費者に対する訴求力を高め、対象製品群２ の売上に大きく貢献したものと見るのが相当である。もとより、本件発明２−１も、 熱交換器の配置を工夫することで室内機のコンパクト化といった訴求力のある効果 を実現し、また、同時にシロッコファンの翼形状の角度を数値限定することで省エ ネ効果等を実現していることから、対象製品群２の売上に貢献したと見られるもの の、その貢献の程度が他の技術と比較して特に顕著であったことまではうかがわれ ない。
(ｳ) 以上の事情のほか、対象製品群２の売上高には、室内機のみならず室外機の 売上高も含まれること等を踏まえると、対象製品群２における本件発明２−１の貢 献の程度としては、1%と見るのが相当である。
キ 使用者の貢献割合
●（省略）●
さらに、対象製品群２の開発にあっては、熱交換器やクロスフローファンの翼形 状のみならず、被告カタログ2)で訴求されたものをはじめとする種々の開発項目や 試験項目があり、これをクリアして製品化に至ることは、被告の有する多くの蓄積 された技術や物的・人的な体制があってこそ可能になるといえる。＼nこのほか、量産化及び販売も含めて被告が●（省略）●多額の費用を投入してい ること、長年にわたりルームエアコンを販売してきた被告及び被告ブランドの知名 度が対象製品群２の販売実績に大きく貢献していると見られることなどを踏まえる と、被告の貢献割合は 95%とみるのが相当である。
ク 共同発明者間における原告の貢献割合
本件発明２−１は、熱交換器の配置及びクロスフローファンの出口角の数値を限 定した点に意義があるところ、原告は、流体解析の技術を用いて、その数値解析に 中心的に寄与したことが認められる（前記(2)ア(ｲ)）。 もっとも、発明当時、被告においても既に流体解析の技術及びこれを支援する装 置等が存在し（乙 A16、乙 B44）、●（省略）●これらの事情に加え、●（省略）●（弁論の全趣旨）、●（省略）●などを踏まえると、共同発明者間における原告の貢献割合は 60%とみるのが相当である。
ケ 小括
以上のとおり、対象製品群２の国内実施分に係る●（省略）●、超過売上の割合 50%、仮想実施料率 3.5%、対象特許発明の貢献割合 1%、被告の貢献割合 95%、共 同発明者間における原告の貢献割合 60%と認められる。これに反する原告及び被告 の各主張はいずれも採用できない。 その結果、本件発明２−１に係る相当の対価の額は、●（省略）●となる。 ●（省略）●*50%*3.5%*1%*(100-95%)*60%=●（省略）● もっとも、被告は、本件各発明２について、既に特許を受ける権利の承継を受け た対価として原告に対し●（省略）●を支払済みであることから（前記２の２(7) ウ）、これを差し引くと●（省略）●となる。 したがって、原告は、被告に対し、昭和３４年法３５条３項に基づき、●（省略） ●の相当対価請求権を有する。
・・・
(ｱ) 協議の状況
前記(2)のとおり、被告は、●（省略）●従業員側の意見を聴取する機会も十分＼nに設け、これに対応した行動を取ったものといってよい。 したがって、●（省略）●原告を含む従業者と被告との間で行われた協議の状況 に不合理な点は認められない。 これに対し、原告は、被告規程が知財部門により一方的に定められ、少なくとも 原告が協議に関与していないなどと主張する。しかし、上記のとおり、●（省略） ●の過程において、被告の従業員に対する説明及び従業員からの意見聴取は十分に＼n行われたものと見られることに鑑みると、被告規程●（省略）●が知財部門により 一方的に定められたとの評価は当たらない。また、原告も●（省略）●質問等の機 会を現に与えられていたことから、原告が協議に関与していないということもでき ない。そもそも、使用者等と従業員等との協議として、個々の従業員が規程内容の 作成に個別的ないし直接的に関与する手続を担保することまでが求められていると は解されない。その他原告が縷々指摘する事情を考慮しても、この点に関する原告 の主張は採用できない。
(ｲ) 開示の状況
前記(2)及び(3)のとおり、被告は、●（省略）● 以上のような状況を踏まえれば、●（省略）●被告規程の基準の開示の状況に不 合理な点は認められない。 これに対し、原告は、開示された基準では従業員が自ら実績補償金を算定できず、 また、●（省略）●労力を要するため、開示の状況は不合理であるなどと主張する。 しかし、被告において被告規程に係る基準が開示されていることに争いはない。 その上、被告では、●（省略）●が開示されていたのであるから、従業員は、これ と被告規程を照合すれば、実際の実績補償金の算定過程についても一定程度理解可 能であったとうかがわれる。それ以上に、●（省略）●についてまで、基準として＼n開示しないことをもって不合理とはいえない。 また、●（省略）●基準の開示として不合理とすべきほどに特段の労力を要する と見るべき具体的な事情も見当たらない。 したがって、この点に関する原告の主張は採用できない。
(ｳ) 意見聴取の状況
●（省略）●最終的に、原告と被告との間で意見等の相違は解消されなかったと 見られるものの、原告からの意見聴取の状況という観点からは、被告による原告か らの意見聴取は実質的に尽くされたといってよい状況にあり、被告の一連の対応に つき不合理ないし不誠実と評価すべきものはないというべきである。 これに対し、原告は、十分な意見聴取や説明がなされなかったとして縷々主張す＼nる。しかし、その内容は、被告細則の解釈や発明に対する評価の程度に対する不満 を述べるものであって、被告における原告からの意見聴取の手続自体が不合理であ ることを基礎付けるものではない。 したがって、この点に関する原告の主張は採用できない。
・・・
(ｳ) 以上のとおりの●（省略）●基準の策定に際して使用者等と従業員等との間 で行われた協議の状況、策定された当該基準の開示状況のほか、●（省略）●の定 めたところにより相当の利益を与えることが不合理であると評価することはできな い。
これに対し、原告は、被告が●（省略）●対して真摯に回答しなかった旨などを 主張する。しかし、被告は、●（省略）●協議が不合理であるとはいえない。その 他原告が縷々指摘する事情を考慮しても、この点に関する原告の主張は採用できな い。 なお、原告は、●（省略）●被告規程における実績報奨金の算定基準の内容面及 びその適用の不合理性をも主張する。しかし、●（省略）●これをもって不合理と は必ずしも認められない。この点に関する原告の主張は採用できない。
ウ 小括
以上の事情を総合的に考慮すると、被告の原告に対する●（省略）●支払は、い ずれも不合理であるとは認められない。これに反する原告の主張は採用できない。 したがって、本件各発明３に係る相当の対価支払につき、平成１６年法３５条５ 項は適用されないから、本件発明３−２−２に係る不法行為に基づく損害賠償請求 も含め、その余の争点について判断するまでもなく、同項に基づく原告の請求はい ずれも認められない。
被告は、本件発明２−１を国内において自ら実施している。 前記（１(2)ア）のとおり、「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」 （同条４項）とは、使用者等が当該発明を実施することによって得られる利益の全 体ではなく、その全体の額から通常実施権の実施によって得られる利益の額を控除 した残額（独占の利益）をいうと解されるところ、特許権者が自ら特許発明を実施 している場合の独占の利益は、使用者等が自ら発明を独占的に実施し、他社に当該 特許発明の実施を禁止したことに基づいて得られた利益に相当する売上額（超過売 上）と解される。この場合、相当の対価は、「対象商品（実施品）の売上合計額× 超過売上の割合×仮想実施料率×対象特許発明の貢献の程度×（１−被告の貢献割 合）×共同発明者間における原告の貢献割合」によって算定するのが相当である。 また、特許の登録前であっても、特許出願人は、出願公開後発明を実施した第三 者に対して一定の要件の下に補償金を請求することができること等を踏まえると、 出願公開以降の売上額には一定の独占的利益があると見るのが相当である。もっと も、出願公開から登録までの期間においては、登録されて排他的な独占権を有する か否かが未確定であることに鑑み、売上の２分の１を独占の利益の検討の基礎とす るのが相当である。
・・・
エ 超過売上の割合
(ｱ) 対象製品群２の販売による市場占有率の変化等
対象製品群２は、平成１６年１０月から被告の 200シーズン年度モデルとして 販売され、●（省略）● また、被告のルームエアコンの国内の出荷台数は、2003 冷凍年度から 200冷凍 年度にかけて増加し、国内４位から３位に上昇するだけでなく、１位及び２位との 出荷台数の差が縮小したことを踏まえれば、200冷凍年度においては、その市場 占有率が上昇したものと認められる（前記(2)キ(ｳ)）。このような被告の市場占有 率の上昇には、当該時期に被告の製造販売する●（省略）●対象製品群２の販売が 直接貢献していることがうかがわれる。 なお、原告は 2004 シーズン年度モデルによる被告の市場占有率の上昇等につい ても指摘するが、本件発明２−１は当該モデルでは実施されていないことから（弁 論の全趣旨）、当該モデルの市場占有率の変動と本件発明２−１との間に関連性は 認められない。
(ｲ) 本件発明２−１の技術的意義及び代替技術等
ａ 本件発明２−１は、ルームエアコン室内機に搭載される熱交換器の配置につ いて、前面熱交換器の設置角度 α を特定すると共に、クロスフローファンの翼の出 口角 β2 を特定することで、所定風量を得るのに必要なファンモータ入力や回転数 を低減することができ、省エネを図ることができる点にその技術的意義がある。ま た、設置角度 α を 65°以上とすることで、熱交換器からの水滴がファンへ流入して 室内ユニットの外部へ吹き出されること等を防止し、また、ユニットの奥行きをコ ンパクトにできるという効果もある（前記(1)ア(ｵ)【0024】）。
ｂ もっとも、省エネ、ドレン水の確実な処理及び室内機ユニットのコンパクト 化という課題自体は本件発明２−１の出願以前から存在するものである。また、当 該課題に対して、熱交換器を逆 V 字状にすること、前面熱交換器と背面熱交換器と の連結部を送風ファンの中心軸よりも前面側に位置させ、かつ前面熱交換器の傾斜 を急な配置にすること、熱交換器を通過した空気がファンの翼に当たる際の空気の 流れを滑らかにし、空気流の剥離等を防ぐために、翼形状を変更することといった 着想やその技術自体も、従来から存在した（前記(2)ウ）。 したがって、本件発明２−１は、熱交換器の配置とクロスフローファンの翼形状 （出口角）の双方を、同時に、具体的な数値をもって特定したところに技術的な意 義があるといえる。
ｃ また、ルームエアコンの省エネ性能の向上を図る技術には、室内機及び室外＼n機それぞれを見ても、熱交換器、圧縮機、モータ、送風機等に係る種々の技術が存 在する。しかも、被告のほか、国内の競合他社であるパナソニック、ダイキン、東＼n芝、日立等は、それぞれ、省エネのための独自の基本的な技術を有しており、● （省略）●被告以上又は同等の市場占有率を保持していたと認められる（上記(2) イ、キ(ｳ)、ク(ｲ)及び(ｳ)）。 加えて、本件発明２−１は熱交換器の配置とクロスフローファンの翼形状を特定 するものであるから、それぞれ独自のユニット、熱交換器、ファン等の形状や配置 を工夫して製品化している競合他社において、本件発明２−１をそのまま実施する ことにより直ちに性能が向上するといった性質の技術であるとは思われない。＼n
ｄ 以上の事情を総合的に考慮すると、本件発明２−１に係る超過売上の割合は 50%と見るのが相当である。
オ 仮想実施料率
本件発明２−１に係る仮想実施料率を検討するにあたっても、上記エの事情は同 様に考慮されるべきである。 また、経済産業省知的財産政策室編「ロイヤルティ料率データハンドブック」 （平成２２年８月３１日発行。乙 A4）によれば、技術分類を「機関またはポンプ」 とする対象例（１６件）では、平均ロイヤリティ料率 3.1%、標準偏差 1.4%、最大 値 5.5%、最小値 0.5%である。また、技術分類を「照明；加熱」とする対象例（１ ６件）では、平均ロイヤリティ料率 3.9%、標準偏差 2.2%、最大値 9.5%、最小値 1.5%である。 ●（省略）●
以上の事情のほか、本件発明２−１がルームエアコン室内機における熱交換器の 配置とクロスフローファンの翼の出口角の数値を限定したものであり、このような 最適な数値を検討する行為自体は当業者が自ずと行うものであること等を踏まえる と、本件発明２−１の仮想実施料率は、3.5%とするのが相当である。
カ 対象特許発明の貢献の程度
(ｱ) 対象製品群２には、本件発明２−１のほか、●（省略）●特許が実施されて おり（乙 A10、乙 B27）、また、被告カタログ2)で訴求されている代表的な技術に＼n関連する特許は、●（省略）●（乙 A35、乙 B59）。 このうち、被告のポキポキモータに係る技術は、従来のモータ以上にコイルを密 に巻き、それによりモータ効率を向上させるという基本的・汎用的な技術である点 で、室外機の圧縮機モータ及び●（省略）●それぞれ重要な技術といえる。
(ｲ) また、被告は、対象製品群２の販売に当たり、被告カタログ2)においてムー ブアイを大々的に取り上げると共に、そのほかにも脱臭機能、換気機能＼、サプリメ ントエアー機能といった付加価値的な部分をも顧客に対し強く訴求している。当時、＼n既にルームエアコンは家庭に広く普及し、省エネ等に係る技術も各社製品において 採用されていたと考えられることを踏まえると、付加価値的なものとはいえ、この ような他社製品と差別化を図る技術は消費者に対する訴求力を高め、対象製品群２ の売上に大きく貢献したものと見るのが相当である。もとより、本件発明２−１も、 熱交換器の配置を工夫することで室内機のコンパクト化といった訴求力のある効果 を実現し、また、同時にシロッコファンの翼形状の角度を数値限定することで省エ ネ効果等を実現していることから、対象製品群２の売上に貢献したと見られるもの の、その貢献の程度が他の技術と比較して特に顕著であったことまではうかがわれ ない。
(ｳ) 以上の事情のほか、対象製品群２の売上高には、室内機のみならず室外機の 売上高も含まれること等を踏まえると、対象製品群２における本件発明２−１の貢 献の程度としては、1%と見るのが相当である。
キ 使用者の貢献割合
●（省略）●
さらに、対象製品群２の開発にあっては、熱交換器やクロスフローファンの翼形 状のみならず、被告カタログ2)で訴求されたものをはじめとする種々の開発項目や 試験項目があり、これをクリアして製品化に至ることは、被告の有する多くの蓄積 された技術や物的・人的な体制があってこそ可能になるといえる。＼nこのほか、量産化及び販売も含めて被告が●（省略）●多額の費用を投入してい ること、長年にわたりルームエアコンを販売してきた被告及び被告ブランドの知名 度が対象製品群２の販売実績に大きく貢献していると見られることなどを踏まえる と、被告の貢献割合は 95%とみるのが相当である。
ク 共同発明者間における原告の貢献割合
本件発明２−１は、熱交換器の配置及びクロスフローファンの出口角の数値を限 定した点に意義があるところ、原告は、流体解析の技術を用いて、その数値解析に 中心的に寄与したことが認められる（前記(2)ア(ｲ)）。 もっとも、発明当時、被告においても既に流体解析の技術及びこれを支援する装 置等が存在し（乙 A16、乙 B44）、●（省略）●これらの事情に加え、●（省略）●（弁論の全趣旨）、●（省略）●などを踏まえると、共同発明者間における原告の貢献割合は 60%とみるのが相当である。
ケ 小括
以上のとおり、対象製品群２の国内実施分に係る●（省略）●、超過売上の割合 50%、仮想実施料率 3.5%、対象特許発明の貢献割合 1%、被告の貢献割合 95%、共 同発明者間における原告の貢献割合 60%と認められる。これに反する原告及び被告 の各主張はいずれも採用できない。 その結果、本件発明２−１に係る相当の対価の額は、●（省略）●となる。 ●（省略）●*50%*3.5%*1%*(100-95%)*60%=●（省略）● もっとも、被告は、本件各発明２について、既に特許を受ける権利の承継を受け た対価として原告に対し●（省略）●を支払済みであることから（前記２の２(7) ウ）、これを差し引くと●（省略）●となる。 したがって、原告は、被告に対し、昭和３４年法３５条３項に基づき、●（省略） ●の相当対価請求権を有する。
・・・
(ｱ) 協議の状況
前記(2)のとおり、被告は、●（省略）●従業員側の意見を聴取する機会も十分＼nに設け、これに対応した行動を取ったものといってよい。 したがって、●（省略）●原告を含む従業者と被告との間で行われた協議の状況 に不合理な点は認められない。 これに対し、原告は、被告規程が知財部門により一方的に定められ、少なくとも 原告が協議に関与していないなどと主張する。しかし、上記のとおり、●（省略） ●の過程において、被告の従業員に対する説明及び従業員からの意見聴取は十分に＼n行われたものと見られることに鑑みると、被告規程●（省略）●が知財部門により 一方的に定められたとの評価は当たらない。また、原告も●（省略）●質問等の機 会を現に与えられていたことから、原告が協議に関与していないということもでき ない。そもそも、使用者等と従業員等との協議として、個々の従業員が規程内容の 作成に個別的ないし直接的に関与する手続を担保することまでが求められていると は解されない。その他原告が縷々指摘する事情を考慮しても、この点に関する原告 の主張は採用できない。
(ｲ) 開示の状況
前記(2)及び(3)のとおり、被告は、●（省略）● 以上のような状況を踏まえれば、●（省略）●被告規程の基準の開示の状況に不 合理な点は認められない。 これに対し、原告は、開示された基準では従業員が自ら実績補償金を算定できず、 また、●（省略）●労力を要するため、開示の状況は不合理であるなどと主張する。 しかし、被告において被告規程に係る基準が開示されていることに争いはない。 その上、被告では、●（省略）●が開示されていたのであるから、従業員は、これ と被告規程を照合すれば、実際の実績補償金の算定過程についても一定程度理解可 能であったとうかがわれる。それ以上に、●（省略）●についてまで、基準として＼n開示しないことをもって不合理とはいえない。 また、●（省略）●基準の開示として不合理とすべきほどに特段の労力を要する と見るべき具体的な事情も見当たらない。 したがって、この点に関する原告の主張は採用できない。
(ｳ) 意見聴取の状況
●（省略）●最終的に、原告と被告との間で意見等の相違は解消されなかったと 見られるものの、原告からの意見聴取の状況という観点からは、被告による原告か らの意見聴取は実質的に尽くされたといってよい状況にあり、被告の一連の対応に つき不合理ないし不誠実と評価すべきものはないというべきである。 これに対し、原告は、十分な意見聴取や説明がなされなかったとして縷々主張す＼nる。しかし、その内容は、被告細則の解釈や発明に対する評価の程度に対する不満 を述べるものであって、被告における原告からの意見聴取の手続自体が不合理であ ることを基礎付けるものではない。 したがって、この点に関する原告の主張は採用できない。
・・・
(ｳ) 以上のとおりの●（省略）●基準の策定に際して使用者等と従業員等との間 で行われた協議の状況、策定された当該基準の開示状況のほか、●（省略）●の定 めたところにより相当の利益を与えることが不合理であると評価することはできな い。
これに対し、原告は、被告が●（省略）●対して真摯に回答しなかった旨などを 主張する。しかし、被告は、●（省略）●協議が不合理であるとはいえない。その 他原告が縷々指摘する事情を考慮しても、この点に関する原告の主張は採用できな い。 なお、原告は、●（省略）●被告規程における実績報奨金の算定基準の内容面及 びその適用の不合理性をも主張する。しかし、●（省略）●これをもって不合理と は必ずしも認められない。この点に関する原告の主張は採用できない。
ウ 小括
以上の事情を総合的に考慮すると、被告の原告に対する●（省略）●支払は、い ずれも不合理であるとは認められない。これに反する原告の主張は採用できない。 したがって、本件各発明３に係る相当の対価支払につき、平成１６年法３５条５ 項は適用されないから、本件発明３−２−２に係る不法行為に基づく損害賠償請求 も含め、その余の争点について判断するまでもなく、同項に基づく原告の請求はい ずれも認められない。
2022.05.19
令和3(行ケ)10080 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年5月11日 知的財産高等裁判所
審判では無効理由無しと判断されましたが、裁判所は、甲４には「溶剤インクジェット印刷を施すことにより透光性の印刷層を形成することができる黒色の再帰反射フィルム」が記載されているとして、進歩性無しと判断しました。
(3) 上記(1)イ及びウの「Reflective ... Film」との用語に加え、上記(1)エ及 び(2)のとおり通常光下では黒色であった商品サンプルがフラッシュ光下では肌色 様に見えることや弁論の全趣旨も併せ考慮すると、甲４に貼付された黒色の商品サ＼nンプルは、「黒色の再帰反射フィルム」であると認めるのが相当である。 また、上記(1)ウの「従来の印刷手法に加え、溶剤及びＵＶインクジェットに対 応しています」との記載は、甲４の黒色の再帰反射フィルムに溶剤インクジェット 印刷を施すことが可能であることを意味するものと解され、溶剤インクジェット印＼n刷が施されれば、黒色の再帰反射フィルムの上に印刷層が形成されることは明らか であるから、甲４には「溶剤インクジェット印刷を施すことにより印刷層を形成す ることができる黒色の再帰反射フィルム」が記載されているといえる。
(4) そこで進んで、甲４に「溶剤インクジェット印刷を施すことにより透光性 の印刷層を形成することができる黒色の再帰反射フィルム」が記載されているかに つき検討する。
ア 上記(1)ウのとおり、印刷層の形成に関し、甲４には「従来の印刷手法に加 え、溶剤及びＵＶインクジェットに対応しています」との記載があるのみであり、 溶剤インクジェット印刷が非透光性のインクを用いたものに限られるとの記載又は 示唆はみられない。
イ ここで、溶剤インクジェット印刷の意義等に関し、下記の各証拠には、それ ぞれ次の記載がある。
(ア) 甲１８（全日本印刷工業組合連合会（教育・労務委員会）編「印刷技術」 （平成２０年７月発行））
「カラー印刷では基本的にＣＭＹＫの４色によって原稿の色を再現している。こ の４色をプロセスセットインキと呼び、このうちＣＭＹは透明インキとなっている ので刷り重ねで印刷した場合、下のインキの色が一緒になり２次色、３次色が発色 する。」
(イ) 甲１９（高橋恭介監修「インクジェット技術と材料」（平成１９年５月２ ４日発行））
「インクの色剤としては染料、顔料を挙げることができる。・・・ 染料は媒体である水に可溶であり、分子状態でインク媒体中に存在している。個 々の分子が置かれた環境はほぼ同一であるため、吸収スペクトルは非常にシャープ であり、透明性の高い印刷物が得られる。・・・ 従来、インクジェットプリンタ用色材としては、上記特徴とインク設計が容易で あるということで、染料が用いられた。」
(ウ) 甲２０（Janet Best 編「Colour design Theories and applications」
（２０１２年発行）） 「ＣＭＹＫ：印刷業界で画像の再現に使用される減法混色プロセスであって、純 度の高い透光性プロセスカラーインク（シアン、マゼンタ、イエロー及びブラック） が網点様に重ね刷りされて、様々な色及びトーンを表現する。」＼n
(エ) 甲２１（特開２０１２−２４２６０８号公報）
「【００３３】ここで、第１の装飾層２０ａを形成する印刷インクとしては、光 透過性を有し、屋外使用にも耐えられる有機溶剤系のアクリル樹脂インク、例えば、 市販のエコソルインクＭＡＸのＥＳＬ３−ＣＹ、ＥＳＬ３−ＭＧ、ＥＳＬ３−ＹＥ、＼nＥＳＬ３−ＢＫ（それぞれローランド社製）を用いることが望ましい。 そして、かかる第１の装飾層２０ａを形成するには、例えば、インクジェットプ リンタなどのインクジェット装置に、印刷インクをセットし、これを微滴化して表＼n面フィルム１２ｈ上の所定場所に、吹き付け処理して行なうことが好ましい。」
ウ 上記イによれば、本件出願日当時、溶剤インクジェット印刷においては、透 光性（透明性）を有するＣＭＹのインクが広く用いられていたものと認められるか ら、仮に、本件出願日当時、溶剤インクジェット印刷において非透光性のインクが 用いられることがあったとしても、溶剤インクジェット印刷に対応しており、かつ、 前記アのとおり、溶剤インクジェット印刷が非透光性のインクを用いたものに限ら れるとの記載も示唆もみられない甲４の記載に接した当業者は、甲４は透光性を有 するインクを用いた溶剤インクジェット印刷に対応しているものと容易に理解した といえる。
エ 以上によると、甲４には「溶剤インクジェット印刷を施すことにより透光性 の印刷層を形成することができる黒色の再帰反射フィルム」が記載されていると認 められるから、甲４発明は、そのように認定するのが相当である。これと異なる本 件審決の認定は誤りである。
オ この点に関し、被告は、甲４発明の用途（トラックを始めとする車両に貼付＼nされるステッカー等）に照らすと、甲４発明に透光性の印刷層を設けることは考え られないと主張する。確かに、前記(1)ウのとおり、甲４には消防自動車様の車両を撮影した写真が掲 載されているが、車両に貼付して用いる黒色の再帰反射フィルムの上に透光性の印＼n刷層を形成すると甲４発明の目的が阻害されるものと認めるに足りる証拠はないし、 また、甲４には甲４発明の用途が車両に貼付して用いるステッカー等に限られると＼nする記載も示唆もないから、被告の上記主張を採用することはできない。
(3) 上記(1)イ及びウの「Reflective ... Film」との用語に加え、上記(1)エ及 び(2)のとおり通常光下では黒色であった商品サンプルがフラッシュ光下では肌色 様に見えることや弁論の全趣旨も併せ考慮すると、甲４に貼付された黒色の商品サ＼nンプルは、「黒色の再帰反射フィルム」であると認めるのが相当である。 また、上記(1)ウの「従来の印刷手法に加え、溶剤及びＵＶインクジェットに対 応しています」との記載は、甲４の黒色の再帰反射フィルムに溶剤インクジェット 印刷を施すことが可能であることを意味するものと解され、溶剤インクジェット印＼n刷が施されれば、黒色の再帰反射フィルムの上に印刷層が形成されることは明らか であるから、甲４には「溶剤インクジェット印刷を施すことにより印刷層を形成す ることができる黒色の再帰反射フィルム」が記載されているといえる。
(4) そこで進んで、甲４に「溶剤インクジェット印刷を施すことにより透光性 の印刷層を形成することができる黒色の再帰反射フィルム」が記載されているかに つき検討する。
ア 上記(1)ウのとおり、印刷層の形成に関し、甲４には「従来の印刷手法に加 え、溶剤及びＵＶインクジェットに対応しています」との記載があるのみであり、 溶剤インクジェット印刷が非透光性のインクを用いたものに限られるとの記載又は 示唆はみられない。
イ ここで、溶剤インクジェット印刷の意義等に関し、下記の各証拠には、それ ぞれ次の記載がある。
(ア) 甲１８（全日本印刷工業組合連合会（教育・労務委員会）編「印刷技術」 （平成２０年７月発行））
「カラー印刷では基本的にＣＭＹＫの４色によって原稿の色を再現している。こ の４色をプロセスセットインキと呼び、このうちＣＭＹは透明インキとなっている ので刷り重ねで印刷した場合、下のインキの色が一緒になり２次色、３次色が発色 する。」
(イ) 甲１９（高橋恭介監修「インクジェット技術と材料」（平成１９年５月２ ４日発行））
「インクの色剤としては染料、顔料を挙げることができる。・・・ 染料は媒体である水に可溶であり、分子状態でインク媒体中に存在している。個 々の分子が置かれた環境はほぼ同一であるため、吸収スペクトルは非常にシャープ であり、透明性の高い印刷物が得られる。・・・ 従来、インクジェットプリンタ用色材としては、上記特徴とインク設計が容易で あるということで、染料が用いられた。」
(ウ) 甲２０（Janet Best 編「Colour design Theories and applications」
（２０１２年発行）） 「ＣＭＹＫ：印刷業界で画像の再現に使用される減法混色プロセスであって、純 度の高い透光性プロセスカラーインク（シアン、マゼンタ、イエロー及びブラック） が網点様に重ね刷りされて、様々な色及びトーンを表現する。」＼n
(エ) 甲２１（特開２０１２−２４２６０８号公報）
「【００３３】ここで、第１の装飾層２０ａを形成する印刷インクとしては、光 透過性を有し、屋外使用にも耐えられる有機溶剤系のアクリル樹脂インク、例えば、 市販のエコソルインクＭＡＸのＥＳＬ３−ＣＹ、ＥＳＬ３−ＭＧ、ＥＳＬ３−ＹＥ、＼nＥＳＬ３−ＢＫ（それぞれローランド社製）を用いることが望ましい。 そして、かかる第１の装飾層２０ａを形成するには、例えば、インクジェットプ リンタなどのインクジェット装置に、印刷インクをセットし、これを微滴化して表＼n面フィルム１２ｈ上の所定場所に、吹き付け処理して行なうことが好ましい。」
ウ 上記イによれば、本件出願日当時、溶剤インクジェット印刷においては、透 光性（透明性）を有するＣＭＹのインクが広く用いられていたものと認められるか ら、仮に、本件出願日当時、溶剤インクジェット印刷において非透光性のインクが 用いられることがあったとしても、溶剤インクジェット印刷に対応しており、かつ、 前記アのとおり、溶剤インクジェット印刷が非透光性のインクを用いたものに限ら れるとの記載も示唆もみられない甲４の記載に接した当業者は、甲４は透光性を有 するインクを用いた溶剤インクジェット印刷に対応しているものと容易に理解した といえる。
エ 以上によると、甲４には「溶剤インクジェット印刷を施すことにより透光性 の印刷層を形成することができる黒色の再帰反射フィルム」が記載されていると認 められるから、甲４発明は、そのように認定するのが相当である。これと異なる本 件審決の認定は誤りである。
オ この点に関し、被告は、甲４発明の用途（トラックを始めとする車両に貼付＼nされるステッカー等）に照らすと、甲４発明に透光性の印刷層を設けることは考え られないと主張する。確かに、前記(1)ウのとおり、甲４には消防自動車様の車両を撮影した写真が掲 載されているが、車両に貼付して用いる黒色の再帰反射フィルムの上に透光性の印＼n刷層を形成すると甲４発明の目的が阻害されるものと認めるに足りる証拠はないし、 また、甲４には甲４発明の用途が車両に貼付して用いるステッカー等に限られると＼nする記載も示唆もないから、被告の上記主張を採用することはできない。
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2022.05.19
令和3(ネ)2608 商標権侵害差止等請求控訴事件 商標権 民事訴訟 令和4年5月13日 大阪高等裁判所
納入された際の原告標章を使用せずに商品販売したことが商標権侵害となるかについて、1審は契約の問題であり侵害は成立しないと判断しました。高裁も同様に判断しました。
控訴人は、商標権者である控訴人が控訴人標章を付した本件商品につい て、その譲渡を受けた卸売業者等である被控訴人らが、梱包箱に被控訴人ら シールを貼付し、本件商品とともに梱包されていた控訴人説明書を被控訴人＼nら説明書に差し替えた行為は、本件商標の出所表示機能＼及び品質保証機能を＼n積極的に毀損するものとして、商標の剥離抹消行為と評価し得る本件商標権 侵害に当たる旨主張するとともに、上記譲渡によって本件商標権が消尽する とみるべきではないとして原審の判断を非難する（前記第２の５(1)）。
(2) 商標法の目的は、信用化体の対象となる商標が登録された場合に、その 登録商標を使用できる権利を商標権者に排他的に与え、商品又は役務の出所 の誤認ないし混同を抑止することにあり、商標権侵害は、指定商品又は指定 役務の同一類似の範囲内で、商標権者以外の者が、登録商標と同一又は類似 の商標を使用する場合に成立することが基本である（商標法２５条、３７ 条）。すなわち、商標法は、登録商標の付された商品又は役務の出所が当該 商標権者であると特定できる関係を確立することによって当該商標の保護を 図っているということができる。 商標権者が指定商品に付した登録商標を、商標権者から譲渡を受けた卸売 業者等が流通過程で剥離抹消し、さらには異なる自己の標章を付して流通さ せる行為は、登録商標の付された商品に接した取引者や需要者がその商品の 出所を誤認混同するおそれを生ぜしめるものではなく、上記行為を抑止する ことは商標法の予定する保護の態様とは異なるといわざるを得ない。した＼nがって、上記のような登録商標の剥離抹消行為等が、それ自体で商標権侵害 を構成するとは認められないというべきである。＼n
(3) また、その点を措くとしても、後半期間における被控訴人らの行為（被 控訴人らの行為2)及び3)に関する。）は、以下のとおり、控訴人標章の剥離 抹消行為と評価し得る行為には当たらないと解される。
ア 前記第２の２で補正した上で引用した前提事実によれば、控訴人が被控 訴人らに納入した本件商品の梱包箱の外側にはそもそも控訴人標章は表示＼nされていないから、被控訴人らが仕入れ後に貼付した被控訴人らシールに＼nよって控訴人標章が覆い隠されたという事実はない。控訴人が被控訴人ら シール1)によって覆い隠されたのを問題としているのは、控訴人の屋号で あって、控訴人標章ではない。また、被控訴人らの行為によって、本件商 品本体に英文字で印字された「Roller Sticker」という標章（称呼及び観 念において控訴人標章と同一のもの）に何らかの変更が加えられたという 事実もない（本件商品の品質にも変更はない。）。
イ そうすると、控訴人標章の剥離抹消行為として問題となり得る行為は、 被控訴人フジホームが、控訴人から本件商品を仕入れた際に梱包箱に同梱 されていた控訴人説明書を被控訴人説明書に差し替えた行為のみ（被控訴 人ら行為2)に関する。）であるが、控訴人説明書は、取引によって納入さ れた本件商品の梱包箱の中に、本件商品の使用方法を説明する書面として、 本件商品に貼付等されずに単に同梱されていたものにすぎないから、本件＼n商品に標章を付した（商標法２条３項１号）とはいえず、控訴人説明書が 取引書類（同項８号）に当たると認めるに足りる事情も窺われない。した がって、控訴人説明書に「ローラーステッカー使用説明書」との記載があ るのは、控訴人標章を商標として使用したものとは認められず、控訴人説 明書を差し替えたことが控訴人標章の剥離抹消行為と評価すべきものとは 認められない。
ウ 以上のとおり、後半期間における被控訴人らの行為は、そもそも控訴人 標章の剥離抹消行為と評価される行為には当たらないから、その余の点を 判断するまでもなく、商標の剥離抹消を理由として商標権侵害をいう控訴 人の主張は採用できない。 なお、被控訴人らの行為2)及び3)における本件商品について、控訴人が 本件商品本体に付した標章（称呼及び観念において控訴人標章と同一の もの）と、被控訴人らが梱包箱に付した被控訴人ら標章とが併存してい るとしても、控訴人から適法に本件商品を仕入れた被控訴人らが、再販 売業者としての出所を明らかにするため本件商品に併存して自らの標章 を付すことが一般的に禁止される理由もない。
控訴人は、商標権者である控訴人が控訴人標章を付した本件商品につい て、その譲渡を受けた卸売業者等である被控訴人らが、梱包箱に被控訴人ら シールを貼付し、本件商品とともに梱包されていた控訴人説明書を被控訴人＼nら説明書に差し替えた行為は、本件商標の出所表示機能＼及び品質保証機能を＼n積極的に毀損するものとして、商標の剥離抹消行為と評価し得る本件商標権 侵害に当たる旨主張するとともに、上記譲渡によって本件商標権が消尽する とみるべきではないとして原審の判断を非難する（前記第２の５(1)）。
(2) 商標法の目的は、信用化体の対象となる商標が登録された場合に、その 登録商標を使用できる権利を商標権者に排他的に与え、商品又は役務の出所 の誤認ないし混同を抑止することにあり、商標権侵害は、指定商品又は指定 役務の同一類似の範囲内で、商標権者以外の者が、登録商標と同一又は類似 の商標を使用する場合に成立することが基本である（商標法２５条、３７ 条）。すなわち、商標法は、登録商標の付された商品又は役務の出所が当該 商標権者であると特定できる関係を確立することによって当該商標の保護を 図っているということができる。 商標権者が指定商品に付した登録商標を、商標権者から譲渡を受けた卸売 業者等が流通過程で剥離抹消し、さらには異なる自己の標章を付して流通さ せる行為は、登録商標の付された商品に接した取引者や需要者がその商品の 出所を誤認混同するおそれを生ぜしめるものではなく、上記行為を抑止する ことは商標法の予定する保護の態様とは異なるといわざるを得ない。した＼nがって、上記のような登録商標の剥離抹消行為等が、それ自体で商標権侵害 を構成するとは認められないというべきである。＼n
(3) また、その点を措くとしても、後半期間における被控訴人らの行為（被 控訴人らの行為2)及び3)に関する。）は、以下のとおり、控訴人標章の剥離 抹消行為と評価し得る行為には当たらないと解される。
ア 前記第２の２で補正した上で引用した前提事実によれば、控訴人が被控 訴人らに納入した本件商品の梱包箱の外側にはそもそも控訴人標章は表示＼nされていないから、被控訴人らが仕入れ後に貼付した被控訴人らシールに＼nよって控訴人標章が覆い隠されたという事実はない。控訴人が被控訴人ら シール1)によって覆い隠されたのを問題としているのは、控訴人の屋号で あって、控訴人標章ではない。また、被控訴人らの行為によって、本件商 品本体に英文字で印字された「Roller Sticker」という標章（称呼及び観 念において控訴人標章と同一のもの）に何らかの変更が加えられたという 事実もない（本件商品の品質にも変更はない。）。
イ そうすると、控訴人標章の剥離抹消行為として問題となり得る行為は、 被控訴人フジホームが、控訴人から本件商品を仕入れた際に梱包箱に同梱 されていた控訴人説明書を被控訴人説明書に差し替えた行為のみ（被控訴 人ら行為2)に関する。）であるが、控訴人説明書は、取引によって納入さ れた本件商品の梱包箱の中に、本件商品の使用方法を説明する書面として、 本件商品に貼付等されずに単に同梱されていたものにすぎないから、本件＼n商品に標章を付した（商標法２条３項１号）とはいえず、控訴人説明書が 取引書類（同項８号）に当たると認めるに足りる事情も窺われない。した がって、控訴人説明書に「ローラーステッカー使用説明書」との記載があ るのは、控訴人標章を商標として使用したものとは認められず、控訴人説 明書を差し替えたことが控訴人標章の剥離抹消行為と評価すべきものとは 認められない。
ウ 以上のとおり、後半期間における被控訴人らの行為は、そもそも控訴人 標章の剥離抹消行為と評価される行為には当たらないから、その余の点を 判断するまでもなく、商標の剥離抹消を理由として商標権侵害をいう控訴 人の主張は採用できない。 なお、被控訴人らの行為2)及び3)における本件商品について、控訴人が 本件商品本体に付した標章（称呼及び観念において控訴人標章と同一の もの）と、被控訴人らが梱包箱に付した被控訴人ら標章とが併存してい るとしても、控訴人から適法に本件商品を仕入れた被控訴人らが、再販 売業者としての出所を明らかにするため本件商品に併存して自らの標章 を付すことが一般的に禁止される理由もない。
◆判決本文
1審はこちら。
2022.05.13
令和3(ワ)23928 損害賠償請求事件 著作権 民事訴訟 令和4年4月15日 東京地方裁判所
写真がトリミングされてSNSに投稿されたことが、同一性保持権および氏名表示権侵害として、約24万円の損害賠償が認められました。複製・公衆送信権侵害などは争われていません。
前記前提事実(1)のとおり、原告が撮影した原告写真１及び２は「写真の著 作物」（著作権法１０条１項８号）に該当するから、原告は、原告写真１及 び２に係る同一性保持権を有するところ、前記前提事実(3)のとおり、被告は、 原告写真１の上下左右を正方形になるようにトリミングして被告写真１を、 原告写真２の上下左右を正方形になるようにトリミングして被告写真２を、 それぞれ作成したものである。 したがって、被告は、原告写真１及び２に係る原告の同一性保持権を侵害 したと認めるのが相当である。
(2) これに対して、被告は、原告写真１及び２の中央位置はそのままにし、イ ンスタグラムの仕様に合わせて正方形にトリミングしたものであり、原告写 真１及び２の創作性及び特徴を害したものではないし、「やむを得ないと認 められる改変」（著作権法２０条２項４号）に該当すると主張する。 そこで検討するに、原告写真１及び２は、列車が川に架かる鉄橋を走行す る様子を、列車をほぼ中心に据え、周囲に霧のかかった川及び連なる山々を 配置し、列車と比較して周囲の川及び山を大きく写すような横長の構図で撮＼n影されたものであり、これらの点について創作性を認めることができる。そ して、被告写真１及び２は、上記のような原告写真１及び２の上下左右をト リミングして正方形にし、それらに写し出された左右の山を大きく切り取っ たものである。そうすると、被告が被告写真１及び２を作成したことにより、 原告写真１及び２について、その著作者である原告の意に反し、上記のとお り創作性の認められる表現部分に実質的な改変が加えられたことは明らかで＼nあって、これが原告写真１及び２の創作性及び特徴を害さないものというこ とはできない。 また、本件全証拠によっても、被告が被告のインスタグラム上のアカウン トにおいて掲載するために原告写真１及び２をトリミングすることについて、 正当な理由を基礎付ける事実は認められないから、被告による上記改変が 「やむを得ないと認められる改変」に該当するとは認められない。
・・・
前記前提事実(1)のとおり、原告が撮影した原告写真１及び２は「写真の著 作物」に該当するから、原告は、原告写真１及び２に係る氏名表示権を有す＼nるところ、被告は、前記前提事実(3)のとおり、原告写真１及び２をそれぞれ トリミングして被告写真１及び２を作成した上、前記前提事実(4)のとおり、 被告のツイッター上のアカウントにおいて、原告の氏名を表示することなく＼n被告写真１の掲載を含む本件投稿１をし、また、被告のインスタグラム上の アカウントにおいて、原告の氏名を表示することなく被告写真１及び２の掲＼n載を含む本件投稿２及び３をしたものである。 したがって、被告は、原告写真１及びに２に係る原告の氏名表示権を侵害＼nしたと認めるのが相当である。
(2) これに対して、被告は、原告写真１及び２には原告に著作権があることを 示す原告のウォーターマークの表示はなく、被告がこれを削除したものでは＼nないし、被告写真１に記載された「Ｂ以下省略」は被告のアカウント名でも 本名でもないから、これによって被告写真１の著作権者が被告であると理解 されるとはいえないと主張する。 しかし、氏名表示権とは、「その著作物の公衆への提供若しくは提示に際＼nし、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表＼示し ないこととする権利」（著作権法１９条１項）をいうところ、前記前提事実
(4)のとおり、被告写真１及び２の掲載を含む本件投稿１ないし３において、 原告の氏名は表示されていなかったものであり、原告写真１及び２に原告の＼n氏名が記載されていなかったからといって、原告が、原告写真１及び２を公 衆に提示するに際し、自身の氏名を著作者名として表示しない意思を有して＼nいたということはできず、本件全証拠によっても、そのような意思を有して いたとは認められない。
前記前提事実(1)のとおり、原告が撮影した原告写真１及び２は「写真の著 作物」（著作権法１０条１項８号）に該当するから、原告は、原告写真１及 び２に係る同一性保持権を有するところ、前記前提事実(3)のとおり、被告は、 原告写真１の上下左右を正方形になるようにトリミングして被告写真１を、 原告写真２の上下左右を正方形になるようにトリミングして被告写真２を、 それぞれ作成したものである。 したがって、被告は、原告写真１及び２に係る原告の同一性保持権を侵害 したと認めるのが相当である。
(2) これに対して、被告は、原告写真１及び２の中央位置はそのままにし、イ ンスタグラムの仕様に合わせて正方形にトリミングしたものであり、原告写 真１及び２の創作性及び特徴を害したものではないし、「やむを得ないと認 められる改変」（著作権法２０条２項４号）に該当すると主張する。 そこで検討するに、原告写真１及び２は、列車が川に架かる鉄橋を走行す る様子を、列車をほぼ中心に据え、周囲に霧のかかった川及び連なる山々を 配置し、列車と比較して周囲の川及び山を大きく写すような横長の構図で撮＼n影されたものであり、これらの点について創作性を認めることができる。そ して、被告写真１及び２は、上記のような原告写真１及び２の上下左右をト リミングして正方形にし、それらに写し出された左右の山を大きく切り取っ たものである。そうすると、被告が被告写真１及び２を作成したことにより、 原告写真１及び２について、その著作者である原告の意に反し、上記のとお り創作性の認められる表現部分に実質的な改変が加えられたことは明らかで＼nあって、これが原告写真１及び２の創作性及び特徴を害さないものというこ とはできない。 また、本件全証拠によっても、被告が被告のインスタグラム上のアカウン トにおいて掲載するために原告写真１及び２をトリミングすることについて、 正当な理由を基礎付ける事実は認められないから、被告による上記改変が 「やむを得ないと認められる改変」に該当するとは認められない。
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前記前提事実(1)のとおり、原告が撮影した原告写真１及び２は「写真の著 作物」に該当するから、原告は、原告写真１及び２に係る氏名表示権を有す＼nるところ、被告は、前記前提事実(3)のとおり、原告写真１及び２をそれぞれ トリミングして被告写真１及び２を作成した上、前記前提事実(4)のとおり、 被告のツイッター上のアカウントにおいて、原告の氏名を表示することなく＼n被告写真１の掲載を含む本件投稿１をし、また、被告のインスタグラム上の アカウントにおいて、原告の氏名を表示することなく被告写真１及び２の掲＼n載を含む本件投稿２及び３をしたものである。 したがって、被告は、原告写真１及びに２に係る原告の氏名表示権を侵害＼nしたと認めるのが相当である。
(2) これに対して、被告は、原告写真１及び２には原告に著作権があることを 示す原告のウォーターマークの表示はなく、被告がこれを削除したものでは＼nないし、被告写真１に記載された「Ｂ以下省略」は被告のアカウント名でも 本名でもないから、これによって被告写真１の著作権者が被告であると理解 されるとはいえないと主張する。 しかし、氏名表示権とは、「その著作物の公衆への提供若しくは提示に際＼nし、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表＼示し ないこととする権利」（著作権法１９条１項）をいうところ、前記前提事実
(4)のとおり、被告写真１及び２の掲載を含む本件投稿１ないし３において、 原告の氏名は表示されていなかったものであり、原告写真１及び２に原告の＼n氏名が記載されていなかったからといって、原告が、原告写真１及び２を公 衆に提示するに際し、自身の氏名を著作者名として表示しない意思を有して＼nいたということはできず、本件全証拠によっても、そのような意思を有して いたとは認められない。
2022.05.12
令和3(ネ)10072 特許権侵害行為差止請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和4年4月28日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
知財高裁1部は、共同侵害あり、無効理由なしとした1審判断を維持しました。
前記(1)の認定事実によれば、1)控訴人アンカー及び控訴人ジョウズは、 いずれも中国法人の中国アンカー社を中核企業とする国際的な企業グル ープ「Ａｎｋｅｒグループ」の日本法人であり、控訴人ジョウズの全株 式は、中国アンカー社の完全子会社である POWER MOBILE LIFE、 LLC が 保有していること、2)控訴人ジョウズの設立当時（平成３０年２月２８ 日）の代表取締役は、控訴人アンカーの代表＼取締役と同一人（Ａ）であ ったこと、3)控訴人ジョウズの本店所在地のオフィスの利用契約は、控 訴人アンカーが契約し、同年４月１６日、控訴人ジョウズに契約上の地 位が譲渡されたものであり、かつ、利用契約上の利用者はＡ１名のみで あること、4)令和元年９月時点の控訴人ジョウズの従業員数は２名であ り、そのうちの１名のＢは、平成３０年４月から平成３１年４月末まで 控訴人アンカーに在籍し、令和元年５月から控訴人ジョウズに在籍して いたこと、5)控訴人ジョウズと控訴人アンカーは、控訴人ジョウズ設立 日の翌日の平成３０年３月１日付けで、控訴人ジョウズが控訴人アンカ ーに対し、控訴人ジョウズの喫煙具製品の開発補助業務及びそれに付随 する一切の業務、喫煙具製品のマーケティング及びそれに付随する一切 の業務、会計事務及び経営管理に関する一切の業務、その他控訴人ジョ ウズと控訴人アンカーの協議の上決定された業務の全部又は一部を委託 する旨の本件業務委託契約を締結したこと、6)被告製品は、同年６月以 降、控訴人ジョウズのウェブサイトで販売が開始され、同年１１月当時 には、アマゾンサイト及び楽天市場のサイトで、控訴人ジョウズを販売 者として販売されており、また、被告製品の輸入手続は、控訴人ジョウ ズを輸入者として行われたこと（乙１４、３７）、7)アマゾンサイトでは、 被告商品について、「米国・日本・欧州のＥＣ市場において、スマートフ ォン・タブレット関連製品でトップクラスの販売実績を誇る『Ａｎｋｅ ｒ』のサポートのもと、精密かつ均一な温度管理と・・・最適な加熱環境を 作り出し、たばこ本来の香りと味を忠実に再現」などと紹介され（甲４ の１、５の１）、また、Ａｎｋｅｒグループのオフィシャルストアの海外 のウェブサイトでは、被告製品が「Ａｎｋｅｒ Ｊｏｕｚ ２０」など として販売されていたこと（甲１４）、8)被告製品１及び２の記者発表に＼n関する同年６月２０日付け記事等（甲１３の１ないし４）には、「Ａｎｋ ｅｒグループが技術的にサポートしたことから、アンカー・ジャパンの Ａ社長がジョウズ・ジャパンの代表取締役を兼任する」などと掲載され、＼n被告製品３の記者発表に関する２０１９年（平成３１年）４月９日付け＼n記事（甲３２）には、当時控訴人アンカーの従業員であったＢが「ジョ ウズ・ジャパン株式会社事業戦略本部マネジャー」との肩書きでプレゼ ンテーションを行ったことが掲載されたことが認められる。
上記認定の控訴人ジョウズと控訴人アンカーの人的及び物的な結合関 係（1)ないし4)）、控訴人ジョウズの控訴人アンカーに対する本件業務委 託契約に基づく委託業務の範囲が控訴人ジョウズの業務全般にわたって いること（5)）、被告製品の広告宣伝の態様（7)、8)）その他前記(1)認定 の諸事情を総合考慮すると、控訴人ジョウズと控訴人アンカーは、被告 製品の販売等に関し、緊密な一体関係があるものと認められるから、被 告製品の販売及びその輸入手続が控訴人ジョウズ名義で行われていたこ と（6)）を勘案しても、控訴人ジョウズと控訴人アンカーは、平成３０ 年６月以降、共同して被告製品の販売等を行っていたものと認めるのが 相当である。
そして、被告製品は、被告方法の使用に用いる物であって、本件発明 １による「課題の解決に不可欠なもの」に該当することは、前記のとお りであるところ、控訴人らは、遅くとも、本件仮処分命令の送達により、 本件発明１が特許発明であること及び被告製品が方法の発明である本件 発明１の実施に用いられることを知ったものと認められるから、控訴人 らによる被告製品の上記販売等の行為は、本件発明２に係る本件特許権 の侵害（直接侵害）に該当するとともに、本件発明１に係る本件特許権 の間接侵害（特許法１０１条５号）に該当するものと認められる。 したがって、控訴人らについて本件特許権侵害の共同不法行為が成立 するものと認められる。
・・・
そこで検討するに、本件業務委託契約書には、控訴人ジョウズは控訴人 アンカーに対し業務委託料として毎月１００万円に消費税相当額を加算 した額を支払う旨の条項（５条１項）があり、同条項によれば、控訴人ア ンカーの業務委託料は固定額であるといえるが、一方で、前記(2)認定のと おり、控訴人ジョウズと控訴人アンカーは、被告製品の販売等に関し、緊 密な一体関係があるものと認められるから、控訴人アンカーの業務委託料 が固定額であるからといって、控訴人アンカーが被告製品の販売等に関す る業務を一切行っていないということはできない。
前記(1)の認定事実によれば、1)控訴人アンカー及び控訴人ジョウズは、 いずれも中国法人の中国アンカー社を中核企業とする国際的な企業グル ープ「Ａｎｋｅｒグループ」の日本法人であり、控訴人ジョウズの全株 式は、中国アンカー社の完全子会社である POWER MOBILE LIFE、 LLC が 保有していること、2)控訴人ジョウズの設立当時（平成３０年２月２８ 日）の代表取締役は、控訴人アンカーの代表＼取締役と同一人（Ａ）であ ったこと、3)控訴人ジョウズの本店所在地のオフィスの利用契約は、控 訴人アンカーが契約し、同年４月１６日、控訴人ジョウズに契約上の地 位が譲渡されたものであり、かつ、利用契約上の利用者はＡ１名のみで あること、4)令和元年９月時点の控訴人ジョウズの従業員数は２名であ り、そのうちの１名のＢは、平成３０年４月から平成３１年４月末まで 控訴人アンカーに在籍し、令和元年５月から控訴人ジョウズに在籍して いたこと、5)控訴人ジョウズと控訴人アンカーは、控訴人ジョウズ設立 日の翌日の平成３０年３月１日付けで、控訴人ジョウズが控訴人アンカ ーに対し、控訴人ジョウズの喫煙具製品の開発補助業務及びそれに付随 する一切の業務、喫煙具製品のマーケティング及びそれに付随する一切 の業務、会計事務及び経営管理に関する一切の業務、その他控訴人ジョ ウズと控訴人アンカーの協議の上決定された業務の全部又は一部を委託 する旨の本件業務委託契約を締結したこと、6)被告製品は、同年６月以 降、控訴人ジョウズのウェブサイトで販売が開始され、同年１１月当時 には、アマゾンサイト及び楽天市場のサイトで、控訴人ジョウズを販売 者として販売されており、また、被告製品の輸入手続は、控訴人ジョウ ズを輸入者として行われたこと（乙１４、３７）、7)アマゾンサイトでは、 被告商品について、「米国・日本・欧州のＥＣ市場において、スマートフ ォン・タブレット関連製品でトップクラスの販売実績を誇る『Ａｎｋｅ ｒ』のサポートのもと、精密かつ均一な温度管理と・・・最適な加熱環境を 作り出し、たばこ本来の香りと味を忠実に再現」などと紹介され（甲４ の１、５の１）、また、Ａｎｋｅｒグループのオフィシャルストアの海外 のウェブサイトでは、被告製品が「Ａｎｋｅｒ Ｊｏｕｚ ２０」など として販売されていたこと（甲１４）、8)被告製品１及び２の記者発表に＼n関する同年６月２０日付け記事等（甲１３の１ないし４）には、「Ａｎｋ ｅｒグループが技術的にサポートしたことから、アンカー・ジャパンの Ａ社長がジョウズ・ジャパンの代表取締役を兼任する」などと掲載され、＼n被告製品３の記者発表に関する２０１９年（平成３１年）４月９日付け＼n記事（甲３２）には、当時控訴人アンカーの従業員であったＢが「ジョ ウズ・ジャパン株式会社事業戦略本部マネジャー」との肩書きでプレゼ ンテーションを行ったことが掲載されたことが認められる。
上記認定の控訴人ジョウズと控訴人アンカーの人的及び物的な結合関 係（1)ないし4)）、控訴人ジョウズの控訴人アンカーに対する本件業務委 託契約に基づく委託業務の範囲が控訴人ジョウズの業務全般にわたって いること（5)）、被告製品の広告宣伝の態様（7)、8)）その他前記(1)認定 の諸事情を総合考慮すると、控訴人ジョウズと控訴人アンカーは、被告 製品の販売等に関し、緊密な一体関係があるものと認められるから、被 告製品の販売及びその輸入手続が控訴人ジョウズ名義で行われていたこ と（6)）を勘案しても、控訴人ジョウズと控訴人アンカーは、平成３０ 年６月以降、共同して被告製品の販売等を行っていたものと認めるのが 相当である。
そして、被告製品は、被告方法の使用に用いる物であって、本件発明 １による「課題の解決に不可欠なもの」に該当することは、前記のとお りであるところ、控訴人らは、遅くとも、本件仮処分命令の送達により、 本件発明１が特許発明であること及び被告製品が方法の発明である本件 発明１の実施に用いられることを知ったものと認められるから、控訴人 らによる被告製品の上記販売等の行為は、本件発明２に係る本件特許権 の侵害（直接侵害）に該当するとともに、本件発明１に係る本件特許権 の間接侵害（特許法１０１条５号）に該当するものと認められる。 したがって、控訴人らについて本件特許権侵害の共同不法行為が成立 するものと認められる。
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そこで検討するに、本件業務委託契約書には、控訴人ジョウズは控訴人 アンカーに対し業務委託料として毎月１００万円に消費税相当額を加算 した額を支払う旨の条項（５条１項）があり、同条項によれば、控訴人ア ンカーの業務委託料は固定額であるといえるが、一方で、前記(2)認定のと おり、控訴人ジョウズと控訴人アンカーは、被告製品の販売等に関し、緊 密な一体関係があるものと認められるから、控訴人アンカーの業務委託料 が固定額であるからといって、控訴人アンカーが被告製品の販売等に関す る業務を一切行っていないということはできない。
◆判決本文
1審はこちらです。
◆令和2(ワ)4332
関連事件です。
◆令和1(行ケ)10174
関連カテゴリー
>> その他特許
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2022.05.12
令和3(行ケ)10097 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年4月28日 知的財産高等裁判所
補正前後の請求項に係る発明が一対一又はこれに準ずるような対応関係にない補正が限定的減縮（特17-2第5項）に該当するかが争われました。裁判所は、該当しないとした審決を維持しました。
ア 特許法１７条の２第５項は、拒絶査定不服審判を請求する場合において、 その審判の請求と同時に特許請求の範囲についてする補正（同条１項ただし 書４号）は、同条５項１号から４号までのいずれかの事項を目的とするもの に限ると規定し、同項２号は、「特許請求の範囲の減縮」（同法３６条５項の 規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するも のであって、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該 請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同 一であるものに限る。）と規定している。同法１７条の２第５項の趣旨は、拒 絶査定を受け、拒絶査定不服審判の請求と同時にする特許請求の範囲の補正 について、既に行った先行技術文献調査の結果等を有効利用できる範囲内に 制限することにより、迅速な審査を行うことができるようにしたことにある ものと解される。このような同項の趣旨及び同項２号の文言に照らすと、補 正が「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するというためには、 補正後の請求項が補正前の請求項の発明特定事項を限定した関係にあること が必要であり、その判断に当たっては、補正後の請求項が補正前のどの請求 項と対応関係にあるかを特定し、その上で、補正後の請求項が補正前の当該 請求項の発明特定事項を限定するものかどうかを判断すべきものと解される。 また、補正により新しい請求項を追加する増項補正であっても、補正後の新 しい請求項がそれと対応関係にある補正前の特定の請求項の発明特定事項を 限定するものであれば、「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当す るものと解される。 以上を前提に、補正事項１が「特許請求の範囲の減縮」を目的とするもの に該当するかどうかについて判断する。
・・・
ア 前記(1)ウ認定のとおり、本件補正後の請求項８は、本件補正前の請求項１ ０と対応関係にあることが認められる。 しかるところ、前記(1)ウ認定のとおり、本件補正後の請求項８は、本件補 正前の請求項１０の発明特定事項から、「前記ストラップセンサが、前記スト ラップの第１の部分に備えられた１個以上の第１接点と、前記ストラップの 第２の部分に備えられた１個以上の第２接点とを備えるか、あるいは、第１ 接点および第２接点と通信可能であり、第１接点のうちの１個以上が、第２＼n接点のうちの１個以上と選択的に接触可能であり、前記ストラップが閉じら＼nれるか固定されたときに、第１接点の１個以上および第２接点の１個以上の 間の接触により測定回路を完成させるように構成されている導体によって、＼n第１接点と第２接点とが結合されて、該システムが、前記ストラップセンサ によって測定された前記測定回路の少なくとも１つの電気特性に基づいて、 前記ストラップの前記調整位置、周囲長さ、形状、または長さを特定するよ うに構成されている」との構＼成を削除した請求項であるところ、この削除に よって、本件補正前の請求項１０の発明特定事項を限定したものと認めるこ とはできず、かえって、本件補正前の請求項１０に係る発明を上位概念化し たものといえるから、補正事項１は、「特許請求の範囲の減縮」を目的とする ものと認められない。
イ これに対し原告は、1)本件補正後の請求項８は、本件補正後の請求項１な いし７に従属し、本件補正前の請求項１に内的付加に相当する追加的要件を 規定したものであるから、本件補正前の請求項１に記載した発明を特定する ために必要な事項を限定するものである、2)本件拒絶理由通知では、本件補 正前の請求項１について新規性及び進歩性などの実体的要件に関する拒絶理 由の指摘はなく、本件補正前の請求項１に特許性が認められていることから すると、本件補正後の請求項８は、本件補正前の請求項１に対する従前の審 査内容に沿って特許性を具備するものといえるから、本件補正前の請求項１ についての審査を十分に有効活用して、補正された発明の審査を行うことが＼n可能であり、新たな先行技術調査等を要求することで審査遅延などの事態を＼n生じさせないことも明らかである、3)厳密には、本件補正後の請求項８は、 本件補正前の請求項１と一対一で対応する請求項ではないとしても、これに 準ずるような対応関係に立つものであり、補正事項１は、既にされた審査結 果を有効に活用できる範囲内で補正を認めることとした特許法１７条の２第 ５項の制度趣旨に反するものではなく、同項２号が許容する増項補正に相当 するから、本件補正前の請求項１との関係で「特許請求の範囲の減縮」（同号） を目的とするものに該当する旨主張する。
しかしながら、前記(1)エで説示したとおり、本件補正後の請求項８は、本 件補正前の請求項１と一対一で対応する請求項に該当しないのはもとより、 これに準ずるような対応関係に立つものと認めることはできないから、この 点において、原告の上記主張は、その前提を欠くものである。 また、前記アで説示したとおり、本件補正後の請求項８は、本件補正前の 請求項１０の発明特定事項の構成の一部を削除した請求項であるが、本件に＼nおいては、本件補正前の請求項１０の発明特定事項から上記構成を削除した＼n請求項について、サポート要件等の記載要件の審査が行われた形跡はうかが われず、かかる審査が新たに必要となるものと考えられるから、本件補正後 の請求項８は、本件補正前の請求項１に対する従前の審査内容に沿って特許 性を具備するものと直ちにいえるものではなく、この点においても、原告の 上記主張は、その前提を欠くものである。
ア 特許法１７条の２第５項は、拒絶査定不服審判を請求する場合において、 その審判の請求と同時に特許請求の範囲についてする補正（同条１項ただし 書４号）は、同条５項１号から４号までのいずれかの事項を目的とするもの に限ると規定し、同項２号は、「特許請求の範囲の減縮」（同法３６条５項の 規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するも のであって、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該 請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同 一であるものに限る。）と規定している。同法１７条の２第５項の趣旨は、拒 絶査定を受け、拒絶査定不服審判の請求と同時にする特許請求の範囲の補正 について、既に行った先行技術文献調査の結果等を有効利用できる範囲内に 制限することにより、迅速な審査を行うことができるようにしたことにある ものと解される。このような同項の趣旨及び同項２号の文言に照らすと、補 正が「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するというためには、 補正後の請求項が補正前の請求項の発明特定事項を限定した関係にあること が必要であり、その判断に当たっては、補正後の請求項が補正前のどの請求 項と対応関係にあるかを特定し、その上で、補正後の請求項が補正前の当該 請求項の発明特定事項を限定するものかどうかを判断すべきものと解される。 また、補正により新しい請求項を追加する増項補正であっても、補正後の新 しい請求項がそれと対応関係にある補正前の特定の請求項の発明特定事項を 限定するものであれば、「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当す るものと解される。 以上を前提に、補正事項１が「特許請求の範囲の減縮」を目的とするもの に該当するかどうかについて判断する。
・・・
ア 前記(1)ウ認定のとおり、本件補正後の請求項８は、本件補正前の請求項１ ０と対応関係にあることが認められる。 しかるところ、前記(1)ウ認定のとおり、本件補正後の請求項８は、本件補 正前の請求項１０の発明特定事項から、「前記ストラップセンサが、前記スト ラップの第１の部分に備えられた１個以上の第１接点と、前記ストラップの 第２の部分に備えられた１個以上の第２接点とを備えるか、あるいは、第１ 接点および第２接点と通信可能であり、第１接点のうちの１個以上が、第２＼n接点のうちの１個以上と選択的に接触可能であり、前記ストラップが閉じら＼nれるか固定されたときに、第１接点の１個以上および第２接点の１個以上の 間の接触により測定回路を完成させるように構成されている導体によって、＼n第１接点と第２接点とが結合されて、該システムが、前記ストラップセンサ によって測定された前記測定回路の少なくとも１つの電気特性に基づいて、 前記ストラップの前記調整位置、周囲長さ、形状、または長さを特定するよ うに構成されている」との構＼成を削除した請求項であるところ、この削除に よって、本件補正前の請求項１０の発明特定事項を限定したものと認めるこ とはできず、かえって、本件補正前の請求項１０に係る発明を上位概念化し たものといえるから、補正事項１は、「特許請求の範囲の減縮」を目的とする ものと認められない。
イ これに対し原告は、1)本件補正後の請求項８は、本件補正後の請求項１な いし７に従属し、本件補正前の請求項１に内的付加に相当する追加的要件を 規定したものであるから、本件補正前の請求項１に記載した発明を特定する ために必要な事項を限定するものである、2)本件拒絶理由通知では、本件補 正前の請求項１について新規性及び進歩性などの実体的要件に関する拒絶理 由の指摘はなく、本件補正前の請求項１に特許性が認められていることから すると、本件補正後の請求項８は、本件補正前の請求項１に対する従前の審 査内容に沿って特許性を具備するものといえるから、本件補正前の請求項１ についての審査を十分に有効活用して、補正された発明の審査を行うことが＼n可能であり、新たな先行技術調査等を要求することで審査遅延などの事態を＼n生じさせないことも明らかである、3)厳密には、本件補正後の請求項８は、 本件補正前の請求項１と一対一で対応する請求項ではないとしても、これに 準ずるような対応関係に立つものであり、補正事項１は、既にされた審査結 果を有効に活用できる範囲内で補正を認めることとした特許法１７条の２第 ５項の制度趣旨に反するものではなく、同項２号が許容する増項補正に相当 するから、本件補正前の請求項１との関係で「特許請求の範囲の減縮」（同号） を目的とするものに該当する旨主張する。
しかしながら、前記(1)エで説示したとおり、本件補正後の請求項８は、本 件補正前の請求項１と一対一で対応する請求項に該当しないのはもとより、 これに準ずるような対応関係に立つものと認めることはできないから、この 点において、原告の上記主張は、その前提を欠くものである。 また、前記アで説示したとおり、本件補正後の請求項８は、本件補正前の 請求項１０の発明特定事項の構成の一部を削除した請求項であるが、本件に＼nおいては、本件補正前の請求項１０の発明特定事項から上記構成を削除した＼n請求項について、サポート要件等の記載要件の審査が行われた形跡はうかが われず、かかる審査が新たに必要となるものと考えられるから、本件補正後 の請求項８は、本件補正前の請求項１に対する従前の審査内容に沿って特許 性を具備するものと直ちにいえるものではなく、この点においても、原告の 上記主張は、その前提を欠くものである。
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2022.05. 5
平成30(ネ)10034 特許権侵害差止請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和4年3月14日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
1審は技術的範囲に属しないと判断しました。控訴人は均等侵害を追加主張しましたが、知財高裁は均等侵害を検討するまでもなく、技術的範囲に属するとして、約8900万円の損害を認定しました。計算は1項と3項の合算が、2項の侵害よりも多いとしてそちらが採用されています。
上記の各種実験結果によると、被告製品は、長時間の塩水噴霧試験（乙 １４実験）、試験紙を用いた湿気の流入実験（乙１９実験、乙２０実験） の結果からすると、端部部材だけで外部雰囲気（湿気や水等の流体物） の流入を遮断するものとはいえないが、同じ場所に１０数滴の液体を滴 下したり（乙１５実験の第２実験）、連続して液体を注入したり（甲４ ９実験の実験２）、液体を滴下後に強い衝撃を加える（乙１５実験の第 ３実験、甲４９実験の実験３）といった条件がない限り、少量の水滴を 滴下した実験では、端部部材だけでも液体の流入は抑制されており（甲 ３３実験、甲４９実験の実験１）、また、湿気の流入も短時間であれば 抑制されている（甲５８実験の試験１及び試験２）ことからすると、被 告製品の端部部材は外部雰囲気（湿気や水等）の進入を抑制するものと いえる（なお、乙１５実験の第１実験は、被告製品の端部部材及びＯリ ングのみならず弁本体側のＯリングも外しており、甲５０実験の試験結 果からすると、上記認定を左右するものではなく、また、乙１６実験は、 圧縮機の取付孔側面に穴を穿設しており、実験条件の前提が異なるため、 上記認定を左右するものではない。）。
また、乙１実験、乙１４実験、甲４９実験、甲５８実験、乙１９実験 及び乙２０実験の試験結果によれば、端部部材とシール部材（Ｏリング） を備えた被告製品においては、外部雰囲気（湿気や水等）の流入が完全 に抑制されていることが認められる。 そうすると、被告製品は、端部部材（H）をボディ の上部側の開口部 に嵌合させることにより外部雰囲気の流入を抑制し、シール部材 の構＼n成を備えることにより、ボディ と取付孔の間を密封して外部雰囲気の 流入をより抑制する効果を奏するものであるから、被告製品は、構成要＼n件Ｂ６の「『密封』嵌合」の文言も充足する。 したがって、被告製品は、構成要件Ｂ６を充足する。＼n
・・・
引用に係る原判決第３の【原告の主張】及び【被告の主張】の各 のと おり、被告製品の構成につき、控訴人は、原判決別紙被告製品目録（原告）＼n（以下「原告作成目録」という。）記載のとおりであると、被控訴人は、 同被告製品目録（被告）（以下「被告作成目録」という。）記載のとおり であるとそれぞれ主張する。原告作成目録の写真２と被告作成目録の写真 １がそれぞれ被告製品の外観形状を、原告作成目録の図１と被告作成目録 の写真２がそれぞれ同内部構造を明らかにするものであるところ、これら＼nを対比すると、被告製品の構成部材の名称や配置についてはほぼ争いがな＼nく、争いがあるのは、ソレノイドと弁本体の境界をどの部分と位置付ける＼nかに関してのみであり、この点に関する当事者双方の主張は、上記原判決 第３の【原告の主張】及び【被告の主張】の各 及び のとおりである。 そこで、原告作成目録の図１と被告作成目録の写真２を見ると、いずれ においても構成要件Ｂ８の「プランジャ」は「プランジャ 」、「バルブ」 は「弁本体（V）」、「ロッド」は「作動ロッド 」にそれぞれ当たり、「作 動ロッド 」は電磁コイル を含むボディ やシール部材 より下部まで 上下に可動する構成となっている。そして、前記アにおいて説示したとお＼nり、ロッドは、本件発明におけるソレノイドの一部を構＼成するものといえ るから、本件発明における「ソレノイド」部は、控訴人が主張するとおり、＼n原告作成目録の図１の「ソレノイド 」の矢印で示される範囲までを指す ものと理解するのが相当である。そうすると、同図１のとおり、被告製品 におけるシール部材 は、本件発明との対比におけるソレノイド の部分 （ソレノイド の下端側である弁本体（V）側）の外周に設けられたもので あり、弁本体（V）からの流体の進入を防止するものであるといえる。
・・・
被告製品は、構成要件Ｂ６及びＣを充足するものであり、その他の構＼成要 件の充足性については引用に係る原判決の第２の２ のとおりであるから、 争点２（均等論）について判断するまでもなく、本件発明の技術的範囲に属 するものである。
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被告製品の実施料率について判断する。 甲７９報告書によれば、日本国内で特許出願を行った国内企業・団体 のうち上位となっている企業・団体（対象２０３１件）及び株式会社帝 国データバンク保有データ信用調査報告書ファイル（約１４３万社収録） の中からライセンス契約を実施していると判断できる企業（対象９７５ 件）につき、重複データを削除した合計３００６件を調査対象とし、平 成２１年１１月５日から平成２２年２月１５日までを調査対象期間とし て、技術分類別ロイヤルティ率のアンケート調査を実施した結果（有効 回答は５６３件）によると、本件発明に最も近い技術分野である「精密 機械」のロイヤルティ率は、最大値９．５％、最小値０．５％、平均値 ３．５％であった（同報告書５２頁）ことが認められる。また、同報告 書によると、実施料の決定要因の重要度としては、1)当事者におけるラ イセンスの必要性、2)ライセンス対象（特許権の評価）の重要度が高い ことが挙げられている。
なお、控訴人は、前記第２の４ ウ【控訴人の主張】 のとおり、平 成４年度から平成１０年までのデータによる実施料率〔第５版〕データ や平成１０年３月３０日言渡しの別件判決の説示を基にした主張もする が、平成２７年から平成３０年までの間の実施料率を問題とする本件で は参考とならず、採用の限りではない。
本件発明の特許請求の範囲及び本件明細書の記載を総合すると、本件 発明は、「ソレノイド」を備えた制御弁の発明であるが、その特徴的部＼n分は、1)アッパーブレードの外側で取付孔に嵌合して取付孔の開口部を 塞ぐ端部部材と、2)取付孔と端部部材との間に配置されるシール部材の ２つの構成を採用したことにあり、これらの構＼成によって、外部雰囲気 （湿気や水等の流体）の進入が抑制されて、ソレノイドの耐食性を向上＼nさせるとともに、ハウジングの取付孔に挿入するだけで正確な位置決め ができ、ボルトによるハウジングへの締結等も不要となり、取付性が向 上するという効果を奏するものである。 これに対し、相手方ハウジング部材に取付孔を設けてこの部分に容量 制御弁を挿入するという技術は、本件発明の出願時には公知の技術であ る（乙８、９）。また、シール部材の配置については、原告製品２のよ うに、取付孔と端部部材の間のシール部材を設けることなく、腐食防止 のために鉄系材料にメッキを施して可変容量制御弁の耐久性を保つ代替 技術（従来技術。本件明細書の【００１１】）があることから、ソレノ＼nイドの耐食性の向上という観点からいえば、当事者のライセンスの必要 性の程度が高いとはいえず、特許としての重要度も高いとはいえない。 そして、被控訴人が●●●社向けに作成した、原告製品２との比較を 含む被告製品のプレゼンテーション資料（乙２５）には、重要設計項目 として、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●が 挙げられているように、弁本体の機能や動作性等が重視され、本件発明＼nの上記特徴的部分については何ら言及されていないから、被告製品にお ける本件発明の実施の程度及びその価値は相対的に低いと言わざるを得 ない。
以上のような本件各事情を総合すると、前記 のとおり、控訴人と被 控訴人は、可変容量制御弁の分野では国際的にシェアを分かち合う競業 関係にあるといった事情を考慮しても、被告製品における本件特許の実 施料率は２％程度であると認めるのが相当である。 ウ ところで、前記 アのとおり、本件特許は控訴人及び●●●●●●の共 有関係にあり、その持分割合について両社で特段の合意がされたと認める に足りないから、民法２５０条により共有持分は相等しい割合に推定され る。 そうすると、特許法１０２条３項による損害は、以下の計算式のとおり、 ●●●●●円であると認定するのが相当である。
[計算式] ●●●●●●●●●●●●●●●●●●
特許法１０２条１項による損害について
・・・
ｃ 原告製品２の限界利益額に関する覆滅事由について
前記３ イ のとおり、本件発明は、「ソレノイド」を備えた制御＼n弁の発明であるが、その特徴的部分は、1)アッパープレートの外側で 取付孔に嵌合して取付孔の開口部を塞ぐ耐食性材料による端部部材と、 2)取付孔と端部部材の間に配置されるシール部材の２つの構成を採用＼nしたことにあり、これらの構成によって、外部雰囲気（湿気や水等の＼n流体）の進入が抑制されて、ソレノイドの耐食性を向上させるととも＼nに、ハウジングの取付孔に挿入するだけで正確な位置決めができ、ボ ルトによるハウジングへの締結等も不要となり、取付性が向上すると いう効果を奏するものである。
前記 ウ のとおり、原告製品２は、取付性の向上及び端部部材に よる外部雰囲気（湿気や水等の流体）の進入の抑制といった本件発明 の作用効果を備えているといえるが、アッパープレードの外側で取付 孔に嵌合して取付孔の開口部を塞ぐ耐食性材料による端部部材を備え ている（上記1)を備える。）ものの、端部部材と取付孔との間のシー ル部材（Ｏリング）を備えておらず（上記2)を備えておらず）、腐食 防止のために鉄系材料にメッキを施している。また、原告製品２は、 自動車に搭載するソレノイドを有する可変容量コンプレッサ制御弁で＼nある以上、自動車メーカーとしては、外部雰囲気の進入の抑制という よりは、原告製品２の制御弁としての機能及び動作性に最も着目する＼nものといえる。 このように、原告製品２は、本件発明の従来技術の課題とされてい る、耐食性を必要とする構成部材にメッキ処理を施したものであるこ＼nとや、原告製品２は可変容量コンプレッサ容量制御弁であって、制御 弁としての機能及び動作性の点に強い顧客吸引力があるといえるから、＼n原告製品２の販売によって得られる限界利益の全額を控訴人の逸失利 益と認めるのは相当ではないところ、原告製品２が備える機能等や顧＼n客誘引力等の本件諸事情を総合考慮すると、事実上推定される限界利 益の全額から９５％の覆滅を認めるのが相当である。
・・・
エ 控訴人が販売することができないとする事情
特許法１０２条１項１号に規定するところの侵害品の譲渡数量の全部又 は一部に相当する数量を特許権者等が販売することができないとする事 情は、侵害行為と特許権者等の製品の販売減少と相当因果関係を阻害する 事情であり、例えば、1)特許権者と侵害者の業務態様や価格等に相違が存 在すること（市場の非同一性）、2)市場における競合品の存在、3)侵害者 の営業努力（ブランド力、宣伝広告）、4)侵害品及び特許権者の製品の機 能（機能＼、デザイン等特許発明以外の特徴）に相違が存在すること等の事 情がこれに該当するというべきである（前掲知財高裁大合議判決）。 以下これを前提として検討する。
前記第２の４ ア【被控訴人の主張】 ａのとおり、被控訴人は、「販 売することができない事情」として、●●●社の前身である●●●社及 び同社が買収した●社と被控訴人との間では、長年の取引関係があり、 被控訴人は、こうした取引関係を通じて構築された信頼関係に基づいて、＼n●●●社との間で年間●●●●個に及ぶ被告製品の取引を行ってきたが、 控訴人は、●●●社の事業領域については何らの商圏を有していなかっ たのであるから、容量制御弁を年間●●●●個生産する能力があるとし＼nても、せいぜい従前●●●社に納入していた程度の数量である●●万個 程度の数量しか販売することができなかったというべきである旨主張す る。
確かに、被控訴人は、●●●社の前身である●●●社及び●社、●● ●●社と長年の取引関係にあり、価格競争や開発対応等の点で表彰を受＼nけるなど、一定の信頼関係を築いてきたこと（乙３６ないし４０）は認 められるものの、前記 カ及びキのとおり、●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●、こうした事情に照らせば、原告製品２ について本件侵害期間より前の期間に納入していた数量の限度でしか 販売することができなかったとはいえないから、被控訴人の上記主張は 理由がない。
前記第２の４ ア【被控訴人の主張】 ｂのとおり、被控訴人は、「販 売することができない事情」として、●●●社は、防水手段についてメ ッキ処理で行うか、端部部材へのシール部材の装着で行うかについては 全く重視しておらず、被告製品が本件発明の技術的範囲に属すると被控 訴人において認識すれば、「メッキ処理」に変更した代替品に転換する ことは容易に可能であったから、被告製品に代わって控訴人が原告製品＼n２を納入することができるというものではない旨主張する。 しかし、「販売することができない事情」で考慮されるべき事情は、 本件侵害期間中に原告製品２を被告製品の販売個数では販売することが できなかった事情が問題となるのであって、被控訴人が主張する上記の ような仮定的事情はこれに当たらないから、被控訴人の上記主張は理由 がない。
前記第２の４ ア【被控訴人の主張】 ｃないしｅのとおり、被控訴 人は、「販売することができない事情」として、●●●社の購入動機や 信頼関係の存否等につき主張する。 そこで、検討するに、前記 キによれば、●●●●●●●●●●●● ●●●●●●被告製品を選択した理由の１つとして価格面を挙げている ことが認められる。実際、控訴人の担当部長が作成した報告書（甲６７） の添付資料によると、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●ことが認められる。被告製品が原告製品２と比 較して価格面で有利であったという点は、本件侵害期間中における原告 製品２の販売個数に少なからず影響する事情であるということができる。 また、前記 のとおり、被控訴人は、●●●社の前身である●●●社 及び●社、●●●●社と長年の取引関係にあり、価格競争や開発対応等 の点で表彰を受けるなど、サポート面や協力態勢の面で一定の信頼関係＼nを築いてきており、実際のところ、●●●社が原告製品２から被告製品 に切り替えた理由の１つとして、被控訴人のサポート態勢等を挙げてい る。被控訴人が被告製品の販売個数を順調に維持することができた背景 には、こうした事情が影響しているものと認められるから、被控訴人と ●●●社との信頼関係の構築は、本件侵害期間中における原告製品２の＼n販売個数に影響する事情であるといえる。 さらに、証拠（乙２５、３２、４８）によれば、被控訴人は、原告製 品２と被告製品の起動性に関する対比実験を提示し（乙２５）、●●● 社の仕様等に関する要望を受けて改良し、●●●社は、被告製品の制御 弁としての性能面を評価して被告製品を採用したことが認められるから、＼nこうした事情は、本件侵害期間中において、被告製品の販売実績に相当 する原告製品２を販売し得たことを阻害する事情であるといえる。 以上で指摘した事情を総合考慮すると、侵害品である被告製品の譲渡 数量を控訴人が販売することができない事情に相当する数量は、譲渡数 量全体の２割であると認めるのが相当である。
・・・
なお、共有に係る特許権であっても、各共有者は、契約で別段の定めを した場合を除いて他の共有者の同意を得ることなく特許発明の実施をす ることができる（特許法７３条２項。なお、本件では、控訴人が●●●● ●●との間で実施割合に関する特段の合意をしたと認めるに足りる証拠 はない。）ところ、特許法１０２条１項により算定される損害については、 侵害者による侵害組成物の譲渡数量に特許権者等がその侵害行為がなけ れば販売することができた物の単位数量当たりの利益額を乗じて算出さ れる額には、特許権の非実施の共有者に係る侵害者による侵害組成物の譲 渡数量に応じた実施料相当額の損害が含まれるものではなく、その全部又 は一部に相当する数量を特許権者等が販売することができないとする事 情にも当たらないから、後記の同条２項による損害の推定における場合と 異なり、非実施の共有者の実施料相当額を控除することもできない。
・・・
キ 特許法１０２条１項２号による実施料相当額ついて
前記エ のとおり、特許法１０２条１項１号の「その全部又は一部に相 当する数量を当該特許権者又は専用実施権者が販売することができない とする事情」としては、侵害品である被告製品と原告製品２の価格差、被 控訴人によるサポート面や協力態勢の面で●●●社との間との一定の信 頼関係の構築、被告製品と原告製品２の性能＼面の差異といった事情がある と認められる。
ところで、特許法１０２条１項２号は、括弧書で「特許権者・・・が、当該 特許権者の特許権についての専用実施権の設定若しくは通常実施権の許 諾・・・をし得たと認められない場合を除く。」と規定するところ、この括弧 書部分は、特定数量がある場合であってもライセンスをし得たとは認めら れないときは、その数量に応じた実施相当額を損害として合算しないこと を規定するものであると解される。 これを前提として本件についてみると、特許法１０２条１項１号に規定 する特定数量に該当するとされた事情は、上記のとおりであるところ、被 告製品と原告製品２の性能面の差異については、その性質上、控訴人が被＼n控訴人にライセンスをし得たのに、その機会を失ったものとは認められな いが、被控訴人の営業努力等に関わる点については、本件発明の存在を前 提にした上でのものというべきであるから、控訴人が被控訴人にライセン スをし得たのに、その機会を失ったものといえる。 これらの事情を総合考慮すると、特定数量２割のうちライセンスの機会 を喪失したといえる数量は、その半分に当たる譲渡数量の１割とするのが 相当である。
また、前記 アのとおり、本件侵害期間中の被告製品の１個当たりの販 売価格は●●●●●●●円（本件侵害期間の総販売金額●●●●●●●● ●●●●●●●円を、同期間における総製造数●●●●●●●●個で割っ た額（乙２３参照）。）であり、前記 イのとおり、被告製品の実施料率 は２％程度とするのが相当であり、本件特許は控訴人及び●●●●●●の 共有関係にあることも前記認定事実のとおりである。 以上を前提とすると、特許法１０２条１項２号により算定される控訴人 の損害額は２６８万円と認められる。
・・・
特許法１０２条２項による損害について
ア 覆滅事由について
本件侵害期間中における月別の被告製品の生産個数及び売上高は当事者 間に争いがないが、控除すべき経費の範囲及びその額について争いがある。 ところで、特許法１０２条２項における推定の覆滅については、同条１ 項ただし書の事情と同様に、侵害者が主張立証責任を負うものであり、侵 害者が得た利益と特許権者が受けた損害との相当因果関係を阻害する事 情がこれに当たると解され、例えば、1)特許権者と侵害者の業務態様等に 相違があること（市場の非同一性）、2)市場における競合品の存在、3)侵 害者の営業努力、4)侵害品の性能（機能＼、デザイン等特許発明以外の特徴） 等の事情がこれに当たり、また、特許発明が侵害品の一部分のみに実施さ れている場合には、この点も、推定覆滅の事情として考慮することができ るが、特許発明が侵害品の一部分のみに実施されていることから直ちに上 記推定の覆滅が認められるのではなく、特許発明が実施されている部分の 侵害品中における位置付け、当該特許発明の顧客誘引力等の事情を総合的 に考慮して決するのが相当である（知財高裁令和元年６月７日大合議判 決・判例時報２４３０号３４頁以下参照）。 控訴人は、特許法１０２条２項による損害の算定に当たり、覆滅事由は ないと主張しているところ、被控訴人は、１項ただし書と同様の事由、す なわち、1)●●●社における事情、2)代替品の納入が可能であること、3) 原告製品２と被告製品の性能に本件発明以外に相違があること、4)被告製 品が原告製品２と比較して低価格であること、5)被控訴人の市場開発努力、 営業努力、販売力の事情を指摘して、覆滅事由を主張するので、この点に つき、まず検討を加える。
前記 エで説示したのと同様に、●●●社が原告製品２の供給を打ち切 って被告製品を採用したのは、被告製品が原告製品２と比較して価格面で 有利であったこと、被控訴人は、●●●社及びその前身の●●●社（●● ●社が買収した●社を含む。）と長年取引関係にあって信頼関係を醸成し ており、被告製品の販売個数を順調に伸ばしてきたのはこうした事情が背 景にあるものと推認されること、被控訴人は、原告製品２と被告製品の起 動性に関する対比実験を提示し、●●●社の仕様等の要望を受けて改良し たことにより、被告製品の採用に至ったものと認められる。
こうした被告製品の価格面での優位性、被控訴人の企業努力等の事情に 加えて、被告製品における本件発明が実施されている部分の位置付け、本 件発明の顧客吸引力等の事情についてみると、被告製品は容量制御弁であ り、ソレノイドの耐食性や取付容易性といった本件発明の特徴的部分もさ＼nることながら、弁本体の機能がむしろ重要であり（被控訴人が●●●社向＼nけに作成した被告製品のプレゼンテーション資料（乙２５）には、本件発 明の特徴的部分については何ら触れるところはないことは既に説示したと おりである。）、また、前記 イ のとおり、相手側ハウジング部材に取 付孔を設けてこの部分に容量制御弁を挿入するという技術は、本件発明の 出願時には公知の技術であり、密封構造に関しても、容量制御弁の高耐食＼n性については、鉄製材料をメッキ処理するといった従来技術（代替技術） が存在していたことからすると、被告製品における本件発明の位置付けは 重要なものとはいえず、顧客吸引力も低いものと言わざるを得ない。 被控訴人の主張する覆滅事情は上記の限度で理由があり、これらの事情 を総合考慮すると、覆滅割合は９割とするのが相当である。
イ 本件特許が共有であることについて
本件特許権は、控訴人及び●●●●●●の共有に係るものであり、前 記 オで説示したとおり、●●●●●●は、少なくとも本件侵害期間中 において本件特許権を実施していない。 ところで、特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定 めをした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施 をすることができる（特許法７３条２項）。本件では、控訴人が●●● ●●●との間で実施割合に関する特段の合意をしたと認めるに足りる証 拠はないから、本件特許権の共有者である控訴人は、共有持分割合に応 じて特許法１０２条２項により推定される損害の按分割合に応じた損害 賠償を請求することができるにすぎない旨の被控訴人の主張は理由がな い。
他方で、実施料に相当する損害は、特許権の実施の有無にかかわらず 請求することができるから、特許権を共有するがその特許を実施してい ない共有者であっても、その特許が侵害された場合には、特許法１０２ 条３項により推定される実施料相当額の損害賠償を受けられる余地があ るところ、仮に、同条２項により推定される全額を共有に係る特許権を 実施する共有者の損害額であると推定されると、侵害者は実際に得た利 益以上に損害賠償の責めを負うことになることからすると、共有に係る 特許権を実施する共有者が同条２項に基づいて侵害者が得た利益を損害 として請求するときは、同条３項に基づいて推定される共有に係る特許 権を実施していない共有者の損害額は控除されるべきである。そして、 侵害に係る特許権が共有に係るものであるといった事情は、同条２項に より推定される損害の覆滅事情に当たるものであるから、侵害者がその 立証責任を負うというべきである。
次に、前記第２の４ イ【控訴人の主張】 のとおり、控訴人は、● ●●●●●が特許法１０２条３項に基づく損害賠償請求権について控訴 人が消滅時効を援用することにより、被控訴人は、控訴人に対して●● ●●●●の被控訴人に対する実施相当額を控除すべき旨を主張すること ができない旨主張する。 しかし、控訴人の被控訴人に対する損害賠償請求権と、●●●●●● の被控訴人に対する損害賠償請求権は、いずれも金銭債権であって可分 であり、可分債権である●●●●●●の損害賠償請求権が時効により消 滅したからといってその損害賠償請求権があたかも復帰的に控訴人に帰 属したかのように控訴人がこれを行使することができるわけではないか ら、控訴人が●●●●●●の被控訴人に対して有する損害賠償請求権を 援用することができる正当な利益を有する者ではなく、控訴人の上記主 張は明らかに失当である。 もっとも、●●●●●●の特許法１０２条３項に基づく損害賠償請求 権が時効により消滅している場合には、被控訴人は、これを援用するこ とにより、その支払を免れることができるのであるから、いわゆる二重 払いにより、実際に得た利益以上に損害賠償の責めを負うことになるリ スクは生じないし、このような特殊事情がある場合にまで、特許権侵害 により得た利益の留保を被控訴人に許すことは、法の趣旨に照らし相当 とはいえないというべきである。
ウ 損害額の算定
前記アのとおり、特許法１０２条２項に基づき、被控訴人が特許権侵害 により受けた利益の額を算定するに当たり、控除すべき経費については前 記第２の４ イ のとおり当事者間に争いがあり、仮に、被控訴人が主張 するところの覆滅事由を考慮せずに控訴人が請求する●●●●●●●● ●●●円を前提としたとしても、前記アの覆滅割合（約９０％）分を控除 すると、●●●●●円である。そうすると、前記イ のとおり、●●●● ●●の特許法１０２条３項に基づく損害賠償請求権が時効により消滅し ている場合には、その実施料相当額を覆滅事由として控除しないと解する 余地があるものの、このような場合を仮定しても、特許法１０２条２項に より算定される損害額は、上記●●●●●円を上回ることはない。
小括
以上によれば、特許法１０２条１項による損害額は●●●●●円であり、 同条２項による損害額は●●●●●円を上回ることはなく、同条３項による 損害額は●●●●●円であるから、特許法１０２条により算定される損害額 は●●●●●円をもって相当と認める。 また、控訴人は、本件において弁護士及び弁理士に委任して訴訟を遂行し ているところ、被控訴人による特許権侵害行為と相当因果関係のある弁護士 費用及び弁理士費用は、本件事案の性質及び内容、認容額、本件事案の難易 度等を考慮すると、●●●●●円とするのが相当である。 そうすると、本件特許権侵害による損害額は８９２０万円となる。
上記の各種実験結果によると、被告製品は、長時間の塩水噴霧試験（乙 １４実験）、試験紙を用いた湿気の流入実験（乙１９実験、乙２０実験） の結果からすると、端部部材だけで外部雰囲気（湿気や水等の流体物） の流入を遮断するものとはいえないが、同じ場所に１０数滴の液体を滴 下したり（乙１５実験の第２実験）、連続して液体を注入したり（甲４ ９実験の実験２）、液体を滴下後に強い衝撃を加える（乙１５実験の第 ３実験、甲４９実験の実験３）といった条件がない限り、少量の水滴を 滴下した実験では、端部部材だけでも液体の流入は抑制されており（甲 ３３実験、甲４９実験の実験１）、また、湿気の流入も短時間であれば 抑制されている（甲５８実験の試験１及び試験２）ことからすると、被 告製品の端部部材は外部雰囲気（湿気や水等）の進入を抑制するものと いえる（なお、乙１５実験の第１実験は、被告製品の端部部材及びＯリ ングのみならず弁本体側のＯリングも外しており、甲５０実験の試験結 果からすると、上記認定を左右するものではなく、また、乙１６実験は、 圧縮機の取付孔側面に穴を穿設しており、実験条件の前提が異なるため、 上記認定を左右するものではない。）。
また、乙１実験、乙１４実験、甲４９実験、甲５８実験、乙１９実験 及び乙２０実験の試験結果によれば、端部部材とシール部材（Ｏリング） を備えた被告製品においては、外部雰囲気（湿気や水等）の流入が完全 に抑制されていることが認められる。 そうすると、被告製品は、端部部材（H）をボディ の上部側の開口部 に嵌合させることにより外部雰囲気の流入を抑制し、シール部材 の構＼n成を備えることにより、ボディ と取付孔の間を密封して外部雰囲気の 流入をより抑制する効果を奏するものであるから、被告製品は、構成要＼n件Ｂ６の「『密封』嵌合」の文言も充足する。 したがって、被告製品は、構成要件Ｂ６を充足する。＼n
・・・
引用に係る原判決第３の【原告の主張】及び【被告の主張】の各 のと おり、被告製品の構成につき、控訴人は、原判決別紙被告製品目録（原告）＼n（以下「原告作成目録」という。）記載のとおりであると、被控訴人は、 同被告製品目録（被告）（以下「被告作成目録」という。）記載のとおり であるとそれぞれ主張する。原告作成目録の写真２と被告作成目録の写真 １がそれぞれ被告製品の外観形状を、原告作成目録の図１と被告作成目録 の写真２がそれぞれ同内部構造を明らかにするものであるところ、これら＼nを対比すると、被告製品の構成部材の名称や配置についてはほぼ争いがな＼nく、争いがあるのは、ソレノイドと弁本体の境界をどの部分と位置付ける＼nかに関してのみであり、この点に関する当事者双方の主張は、上記原判決 第３の【原告の主張】及び【被告の主張】の各 及び のとおりである。 そこで、原告作成目録の図１と被告作成目録の写真２を見ると、いずれ においても構成要件Ｂ８の「プランジャ」は「プランジャ 」、「バルブ」 は「弁本体（V）」、「ロッド」は「作動ロッド 」にそれぞれ当たり、「作 動ロッド 」は電磁コイル を含むボディ やシール部材 より下部まで 上下に可動する構成となっている。そして、前記アにおいて説示したとお＼nり、ロッドは、本件発明におけるソレノイドの一部を構＼成するものといえ るから、本件発明における「ソレノイド」部は、控訴人が主張するとおり、＼n原告作成目録の図１の「ソレノイド 」の矢印で示される範囲までを指す ものと理解するのが相当である。そうすると、同図１のとおり、被告製品 におけるシール部材 は、本件発明との対比におけるソレノイド の部分 （ソレノイド の下端側である弁本体（V）側）の外周に設けられたもので あり、弁本体（V）からの流体の進入を防止するものであるといえる。
・・・
被告製品は、構成要件Ｂ６及びＣを充足するものであり、その他の構＼成要 件の充足性については引用に係る原判決の第２の２ のとおりであるから、 争点２（均等論）について判断するまでもなく、本件発明の技術的範囲に属 するものである。
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被告製品の実施料率について判断する。 甲７９報告書によれば、日本国内で特許出願を行った国内企業・団体 のうち上位となっている企業・団体（対象２０３１件）及び株式会社帝 国データバンク保有データ信用調査報告書ファイル（約１４３万社収録） の中からライセンス契約を実施していると判断できる企業（対象９７５ 件）につき、重複データを削除した合計３００６件を調査対象とし、平 成２１年１１月５日から平成２２年２月１５日までを調査対象期間とし て、技術分類別ロイヤルティ率のアンケート調査を実施した結果（有効 回答は５６３件）によると、本件発明に最も近い技術分野である「精密 機械」のロイヤルティ率は、最大値９．５％、最小値０．５％、平均値 ３．５％であった（同報告書５２頁）ことが認められる。また、同報告 書によると、実施料の決定要因の重要度としては、1)当事者におけるラ イセンスの必要性、2)ライセンス対象（特許権の評価）の重要度が高い ことが挙げられている。
なお、控訴人は、前記第２の４ ウ【控訴人の主張】 のとおり、平 成４年度から平成１０年までのデータによる実施料率〔第５版〕データ や平成１０年３月３０日言渡しの別件判決の説示を基にした主張もする が、平成２７年から平成３０年までの間の実施料率を問題とする本件で は参考とならず、採用の限りではない。
本件発明の特許請求の範囲及び本件明細書の記載を総合すると、本件 発明は、「ソレノイド」を備えた制御弁の発明であるが、その特徴的部＼n分は、1)アッパーブレードの外側で取付孔に嵌合して取付孔の開口部を 塞ぐ端部部材と、2)取付孔と端部部材との間に配置されるシール部材の ２つの構成を採用したことにあり、これらの構＼成によって、外部雰囲気 （湿気や水等の流体）の進入が抑制されて、ソレノイドの耐食性を向上＼nさせるとともに、ハウジングの取付孔に挿入するだけで正確な位置決め ができ、ボルトによるハウジングへの締結等も不要となり、取付性が向 上するという効果を奏するものである。 これに対し、相手方ハウジング部材に取付孔を設けてこの部分に容量 制御弁を挿入するという技術は、本件発明の出願時には公知の技術であ る（乙８、９）。また、シール部材の配置については、原告製品２のよ うに、取付孔と端部部材の間のシール部材を設けることなく、腐食防止 のために鉄系材料にメッキを施して可変容量制御弁の耐久性を保つ代替 技術（従来技術。本件明細書の【００１１】）があることから、ソレノ＼nイドの耐食性の向上という観点からいえば、当事者のライセンスの必要 性の程度が高いとはいえず、特許としての重要度も高いとはいえない。 そして、被控訴人が●●●社向けに作成した、原告製品２との比較を 含む被告製品のプレゼンテーション資料（乙２５）には、重要設計項目 として、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●が 挙げられているように、弁本体の機能や動作性等が重視され、本件発明＼nの上記特徴的部分については何ら言及されていないから、被告製品にお ける本件発明の実施の程度及びその価値は相対的に低いと言わざるを得 ない。
以上のような本件各事情を総合すると、前記 のとおり、控訴人と被 控訴人は、可変容量制御弁の分野では国際的にシェアを分かち合う競業 関係にあるといった事情を考慮しても、被告製品における本件特許の実 施料率は２％程度であると認めるのが相当である。 ウ ところで、前記 アのとおり、本件特許は控訴人及び●●●●●●の共 有関係にあり、その持分割合について両社で特段の合意がされたと認める に足りないから、民法２５０条により共有持分は相等しい割合に推定され る。 そうすると、特許法１０２条３項による損害は、以下の計算式のとおり、 ●●●●●円であると認定するのが相当である。
[計算式] ●●●●●●●●●●●●●●●●●●
特許法１０２条１項による損害について
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ｃ 原告製品２の限界利益額に関する覆滅事由について
前記３ イ のとおり、本件発明は、「ソレノイド」を備えた制御＼n弁の発明であるが、その特徴的部分は、1)アッパープレートの外側で 取付孔に嵌合して取付孔の開口部を塞ぐ耐食性材料による端部部材と、 2)取付孔と端部部材の間に配置されるシール部材の２つの構成を採用＼nしたことにあり、これらの構成によって、外部雰囲気（湿気や水等の＼n流体）の進入が抑制されて、ソレノイドの耐食性を向上させるととも＼nに、ハウジングの取付孔に挿入するだけで正確な位置決めができ、ボ ルトによるハウジングへの締結等も不要となり、取付性が向上すると いう効果を奏するものである。
前記 ウ のとおり、原告製品２は、取付性の向上及び端部部材に よる外部雰囲気（湿気や水等の流体）の進入の抑制といった本件発明 の作用効果を備えているといえるが、アッパープレードの外側で取付 孔に嵌合して取付孔の開口部を塞ぐ耐食性材料による端部部材を備え ている（上記1)を備える。）ものの、端部部材と取付孔との間のシー ル部材（Ｏリング）を備えておらず（上記2)を備えておらず）、腐食 防止のために鉄系材料にメッキを施している。また、原告製品２は、 自動車に搭載するソレノイドを有する可変容量コンプレッサ制御弁で＼nある以上、自動車メーカーとしては、外部雰囲気の進入の抑制という よりは、原告製品２の制御弁としての機能及び動作性に最も着目する＼nものといえる。 このように、原告製品２は、本件発明の従来技術の課題とされてい る、耐食性を必要とする構成部材にメッキ処理を施したものであるこ＼nとや、原告製品２は可変容量コンプレッサ容量制御弁であって、制御 弁としての機能及び動作性の点に強い顧客吸引力があるといえるから、＼n原告製品２の販売によって得られる限界利益の全額を控訴人の逸失利 益と認めるのは相当ではないところ、原告製品２が備える機能等や顧＼n客誘引力等の本件諸事情を総合考慮すると、事実上推定される限界利 益の全額から９５％の覆滅を認めるのが相当である。
・・・
エ 控訴人が販売することができないとする事情
特許法１０２条１項１号に規定するところの侵害品の譲渡数量の全部又 は一部に相当する数量を特許権者等が販売することができないとする事 情は、侵害行為と特許権者等の製品の販売減少と相当因果関係を阻害する 事情であり、例えば、1)特許権者と侵害者の業務態様や価格等に相違が存 在すること（市場の非同一性）、2)市場における競合品の存在、3)侵害者 の営業努力（ブランド力、宣伝広告）、4)侵害品及び特許権者の製品の機 能（機能＼、デザイン等特許発明以外の特徴）に相違が存在すること等の事 情がこれに該当するというべきである（前掲知財高裁大合議判決）。 以下これを前提として検討する。
前記第２の４ ア【被控訴人の主張】 ａのとおり、被控訴人は、「販 売することができない事情」として、●●●社の前身である●●●社及 び同社が買収した●社と被控訴人との間では、長年の取引関係があり、 被控訴人は、こうした取引関係を通じて構築された信頼関係に基づいて、＼n●●●社との間で年間●●●●個に及ぶ被告製品の取引を行ってきたが、 控訴人は、●●●社の事業領域については何らの商圏を有していなかっ たのであるから、容量制御弁を年間●●●●個生産する能力があるとし＼nても、せいぜい従前●●●社に納入していた程度の数量である●●万個 程度の数量しか販売することができなかったというべきである旨主張す る。
確かに、被控訴人は、●●●社の前身である●●●社及び●社、●● ●●社と長年の取引関係にあり、価格競争や開発対応等の点で表彰を受＼nけるなど、一定の信頼関係を築いてきたこと（乙３６ないし４０）は認 められるものの、前記 カ及びキのとおり、●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●、こうした事情に照らせば、原告製品２ について本件侵害期間より前の期間に納入していた数量の限度でしか 販売することができなかったとはいえないから、被控訴人の上記主張は 理由がない。
前記第２の４ ア【被控訴人の主張】 ｂのとおり、被控訴人は、「販 売することができない事情」として、●●●社は、防水手段についてメ ッキ処理で行うか、端部部材へのシール部材の装着で行うかについては 全く重視しておらず、被告製品が本件発明の技術的範囲に属すると被控 訴人において認識すれば、「メッキ処理」に変更した代替品に転換する ことは容易に可能であったから、被告製品に代わって控訴人が原告製品＼n２を納入することができるというものではない旨主張する。 しかし、「販売することができない事情」で考慮されるべき事情は、 本件侵害期間中に原告製品２を被告製品の販売個数では販売することが できなかった事情が問題となるのであって、被控訴人が主張する上記の ような仮定的事情はこれに当たらないから、被控訴人の上記主張は理由 がない。
前記第２の４ ア【被控訴人の主張】 ｃないしｅのとおり、被控訴 人は、「販売することができない事情」として、●●●社の購入動機や 信頼関係の存否等につき主張する。 そこで、検討するに、前記 キによれば、●●●●●●●●●●●● ●●●●●●被告製品を選択した理由の１つとして価格面を挙げている ことが認められる。実際、控訴人の担当部長が作成した報告書（甲６７） の添付資料によると、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●ことが認められる。被告製品が原告製品２と比 較して価格面で有利であったという点は、本件侵害期間中における原告 製品２の販売個数に少なからず影響する事情であるということができる。 また、前記 のとおり、被控訴人は、●●●社の前身である●●●社 及び●社、●●●●社と長年の取引関係にあり、価格競争や開発対応等 の点で表彰を受けるなど、サポート面や協力態勢の面で一定の信頼関係＼nを築いてきており、実際のところ、●●●社が原告製品２から被告製品 に切り替えた理由の１つとして、被控訴人のサポート態勢等を挙げてい る。被控訴人が被告製品の販売個数を順調に維持することができた背景 には、こうした事情が影響しているものと認められるから、被控訴人と ●●●社との信頼関係の構築は、本件侵害期間中における原告製品２の＼n販売個数に影響する事情であるといえる。 さらに、証拠（乙２５、３２、４８）によれば、被控訴人は、原告製 品２と被告製品の起動性に関する対比実験を提示し（乙２５）、●●● 社の仕様等に関する要望を受けて改良し、●●●社は、被告製品の制御 弁としての性能面を評価して被告製品を採用したことが認められるから、＼nこうした事情は、本件侵害期間中において、被告製品の販売実績に相当 する原告製品２を販売し得たことを阻害する事情であるといえる。 以上で指摘した事情を総合考慮すると、侵害品である被告製品の譲渡 数量を控訴人が販売することができない事情に相当する数量は、譲渡数 量全体の２割であると認めるのが相当である。
・・・
なお、共有に係る特許権であっても、各共有者は、契約で別段の定めを した場合を除いて他の共有者の同意を得ることなく特許発明の実施をす ることができる（特許法７３条２項。なお、本件では、控訴人が●●●● ●●との間で実施割合に関する特段の合意をしたと認めるに足りる証拠 はない。）ところ、特許法１０２条１項により算定される損害については、 侵害者による侵害組成物の譲渡数量に特許権者等がその侵害行為がなけ れば販売することができた物の単位数量当たりの利益額を乗じて算出さ れる額には、特許権の非実施の共有者に係る侵害者による侵害組成物の譲 渡数量に応じた実施料相当額の損害が含まれるものではなく、その全部又 は一部に相当する数量を特許権者等が販売することができないとする事 情にも当たらないから、後記の同条２項による損害の推定における場合と 異なり、非実施の共有者の実施料相当額を控除することもできない。
・・・
キ 特許法１０２条１項２号による実施料相当額ついて
前記エ のとおり、特許法１０２条１項１号の「その全部又は一部に相 当する数量を当該特許権者又は専用実施権者が販売することができない とする事情」としては、侵害品である被告製品と原告製品２の価格差、被 控訴人によるサポート面や協力態勢の面で●●●社との間との一定の信 頼関係の構築、被告製品と原告製品２の性能＼面の差異といった事情がある と認められる。
ところで、特許法１０２条１項２号は、括弧書で「特許権者・・・が、当該 特許権者の特許権についての専用実施権の設定若しくは通常実施権の許 諾・・・をし得たと認められない場合を除く。」と規定するところ、この括弧 書部分は、特定数量がある場合であってもライセンスをし得たとは認めら れないときは、その数量に応じた実施相当額を損害として合算しないこと を規定するものであると解される。 これを前提として本件についてみると、特許法１０２条１項１号に規定 する特定数量に該当するとされた事情は、上記のとおりであるところ、被 告製品と原告製品２の性能面の差異については、その性質上、控訴人が被＼n控訴人にライセンスをし得たのに、その機会を失ったものとは認められな いが、被控訴人の営業努力等に関わる点については、本件発明の存在を前 提にした上でのものというべきであるから、控訴人が被控訴人にライセン スをし得たのに、その機会を失ったものといえる。 これらの事情を総合考慮すると、特定数量２割のうちライセンスの機会 を喪失したといえる数量は、その半分に当たる譲渡数量の１割とするのが 相当である。
また、前記 アのとおり、本件侵害期間中の被告製品の１個当たりの販 売価格は●●●●●●●円（本件侵害期間の総販売金額●●●●●●●● ●●●●●●●円を、同期間における総製造数●●●●●●●●個で割っ た額（乙２３参照）。）であり、前記 イのとおり、被告製品の実施料率 は２％程度とするのが相当であり、本件特許は控訴人及び●●●●●●の 共有関係にあることも前記認定事実のとおりである。 以上を前提とすると、特許法１０２条１項２号により算定される控訴人 の損害額は２６８万円と認められる。
・・・
特許法１０２条２項による損害について
ア 覆滅事由について
本件侵害期間中における月別の被告製品の生産個数及び売上高は当事者 間に争いがないが、控除すべき経費の範囲及びその額について争いがある。 ところで、特許法１０２条２項における推定の覆滅については、同条１ 項ただし書の事情と同様に、侵害者が主張立証責任を負うものであり、侵 害者が得た利益と特許権者が受けた損害との相当因果関係を阻害する事 情がこれに当たると解され、例えば、1)特許権者と侵害者の業務態様等に 相違があること（市場の非同一性）、2)市場における競合品の存在、3)侵 害者の営業努力、4)侵害品の性能（機能＼、デザイン等特許発明以外の特徴） 等の事情がこれに当たり、また、特許発明が侵害品の一部分のみに実施さ れている場合には、この点も、推定覆滅の事情として考慮することができ るが、特許発明が侵害品の一部分のみに実施されていることから直ちに上 記推定の覆滅が認められるのではなく、特許発明が実施されている部分の 侵害品中における位置付け、当該特許発明の顧客誘引力等の事情を総合的 に考慮して決するのが相当である（知財高裁令和元年６月７日大合議判 決・判例時報２４３０号３４頁以下参照）。 控訴人は、特許法１０２条２項による損害の算定に当たり、覆滅事由は ないと主張しているところ、被控訴人は、１項ただし書と同様の事由、す なわち、1)●●●社における事情、2)代替品の納入が可能であること、3) 原告製品２と被告製品の性能に本件発明以外に相違があること、4)被告製 品が原告製品２と比較して低価格であること、5)被控訴人の市場開発努力、 営業努力、販売力の事情を指摘して、覆滅事由を主張するので、この点に つき、まず検討を加える。
前記 エで説示したのと同様に、●●●社が原告製品２の供給を打ち切 って被告製品を採用したのは、被告製品が原告製品２と比較して価格面で 有利であったこと、被控訴人は、●●●社及びその前身の●●●社（●● ●社が買収した●社を含む。）と長年取引関係にあって信頼関係を醸成し ており、被告製品の販売個数を順調に伸ばしてきたのはこうした事情が背 景にあるものと推認されること、被控訴人は、原告製品２と被告製品の起 動性に関する対比実験を提示し、●●●社の仕様等の要望を受けて改良し たことにより、被告製品の採用に至ったものと認められる。
こうした被告製品の価格面での優位性、被控訴人の企業努力等の事情に 加えて、被告製品における本件発明が実施されている部分の位置付け、本 件発明の顧客吸引力等の事情についてみると、被告製品は容量制御弁であ り、ソレノイドの耐食性や取付容易性といった本件発明の特徴的部分もさ＼nることながら、弁本体の機能がむしろ重要であり（被控訴人が●●●社向＼nけに作成した被告製品のプレゼンテーション資料（乙２５）には、本件発 明の特徴的部分については何ら触れるところはないことは既に説示したと おりである。）、また、前記 イ のとおり、相手側ハウジング部材に取 付孔を設けてこの部分に容量制御弁を挿入するという技術は、本件発明の 出願時には公知の技術であり、密封構造に関しても、容量制御弁の高耐食＼n性については、鉄製材料をメッキ処理するといった従来技術（代替技術） が存在していたことからすると、被告製品における本件発明の位置付けは 重要なものとはいえず、顧客吸引力も低いものと言わざるを得ない。 被控訴人の主張する覆滅事情は上記の限度で理由があり、これらの事情 を総合考慮すると、覆滅割合は９割とするのが相当である。
イ 本件特許が共有であることについて
本件特許権は、控訴人及び●●●●●●の共有に係るものであり、前 記 オで説示したとおり、●●●●●●は、少なくとも本件侵害期間中 において本件特許権を実施していない。 ところで、特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定 めをした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施 をすることができる（特許法７３条２項）。本件では、控訴人が●●● ●●●との間で実施割合に関する特段の合意をしたと認めるに足りる証 拠はないから、本件特許権の共有者である控訴人は、共有持分割合に応 じて特許法１０２条２項により推定される損害の按分割合に応じた損害 賠償を請求することができるにすぎない旨の被控訴人の主張は理由がな い。
他方で、実施料に相当する損害は、特許権の実施の有無にかかわらず 請求することができるから、特許権を共有するがその特許を実施してい ない共有者であっても、その特許が侵害された場合には、特許法１０２ 条３項により推定される実施料相当額の損害賠償を受けられる余地があ るところ、仮に、同条２項により推定される全額を共有に係る特許権を 実施する共有者の損害額であると推定されると、侵害者は実際に得た利 益以上に損害賠償の責めを負うことになることからすると、共有に係る 特許権を実施する共有者が同条２項に基づいて侵害者が得た利益を損害 として請求するときは、同条３項に基づいて推定される共有に係る特許 権を実施していない共有者の損害額は控除されるべきである。そして、 侵害に係る特許権が共有に係るものであるといった事情は、同条２項に より推定される損害の覆滅事情に当たるものであるから、侵害者がその 立証責任を負うというべきである。
次に、前記第２の４ イ【控訴人の主張】 のとおり、控訴人は、● ●●●●●が特許法１０２条３項に基づく損害賠償請求権について控訴 人が消滅時効を援用することにより、被控訴人は、控訴人に対して●● ●●●●の被控訴人に対する実施相当額を控除すべき旨を主張すること ができない旨主張する。 しかし、控訴人の被控訴人に対する損害賠償請求権と、●●●●●● の被控訴人に対する損害賠償請求権は、いずれも金銭債権であって可分 であり、可分債権である●●●●●●の損害賠償請求権が時効により消 滅したからといってその損害賠償請求権があたかも復帰的に控訴人に帰 属したかのように控訴人がこれを行使することができるわけではないか ら、控訴人が●●●●●●の被控訴人に対して有する損害賠償請求権を 援用することができる正当な利益を有する者ではなく、控訴人の上記主 張は明らかに失当である。 もっとも、●●●●●●の特許法１０２条３項に基づく損害賠償請求 権が時効により消滅している場合には、被控訴人は、これを援用するこ とにより、その支払を免れることができるのであるから、いわゆる二重 払いにより、実際に得た利益以上に損害賠償の責めを負うことになるリ スクは生じないし、このような特殊事情がある場合にまで、特許権侵害 により得た利益の留保を被控訴人に許すことは、法の趣旨に照らし相当 とはいえないというべきである。
ウ 損害額の算定
前記アのとおり、特許法１０２条２項に基づき、被控訴人が特許権侵害 により受けた利益の額を算定するに当たり、控除すべき経費については前 記第２の４ イ のとおり当事者間に争いがあり、仮に、被控訴人が主張 するところの覆滅事由を考慮せずに控訴人が請求する●●●●●●●● ●●●円を前提としたとしても、前記アの覆滅割合（約９０％）分を控除 すると、●●●●●円である。そうすると、前記イ のとおり、●●●● ●●の特許法１０２条３項に基づく損害賠償請求権が時効により消滅し ている場合には、その実施料相当額を覆滅事由として控除しないと解する 余地があるものの、このような場合を仮定しても、特許法１０２条２項に より算定される損害額は、上記●●●●●円を上回ることはない。
小括
以上によれば、特許法１０２条１項による損害額は●●●●●円であり、 同条２項による損害額は●●●●●円を上回ることはなく、同条３項による 損害額は●●●●●円であるから、特許法１０２条により算定される損害額 は●●●●●円をもって相当と認める。 また、控訴人は、本件において弁護士及び弁理士に委任して訴訟を遂行し ているところ、被控訴人による特許権侵害行為と相当因果関係のある弁護士 費用及び弁理士費用は、本件事案の性質及び内容、認容額、本件事案の難易 度等を考慮すると、●●●●●円とするのが相当である。 そうすると、本件特許権侵害による損害額は８９２０万円となる。
◆判決本文
原審はこちら。
◆平成29年（ワ）3569号
「密封嵌合」とは，「ソレノイドの耐食性を向上させる効果をもた＼nらすように外部雰囲気の進入を抑制させる程度に，端部材が取付孔に対してぴっちり
と封をするように機械部品がはまり合う関係」を意味すると解されるところ，Ｏリン
グ（シール部材(13)）を外した被告製品が，取付孔内部への水分の進入を抑制する効果
があるとは認められないのであるから，被告製品の端部材(H)が取付孔に「密封嵌合」
しているとは認められず，他にこれを認めるに足りる証拠はない。
したがって，被告製品は，構成要件Ｂ６の「該アッパープレートの外側で前記取付＼n孔に密封嵌合して該取付孔の開口部を塞ぐ耐食性材料による端部部材」に係る構成を＼n有しない。そうすると，被告製品は，その余の構成要件を検討するまでもなく，本件＼n発明の技術的範囲に属すると認めることはできない。
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2022.05. 5
令和1(ワ)34096 商標権侵害行為差止等請求事件 商標権 民事訴訟 令和4年3月18日 東京地方裁判所
「ぼてぢゅう総本家」は登録商標「ぼてぢゅう」に類似するとして、原告らに対して約1000万円の損害賠償が認められました。
そこで、前記１（結合商標の類否の判断基準）に基づき本件商標１と被告 標章I)の類否を検討するに、被告標章I)は、暖簾を模した図案の上に２段書 きされた文字を記載しており、図案と文字との結合商標であるといえる。そ して、図案部分についてみると、現実の暖簾には文字が記載されることも少 なくないという実情を踏まえると、単なる背景や文字枠として認識されるも のであり、図案部分自体には、出所を識別する機能があるとはいえない。＼n他方、被告標章I)の文字部分についてみると、２段書きされており、各段 の文字を結合したものであるといえるところ、全体的に見て、上段の「宗右 衛門町趣味のお好み焼」が下段の「ぼてぢゅう総本家」に対し、小さい文字 で付されたものであることからすれば、その内容に照らしても、需要者は、 上段部分が、下段部分の説明書きであると理解するといえるから、上段部分 には出所を識別する機能があるとはいえない。＼nそして、被告標章I)の下段の文字部分についてみると、「ぼてぢゅう」と 「総本家」とを結合したものであるといえるところ、前者は、お好み焼き店 のために創作された極めて特徴的な造語であるのに対し、後者は、「おおも との本家」を意味する一般的な日本語であって（甲２８）、その前後に接続 する語句がある場合には、その語句に関連する「総本家」であると理解され るのが通常であるから、下段の文字部分中「総本家」の文字部分から出所識 別標識としての称呼、観念が生ずるものとはいえない。そうすると、「ぼて ぢゅう」の文字部分が、需要者に対し、商品又は役務の出所識別標識として 強く支配的な印象を与えるものと認めるのが相当である。
(3) したがって、被告標章I)は、その構成中の「ぼてぢゅう」の文字部分を抽＼n出し、この部分だけを本件商標１と比較して商標そのものの類否を判断する ことが許されるというべきである。そして、被告標章I)は、筆書きによる平 仮名「ぼてぢゅう」を同大同間隔に左横書きした外観を有するのに対し、本 件商標１は、別紙商標目録記載１のとおり、筆書きの「ぼてぢゅう」の文字 を同大同間隔で左横書きにした外観を有するのであるから、両者は、その外 観において類似するものであり、両者の称呼及び観念が同一であることも明 らかである。以上によれば、本件商標１と被告標章I)とは、類似するものと認めるのが 相当である。
(4) これに対し、被告は、「宗右衛門町」が著名であり、「趣味」が特徴的な 言葉であることを理由として、出所識別機能を有すると主張するが、「宗右＼n衛門町趣味のお好み焼」という部分は、地理的名称、商品の性質、商品の種 類を示すものと理解されるのであるから、「ぼてぢゅう」が強く支配的な印 象を与えるという上記認定を左右するものとはいえない。 また、被告は、「総本家」が出所識別機能を有しないとする根拠は存在せ＼nず、被告標章I)の２段の文字部分の１段に記載され、まとまりのある「ぼて ぢゅう総本家」という９音を分離観察する理由もないなどと主張する。しか し、「総本家」の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生ずるものと はいえないことは、上記において説示したとおりである。のみならず、「ぼ てぢゅう」の５字は、「総本家」の３字に比し、大きく書かれ、視覚的にも それ自体十分区別し得る上、前者の文言は、後者の文言に対し、強く支配的＼nな印象を与えるものといえる。これらの事情を踏まえると、「ぼてぢゅう」 と「総本家」とを分離して観察することが、取引上不自然であると思われる ほど不可分的に結合しているものともいえないのであるから、被告の主張は、 上記結論を左右するものとはいえない。
・・・
商標法３８条２項は、民法の原則の下では、商標権侵害によって商標権者 が被った損害の賠償を求めるためには、商標権者において、損害の発生及び 額、これと商標権侵害行為との間の因果関係を主張、立証しなければならな いところ、その立証等には困難が伴い、その結果、妥当な損害の填補がされ ないという不都合が生じ得ることに照らして、侵害者が侵害行為によって利 益を受けているときは、その利益の額を商標権者の損害額と推定するとして、 立証の困難性の軽減を図った規定である。そして、商標権者に侵害者による 商標権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在 する場合には、商標法３８条２項の適用が認められると解すべきである。 これを本件についてみると、証拠（甲８１ないし８３）及び弁論の全趣旨 によれば、原告らの店舗は、外食市場が伸び悩む現状を踏まえ、コンビニや スーパーの弁当や惣菜を中心として着実に成長しているいわゆる中食市場に 進出することとし、平成２９年１１月又は１２月以降、焼きそばやお好み焼 き等のテイクアウト販売及びデリバリー販売の事業を展開していることが認 められる。そうすると、原告らの事業に係る焼きそばやお好み焼き等の商品 が被告商品1)及び4)と同じ種類の商品であることを踏まえると、被告商品1) 及び4)が一定の調理を要することを考慮しても、少なくとも中食市場におけ る原告らの事業は、被告商品1)及び4)を販売等する被告事業と競業関係にあ るものといえる。 したがって、原告らに、被告による商標権侵害行為がなかったならば利益 が得られたであろうという事情が存在することが認められ、商標法３８条２ 項の適用が認められる。
・・・
商標法３８条２項所定の侵害行為により侵害者が受けた利益の額は、侵害 者の侵害品の売上高から、侵害者において侵害品を製造販売することにより その製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費を控除した限界利益 の額であり、その主張立証責任は商標権者側にあるものと解すべきである。 そして、原告が、被告商品1)及び4)の限界利益の額を売上高の３割である と主張するのに対し、当該商品を実際に製造する被告は、その割合は２４％ であると主張するにとどまり、これを裏付ける証拠を何ら提出していない事 情を踏まえると、限界利益の額は、原告らの主張する上記３割を下回らない と認めるのが相当である。 そうすると、商標法３８条２項の損害額と推定される侵害品の限界利益の 額は、原告東京フードについては、前記１０(2)で認定した売上高２億４８２ ０万８２１９円の３割に相当する７４４６万２４６５円であると認めるのが 相当であり、原告ＢＧＨＤについては、前記１０(2)で認定した売上高６５４ ６万８４９３円の３割に相当する１９６４万０５４７円であると認めるのが 相当である。
(2) 商標法３８条２項における推定の覆滅については、侵害者が主張立証責任 を負うものであり、侵害者が得た利益と商標権者が受けた損害との相当因果 関係を阻害する事情がこれに当たるものと解される。
これを本件についてみると、前記１０(2)のとおり、原告らは、「ぼてぢゅ う」の名を付した店舗を出店し、主としてお好み焼きや焼きそばなどを提供 する事業を行っているところ、平成２９年１１月又は１２月以降テイクアウ ト販売及びデリバリー販売の事業を展開しているものの、その事業規模は明 らかではなく、原告の業務態様は、基本的にはスーパーマーケットなどで商 品を販売するという被告の業務態様とは、大きく異なるものであること、他 方、前記前提事実、証拠（乙１、２、４）及び弁論の全趣旨によれば、被告 は、平成２３年３月１９日、最初に「ぼてぢゅう」のお好み焼き店を開業し た者が設立した株式会社ぼてぢゆう総本家から、被告保有商標１の譲渡を受 けてこれを使用し、被告保有商標１が失効した後も、被告保有商標２及び３ を保有して、お好み焼きや焼そば等を販売してきたことが認められ、被告は、 元祖「ぼてぢゅう」の信用をも引き継ぎつつ、相応の営業努力をして商品を 販売等してきたことが認められること、以上の事実が認められる。 上記認定事実によれば、原告らと被告の業務態様等には大きな相違が存在 する上、被告も通常の範囲を超える格別の営業努力をして商品を販売等して きたことが認められ、その他に本件に現れた事情を総合考慮すると、原告ら に生じた損害については、商標３８条２項による推定を覆滅する事情がある というべきであり、その推定の覆滅の割合は、上記諸事情を踏まえ、９割と 認めるのが相当である。
(3)これに対し、原告らは、「ぼてぢゅう監修」などと表記した商品（甲１８＼nないし２５、６２）を販売しており、被告による商標権侵害行為により、当 該商品の売上げも減少し、原告らに損害が生じた旨主張する。 しかし、証拠（甲１８ないし２５、６２）及び弁論の全趣旨によれば、上 記商品の販売減による原告らの利益の減少は、ライセンス収入の減少に相当 するものにすぎず、しかも、原告らは、上記減少に係る具体的な額について 何ら主張立証していないことからすれば、原告らの主張は、上記判断を左右 するものとはいえない。したがって、原告らの主張は、採用することができない。
(4) 以上によれば、原告東京フードに生じた商標法３８条３項で推定される損 害額は、前記(1)の限界利益の額７４４６万２４６５円の１割である７４４万 ６２４６円と算定され、当該事案の内容、難易度、審理経過及び認容額等に 鑑み、これと相当因果関係あると認められる弁護士費用相当損害７４万４６ ２４円との合計８１９万０８７０円となり、原告ＢＧＨＤに生じた商標法３ ８条３項による損害額は、前記(1)の限界利益の額１９６４万０５４７円の１ 割である１９６万４０５４円と算定され、当該事案の内容、難易度、審理経 過及び認容額等に鑑み、これと相当因果関係あると認められる弁護士費用相 当損害１９万６４０５円との合計額は２１６万０４５９円となる。
そこで、前記１（結合商標の類否の判断基準）に基づき本件商標１と被告 標章I)の類否を検討するに、被告標章I)は、暖簾を模した図案の上に２段書 きされた文字を記載しており、図案と文字との結合商標であるといえる。そ して、図案部分についてみると、現実の暖簾には文字が記載されることも少 なくないという実情を踏まえると、単なる背景や文字枠として認識されるも のであり、図案部分自体には、出所を識別する機能があるとはいえない。＼n他方、被告標章I)の文字部分についてみると、２段書きされており、各段 の文字を結合したものであるといえるところ、全体的に見て、上段の「宗右 衛門町趣味のお好み焼」が下段の「ぼてぢゅう総本家」に対し、小さい文字 で付されたものであることからすれば、その内容に照らしても、需要者は、 上段部分が、下段部分の説明書きであると理解するといえるから、上段部分 には出所を識別する機能があるとはいえない。＼nそして、被告標章I)の下段の文字部分についてみると、「ぼてぢゅう」と 「総本家」とを結合したものであるといえるところ、前者は、お好み焼き店 のために創作された極めて特徴的な造語であるのに対し、後者は、「おおも との本家」を意味する一般的な日本語であって（甲２８）、その前後に接続 する語句がある場合には、その語句に関連する「総本家」であると理解され るのが通常であるから、下段の文字部分中「総本家」の文字部分から出所識 別標識としての称呼、観念が生ずるものとはいえない。そうすると、「ぼて ぢゅう」の文字部分が、需要者に対し、商品又は役務の出所識別標識として 強く支配的な印象を与えるものと認めるのが相当である。
(3) したがって、被告標章I)は、その構成中の「ぼてぢゅう」の文字部分を抽＼n出し、この部分だけを本件商標１と比較して商標そのものの類否を判断する ことが許されるというべきである。そして、被告標章I)は、筆書きによる平 仮名「ぼてぢゅう」を同大同間隔に左横書きした外観を有するのに対し、本 件商標１は、別紙商標目録記載１のとおり、筆書きの「ぼてぢゅう」の文字 を同大同間隔で左横書きにした外観を有するのであるから、両者は、その外 観において類似するものであり、両者の称呼及び観念が同一であることも明 らかである。以上によれば、本件商標１と被告標章I)とは、類似するものと認めるのが 相当である。
(4) これに対し、被告は、「宗右衛門町」が著名であり、「趣味」が特徴的な 言葉であることを理由として、出所識別機能を有すると主張するが、「宗右＼n衛門町趣味のお好み焼」という部分は、地理的名称、商品の性質、商品の種 類を示すものと理解されるのであるから、「ぼてぢゅう」が強く支配的な印 象を与えるという上記認定を左右するものとはいえない。 また、被告は、「総本家」が出所識別機能を有しないとする根拠は存在せ＼nず、被告標章I)の２段の文字部分の１段に記載され、まとまりのある「ぼて ぢゅう総本家」という９音を分離観察する理由もないなどと主張する。しか し、「総本家」の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生ずるものと はいえないことは、上記において説示したとおりである。のみならず、「ぼ てぢゅう」の５字は、「総本家」の３字に比し、大きく書かれ、視覚的にも それ自体十分区別し得る上、前者の文言は、後者の文言に対し、強く支配的＼nな印象を与えるものといえる。これらの事情を踏まえると、「ぼてぢゅう」 と「総本家」とを分離して観察することが、取引上不自然であると思われる ほど不可分的に結合しているものともいえないのであるから、被告の主張は、 上記結論を左右するものとはいえない。
・・・
商標法３８条２項は、民法の原則の下では、商標権侵害によって商標権者 が被った損害の賠償を求めるためには、商標権者において、損害の発生及び 額、これと商標権侵害行為との間の因果関係を主張、立証しなければならな いところ、その立証等には困難が伴い、その結果、妥当な損害の填補がされ ないという不都合が生じ得ることに照らして、侵害者が侵害行為によって利 益を受けているときは、その利益の額を商標権者の損害額と推定するとして、 立証の困難性の軽減を図った規定である。そして、商標権者に侵害者による 商標権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在 する場合には、商標法３８条２項の適用が認められると解すべきである。 これを本件についてみると、証拠（甲８１ないし８３）及び弁論の全趣旨 によれば、原告らの店舗は、外食市場が伸び悩む現状を踏まえ、コンビニや スーパーの弁当や惣菜を中心として着実に成長しているいわゆる中食市場に 進出することとし、平成２９年１１月又は１２月以降、焼きそばやお好み焼 き等のテイクアウト販売及びデリバリー販売の事業を展開していることが認 められる。そうすると、原告らの事業に係る焼きそばやお好み焼き等の商品 が被告商品1)及び4)と同じ種類の商品であることを踏まえると、被告商品1) 及び4)が一定の調理を要することを考慮しても、少なくとも中食市場におけ る原告らの事業は、被告商品1)及び4)を販売等する被告事業と競業関係にあ るものといえる。 したがって、原告らに、被告による商標権侵害行為がなかったならば利益 が得られたであろうという事情が存在することが認められ、商標法３８条２ 項の適用が認められる。
・・・
商標法３８条２項所定の侵害行為により侵害者が受けた利益の額は、侵害 者の侵害品の売上高から、侵害者において侵害品を製造販売することにより その製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費を控除した限界利益 の額であり、その主張立証責任は商標権者側にあるものと解すべきである。 そして、原告が、被告商品1)及び4)の限界利益の額を売上高の３割である と主張するのに対し、当該商品を実際に製造する被告は、その割合は２４％ であると主張するにとどまり、これを裏付ける証拠を何ら提出していない事 情を踏まえると、限界利益の額は、原告らの主張する上記３割を下回らない と認めるのが相当である。 そうすると、商標法３８条２項の損害額と推定される侵害品の限界利益の 額は、原告東京フードについては、前記１０(2)で認定した売上高２億４８２ ０万８２１９円の３割に相当する７４４６万２４６５円であると認めるのが 相当であり、原告ＢＧＨＤについては、前記１０(2)で認定した売上高６５４ ６万８４９３円の３割に相当する１９６４万０５４７円であると認めるのが 相当である。
(2) 商標法３８条２項における推定の覆滅については、侵害者が主張立証責任 を負うものであり、侵害者が得た利益と商標権者が受けた損害との相当因果 関係を阻害する事情がこれに当たるものと解される。
これを本件についてみると、前記１０(2)のとおり、原告らは、「ぼてぢゅ う」の名を付した店舗を出店し、主としてお好み焼きや焼きそばなどを提供 する事業を行っているところ、平成２９年１１月又は１２月以降テイクアウ ト販売及びデリバリー販売の事業を展開しているものの、その事業規模は明 らかではなく、原告の業務態様は、基本的にはスーパーマーケットなどで商 品を販売するという被告の業務態様とは、大きく異なるものであること、他 方、前記前提事実、証拠（乙１、２、４）及び弁論の全趣旨によれば、被告 は、平成２３年３月１９日、最初に「ぼてぢゅう」のお好み焼き店を開業し た者が設立した株式会社ぼてぢゆう総本家から、被告保有商標１の譲渡を受 けてこれを使用し、被告保有商標１が失効した後も、被告保有商標２及び３ を保有して、お好み焼きや焼そば等を販売してきたことが認められ、被告は、 元祖「ぼてぢゅう」の信用をも引き継ぎつつ、相応の営業努力をして商品を 販売等してきたことが認められること、以上の事実が認められる。 上記認定事実によれば、原告らと被告の業務態様等には大きな相違が存在 する上、被告も通常の範囲を超える格別の営業努力をして商品を販売等して きたことが認められ、その他に本件に現れた事情を総合考慮すると、原告ら に生じた損害については、商標３８条２項による推定を覆滅する事情がある というべきであり、その推定の覆滅の割合は、上記諸事情を踏まえ、９割と 認めるのが相当である。
(3)これに対し、原告らは、「ぼてぢゅう監修」などと表記した商品（甲１８＼nないし２５、６２）を販売しており、被告による商標権侵害行為により、当 該商品の売上げも減少し、原告らに損害が生じた旨主張する。 しかし、証拠（甲１８ないし２５、６２）及び弁論の全趣旨によれば、上 記商品の販売減による原告らの利益の減少は、ライセンス収入の減少に相当 するものにすぎず、しかも、原告らは、上記減少に係る具体的な額について 何ら主張立証していないことからすれば、原告らの主張は、上記判断を左右 するものとはいえない。したがって、原告らの主張は、採用することができない。
(4) 以上によれば、原告東京フードに生じた商標法３８条３項で推定される損 害額は、前記(1)の限界利益の額７４４６万２４６５円の１割である７４４万 ６２４６円と算定され、当該事案の内容、難易度、審理経過及び認容額等に 鑑み、これと相当因果関係あると認められる弁護士費用相当損害７４万４６ ２４円との合計８１９万０８７０円となり、原告ＢＧＨＤに生じた商標法３ ８条３項による損害額は、前記(1)の限界利益の額１９６４万０５４７円の１ 割である１９６万４０５４円と算定され、当該事案の内容、難易度、審理経 過及び認容額等に鑑み、これと相当因果関係あると認められる弁護士費用相 当損害１９万６４０５円との合計額は２１６万０４５９円となる。
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2022.05. 5
令和1(ワ)25152 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和4年3月24日 東京地方裁判所
ドワンゴvsＦＣ２のコンピュータ関連発明の特許権侵害事件です。東京地裁29部は、海外サーバからの提供について、準拠法は認めたものの、被告システムは本件発明の技術的範囲に属するが、「生産」に該当しないとして、請求を棄却しました。
なお、国際裁判管轄については、被告ＦＣ２が争うことなく弁論をしてとして、日本の裁判所に管轄権を認めています。
２ 争点１（準拠法）について
(1) 差止め及び除却等の請求について
特許権に基づく差止め及び廃棄請求の準拠法は、当該特許権が登録された 国の法律であると解すべきであるから（最高裁平成１２年（受）第５８０同 １４年９月２６日第一小法廷判決・民集５６巻７号１５５１頁）、本件の差止 め及び除却等の請求についても、本件特許権が登録された国の法律である日 本法が準拠法となる。
(2) 損害賠償請求について
特許権侵害を理由とする損害賠償請求については、特許権特有の問題では なく、財産権の侵害に対する民事上の救済の一環にほかならないから、法律 関係の性質は不法行為である（前掲最高裁平成１４年９月２６日第一小法廷 判決）。したがって、その準拠法については、通則法１７条によるべきである から、「加害行為の結果が発生した地の法」となる。 原告の損害賠償請求は、被告らが、被告サービスにおいて日本国内の端末 に向けてファイルを配信したこと等によって、日本国特許である本件特許権 を侵害したことを理由とするものであり、その主張が認められる場合には、 権利侵害という結果は日本で発生したということができるから、上記損害賠 償請求に係る準拠法は日本法である。
・・・
前記(1)のとおり、被告システム１は、構成要件１Ｂないし１Ｆ及び１Ｈを＼n充足し、前記前提事実(6)アのとおり、被告システム１が構成要件１Ａ、１Ｇ＼n及び１Ｉを充足することは、当事者間に争いがない。 そして、前記(2)のとおり、被告システム２及び３は、構成要件１Ａないし＼n１Ｆ及び１Ｈを充足し、前記前提事実(6)イのとおり、被告システム２及び３ が構成要件１Ｇ及び１Ｉを充足することは、当事者間に争いがない。＼nしたがって、被告システムは本件発明１の技術的範囲に属するものと認め られる。
(2) 被告ＦＣ２による被告システムの「生産」の有無について
ア 本件発明１の関係での被告システム１（被告サービス１のＦＬＡＳＨ版） の「生産」について
本件発明１の「実施」として被告ＦＣ２による被告システム１の「生産」 があるといえるかを、まず、被告サービス１のＦＬＡＳＨ版について検討 する。
(ｱ) 物の発明の「実施」としての「生産」（特許法２条３項１号）とは、 発明の技術的範囲に属する「物」を新たに作り出す行為をいうと解され る。また、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められること を意味する属地主義の原則（最高裁平成７年（オ）第１９８８号同９年 ７月１日第三小法廷判決・民集５１巻６号２２９９頁、最高裁平成１２ 年（受）第５８０号同１４年９月２６日第一小法廷判決・民集５６巻７ 号１５５１頁参照）からは、上記「生産」は、日本国内におけるものに 限定されると解するのが相当である。したがって、上記の「生産」に当 たるためには、特許発明の構成要件の全てを満たす物が、日本国内にお＼nいて新たに作り出されることが必要であると解すべきである。
(ｲ) 前記３(1)のとおり、被告システム１は、本件発明１の構成要件を全＼nて充足し、その技術的範囲に属するものであって、被告システム１にお ける構成１ａないし１ｉは、本件発明１の構＼成要件１Ａないし１Ｉにそ れぞれ相当する。 また、被告サービス１のＦＬＡＳＨ版においてコメント付き動画を日 本国内のユーザ端末に表示させる手順は、前記(1)ウ(ｱ)のとおりであっ て、被告サービス１がその手順どおりに機能することによって、上記の＼nとおり本件発明１の構成要件を全て充足するコメント配信システムであ＼nる被告システム１が新たに作り出されるということができる。 そして、本件発明１のコメント配信システムは、「サーバ」と「これと ネットワークを介して接続された複数の端末装置」をその構成要素とす＼nる物であるところ（構成要件１Ａ）、被告システム１においては、日本国＼n内のユーザ端末へのコメント付き動画を表示させる場合、上記の「これ＼nとネットワークを介して接続された複数の端末装置」は、日本国内に存 在しているものといえる。
他方で、前記３(2)アによれば、本件発明１における「サーバ」（構成＼n要件１Ａ等）とは、視聴中のユーザからのコメントを受信する機能を有＼nするとともに（構成要件１Ｂ）、端末装置に「動画」及び「コメント情報」＼nを送信する機能（構＼成要件１Ｃ）を有するものであるところ、これに該 当する被告ＦＣ２が管理する前記(1)ウ(ｱ)の動画配信用サーバ及びコメ ント配信用サーバは、前記(1)イ(ｱ)のとおり、令和元年５月１７日以降 の時期において、いずれも米国内に存在しており、日本国内に存在して いるものとは認められない。
そうすると、被告サービス１により日本国内のユーザ端末へのコメン ト付き動画を表示させる場合、被告サービス１が前記(1)ウ(ｱ)の手順ど おりに機能することによって、本件発明１の構＼成要件を全て充足するコ メント配信システムが新たに作り出されるとしても、それは、米国内に 存在する動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバと日本国内に存在 するユーザ端末とを構成要素とするコメント配信システム（被告システ＼nム１）が作り出されるものである。
したがって、完成した被告システム１のうち日本国内の構成要素であ＼nるユーザ端末のみでは本件発明１の全ての構成要件を充足しないことに＼nなるから、直ちには、本件発明１の対象となる「物」である「コメント 配信システム」が日本国内において「生産」されていると認めることが できない。
(ｳ) 原告は、被告システム１では、多数のユーザ端末は日本国内に存在し ているから、被告システム１の大部分は日本国内に存在している、被告 ＦＣ２が管理するサーバが国外に存在するとしても、「生産」行為が国外 の行為により開始されるということを意味するだけで、「生産」行為の大 部分は日本国内で行われている、本件発明１において重要な構成要件１＼nＨに対応する被告システム１の構成１ｈは国内で実現されている、被告＼nシステム１については「生産」という実施行為が全体として見て日本国 内で行われているのと同視し得るにもかかわらず、被告らが単にサーバ を国外に設置することで日本の特許権侵害を免れられるという結論とな るのは著しく妥当性を欠くなどとして、被告システム１は、量的に見て も、質的に見ても、その大部分は日本国内に作り出される「物」であり、 被告らによる「生産」は日本国内において行われていると評価すること ができると主張する。
しかしながら、前記(ｱ)のとおり、特許法２条３項１号の「生産」に該 当するためには、特許発明の構成要件を全て満たす物が日本国内におい＼nて作り出される必要があると解するのが相当であり、特許権による禁止 権の及ぶ範囲については明確である必要性が高いといえることからも、 明文の根拠なく、物の構成要素の大部分が日本国内において作り出され＼nるといった基準をもって、物の発明の「実施」としての「生産」の範囲 を画するのは相当とはいえない。そうすると、被告システム１の構成要＼n素の大部分が日本国内にあることを根拠として、直ちに被告システム１ が日本国内で生産されていると認めることはできないというべきである。 また、前記(1)ウ(ｱ)の2)−２及び5)からすれば、被告システム１にお いては、被告ＦＣ２のウェブサーバがユーザ端末に配信するＳＷＦファ イルによって規定される条件に基づいて、２つのコメントが重複するか 否かを判定する計算式及び重複すると判定された場合の重ならない表示＼n位置の指定が行われており、構成要件１Ｆの「判定部」及び構＼成要件１ Ｇの「表示位置制御部」に相当する構＼成１ｆ及び１ｇの動作の実現は、 日本国内に存在するユーザ端末において行われるものであるということ ができ、これらのユーザ端末における動作からは、原告が指摘する構成＼n要件１Ｈに対応する構成１ｈのうち「前記ユーザ端末のディスプレイに＼nは、前記動画と、前記コメント付与時間に対応する動画再生時間におい て、前記動画上に、右から左方向に移動する前記コメント１及び前記コ メント２とが、追いついて重複しないように表示される、」という部分に＼n相当する動作は、日本国内に存在するユーザ端末において実現されるも のということができるものの、構成要件１Ｈに対応する構＼成１ｈのうち 「前記サーバが、前記動画ファイルと、前記コメントファイルとを前記 ユーザ端末に配信することにより、」という部分に相当する動作は、米国 内に存在するコメント配信用サーバ及び動画配信用サーバによって実現 されるものであり、構成１ｈが日本国内に存在するユーザ端末のみによ＼nって実現されているとはいえない。前記１(2)イで検討したところからす れば、本件発明１の目的は、単に、構成要件１Ｆの「判定部」及び構＼成 要件１Ｇの「表示位置制御部」に相当する構＼成等を備える端末装置を提 供することではなく、ユーザ間において、同じ動画を共有して、コメン トを利用しコミュニケーションを図ることができるコメント配信システ ムを提供することであり、この目的に照らせば、動画の送信（構成要件＼n１Ｃ及び１Ｈ）並びにコメントの受信及びコメント付与時間を含むコメ ント情報の送信（構成要件１Ｂ、１Ｃ及び１Ｈ）を行う「サーバ」は、＼nこの目的を実現する構成として重要な役割を担うものというべきである。＼nこの点からしても、本件発明１に関しては、ユーザ端末のみが日本に存 在することをもって、「生産」の対象となる被告システム１の構成要素の＼n大部分が日本国内に存在するものと認めることはできないというべきで ある。 さらに、前記(1)アのとおり、被告サービスにおいては、日本語が使用 可能であり、日本在住のユーザに向けたサービスが提供されていたと考＼nえられ、同オのとおり、平成２６年当時、日本法人である被告ＨＰＳが、 被告ＦＣ２の委託を受けて、被告サービスを含む同被告の運営するサー ビスに関する業務を行っていたという事情は認められるものの、本件全 証拠によっても、本件特許権の設定登録がされた令和元年５月１７日以 降の時期において、米国法人である被告ＦＣ２が本件特許権の侵害の責 任を回避するために動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバを日本 国外に設置し、実質的には日本国内から管理していたといった、結論と して著しく妥当性を欠くとの評価を基礎付けるような事情は認められな い。 したがって、原告の上記主張は採用することができない。
(ｴ) 以上によれば、被告サービス１のＦＬＡＳＨ版については、本件発明 １の関係で、被告ＦＣ２による被告システム１の日本国内での「生産」 を認めることができないというべきである。
・・・
オ 小活
以上のとおり、本件発明１の関係でも、本件発明２の関係でも、被告サ ービス（ＦＬＡＳＨ版及びＨＴＭＬ５版）において、被告ＦＣ２による被 告システムの日本国内での「生産」を認めることはできない。
２ 争点１（準拠法）について
(1) 差止め及び除却等の請求について
特許権に基づく差止め及び廃棄請求の準拠法は、当該特許権が登録された 国の法律であると解すべきであるから（最高裁平成１２年（受）第５８０同 １４年９月２６日第一小法廷判決・民集５６巻７号１５５１頁）、本件の差止 め及び除却等の請求についても、本件特許権が登録された国の法律である日 本法が準拠法となる。
(2) 損害賠償請求について
特許権侵害を理由とする損害賠償請求については、特許権特有の問題では なく、財産権の侵害に対する民事上の救済の一環にほかならないから、法律 関係の性質は不法行為である（前掲最高裁平成１４年９月２６日第一小法廷 判決）。したがって、その準拠法については、通則法１７条によるべきである から、「加害行為の結果が発生した地の法」となる。 原告の損害賠償請求は、被告らが、被告サービスにおいて日本国内の端末 に向けてファイルを配信したこと等によって、日本国特許である本件特許権 を侵害したことを理由とするものであり、その主張が認められる場合には、 権利侵害という結果は日本で発生したということができるから、上記損害賠 償請求に係る準拠法は日本法である。
・・・
前記(1)のとおり、被告システム１は、構成要件１Ｂないし１Ｆ及び１Ｈを＼n充足し、前記前提事実(6)アのとおり、被告システム１が構成要件１Ａ、１Ｇ＼n及び１Ｉを充足することは、当事者間に争いがない。 そして、前記(2)のとおり、被告システム２及び３は、構成要件１Ａないし＼n１Ｆ及び１Ｈを充足し、前記前提事実(6)イのとおり、被告システム２及び３ が構成要件１Ｇ及び１Ｉを充足することは、当事者間に争いがない。＼nしたがって、被告システムは本件発明１の技術的範囲に属するものと認め られる。
(2) 被告ＦＣ２による被告システムの「生産」の有無について
ア 本件発明１の関係での被告システム１（被告サービス１のＦＬＡＳＨ版） の「生産」について
本件発明１の「実施」として被告ＦＣ２による被告システム１の「生産」 があるといえるかを、まず、被告サービス１のＦＬＡＳＨ版について検討 する。
(ｱ) 物の発明の「実施」としての「生産」（特許法２条３項１号）とは、 発明の技術的範囲に属する「物」を新たに作り出す行為をいうと解され る。また、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められること を意味する属地主義の原則（最高裁平成７年（オ）第１９８８号同９年 ７月１日第三小法廷判決・民集５１巻６号２２９９頁、最高裁平成１２ 年（受）第５８０号同１４年９月２６日第一小法廷判決・民集５６巻７ 号１５５１頁参照）からは、上記「生産」は、日本国内におけるものに 限定されると解するのが相当である。したがって、上記の「生産」に当 たるためには、特許発明の構成要件の全てを満たす物が、日本国内にお＼nいて新たに作り出されることが必要であると解すべきである。
(ｲ) 前記３(1)のとおり、被告システム１は、本件発明１の構成要件を全＼nて充足し、その技術的範囲に属するものであって、被告システム１にお ける構成１ａないし１ｉは、本件発明１の構＼成要件１Ａないし１Ｉにそ れぞれ相当する。 また、被告サービス１のＦＬＡＳＨ版においてコメント付き動画を日 本国内のユーザ端末に表示させる手順は、前記(1)ウ(ｱ)のとおりであっ て、被告サービス１がその手順どおりに機能することによって、上記の＼nとおり本件発明１の構成要件を全て充足するコメント配信システムであ＼nる被告システム１が新たに作り出されるということができる。 そして、本件発明１のコメント配信システムは、「サーバ」と「これと ネットワークを介して接続された複数の端末装置」をその構成要素とす＼nる物であるところ（構成要件１Ａ）、被告システム１においては、日本国＼n内のユーザ端末へのコメント付き動画を表示させる場合、上記の「これ＼nとネットワークを介して接続された複数の端末装置」は、日本国内に存 在しているものといえる。
他方で、前記３(2)アによれば、本件発明１における「サーバ」（構成＼n要件１Ａ等）とは、視聴中のユーザからのコメントを受信する機能を有＼nするとともに（構成要件１Ｂ）、端末装置に「動画」及び「コメント情報」＼nを送信する機能（構＼成要件１Ｃ）を有するものであるところ、これに該 当する被告ＦＣ２が管理する前記(1)ウ(ｱ)の動画配信用サーバ及びコメ ント配信用サーバは、前記(1)イ(ｱ)のとおり、令和元年５月１７日以降 の時期において、いずれも米国内に存在しており、日本国内に存在して いるものとは認められない。
そうすると、被告サービス１により日本国内のユーザ端末へのコメン ト付き動画を表示させる場合、被告サービス１が前記(1)ウ(ｱ)の手順ど おりに機能することによって、本件発明１の構＼成要件を全て充足するコ メント配信システムが新たに作り出されるとしても、それは、米国内に 存在する動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバと日本国内に存在 するユーザ端末とを構成要素とするコメント配信システム（被告システ＼nム１）が作り出されるものである。
したがって、完成した被告システム１のうち日本国内の構成要素であ＼nるユーザ端末のみでは本件発明１の全ての構成要件を充足しないことに＼nなるから、直ちには、本件発明１の対象となる「物」である「コメント 配信システム」が日本国内において「生産」されていると認めることが できない。
(ｳ) 原告は、被告システム１では、多数のユーザ端末は日本国内に存在し ているから、被告システム１の大部分は日本国内に存在している、被告 ＦＣ２が管理するサーバが国外に存在するとしても、「生産」行為が国外 の行為により開始されるということを意味するだけで、「生産」行為の大 部分は日本国内で行われている、本件発明１において重要な構成要件１＼nＨに対応する被告システム１の構成１ｈは国内で実現されている、被告＼nシステム１については「生産」という実施行為が全体として見て日本国 内で行われているのと同視し得るにもかかわらず、被告らが単にサーバ を国外に設置することで日本の特許権侵害を免れられるという結論とな るのは著しく妥当性を欠くなどとして、被告システム１は、量的に見て も、質的に見ても、その大部分は日本国内に作り出される「物」であり、 被告らによる「生産」は日本国内において行われていると評価すること ができると主張する。
しかしながら、前記(ｱ)のとおり、特許法２条３項１号の「生産」に該 当するためには、特許発明の構成要件を全て満たす物が日本国内におい＼nて作り出される必要があると解するのが相当であり、特許権による禁止 権の及ぶ範囲については明確である必要性が高いといえることからも、 明文の根拠なく、物の構成要素の大部分が日本国内において作り出され＼nるといった基準をもって、物の発明の「実施」としての「生産」の範囲 を画するのは相当とはいえない。そうすると、被告システム１の構成要＼n素の大部分が日本国内にあることを根拠として、直ちに被告システム１ が日本国内で生産されていると認めることはできないというべきである。 また、前記(1)ウ(ｱ)の2)−２及び5)からすれば、被告システム１にお いては、被告ＦＣ２のウェブサーバがユーザ端末に配信するＳＷＦファ イルによって規定される条件に基づいて、２つのコメントが重複するか 否かを判定する計算式及び重複すると判定された場合の重ならない表示＼n位置の指定が行われており、構成要件１Ｆの「判定部」及び構＼成要件１ Ｇの「表示位置制御部」に相当する構＼成１ｆ及び１ｇの動作の実現は、 日本国内に存在するユーザ端末において行われるものであるということ ができ、これらのユーザ端末における動作からは、原告が指摘する構成＼n要件１Ｈに対応する構成１ｈのうち「前記ユーザ端末のディスプレイに＼nは、前記動画と、前記コメント付与時間に対応する動画再生時間におい て、前記動画上に、右から左方向に移動する前記コメント１及び前記コ メント２とが、追いついて重複しないように表示される、」という部分に＼n相当する動作は、日本国内に存在するユーザ端末において実現されるも のということができるものの、構成要件１Ｈに対応する構＼成１ｈのうち 「前記サーバが、前記動画ファイルと、前記コメントファイルとを前記 ユーザ端末に配信することにより、」という部分に相当する動作は、米国 内に存在するコメント配信用サーバ及び動画配信用サーバによって実現 されるものであり、構成１ｈが日本国内に存在するユーザ端末のみによ＼nって実現されているとはいえない。前記１(2)イで検討したところからす れば、本件発明１の目的は、単に、構成要件１Ｆの「判定部」及び構＼成 要件１Ｇの「表示位置制御部」に相当する構＼成等を備える端末装置を提 供することではなく、ユーザ間において、同じ動画を共有して、コメン トを利用しコミュニケーションを図ることができるコメント配信システ ムを提供することであり、この目的に照らせば、動画の送信（構成要件＼n１Ｃ及び１Ｈ）並びにコメントの受信及びコメント付与時間を含むコメ ント情報の送信（構成要件１Ｂ、１Ｃ及び１Ｈ）を行う「サーバ」は、＼nこの目的を実現する構成として重要な役割を担うものというべきである。＼nこの点からしても、本件発明１に関しては、ユーザ端末のみが日本に存 在することをもって、「生産」の対象となる被告システム１の構成要素の＼n大部分が日本国内に存在するものと認めることはできないというべきで ある。 さらに、前記(1)アのとおり、被告サービスにおいては、日本語が使用 可能であり、日本在住のユーザに向けたサービスが提供されていたと考＼nえられ、同オのとおり、平成２６年当時、日本法人である被告ＨＰＳが、 被告ＦＣ２の委託を受けて、被告サービスを含む同被告の運営するサー ビスに関する業務を行っていたという事情は認められるものの、本件全 証拠によっても、本件特許権の設定登録がされた令和元年５月１７日以 降の時期において、米国法人である被告ＦＣ２が本件特許権の侵害の責 任を回避するために動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバを日本 国外に設置し、実質的には日本国内から管理していたといった、結論と して著しく妥当性を欠くとの評価を基礎付けるような事情は認められな い。 したがって、原告の上記主張は採用することができない。
(ｴ) 以上によれば、被告サービス１のＦＬＡＳＨ版については、本件発明 １の関係で、被告ＦＣ２による被告システム１の日本国内での「生産」 を認めることができないというべきである。
・・・
オ 小活
以上のとおり、本件発明１の関係でも、本件発明２の関係でも、被告サ ービス（ＦＬＡＳＨ版及びＨＴＭＬ５版）において、被告ＦＣ２による被 告システムの日本国内での「生産」を認めることはできない。
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2022.05. 2
令和3(行ケ)10148 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和4年4月25日 知的財産高等裁判所
文字の一部を図形化した商標について、先願文字商標と類似するとした審決が維持されました。判決の末尾に本件商標が添付されています。
本願商標は、別紙１の１のとおり、1)上段には「natural baby soap」の文 字が、水色の手書き風の書体で、下段部分の文字より小さく、また、下段部 分よりも幅が狭く、上側に湾曲する形で配され、2)下段には、Doodle Pen の 特徴を備えた書体で、上段の欧文字よりも目立つ大きさで「nico」の欧文字 が水色で横書きに表され、「nico」の「o」の上部には「サボテン」のような 図形が配され、「o」の内側には、横並びに２つの点とその下に両端上がりの 弧線が配されて顔を表すように図案化された、結合商標である。＼n ところで、商標の構成部分の一部が取引者、需要者に対し商品又は役務の＼n出所識別機能として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、そ＼nれ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる 場合等には、商標の構成部分の一部を要部として取り出し、これと他人の商＼n標とを比較して商標そのものの類否を判断することも、許されると解するの が相当である。そして、本件においては、要部が本件商標の下段部分である ことについては、当事者間に争いがなく、本願商標が、全体の構成からみる＼nと、上段部分と下段部分とを分離して観察することが取引上不自然とはいえ ず、上段部分は下段部分と比して全体の大きさは小さく、出所識別標識とし て特定の称呼、観念を生じさせないものであること等に照らしても、本件商 標の要部は下段部分であるとするのが相当である
次に、本件商標の要部である下段部分について検討する。
前記(1)のとおり、本件商標の要部である下段部分は、「nico」の欧文字が横 書きに表され、「nico」の「o」の上部には「サボテン」のような図形が配さ れ、「o」の内側には、横並びに２つの点とその下に両端上がりの弧線が配さ れて顔を表すように図案化されているところ、店舗名や商品名等に含まれる＼n欧文字の「o」の内側に横並びに２つの点とその下に両端上がりの弧線を配し て顔を表すように図案化したり（乙３ないし８、１０、１１、１４）、「o」の 文字上部にイラストを配して図案化する（乙９ないし１４）ことは慣用され ていることが認められる。そうすると、本願商標の下段部分に接した取引者 及び需要者は、末尾の欧文字は一般的に慣用されているものと同様に図案化 されたものと理解し、認識するものということができる。そして、この下段 部分からは「nico」の欧文字に相応して「ニコ」の称呼を生じるものである が、「nico」の欧文字は辞書等に載録されているものでなく、特定の観念を生 じさせるものではない。
これに対し、原告は、前記第３の１(1)のとおり、欧文字の称呼「ニコ」と イラスト部分が「にこにこ笑う」との共通の印象を与えるものであり、「nico」 ないし「ニコ」の欧文字は、これを含む商品が多数存在し、登録商標等が合 計３０件あることから、必ずしも取引者及び需要者に強い印象を与えるもの ではないのに対し、イラスト部分は、独自性を有するものであり、イラスト 部分からは観念が生じ、出所識別標識として強い支配的な印象を与えること を前提とした類否判断をすべきである旨主張する。
しかし、「nico」ないし「ニコ」の欧文字は、原告が提出する証拠によれば、 本願商標の指定商品と同一又は類似する商品では２件しか使用されておらず （甲９、１０）、少なくとも本願商標の指定商品と同一又は類似する分野にお いて、「nico」ないし「ニコ」が出所識別標識としての機能が弱いとまではい＼nえない。また、前記(2)のとおり、欧文字の「o」の内側に横並びに２つの点と その下に両端上がりの弧線を配して顔を表すように図案化したり、「o」の文 字上部にイラストを配して図案化することは慣用されているところ、本願商 標の下段部分の「o」の部分も一般的に慣用されている態様と同様であるし、
また、サボテンのようなイラストも特定の観念を生じさせるような特異なも のとはいえず、その大きさや態様において強い印象を与えるものとはいい難 い。そうすると、特に商標の細部にまで注意を払うことがない一般消費者が、 取引に際して、下段部分のうちイラスト部分にことさら着目し、それにより 特異な観念が生じ、出所識別標識として強い支配的な印象を受けるものとは 認め難いから、原告の主張は理由がない。
・・・・
これに対し、原告は、前記第３の１(3)イのとおり、本願商標の下段部分は 特徴的なイラスト部分があるが、引用商標の欧文字はこうした特徴的なもの を備えておらず、また、本願商標と引用商標の字体、イラスト、文字の与え る印象を挙げて、本願商標と引用商標は、外観において、離隔的観察のもと でも称呼における類似性をしのぐほどの差異を取引者及び需要者に与える旨 主張する。
しかし、原告が指摘するイラスト部分は、欧文字の「o」を顔等の図案化す るものとしてこれまで慣用されてきたものと大きく異なるものではなく、イ ラスト部分が強い支配的印象を与えるものではないことは繰り返し説示して きたとおりであり、また、本願商標と引用商標の字体、イラスト、文字の与 える外観上の差異については、離隔的観察のもとでは、取引者及び需要者に 大きく異なる印象を与えるものであるとまではいえない。
また、原告は、前記第３の１(3)ウのとおり、本願商標の下段部分全体から、 「にこにこ笑った」印象を与えるものであるのに対し、引用商標は特定の観 念を生じさせない旨主張するが、前記１(2) において判示したところに照らせ ば、その前提を誤るものというべきである。
さらに、原告は、前記第３の１(3)エのとおり、本願商標を付した原告の商 品について、現在までに本願商標と引用商標その他の第三者の商標と混同し たような内容の問い合わせがないことを「取引の実情」として挙げて、称呼 が共通していても、外観及び観念の相違から誤認混同が生じていない旨主張 するが、商標の類否判断に当たり考慮することのできる取引の実情とは、そ の指定商品全般についての一般的、恒常的なそれを指すものであつて、該商 標が現在使用されている商品についてのみの特殊的、限定的なそれを指すも のではない（最高裁昭和４７年（行ツ）第３３号同４９年４月２５日第一小 法廷判決参照）ところ、原告の上記主張は、本願商標が現在使用されている 商品についての取引の実情をいうものであるから、当を得ない。
本願商標は、別紙１の１のとおり、1)上段には「natural baby soap」の文 字が、水色の手書き風の書体で、下段部分の文字より小さく、また、下段部 分よりも幅が狭く、上側に湾曲する形で配され、2)下段には、Doodle Pen の 特徴を備えた書体で、上段の欧文字よりも目立つ大きさで「nico」の欧文字 が水色で横書きに表され、「nico」の「o」の上部には「サボテン」のような 図形が配され、「o」の内側には、横並びに２つの点とその下に両端上がりの 弧線が配されて顔を表すように図案化された、結合商標である。＼n ところで、商標の構成部分の一部が取引者、需要者に対し商品又は役務の＼n出所識別機能として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、そ＼nれ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる 場合等には、商標の構成部分の一部を要部として取り出し、これと他人の商＼n標とを比較して商標そのものの類否を判断することも、許されると解するの が相当である。そして、本件においては、要部が本件商標の下段部分である ことについては、当事者間に争いがなく、本願商標が、全体の構成からみる＼nと、上段部分と下段部分とを分離して観察することが取引上不自然とはいえ ず、上段部分は下段部分と比して全体の大きさは小さく、出所識別標識とし て特定の称呼、観念を生じさせないものであること等に照らしても、本件商 標の要部は下段部分であるとするのが相当である
次に、本件商標の要部である下段部分について検討する。
前記(1)のとおり、本件商標の要部である下段部分は、「nico」の欧文字が横 書きに表され、「nico」の「o」の上部には「サボテン」のような図形が配さ れ、「o」の内側には、横並びに２つの点とその下に両端上がりの弧線が配さ れて顔を表すように図案化されているところ、店舗名や商品名等に含まれる＼n欧文字の「o」の内側に横並びに２つの点とその下に両端上がりの弧線を配し て顔を表すように図案化したり（乙３ないし８、１０、１１、１４）、「o」の 文字上部にイラストを配して図案化する（乙９ないし１４）ことは慣用され ていることが認められる。そうすると、本願商標の下段部分に接した取引者 及び需要者は、末尾の欧文字は一般的に慣用されているものと同様に図案化 されたものと理解し、認識するものということができる。そして、この下段 部分からは「nico」の欧文字に相応して「ニコ」の称呼を生じるものである が、「nico」の欧文字は辞書等に載録されているものでなく、特定の観念を生 じさせるものではない。
これに対し、原告は、前記第３の１(1)のとおり、欧文字の称呼「ニコ」と イラスト部分が「にこにこ笑う」との共通の印象を与えるものであり、「nico」 ないし「ニコ」の欧文字は、これを含む商品が多数存在し、登録商標等が合 計３０件あることから、必ずしも取引者及び需要者に強い印象を与えるもの ではないのに対し、イラスト部分は、独自性を有するものであり、イラスト 部分からは観念が生じ、出所識別標識として強い支配的な印象を与えること を前提とした類否判断をすべきである旨主張する。
しかし、「nico」ないし「ニコ」の欧文字は、原告が提出する証拠によれば、 本願商標の指定商品と同一又は類似する商品では２件しか使用されておらず （甲９、１０）、少なくとも本願商標の指定商品と同一又は類似する分野にお いて、「nico」ないし「ニコ」が出所識別標識としての機能が弱いとまではい＼nえない。また、前記(2)のとおり、欧文字の「o」の内側に横並びに２つの点と その下に両端上がりの弧線を配して顔を表すように図案化したり、「o」の文 字上部にイラストを配して図案化することは慣用されているところ、本願商 標の下段部分の「o」の部分も一般的に慣用されている態様と同様であるし、
また、サボテンのようなイラストも特定の観念を生じさせるような特異なも のとはいえず、その大きさや態様において強い印象を与えるものとはいい難 い。そうすると、特に商標の細部にまで注意を払うことがない一般消費者が、 取引に際して、下段部分のうちイラスト部分にことさら着目し、それにより 特異な観念が生じ、出所識別標識として強い支配的な印象を受けるものとは 認め難いから、原告の主張は理由がない。
・・・・
これに対し、原告は、前記第３の１(3)イのとおり、本願商標の下段部分は 特徴的なイラスト部分があるが、引用商標の欧文字はこうした特徴的なもの を備えておらず、また、本願商標と引用商標の字体、イラスト、文字の与え る印象を挙げて、本願商標と引用商標は、外観において、離隔的観察のもと でも称呼における類似性をしのぐほどの差異を取引者及び需要者に与える旨 主張する。
しかし、原告が指摘するイラスト部分は、欧文字の「o」を顔等の図案化す るものとしてこれまで慣用されてきたものと大きく異なるものではなく、イ ラスト部分が強い支配的印象を与えるものではないことは繰り返し説示して きたとおりであり、また、本願商標と引用商標の字体、イラスト、文字の与 える外観上の差異については、離隔的観察のもとでは、取引者及び需要者に 大きく異なる印象を与えるものであるとまではいえない。
また、原告は、前記第３の１(3)ウのとおり、本願商標の下段部分全体から、 「にこにこ笑った」印象を与えるものであるのに対し、引用商標は特定の観 念を生じさせない旨主張するが、前記１(2) において判示したところに照らせ ば、その前提を誤るものというべきである。
さらに、原告は、前記第３の１(3)エのとおり、本願商標を付した原告の商 品について、現在までに本願商標と引用商標その他の第三者の商標と混同し たような内容の問い合わせがないことを「取引の実情」として挙げて、称呼 が共通していても、外観及び観念の相違から誤認混同が生じていない旨主張 するが、商標の類否判断に当たり考慮することのできる取引の実情とは、そ の指定商品全般についての一般的、恒常的なそれを指すものであつて、該商 標が現在使用されている商品についてのみの特殊的、限定的なそれを指すも のではない（最高裁昭和４７年（行ツ）第３３号同４９年４月２５日第一小 法廷判決参照）ところ、原告の上記主張は、本願商標が現在使用されている 商品についての取引の実情をいうものであるから、当を得ない。
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2022.04.28
平成31(ワ)8969 著作権侵害差止等請求事件 著作権 民事訴訟 令和4年4月22日 東京地方裁判所
ゲーム画面が著作権侵害か否か争われました。前提として裁判管轄についても争われました。後者の裁判管轄は「あり」としましたが、被告は、リンク設定行為をしただけなので、複製及び公衆送信には該当しないと、請求棄却されました。
証拠（乙８）及び弁論の全趣旨によれば、原告及び被告は、いずれも中国 に住所を置く法人であり、日本に事務所等の拠点を有しないこと、被告ゲー ムの開発や配信に関する主要な作業は中国において行われたことが認められ る。これらの事情によれば、本件訴訟に関する証拠が中国に存在することが うかがわれるから、本件を日本の裁判所で審理した場合には、被告が、本件 訴訟の争点に関する主張立証をする際に、中国語で記載された書類を日本語 に翻訳したり、中国語を話す関係者のために通訳を手配したりするなどの一 定の負担を被り得ることは、否定し難い。
しかし、本件訴訟における原告の請求は、日本国内向けに配信された被告 ゲーム及びそれに関連する画像の複製を差し止め、被告ゲーム等のデータを 削除し、被告ゲームの売上げに基づき著作権法１１４条２項によって推定さ れる額の損害を賠償すること等を求めるというものである。そうすると、本 件訴訟における請求の内容は日本と密接に関連するものであり、かつ、原告 が主張する上記損害は日本において発生したものと解されるから、本件は、 事案の性質上、日本とも強い関連性を有するというべきである。 また、本件訴訟の争点は、前記第２の３及び前記第３のとおり、原告各画 像と被告各画像の表現の同一性ないし類似性（争点２−１）、被告による原＼n告画像１に係る著作権侵害の成否（争点２−２）、被告が原告各画像に依拠 して被告各画像を作成したと認められるか否か（争点２−３）、差止め及び 削除請求の必要性（争点３）並びに損害額（争点４）である。この点、上記 争点２−１については、原告各画像と被告各画像の対比や同一性ないし類似 性が認められる部分が創作的な表現であるか否かに関する検討を要するとこ＼nろ、それらの点に係る主張立証は、主として原告各画像及び被告各画像自体 に基づいて行うことになる。これに加えて、他の画像に基づき、上記同一性 ないし類似性の認められる部分がありふれた表現であることの主張立証を行＼nうことも考えられるが、当該他の画像に関する証拠が中国に存在するとして も、その性質上、翻訳等の作業は必要とされないであろうから、被告に過大 な負担が生じるとは認め難い。上記争点２−２は、本件リンク設定行為が原 告画像１に係る原告の著作権を侵害するかどうかを、主として日本の著作権 法の解釈、適用によって判断するというものであるから、証拠の所在地が当 該争点の判断において重要な意味を持つものとはいえない。上記争点２−３ に関する証拠としては、原告ゲーム及び被告ゲーム以外のゲーム等の画像及 び公表時期に関する資料、ゲーム制作者の陳述書等が想定されるが、それら＼nの全てが中国にのみ所在するとはうかがわれず、立証に際して被告に過大な 負担が生じるとまでは認め難い。上記争点３については、前記第３の３のと おり、被告ゲームの配信が中止された事実が重要な評価障害事実として主張 立証され得るところ、被告ゲームが日本国内向けに配信されたオンラインゲ ームであることを踏まえると、上記事実に関する主要な証拠は日本に所在す るものと認められる。上記争点４についても、上記のとおり、原告が主張す る損害は日本において発生したものと解されるから、損害額の算定の基礎と なる主要な証拠は日本に所在するものと考えられる。したがって、本件が日 本で審理されるとしても、本件の重要な争点に係る主張立証に当たり、被告 に過大な負担が生じるとまでは認められない。
(2) これに対し、被告は、1)本件訴訟と当事者、事案及び争点において密接な 関連性が存在する別件中国訴訟が中国の裁判所において係属していること、 2)原告と被告は、当然に、本件訴訟を中国の裁判所に提起することが最も適 切であり、本件が中国の裁判所での解決が図られると想定していたこと、3) 本件訴訟に関する客観的な事実関係は全て中国において発生したこと、4)本 件訴訟の証拠は全て中国国内に存在すること、5)本件を日本の裁判所で審理 する場合には被告に過大な負担を課すること等を根拠として挙げ、本件訴訟 には民事訴訟法３条の９所定の「特別の事情」があると主張する。 しかし、まず、上記1)についてみるに、本件訴訟と別件中国訴訟は、いず れも原告が当事者であるという点において共通するものの、被告は別件中国 訴訟の当事者の地位にはないから、当事者が完全に一致するものではない。 しかも、別件中国訴訟においては、原告ゲームの中国語版の表現と「Ｃ」と＼n称するゲームの表現の類否等が争点とされているのであって、被告ゲームの＼n表現との類否は争点とされていないばかりか、証拠（甲１０）によれば、別＼n件中国訴訟において争点とされている原告ゲームの表現はいずれも原告各画＼n像とは異なる画像等に係るものであると認められる。そうすると、本件訴訟 と別件中国訴訟の事案及び争点はいずれも大きく相違するものといえるから、 本件訴訟と別件中国訴訟との間に強い関連性があるとまでは認められない。 次に、上記2)についてみるに、上記のとおり、本件訴訟と別件中国訴訟と の関連性は強くない上、原告ゲームと被告ゲームがいずれも日本国内向けに 配信されたスマートフォン向けのオンラインゲームであることに照らすと、 別件中国訴訟が本件訴訟に先立って中国国内の裁判所に係属していたとして も、原告ゲームと被告ゲームに関する著作権侵害に関する紛争の解決が中国 の裁判所で図られることが想定されていたとまでは認められない。 さらに、上記3)ないし5)についてみるに、前記(1)のとおり、本件の請求 の内容は日本と密接に関連するものであり、かつ、原告が主張する上記損害 は日本において発生したものと解されることから、本件に関する客観的な事 実関係が全て中国において発生したということはできない。また、前記(1) のとおり、本件の証拠が専ら中国に存在するとは認められないし、本件を日 本の裁判所が審理するとしても、立証に関して被告に過大な負担を生じさせ るものとまでは認められない。 したがって、被告の上記1)ないし5)の主張はいずれも理由がない。
(3) 以上の次第で、本件の事案の性質、応訴による被告の負担の程度、証拠の 所在地、原告を当事者とする中国の裁判所に係属中の訴訟の存在その他の事 情を十分に考慮しても、本件訴訟について、民事訴訟法３条の９所定の「特＼n別の事情」があると認めることはできない。
・・・
ア 証拠（甲９、乙１５ないし１７）及び弁論の全趣旨によれば、本件リン ク設定行為は、本件動画の表紙画面である被告画像１をリンク先のサーバ＼nーから本件ウェブページの閲覧者の端末に直接表示させるものにすぎず、＼n被告は、本件リンク設定行為を通じて、被告画像１のデータを本件ウェブ ページのサーバーに入力する行為を行っていないものと認められる。そう すると、前記(2)アのとおり原告画像１を複製したものと認められる被告 画像１を含む本件動画をＹｏｕＴｕｂｅが管理するサーバーに入力、蓄積 し、これを公衆送信し得る状態を作出したのは、本件動画の投稿者であっ て、被告による本件リンク設定行為は、原告画像１について、有形的に再 製するものとも、公衆送信するものともいえないというべきである。
イ これに対し、原告は、1)本件ウェブページに被告画像１を貼り付ける行＼n為も、本件リンク設定行為も、本件ウェブページの閲覧者にとっては、何 らの操作を介することなく被告画像１を閲覧できる点で異なるところはな いこと、2)本件リンク設定行為は、被告画像１を閲覧者の端末上に自動表＼n示させるために不可欠な行為であり、かつ、原告画像１の複製の実現にお ける枢要な行為といえること、3)本件リンク設定行為をすることにより、 被告ゲームを宣伝し、被告ゲームの販売による多大な利益を得たことを指 摘し、規範的にみて、被告が複製及び公衆送信の主体と認められる旨を主 張する。しかし、上記1)についてみると、単に、本件ウェブページに被告画像１ を貼り付ける等の侵害行為がされた場合と同一の結果が生起したことをも＼nって、本件リンク設定行為について、複製権及び公衆送信権の侵害主体性 を直ちに肯定することはできないというべきである。 また、上記2)についてみると、仮に枢要な行為に該当することが侵害主 体性を基礎付け得ると解したとしても、本件リンク設定行為の前の時点で 既に本件動画の投稿者による原告画像１の複製行為が完了していたことに 照らすと、本件リンク設定行為が原告画像１の複製について枢要な行為で あるとは認め難いというべきである。なお、本件動画は、本件ウェブペー ジを閲覧する方法によらずとも、本件動画が投稿されたＹｏｕＴｕｂｅの 「Ｄ」のページにアクセスすることによっても閲覧することができるから、 本件リンク設定行為が原告画像１の公衆送信にとって枢要な行為であると も認められない。 さらに、上記3)についてみると、本件全証拠によっても、本件リンク設 定行為により被告がどの程度の利益を得ていたのかは明らかではないから、 その点をもって、被告が原告画像１の複製及び公衆送信の主体であること を根拠付けることはできない。 したがって、上記1)ないし3)の点を考慮しても、被告を原告画像１の複 製及び公衆送信の主体であると認めることはできず、原告の上記主張は採 用することができない。
ウ また、原告は、仮に被告が著作権侵害の主体であると認められない場合 であっても、少なくとも、被告が本件リンク設定行為により上記著作権侵 害を幇助したものと認められると主張する。 しかし、前記アのとおり、被告による本件リンク設定行為は、被告画像 １をリンク先のサーバーから本件ウェブページの閲覧者の端末に直接表示＼nさせるものにすぎず、本件動画の投稿者による被告画像１を含む本件動画 をＹｏｕＴｕｂｅが管理するサーバーに入力・蓄積して公衆送信し得る状 態にする行為と直接関係するものではない。そうすると、本件リンク設定 行為が本件動画の投稿者による複製及び公衆送信行為自体を容易にしたと はいい難いから、被告による本件リンク設定行為が、被告画像１に係る原 告の著作権（複製権及び公衆送信権）侵害を幇助するものと認めることは できない。 したがって、被告を原告画像１の複製及び公衆送信の幇助者であると認 めることはできない。
証拠（乙８）及び弁論の全趣旨によれば、原告及び被告は、いずれも中国 に住所を置く法人であり、日本に事務所等の拠点を有しないこと、被告ゲー ムの開発や配信に関する主要な作業は中国において行われたことが認められ る。これらの事情によれば、本件訴訟に関する証拠が中国に存在することが うかがわれるから、本件を日本の裁判所で審理した場合には、被告が、本件 訴訟の争点に関する主張立証をする際に、中国語で記載された書類を日本語 に翻訳したり、中国語を話す関係者のために通訳を手配したりするなどの一 定の負担を被り得ることは、否定し難い。
しかし、本件訴訟における原告の請求は、日本国内向けに配信された被告 ゲーム及びそれに関連する画像の複製を差し止め、被告ゲーム等のデータを 削除し、被告ゲームの売上げに基づき著作権法１１４条２項によって推定さ れる額の損害を賠償すること等を求めるというものである。そうすると、本 件訴訟における請求の内容は日本と密接に関連するものであり、かつ、原告 が主張する上記損害は日本において発生したものと解されるから、本件は、 事案の性質上、日本とも強い関連性を有するというべきである。 また、本件訴訟の争点は、前記第２の３及び前記第３のとおり、原告各画 像と被告各画像の表現の同一性ないし類似性（争点２−１）、被告による原＼n告画像１に係る著作権侵害の成否（争点２−２）、被告が原告各画像に依拠 して被告各画像を作成したと認められるか否か（争点２−３）、差止め及び 削除請求の必要性（争点３）並びに損害額（争点４）である。この点、上記 争点２−１については、原告各画像と被告各画像の対比や同一性ないし類似 性が認められる部分が創作的な表現であるか否かに関する検討を要するとこ＼nろ、それらの点に係る主張立証は、主として原告各画像及び被告各画像自体 に基づいて行うことになる。これに加えて、他の画像に基づき、上記同一性 ないし類似性の認められる部分がありふれた表現であることの主張立証を行＼nうことも考えられるが、当該他の画像に関する証拠が中国に存在するとして も、その性質上、翻訳等の作業は必要とされないであろうから、被告に過大 な負担が生じるとは認め難い。上記争点２−２は、本件リンク設定行為が原 告画像１に係る原告の著作権を侵害するかどうかを、主として日本の著作権 法の解釈、適用によって判断するというものであるから、証拠の所在地が当 該争点の判断において重要な意味を持つものとはいえない。上記争点２−３ に関する証拠としては、原告ゲーム及び被告ゲーム以外のゲーム等の画像及 び公表時期に関する資料、ゲーム制作者の陳述書等が想定されるが、それら＼nの全てが中国にのみ所在するとはうかがわれず、立証に際して被告に過大な 負担が生じるとまでは認め難い。上記争点３については、前記第３の３のと おり、被告ゲームの配信が中止された事実が重要な評価障害事実として主張 立証され得るところ、被告ゲームが日本国内向けに配信されたオンラインゲ ームであることを踏まえると、上記事実に関する主要な証拠は日本に所在す るものと認められる。上記争点４についても、上記のとおり、原告が主張す る損害は日本において発生したものと解されるから、損害額の算定の基礎と なる主要な証拠は日本に所在するものと考えられる。したがって、本件が日 本で審理されるとしても、本件の重要な争点に係る主張立証に当たり、被告 に過大な負担が生じるとまでは認められない。
(2) これに対し、被告は、1)本件訴訟と当事者、事案及び争点において密接な 関連性が存在する別件中国訴訟が中国の裁判所において係属していること、 2)原告と被告は、当然に、本件訴訟を中国の裁判所に提起することが最も適 切であり、本件が中国の裁判所での解決が図られると想定していたこと、3) 本件訴訟に関する客観的な事実関係は全て中国において発生したこと、4)本 件訴訟の証拠は全て中国国内に存在すること、5)本件を日本の裁判所で審理 する場合には被告に過大な負担を課すること等を根拠として挙げ、本件訴訟 には民事訴訟法３条の９所定の「特別の事情」があると主張する。 しかし、まず、上記1)についてみるに、本件訴訟と別件中国訴訟は、いず れも原告が当事者であるという点において共通するものの、被告は別件中国 訴訟の当事者の地位にはないから、当事者が完全に一致するものではない。 しかも、別件中国訴訟においては、原告ゲームの中国語版の表現と「Ｃ」と＼n称するゲームの表現の類否等が争点とされているのであって、被告ゲームの＼n表現との類否は争点とされていないばかりか、証拠（甲１０）によれば、別＼n件中国訴訟において争点とされている原告ゲームの表現はいずれも原告各画＼n像とは異なる画像等に係るものであると認められる。そうすると、本件訴訟 と別件中国訴訟の事案及び争点はいずれも大きく相違するものといえるから、 本件訴訟と別件中国訴訟との間に強い関連性があるとまでは認められない。 次に、上記2)についてみるに、上記のとおり、本件訴訟と別件中国訴訟と の関連性は強くない上、原告ゲームと被告ゲームがいずれも日本国内向けに 配信されたスマートフォン向けのオンラインゲームであることに照らすと、 別件中国訴訟が本件訴訟に先立って中国国内の裁判所に係属していたとして も、原告ゲームと被告ゲームに関する著作権侵害に関する紛争の解決が中国 の裁判所で図られることが想定されていたとまでは認められない。 さらに、上記3)ないし5)についてみるに、前記(1)のとおり、本件の請求 の内容は日本と密接に関連するものであり、かつ、原告が主張する上記損害 は日本において発生したものと解されることから、本件に関する客観的な事 実関係が全て中国において発生したということはできない。また、前記(1) のとおり、本件の証拠が専ら中国に存在するとは認められないし、本件を日 本の裁判所が審理するとしても、立証に関して被告に過大な負担を生じさせ るものとまでは認められない。 したがって、被告の上記1)ないし5)の主張はいずれも理由がない。
(3) 以上の次第で、本件の事案の性質、応訴による被告の負担の程度、証拠の 所在地、原告を当事者とする中国の裁判所に係属中の訴訟の存在その他の事 情を十分に考慮しても、本件訴訟について、民事訴訟法３条の９所定の「特＼n別の事情」があると認めることはできない。
・・・
ア 証拠（甲９、乙１５ないし１７）及び弁論の全趣旨によれば、本件リン ク設定行為は、本件動画の表紙画面である被告画像１をリンク先のサーバ＼nーから本件ウェブページの閲覧者の端末に直接表示させるものにすぎず、＼n被告は、本件リンク設定行為を通じて、被告画像１のデータを本件ウェブ ページのサーバーに入力する行為を行っていないものと認められる。そう すると、前記(2)アのとおり原告画像１を複製したものと認められる被告 画像１を含む本件動画をＹｏｕＴｕｂｅが管理するサーバーに入力、蓄積 し、これを公衆送信し得る状態を作出したのは、本件動画の投稿者であっ て、被告による本件リンク設定行為は、原告画像１について、有形的に再 製するものとも、公衆送信するものともいえないというべきである。
イ これに対し、原告は、1)本件ウェブページに被告画像１を貼り付ける行＼n為も、本件リンク設定行為も、本件ウェブページの閲覧者にとっては、何 らの操作を介することなく被告画像１を閲覧できる点で異なるところはな いこと、2)本件リンク設定行為は、被告画像１を閲覧者の端末上に自動表＼n示させるために不可欠な行為であり、かつ、原告画像１の複製の実現にお ける枢要な行為といえること、3)本件リンク設定行為をすることにより、 被告ゲームを宣伝し、被告ゲームの販売による多大な利益を得たことを指 摘し、規範的にみて、被告が複製及び公衆送信の主体と認められる旨を主 張する。しかし、上記1)についてみると、単に、本件ウェブページに被告画像１ を貼り付ける等の侵害行為がされた場合と同一の結果が生起したことをも＼nって、本件リンク設定行為について、複製権及び公衆送信権の侵害主体性 を直ちに肯定することはできないというべきである。 また、上記2)についてみると、仮に枢要な行為に該当することが侵害主 体性を基礎付け得ると解したとしても、本件リンク設定行為の前の時点で 既に本件動画の投稿者による原告画像１の複製行為が完了していたことに 照らすと、本件リンク設定行為が原告画像１の複製について枢要な行為で あるとは認め難いというべきである。なお、本件動画は、本件ウェブペー ジを閲覧する方法によらずとも、本件動画が投稿されたＹｏｕＴｕｂｅの 「Ｄ」のページにアクセスすることによっても閲覧することができるから、 本件リンク設定行為が原告画像１の公衆送信にとって枢要な行為であると も認められない。 さらに、上記3)についてみると、本件全証拠によっても、本件リンク設 定行為により被告がどの程度の利益を得ていたのかは明らかではないから、 その点をもって、被告が原告画像１の複製及び公衆送信の主体であること を根拠付けることはできない。 したがって、上記1)ないし3)の点を考慮しても、被告を原告画像１の複 製及び公衆送信の主体であると認めることはできず、原告の上記主張は採 用することができない。
ウ また、原告は、仮に被告が著作権侵害の主体であると認められない場合 であっても、少なくとも、被告が本件リンク設定行為により上記著作権侵 害を幇助したものと認められると主張する。 しかし、前記アのとおり、被告による本件リンク設定行為は、被告画像 １をリンク先のサーバーから本件ウェブページの閲覧者の端末に直接表示＼nさせるものにすぎず、本件動画の投稿者による被告画像１を含む本件動画 をＹｏｕＴｕｂｅが管理するサーバーに入力・蓄積して公衆送信し得る状 態にする行為と直接関係するものではない。そうすると、本件リンク設定 行為が本件動画の投稿者による複製及び公衆送信行為自体を容易にしたと はいい難いから、被告による本件リンク設定行為が、被告画像１に係る原 告の著作権（複製権及び公衆送信権）侵害を幇助するものと認めることは できない。 したがって、被告を原告画像１の複製及び公衆送信の幇助者であると認 めることはできない。
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2022.04.25
令和3(ネ)10074 債務不存在確認請求控訴事件 著作権 民事訴訟 令和4年4月20日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
ファイル共有ソフトBitTorrentによる動画のダウンロードについて訴訟です。損害賠償請求不存在確認訴訟です。知財高裁は、1審とほぼ同額の損害賠償を認めました。ファイル共有ソフトによるダウンロードは、分散しているデータをまとめた完全なファイルのダウンロードが完了すると、その後は、シーダー（ダウンロードさせる者）の責任（共同侵害）も課せられます。＼n
イ 一審原告ら（一審原告Ｘ６及び一審原告Ｘ１０を除く。）は、同一審原告らが 本件著作物をアップロードしたことの立証に欠けると主張するが、訂正の上引用し た原判決の「事実及び理由」中の「第２ 事案の概要」の２(4)のとおり、一審被告 は、ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔを利用して本件著作物をアップロード及びダウンロード している者のＩＰアドレスを特定し、プロバイダから、上記ＩＰアドレスに対応す る契約者の氏名及び住所の開示を受けていることが認められ、証拠（乙１３の２・ ３・６・７）によると、プロバイダの回答書にＩＰアドレス並びに一審原告Ｘ２、 一審原告Ｘ４、一審原告Ｘ３、Ａ、一審原告Ｘ７、一審原告Ｘ９の氏名及び住所の 記載があり、これら一審原告らの氏名及び住所の開示を受ける過程において、ＩＰ アドレスの混同がないことが認められる。なお、Ａとの記載が、一審原告Ｘ８の行 為に係るものであることについては当事者間に争いがない。また、一審原告Ｘ１の 氏名及び住所が記載された株式会社ＴＯＫＡＩコミュニケーションズからの通知書 （乙１３の１）には、ＩＰアドレスの記載はないものの、「添付ファイル「接続記録 リスト」 No.49〜58」との記載があり、同記載は、一審被告作成の「調査結果一覧 （株式会社ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ）」と題する書面（乙１１の１）の４９ 〜５８行目に対応するものと推認され、乙１１の１の記載からＩＰアドレスの特定 ができることから、ＩＰアドレスの混同がないことが認められる。そうすると、前 記(1)のとおり立証がされていないと認められる一審原告Ｘ５及び一審原告Ｘ１１ を除き、一審原告ら（一審原告Ｘ６及び一審原告Ｘ１０を除く。）について、本件著 作物をアップロードしたことについての立証がされていると認めるのが相当である。
(2) 争点１−２（共同不法行為性）について
ア 本件で、一審原告Ｘ１らは、本件各ファイルを、ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔを利 用して送信可能な状態におくことで、一審被告の著作権を侵害した。ところで、訂＼n正の上引用した原判決の「事実及び理由」中の「第２ 事案の概要」の２(3)のとお り、ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔを利用してファイルをダウンロードする際には、分割さ れたファイル（ピース）を複数のピアから取得することになるところ、後掲の証拠 によると、一部のピアのみが安定してファイルの供給源となる一方で、大半のピア は短時間の滞在時（ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔの利用時）に一時的なファイルの供給源 の役割を担うものとされるが、一審原告Ｘ１らは、常にＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔを利 用していたものではないことから、一時的なファイルの供給源の役割を担っていた と考えられること（甲１２、１５、２１）、あるトラッカーが、特定の時点で把握し ているリーチャーとシーダーの数は０〜５件程度と、特定時点における特定のファ イルに着目した場合には必ずしも多くのユーザー間でデータのやり取りがされてい るものではないこと（乙２〜４、８〜１０）、ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔを利用したアッ プロードの速度は、ダウンロードの速度よりも１００倍以上遅く、また、ファイル の容量に比しても必ずしも大きくなく、例えば本件各ファイルの容量がそれぞれ８． ８ＧＢ、７．０ＧＢ、２．３ＧＢであるのに照らしても、アップロードの速度は平 均０〜１７．６ｋＢ／ｓ程度（本件著作物以外の著作物に関するものを含む。）と遅 く、ダウンロードに当たっては、相当程度の時間をかけて、相当程度の数のピアか らピースを取得することで、１つのファイルを完成させていると推認されること（甲 ５、６、乙２〜４、６）がそれぞれ認められる。これらの事情に照らすと、Ｂｉｔ Ｔｏｒｒｅｎｔを利用した本件各ファイルのダウンロードによる一審被告の損害の 発生は、あるＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔのユーザーが、本件ファイル１〜３の一つ（以 下「対象ファイル」という。）をダウンロードしている期間に、ＢｉｔＴｏｒｒｅｎ ｔのクライアントソフトを起動させて対象ファイルを送信可能＼化していた相当程度 の数のピアが存在することにより達成されているというべきであり、一審原告Ｘ１ らが、上記ダウンロードの期間において、対象ファイルを有する端末を用いてＢｉ ｔＴｏｒｒｅｎｔのクライアントソフトを起動した蓋然性が相当程度あることを踏＼nまえると、一審原告Ｘ１らが対象ファイルを送信可能化していた行為と、一審原告＼nＸ１らが対象ファイルをダウンロードした日からＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔの利用を停 止した日までの間における対象ファイルのダウンロードとの間に相当因果関係があ ると認めるのも不合理とはいえない。
そうすると、一審原告Ｘ１らは、ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔを利用して本件各ファイ ルをアップロードした他の一審原告Ｘ１ら又は氏名不詳者らと、本件ファイル１〜 ３のファイルごとに共同して、ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔのユーザーに本件ファイル１ 〜３のいずれかをダウンロードさせることで一審被告に損害を生じさせたというこ とができるから、一審原告Ｘ１らが本件各ファイルを送信可能化したことについて、＼n同時期に同一の本件各ファイルを送信可能化していた他の一審原告Ｘ１ら又は氏名＼n不詳者らと連帯して、一審被告の損害を賠償する責任を負う。 なお、控訴人（一審原告）らは、原判決が、一審原告Ｘ１らが送信可能化した始＼n期から終期までの期間のダウンロード数をひとまとめで判断したことが不相当であ る旨主張するが、原判決は、当該期間のダウンロード数をもってひとまとめの損害 が生じたと認定したものではなく、１ダウンロード当たりの損害額を認定した上で、 当該期間にダウンロードされた本件各ファイルの数を推定して、推定したダウンロ ード数に応じた損害額を算定しているのであって、この手法は相当である。
イ 控訴人（一審原告）らは、原判決が、一審原告らがＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔの 仕組みを十分認識・理解していたと認定したことについて事実誤認であると主張す＼nるところ、訂正の上引用した原判決の「事実及び理由」中の「第３ 当裁判所の判 断」の１(2)のとおり、控訴人（一審原告）らは、ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔを利用して ファイルをダウンロードした場合、同時に、同ファイルを送信可能化していること＼nについて、認識・理解していたか又は容易に認識し得たのに理解しないでいたもの と認められ、少なくとも、本件各ファイルを送信可能化したことについて過失があ＼nると認めるのが相当である。 そうすると、控訴人（一審原告）らが、本件著作物の送信可能化に関し、不法行＼n為責任を負うとした原判決の判断は相当である。
(3) 争点２−１（共同不法行為に基づく損害の範囲）について
ア 一審被告は、本件各ファイルが最初にＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔにアップロード されて以降の権利侵害の全てについて、一審原告らが責任を負う旨主張するが、一 審原告らと本件各ファイルをアップロードしている他の一審原告ら又は氏名不詳者 との間に共謀があるものでもないのであるから、一審原告らは、ＢｉｔＴｏｒｒｅ ｎｔを利用して本件各ファイルのダウンロードをする前や、ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔ の利用を終了した後においては、本件著作物について権利侵害行為をしていないの は明らかである。また、本件各ファイルの送信可能化による損害は、１ダウンロー＼nドごとに発生すると考えられるところ、一審原告らがＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔの利用 をしていない時期におけるダウンロードについてまで、一審原告らの行為と因果関 係があるなどということはできない。そうすると、一審原告らは、ＢｉｔＴｏｒｒ ｅｎｔを利用して本件各ファイルのダウンロードをする前及びＢｉｔＴｏｒｒｅｎ ｔの利用を終了した後については、本件著作物の権利侵害について責任を負わない というべきであり、一審被告の上記主張は採用できない。
イ 一審原告Ｘ１らによる本件各ファイルのアップロードの終期について、別紙 「損害額一覧表」の「終期」欄記載の日（プロバイダからの意見照会を受けた日）＼nと認定できるのは、訂正の上引用した原判決の「事実及び理由」中の「第３ 当裁 判所の判断」２(3)記載のとおりである。これは、一審原告Ｘ１らの陳述書（甲１５、 ２０の１）に基づき認定したものであるが、プロバイダからの意見照会を受けたこ とで怖くなり、ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔのクライアントソフトを削除したり、Ｂｉｔ＼nＴｏｒｒｅｎｔの利用を控えるのは通常の行動であり、上記各陳述書の内容に不自 然な点はない。
ウ 一審原告らは、ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔの利用者が、ファイルのアップロード を２４時間継続することはまずないことや、シーダーやピアが数百以上散在してい ることなどを踏まえ、本件の損害額については、例えば原判決の認定する額の１０ ０分の１などとして算定すべきと主張する。しかしながら、前記(1)及び(2)に判示 したとおり、一審原告Ｘ１らは、ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔを利用して本件各ファイル をダウンロードしてから、ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔの利用を停止するまでの間の本件 各ファイルのダウンロードによる損害の全額について、共同不法行為者として責任 を負うと認めることが相当である。また、ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔの仕組みに照らす と、本件各ファイルのダウンロードキャッシュを削除するか、ＢｉｔＴｏｒｒｅｎ ｔの利用を停止するまでの間は、一審原告Ｘ１らの端末にダウンロード済みの本件 各ファイルが送信可能な状態にあったのであるから、一審原告Ｘ１らが本件各ファ＼nイルのダウンロードキャッシュを削除したこと又はＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔの利用を 停止したことが認められる時点までは、一審原告Ｘ１らの不法行為は継続していた と認めるのが相当であり、本件では、一審原告Ｘ１らが、別紙「損害額一覧表」の＼n「終期」欄記載の日よりも前の特定の日に、本件各ファイルのダウンロードキャッ シュを削除したことを認めるに足りる証拠はない一方で、一審原告Ｘ１らが、同別 紙の「終期」に記載の日より後はＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔの利用をしていないことが 認められるから、同日までの間は、一審原告Ｘ１らは、本件各ファイルの送信可能＼n化による不法行為を継続していたと推認することが相当である。 ところで、一審原告らは、正確なダウンロード数についての立証がない旨指摘す るが、正確なダウンロード数は不明であるものの、一審原告Ｘ１らが本件各ファイ ルを送信可能化していた期間におけるダウンロード数は、令和元年１０月１日から＼n令和３年５月１８日までの間にダウンロードされた数から、別紙「損害額一覧表」＼nの「5)期間中のダウンロード数」のとおりに推計することができるから、本件にお いては、当該ダウンロード数の限度で立証されているというべきである。
イ 一審原告ら（一審原告Ｘ６及び一審原告Ｘ１０を除く。）は、同一審原告らが 本件著作物をアップロードしたことの立証に欠けると主張するが、訂正の上引用し た原判決の「事実及び理由」中の「第２ 事案の概要」の２(4)のとおり、一審被告 は、ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔを利用して本件著作物をアップロード及びダウンロード している者のＩＰアドレスを特定し、プロバイダから、上記ＩＰアドレスに対応す る契約者の氏名及び住所の開示を受けていることが認められ、証拠（乙１３の２・ ３・６・７）によると、プロバイダの回答書にＩＰアドレス並びに一審原告Ｘ２、 一審原告Ｘ４、一審原告Ｘ３、Ａ、一審原告Ｘ７、一審原告Ｘ９の氏名及び住所の 記載があり、これら一審原告らの氏名及び住所の開示を受ける過程において、ＩＰ アドレスの混同がないことが認められる。なお、Ａとの記載が、一審原告Ｘ８の行 為に係るものであることについては当事者間に争いがない。また、一審原告Ｘ１の 氏名及び住所が記載された株式会社ＴＯＫＡＩコミュニケーションズからの通知書 （乙１３の１）には、ＩＰアドレスの記載はないものの、「添付ファイル「接続記録 リスト」 No.49〜58」との記載があり、同記載は、一審被告作成の「調査結果一覧 （株式会社ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ）」と題する書面（乙１１の１）の４９ 〜５８行目に対応するものと推認され、乙１１の１の記載からＩＰアドレスの特定 ができることから、ＩＰアドレスの混同がないことが認められる。そうすると、前 記(1)のとおり立証がされていないと認められる一審原告Ｘ５及び一審原告Ｘ１１ を除き、一審原告ら（一審原告Ｘ６及び一審原告Ｘ１０を除く。）について、本件著 作物をアップロードしたことについての立証がされていると認めるのが相当である。
(2) 争点１−２（共同不法行為性）について
ア 本件で、一審原告Ｘ１らは、本件各ファイルを、ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔを利 用して送信可能な状態におくことで、一審被告の著作権を侵害した。ところで、訂＼n正の上引用した原判決の「事実及び理由」中の「第２ 事案の概要」の２(3)のとお り、ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔを利用してファイルをダウンロードする際には、分割さ れたファイル（ピース）を複数のピアから取得することになるところ、後掲の証拠 によると、一部のピアのみが安定してファイルの供給源となる一方で、大半のピア は短時間の滞在時（ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔの利用時）に一時的なファイルの供給源 の役割を担うものとされるが、一審原告Ｘ１らは、常にＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔを利 用していたものではないことから、一時的なファイルの供給源の役割を担っていた と考えられること（甲１２、１５、２１）、あるトラッカーが、特定の時点で把握し ているリーチャーとシーダーの数は０〜５件程度と、特定時点における特定のファ イルに着目した場合には必ずしも多くのユーザー間でデータのやり取りがされてい るものではないこと（乙２〜４、８〜１０）、ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔを利用したアッ プロードの速度は、ダウンロードの速度よりも１００倍以上遅く、また、ファイル の容量に比しても必ずしも大きくなく、例えば本件各ファイルの容量がそれぞれ８． ８ＧＢ、７．０ＧＢ、２．３ＧＢであるのに照らしても、アップロードの速度は平 均０〜１７．６ｋＢ／ｓ程度（本件著作物以外の著作物に関するものを含む。）と遅 く、ダウンロードに当たっては、相当程度の時間をかけて、相当程度の数のピアか らピースを取得することで、１つのファイルを完成させていると推認されること（甲 ５、６、乙２〜４、６）がそれぞれ認められる。これらの事情に照らすと、Ｂｉｔ Ｔｏｒｒｅｎｔを利用した本件各ファイルのダウンロードによる一審被告の損害の 発生は、あるＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔのユーザーが、本件ファイル１〜３の一つ（以 下「対象ファイル」という。）をダウンロードしている期間に、ＢｉｔＴｏｒｒｅｎ ｔのクライアントソフトを起動させて対象ファイルを送信可能＼化していた相当程度 の数のピアが存在することにより達成されているというべきであり、一審原告Ｘ１ らが、上記ダウンロードの期間において、対象ファイルを有する端末を用いてＢｉ ｔＴｏｒｒｅｎｔのクライアントソフトを起動した蓋然性が相当程度あることを踏＼nまえると、一審原告Ｘ１らが対象ファイルを送信可能化していた行為と、一審原告＼nＸ１らが対象ファイルをダウンロードした日からＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔの利用を停 止した日までの間における対象ファイルのダウンロードとの間に相当因果関係があ ると認めるのも不合理とはいえない。
そうすると、一審原告Ｘ１らは、ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔを利用して本件各ファイ ルをアップロードした他の一審原告Ｘ１ら又は氏名不詳者らと、本件ファイル１〜 ３のファイルごとに共同して、ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔのユーザーに本件ファイル１ 〜３のいずれかをダウンロードさせることで一審被告に損害を生じさせたというこ とができるから、一審原告Ｘ１らが本件各ファイルを送信可能化したことについて、＼n同時期に同一の本件各ファイルを送信可能化していた他の一審原告Ｘ１ら又は氏名＼n不詳者らと連帯して、一審被告の損害を賠償する責任を負う。 なお、控訴人（一審原告）らは、原判決が、一審原告Ｘ１らが送信可能化した始＼n期から終期までの期間のダウンロード数をひとまとめで判断したことが不相当であ る旨主張するが、原判決は、当該期間のダウンロード数をもってひとまとめの損害 が生じたと認定したものではなく、１ダウンロード当たりの損害額を認定した上で、 当該期間にダウンロードされた本件各ファイルの数を推定して、推定したダウンロ ード数に応じた損害額を算定しているのであって、この手法は相当である。
イ 控訴人（一審原告）らは、原判決が、一審原告らがＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔの 仕組みを十分認識・理解していたと認定したことについて事実誤認であると主張す＼nるところ、訂正の上引用した原判決の「事実及び理由」中の「第３ 当裁判所の判 断」の１(2)のとおり、控訴人（一審原告）らは、ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔを利用して ファイルをダウンロードした場合、同時に、同ファイルを送信可能化していること＼nについて、認識・理解していたか又は容易に認識し得たのに理解しないでいたもの と認められ、少なくとも、本件各ファイルを送信可能化したことについて過失があ＼nると認めるのが相当である。 そうすると、控訴人（一審原告）らが、本件著作物の送信可能化に関し、不法行＼n為責任を負うとした原判決の判断は相当である。
(3) 争点２−１（共同不法行為に基づく損害の範囲）について
ア 一審被告は、本件各ファイルが最初にＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔにアップロード されて以降の権利侵害の全てについて、一審原告らが責任を負う旨主張するが、一 審原告らと本件各ファイルをアップロードしている他の一審原告ら又は氏名不詳者 との間に共謀があるものでもないのであるから、一審原告らは、ＢｉｔＴｏｒｒｅ ｎｔを利用して本件各ファイルのダウンロードをする前や、ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔ の利用を終了した後においては、本件著作物について権利侵害行為をしていないの は明らかである。また、本件各ファイルの送信可能化による損害は、１ダウンロー＼nドごとに発生すると考えられるところ、一審原告らがＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔの利用 をしていない時期におけるダウンロードについてまで、一審原告らの行為と因果関 係があるなどということはできない。そうすると、一審原告らは、ＢｉｔＴｏｒｒ ｅｎｔを利用して本件各ファイルのダウンロードをする前及びＢｉｔＴｏｒｒｅｎ ｔの利用を終了した後については、本件著作物の権利侵害について責任を負わない というべきであり、一審被告の上記主張は採用できない。
イ 一審原告Ｘ１らによる本件各ファイルのアップロードの終期について、別紙 「損害額一覧表」の「終期」欄記載の日（プロバイダからの意見照会を受けた日）＼nと認定できるのは、訂正の上引用した原判決の「事実及び理由」中の「第３ 当裁 判所の判断」２(3)記載のとおりである。これは、一審原告Ｘ１らの陳述書（甲１５、 ２０の１）に基づき認定したものであるが、プロバイダからの意見照会を受けたこ とで怖くなり、ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔのクライアントソフトを削除したり、Ｂｉｔ＼nＴｏｒｒｅｎｔの利用を控えるのは通常の行動であり、上記各陳述書の内容に不自 然な点はない。
ウ 一審原告らは、ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔの利用者が、ファイルのアップロード を２４時間継続することはまずないことや、シーダーやピアが数百以上散在してい ることなどを踏まえ、本件の損害額については、例えば原判決の認定する額の１０ ０分の１などとして算定すべきと主張する。しかしながら、前記(1)及び(2)に判示 したとおり、一審原告Ｘ１らは、ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔを利用して本件各ファイル をダウンロードしてから、ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔの利用を停止するまでの間の本件 各ファイルのダウンロードによる損害の全額について、共同不法行為者として責任 を負うと認めることが相当である。また、ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔの仕組みに照らす と、本件各ファイルのダウンロードキャッシュを削除するか、ＢｉｔＴｏｒｒｅｎ ｔの利用を停止するまでの間は、一審原告Ｘ１らの端末にダウンロード済みの本件 各ファイルが送信可能な状態にあったのであるから、一審原告Ｘ１らが本件各ファ＼nイルのダウンロードキャッシュを削除したこと又はＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔの利用を 停止したことが認められる時点までは、一審原告Ｘ１らの不法行為は継続していた と認めるのが相当であり、本件では、一審原告Ｘ１らが、別紙「損害額一覧表」の＼n「終期」欄記載の日よりも前の特定の日に、本件各ファイルのダウンロードキャッ シュを削除したことを認めるに足りる証拠はない一方で、一審原告Ｘ１らが、同別 紙の「終期」に記載の日より後はＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔの利用をしていないことが 認められるから、同日までの間は、一審原告Ｘ１らは、本件各ファイルの送信可能＼n化による不法行為を継続していたと推認することが相当である。 ところで、一審原告らは、正確なダウンロード数についての立証がない旨指摘す るが、正確なダウンロード数は不明であるものの、一審原告Ｘ１らが本件各ファイ ルを送信可能化していた期間におけるダウンロード数は、令和元年１０月１日から＼n令和３年５月１８日までの間にダウンロードされた数から、別紙「損害額一覧表」＼nの「5)期間中のダウンロード数」のとおりに推計することができるから、本件にお いては、当該ダウンロード数の限度で立証されているというべきである。
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2022.04.23
令和3(行ケ)10068 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年4月14日 知的財産高等裁判所
パチンコ機について明確性違反とした拒絶審決が取り消されました。争点となったのは、「〜状態となる場合には前記第２操作手段の選択率が高く、〜状態とならない場合には前記第１操作手段の選択率が高い」という記載です。出願時は代理人なしの本人出願です。通常はこのレベルで審取まで争うことはやらないので参考になります。
以上を総合すると、本件発明の「前記演出制御手段は、前記可動体演出 を行う際に、前記当否判定の結果が大当りで、且つ大当り遊技の終了後に 前記特典遊技状態となる場合には前記第２操作手段の選択率が高く、前記 当否判定の結果が大当りで、且つ大当り遊技の終了後に前記特典遊技状態 とならない場合には前記第１操作手段の選択率が高い」との記載は、「前記 演出制御手段」が、「前記可動体演出を行う際に、前記当否判定の結果が大 当りで、且つ大当り遊技の終了後に前記特典遊技状態となる場合」には、 前記第１操作手段が操作されることを起因に可動体演出を行う選択をす るより、前記第２操作手段が操作されることを起因に可動体演出を行う選 択をする割合が高く、「前記当否判定の結果が大当りで、且つ大当り遊技の 終了後に前記特典遊技状態とならない場合」には、前記第２操作手段が操 作されることを起因に可動体演出を行う選択をするより、前記第１操作手 段が操作されることを起因に可動体演出を行う選択をする割合が高いこ とを規定したものと理解できる。 したがって、本件発明の「前記演出制御手段は、前記可動体演出を行う 際に、前記当否判定の結果が大当りで、且つ大当り遊技の終了後に前記特 典遊技状態となる場合には前記第２操作手段の選択率が高く、前記当否判 定の結果が大当りで、且つ大当り遊技の終了後に前記特典遊技状態となら ない場合には前記第１操作手段の選択率が高い」との記載は、その記載内 容が明確である。
(2) これに対し、被告は、1)請求項１の「前記演出制御手段は、所定の前記変 動演出の実行中に、前記第１操作手段又は前記第２操作手段が操作されるこ とを起因に前記可動体を所定の可動態様で作動せしめる可動体演出を行い」 との記載から、第１操作手段又は第２操作手段が操作されることを起因に可 動体を所定の可動態様で作動せしめる可動体演出を行うことを理解できるが、 第１操作手段と第２操作手段の両方が操作される場合や、その他の操作手段 が操作される場合が排除されていないため、上記記載は、「第１操作手段又は 第２操作手段が二者択一で選択される構成」を特定しているとはいえないし、＼n仮に「第１操作手段又は第２操作手段が二者択一で選択される構成」を読み＼n取れるとしても、そのことから直ちに、記載ｊ１の「前記当否判定の結果が 大当りで、且つ大当り遊技の終了後に前記特典遊技状態となる場合には前記 第２操作手段の選択率が高く」との記載における「前記第２操作手段の選択 率」の比較対象や、記載ｊ２の「前記当否判定の結果が大当りで、且つ大当 り遊技の終了後に前記特典遊技状態とならない場合には前記第１操作手段の 選択率が高い」との記載における「前記第１操作手段の選択率」の比較対象 が一義的に導かれるわけではない、2)本件明細書の【００１２】及び【００ １３】の記載は、請求項１の記載Ｊに対応しておらず、本件発明の解釈の根 拠とはならないから、記載Ｊを含む本件発明は、明確性要件に適合しない旨 主張する。
しかし、1)については、請求項１の「前記演出制御手段は、所定の前記変 動演出の実行中に、前記第１操作手段又は前記第２操作手段が操作されるこ とを起因に前記可動体を所定の可動態様で作動せしめる可動体演出を行い」 との記載が、「演出制御手段」が、第１操作手段と第２操作手段の両方が操作 される場合や、その他の操作手段が操作される場合について可動体演出を行 うことを規定しているものと読み取ることはできないし、請求項１の記載全 体をみても同請求項がそのように規定しているものと読み取ることはできな い。
また、前記(1)のとおり、本件発明の「演出制御手段」は、当否判定の結果 が大当りである場合、変動演出の実行中、第１操作手段が操作されることを 起因に可動体演出を行うか、又は第２操作手段が操作されることを起因に可 動体演出を行うかを選択するものと理解できることからすると、記載ｊ１は、 「前記可動体演出を行う際に、前記当否判定の結果が大当りで、且つ大当り 遊技の終了後に前記特典遊技状態となる場合」について、「前記第２操作手段 の選択率」が「前記第１操作手段の選択率」よりも高いことを規定するもの と、記載ｊ２は、「前記当否判定の結果が大当りで、且つ大当り遊技の終了後 に前記特典遊技状態とならない場合」について、「前記第１操作手段の選択率」 が「前記第２操作手段の選択率」よりも高いことを規定するものとそれぞれ 理解できるから、記載ｊ１及びｊ２のいずれの記載についてもその比較対象 は明確である。 2)については、前記(1)のとおり、記載Ｊの記載内容が明確であることは、 本件明細書の【００１２】及び【００１３】を根拠とするものではないから、 被告の主張は前提を欠くものである。
以上を総合すると、本件発明の「前記演出制御手段は、前記可動体演出 を行う際に、前記当否判定の結果が大当りで、且つ大当り遊技の終了後に 前記特典遊技状態となる場合には前記第２操作手段の選択率が高く、前記 当否判定の結果が大当りで、且つ大当り遊技の終了後に前記特典遊技状態 とならない場合には前記第１操作手段の選択率が高い」との記載は、「前記 演出制御手段」が、「前記可動体演出を行う際に、前記当否判定の結果が大 当りで、且つ大当り遊技の終了後に前記特典遊技状態となる場合」には、 前記第１操作手段が操作されることを起因に可動体演出を行う選択をす るより、前記第２操作手段が操作されることを起因に可動体演出を行う選 択をする割合が高く、「前記当否判定の結果が大当りで、且つ大当り遊技の 終了後に前記特典遊技状態とならない場合」には、前記第２操作手段が操 作されることを起因に可動体演出を行う選択をするより、前記第１操作手 段が操作されることを起因に可動体演出を行う選択をする割合が高いこ とを規定したものと理解できる。 したがって、本件発明の「前記演出制御手段は、前記可動体演出を行う 際に、前記当否判定の結果が大当りで、且つ大当り遊技の終了後に前記特 典遊技状態となる場合には前記第２操作手段の選択率が高く、前記当否判 定の結果が大当りで、且つ大当り遊技の終了後に前記特典遊技状態となら ない場合には前記第１操作手段の選択率が高い」との記載は、その記載内 容が明確である。
(2) これに対し、被告は、1)請求項１の「前記演出制御手段は、所定の前記変 動演出の実行中に、前記第１操作手段又は前記第２操作手段が操作されるこ とを起因に前記可動体を所定の可動態様で作動せしめる可動体演出を行い」 との記載から、第１操作手段又は第２操作手段が操作されることを起因に可 動体を所定の可動態様で作動せしめる可動体演出を行うことを理解できるが、 第１操作手段と第２操作手段の両方が操作される場合や、その他の操作手段 が操作される場合が排除されていないため、上記記載は、「第１操作手段又は 第２操作手段が二者択一で選択される構成」を特定しているとはいえないし、＼n仮に「第１操作手段又は第２操作手段が二者択一で選択される構成」を読み＼n取れるとしても、そのことから直ちに、記載ｊ１の「前記当否判定の結果が 大当りで、且つ大当り遊技の終了後に前記特典遊技状態となる場合には前記 第２操作手段の選択率が高く」との記載における「前記第２操作手段の選択 率」の比較対象や、記載ｊ２の「前記当否判定の結果が大当りで、且つ大当 り遊技の終了後に前記特典遊技状態とならない場合には前記第１操作手段の 選択率が高い」との記載における「前記第１操作手段の選択率」の比較対象 が一義的に導かれるわけではない、2)本件明細書の【００１２】及び【００ １３】の記載は、請求項１の記載Ｊに対応しておらず、本件発明の解釈の根 拠とはならないから、記載Ｊを含む本件発明は、明確性要件に適合しない旨 主張する。
しかし、1)については、請求項１の「前記演出制御手段は、所定の前記変 動演出の実行中に、前記第１操作手段又は前記第２操作手段が操作されるこ とを起因に前記可動体を所定の可動態様で作動せしめる可動体演出を行い」 との記載が、「演出制御手段」が、第１操作手段と第２操作手段の両方が操作 される場合や、その他の操作手段が操作される場合について可動体演出を行 うことを規定しているものと読み取ることはできないし、請求項１の記載全 体をみても同請求項がそのように規定しているものと読み取ることはできな い。
また、前記(1)のとおり、本件発明の「演出制御手段」は、当否判定の結果 が大当りである場合、変動演出の実行中、第１操作手段が操作されることを 起因に可動体演出を行うか、又は第２操作手段が操作されることを起因に可 動体演出を行うかを選択するものと理解できることからすると、記載ｊ１は、 「前記可動体演出を行う際に、前記当否判定の結果が大当りで、且つ大当り 遊技の終了後に前記特典遊技状態となる場合」について、「前記第２操作手段 の選択率」が「前記第１操作手段の選択率」よりも高いことを規定するもの と、記載ｊ２は、「前記当否判定の結果が大当りで、且つ大当り遊技の終了後 に前記特典遊技状態とならない場合」について、「前記第１操作手段の選択率」 が「前記第２操作手段の選択率」よりも高いことを規定するものとそれぞれ 理解できるから、記載ｊ１及びｊ２のいずれの記載についてもその比較対象 は明確である。 2)については、前記(1)のとおり、記載Ｊの記載内容が明確であることは、 本件明細書の【００１２】及び【００１３】を根拠とするものではないから、 被告の主張は前提を欠くものである。
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2022.04.23
令和2(ワ)19920等 特許権侵害差止請求事件 特許権 民事訴訟 令和4年1月19日 東京地方裁判所
医薬品の用途発明について、請求項1，2については、実施可能要件・サポート要件違反として訂正が認められず、請求項3,4については均等侵害も否定されました。
医薬の用途発明においては，一般に，物質名，化学構造等が示されるこ＼nとのみによっては，当該用途の有用性を予測することは困難であり，当該＼n医薬を当該用途に使用することができないから，医薬の用途発明において 実施可能要件を満たすためには，明細書の発明の詳細な説明にその医薬の＼n有用性を当業者が理解できるような薬理試験結果を記載する必要がある が，前記判示のとおり，本件明細書等には，本件化合物が神経障害性疼痛 又は心因性疼痛による痛覚過敏又は接触異痛の痛みの治療に有効である と当業者が理解し得るような薬理試験結果の記載は存在しない。
(3) 本件特許出願当時の技術常識
ア 本件明細書等には，本件化合物が侵害受容性疼痛による痛覚過敏又は接 触異痛に対して有効であれば，神経障害又は心因性による痛覚過敏又は接 触異痛についての薬理試験を要することなく治療効果が予測されること＼nを明示又は示唆する技術常識の記載は存在しない。また，侵害受容性疼痛， 神経障害性疼痛，心因性疼痛などの種類を問わず，痛覚過敏又は接触異痛 などの痛みの発症原因や機序が同一であり，いずれかの種類の痛みに対し て有効な医薬品であれば，他の種類の痛みに対しても有効であることが本 件特許出願当時の当業者に知られていたなどの記載もない。
・・・・
上記各文献は，本件の技術分野に属する専門家により執筆されたもので あり，その当時の技術常識を反映した書籍であるというべきところ，上記 に摘示した各記載によれば，侵害受容性疼痛，神経障害性疼痛及び心因性 疼痛は，その発症原因，痛みの態様・程度及び治療方法がそれぞれ異なる というのが本件特許出願当時の技術常識であり，痛みの種類を問わず，痛 覚過敏又は接触異痛などの痛みの発症原因や機序は同一であり，いずれか の種類の痛みに対して有効な医薬品であれば，他の種類の痛みに対しても 有効であるとの技術常識が存在したということはできない。
ウ 以上によれば，本件化合物が神経障害又は心因性による痛覚過敏又は接 触異痛の痛みの治療に有効であることを示す薬理試験結果の記載もなく， 本件明細書等の記載に接した当業者が，本件化合物がこれらの痛みの治療 に有効であると認識し得たとは考えられない。
(4) したがって，本件明細書等の記載は訂正前発明１及び２を当業者が実施で きる程度に明確かつ十分に記載したものであるということはできず，実施可＼n能要件を充足しない。＼n
(5) 原告の主張について
これに対し，原告は，本件特許出願当時，慢性疼痛は，それが侵害受容性 疼痛，神経障害性疼痛又は心因性疼痛のいずれによるものであっても，末梢 や中枢の神経細胞の感作という神経の機能異常で生ずる痛覚過敏や接触異痛＼nの痛みであるとの技術常識が存在したので，当業者は,本件明細書等の記載及 び同明細書等に記載された薬理試験から，本件化合物が同明細書等に記載さ れた各種の痛みに有用であると認識することができたと主張する。
・・・・
(ｵ) 以上によれば，上記(ｱ)ないし(ｳ)の各記載から，侵害受容性疼痛，神 経障害性疼痛等で出現する痛覚過敏と，脊髄のＮＭＤＡ受容体の活性化 による中枢性感作との間に関連性があるといい得るとしても，本件特許 出願当時，本件明細書等に記載された侵害受容性疼痛（炎症性疼痛，術 後疼痛，転移癌に伴う骨関節炎の痛み，痛風，火傷痛等）や神経障害性 疼痛（三叉神経痛，急性疱疹性神経痛，糖尿病性神経障害，カウザルギ ー等）により出現する痛覚過敏がすべて末梢や中枢の神経細胞の感作と いう神経の機能異常により生じるとの技術常識が存在したとは認め難＼nく，まして，これらの記載から，当業者が，薬理試験結果の記載もなく， 本件化合物が神経障害性疼痛の治療に有効であると認識し得たという ことはできない。
・・・・
原告は，被告医薬品が構成要件３Ｂ及び４Ｂの文言を充足しない場合であっ＼nても，均等侵害が成立すると主張する。 しかし，相手方が製造等をする製品（対象製品）が，特許請求の範囲に記載 された構成と均等なものとして，特許発明の技術的範囲に属すると認められる＼nためには，当該対象製品が特許請求の範囲に記載された構成と異なる部分が特＼n許発明の本質的部分ではないことを要する（第１要件）。 本件発明３及び４と被告医薬品との相違部分は，その用途にあるところ，同 各発明は，既知の薬物である本件化合物が，侵害受容性疼痛の治療に有効であ ることを新たに見出したことにあるので，その用途が同各発明の本質的部分を 構成することは明らかである。＼nしたがって，被告医薬品は，第１要件を充足しないので，均等侵害は成立し ない。
７ まとめ
以上によれば，訂正前発明１及び２に係る特許は，実施可能要件及びサポー＼nト要件の各違反を理由に特許無効審判により無効にされるべきものであり，本 件訂正は訂正要件を具備せず，同訂正によっても上記各無効理由が解消されな い。また，被告医薬品は，本件発明３及び４の技術的範囲に属しない。
医薬の用途発明においては，一般に，物質名，化学構造等が示されるこ＼nとのみによっては，当該用途の有用性を予測することは困難であり，当該＼n医薬を当該用途に使用することができないから，医薬の用途発明において 実施可能要件を満たすためには，明細書の発明の詳細な説明にその医薬の＼n有用性を当業者が理解できるような薬理試験結果を記載する必要がある が，前記判示のとおり，本件明細書等には，本件化合物が神経障害性疼痛 又は心因性疼痛による痛覚過敏又は接触異痛の痛みの治療に有効である と当業者が理解し得るような薬理試験結果の記載は存在しない。
(3) 本件特許出願当時の技術常識
ア 本件明細書等には，本件化合物が侵害受容性疼痛による痛覚過敏又は接 触異痛に対して有効であれば，神経障害又は心因性による痛覚過敏又は接 触異痛についての薬理試験を要することなく治療効果が予測されること＼nを明示又は示唆する技術常識の記載は存在しない。また，侵害受容性疼痛， 神経障害性疼痛，心因性疼痛などの種類を問わず，痛覚過敏又は接触異痛 などの痛みの発症原因や機序が同一であり，いずれかの種類の痛みに対し て有効な医薬品であれば，他の種類の痛みに対しても有効であることが本 件特許出願当時の当業者に知られていたなどの記載もない。
・・・・
上記各文献は，本件の技術分野に属する専門家により執筆されたもので あり，その当時の技術常識を反映した書籍であるというべきところ，上記 に摘示した各記載によれば，侵害受容性疼痛，神経障害性疼痛及び心因性 疼痛は，その発症原因，痛みの態様・程度及び治療方法がそれぞれ異なる というのが本件特許出願当時の技術常識であり，痛みの種類を問わず，痛 覚過敏又は接触異痛などの痛みの発症原因や機序は同一であり，いずれか の種類の痛みに対して有効な医薬品であれば，他の種類の痛みに対しても 有効であるとの技術常識が存在したということはできない。
ウ 以上によれば，本件化合物が神経障害又は心因性による痛覚過敏又は接 触異痛の痛みの治療に有効であることを示す薬理試験結果の記載もなく， 本件明細書等の記載に接した当業者が，本件化合物がこれらの痛みの治療 に有効であると認識し得たとは考えられない。
(4) したがって，本件明細書等の記載は訂正前発明１及び２を当業者が実施で きる程度に明確かつ十分に記載したものであるということはできず，実施可＼n能要件を充足しない。＼n
(5) 原告の主張について
これに対し，原告は，本件特許出願当時，慢性疼痛は，それが侵害受容性 疼痛，神経障害性疼痛又は心因性疼痛のいずれによるものであっても，末梢 や中枢の神経細胞の感作という神経の機能異常で生ずる痛覚過敏や接触異痛＼nの痛みであるとの技術常識が存在したので，当業者は,本件明細書等の記載及 び同明細書等に記載された薬理試験から，本件化合物が同明細書等に記載さ れた各種の痛みに有用であると認識することができたと主張する。
・・・・
(ｵ) 以上によれば，上記(ｱ)ないし(ｳ)の各記載から，侵害受容性疼痛，神 経障害性疼痛等で出現する痛覚過敏と，脊髄のＮＭＤＡ受容体の活性化 による中枢性感作との間に関連性があるといい得るとしても，本件特許 出願当時，本件明細書等に記載された侵害受容性疼痛（炎症性疼痛，術 後疼痛，転移癌に伴う骨関節炎の痛み，痛風，火傷痛等）や神経障害性 疼痛（三叉神経痛，急性疱疹性神経痛，糖尿病性神経障害，カウザルギ ー等）により出現する痛覚過敏がすべて末梢や中枢の神経細胞の感作と いう神経の機能異常により生じるとの技術常識が存在したとは認め難＼nく，まして，これらの記載から，当業者が，薬理試験結果の記載もなく， 本件化合物が神経障害性疼痛の治療に有効であると認識し得たという ことはできない。
・・・・
原告は，被告医薬品が構成要件３Ｂ及び４Ｂの文言を充足しない場合であっ＼nても，均等侵害が成立すると主張する。 しかし，相手方が製造等をする製品（対象製品）が，特許請求の範囲に記載 された構成と均等なものとして，特許発明の技術的範囲に属すると認められる＼nためには，当該対象製品が特許請求の範囲に記載された構成と異なる部分が特＼n許発明の本質的部分ではないことを要する（第１要件）。 本件発明３及び４と被告医薬品との相違部分は，その用途にあるところ，同 各発明は，既知の薬物である本件化合物が，侵害受容性疼痛の治療に有効であ ることを新たに見出したことにあるので，その用途が同各発明の本質的部分を 構成することは明らかである。＼nしたがって，被告医薬品は，第１要件を充足しないので，均等侵害は成立し ない。
７ まとめ
以上によれば，訂正前発明１及び２に係る特許は，実施可能要件及びサポー＼nト要件の各違反を理由に特許無効審判により無効にされるべきものであり，本 件訂正は訂正要件を具備せず，同訂正によっても上記各無効理由が解消されな い。また，被告医薬品は，本件発明３及び４の技術的範囲に属しない。
◆判決本文
特許権は同じく、被告が異なる事件です。
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2022.04.23
令和3(ワ)5668 発信者情報開示請求事件 著作権 令和4年1月20日 東京地方裁判所
著作権侵害がなされたツイート時のログイン時のＩＰアドレスに加えて、それ以外のツイート時のＩＰアドレスも、法４条１項所定の「権利の侵害に係る発信者情報」に該当するかが争われました。東京地裁は該当すると判断しました。
１ 争点１（本件ログイン時ＩＰアドレス等の「権利の侵害に係る発信者情報」 （法４条１項）該当性）について
(1) 原告が本件において開示を求める本件発信者情報は，本件各投稿に利用さ れた本件各アカウントを保有する者の電話番号及び電子メールアドレスのほか，本 件各アカウントにログインした際に割り当てられたＩＰアドレス及びそのタイムス タンプに係る情報であり，原告の本件各写真に係る公衆送信権侵害行為を構成する＼n情報の送信時に割り当てられたＩＰアドレス及びそのタイムスタンプではない。そ こで，本件ログイン時ＩＰアドレス等のようなログインする際に割り当てられたＩ Ｐアドレス及びそれが割り当てられたタイムスタンプが，法４条１項所定の「権利 の侵害に係る発信者情報」に該当するかが問題となる。
(2) 法４条１項は，特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害 されたとする者が開示関係役務提供者に対して開示を請求することのできる情報と して，「権利の侵害に係る発信者情報」と規定しており，権利侵害行為そのものに使 用された発信者情報に限定した規定ではなく，「係る」という，関係するという意義 の文言が用いられていることからしても，「権利の侵害に係る発信者情報」は，権利 侵害行為に関係する情報を含むと解するのが相当である。そして，法４条の趣旨は， 特定電気通信（法２条１号）による情報の流通には，これにより他人の権利の侵害 が容易に行われ，その高度の伝ぱ性ゆえに被害が際限なく拡大し，匿名で情報の発 信がされた場合には加害者の特定すらできず被害回復も困難になるという，他の情 報流通手段とは異なる特徴があることを踏まえ，特定電気通信による情報の流通に よって権利の侵害を受けた者が，情報の発信者のプライバシー，表現の自由，通信＼nの秘密に配慮した厳格な要件の下で，当該特定電気通信の用に供される特定電気通 信設備を用いる特定電気通信役務提供者に対して発信者情報の開示を請求すること ができるものとすることにより，加害者の特定を可能にして被害者の権利の救済を＼n図ることにあると解され（最高裁平成２２年４月８日第一小法廷判決・民集６４巻 ３号６７６頁参照），かかる趣旨からすると，権利侵害行為そのものの送信時点では なく，その前後に割り当てられたＩＰアドレス等から把握される発信者情報であっ ても，それが当該侵害情報の発信者のものと認められる場合には，「権利の侵害に係 る発信者情報」に当たると解すべきである。 被告は，ログイン行為と侵害情報そのもの送信行為とは全く異なる性質のもので あること等を理由に，法４条１項の「権利の侵害に係る発信者情報」には，ログイ ン時のＩＰアドレス等を含まないと主張する。 しかし，ログイン時のＩＰアドレス等であっても，当該ログインが侵害情報の発 信者のものと認められる場合には，当該ログイン時のＩＰアドレス等は侵害情報の 送信行為との関連性を有するということができ，したがって，当該ログインに係る ＩＰアドレス等も法４条１項所定の発信者情報に当たるといえるのであるから，被 告の上記主張は採用することができない。 また，被告は，法４条１項の委任を受けた省令８号が「侵害情報が送信された年 月日及び時刻」と規定していることやログイン情報の送信が１対１の電気通信であ って，「特定電気通信」（法２条１号）に該当しないことからすると，ログイン時の タイムスタンプは開示が認められる発信者情報に該当せず，また，省令５号は省令 ８号と整合的に解釈すべきであるから，省令５号にいうＩＰアドレスも侵害情報の 送信時に割り当てられたＩＰアドレスのみをいうのであって，ログイン時に割り当 てられたＩＰアドレスを含まないとも主張する。 しかし，省令５号及び８号に開示の対象となる発信者情報の特定を委任した法４ 条１項の「権利の侵害に係る発信者情報」は，権利侵害行為そのものの送信時点で はなく，その前後に割り当てられたＩＰアドレス等から把握される発信者情報であ っても，それが当該侵害情報の発信者のものと認められるものをも含むと解するこ とができることは前記説示のとおりである。また，省令５号は，法４条１項所定の 発信者情報に該当するＩＰアドレスにつき，「侵害情報に係る」と規定しており，侵 害情報の送信の際に割り当てられたＩＰアドレスに限定する規定ぶりとはなってい ないことからすれば，ログインの際に割り当てられたＩＰアドレスも「侵害情報に 係るアイ・ピー・アドレス」に該当するというべきである。そして，ＩＰアドレス の開示を受けるだけでは発信者を特定することが不可能ないし極めて困難であって，＼n発信者の特定には，当該ＩＰアドレスを割り当てられた年月日及び時刻（タイムス タンプ）を必要とすることからすれば，省令８号の規定するタイムスタンプは，ロ グインの際のＩＰアドレスが割り当てられた電気通信設備からのログイン情報の発 信時のものを含むと解するのが相当であるというべきであって，被告の上記主張は 採用することができない。また，本件各投稿は不特定の者の投稿・閲覧が認められ るツイッター上にされたものであり，不特定の者によって受信されることを目的と する電気通信の送信といえることに照らし，「特定電気通信」該当性を否定する被告 の上記主張も採用の限りではない。
(3) 続いて，本件ログイン時ＩＰアドレス等から把握される発信者情報が本件 各投稿の発信者のものと認められるかどうかを検討する。 弁論の全趣旨によれば，被告が提供するツイッターを利用するには，まず，アカ ウントを作成する必要があり，アカウントの作成には，ユーザＩＤ及びパスワード の設定が必要となること，ツイッターを利用する際は，ユーザＩＤ及びパスワード を入力して当該アカウントにログインすることが必要であり，当該アカウントの管 理者はスマートフォン等の各種デバイスを利用してツイッターにログインして当該 アカウントにツイート（投稿）していることが認められる。このようなツイッター の仕組みを踏まえると，法人や団体においてその営業や事業に利用する場合を除き， 複数人が共有して特定のアカウントを利用する可能性は極めて乏しく，また，本件＼nにおいて複数人が本件各アカウントを共有して使用していることをうかがわせる事 情は見当たらない。そうすると，本件各アカウントはそれぞれ特定の個人が利用し ていたものであるというべきであり，本件各アカウントにそれぞれログインした者 と本件各投稿の各発信者とは同一の者であると認められ，本件ＩＰアドレス等から 把握される発信者情報が本件各投稿の発信者のものということができる。 被告は，本件各投稿がされる前のログイン情報もさることながら，本件各投稿が された後の情報であって，本判決確定の時点で被告が保有する本件各アカウントへ のログインの際のＩＰアドレス等から把握される情報（最新ログイン時の情報）ま でをも「権利の侵害に係る発信者情報」ということはできないと主張する。 しかし，前記認定したツイッターの仕組みからすれば，本件各投稿を本件各アカ ウントの設定者がこれを第三者に譲渡したことがうかがわれるなどの特段の事情の ない限り，本件各投稿と開示を求めるログイン時の情報との前後関係，その時間的 間隔の程度等を考慮することなく，本件各アカウントにログインした際のＩＰアド レス等は，本件各投稿による権利の侵害に係る発信者の特定に資する情報に該当す るというべきであるところ，本件全証拠に照らしても，上記特段の事情の存在はう かがわれない。 以上からすると，本件各アカウントにログインした際のＩＰアドレス等の情報は， 最新のログインの時のＩＰアドレス等も「権利の侵害に係る発信者情報」に当たる というべきである。 そして，被告は，原告の著作権を侵害する本件各投稿に係る侵害情報の発信者と 同一の者によるものと認められる各通信を媒介し，その際に割り当てられた本件ロ グイン時ＩＰアドレス等を保有する特定電気通信役務提供者であるから「開示関係 役務提供者」に当たるということができる
１ 争点１（本件ログイン時ＩＰアドレス等の「権利の侵害に係る発信者情報」 （法４条１項）該当性）について
(1) 原告が本件において開示を求める本件発信者情報は，本件各投稿に利用さ れた本件各アカウントを保有する者の電話番号及び電子メールアドレスのほか，本 件各アカウントにログインした際に割り当てられたＩＰアドレス及びそのタイムス タンプに係る情報であり，原告の本件各写真に係る公衆送信権侵害行為を構成する＼n情報の送信時に割り当てられたＩＰアドレス及びそのタイムスタンプではない。そ こで，本件ログイン時ＩＰアドレス等のようなログインする際に割り当てられたＩ Ｐアドレス及びそれが割り当てられたタイムスタンプが，法４条１項所定の「権利 の侵害に係る発信者情報」に該当するかが問題となる。
(2) 法４条１項は，特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害 されたとする者が開示関係役務提供者に対して開示を請求することのできる情報と して，「権利の侵害に係る発信者情報」と規定しており，権利侵害行為そのものに使 用された発信者情報に限定した規定ではなく，「係る」という，関係するという意義 の文言が用いられていることからしても，「権利の侵害に係る発信者情報」は，権利 侵害行為に関係する情報を含むと解するのが相当である。そして，法４条の趣旨は， 特定電気通信（法２条１号）による情報の流通には，これにより他人の権利の侵害 が容易に行われ，その高度の伝ぱ性ゆえに被害が際限なく拡大し，匿名で情報の発 信がされた場合には加害者の特定すらできず被害回復も困難になるという，他の情 報流通手段とは異なる特徴があることを踏まえ，特定電気通信による情報の流通に よって権利の侵害を受けた者が，情報の発信者のプライバシー，表現の自由，通信＼nの秘密に配慮した厳格な要件の下で，当該特定電気通信の用に供される特定電気通 信設備を用いる特定電気通信役務提供者に対して発信者情報の開示を請求すること ができるものとすることにより，加害者の特定を可能にして被害者の権利の救済を＼n図ることにあると解され（最高裁平成２２年４月８日第一小法廷判決・民集６４巻 ３号６７６頁参照），かかる趣旨からすると，権利侵害行為そのものの送信時点では なく，その前後に割り当てられたＩＰアドレス等から把握される発信者情報であっ ても，それが当該侵害情報の発信者のものと認められる場合には，「権利の侵害に係 る発信者情報」に当たると解すべきである。 被告は，ログイン行為と侵害情報そのもの送信行為とは全く異なる性質のもので あること等を理由に，法４条１項の「権利の侵害に係る発信者情報」には，ログイ ン時のＩＰアドレス等を含まないと主張する。 しかし，ログイン時のＩＰアドレス等であっても，当該ログインが侵害情報の発 信者のものと認められる場合には，当該ログイン時のＩＰアドレス等は侵害情報の 送信行為との関連性を有するということができ，したがって，当該ログインに係る ＩＰアドレス等も法４条１項所定の発信者情報に当たるといえるのであるから，被 告の上記主張は採用することができない。 また，被告は，法４条１項の委任を受けた省令８号が「侵害情報が送信された年 月日及び時刻」と規定していることやログイン情報の送信が１対１の電気通信であ って，「特定電気通信」（法２条１号）に該当しないことからすると，ログイン時の タイムスタンプは開示が認められる発信者情報に該当せず，また，省令５号は省令 ８号と整合的に解釈すべきであるから，省令５号にいうＩＰアドレスも侵害情報の 送信時に割り当てられたＩＰアドレスのみをいうのであって，ログイン時に割り当 てられたＩＰアドレスを含まないとも主張する。 しかし，省令５号及び８号に開示の対象となる発信者情報の特定を委任した法４ 条１項の「権利の侵害に係る発信者情報」は，権利侵害行為そのものの送信時点で はなく，その前後に割り当てられたＩＰアドレス等から把握される発信者情報であ っても，それが当該侵害情報の発信者のものと認められるものをも含むと解するこ とができることは前記説示のとおりである。また，省令５号は，法４条１項所定の 発信者情報に該当するＩＰアドレスにつき，「侵害情報に係る」と規定しており，侵 害情報の送信の際に割り当てられたＩＰアドレスに限定する規定ぶりとはなってい ないことからすれば，ログインの際に割り当てられたＩＰアドレスも「侵害情報に 係るアイ・ピー・アドレス」に該当するというべきである。そして，ＩＰアドレス の開示を受けるだけでは発信者を特定することが不可能ないし極めて困難であって，＼n発信者の特定には，当該ＩＰアドレスを割り当てられた年月日及び時刻（タイムス タンプ）を必要とすることからすれば，省令８号の規定するタイムスタンプは，ロ グインの際のＩＰアドレスが割り当てられた電気通信設備からのログイン情報の発 信時のものを含むと解するのが相当であるというべきであって，被告の上記主張は 採用することができない。また，本件各投稿は不特定の者の投稿・閲覧が認められ るツイッター上にされたものであり，不特定の者によって受信されることを目的と する電気通信の送信といえることに照らし，「特定電気通信」該当性を否定する被告 の上記主張も採用の限りではない。
(3) 続いて，本件ログイン時ＩＰアドレス等から把握される発信者情報が本件 各投稿の発信者のものと認められるかどうかを検討する。 弁論の全趣旨によれば，被告が提供するツイッターを利用するには，まず，アカ ウントを作成する必要があり，アカウントの作成には，ユーザＩＤ及びパスワード の設定が必要となること，ツイッターを利用する際は，ユーザＩＤ及びパスワード を入力して当該アカウントにログインすることが必要であり，当該アカウントの管 理者はスマートフォン等の各種デバイスを利用してツイッターにログインして当該 アカウントにツイート（投稿）していることが認められる。このようなツイッター の仕組みを踏まえると，法人や団体においてその営業や事業に利用する場合を除き， 複数人が共有して特定のアカウントを利用する可能性は極めて乏しく，また，本件＼nにおいて複数人が本件各アカウントを共有して使用していることをうかがわせる事 情は見当たらない。そうすると，本件各アカウントはそれぞれ特定の個人が利用し ていたものであるというべきであり，本件各アカウントにそれぞれログインした者 と本件各投稿の各発信者とは同一の者であると認められ，本件ＩＰアドレス等から 把握される発信者情報が本件各投稿の発信者のものということができる。 被告は，本件各投稿がされる前のログイン情報もさることながら，本件各投稿が された後の情報であって，本判決確定の時点で被告が保有する本件各アカウントへ のログインの際のＩＰアドレス等から把握される情報（最新ログイン時の情報）ま でをも「権利の侵害に係る発信者情報」ということはできないと主張する。 しかし，前記認定したツイッターの仕組みからすれば，本件各投稿を本件各アカ ウントの設定者がこれを第三者に譲渡したことがうかがわれるなどの特段の事情の ない限り，本件各投稿と開示を求めるログイン時の情報との前後関係，その時間的 間隔の程度等を考慮することなく，本件各アカウントにログインした際のＩＰアド レス等は，本件各投稿による権利の侵害に係る発信者の特定に資する情報に該当す るというべきであるところ，本件全証拠に照らしても，上記特段の事情の存在はう かがわれない。 以上からすると，本件各アカウントにログインした際のＩＰアドレス等の情報は， 最新のログインの時のＩＰアドレス等も「権利の侵害に係る発信者情報」に当たる というべきである。 そして，被告は，原告の著作権を侵害する本件各投稿に係る侵害情報の発信者と 同一の者によるものと認められる各通信を媒介し，その際に割り当てられた本件ロ グイン時ＩＰアドレス等を保有する特定電気通信役務提供者であるから「開示関係 役務提供者」に当たるということができる
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2022.04.13
令和2(ワ)5616 特許権 令和4年1月25日 東京地方裁判所
訂正後の発明について、技術的範囲に属しないと判断されました。
２ 争点１（被告各製品の２０ライン分のラインバッファは，「単一のＶＲＡＭ」 を充足するか（構成要件Ｄ及びＨの充足性））について＼n
(1) 「単一のＶＲＡＭ」の意義
ア 本件特許の特許請求の範囲における構成要件Ｄにおいては，「グラフィ＼nックコントローラ」が，「該中央演算回路の処理結果に基づき，単一のＶＲ ＡＭに対してビットマップデータの書き込み／読み出しを行い，「該読み 出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成」すると＼n規定されている。 また，構成要件Ｈにおいては，「グラフィックコントローラ」が，「前記＼n単一のＶＲＡＭから「前記ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度 を有する画像のビットマップデータ」を読み出し，「該読み出したビットマ ップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成」すること及び「前記単＼n一のＶＲＡＭから「前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像 度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し，「該読み出したビット マップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成」することが規定され＼nている（なお，構成要件Ｈにおける「前記単一のＶＲＡＭ」との文言から，＼n構成要件Ｄと構＼成要件Ｈの「単一のＶＲＡＭ」は同一の意義を持つものと 解される。）。
さらに，構成要件Ｆ，Ｈ，Ｊによると，「ディスプレイパネルの画面解像＼n度より大きい解像度を有する画像のビットマップデータ」は，「外部ディス プレイ手段」に表示するためのものであるといる。＼nこれらの記載によれば，構成要件Ｄ及びＨの「単一のＶＲＡＭ」は，「グ＼nラフィックコントローラ」により，「ビットマップデータの書き込み／読み 出し」がされるものであって，外部ディスプレイ手段に表示するための「デ＼nィスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像のビット マップデータ」の書き込み／読み出しがされるものであり，前記「ディス プレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像のビットマッ プデータ」の全体を記憶することが可能なものと解するのが相当である。＼nそして，前記１に認定した本件明細書の記載（特に段落【０１１５】，【０ １１７】，【０１２７】）も，その記載内容に照らせば，構成要件Ｄ及びＨの＼n「単一のＶＲＡＭ」が，「ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像 度を有する画像のビットマップデータ」の全体を記憶することが可能なも＼nのであるとの上記クレーム解釈に整合しており，同解釈を裏付けるものと 評価することができる。
イ 原告は，構成要件Ｈは，ビットマップデータの読み出しの具体的な方法＼nについて何らの特定もしておらず，ディスプレイパネルの画面解像度と同 じ解像度を有する画像のビットマップデータを一挙に読み出すことを規 定したものとは解されない旨を主張する。しかし，特許請求の範囲の記載， 明細書の記載を検討すると，上記アに説示したとおり，「単一のＶＲＡＭ」 は，「ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像の ビットマップデータ」の全体を記憶することが可能なものと認めるのが相＼n当である。原告の上記主張は採用することができない。
(2) 「単一のＶＲＡＭ」の充足性
以上のクレーム解釈を前提に，被告各製品が，構成要件Ｄ，Ｈの「単一の＼nＶＲＡＭ」を充足するかについて検討する。 前記前提事実のとおり，被告各製品は，データ処理手段としてのＣＰＵ（中 央演算回路）及び液晶コントローラ（グラフィックコントローラ）を備える ものであるところ，このＣＰＵ（中央演算回路）は，無線通信手段から受信 した信号（圧縮した通信信号）をデコードして画像データを展開し，拡大／ 縮小（補間／間引き）を適宜行って内蔵用表示データ及び外部用表＼示データ を生成し，生成した表示データを同ＣＰＵ（中央演算回路）に接続されたＳ＼nＤＲＡＭに書き込み／読み出しを行い，その内蔵用表示データ及び外部用表＼ 示データを液晶コントローラ（グラフィックコントローラ）に送信する構成＼nを有している。しかして，この液晶コントローラ（グラフィックコントロー ラ）には，６個の２Ｍビット（２５６ｋバイト）ＤＲＡＭが内蔵されている ところ，これは，外部表示用のラインバッファ（２０ライン分）であり，画＼n像全体を書き込み／読み出しするためのものではないというのである（被告 各製品の構成ｄ）。＼n
しかして，このような，被告各製品の液晶コントローラ（グラフィックコ ントローラ）が内蔵するＤＲＡＭは，少なくとも外部表示用にはラインバッ＼nファ（外部表示手段に表＼示するための画像全体を書き込み／読み出しするた めのものではない）として用いられるものであるから外部表示手段に表＼示す るための「ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像 のビットマップデータ」の全体を記憶するものではないことは明らかである というほかない。 そうすると，被告各製品における上記ＤＲＡＭ（２０ライン分のラインバ ッファ）は，「単一のＶＲＡＭ」との文言を充足するものとは認められず，被 告各製品が，構成要件Ｄ及びＨを充足するものとは認められない。＼n
２ 争点１（被告各製品の２０ライン分のラインバッファは，「単一のＶＲＡＭ」 を充足するか（構成要件Ｄ及びＨの充足性））について＼n
(1) 「単一のＶＲＡＭ」の意義
ア 本件特許の特許請求の範囲における構成要件Ｄにおいては，「グラフィ＼nックコントローラ」が，「該中央演算回路の処理結果に基づき，単一のＶＲ ＡＭに対してビットマップデータの書き込み／読み出しを行い，「該読み 出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成」すると＼n規定されている。 また，構成要件Ｈにおいては，「グラフィックコントローラ」が，「前記＼n単一のＶＲＡＭから「前記ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度 を有する画像のビットマップデータ」を読み出し，「該読み出したビットマ ップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成」すること及び「前記単＼n一のＶＲＡＭから「前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像 度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し，「該読み出したビット マップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成」することが規定され＼nている（なお，構成要件Ｈにおける「前記単一のＶＲＡＭ」との文言から，＼n構成要件Ｄと構＼成要件Ｈの「単一のＶＲＡＭ」は同一の意義を持つものと 解される。）。
さらに，構成要件Ｆ，Ｈ，Ｊによると，「ディスプレイパネルの画面解像＼n度より大きい解像度を有する画像のビットマップデータ」は，「外部ディス プレイ手段」に表示するためのものであるといる。＼nこれらの記載によれば，構成要件Ｄ及びＨの「単一のＶＲＡＭ」は，「グ＼nラフィックコントローラ」により，「ビットマップデータの書き込み／読み 出し」がされるものであって，外部ディスプレイ手段に表示するための「デ＼nィスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像のビット マップデータ」の書き込み／読み出しがされるものであり，前記「ディス プレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像のビットマッ プデータ」の全体を記憶することが可能なものと解するのが相当である。＼nそして，前記１に認定した本件明細書の記載（特に段落【０１１５】，【０ １１７】，【０１２７】）も，その記載内容に照らせば，構成要件Ｄ及びＨの＼n「単一のＶＲＡＭ」が，「ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像 度を有する画像のビットマップデータ」の全体を記憶することが可能なも＼nのであるとの上記クレーム解釈に整合しており，同解釈を裏付けるものと 評価することができる。
イ 原告は，構成要件Ｈは，ビットマップデータの読み出しの具体的な方法＼nについて何らの特定もしておらず，ディスプレイパネルの画面解像度と同 じ解像度を有する画像のビットマップデータを一挙に読み出すことを規 定したものとは解されない旨を主張する。しかし，特許請求の範囲の記載， 明細書の記載を検討すると，上記アに説示したとおり，「単一のＶＲＡＭ」 は，「ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像の ビットマップデータ」の全体を記憶することが可能なものと認めるのが相＼n当である。原告の上記主張は採用することができない。
(2) 「単一のＶＲＡＭ」の充足性
以上のクレーム解釈を前提に，被告各製品が，構成要件Ｄ，Ｈの「単一の＼nＶＲＡＭ」を充足するかについて検討する。 前記前提事実のとおり，被告各製品は，データ処理手段としてのＣＰＵ（中 央演算回路）及び液晶コントローラ（グラフィックコントローラ）を備える ものであるところ，このＣＰＵ（中央演算回路）は，無線通信手段から受信 した信号（圧縮した通信信号）をデコードして画像データを展開し，拡大／ 縮小（補間／間引き）を適宜行って内蔵用表示データ及び外部用表＼示データ を生成し，生成した表示データを同ＣＰＵ（中央演算回路）に接続されたＳ＼nＤＲＡＭに書き込み／読み出しを行い，その内蔵用表示データ及び外部用表＼ 示データを液晶コントローラ（グラフィックコントローラ）に送信する構成＼nを有している。しかして，この液晶コントローラ（グラフィックコントロー ラ）には，６個の２Ｍビット（２５６ｋバイト）ＤＲＡＭが内蔵されている ところ，これは，外部表示用のラインバッファ（２０ライン分）であり，画＼n像全体を書き込み／読み出しするためのものではないというのである（被告 各製品の構成ｄ）。＼n
しかして，このような，被告各製品の液晶コントローラ（グラフィックコ ントローラ）が内蔵するＤＲＡＭは，少なくとも外部表示用にはラインバッ＼nファ（外部表示手段に表＼示するための画像全体を書き込み／読み出しするた めのものではない）として用いられるものであるから外部表示手段に表＼示す るための「ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像 のビットマップデータ」の全体を記憶するものではないことは明らかである というほかない。 そうすると，被告各製品における上記ＤＲＡＭ（２０ライン分のラインバ ッファ）は，「単一のＶＲＡＭ」との文言を充足するものとは認められず，被 告各製品が，構成要件Ｄ及びＨを充足するものとは認められない。＼n
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2022.04.13
令和3(ネ)1005 特許権侵害差止等請求控訴事件，同附帯控訴事件 特許権 民事訴訟 令和4年2月10日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
空調服の特許について、1審は侵害を認めました。1審被告は控訴しましたが控訴は棄却されました。1審（東京地裁29部）は、102条2項侵害について、貢献の程度および競合品の存在による覆滅を被告の利益約５６００万円のうち１０％の損害額を認定しました。控訴審も覆滅割合は同じです。また、1審は、侵害論が終わってからの無効主張について、時期に後れたと判断しましたが、控訴審も同様です。
前記ア及びイの認定事実によれば，本件各発明が被告各製品の部分 にのみ実施されていること，電動ファン付きウェアの市場において， 他社の販売する被告各製品の競合品が存在していたことは，本件推定 の覆滅事由に該当するものと認められる。 そして，本件推定の上記覆滅事由に加えて，1)前記アで説示した とおり，本件各発明は，空調服の襟後部と首後部との間に形成される 開口部の大きさを襟後部の内表面に設けた一組の調整紐で調整する従来技術における一組の調整紐を，取付部を有する二つの調整ベルトに＼n置き換えて，一方の調整ベルトの取付部と他方の調整ベルトの複数あ る取付部のうちいずれか一つを取り付けることによって，襟後部と首 後部との間に形成される開口部の大きさを調整することを可能にし，より適切な空調服の冷却効果を，より簡単に得ることを目指したもの＼nであり，開口部からの空気の排出の効率化という点では，従来技術の 延長線上に位置づけられるものであること，本件特許の出願当時，ボ タン及びボタンホール等を使用し，衣服におけるサイズを複数段階で 調整することは，周知慣用の技術であったことに照らすと，本件各発 明の技術的意義は必ずしも大きいものとはいえず，その作用効果も従 来技術と比較して大きなものとは認められないから，被告各製品にお いて本件各発明を実施した部分の顧客吸引力は高いものとはいえない こと，2)電動ファン付きウェアの市場における一審原告，一審被告及 び競業他社のシェアの割合（前記イ(ア)），3)一審被告における被告 各製品の広告宣伝の態様（甲３の１，６，乙５７等）を総合考慮する と，被告各製品の購買動機の形成に対する本件各発明の寄与割合は１ ０％と認めるのが相当であり，上記寄与割合を超える部分については 被告各製品の限界利益の額と一審原告の受けた損害額との間に相当因 果関係がないものと認められる。 したがって，本件推定は上記限度で覆滅されるものと認められる から，特許法１０２条２項に基づく一審原告の損害額は，被告各製品 の限界利益の額（５６５２万１４６５円）の１０％に相当する５６５ 万２１４７円と認められる。
・・・
当裁判所は，令和３年１１月８日の当審第１回口頭弁論期日において，一審 被告が同年７月９日付け控訴理由書に基づいて提出した「無効理由５ないし９」 に基づく無効の抗弁（同理由書第３ないし第６記載）及び権利の濫用の抗弁 （同理由書第８記載）の主張について，一審原告の申立てにより，時機に後れた攻撃防御方法に当たるものとして却下したが，その理由は，以下のとおりで＼nある。
(1) 一件記録により認められる本件訴訟の経緯等は，次のとおりである。
ア 一審原告は，平成３０年７月６日，原審に本件訴訟を提起した。 一審被告は，同年１１月１２日の原審第１回弁論準備手続期日におい て，同年１０月３１日付け被告第１準備書面に基づいて，本件各発明 （請求項３及び９）に係る本件特許に明確性要件違反の無効理由（本件 の争点２−１）が存在するとして，特許法１０４条の３第１項の無効の 抗弁を主張した。その後，一審被告は，平成３１年３月７日の原審第３ 回弁論準備手続期日において，同年２月２８日付け被告第３準備書面に 基づいて，上記無効の抗弁について，乙２公報を主引用例とする新規性 欠如及び進歩性欠如の無効理由（本件の争点２−２及び２−３）を追加 して主張した。 一審原告及び一審被告は，令和元年６月２７日の原審第５回弁論準備 手続期日において，侵害論についての主張立証は終了した旨陳述した。 その後，本件訴訟は，同年７月１９日の原審第６回弁論準備手続期日 から，損害論の審理に入った。
イ 株式会社サンエスは，令和２年１０月１５日，本件特許のうち，請求項 ３ないし１０に係る特許について，明確性要件違反（無効理由１），冒 認出願又は共同出願要件違反（無効理由２），公然実施発明（結び紐タ イプの空調服に係る発明）を主引用例とする進歩性欠如（無効理由３）， 乙２公報を主引用例とする進歩性欠如（無効理由４）（ただし，本件の 争点２−３とは，乙２公報記載の発明の内容，副引用例等の主張が異な る。）を無効理由として特許無効審判（無効２０２０−８００１０３号 事件。以下「別件無効審判」という。乙１０４）を請求した。
ウ 一審被告は，令和２年１０月２２日の原審第１４回弁論準備手続期日に おいて，同月１６日付けの被告第１０準備書面に基づいて，本件各発明 に係る本件特許に別件無効審判の無効理由１ないし４と同一の無効理由 が存在するとして，新たな無効の抗弁の主張をした。
原審は，同年１２月１８日の第１５回弁論準備手続期日において，一 審原告の申立てにより，被告第１０準備書面で追加された上記無効の抗弁の主張を時機に後れた攻撃防御方法に当たるものとして却下した。＼n原審は，令和３年１月２８日の第１６回弁論準備手続期日で弁論準備 手続を終結した後，同年２月２６日の原審第２回口頭弁論期日において 口頭弁論を終結し，同年５月２０日，一審原告の請求を一部認容する原 判決を言い渡した。
エ 一審被告は，令和３年５月２０日，本件控訴を提起し，一審原告は，同 年６月３日，本件附帯控訴を提起した。 一審被告は，同年１１月８日の当審第１回口頭弁論期日において，同年 ７月９日付け控訴理由書に基づいて，本件各発明に係る本件特許に「無 効理由５」（別件無効審判の無効理由２と同じ），「無効理由６」（別 件無効審判の無効理由３と同じ），「無効理由７」（別件無効審判の無 効理由４と同じ），「無効理由８」（サポート要件違反）及び「無効理 由９」（実施可能要件違反）が存在するとして無効の抗弁の主張を追加し，また，権利の濫用の抗弁の主張を追加した。＼nこれに対し一審原告は，同年８月２６日付け控訴答弁書に基づいて一 審被告の「無効理由５ないし９」に基づく無効の抗弁及び権利の濫用の 抗弁の主張は，時機に後れた攻撃防御方法に当たるものであるから，却 下を求める旨の申立てをした。
オ なお，別件無効審判は，当審の本件口頭弁論終結時（令和３年１１月８ 日）において，特許庁に係属中である。
(2) 前記(1)の事実関係によれば，1)一審被告は，原審において，平成３１年 ３月７日の原審第３回弁論準備手続期日までに，本件各発明に係る本件特許 に明確性要件違反の無効理由，乙２公報を主引用例とする新規性欠如及び進 歩性欠如の無効理由（本件の争点２−１ないし２−３）が存在するとして無 効の抗弁を主張し，その上で，令和元年６月２７日の原審第５回弁論準備手 続期日において，侵害論についての主張立証は終了したと陳述した後，同年 ７月１９日の原審第６回弁論準備手続期日から，本件訴訟は損害論の審理に 入ったこと，2)その後，一審被告は，令和２年１０月２２日の原審第１４回 弁論準備手続期日において，本件各発明に係る本件特許に別件無効審判の無 効理由１ないし４と同一の無効理由が存在するとして，新たな無効の抗弁の 主張をしたが，原審が，同年１２月１８日の第１５回弁論準備手続期日にお いて，上記主張を時機に後れた攻撃防御方法に当たるものとして却下したこ と，3)一審被告は，令和３年１１月８日の当審第１回口頭弁論期日において， 控訴理由書に基づいて，本件各発明に係る本件特許に別件無効審判の無効理 由２ないし４と同じ無効理由である「無効理由５ないし７」，原審で主張し なかった「無効理由８」（サポート要件違反）及び「無効理由９」（実施可 能要件違反）が存在するとして無効の抗弁の主張をするとともに，新たに権利の濫用の抗弁の主張をしたこと，4)別件無効審判は，当審の本件口頭弁論 終結時において，特許庁に係属中であることが認められる。
以上を前提に検討するに，侵害論に関する抗弁の主張は，本来，原審に おいて適時に行うべきものであるところ，一審被告が，原審において，令和 元年６月２７日の原審第５回弁論準備手続期日に侵害論についての主張立証 は終了したと陳述するまでの間に，当審で主張する「無効理由５ないし９」 に基づく無効の抗弁及び権利の濫用の抗弁の主張をしなかったことについて， やむを得ないといえるだけの特段の事情はうかがわれないから，当審におけ る上記無効の抗弁及び権利の濫用の抗弁の主張は，一審被告の少なくとも重 大な過失により時機に後れて提出された攻撃防御方法であるものというべき である。
そして，当審において，一審被告に上記無効の抗弁及び権利の濫用の抗 弁の主張を許すことは，一審原告に対し，上記各主張に対する更なる反論の 機会を与える必要が生じ，これに対する一審被告の再反論等も想定し得るこ とから，これにより訴訟の完結を遅延させることとなることは明らかである。 そこで，当審は，民事訴訟法２９７条において準用する同法１５７条１ 項に基づき，一審被告の上記無効の抗弁及び権利の濫用の抗弁の主張を却下 したものである。
前記ア及びイの認定事実によれば，本件各発明が被告各製品の部分 にのみ実施されていること，電動ファン付きウェアの市場において， 他社の販売する被告各製品の競合品が存在していたことは，本件推定 の覆滅事由に該当するものと認められる。 そして，本件推定の上記覆滅事由に加えて，1)前記アで説示した とおり，本件各発明は，空調服の襟後部と首後部との間に形成される 開口部の大きさを襟後部の内表面に設けた一組の調整紐で調整する従来技術における一組の調整紐を，取付部を有する二つの調整ベルトに＼n置き換えて，一方の調整ベルトの取付部と他方の調整ベルトの複数あ る取付部のうちいずれか一つを取り付けることによって，襟後部と首 後部との間に形成される開口部の大きさを調整することを可能にし，より適切な空調服の冷却効果を，より簡単に得ることを目指したもの＼nであり，開口部からの空気の排出の効率化という点では，従来技術の 延長線上に位置づけられるものであること，本件特許の出願当時，ボ タン及びボタンホール等を使用し，衣服におけるサイズを複数段階で 調整することは，周知慣用の技術であったことに照らすと，本件各発 明の技術的意義は必ずしも大きいものとはいえず，その作用効果も従 来技術と比較して大きなものとは認められないから，被告各製品にお いて本件各発明を実施した部分の顧客吸引力は高いものとはいえない こと，2)電動ファン付きウェアの市場における一審原告，一審被告及 び競業他社のシェアの割合（前記イ(ア)），3)一審被告における被告 各製品の広告宣伝の態様（甲３の１，６，乙５７等）を総合考慮する と，被告各製品の購買動機の形成に対する本件各発明の寄与割合は１ ０％と認めるのが相当であり，上記寄与割合を超える部分については 被告各製品の限界利益の額と一審原告の受けた損害額との間に相当因 果関係がないものと認められる。 したがって，本件推定は上記限度で覆滅されるものと認められる から，特許法１０２条２項に基づく一審原告の損害額は，被告各製品 の限界利益の額（５６５２万１４６５円）の１０％に相当する５６５ 万２１４７円と認められる。
・・・
当裁判所は，令和３年１１月８日の当審第１回口頭弁論期日において，一審 被告が同年７月９日付け控訴理由書に基づいて提出した「無効理由５ないし９」 に基づく無効の抗弁（同理由書第３ないし第６記載）及び権利の濫用の抗弁 （同理由書第８記載）の主張について，一審原告の申立てにより，時機に後れた攻撃防御方法に当たるものとして却下したが，その理由は，以下のとおりで＼nある。
(1) 一件記録により認められる本件訴訟の経緯等は，次のとおりである。
ア 一審原告は，平成３０年７月６日，原審に本件訴訟を提起した。 一審被告は，同年１１月１２日の原審第１回弁論準備手続期日におい て，同年１０月３１日付け被告第１準備書面に基づいて，本件各発明 （請求項３及び９）に係る本件特許に明確性要件違反の無効理由（本件 の争点２−１）が存在するとして，特許法１０４条の３第１項の無効の 抗弁を主張した。その後，一審被告は，平成３１年３月７日の原審第３ 回弁論準備手続期日において，同年２月２８日付け被告第３準備書面に 基づいて，上記無効の抗弁について，乙２公報を主引用例とする新規性 欠如及び進歩性欠如の無効理由（本件の争点２−２及び２−３）を追加 して主張した。 一審原告及び一審被告は，令和元年６月２７日の原審第５回弁論準備 手続期日において，侵害論についての主張立証は終了した旨陳述した。 その後，本件訴訟は，同年７月１９日の原審第６回弁論準備手続期日 から，損害論の審理に入った。
イ 株式会社サンエスは，令和２年１０月１５日，本件特許のうち，請求項 ３ないし１０に係る特許について，明確性要件違反（無効理由１），冒 認出願又は共同出願要件違反（無効理由２），公然実施発明（結び紐タ イプの空調服に係る発明）を主引用例とする進歩性欠如（無効理由３）， 乙２公報を主引用例とする進歩性欠如（無効理由４）（ただし，本件の 争点２−３とは，乙２公報記載の発明の内容，副引用例等の主張が異な る。）を無効理由として特許無効審判（無効２０２０−８００１０３号 事件。以下「別件無効審判」という。乙１０４）を請求した。
ウ 一審被告は，令和２年１０月２２日の原審第１４回弁論準備手続期日に おいて，同月１６日付けの被告第１０準備書面に基づいて，本件各発明 に係る本件特許に別件無効審判の無効理由１ないし４と同一の無効理由 が存在するとして，新たな無効の抗弁の主張をした。
原審は，同年１２月１８日の第１５回弁論準備手続期日において，一 審原告の申立てにより，被告第１０準備書面で追加された上記無効の抗弁の主張を時機に後れた攻撃防御方法に当たるものとして却下した。＼n原審は，令和３年１月２８日の第１６回弁論準備手続期日で弁論準備 手続を終結した後，同年２月２６日の原審第２回口頭弁論期日において 口頭弁論を終結し，同年５月２０日，一審原告の請求を一部認容する原 判決を言い渡した。
エ 一審被告は，令和３年５月２０日，本件控訴を提起し，一審原告は，同 年６月３日，本件附帯控訴を提起した。 一審被告は，同年１１月８日の当審第１回口頭弁論期日において，同年 ７月９日付け控訴理由書に基づいて，本件各発明に係る本件特許に「無 効理由５」（別件無効審判の無効理由２と同じ），「無効理由６」（別 件無効審判の無効理由３と同じ），「無効理由７」（別件無効審判の無 効理由４と同じ），「無効理由８」（サポート要件違反）及び「無効理 由９」（実施可能要件違反）が存在するとして無効の抗弁の主張を追加し，また，権利の濫用の抗弁の主張を追加した。＼nこれに対し一審原告は，同年８月２６日付け控訴答弁書に基づいて一 審被告の「無効理由５ないし９」に基づく無効の抗弁及び権利の濫用の 抗弁の主張は，時機に後れた攻撃防御方法に当たるものであるから，却 下を求める旨の申立てをした。
オ なお，別件無効審判は，当審の本件口頭弁論終結時（令和３年１１月８ 日）において，特許庁に係属中である。
(2) 前記(1)の事実関係によれば，1)一審被告は，原審において，平成３１年 ３月７日の原審第３回弁論準備手続期日までに，本件各発明に係る本件特許 に明確性要件違反の無効理由，乙２公報を主引用例とする新規性欠如及び進 歩性欠如の無効理由（本件の争点２−１ないし２−３）が存在するとして無 効の抗弁を主張し，その上で，令和元年６月２７日の原審第５回弁論準備手 続期日において，侵害論についての主張立証は終了したと陳述した後，同年 ７月１９日の原審第６回弁論準備手続期日から，本件訴訟は損害論の審理に 入ったこと，2)その後，一審被告は，令和２年１０月２２日の原審第１４回 弁論準備手続期日において，本件各発明に係る本件特許に別件無効審判の無 効理由１ないし４と同一の無効理由が存在するとして，新たな無効の抗弁の 主張をしたが，原審が，同年１２月１８日の第１５回弁論準備手続期日にお いて，上記主張を時機に後れた攻撃防御方法に当たるものとして却下したこ と，3)一審被告は，令和３年１１月８日の当審第１回口頭弁論期日において， 控訴理由書に基づいて，本件各発明に係る本件特許に別件無効審判の無効理 由２ないし４と同じ無効理由である「無効理由５ないし７」，原審で主張し なかった「無効理由８」（サポート要件違反）及び「無効理由９」（実施可 能要件違反）が存在するとして無効の抗弁の主張をするとともに，新たに権利の濫用の抗弁の主張をしたこと，4)別件無効審判は，当審の本件口頭弁論 終結時において，特許庁に係属中であることが認められる。
以上を前提に検討するに，侵害論に関する抗弁の主張は，本来，原審に おいて適時に行うべきものであるところ，一審被告が，原審において，令和 元年６月２７日の原審第５回弁論準備手続期日に侵害論についての主張立証 は終了したと陳述するまでの間に，当審で主張する「無効理由５ないし９」 に基づく無効の抗弁及び権利の濫用の抗弁の主張をしなかったことについて， やむを得ないといえるだけの特段の事情はうかがわれないから，当審におけ る上記無効の抗弁及び権利の濫用の抗弁の主張は，一審被告の少なくとも重 大な過失により時機に後れて提出された攻撃防御方法であるものというべき である。
そして，当審において，一審被告に上記無効の抗弁及び権利の濫用の抗 弁の主張を許すことは，一審原告に対し，上記各主張に対する更なる反論の 機会を与える必要が生じ，これに対する一審被告の再反論等も想定し得るこ とから，これにより訴訟の完結を遅延させることとなることは明らかである。 そこで，当審は，民事訴訟法２９７条において準用する同法１５７条１ 項に基づき，一審被告の上記無効の抗弁及び権利の濫用の抗弁の主張を却下 したものである。
◆判決本文
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2022.04.10
平成30(ワ)4329等 損害賠償等請求事件 特許権 民事訴訟 令和4年3月18日 東京地方裁判所
二重まぶた形成用テープの特許権侵害で約2億4000万円の損害賠償が認められました。
◆原告のウェブサイトには本件を含めて経緯が開示されています。
争点は、技術的範囲の属否、無効（104条の3）、損害額の認定、覆滅の程度などです。
被告らは、原告製品の売上げが伸びずに損害が発生したのは、原告製 品及び被告各製品の競合品であるマイクロファイバー及びオリシキの販 売が開始されたからであり、特にマイクロファイバーは販売開始から現 在に至るまでに２７０万個が販売されるほどの人気商品であると主張す る。しかし、マイクロファイバー及びオリシキが販売されたのは、平成３ ０年３月又は同年１１月以降であり、前記(1)イ(ｱ)のとおり、被告各製 品の販売による本件特許権の侵害が認められた期間の一部にすぎない。 また、証拠（甲８２）によれば、ドン・キホーテにおける原告製品の 販売はその販路全体の一部にすぎないと認められるところ、二重瞼形成 用アイテムの市場又はそのうち収縮食い込み型の商品の市場における原 告製品及び被告各製品の各シェアがどの程度のものであったかを認める に足りる的確な証拠はない。
さらに、証拠（乙７５）及び弁論の全趣旨によれば、令和３年１月頃、 マイクロファイバーの広告には「累計販売数２７０万個突破」と記載さ れていることが認められるが、二重瞼形成用アイテムの市場又は収縮食 い込み型の商品の市場において販売された商品全体の個数が明らかでは ないから、上記の記載のみによってシェアを認定することはできないし、 前記(1)イ(ｱ)のとおり、マクロファイバーの販売が開始されたのは、被 告各製品の販売により本件特許権が侵害されたと認められる期間の半ば 頃である上、マイクロファイバーの販売個数の推移も明らかではない。 以上によれば、マイクロファイバー及びオリシキが販売されていたこ とのみをもって、推定の覆滅を認めるのは相当でない。
もっとも、前記(ｱ)ａ及びｄのとおり、二重瞼形成用アイテムには接着 型、シャッター型及び収縮食い込み型が存在し、ドン・キホーテにおけ る販売数を見ても、原告製品、マイクロファイバー及びオリシキのほか にも、接着型の二重瞼形成用アイテムが相当数販売されており（ただし、 商品ごとに、これを１個購入することにより、どの程度の期間、二重瞼 を形成することができるかなどの条件が異なると考えられるため、販売 数を単純に比較することはできない。）、需要者は、収縮食い込み型の 被告各製品を購入することができない場合、同じく二重瞼形成用アイテ ムである接着型の商品やシャッター型の商品を購入することも十分に考えられる。そうすると、原告製品及び被告各製品の競合品が存在することに基づき、法１０２条２項により推定される損害額の１０％について＼n推定の覆滅を認めるのが相当である。
争点は、技術的範囲の属否、無効（104条の3）、損害額の認定、覆滅の程度などです。
被告らは、原告製品の売上げが伸びずに損害が発生したのは、原告製 品及び被告各製品の競合品であるマイクロファイバー及びオリシキの販 売が開始されたからであり、特にマイクロファイバーは販売開始から現 在に至るまでに２７０万個が販売されるほどの人気商品であると主張す る。しかし、マイクロファイバー及びオリシキが販売されたのは、平成３ ０年３月又は同年１１月以降であり、前記(1)イ(ｱ)のとおり、被告各製 品の販売による本件特許権の侵害が認められた期間の一部にすぎない。 また、証拠（甲８２）によれば、ドン・キホーテにおける原告製品の 販売はその販路全体の一部にすぎないと認められるところ、二重瞼形成 用アイテムの市場又はそのうち収縮食い込み型の商品の市場における原 告製品及び被告各製品の各シェアがどの程度のものであったかを認める に足りる的確な証拠はない。
さらに、証拠（乙７５）及び弁論の全趣旨によれば、令和３年１月頃、 マイクロファイバーの広告には「累計販売数２７０万個突破」と記載さ れていることが認められるが、二重瞼形成用アイテムの市場又は収縮食 い込み型の商品の市場において販売された商品全体の個数が明らかでは ないから、上記の記載のみによってシェアを認定することはできないし、 前記(1)イ(ｱ)のとおり、マクロファイバーの販売が開始されたのは、被 告各製品の販売により本件特許権が侵害されたと認められる期間の半ば 頃である上、マイクロファイバーの販売個数の推移も明らかではない。 以上によれば、マイクロファイバー及びオリシキが販売されていたこ とのみをもって、推定の覆滅を認めるのは相当でない。
もっとも、前記(ｱ)ａ及びｄのとおり、二重瞼形成用アイテムには接着 型、シャッター型及び収縮食い込み型が存在し、ドン・キホーテにおけ る販売数を見ても、原告製品、マイクロファイバー及びオリシキのほか にも、接着型の二重瞼形成用アイテムが相当数販売されており（ただし、 商品ごとに、これを１個購入することにより、どの程度の期間、二重瞼 を形成することができるかなどの条件が異なると考えられるため、販売 数を単純に比較することはできない。）、需要者は、収縮食い込み型の 被告各製品を購入することができない場合、同じく二重瞼形成用アイテ ムである接着型の商品やシャッター型の商品を購入することも十分に考えられる。そうすると、原告製品及び被告各製品の競合品が存在することに基づき、法１０２条２項により推定される損害額の１０％について＼n推定の覆滅を認めるのが相当である。
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2022.04.10
令和2(ワ)25127 著作権 民事訴訟 令和4年3月25日 東京地方裁判所
「オーサグラフ世界地図」について、そもそも原告は共同著作者ではないと判断されました。
著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学＼n術、美術又は音楽の範囲に属するもの」（著作権法２条１項１号）をいい、 共同著作物とは、「二人以上の者が共同して創作した著作物であつて、その 各人の寄与を分離して個別的に利用することができないもの」（同項１２号） をいう。
そうすると、本件地図１ないし４が原告及び被告の共同著作物であり、原 告がこれらについての共有著作権及び著作者人格権を有するというためには、 原告の思想又は感情が本件地図１ないし４に創作的に表現されたと認められ＼nる必要がある。
(2) 前記１(5)及び(6)のとおり、被告は、平成１２年頃に、原告と本件覚書を 交わし、原告との共同研究が終了した後、原告と面会したり、直接連絡をと ったりしたことはなかったところ、原告に相談することなく、平成２１年に 本件発表をし、その頃に本件地図１及び２が掲載された本件論文１を、平成＼n２９年に本件地図３及び４が掲載された本件論文２を、それぞれ作成したも のであり、原告は、被告の本件発表並びに本件論文１及び２の作成の事実を＼n知らなかったものである。また、原告は、その本人尋問において、本件地図１ないし４自体を作成し たのは被告である旨供述している。したがって、仮に本件論文１に掲載された本件地図１及び２並びに本件論 文２に掲載された本件地図３及び４に著作物性が認められるとしても、本件 地図１ないし４は、原告の思想又は感情が創作的に表現されたものではなく、＼n被告のみの思想又は感情が創作的に表現されたものと認めるのが相当であり、＼n原告及び被告の各氏名が記載された本件論文１に掲載された本件地図１及び ２について、著作権法１４条に基づき、原告及び被告が著作者であると推定 されたとしても、その推定は覆されるというべきである。
(3)ア これに対して、原告は、1) 本件論文１及び２は、原告及び被告を共同発 明者とする本件出願１ないし３の各願書に添付した明細書に記載された内 容に基づくものであり、本件論文１及び２に掲載された本件地図１ないし ４は、本件出願１ないし３の各願書に添付した図面と基本的に同一である こと、2) 本件発表の発表＼者として原告の氏名が挙げられ、本件論文１の冒 頭に原告の氏名が、末尾に原告に対する謝辞が、それぞれ記載されている ことからすると、本件地図１ないし４は原告及び被告の共同著作物である と主張する。
イ しかし、上記1)について、本件出願１ないし３の各願書に添付した明細 書に従って本件地図１ないし４を作成できるとの事実を認めるに足りる証 拠はない。
また、前記前提事実(2)ないし(4)のとおり、原告は本件出願１ないし３ の各発明者の一人として名前が挙げられているが、発明とは「自然法則を 利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」（特許法２条１項）であり、 発明者はこのような技術的思想を創作した者をいうのに対し、著作物とは 「思想又は感情を創作的に表現したもの」（著作権法２条１項１号）であ＼nり、著作者は「著作物を創作する者」（同項２号）をいうことから、両者 が創作する対象は、それぞれ技術的思想と表現という異なるものである。＼n仮に本件出願１ないし３が地図の作成方法に関する発明に係る出願であり、 本件出願１ないし３の各願書に添付した明細書に従って地図を作成するこ とができたとしても、上記発明に係る技術的思想の創作に関わったにすぎ ない原告の思想又は感情が当該地図において創作的に表現されたというこ＼nとにはならない。
さらに、証拠（甲１、２、４ないし６）によれば、本件地図１及び３と 本件出願１の願書に添付した図面の【図１０】のＬＣ２、本件出願２の願 書に添付した図面の【図１０】のＬＣ２及び本件出願３の願書に添付した 図面のＦＩＧ．１０のＬＣ２とを比較すると、国境線及び地名の記載の有 無、各大陸の形状、位置関係等が少なからず異なっており、本件地図２及 び４と本件出願１の願書に添付した図面の【図９】、本件出願２の願書に 添付した図面の【図９】及び本件出願３の願書に添付した図面のＦＩＧ． ９とを比較すると、各大陸の形状、位置関係等が少なからず異なっている ことが認められる。地図が地形等を客観的に表現することを目的としたも＼nのであることを考慮すると、仮に本件出願１ないし３の上記各図面に原告 の思想又は感情が創作的に表現されたといえるとしても、上記のような相＼n違のある本件地図１ないし４にも同様に原告の思想又は感情が創作的に表＼n現されたということは困難である。以上を総合すると、上記1)の事情をもって、原告の思想又は感情が本件地図１ないし４に創作的に表現されたというには足りないから、同事情は前記(2)の認定を左右するものではないというべきである。
ウ また、上記2)について、前記前提事実(5)のとおり、日本国際地図学会の 平成２１年度定期大会のプログラムには、本件発表の発表＼者として、被告 のみならず原告の氏名が記載されており、本件論文１の冒頭にも、被告の みならず原告の氏名が記載され、その末尾に「本研究の基礎はＡ氏との半 年間の共同研究によるものである。」と記載されている。しかし、被告は、その本人尋問において、被告が修士論文を作成した際、原告が被告に対してアイデアの盗用であるなどと主張したことがあったことから、原告に配慮して、上記のとおり、原告の氏名を記載するなどした旨供述しているところ、前記１(3)ないし(5)の経過に鑑みると、被告の上 記供述は信用することができるというべきである。そうすると、上記各記載の存在をもって、本件論文１に掲載された本件地図１及び２に原告の思想又は感情が創作的に表現されているということはできないから、上記2)の事情も前記(2)の認定を左右するものではない。
エ したがって、原告の前記アの主張は採用することができない。
(4) 以上によれば、本件地図１ないし４は、原告及び被告の共同著作物とは認 められないから、原告が本件地図１ないし４に係る共有著作権及び著作者人 格権を有するとはいえない。 087/091087
著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学＼n術、美術又は音楽の範囲に属するもの」（著作権法２条１項１号）をいい、 共同著作物とは、「二人以上の者が共同して創作した著作物であつて、その 各人の寄与を分離して個別的に利用することができないもの」（同項１２号） をいう。
そうすると、本件地図１ないし４が原告及び被告の共同著作物であり、原 告がこれらについての共有著作権及び著作者人格権を有するというためには、 原告の思想又は感情が本件地図１ないし４に創作的に表現されたと認められ＼nる必要がある。
(2) 前記１(5)及び(6)のとおり、被告は、平成１２年頃に、原告と本件覚書を 交わし、原告との共同研究が終了した後、原告と面会したり、直接連絡をと ったりしたことはなかったところ、原告に相談することなく、平成２１年に 本件発表をし、その頃に本件地図１及び２が掲載された本件論文１を、平成＼n２９年に本件地図３及び４が掲載された本件論文２を、それぞれ作成したも のであり、原告は、被告の本件発表並びに本件論文１及び２の作成の事実を＼n知らなかったものである。また、原告は、その本人尋問において、本件地図１ないし４自体を作成し たのは被告である旨供述している。したがって、仮に本件論文１に掲載された本件地図１及び２並びに本件論 文２に掲載された本件地図３及び４に著作物性が認められるとしても、本件 地図１ないし４は、原告の思想又は感情が創作的に表現されたものではなく、＼n被告のみの思想又は感情が創作的に表現されたものと認めるのが相当であり、＼n原告及び被告の各氏名が記載された本件論文１に掲載された本件地図１及び ２について、著作権法１４条に基づき、原告及び被告が著作者であると推定 されたとしても、その推定は覆されるというべきである。
(3)ア これに対して、原告は、1) 本件論文１及び２は、原告及び被告を共同発 明者とする本件出願１ないし３の各願書に添付した明細書に記載された内 容に基づくものであり、本件論文１及び２に掲載された本件地図１ないし ４は、本件出願１ないし３の各願書に添付した図面と基本的に同一である こと、2) 本件発表の発表＼者として原告の氏名が挙げられ、本件論文１の冒 頭に原告の氏名が、末尾に原告に対する謝辞が、それぞれ記載されている ことからすると、本件地図１ないし４は原告及び被告の共同著作物である と主張する。
イ しかし、上記1)について、本件出願１ないし３の各願書に添付した明細 書に従って本件地図１ないし４を作成できるとの事実を認めるに足りる証 拠はない。
また、前記前提事実(2)ないし(4)のとおり、原告は本件出願１ないし３ の各発明者の一人として名前が挙げられているが、発明とは「自然法則を 利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」（特許法２条１項）であり、 発明者はこのような技術的思想を創作した者をいうのに対し、著作物とは 「思想又は感情を創作的に表現したもの」（著作権法２条１項１号）であ＼nり、著作者は「著作物を創作する者」（同項２号）をいうことから、両者 が創作する対象は、それぞれ技術的思想と表現という異なるものである。＼n仮に本件出願１ないし３が地図の作成方法に関する発明に係る出願であり、 本件出願１ないし３の各願書に添付した明細書に従って地図を作成するこ とができたとしても、上記発明に係る技術的思想の創作に関わったにすぎ ない原告の思想又は感情が当該地図において創作的に表現されたというこ＼nとにはならない。
さらに、証拠（甲１、２、４ないし６）によれば、本件地図１及び３と 本件出願１の願書に添付した図面の【図１０】のＬＣ２、本件出願２の願 書に添付した図面の【図１０】のＬＣ２及び本件出願３の願書に添付した 図面のＦＩＧ．１０のＬＣ２とを比較すると、国境線及び地名の記載の有 無、各大陸の形状、位置関係等が少なからず異なっており、本件地図２及 び４と本件出願１の願書に添付した図面の【図９】、本件出願２の願書に 添付した図面の【図９】及び本件出願３の願書に添付した図面のＦＩＧ． ９とを比較すると、各大陸の形状、位置関係等が少なからず異なっている ことが認められる。地図が地形等を客観的に表現することを目的としたも＼nのであることを考慮すると、仮に本件出願１ないし３の上記各図面に原告 の思想又は感情が創作的に表現されたといえるとしても、上記のような相＼n違のある本件地図１ないし４にも同様に原告の思想又は感情が創作的に表＼n現されたということは困難である。以上を総合すると、上記1)の事情をもって、原告の思想又は感情が本件地図１ないし４に創作的に表現されたというには足りないから、同事情は前記(2)の認定を左右するものではないというべきである。
ウ また、上記2)について、前記前提事実(5)のとおり、日本国際地図学会の 平成２１年度定期大会のプログラムには、本件発表の発表＼者として、被告 のみならず原告の氏名が記載されており、本件論文１の冒頭にも、被告の みならず原告の氏名が記載され、その末尾に「本研究の基礎はＡ氏との半 年間の共同研究によるものである。」と記載されている。しかし、被告は、その本人尋問において、被告が修士論文を作成した際、原告が被告に対してアイデアの盗用であるなどと主張したことがあったことから、原告に配慮して、上記のとおり、原告の氏名を記載するなどした旨供述しているところ、前記１(3)ないし(5)の経過に鑑みると、被告の上 記供述は信用することができるというべきである。そうすると、上記各記載の存在をもって、本件論文１に掲載された本件地図１及び２に原告の思想又は感情が創作的に表現されているということはできないから、上記2)の事情も前記(2)の認定を左右するものではない。
エ したがって、原告の前記アの主張は採用することができない。
(4) 以上によれば、本件地図１ないし４は、原告及び被告の共同著作物とは認 められないから、原告が本件地図１ないし４に係る共有著作権及び著作者人 格権を有するとはいえない。 087/091087
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2022.04. 8
令和1(ワ)5620等 特許権侵害差止等請求事件、不正競争行為差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和4年3月24日 大阪地方裁判所
CS関連発明について、キッティング作業を行うことでいずれかのプログラムが解放されて稼働するコンピュータについて、起動していない製品については、特101条の「その物の生産に用いる物」「その物の生産にのみ用いる物」ではないと判断されました。
イ 特許法１０１条１号について
間接侵害について検討するに、特許法１０１条１号の「その物の生産にのみ用い る物」とは、抽象的ないし試験的な使用の可能性では足らず、社会通念上、経済的、＼n商業的ないしは実用的観点からみて、特許発明に係る物の生産に使用する以外の他 の用途がないことをいうと解するのが相当である。 被告製品2)には、被告システムに使用される以外に、社会通念上、経済的、商業 的ないしは実用的であると認められる他の用途があるとはいえないから、被告製品 2)は「その物の生産にのみ用いる物」に該当する。
被告らは、被告製品には、本件仕様2)のみならず、本件仕様1)及び3)があること、 被告製品は蒸気タービン発電システムの計測器として使用されていること、被告製 品のメイン基板として使用されているコンピュータは汎用的な小型コンピュータで あることから、拡張ボードと組み合わせることにより種々の用途に使用することが できることを指摘して、被告製品には他の用途がある旨を主張する。 しかし、被告システムに使用され、本件特許権侵害が問題となるのは被告製品のうち本件仕様2)に係るプログラムが現に稼働したものに限られるところ、前提事実(4)及び前記２ (1)のとおり、被告製品にインストールされている本件仕様1)〜3)に係るプログラ ムに対してキッティング作業を行うことでいずれかのプログラムが解放されて稼働 することになるが、同作業は被告フィールドロジック以外の者が行うことができず、 いったん設定された仕様の変更も、被告フィールドロジックが特殊ツールを使って 同作業を行い、再設定済みの機器を現地に送付するほかないのである。 そうであれば、本件仕様2)が稼働していない被告製品（本件仕様1)ないし3)のいずれも稼働していない製品も含む。）に関しては、被告システムに使用されるとはいえないから、「その物の生産にのみ用いる物」（特許法１０１条１号）ないし「その物の生産に用いる物」（同条２号）に該当するとはいえない。
また、本件仕様1)ないし3)のいずれも稼働していない被告製品について、顧客の要望に応じて被告フィールドロジックが本件仕様1)又は3)に係るプログラムを解放する可能性はあり、そのような態様での被告製品の使用が、社会通念上、経済的、商業的ないしは実用的な用途でないとも認められない。＼n
一方、本件仕様2)に係るプログラムが現に稼働した被告製品2)については、前記のとおり、被告システムに使用されるものと認められるところ、被告製品2)の使用を続けながら、本件仕様1)又は3)に係るプログラムが稼働する使用を行うことはできないから、かかる使用を被告製品2)の他の用途ということはできないし、その他、被告らが指摘する用途は、いずれも被告製品2)の用途以外のものであるから、被告らの主張は採用できない。なお、被告らは、被告製品のうち本件仕様2)を稼働させた場合、太陽光発電システムのほかにも風力発電システム及び小水力発電システムにも使用される旨を主張するが、これを裏付ける証拠はなく、実用的な用途であるとは認められない。
ウ 前記イのとおり、本件仕様2)が稼働していない被告製品は、特許法１０１条 ２号の「その物の生産に用いる物」に該当しない。また、本件仕様2)が稼働してい る被告製品2)については、同号に基づく間接侵害の成否を検討するまでもなく、前 記イのとおり、同条１号に基づく間接侵害が成立するものと認められる。
イ 特許法１０１条１号について
間接侵害について検討するに、特許法１０１条１号の「その物の生産にのみ用い る物」とは、抽象的ないし試験的な使用の可能性では足らず、社会通念上、経済的、＼n商業的ないしは実用的観点からみて、特許発明に係る物の生産に使用する以外の他 の用途がないことをいうと解するのが相当である。 被告製品2)には、被告システムに使用される以外に、社会通念上、経済的、商業 的ないしは実用的であると認められる他の用途があるとはいえないから、被告製品 2)は「その物の生産にのみ用いる物」に該当する。
被告らは、被告製品には、本件仕様2)のみならず、本件仕様1)及び3)があること、 被告製品は蒸気タービン発電システムの計測器として使用されていること、被告製 品のメイン基板として使用されているコンピュータは汎用的な小型コンピュータで あることから、拡張ボードと組み合わせることにより種々の用途に使用することが できることを指摘して、被告製品には他の用途がある旨を主張する。 しかし、被告システムに使用され、本件特許権侵害が問題となるのは被告製品のうち本件仕様2)に係るプログラムが現に稼働したものに限られるところ、前提事実(4)及び前記２ (1)のとおり、被告製品にインストールされている本件仕様1)〜3)に係るプログラ ムに対してキッティング作業を行うことでいずれかのプログラムが解放されて稼働 することになるが、同作業は被告フィールドロジック以外の者が行うことができず、 いったん設定された仕様の変更も、被告フィールドロジックが特殊ツールを使って 同作業を行い、再設定済みの機器を現地に送付するほかないのである。 そうであれば、本件仕様2)が稼働していない被告製品（本件仕様1)ないし3)のいずれも稼働していない製品も含む。）に関しては、被告システムに使用されるとはいえないから、「その物の生産にのみ用いる物」（特許法１０１条１号）ないし「その物の生産に用いる物」（同条２号）に該当するとはいえない。
また、本件仕様1)ないし3)のいずれも稼働していない被告製品について、顧客の要望に応じて被告フィールドロジックが本件仕様1)又は3)に係るプログラムを解放する可能性はあり、そのような態様での被告製品の使用が、社会通念上、経済的、商業的ないしは実用的な用途でないとも認められない。＼n
一方、本件仕様2)に係るプログラムが現に稼働した被告製品2)については、前記のとおり、被告システムに使用されるものと認められるところ、被告製品2)の使用を続けながら、本件仕様1)又は3)に係るプログラムが稼働する使用を行うことはできないから、かかる使用を被告製品2)の他の用途ということはできないし、その他、被告らが指摘する用途は、いずれも被告製品2)の用途以外のものであるから、被告らの主張は採用できない。なお、被告らは、被告製品のうち本件仕様2)を稼働させた場合、太陽光発電システムのほかにも風力発電システム及び小水力発電システムにも使用される旨を主張するが、これを裏付ける証拠はなく、実用的な用途であるとは認められない。
ウ 前記イのとおり、本件仕様2)が稼働していない被告製品は、特許法１０１条 ２号の「その物の生産に用いる物」に該当しない。また、本件仕様2)が稼働してい る被告製品2)については、同号に基づく間接侵害の成否を検討するまでもなく、前 記イのとおり、同条１号に基づく間接侵害が成立するものと認められる。
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2022.04. 4
令和3(ワ)6266 著作権侵害等に基づく発信者情報開示請求事件 著作権 民事訴訟 令和4年3月30日 東京地方裁判所
被告は、プロ責法の「開示関係役務提供者」には該当しないとして、発信者情報の開示請求が否定されました。
プロバイダ責任制限法は、４条１項において、「開示関係役務提供者」の 意義について「当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる 特定電気通信役務提供者」と定め、「特定電気通信による情報の流通によっ て自己の権利を侵害されたとする者」は、「侵害情報の流通によって当該開 示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであ」り（同項１号）、 かつ、「当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使 のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由が あるとき」（同項２号）に限り、開示関係役務提供者に対し、当該開示関係 役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報の開示を請求するこ とができる旨を規定し、また、同条２項において、開示関係役務提供者がそ のような請求を受けた場合には、原則として発信者の意見を聴かなければな らない旨を規定する。
これらの規定の趣旨は、発信者情報が、発信者のプライバシー、表現の自＼n由、通信の秘密に関わる情報であり、正当な理由がない限り第三者に開示さ れるべきものではなく、また、これが一旦開示されると開示前の状態への回 復は不可能となることから、発信者情報の開示請求につき厳格な要件を定め＼nた上で、開示請求を受けた開示関係役務提供者に対し、上記のような発信者 の利益の保護のために、発信者からの意見聴取を義務付けて、開示関係役務 提供者において、発信者の意見も踏まえてその利益が不当に侵害されること がないように十分に意を用い、当該開示請求が同条１項各号の要件を満たす＼nか否かを慎重に判断させることとしたものと解される。 こうした「開示関係役務提供者」の意義及びプロバイダ責任制限法の定め の趣旨に鑑みれば、「開示関係役務提供者」については厳格に解すべきであ って、ある特定電気通信役務提供者が「開示関係役務提供者」に当たるとい うためには、当該特定電気通信役務提供者が用いる特定電気通信設備が侵害 情報の流通に供されたことが必要であると解すべきである。
(2) 判断
ア 被告ＴＯＫＡＩについて
(ｱ) 本件ツイート１の投稿について
原告らが被告ＴＯＫＡＩに対して開示を求める契約者の情報である本 件発信者情報１は、令和２（２０２０）年６月２９日１５時５６分３５ 秒（ＵＴＣ）頃及び同年８月１６日７時４９分５２秒（ＵＴＣ）頃に被 告ＴＯＫＡＩから（ＩＰアドレスは省略）という発信元ＩＰアドレスを 割り当てられていた契約者に関するものである。 この点、本件ツイート１が投稿されたのは、同年６月２９日１７時４ ５分（ＪＳＴ。これをＵＴＣに換算すると同日８時４５分となる。）で あるから、本件発信者情報１のうち、同日１５時５６分３５秒（ＵＴＣ） 頃に関するものは、本件ツイート１の投稿から７時間余り後のものであ り、同年８月１６日７時４９分５２秒（ＵＴＣ）頃に関するものは、同 投稿から４８日余り後のものである。したがって、被告ＴＯＫＡＩから 上記発信元ＩＰアドレスを割り当てられた通信によるログインの状態下 で、本件ツイート１の投稿に係る通信がされたものと認めることはでき ない。
また、証拠（甲３５、３６、３９、４０、乙５の１）によれば、（Ｉ Ｐアドレスは省略）というＩＰアドレスに係るドメインには「ｔ−ｃｏ ｍ．ｎｅ．ｊｐ」という文字列が含まれていたと認められるから、被告 ＴＯＫＡＩが割り当てるＩＰアドレスに係るドメインには、この「ｔ− ｃｏｍ．ｎｅ．ｊｐ」という文字列が含まれるものと推認される。そし て、当該文字列を含むドメインに係るＩＰアドレスが割り当てられた通 信によって本件アカウントにログインされた時刻は、その大半が１７時 台から２３時台までの間（いずれもＵＴＣ）であって、８時台（ＵＴＣ） は見当たらない。したがって、本件ツイート１が投稿された令和２（２ ０２０）年６月２９日８時４５分（ＵＴＣ）頃に、被告ＴＯＫＡＩの電 気通信設備を経由する通信によって本件アカウントにログインがされた ものと認めることはできない。 かえって、証拠（甲４０）によれば、本件ツイート１の投稿の直前の ログインに係る通信は「ａｍａｚｏｎａｗｓ．ｃｏｍ」を含むドメイン のものであると認められ、これは、本件ツイート１の投稿に係る通信が、 被告ＴＯＫＡＩの電気通信設備以外の電気通信設備を経由してなされた ことをうかがわせる事情といえる。 以上によれば、被告ＴＯＫＡＩが用いる電気通信設備が本件ツイート １の投稿に供されたことは認められないから、本件ツイート１の投稿に ついて、被告ＴＯＫＡＩが「開示関係役務提供者」に該当するとは認め られない。
・・・
ウ 原告らの主張について
(ｱ) 原告らは、侵害情報の投稿の通信に用いられた電気通信設備とログイ ンの通信に用いられた電気通信設備が同一であれば、当該電気通信設備 を用いる特定電気通信役務提供者は「開示関係役務提供者」に該当する 旨を主張する。しかし、仮に原告らの解釈を前提にしても、前記ア及び イのとおり、本件各ツイートが被告らの電気通信設備を経由して投稿さ れたとは認められないから、侵害情報の投稿の通信に用いられた電気通 信設備とログインの通信に用いられた電気通信設備が同一であるとは認 められない。したがって、原告らの上記主張は理由がない。 さらに、原告らは、侵害情報の投稿の通信に用いられた電気通信設備 が厳密に特定できなくとも、そのいずれかの電気通信設備を用いて投稿 されたことが明らかであれば、権利侵害を受けた者の権利回復を図ると いう観点からも、立証責任を緩和して、いずれの経由プロバイダに対す る発信者情報開示請求についても認められるべきであるとも主張する。 しかし、前記(1)のとおり、プロバイダ責任制限法４条１項は、情報の 発信者のプライバシー、表現の自由、通信の秘密に配慮した厳格な要件＼nの下で、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特 定電気通信役務提供者に対して発信者情報の開示を請求することを認め たものと解されるから、権利侵害を受けた者の権利回復を図るという観 点のみを根拠として、その者の立証責任を緩和し、複数の経由プロバイ ダのうちいずれかの経由プロバイダの電気通信設備を用いて投稿された ことさえ立証されれば、いずれの経由プロバイダに対しても発信者情報 開示請求が認められると解するというのは、相当でないというべきであ る。原告らの主張は独自の見解というほかはなく、採用の限りではない。
(ｲ) 原告らは、さくらインターネット株式会社やアマゾンジャパン合同会 社が管理する通信網を経由した本件アカウントへのログイン（「ｓａｋ ｕｒａ．ｎｅ．ｊｐ」や「ａｍａｚｏｎａｗｓ．ｃｏｍ」の文字列を含 むドメインによるＩＰアドレスが割り当てられた通信によるログインを 指すと解される。）は、本件ツイート１及び２の投稿者とは異なる別事 業者が提供する、本件アカウントと連携したツイッター専用アプリケー ションを用いて本件アカウントにログインしたものであって、上記投稿 者による通信ではないと主張する。しかし、本件全証拠によっても、原 告が主張する上記事実は認められないから、本件各ツイートの投稿の通 信に関する前記ア及びイの認定を何ら左右するものではない。
(ｳ) したがって、原告らの前記(ｱ)及び(ｲ)の主張はいずれも採用すること ができず、その他原告らが種々主張するところを十分に考慮しても、前＼n記(2)ア及びイの認定を左右するには至らない。
プロバイダ責任制限法は、４条１項において、「開示関係役務提供者」の 意義について「当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる 特定電気通信役務提供者」と定め、「特定電気通信による情報の流通によっ て自己の権利を侵害されたとする者」は、「侵害情報の流通によって当該開 示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであ」り（同項１号）、 かつ、「当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使 のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由が あるとき」（同項２号）に限り、開示関係役務提供者に対し、当該開示関係 役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報の開示を請求するこ とができる旨を規定し、また、同条２項において、開示関係役務提供者がそ のような請求を受けた場合には、原則として発信者の意見を聴かなければな らない旨を規定する。
これらの規定の趣旨は、発信者情報が、発信者のプライバシー、表現の自＼n由、通信の秘密に関わる情報であり、正当な理由がない限り第三者に開示さ れるべきものではなく、また、これが一旦開示されると開示前の状態への回 復は不可能となることから、発信者情報の開示請求につき厳格な要件を定め＼nた上で、開示請求を受けた開示関係役務提供者に対し、上記のような発信者 の利益の保護のために、発信者からの意見聴取を義務付けて、開示関係役務 提供者において、発信者の意見も踏まえてその利益が不当に侵害されること がないように十分に意を用い、当該開示請求が同条１項各号の要件を満たす＼nか否かを慎重に判断させることとしたものと解される。 こうした「開示関係役務提供者」の意義及びプロバイダ責任制限法の定め の趣旨に鑑みれば、「開示関係役務提供者」については厳格に解すべきであ って、ある特定電気通信役務提供者が「開示関係役務提供者」に当たるとい うためには、当該特定電気通信役務提供者が用いる特定電気通信設備が侵害 情報の流通に供されたことが必要であると解すべきである。
(2) 判断
ア 被告ＴＯＫＡＩについて
(ｱ) 本件ツイート１の投稿について
原告らが被告ＴＯＫＡＩに対して開示を求める契約者の情報である本 件発信者情報１は、令和２（２０２０）年６月２９日１５時５６分３５ 秒（ＵＴＣ）頃及び同年８月１６日７時４９分５２秒（ＵＴＣ）頃に被 告ＴＯＫＡＩから（ＩＰアドレスは省略）という発信元ＩＰアドレスを 割り当てられていた契約者に関するものである。 この点、本件ツイート１が投稿されたのは、同年６月２９日１７時４ ５分（ＪＳＴ。これをＵＴＣに換算すると同日８時４５分となる。）で あるから、本件発信者情報１のうち、同日１５時５６分３５秒（ＵＴＣ） 頃に関するものは、本件ツイート１の投稿から７時間余り後のものであ り、同年８月１６日７時４９分５２秒（ＵＴＣ）頃に関するものは、同 投稿から４８日余り後のものである。したがって、被告ＴＯＫＡＩから 上記発信元ＩＰアドレスを割り当てられた通信によるログインの状態下 で、本件ツイート１の投稿に係る通信がされたものと認めることはでき ない。
また、証拠（甲３５、３６、３９、４０、乙５の１）によれば、（Ｉ Ｐアドレスは省略）というＩＰアドレスに係るドメインには「ｔ−ｃｏ ｍ．ｎｅ．ｊｐ」という文字列が含まれていたと認められるから、被告 ＴＯＫＡＩが割り当てるＩＰアドレスに係るドメインには、この「ｔ− ｃｏｍ．ｎｅ．ｊｐ」という文字列が含まれるものと推認される。そし て、当該文字列を含むドメインに係るＩＰアドレスが割り当てられた通 信によって本件アカウントにログインされた時刻は、その大半が１７時 台から２３時台までの間（いずれもＵＴＣ）であって、８時台（ＵＴＣ） は見当たらない。したがって、本件ツイート１が投稿された令和２（２ ０２０）年６月２９日８時４５分（ＵＴＣ）頃に、被告ＴＯＫＡＩの電 気通信設備を経由する通信によって本件アカウントにログインがされた ものと認めることはできない。 かえって、証拠（甲４０）によれば、本件ツイート１の投稿の直前の ログインに係る通信は「ａｍａｚｏｎａｗｓ．ｃｏｍ」を含むドメイン のものであると認められ、これは、本件ツイート１の投稿に係る通信が、 被告ＴＯＫＡＩの電気通信設備以外の電気通信設備を経由してなされた ことをうかがわせる事情といえる。 以上によれば、被告ＴＯＫＡＩが用いる電気通信設備が本件ツイート １の投稿に供されたことは認められないから、本件ツイート１の投稿に ついて、被告ＴＯＫＡＩが「開示関係役務提供者」に該当するとは認め られない。
・・・
ウ 原告らの主張について
(ｱ) 原告らは、侵害情報の投稿の通信に用いられた電気通信設備とログイ ンの通信に用いられた電気通信設備が同一であれば、当該電気通信設備 を用いる特定電気通信役務提供者は「開示関係役務提供者」に該当する 旨を主張する。しかし、仮に原告らの解釈を前提にしても、前記ア及び イのとおり、本件各ツイートが被告らの電気通信設備を経由して投稿さ れたとは認められないから、侵害情報の投稿の通信に用いられた電気通 信設備とログインの通信に用いられた電気通信設備が同一であるとは認 められない。したがって、原告らの上記主張は理由がない。 さらに、原告らは、侵害情報の投稿の通信に用いられた電気通信設備 が厳密に特定できなくとも、そのいずれかの電気通信設備を用いて投稿 されたことが明らかであれば、権利侵害を受けた者の権利回復を図ると いう観点からも、立証責任を緩和して、いずれの経由プロバイダに対す る発信者情報開示請求についても認められるべきであるとも主張する。 しかし、前記(1)のとおり、プロバイダ責任制限法４条１項は、情報の 発信者のプライバシー、表現の自由、通信の秘密に配慮した厳格な要件＼nの下で、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特 定電気通信役務提供者に対して発信者情報の開示を請求することを認め たものと解されるから、権利侵害を受けた者の権利回復を図るという観 点のみを根拠として、その者の立証責任を緩和し、複数の経由プロバイ ダのうちいずれかの経由プロバイダの電気通信設備を用いて投稿された ことさえ立証されれば、いずれの経由プロバイダに対しても発信者情報 開示請求が認められると解するというのは、相当でないというべきであ る。原告らの主張は独自の見解というほかはなく、採用の限りではない。
(ｲ) 原告らは、さくらインターネット株式会社やアマゾンジャパン合同会 社が管理する通信網を経由した本件アカウントへのログイン（「ｓａｋ ｕｒａ．ｎｅ．ｊｐ」や「ａｍａｚｏｎａｗｓ．ｃｏｍ」の文字列を含 むドメインによるＩＰアドレスが割り当てられた通信によるログインを 指すと解される。）は、本件ツイート１及び２の投稿者とは異なる別事 業者が提供する、本件アカウントと連携したツイッター専用アプリケー ションを用いて本件アカウントにログインしたものであって、上記投稿 者による通信ではないと主張する。しかし、本件全証拠によっても、原 告が主張する上記事実は認められないから、本件各ツイートの投稿の通 信に関する前記ア及びイの認定を何ら左右するものではない。
(ｳ) したがって、原告らの前記(ｱ)及び(ｲ)の主張はいずれも採用すること ができず、その他原告らが種々主張するところを十分に考慮しても、前＼n記(2)ア及びイの認定を左右するには至らない。
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2022.04. 4
令和3(ネ)10049等 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和4年3月30日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
1審（東京地裁46部）では文言侵害として3600万円の損害賠償が認められましたが、知財高裁（2部）は、技術的範囲に属しない（均等含む）と判断しました。
３ 争点１−１（被告製品のピンが，長手方向断面が「楕円形」（構成要件Ｂ，Ｄ）＼nである先端部を有しているか）について
(1) 「楕円形」の一般的な意味について
ア 「楕円形」とは，「楕円状をなした形」をいい，「楕円」とは，「円錐曲線 （二次曲線）の一つ。幾何学的には，一平面上で二定点（Ｆ，Ｆ’）からの距離の和 （ＦＰ＋Ｆ’Ｐ）が一定であるような点Ｐの軌跡。」を意味する（「広辞苑 第六版」 （平成２０年１月１１日発行，株式会社岩波書店）１７０５頁，乙２参照）。この点， 被控訴人が提出するウェブサイト「コトバンク」における検索結果に係る証拠（甲 ２。令和元年５月３０日印刷）では，「楕円形」について，「楕円状をなす形，ある いは，それに近い形。」（デジタル大辞典の解説），「楕円のような形。また，そのよ うな形のさま。小判がた。長円形。側円形。」（精選版日本国語大辞典の解説）とさ れている。 上記を踏まえると，一般に，「楕円形」とは，「楕円状をなした形」をいい，幾何 学上の楕円の形状がそれに含まれることはもとより，同形状とは異なるがそれに近 い形についても用いられる語であると解される。 もっとも，幾何学上の楕円の形状とは異なるがそれに近い形として，どのような 形が「楕円形」に含まれるか，「楕円形」の意味の外延は，上記の辞書的な意味から は明確とはいえない。
イ 上記に関し，「卵形（たまごがた）」は，「鶏卵に似た楕円形。」を意味する語 である（上記「広辞苑 第六版」１７５６頁，甲７８参照）。なお，被控訴人が提出 するウェブサイト「コトバンク」における検索結果に係る証拠（甲７７。令和３年 ７月２９日印刷）では，「卵形（たまごがた）」について，「鶏卵のような楕円形。ま た，そのような形のもの。たまごなり。」（精選版日本国語大辞典の解説），「鶏卵に 似た楕円形。たまごなり。らんけい。」（デジタル大辞典の解説）とされている。 また，「卵形（らんけい）」は，「たまごのような形。たまごがた。」を意味する語 である（上記「広辞苑 第六版」２９３３頁）。なお，上記証拠（甲７７）では，「卵 形（らんけい）」について，「卵のような形。楕円の一方が少し細くなっている形。 たまごがた。」（精選版日本国語大辞典の解説），「卵のような形。たまごがた。」（デジタル大辞典の解説）とされている。 そうすると，「楕円形」の語は，「卵形」を含むものとして用いられることもある ものの，他方で，前記アの「楕円形」の意味において，「卵形」と同義である旨の説 明はもちろん例示としても「卵形」という説明がみられないことや，上記のとおり， 「卵形」の意味においても，限定なしで「楕円形」と同義であることは何ら示され ず，「鶏卵に似た」，「鶏卵のような」といった限定を付して「楕円形」という語が用 いられたり，「楕円の一方が少し細くなっている形」との説明がされていることも踏 まえると，「楕円形」は本来的な意味として「卵形」を含むものではないとみられる ところである。
ウ 以上によると，「楕円形」の語は，幾何学上の楕円の形状及びそれに近い形を いうものであるが，当該楕円の両端（当該楕円とその長軸が交わる２点をいう。）付 近の曲線を比較した場合に，その一方の曲率が他方の曲率より小さい形状（「卵形」 など。当事者の主張における「長手方向の端の一方が他方よりも緩い曲率の形状」。 以下「曲率に差のある形状」という。）を含むものとして「楕円形」の語が用いられ ているか否かは，明細書（図面を含む。）における当該「楕円形」の語が用いられて いる文脈等を踏まえて判断する必要があるというべきである。
エ これに対し，被控訴人は，「楕円形」の語が卵形等を含むものであると主張し て，インターネットでの画像検索の結果（甲１０の１〜６）やウェブサイト等にお ける語の使用例（甲７９〜８４）を指摘するが，それらは一般に「楕円形」の語が どのような形を説明する際に用いられているかといった事情を示すものにすぎず， 「楕円形」の語が上記各証拠で示される各種の形をその意味として当然に含むこと を示すものとは解されない。
(2) 本件明細書における「楕円形」の語について
ア 本件明細書に，「楕円形」の意味について説明する記載等は見当たらない。 ただし，請求項１の発明においては先端部が「球形」とされ，本件明細書でも「球 形」と「楕円形」が使い分けられていることを踏まえると，少なくとも，本件発明 の「楕円形」は，円形（球形の断面）を含むものではなく，円形を含み得るような 広い意味の語ではないことは理解されるといえる。
イ(ｱ) 訂正の上引用した原判決の「事実及び理由」中の「第３ 当裁判所の判断」 の１(2)を踏まえると，本件発明が解決しようとする課題は，従来技術について，矢 の先端部に「かえし」が存在することにより生じていた，1)矢を的から外すときに 丸釘のピンだけ的に残ってフィルムだけ引き抜かれてしまうという課題と，2)ダブ ル突入の場合に後ろの矢を引き抜くときにフィルムが丸釘のピンから抜け，後ろの 矢のピンが前の矢のフィルム内に残ってしまうという課題（以下，併せて「ピン抜 けの課題」という。）のほか，矢の先端部の頭部と円柱部の位置のずれやフィルム の重なりにより生じていた，3)上下方向の重心に偏りがあるという課題（以下「重 心の課題」という。）であると解される。
(ｲ) 本件発明の「長手方向断面が楕円形」という先端部の形状は，ピン抜けの課 題の原因が先端部の「かえし」の存在にあったとされていることを踏まえると，ピ ン抜けの課題の解決手段の一つとして採用されたものと理解されるところ，「かえ し」の存在をなくすという観点からは，先端部の形状は，幾何学上の楕円の形状で 足り，曲率に差のある形状である必要はない。したがって，ピン抜けの課題の解決 手段の一つであるという事情は，本件発明における「楕円形」の語が，曲率に差の ある形状を含むというべき積極的な事情には当たらない。むしろ，曲率に差のある 形状とした場合，具体的な形状次第では，的やダブル突入の場合の前の矢のフィル ムに曲率の差のある形状の先端部が残ってしまうという可能性が別途生じ，ピン抜＼nけの課題の解決に支障が生じ得るともいえるところである。この点，本件明細書に は，先端部の形状について，「楕円形」としてどのような範囲内のものであればピン 抜けの課題が適切に解決されるかの判断の資料となり得るデータ等は，何ら記載さ れていない。
他方，本件明細書上，重心の課題の解決と「長手方向断面が楕円形」という先端 部の形状との関係は明確ではないが，重心の課題の原因の一つとして，矢の先端部 の頭部と円柱部との位置のずれが挙げられていることのほか，本件発明の効果等に 関し，請求項１の発明に係る実施例についてのものではあるものの，「ピンを従来 の丸釘から先端球形に変更することによって矢の長手方向の重心位置を矢の先端方 向に寄せることができた」ことが記載され，その変形例が本件発明に係るもので， 上記実施例と同様に従来の矢の丸釘と比較した丸ピンの重量等について具体的な記 載がされていることも考慮すると，「長手方向断面が楕円形」という先端部の形状 は，円柱部との位置のずれを解消しやすく，また，上下方向の重心に偏りがなく， かつ，従来の丸釘よりも先端部が後ろに長い形状であるために先端部が相対的に重 くなるといった観点から，重心の課題の解決手段の一つとして採用されたものと理 解することもあり得る。しかし，そのような観点からも，先端部の形状は，幾何学 上の楕円の形状で足り，曲率に差のある形状である必要はない。むしろ，曲率に差 のある形状とした場合，具体的な形状次第では，円柱部との位置の調整が困難にな ったり，上下方向の重心に偏りがなく，かつ，先端部が相対的に重くなるといった 特徴が十分に発揮できなくなり，重心の課題の解決に支障を生じ得るともいえると＼nころである。この点，本件明細書には，先端部の形状について，「楕円形」としてど のような範囲内のものであれば重心の課題が適切に解決されるかの判断の資料とな り得るデータ等は，何ら記載されていない。
ウ 本件発明の実施例は，本件明細書の【００６５】〜【００６９】及び【図３】 のとおりであり，先端部の長手方向の断面は，請求項１の発明の実施例（同【図２】） の先端部の形状である「球形」の長手方向の断面である円を左右（矢の進行方向か らすると前後）に二つに分割してその間に長方形を挟み込んだような形（換言する と，「円」を左右に引き伸ばしたような形）であって，「小判型」や「俵型の断面」 などというべきものであり，幾何学上の楕円の形状とは異なるものの，長手方向の 両端の曲率を同じくするものである。上記の形については，本件明細書に実験結果 が記載されており，また，前記イ(ｲ)で指摘したような，ピン抜けの課題の解決や重 心の課題の解決に支障を生じ得るといった事情も認め難いものといえる。
(3) 構成要件Ｂ及びＤの「楕円形」の意味及び文言侵害の成否について＼n
ア 前記(1)及び(2)の点を踏まえると，構成要件Ｂ及びＤの「楕円形」は，幾何＼n学上の楕円の形状や，本件発明の実施例の形のような，楕円に近い形状であって長 手方向の両端の曲率を同じくする形状は含むものと解される一方で，曲率に差のあ る形状は含まないものと解するのが相当である。なお，これと異なる技術常識を認 めるべき証拠もない。
イ 被告製品のピンの先端部は，「長手方向断面が，前部が曲率の緩い曲線形状， 後部が略円錐形となるように円弧を描き，後部の円柱部との接合面が上下に角を有 し，前記後部の角と角とを直線で結んだ形状である先端部」（構成要件ｂ）であり，＼n曲率に差のある形状の一端を更に一定の範囲で切断した形状というべきものである から，構成要件Ｂ及びＤの「楕円形」には含まれない。＼nしたがって，被告製品が，文言上，本件発明の技術的範囲に属するとは認められ ない。
ウ 被控訴人は，曲率に差のある形状のピンの先端についても，1)「かえし」が ないため矢が抜きやすいこと，2)上下方向の重心が均等であり，また，3)従来技術 の釘形状の先端部と比べて錘として重くなり，矢全体の長手方向の重心を前寄りに 寄せることという本件発明の技術的意義を満たすものであるから構成要件Ｂ及びＤ＼nの「楕円形」に含まれると主張するが，前記(1)及び(2)で認定説示した点に照らし， 上記1)〜3)を満たすことから直ちに上記「楕円形」に含まれるということはできな い（なお，被控訴人の上記主張によると，請求項１の発明に係る「球形」が，同時 に本件発明に係る「楕円形」に含まれることとなり得，この観点からも上記主張は 相当といい難い。）。 また，被控訴人は，本件で問題になっているのは，一般的に楕円形といえばどの ような形を最初に思い浮かべるかではなく，卵形や涙滴型のような，長手方向の端 の一方が他方よりも緩い曲率の形状を「楕円形」と表現するのか否かであると主張＼nするが，被告製品の先端部の形状が本件発明の構成要件Ｂ及びＤの「楕円形」に含＼nまれるかという判断に先立って，まず，本件発明の構成要件の解釈として構＼成要件 Ｂ及びＤの「楕円形」の意味が問題となるのであるから，被控訴人の上記主張は， その前提を誤るものといえ，前記ア及びイの判断を左右するものではない。
４ 争点１−２（均等侵害の成否）について
・・・・
(ｴ) 本件発明の構成要件Ａ〜Ｅに加え，前記(ｱ)ないし(ｳ)を踏まえると，本件発 明について，従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分とは，＼nピンと巻いたフィルムによって構成される吹矢において，構＼成要件Ｂ〜Ｄのうち， 特に「長手方向断面が楕円形である先端部と該先端部から後方に延びる円柱部とか らなるピン」，「先端部に前記ピンの円柱部すべてが差し込まれ・・・たフィルム」 及び「前記フィルムの先端部に連続して前記ピンの楕円形の部分が錘として接続さ れた」という構成を採用することにより，ピン抜けの課題と重心の課題をともに解＼n決するという点にあると解される。
(ｵ) 前記３で認定判断した構成要件Ｂ及びＤの「楕円形」の意味及び弁論の全趣＼n旨によると，本件発明の先端部の形状と被告製品の先端部の形状について，1)本件 発明では「楕円形」であるのに対し，被告製品では，曲率に差のある形状を基礎と して，「長手方向断面が，前部が曲率の緩い曲線形状，後部が略円錐形となるよう に円弧を描」く形状となっていること（なお，別紙乙第１号証のとおり，後部の略 円錐形となるような円弧について，一定の曲率が選択されているものである。乙３ の１・２，乙１５参照）と，2)根元段差部分があることとにおいて，異なっている ということができる。 上記のうち1)について，前記３(2)イで指摘したところからすると，本件発明は， 少なくともピン抜けの課題の解決方法として，「長手方向断面が楕円形である先端 部」という構成を採用したものと解される。そして，同イ(ｲ)で指摘したとおり，「長 手方向断面が楕円形」という形状を曲率に差のある形状に変更した場合，ピン抜け の課題の解決や重心の課題の解決に支障を生じ得るともいえるところ，「楕円形」と してどのような範囲内のものであればピン抜けの課題が適切に解決されるかの判断 の資料となり得るデータ等は本件明細書に記載されていない。 そうすると，本件発明における前記３(3)で認定判断した意味での「長手方向断面 が楕円形」という先端部の形状の特定は，本件発明の本質的部分に含まれるものと いうべきであり，それを被告製品の先端部の形状に置き換えることは，本件発明の 本質的部分を変更するものというべきである。 ウ したがって，本件発明の構成中に，被告製品と異なる部分が存在するところ，＼n異なる部分は本件発明の本質部分であるから，第１要件を満たさない。
(2) 第３要件について
また，本件全証拠をもってしても，本件発明の「長手方向断面が楕円形」という 形状を被告製品の先端部の形状に置き換えることについて，前記３(2)イ(ｲ)で指摘 したとおり，曲率に差のある形状への変更によりピン抜けの課題の解決や重心の課 題の解決に支障を生じ得るともいえる一方で，どのような範囲内の変更であればそ れらの課題がなお適切に解決されるかの判断の資料となり得る記載が本件明細書に ないにもかかわらず，当業者が被告製品の製造等の時点において上記置換えを容易 に想到することができたというべき技術常識等は認められない。 したがって，第３要件も満たさない。
(3) まとめ
したがって，その余の点について判断するまでもなく，均等侵害は成立しない。
(4) 被控訴人の主張について
ア(ｱ) 被控訴人は，第１要件について，「かえし」部分が存在せず，矢が的や前の 矢から引き抜きやすい滑らかな曲線状の長手方向断面形状を有する先端部と，当該 先端部の略中心部を円柱部が通る形状のピンを備えているという点が本件発明の本 質的部分であると主張するが，前記(1)ア及びイで認定説示したとおりであって，被 控訴人の上記主張は採用できない。それゆえ，上記主張を前提とする本件発明と被 告製品との一致点・相違点に係る被控訴人の主張も採用できない。 (ｲ) 被控訴人は，第１要件について，ピンの先端部の後方部の形状に着目したと いう点で本件発明は技術的思想として新しいなどとも主張するが，そのような着眼 点に本件発明の一つの特徴があるとしても，その上で，本件発明においては，課題 解決の方法として，「長手方向断面が楕円形」という先端部の形状が選択されたとい う事情を均等侵害の成否の検討においても無視することはできず，また，ピンの先 端部の後方部の形状に係る構成は，本件発明による複数の課題の解決のうちのいま＼nだ一つにとどまるというべきものであるから，被控訴人の上記主張は，前記(1)イ及 びウの認定判断を左右するものではない。
イ 被控訴人は，第３要件について，本件発明は，矢が的や前の矢から引き抜き やすいピンの先端部を提供するものであり，そのためにはピンの先端部の形状は球 形や楕円形に限られず，「かえし」部分が存在せず，かつ，引き抜く際の抵抗がよ り小さくなるような滑らかな曲線状で形成されていればよいことは，当業者におい て容易に想到できるなどと主張するが，前記ア(ｱ)のとおり，本件発明の本質的部分 についての被控訴人の主張は採用できないから，当業者において容易に想到できる という被控訴人の上記主張は，その前提を欠くものであり，第３要件を満たさない というべきことは，前記(2)のとおりである。その余の被控訴人の主張も，本件発明 の本質的部分についての被控訴人の主張を前提とするものか，本件発明において課 題解決の方法として「長手方向断面が楕円形」という先端部の形状が選択されたと いう事情を無視するもので相当でないものであって，いずれも採用できない。
３ 争点１−１（被告製品のピンが，長手方向断面が「楕円形」（構成要件Ｂ，Ｄ）＼nである先端部を有しているか）について
(1) 「楕円形」の一般的な意味について
ア 「楕円形」とは，「楕円状をなした形」をいい，「楕円」とは，「円錐曲線 （二次曲線）の一つ。幾何学的には，一平面上で二定点（Ｆ，Ｆ’）からの距離の和 （ＦＰ＋Ｆ’Ｐ）が一定であるような点Ｐの軌跡。」を意味する（「広辞苑 第六版」 （平成２０年１月１１日発行，株式会社岩波書店）１７０５頁，乙２参照）。この点， 被控訴人が提出するウェブサイト「コトバンク」における検索結果に係る証拠（甲 ２。令和元年５月３０日印刷）では，「楕円形」について，「楕円状をなす形，ある いは，それに近い形。」（デジタル大辞典の解説），「楕円のような形。また，そのよ うな形のさま。小判がた。長円形。側円形。」（精選版日本国語大辞典の解説）とさ れている。 上記を踏まえると，一般に，「楕円形」とは，「楕円状をなした形」をいい，幾何 学上の楕円の形状がそれに含まれることはもとより，同形状とは異なるがそれに近 い形についても用いられる語であると解される。 もっとも，幾何学上の楕円の形状とは異なるがそれに近い形として，どのような 形が「楕円形」に含まれるか，「楕円形」の意味の外延は，上記の辞書的な意味から は明確とはいえない。
イ 上記に関し，「卵形（たまごがた）」は，「鶏卵に似た楕円形。」を意味する語 である（上記「広辞苑 第六版」１７５６頁，甲７８参照）。なお，被控訴人が提出 するウェブサイト「コトバンク」における検索結果に係る証拠（甲７７。令和３年 ７月２９日印刷）では，「卵形（たまごがた）」について，「鶏卵のような楕円形。ま た，そのような形のもの。たまごなり。」（精選版日本国語大辞典の解説），「鶏卵に 似た楕円形。たまごなり。らんけい。」（デジタル大辞典の解説）とされている。 また，「卵形（らんけい）」は，「たまごのような形。たまごがた。」を意味する語 である（上記「広辞苑 第六版」２９３３頁）。なお，上記証拠（甲７７）では，「卵 形（らんけい）」について，「卵のような形。楕円の一方が少し細くなっている形。 たまごがた。」（精選版日本国語大辞典の解説），「卵のような形。たまごがた。」（デジタル大辞典の解説）とされている。 そうすると，「楕円形」の語は，「卵形」を含むものとして用いられることもある ものの，他方で，前記アの「楕円形」の意味において，「卵形」と同義である旨の説 明はもちろん例示としても「卵形」という説明がみられないことや，上記のとおり， 「卵形」の意味においても，限定なしで「楕円形」と同義であることは何ら示され ず，「鶏卵に似た」，「鶏卵のような」といった限定を付して「楕円形」という語が用 いられたり，「楕円の一方が少し細くなっている形」との説明がされていることも踏 まえると，「楕円形」は本来的な意味として「卵形」を含むものではないとみられる ところである。
ウ 以上によると，「楕円形」の語は，幾何学上の楕円の形状及びそれに近い形を いうものであるが，当該楕円の両端（当該楕円とその長軸が交わる２点をいう。）付 近の曲線を比較した場合に，その一方の曲率が他方の曲率より小さい形状（「卵形」 など。当事者の主張における「長手方向の端の一方が他方よりも緩い曲率の形状」。 以下「曲率に差のある形状」という。）を含むものとして「楕円形」の語が用いられ ているか否かは，明細書（図面を含む。）における当該「楕円形」の語が用いられて いる文脈等を踏まえて判断する必要があるというべきである。
エ これに対し，被控訴人は，「楕円形」の語が卵形等を含むものであると主張し て，インターネットでの画像検索の結果（甲１０の１〜６）やウェブサイト等にお ける語の使用例（甲７９〜８４）を指摘するが，それらは一般に「楕円形」の語が どのような形を説明する際に用いられているかといった事情を示すものにすぎず， 「楕円形」の語が上記各証拠で示される各種の形をその意味として当然に含むこと を示すものとは解されない。
(2) 本件明細書における「楕円形」の語について
ア 本件明細書に，「楕円形」の意味について説明する記載等は見当たらない。 ただし，請求項１の発明においては先端部が「球形」とされ，本件明細書でも「球 形」と「楕円形」が使い分けられていることを踏まえると，少なくとも，本件発明 の「楕円形」は，円形（球形の断面）を含むものではなく，円形を含み得るような 広い意味の語ではないことは理解されるといえる。
イ(ｱ) 訂正の上引用した原判決の「事実及び理由」中の「第３ 当裁判所の判断」 の１(2)を踏まえると，本件発明が解決しようとする課題は，従来技術について，矢 の先端部に「かえし」が存在することにより生じていた，1)矢を的から外すときに 丸釘のピンだけ的に残ってフィルムだけ引き抜かれてしまうという課題と，2)ダブ ル突入の場合に後ろの矢を引き抜くときにフィルムが丸釘のピンから抜け，後ろの 矢のピンが前の矢のフィルム内に残ってしまうという課題（以下，併せて「ピン抜 けの課題」という。）のほか，矢の先端部の頭部と円柱部の位置のずれやフィルム の重なりにより生じていた，3)上下方向の重心に偏りがあるという課題（以下「重 心の課題」という。）であると解される。
(ｲ) 本件発明の「長手方向断面が楕円形」という先端部の形状は，ピン抜けの課 題の原因が先端部の「かえし」の存在にあったとされていることを踏まえると，ピ ン抜けの課題の解決手段の一つとして採用されたものと理解されるところ，「かえ し」の存在をなくすという観点からは，先端部の形状は，幾何学上の楕円の形状で 足り，曲率に差のある形状である必要はない。したがって，ピン抜けの課題の解決 手段の一つであるという事情は，本件発明における「楕円形」の語が，曲率に差の ある形状を含むというべき積極的な事情には当たらない。むしろ，曲率に差のある 形状とした場合，具体的な形状次第では，的やダブル突入の場合の前の矢のフィル ムに曲率の差のある形状の先端部が残ってしまうという可能性が別途生じ，ピン抜＼nけの課題の解決に支障が生じ得るともいえるところである。この点，本件明細書に は，先端部の形状について，「楕円形」としてどのような範囲内のものであればピン 抜けの課題が適切に解決されるかの判断の資料となり得るデータ等は，何ら記載さ れていない。
他方，本件明細書上，重心の課題の解決と「長手方向断面が楕円形」という先端 部の形状との関係は明確ではないが，重心の課題の原因の一つとして，矢の先端部 の頭部と円柱部との位置のずれが挙げられていることのほか，本件発明の効果等に 関し，請求項１の発明に係る実施例についてのものではあるものの，「ピンを従来 の丸釘から先端球形に変更することによって矢の長手方向の重心位置を矢の先端方 向に寄せることができた」ことが記載され，その変形例が本件発明に係るもので， 上記実施例と同様に従来の矢の丸釘と比較した丸ピンの重量等について具体的な記 載がされていることも考慮すると，「長手方向断面が楕円形」という先端部の形状 は，円柱部との位置のずれを解消しやすく，また，上下方向の重心に偏りがなく， かつ，従来の丸釘よりも先端部が後ろに長い形状であるために先端部が相対的に重 くなるといった観点から，重心の課題の解決手段の一つとして採用されたものと理 解することもあり得る。しかし，そのような観点からも，先端部の形状は，幾何学 上の楕円の形状で足り，曲率に差のある形状である必要はない。むしろ，曲率に差 のある形状とした場合，具体的な形状次第では，円柱部との位置の調整が困難にな ったり，上下方向の重心に偏りがなく，かつ，先端部が相対的に重くなるといった 特徴が十分に発揮できなくなり，重心の課題の解決に支障を生じ得るともいえると＼nころである。この点，本件明細書には，先端部の形状について，「楕円形」としてど のような範囲内のものであれば重心の課題が適切に解決されるかの判断の資料とな り得るデータ等は，何ら記載されていない。
ウ 本件発明の実施例は，本件明細書の【００６５】〜【００６９】及び【図３】 のとおりであり，先端部の長手方向の断面は，請求項１の発明の実施例（同【図２】） の先端部の形状である「球形」の長手方向の断面である円を左右（矢の進行方向か らすると前後）に二つに分割してその間に長方形を挟み込んだような形（換言する と，「円」を左右に引き伸ばしたような形）であって，「小判型」や「俵型の断面」 などというべきものであり，幾何学上の楕円の形状とは異なるものの，長手方向の 両端の曲率を同じくするものである。上記の形については，本件明細書に実験結果 が記載されており，また，前記イ(ｲ)で指摘したような，ピン抜けの課題の解決や重 心の課題の解決に支障を生じ得るといった事情も認め難いものといえる。
(3) 構成要件Ｂ及びＤの「楕円形」の意味及び文言侵害の成否について＼n
ア 前記(1)及び(2)の点を踏まえると，構成要件Ｂ及びＤの「楕円形」は，幾何＼n学上の楕円の形状や，本件発明の実施例の形のような，楕円に近い形状であって長 手方向の両端の曲率を同じくする形状は含むものと解される一方で，曲率に差のあ る形状は含まないものと解するのが相当である。なお，これと異なる技術常識を認 めるべき証拠もない。
イ 被告製品のピンの先端部は，「長手方向断面が，前部が曲率の緩い曲線形状， 後部が略円錐形となるように円弧を描き，後部の円柱部との接合面が上下に角を有 し，前記後部の角と角とを直線で結んだ形状である先端部」（構成要件ｂ）であり，＼n曲率に差のある形状の一端を更に一定の範囲で切断した形状というべきものである から，構成要件Ｂ及びＤの「楕円形」には含まれない。＼nしたがって，被告製品が，文言上，本件発明の技術的範囲に属するとは認められ ない。
ウ 被控訴人は，曲率に差のある形状のピンの先端についても，1)「かえし」が ないため矢が抜きやすいこと，2)上下方向の重心が均等であり，また，3)従来技術 の釘形状の先端部と比べて錘として重くなり，矢全体の長手方向の重心を前寄りに 寄せることという本件発明の技術的意義を満たすものであるから構成要件Ｂ及びＤ＼nの「楕円形」に含まれると主張するが，前記(1)及び(2)で認定説示した点に照らし， 上記1)〜3)を満たすことから直ちに上記「楕円形」に含まれるということはできな い（なお，被控訴人の上記主張によると，請求項１の発明に係る「球形」が，同時 に本件発明に係る「楕円形」に含まれることとなり得，この観点からも上記主張は 相当といい難い。）。 また，被控訴人は，本件で問題になっているのは，一般的に楕円形といえばどの ような形を最初に思い浮かべるかではなく，卵形や涙滴型のような，長手方向の端 の一方が他方よりも緩い曲率の形状を「楕円形」と表現するのか否かであると主張＼nするが，被告製品の先端部の形状が本件発明の構成要件Ｂ及びＤの「楕円形」に含＼nまれるかという判断に先立って，まず，本件発明の構成要件の解釈として構＼成要件 Ｂ及びＤの「楕円形」の意味が問題となるのであるから，被控訴人の上記主張は， その前提を誤るものといえ，前記ア及びイの判断を左右するものではない。
４ 争点１−２（均等侵害の成否）について
・・・・
(ｴ) 本件発明の構成要件Ａ〜Ｅに加え，前記(ｱ)ないし(ｳ)を踏まえると，本件発 明について，従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分とは，＼nピンと巻いたフィルムによって構成される吹矢において，構＼成要件Ｂ〜Ｄのうち， 特に「長手方向断面が楕円形である先端部と該先端部から後方に延びる円柱部とか らなるピン」，「先端部に前記ピンの円柱部すべてが差し込まれ・・・たフィルム」 及び「前記フィルムの先端部に連続して前記ピンの楕円形の部分が錘として接続さ れた」という構成を採用することにより，ピン抜けの課題と重心の課題をともに解＼n決するという点にあると解される。
(ｵ) 前記３で認定判断した構成要件Ｂ及びＤの「楕円形」の意味及び弁論の全趣＼n旨によると，本件発明の先端部の形状と被告製品の先端部の形状について，1)本件 発明では「楕円形」であるのに対し，被告製品では，曲率に差のある形状を基礎と して，「長手方向断面が，前部が曲率の緩い曲線形状，後部が略円錐形となるよう に円弧を描」く形状となっていること（なお，別紙乙第１号証のとおり，後部の略 円錐形となるような円弧について，一定の曲率が選択されているものである。乙３ の１・２，乙１５参照）と，2)根元段差部分があることとにおいて，異なっている ということができる。 上記のうち1)について，前記３(2)イで指摘したところからすると，本件発明は， 少なくともピン抜けの課題の解決方法として，「長手方向断面が楕円形である先端 部」という構成を採用したものと解される。そして，同イ(ｲ)で指摘したとおり，「長 手方向断面が楕円形」という形状を曲率に差のある形状に変更した場合，ピン抜け の課題の解決や重心の課題の解決に支障を生じ得るともいえるところ，「楕円形」と してどのような範囲内のものであればピン抜けの課題が適切に解決されるかの判断 の資料となり得るデータ等は本件明細書に記載されていない。 そうすると，本件発明における前記３(3)で認定判断した意味での「長手方向断面 が楕円形」という先端部の形状の特定は，本件発明の本質的部分に含まれるものと いうべきであり，それを被告製品の先端部の形状に置き換えることは，本件発明の 本質的部分を変更するものというべきである。 ウ したがって，本件発明の構成中に，被告製品と異なる部分が存在するところ，＼n異なる部分は本件発明の本質部分であるから，第１要件を満たさない。
(2) 第３要件について
また，本件全証拠をもってしても，本件発明の「長手方向断面が楕円形」という 形状を被告製品の先端部の形状に置き換えることについて，前記３(2)イ(ｲ)で指摘 したとおり，曲率に差のある形状への変更によりピン抜けの課題の解決や重心の課 題の解決に支障を生じ得るともいえる一方で，どのような範囲内の変更であればそ れらの課題がなお適切に解決されるかの判断の資料となり得る記載が本件明細書に ないにもかかわらず，当業者が被告製品の製造等の時点において上記置換えを容易 に想到することができたというべき技術常識等は認められない。 したがって，第３要件も満たさない。
(3) まとめ
したがって，その余の点について判断するまでもなく，均等侵害は成立しない。
(4) 被控訴人の主張について
ア(ｱ) 被控訴人は，第１要件について，「かえし」部分が存在せず，矢が的や前の 矢から引き抜きやすい滑らかな曲線状の長手方向断面形状を有する先端部と，当該 先端部の略中心部を円柱部が通る形状のピンを備えているという点が本件発明の本 質的部分であると主張するが，前記(1)ア及びイで認定説示したとおりであって，被 控訴人の上記主張は採用できない。それゆえ，上記主張を前提とする本件発明と被 告製品との一致点・相違点に係る被控訴人の主張も採用できない。 (ｲ) 被控訴人は，第１要件について，ピンの先端部の後方部の形状に着目したと いう点で本件発明は技術的思想として新しいなどとも主張するが，そのような着眼 点に本件発明の一つの特徴があるとしても，その上で，本件発明においては，課題 解決の方法として，「長手方向断面が楕円形」という先端部の形状が選択されたとい う事情を均等侵害の成否の検討においても無視することはできず，また，ピンの先 端部の後方部の形状に係る構成は，本件発明による複数の課題の解決のうちのいま＼nだ一つにとどまるというべきものであるから，被控訴人の上記主張は，前記(1)イ及 びウの認定判断を左右するものではない。
イ 被控訴人は，第３要件について，本件発明は，矢が的や前の矢から引き抜き やすいピンの先端部を提供するものであり，そのためにはピンの先端部の形状は球 形や楕円形に限られず，「かえし」部分が存在せず，かつ，引き抜く際の抵抗がよ り小さくなるような滑らかな曲線状で形成されていればよいことは，当業者におい て容易に想到できるなどと主張するが，前記ア(ｱ)のとおり，本件発明の本質的部分 についての被控訴人の主張は採用できないから，当業者において容易に想到できる という被控訴人の上記主張は，その前提を欠くものであり，第３要件を満たさない というべきことは，前記(2)のとおりである。その余の被控訴人の主張も，本件発明 の本質的部分についての被控訴人の主張を前提とするものか，本件発明において課 題解決の方法として「長手方向断面が楕円形」という先端部の形状が選択されたと いう事情を無視するもので相当でないものであって，いずれも採用できない。
◆判決本文
1審はこちら。
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2022.04. 4
令和2(ワ)11834 損害賠償等請求事件 著作権 民事訴訟 令和4年1月27日 大阪地方裁判所
漏れていたのでアップします。原告のイラストをテレビに自作イラストとして投稿して、放映された事件で、著作権侵害として、34万円の損害賠償が認められました。著作権侵害の場合、特許などと異なり、故意・過失が侵害認定要件となっていますが、「検索サイトによる画像検索等の方法により特定の画像の制作者等を特定することは，特別の専門的知識等がなくとも比較的容易」と判断されています。
原告は，平成２８年６月１９日，自ら作成した本件イラストを原告筆名の名義で
開設する SNS「ツイッター」のアカウント（以下「原告アカウント」という。）
により投稿してこれを公表した。＼nまた，原告は，同年１０月頃，イラスト集（以下「本件イラスト集」という。）
を出版したが，本件イラスト集には掲載されたイラストの著作者名として原告筆名
が表示され，また，本件イラストもこれに掲載されている。＼nさらに，本件イラストは，令和元年９月１０日以降，「コンビニプリント」と称
するサービスにより，全国のコンビニエンスストアでその複製物を購入し得るよう
になっているところ，そのサービス提供に当たり，原告筆名が著作者名として表示＼nされている。（以上につき甲５〜８，当裁判所に顕著な事実）
・・・
前提事実（第２の２(2)）によれば，原告は，本件イラストの著作者とし て，その著作権及び著作者人格権を有する者と認められる。 にもかかわらず，被告が，本件応募行為等に際し，本件データを原告に無断で 複製していまじんに提供し，また，いまじんに対し本件イラストの著作者が「X ２」である旨を伝えたことにより，本件番組の放送に際してはその旨の表示がさ＼nれ，原告の実名又は原告筆名は著作者として表示されなかった。＼n
イ 被告の故意又は過失の有無（争点１）
被告は，本件イラストの著作者ではなく，また，その主張を前提としても， SNS を通じて知り合っただけの人物から同人の作品としてデータの提供を受けた にとどまる。 本件応募フォーム，とりわけ本件注意書の記載内容（前記１(1)）に鑑みれば， 本件番組がオリジナル作品の制作者本人による応募を前提とするものであること は容易に理解される。また，この趣旨を踏まえれば，仮に制作者本人以外の者が 応募する場合であっても，応募者が制作者本人の承諾等を得た上で応募すべきこ とが求められることも，やはり容易に理解し得る。さらに，日テレ及びその系列 局で本件番組が放送されること及び放送日時等も踏まえれば，本件番組が多くの 視聴者により視聴されることも容易に予想される。＼n他方，昨今のインターネットをめぐる状況を踏まえると，SNS その他ウェブサ イト等を通じて，他人が作成したイラスト等の画像データを入手することは事実 上容易であり，また，検索サイトによる画像検索等の方法により特定の画像の制 作者等を特定することは，特別の専門的知識等がなくとも比較的容易である。
以上のような事情を踏まえれば，被告は，本件応募行為等に際し，本件イラス トに係る他人の著作権及び著作者人格権を侵害することのないよう，インターネ ット上の画像検索等の客観性を有する適切な方法により，その著作者ないし著作 権者を確認すべき注意義務を負っていたことが認められる。にもかかわらず，被 告は，その主張を前提としても，単に被告に本件データを提供した人物（P３） に本件イラストが同人の作品であることなどを直接電話等で確認したにとどま る。そうである以上，被告には，本件イラストに係る著作権（複製権）及び著作 者人格権（氏名表示権）の各侵害行為について，少なくとも過失が認められる＼n（なお，原告は，複製権侵害につき，明示的には被告の故意を主張するにとどま るが，その主張全体の趣旨から，過失の主張も包むものと理解される。）。これ に反する被告の主張は採用できない。
・・・
前提事実（第２の２(2)）によれば，原告は，本件イラストの著作者とし て，その著作権及び著作者人格権を有する者と認められる。 にもかかわらず，被告が，本件応募行為等に際し，本件データを原告に無断で 複製していまじんに提供し，また，いまじんに対し本件イラストの著作者が「X ２」である旨を伝えたことにより，本件番組の放送に際してはその旨の表示がさ＼nれ，原告の実名又は原告筆名は著作者として表示されなかった。＼n
イ 被告の故意又は過失の有無（争点１）
被告は，本件イラストの著作者ではなく，また，その主張を前提としても， SNS を通じて知り合っただけの人物から同人の作品としてデータの提供を受けた にとどまる。 本件応募フォーム，とりわけ本件注意書の記載内容（前記１(1)）に鑑みれば， 本件番組がオリジナル作品の制作者本人による応募を前提とするものであること は容易に理解される。また，この趣旨を踏まえれば，仮に制作者本人以外の者が 応募する場合であっても，応募者が制作者本人の承諾等を得た上で応募すべきこ とが求められることも，やはり容易に理解し得る。さらに，日テレ及びその系列 局で本件番組が放送されること及び放送日時等も踏まえれば，本件番組が多くの 視聴者により視聴されることも容易に予想される。＼n他方，昨今のインターネットをめぐる状況を踏まえると，SNS その他ウェブサ イト等を通じて，他人が作成したイラスト等の画像データを入手することは事実 上容易であり，また，検索サイトによる画像検索等の方法により特定の画像の制 作者等を特定することは，特別の専門的知識等がなくとも比較的容易である。
以上のような事情を踏まえれば，被告は，本件応募行為等に際し，本件イラス トに係る他人の著作権及び著作者人格権を侵害することのないよう，インターネ ット上の画像検索等の客観性を有する適切な方法により，その著作者ないし著作 権者を確認すべき注意義務を負っていたことが認められる。にもかかわらず，被 告は，その主張を前提としても，単に被告に本件データを提供した人物（P３） に本件イラストが同人の作品であることなどを直接電話等で確認したにとどま る。そうである以上，被告には，本件イラストに係る著作権（複製権）及び著作 者人格権（氏名表示権）の各侵害行為について，少なくとも過失が認められる＼n（なお，原告は，複製権侵害につき，明示的には被告の故意を主張するにとどま るが，その主張全体の趣旨から，過失の主張も包むものと理解される。）。これ に反する被告の主張は採用できない。
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2022.04. 1
令和1(ワ)25550 設計図面の複製の差止め等請求事件 著作権 民事訴訟 令和4年3月30日 東京地方裁判所
原告は企画書の著作者ではないとして、著作権侵害が否定されました。
原告は、本件企画書の作成に際して本件土地の開発計画を立案し、つくば 建設設計事務所等から提出された検討結果を総合的に取りまとめ、本件企画 書に落とし込む作業を行ったこと、建築計画等の制作において設計図面等の 著作権は発注者である取りまとめ会社に帰属する慣例があることから、原告 は本件企画書の著作者であると主張する。 しかし、単に計画を立案したというのみではアイデアの提供にとどまるし、 他社による検討結果を取りまとめ、本件企画書に落とし込む作業をしたとし ても、当該他社の創作的表現を本件企画書に記載したのみでは、当該作業を＼n通じて、本件企画書に原告の思想又は感情を創作的に表現したことにはなら＼nないというべきである。そして、本件全証拠によっても、原告が本件企画書 等の作成にどのように関与したのかは明らかではないから、本件企画書等が 「著作物」に該当するとしても、原告がこれを「創作」したと認めることは できない。したがって、原告が本件企画書等の「著作者」（著作権法２条１ 項２号）であるとは認められない。 また、原告が主張するような慣例が存在することを認めるに足りる証拠も ないから、そのような慣例に基づいて原告が本件企画書等の著作者になると 認めることもできない。 以上の次第で、仮に本件企画書等に著作物性が認められるとしても、原告 は本件企画書等の著作者であると認めることはできない。
原告は、本件企画書の作成に際して本件土地の開発計画を立案し、つくば 建設設計事務所等から提出された検討結果を総合的に取りまとめ、本件企画 書に落とし込む作業を行ったこと、建築計画等の制作において設計図面等の 著作権は発注者である取りまとめ会社に帰属する慣例があることから、原告 は本件企画書の著作者であると主張する。 しかし、単に計画を立案したというのみではアイデアの提供にとどまるし、 他社による検討結果を取りまとめ、本件企画書に落とし込む作業をしたとし ても、当該他社の創作的表現を本件企画書に記載したのみでは、当該作業を＼n通じて、本件企画書に原告の思想又は感情を創作的に表現したことにはなら＼nないというべきである。そして、本件全証拠によっても、原告が本件企画書 等の作成にどのように関与したのかは明らかではないから、本件企画書等が 「著作物」に該当するとしても、原告がこれを「創作」したと認めることは できない。したがって、原告が本件企画書等の「著作者」（著作権法２条１ 項２号）であるとは認められない。 また、原告が主張するような慣例が存在することを認めるに足りる証拠も ないから、そのような慣例に基づいて原告が本件企画書等の著作者になると 認めることもできない。 以上の次第で、仮に本件企画書等に著作物性が認められるとしても、原告 は本件企画書等の著作者であると認めることはできない。
2022.04. 1
令和2(ワ)32121 著作権侵害差止等請求事件 著作権 民事訴訟 令和4年3月30日 東京地方裁判所
写真の複製・翻案かが争われました。料理写真なので、構図なども一般的と判断されています。＼n
著作権法が、著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、＼n文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの（同法２条１項１号）をいい、 複製とは、印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製 することをいう旨規定していること（同項１５号）からすると、著作物の複 製（同法２１条）とは、当該著作物に依拠して、その創作的表現を有形的に＼n再製する行為をいうものと解される。 また、著作物の翻案（同法２７条）とは、既存の著作物に依拠し、かつ、 その表現上の本質的な特徴である創作的表＼現の同一性を維持しつつ、具体的 表現に修正、増減、変更等を加えて、新たに思想又は感情を創作的に表＼現す ることにより、これに接する者が既存の著作物の創作的表現を直接感得する＼nことのできる別の著作物を創作する行為をいうものと解される。 そうすると、被告写真３が原告写真を複製又は翻案したものに当たるとい うためには、原告写真と被告写真３との間で表現が共通し、その表＼現が創作 性のある表現であること、すなわち、創作的表＼現が共通することが必要であ るものと解するのが相当である。
一方で、原告写真と被告写真３において、アイデアなど表現それ自体では＼nない部分が共通するにすぎない場合には、被告写真３が原告写真を複製又は 翻案したものに当たらないと解される。そして、共通する表現がありふれた＼nものであるような場合には、そのような表現に独占権を認めると、後進の創＼n作者の自由かつ多様な表現の妨げとなり、文化の発展に寄与するという著作＼n権法の目的（同法１条）に反する結果となりかねないため、当該表現に創作＼n性を肯定して保護することは許容されない。したがって、この場合も、複製 又は翻案したものに当たらないと解される。
(2) 原告は、原告写真と被告写真３において共通する部分である共通点ａない しｆは創作性のある表現であるから、被告写真３は原告写真を複製又は翻案＼nしたものに当たる旨主張するので、以下において判断する。
ア 共通点ａについて
原告写真と被告写真３とは、被写体であるスティック春巻を２本ない し３本ずつ両側から交差させている点において共通する。 しかし、証拠（乙９）によれば、角度や向きを変えながら料理を順に 重ねて盛る「重ね盛り」という方法が存在することが認められるところ、 原告写真と被告写真３の被写体であるスティック春巻はいずれも細長い 形状を有するから、スティック春巻を盛り付ける場合に、上記の「重ね 盛り」の方法によってスティック春巻を数本ずつ交差させて配置するこ とは、スティック春巻の撮影する場合に一般的に行われるものであると いうことができる。加えて、証拠（甲２５、２６、乙２、６ないし８） によれば、共通点ａと同様に、棒状の春巻を配置して撮影された写真が 複数存在すると認められることに照らすと、上記の共通点に係る表現は、＼nありふれたものといわざるを得ない。 以上によれば、共通点ａは創作的表現であるとはいえないから、被告写＼n真３の共通点ａの部分が、原告写真の共通点ａの部分を複製又は翻案した ものに当たると認めることはできない。
イ 共通点ｂについて
原告写真と被告写真３とは、２本のスティック春巻を斜めにカットして、 断面を視覚的に認識しやすいように見せ、さらに、チーズも主役でない程 度に見えるようにしている点において共通する。 しかし、具が衣に包まれているという春巻の形状に照らすと、春巻の 具を撮影するためには春巻をカットしなければならないし、その際、具 を強調するために、断面積が大きくなるよう、斜めにカットすることは、 スティック春巻を撮影する際に一般的に採用され得る手法ということが できる。加えて、証拠（甲２５、２６、乙２、６ないし８）によれば、 共通点ｂと同様に春巻を斜めにカットした断面を配置して撮影された写 真が複数存在すると認められることに照らすと、上記の共通点に係る表＼n現は、ありふれたものといわざるを得ない。 以上によれば、共通点ｂは創作的表現であるとはいえないから、被告＼n写真３の共通点ｂの部分が原告写真の共通点ｂの部分を複製又は翻案し たものに当たると認めることはできない。
ウ 共通点ｃについて
原告写真と被告写真３とは、端に角度がついた、白色で模様がなく、被 写体である複数本のスティック春巻とフィットする大きさの皿を使用して いる点において共通する。 しかし、証拠（乙１０、１１）によれば、白い器は料理の色を引き立て る効果があり、選択肢として基本的な色であること、料理の写真を撮影す る際には盛り付ける料理にぴったり合う大きさの皿を選択することが重要 であることが認められる。そうすると、白色で模様がなく、黄土色のステ ィック春巻とフィットする大きさの皿を使用することは、スティック春巻 の写真を撮影する上で一般的に行われ得るということができる。加えて、 証拠（甲２５、２６、乙２、８）によれば、共通点ｃと同様に、白色で模 様がなく、被写体である複数本のスティック春巻とフィットする大きさの 皿を使用して撮影された写真が複数存在すると認められることに照らすと、 上記の共通点に係る表現はありふれたものといわざるを得ない。＼n以上によれば、共通点ｃは創作的表現であるとはいえないから、被告＼n写真３の共通点ｃの部分が原告写真の共通点ｃの部分を複製又は翻案し たものに当たると認めることはできない。
エ 共通点ｄについて
原告写真と被告写真３とは、皿に並べた春巻を、正面からでなく、角度 をつけて撮影している点において共通する。 しかし、証拠（乙１２）によれば、料理写真の構図として、料理を正面＼nから撮影するのではなく、左右に回転させて左右向きに配置して、斜めの 方向から撮影する手法が存在することが認められる。そうすると、皿に並 べた春巻を、角度をつけて撮影することは、一般的に行われ得るというこ とができる。加えて、証拠（甲２５、２６、乙７、８）によれば、共通点 ｄと同様に、皿に並べた春巻を、角度をつけて撮影した写真が複数存在す ると認められることに照らすと、上記の共通点に係る表現はありふれたも＼nのといわざるを得ない。 以上によれば、共通点ｄは創作的表現であるとはいえないから、被告＼n写真３の共通点ｄの部分が原告写真の共通点ｄの部分を複製又は翻案し たものに当たると認めることはできない。
オ 共通点ｅについて
原告写真と被告写真３とは、撮影時に光を真上から当てるのではなく、 斜め上から当てることで、被写体の影を付けている点において共通する。 しかし、証拠（乙１３）によれば、料理写真の撮影方法として、料理の 斜め後ろから料理に光を当て、料理上部を明るく照らすとともに手前側を 暗くして立体感を生じさせる斜め逆光という手法が存在すること、斜め逆 光は料理写真で最もよく使われるライティングであることが認められる。 したがって、被写体に影を付け、立体感を醸成するという撮影方法は、春 巻を含む料理の写真を撮影する上で一般的に用いられ得る手法であるとい うことができる。加えて、証拠（甲２５、２６、乙２、６ないし８）によ れば、共通点ｅと同様に、斜め逆光の手法を用いて撮影された春巻の写真 が多数存在すると認められることに照らすと、上記の共通点に係る表現は＼nありふれたものといわざるを得ない。 以上によれば、共通点ｅは創作的表現であるとはいえないから、被告＼n写真３の共通点ｅの部分が原告写真の共通点ｅの部分を複製又は翻案し たものに当たると認めることはできない。
カ 共通点ｆについて
原告写真と被告写真３とは、葉物を含む野菜を皿の左上のスペースに置 いている点において共通する。 しかし、揚げ物である春巻に、野菜が付け合わせとして盛り付けられ ることは、一般的に行われることであるといえるから、春巻の写真を撮 影する際に野菜が皿の隅のスペースに置かれることもまた、一般的に行 われることということができる。現に、証拠（甲２５、２６、乙２、６ ないし８）によれば、上記の共通点と同様に配置された春巻の写真が複 数存在することが認められる。そうすると、上記の共通点に係る表現は＼nありふれたものといわざるを得ない。 以上によれば、共通点ｆは創作的表現であるとはいえないから、被告写＼n真３の共通点ｆの部分が原告写真の共通点ｆの部分を複製又は翻案したも のに当たると認めることはできない。
キ 全体的観察
前記アないしカのとおり、共通点ａないしｆはいずれも創作的表現であ＼nるとは認められないから、これらの共通点を全体として観察しても、原告 写真と被告写真３との間で創作的表現が共通するとは認められない。＼n
ク 小括
以上の次第で、原告写真と被告写真３は、ありふれた表現が共通するに＼nすぎず、原告写真と被告写真３との間で創作的表現が共通するとは認めら＼nれないから、被告写真３が原告写真を複製又は翻案したものに当たるとは 認められない。
著作権法が、著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、＼n文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの（同法２条１項１号）をいい、 複製とは、印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製 することをいう旨規定していること（同項１５号）からすると、著作物の複 製（同法２１条）とは、当該著作物に依拠して、その創作的表現を有形的に＼n再製する行為をいうものと解される。 また、著作物の翻案（同法２７条）とは、既存の著作物に依拠し、かつ、 その表現上の本質的な特徴である創作的表＼現の同一性を維持しつつ、具体的 表現に修正、増減、変更等を加えて、新たに思想又は感情を創作的に表＼現す ることにより、これに接する者が既存の著作物の創作的表現を直接感得する＼nことのできる別の著作物を創作する行為をいうものと解される。 そうすると、被告写真３が原告写真を複製又は翻案したものに当たるとい うためには、原告写真と被告写真３との間で表現が共通し、その表＼現が創作 性のある表現であること、すなわち、創作的表＼現が共通することが必要であ るものと解するのが相当である。
一方で、原告写真と被告写真３において、アイデアなど表現それ自体では＼nない部分が共通するにすぎない場合には、被告写真３が原告写真を複製又は 翻案したものに当たらないと解される。そして、共通する表現がありふれた＼nものであるような場合には、そのような表現に独占権を認めると、後進の創＼n作者の自由かつ多様な表現の妨げとなり、文化の発展に寄与するという著作＼n権法の目的（同法１条）に反する結果となりかねないため、当該表現に創作＼n性を肯定して保護することは許容されない。したがって、この場合も、複製 又は翻案したものに当たらないと解される。
(2) 原告は、原告写真と被告写真３において共通する部分である共通点ａない しｆは創作性のある表現であるから、被告写真３は原告写真を複製又は翻案＼nしたものに当たる旨主張するので、以下において判断する。
ア 共通点ａについて
原告写真と被告写真３とは、被写体であるスティック春巻を２本ない し３本ずつ両側から交差させている点において共通する。 しかし、証拠（乙９）によれば、角度や向きを変えながら料理を順に 重ねて盛る「重ね盛り」という方法が存在することが認められるところ、 原告写真と被告写真３の被写体であるスティック春巻はいずれも細長い 形状を有するから、スティック春巻を盛り付ける場合に、上記の「重ね 盛り」の方法によってスティック春巻を数本ずつ交差させて配置するこ とは、スティック春巻の撮影する場合に一般的に行われるものであると いうことができる。加えて、証拠（甲２５、２６、乙２、６ないし８） によれば、共通点ａと同様に、棒状の春巻を配置して撮影された写真が 複数存在すると認められることに照らすと、上記の共通点に係る表現は、＼nありふれたものといわざるを得ない。 以上によれば、共通点ａは創作的表現であるとはいえないから、被告写＼n真３の共通点ａの部分が、原告写真の共通点ａの部分を複製又は翻案した ものに当たると認めることはできない。
イ 共通点ｂについて
原告写真と被告写真３とは、２本のスティック春巻を斜めにカットして、 断面を視覚的に認識しやすいように見せ、さらに、チーズも主役でない程 度に見えるようにしている点において共通する。 しかし、具が衣に包まれているという春巻の形状に照らすと、春巻の 具を撮影するためには春巻をカットしなければならないし、その際、具 を強調するために、断面積が大きくなるよう、斜めにカットすることは、 スティック春巻を撮影する際に一般的に採用され得る手法ということが できる。加えて、証拠（甲２５、２６、乙２、６ないし８）によれば、 共通点ｂと同様に春巻を斜めにカットした断面を配置して撮影された写 真が複数存在すると認められることに照らすと、上記の共通点に係る表＼n現は、ありふれたものといわざるを得ない。 以上によれば、共通点ｂは創作的表現であるとはいえないから、被告＼n写真３の共通点ｂの部分が原告写真の共通点ｂの部分を複製又は翻案し たものに当たると認めることはできない。
ウ 共通点ｃについて
原告写真と被告写真３とは、端に角度がついた、白色で模様がなく、被 写体である複数本のスティック春巻とフィットする大きさの皿を使用して いる点において共通する。 しかし、証拠（乙１０、１１）によれば、白い器は料理の色を引き立て る効果があり、選択肢として基本的な色であること、料理の写真を撮影す る際には盛り付ける料理にぴったり合う大きさの皿を選択することが重要 であることが認められる。そうすると、白色で模様がなく、黄土色のステ ィック春巻とフィットする大きさの皿を使用することは、スティック春巻 の写真を撮影する上で一般的に行われ得るということができる。加えて、 証拠（甲２５、２６、乙２、８）によれば、共通点ｃと同様に、白色で模 様がなく、被写体である複数本のスティック春巻とフィットする大きさの 皿を使用して撮影された写真が複数存在すると認められることに照らすと、 上記の共通点に係る表現はありふれたものといわざるを得ない。＼n以上によれば、共通点ｃは創作的表現であるとはいえないから、被告＼n写真３の共通点ｃの部分が原告写真の共通点ｃの部分を複製又は翻案し たものに当たると認めることはできない。
エ 共通点ｄについて
原告写真と被告写真３とは、皿に並べた春巻を、正面からでなく、角度 をつけて撮影している点において共通する。 しかし、証拠（乙１２）によれば、料理写真の構図として、料理を正面＼nから撮影するのではなく、左右に回転させて左右向きに配置して、斜めの 方向から撮影する手法が存在することが認められる。そうすると、皿に並 べた春巻を、角度をつけて撮影することは、一般的に行われ得るというこ とができる。加えて、証拠（甲２５、２６、乙７、８）によれば、共通点 ｄと同様に、皿に並べた春巻を、角度をつけて撮影した写真が複数存在す ると認められることに照らすと、上記の共通点に係る表現はありふれたも＼nのといわざるを得ない。 以上によれば、共通点ｄは創作的表現であるとはいえないから、被告＼n写真３の共通点ｄの部分が原告写真の共通点ｄの部分を複製又は翻案し たものに当たると認めることはできない。
オ 共通点ｅについて
原告写真と被告写真３とは、撮影時に光を真上から当てるのではなく、 斜め上から当てることで、被写体の影を付けている点において共通する。 しかし、証拠（乙１３）によれば、料理写真の撮影方法として、料理の 斜め後ろから料理に光を当て、料理上部を明るく照らすとともに手前側を 暗くして立体感を生じさせる斜め逆光という手法が存在すること、斜め逆 光は料理写真で最もよく使われるライティングであることが認められる。 したがって、被写体に影を付け、立体感を醸成するという撮影方法は、春 巻を含む料理の写真を撮影する上で一般的に用いられ得る手法であるとい うことができる。加えて、証拠（甲２５、２６、乙２、６ないし８）によ れば、共通点ｅと同様に、斜め逆光の手法を用いて撮影された春巻の写真 が多数存在すると認められることに照らすと、上記の共通点に係る表現は＼nありふれたものといわざるを得ない。 以上によれば、共通点ｅは創作的表現であるとはいえないから、被告＼n写真３の共通点ｅの部分が原告写真の共通点ｅの部分を複製又は翻案し たものに当たると認めることはできない。
カ 共通点ｆについて
原告写真と被告写真３とは、葉物を含む野菜を皿の左上のスペースに置 いている点において共通する。 しかし、揚げ物である春巻に、野菜が付け合わせとして盛り付けられ ることは、一般的に行われることであるといえるから、春巻の写真を撮 影する際に野菜が皿の隅のスペースに置かれることもまた、一般的に行 われることということができる。現に、証拠（甲２５、２６、乙２、６ ないし８）によれば、上記の共通点と同様に配置された春巻の写真が複 数存在することが認められる。そうすると、上記の共通点に係る表現は＼nありふれたものといわざるを得ない。 以上によれば、共通点ｆは創作的表現であるとはいえないから、被告写＼n真３の共通点ｆの部分が原告写真の共通点ｆの部分を複製又は翻案したも のに当たると認めることはできない。
キ 全体的観察
前記アないしカのとおり、共通点ａないしｆはいずれも創作的表現であ＼nるとは認められないから、これらの共通点を全体として観察しても、原告 写真と被告写真３との間で創作的表現が共通するとは認められない。＼n
ク 小括
以上の次第で、原告写真と被告写真３は、ありふれた表現が共通するに＼nすぎず、原告写真と被告写真３との間で創作的表現が共通するとは認めら＼nれないから、被告写真３が原告写真を複製又は翻案したものに当たるとは 認められない。
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2022.03.31
令和3(ネ)10075 意匠権侵害差止等請求控訴事件 意匠権 民事訴訟 令和4年3月24日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
先使用権ありとして意匠権侵害は成立しないとした1審判断が維持されました。
控訴人は，ダイセン又はＷｕｘｉ社が本件出願前意匠の存在について悪意 であったから，本件出願前意匠に類似する原告意匠についても悪意であった といえ，原告意匠と類似する被告製品の意匠についてダイセンに先使用権は 成立しない旨主張する。 しかしながら，当時ダイセンの営業部長であったＣの陳述書（乙３８）に よれば，ダイセン及びＷｕｘｉ社は，被告製品の開発に当たって，本件出願 前意匠に接する機会はなく，既に市販されていた洗面台用ごみ受けの構成＼n（原判決別紙公知意匠目録１ないし３）を参考としつつ，打合せの最中に， つまみ部分があったほうが取り外しやすいという意見が出たことから，取り 外しの便宜のためにつまみ部を付加することにしたことが認められる。かか る開発の経緯は，排水口のごみ受けの分野全般において，円状のフィルタの 周囲につまみ部を設ける構成が珍しくなかったこと（同目録４〜１３）に照＼nらしても，何ら不自然ではない。 他方，前記第３の２(1)の控訴人の主張が事実であったとしても，被告製品 の開発の過程でＷｕｘｉ社が本件出願前意匠に接し得たことをうかがわせる 事情（例えば，Ｗｕｘｉ社と控訴人の中国の協力会社との間に人的つながり や地理的近接性があったこと等）は，本件証拠上全くうかがわれない。控訴 人の主張は，ほぼ同じ時期に，同じ中国で製品の開発が行われていたという だけの事実に基づいて，Ｗｕｘｉ社は本件出願前意匠の存在を知ったはずだ とするものであり，到底採用することができない。
(2) 以上によれば，本件出願前意匠と原告意匠との同一性や，原告意匠と被告 製品の意匠との類似性を問うまでもなく，ダイセン又はＷｕｘｉ社は，意匠 登録出願に係る意匠（原告意匠）「を知らないで」被告製品の意匠を創作し たと認められるから，この点において先使用権の成立要件は充足されている。
控訴人は，ダイセン又はＷｕｘｉ社が本件出願前意匠の存在について悪意 であったから，本件出願前意匠に類似する原告意匠についても悪意であった といえ，原告意匠と類似する被告製品の意匠についてダイセンに先使用権は 成立しない旨主張する。 しかしながら，当時ダイセンの営業部長であったＣの陳述書（乙３８）に よれば，ダイセン及びＷｕｘｉ社は，被告製品の開発に当たって，本件出願 前意匠に接する機会はなく，既に市販されていた洗面台用ごみ受けの構成＼n（原判決別紙公知意匠目録１ないし３）を参考としつつ，打合せの最中に， つまみ部分があったほうが取り外しやすいという意見が出たことから，取り 外しの便宜のためにつまみ部を付加することにしたことが認められる。かか る開発の経緯は，排水口のごみ受けの分野全般において，円状のフィルタの 周囲につまみ部を設ける構成が珍しくなかったこと（同目録４〜１３）に照＼nらしても，何ら不自然ではない。 他方，前記第３の２(1)の控訴人の主張が事実であったとしても，被告製品 の開発の過程でＷｕｘｉ社が本件出願前意匠に接し得たことをうかがわせる 事情（例えば，Ｗｕｘｉ社と控訴人の中国の協力会社との間に人的つながり や地理的近接性があったこと等）は，本件証拠上全くうかがわれない。控訴 人の主張は，ほぼ同じ時期に，同じ中国で製品の開発が行われていたという だけの事実に基づいて，Ｗｕｘｉ社は本件出願前意匠の存在を知ったはずだ とするものであり，到底採用することができない。
(2) 以上によれば，本件出願前意匠と原告意匠との同一性や，原告意匠と被告 製品の意匠との類似性を問うまでもなく，ダイセン又はＷｕｘｉ社は，意匠 登録出願に係る意匠（原告意匠）「を知らないで」被告製品の意匠を創作し たと認められるから，この点において先使用権の成立要件は充足されている。
◆判決本文
1審はこちら。
2022.03.31
令和3(行ケ)10087 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和4年3月22日 知的財産高等裁判所
本件商標は、指定商品が「フランス製の被服・・」となっています。これに対して不使用取消審判が請求されました。審決は、使用していた商品がフランス製ではないとして、不使用としました。知財高裁はこれを維持しました。商標は、「IRO PARIS」です。
２ 登録商標を使用すべき商品について
(1) 商標法５０条２項によれば，本件の場合，商標権者たる原告が本件商標の 登録取消しを免れるためには，本件指定商品のいずれかについての本件登録 商標の使用の事実を証明しなければならない。そして，使用の事実は本件指 定商品と同一の商品に限られるのであって，指定商品に類似する商品につい ての使用の事実を証明しても，登録取消しを免れ得ないことは，同条項の文 理上明らかである。商標権のうち禁止権に係る部分すなわち類似部分の使用 は，権利としての使用でなく事実上の使用であるため，商標法５０条の意図 する登録商標の使用義務の履行とは認められないからである。 なお，商標法５０条２項の適用に当たり，使用する商標については商標法 ３８条５項かっこ書きが適用されるため，「登録商標と社会通念上同一と認 められる商標」の使用であっても登録取消しを免れ得るが，いかなる商品に ついての使用であるかに関しては商標法に同旨の定めはないから，上記「社 会通念上同一」とは登録商標に関する記述であって，「指定商品と社会通念 上同一と認められる商品」について使用の事実を証明しても，商標の登録取 消しを免れることはできないと解される。
(2) そして，本件指定商品は，「フランス製の被服」であり，「フランス製」 とは，フランス国内で製造された物を意味すると解されるところ，前記認定 のとおり，本件使用商品は，フランス国以外の国で製造された物であるから， 本件使用商品の使用によっては本件指定商品について本件登録商標を使用し たものと認めることはできないというべきである。
３ 原告の個別の主張について
(1) 原告は，本件使用商品がフランス国以外の国で製造されたことを自認しつ つも，フランス国で企画，デザイン及び品質管理が行われていることを理由 に，「フランス製の」被服等に当たると認められるべきであるとして，前記 第３の１及び２のとおり種々の主張をする。 しかしながら，同主張に係る事実関係を前提としても，原告の主張は，結 局のところ，本件使用商品（フランスで企画等が行われた被服等）は本件指 定商品（「フランス製の」被服等）と類似すること，あるいは社会通念上同 一と認められることを理由に，本件商標の登録取消しを免れ得ると主張する に等しいものであり，上記のとおり，商標法５０条２項の文理に反するから， 採用できない。そして，このことは，商品の原産地表示に関する不正競争防＼n止法，関税法並びに不当景品類及び不当表示防止法の一般的な運用（乙２，＼n３，５〜８，１１）に照らしても明らかである。
(2) 商標審査便覧に係る主張（前記第３の３）につき
原告は，商標審査便覧において，商標法４条１項１６号の拒絶理由を解消 するための補正として指定商品に「○○製の」との限定を付すことが示され ているところ，この限定が「製造された」の趣旨であるとは明記されていな いことを指摘する。 しかしながら，商標審査便覧の内容が当裁判所における商標法の解釈適用 を左右しないことは当然である。また，原告の指摘箇所において，「○○製 の」との限定を付す補正は一例として教示されているにすぎないと解され， 現に，「イタリア製の」との限定を付す補正を教示する拒絶理由通知書（甲 ２１の２）に対して「イタリアにてデザインされイタリア国法人としての出 願人による厳格かつ恒常的な品質管理の下で出願人の指示に従って生産され た」等の限定を付す補正を行い登録査定に至った登録第６４３０９４９号 （甲２１の３）のような例もみられるのであるから，商標出願の実務におい て，「○○製の」と「〇〇国でデザインされた」等とは区別されているとい うべきである。 したがって，原告の上記主張は採用することができない。
(3) 商標法５０条の趣旨に係る主張（前記第３の４）につき 確かに，上記認定の事実関係を前提とすれば，本件使用商品はフランス国 で企画等がされた被服等であって「フランス製の」被服等と著しく類似する から，商標の使用を通じた信用の蓄積がない商標を整理しようとする商標法 ５０条の趣旨に照らして，本件商標の登録を取り消すことはいささか酷であ るともいえる。また，本件商標の場合，出願人（原告）が「フランス製の」 との限定を付す補正をしたのは商標法４条１項１６号の拒絶理由を解消する ためやむなく行ったことにすぎず，例えば「フランスで製造，企画，デザイ ン又は品質管理された」のような限定を付す補正が拒絶理由通知書や商標審 査便覧等において教示されていたとすればそれに従った可能性が高い，とい＼nう事情もある。 しかしながら，そのような事情があるとしても，前記２のとおり，商標法 ５０条２項の文理からすれば，「指定商品」を「指定商品と社会通念上同一 と認められる商品」に拡張解釈することは認められないのであるから，かか る拡張解釈を排した本件審決の判断に誤りはない。 なお，原告は，商標法２条１項１号における「商標」と「標章」との使い 分けを根拠に，「社会通念上同一と認められる商標」とは「『社会通念上同 一と認められる標章』が，『社会通念上同一と認められる商品』について使 用されている」と解釈されるべきとも主張するが，独自の解釈であって採用 することができない。
(4) 特許庁における審査実務の一貫性に係る主張（前記第３の５）につき 原告は，外国の地名を含む商標の出願に対して商標法４条１項１６号該当 の拒絶理由通知がされた後，「○○製の」ではなく「○○でデザインされ た」等の限定を付す補正によって登録査定に至った例があると主張する。 しかしながら，そのことは，当該補正によって商標法４条１項１６号該当 の拒絶理由が解消したと判断されたことを示すにすぎず，「○○でデザイン された」等と「○○製の」とが同義であると判断されたことを示すわけでは ない。したがって，原告の上記主張は，上記２の判断を何ら左右しない。
２ 登録商標を使用すべき商品について
(1) 商標法５０条２項によれば，本件の場合，商標権者たる原告が本件商標の 登録取消しを免れるためには，本件指定商品のいずれかについての本件登録 商標の使用の事実を証明しなければならない。そして，使用の事実は本件指 定商品と同一の商品に限られるのであって，指定商品に類似する商品につい ての使用の事実を証明しても，登録取消しを免れ得ないことは，同条項の文 理上明らかである。商標権のうち禁止権に係る部分すなわち類似部分の使用 は，権利としての使用でなく事実上の使用であるため，商標法５０条の意図 する登録商標の使用義務の履行とは認められないからである。 なお，商標法５０条２項の適用に当たり，使用する商標については商標法 ３８条５項かっこ書きが適用されるため，「登録商標と社会通念上同一と認 められる商標」の使用であっても登録取消しを免れ得るが，いかなる商品に ついての使用であるかに関しては商標法に同旨の定めはないから，上記「社 会通念上同一」とは登録商標に関する記述であって，「指定商品と社会通念 上同一と認められる商品」について使用の事実を証明しても，商標の登録取 消しを免れることはできないと解される。
(2) そして，本件指定商品は，「フランス製の被服」であり，「フランス製」 とは，フランス国内で製造された物を意味すると解されるところ，前記認定 のとおり，本件使用商品は，フランス国以外の国で製造された物であるから， 本件使用商品の使用によっては本件指定商品について本件登録商標を使用し たものと認めることはできないというべきである。
３ 原告の個別の主張について
(1) 原告は，本件使用商品がフランス国以外の国で製造されたことを自認しつ つも，フランス国で企画，デザイン及び品質管理が行われていることを理由 に，「フランス製の」被服等に当たると認められるべきであるとして，前記 第３の１及び２のとおり種々の主張をする。 しかしながら，同主張に係る事実関係を前提としても，原告の主張は，結 局のところ，本件使用商品（フランスで企画等が行われた被服等）は本件指 定商品（「フランス製の」被服等）と類似すること，あるいは社会通念上同 一と認められることを理由に，本件商標の登録取消しを免れ得ると主張する に等しいものであり，上記のとおり，商標法５０条２項の文理に反するから， 採用できない。そして，このことは，商品の原産地表示に関する不正競争防＼n止法，関税法並びに不当景品類及び不当表示防止法の一般的な運用（乙２，＼n３，５〜８，１１）に照らしても明らかである。
(2) 商標審査便覧に係る主張（前記第３の３）につき
原告は，商標審査便覧において，商標法４条１項１６号の拒絶理由を解消 するための補正として指定商品に「○○製の」との限定を付すことが示され ているところ，この限定が「製造された」の趣旨であるとは明記されていな いことを指摘する。 しかしながら，商標審査便覧の内容が当裁判所における商標法の解釈適用 を左右しないことは当然である。また，原告の指摘箇所において，「○○製 の」との限定を付す補正は一例として教示されているにすぎないと解され， 現に，「イタリア製の」との限定を付す補正を教示する拒絶理由通知書（甲 ２１の２）に対して「イタリアにてデザインされイタリア国法人としての出 願人による厳格かつ恒常的な品質管理の下で出願人の指示に従って生産され た」等の限定を付す補正を行い登録査定に至った登録第６４３０９４９号 （甲２１の３）のような例もみられるのであるから，商標出願の実務におい て，「○○製の」と「〇〇国でデザインされた」等とは区別されているとい うべきである。 したがって，原告の上記主張は採用することができない。
(3) 商標法５０条の趣旨に係る主張（前記第３の４）につき 確かに，上記認定の事実関係を前提とすれば，本件使用商品はフランス国 で企画等がされた被服等であって「フランス製の」被服等と著しく類似する から，商標の使用を通じた信用の蓄積がない商標を整理しようとする商標法 ５０条の趣旨に照らして，本件商標の登録を取り消すことはいささか酷であ るともいえる。また，本件商標の場合，出願人（原告）が「フランス製の」 との限定を付す補正をしたのは商標法４条１項１６号の拒絶理由を解消する ためやむなく行ったことにすぎず，例えば「フランスで製造，企画，デザイ ン又は品質管理された」のような限定を付す補正が拒絶理由通知書や商標審 査便覧等において教示されていたとすればそれに従った可能性が高い，とい＼nう事情もある。 しかしながら，そのような事情があるとしても，前記２のとおり，商標法 ５０条２項の文理からすれば，「指定商品」を「指定商品と社会通念上同一 と認められる商品」に拡張解釈することは認められないのであるから，かか る拡張解釈を排した本件審決の判断に誤りはない。 なお，原告は，商標法２条１項１号における「商標」と「標章」との使い 分けを根拠に，「社会通念上同一と認められる商標」とは「『社会通念上同 一と認められる標章』が，『社会通念上同一と認められる商品』について使 用されている」と解釈されるべきとも主張するが，独自の解釈であって採用 することができない。
(4) 特許庁における審査実務の一貫性に係る主張（前記第３の５）につき 原告は，外国の地名を含む商標の出願に対して商標法４条１項１６号該当 の拒絶理由通知がされた後，「○○製の」ではなく「○○でデザインされ た」等の限定を付す補正によって登録査定に至った例があると主張する。 しかしながら，そのことは，当該補正によって商標法４条１項１６号該当 の拒絶理由が解消したと判断されたことを示すにすぎず，「○○でデザイン された」等と「○○製の」とが同義であると判断されたことを示すわけでは ない。したがって，原告の上記主張は，上記２の判断を何ら左右しない。
2022.03.31
令和3(行ケ)10055 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年3月28日 知的財産高等裁判所
スマホの操作関連の発明について、公然実施発明から進歩性無しと判断した審決が維持されました。無効審判請求人（本件被告）はApple Japanです。
公然実施発明と甲３発明１は、技術分野や作用機能を共通にし、甲３文献に接した当業者であれば、公然実施発明には、スリープ状態にお＼nいてホームボタンを押してから認証を経てデバイスにアクセスできるま での一連の動作に関して、デバイスのホームスクリーン又はメニューを 表示する前に、本人認証のためにパスコードの入力を要求することは、パスコードが知られたり、パスワードを忘れたりするという、甲３発明＼n１と共通の技術課題が存在することを想起するものといえ、公然実施発 明において、許可されていない人物がユーザの個人情報にアクセスし、 閲覧することを防ぐため、デバイス機能を有効にする前又はデバイスリソ＼ースにアクセスする前の起動時に、デバイスが迅速にユーザを認証することを目的とした甲３発明１を適用する動機付けがあるといえる。
(イ) 原告は、前記第３の１(1)イ(イ)のとおり、公然実施発明では、本件 発明１のように、使用者識別機能を、使用者の操作以外の追加の操作をすることなく、実行するという技術思想は全くない旨主張するが、前記＼n(ア)のとおり、甲３発明１に接した当業者であれば、公然実施発明が有 する技術課題及び甲３発明１の適用を想起するものといえ、原告の主張 する当初の技術思想の相違は、その後の技術適用の動機付けの有無と直 接関係するものとはいえないから、原告の上記主張は当を得ないという べきである。
また、原告は、公然実施発明において、ディスプレイがオンにされた 後に、更にディスプレイ上のスライダをドラッグすることで初めて認証 を実行することには、ユーザの誤操作（意図せざる操作等）による誤動 作を防止するという意義があるから、これを改変して本件発明１のよう に構成することは、公然実施発明の技術的意義・機能＼を損なう旨の主張 もするが、甲３発明１の使用者識別機能を採用し、指紋によるユーザ認証をしても、認証に係る誤操作は防止できるから、公然実施発明の技術＼n的意義・機能を損なうことにはならない。なお、仮に、原告がホーム画面の誤作動防止に係る機能＼をも指摘しているとしても、そもそも本件発明１においては、ロック画面からホーム画面への移行の仕方については 何ら規定していないから、操作入力を行った使用者が正当な使用者と認 証された場合に、ディスプレイ上のスライダをドラッグすることで初め てホーム画面に移行する構成も本件発明１の構＼成に含まれることにな り（現に本件明細書の図１等においてもスライダが表示されているところである。）、スライダを取り除く改変をしなければ本件発明 1 の構成に至らないわけではないから、原告の主張は前提を誤るものといえる。＼nしたがって、原告の主張は、いずれにしても採用できない。
エ 公然実施発明に甲３発明１を適用した場合に、本件発明１の構成に容易に想到するかについて＼n
(ア) 甲３発明１において、指紋による認証の結果を得るには一定の時間 を要することは、明らかである。また、公然実施発明に甲３発明１を適 用することで、ホームボタンを押下すると、起動によりディスプレイが オンになり、それと同時に指紋認証を行い（別紙４のＡ図右及びＢ図１ 左）、認証が成功すれば、追加の操作を要することなく、更にホーム画面 に移行するという構成を得ることが可能＼である（別紙４のＢ図１右）。 そして、本件発明１で特定されるロック画面は、「前記非活性状態の際 になされた前記活性化ボタンに対する使用者の操作に基づいて」「表示され」るものであって、ロックが解除されていない状態を表＼示する機能以＼n外は特定されていない。そうすると、公然実施発明に甲３発明１を適用 したものにおいて、ホームボタンの押下後、オンになったディスプレイ にホーム画面に移行する前に表示される画面も、客観的にロックが解除されていない状態を表＼示するものであり、これを「ロック画面」ということができる。したがって、公然実施発明に甲３発明１を適用した場合、使用者によ る追加の操作なしに、指紋認識による使用者識別機能が、非活性状態からロック画面が表＼示された活性状態への切り替えのための操作入力により行われるという、本件発明１の構成に容易に想到するということができる。＼n
(イ) 原告は、前記第３の１(1)イ(ウ)ａのとおり、甲３発明１においても、 ロックを解除するために画面上のスライダのドラッグ操作を受け付け る構成となっているから、公然実施発明に甲３発明１を組み合わせた場合には、当業者は、公然実施発明と甲３発明１の共通の技術思想をなす＼n上記構成を残しつつ甲３発明１の指紋認証を行うことを想到することになり、ディスプレイが活性化された後にスライダのドラッグという追＼n加の操作を要することになるから、本件発明１の構成とはならない旨主張する。しかし、前記イ(ア)ａのとおり、甲３文献からは、ホームボタンの背 後にセンサを配置し、ユーザが当該ホームボタンを押下した時に、ユー ザからの明示的な入力を要求することなく、指紋による認証を行う構成も、甲３発明１として認定することができるのであるから、原告の主張＼nは採用できない。
(ウ) 原告は、前記第３の１(1)イ(ウ)ｂのとおり、公然実施発明の構成においては、ロック状態の画面を表＼示させ、その画面上に表示されるスラ＼nイダがドラッグされたときに初めて、次のパスコードの入力画面に移行 し、パスコードを入力させて認証を行う、という一連の認証操作を行わ せるものであるから、公然実施発明の使用者識別機能に係る手順のうちロック状態の画面上でのスライダをドラッグする処理を排除するので＼nあれば、ロック画面も用いない構成しか想到できない旨主張する。しかし、前記(ア)のとおり、「ロック画面」自体は、ロックが解除さ れていない状態を示す画面であり、スライダのドラッグ操作とロック画 面の表示を不可分一体のものとして捉えなければならない理由はないから、原告の主張は採用できない。＼n
(エ) 原告は、前記第３の１(1)イ(ウ)ｃのとおり、公然実施発明のロック 画面は、パスコードの入力における意図せぬ誤操作を防止する意義・機 能があるとした上で、甲３発明１の「シームレス」に使用者識別機能＼を 行う構成とは両立しない旨主張する。しかし、公然実施発明において、甲３発明１の使用者識別機能＼を採用し、ロック解除する時に指紋によるユーザ認証をしても、偶発的な誤操作等は防止できることは前記ウ(イ) のとおりであって、原告の主張は採用できない。
(オ) 原告は、前記第３の１(1)イ(ウ)ｄのとおり、別紙４のＢ図１左には スライダが表示されているところ、指紋認証に成功した場合に「当該成功後に直ちにホーム画面に遷移する構＼成」であるとされる以上、スライダの機能は利用されず、当業者がそのように何ら機能＼を発揮しないスラ イダをあえて表示させる構＼成を考え付くとすれば、本件発明１を見た上 での後知恵である旨主張する。
原告の主張の真意は判然としないが、そもそも本件発明１においては、 ロック画面からホーム画面への移行の仕方については何ら規定してい ない（したがって、この場面におけるスライダの表示の有無やその利用の有無等についても何も限定はない）ことは前記ウ(イ)において説示し たとおりであるところ、被告の主張如何にかかわらず、公然実施発明に 甲３発明１を組み合わせた場合に、正当な使用者と認証されたときに、 スライダを利用しようとしなかろうと、どちらにしてもロック画面から ホーム画面へ移行させることが可能であること自体は明らかであるから、原告の主張は失当というほかない。＼n
(4) 小括
その他原告がるる主張する点は、いずれもその前提に誤りがある、あるい は理由がないものであり、採用できない。 以上によれば、相違点１についての容易想到性を認めた本件審決の判断に 誤りはないから、原告主張の取消事由１は理由がない。
公然実施発明と甲３発明１は、技術分野や作用機能を共通にし、甲３文献に接した当業者であれば、公然実施発明には、スリープ状態にお＼nいてホームボタンを押してから認証を経てデバイスにアクセスできるま での一連の動作に関して、デバイスのホームスクリーン又はメニューを 表示する前に、本人認証のためにパスコードの入力を要求することは、パスコードが知られたり、パスワードを忘れたりするという、甲３発明＼n１と共通の技術課題が存在することを想起するものといえ、公然実施発 明において、許可されていない人物がユーザの個人情報にアクセスし、 閲覧することを防ぐため、デバイス機能を有効にする前又はデバイスリソ＼ースにアクセスする前の起動時に、デバイスが迅速にユーザを認証することを目的とした甲３発明１を適用する動機付けがあるといえる。
(イ) 原告は、前記第３の１(1)イ(イ)のとおり、公然実施発明では、本件 発明１のように、使用者識別機能を、使用者の操作以外の追加の操作をすることなく、実行するという技術思想は全くない旨主張するが、前記＼n(ア)のとおり、甲３発明１に接した当業者であれば、公然実施発明が有 する技術課題及び甲３発明１の適用を想起するものといえ、原告の主張 する当初の技術思想の相違は、その後の技術適用の動機付けの有無と直 接関係するものとはいえないから、原告の上記主張は当を得ないという べきである。
また、原告は、公然実施発明において、ディスプレイがオンにされた 後に、更にディスプレイ上のスライダをドラッグすることで初めて認証 を実行することには、ユーザの誤操作（意図せざる操作等）による誤動 作を防止するという意義があるから、これを改変して本件発明１のよう に構成することは、公然実施発明の技術的意義・機能＼を損なう旨の主張 もするが、甲３発明１の使用者識別機能を採用し、指紋によるユーザ認証をしても、認証に係る誤操作は防止できるから、公然実施発明の技術＼n的意義・機能を損なうことにはならない。なお、仮に、原告がホーム画面の誤作動防止に係る機能＼をも指摘しているとしても、そもそも本件発明１においては、ロック画面からホーム画面への移行の仕方については 何ら規定していないから、操作入力を行った使用者が正当な使用者と認 証された場合に、ディスプレイ上のスライダをドラッグすることで初め てホーム画面に移行する構成も本件発明１の構＼成に含まれることにな り（現に本件明細書の図１等においてもスライダが表示されているところである。）、スライダを取り除く改変をしなければ本件発明 1 の構成に至らないわけではないから、原告の主張は前提を誤るものといえる。＼nしたがって、原告の主張は、いずれにしても採用できない。
エ 公然実施発明に甲３発明１を適用した場合に、本件発明１の構成に容易に想到するかについて＼n
(ア) 甲３発明１において、指紋による認証の結果を得るには一定の時間 を要することは、明らかである。また、公然実施発明に甲３発明１を適 用することで、ホームボタンを押下すると、起動によりディスプレイが オンになり、それと同時に指紋認証を行い（別紙４のＡ図右及びＢ図１ 左）、認証が成功すれば、追加の操作を要することなく、更にホーム画面 に移行するという構成を得ることが可能＼である（別紙４のＢ図１右）。 そして、本件発明１で特定されるロック画面は、「前記非活性状態の際 になされた前記活性化ボタンに対する使用者の操作に基づいて」「表示され」るものであって、ロックが解除されていない状態を表＼示する機能以＼n外は特定されていない。そうすると、公然実施発明に甲３発明１を適用 したものにおいて、ホームボタンの押下後、オンになったディスプレイ にホーム画面に移行する前に表示される画面も、客観的にロックが解除されていない状態を表＼示するものであり、これを「ロック画面」ということができる。したがって、公然実施発明に甲３発明１を適用した場合、使用者によ る追加の操作なしに、指紋認識による使用者識別機能が、非活性状態からロック画面が表＼示された活性状態への切り替えのための操作入力により行われるという、本件発明１の構成に容易に想到するということができる。＼n
(イ) 原告は、前記第３の１(1)イ(ウ)ａのとおり、甲３発明１においても、 ロックを解除するために画面上のスライダのドラッグ操作を受け付け る構成となっているから、公然実施発明に甲３発明１を組み合わせた場合には、当業者は、公然実施発明と甲３発明１の共通の技術思想をなす＼n上記構成を残しつつ甲３発明１の指紋認証を行うことを想到することになり、ディスプレイが活性化された後にスライダのドラッグという追＼n加の操作を要することになるから、本件発明１の構成とはならない旨主張する。しかし、前記イ(ア)ａのとおり、甲３文献からは、ホームボタンの背 後にセンサを配置し、ユーザが当該ホームボタンを押下した時に、ユー ザからの明示的な入力を要求することなく、指紋による認証を行う構成も、甲３発明１として認定することができるのであるから、原告の主張＼nは採用できない。
(ウ) 原告は、前記第３の１(1)イ(ウ)ｂのとおり、公然実施発明の構成においては、ロック状態の画面を表＼示させ、その画面上に表示されるスラ＼nイダがドラッグされたときに初めて、次のパスコードの入力画面に移行 し、パスコードを入力させて認証を行う、という一連の認証操作を行わ せるものであるから、公然実施発明の使用者識別機能に係る手順のうちロック状態の画面上でのスライダをドラッグする処理を排除するので＼nあれば、ロック画面も用いない構成しか想到できない旨主張する。しかし、前記(ア)のとおり、「ロック画面」自体は、ロックが解除さ れていない状態を示す画面であり、スライダのドラッグ操作とロック画 面の表示を不可分一体のものとして捉えなければならない理由はないから、原告の主張は採用できない。＼n
(エ) 原告は、前記第３の１(1)イ(ウ)ｃのとおり、公然実施発明のロック 画面は、パスコードの入力における意図せぬ誤操作を防止する意義・機 能があるとした上で、甲３発明１の「シームレス」に使用者識別機能＼を 行う構成とは両立しない旨主張する。しかし、公然実施発明において、甲３発明１の使用者識別機能＼を採用し、ロック解除する時に指紋によるユーザ認証をしても、偶発的な誤操作等は防止できることは前記ウ(イ) のとおりであって、原告の主張は採用できない。
(オ) 原告は、前記第３の１(1)イ(ウ)ｄのとおり、別紙４のＢ図１左には スライダが表示されているところ、指紋認証に成功した場合に「当該成功後に直ちにホーム画面に遷移する構＼成」であるとされる以上、スライダの機能は利用されず、当業者がそのように何ら機能＼を発揮しないスラ イダをあえて表示させる構＼成を考え付くとすれば、本件発明１を見た上 での後知恵である旨主張する。
原告の主張の真意は判然としないが、そもそも本件発明１においては、 ロック画面からホーム画面への移行の仕方については何ら規定してい ない（したがって、この場面におけるスライダの表示の有無やその利用の有無等についても何も限定はない）ことは前記ウ(イ)において説示し たとおりであるところ、被告の主張如何にかかわらず、公然実施発明に 甲３発明１を組み合わせた場合に、正当な使用者と認証されたときに、 スライダを利用しようとしなかろうと、どちらにしてもロック画面から ホーム画面へ移行させることが可能であること自体は明らかであるから、原告の主張は失当というほかない。＼n
(4) 小括
その他原告がるる主張する点は、いずれもその前提に誤りがある、あるい は理由がないものであり、採用できない。 以上によれば、相違点１についての容易想到性を認めた本件審決の判断に 誤りはないから、原告主張の取消事由１は理由がない。
◆判決本文
関連事件です。
◆令和3(行ケ)10054
本件の侵害事件です。
◆令和3(ネ)10081
上記控訴審の1審です。104条の3で権利行使不能と判断されています。
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2022.03.30
平成31(ワ)11108 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 令和4年3月11日 東京地方裁判所
赤い靴底のハイヒールで有名なルブタンがコピー品の差止、損害賠償を求めました。裁判所は、被告ハイヒールはマニュキュアのような光沢がある赤色ではないとして、請求を棄却しました。
不競法２条１項１号は、他人の周知な商品等表示（人の業務に係る氏名、＼n商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示す＼nるものをいう。以下同じ。）と同一又は類似の商品等表示を使用等すること＼nをもって、不正競争に該当する旨規定している。この規定は、周知な商品等 表示の有する出所表＼示機能を保護するという観点から、周知な商品等表＼示に 化体された他人の営業上の信用を自己のものと誤認混同させて顧客を獲得す る行為を防止し、事業者間の公正な競争等を確保するものと解される。そし て、商品の形態（色彩を含むものをいう。以下同じ。）は、特定の出所を表＼n示する二次的意味を有する場合があるものの、商標等とは異なり、本来的に は商品の出所表示機能＼を有するものではないから、上記規定の趣旨に鑑みる と、その形態が商標等と同程度に不競法による保護に値する出所表示機能＼を 発揮するような特段の事情がない限り、商品等表示には該当しないというべ＼nきである。そうすると、商品の形態は、1)客観的に他の同種商品とは異なる 顕著な特徴（以下「特別顕著性」という。）を有しており、かつ、2)特定の 事業者によって長期間にわたり独占的に利用され、又は短期間であっても極 めて強力な宣伝広告がされるなど、その形態を有する商品が特定の事業者の 出所を表示するものとして周知（以下、「周知性」といい、特別顕著性と併＼nせて「出所表示要件」という。）であると認められる特段の事情がない限り、＼n不競法２条１項１号にいう商品等表示に該当しないと解するのが相当である。＼n
そして、商品に関する表示が複数の商品形態を含む場合において、その一＼n部の商品形態が商品等表示に該当しないときであっても、上記商品に関する＼n表示が全体として商品等表＼示に該当するとして、その一部の商品を販売等す る行為まで不正競争に該当するとすれば、出所表示機能＼を発揮しない商品の 形態までをも保護することになるから、上記規定の趣旨に照らし、かえって 事業者間の公正な競争を阻害するというべきである。のみならず、不競法２ 条１項１号により使用等が禁止される商品等表示は、登録商標とは異なり、＼n公報等によって公開されるものではないから、その要件の該当性が不明確な ものとなれば、表現、創作活動等の自由を大きく萎縮させるなど、社会経済＼nの健全な発展を損なうおそれがあるというべきである。そうすると、商品に 関する表示が複数の商品形態を含む場合において、その一部の商品形態が商＼n品等表示に該当しないときは、上記商品に関する表＼示は、全体として不競法 ２条１項１号にいう商品等表示に該当しないと解するのが相当である。＼n
これを本件についてみると、原告表示は、別紙原告表＼示目録記載のとおり、 原告赤色を靴底部分に付した女性用ハイヒールと特定されるにとどまり、女 性用ハイヒールの形状（靴底を含む。）、その形状に結合した模様、光沢、 質感及び靴底以外の色彩その他の特徴については何ら限定がなく、靴底に付 された唯一の色彩である原告赤色も、それ自体特別な色彩であるとはいえな いため、被告商品を含め、広範かつ多数の商品形態を含むものである。
そして、前記認定事実及び第２回口頭弁論期日における検証の結果（第２ 回口頭弁論調書及び検証調書各参照）によれば、原告商品の靴底は革製であ り、これに赤色のラッカー塗装をしているため、靴底の色は、いわばマニュ キュアのような光沢がある赤色（以下「ラッカーレッド」という。）であっ て、原告商品の形態は、この点において特徴があるのに対し、被告商品の靴 底はゴム製であり、これに特段塗装はされていないため、靴底の色は光沢が ない赤色であることが認められる。そうすると、原告商品の形態と被告商品 の形態とは、材質等から生ずる靴底の光沢及び質感において明らかに印象を 異にするものであるから、少なくとも被告商品の形態は、原告商品が提供す る高級ブランド品としての価値に鑑みると、原告らの出所を表示するものと＼nして周知であると認めることはできない。そして、靴底の光沢及び質感にお ける上記の顕著な相違に鑑みると、この理は、赤色ゴム底のハイヒール一般 についても異なるところはないというべきである。
したがって、原告表示に含まれる赤色ゴム底のハイヒールは明らかに商品＼n等表示に該当しないことからすると、原告表＼示は、全体として不競法２条１ 項１号にいう商品等表示に該当しないものと認めるのが相当である。＼n
のみならず、前記認定事実によれば、そもそも靴という商品において使用 される赤色は、伝統的にも、商品の美感等の観点から採用される典型的な色 彩の一つであり、靴底に赤色を付すことも通常の創作能力の発揮において行＼nい得るものであって、このことはハイヒールの靴底であっても異なるところ はない。そして、原告赤色と似た赤色は、ファッション関係においては国内 外を問わず古くから採用されている色であり、現に、前記認定事実によれば、 女性用ハイヒールにおいても、原告商品が日本で販売される前から靴底の色 彩として継続して使用され、現在、一般的なデザインとなっているものとい える。そうすると、原告表示は、それ自体、特別顕著性を有するものとはい＼nえない。また、前記認定事実によれば、日本における原告商品の販売期間は、 約２０年にとどまり、それほど長期間にわたり販売したものとはいえず、原 告会社は、いわゆるサンプルトラフィッキング（雑誌編集者、スタイリスト、 著名人等からの要望又は依頼に応じて、これらの者が雑誌の記事、メディア での撮影等で使用するため原告商品を貸し出すという広告宣伝方法をいう。） を行うにとどまり、自ら広告宣伝費用を払ってテレビ、雑誌、ネット等によ る広告宣伝を行っていない事情等を踏まえても、極めて強力な宣伝広告が行 われているとまではいえず、原告表示は、周知性の要件を充足しないという＼nべきである。したがって、原告表示は、そもそも出所表＼示要件を充足するも のとはいえず、不競法２条１項１号にいう商品等表示に該当するものとはい＼nえない。
(3) また、前記認定事実によれば、原告商品は、最低でも８万円を超える高価 格帯のハイヒールであって、靴底のラッカーレッド及びその曲線的な形状に 加え、靴の形状、ヒールの高さその他の形態上の顕著なデザイン性を有する 商品であるのに対し、被告商品は、手頃な価格帯の赤色ゴム底のハイヒール であることからすると、ハイヒールの需要者は、両商品の出所の違いをそれ 自体で十分に識別し得るものと認めるのが相当である。さらに、いわゆる高＼n級ブランドである原告商品のような靴を購入しようとする需要者は、その価 格帯を踏まえても、商品の形態自体ではなく、商標等によってもその商品の 出所を確認するのが通常であって、原告商品、被告商品とも、中敷や靴底に ブランド名のロゴが付されているのであるから、需要者は当該ロゴにより出 所の違いを十分に確認することができる。しかも、原告商品のような高級ブ＼nランド品を購入しようとする需要者は、自らの好みに合った商品を厳選して 購入しているといえるから、旧知の靴であれば格別、現物の印象や履き心地 などを確認した上で購入するのが通常であるといえ、上記の事情を踏まえて も、このような場合に誤認混同が生じないことは明らかである。 このような取引の実情に加え、原告商品と被告商品の各形態における靴底 の光沢及び質感における顕著な相違に鑑みると、原告商品と被告商品とは、 需要者において出所の混同を生じさせるものと認めることはできない。 そうすると、被告商品の販売は、不競法２条１項１号にいう不正競争に明 らかに該当しないものと認められる。
不競法２条１項１号は、他人の周知な商品等表示（人の業務に係る氏名、＼n商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示す＼nるものをいう。以下同じ。）と同一又は類似の商品等表示を使用等すること＼nをもって、不正競争に該当する旨規定している。この規定は、周知な商品等 表示の有する出所表＼示機能を保護するという観点から、周知な商品等表＼示に 化体された他人の営業上の信用を自己のものと誤認混同させて顧客を獲得す る行為を防止し、事業者間の公正な競争等を確保するものと解される。そし て、商品の形態（色彩を含むものをいう。以下同じ。）は、特定の出所を表＼n示する二次的意味を有する場合があるものの、商標等とは異なり、本来的に は商品の出所表示機能＼を有するものではないから、上記規定の趣旨に鑑みる と、その形態が商標等と同程度に不競法による保護に値する出所表示機能＼を 発揮するような特段の事情がない限り、商品等表示には該当しないというべ＼nきである。そうすると、商品の形態は、1)客観的に他の同種商品とは異なる 顕著な特徴（以下「特別顕著性」という。）を有しており、かつ、2)特定の 事業者によって長期間にわたり独占的に利用され、又は短期間であっても極 めて強力な宣伝広告がされるなど、その形態を有する商品が特定の事業者の 出所を表示するものとして周知（以下、「周知性」といい、特別顕著性と併＼nせて「出所表示要件」という。）であると認められる特段の事情がない限り、＼n不競法２条１項１号にいう商品等表示に該当しないと解するのが相当である。＼n
そして、商品に関する表示が複数の商品形態を含む場合において、その一＼n部の商品形態が商品等表示に該当しないときであっても、上記商品に関する＼n表示が全体として商品等表＼示に該当するとして、その一部の商品を販売等す る行為まで不正競争に該当するとすれば、出所表示機能＼を発揮しない商品の 形態までをも保護することになるから、上記規定の趣旨に照らし、かえって 事業者間の公正な競争を阻害するというべきである。のみならず、不競法２ 条１項１号により使用等が禁止される商品等表示は、登録商標とは異なり、＼n公報等によって公開されるものではないから、その要件の該当性が不明確な ものとなれば、表現、創作活動等の自由を大きく萎縮させるなど、社会経済＼nの健全な発展を損なうおそれがあるというべきである。そうすると、商品に 関する表示が複数の商品形態を含む場合において、その一部の商品形態が商＼n品等表示に該当しないときは、上記商品に関する表＼示は、全体として不競法 ２条１項１号にいう商品等表示に該当しないと解するのが相当である。＼n
これを本件についてみると、原告表示は、別紙原告表＼示目録記載のとおり、 原告赤色を靴底部分に付した女性用ハイヒールと特定されるにとどまり、女 性用ハイヒールの形状（靴底を含む。）、その形状に結合した模様、光沢、 質感及び靴底以外の色彩その他の特徴については何ら限定がなく、靴底に付 された唯一の色彩である原告赤色も、それ自体特別な色彩であるとはいえな いため、被告商品を含め、広範かつ多数の商品形態を含むものである。
そして、前記認定事実及び第２回口頭弁論期日における検証の結果（第２ 回口頭弁論調書及び検証調書各参照）によれば、原告商品の靴底は革製であ り、これに赤色のラッカー塗装をしているため、靴底の色は、いわばマニュ キュアのような光沢がある赤色（以下「ラッカーレッド」という。）であっ て、原告商品の形態は、この点において特徴があるのに対し、被告商品の靴 底はゴム製であり、これに特段塗装はされていないため、靴底の色は光沢が ない赤色であることが認められる。そうすると、原告商品の形態と被告商品 の形態とは、材質等から生ずる靴底の光沢及び質感において明らかに印象を 異にするものであるから、少なくとも被告商品の形態は、原告商品が提供す る高級ブランド品としての価値に鑑みると、原告らの出所を表示するものと＼nして周知であると認めることはできない。そして、靴底の光沢及び質感にお ける上記の顕著な相違に鑑みると、この理は、赤色ゴム底のハイヒール一般 についても異なるところはないというべきである。
したがって、原告表示に含まれる赤色ゴム底のハイヒールは明らかに商品＼n等表示に該当しないことからすると、原告表＼示は、全体として不競法２条１ 項１号にいう商品等表示に該当しないものと認めるのが相当である。＼n
のみならず、前記認定事実によれば、そもそも靴という商品において使用 される赤色は、伝統的にも、商品の美感等の観点から採用される典型的な色 彩の一つであり、靴底に赤色を付すことも通常の創作能力の発揮において行＼nい得るものであって、このことはハイヒールの靴底であっても異なるところ はない。そして、原告赤色と似た赤色は、ファッション関係においては国内 外を問わず古くから採用されている色であり、現に、前記認定事実によれば、 女性用ハイヒールにおいても、原告商品が日本で販売される前から靴底の色 彩として継続して使用され、現在、一般的なデザインとなっているものとい える。そうすると、原告表示は、それ自体、特別顕著性を有するものとはい＼nえない。また、前記認定事実によれば、日本における原告商品の販売期間は、 約２０年にとどまり、それほど長期間にわたり販売したものとはいえず、原 告会社は、いわゆるサンプルトラフィッキング（雑誌編集者、スタイリスト、 著名人等からの要望又は依頼に応じて、これらの者が雑誌の記事、メディア での撮影等で使用するため原告商品を貸し出すという広告宣伝方法をいう。） を行うにとどまり、自ら広告宣伝費用を払ってテレビ、雑誌、ネット等によ る広告宣伝を行っていない事情等を踏まえても、極めて強力な宣伝広告が行 われているとまではいえず、原告表示は、周知性の要件を充足しないという＼nべきである。したがって、原告表示は、そもそも出所表＼示要件を充足するも のとはいえず、不競法２条１項１号にいう商品等表示に該当するものとはい＼nえない。
(3) また、前記認定事実によれば、原告商品は、最低でも８万円を超える高価 格帯のハイヒールであって、靴底のラッカーレッド及びその曲線的な形状に 加え、靴の形状、ヒールの高さその他の形態上の顕著なデザイン性を有する 商品であるのに対し、被告商品は、手頃な価格帯の赤色ゴム底のハイヒール であることからすると、ハイヒールの需要者は、両商品の出所の違いをそれ 自体で十分に識別し得るものと認めるのが相当である。さらに、いわゆる高＼n級ブランドである原告商品のような靴を購入しようとする需要者は、その価 格帯を踏まえても、商品の形態自体ではなく、商標等によってもその商品の 出所を確認するのが通常であって、原告商品、被告商品とも、中敷や靴底に ブランド名のロゴが付されているのであるから、需要者は当該ロゴにより出 所の違いを十分に確認することができる。しかも、原告商品のような高級ブ＼nランド品を購入しようとする需要者は、自らの好みに合った商品を厳選して 購入しているといえるから、旧知の靴であれば格別、現物の印象や履き心地 などを確認した上で購入するのが通常であるといえ、上記の事情を踏まえて も、このような場合に誤認混同が生じないことは明らかである。 このような取引の実情に加え、原告商品と被告商品の各形態における靴底 の光沢及び質感における顕著な相違に鑑みると、原告商品と被告商品とは、 需要者において出所の混同を生じさせるものと認めることはできない。 そうすると、被告商品の販売は、不競法２条１項１号にいう不正競争に明 らかに該当しないものと認められる。
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2022.03.30
令和1(ワ)10829 意匠権侵害差止等請求事件 意匠権 民事訴訟 令和4年2月10日 大阪地方裁判所
頭部マッサージ具の意匠権侵害事件です。大阪地裁（26部）は、約700万円の損害賠償を認めました。３９条２項と３項の重畳的に適用についても認められています。
(ｲ) 本件意匠１の実施品である原告製品１は、使用者がその柄を握り、枝部の先 端の涙滴状部を頭部（頭皮）に当てた状態で、枝部から涙滴状部にかけて力を加え て動かしながら、頭部をマッサージするものである。
(ｳ) このような頭部マッサージ具の購入に当たり、需要者は、通常、店舗であれ ば店頭に置かれた商品そのものないし商品パッケージに付された商品画像等を、イ ンターネット上であれば EC サイト等に掲載された商品画像等を視認する。 原告製品１のパッケージ（以下「本件パッケージ１」という。）は、台紙上に製 品を正面側から視認できる状態で設置し、これを透明なプラスチックケースで覆う ものである。台紙の表面（商品側）には、「頭のラインに沿って／頭皮をかき上げ＼n／キュっと引き締め」（「／」は改行部分を示す。以下同じ。）という説明文と、 使用者が原告製品１の柄を持ち、その涙滴状部を頭皮に当てている画像（以下「本 件画像１−１」という。）及び人物の頭部を他者が両手の手指を広げてマッサージ するイメージ画像と、涙滴状部を頭皮に当て枝部の先端方向に動かしてマッサージ することをうかがわせるイラスト（以下「本件イラスト１」という。）等が掲載さ れている。本件画像１−１及び本件イラスト１に掲載された原告製品１の画像等は、 いずれも、正面側を斜め上方向から見たものである。また、台紙の裏側には、「使 用方法」として「突起部分をヘッドラインに沿って頭皮に当て、押しながらかき上 げてください。」との説明文（以下「本件説明文１」という。）や、本件画像１− １と同様のイラスト及び本件イラスト１が掲載されている。（乙１） 他方、原告サイトの原告製品１の紹介ページ（乙１２）には、上部に商品画像と して本件パッケージ１の画像及び以下の画像から説明文や矢印等を除いた商品自体 のみの画像の２つの画像のうち１画像が拡大表示可能＼とされているほか、「ヘッド ラインタイプ／頭のラインに沿って／頭皮をかき上げてキュッ」という説明文、本 件画像１−１と同様の画像に人物の頭部に使用方向を示す矢印が三本描かれている 画像、本件イラスト１及び本件説明文１が掲載されているほか、次の画像（以下 「本件画像１−２」という。）が掲載されている。
(ｴ) 需要者が注意を惹かれる部分
上記各事情に照らせば、需要者は、原告製品１の使用に当たり、頭部マッサージ の効果に直截的に影響を与える部分である枝部の本数、頭皮に直接当たる部分であ る枝部の先端の形状、柄から涙滴状部に力を伝える部分である枝部の形状に主に注 目すると考えられる。他方、各涙滴状部間の距離については、さほど注意を惹かれ ないと思われる。 また、性質上頭部マッサージを現に実施している間に原告製品１を直接視認する ことは困難と思われるものの、事前ないし事後の時点では、これを正面側ないし正 面側に向かって前後左右いずれかのやや斜め方向から視認することが多いものと考 えられる。他方、原告製品１の購入に当たっては、需要者は、これを正面側ないし 正面側に向かって前後左右いずれかのやや斜め方向から視認することが多く、左右 各側面側、平面側及び背面側から視認する機会は乏しいと考えられる。
イ 本件公知意匠１について
(ｱ) 証拠（乙２、３）によれば、本件公知意匠１は、いずれも本件出願日１ （平成２０年３月６日）前に公知となった意匠と認められる。
(ｲ) 乙２意匠
証拠（甲１７、乙２、１５、２４）及び弁論の全趣旨によれば、乙２意匠は、次 のとおりのものと認められる。 乙２意匠は、いわゆる「孫の手」であり、背中を掻いたり、身体を叩いたりする 目的で使用される物品に係る意匠である。この種の商品は、頭部を掻いたり叩いた りする方法で頭部に刺激を与える目的で使用される場合もある。そのため、乙２意 匠は、本件意匠１の属する分野と同一の分野に属しないものとはいえない。 もっとも、乙２意匠は、正面視において、柄の先端に接続された板状の部材が、 接続部側と先端側との間の中央付近で湾曲し、湾曲した先の先端側部分が平行な５ 本の枝部に枝分かれしているものである。乙２意匠における「基端」を柄の先端と の接続部と捉えるならば、枝部は、熊手状に湾曲させて形成されてはいるものの、 基端からは分岐しておらず、また、各枝部は丸棒状ではなく板状に形成されている。 他方、板状の部材の接続部側と先端側との間の中央付近の湾曲部付近を「基端」と 捉えるならば、乙２意匠の枝部は、基端から５本に分岐し、熊手状に湾曲させて形 成されたものとはいえるものの、各枝部が丸棒状ではなく板状に形成されているこ とは、同様である。 さらに、「基端」をいずれと捉えるかにかかわらず、各枝部の先端部は、丸みの ある形状とされてはいるものの厚みに変化はなく、涙滴状部に相当するものはない。 各枝部間の距離も、各枝部の先端部の幅に比してかなり狭い。
(ｳ) 乙３意匠
証拠（乙３）及び弁論の全趣旨によれば、乙３意匠は次のとおりのものであると 認められる。 乙３意匠は、人やペット等の背中や腹部を掻いたり、マッサージするためなどに 使用される物品に係る意匠である。これも、乙２意匠と同様に、本件意匠１の属す る分野と同一の分野に属しないものとはいえない。 乙３意匠は、人の手をそのまま模した形状であり、その指部をもって「基端から ５本に分岐した丸棒状の枝部」と捉えることは、一応可能である。もっとも、乙３＼n文献を見る限り、指部（枝部）は、基端から先端まで熊手状に湾曲しているとはい えず、また、その先端に涙滴状部が形成されていない。さらに、乙３意匠が本件意 匠１の具体的構成要件 C1-3〜E1-3 に相当する構成を有するとも認められない。＼n
(ｴ) 以上のとおり、本件公知意匠１のうち、乙２意匠は、５本に分岐した枝部が 形成されている点及び枝部が熊手状に湾曲させて形成されている点で、また、乙３ 意匠は、「基端から５本に分岐した丸棒状の枝部」と捉えることが可能な部分があ＼nる点で、それぞれ本件意匠１と共通する部分があるといえるにとどまる。もっとも、 その共通するといえる部分の具体的形状は、本件意匠１とは大きく異なる。 そうである以上、本件公知意匠１は、本件意匠１の基本的構成態様及び具体的構＼ 成態様いずれとの関係でも、本件意匠１に先行する公知意匠ということはできない。 その他本件意匠１の要部を判断するにあたり参考とすべき公知意匠は、証拠上見当 たらない。
ウ 本件後願意匠
登録意匠の要部認定に当たっては、先行する公知意匠を考慮すべきではあっても、 登録意匠の出願に後れる後願意匠を考慮することは、原則として相当でない。また、 この点を措くとしても、証拠（乙４）によれば、乙４意匠は、涙滴状部に金属球を 有する点で本件意匠１の形状と明確に異なること、証拠（乙５）によれば、乙５意 匠は、基端から５本に分岐した丸棒状の枝部が全体として人の手指の指部を想起さ せる形状となっており、その先端に涙滴状部がない点で本件意匠１の形状と明確に 異なることなどから、本件後願意匠は、翻って本件意匠１の要部を判断するものと して参考となり得るものではない。
エ 小括
以上の事情を総合的に考慮すれば、本件意匠１の要部は、基本的構成態様 A1-3 及び B1-3 並びに具体的構成態様 D1-3 であると見るのが相当である。
・・・
イ 差異点について
(ｱ) 差異点 A について
差異点 A は、平面視における枝部の湾曲の程度と、これによる左右各側面視にお ける涙滴状部の配置に係るものである。需要者が原告製品１及び被告製品１を平面 側及び左右の側面側から視認する機会が乏しいこと等を踏まえれば、差異点 A は、 本件意匠１と被告意匠１とで異なる印象を需要者に与えるほどの差異とはいえない。
(ｲ) 差異点 B 及び C について
差異点 B は、正面視における一番外側の枝部の湾曲の形状に係るもの、差異点 C は、等間隔に配置された涙滴状部間の距離に係るものである。 これらの差異点は、いずれも、原告製品１及び被告製品１を正面側から視認する ことにより認識し得るものであり、需要者はこれを目にする機会が多いといえる。 もっとも、上記各差異点は、中央の枝部がほぼ直線状に伸び、外側にいくにつれて 枝部の湾曲の程度が大きくなるという共通点 B や、枝部の先端の涙滴状部が等間隔 に配置されているという共通点 C がある中で、一番外側の枝部の先端近くの形状や、 涙滴状部間の距離がいささか異なるというにとどまり、顕著に特徴的なものとまで はいえず、本件意匠１と被告意匠１とで異なる印象を需要者に与えるほどの差異で はない。
ウ 小括
以上の事情を総合的に考慮すると、本件意匠１と被告意匠１は、その骨格的な構＼n成態様において共通し、両意匠の差異点は、それ自体も、また、これらを組み合わ せたとしても、そのもたらす印象をもって共通点により需要者に生じる美感の共通 性を凌駕するほどのものということはできない。
・・・・
) 法３９条２項による損害額の推定覆滅に係る部分については、同項に基づく 推定が覆滅されるとはいえ、無許諾で実施されたことに違いはない以上、当該部分 に係る損害評価が尽くされたとはいえない。したがって、当該部分については、同 条３項が重畳的に適用されると解するのが相当である。この点に関する被告の主張 は採用できない。
・・・
ｂ 検討
被告製品１と原告製品１は、共に頭部マッサージ具である。原告製品１は枝部の 先端に形成された涙滴状部を頭部の形状に沿って押し当て、押しながらかき上げる といった使用方法が想定されている（乙１）のに対し、被告製品１は、枝部の先端 に形成された涙滴状部を頭皮に押し当て、微細な振動を与えるといった使用方法が 想定されている（甲３、４、乙２９）。このように、両製品は、具体的な使用方法 は異にするものの、枝部の先端に形成された涙滴状部を頭皮等のマッサージ対象部 位に押し当ててマッサージを行うものである点で、その基本的な用途を同じくす る。両製品の販売価格には２倍以上の差があるものの、具体的な価格差は６１０円 （税抜）であり、「プチプラ」のもともとの意義はともかく、市場において「プチ プラ」と呼ばれる廉価な生活雑貨品のカテゴリーにいずれも分類されることがある 以上、両製品は、その価格差を踏まえても、市場において競合するものといえる。 また、被告は、被告各製品を被告店舗等のみで販売しているものの、被告店舗の 出店先の商業施設に原告の製品を取り扱う店舗も出店している例が多数ある。こう した商業施設では、需要者は、商業施設内の各店舗を巡って目的に適う同種製品を 比較検討して購入することが可能であり、実際上も、このような行動はしばしば見＼n受けられる。さらに、被告製品１が販売されている EC サイトは被告サイトのみで あるとしても、被告店舗等で被告製品１に触れた需要者が、他の EC サイトで頭部 マッサージ具を検索することは容易であり、これもしばしば見受けられる行動とい えるのであって、その結果、複数の EC サイトにおいて販売されている原告製品１ が検索結果として表示されることも容易に推察される。＼nこのような事情を踏まえれば、業務態様ないし販売チャンネルのあり方における 原告と被告との違いや被告製品１と原告製品１との価格差は、損害額の推定を覆滅 すべき事情とはいえないか、いえるとしてもその程度は限られる。 これに対し、被告は、被告店舗での取扱商品の多様さや、商品ラインナップにお ける被告製品１の位置付けなどから、需要者は、被告店舗を訪れて被告製品１に触 れた際に始めて被告製品１の存在を知り、そのまま衝動的に購入する場合が多く、 被告製品１が存在しなければそもそも頭部マッサージ具の需要が発生しないか、需 要者が当初より被告製品１を購入する意思をもって被告サイトで被告製品１を購入 しているため、被告製品１が販売されなくともその分の需要が原告製品１に吸収さ れるとはいえないなどと主張する。しかし、そのような需要者の購買行動等があり 得るとしても、被告製品１の需要者の全てないし多くがそのように行動すると考え るべき根拠はない。被告製品１が廉価なことを踏まえても、価格のみならずその機 能やデザイン等を含む総合的な評価に基づいて、同種製品と比較検討の上で購入に＼n至る需要者も一定数存在すると考えるのが、むしろ経験則に合致する。 その他被告が縷々指摘する事情を考慮しても、この点に関する被告の主張は採用 できない。
(ｳ) 競合品の存在
本件意匠１及び被告意匠１の各構成態様並びに原告製品１及び被告製品１の具体＼n的な使用態様等を踏まえると、乙２８の各ウェブサイト掲載商品に係る別紙「被告 主張の競合品一覧（本件意匠１）」のうち、少なくとも1)、2)、4)〜6)、9)、10)、 15)、20)、21)は、原告製品１及び被告製品１の競合品と認められる。 そうすると、被告製品１が市場に存在しない場合、被告製品１に係る需要の全て が原告製品１に吸収されるとは限らないから、これらの競合品の存在は、被告が得 た利益と原告が受けた損害との間との相当因果関係を阻害するものとして、損害額 の推定を一定程度覆滅させる事情として考慮すべきである。
(ｴ) 被告の営業努力等
証拠（甲４１、乙４５〜４９）及び弁論の全趣旨によれば、被告は、約６年の間 に全国的に被告店舗を多数展開し（令和３年５月時点で６２店舗）、複数のウェブ サイトで人気の生活雑貨店として取り上げられていることが認められることなどを 踏まえると、被告ブランドは一定程度需要者に認知されているとうかがわれる。 もっとも、被告自身、被告製品１につき被告の主力商品として販売されていたも のではないと主張していることに加え、被告製品１に特化した宣伝広告等がされた ことを認めるに足りる証拠もないこと、廉価な生活雑貨品という被告製品１の性格 等を踏まえると、被告製品１を購入する需要者にとって、被告ブランドの取扱商品 であることが主な購入の理由ないし動機となっているとは考え難い。 その他被告の格別な営業努力が被告製品１の売上増加に貢献していると見るべき 具体的な事情はない。 したがって、被告の営業努力等は、損害額の推定を覆滅すべき事情とはいえない か、いえるとしてもその程度は限られる。
(ｵ) 侵害品の性能＼n
前記（(ｲ)ｂ）のとおり、被告製品１は、枝部の先端に形成された涙滴状部を頭 皮に押し当て、微細な振動を与えることにより頭皮をマッサージする効果を奏する 商品であり、涙滴状部を頭部の形状に沿って押し当て、押しながらかき上げるとい った使用方法が想定されている原告製品１とは、その具体的な使用方法において異 なる。この使用方法の相違は、実用品である頭部マッサージ具の機能に関わるもの＼nである。実用品である以上、商品の機能性は、デザインと同等かそれ以上に需要者＼nの商品選択において重要な要因として位置付けられる。このことは、被告が商品デ ザインを重視した商品開発を行い、需要者に対してこれを訴求していることがうか がわれること（甲８１〜８３）などを考慮しても異ならない。 したがって、原告製品１と被告製品１の具体的な使用方法の相違すなわち機能面＼nの相違は、損害額の推定を相当程度覆滅すべき事情といえる。
(ｶ) 覆滅の程度
以上の事情を総合的に考慮すると、本件では、被告製品１に係る原告の損害額の 推定につき、４割の限度で覆滅されるとするのが相当である。これに反する原告及 び被告の各主張はいずれも採用できない。 そうすると、被告の本件意匠権１侵害による原告の損害額は、●（省略）●円 （＝●（省略）●*(1-0.4)）となる。
オ 法３９条２項及び３項の重畳適用、実施料率
(ｱ) 法３９条２項による損害額の推定覆滅に係る部分については、同項に基づく 推定が覆滅されるとはいえ、無許諾で実施されたことに違いはない以上、当該部分 に係る損害評価が尽くされたとはいえない。したがって、当該部分については、同 条３項が重畳的に適用されると解するのが相当である。この点に関する被告の主張 は採用できない。
(ｲ) 実施に対し受けるべき金銭の額
「意匠の実施に対し受けるべき金銭の額」（法３９条３項）すなわち意匠の実施 に対し受けるべき料率は、当該意匠の実際の実施許諾契約における実施料率や、そ れが明らかでない場合には業界における実施料の相場等も考慮に入れつつ、当該意 匠自体の価値、当該意匠を当該製品に用いた場合の売上及び利益への貢献や侵害の 態様、意匠権者と侵害者との競業関係や意匠権者の営業方針等訴訟に現れた諸事情 を総合的に考慮して、合理的な料率を定めるべきである。また、その際、必ずしも 当該意匠権についての実施許諾契約における実施料率に基づかなければならない必 然性はなく、意匠権侵害をした者に対して事後的に定められるべき、実施に対し受 けるべき料率は、むしろ、通常の実施料率に比べて自ずと高額になるであろうこと を考慮すべきである。 また、不当利得返還請求に関し、当該「受けるべき金銭の額に相当する額」は、 本来、意匠権者がその登録意匠の実施に当たり意匠権者に対して支払うべきであっ た実施料相当額であるから、侵害者がこれを支払うことなく登録意匠を実施した場 合は、その実施により、侵害者は同額の利得を得、意匠権者は同額の損失を受けた ものと評価することができる。したがって、法３９条３項の「受けるべき金銭の額 に相当する額」が不当利得における受益者の利得の額に相当し、かつ、権利者の損 失の額に相当すると認めるのが相当である。
(ｳ) まず、本件意匠権１に係る実施許諾契約が締結されたことを認めるに足りる 証拠はなく、その他原告が本件意匠権１に係る実施許諾契約を締結する場合に定め る実施料率をうかがわせる事情はない。 また、「実施料率〔第５版〕技術契約のためのデータブック」（甲５９）によれ ば、「プラスチック製品」の技術分野（その対象には、「プラスチック板・棒・管 ・継手・異形押出製品製造技術、・・・その他のプラスチック製品製造技術」であり、 「その他のプラスチック製品」とは「プラスチック製台所用品・浴室用品等」であ るが、「プラスチック製の家具（29）・ブラシ（31）・履物（27）等」は含まれ ない。）における外国技術導入契約の実施料（許諾製品の出来高にリンクした料率 表示であったもの）につき、平成４年度〜平成１０年度の外国技術導入契約（イニ＼nシャルロイヤリティがないもの。６３件）の場合、平均値は３．９％、中央値は３ ％であった（なお、甲５９には、このほかに技術分野を「ゴム製品」とする項も存 するが、その対象は、タイヤ・チューブ製造技術、ゴム製・プラスチック製履物・ 同付属品製造技術等であり、被告製品１の分野と類似するものがないから、これを 参考とするのは相当でない。）。また、「ロイヤルティ料率データハンドブック〜 特許権・商標権・プログラム著作権・技術ノウハウ〜」（甲６０）によれば、「個 人用品または家庭用品」の技術分類における実施料率（１３件）は、平均が３．５ ％、標準偏差１．６％、最大値７．５％、最小値０．５％であり、「健康；人命救 助；娯楽」の技術分類（５４件）では、平均５．３％、標準偏差３．２％、最大値 １４．５％、最小値０．５％である。
さらに、前記（エ(ｲ)ｂ、エ(ｵ)）のとおり、被告製品１の需要者は、製品の機能＼nを中心に、デザイン及び価格性を総合的に考慮した上で商品選択を行うものと見ら れることから、本件意匠１ないしこれに類似する被告意匠１を用いた場合の売上及 び利益への貢献の程度の評価にあたっても、これを踏まえる必要がある。 加えて、原告製品１と被告製品１はいずれも頭部マッサージ具であることに加 え、原告と被告は、取扱い商品や販売店舗の出店先が相当程度に重複していること から、高い程度で競合関係にあるといえる。このため、仮に原告が被告に対し本件 意匠権１に係る実施許諾契約を締結するならば、その実施料は高めに設定されるの が通常であると考えられる。しかも、証拠（甲６４〜６９）及び弁論の全趣旨によ れば、原告は、自己の保有する登録意匠に係る侵害品の防止に積極的に努めている ことがうかがわれる。
以上の事情に加え、意匠権侵害に基づく損害賠償請求の場面での仮想実施料率の 考察であることを総合的に考慮すると、本件意匠権１を侵害した者に対して事後的 に定められるべき、実施に対し受けるべき料率は５％を下らないというべきであ る。これに反する原告及び被告の主張はいずれも採用できない。 そうすると、法３９条３項により認められる損害賠償請求の額は、●（省略）● 円（≒●（省略）●*0.4*0.05）となる。
(ｲ) 本件意匠１の実施品である原告製品１は、使用者がその柄を握り、枝部の先 端の涙滴状部を頭部（頭皮）に当てた状態で、枝部から涙滴状部にかけて力を加え て動かしながら、頭部をマッサージするものである。
(ｳ) このような頭部マッサージ具の購入に当たり、需要者は、通常、店舗であれ ば店頭に置かれた商品そのものないし商品パッケージに付された商品画像等を、イ ンターネット上であれば EC サイト等に掲載された商品画像等を視認する。 原告製品１のパッケージ（以下「本件パッケージ１」という。）は、台紙上に製 品を正面側から視認できる状態で設置し、これを透明なプラスチックケースで覆う ものである。台紙の表面（商品側）には、「頭のラインに沿って／頭皮をかき上げ＼n／キュっと引き締め」（「／」は改行部分を示す。以下同じ。）という説明文と、 使用者が原告製品１の柄を持ち、その涙滴状部を頭皮に当てている画像（以下「本 件画像１−１」という。）及び人物の頭部を他者が両手の手指を広げてマッサージ するイメージ画像と、涙滴状部を頭皮に当て枝部の先端方向に動かしてマッサージ することをうかがわせるイラスト（以下「本件イラスト１」という。）等が掲載さ れている。本件画像１−１及び本件イラスト１に掲載された原告製品１の画像等は、 いずれも、正面側を斜め上方向から見たものである。また、台紙の裏側には、「使 用方法」として「突起部分をヘッドラインに沿って頭皮に当て、押しながらかき上 げてください。」との説明文（以下「本件説明文１」という。）や、本件画像１− １と同様のイラスト及び本件イラスト１が掲載されている。（乙１） 他方、原告サイトの原告製品１の紹介ページ（乙１２）には、上部に商品画像と して本件パッケージ１の画像及び以下の画像から説明文や矢印等を除いた商品自体 のみの画像の２つの画像のうち１画像が拡大表示可能＼とされているほか、「ヘッド ラインタイプ／頭のラインに沿って／頭皮をかき上げてキュッ」という説明文、本 件画像１−１と同様の画像に人物の頭部に使用方向を示す矢印が三本描かれている 画像、本件イラスト１及び本件説明文１が掲載されているほか、次の画像（以下 「本件画像１−２」という。）が掲載されている。
(ｴ) 需要者が注意を惹かれる部分
上記各事情に照らせば、需要者は、原告製品１の使用に当たり、頭部マッサージ の効果に直截的に影響を与える部分である枝部の本数、頭皮に直接当たる部分であ る枝部の先端の形状、柄から涙滴状部に力を伝える部分である枝部の形状に主に注 目すると考えられる。他方、各涙滴状部間の距離については、さほど注意を惹かれ ないと思われる。 また、性質上頭部マッサージを現に実施している間に原告製品１を直接視認する ことは困難と思われるものの、事前ないし事後の時点では、これを正面側ないし正 面側に向かって前後左右いずれかのやや斜め方向から視認することが多いものと考 えられる。他方、原告製品１の購入に当たっては、需要者は、これを正面側ないし 正面側に向かって前後左右いずれかのやや斜め方向から視認することが多く、左右 各側面側、平面側及び背面側から視認する機会は乏しいと考えられる。
イ 本件公知意匠１について
(ｱ) 証拠（乙２、３）によれば、本件公知意匠１は、いずれも本件出願日１ （平成２０年３月６日）前に公知となった意匠と認められる。
(ｲ) 乙２意匠
証拠（甲１７、乙２、１５、２４）及び弁論の全趣旨によれば、乙２意匠は、次 のとおりのものと認められる。 乙２意匠は、いわゆる「孫の手」であり、背中を掻いたり、身体を叩いたりする 目的で使用される物品に係る意匠である。この種の商品は、頭部を掻いたり叩いた りする方法で頭部に刺激を与える目的で使用される場合もある。そのため、乙２意 匠は、本件意匠１の属する分野と同一の分野に属しないものとはいえない。 もっとも、乙２意匠は、正面視において、柄の先端に接続された板状の部材が、 接続部側と先端側との間の中央付近で湾曲し、湾曲した先の先端側部分が平行な５ 本の枝部に枝分かれしているものである。乙２意匠における「基端」を柄の先端と の接続部と捉えるならば、枝部は、熊手状に湾曲させて形成されてはいるものの、 基端からは分岐しておらず、また、各枝部は丸棒状ではなく板状に形成されている。 他方、板状の部材の接続部側と先端側との間の中央付近の湾曲部付近を「基端」と 捉えるならば、乙２意匠の枝部は、基端から５本に分岐し、熊手状に湾曲させて形 成されたものとはいえるものの、各枝部が丸棒状ではなく板状に形成されているこ とは、同様である。 さらに、「基端」をいずれと捉えるかにかかわらず、各枝部の先端部は、丸みの ある形状とされてはいるものの厚みに変化はなく、涙滴状部に相当するものはない。 各枝部間の距離も、各枝部の先端部の幅に比してかなり狭い。
(ｳ) 乙３意匠
証拠（乙３）及び弁論の全趣旨によれば、乙３意匠は次のとおりのものであると 認められる。 乙３意匠は、人やペット等の背中や腹部を掻いたり、マッサージするためなどに 使用される物品に係る意匠である。これも、乙２意匠と同様に、本件意匠１の属す る分野と同一の分野に属しないものとはいえない。 乙３意匠は、人の手をそのまま模した形状であり、その指部をもって「基端から ５本に分岐した丸棒状の枝部」と捉えることは、一応可能である。もっとも、乙３＼n文献を見る限り、指部（枝部）は、基端から先端まで熊手状に湾曲しているとはい えず、また、その先端に涙滴状部が形成されていない。さらに、乙３意匠が本件意 匠１の具体的構成要件 C1-3〜E1-3 に相当する構成を有するとも認められない。＼n
(ｴ) 以上のとおり、本件公知意匠１のうち、乙２意匠は、５本に分岐した枝部が 形成されている点及び枝部が熊手状に湾曲させて形成されている点で、また、乙３ 意匠は、「基端から５本に分岐した丸棒状の枝部」と捉えることが可能な部分があ＼nる点で、それぞれ本件意匠１と共通する部分があるといえるにとどまる。もっとも、 その共通するといえる部分の具体的形状は、本件意匠１とは大きく異なる。 そうである以上、本件公知意匠１は、本件意匠１の基本的構成態様及び具体的構＼ 成態様いずれとの関係でも、本件意匠１に先行する公知意匠ということはできない。 その他本件意匠１の要部を判断するにあたり参考とすべき公知意匠は、証拠上見当 たらない。
ウ 本件後願意匠
登録意匠の要部認定に当たっては、先行する公知意匠を考慮すべきではあっても、 登録意匠の出願に後れる後願意匠を考慮することは、原則として相当でない。また、 この点を措くとしても、証拠（乙４）によれば、乙４意匠は、涙滴状部に金属球を 有する点で本件意匠１の形状と明確に異なること、証拠（乙５）によれば、乙５意 匠は、基端から５本に分岐した丸棒状の枝部が全体として人の手指の指部を想起さ せる形状となっており、その先端に涙滴状部がない点で本件意匠１の形状と明確に 異なることなどから、本件後願意匠は、翻って本件意匠１の要部を判断するものと して参考となり得るものではない。
エ 小括
以上の事情を総合的に考慮すれば、本件意匠１の要部は、基本的構成態様 A1-3 及び B1-3 並びに具体的構成態様 D1-3 であると見るのが相当である。
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イ 差異点について
(ｱ) 差異点 A について
差異点 A は、平面視における枝部の湾曲の程度と、これによる左右各側面視にお ける涙滴状部の配置に係るものである。需要者が原告製品１及び被告製品１を平面 側及び左右の側面側から視認する機会が乏しいこと等を踏まえれば、差異点 A は、 本件意匠１と被告意匠１とで異なる印象を需要者に与えるほどの差異とはいえない。
(ｲ) 差異点 B 及び C について
差異点 B は、正面視における一番外側の枝部の湾曲の形状に係るもの、差異点 C は、等間隔に配置された涙滴状部間の距離に係るものである。 これらの差異点は、いずれも、原告製品１及び被告製品１を正面側から視認する ことにより認識し得るものであり、需要者はこれを目にする機会が多いといえる。 もっとも、上記各差異点は、中央の枝部がほぼ直線状に伸び、外側にいくにつれて 枝部の湾曲の程度が大きくなるという共通点 B や、枝部の先端の涙滴状部が等間隔 に配置されているという共通点 C がある中で、一番外側の枝部の先端近くの形状や、 涙滴状部間の距離がいささか異なるというにとどまり、顕著に特徴的なものとまで はいえず、本件意匠１と被告意匠１とで異なる印象を需要者に与えるほどの差異で はない。
ウ 小括
以上の事情を総合的に考慮すると、本件意匠１と被告意匠１は、その骨格的な構＼n成態様において共通し、両意匠の差異点は、それ自体も、また、これらを組み合わ せたとしても、そのもたらす印象をもって共通点により需要者に生じる美感の共通 性を凌駕するほどのものということはできない。
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) 法３９条２項による損害額の推定覆滅に係る部分については、同項に基づく 推定が覆滅されるとはいえ、無許諾で実施されたことに違いはない以上、当該部分 に係る損害評価が尽くされたとはいえない。したがって、当該部分については、同 条３項が重畳的に適用されると解するのが相当である。この点に関する被告の主張 は採用できない。
・・・
ｂ 検討
被告製品１と原告製品１は、共に頭部マッサージ具である。原告製品１は枝部の 先端に形成された涙滴状部を頭部の形状に沿って押し当て、押しながらかき上げる といった使用方法が想定されている（乙１）のに対し、被告製品１は、枝部の先端 に形成された涙滴状部を頭皮に押し当て、微細な振動を与えるといった使用方法が 想定されている（甲３、４、乙２９）。このように、両製品は、具体的な使用方法 は異にするものの、枝部の先端に形成された涙滴状部を頭皮等のマッサージ対象部 位に押し当ててマッサージを行うものである点で、その基本的な用途を同じくす る。両製品の販売価格には２倍以上の差があるものの、具体的な価格差は６１０円 （税抜）であり、「プチプラ」のもともとの意義はともかく、市場において「プチ プラ」と呼ばれる廉価な生活雑貨品のカテゴリーにいずれも分類されることがある 以上、両製品は、その価格差を踏まえても、市場において競合するものといえる。 また、被告は、被告各製品を被告店舗等のみで販売しているものの、被告店舗の 出店先の商業施設に原告の製品を取り扱う店舗も出店している例が多数ある。こう した商業施設では、需要者は、商業施設内の各店舗を巡って目的に適う同種製品を 比較検討して購入することが可能であり、実際上も、このような行動はしばしば見＼n受けられる。さらに、被告製品１が販売されている EC サイトは被告サイトのみで あるとしても、被告店舗等で被告製品１に触れた需要者が、他の EC サイトで頭部 マッサージ具を検索することは容易であり、これもしばしば見受けられる行動とい えるのであって、その結果、複数の EC サイトにおいて販売されている原告製品１ が検索結果として表示されることも容易に推察される。＼nこのような事情を踏まえれば、業務態様ないし販売チャンネルのあり方における 原告と被告との違いや被告製品１と原告製品１との価格差は、損害額の推定を覆滅 すべき事情とはいえないか、いえるとしてもその程度は限られる。 これに対し、被告は、被告店舗での取扱商品の多様さや、商品ラインナップにお ける被告製品１の位置付けなどから、需要者は、被告店舗を訪れて被告製品１に触 れた際に始めて被告製品１の存在を知り、そのまま衝動的に購入する場合が多く、 被告製品１が存在しなければそもそも頭部マッサージ具の需要が発生しないか、需 要者が当初より被告製品１を購入する意思をもって被告サイトで被告製品１を購入 しているため、被告製品１が販売されなくともその分の需要が原告製品１に吸収さ れるとはいえないなどと主張する。しかし、そのような需要者の購買行動等があり 得るとしても、被告製品１の需要者の全てないし多くがそのように行動すると考え るべき根拠はない。被告製品１が廉価なことを踏まえても、価格のみならずその機 能やデザイン等を含む総合的な評価に基づいて、同種製品と比較検討の上で購入に＼n至る需要者も一定数存在すると考えるのが、むしろ経験則に合致する。 その他被告が縷々指摘する事情を考慮しても、この点に関する被告の主張は採用 できない。
(ｳ) 競合品の存在
本件意匠１及び被告意匠１の各構成態様並びに原告製品１及び被告製品１の具体＼n的な使用態様等を踏まえると、乙２８の各ウェブサイト掲載商品に係る別紙「被告 主張の競合品一覧（本件意匠１）」のうち、少なくとも1)、2)、4)〜6)、9)、10)、 15)、20)、21)は、原告製品１及び被告製品１の競合品と認められる。 そうすると、被告製品１が市場に存在しない場合、被告製品１に係る需要の全て が原告製品１に吸収されるとは限らないから、これらの競合品の存在は、被告が得 た利益と原告が受けた損害との間との相当因果関係を阻害するものとして、損害額 の推定を一定程度覆滅させる事情として考慮すべきである。
(ｴ) 被告の営業努力等
証拠（甲４１、乙４５〜４９）及び弁論の全趣旨によれば、被告は、約６年の間 に全国的に被告店舗を多数展開し（令和３年５月時点で６２店舗）、複数のウェブ サイトで人気の生活雑貨店として取り上げられていることが認められることなどを 踏まえると、被告ブランドは一定程度需要者に認知されているとうかがわれる。 もっとも、被告自身、被告製品１につき被告の主力商品として販売されていたも のではないと主張していることに加え、被告製品１に特化した宣伝広告等がされた ことを認めるに足りる証拠もないこと、廉価な生活雑貨品という被告製品１の性格 等を踏まえると、被告製品１を購入する需要者にとって、被告ブランドの取扱商品 であることが主な購入の理由ないし動機となっているとは考え難い。 その他被告の格別な営業努力が被告製品１の売上増加に貢献していると見るべき 具体的な事情はない。 したがって、被告の営業努力等は、損害額の推定を覆滅すべき事情とはいえない か、いえるとしてもその程度は限られる。
(ｵ) 侵害品の性能＼n
前記（(ｲ)ｂ）のとおり、被告製品１は、枝部の先端に形成された涙滴状部を頭 皮に押し当て、微細な振動を与えることにより頭皮をマッサージする効果を奏する 商品であり、涙滴状部を頭部の形状に沿って押し当て、押しながらかき上げるとい った使用方法が想定されている原告製品１とは、その具体的な使用方法において異 なる。この使用方法の相違は、実用品である頭部マッサージ具の機能に関わるもの＼nである。実用品である以上、商品の機能性は、デザインと同等かそれ以上に需要者＼nの商品選択において重要な要因として位置付けられる。このことは、被告が商品デ ザインを重視した商品開発を行い、需要者に対してこれを訴求していることがうか がわれること（甲８１〜８３）などを考慮しても異ならない。 したがって、原告製品１と被告製品１の具体的な使用方法の相違すなわち機能面＼nの相違は、損害額の推定を相当程度覆滅すべき事情といえる。
(ｶ) 覆滅の程度
以上の事情を総合的に考慮すると、本件では、被告製品１に係る原告の損害額の 推定につき、４割の限度で覆滅されるとするのが相当である。これに反する原告及 び被告の各主張はいずれも採用できない。 そうすると、被告の本件意匠権１侵害による原告の損害額は、●（省略）●円 （＝●（省略）●*(1-0.4)）となる。
オ 法３９条２項及び３項の重畳適用、実施料率
(ｱ) 法３９条２項による損害額の推定覆滅に係る部分については、同項に基づく 推定が覆滅されるとはいえ、無許諾で実施されたことに違いはない以上、当該部分 に係る損害評価が尽くされたとはいえない。したがって、当該部分については、同 条３項が重畳的に適用されると解するのが相当である。この点に関する被告の主張 は採用できない。
(ｲ) 実施に対し受けるべき金銭の額
「意匠の実施に対し受けるべき金銭の額」（法３９条３項）すなわち意匠の実施 に対し受けるべき料率は、当該意匠の実際の実施許諾契約における実施料率や、そ れが明らかでない場合には業界における実施料の相場等も考慮に入れつつ、当該意 匠自体の価値、当該意匠を当該製品に用いた場合の売上及び利益への貢献や侵害の 態様、意匠権者と侵害者との競業関係や意匠権者の営業方針等訴訟に現れた諸事情 を総合的に考慮して、合理的な料率を定めるべきである。また、その際、必ずしも 当該意匠権についての実施許諾契約における実施料率に基づかなければならない必 然性はなく、意匠権侵害をした者に対して事後的に定められるべき、実施に対し受 けるべき料率は、むしろ、通常の実施料率に比べて自ずと高額になるであろうこと を考慮すべきである。 また、不当利得返還請求に関し、当該「受けるべき金銭の額に相当する額」は、 本来、意匠権者がその登録意匠の実施に当たり意匠権者に対して支払うべきであっ た実施料相当額であるから、侵害者がこれを支払うことなく登録意匠を実施した場 合は、その実施により、侵害者は同額の利得を得、意匠権者は同額の損失を受けた ものと評価することができる。したがって、法３９条３項の「受けるべき金銭の額 に相当する額」が不当利得における受益者の利得の額に相当し、かつ、権利者の損 失の額に相当すると認めるのが相当である。
(ｳ) まず、本件意匠権１に係る実施許諾契約が締結されたことを認めるに足りる 証拠はなく、その他原告が本件意匠権１に係る実施許諾契約を締結する場合に定め る実施料率をうかがわせる事情はない。 また、「実施料率〔第５版〕技術契約のためのデータブック」（甲５９）によれ ば、「プラスチック製品」の技術分野（その対象には、「プラスチック板・棒・管 ・継手・異形押出製品製造技術、・・・その他のプラスチック製品製造技術」であり、 「その他のプラスチック製品」とは「プラスチック製台所用品・浴室用品等」であ るが、「プラスチック製の家具（29）・ブラシ（31）・履物（27）等」は含まれ ない。）における外国技術導入契約の実施料（許諾製品の出来高にリンクした料率 表示であったもの）につき、平成４年度〜平成１０年度の外国技術導入契約（イニ＼nシャルロイヤリティがないもの。６３件）の場合、平均値は３．９％、中央値は３ ％であった（なお、甲５９には、このほかに技術分野を「ゴム製品」とする項も存 するが、その対象は、タイヤ・チューブ製造技術、ゴム製・プラスチック製履物・ 同付属品製造技術等であり、被告製品１の分野と類似するものがないから、これを 参考とするのは相当でない。）。また、「ロイヤルティ料率データハンドブック〜 特許権・商標権・プログラム著作権・技術ノウハウ〜」（甲６０）によれば、「個 人用品または家庭用品」の技術分類における実施料率（１３件）は、平均が３．５ ％、標準偏差１．６％、最大値７．５％、最小値０．５％であり、「健康；人命救 助；娯楽」の技術分類（５４件）では、平均５．３％、標準偏差３．２％、最大値 １４．５％、最小値０．５％である。
さらに、前記（エ(ｲ)ｂ、エ(ｵ)）のとおり、被告製品１の需要者は、製品の機能＼nを中心に、デザイン及び価格性を総合的に考慮した上で商品選択を行うものと見ら れることから、本件意匠１ないしこれに類似する被告意匠１を用いた場合の売上及 び利益への貢献の程度の評価にあたっても、これを踏まえる必要がある。 加えて、原告製品１と被告製品１はいずれも頭部マッサージ具であることに加 え、原告と被告は、取扱い商品や販売店舗の出店先が相当程度に重複していること から、高い程度で競合関係にあるといえる。このため、仮に原告が被告に対し本件 意匠権１に係る実施許諾契約を締結するならば、その実施料は高めに設定されるの が通常であると考えられる。しかも、証拠（甲６４〜６９）及び弁論の全趣旨によ れば、原告は、自己の保有する登録意匠に係る侵害品の防止に積極的に努めている ことがうかがわれる。
以上の事情に加え、意匠権侵害に基づく損害賠償請求の場面での仮想実施料率の 考察であることを総合的に考慮すると、本件意匠権１を侵害した者に対して事後的 に定められるべき、実施に対し受けるべき料率は５％を下らないというべきであ る。これに反する原告及び被告の主張はいずれも採用できない。 そうすると、法３９条３項により認められる損害賠償請求の額は、●（省略）● 円（≒●（省略）●*0.4*0.05）となる。
2022.03.30
令和2(ワ)19931等 特許権侵害差止請求事件 特許権 民事訴訟 令和4年2月16日 東京地方裁判所
医薬用途発明の特許権侵害訴訟です。東京地裁（29部）は、本件発明1，2については実施可能要件・サポート要件違反の無効理由ありと判断しました。また、本件発明3，4について、均等侵害も否定しました。本件発明1，2は特許庁で訂正要件を満たさないと判断されており、審決取消訴訟に係属しています。本件発明3，4は特許庁で訂正が認められています。
いわゆる医薬用途発明においては，一般に，当業者にとって，物質名， 化学構造等が示されることのみによっては，当該用途の有用性及びそのた＼nめの当該医薬の有効量を予測することは困難であり，当該発明に係る医薬＼nを当該用途に使用することができないから，そのような発明において実施 可能要件を満たすためには，明細書の発明の詳細な説明に，薬理データの＼n記載又はこれと同視し得る程度の記載をすることなどにより，当該用途の 有用性及びそのための当該医薬の有効量を裏付ける記載を要するものと解 するのが相当である。 本件発明１及び２の特許請求の範囲においては，本件化合物が「痛みの 処置における」（構成要件１Ｂ）「鎮痛剤」（構＼成要件１Ｃ）及び「鎮痛 剤」（構成要件２Ｃ）として作用することが記載されているところ，いず＼nれも本件化合物の鎮痛効果が認められる痛みは特定されていない。しかし， 本件明細書には，本件化合物について，「痛みの処置とくに慢性の疼痛性 障害の処置における使用方法である。このような障害にはそれらに限定さ れるものではないが炎症性疼痛，術後疼痛，転移癌に伴う骨関節炎の痛み， 三叉神経痛，急性疱疹性および治療後神経痛，糖尿病性神経障害，カウザ ルギー，上腕神経叢捻除，後頭部神経痛，反射交感神経ジストロフィー， 線維筋痛症，痛風，幻想肢痛，火傷痛ならびに他の形態の神経痛，神経障 害および特発性疼痛症候群が包含される。」（前記１(1)イ）と記載されて いることに照らすと，本件発明１及び２は，本件化合物が少なくとも上記 各痛みに対して鎮痛効果を有することを内容とするものと解される。 したがって，本件発明１及び２について実施可能要件を満たすというた＼nめには，本件明細書の発明の詳細な説明に，薬理データの記載又はこれと 同視し得る程度の記載をすることなどにより，上記各痛みに対して鎮痛効 果があること及びそのための当該医薬の有効量を裏付ける記載が必要であ るというべきである。
・・・
前記(ｱ)の各文献の記載によれば，本件出願当時，術後疼痛試験は，ラ ットの皮膚，筋膜及び足蹠の足底側面の筋肉を切開することにより，痛 覚過敏を引き起こし，これに対する薬剤の効果を確かめる試験であるこ とが，技術常識であったと認められる。 そして，本件明細書には，「Ｓ−（＋）−３−イソブチルギャバ」＼n（弁論の全趣旨によれば，構成要件３Ａを充足する本件化合物の一種で＼nあると認められる。）が術後疼痛試験において有効であったことが記載 されており，さらに，「ラット足蹠筋肉の切開は熱痛覚過敏および接触 異痛を生じた。いずれの侵害受容反応も手術後１時間以内にピークに達 し，３日間維持された。実験期間中，動物はすべて良好な健康状態を維 持した。」（前記１(1)キ(ｷ)），「ここに掲げた結果はラット足蹠筋肉 の切開は少なくとも３時間続く熱痛覚過敏および接触異痛を誘発するこ とを示している。本試験の主要な所見は，ギャバペンチンおよびＳ− （＋）−３−イソブチルギャバがいずれの侵害受容反応の遮断に対して＼nも等しく有効なことである。」（同(ｺ)）との記載がある。 以上によれば，本件出願当時，本件明細書の術後疼痛試験の結果に接 した当業者は，本件化合物について，侵害受容性疼痛としての熱痛覚過 敏及び接触異痛に対して有効であると理解し，その他の痛みに対して有 効であると理解することはなかったというべきである。
・・・
ア 被告医薬品が本件発明３の構成と均等なものであるかについて＼n
(ｱ) 原告は，本件発明３は，慢性疼痛に対する画期的処方薬として，抗て んかん作用を有するＧＡＢＡ類縁体を痛みの処置に用いることを見いだ したものであり，その本質的部分は本件化合物を慢性疼痛の処置に用い る点にあるから，対象となる痛みが侵害受容性疼痛か，神経障害性疼痛 や線維筋痛症かは本質的部分ではなく，効能・効果を神経障害性疼痛や＼n線維筋痛症に伴う疼痛とし，慢性疼痛の処置に用いる鎮痛剤である被告 医薬品は，均等侵害の第１要件を満たすと主張する。
しかし，前記１(1)アのとおり，本件特許に係る発明は，てんかん，ハ ンチントン舞踏病等の中枢性神経系疾患に対する抗発作療法等に有用な 薬物である本件化合物が，痛みの治療における鎮痛作用及び抗痛覚過敏 作用を有し，反復使用により耐性を生じず，モルヒネと交叉耐性がない ことに着目した医薬用途発明であるところ，前記２(1)イのとおり，本件 出願当時，痛みには種々のものがあり，その原因や機序も様々であるこ とが技術常識であった。
そうすると，いかなる痛みに対して鎮痛効果を有するかは，本件発明 ３において本質的部分というべきであり，その鎮痛効果の対象を異にす る被告医薬品は，本件発明３の本質的部分を備えているものと認めるこ とはできない。したがって，本件発明３に係る特許請求の範囲に記載さ れた構成中の被告医薬品と異なる部分が本件発明３の本質的部分でない＼nということはできないから，被告医薬品は均等の第１要件を満たさない。
(ｲ) また，前記(1)アによれば，原告は，本件訂正前発明３においては鎮痛 の対象となる痛みを限定していなかったところ，本件訂正により「炎症 を原因とする痛み」及び「手術を原因とする痛み」に限定していること からすると，本件発明３との関係においては，被告医薬品の効能・効果＼nである神経障害性疼痛及び線維筋痛症に伴う疼痛を意図的に除外したと 認めるのが相当である。 したがって，被告医薬品は均等の第５要件も満たさない。
(ｳ) 以上によれば，被告医薬品は，本件発明３の特許請求の範囲に記載さ れた構成と均等なものとは認められない。＼n
イ 被告医薬品が本件発明４の構成と均等なものであるかについて＼n
前記アと同様に，いかなる痛みに対して鎮痛効果を有するかは，本件発 明４の本質的部分というべきであり，被告医薬品は均等の第１要件を満た さず，また，本件発明４との関係においては，被告医薬品の効能・効果で＼nある神経障害性疼痛及び線維筋痛症に伴う疼痛が意図的に除外されている から，均等の第５要件も満たさない。 したがって，被告医薬品は，本件発明４の特許請求の範囲に記載された 構成と均等なものとは認められない。＼n
いわゆる医薬用途発明においては，一般に，当業者にとって，物質名， 化学構造等が示されることのみによっては，当該用途の有用性及びそのた＼nめの当該医薬の有効量を予測することは困難であり，当該発明に係る医薬＼nを当該用途に使用することができないから，そのような発明において実施 可能要件を満たすためには，明細書の発明の詳細な説明に，薬理データの＼n記載又はこれと同視し得る程度の記載をすることなどにより，当該用途の 有用性及びそのための当該医薬の有効量を裏付ける記載を要するものと解 するのが相当である。 本件発明１及び２の特許請求の範囲においては，本件化合物が「痛みの 処置における」（構成要件１Ｂ）「鎮痛剤」（構＼成要件１Ｃ）及び「鎮痛 剤」（構成要件２Ｃ）として作用することが記載されているところ，いず＼nれも本件化合物の鎮痛効果が認められる痛みは特定されていない。しかし， 本件明細書には，本件化合物について，「痛みの処置とくに慢性の疼痛性 障害の処置における使用方法である。このような障害にはそれらに限定さ れるものではないが炎症性疼痛，術後疼痛，転移癌に伴う骨関節炎の痛み， 三叉神経痛，急性疱疹性および治療後神経痛，糖尿病性神経障害，カウザ ルギー，上腕神経叢捻除，後頭部神経痛，反射交感神経ジストロフィー， 線維筋痛症，痛風，幻想肢痛，火傷痛ならびに他の形態の神経痛，神経障 害および特発性疼痛症候群が包含される。」（前記１(1)イ）と記載されて いることに照らすと，本件発明１及び２は，本件化合物が少なくとも上記 各痛みに対して鎮痛効果を有することを内容とするものと解される。 したがって，本件発明１及び２について実施可能要件を満たすというた＼nめには，本件明細書の発明の詳細な説明に，薬理データの記載又はこれと 同視し得る程度の記載をすることなどにより，上記各痛みに対して鎮痛効 果があること及びそのための当該医薬の有効量を裏付ける記載が必要であ るというべきである。
・・・
前記(ｱ)の各文献の記載によれば，本件出願当時，術後疼痛試験は，ラ ットの皮膚，筋膜及び足蹠の足底側面の筋肉を切開することにより，痛 覚過敏を引き起こし，これに対する薬剤の効果を確かめる試験であるこ とが，技術常識であったと認められる。 そして，本件明細書には，「Ｓ−（＋）−３−イソブチルギャバ」＼n（弁論の全趣旨によれば，構成要件３Ａを充足する本件化合物の一種で＼nあると認められる。）が術後疼痛試験において有効であったことが記載 されており，さらに，「ラット足蹠筋肉の切開は熱痛覚過敏および接触 異痛を生じた。いずれの侵害受容反応も手術後１時間以内にピークに達 し，３日間維持された。実験期間中，動物はすべて良好な健康状態を維 持した。」（前記１(1)キ(ｷ)），「ここに掲げた結果はラット足蹠筋肉 の切開は少なくとも３時間続く熱痛覚過敏および接触異痛を誘発するこ とを示している。本試験の主要な所見は，ギャバペンチンおよびＳ− （＋）−３−イソブチルギャバがいずれの侵害受容反応の遮断に対して＼nも等しく有効なことである。」（同(ｺ)）との記載がある。 以上によれば，本件出願当時，本件明細書の術後疼痛試験の結果に接 した当業者は，本件化合物について，侵害受容性疼痛としての熱痛覚過 敏及び接触異痛に対して有効であると理解し，その他の痛みに対して有 効であると理解することはなかったというべきである。
・・・
ア 被告医薬品が本件発明３の構成と均等なものであるかについて＼n
(ｱ) 原告は，本件発明３は，慢性疼痛に対する画期的処方薬として，抗て んかん作用を有するＧＡＢＡ類縁体を痛みの処置に用いることを見いだ したものであり，その本質的部分は本件化合物を慢性疼痛の処置に用い る点にあるから，対象となる痛みが侵害受容性疼痛か，神経障害性疼痛 や線維筋痛症かは本質的部分ではなく，効能・効果を神経障害性疼痛や＼n線維筋痛症に伴う疼痛とし，慢性疼痛の処置に用いる鎮痛剤である被告 医薬品は，均等侵害の第１要件を満たすと主張する。
しかし，前記１(1)アのとおり，本件特許に係る発明は，てんかん，ハ ンチントン舞踏病等の中枢性神経系疾患に対する抗発作療法等に有用な 薬物である本件化合物が，痛みの治療における鎮痛作用及び抗痛覚過敏 作用を有し，反復使用により耐性を生じず，モルヒネと交叉耐性がない ことに着目した医薬用途発明であるところ，前記２(1)イのとおり，本件 出願当時，痛みには種々のものがあり，その原因や機序も様々であるこ とが技術常識であった。
そうすると，いかなる痛みに対して鎮痛効果を有するかは，本件発明 ３において本質的部分というべきであり，その鎮痛効果の対象を異にす る被告医薬品は，本件発明３の本質的部分を備えているものと認めるこ とはできない。したがって，本件発明３に係る特許請求の範囲に記載さ れた構成中の被告医薬品と異なる部分が本件発明３の本質的部分でない＼nということはできないから，被告医薬品は均等の第１要件を満たさない。
(ｲ) また，前記(1)アによれば，原告は，本件訂正前発明３においては鎮痛 の対象となる痛みを限定していなかったところ，本件訂正により「炎症 を原因とする痛み」及び「手術を原因とする痛み」に限定していること からすると，本件発明３との関係においては，被告医薬品の効能・効果＼nである神経障害性疼痛及び線維筋痛症に伴う疼痛を意図的に除外したと 認めるのが相当である。 したがって，被告医薬品は均等の第５要件も満たさない。
(ｳ) 以上によれば，被告医薬品は，本件発明３の特許請求の範囲に記載さ れた構成と均等なものとは認められない。＼n
イ 被告医薬品が本件発明４の構成と均等なものであるかについて＼n
前記アと同様に，いかなる痛みに対して鎮痛効果を有するかは，本件発 明４の本質的部分というべきであり，被告医薬品は均等の第１要件を満た さず，また，本件発明４との関係においては，被告医薬品の効能・効果で＼nある神経障害性疼痛及び線維筋痛症に伴う疼痛が意図的に除外されている から，均等の第５要件も満たさない。 したがって，被告医薬品は，本件発明４の特許請求の範囲に記載された 構成と均等なものとは認められない。＼n
◆判決本文
関連事件です。本件特許は同じですが、被告が異なります。なお、原告代理人はなぜか異なります。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 実施可能要件
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>> 技術的範囲
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>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2022.03.29
令和3(ネ)10083 著作権侵害差止等請求控訴事件 著作権 民事訴訟 令和4年3月23日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
コンピュータソフトの画面について、著作物性、不競法2条1項1号の商品等表示に該当するかが争われました。知財高裁2部は、1審の判断を維持しました。
ア 控訴人は，控訴人表示画面と被控訴人表＼示画面との一致箇所をひとまとまり として捉えて創作性を判断すべきこと，ビジネスソフトウェアのディスプレイ（表＼ 示画面をいう趣旨と解される。）における表現の創作性については丁寧な検討が必＼n要であること，控訴人表示画面について表＼現上主要な箇所は2)データ分析等画面（単 品詳細情報画面，日別画面，他店舗在庫表示画面，定期改正入力画面，リクエスト＼n管理画面）であり，そこには表現上の工夫が多数散りばめられていることなどを主＼n張する。
しかし，被控訴人製品の各表示画面から控訴人製品の各表＼示画面の本質的な特徴 を感得することはできず，被控訴人表示画面に接する者が全体として控訴人表＼示画 面の表現上の本質的な特徴を直接感得することができるとは認められないことは，＼n訂正して引用した原判決の第４の１で認定判断したとおりである。 控訴人表示画面と被控訴人表＼示画面の対比に係る判断は，同１(3)のとおりであ って，控訴人表示画面と被控訴人表＼示画面の共通する部分をひとまとまりにして検 討することによって，上記判断が左右されるものではない。ビジネスソフトウェア＼nのディスプレイ（表示画面）における表＼現の創作性について丁寧な検討が必要であ るという一般論の主張も，上記判断に影響しない。控訴人が2)データ分析等画面に 多数散りばめられていると主張する表現上の工夫のうち，発注操作を行う欄の配色＼nについては，創作者の思想又は感情が創作的に表現されているといえる程度の特徴＼nを有するものとは認められず，同欄の位置や詳細情報を画面の下方に配置すること は，書店業務を効率的に行うという観点から通常想定される範囲内のものである。 控訴人の主張する2)データ分析等画面における素材の選択及び配列における選択の 幅についても，訂正して引用した原判決の第４の１(4)で判断したとおりである。
イ 控訴人は，控訴人製品の表示画面と被控訴人製品の表＼示画面に共通性が多数 認められること，操作ガイダンスの文字列に一致が何か所もあることなどを主張す るが，それらの主張は，訂正して引用した原判決の第４の１の認定判断を左右する ものではない。
(2) 争点４（不正競争防止法違反の有無）に関する控訴人の補充主張について
ア 控訴人は，控訴人表示画面の特別顕著性に関し，需要者を書店ユーザーに限＼n定すべきこと，控訴人製品がその表示画面に顕著な特徴を有することを主張するが，＼n控訴人表示画面の特徴に関しては訂正して引用した原判決の第４の１(3)及び(4)で 認定判断したとおりであり，控訴人表示画面に特別顕著性が認められないことは，＼n同３で判断したとおりである。控訴人の主張するように控訴人製品の需要者を書店 に限定したとしても，上記の認定判断は左右されない。
イ 控訴人は，周知性についても主張するところ，控訴人製品のシェアについて 控訴人が当審で追加提出した証拠（甲８３の１・２，甲８４）を含む本件全証拠を もってしても，控訴人の主張するシェアを認めるに足りない。なお，仮に，控訴人 製品が相応のシェアを占めているとしても，そのことから直ちに，控訴人表示画面＼nの周知性が認められるものともいえない。 また，控訴人は，控訴人製品の宣伝・広報活動について主張するが，当該活動に ついて控訴人が追加提出した証拠（甲８５〜９１）を含む本件全証拠をもってして も，当該活動は一定の期間及び範囲に限定して認められるにすぎず，また，その内 容をみても，当該活動において控訴人表示画面が媒体に表＼示されていたものではな いから，控訴人表示画面の周知性を裏付けるものとはいえない。＼n控訴人のその他の主張も，訂正して引用した原判決の第４の３(2)における控訴 人表示画面の周知性が認められない旨の判断を左右するものではない。＼n
ア 控訴人は，控訴人表示画面と被控訴人表＼示画面との一致箇所をひとまとまり として捉えて創作性を判断すべきこと，ビジネスソフトウェアのディスプレイ（表＼ 示画面をいう趣旨と解される。）における表現の創作性については丁寧な検討が必＼n要であること，控訴人表示画面について表＼現上主要な箇所は2)データ分析等画面（単 品詳細情報画面，日別画面，他店舗在庫表示画面，定期改正入力画面，リクエスト＼n管理画面）であり，そこには表現上の工夫が多数散りばめられていることなどを主＼n張する。
しかし，被控訴人製品の各表示画面から控訴人製品の各表＼示画面の本質的な特徴 を感得することはできず，被控訴人表示画面に接する者が全体として控訴人表＼示画 面の表現上の本質的な特徴を直接感得することができるとは認められないことは，＼n訂正して引用した原判決の第４の１で認定判断したとおりである。 控訴人表示画面と被控訴人表＼示画面の対比に係る判断は，同１(3)のとおりであ って，控訴人表示画面と被控訴人表＼示画面の共通する部分をひとまとまりにして検 討することによって，上記判断が左右されるものではない。ビジネスソフトウェア＼nのディスプレイ（表示画面）における表＼現の創作性について丁寧な検討が必要であ るという一般論の主張も，上記判断に影響しない。控訴人が2)データ分析等画面に 多数散りばめられていると主張する表現上の工夫のうち，発注操作を行う欄の配色＼nについては，創作者の思想又は感情が創作的に表現されているといえる程度の特徴＼nを有するものとは認められず，同欄の位置や詳細情報を画面の下方に配置すること は，書店業務を効率的に行うという観点から通常想定される範囲内のものである。 控訴人の主張する2)データ分析等画面における素材の選択及び配列における選択の 幅についても，訂正して引用した原判決の第４の１(4)で判断したとおりである。
イ 控訴人は，控訴人製品の表示画面と被控訴人製品の表＼示画面に共通性が多数 認められること，操作ガイダンスの文字列に一致が何か所もあることなどを主張す るが，それらの主張は，訂正して引用した原判決の第４の１の認定判断を左右する ものではない。
(2) 争点４（不正競争防止法違反の有無）に関する控訴人の補充主張について
ア 控訴人は，控訴人表示画面の特別顕著性に関し，需要者を書店ユーザーに限＼n定すべきこと，控訴人製品がその表示画面に顕著な特徴を有することを主張するが，＼n控訴人表示画面の特徴に関しては訂正して引用した原判決の第４の１(3)及び(4)で 認定判断したとおりであり，控訴人表示画面に特別顕著性が認められないことは，＼n同３で判断したとおりである。控訴人の主張するように控訴人製品の需要者を書店 に限定したとしても，上記の認定判断は左右されない。
イ 控訴人は，周知性についても主張するところ，控訴人製品のシェアについて 控訴人が当審で追加提出した証拠（甲８３の１・２，甲８４）を含む本件全証拠を もってしても，控訴人の主張するシェアを認めるに足りない。なお，仮に，控訴人 製品が相応のシェアを占めているとしても，そのことから直ちに，控訴人表示画面＼nの周知性が認められるものともいえない。 また，控訴人は，控訴人製品の宣伝・広報活動について主張するが，当該活動に ついて控訴人が追加提出した証拠（甲８５〜９１）を含む本件全証拠をもってして も，当該活動は一定の期間及び範囲に限定して認められるにすぎず，また，その内 容をみても，当該活動において控訴人表示画面が媒体に表＼示されていたものではな いから，控訴人表示画面の周知性を裏付けるものとはいえない。＼n控訴人のその他の主張も，訂正して引用した原判決の第４の３(2)における控訴 人表示画面の周知性が認められない旨の判断を左右するものではない。＼n
◆判決本文
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2022.03.29
令和3(行ケ)10112 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和4年3月23日 知的財産高等裁判所
不使用であったとした審決が維持されました。争点は「ＩＣ電子点滅器」が「電子応用機械器具」に該当するか否かです。
(2) 本件指定商品は、本件商標について書換登録申請がされた日（平成１３年＼n３月１５日（甲７、８）。以下「本件申請日」という。）に施行されていた商標法＼n施行規則別表（平成１３年経済産業省令第２０２号による改正前のもの。以下「省＼n令別表」という。）第９類１５に定める「電子応用機械器具及びその部品」を意味＼nするものと解されるので、同類１５に定める「電子応用機械器具及びその部品」の 意義について検討する。
ア 本件申請日に施行されていた商標法施行令別表＼（平成１３年政令第２６５号 による改正前のもの）には、「第９類 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、 映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械 器具及び電気式又は光学式の機械器具」との定めがある。
イ 省令別表には、次の定めがある。＼n
(ア) 「第９類３ 配電用又は制御用の機械器具
開閉器 継電器 遮断機 制御器 整流器 接続器 断路器 蓄電器 抵抗器 点滅器 配線函 配電盤 ヒューズ 避雷器 変圧器 誘導電圧調整器 リアクト ル」
(イ) 「第９類１５ 電子応用機械器具及びその部品
（１） 電子応用機械器具
ガイガー計数器 高周波ミシン サイクロトロン 産業用Ｘ線機械器具 産業用 ベータートロン 磁気探鉱機 磁気探知機 磁気ディスク用シールドケース 地震 探鉱機械器具 水中聴音機械器具 超音波応用測探器 超音波応用探傷器 超音波 応用探知機 電子応用静電複写機 電子応用扉自動開閉装置 電子計算機（中央処 理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路、磁気ディスク、磁気テ ープその他の周辺機器を含む。） 電子顕微鏡 電子式卓上計算機 ワードプロセ ッサ
・・・
ウ なお、弁論の全趣旨により本件申請日の後に発行されたものと認められる類＼n似商品・役務審査基準（乙１、２）においても、「配電用又は制御用の機械器具」 として「開閉器」及び「点滅器」が掲げられているが、「電子応用機械器具及びそ の部品」としては、「開閉器」も「点滅器」も掲げられていない。
エ 上記ア及びイによると、本件指定商品（「電子応用機械器具及びその部品」） は、上記イ(イ)のとおり省令別表第９類１５に定める「電子応用機械器具及びその＼n部品」に該当するものとして掲げられた「電子計算機」、「Ｘ線管」、「ダイオー ド」、「集積回路」等の商品を含み、上記イ(ア)のとおり同類３に定める「配電用 又は制御用の機械器具」に該当するものとして掲げられた「開閉器」及び「点滅器」 を含まないと解するのが相当である。そして、証拠（甲１３〜１５）及び弁論の全 趣旨によると、ここでいう「開閉器」ないし「点滅器」とは、電気回路を開閉する 装置、すなわち、スイッチを意味するものと認められる。
(3) これを本件各商品についてみるに、証拠（甲５、９〜１２、１６の１、甲 １７〜１９、２３、２４）及び弁論の全趣旨によると、本件各商品は、いずれも照 明器具の点滅を制御したり、その色を調節したりするＩＣスイッチであると認めら れるから、本件各商品は、少なくとも省令別表第９類３に定める「制御用の機械器＼n具」としての「開閉器」ないし「点滅器」に該当するというべきである。したがっ て、本件各商品は、同類１５に定める「電子応用機械器具及びその部品」、すなわ ち、本件指定商品には該当しないといわざるを得ない。
(4) 原告は、本件各商品の部品（ＣＰＵ、ＩＣ等）はいずれも本件指定商品に 該当するから、本件各商品も本件指定商品に該当する旨主張する。しかしながら、 本件において本件指定商品に該当するか否かが問題とされるのは、完成品たる本件 各商品であり、その部品ではないから、仮に原告が主張するとおり本件各商品の全 ての部品が本件指定商品に該当するとしても、そのことは、本件各商品が本件指定 商品に該当しないとの上記判断を左右しない。 また、原告は、「配電」は変電所から需要端までの屋外の電力輸送を意味し、家 庭内等において使用する照明器具の内部に配設される本件商品１は「配電用の機械 器具」の範ちゅうに属しないとして、本件商品１が「配電用の機械器具」の範ちゅ うに属し、「電子応用機械器具及びその部品」の範ちゅうに属しないとした本件審 決の判断は誤りである旨主張する。しかしながら、上記(3)において説示したとお り、本件商品１は、少なくとも「制御用の機械器具」としての「開閉器」ないし 「点滅器」に該当するものであるから、仮に「配電」の意義が原告の主張するとお りであったとしても、そのことは、本件商品１が本件指定商品に該当しないとの上 記判断を左右しない。
(2) 本件指定商品は、本件商標について書換登録申請がされた日（平成１３年＼n３月１５日（甲７、８）。以下「本件申請日」という。）に施行されていた商標法＼n施行規則別表（平成１３年経済産業省令第２０２号による改正前のもの。以下「省＼n令別表」という。）第９類１５に定める「電子応用機械器具及びその部品」を意味＼nするものと解されるので、同類１５に定める「電子応用機械器具及びその部品」の 意義について検討する。
ア 本件申請日に施行されていた商標法施行令別表＼（平成１３年政令第２６５号 による改正前のもの）には、「第９類 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、 映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械 器具及び電気式又は光学式の機械器具」との定めがある。
イ 省令別表には、次の定めがある。＼n
(ア) 「第９類３ 配電用又は制御用の機械器具
開閉器 継電器 遮断機 制御器 整流器 接続器 断路器 蓄電器 抵抗器 点滅器 配線函 配電盤 ヒューズ 避雷器 変圧器 誘導電圧調整器 リアクト ル」
(イ) 「第９類１５ 電子応用機械器具及びその部品
（１） 電子応用機械器具
ガイガー計数器 高周波ミシン サイクロトロン 産業用Ｘ線機械器具 産業用 ベータートロン 磁気探鉱機 磁気探知機 磁気ディスク用シールドケース 地震 探鉱機械器具 水中聴音機械器具 超音波応用測探器 超音波応用探傷器 超音波 応用探知機 電子応用静電複写機 電子応用扉自動開閉装置 電子計算機（中央処 理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路、磁気ディスク、磁気テ ープその他の周辺機器を含む。） 電子顕微鏡 電子式卓上計算機 ワードプロセ ッサ
・・・
ウ なお、弁論の全趣旨により本件申請日の後に発行されたものと認められる類＼n似商品・役務審査基準（乙１、２）においても、「配電用又は制御用の機械器具」 として「開閉器」及び「点滅器」が掲げられているが、「電子応用機械器具及びそ の部品」としては、「開閉器」も「点滅器」も掲げられていない。
エ 上記ア及びイによると、本件指定商品（「電子応用機械器具及びその部品」） は、上記イ(イ)のとおり省令別表第９類１５に定める「電子応用機械器具及びその＼n部品」に該当するものとして掲げられた「電子計算機」、「Ｘ線管」、「ダイオー ド」、「集積回路」等の商品を含み、上記イ(ア)のとおり同類３に定める「配電用 又は制御用の機械器具」に該当するものとして掲げられた「開閉器」及び「点滅器」 を含まないと解するのが相当である。そして、証拠（甲１３〜１５）及び弁論の全 趣旨によると、ここでいう「開閉器」ないし「点滅器」とは、電気回路を開閉する 装置、すなわち、スイッチを意味するものと認められる。
(3) これを本件各商品についてみるに、証拠（甲５、９〜１２、１６の１、甲 １７〜１９、２３、２４）及び弁論の全趣旨によると、本件各商品は、いずれも照 明器具の点滅を制御したり、その色を調節したりするＩＣスイッチであると認めら れるから、本件各商品は、少なくとも省令別表第９類３に定める「制御用の機械器＼n具」としての「開閉器」ないし「点滅器」に該当するというべきである。したがっ て、本件各商品は、同類１５に定める「電子応用機械器具及びその部品」、すなわ ち、本件指定商品には該当しないといわざるを得ない。
(4) 原告は、本件各商品の部品（ＣＰＵ、ＩＣ等）はいずれも本件指定商品に 該当するから、本件各商品も本件指定商品に該当する旨主張する。しかしながら、 本件において本件指定商品に該当するか否かが問題とされるのは、完成品たる本件 各商品であり、その部品ではないから、仮に原告が主張するとおり本件各商品の全 ての部品が本件指定商品に該当するとしても、そのことは、本件各商品が本件指定 商品に該当しないとの上記判断を左右しない。 また、原告は、「配電」は変電所から需要端までの屋外の電力輸送を意味し、家 庭内等において使用する照明器具の内部に配設される本件商品１は「配電用の機械 器具」の範ちゅうに属しないとして、本件商品１が「配電用の機械器具」の範ちゅ うに属し、「電子応用機械器具及びその部品」の範ちゅうに属しないとした本件審 決の判断は誤りである旨主張する。しかしながら、上記(3)において説示したとお り、本件商品１は、少なくとも「制御用の機械器具」としての「開閉器」ないし 「点滅器」に該当するものであるから、仮に「配電」の意義が原告の主張するとお りであったとしても、そのことは、本件商品１が本件指定商品に該当しないとの上 記判断を左右しない。
2022.03.29
令和3(行ケ)10058 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年3月23日 知的財産高等裁判所
コメント表示装置（ＣＳ関連発明）について、進歩性違反なしとした審決が維持されました。ＦＣ２（無効審判請求人）vsドワンゴ（特許権者）です。争点は引用文献の開示です。
甲５技術は、コンテンツの映像（主映像）及び主映像を補足するなどの理由で表＼n示される字幕等の映像（副映像）を表示することができるようにした復号装置に係＼nる技術である。甲５技術においては、主映像及び副映像は、表示装置の画面（甲５＼nの第１９図参照）上に設けられた各画枠の内部に表示されるところ、主映像の画枠＼nのサイズは、表示装置のアスペクト比及び主映像のアスペクト比に基づいて変換さ＼nれ、副映像の画枠のサイズも、表示装置のアスペクト比及び副映像のアスペクト比＼nに基づいて変換される。このようにしてサイズが変換された主映像及び副映像の各 画枠は、表示装置の画面上に配置されるが、その際、例えば表＼示装置のアスペクト 比が１６：９であり、主映像のアスペクト比が４：３であるなどの条件を満たす場 合、副映像の画枠の一部は、主映像の画枠と重なり合い、副映像の一部は、主映像 の画枠の内側に表示されるが、その余の部分は、主映像の画枠の外側に表＼示される という事象が生じるものである。
そして、甲５技術によると、主映像の画枠は、主映像が表示される領域であると＼n解されるから、これが本件発明１の構成１Ｅ及び１Ｆにいう「第１の表＼示欄」（動 画を表示する領域）に相当するものであることは明らかである。＼nしかしながら、甲５技術によると、副映像の画枠に表示される副映像の例として＼n挙げられているのは字幕であり、甲４技術の「データコンテンツ」と同様、主映像 の配信時に既に存在するものである（なお、甲５によると、甲５技術の副映像に当 たる字幕は、映像データであることがうかがわれる。甲５には、字幕がテキストデ ータであるとの開示又は示唆はない。）。これに対し、本件発明１のコメントは、 前記のとおり、動画に対し任意の時間にユーザが付与するものである。 また、甲５の記載（明細書１頁５行目〜２頁１１行目）によると、従来、副映像 のアスペクト比は、主映像のアスペクト比に関連付けられており、例えば、表示装＼n置のアスペクト比が１６：９であり、主映像のアスペクト比が４：３であるとき、 副映像（字幕）のアスペクト比は必ず４：３となるため、小型の電子機器において は字幕が見えづらくなってしまうという問題があったところ、甲５技術は、主映像 のアスペクト比から独立したアスペクト比で副映像を表示することにより、副映像＼nを見やすくすることを目的とするものであると認められる。これに対し、本件発明 １は、前記のとおり、動画と重なって表示されたコメントが動画に含まれるもので＼nはないこと及びこれがユーザによって書き込まれたものであることをユーザが把握 できるようにすることを目的とするものである。 以上のとおり、甲５技術の「副映像の画枠」は、本件発明１の「コメント」を表＼n示する領域ではないから、これが本件発明１の構成１Ｅ及び１Ｆにいう「第２の表＼ 示欄」に相当するということはできない。また、甲５技術において、副映像の画枠 の一部が主映像の画枠と重なり、副映像の一部が主映像の画枠の内側に表示され、＼nその余の部分が主映像の画枠の外側に表示されるという事象を生じさせるのは、副＼n映像のアスペクト比が主映像のアスペクト比と関連付けられていたことから来る副 映像の見づらさを解消するためであり、本件発明１のようにコメントが動画に含ま れるものではないこと及びこれがユーザによって書き込まれたものであることをユ ーザが把握できるようにすることを目的とするものではなく、この点からも、甲５ 技術の上記内容が本件発明１の構成１Ｅ及び１Ｆに相当するということはできない。＼nしたがって、甲５技術も、本件発明１の構成１Ｅ及び１Ｆに相当する構＼成を有する ものではない。
エ 原告の主張について
原告は、甲５技術の「字幕」はユーザが入力するものでないものの、これを端末 に表示させる局面においては本件発明１と同様に文字列データとして処理されるも＼nのであるし、本件原出願日当時にＷＥＢ２．０が技術常識であったことからしても、 甲５に接した当業者にとって、甲５技術の「字幕」を本件発明１の「コメント」に 置換することは容易であったと主張する。 しかしながら、甲５技術の「字幕」と本件発明１の「コメント」の技術的意義の 相違は、前記ウにおいて説示したとおりであるところ、仮に、甲５技術及び本件発 明１において「字幕」及び「コメント」が文字列データとして処理される場面があ るとしても（ただし、甲５に甲５技術の字幕がテキストデータであるとの開示又は 示唆がないことは、前記ウにおいて説示したとおりである。）、そのことにより上 記相違の本質が解消されるものではない。また、前記(2)エ(ア)において説示した ところに照らすと、仮に、本件原出願日当時、原告が主張するような内容のＷＥＢ ２．０という社会現象が生じていたとしても、そのことから直ちに、甲５技術にい う「字幕」（副映像）と本件発明１にいう「コメント」につき、これらが相互に置 換可能であると認めることはできない。よって、原告の上記主張は失当である。＼n
(4) 前記(2)及び(3)のとおり、甲４技術及び甲５技術は、いずれも本件発明１ の構成１Ｅ及び１Ｆに相当する構＼成を有するものではないから、甲１発明に甲４技 術及び甲５技術を適用しても、相違点１−１に係る本件発明１の構成を得ることは＼nできない。
(5) なお、原告は、相違点１−１に係る本件発明１の構成は甲１発明において＼nふきだしの大きさ並びにふきだし中のコメント（テキスト注釈）の文字長、フォン トの大きさ及び表示位置を適宜変更することにより得られるものであるから、設計＼n的事項にすぎないと主張する。 しかしながら、甲１の図１８によると、甲１発明においては、ふきだしが映像表＼n示部の枠の外側にはみ出すこととされる一方、テキスト注釈については、それが３ 行にわたる場合を含め、ふきだし中の上側、下側、左側及び右側にあえて十分な余＼n白を設けて、テキスト注釈が映像表示部の枠の外側にはみ出さないようにしている＼nと認められるから、ふきだしの大きさ並びにふきだし中のテキスト注釈の文字長及 びフォントの大きさをどのようにするかが設計的事項であるとしても、ふきだしと 映像表示部との位置関係及びテキスト注釈の表＼示位置につき、これを相違点１−１ に係る本件発明１の構成（構＼成１Ｅ及び１Ｆ）とすることについてまで設計的事項 であるということはできない。よって、原告の上記主張を採用することはできない。
(6) 小括
以上のとおりであるから、相違点１−１についての本件審決の判断に誤りはない。 そして、前記２(4)のとおり、本件発明９と甲１プログラム発明との間にも、相違 点１−１と同様の相違点が存在するといえるところ、上記説示したところに照らす と、この相違点についての本件審決の判断にも誤りはない。取消事由５は理由がな い。よって、無効理由２−１は理由がない。
甲５技術は、コンテンツの映像（主映像）及び主映像を補足するなどの理由で表＼n示される字幕等の映像（副映像）を表示することができるようにした復号装置に係＼nる技術である。甲５技術においては、主映像及び副映像は、表示装置の画面（甲５＼nの第１９図参照）上に設けられた各画枠の内部に表示されるところ、主映像の画枠＼nのサイズは、表示装置のアスペクト比及び主映像のアスペクト比に基づいて変換さ＼nれ、副映像の画枠のサイズも、表示装置のアスペクト比及び副映像のアスペクト比＼nに基づいて変換される。このようにしてサイズが変換された主映像及び副映像の各 画枠は、表示装置の画面上に配置されるが、その際、例えば表＼示装置のアスペクト 比が１６：９であり、主映像のアスペクト比が４：３であるなどの条件を満たす場 合、副映像の画枠の一部は、主映像の画枠と重なり合い、副映像の一部は、主映像 の画枠の内側に表示されるが、その余の部分は、主映像の画枠の外側に表＼示される という事象が生じるものである。
そして、甲５技術によると、主映像の画枠は、主映像が表示される領域であると＼n解されるから、これが本件発明１の構成１Ｅ及び１Ｆにいう「第１の表＼示欄」（動 画を表示する領域）に相当するものであることは明らかである。＼nしかしながら、甲５技術によると、副映像の画枠に表示される副映像の例として＼n挙げられているのは字幕であり、甲４技術の「データコンテンツ」と同様、主映像 の配信時に既に存在するものである（なお、甲５によると、甲５技術の副映像に当 たる字幕は、映像データであることがうかがわれる。甲５には、字幕がテキストデ ータであるとの開示又は示唆はない。）。これに対し、本件発明１のコメントは、 前記のとおり、動画に対し任意の時間にユーザが付与するものである。 また、甲５の記載（明細書１頁５行目〜２頁１１行目）によると、従来、副映像 のアスペクト比は、主映像のアスペクト比に関連付けられており、例えば、表示装＼n置のアスペクト比が１６：９であり、主映像のアスペクト比が４：３であるとき、 副映像（字幕）のアスペクト比は必ず４：３となるため、小型の電子機器において は字幕が見えづらくなってしまうという問題があったところ、甲５技術は、主映像 のアスペクト比から独立したアスペクト比で副映像を表示することにより、副映像＼nを見やすくすることを目的とするものであると認められる。これに対し、本件発明 １は、前記のとおり、動画と重なって表示されたコメントが動画に含まれるもので＼nはないこと及びこれがユーザによって書き込まれたものであることをユーザが把握 できるようにすることを目的とするものである。 以上のとおり、甲５技術の「副映像の画枠」は、本件発明１の「コメント」を表＼n示する領域ではないから、これが本件発明１の構成１Ｅ及び１Ｆにいう「第２の表＼ 示欄」に相当するということはできない。また、甲５技術において、副映像の画枠 の一部が主映像の画枠と重なり、副映像の一部が主映像の画枠の内側に表示され、＼nその余の部分が主映像の画枠の外側に表示されるという事象を生じさせるのは、副＼n映像のアスペクト比が主映像のアスペクト比と関連付けられていたことから来る副 映像の見づらさを解消するためであり、本件発明１のようにコメントが動画に含ま れるものではないこと及びこれがユーザによって書き込まれたものであることをユ ーザが把握できるようにすることを目的とするものではなく、この点からも、甲５ 技術の上記内容が本件発明１の構成１Ｅ及び１Ｆに相当するということはできない。＼nしたがって、甲５技術も、本件発明１の構成１Ｅ及び１Ｆに相当する構＼成を有する ものではない。
エ 原告の主張について
原告は、甲５技術の「字幕」はユーザが入力するものでないものの、これを端末 に表示させる局面においては本件発明１と同様に文字列データとして処理されるも＼nのであるし、本件原出願日当時にＷＥＢ２．０が技術常識であったことからしても、 甲５に接した当業者にとって、甲５技術の「字幕」を本件発明１の「コメント」に 置換することは容易であったと主張する。 しかしながら、甲５技術の「字幕」と本件発明１の「コメント」の技術的意義の 相違は、前記ウにおいて説示したとおりであるところ、仮に、甲５技術及び本件発 明１において「字幕」及び「コメント」が文字列データとして処理される場面があ るとしても（ただし、甲５に甲５技術の字幕がテキストデータであるとの開示又は 示唆がないことは、前記ウにおいて説示したとおりである。）、そのことにより上 記相違の本質が解消されるものではない。また、前記(2)エ(ア)において説示した ところに照らすと、仮に、本件原出願日当時、原告が主張するような内容のＷＥＢ ２．０という社会現象が生じていたとしても、そのことから直ちに、甲５技術にい う「字幕」（副映像）と本件発明１にいう「コメント」につき、これらが相互に置 換可能であると認めることはできない。よって、原告の上記主張は失当である。＼n
(4) 前記(2)及び(3)のとおり、甲４技術及び甲５技術は、いずれも本件発明１ の構成１Ｅ及び１Ｆに相当する構＼成を有するものではないから、甲１発明に甲４技 術及び甲５技術を適用しても、相違点１−１に係る本件発明１の構成を得ることは＼nできない。
(5) なお、原告は、相違点１−１に係る本件発明１の構成は甲１発明において＼nふきだしの大きさ並びにふきだし中のコメント（テキスト注釈）の文字長、フォン トの大きさ及び表示位置を適宜変更することにより得られるものであるから、設計＼n的事項にすぎないと主張する。 しかしながら、甲１の図１８によると、甲１発明においては、ふきだしが映像表＼n示部の枠の外側にはみ出すこととされる一方、テキスト注釈については、それが３ 行にわたる場合を含め、ふきだし中の上側、下側、左側及び右側にあえて十分な余＼n白を設けて、テキスト注釈が映像表示部の枠の外側にはみ出さないようにしている＼nと認められるから、ふきだしの大きさ並びにふきだし中のテキスト注釈の文字長及 びフォントの大きさをどのようにするかが設計的事項であるとしても、ふきだしと 映像表示部との位置関係及びテキスト注釈の表＼示位置につき、これを相違点１−１ に係る本件発明１の構成（構＼成１Ｅ及び１Ｆ）とすることについてまで設計的事項 であるということはできない。よって、原告の上記主張を採用することはできない。
(6) 小括
以上のとおりであるから、相違点１−１についての本件審決の判断に誤りはない。 そして、前記２(4)のとおり、本件発明９と甲１プログラム発明との間にも、相違 点１−１と同様の相違点が存在するといえるところ、上記説示したところに照らす と、この相違点についての本件審決の判断にも誤りはない。取消事由５は理由がな い。よって、無効理由２−１は理由がない。
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2022.03.17
令和2(ワ)31138等 商標権侵害差止等請求事件 商標権 民事訴訟 令和4年1月28日 東京地方裁判所
原告は、登録商標「ライスパワー」「RICE POWER」を、被告は登録商標「いいべさーホワイトライスパワー」をそれぞれ保有していました。被告は「ホワイトライスパワー」「WHITE RICE POWER」を使用しており、これらが商標権侵害・不正競争行為に該当するのかが争われました。裁判所は商標権侵害・不正競争行為であるとして、差止および17万円の損害賠償を認めました。
被告主張表示１について＼n
被告主張表示１は，「ＩＩＢＥＳＡ」，「いいべさー」，「ホワイトライ＼nスパワー」の３段の文字列からなり，「ホワイトライスパワー」の部分 は，黒字の背景に白文字の表示となっており，「いいべさー」，「いいべ＼nさー」，「ほわいとらいすぱわー」との称呼が生じる。そして，「いいべ さー」とは，東北地方の方言で「いいでしょう」という意味を持ち， 「いいでしょう」，「いいでしょう」，「白い米の力」との観念が生じるも のといえる。
このように，被告主張表示１の外観において，「ＩＩＢＥＳＡ」，「い＼nいべさー」，「ホワイトライスパワー」の部分は３段に分かれて表示され＼nており，「ホワイトライスパワー」の部分は黒字の背景に白文字の表示＼nになっており，他とは区別されている。そして，その観念については， 「いいでしょう」，「いいでしょう」，「白い米の力」というものであり， 「いいでしょう」は「白い米の力」（ホワイトライスパワーの文字部分） を修飾しており，「白い米の力」の部分が需要者の注意を引きつけるも のといえる。また，その称呼についても「いいべさー」，「いいべさー」， 「ほわいとらいすぱわー」というものであり，これを一連のものと一読 するのは冗長であり，各部分について格別に称呼が生じるといえる。 加えて，被告主張表示１の「ホワイトライスパワー」のうち「ライス＼nパワー」部分は，需要者である化粧品に関心のある一般の消費者に原告 勇心酒造の出所を示すものとして周知の表示であった（前記３(1)）。そ して，原告商品及び被告各商品は，ともに化粧品の部類に属するものと いえるところ，化粧品類の取引においては，一般に，「ホワイト」とは， その商品の色彩を表示するもの又は肌の美白効果を謳う品質や効能＼表示＼nに用いられるものとして，広く使用されているといえ，このような化粧 品類の取引の実情に鑑みれば，「ホワイト」の部分は，その商品の品質， 効能，色彩を表＼示するものと理解し得るものといえる。これらによれば， 本件においては，「ホワイトライスパワー」のうち，「ライスパワー」の 部分が周知の表示として需要者に強い印象を与え，このこととの関係に＼nおいて，「ホワイト」の部分は，その「ライスパワー」の品質，効能，＼n色彩を示すものと理解し得て，その場合には識別力を有しないか，又は 識別力の弱い部分であるというべきであり，一般の消費者は，「ライス パワー」部分に着目するといえる。
このように，被告主張表示１の外観や観念，称呼に加えて，「ライス＼nパワー」部分が需要者に周知の表示といえることや化粧品類の取引の実＼n情に照らせば，被告主張表示１において強く支配的な印象を与えるのは，＼n「ホワイトライスパワー」の文字部分のうちの「ライスパワー」部分で あるというべきである。 したがって，被告主張表示１については，原告各表＼示と被告主張表示＼n１の「ライスパワー」部分の類似性を検討するのが相当である。 そうすると，原告表示１と，被告主張表＼示１の「ライスパワー」部分 は，外観，称呼，観念において同一であり，原告表示２及び３と被告主＼n張表示１の「ライスパワー」部分は，称呼，観念において同一であると＼nいえるから，原告各表示と被告主張表＼示１は，両者を全体的に類似のも のとして受け取るおそれがあるといえ，類似しているといえる。
・・・
原告各表示と被告各表＼示が類似していることに加えて，原告商品及び被告各 商品はいずれ化粧品の部類に属し，取引者及び需要者は共通のものといえる ことなどに照らせば，被告が原告各表示と類似する被告各表＼示を付して被告 各商品の販売等することは，需要者に他人である原告の商品と混同を生じさ せる行為といえる。 したがって，被告が被告各表示を使用した商品を販売等する行為は，不競法＼n２条１項１号の不正競争に該当する行為といえる。
・・・
被告主張標章１について
被告主張標章１は，被告主張表示１と同一の構＼成であり，「ＩＢＥＳＡ」，「いいべさー」，「ホワイトライスパワー」の３段の文字列からなり， 「ホワイトライスパワー」の部分は，黒字の背景に白文字の表示となっ＼nており，「いいべさー」，「いいべさー」，「ほわいとらいすぱわー」との 称呼が生じる。そして，「いいべさー」とは，東北地方の方言で「いい でしょう」という意味を持ち，「いいでしょう」，「いいでしょう」，「白 い米の力」との観念が生じるものといえる。 このように，被告主張標章１の外観において，「ＩＩＢＥＳＡ」，「い いべさー」，「ホワイトライスパワー」の部分は３段に分かれて表示され＼nており，「ホワイトライスパワー」の部分は黒字の背景に白文字の表示＼nになっており，他とは区別されている。そして，その観念については， 「いいでしょう」，「いいでしょう」，「白い米の力」というものであり， 「いいでしょう」は「白い米の力」（ホワイトライスパワーの文字部分） を修飾しており，「ホワイトライスパワー」の文字部分が需要者の注意 を引きつけるものといえる。また，その称呼についても「いいべさー」， 「いいべさー」，「ほわいとらいすぱわー」というものであり，これを一 連のものと一読するのは冗長であり，各部分について格別に称呼が生じ るといえる。
加えて，被告主張標章１の「ホワイトライスパワー」のうち「ライス パワー」部分は，化粧品に関心のある一般の消費者に，原告勇心酒造の 出所を示す表示として周知の表＼示といえ，需要者に強い印象を与えると いえる（前記３(1)）。また，原告商品及び被告各商品は，ともに化粧品 の部類に属するものといえるところ，化粧品類の取引においては，「ホ ワイト」とは，一般に，その商品の色彩を表示するもの又は肌の美白効＼n果を謳う品質や効能表＼示に用いられるものとして，広く使用されている といえ，このような化粧品類の取引の実情に鑑みれば，「ホワイト」の 部分は，その商品の品質，効能，色彩を表＼示するものと理解し得るもの といえる。これらによれば，本件においては，「ホワイトライスパワー」 のうち，「ライスパワー」の部分が周知の表示として需要者に強い印象＼nを与え，このこととの関係において，「ホワイト」の部分は，その「ラ イスパワー」の品質，効能，色彩を示すものと理解し得て，その場合に＼nは識別力を有しないか，又は識別力の弱い部分であるというべきであり， 一般の消費者は，「ライスパワー」部分に着目するといえる。
このように，被告主張標章１の外観や観念，称呼に加えて，「ライス パワー」の部分が需要者に周知の表示といえることや化粧品類の取引の＼n実情に照らせば，被告主張標章１で強く支配的な印象を与える部分は， 「ホワイトライスパワー」の文字部分のうちの「ライスパワー」部分で あるというべきである。 したがって，被告主張標章１については，原告各表示と，被告主張標＼n章１の「ライスパワー」部分との類否を検討するのが相当である。そう すると，原告商標１と，被告主張標章１の「ライスパワー」部分は，外 観，称呼，観念において同一であり，原告商標２と被告主張標章１の 「ライスパワー」部分は，称呼，観念において同一であるといえる。そ して，原告勇心酒造と原告創研は，原告各商標の持つ出所識別機能等を＼n保護発展させるという共通の目的のもとに結束しているものと評価する ことができ（前記認定事実(4)），実質的には同一の表示による商品化事＼n業を一体として営む関係にあるといえることに鑑みれば，上記「ライス パワー」部分が同一である場合，原告各商標と被告主張標章１は，類似 しているということが相当である。
・・・
カ 被告は，1)被告主張標章１ないし４が全体としてまとまりよく表示され＼nており，称呼も冗長ではなく，よどみなく一連に称呼できることから，全 体を一体として理解すべきである，2)「ホワイトライスパワー」のうち 「ホワイトライス」とは白米を指すことから，「ホワイト」の部分だけを 分離して判断することはできないなどと主張するが，これらの被告の主張 を採用することができないのは，前記４(3)キのとおりである。
キ 以上のとおり，原告各商標と被告主張標章１ないし４及び被告標章５な いし８は類似しているといえる。そして，被告主張標章１ないし４は， 「ホワイトライスパワー」又は「Ｗｈｉｔｅ Ｒｉｃｅ Ｐｏｗｅｒ」と いう被告標章１ないし４の文字列を含むことからすれば，原告各商標と被 告標章１ないし４は類似しているといえる。したがって，原告各商標と被 告各標章は類似しているといえる。
被告主張表示１について＼n
被告主張表示１は，「ＩＩＢＥＳＡ」，「いいべさー」，「ホワイトライ＼nスパワー」の３段の文字列からなり，「ホワイトライスパワー」の部分 は，黒字の背景に白文字の表示となっており，「いいべさー」，「いいべ＼nさー」，「ほわいとらいすぱわー」との称呼が生じる。そして，「いいべ さー」とは，東北地方の方言で「いいでしょう」という意味を持ち， 「いいでしょう」，「いいでしょう」，「白い米の力」との観念が生じるも のといえる。
このように，被告主張表示１の外観において，「ＩＩＢＥＳＡ」，「い＼nいべさー」，「ホワイトライスパワー」の部分は３段に分かれて表示され＼nており，「ホワイトライスパワー」の部分は黒字の背景に白文字の表示＼nになっており，他とは区別されている。そして，その観念については， 「いいでしょう」，「いいでしょう」，「白い米の力」というものであり， 「いいでしょう」は「白い米の力」（ホワイトライスパワーの文字部分） を修飾しており，「白い米の力」の部分が需要者の注意を引きつけるも のといえる。また，その称呼についても「いいべさー」，「いいべさー」， 「ほわいとらいすぱわー」というものであり，これを一連のものと一読 するのは冗長であり，各部分について格別に称呼が生じるといえる。 加えて，被告主張表示１の「ホワイトライスパワー」のうち「ライス＼nパワー」部分は，需要者である化粧品に関心のある一般の消費者に原告 勇心酒造の出所を示すものとして周知の表示であった（前記３(1)）。そ して，原告商品及び被告各商品は，ともに化粧品の部類に属するものと いえるところ，化粧品類の取引においては，一般に，「ホワイト」とは， その商品の色彩を表示するもの又は肌の美白効果を謳う品質や効能＼表示＼nに用いられるものとして，広く使用されているといえ，このような化粧 品類の取引の実情に鑑みれば，「ホワイト」の部分は，その商品の品質， 効能，色彩を表＼示するものと理解し得るものといえる。これらによれば， 本件においては，「ホワイトライスパワー」のうち，「ライスパワー」の 部分が周知の表示として需要者に強い印象を与え，このこととの関係に＼nおいて，「ホワイト」の部分は，その「ライスパワー」の品質，効能，＼n色彩を示すものと理解し得て，その場合には識別力を有しないか，又は 識別力の弱い部分であるというべきであり，一般の消費者は，「ライス パワー」部分に着目するといえる。
このように，被告主張表示１の外観や観念，称呼に加えて，「ライス＼nパワー」部分が需要者に周知の表示といえることや化粧品類の取引の実＼n情に照らせば，被告主張表示１において強く支配的な印象を与えるのは，＼n「ホワイトライスパワー」の文字部分のうちの「ライスパワー」部分で あるというべきである。 したがって，被告主張表示１については，原告各表＼示と被告主張表示＼n１の「ライスパワー」部分の類似性を検討するのが相当である。 そうすると，原告表示１と，被告主張表＼示１の「ライスパワー」部分 は，外観，称呼，観念において同一であり，原告表示２及び３と被告主＼n張表示１の「ライスパワー」部分は，称呼，観念において同一であると＼nいえるから，原告各表示と被告主張表＼示１は，両者を全体的に類似のも のとして受け取るおそれがあるといえ，類似しているといえる。
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原告各表示と被告各表＼示が類似していることに加えて，原告商品及び被告各 商品はいずれ化粧品の部類に属し，取引者及び需要者は共通のものといえる ことなどに照らせば，被告が原告各表示と類似する被告各表＼示を付して被告 各商品の販売等することは，需要者に他人である原告の商品と混同を生じさ せる行為といえる。 したがって，被告が被告各表示を使用した商品を販売等する行為は，不競法＼n２条１項１号の不正競争に該当する行為といえる。
・・・
被告主張標章１について
被告主張標章１は，被告主張表示１と同一の構＼成であり，「ＩＢＥＳＡ」，「いいべさー」，「ホワイトライスパワー」の３段の文字列からなり， 「ホワイトライスパワー」の部分は，黒字の背景に白文字の表示となっ＼nており，「いいべさー」，「いいべさー」，「ほわいとらいすぱわー」との 称呼が生じる。そして，「いいべさー」とは，東北地方の方言で「いい でしょう」という意味を持ち，「いいでしょう」，「いいでしょう」，「白 い米の力」との観念が生じるものといえる。 このように，被告主張標章１の外観において，「ＩＩＢＥＳＡ」，「い いべさー」，「ホワイトライスパワー」の部分は３段に分かれて表示され＼nており，「ホワイトライスパワー」の部分は黒字の背景に白文字の表示＼nになっており，他とは区別されている。そして，その観念については， 「いいでしょう」，「いいでしょう」，「白い米の力」というものであり， 「いいでしょう」は「白い米の力」（ホワイトライスパワーの文字部分） を修飾しており，「ホワイトライスパワー」の文字部分が需要者の注意 を引きつけるものといえる。また，その称呼についても「いいべさー」， 「いいべさー」，「ほわいとらいすぱわー」というものであり，これを一 連のものと一読するのは冗長であり，各部分について格別に称呼が生じ るといえる。
加えて，被告主張標章１の「ホワイトライスパワー」のうち「ライス パワー」部分は，化粧品に関心のある一般の消費者に，原告勇心酒造の 出所を示す表示として周知の表＼示といえ，需要者に強い印象を与えると いえる（前記３(1)）。また，原告商品及び被告各商品は，ともに化粧品 の部類に属するものといえるところ，化粧品類の取引においては，「ホ ワイト」とは，一般に，その商品の色彩を表示するもの又は肌の美白効＼n果を謳う品質や効能表＼示に用いられるものとして，広く使用されている といえ，このような化粧品類の取引の実情に鑑みれば，「ホワイト」の 部分は，その商品の品質，効能，色彩を表＼示するものと理解し得るもの といえる。これらによれば，本件においては，「ホワイトライスパワー」 のうち，「ライスパワー」の部分が周知の表示として需要者に強い印象＼nを与え，このこととの関係において，「ホワイト」の部分は，その「ラ イスパワー」の品質，効能，色彩を示すものと理解し得て，その場合に＼nは識別力を有しないか，又は識別力の弱い部分であるというべきであり， 一般の消費者は，「ライスパワー」部分に着目するといえる。
このように，被告主張標章１の外観や観念，称呼に加えて，「ライス パワー」の部分が需要者に周知の表示といえることや化粧品類の取引の＼n実情に照らせば，被告主張標章１で強く支配的な印象を与える部分は， 「ホワイトライスパワー」の文字部分のうちの「ライスパワー」部分で あるというべきである。 したがって，被告主張標章１については，原告各表示と，被告主張標＼n章１の「ライスパワー」部分との類否を検討するのが相当である。そう すると，原告商標１と，被告主張標章１の「ライスパワー」部分は，外 観，称呼，観念において同一であり，原告商標２と被告主張標章１の 「ライスパワー」部分は，称呼，観念において同一であるといえる。そ して，原告勇心酒造と原告創研は，原告各商標の持つ出所識別機能等を＼n保護発展させるという共通の目的のもとに結束しているものと評価する ことができ（前記認定事実(4)），実質的には同一の表示による商品化事＼n業を一体として営む関係にあるといえることに鑑みれば，上記「ライス パワー」部分が同一である場合，原告各商標と被告主張標章１は，類似 しているということが相当である。
・・・
カ 被告は，1)被告主張標章１ないし４が全体としてまとまりよく表示され＼nており，称呼も冗長ではなく，よどみなく一連に称呼できることから，全 体を一体として理解すべきである，2)「ホワイトライスパワー」のうち 「ホワイトライス」とは白米を指すことから，「ホワイト」の部分だけを 分離して判断することはできないなどと主張するが，これらの被告の主張 を採用することができないのは，前記４(3)キのとおりである。
キ 以上のとおり，原告各商標と被告主張標章１ないし４及び被告標章５な いし８は類似しているといえる。そして，被告主張標章１ないし４は， 「ホワイトライスパワー」又は「Ｗｈｉｔｅ Ｒｉｃｅ Ｐｏｗｅｒ」と いう被告標章１ないし４の文字列を含むことからすれば，原告各商標と被 告標章１ないし４は類似しているといえる。したがって，原告各商標と被 告各標章は類似しているといえる。
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2022.03.16
令和2(ワ)22071 特許権に基づく損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 令和4年2月18日 東京地方裁判所
ユーグレナに対して、個人発明家が特許権侵害と300万円の損害賠償を求めました。早期審査と分割出願を繰り返しています。親出願は代理人がついていますが、分割出願は代理人無しです。本人訴訟です。裁判所はサポート要件違反として権利行使不能と判断しました。＼n
２ 争点２−３（サポート要件違反）について
事案にかんがみ，サポート要件に関する争点２−３から判断する。
(1) 判断枠組み
特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するか否かは，特 許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲 に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な 説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲の ものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術 常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか 否かを検討して判断すべきであり，明細書のサポート要件の存在は特許権者 が証明責任を負うと解するのが相当である。
(2) 本件発明の課題
ア 【０００６】には，本件発明の目的が「タンパク質を抽出できる液状化 粧品を提供すること」と記載されているにとどまり，界面活性剤の含有の 有無や含有量，界面活性剤がタンパク質の抽出に与える作用に関する記載 はない。 しかし，本件明細書において，【０００６】は，【０００５】とともに 「発明が解決しようとする課題」についての記載と位置付けられるとこ ろ，【０００５】には，「界面活性剤は，皮膚に負担をかけ，荒れ等を生 じさせ得るため，界面活性剤を使用していないか，又は，界面活性剤の 使用量が極少量である方法が求められていた。」との記載が存在する。そ うすると，【０００６】に記載された本件発明の目的は，【０００５】に 記載された従来技術の課題の解決を踏まえたものと解釈するのが合理的 である。 加えて，【００１１】には，本件発明に係る液状化粧品は，「有効成分を 所定量にて含有してなるタンパク質抽出剤の一態様を指すもの」である との記載がある。そして，本件発明に対応する「第２のタンパク質抽出 剤」の「有効成分」について，【００３７】では，「第２の高級アルコー ル」及び「炭化水素」が挙げられている一方，界面活性剤は挙げられて おらず，かえって，【００３８】には，「本発明の第２のタンパク質抽出 剤は，界面活性剤を含まなくともよい。」との記載がある。また，上記の 「所定量」について，【００６０】には，「第２のタンパク質抽出剤を液 状化粧品として使用する場合，「炭化水素」の含量としては，タンパク質 抽出剤（液状化粧品）の「全量」に対して３体積％以上含まれているこ とが好適である。」，「炭化水素の濃度が低い場合には，タンパク質抽出剤 （液状化粧品）をより多く使用することにより，タンパク質の抽出は可 能である。しかし，炭化水素の含有量が全量に対して３体積％を下回る＼nと，化粧品として実用的な範囲を上回る量を使用しなければならなくな るため，好適ではない。」，「第２のタンパク質抽出剤を液状化粧品として 使用する場合，「第２の高級アルコール」の含量としては，「炭化水素」 の体積に対して１体積％以上含まれていることが好適である。」，「第２の 高級アルコールの濃度が低い場合には，タンパク質抽出剤（液状化粧品） をより多く使用することによりタンパク質の抽出は可能である。しかし，＼n第２の高級アルコールの含有量が炭化水素に対して１体積％を下回ると， 化粧品として実用的な範囲を上回る量を使用しなければならなくなるた め，好適ではない。」との記載がある。 さらに，【００４４】には，「第２の高級アルコール」を「炭化水素」と 組み合わせることによってタンパク質を抽出できる機序が記載されてい るほか，【００６５】には，本件発明の「タンパク質抽出剤は，界面活性 剤等を含まなくとも，優れたタンパク質抽出効果を奏する。したがって， 本発明のタンパク質抽出剤によれば，皮膚への負担を低減しつつ，所望 の洗浄効果が得られる。」との記載が存在する一方，界面活性剤がタンパ ク質を抽出する作用ないし機序についての記載はない。 以上によれば，本件発明の課題は，単にタンパク質を抽出できる液状化 粧品を提供することと解することはできず，界面活性剤を使用していな いか又は界面活性剤の使用量がごく少量であってもタンパク質を抽出で きる液状化粧品を提供することであると認めるのが相当である。
イ 原告は，本件発明の課題は，【０００６】記載のとおり，タンパク質を 抽出できる液状化粧品を提供することであると解釈すべき旨を主張するが， 前記アで説示したところに照らし，採用することができず，このことは， 本件特許の出願経過において，原告が【０００６】にあった「上記課題を 解決するためになされたものであり，」との記載を削除する補正をした事 実によっても左右されるものではない。
・・・
ウ 本件明細書に記載された実施例のうち，実施例１３（【０１４９】）は， 角栓のある皮膚に対する洗浄効果に関するものであり，第２のタンパク質 抽出剤Ａとして，約３０体積％のオクチルドデカノールと，約６０体積％ のスクアラン（スクワラン）を含むものが用いられている（【０１４１】）。 なお，実施例１３の結果として，実際に毛穴に詰まった角栓を除去できた ことに関する記載や示唆はない。 また，本件明細書に記載されたその余の実施例は，いずれも，角栓のあ る皮膚に関するものではない。
エ 本件明細書には，炭化水素の含有量が全量に対して３体積％を下回る場 合及び第２の高級アルコールの含有量が炭化水素に対して１体積％を下回 る場合において，角栓除去の効果を奏することができるか否かに関する記 載や示唆はない。
(5) 検討
前記(2)のとおり，本件発明の課題は，界面活性剤を使用していないか又 は界面活性剤の使用量がごく少量であってもタンパク質を抽出できる液状化 粧品を提供することにあると認められるところ，前記(2)のとおり，本件明 細書の特許請求の範囲にはオクチルドデカノール及び炭化水素の含有量に関 する記載がないから，特許請求の範囲の記載上，上記課題を解決するために 必要となるオクチルドデカノール及び炭化水素の含有量について何ら限定は ないと理解できる。
しかるに，前記(4)のとおり，本件明細書においては，タンパク質を抽出 する効果を奏する有効成分として，第２の高級アルコールであるオクチルド デカノールと，リモネン，スクアレン，及びスクアランからなる群から選ば れる１種類以上の炭化水素が特定されているところ，炭化水素の含有量がタ ンパク質抽出剤の全量に対して３体積％を下回る場合及び第２の高級アルコ ールの含有量が炭化水素に対して１体積％を下回る場合には，化粧品として 実用的なものではないことが記載されており，かつ，炭化水素及び第２の高 級アルコールの含有量が上記の数値を下回った場合に角栓を除去する効果を 奏することができるか否かについては何らの記載も示唆もない。 また，本件明細書には，本件発明に係る角栓除去用液状クレンジング剤に よって実際に角栓を除去することができた旨の記載は見当たらない。これに 加えて，角栓のある皮膚を対象とする実施例１３において用いられた，角栓 除去用液状クレンジング剤に相当する「第２のタンパク質抽出剤Ａ」に含ま れるスクアラン及びオクチルドデカノールの含有量は，それぞれ，全量の３ 体積％及び炭化水素（スクアラン）に対する１体積％を大きく上回るもので ある。
以上によれば，本件発明の特許請求の範囲の記載は，本件明細書の発明の 詳細な説明の記載により，当業者が，本件発明に係る角栓除去用液状クレン ジング剤のうち炭化水素の配合量が全量の３体積％未満又はオクチルドデカ ノールの配合量が炭化水素の１体積％未満の範囲であっても，角栓除去作用 があり，前記(2)の課題を解決できることについて，認識することはできな いというべきであり，本件全証拠によっても，本件明細書の発明の詳細な説 明の記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし上記の本件発 明の課題を解決できると認識できる範囲のものであると認めることはできな い。
(6) 原告の主張について
ア 原告は，【０００２】ないし【０００５】の記載は，本件発明をするに 至った契機を記載したものにすぎず，【０００６】は，こうした認識に端 を発して「タンパク質を抽出できる液状化粧品を提供することを目的と」 してなされたものであることが記載されているものにすぎない旨を主張す る。 しかし，前記(2)アで説示したところによれば，本件発明の課題が単に タンパク質を抽出できる液状化粧品を提供することに限定されると解す ることはできない。
イ 原告は，【００６１】には液状化粧品に含まれるオクチルドデカノール 及びスクアランの含有量が少なくてもよいことが記載されているから，本 件発明が本件明細書の発明の詳細な説明に記載されている旨を主張する。 しかし，【００６１】には，第２のタンパク質抽出剤を「液状化粧品」 に使用した場合の各成分の含有量について，実際の使用態様において 「好適な量」よりも薄い濃度で使用することを許容する旨が記載されて いるにすぎず，オクチルドデカノール及びスクアランを「好適な量」含 有しない濃度において，タンパク質を抽出する作用及び角栓除去作用を 奏することができるかについては，何ら記載も示唆もされていない。し たがって，【００６１】の記載をもって，本件発明が本件明細書の発明の 詳細な説明に記載されたものであると認めることはできない。
ウ 原告は，【００６１】には，水を含有する態様の第２のタンパク質抽出 剤（液状化粧品）において，炭化水素の配合量は水への溶解度以上の量で あり，第２の高級アルコールの配合量は，炭化水素の体積に比し，１体 積％以上から２００体積％以下の範囲内の量であると記載されているとこ ろ，炭化水素であるスクアランは水に溶けないから，スクアランがわずか でも含まれていればよいことが本件明細書の発明の詳細な説明に記載され ている旨を主張する。
しかし，【００６１】の直前の段落である【００６０】には，第２のタ ンパク質抽出剤を液状化粧品として使用する場合に，水を含有する態様 と含有しない態様とを区別することなく，炭化水素の配合量を定めるこ とが記載されている。そして，これに続く【００６１】も，【００６０】 と同様，第２のタンパク質抽出剤を液状化粧品として使用する場合につ いて説明したものであり，かつ，【００６０】の記載内容を排斥する記載 はない。そうすると，【００６１】は，【００６０】の記載のとおり，炭 化水素が全量の３体積％以上含まれていることを前提とした記載と解釈 するのが相当である。
エ 原告は，本件明細書の実施例１３には，スクワランとオクチルドデカノ ールが含まれる第２のタンパク質抽出剤Ａは，角栓のある皮膚に対する洗 浄効果，すなわち角栓除去効果が市販の石けんより高かったことが明らか にされているから，その記載により当業者は本件発明の課題が解決できる ことを認識できる旨を主張する。 しかし，実施例１３には，角栓のある皮膚に対する洗浄効果の高さにつ いての記載が存在するにとどまり，実際に毛穴に詰まった角栓が除去さ れたことについては記載されていない。
２ 争点２−３（サポート要件違反）について
事案にかんがみ，サポート要件に関する争点２−３から判断する。
(1) 判断枠組み
特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するか否かは，特 許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲 に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な 説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲の ものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術 常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか 否かを検討して判断すべきであり，明細書のサポート要件の存在は特許権者 が証明責任を負うと解するのが相当である。
(2) 本件発明の課題
ア 【０００６】には，本件発明の目的が「タンパク質を抽出できる液状化 粧品を提供すること」と記載されているにとどまり，界面活性剤の含有の 有無や含有量，界面活性剤がタンパク質の抽出に与える作用に関する記載 はない。 しかし，本件明細書において，【０００６】は，【０００５】とともに 「発明が解決しようとする課題」についての記載と位置付けられるとこ ろ，【０００５】には，「界面活性剤は，皮膚に負担をかけ，荒れ等を生 じさせ得るため，界面活性剤を使用していないか，又は，界面活性剤の 使用量が極少量である方法が求められていた。」との記載が存在する。そ うすると，【０００６】に記載された本件発明の目的は，【０００５】に 記載された従来技術の課題の解決を踏まえたものと解釈するのが合理的 である。 加えて，【００１１】には，本件発明に係る液状化粧品は，「有効成分を 所定量にて含有してなるタンパク質抽出剤の一態様を指すもの」である との記載がある。そして，本件発明に対応する「第２のタンパク質抽出 剤」の「有効成分」について，【００３７】では，「第２の高級アルコー ル」及び「炭化水素」が挙げられている一方，界面活性剤は挙げられて おらず，かえって，【００３８】には，「本発明の第２のタンパク質抽出 剤は，界面活性剤を含まなくともよい。」との記載がある。また，上記の 「所定量」について，【００６０】には，「第２のタンパク質抽出剤を液 状化粧品として使用する場合，「炭化水素」の含量としては，タンパク質 抽出剤（液状化粧品）の「全量」に対して３体積％以上含まれているこ とが好適である。」，「炭化水素の濃度が低い場合には，タンパク質抽出剤 （液状化粧品）をより多く使用することにより，タンパク質の抽出は可 能である。しかし，炭化水素の含有量が全量に対して３体積％を下回る＼nと，化粧品として実用的な範囲を上回る量を使用しなければならなくな るため，好適ではない。」，「第２のタンパク質抽出剤を液状化粧品として 使用する場合，「第２の高級アルコール」の含量としては，「炭化水素」 の体積に対して１体積％以上含まれていることが好適である。」，「第２の 高級アルコールの濃度が低い場合には，タンパク質抽出剤（液状化粧品） をより多く使用することによりタンパク質の抽出は可能である。しかし，＼n第２の高級アルコールの含有量が炭化水素に対して１体積％を下回ると， 化粧品として実用的な範囲を上回る量を使用しなければならなくなるた め，好適ではない。」との記載がある。 さらに，【００４４】には，「第２の高級アルコール」を「炭化水素」と 組み合わせることによってタンパク質を抽出できる機序が記載されてい るほか，【００６５】には，本件発明の「タンパク質抽出剤は，界面活性 剤等を含まなくとも，優れたタンパク質抽出効果を奏する。したがって， 本発明のタンパク質抽出剤によれば，皮膚への負担を低減しつつ，所望 の洗浄効果が得られる。」との記載が存在する一方，界面活性剤がタンパ ク質を抽出する作用ないし機序についての記載はない。 以上によれば，本件発明の課題は，単にタンパク質を抽出できる液状化 粧品を提供することと解することはできず，界面活性剤を使用していな いか又は界面活性剤の使用量がごく少量であってもタンパク質を抽出で きる液状化粧品を提供することであると認めるのが相当である。
イ 原告は，本件発明の課題は，【０００６】記載のとおり，タンパク質を 抽出できる液状化粧品を提供することであると解釈すべき旨を主張するが， 前記アで説示したところに照らし，採用することができず，このことは， 本件特許の出願経過において，原告が【０００６】にあった「上記課題を 解決するためになされたものであり，」との記載を削除する補正をした事 実によっても左右されるものではない。
・・・
ウ 本件明細書に記載された実施例のうち，実施例１３（【０１４９】）は， 角栓のある皮膚に対する洗浄効果に関するものであり，第２のタンパク質 抽出剤Ａとして，約３０体積％のオクチルドデカノールと，約６０体積％ のスクアラン（スクワラン）を含むものが用いられている（【０１４１】）。 なお，実施例１３の結果として，実際に毛穴に詰まった角栓を除去できた ことに関する記載や示唆はない。 また，本件明細書に記載されたその余の実施例は，いずれも，角栓のあ る皮膚に関するものではない。
エ 本件明細書には，炭化水素の含有量が全量に対して３体積％を下回る場 合及び第２の高級アルコールの含有量が炭化水素に対して１体積％を下回 る場合において，角栓除去の効果を奏することができるか否かに関する記 載や示唆はない。
(5) 検討
前記(2)のとおり，本件発明の課題は，界面活性剤を使用していないか又 は界面活性剤の使用量がごく少量であってもタンパク質を抽出できる液状化 粧品を提供することにあると認められるところ，前記(2)のとおり，本件明 細書の特許請求の範囲にはオクチルドデカノール及び炭化水素の含有量に関 する記載がないから，特許請求の範囲の記載上，上記課題を解決するために 必要となるオクチルドデカノール及び炭化水素の含有量について何ら限定は ないと理解できる。
しかるに，前記(4)のとおり，本件明細書においては，タンパク質を抽出 する効果を奏する有効成分として，第２の高級アルコールであるオクチルド デカノールと，リモネン，スクアレン，及びスクアランからなる群から選ば れる１種類以上の炭化水素が特定されているところ，炭化水素の含有量がタ ンパク質抽出剤の全量に対して３体積％を下回る場合及び第２の高級アルコ ールの含有量が炭化水素に対して１体積％を下回る場合には，化粧品として 実用的なものではないことが記載されており，かつ，炭化水素及び第２の高 級アルコールの含有量が上記の数値を下回った場合に角栓を除去する効果を 奏することができるか否かについては何らの記載も示唆もない。 また，本件明細書には，本件発明に係る角栓除去用液状クレンジング剤に よって実際に角栓を除去することができた旨の記載は見当たらない。これに 加えて，角栓のある皮膚を対象とする実施例１３において用いられた，角栓 除去用液状クレンジング剤に相当する「第２のタンパク質抽出剤Ａ」に含ま れるスクアラン及びオクチルドデカノールの含有量は，それぞれ，全量の３ 体積％及び炭化水素（スクアラン）に対する１体積％を大きく上回るもので ある。
以上によれば，本件発明の特許請求の範囲の記載は，本件明細書の発明の 詳細な説明の記載により，当業者が，本件発明に係る角栓除去用液状クレン ジング剤のうち炭化水素の配合量が全量の３体積％未満又はオクチルドデカ ノールの配合量が炭化水素の１体積％未満の範囲であっても，角栓除去作用 があり，前記(2)の課題を解決できることについて，認識することはできな いというべきであり，本件全証拠によっても，本件明細書の発明の詳細な説 明の記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし上記の本件発 明の課題を解決できると認識できる範囲のものであると認めることはできな い。
(6) 原告の主張について
ア 原告は，【０００２】ないし【０００５】の記載は，本件発明をするに 至った契機を記載したものにすぎず，【０００６】は，こうした認識に端 を発して「タンパク質を抽出できる液状化粧品を提供することを目的と」 してなされたものであることが記載されているものにすぎない旨を主張す る。 しかし，前記(2)アで説示したところによれば，本件発明の課題が単に タンパク質を抽出できる液状化粧品を提供することに限定されると解す ることはできない。
イ 原告は，【００６１】には液状化粧品に含まれるオクチルドデカノール 及びスクアランの含有量が少なくてもよいことが記載されているから，本 件発明が本件明細書の発明の詳細な説明に記載されている旨を主張する。 しかし，【００６１】には，第２のタンパク質抽出剤を「液状化粧品」 に使用した場合の各成分の含有量について，実際の使用態様において 「好適な量」よりも薄い濃度で使用することを許容する旨が記載されて いるにすぎず，オクチルドデカノール及びスクアランを「好適な量」含 有しない濃度において，タンパク質を抽出する作用及び角栓除去作用を 奏することができるかについては，何ら記載も示唆もされていない。し たがって，【００６１】の記載をもって，本件発明が本件明細書の発明の 詳細な説明に記載されたものであると認めることはできない。
ウ 原告は，【００６１】には，水を含有する態様の第２のタンパク質抽出 剤（液状化粧品）において，炭化水素の配合量は水への溶解度以上の量で あり，第２の高級アルコールの配合量は，炭化水素の体積に比し，１体 積％以上から２００体積％以下の範囲内の量であると記載されているとこ ろ，炭化水素であるスクアランは水に溶けないから，スクアランがわずか でも含まれていればよいことが本件明細書の発明の詳細な説明に記載され ている旨を主張する。
しかし，【００６１】の直前の段落である【００６０】には，第２のタ ンパク質抽出剤を液状化粧品として使用する場合に，水を含有する態様 と含有しない態様とを区別することなく，炭化水素の配合量を定めるこ とが記載されている。そして，これに続く【００６１】も，【００６０】 と同様，第２のタンパク質抽出剤を液状化粧品として使用する場合につ いて説明したものであり，かつ，【００６０】の記載内容を排斥する記載 はない。そうすると，【００６１】は，【００６０】の記載のとおり，炭 化水素が全量の３体積％以上含まれていることを前提とした記載と解釈 するのが相当である。
エ 原告は，本件明細書の実施例１３には，スクワランとオクチルドデカノ ールが含まれる第２のタンパク質抽出剤Ａは，角栓のある皮膚に対する洗 浄効果，すなわち角栓除去効果が市販の石けんより高かったことが明らか にされているから，その記載により当業者は本件発明の課題が解決できる ことを認識できる旨を主張する。 しかし，実施例１３には，角栓のある皮膚に対する洗浄効果の高さにつ いての記載が存在するにとどまり，実際に毛穴に詰まった角栓が除去さ れたことについては記載されていない。
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2022.03.15
令和3(行コ)10003 手続却下処分取消請求控訴事件 特許権 行政訴訟 令和4年2月24日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
国際特許出願について、期限内に翻訳文を提出しなかった点について、救済を求めましたが、1審はこれを認めませんでした。知財高裁も同様です。
法１８４条の４第４項は，外国語特許出願の翻訳文の提出について，手続 期間を遵守しなかったことによって出願又は特許に係る権利の喪失を引き起 こしたときの権利の回復について定めた特許法条約（PLT）１２条に整合し た救済手続を導入するために，平成２３年の特許法改正により新設されたも のであり，こうした規定新設の経緯からすると，外国語特許出願人について， 期限の徒過があった場合でも，柔軟な救済を図ることを目的としたものであ ると解される。しかし，他方で，1)特許協力条約（PCT）に基づく国際特許 出願の制度は，国内書面提出期間内に翻訳文を提出することによって，我が 国において，当該外国語特許出願が国際出願日にされた特許出願とみなされ るというものであるから，同制度を利用しようとする外国語特許出願の出願 人には，自己責任の下で，国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出する ことが求められる。また，2)取り下げられたものとみなされた国際特許出願 に係る権利の回復を無制限に認めると，国内書面提出期間経過後も，当該国 際特許出願が取り下げられたものとみなされたか否かについて，第三者に過 大な監視負担をかけることになる。そうすると，法１８４条の４第４項にい う「正当な理由があるとき」とは，特段の事情がない限り，国際特許出願を 行う出願人が相当の注意を尽くしていたにもかかわらず，客観的にみて国内 書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出することができなかったときをいう ものと解すべきである。控訴人は，法１８４条の４第４項の「正当な理由」 の解釈は，期限管理システムが通常の状態で有効に機能しているのであれば，＼n人は間違えることもあるのだからそれは救済するという立場に近づける方向 で緩やかにすべきであると主張するが，その解釈に当たって上記1)，2)の点 も考慮しなければならないことからすると，「正当な理由」の解釈を一概に緩 やかにすべきであるということはできず，控訴人の上記主張は，採用するこ とができない。
(2) 相当な注意を尽くしていたか否かについて
控訴人は，本件担当パラリーガルが控訴人に送付した本件メールに，日本 の国内移行手続の期限として誤った記載がされたのは，本件代理人事務所に おいてダブルチェック体制による期限管理システムが有効に機能していたに＼nもかかわらず，偶発的でかつ予期し得ない人為的ミスが重なって生じたもの＼nであり，偶発的に生じた予期し難いものであったとした上で，法１８４条の＼n４第４項の「正当な理由」の解釈を控訴人主張のとおりに緩やかにすれば， 本件においては，相当な注意を尽くしていたにもかかわらず，客観的にみて 国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出することができなかったもので あり，法１８４条の４第４項の「正当な理由」があると主張する。 しかし，法１８４条の４第４項の「正当な理由」の解釈を控訴人主張のと おりに緩やかにすることができないことは，前記(1)に述べたとおりである。 また，本件代理人事務所では，国際出願の出願人に，国内移行手続の期限と して，国・地域にかかわらず，国内移行手続の期間が３０か月である場合の 期限を報告するのが標準の実務であり，また，費用見積りは，クライアント から要望があった場合に行う手続であった（甲２３和訳３〜４頁）。そうする と，費用見積りを，クライアントの要望がないにもかかわらず，本件担当弁 護士が選択した国について，国内移行手続の期間が３０か月の国と３１か月 の国に分けて用意し，それに伴って国内移行手続の期限も，国内移行手続の 期間が３０か月の国と３１か月の国に分けて表示するというのであれば，そ＼nれは通常の取扱いと異なるのであるから，通常の取扱いと異なる部分につい て，誤りが生じないように，通常の取扱い以上にチェックすることが必要と なるというべきである。そして，本件の取扱いにおいては，国内移行手続の 期限を，国内移行手続の期間が３０か月の国と３１か月の国に分けて表示す＼nるという点が，同期間が３０か月である場合の期限のみを報告するという通 常の場合と異なっており，同期限は，国際特許出願の出願人であるクライア ントの権利の得喪に非常に重要な意味を有するから，通常と異なる取扱いを する以上は，同期限の表示の誤りの有無は，入念に点検すべきであるといえ＼nる。そして，本件メール案には，国内移行手続の期限及び同手続に要する費 用の見積額が記入された一覧表（本件一覧表＼）が記載され，国によって異な る期限が表示されていたのであるから，これらの国ごとの期限に誤りがない＼nかを点検すべきであり，これをすることは容易にできたものと認められる。 しかしながら，本件一覧表に示された期限が正しいかどうかについてダブル＼nチェック等により入念な点検が行われたことはうかがわれない。 本件一覧表に記載されていたのと同じ誤った期限は，本件担当パラリーガ＼nルが日本の特許事務所に送付した，見積額を問い合わせるメール（甲１９の 英文２頁目）にも表示されていたが，それは，本文の上の「Re:」という欄に 表示されていたにとどまり，そのメールの本文の問い合わせ事項に含まれて＼nいたものではなかった。そのため，これに返信した日本の特許事務所がこの 表示の誤りを指摘しなかったとしても，日本の特許事務所がその表＼示に誤り がないことを確認したと考えることは必ずしもできないようなものであった。 そうすると，上記メールに対する日本の特許事務所の返信メールに誤りの指 摘がなかったことをもって，その表示が正しいことについて確認がされたと＼n認めることはできない。 したがって，控訴人は，相当な注意を尽くしていたにもかかわらず，客観 的にみて国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出することができなかっ たものであるとは認められず，法１８４条の４第４項の「正当な理由」があ るとは認められない。
法１８４条の４第４項は，外国語特許出願の翻訳文の提出について，手続 期間を遵守しなかったことによって出願又は特許に係る権利の喪失を引き起 こしたときの権利の回復について定めた特許法条約（PLT）１２条に整合し た救済手続を導入するために，平成２３年の特許法改正により新設されたも のであり，こうした規定新設の経緯からすると，外国語特許出願人について， 期限の徒過があった場合でも，柔軟な救済を図ることを目的としたものであ ると解される。しかし，他方で，1)特許協力条約（PCT）に基づく国際特許 出願の制度は，国内書面提出期間内に翻訳文を提出することによって，我が 国において，当該外国語特許出願が国際出願日にされた特許出願とみなされ るというものであるから，同制度を利用しようとする外国語特許出願の出願 人には，自己責任の下で，国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出する ことが求められる。また，2)取り下げられたものとみなされた国際特許出願 に係る権利の回復を無制限に認めると，国内書面提出期間経過後も，当該国 際特許出願が取り下げられたものとみなされたか否かについて，第三者に過 大な監視負担をかけることになる。そうすると，法１８４条の４第４項にい う「正当な理由があるとき」とは，特段の事情がない限り，国際特許出願を 行う出願人が相当の注意を尽くしていたにもかかわらず，客観的にみて国内 書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出することができなかったときをいう ものと解すべきである。控訴人は，法１８４条の４第４項の「正当な理由」 の解釈は，期限管理システムが通常の状態で有効に機能しているのであれば，＼n人は間違えることもあるのだからそれは救済するという立場に近づける方向 で緩やかにすべきであると主張するが，その解釈に当たって上記1)，2)の点 も考慮しなければならないことからすると，「正当な理由」の解釈を一概に緩 やかにすべきであるということはできず，控訴人の上記主張は，採用するこ とができない。
(2) 相当な注意を尽くしていたか否かについて
控訴人は，本件担当パラリーガルが控訴人に送付した本件メールに，日本 の国内移行手続の期限として誤った記載がされたのは，本件代理人事務所に おいてダブルチェック体制による期限管理システムが有効に機能していたに＼nもかかわらず，偶発的でかつ予期し得ない人為的ミスが重なって生じたもの＼nであり，偶発的に生じた予期し難いものであったとした上で，法１８４条の＼n４第４項の「正当な理由」の解釈を控訴人主張のとおりに緩やかにすれば， 本件においては，相当な注意を尽くしていたにもかかわらず，客観的にみて 国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出することができなかったもので あり，法１８４条の４第４項の「正当な理由」があると主張する。 しかし，法１８４条の４第４項の「正当な理由」の解釈を控訴人主張のと おりに緩やかにすることができないことは，前記(1)に述べたとおりである。 また，本件代理人事務所では，国際出願の出願人に，国内移行手続の期限と して，国・地域にかかわらず，国内移行手続の期間が３０か月である場合の 期限を報告するのが標準の実務であり，また，費用見積りは，クライアント から要望があった場合に行う手続であった（甲２３和訳３〜４頁）。そうする と，費用見積りを，クライアントの要望がないにもかかわらず，本件担当弁 護士が選択した国について，国内移行手続の期間が３０か月の国と３１か月 の国に分けて用意し，それに伴って国内移行手続の期限も，国内移行手続の 期間が３０か月の国と３１か月の国に分けて表示するというのであれば，そ＼nれは通常の取扱いと異なるのであるから，通常の取扱いと異なる部分につい て，誤りが生じないように，通常の取扱い以上にチェックすることが必要と なるというべきである。そして，本件の取扱いにおいては，国内移行手続の 期限を，国内移行手続の期間が３０か月の国と３１か月の国に分けて表示す＼nるという点が，同期間が３０か月である場合の期限のみを報告するという通 常の場合と異なっており，同期限は，国際特許出願の出願人であるクライア ントの権利の得喪に非常に重要な意味を有するから，通常と異なる取扱いを する以上は，同期限の表示の誤りの有無は，入念に点検すべきであるといえ＼nる。そして，本件メール案には，国内移行手続の期限及び同手続に要する費 用の見積額が記入された一覧表（本件一覧表＼）が記載され，国によって異な る期限が表示されていたのであるから，これらの国ごとの期限に誤りがない＼nかを点検すべきであり，これをすることは容易にできたものと認められる。 しかしながら，本件一覧表に示された期限が正しいかどうかについてダブル＼nチェック等により入念な点検が行われたことはうかがわれない。 本件一覧表に記載されていたのと同じ誤った期限は，本件担当パラリーガ＼nルが日本の特許事務所に送付した，見積額を問い合わせるメール（甲１９の 英文２頁目）にも表示されていたが，それは，本文の上の「Re:」という欄に 表示されていたにとどまり，そのメールの本文の問い合わせ事項に含まれて＼nいたものではなかった。そのため，これに返信した日本の特許事務所がこの 表示の誤りを指摘しなかったとしても，日本の特許事務所がその表＼示に誤り がないことを確認したと考えることは必ずしもできないようなものであった。 そうすると，上記メールに対する日本の特許事務所の返信メールに誤りの指 摘がなかったことをもって，その表示が正しいことについて確認がされたと＼n認めることはできない。 したがって，控訴人は，相当な注意を尽くしていたにもかかわらず，客観 的にみて国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出することができなかっ たものであるとは認められず，法１８４条の４第４項の「正当な理由」があ るとは認められない。
◆判決本文
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2022.03.15
令和2(ワ)7486 特許権移転登録手続等請求事件 特許権 民事訴訟 令和4年2月28日 大阪地方裁判所
冒認発明を理由に移転請求をしました。裁判所は共同発明であるとして移転請求を認めました。
ア 特徴的部分1)について
前記各認定によれば、被告は、少なくとも平成２９年８月１０日頃までは、魚の 神経抜き及び血抜きにあたってはあえて少し血を残す方が良く、魚の熟成等の観点 からは血の回りだけでなく神経絞めに意味があると考えており、このような考えに 基づき、脳髄や神経を抜くことで血抜きをするという発想を持っていたことがうか がわれる。また、被告は、この頃、「明石浦漁港のやり方」すなわち背骨上側に沿う 脊髄神経に針金を通し神経を破壊する方法に加えて水圧を使うことを提案している ことに鑑みると、尾部を切断することやそれによって血液弓門を露出させ、血液弓 門から水圧を掛けて血抜きをすることは、必ずしも想到していなかったものと推察 される。他方、原告は、早く確実に作業することが可能なことや骨全体まで完全に血抜きをすることを重視し、神経抜きはすればよいがしなくてもよく、血を回さな＼nいための神経抜きであると考えていた。原告は、当時実施していた方法はエラに水 圧を掛けて血抜きをするものであったが、この方法では鬱血を広げてしまうという 欠点があるとしていたところ、足踏み式試作品を見て、水が噴出されるノズルの先 端部分の形状をより細くすれば十分に加圧することが可能＼＼となり、「全て切った尾 びれの付け根から処理でき」る、すなわち、尾部を切断して血液弓門を露出させ、 そこに先端を細くしたノズルを刺して水圧を掛け、神経抜きと血抜きを行う方法を 着想したことがうかがわれる。 その後の原告と被告とのやり取りは、原告が着想した上記方法を念頭に、ノズル の形状や流量調節器具に関する具体的検討を進めたものと理解される。 したがって、本件各発明の特徴的部分1)は、被告が製作した足踏み式試作品に接 したことを契機とするものの、長年の水産会社勤務、とりわけ魚の生き締めに関す る実地での経験等を背景とした原告の着想及び具体化に基づくものといってよい。 したがって、本件各発明の特徴的部分1)の完成については、被告のみならず原告も 創作的に寄与したものというべきである。 イ 特徴的部分2)について
前記各認定によれば、本件各発明の特徴的部分2)に関する原告と被告とのやり取 りは、以下のような経過をたどったものと理解される。 すなわち、被告は、原告とのやり取りを開始した平成２９年７月１１日までには 既にノズルの先端の形状がテーパ状である足踏み式試作品を試作していたが、同月 １２日には、ノズルの形状が針状のエアダスターにつき、十分に用途を果たすこと、＼nエアガンでないと極細ノズルが付けられないこと、魚によっては極細ノズルは要ら ないかもしれないが、特に血管の方までやるなら極細ノズルは必要と考えることな どの意見を述べた。また、原告は、同年８月１日、被告に対し、足踏み式試作品に ついて、先端部分をもっと細くすることができるかを尋ね、被告が簡単にできる旨 を回答すると、それであれば神経まで潰せるし、逆から骨の血も抜ける、全て切っ た尾ヒレの付け根から処理できるとの考えを示した。さらに、同日、原告は、針状 試作品について、これを用いれば簡単に後ろから処理できる、水圧で神経が出せる なら、スーパーでも使えるなどと感想を述べた。その後の同年９月の間のやり取り においても、原告と被告は、ノズルの形状については針状の極細ノズルとすること を念頭に検討を進めていたことがうかがわれる。 もっとも、原告は、針状試作品では魚が暴れた際等にノズルが変形等してしまう＼nなどの不具合があると結論付け、同年１１月１日、被告に対し、ノズルの形状をテー パ状にすることを提案した。これに対し、被告は、当初、テーパ状とすると製造に あたって精密さが求められ、コストが掛かることなどを指摘し、消極的な態度を示 したが、原告が製造業者からテーパ状のノズルの製作は比較的簡単である旨の回答 を得たこともあって、ノズルの形状をテーパ状とすることも検討することとした。 しかるに、原告は、その後、ノズルの形状をテーパ状とするだけでは十分ではな＼nく、せめて先端の１cm程度を針状にして魚の骨の中で固定することが必要であると し、当該針状の部位からそのままテーパ状の部位につながるノズルの形状を提案し た。これに対し、被告は、スプレー式に噴出するテーパ状のノズルであっても、圧 力の逃げ場がないように神経弓門や血液弓門に刺すなどすることができるのではな いか、との意見を述べたが、原告は、これに否定的な態度を示した。 このような経緯を経て、本件各発明は、あらゆる大きさの魚に対応するための血 液弓門の密着封止構造を実現すると共に、ノズル先端部の破損を抑制するため、ノ＼nズルの先端部分の形状をテーパ状にすること（特徴的部分2)）をその特徴的部分の １つとするものとして完成するに至ったものといえる。このことに鑑みると、特徴 的部分2)につき、最終的には被告の考えに基づき発明として完成したものの、課題 を解決するための着想及びその具体化の過程においては、被告のみならず原告も創 作的に寄与したものというべきである。
ウ したがって、原告と被告は、共に本件各発明の特徴的部分1)及び2)の完成に 創作的に寄与したものといえ、原告と被告は、本件各発明の共同発明者と認められ る。これに反する原告の主張は採用できない。
エ 被告の主張について
被告は、原告の助言を受ける前に既に本件各発明を完成させていた旨を主張し、 これに沿う供述等をする。 しかし、着想としてであれ被告が原告とのやり取りとかかわりなく単独で本件各 発明を完成させていたことをうかがわせる検討メモその他の客観的な資料は見当た らない。その点を措くとしても、前記認定に係る本件各発明に至る経緯を見る限り、 被告は、とりわけ本件各発明の特徴的部分2)について、原告の意見を踏まえて方針 を変更したことがうかがわれる。この方針変更は、特徴的部分2)に関わるものであ る以上、単に本件各発明を商品化する上で必要となったという程度にとどまるもの とはいえない。また、本件各発明を商品化した商品の販売促進につき原告の協力を 得るという被告の意図の存在は、前記認定に係る本件各発明に至る経緯からもうか がわれるものの、本件各発明の構成を具体的に示すなどして原告との議論を誘導す＼nるなどした形跡はうかがわれず、むしろ上記のとおり原告の意見を踏まえて方針変 更をしたことなどを踏まえると、そのような意図のみに基づくものとまでは認めら れない。 その他被告が縷々指摘する事情を考慮しても、この点に関する被告の主張は採用 できない。
(5) 小括
以上より、本件特許は、特許法３８条に違反してされたものであるから、同法１ ２３条１項２号所定の要件に該当すると共に、原告は本件特許に係る発明である本 件各発明について特許を受ける権利を有する者であることから、原告は、特許権者 である被告に対し、同法７４条１項に基づき、その持分の移転請求権を有する。
２ 本件出願の不法行為該当性等（争点２）について
不法行為の被害者が自己の権利擁護のため訴えを提起することを余儀なくされ、 訴訟追行を弁護士に委任した場合、その弁護士費用は、事案の難易、請求額、認容 された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内のものに限り、 不法行為と相当因果関係に立つものというべきである（最高裁昭和４４年２月２７ 日第一小法廷判決・民集２３巻２号４４１頁参照）。 しかし、本件において、原告は、冒認出願又は共同出願違反による損害として、 本件訴訟追行に要した弁護士費用以外の損害の主張をしていないことから、弁護士 費用以外の損害を認めることはできない。そうである以上、原告が、冒認出願等の 被害者として、本件出願により生じた損害につき本件訴えを提起することを余儀な くされたとは認められない。そうすると、原告が本件訴訟追行に要した弁護士費用 は、冒認出願等と相当因果関係のある損害とはいえない。 したがって、原告の被告に対する不法行為に基づく損害賠償請求権の成立は認め られない。これに反する原告の主張は採用できない。
ア 特徴的部分1)について
前記各認定によれば、被告は、少なくとも平成２９年８月１０日頃までは、魚の 神経抜き及び血抜きにあたってはあえて少し血を残す方が良く、魚の熟成等の観点 からは血の回りだけでなく神経絞めに意味があると考えており、このような考えに 基づき、脳髄や神経を抜くことで血抜きをするという発想を持っていたことがうか がわれる。また、被告は、この頃、「明石浦漁港のやり方」すなわち背骨上側に沿う 脊髄神経に針金を通し神経を破壊する方法に加えて水圧を使うことを提案している ことに鑑みると、尾部を切断することやそれによって血液弓門を露出させ、血液弓 門から水圧を掛けて血抜きをすることは、必ずしも想到していなかったものと推察 される。他方、原告は、早く確実に作業することが可能なことや骨全体まで完全に血抜きをすることを重視し、神経抜きはすればよいがしなくてもよく、血を回さな＼nいための神経抜きであると考えていた。原告は、当時実施していた方法はエラに水 圧を掛けて血抜きをするものであったが、この方法では鬱血を広げてしまうという 欠点があるとしていたところ、足踏み式試作品を見て、水が噴出されるノズルの先 端部分の形状をより細くすれば十分に加圧することが可能＼＼となり、「全て切った尾 びれの付け根から処理でき」る、すなわち、尾部を切断して血液弓門を露出させ、 そこに先端を細くしたノズルを刺して水圧を掛け、神経抜きと血抜きを行う方法を 着想したことがうかがわれる。 その後の原告と被告とのやり取りは、原告が着想した上記方法を念頭に、ノズル の形状や流量調節器具に関する具体的検討を進めたものと理解される。 したがって、本件各発明の特徴的部分1)は、被告が製作した足踏み式試作品に接 したことを契機とするものの、長年の水産会社勤務、とりわけ魚の生き締めに関す る実地での経験等を背景とした原告の着想及び具体化に基づくものといってよい。 したがって、本件各発明の特徴的部分1)の完成については、被告のみならず原告も 創作的に寄与したものというべきである。 イ 特徴的部分2)について
前記各認定によれば、本件各発明の特徴的部分2)に関する原告と被告とのやり取 りは、以下のような経過をたどったものと理解される。 すなわち、被告は、原告とのやり取りを開始した平成２９年７月１１日までには 既にノズルの先端の形状がテーパ状である足踏み式試作品を試作していたが、同月 １２日には、ノズルの形状が針状のエアダスターにつき、十分に用途を果たすこと、＼nエアガンでないと極細ノズルが付けられないこと、魚によっては極細ノズルは要ら ないかもしれないが、特に血管の方までやるなら極細ノズルは必要と考えることな どの意見を述べた。また、原告は、同年８月１日、被告に対し、足踏み式試作品に ついて、先端部分をもっと細くすることができるかを尋ね、被告が簡単にできる旨 を回答すると、それであれば神経まで潰せるし、逆から骨の血も抜ける、全て切っ た尾ヒレの付け根から処理できるとの考えを示した。さらに、同日、原告は、針状 試作品について、これを用いれば簡単に後ろから処理できる、水圧で神経が出せる なら、スーパーでも使えるなどと感想を述べた。その後の同年９月の間のやり取り においても、原告と被告は、ノズルの形状については針状の極細ノズルとすること を念頭に検討を進めていたことがうかがわれる。 もっとも、原告は、針状試作品では魚が暴れた際等にノズルが変形等してしまう＼nなどの不具合があると結論付け、同年１１月１日、被告に対し、ノズルの形状をテー パ状にすることを提案した。これに対し、被告は、当初、テーパ状とすると製造に あたって精密さが求められ、コストが掛かることなどを指摘し、消極的な態度を示 したが、原告が製造業者からテーパ状のノズルの製作は比較的簡単である旨の回答 を得たこともあって、ノズルの形状をテーパ状とすることも検討することとした。 しかるに、原告は、その後、ノズルの形状をテーパ状とするだけでは十分ではな＼nく、せめて先端の１cm程度を針状にして魚の骨の中で固定することが必要であると し、当該針状の部位からそのままテーパ状の部位につながるノズルの形状を提案し た。これに対し、被告は、スプレー式に噴出するテーパ状のノズルであっても、圧 力の逃げ場がないように神経弓門や血液弓門に刺すなどすることができるのではな いか、との意見を述べたが、原告は、これに否定的な態度を示した。 このような経緯を経て、本件各発明は、あらゆる大きさの魚に対応するための血 液弓門の密着封止構造を実現すると共に、ノズル先端部の破損を抑制するため、ノ＼nズルの先端部分の形状をテーパ状にすること（特徴的部分2)）をその特徴的部分の １つとするものとして完成するに至ったものといえる。このことに鑑みると、特徴 的部分2)につき、最終的には被告の考えに基づき発明として完成したものの、課題 を解決するための着想及びその具体化の過程においては、被告のみならず原告も創 作的に寄与したものというべきである。
ウ したがって、原告と被告は、共に本件各発明の特徴的部分1)及び2)の完成に 創作的に寄与したものといえ、原告と被告は、本件各発明の共同発明者と認められ る。これに反する原告の主張は採用できない。
エ 被告の主張について
被告は、原告の助言を受ける前に既に本件各発明を完成させていた旨を主張し、 これに沿う供述等をする。 しかし、着想としてであれ被告が原告とのやり取りとかかわりなく単独で本件各 発明を完成させていたことをうかがわせる検討メモその他の客観的な資料は見当た らない。その点を措くとしても、前記認定に係る本件各発明に至る経緯を見る限り、 被告は、とりわけ本件各発明の特徴的部分2)について、原告の意見を踏まえて方針 を変更したことがうかがわれる。この方針変更は、特徴的部分2)に関わるものであ る以上、単に本件各発明を商品化する上で必要となったという程度にとどまるもの とはいえない。また、本件各発明を商品化した商品の販売促進につき原告の協力を 得るという被告の意図の存在は、前記認定に係る本件各発明に至る経緯からもうか がわれるものの、本件各発明の構成を具体的に示すなどして原告との議論を誘導す＼nるなどした形跡はうかがわれず、むしろ上記のとおり原告の意見を踏まえて方針変 更をしたことなどを踏まえると、そのような意図のみに基づくものとまでは認めら れない。 その他被告が縷々指摘する事情を考慮しても、この点に関する被告の主張は採用 できない。
(5) 小括
以上より、本件特許は、特許法３８条に違反してされたものであるから、同法１ ２３条１項２号所定の要件に該当すると共に、原告は本件特許に係る発明である本 件各発明について特許を受ける権利を有する者であることから、原告は、特許権者 である被告に対し、同法７４条１項に基づき、その持分の移転請求権を有する。
２ 本件出願の不法行為該当性等（争点２）について
不法行為の被害者が自己の権利擁護のため訴えを提起することを余儀なくされ、 訴訟追行を弁護士に委任した場合、その弁護士費用は、事案の難易、請求額、認容 された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内のものに限り、 不法行為と相当因果関係に立つものというべきである（最高裁昭和４４年２月２７ 日第一小法廷判決・民集２３巻２号４４１頁参照）。 しかし、本件において、原告は、冒認出願又は共同出願違反による損害として、 本件訴訟追行に要した弁護士費用以外の損害の主張をしていないことから、弁護士 費用以外の損害を認めることはできない。そうである以上、原告が、冒認出願等の 被害者として、本件出願により生じた損害につき本件訴えを提起することを余儀な くされたとは認められない。そうすると、原告が本件訴訟追行に要した弁護士費用 は、冒認出願等と相当因果関係のある損害とはいえない。 したがって、原告の被告に対する不法行為に基づく損害賠償請求権の成立は認め られない。これに反する原告の主張は採用できない。
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2022.03.15
令和3(行ケ)10072 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年2月21日 知的財産高等裁判所
記載不備、進歩性なしとして拒絶審決が成されました。記載不備については理由ありとされましたが、進歩性欠如として審決維持です。
(1) 特許出願における特許請求の範囲の記載については，「特許を受けようとす る発明が明確であること」という要件に適合することが求められるが（特許法３６ 条６項２号），これは，特許制度が，発明を公開した者に独占的な権利である特許権 を付与することによって，特許権者についてはその発明を保護し，一方で第三者に ついては特許に係る発明の内容を把握させることにより，その発明の利用を図るこ とを通じて発明を奨励し，もって産業の発達に寄与することを目的とするものであ ることを踏まえたものである（最高裁平成２４年（受）第１２０４号同２７年６月 ５日第二小法廷判決・民集６９巻４号７００頁）。同要件については，同目的の見地 を踏まえ，請求項の記載のほか，明細書及び図面の記載並びに出願当時の技術常識 を考慮して判断されることになる。 これを本願発明についてみると，前記第２の２の本願の請求項１の記載及び本願 明細書の図１の内容に加え，本願明細書中，本願発明の特徴について説明する段落 において，「増幅器の出力回路」（又は「アナログ増幅器の出力回路」）という表現が＼nひとまとまりの語として用いられていること（本願明細書の段落［0001］，［0002］， ［0007］〜［0009］，［0012］。同［0017］，［0020］も参照。なお，本願明細書［甲１１］中に，本願発明の内容に関して，「出力回路」の語が単体で用いられている個所 はない。），前記１(2)の本願発明の概要からすると，本願発明の技術的特徴の最たる 部分は，出力電流に相関した消費電流の変化がないという点にあり，その旨が本願 の請求項１にも明記されているところ，本願明細書の段落［0009］の記載からする と，本願発明が上記の技術的特徴を回路の構成によって実現するものであることは＼n明らかであることのほか，実施例についても，「信号に相関した電流を電源回路に流 さない出力部」という記載がある（本願明細書の段落［0015］。同［0018］，［0023］ も参照）一方で，前段の増幅部については図示されていない旨の記載があること（同 ［0016］。同［0019］も参照）を踏まえると，本願の請求項１中，「・・・を特徴と するオーディオ用増幅器の出力回路」という記載において，「・・・を特徴とする」 という部分は，「オーディオ用増幅器の出力回路」，すなわち，「オーディオ用増幅器」におけるものであるという特定の付加された「出力回路」を修飾するものであるこ とが，明確であるというべきである。 そうすると，本願の請求項１の記載は，第三者が特許に係る発明の内容を把握す ることを困難にするものとはいえず，第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確 なものであるとは認められず，本願発明に係る特許請求の範囲の記載は，特許法３ ６条６項２号に規定する要件を満たしている。
(2) 前記(1)の判断に反する被告の主張は，いずれも採用することができない。被 告の主張は，本願の請求項１の記載が，第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明 確なものであることを根拠づけるものとはいえない。
(3) したがって，取消事由１には理由がある。
もっとも，前記第２の３(2)の本件審決の進歩性についての判断は，本願の請求項 １の記載の明確性についての前記(1)の判断を前提としても，なお問題となるもの であって，前記進歩性についての判断に誤りがない場合には，本件審決の結論に誤 りはないこととなるから，次に，取消事由２について検討する。
５ 取消事由２（進歩性について）について
・・・
以上を踏まえると，相違点アを認定しなかった点で本件審決に誤りがあるとはい えない。なお，仮に，形式的に引用発明と本願発明を対比して，相違点アを認定し たとしても，引用発明におけるショットキーバリアダイオードが高抵抗素子として 機能するものであることを含めて既に述べた点のほか，本願発明についても３端子＼n増幅素子の入力端子より信号SIG側にバイアス回路として抵抗Ｒ１及びＲ２を設け ることが示されていること（本願明細書の段落［0015］，図１）に照らし，相違点ア が本願発明の進歩性を基礎付けるものとはいえない。
ｃ 前記ｂは，あくまで本願発明がショットキーバリアダイオードの構成を付加＼nすることを排除していない旨をいうものにすぎず，同構成を本願発明の構＼成要素と して追加するものではない。後者の理解を前提とする原告の主張（それゆえにそれ が前者の理解と矛盾しているという主張を含む。）は，採用することができない。 また，特に入出力電圧の点で引用発明と本願発明が異なるという原告の主張は， 本願発明の発明特定事項に含まれていない構成を前提に本願発明についていうもの＼nであって，その前提を欠き，採用することができない。引用発明との対比のために， 本願発明の入出力電圧の範囲を具体的に検討する必要がある旨をいう原告の主張も， 同様に，本願発明の発明特定事項に含まれていない構成をいうもので，採用するこ＼nとができない。
(1) 特許出願における特許請求の範囲の記載については，「特許を受けようとす る発明が明確であること」という要件に適合することが求められるが（特許法３６ 条６項２号），これは，特許制度が，発明を公開した者に独占的な権利である特許権 を付与することによって，特許権者についてはその発明を保護し，一方で第三者に ついては特許に係る発明の内容を把握させることにより，その発明の利用を図るこ とを通じて発明を奨励し，もって産業の発達に寄与することを目的とするものであ ることを踏まえたものである（最高裁平成２４年（受）第１２０４号同２７年６月 ５日第二小法廷判決・民集６９巻４号７００頁）。同要件については，同目的の見地 を踏まえ，請求項の記載のほか，明細書及び図面の記載並びに出願当時の技術常識 を考慮して判断されることになる。 これを本願発明についてみると，前記第２の２の本願の請求項１の記載及び本願 明細書の図１の内容に加え，本願明細書中，本願発明の特徴について説明する段落 において，「増幅器の出力回路」（又は「アナログ増幅器の出力回路」）という表現が＼nひとまとまりの語として用いられていること（本願明細書の段落［0001］，［0002］， ［0007］〜［0009］，［0012］。同［0017］，［0020］も参照。なお，本願明細書［甲１１］中に，本願発明の内容に関して，「出力回路」の語が単体で用いられている個所 はない。），前記１(2)の本願発明の概要からすると，本願発明の技術的特徴の最たる 部分は，出力電流に相関した消費電流の変化がないという点にあり，その旨が本願 の請求項１にも明記されているところ，本願明細書の段落［0009］の記載からする と，本願発明が上記の技術的特徴を回路の構成によって実現するものであることは＼n明らかであることのほか，実施例についても，「信号に相関した電流を電源回路に流 さない出力部」という記載がある（本願明細書の段落［0015］。同［0018］，［0023］ も参照）一方で，前段の増幅部については図示されていない旨の記載があること（同 ［0016］。同［0019］も参照）を踏まえると，本願の請求項１中，「・・・を特徴と するオーディオ用増幅器の出力回路」という記載において，「・・・を特徴とする」 という部分は，「オーディオ用増幅器の出力回路」，すなわち，「オーディオ用増幅器」におけるものであるという特定の付加された「出力回路」を修飾するものであるこ とが，明確であるというべきである。 そうすると，本願の請求項１の記載は，第三者が特許に係る発明の内容を把握す ることを困難にするものとはいえず，第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確 なものであるとは認められず，本願発明に係る特許請求の範囲の記載は，特許法３ ６条６項２号に規定する要件を満たしている。
(2) 前記(1)の判断に反する被告の主張は，いずれも採用することができない。被 告の主張は，本願の請求項１の記載が，第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明 確なものであることを根拠づけるものとはいえない。
(3) したがって，取消事由１には理由がある。
もっとも，前記第２の３(2)の本件審決の進歩性についての判断は，本願の請求項 １の記載の明確性についての前記(1)の判断を前提としても，なお問題となるもの であって，前記進歩性についての判断に誤りがない場合には，本件審決の結論に誤 りはないこととなるから，次に，取消事由２について検討する。
５ 取消事由２（進歩性について）について
・・・
以上を踏まえると，相違点アを認定しなかった点で本件審決に誤りがあるとはい えない。なお，仮に，形式的に引用発明と本願発明を対比して，相違点アを認定し たとしても，引用発明におけるショットキーバリアダイオードが高抵抗素子として 機能するものであることを含めて既に述べた点のほか，本願発明についても３端子＼n増幅素子の入力端子より信号SIG側にバイアス回路として抵抗Ｒ１及びＲ２を設け ることが示されていること（本願明細書の段落［0015］，図１）に照らし，相違点ア が本願発明の進歩性を基礎付けるものとはいえない。
ｃ 前記ｂは，あくまで本願発明がショットキーバリアダイオードの構成を付加＼nすることを排除していない旨をいうものにすぎず，同構成を本願発明の構＼成要素と して追加するものではない。後者の理解を前提とする原告の主張（それゆえにそれ が前者の理解と矛盾しているという主張を含む。）は，採用することができない。 また，特に入出力電圧の点で引用発明と本願発明が異なるという原告の主張は， 本願発明の発明特定事項に含まれていない構成を前提に本願発明についていうもの＼nであって，その前提を欠き，採用することができない。引用発明との対比のために， 本願発明の入出力電圧の範囲を具体的に検討する必要がある旨をいう原告の主張も， 同様に，本願発明の発明特定事項に含まれていない構成をいうもので，採用するこ＼nとができない。
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2022.03.15
令和2(ネ)10059 特許権侵害差止請求控訴事件 特許権 民事訴訟__全文__ 令和4年2月9日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
1審は、アルギニンは，その後の発酵処理工程で初めて混合されるものであるから技術的範囲に属さないと判断しましたが、知財高裁は、属すると判断しました。1審判決後に訂正審判がなされ、これが確定しています。控訴人は訂正発明のみについての判断を求めました。争点は104条の推定規定の出願日が優先権基礎出願日が適用されるのか、推定が覆滅されるか等です。
以上によると，基礎出願Ａ，Ｂの上記記載に接した当業者は，上記本件優先日当 時の技術常識とを考え併せ，「大豆胚軸」以外の「ダイゼイン類を含む原料」を発酵 原料とした場合でも，ラクトコッカス２０-９２株のようなエクオール及びオルニ チンの産生能力を有する微生物によって，発酵原料中の「ダイゼイン類」がアルギ＼nニンと共に代謝されるようにすることにより，発酵物の乾燥重量１ｇ当たり，８ｍ ｇ以上のオルニチン及び１ｍｇ以上のエクオールを含有する，食品素材として用い られる粉末状の発酵物を生成することが可能であると認識することができたという＼nべきであるから，本件訂正発明を基礎出願Ａ，Ｂから読み取ることができるものと 認められる。 したがって，本件訂正発明は，少なくとも基礎出願Ａ，Ｂに記載されていたか， 記載されていたに等しい発明であると認められ，本件訂正発明は，基礎出願Ａ，Ｂ に基づく優先権主張の効果を享受できるというべきである。 そうすると，本件特許は，特許法１０４条の規定の適用については，本件優先日 である平成１９年６月１３日に出願されたものとみなされるから，本件訂正発明生 産物が同条の特許出願前に日本国内において「公然知られた物でない」か否かを検 討するに当たり，本件優先日以降に公開された乙Ｂ３（国際公開第２００７／０６ ６６５５号。国際公開日２００７（平成１９）年６月１４日）を考慮することはで きない。
ウ 「公然知られた物でない」に当たるか
その物が特許法１０４条の「公然知られた」物に当たるといえるには，基準時に おいて，少なくとも当業者がその物を製造する手がかりが得られる程度に知られた 事実が存することを有するというべきところ，本件訂正発明生産物が，本件優先日 当時に公知であった乙Ｂ１６，乙Ｂ２４に記載されていたとはいえず，また，乙Ｂ １６又は乙Ｂ２４から本件訂正発明を容易に想到することができないことは後記３ (4)，(6)のとおりである。そうすると，本件優先日時点において，乙Ｂ１６又は乙 Ｂ２４に触れた当業者が本件訂正発明生産物を製造する手がかりが得られたという ことはできない。 また，被控訴人らは，本件訂正発明生産物は，乙Ｂ１６の「実施例１」の「乾燥 重量１ｇ当たり，１ｍｇ−３ｍｇのエクオールが生成」している発酵物「９９２ｍ ｇ」に栄養強化添加物である「９７．４８％」の純度のオルニチン（乙Ｂ６７の国 際公開公報（ＷＯ２００６／０５１９４０））を「８ｍｇ」加えたものであるにすぎ ないから，「公然知られた物」であると主張するが，前記アのとおり，本件訂正発明 生産物は，「オルニチン及びエクオールを含有する粉末状の発酵物であって，前記発 酵物の乾燥重量１ｇ当たり，８ｍｇ以上のオルニチン及び１ｍｇ以上のエクオール が生成され，食品素材として用いられる物」であるから，乙Ｂ１６に乙Ｂ６７を組 み合わせたとしても，「発酵物の乾燥重量１ｇ当たり，８ｍｇ以上のオルニチン及び １ｍｇ以上のエクオールが生成された」物に当たらないから，上記被控訴人らの主 張は採用できない。
なお，被控訴人らは，本件発明による生産物について，乙Ｂ４により公然知られ た物に当たる旨の主張をしていたので念のため検討するに，乙Ｂ４に本件訂正発明 が記載されていたとはいえず，また，乙Ｂ４から本件訂正発明を容易に想到できた ものではないことは後記３(3)のとおりであり，乙Ｂ４によっても当業者が本件訂 正発明生産物を製造する手がかりが得られたということはできない。 したがって，本件訂正発明生産物は，本件優先日当時，「公然知られた物でない」 といえる。
エ 被控訴人方法の構成について＼n
被控訴人らは，被控訴人原料の生産方法が原判決別紙「被告方法目録」記載の被 控訴人方法であることについて自白が成立しているから，特許法１０４条の推定は 働かないと主張する。そして，令和元年６月７日の原審第４回弁論準備手続期日に おいて，当事者双方が，被控訴人方法の構成について原判決別紙「被告方法目録」＼n記載のとおりである旨陳述している（当裁判所に顕著）。 原審において当事者間に争いがないものとされた被控訴人方法と，当審で控訴人 が主張する被控訴人方法とでは，前者における「α３ 前記酵素処理工程を経て得 られたダイゼインを含む処理液と，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●をアルギニンを含む培養液と共に混合して発酵処理をし，」との構成部＼n分を，後者では「α３−１ 前記酵素処理工程を経て得られたダイゼインを，アル ギニンを含むその他の成分と混合して培地とした上，これを滅菌処理して滅菌済培 地とし，」と「α３−２ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●を同滅菌済培地に植菌して発酵処理をし，」との構成に変更するというものであ＼nるところ，同α３−１及びα３−２の内容は，α３の内容を更に具体化・詳細化し ようとするものであり，また，控訴人は，原判決における本件訂正発明に係るクレ ーム解釈に基づく場合の構成としてα３−１及びα３−２とすべきと主張している＼nものであるから，まずは，原審において当事者間に争いがないものとされた被控訴 人方法（α１〜６によるものであって，α３をα３−１及びα３−２に変更しない もの）の構成について検討を進めることとする。＼n
オ 推定の覆滅について
被控訴人らは，被控訴人原料の生産方法が被控訴人方法であり，これが本件訂正 発明の方法とは異なるから，本件訂正発明の方法を使用していないとの主張立証を しているものと解されるから，以下，被控訴人方法（まずは，α１〜６によるもの であって，α３をα３−１及びα３−２に変更しないもの）が本件訂正発明の方法 とは異なるものであるか検討する。
・・・
ｃ 原判決は，構成α３の「アルギニンを含む培養液」は，本件発明の構＼成要件 Ａ−２，Ａ−３の「アルギニンを含む発酵原料」に当たらず，被控訴人方法は本件 発明のＡ−２，Ａ−３を充足しないと判断したが，本件訂正発明においても，構成＼n要件Ｂ’−１に「アルギニンを含む発酵原料」とあるので，α３の「アルギニンを 含む培養液」が構成要件Ｂ’−１の「アルギニンを含む発酵原料」に当たるか検討＼nする。 構成要件Ｂ’−１は，「前記ダイゼイン類と前記アルギニンを含む発酵原料を」と＼nいうものであるが，これは，構成要件Ａ’においてダイゼイン類にアルギニンを添＼n加したものを指すと解するのが自然である。そして，上記ｂのとおり，被控訴人方 法の構成α３においては，「ダイゼイン」を含む処理液と「アルギニン」を含む培養＼n液を，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●と共に混合して発 酵処理をしているところ，「ダイゼイン」を含む処理液と「アルギニン」を含む培養 液の混合物を，「オルニチン産生能力及びエクオール産生能＼力を有する微生物」であ る●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●で「発酵処理」してい るから，上記混合物は発酵原料に当たるというべきである。そうすると，同混合物 は，「前記ダイゼイン類と前記アルギニンを含む発酵原料」に当たるから，被控訴人 らの主張する被控訴人方法を前提としても，被控訴人原料の生産方法は，本件訂正 発明の構成要件Ｂ’−１を充足し，構＼成要件Ｂ’−１の発酵原料を微生物で発酵処 理することを内容とする構成要件Ｂ’−２も充足する。＼n
この点，原判決は，本件発明について，アルギニンは，発酵処理をする前の発酵 原料の調製をする段階において発酵原料に含まれているものであり，構成α３の「ダ＼nイゼインを含む処理液」が発酵原料に当たり，「アルギニンを含む培養液」は発酵原 料ではなく，発酵効率の促進等を目的とする栄養成分に当たるものと解した上で， 被控訴人方法は発酵処理段階においてアルギニンが初めて現れるから本件発明の構＼n成要件を充足しないと判断した。
しかしながら，本件特許請求の範囲及び本件明細書をみても，ダイゼイン類にア ルギニンを添加した後に微生物を加えることと，ダイゼイン類とアルギニンと微生 物を同時に混合することとの間に何らかの差異があることをうかがわせる記載はな い。また，本件明細書をみると，【００９１】に「発酵原料（発酵に供される原料）」 との記載があるものの，【００９３】には「ダイゼイン類を含む発酵原料としては， ダイゼイン類を含む限り，特に制限されるものではない」と発酵原料に特段の制限 がないものとされており，そのほかには発酵原料を定義付ける記載はない。前記１ (2)のとおり，本件訂正発明においてオルニチン産生能力及びエクオール産生能＼力 を有する微生物による発酵に供されるのは，「ダイゼイン類」と「アルギニン」であ り，ダイゼイン類にアルギニンが添加されたのちに微生物が添加されたとしても， ダイゼイン類に，アルギニンと微生物が同時に添加されたとしても，アルギニンが 発酵に供されることに変わりがない。そうすると，被控訴人方法におけるアルギニ ンが，発酵原料ではないというべき理由がない。
原判決は，本件明細書の【００３３】の「当該エクオール含有大豆胚軸発酵物は， 発酵原料として大豆胚軸を用いて製造される」との記載及び【００３６】の「大豆 胚軸の発酵において，発酵原料となる大豆胚軸には，必要に応じて，発酵効率の促 進や発酵物の風味向上等を目的として，酵母エキス，ポリペプトン，肉エキス等の 窒素源；グルコース，シュクロース等の炭素源；リン酸塩，炭酸塩，硫酸塩等の無 機塩；ビタミン類；アミノ酸等の栄養成分を添加してもよい。特に，エクオール産 生微生物として，アルギニンをオルニチンに変換する能力を有するもの（中略）を＼n使用する場合には，大豆胚軸にアルギニンを添加して発酵を行うことによって，得 られる発酵物中にオルニチンを含有させることができる。この場合，アルギニンの 添加量については，例えば，大豆胚軸（乾燥重量換算）１００重量部に対して，ア ルギニンが０．５〜３重量部程度が例示される。」と発酵原料となる大豆胚軸には， 必要に応じて，発酵効率の促進等を目的とする栄養成分を添加してもよいと記載さ れていることから，発酵効率の促進等を目的とする栄養成分は，発酵原料とは別の 成分として扱われていると認定したが，ダイゼイン類を含む「大豆胚軸」が発酵原 料に当たることと，ダイゼイン類を含む処理液とアルギニンを含む培養液のいずれ もが発酵原料に当たると考えることは何ら矛盾するものではない。また，【００３６】 の記載も，大豆胚軸にアルギニンを添加したものを発酵原料とみなすことと矛盾す るものではない。したがって，原判決の判断には誤りがあるというほかない。 そうすると，α３の「アルギニンを含む培養液」は，構成要件Ｂ’−１の「アル＼nギニンを含む発酵原料」に当たると認めるのが相当であるから，被控訴人方法が構＼n成要件Ａ’，Ｂ’−１，Ｂ’−２を充足しないことが立証されているとはいえない。
・・・
(ｳ) 以上のとおり，被控訴人原料の生産に本件訂正発明の方法を使用していない ことが立証されているとはいえないから，特許法１０４条の推定が覆滅されたと認 めることはできない。
以上によると，基礎出願Ａ，Ｂの上記記載に接した当業者は，上記本件優先日当 時の技術常識とを考え併せ，「大豆胚軸」以外の「ダイゼイン類を含む原料」を発酵 原料とした場合でも，ラクトコッカス２０-９２株のようなエクオール及びオルニ チンの産生能力を有する微生物によって，発酵原料中の「ダイゼイン類」がアルギ＼nニンと共に代謝されるようにすることにより，発酵物の乾燥重量１ｇ当たり，８ｍ ｇ以上のオルニチン及び１ｍｇ以上のエクオールを含有する，食品素材として用い られる粉末状の発酵物を生成することが可能であると認識することができたという＼nべきであるから，本件訂正発明を基礎出願Ａ，Ｂから読み取ることができるものと 認められる。 したがって，本件訂正発明は，少なくとも基礎出願Ａ，Ｂに記載されていたか， 記載されていたに等しい発明であると認められ，本件訂正発明は，基礎出願Ａ，Ｂ に基づく優先権主張の効果を享受できるというべきである。 そうすると，本件特許は，特許法１０４条の規定の適用については，本件優先日 である平成１９年６月１３日に出願されたものとみなされるから，本件訂正発明生 産物が同条の特許出願前に日本国内において「公然知られた物でない」か否かを検 討するに当たり，本件優先日以降に公開された乙Ｂ３（国際公開第２００７／０６ ６６５５号。国際公開日２００７（平成１９）年６月１４日）を考慮することはで きない。
ウ 「公然知られた物でない」に当たるか
その物が特許法１０４条の「公然知られた」物に当たるといえるには，基準時に おいて，少なくとも当業者がその物を製造する手がかりが得られる程度に知られた 事実が存することを有するというべきところ，本件訂正発明生産物が，本件優先日 当時に公知であった乙Ｂ１６，乙Ｂ２４に記載されていたとはいえず，また，乙Ｂ １６又は乙Ｂ２４から本件訂正発明を容易に想到することができないことは後記３ (4)，(6)のとおりである。そうすると，本件優先日時点において，乙Ｂ１６又は乙 Ｂ２４に触れた当業者が本件訂正発明生産物を製造する手がかりが得られたという ことはできない。 また，被控訴人らは，本件訂正発明生産物は，乙Ｂ１６の「実施例１」の「乾燥 重量１ｇ当たり，１ｍｇ−３ｍｇのエクオールが生成」している発酵物「９９２ｍ ｇ」に栄養強化添加物である「９７．４８％」の純度のオルニチン（乙Ｂ６７の国 際公開公報（ＷＯ２００６／０５１９４０））を「８ｍｇ」加えたものであるにすぎ ないから，「公然知られた物」であると主張するが，前記アのとおり，本件訂正発明 生産物は，「オルニチン及びエクオールを含有する粉末状の発酵物であって，前記発 酵物の乾燥重量１ｇ当たり，８ｍｇ以上のオルニチン及び１ｍｇ以上のエクオール が生成され，食品素材として用いられる物」であるから，乙Ｂ１６に乙Ｂ６７を組 み合わせたとしても，「発酵物の乾燥重量１ｇ当たり，８ｍｇ以上のオルニチン及び １ｍｇ以上のエクオールが生成された」物に当たらないから，上記被控訴人らの主 張は採用できない。
なお，被控訴人らは，本件発明による生産物について，乙Ｂ４により公然知られ た物に当たる旨の主張をしていたので念のため検討するに，乙Ｂ４に本件訂正発明 が記載されていたとはいえず，また，乙Ｂ４から本件訂正発明を容易に想到できた ものではないことは後記３(3)のとおりであり，乙Ｂ４によっても当業者が本件訂 正発明生産物を製造する手がかりが得られたということはできない。 したがって，本件訂正発明生産物は，本件優先日当時，「公然知られた物でない」 といえる。
エ 被控訴人方法の構成について＼n
被控訴人らは，被控訴人原料の生産方法が原判決別紙「被告方法目録」記載の被 控訴人方法であることについて自白が成立しているから，特許法１０４条の推定は 働かないと主張する。そして，令和元年６月７日の原審第４回弁論準備手続期日に おいて，当事者双方が，被控訴人方法の構成について原判決別紙「被告方法目録」＼n記載のとおりである旨陳述している（当裁判所に顕著）。 原審において当事者間に争いがないものとされた被控訴人方法と，当審で控訴人 が主張する被控訴人方法とでは，前者における「α３ 前記酵素処理工程を経て得 られたダイゼインを含む処理液と，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●をアルギニンを含む培養液と共に混合して発酵処理をし，」との構成部＼n分を，後者では「α３−１ 前記酵素処理工程を経て得られたダイゼインを，アル ギニンを含むその他の成分と混合して培地とした上，これを滅菌処理して滅菌済培 地とし，」と「α３−２ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●を同滅菌済培地に植菌して発酵処理をし，」との構成に変更するというものであ＼nるところ，同α３−１及びα３−２の内容は，α３の内容を更に具体化・詳細化し ようとするものであり，また，控訴人は，原判決における本件訂正発明に係るクレ ーム解釈に基づく場合の構成としてα３−１及びα３−２とすべきと主張している＼nものであるから，まずは，原審において当事者間に争いがないものとされた被控訴 人方法（α１〜６によるものであって，α３をα３−１及びα３−２に変更しない もの）の構成について検討を進めることとする。＼n
オ 推定の覆滅について
被控訴人らは，被控訴人原料の生産方法が被控訴人方法であり，これが本件訂正 発明の方法とは異なるから，本件訂正発明の方法を使用していないとの主張立証を しているものと解されるから，以下，被控訴人方法（まずは，α１〜６によるもの であって，α３をα３−１及びα３−２に変更しないもの）が本件訂正発明の方法 とは異なるものであるか検討する。
・・・
ｃ 原判決は，構成α３の「アルギニンを含む培養液」は，本件発明の構＼成要件 Ａ−２，Ａ−３の「アルギニンを含む発酵原料」に当たらず，被控訴人方法は本件 発明のＡ−２，Ａ−３を充足しないと判断したが，本件訂正発明においても，構成＼n要件Ｂ’−１に「アルギニンを含む発酵原料」とあるので，α３の「アルギニンを 含む培養液」が構成要件Ｂ’−１の「アルギニンを含む発酵原料」に当たるか検討＼nする。 構成要件Ｂ’−１は，「前記ダイゼイン類と前記アルギニンを含む発酵原料を」と＼nいうものであるが，これは，構成要件Ａ’においてダイゼイン類にアルギニンを添＼n加したものを指すと解するのが自然である。そして，上記ｂのとおり，被控訴人方 法の構成α３においては，「ダイゼイン」を含む処理液と「アルギニン」を含む培養＼n液を，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●と共に混合して発 酵処理をしているところ，「ダイゼイン」を含む処理液と「アルギニン」を含む培養 液の混合物を，「オルニチン産生能力及びエクオール産生能＼力を有する微生物」であ る●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●で「発酵処理」してい るから，上記混合物は発酵原料に当たるというべきである。そうすると，同混合物 は，「前記ダイゼイン類と前記アルギニンを含む発酵原料」に当たるから，被控訴人 らの主張する被控訴人方法を前提としても，被控訴人原料の生産方法は，本件訂正 発明の構成要件Ｂ’−１を充足し，構＼成要件Ｂ’−１の発酵原料を微生物で発酵処 理することを内容とする構成要件Ｂ’−２も充足する。＼n
この点，原判決は，本件発明について，アルギニンは，発酵処理をする前の発酵 原料の調製をする段階において発酵原料に含まれているものであり，構成α３の「ダ＼nイゼインを含む処理液」が発酵原料に当たり，「アルギニンを含む培養液」は発酵原 料ではなく，発酵効率の促進等を目的とする栄養成分に当たるものと解した上で， 被控訴人方法は発酵処理段階においてアルギニンが初めて現れるから本件発明の構＼n成要件を充足しないと判断した。
しかしながら，本件特許請求の範囲及び本件明細書をみても，ダイゼイン類にア ルギニンを添加した後に微生物を加えることと，ダイゼイン類とアルギニンと微生 物を同時に混合することとの間に何らかの差異があることをうかがわせる記載はな い。また，本件明細書をみると，【００９１】に「発酵原料（発酵に供される原料）」 との記載があるものの，【００９３】には「ダイゼイン類を含む発酵原料としては， ダイゼイン類を含む限り，特に制限されるものではない」と発酵原料に特段の制限 がないものとされており，そのほかには発酵原料を定義付ける記載はない。前記１ (2)のとおり，本件訂正発明においてオルニチン産生能力及びエクオール産生能＼力 を有する微生物による発酵に供されるのは，「ダイゼイン類」と「アルギニン」であ り，ダイゼイン類にアルギニンが添加されたのちに微生物が添加されたとしても， ダイゼイン類に，アルギニンと微生物が同時に添加されたとしても，アルギニンが 発酵に供されることに変わりがない。そうすると，被控訴人方法におけるアルギニ ンが，発酵原料ではないというべき理由がない。
原判決は，本件明細書の【００３３】の「当該エクオール含有大豆胚軸発酵物は， 発酵原料として大豆胚軸を用いて製造される」との記載及び【００３６】の「大豆 胚軸の発酵において，発酵原料となる大豆胚軸には，必要に応じて，発酵効率の促 進や発酵物の風味向上等を目的として，酵母エキス，ポリペプトン，肉エキス等の 窒素源；グルコース，シュクロース等の炭素源；リン酸塩，炭酸塩，硫酸塩等の無 機塩；ビタミン類；アミノ酸等の栄養成分を添加してもよい。特に，エクオール産 生微生物として，アルギニンをオルニチンに変換する能力を有するもの（中略）を＼n使用する場合には，大豆胚軸にアルギニンを添加して発酵を行うことによって，得 られる発酵物中にオルニチンを含有させることができる。この場合，アルギニンの 添加量については，例えば，大豆胚軸（乾燥重量換算）１００重量部に対して，ア ルギニンが０．５〜３重量部程度が例示される。」と発酵原料となる大豆胚軸には， 必要に応じて，発酵効率の促進等を目的とする栄養成分を添加してもよいと記載さ れていることから，発酵効率の促進等を目的とする栄養成分は，発酵原料とは別の 成分として扱われていると認定したが，ダイゼイン類を含む「大豆胚軸」が発酵原 料に当たることと，ダイゼイン類を含む処理液とアルギニンを含む培養液のいずれ もが発酵原料に当たると考えることは何ら矛盾するものではない。また，【００３６】 の記載も，大豆胚軸にアルギニンを添加したものを発酵原料とみなすことと矛盾す るものではない。したがって，原判決の判断には誤りがあるというほかない。 そうすると，α３の「アルギニンを含む培養液」は，構成要件Ｂ’−１の「アル＼nギニンを含む発酵原料」に当たると認めるのが相当であるから，被控訴人方法が構＼n成要件Ａ’，Ｂ’−１，Ｂ’−２を充足しないことが立証されているとはいえない。
・・・
(ｳ) 以上のとおり，被控訴人原料の生産に本件訂正発明の方法を使用していない ことが立証されているとはいえないから，特許法１０４条の推定が覆滅されたと認 めることはできない。
◆判決本文
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2022.03.15
令和2(ワ)22290等 特許権侵害差止請求事件 特許権 民事訴訟 令和4年1月19日 東京地方裁判所
医薬用途発明について、「各痛みに対して鎮痛効果があること及びそのための当該医薬の有効量を裏付ける記載がない」として、実施可能要件違反なので権利公使不能＼と判断されました。
ア 実施可能要件違反の判断基準について
いわゆる医薬用途発明においては，一般に，当業者にとって，物質名， 化学構造等が示されることのみによっては，当該用途の有用性及びそのための当該医薬の有効量を予＼測することは困難であり，当該発明に係る医薬を当該用途に使用することができないから，そのような発明において実施 可能要件を満たすためには，明細書の発明の詳細な説明に，薬理データの記載又はこれと同視し得る程度の記載をすることなどにより，当該用途の有用性及びそのための当該医薬の有効量を裏付ける記載を要するものと解＼nするのが相当である。 本件発明１及び２の特許請求の範囲においては，本件化合物が「痛みの 処置における」（構成要件１Ｂ）「鎮痛剤」（構＼成要件１Ｃ）及び「鎮痛 剤」（構成要件２Ｃ）として作用することが記載されているところ，いずれも本件化合物の鎮痛効果が認められる痛みは特定されていない。しかし，本件明細書には，本件化合物について，「痛みの処置とくに慢性の疼痛性＼n障害の処置における使用方法である。このような障害にはそれらに限定さ れるものではないが炎症性疼痛，術後疼痛，転移癌に伴う骨関節炎の痛み， 三叉神経痛，急性疱疹性および治療後神経痛，糖尿病性神経障害，カウザ ルギー，上腕神経叢捻除，後頭部神経痛，反射交感神経ジストロフィー， 線維筋痛症，痛風，幻想肢痛，火傷痛ならびに他の形態の神経痛，神経障 害および特発性疼痛症候群が包含される。」（前記１(1)イ）と記載されて いることに照らすと，本件発明１及び２は，本件化合物が少なくとも上記 各痛みに対して鎮痛効果を有することを内容とするものと解される。 したがって，本件発明１及び２について実施可能要件を満たすというためには，本件明細書の発明の詳細な説明に，薬理データの記載又はこれと同視し得る程度の記載をすることなどにより，上記各痛みに対して鎮痛効＼n果があること及びそのための当該医薬の有効量を裏付ける記載が必要であ るというべきである。
イ 痛みの分類及び機序について
(ｱ) 痛みの分類及び機序について，証拠（甲１５の１，甲２６，３９，４ １，４２，４６，５５，５９，７７ないし８４，８６，８８）によれば， 本件出願当時，以下の文献が存在したことが認められる。
・・・
(ｲ) 前記(ｱ)ａないしｇの文献の記載によれば，痛みは，その機序により大 きく分けると，1)炎症や組織損傷による侵害レセプターへの刺激により 生じる侵害受容性疼痛，2)末梢神経又は中枢神経が圧迫されたり，絞扼 されたり，遮断されたりすることにより生じる神経障害性疼痛，3)直接 末梢からの侵害刺激がないにもかかわらず存在し，心因性のもので，特 発性疼痛とも呼ばれる心因性疼痛の三つに分類することができること， 線維筋痛症は，上記3)の心因性疼痛に分類されること，上記のとおりに 分類された痛みの中にも様々なものがあり，それぞれの痛みについて機 序や症状，治療方法が存在することが，本件出願当時，技術常識であっ たと認めるのが相当である。
(ｳ) これに対して，原告は，痛覚過敏及び接触異痛は，通常の痛みとは異 なり，末梢性感作や中枢性感作による神経の機能異常で生じる痛みであると主張し，その根拠として，本件出願当時に前記(ｱ)ｈないしｌのとお りの文献が存在したことを指摘する。 しかし，前記(ｱ)ｈ，ｉ，ｋ及びｌの各文献は，マスタードオイル，カ プサイシン及び切開による侵害刺激を与える実験の結果に基づくもので あるから，これらの実験により，痛覚過敏及び接触異痛が，その原因に かかわらず，末梢性感作や中枢性感作による神経の機能異常により生じると，直ちにいうことはできない。
また，前記(ｱ)ｊの文献では，「ＮメチルＤアスパラギン酸（ＮＭＤＡ） 受容体の過剰活性は，神経障害性疼痛の発生における要因の１つである 可能性がある。」，「動物の神経障害性疼痛モデルにおいて示唆されるように…，痛覚過敏は NMDA 受容体によって介在される「ワインドアップ 現象」の提示である可能性がある。」などと記載されているところ，これらの記載は，ＮＭＤＡ受容体の過剰活性が神経障害性疼痛の要因となること，あるいは痛覚過敏がＮＭＤＡ受容体によって介在されるワイン＼nドアップ現象（神経細胞の感作）によるものであることの可能性を指摘したにすぎず，これをもって，上記文献の記載内容が本件出願当時の技術常識であったということはできない。そして，他に，本件出願当時，痛覚過敏及び接触異痛がその原因にかかわらず末梢性感作や中枢性感作による神経の機能＼異常で生じる痛みであることが技術常識であったと認めるに足りる的確な証拠はない。したがって，原告の上記主張は採用することができない。
・・・
以上によれば，本件明細書の発明の詳細な説明においては，ホルマリン 試験，カラゲニン試験及び術後疼痛試験の各薬理データの記載により，本 件化合物が侵害受容性疼痛に分類される痛みに対して鎮痛効果があること 及びそのための当該医薬の有効量は裏付けられているといえる。しかし， 本件発明１及び２がその内容とする「痛み」，すなわち，少なくとも「炎 症性疼痛，術後疼痛，転移癌に伴う骨関節炎の痛み，三叉神経痛，急性疱 疹性および治療後神経痛，糖尿病性神経障害，カウザルギー，上腕神経叢 捻除，後頭部神経痛，反射交感神経ジストロフィー，線維筋痛症，痛風， 幻想肢痛，火傷痛ならびに他の形態の神経痛，神経障害および特発性疼痛 症候群」（前記１(1)イ）の各痛みに対して鎮痛効果があること及びそのた めの当該医薬の有効量を裏付ける記載はない。したがって，本件発明１及 び２は，実施可能要件に違反するものと認められる。＼n
ア 実施可能要件違反の判断基準について
いわゆる医薬用途発明においては，一般に，当業者にとって，物質名， 化学構造等が示されることのみによっては，当該用途の有用性及びそのための当該医薬の有効量を予＼測することは困難であり，当該発明に係る医薬を当該用途に使用することができないから，そのような発明において実施 可能要件を満たすためには，明細書の発明の詳細な説明に，薬理データの記載又はこれと同視し得る程度の記載をすることなどにより，当該用途の有用性及びそのための当該医薬の有効量を裏付ける記載を要するものと解＼nするのが相当である。 本件発明１及び２の特許請求の範囲においては，本件化合物が「痛みの 処置における」（構成要件１Ｂ）「鎮痛剤」（構＼成要件１Ｃ）及び「鎮痛 剤」（構成要件２Ｃ）として作用することが記載されているところ，いずれも本件化合物の鎮痛効果が認められる痛みは特定されていない。しかし，本件明細書には，本件化合物について，「痛みの処置とくに慢性の疼痛性＼n障害の処置における使用方法である。このような障害にはそれらに限定さ れるものではないが炎症性疼痛，術後疼痛，転移癌に伴う骨関節炎の痛み， 三叉神経痛，急性疱疹性および治療後神経痛，糖尿病性神経障害，カウザ ルギー，上腕神経叢捻除，後頭部神経痛，反射交感神経ジストロフィー， 線維筋痛症，痛風，幻想肢痛，火傷痛ならびに他の形態の神経痛，神経障 害および特発性疼痛症候群が包含される。」（前記１(1)イ）と記載されて いることに照らすと，本件発明１及び２は，本件化合物が少なくとも上記 各痛みに対して鎮痛効果を有することを内容とするものと解される。 したがって，本件発明１及び２について実施可能要件を満たすというためには，本件明細書の発明の詳細な説明に，薬理データの記載又はこれと同視し得る程度の記載をすることなどにより，上記各痛みに対して鎮痛効＼n果があること及びそのための当該医薬の有効量を裏付ける記載が必要であ るというべきである。
イ 痛みの分類及び機序について
(ｱ) 痛みの分類及び機序について，証拠（甲１５の１，甲２６，３９，４ １，４２，４６，５５，５９，７７ないし８４，８６，８８）によれば， 本件出願当時，以下の文献が存在したことが認められる。
・・・
(ｲ) 前記(ｱ)ａないしｇの文献の記載によれば，痛みは，その機序により大 きく分けると，1)炎症や組織損傷による侵害レセプターへの刺激により 生じる侵害受容性疼痛，2)末梢神経又は中枢神経が圧迫されたり，絞扼 されたり，遮断されたりすることにより生じる神経障害性疼痛，3)直接 末梢からの侵害刺激がないにもかかわらず存在し，心因性のもので，特 発性疼痛とも呼ばれる心因性疼痛の三つに分類することができること， 線維筋痛症は，上記3)の心因性疼痛に分類されること，上記のとおりに 分類された痛みの中にも様々なものがあり，それぞれの痛みについて機 序や症状，治療方法が存在することが，本件出願当時，技術常識であっ たと認めるのが相当である。
(ｳ) これに対して，原告は，痛覚過敏及び接触異痛は，通常の痛みとは異 なり，末梢性感作や中枢性感作による神経の機能異常で生じる痛みであると主張し，その根拠として，本件出願当時に前記(ｱ)ｈないしｌのとお りの文献が存在したことを指摘する。 しかし，前記(ｱ)ｈ，ｉ，ｋ及びｌの各文献は，マスタードオイル，カ プサイシン及び切開による侵害刺激を与える実験の結果に基づくもので あるから，これらの実験により，痛覚過敏及び接触異痛が，その原因に かかわらず，末梢性感作や中枢性感作による神経の機能異常により生じると，直ちにいうことはできない。
また，前記(ｱ)ｊの文献では，「ＮメチルＤアスパラギン酸（ＮＭＤＡ） 受容体の過剰活性は，神経障害性疼痛の発生における要因の１つである 可能性がある。」，「動物の神経障害性疼痛モデルにおいて示唆されるように…，痛覚過敏は NMDA 受容体によって介在される「ワインドアップ 現象」の提示である可能性がある。」などと記載されているところ，これらの記載は，ＮＭＤＡ受容体の過剰活性が神経障害性疼痛の要因となること，あるいは痛覚過敏がＮＭＤＡ受容体によって介在されるワイン＼nドアップ現象（神経細胞の感作）によるものであることの可能性を指摘したにすぎず，これをもって，上記文献の記載内容が本件出願当時の技術常識であったということはできない。そして，他に，本件出願当時，痛覚過敏及び接触異痛がその原因にかかわらず末梢性感作や中枢性感作による神経の機能＼異常で生じる痛みであることが技術常識であったと認めるに足りる的確な証拠はない。したがって，原告の上記主張は採用することができない。
・・・
以上によれば，本件明細書の発明の詳細な説明においては，ホルマリン 試験，カラゲニン試験及び術後疼痛試験の各薬理データの記載により，本 件化合物が侵害受容性疼痛に分類される痛みに対して鎮痛効果があること 及びそのための当該医薬の有効量は裏付けられているといえる。しかし， 本件発明１及び２がその内容とする「痛み」，すなわち，少なくとも「炎 症性疼痛，術後疼痛，転移癌に伴う骨関節炎の痛み，三叉神経痛，急性疱 疹性および治療後神経痛，糖尿病性神経障害，カウザルギー，上腕神経叢 捻除，後頭部神経痛，反射交感神経ジストロフィー，線維筋痛症，痛風， 幻想肢痛，火傷痛ならびに他の形態の神経痛，神経障害および特発性疼痛 症候群」（前記１(1)イ）の各痛みに対して鎮痛効果があること及びそのた めの当該医薬の有効量を裏付ける記載はない。したがって，本件発明１及 び２は，実施可能要件に違反するものと認められる。＼n
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2022.03.15
令和3(行ケ)10101 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和4年2月22日 知的財産高等裁判所
経過概要は以下です。ＰＵＭＡが「ジャンピングシーサー」の図形商標につき、４条１項７号、１５号違反の無効審判を請求しました。これに対して、被告は商標権放棄をしました。また、５年の除斥期間経過しているとして、却下審決がなされました。原告は除斥期間は不正目的の場合は適用がないとして審決取消を求めました。
原告の主張によると、被告はアダルトグッズに使用し、ブランドイメージ毀損されているとのことです。裁判所は、審決維持しました。
商標法４条１項１５号を無効理由とする本件審判の請求について
ア 本件審判の請求は，本件商標権の設定登録の日から５年の除斥期間を経 過した後にされたものであるから，本件審判の請求中，商標法４条１項１ ５号を理由とする請求は，本件商標が「不正の目的で商標登録を受けた場 合」（商標法４７条１項括弧書き）に限りする
原告は，1)本件商標の動物図形と原告の業務に係る周知著名な引用商標に は高い類似性があり，本件商標と引用商標が同一又は類似の商品に使用され た場合，商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあること，2)被告によ る被告標章の商標登録の無効審決の確定後の被告標章の使用及びアダルトグ ッズへの被告標章の使用の事実があること，3)本件審判において，被告の自 白をもとに，被告の不正の目的を推認させる事情を原告が具体的かつ詳細に 立証した後，被告がこれに争わない意向を表明した経緯があることを総合考＼n慮すれば，被告は，周知著名な引用商標に化体した顧客吸引力にただ乗りし， その出所表示機能＼を希釈化させ，又はその名声を毀損させる「不正の目的」 で本件商標の登録出願をし，その商標登録を受けたものである旨主張する。
ア そこで検討するに，1)については，引用商標は原告の業務に係る周知著 名な商標ではあるが，前記(1)ウ(イ)認定のとおり，本件商標と引用商標と は，外観，称呼，観念のいずれにおいても異なり，本件商標と引用商標は， 類似しない。 また，本件商標の動物図形と引用商標は，四足動物が右から左に向けて 跳び上がるように前足と後足を大きく開いている様子が側面から見た姿 でシルエット風に描かれている点で共通し，その基本的姿勢等に似通った 点があることから，本件商標に接した需要者は，本件商標の動物図形は引 用商標を模倣したものと連想，想起するものと一応いい得るが，「ＪＵＭ ＰＩＮＧ ＳＨＩ−ＳＡ」の文字部分があることによって，本件商標の動 物図形からは，引用商標から生じる「ＰＵＭＡ」ブランドの観念や「プー マ」の称呼は生じないものと認められること（前記(1)ウ(ア)ａ）に照らす と，本件商標の動物図形は引用商標を模倣したものと連想，想起するから といって，被告が本件商標の登録出願をし，その商標登録を受けたことに ついて，周知著名な引用商標に化体した顧客吸引力にただ乗りし，その出 所表示機能＼を希釈化させる「不正の目的」があったものと認めることはで きない。
イ 2)については，証拠（甲６１ないし６３）によれば，知的財産高等裁判 所は，別紙３のとおりの構成からなる被告標章についての商標登録無効審＼n判請求を不成立とした審決（無効２０１６−８９００１４号事件）の審決 を取り消す旨の判決をした後，特許庁が被告標章が商標法４条１項１５号 に該当することを理由に被告標章の商標登録を無効とする別件無効審決 をし，別件無効審決は，令和元年９月２日，確定したことが認められる。 しかしながら，本件商標と被告標章の外観は，四足動物が右から左に向 けて跳び上がるように前足と後足を大きく開いている様子が側面から見 た姿でシルエット風に描かれている点で共通し，その基本的姿勢等に似通 った点があるものの，被告標章には本件商標において大きな構成部分であ＼nる文字部分を有していないという顕著な相違があり，両商標は，外観，称 呼及び観念において異なり，類似しないことに照らすと，原告が主張する 被告による被告標章の商標登録の無効審決の確定後の被告標章の使用及 びアダルトグッズへの被告標章の使用の事実があるからといって，被告が 本件商標の登録出願をし，その商標登録を受けたことについて，周知著名 な引用商標に化体した顧客吸引力にただ乗りし，その出所表示機能＼を希釈 化させ，又はその名声を毀損させる「不正の目的」があったものと認める ことはできない。
ウ 3)については，商標登録無効審判の審判手続においては，職権で証拠調 べをすることができ，当事者が申し立てない理由についても審理すること＼nができるなどの職権探知主義が採用され（商標法５６条において準用する 特許法１５０条１項，１５３条１項），自白法則は適用されないから（商 標法５６条において準用する特許法１５１条が準用する民事訴訟法１７ ９条の規定から「当事者が自白した事実は証明することを要しない」とし た部分の準用が除かれている。），商標登録無効審判の請求人は被請求人 が商標登録の無効理由を基礎づける事実について自白した場合であって も，当該事実を証拠によって証明する必要がある。また，被請求人には特 許庁がした審決を取り消す権限がなく，商標登録無効審判に処分権主義の 適用はないから，被請求人は，請求人の請求を認諾することはできないも のと解される。
しかるところ，原告が3)の根拠として挙げる被告作成の令和２年９月２ ８日付け上申書（甲１０４）には，「被請求人は，請求人の主張を認め，＼n請求の趣旨に対し，請求人が主張するとおりの審決がなされ，本件商標権 が遡及消滅することを争わない。」との記載があるが，上記記載中の「請 求人の主張を認め」にいう「請求人の主張」を基礎づける具体的な事実が 特定されていないから，上記記載をもって被告が具体的事実について自白 したものと認めることはできないのみならず，具体的事実を証明する供述 証拠として評価することもできない。また，上記記載中の「請求の趣旨に 対し，請求人が主張するとおりの審決がなされ…争わない。」との部分は 請求の認諾の趣旨のものとうかがわれるが，商標登録無効審判においては 請求の認諾はできないから，上記部分を斟酌することはできない。 次に，原告が3)の根拠として挙げる被告作成の平成１９年９月１２日付 け「商標登録第５０４００３６号について1)」と題する書面（甲４１）に は，商標の制作経緯等に関し，「２００３年（平成１５年）年末ごろ，弊 社も新アイテムとして『シーサー』を分かりやすく，そして現代の若者に も受け入れられるデザインをコンセプトにしようと改めてデザインを構＼n想しました。２００４年（平成１６年）３月ごろ，コンセプトであげた『分 かりやすく・シンプルに』と言うことでデザインに当時では珍しいピクト グラム（道路標識や公共施設，非常口など図柄だけで意味を表現するデザ＼nイン）を取り入れてはどうか？と，社内で議論しました。そこで，（スポ ーツブランド）にはシンプルなデザイン（ロゴ）が多数使用されていたこ とから世界的に有名な『ラコステ』『ポロ・ラルフローレン』『マンシン グウェア』『プーマ』など，動物（生物）をモチーフにしたデザインを参 考にして図3)のように大まかなデザインができあがりました。空想上の生 物なので，伝統工芸の焼き物や民芸雑貨などをシルエット（影）にしてみ たものの形状はまだ複雑でシンプルを追求すると（プーマ）風なデザイン になっていました。しかし，デザイン（ロゴ）だけでは『シーサー』を表＼n現していると誰も気づかないのでは？等の意見もあり，前述で述べた『獅 子面Ｔ-シャツ』のように文字（読み方・言い方）をデザインに組み合わせ てはどうか？ということで図4)になりました」，「その後，何度かデザイ ンを変更して図5)〜7)を経て現在は図8)（平成１７年から発売）になって います。」との記載がある。しかし，上記記載中の「『プーマ』など，動 物（生物）をモチーフにしたデザインを参考にし」た，「（プーマ）風な デザインになっていました」旨の部分は，これに引き続きく「デザイン（ロ ゴ）だけでは『シーサー』を表現していると誰も気づかないのでは？等の＼n意見もあり，前述で述べた『獅子面Ｔ-シャツ』のように文字（読み方・言 い方）をデザインに組み合わせてはどうか？ということで図4)になりまし た」との部分と併せて読めば，本件商標（図6)）は，『プーマ』など，動 物（生物）をモチーフにしたデザインを参考にして『シーサー』を表現す＼nる意図で作成されたものとうかがわれるから，被告が周知著名な引用商標 に化体した顧客吸引力にただ乗りし，その出所表示機能＼を希釈化させる 「不正の目的」で本件商標（図6)）の登録出願をし，その商標登録を受け たことを認め，あるいはこれを裏付ける趣旨の記載であると評価すること はできない。 したがって，上記書面から，被告に上記「不正の目的」があったものと 認めることはできない。
(3) 小括
以上によれば，本件商標は「不正の目的」で商標登録を受けたものに該当 しないとした本件審決の判断に誤りはないから， 原告主張の取消事由１は， 理由がない。
商標法４条１項１５号を無効理由とする本件審判の請求について
ア 本件審判の請求は，本件商標権の設定登録の日から５年の除斥期間を経 過した後にされたものであるから，本件審判の請求中，商標法４条１項１ ５号を理由とする請求は，本件商標が「不正の目的で商標登録を受けた場 合」（商標法４７条１項括弧書き）に限りする
原告は，1)本件商標の動物図形と原告の業務に係る周知著名な引用商標に は高い類似性があり，本件商標と引用商標が同一又は類似の商品に使用され た場合，商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあること，2)被告によ る被告標章の商標登録の無効審決の確定後の被告標章の使用及びアダルトグ ッズへの被告標章の使用の事実があること，3)本件審判において，被告の自 白をもとに，被告の不正の目的を推認させる事情を原告が具体的かつ詳細に 立証した後，被告がこれに争わない意向を表明した経緯があることを総合考＼n慮すれば，被告は，周知著名な引用商標に化体した顧客吸引力にただ乗りし， その出所表示機能＼を希釈化させ，又はその名声を毀損させる「不正の目的」 で本件商標の登録出願をし，その商標登録を受けたものである旨主張する。
ア そこで検討するに，1)については，引用商標は原告の業務に係る周知著 名な商標ではあるが，前記(1)ウ(イ)認定のとおり，本件商標と引用商標と は，外観，称呼，観念のいずれにおいても異なり，本件商標と引用商標は， 類似しない。 また，本件商標の動物図形と引用商標は，四足動物が右から左に向けて 跳び上がるように前足と後足を大きく開いている様子が側面から見た姿 でシルエット風に描かれている点で共通し，その基本的姿勢等に似通った 点があることから，本件商標に接した需要者は，本件商標の動物図形は引 用商標を模倣したものと連想，想起するものと一応いい得るが，「ＪＵＭ ＰＩＮＧ ＳＨＩ−ＳＡ」の文字部分があることによって，本件商標の動 物図形からは，引用商標から生じる「ＰＵＭＡ」ブランドの観念や「プー マ」の称呼は生じないものと認められること（前記(1)ウ(ア)ａ）に照らす と，本件商標の動物図形は引用商標を模倣したものと連想，想起するから といって，被告が本件商標の登録出願をし，その商標登録を受けたことに ついて，周知著名な引用商標に化体した顧客吸引力にただ乗りし，その出 所表示機能＼を希釈化させる「不正の目的」があったものと認めることはで きない。
イ 2)については，証拠（甲６１ないし６３）によれば，知的財産高等裁判 所は，別紙３のとおりの構成からなる被告標章についての商標登録無効審＼n判請求を不成立とした審決（無効２０１６−８９００１４号事件）の審決 を取り消す旨の判決をした後，特許庁が被告標章が商標法４条１項１５号 に該当することを理由に被告標章の商標登録を無効とする別件無効審決 をし，別件無効審決は，令和元年９月２日，確定したことが認められる。 しかしながら，本件商標と被告標章の外観は，四足動物が右から左に向 けて跳び上がるように前足と後足を大きく開いている様子が側面から見 た姿でシルエット風に描かれている点で共通し，その基本的姿勢等に似通 った点があるものの，被告標章には本件商標において大きな構成部分であ＼nる文字部分を有していないという顕著な相違があり，両商標は，外観，称 呼及び観念において異なり，類似しないことに照らすと，原告が主張する 被告による被告標章の商標登録の無効審決の確定後の被告標章の使用及 びアダルトグッズへの被告標章の使用の事実があるからといって，被告が 本件商標の登録出願をし，その商標登録を受けたことについて，周知著名 な引用商標に化体した顧客吸引力にただ乗りし，その出所表示機能＼を希釈 化させ，又はその名声を毀損させる「不正の目的」があったものと認める ことはできない。
ウ 3)については，商標登録無効審判の審判手続においては，職権で証拠調 べをすることができ，当事者が申し立てない理由についても審理すること＼nができるなどの職権探知主義が採用され（商標法５６条において準用する 特許法１５０条１項，１５３条１項），自白法則は適用されないから（商 標法５６条において準用する特許法１５１条が準用する民事訴訟法１７ ９条の規定から「当事者が自白した事実は証明することを要しない」とし た部分の準用が除かれている。），商標登録無効審判の請求人は被請求人 が商標登録の無効理由を基礎づける事実について自白した場合であって も，当該事実を証拠によって証明する必要がある。また，被請求人には特 許庁がした審決を取り消す権限がなく，商標登録無効審判に処分権主義の 適用はないから，被請求人は，請求人の請求を認諾することはできないも のと解される。
しかるところ，原告が3)の根拠として挙げる被告作成の令和２年９月２ ８日付け上申書（甲１０４）には，「被請求人は，請求人の主張を認め，＼n請求の趣旨に対し，請求人が主張するとおりの審決がなされ，本件商標権 が遡及消滅することを争わない。」との記載があるが，上記記載中の「請 求人の主張を認め」にいう「請求人の主張」を基礎づける具体的な事実が 特定されていないから，上記記載をもって被告が具体的事実について自白 したものと認めることはできないのみならず，具体的事実を証明する供述 証拠として評価することもできない。また，上記記載中の「請求の趣旨に 対し，請求人が主張するとおりの審決がなされ…争わない。」との部分は 請求の認諾の趣旨のものとうかがわれるが，商標登録無効審判においては 請求の認諾はできないから，上記部分を斟酌することはできない。 次に，原告が3)の根拠として挙げる被告作成の平成１９年９月１２日付 け「商標登録第５０４００３６号について1)」と題する書面（甲４１）に は，商標の制作経緯等に関し，「２００３年（平成１５年）年末ごろ，弊 社も新アイテムとして『シーサー』を分かりやすく，そして現代の若者に も受け入れられるデザインをコンセプトにしようと改めてデザインを構＼n想しました。２００４年（平成１６年）３月ごろ，コンセプトであげた『分 かりやすく・シンプルに』と言うことでデザインに当時では珍しいピクト グラム（道路標識や公共施設，非常口など図柄だけで意味を表現するデザ＼nイン）を取り入れてはどうか？と，社内で議論しました。そこで，（スポ ーツブランド）にはシンプルなデザイン（ロゴ）が多数使用されていたこ とから世界的に有名な『ラコステ』『ポロ・ラルフローレン』『マンシン グウェア』『プーマ』など，動物（生物）をモチーフにしたデザインを参 考にして図3)のように大まかなデザインができあがりました。空想上の生 物なので，伝統工芸の焼き物や民芸雑貨などをシルエット（影）にしてみ たものの形状はまだ複雑でシンプルを追求すると（プーマ）風なデザイン になっていました。しかし，デザイン（ロゴ）だけでは『シーサー』を表＼n現していると誰も気づかないのでは？等の意見もあり，前述で述べた『獅 子面Ｔ-シャツ』のように文字（読み方・言い方）をデザインに組み合わせ てはどうか？ということで図4)になりました」，「その後，何度かデザイ ンを変更して図5)〜7)を経て現在は図8)（平成１７年から発売）になって います。」との記載がある。しかし，上記記載中の「『プーマ』など，動 物（生物）をモチーフにしたデザインを参考にし」た，「（プーマ）風な デザインになっていました」旨の部分は，これに引き続きく「デザイン（ロ ゴ）だけでは『シーサー』を表現していると誰も気づかないのでは？等の＼n意見もあり，前述で述べた『獅子面Ｔ-シャツ』のように文字（読み方・言 い方）をデザインに組み合わせてはどうか？ということで図4)になりまし た」との部分と併せて読めば，本件商標（図6)）は，『プーマ』など，動 物（生物）をモチーフにしたデザインを参考にして『シーサー』を表現す＼nる意図で作成されたものとうかがわれるから，被告が周知著名な引用商標 に化体した顧客吸引力にただ乗りし，その出所表示機能＼を希釈化させる 「不正の目的」で本件商標（図6)）の登録出願をし，その商標登録を受け たことを認め，あるいはこれを裏付ける趣旨の記載であると評価すること はできない。 したがって，上記書面から，被告に上記「不正の目的」があったものと 認めることはできない。
(3) 小括
以上によれば，本件商標は「不正の目的」で商標登録を受けたものに該当 しないとした本件審決の判断に誤りはないから， 原告主張の取消事由１は， 理由がない。
◆判決本文
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2022.03.15
令和3(行ケ)10041 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和4年3月8日 知的財産高等裁判所
本件商標「ＢＲＥＺＴＲＩ」が商標「ＢＲＥＥＺＨＡＬＥＲ」と類似または出所混同するかが争われました。裁判所は、無効理由なしとした審決を維持しました。争点は文理解釈が可能かどうかです。＼n
ア 本件商標に係る主張について
(ア) 原告は，本件商標につき，「ＢＲＥＺ」部分を要部として分離観察す ることが可能である旨主張する（前記第３の１〔原告の主張〕(1)）。 (イ) しかしながら，前記のとおり，本件商標は，「ＢＲＥＺＴＲＩ」の欧 文字を標準文字で書してなるものであり，いずれかの部分が目立つ態様 で記載されているものではない。また，本件商標の構成文字数は７文字＼nと少なく，全体を「ブレズトリ」と自然に発音することが可能である。＼nさらに，「ＢＲＥＺ」は，辞書等に掲載されていない語であり，後記のと おり，この部分が取引者，需要者に格別の造語として認識されている事 実も認められないことからすれば，独立した単語として認識されるもの とはいえない。加えて，「ＴＲＩ」は，接頭辞として用いられた場合に「三， 三重の」等を意味する旨が辞書等に掲載されてはいるものの（甲２２）， 本件商標の「ＴＲＩ」部分は語尾に位置することからすれば，直ちに「三， 三重の」や「ｔｒｉｐｌｅ」を意味する単語として認識されるものとは いえない。 これらの事情によれば，本件商標は，各構成部分がそれを分離して観＼n察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合してい る商標というべきであるから，全体を一連一体のものとして観察するの が相当であり，「ＢＲＥＺ」部分と「ＴＲＩ」部分とを分離して観察する ことはできないというべきである。
(ウ) 上記の点に関して原告は，「ＴＲＩ」部分につき，薬剤の名称とし 末尾に「ｔｒｉ」を付すことが多い実情が存するから，識別力が弱い旨 主張する。 確かに，証拠（甲３８，３９）によれば，原告が主張するような使用 例が複数あることが認められる。しかしながら，本件商標の構成文字数＼nが少ないこと，「ＢＲＥＺ」は独立した単語として認識されるものとはい えないことからすれば，「ＴＲＩ」部分について，単に薬剤の名称の末尾 に付された語であり，「ＢＲＥＺ」部分とは区別すべきものであると直ち に認識されるものとはいい難い。そうすると，原告が主張するような実 情があるからといって，「ＴＲＩ」部分の識別力が弱いということはでき ない。
(エ) また，原告は，「ＢＲＥＺ」部分につき，需要者の間で広く認識され た引用商標１の「ＢＲＥＺ」部分と同様に，特徴的で識別力の強い部分 である旨主張する。 しかしながら，後記のとおり，引用商標１それ自体はある程度の周知 性を有しているといえるものの，だからといって同商標の「ＢＲＥＺ」 部分も周知であるということはできないから，本件商標の「ＢＲＥＺ」 部分につき，特徴的で識別力の強い部分であるということはできない。
(オ) 以上によれば，本件商標につき，「ＢＲＥＺ」部分を要部として分離 観察することはできないというべきである。 したがって，原告の上記主張は採用することができない
ア 本件商標に係る主張について
(ア) 原告は，本件商標につき，「ＢＲＥＺ」部分を要部として分離観察す ることが可能である旨主張する（前記第３の１〔原告の主張〕(1)）。 (イ) しかしながら，前記のとおり，本件商標は，「ＢＲＥＺＴＲＩ」の欧 文字を標準文字で書してなるものであり，いずれかの部分が目立つ態様 で記載されているものではない。また，本件商標の構成文字数は７文字＼nと少なく，全体を「ブレズトリ」と自然に発音することが可能である。＼nさらに，「ＢＲＥＺ」は，辞書等に掲載されていない語であり，後記のと おり，この部分が取引者，需要者に格別の造語として認識されている事 実も認められないことからすれば，独立した単語として認識されるもの とはいえない。加えて，「ＴＲＩ」は，接頭辞として用いられた場合に「三， 三重の」等を意味する旨が辞書等に掲載されてはいるものの（甲２２）， 本件商標の「ＴＲＩ」部分は語尾に位置することからすれば，直ちに「三， 三重の」や「ｔｒｉｐｌｅ」を意味する単語として認識されるものとは いえない。 これらの事情によれば，本件商標は，各構成部分がそれを分離して観＼n察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合してい る商標というべきであるから，全体を一連一体のものとして観察するの が相当であり，「ＢＲＥＺ」部分と「ＴＲＩ」部分とを分離して観察する ことはできないというべきである。
(ウ) 上記の点に関して原告は，「ＴＲＩ」部分につき，薬剤の名称とし 末尾に「ｔｒｉ」を付すことが多い実情が存するから，識別力が弱い旨 主張する。 確かに，証拠（甲３８，３９）によれば，原告が主張するような使用 例が複数あることが認められる。しかしながら，本件商標の構成文字数＼nが少ないこと，「ＢＲＥＺ」は独立した単語として認識されるものとはい えないことからすれば，「ＴＲＩ」部分について，単に薬剤の名称の末尾 に付された語であり，「ＢＲＥＺ」部分とは区別すべきものであると直ち に認識されるものとはいい難い。そうすると，原告が主張するような実 情があるからといって，「ＴＲＩ」部分の識別力が弱いということはでき ない。
(エ) また，原告は，「ＢＲＥＺ」部分につき，需要者の間で広く認識され た引用商標１の「ＢＲＥＺ」部分と同様に，特徴的で識別力の強い部分 である旨主張する。 しかしながら，後記のとおり，引用商標１それ自体はある程度の周知 性を有しているといえるものの，だからといって同商標の「ＢＲＥＺ」 部分も周知であるということはできないから，本件商標の「ＢＲＥＺ」 部分につき，特徴的で識別力の強い部分であるということはできない。
(オ) 以上によれば，本件商標につき，「ＢＲＥＺ」部分を要部として分離 観察することはできないというべきである。 したがって，原告の上記主張は採用することができない
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2022.03.15
令和2(ワ)3481 損害賠償請求事件 不正競争 民事訴訟 令和4年1月20日 大阪地方裁判所
顧客情報および見積書の価格情報について、秘密管理性無しとして営業秘密に該当しないと判断されました。
ア 「営業秘密」（法２条６項）といえるためには，当該情報が秘密として管理 されていることを要するところ，秘密として管理されているといえるためには，秘 密としての管理方法が適切であって，管理の意思が客観的に認識可能であることを＼n要すると解される。 これを本件見積書記載の情報について見るに，前記各認定事実のとおり，本件見 積書には営業秘密である旨の表示がなく，そのデータにはパスワード等のアクセス＼n制限措置が施されていなかった。また，原告において，業務上の秘密保持に関する 就業規則の規定はなく，被告Ｐ１との間で見積書の内容に関する秘密保持契約等も 締結等していなかった。原告は，発注者との間においても見積書の内容に関する秘 密保持契約を締結していなかった。さらに，原告は，見積書記載の情報が営業秘密 であることなどの注意喚起も，その取扱いに関する研修等の教育的措置も行ってい なかった。本件見積書のデータ管理の点でも，原告は，見積書の使用後にデータを 西脇支社のコンピュータから削除するよう指示しなかった。 このような本件顧客情報及び本件価格情報その他本件見積書記載の情報の管理状 況に鑑みると，当該情報は，原告の企業規模等の具体的状況を考慮しても，原告に おいて，特別な費用を要さずに容易に採り得る最低限の秘密管理措置すら採られて おらず，適切に秘密として管理されていたとはいえず，また，秘密として管理され ていると客観的に認識可能な状態にあったとはいえない。＼nしたがって，本件見積書記載の情報は秘密として管理されていたとはいえない。
イ 原告は，本件見積書記載の情報につき，原告代表者が一元的に管理し，その＼n了承がなければ従業員や外部業者に対して明らかにされないから，秘密として管理 されていたと主張する。 しかし，前記認定のとおり，本件見積書の各データは，パスワードによる保護等 の措置のないままに，発注者に交付されるべきもの又は参考として被告Ｐ１にメー ルにより送信されたものであり，その使用後も，情報漏洩を防止する何らの措置も 採られなかったことなどに鑑みると，これらの情報は，いずれも秘密として適切に 管理されているとはいえず，秘密として管理されていると客観的に認識可能な状態＼nであったともいえない。 その他原告が縷々指摘する事情を考慮しても，この点に関する原告の主張は採用 できない。
ウ そうすると，その余の点について検討するまでもなく，本件顧客情報及び本 件価格情報は，「営業秘密」に該当しない。
ア 「営業秘密」（法２条６項）といえるためには，当該情報が秘密として管理 されていることを要するところ，秘密として管理されているといえるためには，秘 密としての管理方法が適切であって，管理の意思が客観的に認識可能であることを＼n要すると解される。 これを本件見積書記載の情報について見るに，前記各認定事実のとおり，本件見 積書には営業秘密である旨の表示がなく，そのデータにはパスワード等のアクセス＼n制限措置が施されていなかった。また，原告において，業務上の秘密保持に関する 就業規則の規定はなく，被告Ｐ１との間で見積書の内容に関する秘密保持契約等も 締結等していなかった。原告は，発注者との間においても見積書の内容に関する秘 密保持契約を締結していなかった。さらに，原告は，見積書記載の情報が営業秘密 であることなどの注意喚起も，その取扱いに関する研修等の教育的措置も行ってい なかった。本件見積書のデータ管理の点でも，原告は，見積書の使用後にデータを 西脇支社のコンピュータから削除するよう指示しなかった。 このような本件顧客情報及び本件価格情報その他本件見積書記載の情報の管理状 況に鑑みると，当該情報は，原告の企業規模等の具体的状況を考慮しても，原告に おいて，特別な費用を要さずに容易に採り得る最低限の秘密管理措置すら採られて おらず，適切に秘密として管理されていたとはいえず，また，秘密として管理され ていると客観的に認識可能な状態にあったとはいえない。＼nしたがって，本件見積書記載の情報は秘密として管理されていたとはいえない。
イ 原告は，本件見積書記載の情報につき，原告代表者が一元的に管理し，その＼n了承がなければ従業員や外部業者に対して明らかにされないから，秘密として管理 されていたと主張する。 しかし，前記認定のとおり，本件見積書の各データは，パスワードによる保護等 の措置のないままに，発注者に交付されるべきもの又は参考として被告Ｐ１にメー ルにより送信されたものであり，その使用後も，情報漏洩を防止する何らの措置も 採られなかったことなどに鑑みると，これらの情報は，いずれも秘密として適切に 管理されているとはいえず，秘密として管理されていると客観的に認識可能な状態＼nであったともいえない。 その他原告が縷々指摘する事情を考慮しても，この点に関する原告の主張は採用 できない。
ウ そうすると，その余の点について検討するまでもなく，本件顧客情報及び本 件価格情報は，「営業秘密」に該当しない。
2022.02.23
令和2(行ケ)10114 商標権 行政訴訟 令和4年2月10日 知的財産高等裁判所
不使用取消審判の請求自体が信義則に反するとして、不使用とした審決が取り消されました。なお被告は欠席裁判です。
原告らとブランデッドボースト社が平成２７年（２０１５年）１１月４日 に締結した本件和解契約には，1)原告らは，「ＢＯＡＳＴ」の商号で「ＢＯ ＡＳＴ」商標を付した商品を米国外で自由に販売することができることを確 認する旨の条項（１２項），2)ブランデッドボースト社は，世界中でボース ト社又は原告によるその他の登録により保護される原告らの商号権及び商標 権を妨害しない旨の条項（１４項）が存在することは，前記１(4)認定のとお りである。
前記１認定の本件和解契約締結に至る経緯，本件和解条項１２項及び１４ 項の文言に鑑みると，本件和解条項１４項の「世界中でボースト社又は原告 によるその他の登録により保護される原告らの商号権及び商標権を妨害しな い」にいう「妨害しない」との文言は，ブランデッドボースト社が，原告ら が有する米国外で商標登録された「ＢＯＡＳＴ」ブランドに係る商号権及び 商標権の有効性を争わない義務（いわゆる不争義務）を負うことを定めた趣 旨を含むものと解される。 そうすると，ブランデッドボースト社は，本件和解契約に基づき，原告に 対し，本件商標の商標権について不争義務を負うものと認められる。 そして，前記１(5)認定のとおり，被告は，平成２９年（２０１７年）１０ 月３日，ブランデッドボースト社から，米国内の「ＢＯＡＳＴ」ブランドに 係る事業を買収し，同社が保有する「ＢＯＡＳＴ」ブランドに係る米国登録 商標の移転を受け，これに伴い，ブランデッドボースト社の本件和解契約に 基づく契約上の地位を承継したのであるから，被告は，原告に対し，本件和 解契約に基づいて，本件商標の商標権について不争義務を負うものと認めら れる。
(2) 商標法５０条１項が，「何人も」，同項所定の商標登録取消審判を請求す ることができる旨を規定し，請求人適格について制限を設けていないのは， 不使用商標の累積により他人の商標選択の幅を狭くする事態を抑制するとと もに，請求人を「利害関係人」に限ると定めた場合に必要とされる利害関係 の有無の審理のための時間を削減し，審理の迅速を図るという公益的観点に よるものと解される。 一方で，商標権に関する紛争の解決を目的として和解契約が締結され，そ の和解契約において当事者の一方が他方（商標権者）に対して当該商標権に ついて不争義務を負うことが合意された場合には，そのような当事者間の合意の効力を尊重することは，当該商標権の利用を促進するという効果をもた らすものである。また，このように当事者間の合意の効力を尊重するとして も，第三者が当該商標権に係る商標登録について同項所定の商標登録取消審 判を請求することは可能であるから，上記公益的観点による利益を損なうも＼nのとはいえない。 したがって，和解契約に基づいて商標権について不争義務を負う者が，当 該商標権に係る商標登録について同項所定の商標登録取消審判を請求するこ とは，信義則に反し許されないと解するのが相当である。 しかるところ，前記(1)認定のとおり，被告は，原告に対し，本件和解契約 に基づいて，本件商標の商標権について不争義務を負うものであるから，被 告による本件審判の請求は，信義則に反し，許されないというべきである。 これと異なる本件審決の判断は誤りであある。
原告らとブランデッドボースト社が平成２７年（２０１５年）１１月４日 に締結した本件和解契約には，1)原告らは，「ＢＯＡＳＴ」の商号で「ＢＯ ＡＳＴ」商標を付した商品を米国外で自由に販売することができることを確 認する旨の条項（１２項），2)ブランデッドボースト社は，世界中でボース ト社又は原告によるその他の登録により保護される原告らの商号権及び商標 権を妨害しない旨の条項（１４項）が存在することは，前記１(4)認定のとお りである。
前記１認定の本件和解契約締結に至る経緯，本件和解条項１２項及び１４ 項の文言に鑑みると，本件和解条項１４項の「世界中でボースト社又は原告 によるその他の登録により保護される原告らの商号権及び商標権を妨害しな い」にいう「妨害しない」との文言は，ブランデッドボースト社が，原告ら が有する米国外で商標登録された「ＢＯＡＳＴ」ブランドに係る商号権及び 商標権の有効性を争わない義務（いわゆる不争義務）を負うことを定めた趣 旨を含むものと解される。 そうすると，ブランデッドボースト社は，本件和解契約に基づき，原告に 対し，本件商標の商標権について不争義務を負うものと認められる。 そして，前記１(5)認定のとおり，被告は，平成２９年（２０１７年）１０ 月３日，ブランデッドボースト社から，米国内の「ＢＯＡＳＴ」ブランドに 係る事業を買収し，同社が保有する「ＢＯＡＳＴ」ブランドに係る米国登録 商標の移転を受け，これに伴い，ブランデッドボースト社の本件和解契約に 基づく契約上の地位を承継したのであるから，被告は，原告に対し，本件和 解契約に基づいて，本件商標の商標権について不争義務を負うものと認めら れる。
(2) 商標法５０条１項が，「何人も」，同項所定の商標登録取消審判を請求す ることができる旨を規定し，請求人適格について制限を設けていないのは， 不使用商標の累積により他人の商標選択の幅を狭くする事態を抑制するとと もに，請求人を「利害関係人」に限ると定めた場合に必要とされる利害関係 の有無の審理のための時間を削減し，審理の迅速を図るという公益的観点に よるものと解される。 一方で，商標権に関する紛争の解決を目的として和解契約が締結され，そ の和解契約において当事者の一方が他方（商標権者）に対して当該商標権に ついて不争義務を負うことが合意された場合には，そのような当事者間の合意の効力を尊重することは，当該商標権の利用を促進するという効果をもた らすものである。また，このように当事者間の合意の効力を尊重するとして も，第三者が当該商標権に係る商標登録について同項所定の商標登録取消審 判を請求することは可能であるから，上記公益的観点による利益を損なうも＼nのとはいえない。 したがって，和解契約に基づいて商標権について不争義務を負う者が，当 該商標権に係る商標登録について同項所定の商標登録取消審判を請求するこ とは，信義則に反し許されないと解するのが相当である。 しかるところ，前記(1)認定のとおり，被告は，原告に対し，本件和解契約 に基づいて，本件商標の商標権について不争義務を負うものであるから，被 告による本件審判の請求は，信義則に反し，許されないというべきである。 これと異なる本件審決の判断は誤りであある。
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2022.02.23
令和3(行ケ)10056 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年2月10日 知的財産高等裁判所
サブコンビネーション発明の要旨認定について、発明の構造，機能＼等を何ら特定してない場合は，除外して認定すると判断し、審決の判断を維持しました。
(1) 発明の要旨認定
特許出願に係る発明の要旨の認定は，特段の事情がない限り，願書に添付 した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきであるが，特許請 求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか， あるいは，一見してその記載が誤記であることが発明の詳細な説明の記載に 照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合は，明細書の発明の詳細 な説明の記載を参酌することが許される（最高裁平成３年３月８日第二小法 廷判決・民集４５巻３号１２３頁参照）。 これを本件補正後発明について検討するに，前記１(3)のとおり，本件補正 後発明は，二つ以上の装置を組み合わせてなる全体装置の発明に対し，組み 合わされる各装置の発明（サブコンビネーション発明）であって，特許請求 の範囲請求項１の記載から，第１ユーザによって操作される情報処理装置に 関する発明であることが理解されるが，特許請求の範囲請求項１の記載中に， 情報処理装置とは別の，他の装置であるサーバにおける処理の内容が記載さ れているため，特許請求の範囲の記載の技術的意義を一義的に明確に理解す ることができない特段の事情がある。 したがって，本願明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌して，本件補正 後発明の要旨を認定することとする。
ところで，サブコンビネーション発明においては，特許請求の範囲の請求 項中に記載された「他の装置」に関する事項が，形状，構造，構＼成要素，組 成，作用，機能，性質，特性，行為又は動作，用途等（以下「構＼造，機能＼n等」という。）の観点から当該請求項に係る発明の特定にどのような意味を 有するかを把握して当該発明の要旨を認定する必要があるところ，「他の装 置」に関する事項が当該「他の装置」のみを特定する事項であって，当該請 求項に係る発明の構造，機能＼等を何ら特定してない場合は，「他の装置」に 関する事項は，当該請求項に係る発明を特定するために意味を有しないこと になるから，これを除外して当該請求項に係る発明の要旨を認定することが 相当であるというべきである。 以上の観点から，以下，本件補正後発明を検討する。
(2) 構成要件（Ａ）及び（Ｅ）について＼n
本件補正後発明の構成要件（Ａ）及び（Ｅ）は，発明の対象が「第１ユー＼nザによって操作される情報処理装置」であることを特定する記載事項である から，これによって，本件補正後発明は「情報処理装置」の発明であること が画定される。
(3) 構成要件（Ｂ）について＼n
特許請求の範囲請求項１の記載によれば，構成要件（Ｂ）における「事業＼nに使用されていないが前記第１ユーザが活用を希望する知的財産権を，前記 第１ユーザが保有する１以上の知的財産権の中から特定し，当該知的財産権 に関する公報の情報を，前記サーバに通知する公報通知手段と」の記載は， 情報処理装置が有する公報通知手段を直接的に特定する構成であるといえる。＼n一方，「（公報の情報を，）サーバによる第２情報及び第３情報の抽出の 根拠となる情報を含む第１情報として（，前記サーバに通知する）」との記 載は，サーバに通知する公報の情報を更に限定する記載であると認めること はできるが，サーバによって抽出処理を行うことを前提とした限定であって 直接的に情報処理装置を限定する特定事項ではない。 上記第２情報及び第３情報の抽出処理について，請求項の記載をみると 「（C1）前記公報通知手段により通知された前記第１情報により特定される 前記公報に含まれ得る第１書類の内容のうち，所定の文字，図形，記号，又 はそれらの結合が，前記第２情報として抽出され， （C2）当該公報に含まれ得る第２書類の内容のうち，抽出された前記第２ 情報と関連する文字，図形，記号又はそれらの結合が，前記第３情報として 抽出され，」 と特定されている。 上記特定事項に対応する発明の詳細な説明の記載を参照すると，構成要件＼n（C1）は，特に段落【００２３】のクレーム内単語として抽出する構成に，＼n構成要件（C2）は段落【００２４】の明細書内関連単語として抽出する構成＼nに対応すると認められる。 一方，本願明細書等の段落【００２１】には，上記「第１情報」に関して， 「特許権者は，活用を希望する特許権の情報（例えば特許番号等）を予めサ＼nーバ１に通知しているものとする。即ち，当該特許権の公報（特許掲載公報 若しくは出願公開公報）の内容が公報情報ＤＢ６１にデータとして記憶され ているものとする。」と記載され，段落【００２２】には，「ここで，公報 の内容のデータは，必ずしも公報の謄本のデータである必要は特になく，そ の名称のごとく，公報の内容さえ特定できれば足り，任意の形態のデータで よい。」と記載されていることから，これらの抽出処理に用いられる公報の 情報は，普通に公開されている特許公報の内容であれば足りるといえ，第１ 情報としてサーバに通知される知的財産権に関する公報の情報は，普通に公 開されている特許権の公報の内容を表す情報（すなわち，知的財産権に関す＼nる公報の情報）以上に格別の内容を含むものではないことは明白である。 すなわち，構成要件（Ｂ）における，公報通知手段が「第１情報」としてサ＼nーバに通知する公報の情報とは，通常の特許公報又は公開特許公報を示すに すぎないと認められる。そして，本願明細書等を精査しても，当該情報を通 知するに先立って，情報処理装置において，サーバにおける処理（第２情報 及び第３情報の抽出等）に資するため何らかの処理がされること等を開示又 は示唆する記載は，何ら見出すことができない。 そうすると，構成要件（Ｂ）の「サーバによる第２情報及び第３情報の抽＼n出の根拠となる情報を含む第１情報として」との記載事項は，第１情報の通 知を受けたサーバが当該第１情報から第２情報及び第３情報を抽出するとい う，サーバにおける処理（構成要件（C1）及び（C2））を特定しているにす ぎない。すなわち，上記記載事項は，第１情報自体が，第２情報及び第３情 報を抽出するため通常の公報とは異なる格別の情報を含むことを特定してい るものではない。 このように，本件補正後発明の構成要件（Ｂ）のうち「サーバによる第２＼n情報及び第３情報の抽出の根拠となる情報を含む第１情報として」の記載事 項は，サーバの処理を特定したものであり，情報処理装置が備える公報通知 手段の内容を特定するものではないから，構成要件（Ｂ）によって特定され＼nる発明特定事項の認定に当たっては，上記記載事項を除外するのが相当であり，本件審決が（B'）のとおり認定したことに誤りはない。
(4) 構成要件（Ｃ）及び（C1）ないし（C7）について
本件補正後発明の構成要件（Ｃ）及び（C1）ないし（C7）は，情報処理装 置から知的財産権に関する公報の情報（第１情報）の通知（送信）を受けた サーバが，第１情報から第２情報を抽出し，さらに第３情報を抽出し，第３ 情報と第４情報とから通知対象を決定して当該公報の情報を第５情報として 通知対象者の端末に通知し，その後，通知対象者の端末から第６情報を受信 し第７情報を生成して情報処理装置に送信するという，サーバが行う処理を 特定したものであって，情報処理装置が行う処理を特定するものではない。 すなわち，情報処理装置から通知された情報に対して，どのような処理を行 い，どのような情報を生成して情報処理装置に送信するかという処理は，サ ーバが独自に行う処理であって，情報処理装置が行う処理に影響を及ぼすものではない。 一方，情報処理装置は，第１情報をサーバに送信し，第７情報をサーバか ら受信するものであるところ，かかる情報処置装置の機能は，サーバに所定＼nの情報を送信してサーバから所定の情報を受信するという機能に留まり，当＼n該機能は，上記構＼成要件（Ｃ）及び（C1）ないし（C7）によって影響を受け たり制約されるものではない。このように，構成要件（Ｃ）及び（C1）ない し（C7）は，情報処理装置の機能，作用を何ら特定するものではない。＼nよって，本件補正後発明の認定に当たっては，構成要件（Ｃ）及び（C1） ないし（C7）を発明特定事項とはみなさずに本件補正後発明の要旨を認定す べきであり，これと同旨の本件審決に誤りはない。
(5) 構成要件（Ｄ）について＼n
本件補正後発明の構成要件（Ｄ）は，情報処理装置が備える「受付手段」＼nが，サーバから送信される「第７情報」を受け付けることを特定するもので ある。 そして，本件補正後発明の構成要件（Ｃ）及び（C1）ないし（C7）の記載 によれば，「第７情報」は，「知的財産権に興味を有する者が存在すること を少なくとも示す情報」であって，「情報処理装置により前記第１情報が （サーバに）通知された結果として生成され」，「（サーバから）情報処理 装置に送信された」情報である。また，同（Ｂ）の記載によれば，「前記第 １情報」は「知的財産権に関する公報の情報」である。そして，構成要件＼n（C6）及び（C7）に対応する発明の詳細な説明の記載（段落【００２９】， 【００４０】及び【００４１】）も参酌すると，「第７情報」は，サーバの 通知部が特許権者端末に通知する情報であって，特許権者がサーバに登録し た特許掲載公報を見て興味応答を示した事業者のリスト（匿名事業者リス ト）を少なくとも含む情報であるということができ，これは，上記特許請求 の範囲の記載から特定した「第７情報」と格別の相違はない。そうすると， 結局，「第７情報」は，「知的財産権に興味を有する者が存在することを少 なくとも示す情報であって，情報処理装置により知的財産権に関する公報の 情報がサーバに通知された結果として生成され，サーバから情報処理装置に 送信された情報」ということができる。 よって，本件補正後発明の構成要件（Ｄ）により特定される事項の認定に＼n当たっては，「第７情報」を上記のとおり言い換えるのが相当であり，本件 審決が（D'）のとおり認定したことに誤りはない。
(6) 原告の主張に対する判断
ア 原告は，知的財産権を有効活用してくれる候補者を数多くかつ容易に提 示するという本件補正後発明の課題からして，本件補正後発明はサーバと 情報処理装置とを組み合わせたシステムを前提にしたものであって，構成＼n要件（Ｃ）及び（C1）ないし（C7）によって，情報処理装置の発明の機能＼nを特定している旨主張する。 しかしながら，本願明細書等には発明の課題としてそのような記載があ るとしても，親出願についてはともかく，分割出願としての本件補正後発 明は，上記(1)ないし(5)で説示したとおり，システムの発明ではなくあくまで情報処理装置の発明である。そして，上記(4)で説示したとおり，構成要＼n件（Ｃ）及び（C1）ないし（C7）はサーバの処理を特定するものであって 情報処理装置の機能を特定するものではないから，本件補正後発明を特定＼nする事項には含まれない。 よって，原告の前記主張は採用することができない。
イ 原告は，知財高裁平成２２年（行ケ）第１００５６号事件の判決を援用 し，本件補正後発明はサーバと情報処理装置とを組み合わせたシステムを 前提にしたものであってサーバを除外して検討するのは誤りであるとも主 張する。 しかしながら，原告が援用する上記事件は本件とは無関係の全く別の事 件であって，事案も異なるから，上記事件の判決の判断を根拠とする原告 の上記主張はそもそも採用することができない。 なお，付言するに，原告が援用する上記事件に係る発明は，発光部を有 する液体インク収納容器と，前記液体インク収納容器を搭載し前記発光部 の発光を受光する受光手段を備えた記録装置とを組み合わせたシステムに おける液体インク収納容器に関する発明であって，上記システムに専用さ れる特定の液体インク収納容器がこれに対応する記録装置の構成と一組の＼nものとして発明を構成するものであることから，容易想到性を検討するに＼nあたり，記録装置の存在を除外して検討することはできないとした裁判例 であるところ，原告は，これに関連して，本件補正後発明の情報処理装置 は，第７情報として認識された場合において当該第７情報を受け付ける専 用端末である旨主張する。 しかしながら，本件補正後発明における情報処理装置とサーバからなる システムでは，情報処理装置の機能は，単に，サーバに「公報の情報」＼n（第１情報）を送信し，サーバから「知的財産権に興味を有する者が存在 することを少なくとも示す情報」（第７情報）を受信するという機能に留＼nまるものであって，サーバに対して情報を送受信する機能を有する情報処＼n理装置であればどのような情報処理装置であってもよいから，サーバに対 して専用される特定の情報処理装置とみなすことはできない。また，本願 明細書等には，情報処理装置が種々の情報の中から第７情報を選択して認 識する等の技術事項は開示されておらず，情報処理装置はサーバから送信 された情報を単に第７情報として受け付けるものにすぎないと解されるか ら，原告の上記主張は本願明細書等に開示された技術事項に基づくもので はなく，採用することができない。
ウ 原告は，情報処理装置とサーバが別個のものとしても，本件審決は，発 明の実施形態に強みを有する事業者を選択できるという本件補正後発明の 意義を無視し，「公報通知手段」がサーバに通知する情報について，単に 「当該知的財産に関する公報の情報」と矮小化し，また「受付手段」が受 け付ける情報についても，「知的財産権に興味を有する者が存在すること を少なくとも示す情報」と矮小化して認定しており，本件審決の認定は誤 りである旨主張する。 しかしながら，第１情報を送信するという送信処理自体は，かかる第１ 情報からどのようにして第２情報及び第３情報を抽出するのか，その抽出 方法を規定するものではないから，情報処理装置の「公報通知手段」は， 技術的には，知的財産権に関する公報の情報をサーバに送信するものにす ぎないというべきである。また，第７情報は知的財産権に興味を有する者 の情報であるところ，本件補正後発明の構成要件（C5）及び（C6）によれ ば，事業者による選択結果という事業者の自由な意思に基づいた人為的な 情報にすぎないものであって，第１情報と関連するものの第１情報から 「生成された」情報ではない。さらに，情報処理装置の「受付手段」は， サーバから上記第７情報を受け付けるものの，これは単に情報の受信にす ぎないものであって，情報処理装置の側に，当該第７情報を受け付けるた めの特別の構成を有するものでもない。＼nしてみると，上記(2)ないし(5)で検討したとおり，本件補正後発明の「公 報通知手段」は，単に「知的財産に関する公報の情報」をサーバに通知す るものにすぎず，本件補正後発明の「受付手段」は「知的財産権に興味を 有する者が存在することを少なくとも示す情報」を受け付けるものにすぎ ないというべきであり，本件審決が「公報通知手段」及び「受付手段」に つき，それぞれ（B'）及び（D'）のとおり認定したことに誤りはない。
(1) 発明の要旨認定
特許出願に係る発明の要旨の認定は，特段の事情がない限り，願書に添付 した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきであるが，特許請 求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか， あるいは，一見してその記載が誤記であることが発明の詳細な説明の記載に 照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合は，明細書の発明の詳細 な説明の記載を参酌することが許される（最高裁平成３年３月８日第二小法 廷判決・民集４５巻３号１２３頁参照）。 これを本件補正後発明について検討するに，前記１(3)のとおり，本件補正 後発明は，二つ以上の装置を組み合わせてなる全体装置の発明に対し，組み 合わされる各装置の発明（サブコンビネーション発明）であって，特許請求 の範囲請求項１の記載から，第１ユーザによって操作される情報処理装置に 関する発明であることが理解されるが，特許請求の範囲請求項１の記載中に， 情報処理装置とは別の，他の装置であるサーバにおける処理の内容が記載さ れているため，特許請求の範囲の記載の技術的意義を一義的に明確に理解す ることができない特段の事情がある。 したがって，本願明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌して，本件補正 後発明の要旨を認定することとする。
ところで，サブコンビネーション発明においては，特許請求の範囲の請求 項中に記載された「他の装置」に関する事項が，形状，構造，構＼成要素，組 成，作用，機能，性質，特性，行為又は動作，用途等（以下「構＼造，機能＼n等」という。）の観点から当該請求項に係る発明の特定にどのような意味を 有するかを把握して当該発明の要旨を認定する必要があるところ，「他の装 置」に関する事項が当該「他の装置」のみを特定する事項であって，当該請 求項に係る発明の構造，機能＼等を何ら特定してない場合は，「他の装置」に 関する事項は，当該請求項に係る発明を特定するために意味を有しないこと になるから，これを除外して当該請求項に係る発明の要旨を認定することが 相当であるというべきである。 以上の観点から，以下，本件補正後発明を検討する。
(2) 構成要件（Ａ）及び（Ｅ）について＼n
本件補正後発明の構成要件（Ａ）及び（Ｅ）は，発明の対象が「第１ユー＼nザによって操作される情報処理装置」であることを特定する記載事項である から，これによって，本件補正後発明は「情報処理装置」の発明であること が画定される。
(3) 構成要件（Ｂ）について＼n
特許請求の範囲請求項１の記載によれば，構成要件（Ｂ）における「事業＼nに使用されていないが前記第１ユーザが活用を希望する知的財産権を，前記 第１ユーザが保有する１以上の知的財産権の中から特定し，当該知的財産権 に関する公報の情報を，前記サーバに通知する公報通知手段と」の記載は， 情報処理装置が有する公報通知手段を直接的に特定する構成であるといえる。＼n一方，「（公報の情報を，）サーバによる第２情報及び第３情報の抽出の 根拠となる情報を含む第１情報として（，前記サーバに通知する）」との記 載は，サーバに通知する公報の情報を更に限定する記載であると認めること はできるが，サーバによって抽出処理を行うことを前提とした限定であって 直接的に情報処理装置を限定する特定事項ではない。 上記第２情報及び第３情報の抽出処理について，請求項の記載をみると 「（C1）前記公報通知手段により通知された前記第１情報により特定される 前記公報に含まれ得る第１書類の内容のうち，所定の文字，図形，記号，又 はそれらの結合が，前記第２情報として抽出され， （C2）当該公報に含まれ得る第２書類の内容のうち，抽出された前記第２ 情報と関連する文字，図形，記号又はそれらの結合が，前記第３情報として 抽出され，」 と特定されている。 上記特定事項に対応する発明の詳細な説明の記載を参照すると，構成要件＼n（C1）は，特に段落【００２３】のクレーム内単語として抽出する構成に，＼n構成要件（C2）は段落【００２４】の明細書内関連単語として抽出する構成＼nに対応すると認められる。 一方，本願明細書等の段落【００２１】には，上記「第１情報」に関して， 「特許権者は，活用を希望する特許権の情報（例えば特許番号等）を予めサ＼nーバ１に通知しているものとする。即ち，当該特許権の公報（特許掲載公報 若しくは出願公開公報）の内容が公報情報ＤＢ６１にデータとして記憶され ているものとする。」と記載され，段落【００２２】には，「ここで，公報 の内容のデータは，必ずしも公報の謄本のデータである必要は特になく，そ の名称のごとく，公報の内容さえ特定できれば足り，任意の形態のデータで よい。」と記載されていることから，これらの抽出処理に用いられる公報の 情報は，普通に公開されている特許公報の内容であれば足りるといえ，第１ 情報としてサーバに通知される知的財産権に関する公報の情報は，普通に公 開されている特許権の公報の内容を表す情報（すなわち，知的財産権に関す＼nる公報の情報）以上に格別の内容を含むものではないことは明白である。 すなわち，構成要件（Ｂ）における，公報通知手段が「第１情報」としてサ＼nーバに通知する公報の情報とは，通常の特許公報又は公開特許公報を示すに すぎないと認められる。そして，本願明細書等を精査しても，当該情報を通 知するに先立って，情報処理装置において，サーバにおける処理（第２情報 及び第３情報の抽出等）に資するため何らかの処理がされること等を開示又 は示唆する記載は，何ら見出すことができない。 そうすると，構成要件（Ｂ）の「サーバによる第２情報及び第３情報の抽＼n出の根拠となる情報を含む第１情報として」との記載事項は，第１情報の通 知を受けたサーバが当該第１情報から第２情報及び第３情報を抽出するとい う，サーバにおける処理（構成要件（C1）及び（C2））を特定しているにす ぎない。すなわち，上記記載事項は，第１情報自体が，第２情報及び第３情 報を抽出するため通常の公報とは異なる格別の情報を含むことを特定してい るものではない。 このように，本件補正後発明の構成要件（Ｂ）のうち「サーバによる第２＼n情報及び第３情報の抽出の根拠となる情報を含む第１情報として」の記載事 項は，サーバの処理を特定したものであり，情報処理装置が備える公報通知 手段の内容を特定するものではないから，構成要件（Ｂ）によって特定され＼nる発明特定事項の認定に当たっては，上記記載事項を除外するのが相当であり，本件審決が（B'）のとおり認定したことに誤りはない。
(4) 構成要件（Ｃ）及び（C1）ないし（C7）について
本件補正後発明の構成要件（Ｃ）及び（C1）ないし（C7）は，情報処理装 置から知的財産権に関する公報の情報（第１情報）の通知（送信）を受けた サーバが，第１情報から第２情報を抽出し，さらに第３情報を抽出し，第３ 情報と第４情報とから通知対象を決定して当該公報の情報を第５情報として 通知対象者の端末に通知し，その後，通知対象者の端末から第６情報を受信 し第７情報を生成して情報処理装置に送信するという，サーバが行う処理を 特定したものであって，情報処理装置が行う処理を特定するものではない。 すなわち，情報処理装置から通知された情報に対して，どのような処理を行 い，どのような情報を生成して情報処理装置に送信するかという処理は，サ ーバが独自に行う処理であって，情報処理装置が行う処理に影響を及ぼすものではない。 一方，情報処理装置は，第１情報をサーバに送信し，第７情報をサーバか ら受信するものであるところ，かかる情報処置装置の機能は，サーバに所定＼nの情報を送信してサーバから所定の情報を受信するという機能に留まり，当＼n該機能は，上記構＼成要件（Ｃ）及び（C1）ないし（C7）によって影響を受け たり制約されるものではない。このように，構成要件（Ｃ）及び（C1）ない し（C7）は，情報処理装置の機能，作用を何ら特定するものではない。＼nよって，本件補正後発明の認定に当たっては，構成要件（Ｃ）及び（C1） ないし（C7）を発明特定事項とはみなさずに本件補正後発明の要旨を認定す べきであり，これと同旨の本件審決に誤りはない。
(5) 構成要件（Ｄ）について＼n
本件補正後発明の構成要件（Ｄ）は，情報処理装置が備える「受付手段」＼nが，サーバから送信される「第７情報」を受け付けることを特定するもので ある。 そして，本件補正後発明の構成要件（Ｃ）及び（C1）ないし（C7）の記載 によれば，「第７情報」は，「知的財産権に興味を有する者が存在すること を少なくとも示す情報」であって，「情報処理装置により前記第１情報が （サーバに）通知された結果として生成され」，「（サーバから）情報処理 装置に送信された」情報である。また，同（Ｂ）の記載によれば，「前記第 １情報」は「知的財産権に関する公報の情報」である。そして，構成要件＼n（C6）及び（C7）に対応する発明の詳細な説明の記載（段落【００２９】， 【００４０】及び【００４１】）も参酌すると，「第７情報」は，サーバの 通知部が特許権者端末に通知する情報であって，特許権者がサーバに登録し た特許掲載公報を見て興味応答を示した事業者のリスト（匿名事業者リス ト）を少なくとも含む情報であるということができ，これは，上記特許請求 の範囲の記載から特定した「第７情報」と格別の相違はない。そうすると， 結局，「第７情報」は，「知的財産権に興味を有する者が存在することを少 なくとも示す情報であって，情報処理装置により知的財産権に関する公報の 情報がサーバに通知された結果として生成され，サーバから情報処理装置に 送信された情報」ということができる。 よって，本件補正後発明の構成要件（Ｄ）により特定される事項の認定に＼n当たっては，「第７情報」を上記のとおり言い換えるのが相当であり，本件 審決が（D'）のとおり認定したことに誤りはない。
(6) 原告の主張に対する判断
ア 原告は，知的財産権を有効活用してくれる候補者を数多くかつ容易に提 示するという本件補正後発明の課題からして，本件補正後発明はサーバと 情報処理装置とを組み合わせたシステムを前提にしたものであって，構成＼n要件（Ｃ）及び（C1）ないし（C7）によって，情報処理装置の発明の機能＼nを特定している旨主張する。 しかしながら，本願明細書等には発明の課題としてそのような記載があ るとしても，親出願についてはともかく，分割出願としての本件補正後発 明は，上記(1)ないし(5)で説示したとおり，システムの発明ではなくあくまで情報処理装置の発明である。そして，上記(4)で説示したとおり，構成要＼n件（Ｃ）及び（C1）ないし（C7）はサーバの処理を特定するものであって 情報処理装置の機能を特定するものではないから，本件補正後発明を特定＼nする事項には含まれない。 よって，原告の前記主張は採用することができない。
イ 原告は，知財高裁平成２２年（行ケ）第１００５６号事件の判決を援用 し，本件補正後発明はサーバと情報処理装置とを組み合わせたシステムを 前提にしたものであってサーバを除外して検討するのは誤りであるとも主 張する。 しかしながら，原告が援用する上記事件は本件とは無関係の全く別の事 件であって，事案も異なるから，上記事件の判決の判断を根拠とする原告 の上記主張はそもそも採用することができない。 なお，付言するに，原告が援用する上記事件に係る発明は，発光部を有 する液体インク収納容器と，前記液体インク収納容器を搭載し前記発光部 の発光を受光する受光手段を備えた記録装置とを組み合わせたシステムに おける液体インク収納容器に関する発明であって，上記システムに専用さ れる特定の液体インク収納容器がこれに対応する記録装置の構成と一組の＼nものとして発明を構成するものであることから，容易想到性を検討するに＼nあたり，記録装置の存在を除外して検討することはできないとした裁判例 であるところ，原告は，これに関連して，本件補正後発明の情報処理装置 は，第７情報として認識された場合において当該第７情報を受け付ける専 用端末である旨主張する。 しかしながら，本件補正後発明における情報処理装置とサーバからなる システムでは，情報処理装置の機能は，単に，サーバに「公報の情報」＼n（第１情報）を送信し，サーバから「知的財産権に興味を有する者が存在 することを少なくとも示す情報」（第７情報）を受信するという機能に留＼nまるものであって，サーバに対して情報を送受信する機能を有する情報処＼n理装置であればどのような情報処理装置であってもよいから，サーバに対 して専用される特定の情報処理装置とみなすことはできない。また，本願 明細書等には，情報処理装置が種々の情報の中から第７情報を選択して認 識する等の技術事項は開示されておらず，情報処理装置はサーバから送信 された情報を単に第７情報として受け付けるものにすぎないと解されるか ら，原告の上記主張は本願明細書等に開示された技術事項に基づくもので はなく，採用することができない。
ウ 原告は，情報処理装置とサーバが別個のものとしても，本件審決は，発 明の実施形態に強みを有する事業者を選択できるという本件補正後発明の 意義を無視し，「公報通知手段」がサーバに通知する情報について，単に 「当該知的財産に関する公報の情報」と矮小化し，また「受付手段」が受 け付ける情報についても，「知的財産権に興味を有する者が存在すること を少なくとも示す情報」と矮小化して認定しており，本件審決の認定は誤 りである旨主張する。 しかしながら，第１情報を送信するという送信処理自体は，かかる第１ 情報からどのようにして第２情報及び第３情報を抽出するのか，その抽出 方法を規定するものではないから，情報処理装置の「公報通知手段」は， 技術的には，知的財産権に関する公報の情報をサーバに送信するものにす ぎないというべきである。また，第７情報は知的財産権に興味を有する者 の情報であるところ，本件補正後発明の構成要件（C5）及び（C6）によれ ば，事業者による選択結果という事業者の自由な意思に基づいた人為的な 情報にすぎないものであって，第１情報と関連するものの第１情報から 「生成された」情報ではない。さらに，情報処理装置の「受付手段」は， サーバから上記第７情報を受け付けるものの，これは単に情報の受信にす ぎないものであって，情報処理装置の側に，当該第７情報を受け付けるた めの特別の構成を有するものでもない。＼nしてみると，上記(2)ないし(5)で検討したとおり，本件補正後発明の「公 報通知手段」は，単に「知的財産に関する公報の情報」をサーバに通知す るものにすぎず，本件補正後発明の「受付手段」は「知的財産権に興味を 有する者が存在することを少なくとも示す情報」を受け付けるものにすぎ ないというべきであり，本件審決が「公報通知手段」及び「受付手段」に つき，それぞれ（B'）及び（D'）のとおり認定したことに誤りはない。
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2022.02.22
令和3(行ケ)10076 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和4年2月9日 知的財産高等裁判所
商標「知本主義」の不使用取消審判の審決取消訴訟です。会報のタイトルとして「賢主主義と知本主義」を使用していましたが、審決は不使用と認定しました。裁判所も同様です。本件会報は市場における独立した商取引の対象たる商品ではないとされています。
商標法上，商標の本質的機能は，自他商品又は役務の識別機能＼にあると解するの が相当であるから（同法３条参照），同法５０条にいう「登録商標の使用」という ためには，当該登録商標が商品又は役務の出所を表示し，自他商品又は役務を識別＼nするものと取引者及び需要者において認識し得る態様で使用されることを要すると 解するのが相当である。 この点に関し，原告は，上記「登録商標の使用」といえるためには，当該登録商 標がその指定商品又は指定役務について何らかの態様で使用されていれば足りる旨 主張するが，上記のとおりの商標の本質的機能に照らし，採用することができない。＼n
(2) 本件各書籍について
証拠（甲８，１０，１２，１４，１６，１８，２０，２２，２４，２６，３６の １及び２）によれば，本件各書籍（表紙，裏表＼紙，書籍に付された帯等も含む。） には，「知本主義の時代を生きろ」，「私は資本主義ではなく「知本主義」時代が 到来すると思う。」，「資本主義に代わる知本主義」，「「資本主義」から「知本 主義」へ」など，「知本主義」の文字を用いた表現が一定程度記載されているもの＼nと認められる。 しかしながら，原告が「知本」の語につき辞書にも記載がないと主張するとおり， 「知本主義」の語の観念は不明確であり，「主義」との語尾から何らかの主義主張 を指すことがうかがわれるのみである。そうすると，上記のとおり本件各書籍にお いて「知本主義」の文字を用いた表現が一定程度記載されていることや，本件各書＼n籍が通信販売サイト等において宣伝されていること（甲９，１１，１３，１５，１ ７，１９，２１，２３，２５，２７，３７）を考慮しても，「知本主義」の文字又 はこれを含む表現に触れた取引者及び需要者は，これらの文字等を書籍の副題の一＼n部，記載内容，宣伝文句，著者の主張等であると認識するにとどまり，これらの文 字等が当該書籍に係る自他商品識別機能を果たすと認識するとは考え難い（これは，＼n「知本主義」の文字が鍵括弧でくくられている場合であっても変わるところではな い。）。なお，この点に関し，原告も，「知本主義」の文字等が書籍に付された場 合，「知本」の主義主張に関する分野ないし事項の書籍であることを取引者及び需 要者に想起させる旨主張しているところである。 したがって，本件各書籍における「知本主義」の文字の記載は，商標法５０条に いう「登録商標の使用」に該当しない。
(3) 甲２８会報について
ア 証拠（甲２８）によれば，甲２８会報には，「賢主主義と知本主義」との表＼n題が付され，「Ｘ会のうた」として，「いっぱい 知本主義」との記載がされ， 「「知本主義」を実践するＸ会１２月例会」なる会合の告知がされているものと認 められるが，甲２８の記載やその他の証拠によっても，甲２８会報が市場における 独立した商取引の対象たる商品であると認めることはできないから，甲２８会報に おける上記表題等の記載をもって，本件商標が商品について使用されたということ＼nはできない。
イ 証拠（甲２８）によれば，甲２８会報には，「令和元年１２月２３日」との 日付の記載があるものと認められ，その他，甲２８会報が本件要証期間内に発行さ れたものと認めるに足りる証拠はない。
ウ 以上のとおりであるから，甲２８会報における上記アの記載をもって，原告 又は本件商標の専用使用権者若しくは通常使用権者（以下「原告ら」という。）が 本件要証期間内に本件指定商品について本件商標を使用したと認めることはできな い。
(4) 甲２９の選挙公報について
証拠（甲２９）によれば，甲２９は，東京都選挙管理委員会が平成１１年４月１ １日執行の東京都知事選挙に際して発行した選挙公報（原告に係るもの）であり， 「資本主義（拝金主義）から知本主義へ」との記載がされているものと認められる。 しかしながら，一般に選挙公報が「新聞」，「雑誌」若しくは「書籍」又はこれ らに係る広告等に該当しないことは明らかである。また，上記認定のとおりの選挙 の執行期日にも照らすと，同選挙公報が本件要証期間内に発行されたと認めること もできない。 そうすると，甲２９の選挙公報における上記記載をもって，原告らが本件要証期 間内に本件指定商品について本件商標を使用したと認めることはできない。
(5) 甲３０の社歌について
証拠（甲３０）及び弁論の全趣旨によれば，甲３０の書面には，「知本主義・知 財企業「Ｂ 勤務心得の歌」」と題する歌の歌詞が記載され，その歌詞の中に「知 本主義」の語が用いられているものと認められる。 しかしながら，本件全証拠によっても，甲３０の書面が「新聞」，「雑誌」若し くは「書籍」又はこれらに係る広告等に該当すると認めることはできないし，同書 面の作成時期も不明である（同書面には，「SINCE1957」との記載がみられるのみ である。）。 そうすると，甲３０の書面における上記記載をもって，原告らが本件要証期間内 に本件指定商品について本件商標を使用したと認めることはできない。
(6) 甲３４のウェブサイトについて
証拠（甲３４）及び弁論の全趣旨によれば，甲３４は，原告の著書を宣伝するウ ェブサイトであって，原告が代表取締役を務める株式会社Ｂが運営するものの画面＼nを印刷した書面であると認められる。 しかし，甲３４をみても，本件商標又は社会通念上これと同一の商標が当該ウェ ブサイトに表示されているということはできない。＼nしたがって，原告らが甲３４のウェブサイトにおいて本件商標を使用したとは認 められない。
(7) 甲３７のウェブサイトについて
証拠（甲３７）及び弁論の全趣旨によれば，甲３７は，原告の著書（甲３６の１ 及び２）を宣伝するウェブサイトであって，上記株式会社Ｂが運営するものの画面 を印刷した書面であり，同画面には，同著書を宣伝する文言として，「資本主義社 会は「知本主義」へ」との記載がされているものと認められる。 しかしながら，前記(2)において説示したとおり，「知本主義」の文字を含む上 記記載に触れた取引者及び需要者は，これを同著書の記載内容，宣伝文句，著者の 主張等であると認識するにとどまり，これが同著書に係る自他商品識別機能を果た＼nすと認識するとは考え難い。 したがって，甲３７のウェブサイトにおける上記記載は，商標法５０条にいう 「登録商標の使用」に該当しない。
商標法上，商標の本質的機能は，自他商品又は役務の識別機能＼にあると解するの が相当であるから（同法３条参照），同法５０条にいう「登録商標の使用」という ためには，当該登録商標が商品又は役務の出所を表示し，自他商品又は役務を識別＼nするものと取引者及び需要者において認識し得る態様で使用されることを要すると 解するのが相当である。 この点に関し，原告は，上記「登録商標の使用」といえるためには，当該登録商 標がその指定商品又は指定役務について何らかの態様で使用されていれば足りる旨 主張するが，上記のとおりの商標の本質的機能に照らし，採用することができない。＼n
(2) 本件各書籍について
証拠（甲８，１０，１２，１４，１６，１８，２０，２２，２４，２６，３６の １及び２）によれば，本件各書籍（表紙，裏表＼紙，書籍に付された帯等も含む。） には，「知本主義の時代を生きろ」，「私は資本主義ではなく「知本主義」時代が 到来すると思う。」，「資本主義に代わる知本主義」，「「資本主義」から「知本 主義」へ」など，「知本主義」の文字を用いた表現が一定程度記載されているもの＼nと認められる。 しかしながら，原告が「知本」の語につき辞書にも記載がないと主張するとおり， 「知本主義」の語の観念は不明確であり，「主義」との語尾から何らかの主義主張 を指すことがうかがわれるのみである。そうすると，上記のとおり本件各書籍にお いて「知本主義」の文字を用いた表現が一定程度記載されていることや，本件各書＼n籍が通信販売サイト等において宣伝されていること（甲９，１１，１３，１５，１ ７，１９，２１，２３，２５，２７，３７）を考慮しても，「知本主義」の文字又 はこれを含む表現に触れた取引者及び需要者は，これらの文字等を書籍の副題の一＼n部，記載内容，宣伝文句，著者の主張等であると認識するにとどまり，これらの文 字等が当該書籍に係る自他商品識別機能を果たすと認識するとは考え難い（これは，＼n「知本主義」の文字が鍵括弧でくくられている場合であっても変わるところではな い。）。なお，この点に関し，原告も，「知本主義」の文字等が書籍に付された場 合，「知本」の主義主張に関する分野ないし事項の書籍であることを取引者及び需 要者に想起させる旨主張しているところである。 したがって，本件各書籍における「知本主義」の文字の記載は，商標法５０条に いう「登録商標の使用」に該当しない。
(3) 甲２８会報について
ア 証拠（甲２８）によれば，甲２８会報には，「賢主主義と知本主義」との表＼n題が付され，「Ｘ会のうた」として，「いっぱい 知本主義」との記載がされ， 「「知本主義」を実践するＸ会１２月例会」なる会合の告知がされているものと認 められるが，甲２８の記載やその他の証拠によっても，甲２８会報が市場における 独立した商取引の対象たる商品であると認めることはできないから，甲２８会報に おける上記表題等の記載をもって，本件商標が商品について使用されたということ＼nはできない。
イ 証拠（甲２８）によれば，甲２８会報には，「令和元年１２月２３日」との 日付の記載があるものと認められ，その他，甲２８会報が本件要証期間内に発行さ れたものと認めるに足りる証拠はない。
ウ 以上のとおりであるから，甲２８会報における上記アの記載をもって，原告 又は本件商標の専用使用権者若しくは通常使用権者（以下「原告ら」という。）が 本件要証期間内に本件指定商品について本件商標を使用したと認めることはできな い。
(4) 甲２９の選挙公報について
証拠（甲２９）によれば，甲２９は，東京都選挙管理委員会が平成１１年４月１ １日執行の東京都知事選挙に際して発行した選挙公報（原告に係るもの）であり， 「資本主義（拝金主義）から知本主義へ」との記載がされているものと認められる。 しかしながら，一般に選挙公報が「新聞」，「雑誌」若しくは「書籍」又はこれ らに係る広告等に該当しないことは明らかである。また，上記認定のとおりの選挙 の執行期日にも照らすと，同選挙公報が本件要証期間内に発行されたと認めること もできない。 そうすると，甲２９の選挙公報における上記記載をもって，原告らが本件要証期 間内に本件指定商品について本件商標を使用したと認めることはできない。
(5) 甲３０の社歌について
証拠（甲３０）及び弁論の全趣旨によれば，甲３０の書面には，「知本主義・知 財企業「Ｂ 勤務心得の歌」」と題する歌の歌詞が記載され，その歌詞の中に「知 本主義」の語が用いられているものと認められる。 しかしながら，本件全証拠によっても，甲３０の書面が「新聞」，「雑誌」若し くは「書籍」又はこれらに係る広告等に該当すると認めることはできないし，同書 面の作成時期も不明である（同書面には，「SINCE1957」との記載がみられるのみ である。）。 そうすると，甲３０の書面における上記記載をもって，原告らが本件要証期間内 に本件指定商品について本件商標を使用したと認めることはできない。
(6) 甲３４のウェブサイトについて
証拠（甲３４）及び弁論の全趣旨によれば，甲３４は，原告の著書を宣伝するウ ェブサイトであって，原告が代表取締役を務める株式会社Ｂが運営するものの画面＼nを印刷した書面であると認められる。 しかし，甲３４をみても，本件商標又は社会通念上これと同一の商標が当該ウェ ブサイトに表示されているということはできない。＼nしたがって，原告らが甲３４のウェブサイトにおいて本件商標を使用したとは認 められない。
(7) 甲３７のウェブサイトについて
証拠（甲３７）及び弁論の全趣旨によれば，甲３７は，原告の著書（甲３６の１ 及び２）を宣伝するウェブサイトであって，上記株式会社Ｂが運営するものの画面 を印刷した書面であり，同画面には，同著書を宣伝する文言として，「資本主義社 会は「知本主義」へ」との記載がされているものと認められる。 しかしながら，前記(2)において説示したとおり，「知本主義」の文字を含む上 記記載に触れた取引者及び需要者は，これを同著書の記載内容，宣伝文句，著者の 主張等であると認識するにとどまり，これが同著書に係る自他商品識別機能を果た＼nすと認識するとは考え難い。 したがって，甲３７のウェブサイトにおける上記記載は，商標法５０条にいう 「登録商標の使用」に該当しない。
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2022.02.22
令和3(ネ)10066 損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和4年2月8日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
ＣＳ関連発明について、構成要件Ｂの「操作メニュー情報」を有するとは認められないとして、1審判断を維持しました。
ア 前記のとおり補正して引用する原判決が説示するとおり（原判決４６頁 ２３行目ないし４９頁１行目），本件各発明の特許請求の範囲の記載内容 に加え，本件明細書の段落【００１２】の記載内容及び【図７】に記載さ れた本件各発明の実施例としての様々な操作メニュー情報の表示内容か＼nらすれば，本件各発明の「操作メニュー情報」とは，「ポインタの座標位置 によって実行される命令結果を利用者が理解できるように前記出力手段 に表示するため」の「画像データ」であり，出力手段に表＼示され，利用者 がその表示自体から「実行される命令結果」の内容を理解できるように構＼ 成されていることを要するものというべきである。
イ そして，被告製品のページ一部表示が，縮小された中央ページの右端又＼nは左端あるいは両端に，幅が細く縦長の白みがかった長方形として表示さ＼nれること，そこには何の文字，図形，記号，アイコン等は表示されないこ＼nとからすれば，当該長方形部分のみを見た利用者は，それがどのような命 令を実行する表示であるのかを理解することはできないというべきであ＼nり，したがって，被告製品のページ一部表示の画像は本件各発明の「操作＼nメニュー情報」には当たらず，本件ホームアプリが構成要件Ｂの「操作メ＼nニュー情報」を有するとは認められないことは，前記のとおり補正して引 用する原判決が説示するとおりである（原判決４９頁２行目ないし５０頁 ６行目）。
控訴人は，1)被告製品においては構成ｅ又は構＼成ｅ’によってそれまで 表示されていなかったページ一部表＼示の画像が液晶画面に表示されるよ＼nうになること，2)ページ一部表示の画像と壁紙画像との境界が明確である＼nことを指摘するが，これらの点は，いずれも利用者がページ一部表示の画＼n像自体から「実行される命令結果」の内容を理解することができるか否か に関わるものではないから，上記の判断を左右するものではないというべ きである。また，控訴人は，3)被告製品のページ一部表示の画像が表＼現し ている表示内容は，実行されるスクロール命令の結果を小さな絵で表＼現し た画像であるとも指摘するが，上記のとおり，ページ一部表示の画像は，＼nその表示内容等からすれば，利用者がその表＼示自体から「実行される命令 結果」の内容を理解できるように構成された画像データであるということ＼nはできない。 なお，上記の判断に照らすと，控訴人が上記第２の３(1)アにおいて主張 する判断基準によったとしても，被告製品のページ一部表示の画像は，少＼nなくとも同主張における3)の要件を満たすものとはいえないから，本件ホ ームアプリが構成要件Ｂの「操作メニュー情報」を有するとは認められな＼nい。
ウ したがって，控訴人の主張(1)アは採用することができない。
(2) 控訴人の主張(1)イについて
ア 控訴人が主張(1)イにおいて指摘する各点は，いずれも上記(1)で検討し たところと同様の事情であるといえるから，いずれも前記の判断を左右す るものではないというべきである。そして，このことは，本件ホームアプ リに係るソースコードの記載内容を基に検討した場合であっても同様で＼nある。
イ したがって，控訴人の主張(1)イは採用することができない。
(3) 小括
ア 控訴人は，上記のほかにも，争点１−３について縷々主張するが，いず れも前記の判断を左右するものではないというべきである。 イ 以上によれば，本件ホームアプリは，構成要件Ｂにいう「操作メニュー＼n情報」を有するとは認められず，被告製品が構成要件Ｂを充足するものと＼nは認められないから，その余の点について判断するまでもなく，被告製品 が本件各発明の技術的範囲に属するものと認めることはできない。
ア 前記のとおり補正して引用する原判決が説示するとおり（原判決４６頁 ２３行目ないし４９頁１行目），本件各発明の特許請求の範囲の記載内容 に加え，本件明細書の段落【００１２】の記載内容及び【図７】に記載さ れた本件各発明の実施例としての様々な操作メニュー情報の表示内容か＼nらすれば，本件各発明の「操作メニュー情報」とは，「ポインタの座標位置 によって実行される命令結果を利用者が理解できるように前記出力手段 に表示するため」の「画像データ」であり，出力手段に表＼示され，利用者 がその表示自体から「実行される命令結果」の内容を理解できるように構＼ 成されていることを要するものというべきである。
イ そして，被告製品のページ一部表示が，縮小された中央ページの右端又＼nは左端あるいは両端に，幅が細く縦長の白みがかった長方形として表示さ＼nれること，そこには何の文字，図形，記号，アイコン等は表示されないこ＼nとからすれば，当該長方形部分のみを見た利用者は，それがどのような命 令を実行する表示であるのかを理解することはできないというべきであ＼nり，したがって，被告製品のページ一部表示の画像は本件各発明の「操作＼nメニュー情報」には当たらず，本件ホームアプリが構成要件Ｂの「操作メ＼nニュー情報」を有するとは認められないことは，前記のとおり補正して引 用する原判決が説示するとおりである（原判決４９頁２行目ないし５０頁 ６行目）。
控訴人は，1)被告製品においては構成ｅ又は構＼成ｅ’によってそれまで 表示されていなかったページ一部表＼示の画像が液晶画面に表示されるよ＼nうになること，2)ページ一部表示の画像と壁紙画像との境界が明確である＼nことを指摘するが，これらの点は，いずれも利用者がページ一部表示の画＼n像自体から「実行される命令結果」の内容を理解することができるか否か に関わるものではないから，上記の判断を左右するものではないというべ きである。また，控訴人は，3)被告製品のページ一部表示の画像が表＼現し ている表示内容は，実行されるスクロール命令の結果を小さな絵で表＼現し た画像であるとも指摘するが，上記のとおり，ページ一部表示の画像は，＼nその表示内容等からすれば，利用者がその表＼示自体から「実行される命令 結果」の内容を理解できるように構成された画像データであるということ＼nはできない。 なお，上記の判断に照らすと，控訴人が上記第２の３(1)アにおいて主張 する判断基準によったとしても，被告製品のページ一部表示の画像は，少＼nなくとも同主張における3)の要件を満たすものとはいえないから，本件ホ ームアプリが構成要件Ｂの「操作メニュー情報」を有するとは認められな＼nい。
ウ したがって，控訴人の主張(1)アは採用することができない。
(2) 控訴人の主張(1)イについて
ア 控訴人が主張(1)イにおいて指摘する各点は，いずれも上記(1)で検討し たところと同様の事情であるといえるから，いずれも前記の判断を左右す るものではないというべきである。そして，このことは，本件ホームアプ リに係るソースコードの記載内容を基に検討した場合であっても同様で＼nある。
イ したがって，控訴人の主張(1)イは採用することができない。
(3) 小括
ア 控訴人は，上記のほかにも，争点１−３について縷々主張するが，いず れも前記の判断を左右するものではないというべきである。 イ 以上によれば，本件ホームアプリは，構成要件Ｂにいう「操作メニュー＼n情報」を有するとは認められず，被告製品が構成要件Ｂを充足するものと＼nは認められないから，その余の点について判断するまでもなく，被告製品 が本件各発明の技術的範囲に属するものと認めることはできない。
◆判決本文
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2022.02.22
令和2(ワ)1160 商標権侵害差止等請求事件 商標権 民事訴訟 令和4年1月31日 東京地方裁判所
商標権侵害事件です。3段併記の商標「ＫＥＮＴ／ＭＡＲＩＮＥ ＳＰＩＲＩＴ／ＢＲＯＳ．」、2段併記の商標「ＫＥＮＴ／ＢＲＯＳ．」、が、原告商標「Ｋｅｎｔ」に類似すると判断されました。被告は、２段併記の登録商標「ＫＥＮＴ ＢＲＯＳ／ケントブロス」を保有していましたが専用権の範囲外の使用と判断されています。
ア 被告標章１の分離観察の可否
被告標章１の外観は別紙被告標章目録記載１のとおりである。すなわち， 上段に横書きの「ＫＥＮＴ」，中段に横書きの「ＭＡＲＩＮＥ ＳＰＩＲ ＩＴ」，下段に横書きの「ＢＲＯＳ．」を，いずれもほぼ同じ列幅で，か つ，上段と中段との行間及び中段と下段との行間をほとんど空けること なく三段に配して成る結合商標であって，全体としてまとまりよく構成＼nされている。 もっとも，欧文字は左から右に順次目線を移して読解するものであるか ら，二段以上にまたがって欧文字が配された場合には，横一列に配され た場合と比較して結合の度合いは相当弱くなるといえる。特に，上段と 下段でそれぞれ独立した単語となり得る場合には，なおさらである。さ らに，上段と下段を構成する欧文字はいずれもおおむね同じ大きさであ＼nる上，黒地に白抜きで記載されている点及び手書き風の字体である点に おいても共通するのに対し，中段を構成する欧文字の大きさは上段及び＼n下段の欧文字より相当小さく，その行の高さは上段及び下段の行の高さ の３分の１程度にすぎない上，白地に黒い字で記載されている。しかも， 中段を構成する欧文字は，水平方向に平行に延びる２本の直線と垂直方＼n向の弦を有する２つの半円とを組み合わせた横長の角丸長方形様の図形 によって囲まれ，当該図形部分は白く着色されており（そのため，中段 を構成する欧文字は，上段及び下段とは異なり，黒字で記載されてい＼nる。），中段の全体が一本の白い横棒のような外観を呈している。このよ うに，中段の外観は上段及び下段と大きく異なる上，横棒のような外観 を有しているから，中段を境に，上段と下段が分離されたような外観を 有しているということができる。
そして，前記(2)アのとおり，イトーヨーカドーは，平成２１年度以降， 約１０年という相当長期間にわたって，１６８回もの多数回，チラシに 「Ｋｅｎｔ」ブランドのシャツ，パーカー，パンツ，靴下，コート，セ ーター，下着，手袋等の広告を掲載しており，前記(2)ウのとおり，「Ｋ ｅｎｔ」ブランドの商品については，イトーヨーカドーにおいて，平成 ２１年度から平成３０年度までの間に●（省略）●もの売上げがあった もので，年によって増減はあるものの，平均すれば年間約５０億円を売 り上げてきたこと，前記(2)イのとおり，限られた期間及び回数ながら， 著名人を起用した「Ｋｅｎｔ」ブランドのテレビＣＭが全国に放映され たことに照らせば，「Ｋｅｎｔ」ブランドは，令和元年当時，被服の分野 において，相応の周知性を有しており，取引者及び需要者に対し，商品 の出所識別標識として相当強い印象を与えていたものと認めるのが相当 である。そうすると，被告標章１の上段の「ＫＥＮＴ」は，上記「Ｋｅ ｎｔ」の二文字目以降を大文字で記載したほかは，つづりが同一である ことから，「ＫＥＮＴ」の標章が被服に用いられた場合には，取引者及び 需要者において「Ｋｅｎｔ」ブランドを想起するものと認めることがで きる。
他方，「ＢＲＯＳ．」についてみれば，２５類・被服を指定商品とする 「ＢＲＯＳ ブロス」との登録商標が存在すると認められるものの（乙 ３），本件全証拠によっても，被服に関する「ＢＲＯＳ」の実際の使用例 としては，男性用下着のサブブランドとしてのものが認められるのみで あって，「ＢＲＯＳ」がどの程度の周知性を有するのかは明らかではない。 そうすると，上記の登録商標の存在を根拠に「ＢＲＯＳ．」から出所識別 標識としての称呼，観念が生ずると認めることはできず，その点につい ては，本件証拠上，明らかではないというべきである。以上の事情を総 合すれば，被告標章１の構成部分のうち，「ＢＲＯＳ．」から出所識別標＼n識としての称呼，観念が生じないとまでは認められないものの，上段の 「ＫＥＮＴ」と下段の「ＢＲＯＳ．」は，二段以上にまたがって配され， かつ，それぞれが独立した単語となり得ることにより，横一列に配され た場合と比較して結合の度合いは相当弱くなることに加え，一本の白い 横棒のような外観を有する中段の「ＭＡＲＩＮＥ ＳＰＩＲＩＴ」によ り上下に分離されている上，「ＫＥＮＴ」に対応する「Ｋｅｎｔ」ブラン ドが，被服の分野において，相応の周知性を有しており，取引者及び需 要者に対し，商品の出所識別標識として相当強い印象を与え得ることか らすれば，上段の「ＫＥＮＴ」と下段の「ＢＲＯＳ．」とを分離して観察 することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合している とまではいえない。したがって，被告標章１については，上段の「ＫＥ ＮＴ」のみを分離して観察することができると認めるのが相当である。 その結果，被告標章１については，「ケント」との称呼が生じ，かつ，原 告が使用権を設定し，イトーヨーカドーが使用する「Ｋｅｎｔ」ブラン ドの商品であるとの観念が生じるものと認められる。
イ 被告標章２の分離観察の可否
被告標章２の外観は別紙被告標章目録記載２のとおりである。すなわち， 上段に横書きの「ＫＥＮＴ」，下段に横書きの「ＢＲＯＳ．」を，いずれ もほぼ同じ列幅で，かつ，上段と下段との行間をほとんど空けることな く二段に配して成る結合商標であって，全体としてまとまりよく構成さ＼nれている。 もっとも，欧文字は左から右に順次目線を移して読解するものであるか ら，上記の「ＫＥＮＴ」と「ＢＲＯＳ．」のように，二段以上にまたがっ て欧文字が配された場合には，横一列に配された場合と比較して結合の 度合いは弱くなり，上段と下段でそれぞれ独立した単語となり得る場合， その結合の度合いがより弱くなることは，被告標章１の場合と同様であ る。
そして，前記アのとおり，「ＢＲＯＳ．」から出所識別標識としての称呼， 観念が生じないとは認められないものの，他方で，「Ｋｅｎｔ」は商品の 出所識別標識として取引者及び需要者に相当強い印象を与えていたもの と認められ，かつ，「ＫＥＮＴ」の標章が被服に用いられた場合には，取 引者及び需要者において「Ｋｅｎｔ」ブランドを想起するものと認めら れる。 そうすると，被告標章２においては，被告標章１の中段に相当する部分 が存在しないものの，そもそも「ＫＥＮＴ」と「ＢＲＯＳ．」の結合の度 合いが弱い上，「ＫＥＮＴ」に対応する「Ｋｅｎｔ」ブランドが商品の出 所識別標識として相当強い印象を与え得ることからして，被告標章２の 各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思わ＼nれるほど不可分的に結合しているものとは認められないというべきであ り，上段の「ＫＥＮＴ」を分離観察することができるというべきである。 その結果，被告標章２についても，被告標章１と同様，「ケント」との称 呼及び「Ｋｅｎｔ」ブランドの商品の観念が生じるものと認められる。
ア 被告標章１の分離観察の可否
被告標章１の外観は別紙被告標章目録記載１のとおりである。すなわち， 上段に横書きの「ＫＥＮＴ」，中段に横書きの「ＭＡＲＩＮＥ ＳＰＩＲ ＩＴ」，下段に横書きの「ＢＲＯＳ．」を，いずれもほぼ同じ列幅で，か つ，上段と中段との行間及び中段と下段との行間をほとんど空けること なく三段に配して成る結合商標であって，全体としてまとまりよく構成＼nされている。 もっとも，欧文字は左から右に順次目線を移して読解するものであるか ら，二段以上にまたがって欧文字が配された場合には，横一列に配され た場合と比較して結合の度合いは相当弱くなるといえる。特に，上段と 下段でそれぞれ独立した単語となり得る場合には，なおさらである。さ らに，上段と下段を構成する欧文字はいずれもおおむね同じ大きさであ＼nる上，黒地に白抜きで記載されている点及び手書き風の字体である点に おいても共通するのに対し，中段を構成する欧文字の大きさは上段及び＼n下段の欧文字より相当小さく，その行の高さは上段及び下段の行の高さ の３分の１程度にすぎない上，白地に黒い字で記載されている。しかも， 中段を構成する欧文字は，水平方向に平行に延びる２本の直線と垂直方＼n向の弦を有する２つの半円とを組み合わせた横長の角丸長方形様の図形 によって囲まれ，当該図形部分は白く着色されており（そのため，中段 を構成する欧文字は，上段及び下段とは異なり，黒字で記載されてい＼nる。），中段の全体が一本の白い横棒のような外観を呈している。このよ うに，中段の外観は上段及び下段と大きく異なる上，横棒のような外観 を有しているから，中段を境に，上段と下段が分離されたような外観を 有しているということができる。
そして，前記(2)アのとおり，イトーヨーカドーは，平成２１年度以降， 約１０年という相当長期間にわたって，１６８回もの多数回，チラシに 「Ｋｅｎｔ」ブランドのシャツ，パーカー，パンツ，靴下，コート，セ ーター，下着，手袋等の広告を掲載しており，前記(2)ウのとおり，「Ｋ ｅｎｔ」ブランドの商品については，イトーヨーカドーにおいて，平成 ２１年度から平成３０年度までの間に●（省略）●もの売上げがあった もので，年によって増減はあるものの，平均すれば年間約５０億円を売 り上げてきたこと，前記(2)イのとおり，限られた期間及び回数ながら， 著名人を起用した「Ｋｅｎｔ」ブランドのテレビＣＭが全国に放映され たことに照らせば，「Ｋｅｎｔ」ブランドは，令和元年当時，被服の分野 において，相応の周知性を有しており，取引者及び需要者に対し，商品 の出所識別標識として相当強い印象を与えていたものと認めるのが相当 である。そうすると，被告標章１の上段の「ＫＥＮＴ」は，上記「Ｋｅ ｎｔ」の二文字目以降を大文字で記載したほかは，つづりが同一である ことから，「ＫＥＮＴ」の標章が被服に用いられた場合には，取引者及び 需要者において「Ｋｅｎｔ」ブランドを想起するものと認めることがで きる。
他方，「ＢＲＯＳ．」についてみれば，２５類・被服を指定商品とする 「ＢＲＯＳ ブロス」との登録商標が存在すると認められるものの（乙 ３），本件全証拠によっても，被服に関する「ＢＲＯＳ」の実際の使用例 としては，男性用下着のサブブランドとしてのものが認められるのみで あって，「ＢＲＯＳ」がどの程度の周知性を有するのかは明らかではない。 そうすると，上記の登録商標の存在を根拠に「ＢＲＯＳ．」から出所識別 標識としての称呼，観念が生ずると認めることはできず，その点につい ては，本件証拠上，明らかではないというべきである。以上の事情を総 合すれば，被告標章１の構成部分のうち，「ＢＲＯＳ．」から出所識別標＼n識としての称呼，観念が生じないとまでは認められないものの，上段の 「ＫＥＮＴ」と下段の「ＢＲＯＳ．」は，二段以上にまたがって配され， かつ，それぞれが独立した単語となり得ることにより，横一列に配され た場合と比較して結合の度合いは相当弱くなることに加え，一本の白い 横棒のような外観を有する中段の「ＭＡＲＩＮＥ ＳＰＩＲＩＴ」によ り上下に分離されている上，「ＫＥＮＴ」に対応する「Ｋｅｎｔ」ブラン ドが，被服の分野において，相応の周知性を有しており，取引者及び需 要者に対し，商品の出所識別標識として相当強い印象を与え得ることか らすれば，上段の「ＫＥＮＴ」と下段の「ＢＲＯＳ．」とを分離して観察 することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合している とまではいえない。したがって，被告標章１については，上段の「ＫＥ ＮＴ」のみを分離して観察することができると認めるのが相当である。 その結果，被告標章１については，「ケント」との称呼が生じ，かつ，原 告が使用権を設定し，イトーヨーカドーが使用する「Ｋｅｎｔ」ブラン ドの商品であるとの観念が生じるものと認められる。
イ 被告標章２の分離観察の可否
被告標章２の外観は別紙被告標章目録記載２のとおりである。すなわち， 上段に横書きの「ＫＥＮＴ」，下段に横書きの「ＢＲＯＳ．」を，いずれ もほぼ同じ列幅で，かつ，上段と下段との行間をほとんど空けることな く二段に配して成る結合商標であって，全体としてまとまりよく構成さ＼nれている。 もっとも，欧文字は左から右に順次目線を移して読解するものであるか ら，上記の「ＫＥＮＴ」と「ＢＲＯＳ．」のように，二段以上にまたがっ て欧文字が配された場合には，横一列に配された場合と比較して結合の 度合いは弱くなり，上段と下段でそれぞれ独立した単語となり得る場合， その結合の度合いがより弱くなることは，被告標章１の場合と同様であ る。
そして，前記アのとおり，「ＢＲＯＳ．」から出所識別標識としての称呼， 観念が生じないとは認められないものの，他方で，「Ｋｅｎｔ」は商品の 出所識別標識として取引者及び需要者に相当強い印象を与えていたもの と認められ，かつ，「ＫＥＮＴ」の標章が被服に用いられた場合には，取 引者及び需要者において「Ｋｅｎｔ」ブランドを想起するものと認めら れる。 そうすると，被告標章２においては，被告標章１の中段に相当する部分 が存在しないものの，そもそも「ＫＥＮＴ」と「ＢＲＯＳ．」の結合の度 合いが弱い上，「ＫＥＮＴ」に対応する「Ｋｅｎｔ」ブランドが商品の出 所識別標識として相当強い印象を与え得ることからして，被告標章２の 各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思わ＼nれるほど不可分的に結合しているものとは認められないというべきであ り，上段の「ＫＥＮＴ」を分離観察することができるというべきである。 その結果，被告標章２についても，被告標章１と同様，「ケント」との称 呼及び「Ｋｅｎｔ」ブランドの商品の観念が生じるものと認められる。
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2022.02.14
令和2(ワ)19927 特許権侵害差止請求事件 特許権 民事訴訟 令和3年12月24日 東京地方裁判所
薬について技術的範囲に属しないと判断されました。均等侵害についても本質的要件を満たさないと判断されました。
原告は，本件発明３は，慢性疼痛に対する画期的処方薬として，抗て んかん作用を有するＧＡＢＡ類縁体を痛みの処置に用いることを見いだ したものであり，その本質的部分は本件化合物を慢性疼痛の処置に用い る点にあるから，対象となる痛みが侵害受容性疼痛か，神経障害性疼痛 や線維筋痛症かは本質的部分ではなく，効能・効果を神経障害性疼痛や＼n線維筋痛症に伴う疼痛とし，慢性疼痛の処置に用いる鎮痛剤である被告 医薬品は，均等侵害の第１要件を満たすと主張する。 しかし，前記１(1)アのとおり，本件特許に係る発明は，てんかん，ハ ンチントン舞踏病等の中枢性神経系疾患に対する抗発作療法等に有用な 薬物である本件化合物が，痛みの治療における鎮痛作用及び抗痛覚過敏 作用を有し，反復使用により耐性を生じず，モルヒネと交叉耐性がない ことに着目した医薬用途発明であるところ，前記２(1)イのとおり，本件 出願当時，痛みには種々のものがあり，その原因や機序も様々であるこ とが技術常識であった。 そうすると，いかなる痛みに対して鎮痛効果を有するかは，本件発明 ３において本質的部分というべきであり，その鎮痛効果の対象を異にす る被告医薬品は，本件発明３の本質的部分を備えているものと認めるこ とはできない。したがって，本件発明３に係る特許請求の範囲に記載さ れた構成中の被告医薬品と異なる部分が本件発明３の本質的部分でない＼nということはできないから，被告医薬品は均等の第１要件を満たさない。
(ｲ) また，前記(1)アによれば，原告は，本件訂正前発明３においては鎮痛 の対象となる痛みを限定していなかったところ，本件訂正により「炎症 を原因とする痛み」及び「手術を原因とする痛み」に限定していること からすると，本件発明３との関係においては，被告医薬品の効能・効果＼nである神経障害性疼痛及び線維筋痛症に伴う疼痛を意図的に除外したと 認めるのが相当である。 したがって，被告医薬品は均等の第５要件も満たさない。
原告は，本件発明３は，慢性疼痛に対する画期的処方薬として，抗て んかん作用を有するＧＡＢＡ類縁体を痛みの処置に用いることを見いだ したものであり，その本質的部分は本件化合物を慢性疼痛の処置に用い る点にあるから，対象となる痛みが侵害受容性疼痛か，神経障害性疼痛 や線維筋痛症かは本質的部分ではなく，効能・効果を神経障害性疼痛や＼n線維筋痛症に伴う疼痛とし，慢性疼痛の処置に用いる鎮痛剤である被告 医薬品は，均等侵害の第１要件を満たすと主張する。 しかし，前記１(1)アのとおり，本件特許に係る発明は，てんかん，ハ ンチントン舞踏病等の中枢性神経系疾患に対する抗発作療法等に有用な 薬物である本件化合物が，痛みの治療における鎮痛作用及び抗痛覚過敏 作用を有し，反復使用により耐性を生じず，モルヒネと交叉耐性がない ことに着目した医薬用途発明であるところ，前記２(1)イのとおり，本件 出願当時，痛みには種々のものがあり，その原因や機序も様々であるこ とが技術常識であった。 そうすると，いかなる痛みに対して鎮痛効果を有するかは，本件発明 ３において本質的部分というべきであり，その鎮痛効果の対象を異にす る被告医薬品は，本件発明３の本質的部分を備えているものと認めるこ とはできない。したがって，本件発明３に係る特許請求の範囲に記載さ れた構成中の被告医薬品と異なる部分が本件発明３の本質的部分でない＼nということはできないから，被告医薬品は均等の第１要件を満たさない。
(ｲ) また，前記(1)アによれば，原告は，本件訂正前発明３においては鎮痛 の対象となる痛みを限定していなかったところ，本件訂正により「炎症 を原因とする痛み」及び「手術を原因とする痛み」に限定していること からすると，本件発明３との関係においては，被告医薬品の効能・効果＼nである神経障害性疼痛及び線維筋痛症に伴う疼痛を意図的に除外したと 認めるのが相当である。 したがって，被告医薬品は均等の第５要件も満たさない。
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>> 均等
>> 第1要件（本質的要件）
>> 第５要件(禁反言)
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2022.02.14
令和2(ワ)19927 特許権侵害差止請求事件 特許権 民事訴訟 令和3年12月24日 東京地方裁判所
社史の発行が原告書籍の翻案であるとした不当利得返還請求訴訟です。裁判所は、創作的表現において同一性を有しないとして、請求を棄却しました。＼n
(1) 言語の著作物の翻案（著作権法２７条）とは，既存の著作物に依拠し，か つ，その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ，具体的表＼現に修正， 増減，変更等を加えて，新たに思想又は感情を創作的に表現することにより，＼nこれに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得すること＼nのできる別の著作物を創作する行為をいう。そして，著作権法は，思想又は 感情の創作的な表現を保護するものであるから（同法２条１項１号参照），既＼n存の著作物に依拠して創作された著作物が，思想，感情若しくはアイデア， 事実若しくは事件など表現それ自体でない部分又は表＼現上の創作性がない部 分において，既存の著作物と同一性を有するにすぎない場合には，翻案には 当たらないと解するのが相当である（最高裁平成１１年（受）第９２２号同 １３年６月２８日第一小法廷判決・民集５５巻４号８３７頁）。 そうすると，本件社史部分が原告書籍を翻案したものに当たるというため には，原告書籍と本件社史部分とが，創作的表現において同一性を有するこ＼nとが必要であるものと解される。
したがって，原告書籍と本件社史部分との間で，事実など表現それ自体で＼nない部分でのみ同一性が認められる場合には，本件社史部分は原告書籍を翻 案したものに当たらない。 また，原告書籍と本件社史部分との間に，表現において同一性が認められ＼nる場合であっても，同一性を有する表現がありふれたものである場合には，＼nその表現に創作性が認められず，本件社史部分は原告書籍を翻案したものに＼n当たらないと解すべきである。すなわち，著作者等の権利の保護を図り，も って文化の発展に寄与するという著作権法の目的（同法１条）に照らせば， 著作物に作成者の何らかの個性が現れており，その権利を保護する必要性が あるといえる場合には，上記の創作性が肯定され得るが，一方で，表現があ＼nりふれたものである場合には，そのような表現に独占権を認めると，後進の＼n創作者の自由かつ多様な表現の妨げとなり，かえって上記の著作権法の目的＼nに反する結果となりかねないため，当該表現に創作性を肯定して保護を与え＼nることは許容されないというべきであり，そのため，原告書籍と本件社史部 分との間で同一性を有する表現がありふれたものである場合には，その表＼現 に創作性を認めることができない。
(2) まず，別紙２記述対比表の原告書籍及び本件社史部分の各記述について，＼nそれぞれの間での創作性を有する表現の同一性が認められるか否かについて＼n検討する。
ア 番号１の各記述について
(ｱ) 原告書籍の番号１の記述は，原告書籍における当該記述の前後の文脈 を踏まえると，被告従業員であったＢが被告の二輪世界選手権への再挑 戦の担当者になるとの内示を受ける前日に出身地を尋ねられた際のやり とりを記述したものであり，本件社史部分の番号１の記述は，本件社史 部分における当該記述の前後の文脈を踏まえると，Ｂが上記内示の際に 出身地を尋ねられたことを記述したものであると認められる。 これらの記述は，Ｂが上記内示を受ける際に出身地を尋ねられたこと を内容とする点で共通しているが，このようなやりとりがあったことは 事実にすぎないというべきであり，表現それ自体でない部分で同一性が＼n認められるに留まる。また，出身地を尋ねるやりとりがあったことにつ いて，原告書籍の番号１の記述では，「おいＢ，おまえ家は東京だよな」 と記述されているのに対し，本件社史部分の番号１の記述では，「世間話 の中で出身地を聞かれました。『東京です』と答えたのを覚えていますよ」 と記述されており，それらの具体的な記述における描写の手法が異なる ものとなっており，表現それ自体において同一性を有するとは認められ＼nない。
(ｲ) 原告は，原告書籍と本件社史部分に同じ事実が記述されていることに ついて，社史編纂委員会の担当者は原告書籍に記述された事実を原告書 籍に依拠して知ったものであるから，翻案該当性が認められるべき旨を 主張する。 しかしながら，前記(1)のとおり，本件社史部分に記述された事実が原 告書籍に依拠したものであったとしても，原告書籍と本件社史部分の各 記述が事実といった表現それ自体でない部分において同一性を有するに＼n留まる場合には，原告書籍の翻案には当たらないと解するのが相当であ るから，原告の上記主張は採用することができない。 (ｳ) したがって，番号１の各記述について，創作的表現において同一性を＼n有するものと認めることはできない。
・・・
(ｳ) 小活 前記(ｱ)及び(ｲ)の対比の結果に照らせば，原告書籍の番号２０−１及 び２０−２の記述と本件社史部分の番号２０の記述が創作的表現におい＼nて同一性を有するものと認めることはできず，これは，原告書籍の番号 ２０の記述全体と本件社史部分の番号２０の記述とを対比した場合でも 同様である。
(3) 前記(2)のとおり，番号１ないし２０の各記述において，本件社史部分が 原告書籍と創作的表現において同一性を有するとは認められないから，依拠＼n性について検討するまでもなく，被告社史中の本件社史部分は原告書籍の翻 案に該当するものではない。
(1) 言語の著作物の翻案（著作権法２７条）とは，既存の著作物に依拠し，か つ，その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ，具体的表＼現に修正， 増減，変更等を加えて，新たに思想又は感情を創作的に表現することにより，＼nこれに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得すること＼nのできる別の著作物を創作する行為をいう。そして，著作権法は，思想又は 感情の創作的な表現を保護するものであるから（同法２条１項１号参照），既＼n存の著作物に依拠して創作された著作物が，思想，感情若しくはアイデア， 事実若しくは事件など表現それ自体でない部分又は表＼現上の創作性がない部 分において，既存の著作物と同一性を有するにすぎない場合には，翻案には 当たらないと解するのが相当である（最高裁平成１１年（受）第９２２号同 １３年６月２８日第一小法廷判決・民集５５巻４号８３７頁）。 そうすると，本件社史部分が原告書籍を翻案したものに当たるというため には，原告書籍と本件社史部分とが，創作的表現において同一性を有するこ＼nとが必要であるものと解される。
したがって，原告書籍と本件社史部分との間で，事実など表現それ自体で＼nない部分でのみ同一性が認められる場合には，本件社史部分は原告書籍を翻 案したものに当たらない。 また，原告書籍と本件社史部分との間に，表現において同一性が認められ＼nる場合であっても，同一性を有する表現がありふれたものである場合には，＼nその表現に創作性が認められず，本件社史部分は原告書籍を翻案したものに＼n当たらないと解すべきである。すなわち，著作者等の権利の保護を図り，も って文化の発展に寄与するという著作権法の目的（同法１条）に照らせば， 著作物に作成者の何らかの個性が現れており，その権利を保護する必要性が あるといえる場合には，上記の創作性が肯定され得るが，一方で，表現があ＼nりふれたものである場合には，そのような表現に独占権を認めると，後進の＼n創作者の自由かつ多様な表現の妨げとなり，かえって上記の著作権法の目的＼nに反する結果となりかねないため，当該表現に創作性を肯定して保護を与え＼nることは許容されないというべきであり，そのため，原告書籍と本件社史部 分との間で同一性を有する表現がありふれたものである場合には，その表＼現 に創作性を認めることができない。
(2) まず，別紙２記述対比表の原告書籍及び本件社史部分の各記述について，＼nそれぞれの間での創作性を有する表現の同一性が認められるか否かについて＼n検討する。
ア 番号１の各記述について
(ｱ) 原告書籍の番号１の記述は，原告書籍における当該記述の前後の文脈 を踏まえると，被告従業員であったＢが被告の二輪世界選手権への再挑 戦の担当者になるとの内示を受ける前日に出身地を尋ねられた際のやり とりを記述したものであり，本件社史部分の番号１の記述は，本件社史 部分における当該記述の前後の文脈を踏まえると，Ｂが上記内示の際に 出身地を尋ねられたことを記述したものであると認められる。 これらの記述は，Ｂが上記内示を受ける際に出身地を尋ねられたこと を内容とする点で共通しているが，このようなやりとりがあったことは 事実にすぎないというべきであり，表現それ自体でない部分で同一性が＼n認められるに留まる。また，出身地を尋ねるやりとりがあったことにつ いて，原告書籍の番号１の記述では，「おいＢ，おまえ家は東京だよな」 と記述されているのに対し，本件社史部分の番号１の記述では，「世間話 の中で出身地を聞かれました。『東京です』と答えたのを覚えていますよ」 と記述されており，それらの具体的な記述における描写の手法が異なる ものとなっており，表現それ自体において同一性を有するとは認められ＼nない。
(ｲ) 原告は，原告書籍と本件社史部分に同じ事実が記述されていることに ついて，社史編纂委員会の担当者は原告書籍に記述された事実を原告書 籍に依拠して知ったものであるから，翻案該当性が認められるべき旨を 主張する。 しかしながら，前記(1)のとおり，本件社史部分に記述された事実が原 告書籍に依拠したものであったとしても，原告書籍と本件社史部分の各 記述が事実といった表現それ自体でない部分において同一性を有するに＼n留まる場合には，原告書籍の翻案には当たらないと解するのが相当であ るから，原告の上記主張は採用することができない。 (ｳ) したがって，番号１の各記述について，創作的表現において同一性を＼n有するものと認めることはできない。
・・・
(ｳ) 小活 前記(ｱ)及び(ｲ)の対比の結果に照らせば，原告書籍の番号２０−１及 び２０−２の記述と本件社史部分の番号２０の記述が創作的表現におい＼nて同一性を有するものと認めることはできず，これは，原告書籍の番号 ２０の記述全体と本件社史部分の番号２０の記述とを対比した場合でも 同様である。
(3) 前記(2)のとおり，番号１ないし２０の各記述において，本件社史部分が 原告書籍と創作的表現において同一性を有するとは認められないから，依拠＼n性について検討するまでもなく，被告社史中の本件社史部分は原告書籍の翻 案に該当するものではない。
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2022.02.14
平成30(ワ)866 職務発明の対価 特許権 民事訴訟 令和3年12月27日 大阪地方裁判所
職務発明であるとして1億円を越える請求を求めましたが、裁判所は独占的利益を得ていないとして請求を棄却しました。なお、原告は45万円の報奨金を受け取っていました。
ウ コスト面について
(ｱ) 本件工場の建設に係る設備投資について，実行予算●（省略）●に対し，実＼n際には●（省略）●の建設費用を要し，本件増設工事に更に●（省略）●の費用を 要したことで，合計●（省略）●を要したこと（前記(3)ウ(ｲ)ａ）に加え，被告に とって，本件工場は本件乾式分別法による設備を導入した初めての事例であるのに 対し，溶剤分別法による設備を設置した事例は既に FOJ 等において存在し，FVO 建設当初における溶剤分別設備に係る投資額の見積もりは本件設備の見積もりに比 して比較的正確になされたと考えられること等を踏まえると，本件工場建設に係る 設備投資額が溶剤分別法による設備を導入する場合と比して安価であったとは考え 難く，少なくともその点は不明と見るほかない。
(ｲ) 比例費については，平成２７年〜平成２９年の FVO 等の各 SOS パーツの加 工費に係る試算結果を比較した場合，FVO は FOJ 等に比して大幅に低額である。 また，分別設備に係る最終製品の比例費を見ても，FVO は，●（省略）●FOJ 等 に比して幾分低額である（以上につき，前記(3)ウ(ｲ)ｂ）。もっとも，具体的な金 額は不明ながら，本件工場の稼働開始から平成２６年までは FVO において●（省 略）●ことも考慮に入れる必要がある。
(ｳ) 歩留まりについては，当初より乾式分別法による歩留まりが溶剤分別法より も低いことが前提とはされていたものの，本件増設工事を経て更に設計上の分別収 率は●（省略）●に引き下げられ，実際の歩留まりも●（省略）●という状況にあ る（前記(3)ウ(ｲ)ｃ）。
(ｴ) これらの事情を総合的に考慮すると，本件乾式分別法は，必ずしも溶剤分別 法に比してコスト面で明確に有利とはいえない。
エ 採算性について
FVO パーツ品の採算性については，販売限利率を見る限り，FVO パーツ品は， CBE として販売されたもの及び SOS パーツ単体で販売されたもののいずれも，総 じて FOJ パーツ品よりも低い（前記(3)ウ(ｲ)ｄ）。すなわち，FVO 品は，SOS パ ーツ製造の比例費を溶剤分別法により製造された FOJ 品に比して抑えられている にもかかわらず，FOJ 品よりも利益への貢献の程度は低いといえる。 なお，販売限利率は，分別方法による利益率の相違等をそれ自体として表すもの＼nでは必ずしもないが，販売限利は，その算出に当たってその時々の相場と過去の実 績等が考慮され，変動費に相当する見込額として位置付けられるものであることな どに鑑みると，販売限利率に基づき収支採算性を評価することには一定程度の合理 性があると考えられる。
オ CBE 販売市場の状況について
CBE の国際的な需要は，平成１２年〜平成２０年にかけて急激に拡大し，それ 以降も，平成２８年まで，緩やかな拡大傾向を示しているところ（前記(3)エ(ｱ)）， 被告グループのシェアが本件工場の稼働によって増大したことを裏付けるに足りる 客観的な資料はない。むしろ，平成１９年〜平成２８年における被告グループのシ ェアは●（省略）●で増減していると見られると共に，この変動はココアバターと の価格変動との関連性がうかがわれる（前記(3)エ(ｲ)）。これを見る限り，本件各 発明の実施は，被告による競合他社からのシェア奪取にはつながっていないと考え られる。 また，被告との合計で CBE 市場の約８割のシェアを占める AKK 及び LC は， CBE 製造にあたり，いずれもシア脂から SOS パーツを製造・精製する工程におい て，溶剤分別法によっている。本件各発明はシア脂を原料とする分別にも利用でき るとされているものの，実際には，各設備の規模等のほか，本件工場の稼働による 被告のシェア増大といった事情もないことをも踏まえれば，競合他社にとって，多 額の設備投資を行って本件乾式分別法による設備を導入するメリットは乏しいと思 われ，本件各特許権の存在いかんにかかわりなく本件乾式分別法による設備の導入 は容易ではないと考えられるのであって，本件各特許権の存在が競合他社による本 件各発明の実施を回避させているとまではいえない。 このことは，原告との係争が表面化した後とはいえ，被告が特許料不納付により＼n本件各特許権を消滅させ，又はその方向で対応する旨の判断を示していることとも 平仄が合うといえる。
なお，油脂分別技術の開発の方向性としては，安全性及びコスト面での問題を抱 える溶剤分別法から，最も持続可能性の高い方法とされる乾式分別法に向かうとし＼nても，現状においては乾式分別法もなお問題点を抱えており，溶剤分別法も依然と して選ばれる場面があるとされていることなどに鑑みると，少なくとも本件各特許 権の存続期間においては，油脂分別法として溶剤分別法と乾式分別法はなお選択的 な関係にあるものと見るべきであって，その意味で，溶剤分別法は本件各発明の代 替技術として位置付けられる。
カ 小括
以上の事情を総合的に考慮すると，本件において，本件各特許権に係る通常実施 権の実施によって得られる利益の額を超えて被告が利益を得たと認めるに足りる証 拠はないというべきである。すなわち，被告は，本件各特許権により独占の利益を 得たとはいえない。
キ 原告の主張について
原告は，被告が本件各特許権により独占の利益を得ているとして，縷々主張する。 しかし，FVO パーツ品及び FVO 品の品質については，原告は主にパイロットレ ベルでの乾式分別法による SOS パーツの数値を根拠とするにとどまり，また，実 際に本件設備を用いて製造した FVO パーツ品を用いた分析結果等の信用性につき 疑義を抱くべき事情は見当たらない。また，コスト及び採算性については，前記の とおりである。
さらに，溶剤分別法に係る各種規制の存在も，溶剤分別法による設備の導入の障 害になり得るものではあっても，その新設が不可能ないし著しく困難であるとまで＼n見るべき事情はない。このため，前記のとおり，油脂分別法として溶剤分別法はな お乾式分別法の代替技術といえる。 本件発明賞や本件経営賞の受賞等も，FVO における本件乾式分別法による設備 の導入に対する肯定的な評価を裏付けるものではあるものの，必ずしも被告に独占 の利益が生じたことを前提とするものではない。 被告の有価証券報告書に FVO から被告への特許料支払が記載されていること （甲７４）についても，その支払が本件各特許権の実施に係るものであるかが明ら かではない上，本件各特許権の特許権者が被告であること，グループ会社とはいえ 被告と FVO とは法人格を異にすることなどに鑑みると，これをもって，被告に本 件各特許権による独占の利益が生じていることを示すものとは必ずしも見られない。 その他原告が縷々指摘する事情を踏まえても，この点に関する原告の主張は採用 できない。
ウ コスト面について
(ｱ) 本件工場の建設に係る設備投資について，実行予算●（省略）●に対し，実＼n際には●（省略）●の建設費用を要し，本件増設工事に更に●（省略）●の費用を 要したことで，合計●（省略）●を要したこと（前記(3)ウ(ｲ)ａ）に加え，被告に とって，本件工場は本件乾式分別法による設備を導入した初めての事例であるのに 対し，溶剤分別法による設備を設置した事例は既に FOJ 等において存在し，FVO 建設当初における溶剤分別設備に係る投資額の見積もりは本件設備の見積もりに比 して比較的正確になされたと考えられること等を踏まえると，本件工場建設に係る 設備投資額が溶剤分別法による設備を導入する場合と比して安価であったとは考え 難く，少なくともその点は不明と見るほかない。
(ｲ) 比例費については，平成２７年〜平成２９年の FVO 等の各 SOS パーツの加 工費に係る試算結果を比較した場合，FVO は FOJ 等に比して大幅に低額である。 また，分別設備に係る最終製品の比例費を見ても，FVO は，●（省略）●FOJ 等 に比して幾分低額である（以上につき，前記(3)ウ(ｲ)ｂ）。もっとも，具体的な金 額は不明ながら，本件工場の稼働開始から平成２６年までは FVO において●（省 略）●ことも考慮に入れる必要がある。
(ｳ) 歩留まりについては，当初より乾式分別法による歩留まりが溶剤分別法より も低いことが前提とはされていたものの，本件増設工事を経て更に設計上の分別収 率は●（省略）●に引き下げられ，実際の歩留まりも●（省略）●という状況にあ る（前記(3)ウ(ｲ)ｃ）。
(ｴ) これらの事情を総合的に考慮すると，本件乾式分別法は，必ずしも溶剤分別 法に比してコスト面で明確に有利とはいえない。
エ 採算性について
FVO パーツ品の採算性については，販売限利率を見る限り，FVO パーツ品は， CBE として販売されたもの及び SOS パーツ単体で販売されたもののいずれも，総 じて FOJ パーツ品よりも低い（前記(3)ウ(ｲ)ｄ）。すなわち，FVO 品は，SOS パ ーツ製造の比例費を溶剤分別法により製造された FOJ 品に比して抑えられている にもかかわらず，FOJ 品よりも利益への貢献の程度は低いといえる。 なお，販売限利率は，分別方法による利益率の相違等をそれ自体として表すもの＼nでは必ずしもないが，販売限利は，その算出に当たってその時々の相場と過去の実 績等が考慮され，変動費に相当する見込額として位置付けられるものであることな どに鑑みると，販売限利率に基づき収支採算性を評価することには一定程度の合理 性があると考えられる。
オ CBE 販売市場の状況について
CBE の国際的な需要は，平成１２年〜平成２０年にかけて急激に拡大し，それ 以降も，平成２８年まで，緩やかな拡大傾向を示しているところ（前記(3)エ(ｱ)）， 被告グループのシェアが本件工場の稼働によって増大したことを裏付けるに足りる 客観的な資料はない。むしろ，平成１９年〜平成２８年における被告グループのシ ェアは●（省略）●で増減していると見られると共に，この変動はココアバターと の価格変動との関連性がうかがわれる（前記(3)エ(ｲ)）。これを見る限り，本件各 発明の実施は，被告による競合他社からのシェア奪取にはつながっていないと考え られる。 また，被告との合計で CBE 市場の約８割のシェアを占める AKK 及び LC は， CBE 製造にあたり，いずれもシア脂から SOS パーツを製造・精製する工程におい て，溶剤分別法によっている。本件各発明はシア脂を原料とする分別にも利用でき るとされているものの，実際には，各設備の規模等のほか，本件工場の稼働による 被告のシェア増大といった事情もないことをも踏まえれば，競合他社にとって，多 額の設備投資を行って本件乾式分別法による設備を導入するメリットは乏しいと思 われ，本件各特許権の存在いかんにかかわりなく本件乾式分別法による設備の導入 は容易ではないと考えられるのであって，本件各特許権の存在が競合他社による本 件各発明の実施を回避させているとまではいえない。 このことは，原告との係争が表面化した後とはいえ，被告が特許料不納付により＼n本件各特許権を消滅させ，又はその方向で対応する旨の判断を示していることとも 平仄が合うといえる。
なお，油脂分別技術の開発の方向性としては，安全性及びコスト面での問題を抱 える溶剤分別法から，最も持続可能性の高い方法とされる乾式分別法に向かうとし＼nても，現状においては乾式分別法もなお問題点を抱えており，溶剤分別法も依然と して選ばれる場面があるとされていることなどに鑑みると，少なくとも本件各特許 権の存続期間においては，油脂分別法として溶剤分別法と乾式分別法はなお選択的 な関係にあるものと見るべきであって，その意味で，溶剤分別法は本件各発明の代 替技術として位置付けられる。
カ 小括
以上の事情を総合的に考慮すると，本件において，本件各特許権に係る通常実施 権の実施によって得られる利益の額を超えて被告が利益を得たと認めるに足りる証 拠はないというべきである。すなわち，被告は，本件各特許権により独占の利益を 得たとはいえない。
キ 原告の主張について
原告は，被告が本件各特許権により独占の利益を得ているとして，縷々主張する。 しかし，FVO パーツ品及び FVO 品の品質については，原告は主にパイロットレ ベルでの乾式分別法による SOS パーツの数値を根拠とするにとどまり，また，実 際に本件設備を用いて製造した FVO パーツ品を用いた分析結果等の信用性につき 疑義を抱くべき事情は見当たらない。また，コスト及び採算性については，前記の とおりである。
さらに，溶剤分別法に係る各種規制の存在も，溶剤分別法による設備の導入の障 害になり得るものではあっても，その新設が不可能ないし著しく困難であるとまで＼n見るべき事情はない。このため，前記のとおり，油脂分別法として溶剤分別法はな お乾式分別法の代替技術といえる。 本件発明賞や本件経営賞の受賞等も，FVO における本件乾式分別法による設備 の導入に対する肯定的な評価を裏付けるものではあるものの，必ずしも被告に独占 の利益が生じたことを前提とするものではない。 被告の有価証券報告書に FVO から被告への特許料支払が記載されていること （甲７４）についても，その支払が本件各特許権の実施に係るものであるかが明ら かではない上，本件各特許権の特許権者が被告であること，グループ会社とはいえ 被告と FVO とは法人格を異にすることなどに鑑みると，これをもって，被告に本 件各特許権による独占の利益が生じていることを示すものとは必ずしも見られない。 その他原告が縷々指摘する事情を踏まえても，この点に関する原告の主張は採用 できない。
2022.02.14
令和3(ワ)1333 著作権 令和3年12月21日 東京地方裁判所
東京地裁47部は、漫画閲覧サイトにおける公衆送信について、被告らの行為が原告漫画の売上減少に寄与した割合は，約１％として、1000万円の損害を認めました。
０．１を乗じているのは、印税（１０％）です。
前記認定のとおり，原告漫画１の累計発行部数（紙媒体による書籍，電子書籍及 び複数巻を一つにまとめた新装版を含む。以下同じ。）は約２０００万部，原告漫画 ２の累計発行部数は約３７０万部であり，原告漫画の１冊当たりの販売価格は４６ ２円であって，原告漫画の売上額は，およそ１０９億４９４０万円となるところ， 原告漫画の著作権者であると認められる原告が受けるべき使用料相当額は，原告漫 画の上記のような発行部数等に照らし，同売上額の１０パーセントと認めるのが相 当である。 ところで，本件ウェブサイトによる原告漫画が無断掲載されたことにより，原告 漫画の正規品の売上が減少することが容易に推察され，原告漫画においても，発売 日翌日に本件ウェブサイト上にその新作が掲載されていたことによれば，新作が無 料で閲覧できることにより，読者の原告漫画の購買意欲は大きく減退するというべ きである一方，被告らの行為は，本件ウェブサイトによる原告漫画の違法な無断掲 載を，広告の出稿や広告料支払という行為によって幇助したものにとどまること， 原告漫画２の上記累計発行部数は令和２年１月頃までのものであって，本件ウェブ サイトが閉鎖された平成３０年４月より後の期間における原告漫画２の売上げに関 して被告らの行為との間の関連性を認めることができないことその他本件に顕れた 一切の事情に照らして検討すれば，被告らの本件における行為が原告漫画の売上減 少に寄与した割合は，約１パーセントと認めるのが相当である。 これらの事情に鑑みると，本件ウェブサイトによる原告漫画に係る著作権（公衆 送信権）侵害行為を被告らが幇助したことと相当因果関係が認められる原告の損害 額は，１０００万円（≒１０９億４９４０万円×０．１×０．０１）と認めるのが 相当である。
前記認定のとおり，原告漫画１の累計発行部数（紙媒体による書籍，電子書籍及 び複数巻を一つにまとめた新装版を含む。以下同じ。）は約２０００万部，原告漫画 ２の累計発行部数は約３７０万部であり，原告漫画の１冊当たりの販売価格は４６ ２円であって，原告漫画の売上額は，およそ１０９億４９４０万円となるところ， 原告漫画の著作権者であると認められる原告が受けるべき使用料相当額は，原告漫 画の上記のような発行部数等に照らし，同売上額の１０パーセントと認めるのが相 当である。 ところで，本件ウェブサイトによる原告漫画が無断掲載されたことにより，原告 漫画の正規品の売上が減少することが容易に推察され，原告漫画においても，発売 日翌日に本件ウェブサイト上にその新作が掲載されていたことによれば，新作が無 料で閲覧できることにより，読者の原告漫画の購買意欲は大きく減退するというべ きである一方，被告らの行為は，本件ウェブサイトによる原告漫画の違法な無断掲 載を，広告の出稿や広告料支払という行為によって幇助したものにとどまること， 原告漫画２の上記累計発行部数は令和２年１月頃までのものであって，本件ウェブ サイトが閉鎖された平成３０年４月より後の期間における原告漫画２の売上げに関 して被告らの行為との間の関連性を認めることができないことその他本件に顕れた 一切の事情に照らして検討すれば，被告らの本件における行為が原告漫画の売上減 少に寄与した割合は，約１パーセントと認めるのが相当である。 これらの事情に鑑みると，本件ウェブサイトによる原告漫画に係る著作権（公衆 送信権）侵害行為を被告らが幇助したことと相当因果関係が認められる原告の損害 額は，１０００万円（≒１０９億４９４０万円×０．１×０．０１）と認めるのが 相当である。
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2022.02.13
令和1(ワ)25121 特許権 令和3年12月9日 東京地方裁判所
ＣＳ関連発明について、技術的範囲に属すると認められるが、無効理由あり（新規性なし）として権利行使不能(特104-3）と判断されました。
このように，乙８発明は，ユーザから入力された情報から抽出したキーワードに 基づいてそれに関連するウェブページを収集し，そのリンク情報を取得して記憶し， ユーザ端末にキーワードに関連するウェブサイトのリンクをユーザ端末に出力する ものである。しかして，かかるウェブサイトのリンクをユーザ端末に出力すること は，ユーザに対してユーザの関心のある事項に関連するウェブサイトの閲覧を勧め るものであるといえ，当該リンクを出力することは，ユーザに対する提案を行うも のということができ，また，当該リンクはウェブ上から取得されるものであるから， ウェブサイトからユーザに対して提案すべき情報を取得しているということができ る。 そうすると，乙８発明がユーザコメントに基づいてリンクを出力するアバター管 理部及び情報収集部は，構成要件１Ｅの「前記第１又は第２受付手段によって受け＼n付けられた個人情報に基づいて前記ユーザに対して提案を行う提案手段」に相当し， また，乙８発明の，アバター管理部及び情報収集部によりユーザコメントに基づい てウェブサイトのリンクをユーザ端末に出力する機能は，構＼成要件５Ｅの「前記受 け付けた個人情報に基づいて前記ユーザに対して提案を行うステップ」に相当する。 さらに，乙８発明における，ウェブ上からキーワードに関連するウェブページのリ ンクを取得する情報収集部は，構成要件１Ｆの「前記個人情報に基づいてウェブサ＼nイトから前記ユーザに対して提案すべき情報を取得する手段」に相当し，上記情報 収集部によりウェブ上からキーワードに関連するウェブページのリンクを取得する 機能は，構＼成要件５Ｆの「前記個人情報に基づいてウェブサイトから前記ユーザに 対して提案すべき情報を取得するステップ」に相当する。 その他，構成要件Ｅ及びＦと乙８発明の間に，相違する点は認められない。＼n以上によれば，構成要件Ｅ及びＦは，乙８発明の構＼成と同一のものといえる。
エ 構成要件Ｇ（「前記個人情報に基づいてユーザに注意を促す手段と，を有する」「前記個人情報に基づいてユーザに注意を促すステップと，を更に有する」）につき，＼n乙８発明と対比する。 構成要件Ｇに関し，本件明細書の記載をみると，「飲みすぎないように！」などの＼nアドバイスのメッセージを出力する旨の記載があり（【０１１９】），かかる記載内容 からすると，構成要件Ｇにおける「注意を促す」とは，気を付けるように仕向ける，＼n気を配るように仕向けるとの意であると解することができる。 しかして，乙８発明は，スケジュールが未完了であることが確認すると，アバタ ーから，「スケジュールが未完了だよ。代わりのスケジュールを入力してね」のよう な，スケジュールの修正を依頼するアバターコメントを出力する機能を有する（【０＼n０４３】）。そして，乙８発明の学習・生活支援サーバ内にはアバターコメントを出 力するアバター管理部が実装されている（【００２４】等）ところ，上記機能は，ユ＼nーザに対してスケジュールが完了していないことに気を付けるように仕向け，又は， スケジュールに気を配るように仕向けるものであるといえる。 そうすると，乙８発明の，アバターコメントの出力を実行するアバター管理部は， 構成要件１Ｇの「前記個人情報に基づいてユーザに注意を促す手段」に相当し，ま＼nた，乙８発明の，ユーザに対して上記の趣旨のアバターコメントを出力するアバタ ー管理部の機能は，構＼成要件５Ｇの「前記個人情報に基づいてユーザに注意を促す ステップ」に相当する。 その他，構成要件Ｇと乙８発明の間に，相違する点は認められない。＼n以上によれば，構成要件Ｇは，乙８発明の構＼成と同一のものといえる。
オ 構成要件Ｈ（「情報提供装置。」「を情報提供装置に実行させる情報提供プロ＼nグラム。」につき，乙８発明と対比する。 乙８発明のアバター管理部によるアバターコメントの出力は，情報の提供に当た るため，この点をもって既に，アバター管理部を有する乙８発明の学習・生活支援 サーバは，情報を提供する装置（「情報提供装置」）であるということができる。 また，上記サーバは，アバター管理部のほかに，ユーザ情報管理部，テキスト分 析部，情報収集部，コンテンツ管理部で構成される制御部を有しており，制御部は，＼n少なくとも一つのＣＰＵ等を備え，ＲＯＭ等に予め記憶されたプログラムを読み込＼nんで実行することにより，上記各部の機能を事項することが可能＼となるものである （【００２１】等）ことから，乙８発明の学習・生活支援サーバは，情報提供装置で あって，各種機能を実行させる情報提供プログラムを有しているといえ，乙８発明＼nは，構成要件１Ｈの「情報提供装置」，構＼成要件５Ｈの「情報提供プログラム」と同 一であるといえる。 その他，構成要件Ｈと乙８発明の間に，実質的に相違する点は認められない。＼n以上によれば，構成要件Ｈは，乙８発明の構＼成と実質的に同一のものといえる。
(4) したがって，本件各発明は，その全ての構成要件が，乙８発明の構＼成と実質 的に同一のものであるから，本件各発明は，乙８発明との関係で，新規性を欠くも のといわざるを得ず，いずれも，特許無効審判により無効にされるべきものと認め られる（特許法２９条１項３号，１２３条１項２号）。
(5) 原告らの主張について
原告らは，1)乙８公報に記載されている「スケジュールの修正を依頼する」とは， 構成要件Ｅにおける，議案や意見を提出するという「提案を行う」こととは相違す＼nる，2)乙８公報がユーザ端末に出力するウェブサイトのリンクは，ウェブサイトの 所在を示す情報であって，この所在を示す情報が，「提案を行う」内容である議案や 意見であるはずがなく，乙８発明は構成要件Ｅと相違し，また，ウェブサイトのリ＼nンクはユーザに対して提案すべき情報を規定している構成要件Ｆの「情報」とも相＼n違する，3)乙８発明がユーザのスケジュールが未完了であることを確認した場合に ユーザにスケジュールの修正を依頼することは，構成要件Ｇの，気を付けるよう仕＼n向けることとは相違する，4)乙８発明のユーザ端末は，情報提供をするものではな いから，構成要件Ｈと相違する，などとして，本件各発明が乙８発明の構＼成と実質 的に相違する旨主張する。
しかしながら，原告らの上記各主張は，次のとおり，いずれも理由がないという べきである。 まず，上記1)及び3)の点については，乙８発明において「スケジュールの修正」 を依頼されたユーザは，スケジュールが完了していないことを知り，新たなスケジ ュールを考えて入力するように促されることとなるのであって，「スケジュールの 修正の依頼」も，ユーザに対して新たなスケジュールを組み立てる旨の議案や意見 の提出にも当たるといえるから，構成要件Ｅの「提案を行う」と実質的に同一の構＼ 成であるといえる。また，乙８発明の上記のような働きは，まさにユーザに対しス ケジュールが完了していないことに気を付けるように仕向け，又は，気を配るよう に仕向けることであるといえるから，乙８発明は，構成要件Ｇの「注意を促す手段」＼nないし「注意を促すステップ」と実質的に同一の構成を有するといえる。＼nまた，上記2)の点については，構成要件Ｅの「提案を行う」との文言について，＼n特許請求の範囲及び本件明細書の記載に，ユーザに提案すべき情報の具体的内容を 限定する根拠となるものはなく，ウェブページを出力することに限る旨の示唆もな い。その上，前記説示のとおり，キーワードに関連するウェブページのリンクをユ ーザ端末に出力することは，当該リンク先のウェブページを閲覧することをユーザ に勧めることに該当し，まさに，この点が「提案」といえるというべきである。そ うすると，乙８発明のアバター管理部が当該リンクをユーザ端末に出力することは， 構成要件Ｅが規定するユーザに対する「提案を行う」との構＼成と，同一であるとい わなければならない。また，構成要件Ｆの「情報」との相違を指摘する原告の主張＼nも，結局，リンクはあくまでウェブサイトの所在を示す情報に過ぎず，これがユー ザに対して提案すべき情報には当たらないとの主張であると解されるが，前記のと おり，ユーザ端末にユーザの個人情報に基づいてこれに関連するウェブページのリ ンクを出力することは，ユーザに対して当該リンク先のウェブページの閲覧を勧め るという意味において，ユーザに提案すべき情報を表示するものであり，乙８発明＼nにおいてユーザ端末に出力されるリンクは，構成要件Ｆの「情報」と異なるもので＼nはないというべきである。 さらに，上記4)の点は，前記説示のとおり，乙８発明の学習・生活支援サーバ及 びプログラムは，構成要件１Ｈの「情報提供装置」，構＼成要件５Ｈの「情報提供プロ グラム」と同一であるといえる。 以上によれば，原告らの主張はいずれも採用することができない。
このように，乙８発明は，ユーザから入力された情報から抽出したキーワードに 基づいてそれに関連するウェブページを収集し，そのリンク情報を取得して記憶し， ユーザ端末にキーワードに関連するウェブサイトのリンクをユーザ端末に出力する ものである。しかして，かかるウェブサイトのリンクをユーザ端末に出力すること は，ユーザに対してユーザの関心のある事項に関連するウェブサイトの閲覧を勧め るものであるといえ，当該リンクを出力することは，ユーザに対する提案を行うも のということができ，また，当該リンクはウェブ上から取得されるものであるから， ウェブサイトからユーザに対して提案すべき情報を取得しているということができ る。 そうすると，乙８発明がユーザコメントに基づいてリンクを出力するアバター管 理部及び情報収集部は，構成要件１Ｅの「前記第１又は第２受付手段によって受け＼n付けられた個人情報に基づいて前記ユーザに対して提案を行う提案手段」に相当し， また，乙８発明の，アバター管理部及び情報収集部によりユーザコメントに基づい てウェブサイトのリンクをユーザ端末に出力する機能は，構＼成要件５Ｅの「前記受 け付けた個人情報に基づいて前記ユーザに対して提案を行うステップ」に相当する。 さらに，乙８発明における，ウェブ上からキーワードに関連するウェブページのリ ンクを取得する情報収集部は，構成要件１Ｆの「前記個人情報に基づいてウェブサ＼nイトから前記ユーザに対して提案すべき情報を取得する手段」に相当し，上記情報 収集部によりウェブ上からキーワードに関連するウェブページのリンクを取得する 機能は，構＼成要件５Ｆの「前記個人情報に基づいてウェブサイトから前記ユーザに 対して提案すべき情報を取得するステップ」に相当する。 その他，構成要件Ｅ及びＦと乙８発明の間に，相違する点は認められない。＼n以上によれば，構成要件Ｅ及びＦは，乙８発明の構＼成と同一のものといえる。
エ 構成要件Ｇ（「前記個人情報に基づいてユーザに注意を促す手段と，を有する」「前記個人情報に基づいてユーザに注意を促すステップと，を更に有する」）につき，＼n乙８発明と対比する。 構成要件Ｇに関し，本件明細書の記載をみると，「飲みすぎないように！」などの＼nアドバイスのメッセージを出力する旨の記載があり（【０１１９】），かかる記載内容 からすると，構成要件Ｇにおける「注意を促す」とは，気を付けるように仕向ける，＼n気を配るように仕向けるとの意であると解することができる。 しかして，乙８発明は，スケジュールが未完了であることが確認すると，アバタ ーから，「スケジュールが未完了だよ。代わりのスケジュールを入力してね」のよう な，スケジュールの修正を依頼するアバターコメントを出力する機能を有する（【０＼n０４３】）。そして，乙８発明の学習・生活支援サーバ内にはアバターコメントを出 力するアバター管理部が実装されている（【００２４】等）ところ，上記機能は，ユ＼nーザに対してスケジュールが完了していないことに気を付けるように仕向け，又は， スケジュールに気を配るように仕向けるものであるといえる。 そうすると，乙８発明の，アバターコメントの出力を実行するアバター管理部は， 構成要件１Ｇの「前記個人情報に基づいてユーザに注意を促す手段」に相当し，ま＼nた，乙８発明の，ユーザに対して上記の趣旨のアバターコメントを出力するアバタ ー管理部の機能は，構＼成要件５Ｇの「前記個人情報に基づいてユーザに注意を促す ステップ」に相当する。 その他，構成要件Ｇと乙８発明の間に，相違する点は認められない。＼n以上によれば，構成要件Ｇは，乙８発明の構＼成と同一のものといえる。
オ 構成要件Ｈ（「情報提供装置。」「を情報提供装置に実行させる情報提供プロ＼nグラム。」につき，乙８発明と対比する。 乙８発明のアバター管理部によるアバターコメントの出力は，情報の提供に当た るため，この点をもって既に，アバター管理部を有する乙８発明の学習・生活支援 サーバは，情報を提供する装置（「情報提供装置」）であるということができる。 また，上記サーバは，アバター管理部のほかに，ユーザ情報管理部，テキスト分 析部，情報収集部，コンテンツ管理部で構成される制御部を有しており，制御部は，＼n少なくとも一つのＣＰＵ等を備え，ＲＯＭ等に予め記憶されたプログラムを読み込＼nんで実行することにより，上記各部の機能を事項することが可能＼となるものである （【００２１】等）ことから，乙８発明の学習・生活支援サーバは，情報提供装置で あって，各種機能を実行させる情報提供プログラムを有しているといえ，乙８発明＼nは，構成要件１Ｈの「情報提供装置」，構＼成要件５Ｈの「情報提供プログラム」と同 一であるといえる。 その他，構成要件Ｈと乙８発明の間に，実質的に相違する点は認められない。＼n以上によれば，構成要件Ｈは，乙８発明の構＼成と実質的に同一のものといえる。
(4) したがって，本件各発明は，その全ての構成要件が，乙８発明の構＼成と実質 的に同一のものであるから，本件各発明は，乙８発明との関係で，新規性を欠くも のといわざるを得ず，いずれも，特許無効審判により無効にされるべきものと認め られる（特許法２９条１項３号，１２３条１項２号）。
(5) 原告らの主張について
原告らは，1)乙８公報に記載されている「スケジュールの修正を依頼する」とは， 構成要件Ｅにおける，議案や意見を提出するという「提案を行う」こととは相違す＼nる，2)乙８公報がユーザ端末に出力するウェブサイトのリンクは，ウェブサイトの 所在を示す情報であって，この所在を示す情報が，「提案を行う」内容である議案や 意見であるはずがなく，乙８発明は構成要件Ｅと相違し，また，ウェブサイトのリ＼nンクはユーザに対して提案すべき情報を規定している構成要件Ｆの「情報」とも相＼n違する，3)乙８発明がユーザのスケジュールが未完了であることを確認した場合に ユーザにスケジュールの修正を依頼することは，構成要件Ｇの，気を付けるよう仕＼n向けることとは相違する，4)乙８発明のユーザ端末は，情報提供をするものではな いから，構成要件Ｈと相違する，などとして，本件各発明が乙８発明の構＼成と実質 的に相違する旨主張する。
しかしながら，原告らの上記各主張は，次のとおり，いずれも理由がないという べきである。 まず，上記1)及び3)の点については，乙８発明において「スケジュールの修正」 を依頼されたユーザは，スケジュールが完了していないことを知り，新たなスケジ ュールを考えて入力するように促されることとなるのであって，「スケジュールの 修正の依頼」も，ユーザに対して新たなスケジュールを組み立てる旨の議案や意見 の提出にも当たるといえるから，構成要件Ｅの「提案を行う」と実質的に同一の構＼ 成であるといえる。また，乙８発明の上記のような働きは，まさにユーザに対しス ケジュールが完了していないことに気を付けるように仕向け，又は，気を配るよう に仕向けることであるといえるから，乙８発明は，構成要件Ｇの「注意を促す手段」＼nないし「注意を促すステップ」と実質的に同一の構成を有するといえる。＼nまた，上記2)の点については，構成要件Ｅの「提案を行う」との文言について，＼n特許請求の範囲及び本件明細書の記載に，ユーザに提案すべき情報の具体的内容を 限定する根拠となるものはなく，ウェブページを出力することに限る旨の示唆もな い。その上，前記説示のとおり，キーワードに関連するウェブページのリンクをユ ーザ端末に出力することは，当該リンク先のウェブページを閲覧することをユーザ に勧めることに該当し，まさに，この点が「提案」といえるというべきである。そ うすると，乙８発明のアバター管理部が当該リンクをユーザ端末に出力することは， 構成要件Ｅが規定するユーザに対する「提案を行う」との構＼成と，同一であるとい わなければならない。また，構成要件Ｆの「情報」との相違を指摘する原告の主張＼nも，結局，リンクはあくまでウェブサイトの所在を示す情報に過ぎず，これがユー ザに対して提案すべき情報には当たらないとの主張であると解されるが，前記のと おり，ユーザ端末にユーザの個人情報に基づいてこれに関連するウェブページのリ ンクを出力することは，ユーザに対して当該リンク先のウェブページの閲覧を勧め るという意味において，ユーザに提案すべき情報を表示するものであり，乙８発明＼nにおいてユーザ端末に出力されるリンクは，構成要件Ｆの「情報」と異なるもので＼nはないというべきである。 さらに，上記4)の点は，前記説示のとおり，乙８発明の学習・生活支援サーバ及 びプログラムは，構成要件１Ｈの「情報提供装置」，構＼成要件５Ｈの「情報提供プロ グラム」と同一であるといえる。 以上によれば，原告らの主張はいずれも採用することができない。
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2022.02. 8
令和3(行ケ)10113 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和4年1月25日 知的財産高等裁判所
商標「睡眠コンサルタント」が識別力無し（3条1項3号）とした拒絶審決が維持されました。
(3) 上記認定事実によれば，「睡眠コンサルタント」が，「睡眠の事柄につい て相談・助言・指導を行う専門家」の意味合いを容易に認識させることは， その構成から明らかである。そして，上記認定事実によれば，「睡眠コンサ＼nルタント」と称する資格又は「睡眠コンサルタント」の文字を含む名称を冠 する資格を与える団体が存在し，当該団体が睡眠に関する専門的な知識の教 授等を行っている例が複数あること（上記ア〜エ），これらの団体により認 定資格を得た者が「睡眠コンサルタント」と名乗り，睡眠に関する知識の教 授，及び睡眠に関するセミナーの企画・運営又は開催を行っている例が複数 あること（上記オ〜ク），それ以外にも，睡眠に関する専門的な知識を有す る「睡眠コンサルタント」と称する者が，睡眠に関する知識の教授，及び睡 眠に関するセミナーの企画・運営又は開催等を行っている例が複数あること （上記ケ〜タ）が認められる。また，知識の教授及びセミナーの企画・運営 又は開催を行う業界において，講義及びセミナー等の内容に関する書籍（テ キスト，問題集等）及びビデオ等が制作されている実情があることは，顕著 な事実である。
以上からすると，本願商標は，本願指定役務である「技芸・スポーツ又は 知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提供，書籍の制 作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用 のものを除く。）」との関係で，本件審決がされた令和３年７月２６日の時 点において，「睡眠に関する専門的な知識を有する者による，睡眠に関する 役務である」という役務の質を表示記述するものとして取引に際し必要適切＼nな表示であり，本願商標の取引者，需要者によって本願商標が本願指定役務＼nに使用された場合に，役務の質を表示したものと一般に認識されるものであ＼nるから，本願商標は，本願指定役務について役務の質を普通に用いられる方 法で表示する標章のみからなる商標であると認めるのが相当である。＼nしたがって，本願商標は，商標法３条１項３号に該当する。これと同旨の 本件審決の認定判断に誤りはない。 ・・・ 原告は，「○○〇コンサルタント」という商標の登録例が多数あること，専門分野を表す「〇〇〇」の次に「専門家」を意味する言葉を付加した商標の登録例も多数あることを挙げて，これらの登録例と構＼成を同じくする本願商標は登録されて然るべきである旨主張する。しかしながら，商標登録の可否は，商標の構成，指定役務，取引の実情等を踏まえて，具体的な実情に基づき商標ごとに個別に判断すべきものであって，原告が指摘するような他の商標登録事例が多数あるからといって本願商標の登録の可否が影響を受けるものではないから，本願商標が本願指定役務について役務の質を普通に用いられる方法で表＼示する標章のみからなる商標であることを否定する理由にはならない。
(3) 上記認定事実によれば，「睡眠コンサルタント」が，「睡眠の事柄につい て相談・助言・指導を行う専門家」の意味合いを容易に認識させることは， その構成から明らかである。そして，上記認定事実によれば，「睡眠コンサ＼nルタント」と称する資格又は「睡眠コンサルタント」の文字を含む名称を冠 する資格を与える団体が存在し，当該団体が睡眠に関する専門的な知識の教 授等を行っている例が複数あること（上記ア〜エ），これらの団体により認 定資格を得た者が「睡眠コンサルタント」と名乗り，睡眠に関する知識の教 授，及び睡眠に関するセミナーの企画・運営又は開催を行っている例が複数 あること（上記オ〜ク），それ以外にも，睡眠に関する専門的な知識を有す る「睡眠コンサルタント」と称する者が，睡眠に関する知識の教授，及び睡 眠に関するセミナーの企画・運営又は開催等を行っている例が複数あること （上記ケ〜タ）が認められる。また，知識の教授及びセミナーの企画・運営 又は開催を行う業界において，講義及びセミナー等の内容に関する書籍（テ キスト，問題集等）及びビデオ等が制作されている実情があることは，顕著 な事実である。
以上からすると，本願商標は，本願指定役務である「技芸・スポーツ又は 知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提供，書籍の制 作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用 のものを除く。）」との関係で，本件審決がされた令和３年７月２６日の時 点において，「睡眠に関する専門的な知識を有する者による，睡眠に関する 役務である」という役務の質を表示記述するものとして取引に際し必要適切＼nな表示であり，本願商標の取引者，需要者によって本願商標が本願指定役務＼nに使用された場合に，役務の質を表示したものと一般に認識されるものであ＼nるから，本願商標は，本願指定役務について役務の質を普通に用いられる方 法で表示する標章のみからなる商標であると認めるのが相当である。＼nしたがって，本願商標は，商標法３条１項３号に該当する。これと同旨の 本件審決の認定判断に誤りはない。 ・・・ 原告は，「○○〇コンサルタント」という商標の登録例が多数あること，専門分野を表す「〇〇〇」の次に「専門家」を意味する言葉を付加した商標の登録例も多数あることを挙げて，これらの登録例と構＼成を同じくする本願商標は登録されて然るべきである旨主張する。しかしながら，商標登録の可否は，商標の構成，指定役務，取引の実情等を踏まえて，具体的な実情に基づき商標ごとに個別に判断すべきものであって，原告が指摘するような他の商標登録事例が多数あるからといって本願商標の登録の可否が影響を受けるものではないから，本願商標が本願指定役務について役務の質を普通に用いられる方法で表＼示する標章のみからなる商標であることを否定する理由にはならない。
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2022.02. 8
令和3(行ケ)10092 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和4年1月27日 知的財産高等裁判所
本件商標「ｈｉｈａｃｈｉ」が「ＨＩＴＡＣＨＩ」と出所混同するとして異議申立がなされました。知財高裁は、4条1項15号違反とした審決を維持しました。
ア 上記(1)ないし(3)のとおり，本件商標及び引用商標は，観念において類 似するものではないものの，外観及び称呼が互いに相紛らわしいものであ るというべきである。 そして，前記３で検討したとおり，本件商標及び引用商標に係る需要者 には一般消費者が含まれるものであるところ，一般消費者が通常有する注 意力を踏まえると，外観及び称呼が互いに相紛らわしい両商標を取り違え ることは十分にあり得るといえることからすれば，両商標の類似性の程度＼nは，相当程度高いというべきである。
イ 原告は，引用商標の取引の実情に関して，商標中の大文字のアルファベ ットを小文字表記に変えて使用することなどは全く行われておらず，この＼nことは引用商標においても同様である旨主張する。 しかしながら，上記(1)イのとおり，アルファベットからなる商標の使用 においては，その構成文字について，大文字と小文字とを相互に変換して＼n表記することが一般に行われているといえる。また，商標法においても，＼n商標登録の取消しの審判について，登録商標と社会通念上同一と認められ る商標（例えば，平仮名，片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更＼nするものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標）の使用を証明するこ とによって商標登録の取消しを免れることができる旨が規定されている が（商標法５０条１項，２項，３８条５項），これは，商標の使用において は，同一の称呼及び観念が生じる範囲内で商標の構成文字の文字種を相互＼nに変換して表記したり，デザイン化したりすることが一般によく行われる＼nことを前提とした規定であるといえる。これらの事情を考慮すると，商標 中の大文字のアルファベットを小文字表記に変えて使用することが全く＼n行われていないということはできない。 以上によれば，原告の上記主張は採用することができない。
５ 出所混同が生ずるおそれの有無
本件商標の指定商品の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基 準として，前記２ないし４において検討した事情を総合的に考慮すると，注意 力がそれほど高いとはいえない一般消費者が，被告補助参加人及びそのグルー プ会社の業務に係る商品及び役務を表示するものとして極めて高い周知著名性＼nを有する引用商標に相当程度類似し，取り扱う商品も密接に関連する本件商標 が付された商品に接した場合には，当該商品が被告補助参加人及びそのグルー プ会社の業務に係る商品であると混同するおそれがあるというべきである。
ア 上記(1)ないし(3)のとおり，本件商標及び引用商標は，観念において類 似するものではないものの，外観及び称呼が互いに相紛らわしいものであ るというべきである。 そして，前記３で検討したとおり，本件商標及び引用商標に係る需要者 には一般消費者が含まれるものであるところ，一般消費者が通常有する注 意力を踏まえると，外観及び称呼が互いに相紛らわしい両商標を取り違え ることは十分にあり得るといえることからすれば，両商標の類似性の程度＼nは，相当程度高いというべきである。
イ 原告は，引用商標の取引の実情に関して，商標中の大文字のアルファベ ットを小文字表記に変えて使用することなどは全く行われておらず，この＼nことは引用商標においても同様である旨主張する。 しかしながら，上記(1)イのとおり，アルファベットからなる商標の使用 においては，その構成文字について，大文字と小文字とを相互に変換して＼n表記することが一般に行われているといえる。また，商標法においても，＼n商標登録の取消しの審判について，登録商標と社会通念上同一と認められ る商標（例えば，平仮名，片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更＼nするものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標）の使用を証明するこ とによって商標登録の取消しを免れることができる旨が規定されている が（商標法５０条１項，２項，３８条５項），これは，商標の使用において は，同一の称呼及び観念が生じる範囲内で商標の構成文字の文字種を相互＼nに変換して表記したり，デザイン化したりすることが一般によく行われる＼nことを前提とした規定であるといえる。これらの事情を考慮すると，商標 中の大文字のアルファベットを小文字表記に変えて使用することが全く＼n行われていないということはできない。 以上によれば，原告の上記主張は採用することができない。
５ 出所混同が生ずるおそれの有無
本件商標の指定商品の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基 準として，前記２ないし４において検討した事情を総合的に考慮すると，注意 力がそれほど高いとはいえない一般消費者が，被告補助参加人及びそのグルー プ会社の業務に係る商品及び役務を表示するものとして極めて高い周知著名性＼nを有する引用商標に相当程度類似し，取り扱う商品も密接に関連する本件商標 が付された商品に接した場合には，当該商品が被告補助参加人及びそのグルー プ会社の業務に係る商品であると混同するおそれがあるというべきである。
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2022.02. 4
令和2(行ケ)10071 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年2月2日 知的財産高等裁判所
訂正後の発明について無効理由なしとした審決が取り消されました。理由は基準日当時の骨粗鬆症に関する技術常識から動機付けありというものです。
(イ) 前記(ア)の各記載によると，本件基準日当時の骨粗鬆症に関する技術 常識は，次のとおりである。すなわち，1)骨粗鬆症は，骨強度の低下を特徴とし，骨折の危険性が増大した骨疾患であり，その治療の目的は，骨折を予防し，ＱＯＬ（ｑｕ＼nａｌｉｔｙ ｏｆ ｌｉｆｅ）の維持改善を図ることである，2)骨粗鬆症は，加齢とと もに発生が増加する，3)骨粗鬆症による骨折の複数の危険因子の中で， わが国では，低骨密度，既存骨折，年齢に関するエビデンスがある，4) 骨粗鬆症の診断基準に関して，１９９０年当時，厚生省シルバーサイエ ンスプロジェクト「老人性骨粗鬆症の予防および治療に関する総合的研＼n究班」により提唱された診断基準（１９８９年診断基準）があったが， １９９６年に診断基準が改訂され（１９９６年診断基準），その後，２０ ００年に更に改訂された（２０００年診断基準），5)骨強度は骨密度と骨 質の２つの要因からなり，骨密度が骨強度のほぼ７０％を，骨質が残り の３０％を説明することが知られていたといえる。
イ 本件３条件について
(ア) 甲７発明と本件発明１とは，「１回当たり２００単位のＰＴＨ（１− ３４）又はその塩が週１回投与されることを特徴とする」との用量の点 において一致するが，その投与の対象となる骨粗鬆症患者の範囲を一応 異にする。
(イ) 甲７発明で投与対象とされた患者は，前記(1)のとおり，１９８９年診 断基準で骨粗鬆症と診断された患者であるところ，より新しい基準を参 酌しながらその患者を選別することは，当業者がごく普通に行うことで あるから，甲７発明に接した当業者が，甲７発明のＰＴＨ２００単位週 １回投与の骨粗鬆症治療剤を投与する対象患者を選択するのであれば， １９８９年診断基準とともに，より新しい，１９９６年診断基準又は２ ０００年診断基準を参酌するといえる。 そして，前記ア(ア)ｂ及びｃのとおり，１９９６年診断基準で骨粗鬆 症と診断される者は，1)骨萎縮度I度以上又は骨密度値がＹＡＭの８ ０％以下の低骨量で非外傷性椎体骨折を有する者か，2)Ｘ線上椎体骨折 を認めないが，骨萎縮度II)度以上，又は，骨密度値がＹＡＭの７０％未 満である者であり，２０００年診断基準で骨粗鬆症と診断される者は， 3)骨萎縮度II)度以上又は骨密度がＹＡＭの８０％未満の低骨量が原因で， 軽微な外力による非外傷性椎体骨折等（脆弱性骨折）を有する者か，4) 脆弱性骨折がないものの，骨萎縮度II)度以上，又は，骨密度値がＹＡＭ の７０％未満の者である。
本件条件（２）及び本件条件（３）は，上記1)と同じであるから（「既 存椎体骨折」は「非外傷性椎体骨折」を含む。），当業者が甲７発明の２ ００単位週１回投与の骨粗鬆症治療剤を投与する骨粗鬆症患者を本件条 件（２）及び本件条件（３）で選別するのには何ら困難を要しない。 また，前記ア(イ)のとおり，骨粗鬆症は，加齢とともに発生が増加す るとの技術常識があり，高齢者は加齢を重ねた者であるのは明らかであ るところ，高齢者として６５歳以上の者を選択するのは常識的なことで あり，高齢者の医療の確保に関する法律３２条でも６５歳以上が高齢者 とされている。したがって，これらを参酌し，骨粗鬆症による骨折の複 数の危険因子として，低骨密度及び既存骨折に並んで年齢が掲げられて いることに着目して投与する骨粗鬆症患者を６５歳以上として，本件条 件（２）及び本件条件（３）に加えて本件条件（１）のように設定する ことはごく自然な選択であって，何ら困難を要しない。 そうすると，甲７発明に接した当業者が，投与対象患者を本件３条件 を全て満たす患者と特定することは，当業者に格別の困難を要すること ではない。
ウ 被告の主張について
(ア) 被告は，前記第３の３(2)ア(イ)ａ及びｂのとおり，本件３条件は， 層別解析により初めて，本件条件（１）ないし本件条件（３）を組み合 わせるとＰＴＨの骨折抑制効果が高いという新規な知見を得たことに基 づくものであり，本件３条件は一般的な指標ではなく，甲７文献の開示 事項からは導かれず，むしろ甲７文献にはサブグループ間で薬物に対す る応答は同程度であった旨の記載があり，甲７発明から本件３条件を選 択する動機付けは否定される旨主張する。
しかしながら，前記イにおいて判示したように，本件基準日における 技術常識に照らせば，甲７発明に接した当業者が投与対象患者を本件３ 条件を全て満たす患者とすることに格別の困難はない。また，本件３条 件の組合せについても，客観的観点からその選択において格別なもので ある，あるいは，他の骨折リスク因子等も含めた様々な組合せが想定さ れる中で本件３条件を組み合わせること自体に特別の意味合いがあると 認めるに足りる証拠はない（被告が主張する層別解析は，後述するよう に，あくまで本件３条件の全てを満たす患者（高リスク患者）のグルー プと，本件３条件の全部又は一部を満たさない患者（低リスク患者）の グループのうちごく一部のグループとを比較するものにすぎず，また， その結果自体も被告主張の顕著な効果が認められると即断できるもので はない。）。 そして，確かに甲７文献には，別紙２のとおり，「年齢が６４歳以下と ６５歳以上，体重が４９kg以下と５０kg以上，閉経後１０年未満，１０ から２０年，２０年以上，および脊椎骨折が０，１および２箇所以上を 有するサブグループに被験者を分類して比較したところ，サブグループ 間で薬物に対する応答は同程度であった。」との記載があることは認めら れるものの（３００頁左欄１１行ないし右欄６行目），当該記載は，上記 記載中の条件によってサブグループ化されたサブグループ間の薬物効果 の比較について述べているにすぎず，当該記載により，甲７発明の投与 対象患者をサブグループ化すること全般が阻害されるとはいえない。 したがって，被告の上記主張は，いずれも採用することができない。
(イ) また，被告は，前記第３の３(2)ア(イ)ｃのとおり，甲７発明におけ る２００単位投与群には，副作用が多発しており，２００単位は副作用 脱落率が高い用量と認識されているから，当業者はこれを試みない旨主 張する。
確かに，別紙２のとおり，甲７文献には，ＰＴＨ２００単位週１回投 与のＨ群の副作用発生率は４２％であり，７２人のうち１６人（約２２％） が副作用により脱落していて，副作用発生率及び副作用による脱落率は， ５０単位を投与したＬ群（副作用発生率１９％）及び１００単位を投与 したＭ群（副作用発生率１９％）のいずれと比べても高いことが記載さ れており（表６），骨粗鬆症の治療は長期間にわたるため，臨床使用にお＼nいて患者の症状や治療継続意思に直接に影響する副作用が起こることは 望ましくはないから（甲７０ないし７２，１００），甲７文献の上記記載 に接した当業者は，この点に限っていえば，２００単位の投与よりも１ ００単位の投与の方がより適当であると認識することが考えられる。 しかしながら，他方，甲７文献には，重篤な有害事象は認められない と記載されており（３０１頁左欄１行ないし右欄４行目），さらに，２０ ０単位の投与が腰椎骨密度を４８週間後に８.１％増加させたこと，及び， その増加の程度は，１００単位投与の３.６％，及び，５０単位投与の０. ６％のいずれよりも高いことが記載され，ＰＴＨは腰椎骨密度を４８週 という比較的短期間で用量に依存して増加させる極めて有望なものと評 価されている（３００頁左欄１１行ないし右欄６行目，３０１頁右欄５ 行ないし３０３頁右欄２３行目。有望とされた対象から２００単位の投 与のみが排除されているとは理解し難い。）。そして，前記ア(イ)のとお り，骨粗鬆症の治療の目的は骨折を予防することであるところ，骨密度＼nが低いことは，既存骨折，年齢とともに，わが国でエビデンスがある骨 折危険因子であり，骨密度は骨強度のほぼ７０％を説明するとの技術常 識がある。
以上によれば，甲７文献に接した当業者は，２００単位週１回投与と １００単位週１回投与とを対比した場合に，副作用の面と効果の面を総 合考慮して，いずれを選択するか判断するものと考えられ，２００単位 週１回投与がその選択が排除されるほど劣位したものと見られるとはい えず，これを選択することもまた十分に動機付けられているというべき＼nである。したがって，被告の上記主張は，採用することができない。
(ウ) さらに，被告は，前記第３の３(2)ア(イ)ｄのとおり，ＰＴＨ製剤が 高齢者には効きにくいということは技術常識であったから，ＰＴＨ製剤 を高齢者に特に使用しようとする積極的な動機付けは生じない旨主張す る。
被告は，関係文献（乙２９）を挙げて，ＰＴＨ製剤が高齢者には効き にくいということは技術常識であるとするが，「フォルテオ皮下注キット ６００μｇ フォルテオ皮下注カート６００μｇ「２．７．３臨床的有 効性の概要」」（乙２９）における記載（２１３頁）として，プラセボ投 与群，テリパラチド２０μｇ投与群（連日投与）及びテリパラチド４０ μｇ投与群（連日投与）に分けてフォルテオを投与をした際の新規椎体 骨折発生率の結果が示されているところ，６５歳以上７５歳未満の患者， 及び，７５歳以上の患者いずれに対しても，テリパラチド投与群におけ る椎体骨折発生率は，プラセボ投与群の椎体骨折発生率より低くなって いるから，これらの記載をもって，フォルテオが高齢者，すなわち６５ 歳以上の患者に効きにくいなどとはいえない。また，被告は，２０μｇ投与群又は４０μｇ投与群のプラセボ投与群に対する骨折相対リスク減少率は，患者が７５歳以上の場合には，６５歳以上７５歳未満の場合よりも低くなっている旨を指摘するが，７５歳 以上の患者群の骨折相対リスク減少率が６５歳以上７５歳未満の患者群 の骨折相対リスク減少率よりも低いとしても，それは，投与対象を７５ 歳以上の高齢者とすることの動機付けの有無の問題にはなるとしても， 投与対象を６５歳以上の高齢者とすることの動機付けには何らの影響を 与えない。したがって，上記各文献をもって，２００単位のＰＴＨ製剤を６５歳 以上の高齢者に投与することが妨げられ，動機付けが生じないとはいえ ない。
(イ) 前記(ア)の各記載によると，本件基準日当時の骨粗鬆症に関する技術 常識は，次のとおりである。すなわち，1)骨粗鬆症は，骨強度の低下を特徴とし，骨折の危険性が増大した骨疾患であり，その治療の目的は，骨折を予防し，ＱＯＬ（ｑｕ＼nａｌｉｔｙ ｏｆ ｌｉｆｅ）の維持改善を図ることである，2)骨粗鬆症は，加齢とと もに発生が増加する，3)骨粗鬆症による骨折の複数の危険因子の中で， わが国では，低骨密度，既存骨折，年齢に関するエビデンスがある，4) 骨粗鬆症の診断基準に関して，１９９０年当時，厚生省シルバーサイエ ンスプロジェクト「老人性骨粗鬆症の予防および治療に関する総合的研＼n究班」により提唱された診断基準（１９８９年診断基準）があったが， １９９６年に診断基準が改訂され（１９９６年診断基準），その後，２０ ００年に更に改訂された（２０００年診断基準），5)骨強度は骨密度と骨 質の２つの要因からなり，骨密度が骨強度のほぼ７０％を，骨質が残り の３０％を説明することが知られていたといえる。
イ 本件３条件について
(ア) 甲７発明と本件発明１とは，「１回当たり２００単位のＰＴＨ（１− ３４）又はその塩が週１回投与されることを特徴とする」との用量の点 において一致するが，その投与の対象となる骨粗鬆症患者の範囲を一応 異にする。
(イ) 甲７発明で投与対象とされた患者は，前記(1)のとおり，１９８９年診 断基準で骨粗鬆症と診断された患者であるところ，より新しい基準を参 酌しながらその患者を選別することは，当業者がごく普通に行うことで あるから，甲７発明に接した当業者が，甲７発明のＰＴＨ２００単位週 １回投与の骨粗鬆症治療剤を投与する対象患者を選択するのであれば， １９８９年診断基準とともに，より新しい，１９９６年診断基準又は２ ０００年診断基準を参酌するといえる。 そして，前記ア(ア)ｂ及びｃのとおり，１９９６年診断基準で骨粗鬆 症と診断される者は，1)骨萎縮度I度以上又は骨密度値がＹＡＭの８ ０％以下の低骨量で非外傷性椎体骨折を有する者か，2)Ｘ線上椎体骨折 を認めないが，骨萎縮度II)度以上，又は，骨密度値がＹＡＭの７０％未 満である者であり，２０００年診断基準で骨粗鬆症と診断される者は， 3)骨萎縮度II)度以上又は骨密度がＹＡＭの８０％未満の低骨量が原因で， 軽微な外力による非外傷性椎体骨折等（脆弱性骨折）を有する者か，4) 脆弱性骨折がないものの，骨萎縮度II)度以上，又は，骨密度値がＹＡＭ の７０％未満の者である。
本件条件（２）及び本件条件（３）は，上記1)と同じであるから（「既 存椎体骨折」は「非外傷性椎体骨折」を含む。），当業者が甲７発明の２ ００単位週１回投与の骨粗鬆症治療剤を投与する骨粗鬆症患者を本件条 件（２）及び本件条件（３）で選別するのには何ら困難を要しない。 また，前記ア(イ)のとおり，骨粗鬆症は，加齢とともに発生が増加す るとの技術常識があり，高齢者は加齢を重ねた者であるのは明らかであ るところ，高齢者として６５歳以上の者を選択するのは常識的なことで あり，高齢者の医療の確保に関する法律３２条でも６５歳以上が高齢者 とされている。したがって，これらを参酌し，骨粗鬆症による骨折の複 数の危険因子として，低骨密度及び既存骨折に並んで年齢が掲げられて いることに着目して投与する骨粗鬆症患者を６５歳以上として，本件条 件（２）及び本件条件（３）に加えて本件条件（１）のように設定する ことはごく自然な選択であって，何ら困難を要しない。 そうすると，甲７発明に接した当業者が，投与対象患者を本件３条件 を全て満たす患者と特定することは，当業者に格別の困難を要すること ではない。
ウ 被告の主張について
(ア) 被告は，前記第３の３(2)ア(イ)ａ及びｂのとおり，本件３条件は， 層別解析により初めて，本件条件（１）ないし本件条件（３）を組み合 わせるとＰＴＨの骨折抑制効果が高いという新規な知見を得たことに基 づくものであり，本件３条件は一般的な指標ではなく，甲７文献の開示 事項からは導かれず，むしろ甲７文献にはサブグループ間で薬物に対す る応答は同程度であった旨の記載があり，甲７発明から本件３条件を選 択する動機付けは否定される旨主張する。
しかしながら，前記イにおいて判示したように，本件基準日における 技術常識に照らせば，甲７発明に接した当業者が投与対象患者を本件３ 条件を全て満たす患者とすることに格別の困難はない。また，本件３条 件の組合せについても，客観的観点からその選択において格別なもので ある，あるいは，他の骨折リスク因子等も含めた様々な組合せが想定さ れる中で本件３条件を組み合わせること自体に特別の意味合いがあると 認めるに足りる証拠はない（被告が主張する層別解析は，後述するよう に，あくまで本件３条件の全てを満たす患者（高リスク患者）のグルー プと，本件３条件の全部又は一部を満たさない患者（低リスク患者）の グループのうちごく一部のグループとを比較するものにすぎず，また， その結果自体も被告主張の顕著な効果が認められると即断できるもので はない。）。 そして，確かに甲７文献には，別紙２のとおり，「年齢が６４歳以下と ６５歳以上，体重が４９kg以下と５０kg以上，閉経後１０年未満，１０ から２０年，２０年以上，および脊椎骨折が０，１および２箇所以上を 有するサブグループに被験者を分類して比較したところ，サブグループ 間で薬物に対する応答は同程度であった。」との記載があることは認めら れるものの（３００頁左欄１１行ないし右欄６行目），当該記載は，上記 記載中の条件によってサブグループ化されたサブグループ間の薬物効果 の比較について述べているにすぎず，当該記載により，甲７発明の投与 対象患者をサブグループ化すること全般が阻害されるとはいえない。 したがって，被告の上記主張は，いずれも採用することができない。
(イ) また，被告は，前記第３の３(2)ア(イ)ｃのとおり，甲７発明におけ る２００単位投与群には，副作用が多発しており，２００単位は副作用 脱落率が高い用量と認識されているから，当業者はこれを試みない旨主 張する。
確かに，別紙２のとおり，甲７文献には，ＰＴＨ２００単位週１回投 与のＨ群の副作用発生率は４２％であり，７２人のうち１６人（約２２％） が副作用により脱落していて，副作用発生率及び副作用による脱落率は， ５０単位を投与したＬ群（副作用発生率１９％）及び１００単位を投与 したＭ群（副作用発生率１９％）のいずれと比べても高いことが記載さ れており（表６），骨粗鬆症の治療は長期間にわたるため，臨床使用にお＼nいて患者の症状や治療継続意思に直接に影響する副作用が起こることは 望ましくはないから（甲７０ないし７２，１００），甲７文献の上記記載 に接した当業者は，この点に限っていえば，２００単位の投与よりも１ ００単位の投与の方がより適当であると認識することが考えられる。 しかしながら，他方，甲７文献には，重篤な有害事象は認められない と記載されており（３０１頁左欄１行ないし右欄４行目），さらに，２０ ０単位の投与が腰椎骨密度を４８週間後に８.１％増加させたこと，及び， その増加の程度は，１００単位投与の３.６％，及び，５０単位投与の０. ６％のいずれよりも高いことが記載され，ＰＴＨは腰椎骨密度を４８週 という比較的短期間で用量に依存して増加させる極めて有望なものと評 価されている（３００頁左欄１１行ないし右欄６行目，３０１頁右欄５ 行ないし３０３頁右欄２３行目。有望とされた対象から２００単位の投 与のみが排除されているとは理解し難い。）。そして，前記ア(イ)のとお り，骨粗鬆症の治療の目的は骨折を予防することであるところ，骨密度＼nが低いことは，既存骨折，年齢とともに，わが国でエビデンスがある骨 折危険因子であり，骨密度は骨強度のほぼ７０％を説明するとの技術常 識がある。
以上によれば，甲７文献に接した当業者は，２００単位週１回投与と １００単位週１回投与とを対比した場合に，副作用の面と効果の面を総 合考慮して，いずれを選択するか判断するものと考えられ，２００単位 週１回投与がその選択が排除されるほど劣位したものと見られるとはい えず，これを選択することもまた十分に動機付けられているというべき＼nである。したがって，被告の上記主張は，採用することができない。
(ウ) さらに，被告は，前記第３の３(2)ア(イ)ｄのとおり，ＰＴＨ製剤が 高齢者には効きにくいということは技術常識であったから，ＰＴＨ製剤 を高齢者に特に使用しようとする積極的な動機付けは生じない旨主張す る。
被告は，関係文献（乙２９）を挙げて，ＰＴＨ製剤が高齢者には効き にくいということは技術常識であるとするが，「フォルテオ皮下注キット ６００μｇ フォルテオ皮下注カート６００μｇ「２．７．３臨床的有 効性の概要」」（乙２９）における記載（２１３頁）として，プラセボ投 与群，テリパラチド２０μｇ投与群（連日投与）及びテリパラチド４０ μｇ投与群（連日投与）に分けてフォルテオを投与をした際の新規椎体 骨折発生率の結果が示されているところ，６５歳以上７５歳未満の患者， 及び，７５歳以上の患者いずれに対しても，テリパラチド投与群におけ る椎体骨折発生率は，プラセボ投与群の椎体骨折発生率より低くなって いるから，これらの記載をもって，フォルテオが高齢者，すなわち６５ 歳以上の患者に効きにくいなどとはいえない。また，被告は，２０μｇ投与群又は４０μｇ投与群のプラセボ投与群に対する骨折相対リスク減少率は，患者が７５歳以上の場合には，６５歳以上７５歳未満の場合よりも低くなっている旨を指摘するが，７５歳 以上の患者群の骨折相対リスク減少率が６５歳以上７５歳未満の患者群 の骨折相対リスク減少率よりも低いとしても，それは，投与対象を７５ 歳以上の高齢者とすることの動機付けの有無の問題にはなるとしても， 投与対象を６５歳以上の高齢者とすることの動機付けには何らの影響を 与えない。したがって，上記各文献をもって，２００単位のＰＴＨ製剤を６５歳 以上の高齢者に投与することが妨げられ，動機付けが生じないとはいえ ない。
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2022.02. 4
令和3(行ケ)10037 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年2月2日 知的財産高等裁判所
一部のクレームについて、新規事項であるので訂正要件を満たさないとした審決が維持されました。
以上の訂正前明細書の記載を全体的に総合して観察すると、訂正前 発明における「固定」には、摩擦力やチルト機構等を用い所定量以上の＼n力を加えることによって状態の変更が可能な「半固定」と、ストッパ等＼nを用い回動を停止させる「一時的に固定」の２種類が存在し、時に「半 固定」と「一時的に固定」とを混然と使用する箇所もないではないが、 これらを使い分けていることが理解できるし、これらが概念的に異なる ものであることはその性質上も明らかである。このことを考慮して、訂正前発明１の構成をみてみると、２つの表＼示板を約１２０度から約１７０度までの範囲内のいずれかの角度に「ストッパにより」「固定する」構成ｅの中間左右見開き固定手段は、「一時的＼nに固定」する手段であり、２つの表示板を「摩擦力により」「保持する」＼n構成Ｃの任意角度保持手段は「半固定」をする手段であることは明らか＼nであり、両者は異なる固定手段を用いる別な手段であることが当然に理 解できる。したがって、構成ｅの中間左右見開き固定手段の構＼成を基に して、任意角度保持手段について「任意の角度」を約１２０度から約１ ７０度までの範囲内のいずれかの角度を意味するなどと限定して解釈 する根拠はないこととなり、任意角度保持手段の「任意の角度」は通常 の語義に従い、０度から３６０度の範囲が含まれると理解すべきもので ある。
(オ) 以上からすると、訂正事項１−４は、訂正前発明に、２つの表示板を＼n０度から最大見開き角度までの任意の角度とすることができ、最大見開 き角度が約１８０度を超えるものを包含するよう訂正するものとなる ところ、このような構成は訂正前明細書には記載されていない。＼nしたがって、訂正事項１−４は、訂正前の明細書の全ての記載を総合 することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事 項を導入しないものであるとはいえない。
イ 原告の主張について
原告は、前記第３の１(1)イのとおり、1)「ユーザーの任意の角度」とは、 ユーザが装置の構造上の制約の下に自由意思により変化・回動させること＼nができる角度である、2)１８０度を超えてから３６０度まで回動させても ２つの表示板の各画面を容易に見ることができず実用的な意味は全くな＼nい、3)０度から３６０度まで回動させるためにはヒンジ部の１つの回転軸 を２つの表示板の厚さ寸法を合計した長さ以上の巨大な直径を有する回＼n転軸としなければならないが、訂正前明細書【図２】からみると訂正前発 明の表示装置はそのような構＼造を有していない旨主張する。 しかしながら、「あらかじめ定められた角度にユーザが任意に変化させ られること」と「ユーザが任意の角度に変化させられること」とは、固定 方法を異にすれば両立する機能であるところ、どちらも角度の変化はユー＼nザがその自由意思によりするものであるから、訂正前明細書にユーザが自 在に枠体を折り曲げられるとの記載等、角度の変化がユーザの自由意思に よるとの記載があったからといって、「任意の角度」が前者に限定されると する根拠にはならず、上記1)の主張は採用することができない。 また、引用文献１には第１のパネル１２と第２のパネル１４が背中合わ せで並置され、片手で装置を運び、もう片方の手でデータを入力する状態 が記載されていることからしても（９頁３２行ないし１０頁１３行目、図 ３）、表示装置の２つの表＼示板の回動角度を２７０度ないし３６０度の範 囲にまで設定可能にする使用方法も十＼分に実用的なものといえるから、上 記2)の主張も採用することができない。 また、上記3)の主張は、単なる実施例に関する図面に基づく主張にすぎ ず、訂正前発明は、ヒンジ軸の構造も、回転軸の直径も、表＼示板の厚さも 何ら特定するものではないから、前提を欠くものとして失当である。 したがって、原告の上記主張はいずれも採用することができない。その ほか、原告はるる主張するが、いずれも、前記アの認定判断を左右しない。
ウ まとめ
以上のとおりであるから、訂正事項１−４は新規事項を追加する訂正で ある。
以上の訂正前明細書の記載を全体的に総合して観察すると、訂正前 発明における「固定」には、摩擦力やチルト機構等を用い所定量以上の＼n力を加えることによって状態の変更が可能な「半固定」と、ストッパ等＼nを用い回動を停止させる「一時的に固定」の２種類が存在し、時に「半 固定」と「一時的に固定」とを混然と使用する箇所もないではないが、 これらを使い分けていることが理解できるし、これらが概念的に異なる ものであることはその性質上も明らかである。このことを考慮して、訂正前発明１の構成をみてみると、２つの表＼示板を約１２０度から約１７０度までの範囲内のいずれかの角度に「ストッパにより」「固定する」構成ｅの中間左右見開き固定手段は、「一時的＼nに固定」する手段であり、２つの表示板を「摩擦力により」「保持する」＼n構成Ｃの任意角度保持手段は「半固定」をする手段であることは明らか＼nであり、両者は異なる固定手段を用いる別な手段であることが当然に理 解できる。したがって、構成ｅの中間左右見開き固定手段の構＼成を基に して、任意角度保持手段について「任意の角度」を約１２０度から約１ ７０度までの範囲内のいずれかの角度を意味するなどと限定して解釈 する根拠はないこととなり、任意角度保持手段の「任意の角度」は通常 の語義に従い、０度から３６０度の範囲が含まれると理解すべきもので ある。
(オ) 以上からすると、訂正事項１−４は、訂正前発明に、２つの表示板を＼n０度から最大見開き角度までの任意の角度とすることができ、最大見開 き角度が約１８０度を超えるものを包含するよう訂正するものとなる ところ、このような構成は訂正前明細書には記載されていない。＼nしたがって、訂正事項１−４は、訂正前の明細書の全ての記載を総合 することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事 項を導入しないものであるとはいえない。
イ 原告の主張について
原告は、前記第３の１(1)イのとおり、1)「ユーザーの任意の角度」とは、 ユーザが装置の構造上の制約の下に自由意思により変化・回動させること＼nができる角度である、2)１８０度を超えてから３６０度まで回動させても ２つの表示板の各画面を容易に見ることができず実用的な意味は全くな＼nい、3)０度から３６０度まで回動させるためにはヒンジ部の１つの回転軸 を２つの表示板の厚さ寸法を合計した長さ以上の巨大な直径を有する回＼n転軸としなければならないが、訂正前明細書【図２】からみると訂正前発 明の表示装置はそのような構＼造を有していない旨主張する。 しかしながら、「あらかじめ定められた角度にユーザが任意に変化させ られること」と「ユーザが任意の角度に変化させられること」とは、固定 方法を異にすれば両立する機能であるところ、どちらも角度の変化はユー＼nザがその自由意思によりするものであるから、訂正前明細書にユーザが自 在に枠体を折り曲げられるとの記載等、角度の変化がユーザの自由意思に よるとの記載があったからといって、「任意の角度」が前者に限定されると する根拠にはならず、上記1)の主張は採用することができない。 また、引用文献１には第１のパネル１２と第２のパネル１４が背中合わ せで並置され、片手で装置を運び、もう片方の手でデータを入力する状態 が記載されていることからしても（９頁３２行ないし１０頁１３行目、図 ３）、表示装置の２つの表＼示板の回動角度を２７０度ないし３６０度の範 囲にまで設定可能にする使用方法も十＼分に実用的なものといえるから、上 記2)の主張も採用することができない。 また、上記3)の主張は、単なる実施例に関する図面に基づく主張にすぎ ず、訂正前発明は、ヒンジ軸の構造も、回転軸の直径も、表＼示板の厚さも 何ら特定するものではないから、前提を欠くものとして失当である。 したがって、原告の上記主張はいずれも採用することができない。その ほか、原告はるる主張するが、いずれも、前記アの認定判断を左右しない。
ウ まとめ
以上のとおりであるから、訂正事項１−４は新規事項を追加する訂正で ある。
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2022.02. 1
令和3(行コ)10001 手続却下処分取消等請求控訴事件 特許権 行政訴訟 令和4年1月27日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
期間徒過後にＰＣＴ国際出願の翻訳文提出したのは、期限管理ソフトへの入力ミスがあり、１８４条の４第４項の「正当な理由」にあたると争いました。知財高裁1部は、これを認めませんでした。
エ 控訴人は，1)法１８４条の４第４項の立法趣旨や立法経緯，特許庁の ガイドラインに鑑みると，期間徒過の原因となった事象が予測可能＼であ るといえない場合は，当該事象により期間徒過に至ることのないように 事前に措置を講じておくことを出願人等に求めるのは酷であることから すると，期間徒過の原因となった事象が出願人等の補助者の人為的ミス に起因するときは，ガイドラインの「相応の措置」（状況に応じて必要と されるしかるべき措置）が採られたかどうか，すなわち，期間内に手続 をすることができなかったことについて「正当な理由」があるかどうか は，監督者が個々具体的な人為的ミスを防ぐための措置を採っていたか ではなく，当該補助者を使用する出願人等がガイドライン３．１．５（５） に規定するａからｃの３要件を満たしているか否かによって判断される べきである，2)本件特許事務所では，特許期限管理システム「ＩＰマネ ージャー」を使用し，経験豊富な補助者（Ａ，Ｂ及びＣ）を起用するな ど期間徒過が生じることがないようにするための期限管理体制が採用さ れていたが，本件期間徒過は，本件国際出願の期限前日である平成２８ 年９月２１日，本件国際出願の出願書類の準備と本件国際出願用の新た な期限管理ファイル（本件期限管理ファイル）作成の作業が並行して行 われるという緊急事態の状況下で，Ａが錯誤により本件期限管理ファイ ルに本件国際出願の基礎出願の優先日を誤入力し，優先日の入力に対す るＢ及びＣによるダブルチェックが働かず，Ａの誤入力が見過ごされた 結果，ＩＰマネージャーによって誤った優先日に基づいて誤った国内移 行の移行期限が自動作成され，それに気づかなかったことが重なって偶 発的に起きた事象であり，このような特殊な事態に起因する複数の補助 者による偶発的な確認ミス等は予測可能＼であるといえないから，上記期 限管理体制は，「相応の措置」に該当し，本件期間徒過を回避することが できなかったことについて「正当な理由」があるというべきである旨主 張する。 しかしながら，1)については，ガイドラインは，期間徒過後の救済規 定に関し，救済要件の内容，救済に係る判断の指針及び救済規定の適用 を受けるために必要な手続を例示することによって，救済が認められる か否かについて出願人等の予見可能＼性を確保することを目的として，特 許庁が作成したものであり（乙４の表紙から４枚目の「期間徒過後の救＼n済規定に係るガイドラインの利用に当たって」），法令等の法規範性を有 するものではなく，裁判所の法令の解釈やその判断を拘束するものでは ない。
次に，2)については，前記(2)及び(3)によれば，ＩＰマネージャーの期 限管理ファイルの「基礎出願」欄に優先日として優先権を主張する基礎 出願の出願日を正確に入力することは，控訴人から本件国際出願の委任 を受けた本件特許事務所の基本的な業務であり，これを正確に入力する 必要性が高いことは明らかであること，本件においては，国際出願手続 及び各国への国内移行手続を担当するＣから，ドケット管理部署に所属 するＡへの連絡が適切ではなかったこと，本件期限管理ファイルを作成 したＡは本件国際出願に係る優先日として米国特許仮出願１及び２のい ずれの出願日を入力すべきであるかを十分に確認することなく誤った優＼n先日を入力（本件誤入力）したこと，本件国際出願の際のＤ弁護士等に よるチェック，本件国際出願後のＢによるチェック及び本件国内移行期 限管理ファイル作成の際のドケット管理部署による優先日の事後的なチ ェックがいずれも行われなかったか，不十分であったことによって本件＼n期間徒過が発生したことが認められる。 また，本件国際出願の期限の前日に，本件国際出願の出願書類の準備 と本件国際出願用の新たな期限管理ファイル（本件期限管理ファイル） 作成の作業を並行して行うことが，緊急事態であるということも，特殊 な事態であるということもできないし，本件国際出願を期限に余裕をも って行えば，このような事態に至ることを回避することも可能であった＼nものである。
さらに，Ａの本件誤入力は，本件期限管理ファイルへ優先日として米 国特許仮出願１の出願日である「２０１５年９月２２日」と入力すべき であったのに，米国特許仮出願２の出願日である「２０１５年１２月１ ６日」と入力したという単純なミスであり，Ｄ弁護士等，Ｂ又はドケッ ト管理部署が，通常の注意力をもって，他の資料等と照合してダブルチ ェックを行えば，容易に発見することができたものと認められる そうすると，控訴人から委任を受けた本件特許事務所の担当弁護士や 補助者事務員が本件期間徒過を回避するために相当な注意を尽くしたも のと認められないから，控訴人において，本件期間徒過を回避すること ができなかったことについて「正当な理由」（法１８４条の４第４項）が あるものと認めることはできない。 したがって，控訴人の上記主張は理由がない。
エ 控訴人は，1)法１８４条の４第４項の立法趣旨や立法経緯，特許庁の ガイドラインに鑑みると，期間徒過の原因となった事象が予測可能＼であ るといえない場合は，当該事象により期間徒過に至ることのないように 事前に措置を講じておくことを出願人等に求めるのは酷であることから すると，期間徒過の原因となった事象が出願人等の補助者の人為的ミス に起因するときは，ガイドラインの「相応の措置」（状況に応じて必要と されるしかるべき措置）が採られたかどうか，すなわち，期間内に手続 をすることができなかったことについて「正当な理由」があるかどうか は，監督者が個々具体的な人為的ミスを防ぐための措置を採っていたか ではなく，当該補助者を使用する出願人等がガイドライン３．１．５（５） に規定するａからｃの３要件を満たしているか否かによって判断される べきである，2)本件特許事務所では，特許期限管理システム「ＩＰマネ ージャー」を使用し，経験豊富な補助者（Ａ，Ｂ及びＣ）を起用するな ど期間徒過が生じることがないようにするための期限管理体制が採用さ れていたが，本件期間徒過は，本件国際出願の期限前日である平成２８ 年９月２１日，本件国際出願の出願書類の準備と本件国際出願用の新た な期限管理ファイル（本件期限管理ファイル）作成の作業が並行して行 われるという緊急事態の状況下で，Ａが錯誤により本件期限管理ファイ ルに本件国際出願の基礎出願の優先日を誤入力し，優先日の入力に対す るＢ及びＣによるダブルチェックが働かず，Ａの誤入力が見過ごされた 結果，ＩＰマネージャーによって誤った優先日に基づいて誤った国内移 行の移行期限が自動作成され，それに気づかなかったことが重なって偶 発的に起きた事象であり，このような特殊な事態に起因する複数の補助 者による偶発的な確認ミス等は予測可能＼であるといえないから，上記期 限管理体制は，「相応の措置」に該当し，本件期間徒過を回避することが できなかったことについて「正当な理由」があるというべきである旨主 張する。 しかしながら，1)については，ガイドラインは，期間徒過後の救済規 定に関し，救済要件の内容，救済に係る判断の指針及び救済規定の適用 を受けるために必要な手続を例示することによって，救済が認められる か否かについて出願人等の予見可能＼性を確保することを目的として，特 許庁が作成したものであり（乙４の表紙から４枚目の「期間徒過後の救＼n済規定に係るガイドラインの利用に当たって」），法令等の法規範性を有 するものではなく，裁判所の法令の解釈やその判断を拘束するものでは ない。
次に，2)については，前記(2)及び(3)によれば，ＩＰマネージャーの期 限管理ファイルの「基礎出願」欄に優先日として優先権を主張する基礎 出願の出願日を正確に入力することは，控訴人から本件国際出願の委任 を受けた本件特許事務所の基本的な業務であり，これを正確に入力する 必要性が高いことは明らかであること，本件においては，国際出願手続 及び各国への国内移行手続を担当するＣから，ドケット管理部署に所属 するＡへの連絡が適切ではなかったこと，本件期限管理ファイルを作成 したＡは本件国際出願に係る優先日として米国特許仮出願１及び２のい ずれの出願日を入力すべきであるかを十分に確認することなく誤った優＼n先日を入力（本件誤入力）したこと，本件国際出願の際のＤ弁護士等に よるチェック，本件国際出願後のＢによるチェック及び本件国内移行期 限管理ファイル作成の際のドケット管理部署による優先日の事後的なチ ェックがいずれも行われなかったか，不十分であったことによって本件＼n期間徒過が発生したことが認められる。 また，本件国際出願の期限の前日に，本件国際出願の出願書類の準備 と本件国際出願用の新たな期限管理ファイル（本件期限管理ファイル） 作成の作業を並行して行うことが，緊急事態であるということも，特殊 な事態であるということもできないし，本件国際出願を期限に余裕をも って行えば，このような事態に至ることを回避することも可能であった＼nものである。
さらに，Ａの本件誤入力は，本件期限管理ファイルへ優先日として米 国特許仮出願１の出願日である「２０１５年９月２２日」と入力すべき であったのに，米国特許仮出願２の出願日である「２０１５年１２月１ ６日」と入力したという単純なミスであり，Ｄ弁護士等，Ｂ又はドケッ ト管理部署が，通常の注意力をもって，他の資料等と照合してダブルチ ェックを行えば，容易に発見することができたものと認められる そうすると，控訴人から委任を受けた本件特許事務所の担当弁護士や 補助者事務員が本件期間徒過を回避するために相当な注意を尽くしたも のと認められないから，控訴人において，本件期間徒過を回避すること ができなかったことについて「正当な理由」（法１８４条の４第４項）が あるものと認めることはできない。 したがって，控訴人の上記主張は理由がない。
◆判決本文
同様の人為ミスの事件です。
知財高裁2部は、正当理由についてかなり踏み込んで判断しています。
◆令和3(行コ)10002
(ｱ) 控訴人は，本件技術担当補助者は特許庁における７年以上の職歴を有する弁
理士であり，担当弁理士においては，本件案件について相当な注意を払って本件技
術担当補助者を選任したものである旨を主張するが，一般的に，本件技術担当補助
者が特許庁において担当していた業務と，その後担当弁理士の事務所において担当
するに至った業務とを同視することはできないものであるところ，本件全証拠によ
っても，これらを同視することができる事情を認めることはできない。補正して引
用した原判決の「事実及び理由」中の「第４ 当裁判所の判断」（以下，単に「原
判決の第４」という。）の１(3)イ(ｱ)で認定したとおり，本件技術担当補助者は，
平成３０年４月に担当弁理士の事務所に採用され，本件案件について指示を受けた
当時，同事務所における勤務経験は２か月程度にすぎなかったものであって，そも
そも「業務の進め方」に記載された通常の業務の流れについてすら，必ずしも習熟
していたといえるか疑問が残るところである。
上記に関し，同じく原判決の第４の１(2)で指摘した本件回復理由書の記載によ
ると，本件期間徒過に至った当時，本件技術担当補助者に対する指導・教育等のた
めに担当弁理士の業務負担は一時的に更に増大していたなどというのであるが，そ
のことは，本件技術担当補助者の特許庁における経験や弁理士という資格をもって，
直ちに担当弁理士の事務所における技術担当補助者としての業務の遂行能力を評価＼nすることができないことを裏付けているといえる。なお，控訴人が提出する世界知
的所有権機関のＰＣＴ受理官庁ガイドライン（甲３５）の１６６Ｍの(f)においても，
出願人又は代理人が説明すべき事情の一つとして，当該補助者が「その特定の業務」
を任されていた年数が指摘されているところである。
したがって，控訴人の上記主張は，本件期間徒過について正当な理由が認められ
ないとの前記認定判断を左右するものではない。
(ｲ) 控訴人は，本件技術担当補助者の誤認や思い込みは，担当弁理士の想定外の
人為的ミスというほかない旨を主張するが，本件期間徒過の原因について，専ら本
件技術担当補助者の単独の人為的過誤であると評価することが相当でないことは，
補正して引用した原判決の第４の１(3)アで説示したとおりである。
(ｳ) 控訴人は，補助者の選任について相当な注意を払っていた以上，担当弁理士
においては，補助者を信頼することが許されるという旨を主張するが，補正して引
用した原判決の第４の１(3)アで説示したとおり，本件期間徒過に関しては，担当弁
理士の指示の方法が本件技術担当補助者の誤認に無視できない影響を与えたものと
みるのが相当であって，そのことや，前記(ｱ)で指摘した点を考慮すると，控訴人の
上記主張は，その前提を欠くものというべきである。
(ｴ) 控訴人は，来客対応や外出等が重なれば，担当弁理士において，期限管理シ
ステムにアクセスする余裕がないことが生じ得ることや，補助者への指示が万事円
滑に行われているという認識の下において担当弁理士に期限管理システムにアクセ
スする義務があるとはいえない旨を主張するが，前者の点は，何ら正当な理由を基
礎付ける事情に当たらず，後者の点は，前記(ｳ)で説示したところからして，本件期
間徒過についてはその前提を欠くものというべきである。
(ｵ) その他の控訴人の主張する点も，本件期間徒過について正当な理由が認めら
れないとの前記認定判断を左右するものではない。
以上に関し，本件技術担当補助者の誤認についての主張からすると，控訴人は，
要するに，弁理士であって国内書面の提出期限の重要性を認識していた本件技術担
当補助者においては，少なくとも事務担当補助者から国内書面の印刷物を渡された
以上，担当弁理士が直接に事務担当補助者に国内書面の作成を指示したといった事
情にかかわらず，自らの経験も踏まえ，国内書面提出期間の徒過に至らないよう対
応すべきであったものであり，そのような対応をしなかった本件技術担当補助者に
本件期間徒過のほぼ全面的な責任があるとの捉え方を前提として，担当弁理士には
正当な理由があったことを主張するものとみられるが，本件技術担当補助者に対す
るそのような要求ないし期待は，「業務の進め方」に記載された通常の業務の流れ
における技術担当補助者の責任の範囲すらも一定程度超えるものとみ得るものであ
り，ましてや，担当弁理士が通常の業務の流れから逸脱した形で指示を行った本件
において，担当弁理士が相当な注意を尽くしていたことを基礎付ける事情とは到底
なり得ないものである。
2022.02. 1
令和3(ネ)10025 損害賠償請求控訴事件 不正競争 民事訴訟 令和4年1月18日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
交換用カートリッジの記載が不競法2条1項1号の周知の商品等表示に該当するかが争われました。知財高裁1部は、該当しないとした1審判断を維持しました。
ア(ア) 本件アマゾンサイトのウェブページ（本件切替え画像）において， 別紙３(2)のとおり，交換用カートリッジのイメージ画像の左上部に被告 表示２が，その下の中央部に「待望の」，「交換用カートリッジ」，「つい に発売！！」との本件三段書き表＼示が，被告表 示２の左上部に小さく表＼ 示された複数の画像が，その上に青色の文字で「【ノーブランド品】タカ ギの浄水器に使用できる、取付け互換性のある交換用カートリッジ...」 との表示が掲載されていた。
本件切替え画像は，交換用カートリッジのイメージ画像及び本件三段 書き表示の「交換用カートリッジ」，「ついに発売！！」の文字部分から， イメージ画像に表＼示された交換用カートリッジの商品の販売広告である ことを理解できる。
また，被告表示２は，
「タカギ社製
浄水蛇口の交換用カートリッジを
お探しの皆様へ」
と青色の文字で３段書きに表示してなるものである。
被告表示２の上段の「タカギ社製」の文字部分（被告標章）及び中段 の「浄水蛇口の交換用カートリッジ」の文字部分の２段の記載部分は，＼n販売広告の対象商品と関連付けたものとして理解できる。そして，２段 の上記記載部は，その構成態様から，「タカギ」が製造した「交換用カー トリッジ」を表＼示したものと読み取ることが可能 であり，また，「タカギ」＼nが製造した「浄水蛇口」に適合する「交換用カートリッジ」を表示した ものと読み取ることも可能＼であると一応考えられる。 一方で，被告表示２の左上部に小さく表＼ 示された複数の画像の上に青 色の文字で「【ノーブランド品】タカギの浄水器に使用できる、取付け互 換性のある交換用カートリッジ...」との表示は，販売広告の対象商品が 「ノーブランド品」であって，「タカギ」が製造した「浄水器」に使用で＼nきる「交換用カートリッジ」であることを説明したものと理解できる。 そして，1)「ノーブランド品」とは，ブランドを掲げずに一般名称の みを記した商品を意味するものと解されること，2)原告表示（黒色のゴ シック体の「タカギ」の表＼示）は，家庭用浄水器及びその関連商品を購 入しようとする需要者の間において，控訴人の業務に係る商品を表示す るものとして周知となっており（前記１(1)イ），家庭用浄水器及びその 関連商品のブランド名として理解されていたことに鑑みると，控訴人製 の純正品の交換用カートリッジについて「ノーブランド品」と表示する ことは通常考えられないというべきであるから，本件切替え画像に接し＼nた需要者は，「【ノーブランド品】タカギの浄水器に使用できる、取付け 互換性のある交換用カートリッジ...」との表示は，販売広告の対象商品 が控訴人製の純正品とは異なる商品であることを示したものと理解する＼nものと認められる。 そうすると，「【ノーブランド品】タカギの浄水器に使用できる、取付 け互換性のある交換用カートリッジ...」との表示は，被告表＼ 示２の上段 の「タカギ社製」の文字部分（被告標章）及び中段の「浄水蛇口の交換 用カートリッジ」の文字部分の２段の記載部分が「タカギ」が製造した 「交換用カートリッジ」（控訴人製の純正品）を表示したものと読み取る ことを否定する打ち消し表＼示としての機能 を有するものと認められる。＼nしたがって，本件アマゾンサイトの本件切替え画像の被告表示２に接 した需要者は，被告表＼示２の上段の「タカギ社製」の文字部分（被告標 章）及び中段の「浄水蛇口の交換用カートリッジ」の文字部分の２段の 記載部分は，「タカギ」が製造した「浄水蛇口」に適合する「交換用カー トリッジ」を表示したものと理解するものと認められる。
(イ) 以上によれば，被告表示２における被告標章の使用によって，被告 商品が控訴人製の純正品であると需要者に誤認させて，被告商品の出所＼nが控訴人又は控訴人の関連会社であるとの混同を生じさせるおそれが あるものと認めることはできないし，また，その営業主体が控訴人又は 控訴人の関連会社であるとの混同を生じさせるおそれがあるものと認 めることはできない。
イ(ア) これに対し控訴人は，本件アマゾンサイトアンケート調査の結果に よれば，「ノーブランド品」と掲げ，かつ，「タカギの浄水器に使用でき る、取付け互換性のある交換用カートリッジ」と表示されていたとして も，「タカギ」が製造・販売元であると認識する回答者の数は，「タカギ」＼nが製造・販売元ではないと認識する回答者の数を上回っており，また， 原告製浄水器を使用したことがある需要者に着目すると，３分の１を超 える需要者は「タカギ」が製造元であると認識していることに照らすと， 「【ノーブランド品】タカギの浄水器に使用できる、取付け互換性のある 交換用カートリッジ」との表示が，被告商品が「タカギ」が製造・販売 する商品ではないと需要者が認識する表＼示（打ち消し表 示）であるとい＼nうことはできないなどとして，上記調査結果から，本件切替え画像に接 した大多数の需要者は，被告標章を含む被告表示２から，「タカギ」 が被告商品の製造・販売元であると認識する旨主張する。＼nそこで検討するに，証拠（甲２３ないし２５）によれば，本件アマゾ ンサイトアンケート調査は，本件アマゾンサイトに掲載された被告表示 ２についての需要者の認識を確認することを目的とし，控訴人がＧＭＯ＼nリサーチに委託し，２０２１年（令和３年）４月２７日，２０歳以上９ ９歳以下のオンラインショッピング利用経験者を調査対象者とし，別紙 ４(3)の本件アマゾンサイトの商品ページに掲載されている商品の画像及 びその説明文（本件アマゾンサイト画像1)），別紙４(4)の本件アマゾンサ イトの商品ページに掲載されている商品の画像（本件アマゾンサイト画 像2)）を提示して，調査対象者が，画像を見ながら質問に回答するオン ラインリサーチを実施し，それぞれの画像につき各５００名の回答（回 答者の重複はない。）を得て，その回答結果を集計したものであることが 認められる。
しかるところ，前記１(3)ア(ア)認定のとおり，原告商品の需要者は，家 庭用浄水器及びその関連商品を購入しようとする者であり，原告製浄水 器の交換用カートリッジである被告商品の需要者も，これと同様である ところ，本件アマゾンサイトアンケート調査の調査対象者は，２０歳以 上９９歳以下のオンラインショッピング利用経験者であって，その中に は，家庭用浄水器及びその関連商品を購入しようとする者以外の者が含 まれている点において，本件アマゾンサイトアンケート調査の結果は， 需要者の認識を正確に反映したものとはいえない。 また，本件アマゾンサイトアンケート調査で調査対象者に提示された 画像は，本件切替え画像全体ではなく，そのうちの被告表示２のみの画 像（本件アマゾンサイト画像2)）であり，交換用カートリッジの購入を 検討する需要者が実際に接する画像と異なることに照らすと，本件アマ ゾンサイトアンケート調査の結果から，需要者の認識を確認すること は困難であるというべきである。 したがって，その余の点について検討するまでもなく，控訴人の上記 主張は，採用することができない。
(イ) また，控訴人は，甲１８の報告書記載のとおり，本件アマゾンサイト の被告標章に接した複数の顧客から被告商品を控訴人製の純正品である と勘違いして購入した旨のクレームを受けたことを根拠として挙げて， 被告標章の使用によって，被告商品が控訴人製の純正品であると需要者 に誤認させた旨主張する。 しかしながら，甲１８の報告書に記載されている「顧客」が本件アマ ゾンサイトで被告商品を購入した者であるかどうかは不明であり，その 数も僅かであることに照らすと，甲１８の報告書の記載から，被告標章 の使用によって，被告商品が控訴人製の純正品であると需要者に誤認さ せたものと認めることはできない。 したがって，控訴人の上記主張は採用することができない。
ウ 前記ア及びイによれば，被控訴人グレイスランドが本件アマゾンサイト で被告商品の広告に被告表示２を掲載した行為による被告標章（「タカギ 社製」の表＼示）の使用が，控訴人の商品又は営業と混同を生じさせる行為 に該当するものと認めることはできないから，控訴人の前記主張は，理由 がない。
(3) 小括
以上のとおり，被控訴人グレイスランドが本件アマゾンサイトで被告商品 の広告に被告表示２を掲載した行為による被告標章の使用は，控訴人の商品 又は営業と混同を生じさせる行為に該当するものと認められないから，不競＼n法２条１項１号の不正競争行為に該当しない。
ア(ア) 本件アマゾンサイトのウェブページ（本件切替え画像）において， 別紙３(2)のとおり，交換用カートリッジのイメージ画像の左上部に被告 表示２が，その下の中央部に「待望の」，「交換用カートリッジ」，「つい に発売！！」との本件三段書き表＼示が，被告表 示２の左上部に小さく表＼ 示された複数の画像が，その上に青色の文字で「【ノーブランド品】タカ ギの浄水器に使用できる、取付け互換性のある交換用カートリッジ...」 との表示が掲載されていた。
本件切替え画像は，交換用カートリッジのイメージ画像及び本件三段 書き表示の「交換用カートリッジ」，「ついに発売！！」の文字部分から， イメージ画像に表＼示された交換用カートリッジの商品の販売広告である ことを理解できる。
また，被告表示２は，
「タカギ社製
浄水蛇口の交換用カートリッジを
お探しの皆様へ」
と青色の文字で３段書きに表示してなるものである。
被告表示２の上段の「タカギ社製」の文字部分（被告標章）及び中段 の「浄水蛇口の交換用カートリッジ」の文字部分の２段の記載部分は，＼n販売広告の対象商品と関連付けたものとして理解できる。そして，２段 の上記記載部は，その構成態様から，「タカギ」が製造した「交換用カー トリッジ」を表＼示したものと読み取ることが可能 であり，また，「タカギ」＼nが製造した「浄水蛇口」に適合する「交換用カートリッジ」を表示した ものと読み取ることも可能＼であると一応考えられる。 一方で，被告表示２の左上部に小さく表＼ 示された複数の画像の上に青 色の文字で「【ノーブランド品】タカギの浄水器に使用できる、取付け互 換性のある交換用カートリッジ...」との表示は，販売広告の対象商品が 「ノーブランド品」であって，「タカギ」が製造した「浄水器」に使用で＼nきる「交換用カートリッジ」であることを説明したものと理解できる。 そして，1)「ノーブランド品」とは，ブランドを掲げずに一般名称の みを記した商品を意味するものと解されること，2)原告表示（黒色のゴ シック体の「タカギ」の表＼示）は，家庭用浄水器及びその関連商品を購 入しようとする需要者の間において，控訴人の業務に係る商品を表示す るものとして周知となっており（前記１(1)イ），家庭用浄水器及びその 関連商品のブランド名として理解されていたことに鑑みると，控訴人製 の純正品の交換用カートリッジについて「ノーブランド品」と表示する ことは通常考えられないというべきであるから，本件切替え画像に接し＼nた需要者は，「【ノーブランド品】タカギの浄水器に使用できる、取付け 互換性のある交換用カートリッジ...」との表示は，販売広告の対象商品 が控訴人製の純正品とは異なる商品であることを示したものと理解する＼nものと認められる。 そうすると，「【ノーブランド品】タカギの浄水器に使用できる、取付 け互換性のある交換用カートリッジ...」との表示は，被告表＼ 示２の上段 の「タカギ社製」の文字部分（被告標章）及び中段の「浄水蛇口の交換 用カートリッジ」の文字部分の２段の記載部分が「タカギ」が製造した 「交換用カートリッジ」（控訴人製の純正品）を表示したものと読み取る ことを否定する打ち消し表＼示としての機能 を有するものと認められる。＼nしたがって，本件アマゾンサイトの本件切替え画像の被告表示２に接 した需要者は，被告表＼示２の上段の「タカギ社製」の文字部分（被告標 章）及び中段の「浄水蛇口の交換用カートリッジ」の文字部分の２段の 記載部分は，「タカギ」が製造した「浄水蛇口」に適合する「交換用カー トリッジ」を表示したものと理解するものと認められる。
(イ) 以上によれば，被告表示２における被告標章の使用によって，被告 商品が控訴人製の純正品であると需要者に誤認させて，被告商品の出所＼nが控訴人又は控訴人の関連会社であるとの混同を生じさせるおそれが あるものと認めることはできないし，また，その営業主体が控訴人又は 控訴人の関連会社であるとの混同を生じさせるおそれがあるものと認 めることはできない。
イ(ア) これに対し控訴人は，本件アマゾンサイトアンケート調査の結果に よれば，「ノーブランド品」と掲げ，かつ，「タカギの浄水器に使用でき る、取付け互換性のある交換用カートリッジ」と表示されていたとして も，「タカギ」が製造・販売元であると認識する回答者の数は，「タカギ」＼nが製造・販売元ではないと認識する回答者の数を上回っており，また， 原告製浄水器を使用したことがある需要者に着目すると，３分の１を超 える需要者は「タカギ」が製造元であると認識していることに照らすと， 「【ノーブランド品】タカギの浄水器に使用できる、取付け互換性のある 交換用カートリッジ」との表示が，被告商品が「タカギ」が製造・販売 する商品ではないと需要者が認識する表＼示（打ち消し表 示）であるとい＼nうことはできないなどとして，上記調査結果から，本件切替え画像に接 した大多数の需要者は，被告標章を含む被告表示２から，「タカギ」 が被告商品の製造・販売元であると認識する旨主張する。＼nそこで検討するに，証拠（甲２３ないし２５）によれば，本件アマゾ ンサイトアンケート調査は，本件アマゾンサイトに掲載された被告表示 ２についての需要者の認識を確認することを目的とし，控訴人がＧＭＯ＼nリサーチに委託し，２０２１年（令和３年）４月２７日，２０歳以上９ ９歳以下のオンラインショッピング利用経験者を調査対象者とし，別紙 ４(3)の本件アマゾンサイトの商品ページに掲載されている商品の画像及 びその説明文（本件アマゾンサイト画像1)），別紙４(4)の本件アマゾンサ イトの商品ページに掲載されている商品の画像（本件アマゾンサイト画 像2)）を提示して，調査対象者が，画像を見ながら質問に回答するオン ラインリサーチを実施し，それぞれの画像につき各５００名の回答（回 答者の重複はない。）を得て，その回答結果を集計したものであることが 認められる。
しかるところ，前記１(3)ア(ア)認定のとおり，原告商品の需要者は，家 庭用浄水器及びその関連商品を購入しようとする者であり，原告製浄水 器の交換用カートリッジである被告商品の需要者も，これと同様である ところ，本件アマゾンサイトアンケート調査の調査対象者は，２０歳以 上９９歳以下のオンラインショッピング利用経験者であって，その中に は，家庭用浄水器及びその関連商品を購入しようとする者以外の者が含 まれている点において，本件アマゾンサイトアンケート調査の結果は， 需要者の認識を正確に反映したものとはいえない。 また，本件アマゾンサイトアンケート調査で調査対象者に提示された 画像は，本件切替え画像全体ではなく，そのうちの被告表示２のみの画 像（本件アマゾンサイト画像2)）であり，交換用カートリッジの購入を 検討する需要者が実際に接する画像と異なることに照らすと，本件アマ ゾンサイトアンケート調査の結果から，需要者の認識を確認すること は困難であるというべきである。 したがって，その余の点について検討するまでもなく，控訴人の上記 主張は，採用することができない。
(イ) また，控訴人は，甲１８の報告書記載のとおり，本件アマゾンサイト の被告標章に接した複数の顧客から被告商品を控訴人製の純正品である と勘違いして購入した旨のクレームを受けたことを根拠として挙げて， 被告標章の使用によって，被告商品が控訴人製の純正品であると需要者 に誤認させた旨主張する。 しかしながら，甲１８の報告書に記載されている「顧客」が本件アマ ゾンサイトで被告商品を購入した者であるかどうかは不明であり，その 数も僅かであることに照らすと，甲１８の報告書の記載から，被告標章 の使用によって，被告商品が控訴人製の純正品であると需要者に誤認さ せたものと認めることはできない。 したがって，控訴人の上記主張は採用することができない。
ウ 前記ア及びイによれば，被控訴人グレイスランドが本件アマゾンサイト で被告商品の広告に被告表示２を掲載した行為による被告標章（「タカギ 社製」の表＼示）の使用が，控訴人の商品又は営業と混同を生じさせる行為 に該当するものと認めることはできないから，控訴人の前記主張は，理由 がない。
(3) 小括
以上のとおり，被控訴人グレイスランドが本件アマゾンサイトで被告商品 の広告に被告表示２を掲載した行為による被告標章の使用は，控訴人の商品 又は営業と混同を生じさせる行為に該当するものと認められないから，不競＼n法２条１項１号の不正競争行為に該当しない。
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2022.02. 1
令和2(行ケ)10080等 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和3年12月27日 知的財産高等裁判所
医薬用途発明の「実施可能要件」について、患者に投与した場合に，著しい副作用又は有害事象の危険が生ずるため投与を避けるべきことが明白であるなどの特段の事由がない限り，治療効果を有することを当業者が理解できるものであれば足りると判断しました。
(3) 本件出願当時の５−ＨＴ１Ａ 受容体部分作動薬の双極性障害のうつ病エピ ソードに対する治療効果に関する技術常識について＼n
ア 前記(1)イの記載事項を総合すると，本件出願当時，1)大うつ病（単極性 うつ病）の症状の一つである「大うつ病エピソード」（うつ病エピソ＼ード） と双極性障害（双極性障害I)型及びII)型）の症状の一つである「大うつ病 エピソード」（うつ病エピソ＼ード）の定義及び診断基準は同一であったこと， 2)大うつ病性障害の患者に有効であることが立証されているすべての抗う つ薬は双極性障害のうつ病エピソードの患者にも有効であると考えられて＼nいたこと，3)一方で，双極性障害の患者に対する抗うつ薬の投与によって， 躁病エピソードを誘発し，躁転や急速交代化を引き起こす可能＼性があるが， このような可能性がある場合には，抗うつ薬の投与量の調整，気分安定薬＼nとの併用等により対応していたことが認められる。 上記認定事実と５−ＨＴ１Ａ 受容体部分作動薬が，脳内のシナプス後５− ＨＴ１Ａ 受容体に結合することによって発現する５−ＨＴ１Ａ 受容体部分作 動作用に基づいて抗うつ作用を有することは，本件出願当時の技術常識で あったこと（前記(2)）によれば，本件出願当時，５−ＨＴ１Ａ 受容体部分 作動薬一般がその抗うつ作用により双極性障害のうつ病エピソードに対＼nして治療効果を有することは技術常識であったことが認められる。
イ この点に関し本件審決は，本件出願時において，各種の抗うつ薬を双極 性障害の「うつ病エピソード」の治療に使用することができることは，技＼n術常識であるが，一方で，双極性障害の患者に抗うつ薬を使用した場合， 躁病エピソードの誘発，軽躁エピソ＼ードの誘発，急速交代化の誘発，及び 混合状態の悪化等の様々な有害事象が生じる危険性があることを考慮する と，全ての抗うつ薬が双極性障害の「うつ病エピソード」の治療に使用す＼nることができるという技術常識があるとは言い難く，５−ＨＴ1A 部分作動 薬を双極性障害の「うつ病エピソード」の治療に使用できることが技術常＼n識であるとはいえないなどとして，５−ＨＴ1A 部分作動薬を双極性障害の 治療に使用することができることは，本件出願時の技術常識であるとはい えない旨判断した。
(ア) ところで，医薬品の開発は，基礎研究として対象疾患の治療の標的 分子（受容体等）を探索し，標的分子（受容体等）に対する薬理作用及び 当該薬理作用を有する化合物を探索する薬理試験（in vitro 試験，動物実 験）が実施され，このような薬理試験の結果として，化合物が有する薬 理作用が疾患に対する治療効果を有すること（「医薬の有効性」）につい て合理的な期待が得られた段階で医薬用途発明の特許出願がされるのが 一般的であるものと認められる。 一方で，薬機法は，医薬品の製造販売をしようとする者は，その品目 ごとにその製造販売についての厚生労働大臣の承認を受けなければなら ない旨規定し（１４条１項），その承認審査においては，申請に係る医薬＼n品の名称，成分，分量，用法，用量，効能，効果，副作用その他の品質，＼n有効性及び安全性に関する事項を審査し，その審査の結果，申請に係る＼n医薬品又は医薬部外品が，その申請に係る効能＼又は効果を有すると認め られないとき，申請に係る医薬品が，その効能＼又は効果に比して著しく 有害な作用を有することにより，医薬品又は医薬部外品として使用価値 がないと認められるときは，承認を与えない旨規定し（同条２項３号）， 厚生労働省令で定める医薬品の承認を受けようとする者は，申請書に，＼n厚生労働省令で定める基準に従って収集され，かつ，作成された臨床試 験の試験成績に関する資料その他の資料を添付して申請しなければなら＼nない旨規定している（同条３項）。この臨床試験は，臨床試験第１相（少 数の健常人に対する投与であり，副作用などの有無をみる。），臨床試験 第２相（少数の患者に対する投与であり，効果などが見込まれるかをみ る。），臨床試験第３相（多数の患者に対する投与であり，効果などがあ ることを確認する。）の３段階の試験で実施される。このように医薬品の 承認審査では，申請に係る化合物の薬効及び安全性（副作用，有害事象＼nの有無及び程度等）を総合的に考慮し，「医薬の有用性」について審査し ている。
以上のような医薬品の開発の実情，医薬品の承認審査制度の内容，特 許法の記載要件（実施可能要件，サポート要件）の審査は，先願主義の下＼nで，発明の保護及び利用を図ることにより，発明を奨励し，もって産業 の発達に寄与するとの特許法の目的を踏まえてされるべきものであるこ とに鑑みると，物の発明である医薬用途発明について「その物の使用す る行為」としての「実施」をすることができるというためには，当該医薬 をその医薬用途の対象疾患に罹患した患者に対して投与した場合に，著 しい副作用又は有害事象の危険が生ずるため投与を避けるべきことが明 白であるなどの特段の事由がない限り，明細書の発明の詳細な説明の記 載及び特許出願時の技術常識に基づいて，当該医薬が当該対象疾患に対 して治療効果を有することを当業者が理解できるものであれば足りるも のと解するのが相当である。
これを本件についてみるに，本件審決が述べる「双極性障害の患者に 抗うつ薬を使用した場合，躁病エピソードの誘発，軽躁エピソ＼ードの誘 発，急速交代化の誘発，及び混合状態の悪化等」の「様々な有害事象が生 じる危険性」については，本件出願当時，抗うつ薬と気分安定薬とを併 用することにより，躁転のリスクコントロールが可能であり，躁転発生＼n時には抗うつ薬の中止又は漸減により対応可能であると考えられていた＼nこと(前記ア3))に照らすと，上記特段の事由に当たるものと認められない。 そして，本件出願当時，５−ＨＴ１Ａ 受容体部分作動薬一般がその抗う つ作用により双極性障害のうつ病エピソードに対して治療効果を有する＼nことが技術常識であったことは，前記ア認定のとおりである。
(イ) 以上によれば，本件審決の前記判断は誤りである。
ウ この点に関し被告らは，双極性障害については，鬱病相と躁病相があり， 双極性障害の鬱病相を治療するために抗鬱薬を投与すると，躁転の可能性＼nを有意に高め，双極性障害の症状を悪化させる可能性が高いという固有の＼n事情が存在し（甲Ａ１，２，３１の１，乙Ａ９８，１０６，），臨床上も，双 極性障害の鬱病相の治療において抗鬱薬の使用は慎重に行うべきとされて いることからすれば，全ての抗鬱薬を双極性障害の鬱病相（うつ病エピソ＼nード）の治療に用いることができるなどという技術常識は存在しない旨主 張する。 しかしながら，前記イで説示したところに照らすと，被告ら主張の上記 固有の事情があるとしても，本件出願当時，５−ＨＴ１Ａ 受容体部分作動薬 一般がその抗うつ作用により双極性障害のうつ病エピソードに対して治療＼n効果を有することが技術常識であったことを否定する根拠にならない。 したがって，被告らの上記主張は採用することができない。
(3) 本件出願当時の５−ＨＴ１Ａ 受容体部分作動薬の双極性障害のうつ病エピ ソードに対する治療効果に関する技術常識について＼n
ア 前記(1)イの記載事項を総合すると，本件出願当時，1)大うつ病（単極性 うつ病）の症状の一つである「大うつ病エピソード」（うつ病エピソ＼ード） と双極性障害（双極性障害I)型及びII)型）の症状の一つである「大うつ病 エピソード」（うつ病エピソ＼ード）の定義及び診断基準は同一であったこと， 2)大うつ病性障害の患者に有効であることが立証されているすべての抗う つ薬は双極性障害のうつ病エピソードの患者にも有効であると考えられて＼nいたこと，3)一方で，双極性障害の患者に対する抗うつ薬の投与によって， 躁病エピソードを誘発し，躁転や急速交代化を引き起こす可能＼性があるが， このような可能性がある場合には，抗うつ薬の投与量の調整，気分安定薬＼nとの併用等により対応していたことが認められる。 上記認定事実と５−ＨＴ１Ａ 受容体部分作動薬が，脳内のシナプス後５− ＨＴ１Ａ 受容体に結合することによって発現する５−ＨＴ１Ａ 受容体部分作 動作用に基づいて抗うつ作用を有することは，本件出願当時の技術常識で あったこと（前記(2)）によれば，本件出願当時，５−ＨＴ１Ａ 受容体部分 作動薬一般がその抗うつ作用により双極性障害のうつ病エピソードに対＼nして治療効果を有することは技術常識であったことが認められる。
イ この点に関し本件審決は，本件出願時において，各種の抗うつ薬を双極 性障害の「うつ病エピソード」の治療に使用することができることは，技＼n術常識であるが，一方で，双極性障害の患者に抗うつ薬を使用した場合， 躁病エピソードの誘発，軽躁エピソ＼ードの誘発，急速交代化の誘発，及び 混合状態の悪化等の様々な有害事象が生じる危険性があることを考慮する と，全ての抗うつ薬が双極性障害の「うつ病エピソード」の治療に使用す＼nることができるという技術常識があるとは言い難く，５−ＨＴ1A 部分作動 薬を双極性障害の「うつ病エピソード」の治療に使用できることが技術常＼n識であるとはいえないなどとして，５−ＨＴ1A 部分作動薬を双極性障害の 治療に使用することができることは，本件出願時の技術常識であるとはい えない旨判断した。
(ア) ところで，医薬品の開発は，基礎研究として対象疾患の治療の標的 分子（受容体等）を探索し，標的分子（受容体等）に対する薬理作用及び 当該薬理作用を有する化合物を探索する薬理試験（in vitro 試験，動物実 験）が実施され，このような薬理試験の結果として，化合物が有する薬 理作用が疾患に対する治療効果を有すること（「医薬の有効性」）につい て合理的な期待が得られた段階で医薬用途発明の特許出願がされるのが 一般的であるものと認められる。 一方で，薬機法は，医薬品の製造販売をしようとする者は，その品目 ごとにその製造販売についての厚生労働大臣の承認を受けなければなら ない旨規定し（１４条１項），その承認審査においては，申請に係る医薬＼n品の名称，成分，分量，用法，用量，効能，効果，副作用その他の品質，＼n有効性及び安全性に関する事項を審査し，その審査の結果，申請に係る＼n医薬品又は医薬部外品が，その申請に係る効能＼又は効果を有すると認め られないとき，申請に係る医薬品が，その効能＼又は効果に比して著しく 有害な作用を有することにより，医薬品又は医薬部外品として使用価値 がないと認められるときは，承認を与えない旨規定し（同条２項３号）， 厚生労働省令で定める医薬品の承認を受けようとする者は，申請書に，＼n厚生労働省令で定める基準に従って収集され，かつ，作成された臨床試 験の試験成績に関する資料その他の資料を添付して申請しなければなら＼nない旨規定している（同条３項）。この臨床試験は，臨床試験第１相（少 数の健常人に対する投与であり，副作用などの有無をみる。），臨床試験 第２相（少数の患者に対する投与であり，効果などが見込まれるかをみ る。），臨床試験第３相（多数の患者に対する投与であり，効果などがあ ることを確認する。）の３段階の試験で実施される。このように医薬品の 承認審査では，申請に係る化合物の薬効及び安全性（副作用，有害事象＼nの有無及び程度等）を総合的に考慮し，「医薬の有用性」について審査し ている。
以上のような医薬品の開発の実情，医薬品の承認審査制度の内容，特 許法の記載要件（実施可能要件，サポート要件）の審査は，先願主義の下＼nで，発明の保護及び利用を図ることにより，発明を奨励し，もって産業 の発達に寄与するとの特許法の目的を踏まえてされるべきものであるこ とに鑑みると，物の発明である医薬用途発明について「その物の使用す る行為」としての「実施」をすることができるというためには，当該医薬 をその医薬用途の対象疾患に罹患した患者に対して投与した場合に，著 しい副作用又は有害事象の危険が生ずるため投与を避けるべきことが明 白であるなどの特段の事由がない限り，明細書の発明の詳細な説明の記 載及び特許出願時の技術常識に基づいて，当該医薬が当該対象疾患に対 して治療効果を有することを当業者が理解できるものであれば足りるも のと解するのが相当である。
これを本件についてみるに，本件審決が述べる「双極性障害の患者に 抗うつ薬を使用した場合，躁病エピソードの誘発，軽躁エピソ＼ードの誘 発，急速交代化の誘発，及び混合状態の悪化等」の「様々な有害事象が生 じる危険性」については，本件出願当時，抗うつ薬と気分安定薬とを併 用することにより，躁転のリスクコントロールが可能であり，躁転発生＼n時には抗うつ薬の中止又は漸減により対応可能であると考えられていた＼nこと(前記ア3))に照らすと，上記特段の事由に当たるものと認められない。 そして，本件出願当時，５−ＨＴ１Ａ 受容体部分作動薬一般がその抗う つ作用により双極性障害のうつ病エピソードに対して治療効果を有する＼nことが技術常識であったことは，前記ア認定のとおりである。
(イ) 以上によれば，本件審決の前記判断は誤りである。
ウ この点に関し被告らは，双極性障害については，鬱病相と躁病相があり， 双極性障害の鬱病相を治療するために抗鬱薬を投与すると，躁転の可能性＼nを有意に高め，双極性障害の症状を悪化させる可能性が高いという固有の＼n事情が存在し（甲Ａ１，２，３１の１，乙Ａ９８，１０６，），臨床上も，双 極性障害の鬱病相の治療において抗鬱薬の使用は慎重に行うべきとされて いることからすれば，全ての抗鬱薬を双極性障害の鬱病相（うつ病エピソ＼nード）の治療に用いることができるなどという技術常識は存在しない旨主 張する。 しかしながら，前記イで説示したところに照らすと，被告ら主張の上記 固有の事情があるとしても，本件出願当時，５−ＨＴ１Ａ 受容体部分作動薬 一般がその抗うつ作用により双極性障害のうつ病エピソードに対して治療＼n効果を有することが技術常識であったことを否定する根拠にならない。 したがって，被告らの上記主張は採用することができない。
◆判決本文
関連事件です。
令和2(行ケ)10079等
◆判決本文
令和2(行ケ)10078等
◆判決本文
令和2(行ケ)10077
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2022.02. 1
令和2(行ケ)10128 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年1月11日 知的財産高等裁判所
ＣＳ関連発明について、進歩性なしとした審決が取り消されました。理由は引用文献の認定誤りです。
（2) 引用発明における「検出部ＩＤ」の技術的意義
上記認定に係る引用発明の「検出部ＩＤ」が，「電源タップ４」の住居内 での設置箇所を識別するものであるか否かについて検討する。 引用発明の「検出部ＩＤ」は，住居内で「電源タップ４」を一意に識別す る符号であるものの，引用文献１には，前記「検出部ＩＤ」が「電源タップ ４」の設置箇所を表す情報と関連するものであることは一切記載されていな＼nい。また，電源タップの一般的な使用形態を参酌すると，電源タップを住居 内のどこに設置してどのような電気機器に接続するかは，当該電源タップを 利用する者が任意に決められるものと解される。 引用文献１では，「電源タップ４」に照明器具が接続される態様も開示さ れているものの（【図６】），照明器具は，居間，トイレ，寝室等，住居内 のあらゆる箇所で用いられるものであり，よって，当該照明器具に接続され る電源タップの設置箇所も住居内のあらゆる場所が想定されるものであるか ら，「検出部ＩＤ」により「電源タップ４」を一意に識別しても，それは 「電源タップ４」の識別にとどまるものであって，当該「電源タップ４」の 設置箇所も識別できるとする根拠は見出せない。 すなわち，「電源タップ４」の「検出部ＩＤ」から住居内の設置箇所を識 別するためには，「検出部ＩＤ」と当該「電源タップ４」の住居内での設置 箇所とを対応付けた何らかの付加的情報が必要である。「電源タップ４」の 「検出部ＩＤ」という，電源タップを一意に識別する符号から，当該「電源 タップ４」の設置箇所を識別することができる，と認めることはできない。
（3) 被告の主張について
ア 被告は，本願明細書等の段落【００２４】において，照明装置から発信 されるＩＤ番号としては「位置ＩＤ番号」のみが開示されているところ， 位置ＩＤ番号に紐づけられる位置情報に設置箇所（個々の部屋）が含まれ るか否かが明らかでないと指摘する。 しかしながら，次の(ア)ないし(ウ)に照らすと，本願発明の「位置ＩＤ 番号」には，居宅内の各部屋を特定する「内部管理ＩＤ番号」が含まれる， と理解されるから，被告の上記指摘は上記認定を覆すものではない。
(ア) 段落【００２６】及び【００２７】においては，情報を受信するク ラウドサーバの側のデータベース内に，居宅内の各部屋を特定する「内 部管理ＩＤ番号」が登録されることが記載されており，段落【００２ ９】以下では，安否確認システムの動作によって，居宅内のどの部屋 （設置箇所）において異常が生じているのかを判定する仕組みが詳細に 説明されている。そうすると，発信装置から発信される「位置ＩＤ番 号」が，クラウドサーバの保有する「内部管理ＩＤ番号」を含むものと 解しないと，本願明細書等の記載全体を合理的に理解することができな い。
(イ) 段落【００３５】，【００４０】及び【００４２】には，段落【０ ０２４】と異なり，「位置ＩＤ番号」が照明装置の設置箇所（居間，ト イレ，寝室等の各部屋）を特定することが明示されている。
(ウ) 段落【００２４】において，「位置ＩＤ番号」に紐づけられる「位 置情報」は，「設置箇所が存在する施設の住所，並びに設置箇所の緯度 経度及び施設の設置する階数等」（下線付加）である。この「等」に， 設置箇所となる各部屋の名称（居間，トイレ，寝室等）を含めることに よって，位置ＩＤ番号が，設置箇所を特定する情報（クラウドサーバの 「内部管理ＩＤ番号」に対応する情報）を含むものと解釈することが許 されないとはいえない。 また，設置箇所となる各部屋の名称を「等」に含めることが許されな い，あるいは位置情報をクラウドサーバへ登録する旨について述べたも のにとどまる，と解釈し，当該施設の中での「設置箇所」（各部屋）の 位置情報は，利用者が照明装置の設置後にアプリを用いてクラウドサー バに登録する，と理解することも可能である。段落【００１９】の「利＼n用者は，取得したアプリにしたがい，・・・照明装置の設置箇所・・・ の設定登録を行う」との記載も参酌すると，むしろ，かかる理解が本筋 であるともいえる。 前記（1)のとおり，照明装置から発信される「ＩＤ番号」とクラウドサ ーバに登録される「ＩＤ番号」とを相互に対照することができて初めて 本願発明は所期の作用効果を奏することができるのであるから，本願明 細書等に接する当業者の理解は，上記のいずれかであると考えられる。
イ 被告は，電源タップに接続される電気機器の設置箇所（部屋）は，電気 機器の種別によって通常定まるから，引用発明の「検出部ＩＤ」は，単に 「電源タップ４を一意に識別する符号」，すなわち，住居内の「どれ」か ということを識別する符号にとどまるものでもなく，住居内で「どこ」に 設置されているのかを識別する符号であって，位置情報として意味を有し， 本願発明の「内部管理ＩＤ番号」と同じ役割を有している旨主張する。
たしかに，被告がその主張の根拠とする引用文献１の【図５】において， 「住居ＩＤ」，「検出部ＩＤ」（図５の「計測部ＩＤ」との記載は「検出 部ＩＤ」の誤記と認められる。），「機器種類」，「稼働状況」などから なる機器稼働データが例示されており，たとえば，「検出部ＩＤ」が“ｉ ｄ１３”の場合は，「住居ＩＤ」が“ｈｉｄ７”の場合も“ｈｉｄ２”の 場合も「機器種類」が“電気炊飯器”であること，「検出部ＩＤ」が“ｉ ｄ１７”の場合は，「機器種類」が“ＰＣ”，“アイロン”，あるいは “ポット”であることが例示されており，「検出部ＩＤ」と電気機器の種 類，ひいては「電源タップ４」の設置箇所との間に何らかの相関関係があ ることも推測される。 しかしながら，引用文献１の【図５】におけるこれらの例示は，利用者 が住居内に各電源タップを任意に設置して電気機器に接続した結果として 生じる，「検出部ＩＤ」と接続されている電気機器との対応関係を示して いるにすぎないというべきであって，たとえば，前記ポットは，台所，居 間，ダイニング，寝室のいずれでも利用されることに鑑みると，【図５】 の記載をもってして，「電源タップ４」の「検出部ＩＤ」と当該「電源タ ップ４」の設置箇所との間に何らかの対応関係が定められているとするこ とはできない。
また，引用文献１の段落【００７５】ないし【００７８】には，実施の 形態３に係る生活状況監視システムにおいて，「電源タップ４」に機器種 類を設定する「スライドスイッチ２０ａ」を設けることが記載されており， 【図１６】には，機器種類として，「冷蔵庫」，「炊飯器」，「テレビ」， 「アイロン」，「レンジ」，「その他」が例示されており，「スライドス イッチ２０ａ」がこれらの機器種類の中から任意に機器種類を選択するこ とが示されている。 してみると，引用文献１に記載の「電源タップ４」は，「冷蔵庫」， 「炊飯器」，「テレビ」等を含め，種々の電気機器に接続されることを前 提としたものであり，当該「電源タップ４」が設置される箇所も，台所， 居間等，住居内の様々な箇所が想定されるものであるから，「電源タップ ４」の「検出部ＩＤ」と当該「電源タップ４」の設置箇所との間には，元 来関連性はない。
以上によれば，引用文献１に，「電源タップ４」を一意に識別するため の「検出部ＩＤ」に基づいて，当該「電源タップ４」の設置箇所を識別す るという技術思想が開示されているとは認められず，被告の上記主張は採 用することができない。
ウ 被告は，住居内の電源タップ及びそれに接続される家電機器は，いった ん設置されれば移動しないのが通常であること，引用発明においては「電 源タップ４」の設置箇所が判明しているからこそ警戒すべき状況か否かの 判定ができること，を考慮すれば，「電源タップ４」の「検出部ＩＤ」は 設置箇所を識別し得る情報であり，本願発明の位置情報（設置箇所の情報 を含む。）と相違しない旨主張する。 しかしながら，以下のとおり，被告の上記主張は採用することができな い。
(ア) 引用文献１の【図１３】には，警戒すべき状況か否かを判定するた めの条件の例が記載されている。この記載からは，電気機器の種別（テ レビ，炊飯器，アイロン等）と稼働状況（稼働中か停止中か）に応じて 警戒状況を判定するという技術思想は読み取れるものの，電気機器の種 別が同一である場合に，当該電気機器の設置箇所に応じて判定する条件 を異ならせる（例えば，居間と寝室のテレビとで判定条件を異ならせ る）という技術思想を読み取ることはできない。 例えば，【図１３】に記載された判定条件のうち，「３日以上，『電 気炊飯器』の『停止』が続いた場合」は，住人が食事をとっていないと いう事態をうかがわせるから，かかる場合をもって段落【００５７】等 にいう「警戒すべき稼働状況」として登録する，というのが引用発明の 技術思想であると解される。電気炊飯器の設置箇所は，通常，「台所」 という住居内の特定の部屋であるが，その間に住人が台所に立ち入った か否かが，警戒状況か否かを判定するための条件とされているものでは ない。 このように，引用発明においては，警戒すべき状況か否かを判定する ための情報として，特定の電源タップに接続された電気機器の種別を用 いているが，当該電源タップ及びそれに接続された電気機器の設置箇所 と関連する情報を用いることの開示又は示唆はない。
(イ) 引用文献１の【図６】には，二つの部屋のそれぞれにおいて，同一 の種別の電気機器である照明装置が「電源タップ４」に接続される態様 が開示されており，二つの部屋にそれぞれ設けられた「電源タップ４」 が，「検出部ＩＤ」を「遠隔監視装置１」に送信するものと認められる が，この場合であっても，上記(ア)に示したとおり，「検出部ＩＤ」は， 各々の電源タップ及びこれに接続された電気機器を一意に識別するため の符号であるにとどまり，「電源タップ４」の設置箇所を示す情報では ないから，「検出部ＩＤ」により各部屋を識別できるとする技術的根拠 は見出せない。
（4) 以上によれば，引用発明の「検出部ＩＤ」は，「電源タップ４」の住居内 での設置箇所を識別するものではないから，本願発明の位置情報のうち，住 居内における設置箇所を特定する「内部管理ＩＤ番号」（具体的には居間， トイレ，寝室等の各部屋）とは技術的意義を異にする。 それにもかかわらず，本件審決は，引用発明の「検出部ＩＤ」は本願発明 の「内部管理ＩＤ番号」に相当するとして，「施設内での設置箇所に係るＩ Ｄ番号」が安否確認に用いられることを一致点の認定に含めており，この認 定には誤りがあるといわざるを得ない。その結果，本件審決は，原告の主張 に係る相違点５を看過しており，上記一致点の認定誤りは本件審決の結論に 影響を及ぼす誤りである。
（2) 引用発明における「検出部ＩＤ」の技術的意義
上記認定に係る引用発明の「検出部ＩＤ」が，「電源タップ４」の住居内 での設置箇所を識別するものであるか否かについて検討する。 引用発明の「検出部ＩＤ」は，住居内で「電源タップ４」を一意に識別す る符号であるものの，引用文献１には，前記「検出部ＩＤ」が「電源タップ ４」の設置箇所を表す情報と関連するものであることは一切記載されていな＼nい。また，電源タップの一般的な使用形態を参酌すると，電源タップを住居 内のどこに設置してどのような電気機器に接続するかは，当該電源タップを 利用する者が任意に決められるものと解される。 引用文献１では，「電源タップ４」に照明器具が接続される態様も開示さ れているものの（【図６】），照明器具は，居間，トイレ，寝室等，住居内 のあらゆる箇所で用いられるものであり，よって，当該照明器具に接続され る電源タップの設置箇所も住居内のあらゆる場所が想定されるものであるか ら，「検出部ＩＤ」により「電源タップ４」を一意に識別しても，それは 「電源タップ４」の識別にとどまるものであって，当該「電源タップ４」の 設置箇所も識別できるとする根拠は見出せない。 すなわち，「電源タップ４」の「検出部ＩＤ」から住居内の設置箇所を識 別するためには，「検出部ＩＤ」と当該「電源タップ４」の住居内での設置 箇所とを対応付けた何らかの付加的情報が必要である。「電源タップ４」の 「検出部ＩＤ」という，電源タップを一意に識別する符号から，当該「電源 タップ４」の設置箇所を識別することができる，と認めることはできない。
（3) 被告の主張について
ア 被告は，本願明細書等の段落【００２４】において，照明装置から発信 されるＩＤ番号としては「位置ＩＤ番号」のみが開示されているところ， 位置ＩＤ番号に紐づけられる位置情報に設置箇所（個々の部屋）が含まれ るか否かが明らかでないと指摘する。 しかしながら，次の(ア)ないし(ウ)に照らすと，本願発明の「位置ＩＤ 番号」には，居宅内の各部屋を特定する「内部管理ＩＤ番号」が含まれる， と理解されるから，被告の上記指摘は上記認定を覆すものではない。
(ア) 段落【００２６】及び【００２７】においては，情報を受信するク ラウドサーバの側のデータベース内に，居宅内の各部屋を特定する「内 部管理ＩＤ番号」が登録されることが記載されており，段落【００２ ９】以下では，安否確認システムの動作によって，居宅内のどの部屋 （設置箇所）において異常が生じているのかを判定する仕組みが詳細に 説明されている。そうすると，発信装置から発信される「位置ＩＤ番 号」が，クラウドサーバの保有する「内部管理ＩＤ番号」を含むものと 解しないと，本願明細書等の記載全体を合理的に理解することができな い。
(イ) 段落【００３５】，【００４０】及び【００４２】には，段落【０ ０２４】と異なり，「位置ＩＤ番号」が照明装置の設置箇所（居間，ト イレ，寝室等の各部屋）を特定することが明示されている。
(ウ) 段落【００２４】において，「位置ＩＤ番号」に紐づけられる「位 置情報」は，「設置箇所が存在する施設の住所，並びに設置箇所の緯度 経度及び施設の設置する階数等」（下線付加）である。この「等」に， 設置箇所となる各部屋の名称（居間，トイレ，寝室等）を含めることに よって，位置ＩＤ番号が，設置箇所を特定する情報（クラウドサーバの 「内部管理ＩＤ番号」に対応する情報）を含むものと解釈することが許 されないとはいえない。 また，設置箇所となる各部屋の名称を「等」に含めることが許されな い，あるいは位置情報をクラウドサーバへ登録する旨について述べたも のにとどまる，と解釈し，当該施設の中での「設置箇所」（各部屋）の 位置情報は，利用者が照明装置の設置後にアプリを用いてクラウドサー バに登録する，と理解することも可能である。段落【００１９】の「利＼n用者は，取得したアプリにしたがい，・・・照明装置の設置箇所・・・ の設定登録を行う」との記載も参酌すると，むしろ，かかる理解が本筋 であるともいえる。 前記（1)のとおり，照明装置から発信される「ＩＤ番号」とクラウドサ ーバに登録される「ＩＤ番号」とを相互に対照することができて初めて 本願発明は所期の作用効果を奏することができるのであるから，本願明 細書等に接する当業者の理解は，上記のいずれかであると考えられる。
イ 被告は，電源タップに接続される電気機器の設置箇所（部屋）は，電気 機器の種別によって通常定まるから，引用発明の「検出部ＩＤ」は，単に 「電源タップ４を一意に識別する符号」，すなわち，住居内の「どれ」か ということを識別する符号にとどまるものでもなく，住居内で「どこ」に 設置されているのかを識別する符号であって，位置情報として意味を有し， 本願発明の「内部管理ＩＤ番号」と同じ役割を有している旨主張する。
たしかに，被告がその主張の根拠とする引用文献１の【図５】において， 「住居ＩＤ」，「検出部ＩＤ」（図５の「計測部ＩＤ」との記載は「検出 部ＩＤ」の誤記と認められる。），「機器種類」，「稼働状況」などから なる機器稼働データが例示されており，たとえば，「検出部ＩＤ」が“ｉ ｄ１３”の場合は，「住居ＩＤ」が“ｈｉｄ７”の場合も“ｈｉｄ２”の 場合も「機器種類」が“電気炊飯器”であること，「検出部ＩＤ」が“ｉ ｄ１７”の場合は，「機器種類」が“ＰＣ”，“アイロン”，あるいは “ポット”であることが例示されており，「検出部ＩＤ」と電気機器の種 類，ひいては「電源タップ４」の設置箇所との間に何らかの相関関係があ ることも推測される。 しかしながら，引用文献１の【図５】におけるこれらの例示は，利用者 が住居内に各電源タップを任意に設置して電気機器に接続した結果として 生じる，「検出部ＩＤ」と接続されている電気機器との対応関係を示して いるにすぎないというべきであって，たとえば，前記ポットは，台所，居 間，ダイニング，寝室のいずれでも利用されることに鑑みると，【図５】 の記載をもってして，「電源タップ４」の「検出部ＩＤ」と当該「電源タ ップ４」の設置箇所との間に何らかの対応関係が定められているとするこ とはできない。
また，引用文献１の段落【００７５】ないし【００７８】には，実施の 形態３に係る生活状況監視システムにおいて，「電源タップ４」に機器種 類を設定する「スライドスイッチ２０ａ」を設けることが記載されており， 【図１６】には，機器種類として，「冷蔵庫」，「炊飯器」，「テレビ」， 「アイロン」，「レンジ」，「その他」が例示されており，「スライドス イッチ２０ａ」がこれらの機器種類の中から任意に機器種類を選択するこ とが示されている。 してみると，引用文献１に記載の「電源タップ４」は，「冷蔵庫」， 「炊飯器」，「テレビ」等を含め，種々の電気機器に接続されることを前 提としたものであり，当該「電源タップ４」が設置される箇所も，台所， 居間等，住居内の様々な箇所が想定されるものであるから，「電源タップ ４」の「検出部ＩＤ」と当該「電源タップ４」の設置箇所との間には，元 来関連性はない。
以上によれば，引用文献１に，「電源タップ４」を一意に識別するため の「検出部ＩＤ」に基づいて，当該「電源タップ４」の設置箇所を識別す るという技術思想が開示されているとは認められず，被告の上記主張は採 用することができない。
ウ 被告は，住居内の電源タップ及びそれに接続される家電機器は，いった ん設置されれば移動しないのが通常であること，引用発明においては「電 源タップ４」の設置箇所が判明しているからこそ警戒すべき状況か否かの 判定ができること，を考慮すれば，「電源タップ４」の「検出部ＩＤ」は 設置箇所を識別し得る情報であり，本願発明の位置情報（設置箇所の情報 を含む。）と相違しない旨主張する。 しかしながら，以下のとおり，被告の上記主張は採用することができな い。
(ア) 引用文献１の【図１３】には，警戒すべき状況か否かを判定するた めの条件の例が記載されている。この記載からは，電気機器の種別（テ レビ，炊飯器，アイロン等）と稼働状況（稼働中か停止中か）に応じて 警戒状況を判定するという技術思想は読み取れるものの，電気機器の種 別が同一である場合に，当該電気機器の設置箇所に応じて判定する条件 を異ならせる（例えば，居間と寝室のテレビとで判定条件を異ならせ る）という技術思想を読み取ることはできない。 例えば，【図１３】に記載された判定条件のうち，「３日以上，『電 気炊飯器』の『停止』が続いた場合」は，住人が食事をとっていないと いう事態をうかがわせるから，かかる場合をもって段落【００５７】等 にいう「警戒すべき稼働状況」として登録する，というのが引用発明の 技術思想であると解される。電気炊飯器の設置箇所は，通常，「台所」 という住居内の特定の部屋であるが，その間に住人が台所に立ち入った か否かが，警戒状況か否かを判定するための条件とされているものでは ない。 このように，引用発明においては，警戒すべき状況か否かを判定する ための情報として，特定の電源タップに接続された電気機器の種別を用 いているが，当該電源タップ及びそれに接続された電気機器の設置箇所 と関連する情報を用いることの開示又は示唆はない。
(イ) 引用文献１の【図６】には，二つの部屋のそれぞれにおいて，同一 の種別の電気機器である照明装置が「電源タップ４」に接続される態様 が開示されており，二つの部屋にそれぞれ設けられた「電源タップ４」 が，「検出部ＩＤ」を「遠隔監視装置１」に送信するものと認められる が，この場合であっても，上記(ア)に示したとおり，「検出部ＩＤ」は， 各々の電源タップ及びこれに接続された電気機器を一意に識別するため の符号であるにとどまり，「電源タップ４」の設置箇所を示す情報では ないから，「検出部ＩＤ」により各部屋を識別できるとする技術的根拠 は見出せない。
（4) 以上によれば，引用発明の「検出部ＩＤ」は，「電源タップ４」の住居内 での設置箇所を識別するものではないから，本願発明の位置情報のうち，住 居内における設置箇所を特定する「内部管理ＩＤ番号」（具体的には居間， トイレ，寝室等の各部屋）とは技術的意義を異にする。 それにもかかわらず，本件審決は，引用発明の「検出部ＩＤ」は本願発明 の「内部管理ＩＤ番号」に相当するとして，「施設内での設置箇所に係るＩ Ｄ番号」が安否確認に用いられることを一致点の認定に含めており，この認 定には誤りがあるといわざるを得ない。その結果，本件審決は，原告の主張 に係る相違点５を看過しており，上記一致点の認定誤りは本件審決の結論に 影響を及ぼす誤りである。
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2022.01.26
令和3(ネ)10031 特許権侵害行為差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和4年1月13日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
IPブリッジによる侵害事件です。知財高裁は技術的範囲に属しないとした1審判断を維持しました。控訴人は本件発明はDRAMも含むと主張しましたが、裁判所は、明細書における本件発明の課題とその解決原理から、含まれないと判断しました。
イ 控訴人の主張ア(ｲ)（本件発明の課題解決原理に基づく検討について）に つき
本件発明の技術的意義（前記１(2)）に鑑みれば，本件明細書に開示され た発明は，半導体チップ上の領域ごとのゲート電極周縁長の合計が異なる 半導体集積回路装置（具体的にはシステムＬＳＩ）において，このような 領域ごとのゲート電極周縁長の合計のばらつきが，従来知られていたマイ クロローディング効果による局所的なパターン寸法の変動などとは異な り，半導体チップ全体にわたるＣＤロスに許容できないほどの変動をもた らすという，本件特許の出願時においては新規な課題を見い出し，これを， ダミーパターンを挿入してゲート電極周縁長のばらつきを抑えることに より解決したものである。したがって，本件発明の課題とその解決原理に 照らすと，本件発明の「半導体集積回路装置」は，システムＬＳＩを意味 するものと解される。
本件特許の出願時に既に慣用されていたＤＲＡＭにおいて，メモリセル アレイを構成するビットラインやワードラインが，ＤＲＡＭにおける他の＼n回路と比較して周縁長が密な回路パターンであり，メモリセルアレイ領域 とそれ以外の回路領域とではゲート電極周縁長の合計がばらつくという 技術常識があったとしても，それが，ＤＲＡＭを構成する半導体チップ全＼n体にわたるＣＤロスに許容できないほどの変動をもたらすものであるこ とは，本件明細書に何ら言及されておらず，また，上記の新規な課題が， システムＬＳＩ中の一部の領域にすぎないＤＲＡＭ単体においても同様 に生じるものであると認めるに足りる証拠はない。 そうすると，本件発明の課題とその解決原理に照らして，本件発明の「半 導体集積回路装置」は，システムＬＳＩを意味するものと解され，ＤＲＡ Ｍを含むと解することはできない。
ウ 控訴人の主張ア(ｳ)（審査経過に基づく検討について）につき
控訴人は，審査経過に関し，第１回目及び第２回目の拒絶理由通知につ いて，審査官は，本件特許の発明がシステムＬＳＩの発明であるとは認識 しておらず，また，出願人の意見書においても，本願発明と引用発明の相 違点について，本願発明はシステムＬＳＩであるのに対して引用発明はシ ステムＬＳＩではないという説明はしていないと主張する。 しかし，そもそも特許発明の技術的範囲の画定は，特許請求の範囲の記 載に基づいて定められるが，特許請求の範囲に記載された用語の意義の解 釈は明細書及び図面を考慮して行われるのであって（特許法７０条１項及 び２項参照），特許出願の審査過程において，審査官がその特許発明をどの ように理解していたかということは，裁判所の特許発明の技術的範囲の画 定の判断を拘束するものではない。
また，出願人は，第１回目の拒絶理由通知に対する意見書（平成１５年 １１月２８日提出，乙２）において，特許法２９条１項３号及び同条２項 の規定に該当しない理由として，「言い換えると，ダミーパターンを挿入す ることによって，異なるマスクパターンレイアウト間でパターンの粗密の 程度を小さくします。このため，ライン状パターンに品種に依存した寸法 変動が生じることを防止できるので，ＤＲＡＭ等の搭載率が用途又は仕様 により異なるシステムＬＳＩにおいても，ゲート電極又はメタル配線等の 加工寸法をマスクパターンレイアウトと無関係に一定にできます。従って， 請求項４の発明によると，動作マージンのバラツキが解消された半導体集 積回路装置を実現できるという格別の効果が得られます。」（乙２〔２〜３ 頁〕）と記載し，第２回目の拒絶理由通知に対する意見書（平成１６年３月 ２５日提出，乙４）において，特許法２９条２項の規定に該当しない理由 として，「言い換えると，ダミーパターンを挿入することによって，異なる マスクパターンレイアウト間でパターンの粗密の程度を小さくします。こ のため，本願明細書の段落番号［０１３２］に記載されておりますように， 『半導体集積回路装置の品種によりマスクパターンレイアウトが大きく 異なる場合にも，マスクパターンレイアウトの違いに起因してライン状パ ターンに寸法ばらつきが生じることを防止できる。従って，ＤＲＡＭ等の 搭載率が用途又は仕様により異なるシステムＬＳＩにおいても，ゲート電 極又はメタル配線等の加工寸法をマスクパターンレイアウトと無関係に 一定にできるので，動作マージンのバラツキが解消された半導体集積回路 装置を実現できる』という格別の効果・・・が得られます。」（乙４〔４頁〕） と記載し，いずれの意見書においても，本願発明がシステムＬＳＩに用い られて効果を生ずることを明確に述べており，このような段階を踏まえて 本件特許が登録されたものである。 したがって，仮に，審査官が，拒絶理由通知を発出する際に，特許請求 の範囲に記載された発明の要旨認定において，「半導体集積回路装置」を， その一般的な字義どおりに，ＤＲＡＭを含む半導体集積回路装置全般と解 釈しており，また，出願人の意見書において，本願発明と引用発明の相違 点として，本願発明はシステムＬＳＩであるのに対して引用発明はシステ ムＬＳＩではないことが明示されていなかったとしても，それに基づいて， 本件発明の「半導体集積回路装置」にシステムＬＳＩではないＤＲＡＭ自 体が含まれるということはできない。
(3) そうすると，本件発明における「半導体集積回路装置」（構成要件１Ａ，１＼nＥ，５Ｂ，５Ｅ等）という語は，システムＬＳＩを意味するものとして用い られており，ＤＲＡＭはこれに含まれないというべきであり，ＤＲＡＭであ ることに争いのない被控訴人製品（前記第２，２による引用のうちの原判決 「事実及び理由」第２，２⑽（原判決８頁２０〜２３行目））は，本件発明１ の構成要件１Ａ，１Ｅ，本件発明５の構＼成要件５Ｂ，５Ｅをいずれも充足せ ず，本件発明１及び本件発明５の技術的範囲のいずれにも属さないものと認 められる。 控訴人は種々主張するが，その主張は，いずれも採用することができない。
イ 控訴人の主張ア(ｲ)（本件発明の課題解決原理に基づく検討について）に つき
本件発明の技術的意義（前記１(2)）に鑑みれば，本件明細書に開示され た発明は，半導体チップ上の領域ごとのゲート電極周縁長の合計が異なる 半導体集積回路装置（具体的にはシステムＬＳＩ）において，このような 領域ごとのゲート電極周縁長の合計のばらつきが，従来知られていたマイ クロローディング効果による局所的なパターン寸法の変動などとは異な り，半導体チップ全体にわたるＣＤロスに許容できないほどの変動をもた らすという，本件特許の出願時においては新規な課題を見い出し，これを， ダミーパターンを挿入してゲート電極周縁長のばらつきを抑えることに より解決したものである。したがって，本件発明の課題とその解決原理に 照らすと，本件発明の「半導体集積回路装置」は，システムＬＳＩを意味 するものと解される。
本件特許の出願時に既に慣用されていたＤＲＡＭにおいて，メモリセル アレイを構成するビットラインやワードラインが，ＤＲＡＭにおける他の＼n回路と比較して周縁長が密な回路パターンであり，メモリセルアレイ領域 とそれ以外の回路領域とではゲート電極周縁長の合計がばらつくという 技術常識があったとしても，それが，ＤＲＡＭを構成する半導体チップ全＼n体にわたるＣＤロスに許容できないほどの変動をもたらすものであるこ とは，本件明細書に何ら言及されておらず，また，上記の新規な課題が， システムＬＳＩ中の一部の領域にすぎないＤＲＡＭ単体においても同様 に生じるものであると認めるに足りる証拠はない。 そうすると，本件発明の課題とその解決原理に照らして，本件発明の「半 導体集積回路装置」は，システムＬＳＩを意味するものと解され，ＤＲＡ Ｍを含むと解することはできない。
ウ 控訴人の主張ア(ｳ)（審査経過に基づく検討について）につき
控訴人は，審査経過に関し，第１回目及び第２回目の拒絶理由通知につ いて，審査官は，本件特許の発明がシステムＬＳＩの発明であるとは認識 しておらず，また，出願人の意見書においても，本願発明と引用発明の相 違点について，本願発明はシステムＬＳＩであるのに対して引用発明はシ ステムＬＳＩではないという説明はしていないと主張する。 しかし，そもそも特許発明の技術的範囲の画定は，特許請求の範囲の記 載に基づいて定められるが，特許請求の範囲に記載された用語の意義の解 釈は明細書及び図面を考慮して行われるのであって（特許法７０条１項及 び２項参照），特許出願の審査過程において，審査官がその特許発明をどの ように理解していたかということは，裁判所の特許発明の技術的範囲の画 定の判断を拘束するものではない。
また，出願人は，第１回目の拒絶理由通知に対する意見書（平成１５年 １１月２８日提出，乙２）において，特許法２９条１項３号及び同条２項 の規定に該当しない理由として，「言い換えると，ダミーパターンを挿入す ることによって，異なるマスクパターンレイアウト間でパターンの粗密の 程度を小さくします。このため，ライン状パターンに品種に依存した寸法 変動が生じることを防止できるので，ＤＲＡＭ等の搭載率が用途又は仕様 により異なるシステムＬＳＩにおいても，ゲート電極又はメタル配線等の 加工寸法をマスクパターンレイアウトと無関係に一定にできます。従って， 請求項４の発明によると，動作マージンのバラツキが解消された半導体集 積回路装置を実現できるという格別の効果が得られます。」（乙２〔２〜３ 頁〕）と記載し，第２回目の拒絶理由通知に対する意見書（平成１６年３月 ２５日提出，乙４）において，特許法２９条２項の規定に該当しない理由 として，「言い換えると，ダミーパターンを挿入することによって，異なる マスクパターンレイアウト間でパターンの粗密の程度を小さくします。こ のため，本願明細書の段落番号［０１３２］に記載されておりますように， 『半導体集積回路装置の品種によりマスクパターンレイアウトが大きく 異なる場合にも，マスクパターンレイアウトの違いに起因してライン状パ ターンに寸法ばらつきが生じることを防止できる。従って，ＤＲＡＭ等の 搭載率が用途又は仕様により異なるシステムＬＳＩにおいても，ゲート電 極又はメタル配線等の加工寸法をマスクパターンレイアウトと無関係に 一定にできるので，動作マージンのバラツキが解消された半導体集積回路 装置を実現できる』という格別の効果・・・が得られます。」（乙４〔４頁〕） と記載し，いずれの意見書においても，本願発明がシステムＬＳＩに用い られて効果を生ずることを明確に述べており，このような段階を踏まえて 本件特許が登録されたものである。 したがって，仮に，審査官が，拒絶理由通知を発出する際に，特許請求 の範囲に記載された発明の要旨認定において，「半導体集積回路装置」を， その一般的な字義どおりに，ＤＲＡＭを含む半導体集積回路装置全般と解 釈しており，また，出願人の意見書において，本願発明と引用発明の相違 点として，本願発明はシステムＬＳＩであるのに対して引用発明はシステ ムＬＳＩではないことが明示されていなかったとしても，それに基づいて， 本件発明の「半導体集積回路装置」にシステムＬＳＩではないＤＲＡＭ自 体が含まれるということはできない。
(3) そうすると，本件発明における「半導体集積回路装置」（構成要件１Ａ，１＼nＥ，５Ｂ，５Ｅ等）という語は，システムＬＳＩを意味するものとして用い られており，ＤＲＡＭはこれに含まれないというべきであり，ＤＲＡＭであ ることに争いのない被控訴人製品（前記第２，２による引用のうちの原判決 「事実及び理由」第２，２⑽（原判決８頁２０〜２３行目））は，本件発明１ の構成要件１Ａ，１Ｅ，本件発明５の構＼成要件５Ｂ，５Ｅをいずれも充足せ ず，本件発明１及び本件発明５の技術的範囲のいずれにも属さないものと認 められる。 控訴人は種々主張するが，その主張は，いずれも採用することができない。
◆判決本文
原審はアップされていません。
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2022.01.24
令和2(行ケ)10113 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和4年1月19日 知的財産高等裁判所
不使用取消審判の請求が権利濫用かが争われました。知財高裁は、権利濫用とまではいえないとした審決を取り消しました。
上記各事実によれば，被告は，ブランデッドボースト社を買収した後，本 件審判請求に及ぶ直前まで，原告との間で，原告が保有する本件商標を含む 日本及びその他の国のＢＯＡＳＴブランドに係る登録商標の買取りについて 協議をしていたが，協議中断の数か月後に本件審判請求に及んだものである。 こうした経緯に加え，被告は，本件審判請求における手続において，原告 が，「２０１７年１０月３日，請求人は，ブランドボースト社（当審注：ブ ランデッドボースト社のこと）より，同社の「ＢＯＡＳＴ」ブランド事業を 買収し，同社が保有する米国「ＢＯＡＳＴ」登録商標の移転を受けた（乙１）。 したがって，請求人は，被請求人が保有する日本「ＢＯＡＳＴ」登録商標に 干渉しない義務を含む，本件和解契約に基づく義務を履行する責任を負う」， 「また，請求人は，本件和解契約に基づき，日本「ＢＯＡＳＴ」登録商標に 係る被請求人の権利に対する干渉を行ってはならない義務を負う」旨主張し たのに対して，具体的に弁駁していないことは記録上明らかであり，また， 本訴における原告による同旨の主張についても反論していないことからする と，被告は，ブランデッドボースト社から米国内における「ＢＯＡＳＴ」事 業を買収するに際して，原告らと同社との間では，同社が，世界中でボース ト社又は原告によるその他の登録により保護される原告らの商号権及び商標 権を妨害しない旨の本件和解契約に基づく義務を負担しており，上記買収に より被告も同義務を履行する責任を負うことを認識しながら，これを前提と して，原告との間で，原告が保有する本件商標を含む日本及びその他の国の ＢＯＡＳＴブランドに係る登録商標の買取り交渉をしていたものと認められ る。
そうすると，被告は，原告との間で，原告が保有する本件商標を含む日本 及びその他の国のＢＯＡＳＴブランドに係る登録商標の買取り交渉が頓挫す るや否や，原告が保有する商標権を妨害してはならない旨の上記義務に反す ることを知りながら，本件商標の取消しを求めて本件審判請求に及んだもの と認めるのが相当である。したがって，本件審判請求は，金銭的負担をすることなく本件商標を使用することを企図し，取消審判制度が何人も申し立てることができることに藉＼n口して，専ら原告を害する目的でしたものと認められるから，権利の濫用に 当たるものというべきである。
上記各事実によれば，被告は，ブランデッドボースト社を買収した後，本 件審判請求に及ぶ直前まで，原告との間で，原告が保有する本件商標を含む 日本及びその他の国のＢＯＡＳＴブランドに係る登録商標の買取りについて 協議をしていたが，協議中断の数か月後に本件審判請求に及んだものである。 こうした経緯に加え，被告は，本件審判請求における手続において，原告 が，「２０１７年１０月３日，請求人は，ブランドボースト社（当審注：ブ ランデッドボースト社のこと）より，同社の「ＢＯＡＳＴ」ブランド事業を 買収し，同社が保有する米国「ＢＯＡＳＴ」登録商標の移転を受けた（乙１）。 したがって，請求人は，被請求人が保有する日本「ＢＯＡＳＴ」登録商標に 干渉しない義務を含む，本件和解契約に基づく義務を履行する責任を負う」， 「また，請求人は，本件和解契約に基づき，日本「ＢＯＡＳＴ」登録商標に 係る被請求人の権利に対する干渉を行ってはならない義務を負う」旨主張し たのに対して，具体的に弁駁していないことは記録上明らかであり，また， 本訴における原告による同旨の主張についても反論していないことからする と，被告は，ブランデッドボースト社から米国内における「ＢＯＡＳＴ」事 業を買収するに際して，原告らと同社との間では，同社が，世界中でボース ト社又は原告によるその他の登録により保護される原告らの商号権及び商標 権を妨害しない旨の本件和解契約に基づく義務を負担しており，上記買収に より被告も同義務を履行する責任を負うことを認識しながら，これを前提と して，原告との間で，原告が保有する本件商標を含む日本及びその他の国の ＢＯＡＳＴブランドに係る登録商標の買取り交渉をしていたものと認められ る。
そうすると，被告は，原告との間で，原告が保有する本件商標を含む日本 及びその他の国のＢＯＡＳＴブランドに係る登録商標の買取り交渉が頓挫す るや否や，原告が保有する商標権を妨害してはならない旨の上記義務に反す ることを知りながら，本件商標の取消しを求めて本件審判請求に及んだもの と認めるのが相当である。したがって，本件審判請求は，金銭的負担をすることなく本件商標を使用することを企図し，取消審判制度が何人も申し立てることができることに藉＼n口して，専ら原告を害する目的でしたものと認められるから，権利の濫用に 当たるものというべきである。
◆判決本文
審決（取消２０１８−３００７２２）は、下記のように、権利濫用とまではいえないとして、不使用であるので登録を取り消すと判断していました。
イ 判断
上記事実によれば、被請求人らとブランドボースト社との間で、互いの商号及び商標に係る権利について妨害しないことを含む本件和解契約が結ばれていたことは窺えるものの、そのような当事者間の合意が、本件商標に対する不使用取消審判の請求までも禁止するものであるかは、証拠上明らかでなく、当該契約違反か否かは措くとしても、請求人による本件審判の請求が専ら被請求人を害することを目的としていると認められる事情を見いだすこともできない。また、前記（１）の不使用取消制度の趣旨からすれば、登録商標は使用をしているからこそ、保護を受けられるのであって、一定期間登録商標が使用されていない場合には、保護すべき信用が存しないのであるから、取り消されてもやむを得ないものである。
そして、後述するとおり、被請求人は本件商標の使用について、何らの主張、立証もしていないものである。なお、請求人と被請求人との登録商標買取り交渉が合意に至らなかった状況において、本件商標の不使用を理由として、請求人が本件審判請求を行ったとしても、そのこと自体は格別不自然とはいえない。その他、請求人による本件審判の請求が専ら被請求人を害することを目的としていると認められる場合などの特段の事情は見いだせず、本件審判請求が権利の濫用であるとはいえないし、信義則違反であるとして本件審判請求が成り立たないとすべきともいえない。
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2022.01.24
令和3(行ケ)10107 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和4年1月19日 知的財産高等裁判所
商標「花間堂」が、商標法４条１項１０号，１５号，１９号又は７号の無効理由があるかが争われました。知財高裁は、無効理由無しとした審決を維持しました。
また，仮に，引用商標の中国における周知性が認められると仮定しても，前 記認定事実によれば，被告は，中国人であるものの，来日してから長らく我が 国に居住し，本件商標の登録出願に先立って「旅程管理業務を行う主任（国内）」 の資格を取得し，本件商標の商標登録後，引用商標が登録出願されるまでに， 実際に本件商標を構成する「花間堂」の文字を含む名称のツアーを主催したこ＼nとが認められることからすると，本件商標の指定役務である「宿泊施設の提供， 宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ」等のために本件商標を登録出願して 登録を受けたものと推認されるところであり，また，本件商標を構成する文字＼nを選択した理由についても具体的に陳述しているところである。このような事 実関係からすれば，被告が本件商標の登録出願をした経緯に，不正の利益を得 る目的，他人に損害を加える目的その他の不正の目的があったとは認め難く， 本件全証拠を検討してみても，被告に上記のような目的があったと認めるに足 りる証拠はない（なお，引用商標の中国における周知性についても，原告提出 の書証中には，原告が運営する「花間堂」を「中国大陸で有名な高級チェーン ホテル」（前記１(3)イ(ウ)），「中国の有名な民宿ブランド」（同(エ)），「中 国大陸の有名な高級ホテルブランド」（同(オ)），「中国国内の有名な優れた リゾートホテルブランド花間堂」（同(カ)）として紹介するものがあるものの， 該当部分の抄訳であり，当該記事内容やその記事がどういった媒体からによる ものであるのかの詳細が不明であるし，その他のものを併せても，これらの記 事等のみから，引用商標が，本件商標の登録出願時及び登録査定時において， 中国の需要者の間で原告の業務に係る役務を表示するものとして周知であると＼n認定することはできず，また，「花間堂」の中国国内における売上高，利用者 数，旅行業界におけるシェア等に関する証拠もないから，上記中国における周 知性を認めることはできないことを念のため付言する。）。 そうすると，本件商標は，商標法４条１項１９号に該当するものとはいえず， これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。
また，仮に，引用商標の中国における周知性が認められると仮定しても，前 記認定事実によれば，被告は，中国人であるものの，来日してから長らく我が 国に居住し，本件商標の登録出願に先立って「旅程管理業務を行う主任（国内）」 の資格を取得し，本件商標の商標登録後，引用商標が登録出願されるまでに， 実際に本件商標を構成する「花間堂」の文字を含む名称のツアーを主催したこ＼nとが認められることからすると，本件商標の指定役務である「宿泊施設の提供， 宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ」等のために本件商標を登録出願して 登録を受けたものと推認されるところであり，また，本件商標を構成する文字＼nを選択した理由についても具体的に陳述しているところである。このような事 実関係からすれば，被告が本件商標の登録出願をした経緯に，不正の利益を得 る目的，他人に損害を加える目的その他の不正の目的があったとは認め難く， 本件全証拠を検討してみても，被告に上記のような目的があったと認めるに足 りる証拠はない（なお，引用商標の中国における周知性についても，原告提出 の書証中には，原告が運営する「花間堂」を「中国大陸で有名な高級チェーン ホテル」（前記１(3)イ(ウ)），「中国の有名な民宿ブランド」（同(エ)），「中 国大陸の有名な高級ホテルブランド」（同(オ)），「中国国内の有名な優れた リゾートホテルブランド花間堂」（同(カ)）として紹介するものがあるものの， 該当部分の抄訳であり，当該記事内容やその記事がどういった媒体からによる ものであるのかの詳細が不明であるし，その他のものを併せても，これらの記 事等のみから，引用商標が，本件商標の登録出願時及び登録査定時において， 中国の需要者の間で原告の業務に係る役務を表示するものとして周知であると＼n認定することはできず，また，「花間堂」の中国国内における売上高，利用者 数，旅行業界におけるシェア等に関する証拠もないから，上記中国における周 知性を認めることはできないことを念のため付言する。）。 そうすると，本件商標は，商標法４条１項１９号に該当するものとはいえず， これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。
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2022.01.18
令和3(行ケ)10067 審決取消請求事件 意匠権 行政訴訟 令和4年1月12日 知的財産高等裁判所
物品の認定があやまっているとして、類似するとした審決を取り消しました。本件意匠にかかる物品は「インジェクターカートリッジ」であり、「インジェクターカートリッジ」とは，「注射器用の交換可能な液体・ガスなどを充填した小容器」を意味する。と、引用意匠の「注射器用シリンジ」とは非類似物品と判断されました。＼n
１ 本件審決は，本願意匠が引用意匠に類似し，意匠法３条１項３号に該当する から意匠登録を受けることができないと判断した。
そこで検討するに，意匠は物品と一体をなすものであるから，登録出願前に日本 国内若しくは外国において公然知られた意匠又は登録出願前に日本国内若しくは外 国において頒布された刊行物に記載された意匠と同一又は類似の意匠であることを 理由として，意匠法３条１項により登録を拒絶するためには，まずその意匠にかか る物品が同一又は類似であることを必要とし，更に，意匠自体においても同一又は 類似と認められるものでなければならない（最高裁判所昭和４５年（行ツ）第４５ 号同４９年３月１９日第三小法廷判決・民集２８巻２号３０８頁参照）。 そうすると，物品の同一性又は類似性の認定に誤りがある場合には，意匠法３条 １項該当性の判断に誤りがあるというべきである。 ２(1) 原告は，本件審決が，本願意匠に係る物品について「医療用注射器の外筒」 と認定したことが誤りであると主張し，これに対し被告は，1)本件審決は，本件願 書等の記載から本願意匠に係る物品を「医療用注射器の外筒の用途及び機能を有す＼nるもの」と認定したところ，この判断に誤りはなく，2)原告が，本件意見書や本件 審判請求書で本願意匠と引用意匠の物品が「注射器等に用いられるカートリッジ」 であって「物品が共通する」などと主張していたことは上記1)の認定を裏付けるも のであり，原告が，本訴において，本件審決以前にしていた主張と異なる主張をす ることは禁反言により許されないなどと主張している。
(2) そこで検討するに，本件意見書や本件審判請求書において，原告は，本願意 匠と引用意匠の物品が「注射器等に用いられるカートリッジ」であって「物品が共 通する」などと主張していたことが認められるが（乙５，７），意匠登録出願につい ての拒絶理由の存否は，審査官が職権により判断すべきものであって（旧法１７条）， 出願人が審査段階又は審判段階において述べたことについて自白の拘束力が働くも のではない上，権利行使の当否ではなく権利設定の適否が問題となる審決取消訴訟 である本件において，被告は行政庁として対応しているものであって，本願意匠の 意匠に係る物品につき，査定及び審判の各段階における原告の主張が本訴における 主張と異なるものであったことにより被告の利益が不当に害されるとの関係もない ことからすると，本件意見書や本件審判請求書における上記の原告の主張をもって， 禁反言の法理の適用などによって原告が本訴において本件審決以前にしていた主張 と異なる主張をすることが許されないとまでいうことはできない。 また，被告以外の第三者との関係において，禁反言の法理が適用されることによ り，原告が本願意匠に係る意匠権を行使する場面に制限を受けるおそれがあるとし ても，特定の当事者間における権利行使の制限の当否と権利の付与の適否とは，お よそ場面が異なるのであるから，直ちに本願意匠について，意匠権登録による保護 を与えるべきではないなどということはできない。
(3) さらに，審決取消訴訟の審理対象は，当該審決の判断の違法であり，その範 囲は当該審判手続において具体的に争われた拒絶理由に限定されるものであるから （最高裁判所昭和４２年（行ツ）第２８号同５１年３月１０日大法廷判決・民集３ ０巻２号７９頁参照），各当事者は，審判手続において具体的に争われていない拒絶 理由を主張することは許されないものの，審判手続において具体的に争われた拒絶 理由に係る判断の当否に係る主張やそれを裏付ける証拠の提出についてまで制限を 受けるものではない。そして，原告の，本願意匠の意匠に係る物品が「自動注射器 等の内部に挿入される，交換可能な薬液溶液」であり，引用意匠に係る物品である＼n「注射器用シリンジ」とは異なる旨の主張は，本件の審判手続について争われた拒 絶理由である「引用意匠との類似」に関する主張であって，審理対象に含まれない 事項に係るものではないから，この観点からも原告の主張を制限する理由はない。
(4) そこで，以下，原告が，本願意匠と引用意匠の意匠に係る物品が異なると主 張していることを前提として,本願意匠に係る物品について検討する。 ３(1) 意匠法２４条１項は「登録意匠の範囲は，願書の記載及び願書に添附した 図面に記載され又は願書に添附した写真，ひな形若しくは見本により現わされた意 匠に基いて定めなければならない。」と規定する。 また，旧法６条１項３号は，意匠登録出願の際に提出すべき書類に，「意匠に係る 物品」を記載すべき旨規定し，意匠法施行規則別表第一には意匠に係る物品の欄に＼n記載すべき区分が定められているが，同表には「インジェクターカートリッジ」と＼nの区分の記載はない（乙２，３，１５。なお，同表には，「インジェクター」を含む＼n区分の記載もなく，「カートリッジ」を含むものとしては「レコードプレーヤー用カ ートリッジ」の区分の記載があるのみである。）。同表の備考二には，「この表＼の下欄 に掲げる物品の区分のいずれにも属さない物品について意匠登録出願をするときは， その下欄に掲げる物品の区分と同程度の区分による物品の区分を願書の「意匠に係 る物品」の欄に記載しなければならない。」と記載されている。そして，同規則様式 第２備考３９には「別表第一の下欄に掲げる物品の区分のいずれにも属さない物品＼nについて意匠登録出願をするときは，「【意匠に係る物品の説明】」の欄にその物品の 使用の目的，使用の状態等物品の理解を助けることができるような説明を記載する。」 と記載されている。
(2) 前記(1)の各規定を踏まえ，本件願書等の記載から，本願意匠の意匠に係る物 品が何であるか検討する。本件願書等（乙１）の記載をみると，【意匠に係る物品】 として「インジェクターカートリッジ」とあるほか，【意匠の説明】及び図面はいず れも別紙第１記載のとおりであって，本件願書等には【意匠に係る物品の説明】の 欄はなく，その余の欄にも意匠に係る物品の説明は記載されていない。本件願書等 における物品を示唆する記載は「インジェクターカートリッジ」との文言及び図面 のみである。
(3) そこで，「インジェクターカートリッジ」との文言について検討すると，これ は，「インジェクター」と「カードリッジ」という２つの単語が組み合わされたもの と認められる。
ア 「インジェクター」についてみると，新英和大辞典第六版（乙９）には，外 来語である「インジェクター」のもとの英単語である「injector」について，「注射 する人，注入器，注射器」という意味が記載されており，証拠（甲７，１５）によ ると，本件優先日より前に，糖尿病の注射治療に用いる注射薬として「オートイン ジェクター」と呼ばれる，ボタンを押すだけであらかじめ充填されている１回分の 薬液が自動的に注入されるＧＬＰ−１受容体作動薬の注入器及び「アポカインイン ジェクター」との名称の電動式医療品注入器（原告の主張する自動注射器を意味す るものと推認される。）が既に存在していたことが認められる。加えて，原告及び被 告ともに，インジェクターが「注射器」を意味するものと認識している。そうする と，本件において，「インジェクター」は注射器を意味すると推察される。
イ 「カートリッジ」についてみると，外来語である「カートリッジ」のもとの 英単語である「cartridge」について，新英和大辞典第六版（乙９）には，「弾薬筒， 薬筒，薬包，実包」「（機械・器具などの一部に取換えのできるように工夫された液 体・ガスなどの）小容器」，ウィズダム英和辞典（甲８）には「交換[詰め替え]用容 器」，New Oxford American Dictionary（甲９）には「巻かれた写真用フィルム，イ ンク，その他の物又は物質を内包する容器であり，装置の中に挿入するべくデザイ ンされたもの」との意味がそれぞれ記載されている。そして，証拠（甲１３）によ ると，本件優先日より前に，専用注入器に装着して使用する「カートリッジ製剤」 と呼ばれるインスリン製剤が存在していたことが認められる。また，本件優先日よ り前に公開されていた特許公報（甲１２，２８〜３２）には，自動注射器，注射器 装置，ばね駆動式の注射装置，ペン型注射器及び医療用自動注射装置に用いられる， 薬を充填した小容器を意味する「カートリッジ」に関する記載（その中には，薬剤 カートリッジ，薬物充填カートリッジなどと記載されている部分もある。）があるこ とが認められる。そうすると，「カートリッジ」は交換用の液体・ガスなどを充填し た小容器を意味するものと推測される。なお，上記各証拠に照らす限り，「カートリ ッジ」が文言上，「外筒」を意味するものと認めることはできない。
ウ 次に，「インジェクターカートリッジ」の語句について検討するに，被告は， 本件願書の【意匠に係る物品】の記載は「インジェクターカートリッジ」であり， 「インジェクター用カートリッジ」ではないなどとも主張するが，証拠（甲１７〜 ２０，２２，２３）によると，「カートリッジ」の文言は，「トナーカートリッジ」 「インクカートリッジ」のようにカートリッジ自体についてその内容物を意味する 文言とともに用いられる場合がある一方で，浄水器に用いられるカートリッジにつ いて「浄水器用カートリッジ」とする登録意匠と「浄水器カートリッジ」とする登 録意匠とが存在し，「浄水器カートリッジ」が浄水器用のカートリッジを意味する場 合があることが認められ，「インジェクターカートリッジ」という文言をもって，イ ンジェクター用のカートリッジを意味するものと理解することも不自然ではない。 そして，本願意匠の意匠に係る物品として，出願人である原告が，注射器を意味す る「インジェクター」のみにとどめず，あえて「インジェクターカートリッジ」と したものであることを併せ考慮すると，「インジェクターカートリッジ」は，「注射 器用のカートリッジ」を意味すると認めるのが相当である。
エ 前記ア〜ウを総合すると，「インジェクターカートリッジ」は，「注射器用の 交換可能な液体・ガスなどを充填した小容器」を意味すると認めるのが相当である。＼n
(4) そうすると，本願意匠の意匠に係る物品を「医療用注射器の外筒の用途及び 機能を有するもの」とした本件審決の認定には誤りがあるというほかない。もっと＼nも，本件願書等には，「インジェクター」（注射器）が「自動注射器」を意味するこ とまでを示唆する記載はなく，本件優先日当時において，一般に，「インジェクター カートリッジ」が自動注射器用のカートリッジを意味していたと認めるに足りる証 拠もないから，本願意匠の意匠に係る物品は，自動注射器に限ることなく，「『注射 器』用の交換可能な液体・ガスなどを充填した小容器」であると認めるのが相当で＼nある。
(5) 被告は，本件審決は「医療用注射器の外筒の用途及び機能を有するインジェ＼nクターカートリッジ」であると認定したのであって「医療用注射器の外筒」と認定 したものではないから原告の主張は前提を欠くなどと主張するが，物品の同一性及 び類似性は，物品の用途及び機能等を比較して実質的に判断すべきところ，本件審＼n決の認定は「医療用注射器の外筒の用途及び機能を有するもの」というものであっ＼nて実質的に上記原告の主張のとおり「医療用注射器の外筒」と認定したものといえ る。被告の上記主張は形式にすぎ，本質を看過したもので相当ではない。 また，被告は， 本件願書に【意匠に係る物品の説明】の欄を設けて物品の理解を 助ける説明を記載し，参考図を提出する必要があったと主張しているところ，前記 ３(1)のとおり，意匠法施行規則別表第一には「インジェクターカートリッジ」との＼n区分の記載はなく，また，「インジェクターカートリッジ」が一般用語とはいえない ことからすれば，被告の主張するように【意匠に係る物品の説明】を記載するのが 適当であったとはいえるものの，このことから，本願意匠に係る物品が「医療用注 射器の外筒の用途及び機能を有するもの」であると直ちに認定できるものではなく，＼n上記被告の主張は，本願意匠に係る物品についての上記認定に影響しない。
４ 他方，本件審決は，別紙第２記載の注射器の意匠のうち，「注射器用シリンジ」 の意匠を引用意匠としているところ，当該部分に係る物品は，注射器用外筒の用途 及び機能を有するものと認められる。＼nそうすると，本願意匠と引用意匠の意匠に係る物品は共通しない。
５ したがって，本件審決の本願意匠に係る物品の認定及び本願意匠と引用意匠 の同一性の認定には誤りがあるから，取消事由１（本願意匠に係る物品の認定及び 本願意匠と引用意匠の物品の同一性（類似性）の認定の誤り）には理由がある。
１ 本件審決は，本願意匠が引用意匠に類似し，意匠法３条１項３号に該当する から意匠登録を受けることができないと判断した。
そこで検討するに，意匠は物品と一体をなすものであるから，登録出願前に日本 国内若しくは外国において公然知られた意匠又は登録出願前に日本国内若しくは外 国において頒布された刊行物に記載された意匠と同一又は類似の意匠であることを 理由として，意匠法３条１項により登録を拒絶するためには，まずその意匠にかか る物品が同一又は類似であることを必要とし，更に，意匠自体においても同一又は 類似と認められるものでなければならない（最高裁判所昭和４５年（行ツ）第４５ 号同４９年３月１９日第三小法廷判決・民集２８巻２号３０８頁参照）。 そうすると，物品の同一性又は類似性の認定に誤りがある場合には，意匠法３条 １項該当性の判断に誤りがあるというべきである。 ２(1) 原告は，本件審決が，本願意匠に係る物品について「医療用注射器の外筒」 と認定したことが誤りであると主張し，これに対し被告は，1)本件審決は，本件願 書等の記載から本願意匠に係る物品を「医療用注射器の外筒の用途及び機能を有す＼nるもの」と認定したところ，この判断に誤りはなく，2)原告が，本件意見書や本件 審判請求書で本願意匠と引用意匠の物品が「注射器等に用いられるカートリッジ」 であって「物品が共通する」などと主張していたことは上記1)の認定を裏付けるも のであり，原告が，本訴において，本件審決以前にしていた主張と異なる主張をす ることは禁反言により許されないなどと主張している。
(2) そこで検討するに，本件意見書や本件審判請求書において，原告は，本願意 匠と引用意匠の物品が「注射器等に用いられるカートリッジ」であって「物品が共 通する」などと主張していたことが認められるが（乙５，７），意匠登録出願につい ての拒絶理由の存否は，審査官が職権により判断すべきものであって（旧法１７条）， 出願人が審査段階又は審判段階において述べたことについて自白の拘束力が働くも のではない上，権利行使の当否ではなく権利設定の適否が問題となる審決取消訴訟 である本件において，被告は行政庁として対応しているものであって，本願意匠の 意匠に係る物品につき，査定及び審判の各段階における原告の主張が本訴における 主張と異なるものであったことにより被告の利益が不当に害されるとの関係もない ことからすると，本件意見書や本件審判請求書における上記の原告の主張をもって， 禁反言の法理の適用などによって原告が本訴において本件審決以前にしていた主張 と異なる主張をすることが許されないとまでいうことはできない。 また，被告以外の第三者との関係において，禁反言の法理が適用されることによ り，原告が本願意匠に係る意匠権を行使する場面に制限を受けるおそれがあるとし ても，特定の当事者間における権利行使の制限の当否と権利の付与の適否とは，お よそ場面が異なるのであるから，直ちに本願意匠について，意匠権登録による保護 を与えるべきではないなどということはできない。
(3) さらに，審決取消訴訟の審理対象は，当該審決の判断の違法であり，その範 囲は当該審判手続において具体的に争われた拒絶理由に限定されるものであるから （最高裁判所昭和４２年（行ツ）第２８号同５１年３月１０日大法廷判決・民集３ ０巻２号７９頁参照），各当事者は，審判手続において具体的に争われていない拒絶 理由を主張することは許されないものの，審判手続において具体的に争われた拒絶 理由に係る判断の当否に係る主張やそれを裏付ける証拠の提出についてまで制限を 受けるものではない。そして，原告の，本願意匠の意匠に係る物品が「自動注射器 等の内部に挿入される，交換可能な薬液溶液」であり，引用意匠に係る物品である＼n「注射器用シリンジ」とは異なる旨の主張は，本件の審判手続について争われた拒 絶理由である「引用意匠との類似」に関する主張であって，審理対象に含まれない 事項に係るものではないから，この観点からも原告の主張を制限する理由はない。
(4) そこで，以下，原告が，本願意匠と引用意匠の意匠に係る物品が異なると主 張していることを前提として,本願意匠に係る物品について検討する。 ３(1) 意匠法２４条１項は「登録意匠の範囲は，願書の記載及び願書に添附した 図面に記載され又は願書に添附した写真，ひな形若しくは見本により現わされた意 匠に基いて定めなければならない。」と規定する。 また，旧法６条１項３号は，意匠登録出願の際に提出すべき書類に，「意匠に係る 物品」を記載すべき旨規定し，意匠法施行規則別表第一には意匠に係る物品の欄に＼n記載すべき区分が定められているが，同表には「インジェクターカートリッジ」と＼nの区分の記載はない（乙２，３，１５。なお，同表には，「インジェクター」を含む＼n区分の記載もなく，「カートリッジ」を含むものとしては「レコードプレーヤー用カ ートリッジ」の区分の記載があるのみである。）。同表の備考二には，「この表＼の下欄 に掲げる物品の区分のいずれにも属さない物品について意匠登録出願をするときは， その下欄に掲げる物品の区分と同程度の区分による物品の区分を願書の「意匠に係 る物品」の欄に記載しなければならない。」と記載されている。そして，同規則様式 第２備考３９には「別表第一の下欄に掲げる物品の区分のいずれにも属さない物品＼nについて意匠登録出願をするときは，「【意匠に係る物品の説明】」の欄にその物品の 使用の目的，使用の状態等物品の理解を助けることができるような説明を記載する。」 と記載されている。
(2) 前記(1)の各規定を踏まえ，本件願書等の記載から，本願意匠の意匠に係る物 品が何であるか検討する。本件願書等（乙１）の記載をみると，【意匠に係る物品】 として「インジェクターカートリッジ」とあるほか，【意匠の説明】及び図面はいず れも別紙第１記載のとおりであって，本件願書等には【意匠に係る物品の説明】の 欄はなく，その余の欄にも意匠に係る物品の説明は記載されていない。本件願書等 における物品を示唆する記載は「インジェクターカートリッジ」との文言及び図面 のみである。
(3) そこで，「インジェクターカートリッジ」との文言について検討すると，これ は，「インジェクター」と「カードリッジ」という２つの単語が組み合わされたもの と認められる。
ア 「インジェクター」についてみると，新英和大辞典第六版（乙９）には，外 来語である「インジェクター」のもとの英単語である「injector」について，「注射 する人，注入器，注射器」という意味が記載されており，証拠（甲７，１５）によ ると，本件優先日より前に，糖尿病の注射治療に用いる注射薬として「オートイン ジェクター」と呼ばれる，ボタンを押すだけであらかじめ充填されている１回分の 薬液が自動的に注入されるＧＬＰ−１受容体作動薬の注入器及び「アポカインイン ジェクター」との名称の電動式医療品注入器（原告の主張する自動注射器を意味す るものと推認される。）が既に存在していたことが認められる。加えて，原告及び被 告ともに，インジェクターが「注射器」を意味するものと認識している。そうする と，本件において，「インジェクター」は注射器を意味すると推察される。
イ 「カートリッジ」についてみると，外来語である「カートリッジ」のもとの 英単語である「cartridge」について，新英和大辞典第六版（乙９）には，「弾薬筒， 薬筒，薬包，実包」「（機械・器具などの一部に取換えのできるように工夫された液 体・ガスなどの）小容器」，ウィズダム英和辞典（甲８）には「交換[詰め替え]用容 器」，New Oxford American Dictionary（甲９）には「巻かれた写真用フィルム，イ ンク，その他の物又は物質を内包する容器であり，装置の中に挿入するべくデザイ ンされたもの」との意味がそれぞれ記載されている。そして，証拠（甲１３）によ ると，本件優先日より前に，専用注入器に装着して使用する「カートリッジ製剤」 と呼ばれるインスリン製剤が存在していたことが認められる。また，本件優先日よ り前に公開されていた特許公報（甲１２，２８〜３２）には，自動注射器，注射器 装置，ばね駆動式の注射装置，ペン型注射器及び医療用自動注射装置に用いられる， 薬を充填した小容器を意味する「カートリッジ」に関する記載（その中には，薬剤 カートリッジ，薬物充填カートリッジなどと記載されている部分もある。）があるこ とが認められる。そうすると，「カートリッジ」は交換用の液体・ガスなどを充填し た小容器を意味するものと推測される。なお，上記各証拠に照らす限り，「カートリ ッジ」が文言上，「外筒」を意味するものと認めることはできない。
ウ 次に，「インジェクターカートリッジ」の語句について検討するに，被告は， 本件願書の【意匠に係る物品】の記載は「インジェクターカートリッジ」であり， 「インジェクター用カートリッジ」ではないなどとも主張するが，証拠（甲１７〜 ２０，２２，２３）によると，「カートリッジ」の文言は，「トナーカートリッジ」 「インクカートリッジ」のようにカートリッジ自体についてその内容物を意味する 文言とともに用いられる場合がある一方で，浄水器に用いられるカートリッジにつ いて「浄水器用カートリッジ」とする登録意匠と「浄水器カートリッジ」とする登 録意匠とが存在し，「浄水器カートリッジ」が浄水器用のカートリッジを意味する場 合があることが認められ，「インジェクターカートリッジ」という文言をもって，イ ンジェクター用のカートリッジを意味するものと理解することも不自然ではない。 そして，本願意匠の意匠に係る物品として，出願人である原告が，注射器を意味す る「インジェクター」のみにとどめず，あえて「インジェクターカートリッジ」と したものであることを併せ考慮すると，「インジェクターカートリッジ」は，「注射 器用のカートリッジ」を意味すると認めるのが相当である。
エ 前記ア〜ウを総合すると，「インジェクターカートリッジ」は，「注射器用の 交換可能な液体・ガスなどを充填した小容器」を意味すると認めるのが相当である。＼n
(4) そうすると，本願意匠の意匠に係る物品を「医療用注射器の外筒の用途及び 機能を有するもの」とした本件審決の認定には誤りがあるというほかない。もっと＼nも，本件願書等には，「インジェクター」（注射器）が「自動注射器」を意味するこ とまでを示唆する記載はなく，本件優先日当時において，一般に，「インジェクター カートリッジ」が自動注射器用のカートリッジを意味していたと認めるに足りる証 拠もないから，本願意匠の意匠に係る物品は，自動注射器に限ることなく，「『注射 器』用の交換可能な液体・ガスなどを充填した小容器」であると認めるのが相当で＼nある。
(5) 被告は，本件審決は「医療用注射器の外筒の用途及び機能を有するインジェ＼nクターカートリッジ」であると認定したのであって「医療用注射器の外筒」と認定 したものではないから原告の主張は前提を欠くなどと主張するが，物品の同一性及 び類似性は，物品の用途及び機能等を比較して実質的に判断すべきところ，本件審＼n決の認定は「医療用注射器の外筒の用途及び機能を有するもの」というものであっ＼nて実質的に上記原告の主張のとおり「医療用注射器の外筒」と認定したものといえ る。被告の上記主張は形式にすぎ，本質を看過したもので相当ではない。 また，被告は， 本件願書に【意匠に係る物品の説明】の欄を設けて物品の理解を 助ける説明を記載し，参考図を提出する必要があったと主張しているところ，前記 ３(1)のとおり，意匠法施行規則別表第一には「インジェクターカートリッジ」との＼n区分の記載はなく，また，「インジェクターカートリッジ」が一般用語とはいえない ことからすれば，被告の主張するように【意匠に係る物品の説明】を記載するのが 適当であったとはいえるものの，このことから，本願意匠に係る物品が「医療用注 射器の外筒の用途及び機能を有するもの」であると直ちに認定できるものではなく，＼n上記被告の主張は，本願意匠に係る物品についての上記認定に影響しない。
４ 他方，本件審決は，別紙第２記載の注射器の意匠のうち，「注射器用シリンジ」 の意匠を引用意匠としているところ，当該部分に係る物品は，注射器用外筒の用途 及び機能を有するものと認められる。＼nそうすると，本願意匠と引用意匠の意匠に係る物品は共通しない。
５ したがって，本件審決の本願意匠に係る物品の認定及び本願意匠と引用意匠 の同一性の認定には誤りがあるから，取消事由１（本願意匠に係る物品の認定及び 本願意匠と引用意匠の物品の同一性（類似性）の認定の誤り）には理由がある。
2022.01.18
令和3(行ケ)10050 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和3年12月22日 知的財産高等裁判所
原告は個人で本人訴訟です。無効審判も代理人無しです。被告は富士フイルムです。
進歩性違反なしとした審決が維持されました。被告は訂正無しでした。
ア 原告の主張(1)について
(ア) 前記１(3)で検討したとおり，従来の撮像装置においては，ヒンジユ ニットを本体に連結する第１ヒンジに係る軸Ａが，ディスプレイをヒン ジユニットに支持する第２ヒンジの外側で第２ヒンジに係る軸Ｂと交 差し，軸Ａ上の一対の第１ヒンジがディスプレイの外側に突出して配置 されているために，ヒンジユニットがディスプレイよりも大きくなって しまうという課題があったところ，本件発明１は，この課題を解決する ために，一対の第１ヒンジの一方が一対の第２ヒンジの間に配置される 構成（構＼成要件１Ｆの構成）を採ったものであり，この点に技術的意義＼nがあるということができる。 他方で，前記２(1)及び(2)によれば，甲１発明においては，軸受４４ の孔４４ｂを有する支持部４４ｅが，孔４４ａを有する支持部４４ｄよ りも液晶表示ディスプレイ３に近い側にあり，軸受４４の支持部４４ｄ＼n及び第１回転軸４１の他方端が貫通するガイド４５が，基台４３におけ る第２回転軸４２の他方端を軸支するサイドフレーム４６と反対側のカ メラ縦方向の一辺に配置されている（構成要件１ｇの構＼成。甲１公報の 段落【００２８】ないし【００３０】及び図１ないし３）。そうすると， 甲１発明においては，本件発明１における「一対の第１ヒンジ」に相当 する支持部４４ｄ及びガイド４５の一方が，本件発明１における「一対 の第２ヒンジの間」に相当する支持部４４ｅとサイドフレーム４６との 間に配置されているものではないから，甲１発明は，構成要件１Ｆの構＼ 成を備えるものではない。 以上によれば，本件発明１及び甲１発明は，甲１発明が構成要件１Ｆ＼nの構成を備えていない点に実質的な相違があるといえ，両発明を対比し＼nた場合には，この点を相違点として認定するのが相当であるから，両発 明について，ディスプレイ及び中間に位置するプレートが共に動く方向 とディスプレイのみが動く方向とが，縦方向又は水平方向のいずれであ るのかの違いしかないということはできない。 (イ) また，前記２(1)及び(2)によれば，甲１発明２は，甲１発明と構成＼n要件１ｃ及び１ｆ以外の構成を共通にするものであるところ，上記(ア) で検討したとおりの構成要件１ｇの構＼成の内容からすれば，甲１発明２ も，構成要件１Ｆの構＼成を備えていないものといえる。 そうすると，甲１公報の段落【００７４】において開示されている構＼n成どおりの図を描けば，本件発明１及び甲１発明は同じものになるとい うことはできない。
(ウ) 以上によれば，原告の主張(1)は採用することができない。
イ 原告の主張(2)について
(ア) 原告の主張(2)は，善解するに，甲１発明において軸受の方向を９０ 度ずらして取り付けることにより，構成要件１Ｆの構＼成と同様の構成を＼n採ることができること，このことは甲１公報の段落【００７４】に開示 されていることを主張するものと解される。 (イ) しかしながら，甲１公報の段落【００７４】には，甲１発明におい て，カメラ縦方向回りに左右に回動させるヒンジユニット及びカメラ横 方向回りに上下に回動させる液晶ディスプレイのそれぞれの回動の向 きを，ヒンジユニットをカメラ横方向回りに，液晶ディスプレイをカメ ラ縦方向回りとしてもよいことが記載されているにすぎず，軸受の方向 を９０度ずらして取り付けることが開示され，又は示唆されているもの とはいえない。また，上記アで検討したとおり，甲１公報の段落【００ ７４】には，構成要件１Ｆの構＼成が開示されているものではないという べきである。
(ウ) 以上によれば，原告の主張(2)は採用することができない。
ウ 原告の主張(3)について
(ア) 本件明細書の図３について検討するに，第２ヒンジ２４に係るヒン ジブラケット３３が支持部２１に接している部分の位置を基準とすれば， 第１ヒンジ２３の軸Ｂ寄りに位置する方のヒンジブラケット３１は，一 対の第２ヒンジ２４の間に配置されているといえる。ただし，図３にお いては，上記ヒンジブラケット３３の先端は，原告が主張するように， 支持部の外側に向かって水平方向に延びており，同ヒンジブラケット３ ３に設けられた軸Ｂ回りにディスプレイを回動可能に支持する孔が上記＼n第１ヒンジ２３の外側に位置する形となっているようにもみえる。その ようにみると，本件明細書の図３における軸Ａ及び軸Ｂは，図６Ａと同 様の位置関係となるといえるところ，図６Ａは，ヒンジユニットが大き くなってしまうという課題を有する従来技術が「参考例」として記載さ れているものであると解されることからすれば，図３は，本件発明１の 実施形態を説明するための図１Ａの分解斜視図であると説明されてはい るものの，本件発明１の実施例を示す図面としては，適切なものではな いといわざるを得ない。 しかしながら，本件明細書においては，本件発明１の実施形態を示す 図面として図４Ａが記載されているところ，図４Ａは，一対の第１ヒン ジの一方が一対の第２ヒンジの間に配置されるという構成要件１Ｆの構＼ 成を適切に示した図面であるといえる。そして，図４Ａは，図３のヒン ジユニットの一対の第１ヒンジ及び一対の第２ヒンジの配置を示す模式 図として説明されているから，図３を上記原告の主張するようにしか読 み取ることができないというものではない。
(イ) そうすると，本件明細書の図３は，原告の主張するようにしか読み 取ることができないというものではないから，図３の記載内容を根拠と して，本件発明１が甲１発明と同じであるなどということはできない。
(ウ) 以上によれば，原告の主張(3)は採用することができない。
エ 原告の主張(4)について
(ア) 前記１(2)によれば，本件明細書の図６Ａ及び図６Ｂは，ヒンジユニ ットが大きくなってしまうという課題を有する従来技術が「参考例」と して記載されているものである。そうすると，図６Ａ及び図６Ｂの記載 内容を根拠として，本件発明１が甲１発明と同じであるなどということ はできない。
(イ) 以上によれば，原告の主張(4)は採用することができない。
オ その他 このほか，原告は，本件発明１は甲１発明に対する新規性を欠くとして 種々の主張をするが，これまで検討したところに照らすと，原告の主張は 採用することができない。
(4) 小括
以上によれば，本件発明１ないし５は甲１発明に対する新規性を欠くもの ではないとした本件審決の判断に誤りはない。
ア 原告の主張(1)について
(ア) 前記１(3)で検討したとおり，従来の撮像装置においては，ヒンジユ ニットを本体に連結する第１ヒンジに係る軸Ａが，ディスプレイをヒン ジユニットに支持する第２ヒンジの外側で第２ヒンジに係る軸Ｂと交 差し，軸Ａ上の一対の第１ヒンジがディスプレイの外側に突出して配置 されているために，ヒンジユニットがディスプレイよりも大きくなって しまうという課題があったところ，本件発明１は，この課題を解決する ために，一対の第１ヒンジの一方が一対の第２ヒンジの間に配置される 構成（構＼成要件１Ｆの構成）を採ったものであり，この点に技術的意義＼nがあるということができる。 他方で，前記２(1)及び(2)によれば，甲１発明においては，軸受４４ の孔４４ｂを有する支持部４４ｅが，孔４４ａを有する支持部４４ｄよ りも液晶表示ディスプレイ３に近い側にあり，軸受４４の支持部４４ｄ＼n及び第１回転軸４１の他方端が貫通するガイド４５が，基台４３におけ る第２回転軸４２の他方端を軸支するサイドフレーム４６と反対側のカ メラ縦方向の一辺に配置されている（構成要件１ｇの構＼成。甲１公報の 段落【００２８】ないし【００３０】及び図１ないし３）。そうすると， 甲１発明においては，本件発明１における「一対の第１ヒンジ」に相当 する支持部４４ｄ及びガイド４５の一方が，本件発明１における「一対 の第２ヒンジの間」に相当する支持部４４ｅとサイドフレーム４６との 間に配置されているものではないから，甲１発明は，構成要件１Ｆの構＼ 成を備えるものではない。 以上によれば，本件発明１及び甲１発明は，甲１発明が構成要件１Ｆ＼nの構成を備えていない点に実質的な相違があるといえ，両発明を対比し＼nた場合には，この点を相違点として認定するのが相当であるから，両発 明について，ディスプレイ及び中間に位置するプレートが共に動く方向 とディスプレイのみが動く方向とが，縦方向又は水平方向のいずれであ るのかの違いしかないということはできない。 (イ) また，前記２(1)及び(2)によれば，甲１発明２は，甲１発明と構成＼n要件１ｃ及び１ｆ以外の構成を共通にするものであるところ，上記(ア) で検討したとおりの構成要件１ｇの構＼成の内容からすれば，甲１発明２ も，構成要件１Ｆの構＼成を備えていないものといえる。 そうすると，甲１公報の段落【００７４】において開示されている構＼n成どおりの図を描けば，本件発明１及び甲１発明は同じものになるとい うことはできない。
(ウ) 以上によれば，原告の主張(1)は採用することができない。
イ 原告の主張(2)について
(ア) 原告の主張(2)は，善解するに，甲１発明において軸受の方向を９０ 度ずらして取り付けることにより，構成要件１Ｆの構＼成と同様の構成を＼n採ることができること，このことは甲１公報の段落【００７４】に開示 されていることを主張するものと解される。 (イ) しかしながら，甲１公報の段落【００７４】には，甲１発明におい て，カメラ縦方向回りに左右に回動させるヒンジユニット及びカメラ横 方向回りに上下に回動させる液晶ディスプレイのそれぞれの回動の向 きを，ヒンジユニットをカメラ横方向回りに，液晶ディスプレイをカメ ラ縦方向回りとしてもよいことが記載されているにすぎず，軸受の方向 を９０度ずらして取り付けることが開示され，又は示唆されているもの とはいえない。また，上記アで検討したとおり，甲１公報の段落【００ ７４】には，構成要件１Ｆの構＼成が開示されているものではないという べきである。
(ウ) 以上によれば，原告の主張(2)は採用することができない。
ウ 原告の主張(3)について
(ア) 本件明細書の図３について検討するに，第２ヒンジ２４に係るヒン ジブラケット３３が支持部２１に接している部分の位置を基準とすれば， 第１ヒンジ２３の軸Ｂ寄りに位置する方のヒンジブラケット３１は，一 対の第２ヒンジ２４の間に配置されているといえる。ただし，図３にお いては，上記ヒンジブラケット３３の先端は，原告が主張するように， 支持部の外側に向かって水平方向に延びており，同ヒンジブラケット３ ３に設けられた軸Ｂ回りにディスプレイを回動可能に支持する孔が上記＼n第１ヒンジ２３の外側に位置する形となっているようにもみえる。その ようにみると，本件明細書の図３における軸Ａ及び軸Ｂは，図６Ａと同 様の位置関係となるといえるところ，図６Ａは，ヒンジユニットが大き くなってしまうという課題を有する従来技術が「参考例」として記載さ れているものであると解されることからすれば，図３は，本件発明１の 実施形態を説明するための図１Ａの分解斜視図であると説明されてはい るものの，本件発明１の実施例を示す図面としては，適切なものではな いといわざるを得ない。 しかしながら，本件明細書においては，本件発明１の実施形態を示す 図面として図４Ａが記載されているところ，図４Ａは，一対の第１ヒン ジの一方が一対の第２ヒンジの間に配置されるという構成要件１Ｆの構＼ 成を適切に示した図面であるといえる。そして，図４Ａは，図３のヒン ジユニットの一対の第１ヒンジ及び一対の第２ヒンジの配置を示す模式 図として説明されているから，図３を上記原告の主張するようにしか読 み取ることができないというものではない。
(イ) そうすると，本件明細書の図３は，原告の主張するようにしか読み 取ることができないというものではないから，図３の記載内容を根拠と して，本件発明１が甲１発明と同じであるなどということはできない。
(ウ) 以上によれば，原告の主張(3)は採用することができない。
エ 原告の主張(4)について
(ア) 前記１(2)によれば，本件明細書の図６Ａ及び図６Ｂは，ヒンジユニ ットが大きくなってしまうという課題を有する従来技術が「参考例」と して記載されているものである。そうすると，図６Ａ及び図６Ｂの記載 内容を根拠として，本件発明１が甲１発明と同じであるなどということ はできない。
(イ) 以上によれば，原告の主張(4)は採用することができない。
オ その他 このほか，原告は，本件発明１は甲１発明に対する新規性を欠くとして 種々の主張をするが，これまで検討したところに照らすと，原告の主張は 採用することができない。
(4) 小括
以上によれば，本件発明１ないし５は甲１発明に対する新規性を欠くもの ではないとした本件審決の判断に誤りはない。
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2022.01.18
令和3(ネ)10008 謝罪広告等請求控訴事件 その他 民事訴訟 令和3年12月24日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
芸能人が、私立大学に裏口入学をしたこと等を内容とする記事のネット配信、車内広告などが名誉毀損およびパブリシティ権の侵害であるとしてする出版社を訴えました。1審は440万の損害賠償を認めました。知財高裁はこの判断を維持しました。
当裁判所は，原審裁判所と同じく，一審被告の主張に係る違法性阻却事由は 認められないと判断する。その理由は，次のとおりである。
(1) 民事上の不法行為である名誉毀損については，その行為が公共の利害に関 する事実に係り専ら公益を図る目的に出た場合には，摘示された事実が真実 であることが証明されたときは，右行為には違法性がなく，不法行為は成立 しないものと解するのが相当であり，もし，右事実が真実であることが証明 されなくても，その行為者においてその事実を真実と信じるについて相当の 理由があるときには，右行為には故意もしくは過失がなく，結局，不法行為 は成立しないものと解するのが相当である（最高裁昭和４１年６月２３日第 一小法廷判決・民集２０巻５号１１１８頁）。 この点について一審被告は，「一審原告の父親が，一審原告を日大に裏口 入学させた」という事実が真実であり，又は真実であると信じるにつき相当 の理由があること，当該事実の摘示が公共の利害に関する事実に係ること， 当該事実の摘示が専ら公益を図る目的でされたことを主張して，名誉毀損に よる不法行為責任を否定する。 以下，検討する。
(2)事実の公共性及び目的の公益性について
この点に関して，一審原告は，単に一審原告が著名人であるという理由だ けで「公共性」を満たすことには全くならないから，本件各記事は，そもそ も公共の利害に関する事実には当たらず，公益を図る目的がないことも明ら かである旨主張する。 しかしながら，一審原告は，もともとは「Ｂ」の一員として世に出たが， 本件各証拠によれば，本件各記事等の掲載の時点までには，テレビ番組の司 会者を務めたり，雑誌等のインタビュー記事や自らの著書等において政治や 社会に関する発言を公にしたりしていることが認められるから，一審原告の 経歴や人柄にかかわる事実は，一定程度，不特定多数人が関心を寄せてしか るべき公共の利害に関する事実に当たるというべきである。また，そのよう な人物につき，社会一般では非難の対象となる裏口入学という事実が存在し ていたのであれば，それを広く報道することは，経歴に関する不正を正そう とする行為と認められるから，一定程度，公益を図る目的に出たものという べきである。 したがって，本件各記事等の掲載は，公共の利害に関する事実に係るもの であり，専ら公益を図る目的でされたものと認められる。 もっとも，一審原告が現実に公職に就いたことはない上に，公職への応募 や立候補を企図していることをうかがわせる証拠もないのであるから，公共 の利害に関する程度はさして高いものではない。また，大学への裏口入学と いう事実が仮にあったとしても，未成年の当時のことである上に，一審原告 の現在の活動に対する評価は学歴によって左右される性質のものでもないか ら，公益にかかわる程度は高いものではないというべきである。
(3) 真実性又は真実と信ずるについての相当の理由の存否について
本件各記事等に記載された内容は，本件経営コンサルタントから聴き取っ た内容として編集スタッフがまとめた乙１７録取書に依存しているものであ る。しかるに，本件経営コンサルタントについてはその特定は必ずしも十分＼nであるとはいえず，また，後述のとおり，乙１７録取書に同人の供述内容が 正確に録取されていることの担保はなく，乙１７録取書の内容の真実性を基 礎付けるに足りる証拠は乏しく，かえって，乙１７録取書の内容には客観的 事実及び証拠に矛盾する点が多い上に，一般的な経験則に照らして不自然な 内容も多い。これらの点に照らすと，乙１７録取書の内容に依存している本 件各記事等の内容，特に，「一審原告の父親が，一審原告を日大に裏口入学 させた」という事実が真実であることの証明があったとはいえない。 また，乙１７録取書に依存した内容の本件各記事等を公にすることによる 影響（一審原告の社会的評価の低下等）の大きさに比して，実際に一審被告 において行った取材の期間・経過やその内容等は前記１のとおりであって， 後述のとおり，編集スタッフにおいて，本件経営コンサルタントの陳述につ き十分な検討や裏付け取材を行ったとはいえない。そうすると，一審被告に＼nおいて，本件各記事等の内容を真実と信じるについての相当な理由があった （以下，このことを「相当性」という。）とは認められない。 以下，当審における一審原告の主張も踏まえて，詳述する。
・・・
オ 小括
上記イないしエに説示したことを考慮すると，一審被告は本件経営コン サルタントの供述（乙１７録取書）と矛盾せず積極的にその信用性を基礎 付けるには足りない取材結果のみを積み重ね，それに基づいて本件経営コ ンサルタントの供述が信用できるものと軽信したものといわざるを得ない から，編集スタッフが得た取材結果等は本件各記事等の内容の真実性を裏 付けるものではなく，また，真実と信じるについて相当の理由があると認 めることもできないというべきである。なお，このことは，真実性の証明 の対象事実として，一審被告が主張する事実（すなわち，亡父が本件経営 コンサルタントを通じて裏口入学のための手段を尽くした結果として一審 原告を日芸演劇学科に入学させたという事実）を前提としても，その内容 に照らし，左右されるものではない。
当裁判所は，原審裁判所と同じく，一審被告の主張に係る違法性阻却事由は 認められないと判断する。その理由は，次のとおりである。
(1) 民事上の不法行為である名誉毀損については，その行為が公共の利害に関 する事実に係り専ら公益を図る目的に出た場合には，摘示された事実が真実 であることが証明されたときは，右行為には違法性がなく，不法行為は成立 しないものと解するのが相当であり，もし，右事実が真実であることが証明 されなくても，その行為者においてその事実を真実と信じるについて相当の 理由があるときには，右行為には故意もしくは過失がなく，結局，不法行為 は成立しないものと解するのが相当である（最高裁昭和４１年６月２３日第 一小法廷判決・民集２０巻５号１１１８頁）。 この点について一審被告は，「一審原告の父親が，一審原告を日大に裏口 入学させた」という事実が真実であり，又は真実であると信じるにつき相当 の理由があること，当該事実の摘示が公共の利害に関する事実に係ること， 当該事実の摘示が専ら公益を図る目的でされたことを主張して，名誉毀損に よる不法行為責任を否定する。 以下，検討する。
(2)事実の公共性及び目的の公益性について
この点に関して，一審原告は，単に一審原告が著名人であるという理由だ けで「公共性」を満たすことには全くならないから，本件各記事は，そもそ も公共の利害に関する事実には当たらず，公益を図る目的がないことも明ら かである旨主張する。 しかしながら，一審原告は，もともとは「Ｂ」の一員として世に出たが， 本件各証拠によれば，本件各記事等の掲載の時点までには，テレビ番組の司 会者を務めたり，雑誌等のインタビュー記事や自らの著書等において政治や 社会に関する発言を公にしたりしていることが認められるから，一審原告の 経歴や人柄にかかわる事実は，一定程度，不特定多数人が関心を寄せてしか るべき公共の利害に関する事実に当たるというべきである。また，そのよう な人物につき，社会一般では非難の対象となる裏口入学という事実が存在し ていたのであれば，それを広く報道することは，経歴に関する不正を正そう とする行為と認められるから，一定程度，公益を図る目的に出たものという べきである。 したがって，本件各記事等の掲載は，公共の利害に関する事実に係るもの であり，専ら公益を図る目的でされたものと認められる。 もっとも，一審原告が現実に公職に就いたことはない上に，公職への応募 や立候補を企図していることをうかがわせる証拠もないのであるから，公共 の利害に関する程度はさして高いものではない。また，大学への裏口入学と いう事実が仮にあったとしても，未成年の当時のことである上に，一審原告 の現在の活動に対する評価は学歴によって左右される性質のものでもないか ら，公益にかかわる程度は高いものではないというべきである。
(3) 真実性又は真実と信ずるについての相当の理由の存否について
本件各記事等に記載された内容は，本件経営コンサルタントから聴き取っ た内容として編集スタッフがまとめた乙１７録取書に依存しているものであ る。しかるに，本件経営コンサルタントについてはその特定は必ずしも十分＼nであるとはいえず，また，後述のとおり，乙１７録取書に同人の供述内容が 正確に録取されていることの担保はなく，乙１７録取書の内容の真実性を基 礎付けるに足りる証拠は乏しく，かえって，乙１７録取書の内容には客観的 事実及び証拠に矛盾する点が多い上に，一般的な経験則に照らして不自然な 内容も多い。これらの点に照らすと，乙１７録取書の内容に依存している本 件各記事等の内容，特に，「一審原告の父親が，一審原告を日大に裏口入学 させた」という事実が真実であることの証明があったとはいえない。 また，乙１７録取書に依存した内容の本件各記事等を公にすることによる 影響（一審原告の社会的評価の低下等）の大きさに比して，実際に一審被告 において行った取材の期間・経過やその内容等は前記１のとおりであって， 後述のとおり，編集スタッフにおいて，本件経営コンサルタントの陳述につ き十分な検討や裏付け取材を行ったとはいえない。そうすると，一審被告に＼nおいて，本件各記事等の内容を真実と信じるについての相当な理由があった （以下，このことを「相当性」という。）とは認められない。 以下，当審における一審原告の主張も踏まえて，詳述する。
・・・
オ 小括
上記イないしエに説示したことを考慮すると，一審被告は本件経営コン サルタントの供述（乙１７録取書）と矛盾せず積極的にその信用性を基礎 付けるには足りない取材結果のみを積み重ね，それに基づいて本件経営コ ンサルタントの供述が信用できるものと軽信したものといわざるを得ない から，編集スタッフが得た取材結果等は本件各記事等の内容の真実性を裏 付けるものではなく，また，真実と信じるについて相当の理由があると認 めることもできないというべきである。なお，このことは，真実性の証明 の対象事実として，一審被告が主張する事実（すなわち，亡父が本件経営 コンサルタントを通じて裏口入学のための手段を尽くした結果として一審 原告を日芸演劇学科に入学させたという事実）を前提としても，その内容 に照らし，左右されるものではない。
◆判決本文
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2022.01.11
平成31(ワ)647 債務不存在確認請求事件 特許権 民事訴訟 令和3年8月26日 東京地方裁判所
Appleによる債務不存在確認訴訟です。進歩性無しとして104条の3で権利公使不能と判断されました。＼n
ウ そこで，以上の説示を前提として，以下，公然実施発明１への甲５−１発 明の組合せの可否について検討する。 まず，公然実施発明１は，スリープ状態とスリープ解除状態とを有し，スリープ 状態からスリープ解除状態とする際の操作及びその際にロック画面が表示されるス＼nマートフォンというものであり，他方，甲５−１発明の技術分野は，生体情報を利 用した電子デバイスの内蔵認証システムに関するものである。そうすると，両発明 の技術分野については関連性が存するものというべきである。 また，公然実施発明１は，スリープ状態において，ホームボタンを押すことによ り，デバイス機能を有効にするときに，起動して認証を行うというものであるか＼nら，ホームボタンの押下によりスリープ状態からスリープ解除状態に切り替わった ときに，パスコード認証によりユーザを識別するという機能を有するものである。＼nこの点，公然実施発明１においては，ホームボタンの押下の後，パスコード認証の 前に，ロック画面においてスライダをドラッグするという操作入力という構成があ＼nるが，この構成については，タッチパネル入力による誤作動防止（パスコードによ＼nる認証の設定がされている場合は，パスコードやホーム画面の誤作動防止であり， パスコードによる認証の設定がされていない場合であっても，ホーム画面の誤作動 防止）という，ユーザ識別とは別の技術的意義があるといえるところ，パスコード 認証という構成は，これとは別の，ユーザ識別のための構＼成として把握することが できるものであって，上記スライダをドラッグするという構成とは可分な別個の構＼ 成であるというべきである。そして，甲５−１発明における「ユーザがデバイスを オンにする，ロックを解除する，または，起動する」ことは，デバイスの機能を有＼n効にすることであるといえ，また，デバイス機能を有効にする前に，生体情報の提＼n供をユーザに対して要求する認証方法という構成のものである。そうすると，公然＼n実施発明１と甲５−１発明とは，デバイスの機能を有効にするときに，ユーザ識別＼nのための認証動作を行う点に関して，その作用機能が共通するものと認められる。＼n以上によれば，公然実施発明１と甲５−１発明においては，技術分野の関連性及 び作用機能の共通性が認められるものであって，当業者（その発明の属する技術の＼n分野における通常の知識を有する者）において，両者を組み合わせる動機付けがあ るものと認められるものであり，その他，本件全証拠をみても，両者の組合せを阻 害する事情を認めるに足りる主張立証はない。そうすると，公然実施発明１のデバ イスの機能を有効にするときのユーザ認証として，甲５−１発明におけるデバイス＼nの機能を有効にするときにデバイスが迅速かつシームレスにユーザを認証するため＼nのホームボタンの背後に配置した指紋を検出するセンサによって指紋認証を行う構＼n成を組み合わせることは，当業者が容易に想到できたことである。また，公然実施 発明１はパスコードの入力による認証に関して，誤ったパスコードが入力されると， ロック状態が維持され，ディスプレイに認証を行うよう求めるメッセージが表示さ＼nれる構成を有するし，甲５−１発明も，特定されたユーザが許可されていないと判＼n断した場合，認証を行うようユーザに指示する構成を有し（甲５文献【００８０】），＼nかかる指示がディスプレイ部に表示することによってなされること，及びユーザ認＼n証のための操作が行われると，認証結果にかかわらずディスプレイがオンにされる ことは，当該技術の性質・内容に照らし，周知慣用技術といえる。そして，公然実 施発明１は，使用者識別機能による認証の結果，使用者が正当な使用者と認証され＼nなければロック状態を維持するものであるところ，公然実施発明１に甲５−１発明 を組み合わせる際に，かかる構成をあえて排除又は変更する理由は，本件全証拠を＼nみても見当たらない。 以上からすると，当業者は，相違点１に係る構成を容易に想到することができた＼nものといえ，本件発明１−１を容易に発明することができたものと認められる。
エ 被告の主張について
(ｱ) 被告は，公然実施発明１は，パスコードの入力という使用者識別機能を有＼nするものの，指紋等の生体情報による内蔵認証システムを有するものではなく，こ れを有する甲５発明とは技術の点における共通性がない旨主張する。 しかし，前記認定のとおり，両発明においては，いずれも，デバイスの機能を有＼n効にするときにユーザ識別のための認証動作を行う点で共通しているのであって， パスコードの入力による認証方法と指紋等の生体情報による認証方法というように 認証に用いる情報の内容は異なるものの，両発明の技術分野に相違があるとは認め られない。そうすると，被告の上記主張は，採用することができない。
(ｲ) また，被告は，公然実施発明１は，ホームボタンに対する操作入力及びスラ イダのドラッグ操作を経てから使用者識別機能を実行するものであるところ，これ＼nは，デバイス機能を有効とする前あるいはデバイスリソ＼ースへのアクセスの前のシ ームレスな認証という甲５発明の課題と共通しないから，公然実施発明１に甲５発 明を組み合わせる動機付けがないと主張する。 しかしながら，前記説示のとおり，公然実施発明１に係るパスコード認証という 構成については，ユーザ識別のための構＼成として，上記のスライダをドラッグする という構成とは可分な別個の構＼成として把握することができるというべきである。 そうすると，公然実施発明１におけるパスコードによる認証という構成と，甲５−＼n１発明におけるシームレスな認証処理という構成とは，ユーザにおいて許可されて＼nいない人が個人情報にアクセスして閲覧することを防ぐ方法の一つとしての認証方 法を備えている点で共通するものであり，両発明において，デバイス機能を有効に＼nするときのユーザ認証の動作に関して，その作用機能が共通するものと認められる＼nことに変わりはない。すなわち，ユーザによる誤作動の防止と，スリープ状態にお いてホームボタンを押してユーザ識別を実行するための動作とは，その性質内容に 照らし，互いに別個のものということができ，公然実施発明１がユーザによる誤作 動防止の意義を有するからといって，これに甲５−１発明を組み合わせることがで きないことになるとはいえない。 そうすると，被告の上記主張は，採用することができない。
(ｳ) さらに，被告は，本件発明１−１は，1) 指紋認証による使用者識別機能が，＼n非活性状態から活性状態に切り替えるための操作入力により，かつ，使用者による 追加操作なしに行われる，2) 使用者識別機能による認証の結果，使用者が正当な＼n使用者と認証されなければ，移動通信端末機のロック状態を維持するとともに，デ ィスプレイ部にメッセージを表示する，3) 活性化ボタンにおいて非活性状態にあ るときに操作入力を受け付けると，使用者識別機能による認証の結果にかかわらず，＼nディスプレイ部をオンにして活性状態に切り替えるという構成を有するが，公然実＼n施発明１にはこれらのいずれも有していないという相違点があるところ，甲５発明 には，上記1)ないし3)に係る構成が開示されていないため，両者を組み合わせても，＼n上記相違点を埋めることはできないと主張する。 しかし，被告主張の上記1)については，上記ウで説示したとおり，公然実施発明 １のデバイスの機能を有効にするときにユーザ認証として，甲５−１発明における＼nデバイスの機能を有効にするときにデバイスが迅速かつシームレスにユーザを認証＼nするための構成を，公然実施発明１のスライダを備えたロック画面を残したまま組＼nみ合わせることは当業者が容易に想到できたことである。 また，公然実施発明１は，パスコードを入力することによる使用者識別機能によ＼nる認証の結果，認証されなければロックを維持するものといえるところ，公然実施 発明１に甲５−１発明を組み合わせる際に，かかる構成をあえて排除又は変更する＼n理由が認められないこと，ユーザ認証がされなかった場合には，ディスプレイに認 証を行うよう求める旨のメッセージが表示されること，及びユーザ認証のための操＼n作が行われると，認証結果にかかわらずディスプレイがオンになることは周知慣用 技術といえることは，前記説示のとおりである。そうすると，被告主張の上記2)及 び3)について，実質的な相違点ということはできないというべきである。 以上によれば，被告の上記主張は採用することができない。
オ 小括
上記によれば，本件発明１―１は，当業者が公然実施発明１に甲５−１発明を組＼nみ合わせることにより，容易に想到することができたものといえ（特許法２９条２ 項），本件発明１−１は，特許無効審判により無効にされるべきものというべきで ある（同法１２３条１項２号）。
・・・
７ 争点３−３（無効理由２の解消の有無）
(1) 本件訂正事項２−１，２−２に係る訂正による無効理由２の解消の有無
ア 訂正の概要
本件訂正事項２−１は，本件発明２−１の構成要件２−１Ｃの活性状態をロック＼n画面が表示されたものに限定するものであり，本件訂正事項２−２は，本件発明２＼n−２の構成要件２−２Ａに，「前記ロック画面には，現在の時間を表＼示することがで きる」と追加するものである。 イ 本件訂正事項２−１，２−２に係る訂正による無効理由２の解消の有無 しかしながら，本件訂正発明２−１及び本件訂正発明２−２と公然実施発明２と を対比してみたとしても，前記５(2)で認定した公然実施発明２の構成からすれば，＼nスリープ状態からスリープ解除状態においてロック画面が表示される点，同画面に＼n現在の時間を表示することができる点について，相違するものではない。＼n以上によれば，本件訂正事項２−１，２−２に係る訂正によっても，無効理由２ を解消することはできないといわなければならない。
ウ そこで，以上の説示を前提として，以下，公然実施発明１への甲５−１発 明の組合せの可否について検討する。 まず，公然実施発明１は，スリープ状態とスリープ解除状態とを有し，スリープ 状態からスリープ解除状態とする際の操作及びその際にロック画面が表示されるス＼nマートフォンというものであり，他方，甲５−１発明の技術分野は，生体情報を利 用した電子デバイスの内蔵認証システムに関するものである。そうすると，両発明 の技術分野については関連性が存するものというべきである。 また，公然実施発明１は，スリープ状態において，ホームボタンを押すことによ り，デバイス機能を有効にするときに，起動して認証を行うというものであるか＼nら，ホームボタンの押下によりスリープ状態からスリープ解除状態に切り替わった ときに，パスコード認証によりユーザを識別するという機能を有するものである。＼nこの点，公然実施発明１においては，ホームボタンの押下の後，パスコード認証の 前に，ロック画面においてスライダをドラッグするという操作入力という構成があ＼nるが，この構成については，タッチパネル入力による誤作動防止（パスコードによ＼nる認証の設定がされている場合は，パスコードやホーム画面の誤作動防止であり， パスコードによる認証の設定がされていない場合であっても，ホーム画面の誤作動 防止）という，ユーザ識別とは別の技術的意義があるといえるところ，パスコード 認証という構成は，これとは別の，ユーザ識別のための構＼成として把握することが できるものであって，上記スライダをドラッグするという構成とは可分な別個の構＼ 成であるというべきである。そして，甲５−１発明における「ユーザがデバイスを オンにする，ロックを解除する，または，起動する」ことは，デバイスの機能を有＼n効にすることであるといえ，また，デバイス機能を有効にする前に，生体情報の提＼n供をユーザに対して要求する認証方法という構成のものである。そうすると，公然＼n実施発明１と甲５−１発明とは，デバイスの機能を有効にするときに，ユーザ識別＼nのための認証動作を行う点に関して，その作用機能が共通するものと認められる。＼n以上によれば，公然実施発明１と甲５−１発明においては，技術分野の関連性及 び作用機能の共通性が認められるものであって，当業者（その発明の属する技術の＼n分野における通常の知識を有する者）において，両者を組み合わせる動機付けがあ るものと認められるものであり，その他，本件全証拠をみても，両者の組合せを阻 害する事情を認めるに足りる主張立証はない。そうすると，公然実施発明１のデバ イスの機能を有効にするときのユーザ認証として，甲５−１発明におけるデバイス＼nの機能を有効にするときにデバイスが迅速かつシームレスにユーザを認証するため＼nのホームボタンの背後に配置した指紋を検出するセンサによって指紋認証を行う構＼n成を組み合わせることは，当業者が容易に想到できたことである。また，公然実施 発明１はパスコードの入力による認証に関して，誤ったパスコードが入力されると， ロック状態が維持され，ディスプレイに認証を行うよう求めるメッセージが表示さ＼nれる構成を有するし，甲５−１発明も，特定されたユーザが許可されていないと判＼n断した場合，認証を行うようユーザに指示する構成を有し（甲５文献【００８０】），＼nかかる指示がディスプレイ部に表示することによってなされること，及びユーザ認＼n証のための操作が行われると，認証結果にかかわらずディスプレイがオンにされる ことは，当該技術の性質・内容に照らし，周知慣用技術といえる。そして，公然実 施発明１は，使用者識別機能による認証の結果，使用者が正当な使用者と認証され＼nなければロック状態を維持するものであるところ，公然実施発明１に甲５−１発明 を組み合わせる際に，かかる構成をあえて排除又は変更する理由は，本件全証拠を＼nみても見当たらない。 以上からすると，当業者は，相違点１に係る構成を容易に想到することができた＼nものといえ，本件発明１−１を容易に発明することができたものと認められる。
エ 被告の主張について
(ｱ) 被告は，公然実施発明１は，パスコードの入力という使用者識別機能を有＼nするものの，指紋等の生体情報による内蔵認証システムを有するものではなく，こ れを有する甲５発明とは技術の点における共通性がない旨主張する。 しかし，前記認定のとおり，両発明においては，いずれも，デバイスの機能を有＼n効にするときにユーザ識別のための認証動作を行う点で共通しているのであって， パスコードの入力による認証方法と指紋等の生体情報による認証方法というように 認証に用いる情報の内容は異なるものの，両発明の技術分野に相違があるとは認め られない。そうすると，被告の上記主張は，採用することができない。
(ｲ) また，被告は，公然実施発明１は，ホームボタンに対する操作入力及びスラ イダのドラッグ操作を経てから使用者識別機能を実行するものであるところ，これ＼nは，デバイス機能を有効とする前あるいはデバイスリソ＼ースへのアクセスの前のシ ームレスな認証という甲５発明の課題と共通しないから，公然実施発明１に甲５発 明を組み合わせる動機付けがないと主張する。 しかしながら，前記説示のとおり，公然実施発明１に係るパスコード認証という 構成については，ユーザ識別のための構＼成として，上記のスライダをドラッグする という構成とは可分な別個の構＼成として把握することができるというべきである。 そうすると，公然実施発明１におけるパスコードによる認証という構成と，甲５−＼n１発明におけるシームレスな認証処理という構成とは，ユーザにおいて許可されて＼nいない人が個人情報にアクセスして閲覧することを防ぐ方法の一つとしての認証方 法を備えている点で共通するものであり，両発明において，デバイス機能を有効に＼nするときのユーザ認証の動作に関して，その作用機能が共通するものと認められる＼nことに変わりはない。すなわち，ユーザによる誤作動の防止と，スリープ状態にお いてホームボタンを押してユーザ識別を実行するための動作とは，その性質内容に 照らし，互いに別個のものということができ，公然実施発明１がユーザによる誤作 動防止の意義を有するからといって，これに甲５−１発明を組み合わせることがで きないことになるとはいえない。 そうすると，被告の上記主張は，採用することができない。
(ｳ) さらに，被告は，本件発明１−１は，1) 指紋認証による使用者識別機能が，＼n非活性状態から活性状態に切り替えるための操作入力により，かつ，使用者による 追加操作なしに行われる，2) 使用者識別機能による認証の結果，使用者が正当な＼n使用者と認証されなければ，移動通信端末機のロック状態を維持するとともに，デ ィスプレイ部にメッセージを表示する，3) 活性化ボタンにおいて非活性状態にあ るときに操作入力を受け付けると，使用者識別機能による認証の結果にかかわらず，＼nディスプレイ部をオンにして活性状態に切り替えるという構成を有するが，公然実＼n施発明１にはこれらのいずれも有していないという相違点があるところ，甲５発明 には，上記1)ないし3)に係る構成が開示されていないため，両者を組み合わせても，＼n上記相違点を埋めることはできないと主張する。 しかし，被告主張の上記1)については，上記ウで説示したとおり，公然実施発明 １のデバイスの機能を有効にするときにユーザ認証として，甲５−１発明における＼nデバイスの機能を有効にするときにデバイスが迅速かつシームレスにユーザを認証＼nするための構成を，公然実施発明１のスライダを備えたロック画面を残したまま組＼nみ合わせることは当業者が容易に想到できたことである。 また，公然実施発明１は，パスコードを入力することによる使用者識別機能によ＼nる認証の結果，認証されなければロックを維持するものといえるところ，公然実施 発明１に甲５−１発明を組み合わせる際に，かかる構成をあえて排除又は変更する＼n理由が認められないこと，ユーザ認証がされなかった場合には，ディスプレイに認 証を行うよう求める旨のメッセージが表示されること，及びユーザ認証のための操＼n作が行われると，認証結果にかかわらずディスプレイがオンになることは周知慣用 技術といえることは，前記説示のとおりである。そうすると，被告主張の上記2)及 び3)について，実質的な相違点ということはできないというべきである。 以上によれば，被告の上記主張は採用することができない。
オ 小括
上記によれば，本件発明１―１は，当業者が公然実施発明１に甲５−１発明を組＼nみ合わせることにより，容易に想到することができたものといえ（特許法２９条２ 項），本件発明１−１は，特許無効審判により無効にされるべきものというべきで ある（同法１２３条１項２号）。
・・・
７ 争点３−３（無効理由２の解消の有無）
(1) 本件訂正事項２−１，２−２に係る訂正による無効理由２の解消の有無
ア 訂正の概要
本件訂正事項２−１は，本件発明２−１の構成要件２−１Ｃの活性状態をロック＼n画面が表示されたものに限定するものであり，本件訂正事項２−２は，本件発明２＼n−２の構成要件２−２Ａに，「前記ロック画面には，現在の時間を表＼示することがで きる」と追加するものである。 イ 本件訂正事項２−１，２−２に係る訂正による無効理由２の解消の有無 しかしながら，本件訂正発明２−１及び本件訂正発明２−２と公然実施発明２と を対比してみたとしても，前記５(2)で認定した公然実施発明２の構成からすれば，＼nスリープ状態からスリープ解除状態においてロック画面が表示される点，同画面に＼n現在の時間を表示することができる点について，相違するものではない。＼n以上によれば，本件訂正事項２−１，２−２に係る訂正によっても，無効理由２ を解消することはできないといわなければならない。
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2022.01.11
令和2(ワ)1573 債務不存在確認請求事件 著作権 民事訴訟 令和3年8月27日 東京地方裁判所
ファイル共有ソフトの使用者に対して、公衆送信権侵害が認められました。＼n
ア 以上のとおり，原告Ｘ１，原告Ｘ２及び原告Ｘ３は本件ファイル１を， 原 告Ｘ４，原告Ｘ６，原告Ｘ７及び原告Ｘ８は本件ファイル２を，原告Ｘ９及 び原告Ｘ１０は本件ファイル３を，それぞれ，ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔを通じ てダウンロードしたものと認められる（以下，ダウンロードを行ったと認め られる上記各原告を「原告Ｘ１ら」という。）。 そして，前記前提事実２(3)のとおり，ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔは，リーチャ ーが，目的のファイル全体のダウンロードが完了する前であっても，既に所 持しているファイルの一部（ピース）を，他のリーチャーと共有するために アップロード可能な状態に置く仕組みとなっていることに照らすと，原告Ｘ＼n１らは，ダウンロードしたファイルを同時にアップロード可能な状態に置い＼nたものと認められる。
イ 前記前提事実のとおり，ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔは，特定のファイルをピー スに細分化し，これをＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔネットワーク上のユーザー間で 相互に共有及び授受することを通じ，分割された全てのファイル（ピース） をダウンロードし，完全なファイルに復元して，当該ファイルを取得するこ とを可能にする仕組みであるということができる。＼n これを本件に即していうと，原告Ｘ１らが個々の送受信によりダウンロー ドし又はアップロード可能な状態に置いたのは本件著作物の動画ファイル＼nの一部（ピース）であったとしても，ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔに参加する他の ユーザーからその余のピースをダウンロードすることにより完全なファイ ルを取得し，また，自己がアップロード可能な状態に置いた動画ファイルの＼n一部（ピース）と，他のユーザーがアップロード可能な状態に置いたその余＼nのピースとが相まって，原告Ｘ１ら以外のユーザーが完全なファイルをダウ ンロードすることにより取得することを可能にしたものということができ＼nる。そして，原告Ｘ１らは，ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔを利用するに際し，その 仕組みを当然認識・理解して，これを利用したものと認めるのが相当である。
以上によれば，原告Ｘ１らは，ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔの本質的な特徴，す なわち動画ファイルを分割したピースをユーザー間で共有し，これをインタ ーネットを通じて相互にアップロード可能な状態に置くことにより，ネット＼nワークを通じて一体的かつ継続的に完全なファイルを取得することが可能＼nになることを十分に理解した上で，これを利用し，他のユーザーと共同して，＼n本件著作物の完全なファイルを送信可能化したと評価することができる。＼n したがって，原告Ｘ１らは，いずれも，他のユーザーとの共同不法行為に より，本件著作物に係る被告の送信可能化権を侵害したものと認められる。＼nウ(ｱ) これに対し，原告らは，アップロード可能な状態に置いたファイルが全＼n体のごく一部であり，個々のピースは著作物として価値があるものではな いから，原告らの行為は著作権侵害に当たらないと主張するが，上記イで 判示したとおり，原告Ｘ１らによる行為は，他のユーザーと共同して本件 著作物を送信可能化したものと評価できるから，原告らの主張は採用する＼nことができない。
(ｲ) 原告らは，ファイルを送信する側は，自らがファイルをアップロード可 能な状態に置いていることを認識していないことも多いと指摘するが，原＼n告Ｘ１らは，ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔを利用するに当たって，前記前提事実 (3)イ記載のような手続を踏み，各種ファイルやソフトウェアを入手して＼nいる以上，ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔの基本的な仕組みを理解していると推認 されるのであって，とりわけ，ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔにおいて，ユーザー がダウンロードしたファイル（ピース）について同時にアップロード可能＼nな状態に置かれることは，その特徴的な点であるから，これを利用した原 告Ｘ１らがこの点を認識していなかったとは考え難い。
(ｳ) 原告らは，送信可能化権侵害の主張に関し，ユーザー間における本件著＼n作物に係るファイルの一部（ピース）の授受を中継した可能性やダウンロ＼nードを開始した直後に何らかの事情でダウンロードが停止した可能性が＼nあり，原告らが本件著作物を送信可能な状態に置いたと評価することはで＼nきないと主張する。 しかし，ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔにおいて，ユーザーがダウンロードした ファイル（ピース）について同時にアップロード可能な状態に置かれるこ＼nとは，前記判示のとおりであり，原告Ｘ１らがこれを中継したにすぎない ということはできず，また，本件各ファイルのダウンロードの開始直後に ダウンロードが停止したことをうかがわせる証拠もない。
(ｴ) 原告らは，シーダーとして本件著作物の動画ファイルの配布を行ったも のではなく，原告Ｘ６や原告Ｘ１０の共有比に照らしても，被告の主張す るダウンロード総数の全部や主要な部分を惹起したということはできな いので，民法７１９条１項前段を適用する前提を欠くと主張する。 しかしながら，そもそも，民法７１９条１項前段は，個々の行為者が結 果の一部しか惹起していない場合であっても，個々の行為を全体としてみ た場合に一つの加害行為が存在していると評価される場合に，個々の行為 者につき結果の全部につき賠償責任を負わせる規定であるから，仮に個々 の原告がアップロード可能な状態に置いたデータの量が少なく，結果に対＼nする寄与が少なかったとしても，そのことは，原告Ｘ１らの共同不法行為 責任を否定する事情にはならないというべきである。
エ 以上によれば，その余の点を判断するまでもなく，原告Ｘ１らが本件各フ ァイルをアップロード可能な状態に置いた行為は，本件著作物に係る被告の＼n送信可能化権を侵害することになる。＼n
２ 争点２−１（共同不法行為に基づく損害の範囲）について
(1) 被告は，本件著作物の侵害は，本件各ファイルの最初のアップロード以降継 続しており，社会的にも実質的にも密接な関連を持つ一体の行為であることな どを理由として，原告らがＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔを利用する以前に生じた損害 も含め，令和２年４月２日当時のダウンロード回数について，原告らは賠償義 務を負う旨主張する。しかしながら，民法７１９条１項前段に基づき共同不法行為責任を負う場合であっても，自らが本件各ファイルをダウンロードし又はアップロード可能な＼n状態に置く前に他の参加者が行い，既に損害が発生しているダウンロード行為 についてまで責任を負うと解すべき根拠は存在しないから，被告の上記主張は 採用することはできない。
また，被告は，ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔにアップロードされたファイルは，サ ーバからの削除という概念がないため，永遠に違法なダウンロードが可能であ＼nるとして，現在に至るまで損害は拡大している旨主張する。 しかし，前記前提事実(3)ウのとおり，ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔは，ソフトウェ＼nアを起動していなければアップロードは行われないほか，ＢｉｔＴｏｒｒｅｎ ｔ上や端末の記録媒体からファイルを削除すれば，以後，当該ファイルがアッ プロードされることはないものと認められる。 そうすると，原告Ｘ１らがＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔを通じて自ら本件各ファイ ルを他のユーザーに送信することができる間に限り，不法行為が継続している と解すべきであり，その間に行われた本件各ファイルのダウンロードにより生 じた損害については，原告Ｘ１らの送信可能化権侵害と相当因果関係のある損＼n害に当たるというべきである。他方，端末の記録媒体から本件各ファイルを削 除するなどして，ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔを通じて本件各ファイルの送受信がで きなくなった場合には，原告Ｘ１らがそれ以降に行われた本件各ファイルのダ ウンロード行為について責任を負うことはないというべきである。
(2) アップロードの始期について
ア 以上を前提に検討するに，証拠（甲６）によれば，原告Ｘ６については， 遅くとも平成３０年６月４日までには本件ファイル２をアップロード可能＼nな状態に置いていたことが認められる。
イ 原告Ｘ１，原告Ｘ２，原告Ｘ３，原告Ｘ４，原告Ｘ７，原告Ｘ８，原告Ｘ ９及び原告Ｘ１０については，ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔを通じて本件各ファイ ルのダウンロードを開始した時期は明らかではないものの，証拠(乙１１)に よれば，遅くとも，それぞれ次の各年月日において本件各ファイルをアップ ロード可能な状態に置いていたことが認められる。＼n
(ｱ) 原告Ｘ１ 平成３０年６月１２日
(ｲ) 原告Ｘ２ 平成３０年６月４日
(ｳ) 原告Ｘ３ 平成３０年６月２日
(ｴ) 原告Ｘ４ 平成３０年６月４日
(ｵ) 原告Ｘ７ 平成３０年６月１２日
(ｶ) 原告Ｘ８ 平成３０年６月１３日
(ｷ) 原告Ｘ９ 平成３０年６月２日
(ｸ) 原告Ｘ１０ 平成３０年６月９日
(3) アップロードの終期について
ア 乙１４及び弁論の全趣旨によれば，原告Ｘ１らは，それぞれ，別紙「損害 額一覧表」の「終期」欄記載の各年月日に原告ら代理人に相談をしたことが＼n認められるところ，同原告らは既にプロバイダ各社からの意見照会を受け， 著作権者から損害賠償請求を受ける可能性があることを認識していた上，上＼n記相談の際に，原告ら代理人からＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔの利用を直ちに停止 すべき旨の助言を受けたものと推認することができるから，同原告らは，そ れぞれ，遅くとも同日にはＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔの利用を停止し，もって， 本件各ファイルにつきアップロード可能な状態を終了したものと認めるの＼nが相当である。
イ これに対し，原告らは，プロバイダ各社からの意見照会を受けた時点で， 直感的にＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔの利用を停止した旨主張するが，プロバイダ 各社から意見照会を受けたからといって，直ちにＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔの利 用停止という行動に及ぶとは限らず，実際のところ，原告Ｘ６は，平成３０ 年１０月１９日に受領したものの，少なくとも同年１１月頃までＢｉｔＴｏ ｒｒｅｎｔソフトウェアを端末にインストールしていたことがうかがわれ＼nる（甲６）。そうすると，プロバイダ各社からの意見照会を受けた時点でＢ ｉｔＴｏｒｒｅｎｔの利用を停止したと認めることはできない。
ウ 以上によれば，原告Ｘ１らは，それぞれ，別紙「損害額一覧表」の「期間」＼n欄記載の期間中に他のユーザーが本件各ファイルをダウンロードしたこと により生じた損害の限度で，賠償義務を負うことになる。
(4) ダウンロード数
ア 本件全証拠によっても，上記各期間中に本件各ファイルがダウンロードさ れた正確な回数は明らかではない。他方で，証拠（乙２〜４，８〜１０）に よれば，令和元年１０月１日から令和３年５月１８日までの５９５日間にお いて，本件ファイル１については５０１，本件ファイル２については２３２， 本件ファイル３については９１０，それぞれダウンロード数が増加している ことが認められるところ，各原告につき，同期間の本件各ファイルのダウン ロード数の増加率に，前記(2)・(3)において認定したダウンロードの始期か ら終期までの日数（別紙「損害額一覧表」の「日数」欄記載のとおり）を乗＼nじる方法によりダウンロード数を算定するのが相当である。この計算方法に基づき算定されたダウンロード数は，別紙「損害額一覧表」の「期間中のダウンロード数」欄記載のとおりである。＼n
なお，原告らは，乙２〜４記載のコンプリート数（ダウンロード数）と甲 １０記載のコンプリート数が大幅に異なることを根拠に，乙２〜４記載のコ ンプリート数に依拠することは相当ではないと主張するが，コンプリート数 が一致しないのは，参照するトラッカーサーバーが異なることが原因である と考えられ，上記乙２〜４のコンプリート数に特に不自然・不合理な点はな い以上，上記各証拠に記載されたコンプリート数に基づいてダウンロード数 を計算することが相当である。
(5) 基礎とすべき販売価格
ア 原告Ｘ１らが本件各ファイルをＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔにアップロード可 能な状態に置いたことにより，ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔのユーザーにおいて，＼n本件著作物を購入することなく，無料でダウンロードすることが可能となっ＼nたことが認められる。これにより，被告は，本件各ファイルが１回ダウンロ ードされるごとに，本件著作物を１回ダウンロード・ストリーミング販売す る機会を失ったということができるから，本件著作物ダウンロード及びスト リーミング形式の販売価格（通常版９８０円，ＨＤ版１２７０円）を基礎に 損害を算定するのが相当である。
そして，被告は，ＤＭＭのウェブサイトにおいて本件著作物のダウンロー ド・ストリーミング販売を行っているところ，被告の売上げは上記の販売価 格の３８％であると認められるので(弁論の全趣旨)，本件各ファイルが１回 ダウンロードされる都度，被告は，通常版につき３７２円（＝９８０×０． ３８），ＨＤ版につき４８２円（＝１２７０×０．３８）の損害を被ったも のということができる。
イ 本件ファイル３は通常版の動画ファイルのピースであるのに対し，本件フ ァイル１及び２はＨＤ版の動画ファイルのピースであることが認められる ので（弁論の全趣旨），別紙「損害額一覧表」の「価格」欄記載のとおり，＼n原告Ｘ１，原告Ｘ２，原告Ｘ３，原告Ｘ４，原告Ｘ６，原告Ｘ７及び原告Ｘ ８については４８２円，原告Ｘ９及び原告Ｘ１０については３７２円を基礎 として，損害額を計算することが相当である。
ウ 本件各ファイルをダウンロードしたユーザーの中には有料であれば本件 著作物を購入しなかったものも存在するという原告らの指摘や，ＢｉｔＴｏ ｒｒｅｎｔのユーザーと本件著作物の需要者等が異なるという原告らの指 摘も，前記認定を左右するものということはできない。 (6) 以上によれば，原告Ｘ１らが被告に対して負うべき損害賠償の額は，それぞ れ，別紙「損害額一覧表」の「損害額」欄記載のとおりとなる（なお，同別紙＼n「5)期間中のダウンロード数」は計算結果を小数第２位まで表示したものであ＼nり，「損害額」欄は小数第１位で切り捨てたものである。）。
３ 争点２−２（減免責の可否）について
原告らは，原告らにおいて複製物を作成しようという意思が希薄であり，客観 的にも本件著作物の流通に軽微な寄与をしたにすぎないことや，原告らとユーザ ーとの間の主観的・経済的な結び付きが存在しないことからすれば，関連共同性 は微弱であるとして，損害額につき大幅な減免責が認められるべきである旨主張 するが，原告らの指摘するような事情をもって，前記認定の損害額を減免責すべ き事情に当たるということはできない。
ア 以上のとおり，原告Ｘ１，原告Ｘ２及び原告Ｘ３は本件ファイル１を， 原 告Ｘ４，原告Ｘ６，原告Ｘ７及び原告Ｘ８は本件ファイル２を，原告Ｘ９及 び原告Ｘ１０は本件ファイル３を，それぞれ，ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔを通じ てダウンロードしたものと認められる（以下，ダウンロードを行ったと認め られる上記各原告を「原告Ｘ１ら」という。）。 そして，前記前提事実２(3)のとおり，ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔは，リーチャ ーが，目的のファイル全体のダウンロードが完了する前であっても，既に所 持しているファイルの一部（ピース）を，他のリーチャーと共有するために アップロード可能な状態に置く仕組みとなっていることに照らすと，原告Ｘ＼n１らは，ダウンロードしたファイルを同時にアップロード可能な状態に置い＼nたものと認められる。
イ 前記前提事実のとおり，ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔは，特定のファイルをピー スに細分化し，これをＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔネットワーク上のユーザー間で 相互に共有及び授受することを通じ，分割された全てのファイル（ピース） をダウンロードし，完全なファイルに復元して，当該ファイルを取得するこ とを可能にする仕組みであるということができる。＼n これを本件に即していうと，原告Ｘ１らが個々の送受信によりダウンロー ドし又はアップロード可能な状態に置いたのは本件著作物の動画ファイル＼nの一部（ピース）であったとしても，ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔに参加する他の ユーザーからその余のピースをダウンロードすることにより完全なファイ ルを取得し，また，自己がアップロード可能な状態に置いた動画ファイルの＼n一部（ピース）と，他のユーザーがアップロード可能な状態に置いたその余＼nのピースとが相まって，原告Ｘ１ら以外のユーザーが完全なファイルをダウ ンロードすることにより取得することを可能にしたものということができ＼nる。そして，原告Ｘ１らは，ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔを利用するに際し，その 仕組みを当然認識・理解して，これを利用したものと認めるのが相当である。
以上によれば，原告Ｘ１らは，ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔの本質的な特徴，す なわち動画ファイルを分割したピースをユーザー間で共有し，これをインタ ーネットを通じて相互にアップロード可能な状態に置くことにより，ネット＼nワークを通じて一体的かつ継続的に完全なファイルを取得することが可能＼nになることを十分に理解した上で，これを利用し，他のユーザーと共同して，＼n本件著作物の完全なファイルを送信可能化したと評価することができる。＼n したがって，原告Ｘ１らは，いずれも，他のユーザーとの共同不法行為に より，本件著作物に係る被告の送信可能化権を侵害したものと認められる。＼nウ(ｱ) これに対し，原告らは，アップロード可能な状態に置いたファイルが全＼n体のごく一部であり，個々のピースは著作物として価値があるものではな いから，原告らの行為は著作権侵害に当たらないと主張するが，上記イで 判示したとおり，原告Ｘ１らによる行為は，他のユーザーと共同して本件 著作物を送信可能化したものと評価できるから，原告らの主張は採用する＼nことができない。
(ｲ) 原告らは，ファイルを送信する側は，自らがファイルをアップロード可 能な状態に置いていることを認識していないことも多いと指摘するが，原＼n告Ｘ１らは，ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔを利用するに当たって，前記前提事実 (3)イ記載のような手続を踏み，各種ファイルやソフトウェアを入手して＼nいる以上，ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔの基本的な仕組みを理解していると推認 されるのであって，とりわけ，ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔにおいて，ユーザー がダウンロードしたファイル（ピース）について同時にアップロード可能＼nな状態に置かれることは，その特徴的な点であるから，これを利用した原 告Ｘ１らがこの点を認識していなかったとは考え難い。
(ｳ) 原告らは，送信可能化権侵害の主張に関し，ユーザー間における本件著＼n作物に係るファイルの一部（ピース）の授受を中継した可能性やダウンロ＼nードを開始した直後に何らかの事情でダウンロードが停止した可能性が＼nあり，原告らが本件著作物を送信可能な状態に置いたと評価することはで＼nきないと主張する。 しかし，ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔにおいて，ユーザーがダウンロードした ファイル（ピース）について同時にアップロード可能な状態に置かれるこ＼nとは，前記判示のとおりであり，原告Ｘ１らがこれを中継したにすぎない ということはできず，また，本件各ファイルのダウンロードの開始直後に ダウンロードが停止したことをうかがわせる証拠もない。
(ｴ) 原告らは，シーダーとして本件著作物の動画ファイルの配布を行ったも のではなく，原告Ｘ６や原告Ｘ１０の共有比に照らしても，被告の主張す るダウンロード総数の全部や主要な部分を惹起したということはできな いので，民法７１９条１項前段を適用する前提を欠くと主張する。 しかしながら，そもそも，民法７１９条１項前段は，個々の行為者が結 果の一部しか惹起していない場合であっても，個々の行為を全体としてみ た場合に一つの加害行為が存在していると評価される場合に，個々の行為 者につき結果の全部につき賠償責任を負わせる規定であるから，仮に個々 の原告がアップロード可能な状態に置いたデータの量が少なく，結果に対＼nする寄与が少なかったとしても，そのことは，原告Ｘ１らの共同不法行為 責任を否定する事情にはならないというべきである。
エ 以上によれば，その余の点を判断するまでもなく，原告Ｘ１らが本件各フ ァイルをアップロード可能な状態に置いた行為は，本件著作物に係る被告の＼n送信可能化権を侵害することになる。＼n
２ 争点２−１（共同不法行為に基づく損害の範囲）について
(1) 被告は，本件著作物の侵害は，本件各ファイルの最初のアップロード以降継 続しており，社会的にも実質的にも密接な関連を持つ一体の行為であることな どを理由として，原告らがＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔを利用する以前に生じた損害 も含め，令和２年４月２日当時のダウンロード回数について，原告らは賠償義 務を負う旨主張する。しかしながら，民法７１９条１項前段に基づき共同不法行為責任を負う場合であっても，自らが本件各ファイルをダウンロードし又はアップロード可能な＼n状態に置く前に他の参加者が行い，既に損害が発生しているダウンロード行為 についてまで責任を負うと解すべき根拠は存在しないから，被告の上記主張は 採用することはできない。
また，被告は，ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔにアップロードされたファイルは，サ ーバからの削除という概念がないため，永遠に違法なダウンロードが可能であ＼nるとして，現在に至るまで損害は拡大している旨主張する。 しかし，前記前提事実(3)ウのとおり，ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔは，ソフトウェ＼nアを起動していなければアップロードは行われないほか，ＢｉｔＴｏｒｒｅｎ ｔ上や端末の記録媒体からファイルを削除すれば，以後，当該ファイルがアッ プロードされることはないものと認められる。 そうすると，原告Ｘ１らがＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔを通じて自ら本件各ファイ ルを他のユーザーに送信することができる間に限り，不法行為が継続している と解すべきであり，その間に行われた本件各ファイルのダウンロードにより生 じた損害については，原告Ｘ１らの送信可能化権侵害と相当因果関係のある損＼n害に当たるというべきである。他方，端末の記録媒体から本件各ファイルを削 除するなどして，ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔを通じて本件各ファイルの送受信がで きなくなった場合には，原告Ｘ１らがそれ以降に行われた本件各ファイルのダ ウンロード行為について責任を負うことはないというべきである。
(2) アップロードの始期について
ア 以上を前提に検討するに，証拠（甲６）によれば，原告Ｘ６については， 遅くとも平成３０年６月４日までには本件ファイル２をアップロード可能＼nな状態に置いていたことが認められる。
イ 原告Ｘ１，原告Ｘ２，原告Ｘ３，原告Ｘ４，原告Ｘ７，原告Ｘ８，原告Ｘ ９及び原告Ｘ１０については，ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔを通じて本件各ファイ ルのダウンロードを開始した時期は明らかではないものの，証拠(乙１１)に よれば，遅くとも，それぞれ次の各年月日において本件各ファイルをアップ ロード可能な状態に置いていたことが認められる。＼n
(ｱ) 原告Ｘ１ 平成３０年６月１２日
(ｲ) 原告Ｘ２ 平成３０年６月４日
(ｳ) 原告Ｘ３ 平成３０年６月２日
(ｴ) 原告Ｘ４ 平成３０年６月４日
(ｵ) 原告Ｘ７ 平成３０年６月１２日
(ｶ) 原告Ｘ８ 平成３０年６月１３日
(ｷ) 原告Ｘ９ 平成３０年６月２日
(ｸ) 原告Ｘ１０ 平成３０年６月９日
(3) アップロードの終期について
ア 乙１４及び弁論の全趣旨によれば，原告Ｘ１らは，それぞれ，別紙「損害 額一覧表」の「終期」欄記載の各年月日に原告ら代理人に相談をしたことが＼n認められるところ，同原告らは既にプロバイダ各社からの意見照会を受け， 著作権者から損害賠償請求を受ける可能性があることを認識していた上，上＼n記相談の際に，原告ら代理人からＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔの利用を直ちに停止 すべき旨の助言を受けたものと推認することができるから，同原告らは，そ れぞれ，遅くとも同日にはＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔの利用を停止し，もって， 本件各ファイルにつきアップロード可能な状態を終了したものと認めるの＼nが相当である。
イ これに対し，原告らは，プロバイダ各社からの意見照会を受けた時点で， 直感的にＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔの利用を停止した旨主張するが，プロバイダ 各社から意見照会を受けたからといって，直ちにＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔの利 用停止という行動に及ぶとは限らず，実際のところ，原告Ｘ６は，平成３０ 年１０月１９日に受領したものの，少なくとも同年１１月頃までＢｉｔＴｏ ｒｒｅｎｔソフトウェアを端末にインストールしていたことがうかがわれ＼nる（甲６）。そうすると，プロバイダ各社からの意見照会を受けた時点でＢ ｉｔＴｏｒｒｅｎｔの利用を停止したと認めることはできない。
ウ 以上によれば，原告Ｘ１らは，それぞれ，別紙「損害額一覧表」の「期間」＼n欄記載の期間中に他のユーザーが本件各ファイルをダウンロードしたこと により生じた損害の限度で，賠償義務を負うことになる。
(4) ダウンロード数
ア 本件全証拠によっても，上記各期間中に本件各ファイルがダウンロードさ れた正確な回数は明らかではない。他方で，証拠（乙２〜４，８〜１０）に よれば，令和元年１０月１日から令和３年５月１８日までの５９５日間にお いて，本件ファイル１については５０１，本件ファイル２については２３２， 本件ファイル３については９１０，それぞれダウンロード数が増加している ことが認められるところ，各原告につき，同期間の本件各ファイルのダウン ロード数の増加率に，前記(2)・(3)において認定したダウンロードの始期か ら終期までの日数（別紙「損害額一覧表」の「日数」欄記載のとおり）を乗＼nじる方法によりダウンロード数を算定するのが相当である。この計算方法に基づき算定されたダウンロード数は，別紙「損害額一覧表」の「期間中のダウンロード数」欄記載のとおりである。＼n
なお，原告らは，乙２〜４記載のコンプリート数（ダウンロード数）と甲 １０記載のコンプリート数が大幅に異なることを根拠に，乙２〜４記載のコ ンプリート数に依拠することは相当ではないと主張するが，コンプリート数 が一致しないのは，参照するトラッカーサーバーが異なることが原因である と考えられ，上記乙２〜４のコンプリート数に特に不自然・不合理な点はな い以上，上記各証拠に記載されたコンプリート数に基づいてダウンロード数 を計算することが相当である。
(5) 基礎とすべき販売価格
ア 原告Ｘ１らが本件各ファイルをＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔにアップロード可 能な状態に置いたことにより，ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔのユーザーにおいて，＼n本件著作物を購入することなく，無料でダウンロードすることが可能となっ＼nたことが認められる。これにより，被告は，本件各ファイルが１回ダウンロ ードされるごとに，本件著作物を１回ダウンロード・ストリーミング販売す る機会を失ったということができるから，本件著作物ダウンロード及びスト リーミング形式の販売価格（通常版９８０円，ＨＤ版１２７０円）を基礎に 損害を算定するのが相当である。
そして，被告は，ＤＭＭのウェブサイトにおいて本件著作物のダウンロー ド・ストリーミング販売を行っているところ，被告の売上げは上記の販売価 格の３８％であると認められるので(弁論の全趣旨)，本件各ファイルが１回 ダウンロードされる都度，被告は，通常版につき３７２円（＝９８０×０． ３８），ＨＤ版につき４８２円（＝１２７０×０．３８）の損害を被ったも のということができる。
イ 本件ファイル３は通常版の動画ファイルのピースであるのに対し，本件フ ァイル１及び２はＨＤ版の動画ファイルのピースであることが認められる ので（弁論の全趣旨），別紙「損害額一覧表」の「価格」欄記載のとおり，＼n原告Ｘ１，原告Ｘ２，原告Ｘ３，原告Ｘ４，原告Ｘ６，原告Ｘ７及び原告Ｘ ８については４８２円，原告Ｘ９及び原告Ｘ１０については３７２円を基礎 として，損害額を計算することが相当である。
ウ 本件各ファイルをダウンロードしたユーザーの中には有料であれば本件 著作物を購入しなかったものも存在するという原告らの指摘や，ＢｉｔＴｏ ｒｒｅｎｔのユーザーと本件著作物の需要者等が異なるという原告らの指 摘も，前記認定を左右するものということはできない。 (6) 以上によれば，原告Ｘ１らが被告に対して負うべき損害賠償の額は，それぞ れ，別紙「損害額一覧表」の「損害額」欄記載のとおりとなる（なお，同別紙＼n「5)期間中のダウンロード数」は計算結果を小数第２位まで表示したものであ＼nり，「損害額」欄は小数第１位で切り捨てたものである。）。
３ 争点２−２（減免責の可否）について
原告らは，原告らにおいて複製物を作成しようという意思が希薄であり，客観 的にも本件著作物の流通に軽微な寄与をしたにすぎないことや，原告らとユーザ ーとの間の主観的・経済的な結び付きが存在しないことからすれば，関連共同性 は微弱であるとして，損害額につき大幅な減免責が認められるべきである旨主張 するが，原告らの指摘するような事情をもって，前記認定の損害額を減免責すべ き事情に当たるということはできない。
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2022.01.11
令和1(ワ)27053 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和3年8月31日 東京地方裁判所
出願経過から用語の意義を解釈して、技術的範囲に属しないと判断されました。
争点１−１（被告製品の小径部側壁部は，係止片は大径部側に一体形成される一方 小径部側には設けられていないという文言を充足するか−構成要件１Ｅ4)，２Ｅ4)， ３Ｅ5)充足性）について
構成要件１Ｅ4)，２Ｅ4)，３Ｅ5)によれば，「係止片は」「大径部側に」「一体形成 される一方」「小径部側には設けられておらず」というのであり，上記のとおり，本 件発明は，従来よりも安全性などの向上を図るというその目的をより良く達成する という上記の技術的見地から，針先再露出防止を担う係止片の構成を工夫して，拡＼n開部の大径部側に一体形成し小径部側には設けないという構成を採用したものとい＼nうことができる。これによれば，本件発明において，拡開部に設ける「係止片」に ついては，大径部側に一体形成されている必要があるとともに，小径部側には設け られていない構成である必要があるものであって，「係止片」が小径部側に設けられ＼nている構成は排除されているものといわなければならない。＼n
そして，この「係止片」は，使用後の針先再露出を防止する部材であるといえる が，当該部材が針先の先端側への移動を阻止して針先再露出を防止する態様につい ては，構成要件１Ｄに「該留置針の針先側へ該針先プロテクタが移動せしめられた＼n所定位置において，該針先プロテクタに設けられた係止片が該針ハブに対して係止 される」とある以上には何ら具体的な限定がなされていない。また，本件明細書の 発明の詳細な説明を見ても，当該部材が，針先の先端側への移動を阻止する具体的 態様を限定する根拠となり得るような記載は見当たらない。加えて，本件特許の出 願経過を見ると，証拠（乙１４，１５）によれば，原告は，令和元年５月１５日頃， 特許庁から進歩性欠如等を理由とする拒絶理由通知を受け，その際，構成要件１Ｄ＼nに関し，「針先プロテクタの断面形状を，周知の形状である小径部と大径部とを備え た楕円形とし，大径部の周壁に針ハブ係合部を設け，大径部の周壁で覆われた内部 に係止部を設けた構成とすることは，当業者が容易になし得たことである。」などと＼n指摘されたことを踏まえて，同年６月１９日，従前の請求項で「前記拡開部の前記 大径部に対応する位置に，前記筒状の周壁に一体形成された前記係止部が設けられ て」と記載していた部分を，「前記大径部側に前記円筒状部と一体形成される一方， 前記小径部側には設けられておらず，」と補正したものであることが認められる。そ の上で原告は，同日特許庁に提出した意見書において，本件発明の進歩性を基礎付 ける事情として，拒絶理由通知書で審査官が指摘した引用文献（乙２７，２９）に ついては，いずれも針先プロテクタの小径部側に係止部が設けられており本件発明 とは異なる旨主張し，その際，当該係止部が針先の先端側への移動を阻止する具体 的態様には言及していなかったことが認められる。そして，本件特許は，その上で 登録されている。
そうすると，本件特許請求の範囲の記載文言をみても，本件明細書の発明の詳細 な説明をみても，小径部側に設けられてはならないとされている「係止片」が針先 の先端側への移動を阻止する具体的態様を限定する根拠となり得るような記載がな く，加えて，原告自身，本件特許の出願手続においては，その特許請求の範囲を前 記のように「前記小径部側には設けられておらず，」と補正した上で，意見書におい て，具体的態様については何ら限定しないまま，小径部側に「係止片」が設けられ ていない点を本件発明の進歩性を基礎付ける事情として主張し，その上で本件特許 が登録されたものである。 以上によれば，本件発明において小径部側に設けられてはならない「係止片」は， 針先の先端側への移動を阻止する具体的態様が限定されているものではなく，他の 部材と協働して針先の先端側への移動を阻止する構成を含むものであるといわなけ＼nればならない。
そこで，被告製品をみるに，前記前提事実によれば，被告製品においては，針基 に設けられた針リブと針先保護部に設けられた小径部側壁部とが，小径部側壁部の 突端面により縦リブの側面を挟持することで互いに係合することにより，針基が針 先保護部に対して回動することを防止する構成になっており，仮にこのような回動＼nが発生して針基の受部が大径部係止手段のない小径部側まで移動した場合には，針 基が大径部係止手段をすり抜けて針先保護部に対して前進することになる。すなわ ち，小径部側壁部がなければ，大径部係止手段が無効化されて，針基が前進し，留 置針の針先が針先保護部の先端側から再露出することになるのであるから，被告製 品においては，小径部側壁部による針基の回動防止と大径部係止手段による針基の 受け部の係止が協働して機能することによって，針先の再露出を防止していると認＼nめられる。
そうすると，被告製品の小径部側壁部は，他の部材と協働して，針先の先端側へ の移動を阻止する構成であるといえ，当該小径部側壁部は，本件発明において小径＼n部側に設けられることが排除されている「係止片」に当たるといわなければならな い。これによれば，「係止片」が針先抜出防止機構を含むものであるか否かに関わら＼nず，被告製品は，小径部側に「係止片」が設けられているものとして，本件発明に おいて排除されている構成を有しているから，本件発明の構＼成要件１Ｅ4)，２Ｅ4)， ３Ｅ5)をいずれも充足しないといわなければならない。 したがって，被告製品は，本件発明の技術的範囲に属するとはいえない。
(2) 原告の主張について
ア 原告は，本件発明の構成要件１Ｄの「係止片」が，針ハブ（に設けられた受部）＼nと「係止」されることによって「再露出を防止する（つまり，留置針が前進しな いように止める）」ものであるのに対し，被告製品の小径部側壁部は，針基の縦リ ブの側面を挟持して針基の回動を防止しているだけで，針基の前進を防止してい るわけではないから，「係止片」に該当しないなどと主張する。 しかし，前記説示のとおり，本件発明にいう「係止片」は，他の部材と協働し て針先の先端側への移動を阻止する構成を含むものといわなければならない。そ＼nして，被告製品において，小径部側壁部がそれ単体として針先の再露出を防止す るものでないとしても，小径部側壁部による針基の回動防止と大径部係止手段に よる針基の受け部の係止が協働して機能することによって針先の再露出を防止し＼nているものである以上，本件発明にいう「係止片」に該当しないということはで きない。 したがって，原告の上記主張は，採用することができない。
イ また，原告は，被告製品の小径部側壁部が針基の縦リブの側面を挟持する場所 は，針基と針先保護部の位置関係にかかわらないのであって，留置針の針先側へ 針先プロテクタが移動せしめられた「所定位置」において係止するものでないた め，被告製品の小径部側壁部は「係止片」に当たらないとも主張する。 しかしながら，前記のとおり，被告製品は，小径部側壁部がそれ単体として針 先の再露出を防止するものではなく，小径部側壁部による針基の回動防止と大径 部係止手段による針基の受け部の係止が協働して機能することによって針先の再＼n露出を防止するものであり，その機能が発揮される場所は，前記前提事実のとお＼nり，針管と針先保護部が相対移動してクリック感が生じる位置に限定されている。 このことからすれば，被告製品の小径部側壁部は，「留置針の針先側へ針先プロテ クタが移動せしめられた所定位置において」，大径部係止手段と協働して針先の再 露出を防止しているといえる。被告製品の小径部側壁部が，針先と針先保護部の 位置関係にかかわらず針基の縦リブの側面を挟持しているという事情は，この説 示を左右するものではない。 したがって，原告の上記主張は，採用することができない。
ウ さらに，原告は，本件発明の構成要件１Ｅ4)，２Ｅ4)，３Ｅ5)が「前記係止片 は，前記針ハブに向かって傾斜した内側面を有し，」と規定していることをもって， 本件発明で小径部側に設けられてはならないとされている「係止片」は「前記針 ハブに向かって傾斜した内側面」を有しているものに限られているなどと主張す る。
しかし，構成要件１Ｅ4)，２Ｅ4)，３Ｅ5)の「前記係止片は，前記針ハブに向 かって傾斜した内側面を有し」との文言は，本件明細書の段落【００６１】の記 載（「・・・垂直面７９ａ，７９ａの外周側に位置する傾斜面７９ｂ，７９ｂが，外周 側になるにつれて先端側に傾斜していることから，垂直面７９ａ，７９ａと基端 側規制面４０とが傾斜面７９ｂ，７９ｂに干渉されることなく当接することがで きて，針ユニット２０と針先プロテクタ１０の軸方向における相対移動防止効果 がより確実に発揮され得る。」との記載）も併せると，そのような大径部側に一体 形成される係止片の構成について，規定した針ユニットと針先プロテクタの軸方＼n向における相対移動防止効果がより確実に発揮されるという効果を奏させるべく 規定されたものであると認められる。そうすると，当該文言は，大径部側に円筒 状部と一体形成される係止片について特定したものにすぎず，設けられていては ならない位置にある「係止片」の形状を限定するものではないというべきである。 したがって，被告製品の小径部側壁部が「傾斜した内側面」を有しないことは， 被告製品の小径部側壁部が本件発明において小径部側に設けられてはならないと されている「係止片」に当たることを否定する理由にはならない。原告の上記主 張は，採用することができない。
エ 以上によれば，原告の上記主張はいずれも採用できない。原告は，その他も縷々 主張するが，それらの主張内容を慎重に精査しても，上記説示を左右するに足り るものはない。
争点１−１（被告製品の小径部側壁部は，係止片は大径部側に一体形成される一方 小径部側には設けられていないという文言を充足するか−構成要件１Ｅ4)，２Ｅ4)， ３Ｅ5)充足性）について
構成要件１Ｅ4)，２Ｅ4)，３Ｅ5)によれば，「係止片は」「大径部側に」「一体形成 される一方」「小径部側には設けられておらず」というのであり，上記のとおり，本 件発明は，従来よりも安全性などの向上を図るというその目的をより良く達成する という上記の技術的見地から，針先再露出防止を担う係止片の構成を工夫して，拡＼n開部の大径部側に一体形成し小径部側には設けないという構成を採用したものとい＼nうことができる。これによれば，本件発明において，拡開部に設ける「係止片」に ついては，大径部側に一体形成されている必要があるとともに，小径部側には設け られていない構成である必要があるものであって，「係止片」が小径部側に設けられ＼nている構成は排除されているものといわなければならない。＼n
そして，この「係止片」は，使用後の針先再露出を防止する部材であるといえる が，当該部材が針先の先端側への移動を阻止して針先再露出を防止する態様につい ては，構成要件１Ｄに「該留置針の針先側へ該針先プロテクタが移動せしめられた＼n所定位置において，該針先プロテクタに設けられた係止片が該針ハブに対して係止 される」とある以上には何ら具体的な限定がなされていない。また，本件明細書の 発明の詳細な説明を見ても，当該部材が，針先の先端側への移動を阻止する具体的 態様を限定する根拠となり得るような記載は見当たらない。加えて，本件特許の出 願経過を見ると，証拠（乙１４，１５）によれば，原告は，令和元年５月１５日頃， 特許庁から進歩性欠如等を理由とする拒絶理由通知を受け，その際，構成要件１Ｄ＼nに関し，「針先プロテクタの断面形状を，周知の形状である小径部と大径部とを備え た楕円形とし，大径部の周壁に針ハブ係合部を設け，大径部の周壁で覆われた内部 に係止部を設けた構成とすることは，当業者が容易になし得たことである。」などと＼n指摘されたことを踏まえて，同年６月１９日，従前の請求項で「前記拡開部の前記 大径部に対応する位置に，前記筒状の周壁に一体形成された前記係止部が設けられ て」と記載していた部分を，「前記大径部側に前記円筒状部と一体形成される一方， 前記小径部側には設けられておらず，」と補正したものであることが認められる。そ の上で原告は，同日特許庁に提出した意見書において，本件発明の進歩性を基礎付 ける事情として，拒絶理由通知書で審査官が指摘した引用文献（乙２７，２９）に ついては，いずれも針先プロテクタの小径部側に係止部が設けられており本件発明 とは異なる旨主張し，その際，当該係止部が針先の先端側への移動を阻止する具体 的態様には言及していなかったことが認められる。そして，本件特許は，その上で 登録されている。
そうすると，本件特許請求の範囲の記載文言をみても，本件明細書の発明の詳細 な説明をみても，小径部側に設けられてはならないとされている「係止片」が針先 の先端側への移動を阻止する具体的態様を限定する根拠となり得るような記載がな く，加えて，原告自身，本件特許の出願手続においては，その特許請求の範囲を前 記のように「前記小径部側には設けられておらず，」と補正した上で，意見書におい て，具体的態様については何ら限定しないまま，小径部側に「係止片」が設けられ ていない点を本件発明の進歩性を基礎付ける事情として主張し，その上で本件特許 が登録されたものである。 以上によれば，本件発明において小径部側に設けられてはならない「係止片」は， 針先の先端側への移動を阻止する具体的態様が限定されているものではなく，他の 部材と協働して針先の先端側への移動を阻止する構成を含むものであるといわなけ＼nればならない。
そこで，被告製品をみるに，前記前提事実によれば，被告製品においては，針基 に設けられた針リブと針先保護部に設けられた小径部側壁部とが，小径部側壁部の 突端面により縦リブの側面を挟持することで互いに係合することにより，針基が針 先保護部に対して回動することを防止する構成になっており，仮にこのような回動＼nが発生して針基の受部が大径部係止手段のない小径部側まで移動した場合には，針 基が大径部係止手段をすり抜けて針先保護部に対して前進することになる。すなわ ち，小径部側壁部がなければ，大径部係止手段が無効化されて，針基が前進し，留 置針の針先が針先保護部の先端側から再露出することになるのであるから，被告製 品においては，小径部側壁部による針基の回動防止と大径部係止手段による針基の 受け部の係止が協働して機能することによって，針先の再露出を防止していると認＼nめられる。
そうすると，被告製品の小径部側壁部は，他の部材と協働して，針先の先端側へ の移動を阻止する構成であるといえ，当該小径部側壁部は，本件発明において小径＼n部側に設けられることが排除されている「係止片」に当たるといわなければならな い。これによれば，「係止片」が針先抜出防止機構を含むものであるか否かに関わら＼nず，被告製品は，小径部側に「係止片」が設けられているものとして，本件発明に おいて排除されている構成を有しているから，本件発明の構＼成要件１Ｅ4)，２Ｅ4)， ３Ｅ5)をいずれも充足しないといわなければならない。 したがって，被告製品は，本件発明の技術的範囲に属するとはいえない。
(2) 原告の主張について
ア 原告は，本件発明の構成要件１Ｄの「係止片」が，針ハブ（に設けられた受部）＼nと「係止」されることによって「再露出を防止する（つまり，留置針が前進しな いように止める）」ものであるのに対し，被告製品の小径部側壁部は，針基の縦リ ブの側面を挟持して針基の回動を防止しているだけで，針基の前進を防止してい るわけではないから，「係止片」に該当しないなどと主張する。 しかし，前記説示のとおり，本件発明にいう「係止片」は，他の部材と協働し て針先の先端側への移動を阻止する構成を含むものといわなければならない。そ＼nして，被告製品において，小径部側壁部がそれ単体として針先の再露出を防止す るものでないとしても，小径部側壁部による針基の回動防止と大径部係止手段に よる針基の受け部の係止が協働して機能することによって針先の再露出を防止し＼nているものである以上，本件発明にいう「係止片」に該当しないということはで きない。 したがって，原告の上記主張は，採用することができない。
イ また，原告は，被告製品の小径部側壁部が針基の縦リブの側面を挟持する場所 は，針基と針先保護部の位置関係にかかわらないのであって，留置針の針先側へ 針先プロテクタが移動せしめられた「所定位置」において係止するものでないた め，被告製品の小径部側壁部は「係止片」に当たらないとも主張する。 しかしながら，前記のとおり，被告製品は，小径部側壁部がそれ単体として針 先の再露出を防止するものではなく，小径部側壁部による針基の回動防止と大径 部係止手段による針基の受け部の係止が協働して機能することによって針先の再＼n露出を防止するものであり，その機能が発揮される場所は，前記前提事実のとお＼nり，針管と針先保護部が相対移動してクリック感が生じる位置に限定されている。 このことからすれば，被告製品の小径部側壁部は，「留置針の針先側へ針先プロテ クタが移動せしめられた所定位置において」，大径部係止手段と協働して針先の再 露出を防止しているといえる。被告製品の小径部側壁部が，針先と針先保護部の 位置関係にかかわらず針基の縦リブの側面を挟持しているという事情は，この説 示を左右するものではない。 したがって，原告の上記主張は，採用することができない。
ウ さらに，原告は，本件発明の構成要件１Ｅ4)，２Ｅ4)，３Ｅ5)が「前記係止片 は，前記針ハブに向かって傾斜した内側面を有し，」と規定していることをもって， 本件発明で小径部側に設けられてはならないとされている「係止片」は「前記針 ハブに向かって傾斜した内側面」を有しているものに限られているなどと主張す る。
しかし，構成要件１Ｅ4)，２Ｅ4)，３Ｅ5)の「前記係止片は，前記針ハブに向 かって傾斜した内側面を有し」との文言は，本件明細書の段落【００６１】の記 載（「・・・垂直面７９ａ，７９ａの外周側に位置する傾斜面７９ｂ，７９ｂが，外周 側になるにつれて先端側に傾斜していることから，垂直面７９ａ，７９ａと基端 側規制面４０とが傾斜面７９ｂ，７９ｂに干渉されることなく当接することがで きて，針ユニット２０と針先プロテクタ１０の軸方向における相対移動防止効果 がより確実に発揮され得る。」との記載）も併せると，そのような大径部側に一体 形成される係止片の構成について，規定した針ユニットと針先プロテクタの軸方＼n向における相対移動防止効果がより確実に発揮されるという効果を奏させるべく 規定されたものであると認められる。そうすると，当該文言は，大径部側に円筒 状部と一体形成される係止片について特定したものにすぎず，設けられていては ならない位置にある「係止片」の形状を限定するものではないというべきである。 したがって，被告製品の小径部側壁部が「傾斜した内側面」を有しないことは， 被告製品の小径部側壁部が本件発明において小径部側に設けられてはならないと されている「係止片」に当たることを否定する理由にはならない。原告の上記主 張は，採用することができない。
エ 以上によれば，原告の上記主張はいずれも採用できない。原告は，その他も縷々 主張するが，それらの主張内容を慎重に精査しても，上記説示を左右するに足り るものはない。
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2022.01. 7
平成30(ワ)1130 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和3年8月31日 東京地方裁判所
102条2項について、２割の推定覆滅が認められました。同3項による認定についても触れています。損害額は15億円です。対応EP特許でドイツでも侵害訴訟があります。
ア 前記前提事実によれば，本件発明の構成要件１Ｅは，「該印刷層は，白色の有機＼n顔料，白色または黄色の無機顔料，蛍光染料，および蛍光増白剤のうちの一以上 の着色剤を含有する」である。これに対応する被告製品(1)の構成１ｅは，「印刷層＼nは，●（省略）●と●（省略）●を含有する●（省略）●印刷インキにより形成 されるが，」である。そして，被告製品の印刷層の●（省略）●印刷インキに含有 される●（省略）●は，「白色」の「無機顔料」に当たる。 ここでは，本件発明については，印刷層が「白色の有機顔料・・・着色剤」を含有 すれば，それだけで構成要件１Ｅを充足するのではなく，これにより「色相を明＼nるくすること」を要するかが問題となる。
イ 本件発明の構成要件１Ｅには，印刷層が「白色の有機顔料，および蛍光増白剤」＼nのいずれかを含有するとの記載がされているだけであり，「色相を明るくすること」 が発明特定事項として記載されているわけではない。 また，前記１のとおり，本件発明は，再帰反射シートに関する発明であるとこ ろ，本件明細書の段落【０００４】には，三角錐型キューブコーナー再帰反射シ ートのうち，反射素子の反射側面に蒸着層が設置されている「蒸着型」三角錐型 キューブコーナー再帰反射シートについては，その再帰反射素子の性質から金属 の色の影響を受けて外観が暗くなってしまうという欠点を有していると記載され ているものの，それ以外の再帰反射シートについては，外観の暗さが課題になっ ている旨の記載がない。また，本件明細書の【００１４】，【００１５】には，本 件発明の技術的意義は「色相の改善」であると記載され，段落【００２１】，【０ ０３０】，【００３２】には，印刷層の目的は「色相を調節」，「色相の調整」と記 載され，段落【００３６】には，「本発明に用いられる着色剤は，特に限定される ものではないが，・・・色相を明るくすることができ，且つ，隠蔽性が得られるもの が良く，シートの色相に合わせた明色系の色が好ましく，・・・白色の有機顔料や白 色や黄色の無機顔料，並びに蛍光染料や蛍光増白剤を挙げることができ，中でも， 白色や黄色の無機顔料が好ましい。」と記載されており，「色相を明るくすること」 は，「隠蔽性」を得ることや「シートの色相に合わせた」色であることと並んで， あくまで好ましい態様であるとされているにすぎない。そのため，本件発明の着 色剤の技術的意義である「色相の改善」は，色相の調節ないし調整を意味するも のであり，「色相を明るくすること」に限定されるものではないと解される。他方， 本件明細書の実施例では，白色顔料が用いられているものの，その他の着色剤と 比較して明るさが向上するとの趣旨で記載されているものではなく，比較例でも， 実施例とは印刷の模様のみを変えて，「Ｙ値」すなわち「色相（明るさ）」には変 化がないが耐候性が改善することを確認しているにすぎない。このような本件明 細書全体の記載を考慮すれば，本件発明の構成要件１Ｅの「着色剤」が「色相を＼n明るくすること」を要件としたものとは解されない。 以上によれば，本件発明の構成要件１Ｅの「着色剤」が「色相を明るくするこ＼nと」を要しているとはいえないというべきである。
ウ これに対し，被告らは，本件特許の出願経過において，原告が，補正により本 件発明に構成要件１Ｅを追加し（乙２１），本件発明の効果は，「色相，特に昼光＼n下での色相（Ｙ値＝明るさ）が改善されて」いることであり，同構成要件の着色＼n剤を用いることにより色相（Ｙ値＝明るさ）を改善したと主張しており（乙３）， 同構成要件の「白色」，「黄色」，「蛍光」を用いて「色相（Ｙ値＝明るさ）」を改善＼nする技術的意義を強調しているから，上記着色剤の意義は，色相を明るくするこ とにあると主張している。 しかし，原告が提出した乙２１の内容を見ても，本件発明の構成要件１Ｅの技＼n術的意義が，「色相を明るくすること」であるとは記載されていない。 むしろ，乙３には，本件発明の効果は，「十分な再帰反射性能＼を有し，かつ色相， 特に昼光下での色相（Ｙ値＝明るさ）が改善されており，耐候性及び耐水性にも 優れている」ことであると記載され，Ｙ値と同義である「色相（Ｙ値＝明るさ）」 と，それに限定されない意味での「色相」とが区別されているため，明るさに限 定されない色相の改善についても主張していると解される。さらに，乙３には， 一般に用いられている着色剤は，再帰反射性の確保のために光透過性を有するが， 光透過性を有する着色剤は光劣化しやすいという欠点があったのに対して，本件 発明の構成要件１Ｅの着色剤は，光透過性を有するものではないこと，本件発明＼nは，構成要件１Ｅの着色剤を用いることにより，再帰反射シートの昼光下での色＼n相（Ｙ値＝明るさ）を更に改善したこと，本件発明では，印刷領域が構成要件１＼nＢ〜１Ｄを具備する独立印刷領域であるため，印刷層が光透過性を有しない構成＼n要件１Ｅの着色剤を含有しても，それ以外の領域を通じて十分な再帰反射性能＼を 有することが記載されている。以上によれば，原告は，本件特許の出願経過にお いて，本件発明の構成要件１Ｅの着色剤について，明るさの改善だけでなく，そ＼nれ以外の効果も主張していると解されるから，そのような主張をもって，本件発 明の着色剤の技術的意義が色相を明るくすることに限定されるとまではいえない というべきである。 その他，被告らの主張を検討しても，採用すべきものはない。
エ したがって，被告製品(1)の構成１ｅは，それぞれ本件発明の構＼成要件１Ｅ及び これを引用する構成要件２Ｂを充足する（なお，仮に同構＼成要件の着色剤が「色 相を明るくすること」を意味するものとしても，これは相対的に色相を明るくで きるような所定の着色剤を含有させれば足り，必ずしも絶対的に「色相を明るく すること」を要するものではないというべきであるところ，証拠（甲１７）及び 弁論の全趣旨によれば，被告製品では，「白色」の「無機顔料」に当たる●（省略） ●を含有しない領域よりも，これを含有する領域の方が色相も改善●（省略）● による色相改善の効果を享受）していることがうかがわれ，被告製品の●（省略） ●印刷インキの色相が暗くなっているのは，●（省略）●で色相が明るくなった 一方で，●（省略）●で色相が暗くなったにすぎないというべきであり，これに よって本件発明の構成要件１Ｅの充足性が否定されることにはならないというべ＼nきである。）。
・・・
推定覆滅の事情
ａ 特許法１０２条２項における推定の覆滅については，同条１項ただし書の 事情と同様に，侵害者が主張立証責任を負うものであり，侵害者が得た利益 と特許権者が受けた損害との相当因果関係を阻害する事情がこれに当たると 解される。例えば，1)特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在すること （市場の非同一性），2)市場における競合品の存在，3)侵害者の営業努力（ブ ランド力，宣伝広告），4)侵害品の性能（機能＼，デザイン等特許発明以外の特 徴）などの事情について，特許法１０２条１項ただし書の事情と同様，同条 ２項についても，これらの事情を推定覆滅の事情として考慮することができ るものと解される。
ｂ そこで，被告らが特許法１０２条１項ただし書の推定覆滅事由として主張 する点について検討するに，次のとおり，２割の推定覆滅を認めるのが相当 である。
(a) 被告らは，本件発明において従来発明と相違する特徴とされる印刷層の 印刷領域の面積の限定は，顧客吸引には全く寄与しておらず，被告旧製品 と被告新製品の耐候性にも実質的な差異はないのであり，被告旧製品のカ タログでも，印刷層の面積の大小はセールスポイントとされていないし， 原告も本件発明の実施品を日本国内で販売していないのであり，本件発明 は，被告旧製品の販売に寄与しているとはいえない旨を主張する。 しかし，前記１(9)で説示したとおり，本件発明の従来技術とは異なる技 術的特徴は，再帰反射シートの印刷層について，「印刷領域が独立した領域 をなして繰り返しのパターンで設置されており，連続層を形成せず」，「独 立印刷領域の面積が０．１５mm2〜３０mm2」，かつ，「白色の有機顔料・・・着色 剤を含有させる」との構成を組み合わせることにより，印刷層周辺の密着＼n性を向上させ，耐水性・耐候性を向上させるとともに，色相の改善を図る ことにあるのであるから，その一部のみを独立して捉えて技術的特徴を措 定する被告らの上記主張は，その前提を欠くものである。また，被告旧製 品と被告新製品の耐候性の実験結果（乙４５〜４９）についても，その実 験条件や環境の適否については必ずしも明らかでないから，これをもって 直ちに被告旧製品と被告新製品の耐候性に実質的な差異はないとはいえな い。そして，証拠（甲３，４，９，１０，２３，６７〜７０）及び弁論の 全趣旨によれば，被告旧製品のカタログやウェブサイトには，本件発明の 技術的特徴である耐水性・耐候性・色相に関する性能の良さを強調する記＼n載が多数存在することも認められる。 したがって，被告らの上記主張をもって推定覆滅事由と認めるのは相当 ではないというべきである。
(b) 次に，被告は，本件発明は，被告旧製品の顧客への販売に貢献しておら ず，むしろ，３Ｍブランドに裏付けられた被告らの信用，実績及び知名度 等こそが，被告旧製品の販売に極めて大きな貢献をしているというべきで あり，現に被告旧製品から被告新製品に切り替えた前後でも売上高は大き く変化していないと主張する。 しかし，仮に被告らが３Ｍグループとしてのブランド力を有するとして も，これが被告旧製品の販売にどの程度の貢献をしたかを裏付ける的確な 証拠は提出されていない。また，仮に被告旧製品から被告新製品に切り替 えた前後で売上高が大きく変化していないとしても，顧客において被告旧 製品と被告新製品との相違点を認識しているか否かが定かでない以上，従 前の被告旧製品の顧客吸引力がその後の被告新製品の販売に影響を与えた 可能性が否定できないから，これをもって直ちに本件発明が顧客への販売＼nに貢献していないということはできない。 したがって，被告らの上記主張をもって推定覆滅事由であると認めるの は相当ではない。
(c) また，被告らは，主要国道および高速道路等における道路標識に用いら れる被告製品を含む長尺ロール製品については，再帰反射シートのパイオ ニア的存在である被告らの売上シェアが極めて大きく，原告は被告旧製品 の販売数量分の実施能力を有していないのであり，実際に，被告らの販売＼nする被告製品並びにその他の製品（Ｄｉａｍｏｎｄグレード及びＥｎｇｉ ｎｅｅｒｉｎｇグレードの再帰反射シート）の売上比がそれぞれ●（省略） ●であり，原告製品の売上比が１０％であるから，仮に被告製品(1)が販売 できなくなったとすれば，そのうちの●（省略）●（＝１０／（１０＋● （省略）●））のみが原告製品に向かうことになると主張する。 しかし，そもそも，競合品といえるためには，市場において侵害品と競 合関係に立つ製品であることを要するものと解される。被告らは，被告ら が販売するＤｉａｍｏｎｄグレード及びＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇグレード の再帰反射シートが競合品であることを前提としているが，弁論の全趣旨 によれば，前者の価格は被告旧製品の●（省略）●以上であり，後者の性 能は被告旧製品と同等ではないこともうかがわれるから，これらの製品の＼n価格や性能等を捨象して，同様の用途に用いられる再帰反射シートである＼nことをもって競合品であると解するのは相当ではない。そうすると，被告 らが主張するＤｉａｍｏｎｄグレード及びＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇグレー ドの再帰反射シートが市場において被告旧製品と競合関係に立つものと認 めることはできず，それゆえに被告旧製品の需要がＤｉａｍｏｎｄグレー ド及びＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇグレードの再帰反射シートと原告製品の売 上シェアに応じて按分されるとはいえないというべきである。 したがって，被告らの上記主張をもって推定覆滅事由であると認めるの は相当ではない。
(d) さらに，被告らは，仮に被告旧製品の需要が全て原告製品に向かったと しても，原告の逸失利益は，被告旧製品の販売数量に原告製品の限界利益 率を乗じた額にとどまるところ，原告製品の販売単価は被告旧製品の●（省 略）●程度の価格帯であり，原価等の控除すべき費用も被告旧製品と同じ く●（省略）●程度であるはずであり，原告製品の限界利益率は被告製品 のそれの●（省略）●程度にすぎないことが推認されるから，特許法１０ ２条２項によって推定される損害額は，原告の逸失利益を大幅に超えるこ ととなると主張する。
この点，弁論の全趣旨によれば，原告製品の販売単価は，被告旧製品の ●（省略）●程度の価格帯であることが認められるところ，仮に被告旧製 品が販売されなかったとしても，原告において，被告旧製品の限界利益と 同額の限界利益を得ることができたとは認め難く，この点については，一 定割合の推定覆滅を認めるのが相当であるが，他方で，原告製品の販売単 価が低価格であることにより，その販売数量が，被告製品の販売数量より も大きくなる可能性もあるのであるから，大幅な推定覆滅を認めるのが相＼n当であるともいえない。
(e) 以上の事情を総合考慮すると，被告らが主張する推定覆滅事由のうち， 原告製品と被告旧製品の販売単価の差異についてのみ，推定覆滅事由とし て考慮するのが相当であり，その覆滅割合は２割と認めるのが相当である。
・・・
ア 次に，原告は，予備的主張として，特許法１０２条３項の適用を前提とする損＼n害額の支払を求めているため，以下検討する。
・・・
ａ 特許法１０２条３項所定の「その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の 額に相当する額」については，平成１０年法律第５１号による改正前は「そ の特許発明の実施に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額」と定められ ていたところ，「通常受けるべき金銭の額」では侵害のし得になってしまうと して，同改正により「通常」の部分が削除された経緯がある。 特許発明の実施許諾契約においては，技術的範囲への属否や当該特許が無 効にされるべきものか否かが明らかではない段階で，被許諾者が最低保証額 を支払い，当該特許が無効にされた場合であっても支払済みの実施料の返還 を求めることができないなどさまざまな契約上の制約を受けるのが通常であ る状況の下で事前に実施料率が決定されるのに対し，技術的範囲に属し当該 特許が無効にされるべきものとはいえないとして特許権侵害に当たるとされ た場合には，侵害者が上記のような契約上の制約を負わない。そして，上記 のような特許法改正の経緯に照らせば，同項に基づく損害の算定に当たって は，必ずしも当該特許権についての実施許諾契約における実施料率に基づか なければならない必然性はなく，特許権侵害をした者に対して事後的に定め られるべき，実施に対し受けるべき料率は，むしろ，通常の実施料率に比べ て自ずと高額になるであろうことを考慮すべきである。
したがって，実施に対し受けるべき料率は，1)当該特許発明の実際の実施 許諾契約における実施料率や，それが明らかでない場合には業界における実 施料の相場等も考慮に入れつつ，2)当該特許発明自体の価値すなわち特許発 明の技術内容や重要性，他のものによる代替可能性，3)当該特許発明を当該 製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の態様，4)特許権者と侵 害者との競業関係や特許権者の営業方針等訴訟に現れた諸事情を総合考慮し て，合理的な料率を定めるべきである。
ｂ そこで検討するに，後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば，1)原告は，本 件訴訟の提起前に，被告らを含む３Ｍグループに対し，本件特許のライセン ス料率５％を提案していたこと（乙４１），他方で，米国３Ｍは，過去に第三 者に提起した特許権侵害訴訟において，再帰反射シートに関する特許の実施 料率は９％であると主張していたこと（甲７１），米国３Ｍらは，過去に第三 者に提起した訴訟において，ロイヤルティ料率２０％での合意をしたこと（甲 ７２，乙６６），株式会社帝国データバンク編「知的財産の価値評価を踏まえ た特許等の活用の在り方に関する調査研究報告書 〜知的財産（資産）価値 及びロイヤルティ料率に関する実態把握〜」（平成２２年３月）において，再 帰反射シート（樹脂シート）が該当する「化学」の最小値が０．５％，最大 値が３２．５％，平均が４．３％であるとされていること（甲７３，乙６７）， 被告３Ｍジャパンらは，原告に提起した特許権侵害訴訟において，実施料率 を１０％と主張していること等が認められる。 また，2)本件発明は，前記のとおり，再帰反射シートの構成全体に関わる＼n発明であり，相応の重要性を有しているといえ，これらの構成を備えた従来＼n技術は存在せず，この点についての代替技術が存在することはうかがわれな い。
そして，3)本件発明は，被告旧製品の全体について実施されており，これ によって向上される耐水性・耐候性は，需要者の購入動機に影響を与えるも のであるから，本件発明を被告旧製品に用いることにより，被告らの売上及 び利益に貢献するものと認められる。
さらに，原告と被告らは，いずれも再帰反射シートの製造販売業者であり， 競業関係にある。
ｃ 上記ｂの諸事情を含む本件訴訟に表れた事業を総合考慮すると，本件特許＼n権を侵害した被告らに事後的に定められるべき，本件での実施に対し受ける べき料率は，１０％を下らないものと認めるのが相当である。 したがって，本件特許権侵害について，特許法１０２条３項により算定さ れる損害額は，前記(1)で認定した被告旧製品の売上高の１０％になる。
ア 前記前提事実によれば，本件発明の構成要件１Ｅは，「該印刷層は，白色の有機＼n顔料，白色または黄色の無機顔料，蛍光染料，および蛍光増白剤のうちの一以上 の着色剤を含有する」である。これに対応する被告製品(1)の構成１ｅは，「印刷層＼nは，●（省略）●と●（省略）●を含有する●（省略）●印刷インキにより形成 されるが，」である。そして，被告製品の印刷層の●（省略）●印刷インキに含有 される●（省略）●は，「白色」の「無機顔料」に当たる。 ここでは，本件発明については，印刷層が「白色の有機顔料・・・着色剤」を含有 すれば，それだけで構成要件１Ｅを充足するのではなく，これにより「色相を明＼nるくすること」を要するかが問題となる。
イ 本件発明の構成要件１Ｅには，印刷層が「白色の有機顔料，および蛍光増白剤」＼nのいずれかを含有するとの記載がされているだけであり，「色相を明るくすること」 が発明特定事項として記載されているわけではない。 また，前記１のとおり，本件発明は，再帰反射シートに関する発明であるとこ ろ，本件明細書の段落【０００４】には，三角錐型キューブコーナー再帰反射シ ートのうち，反射素子の反射側面に蒸着層が設置されている「蒸着型」三角錐型 キューブコーナー再帰反射シートについては，その再帰反射素子の性質から金属 の色の影響を受けて外観が暗くなってしまうという欠点を有していると記載され ているものの，それ以外の再帰反射シートについては，外観の暗さが課題になっ ている旨の記載がない。また，本件明細書の【００１４】，【００１５】には，本 件発明の技術的意義は「色相の改善」であると記載され，段落【００２１】，【０ ０３０】，【００３２】には，印刷層の目的は「色相を調節」，「色相の調整」と記 載され，段落【００３６】には，「本発明に用いられる着色剤は，特に限定される ものではないが，・・・色相を明るくすることができ，且つ，隠蔽性が得られるもの が良く，シートの色相に合わせた明色系の色が好ましく，・・・白色の有機顔料や白 色や黄色の無機顔料，並びに蛍光染料や蛍光増白剤を挙げることができ，中でも， 白色や黄色の無機顔料が好ましい。」と記載されており，「色相を明るくすること」 は，「隠蔽性」を得ることや「シートの色相に合わせた」色であることと並んで， あくまで好ましい態様であるとされているにすぎない。そのため，本件発明の着 色剤の技術的意義である「色相の改善」は，色相の調節ないし調整を意味するも のであり，「色相を明るくすること」に限定されるものではないと解される。他方， 本件明細書の実施例では，白色顔料が用いられているものの，その他の着色剤と 比較して明るさが向上するとの趣旨で記載されているものではなく，比較例でも， 実施例とは印刷の模様のみを変えて，「Ｙ値」すなわち「色相（明るさ）」には変 化がないが耐候性が改善することを確認しているにすぎない。このような本件明 細書全体の記載を考慮すれば，本件発明の構成要件１Ｅの「着色剤」が「色相を＼n明るくすること」を要件としたものとは解されない。 以上によれば，本件発明の構成要件１Ｅの「着色剤」が「色相を明るくするこ＼nと」を要しているとはいえないというべきである。
ウ これに対し，被告らは，本件特許の出願経過において，原告が，補正により本 件発明に構成要件１Ｅを追加し（乙２１），本件発明の効果は，「色相，特に昼光＼n下での色相（Ｙ値＝明るさ）が改善されて」いることであり，同構成要件の着色＼n剤を用いることにより色相（Ｙ値＝明るさ）を改善したと主張しており（乙３）， 同構成要件の「白色」，「黄色」，「蛍光」を用いて「色相（Ｙ値＝明るさ）」を改善＼nする技術的意義を強調しているから，上記着色剤の意義は，色相を明るくするこ とにあると主張している。 しかし，原告が提出した乙２１の内容を見ても，本件発明の構成要件１Ｅの技＼n術的意義が，「色相を明るくすること」であるとは記載されていない。 むしろ，乙３には，本件発明の効果は，「十分な再帰反射性能＼を有し，かつ色相， 特に昼光下での色相（Ｙ値＝明るさ）が改善されており，耐候性及び耐水性にも 優れている」ことであると記載され，Ｙ値と同義である「色相（Ｙ値＝明るさ）」 と，それに限定されない意味での「色相」とが区別されているため，明るさに限 定されない色相の改善についても主張していると解される。さらに，乙３には， 一般に用いられている着色剤は，再帰反射性の確保のために光透過性を有するが， 光透過性を有する着色剤は光劣化しやすいという欠点があったのに対して，本件 発明の構成要件１Ｅの着色剤は，光透過性を有するものではないこと，本件発明＼nは，構成要件１Ｅの着色剤を用いることにより，再帰反射シートの昼光下での色＼n相（Ｙ値＝明るさ）を更に改善したこと，本件発明では，印刷領域が構成要件１＼nＢ〜１Ｄを具備する独立印刷領域であるため，印刷層が光透過性を有しない構成＼n要件１Ｅの着色剤を含有しても，それ以外の領域を通じて十分な再帰反射性能＼を 有することが記載されている。以上によれば，原告は，本件特許の出願経過にお いて，本件発明の構成要件１Ｅの着色剤について，明るさの改善だけでなく，そ＼nれ以外の効果も主張していると解されるから，そのような主張をもって，本件発 明の着色剤の技術的意義が色相を明るくすることに限定されるとまではいえない というべきである。 その他，被告らの主張を検討しても，採用すべきものはない。
エ したがって，被告製品(1)の構成１ｅは，それぞれ本件発明の構＼成要件１Ｅ及び これを引用する構成要件２Ｂを充足する（なお，仮に同構＼成要件の着色剤が「色 相を明るくすること」を意味するものとしても，これは相対的に色相を明るくで きるような所定の着色剤を含有させれば足り，必ずしも絶対的に「色相を明るく すること」を要するものではないというべきであるところ，証拠（甲１７）及び 弁論の全趣旨によれば，被告製品では，「白色」の「無機顔料」に当たる●（省略） ●を含有しない領域よりも，これを含有する領域の方が色相も改善●（省略）● による色相改善の効果を享受）していることがうかがわれ，被告製品の●（省略） ●印刷インキの色相が暗くなっているのは，●（省略）●で色相が明るくなった 一方で，●（省略）●で色相が暗くなったにすぎないというべきであり，これに よって本件発明の構成要件１Ｅの充足性が否定されることにはならないというべ＼nきである。）。
・・・
推定覆滅の事情
ａ 特許法１０２条２項における推定の覆滅については，同条１項ただし書の 事情と同様に，侵害者が主張立証責任を負うものであり，侵害者が得た利益 と特許権者が受けた損害との相当因果関係を阻害する事情がこれに当たると 解される。例えば，1)特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在すること （市場の非同一性），2)市場における競合品の存在，3)侵害者の営業努力（ブ ランド力，宣伝広告），4)侵害品の性能（機能＼，デザイン等特許発明以外の特 徴）などの事情について，特許法１０２条１項ただし書の事情と同様，同条 ２項についても，これらの事情を推定覆滅の事情として考慮することができ るものと解される。
ｂ そこで，被告らが特許法１０２条１項ただし書の推定覆滅事由として主張 する点について検討するに，次のとおり，２割の推定覆滅を認めるのが相当 である。
(a) 被告らは，本件発明において従来発明と相違する特徴とされる印刷層の 印刷領域の面積の限定は，顧客吸引には全く寄与しておらず，被告旧製品 と被告新製品の耐候性にも実質的な差異はないのであり，被告旧製品のカ タログでも，印刷層の面積の大小はセールスポイントとされていないし， 原告も本件発明の実施品を日本国内で販売していないのであり，本件発明 は，被告旧製品の販売に寄与しているとはいえない旨を主張する。 しかし，前記１(9)で説示したとおり，本件発明の従来技術とは異なる技 術的特徴は，再帰反射シートの印刷層について，「印刷領域が独立した領域 をなして繰り返しのパターンで設置されており，連続層を形成せず」，「独 立印刷領域の面積が０．１５mm2〜３０mm2」，かつ，「白色の有機顔料・・・着色 剤を含有させる」との構成を組み合わせることにより，印刷層周辺の密着＼n性を向上させ，耐水性・耐候性を向上させるとともに，色相の改善を図る ことにあるのであるから，その一部のみを独立して捉えて技術的特徴を措 定する被告らの上記主張は，その前提を欠くものである。また，被告旧製 品と被告新製品の耐候性の実験結果（乙４５〜４９）についても，その実 験条件や環境の適否については必ずしも明らかでないから，これをもって 直ちに被告旧製品と被告新製品の耐候性に実質的な差異はないとはいえな い。そして，証拠（甲３，４，９，１０，２３，６７〜７０）及び弁論の 全趣旨によれば，被告旧製品のカタログやウェブサイトには，本件発明の 技術的特徴である耐水性・耐候性・色相に関する性能の良さを強調する記＼n載が多数存在することも認められる。 したがって，被告らの上記主張をもって推定覆滅事由と認めるのは相当 ではないというべきである。
(b) 次に，被告は，本件発明は，被告旧製品の顧客への販売に貢献しておら ず，むしろ，３Ｍブランドに裏付けられた被告らの信用，実績及び知名度 等こそが，被告旧製品の販売に極めて大きな貢献をしているというべきで あり，現に被告旧製品から被告新製品に切り替えた前後でも売上高は大き く変化していないと主張する。 しかし，仮に被告らが３Ｍグループとしてのブランド力を有するとして も，これが被告旧製品の販売にどの程度の貢献をしたかを裏付ける的確な 証拠は提出されていない。また，仮に被告旧製品から被告新製品に切り替 えた前後で売上高が大きく変化していないとしても，顧客において被告旧 製品と被告新製品との相違点を認識しているか否かが定かでない以上，従 前の被告旧製品の顧客吸引力がその後の被告新製品の販売に影響を与えた 可能性が否定できないから，これをもって直ちに本件発明が顧客への販売＼nに貢献していないということはできない。 したがって，被告らの上記主張をもって推定覆滅事由であると認めるの は相当ではない。
(c) また，被告らは，主要国道および高速道路等における道路標識に用いら れる被告製品を含む長尺ロール製品については，再帰反射シートのパイオ ニア的存在である被告らの売上シェアが極めて大きく，原告は被告旧製品 の販売数量分の実施能力を有していないのであり，実際に，被告らの販売＼nする被告製品並びにその他の製品（Ｄｉａｍｏｎｄグレード及びＥｎｇｉ ｎｅｅｒｉｎｇグレードの再帰反射シート）の売上比がそれぞれ●（省略） ●であり，原告製品の売上比が１０％であるから，仮に被告製品(1)が販売 できなくなったとすれば，そのうちの●（省略）●（＝１０／（１０＋● （省略）●））のみが原告製品に向かうことになると主張する。 しかし，そもそも，競合品といえるためには，市場において侵害品と競 合関係に立つ製品であることを要するものと解される。被告らは，被告ら が販売するＤｉａｍｏｎｄグレード及びＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇグレード の再帰反射シートが競合品であることを前提としているが，弁論の全趣旨 によれば，前者の価格は被告旧製品の●（省略）●以上であり，後者の性 能は被告旧製品と同等ではないこともうかがわれるから，これらの製品の＼n価格や性能等を捨象して，同様の用途に用いられる再帰反射シートである＼nことをもって競合品であると解するのは相当ではない。そうすると，被告 らが主張するＤｉａｍｏｎｄグレード及びＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇグレー ドの再帰反射シートが市場において被告旧製品と競合関係に立つものと認 めることはできず，それゆえに被告旧製品の需要がＤｉａｍｏｎｄグレー ド及びＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇグレードの再帰反射シートと原告製品の売 上シェアに応じて按分されるとはいえないというべきである。 したがって，被告らの上記主張をもって推定覆滅事由であると認めるの は相当ではない。
(d) さらに，被告らは，仮に被告旧製品の需要が全て原告製品に向かったと しても，原告の逸失利益は，被告旧製品の販売数量に原告製品の限界利益 率を乗じた額にとどまるところ，原告製品の販売単価は被告旧製品の●（省 略）●程度の価格帯であり，原価等の控除すべき費用も被告旧製品と同じ く●（省略）●程度であるはずであり，原告製品の限界利益率は被告製品 のそれの●（省略）●程度にすぎないことが推認されるから，特許法１０ ２条２項によって推定される損害額は，原告の逸失利益を大幅に超えるこ ととなると主張する。
この点，弁論の全趣旨によれば，原告製品の販売単価は，被告旧製品の ●（省略）●程度の価格帯であることが認められるところ，仮に被告旧製 品が販売されなかったとしても，原告において，被告旧製品の限界利益と 同額の限界利益を得ることができたとは認め難く，この点については，一 定割合の推定覆滅を認めるのが相当であるが，他方で，原告製品の販売単 価が低価格であることにより，その販売数量が，被告製品の販売数量より も大きくなる可能性もあるのであるから，大幅な推定覆滅を認めるのが相＼n当であるともいえない。
(e) 以上の事情を総合考慮すると，被告らが主張する推定覆滅事由のうち， 原告製品と被告旧製品の販売単価の差異についてのみ，推定覆滅事由とし て考慮するのが相当であり，その覆滅割合は２割と認めるのが相当である。
・・・
ア 次に，原告は，予備的主張として，特許法１０２条３項の適用を前提とする損＼n害額の支払を求めているため，以下検討する。
・・・
ａ 特許法１０２条３項所定の「その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の 額に相当する額」については，平成１０年法律第５１号による改正前は「そ の特許発明の実施に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額」と定められ ていたところ，「通常受けるべき金銭の額」では侵害のし得になってしまうと して，同改正により「通常」の部分が削除された経緯がある。 特許発明の実施許諾契約においては，技術的範囲への属否や当該特許が無 効にされるべきものか否かが明らかではない段階で，被許諾者が最低保証額 を支払い，当該特許が無効にされた場合であっても支払済みの実施料の返還 を求めることができないなどさまざまな契約上の制約を受けるのが通常であ る状況の下で事前に実施料率が決定されるのに対し，技術的範囲に属し当該 特許が無効にされるべきものとはいえないとして特許権侵害に当たるとされ た場合には，侵害者が上記のような契約上の制約を負わない。そして，上記 のような特許法改正の経緯に照らせば，同項に基づく損害の算定に当たって は，必ずしも当該特許権についての実施許諾契約における実施料率に基づか なければならない必然性はなく，特許権侵害をした者に対して事後的に定め られるべき，実施に対し受けるべき料率は，むしろ，通常の実施料率に比べ て自ずと高額になるであろうことを考慮すべきである。
したがって，実施に対し受けるべき料率は，1)当該特許発明の実際の実施 許諾契約における実施料率や，それが明らかでない場合には業界における実 施料の相場等も考慮に入れつつ，2)当該特許発明自体の価値すなわち特許発 明の技術内容や重要性，他のものによる代替可能性，3)当該特許発明を当該 製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の態様，4)特許権者と侵 害者との競業関係や特許権者の営業方針等訴訟に現れた諸事情を総合考慮し て，合理的な料率を定めるべきである。
ｂ そこで検討するに，後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば，1)原告は，本 件訴訟の提起前に，被告らを含む３Ｍグループに対し，本件特許のライセン ス料率５％を提案していたこと（乙４１），他方で，米国３Ｍは，過去に第三 者に提起した特許権侵害訴訟において，再帰反射シートに関する特許の実施 料率は９％であると主張していたこと（甲７１），米国３Ｍらは，過去に第三 者に提起した訴訟において，ロイヤルティ料率２０％での合意をしたこと（甲 ７２，乙６６），株式会社帝国データバンク編「知的財産の価値評価を踏まえ た特許等の活用の在り方に関する調査研究報告書 〜知的財産（資産）価値 及びロイヤルティ料率に関する実態把握〜」（平成２２年３月）において，再 帰反射シート（樹脂シート）が該当する「化学」の最小値が０．５％，最大 値が３２．５％，平均が４．３％であるとされていること（甲７３，乙６７）， 被告３Ｍジャパンらは，原告に提起した特許権侵害訴訟において，実施料率 を１０％と主張していること等が認められる。 また，2)本件発明は，前記のとおり，再帰反射シートの構成全体に関わる＼n発明であり，相応の重要性を有しているといえ，これらの構成を備えた従来＼n技術は存在せず，この点についての代替技術が存在することはうかがわれな い。
そして，3)本件発明は，被告旧製品の全体について実施されており，これ によって向上される耐水性・耐候性は，需要者の購入動機に影響を与えるも のであるから，本件発明を被告旧製品に用いることにより，被告らの売上及 び利益に貢献するものと認められる。
さらに，原告と被告らは，いずれも再帰反射シートの製造販売業者であり， 競業関係にある。
ｃ 上記ｂの諸事情を含む本件訴訟に表れた事業を総合考慮すると，本件特許＼n権を侵害した被告らに事後的に定められるべき，本件での実施に対し受ける べき料率は，１０％を下らないものと認めるのが相当である。 したがって，本件特許権侵害について，特許法１０２条３項により算定さ れる損害額は，前記(1)で認定した被告旧製品の売上高の１０％になる。
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2022.01. 7
平成18(行ケ)10043 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成18年6月29日 知的財産高等裁判所
かなり昔の判決ですが、興味深いのであげておきます。登録商標の同一性および、取説における使用も使用と認定されました。
標章「速脳速聴基本プログラム」の使用が、登録「速脳速聴」の使用と認定されました。指定商品は「中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・ 磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器」です。
本件関連標章１は，「速脳速聴」（本件商標）と「基本プログラム」と が結合した語から成るものである。この構成中の「速脳速聴」の部分は，＼n高速で聴くことによって脳の回転を高めるといった程度の意味を有するも のと理解されないこともないが，明確な意味を有するとまではいえず，取 引者・需要者において，既存の明確な観念を伴わない新たな造語であると 認識するものと認められる。一方，「プログラム」の語は，本件商標の指 定商品である電子応用機械器具の分野において，その一種である電子計算 機のためのプログラムを示す普通名称であり，これに冠して付加されてい る「基本」の語は，「物事が成り立つためのよりどころとなるおおもと。 基礎。」（甲２７の２，ウェブサイトの「 辞書」），「物事がそれに goo 基づいて成り立つような根本。」（甲２８，株式会社岩波書店平成３年１ １月１５日発行「広辞苑第４版」）を意味し，後に「応用」若しくは「発 展」など次の段階へと続くことを想起，連想させる一般的な記載にすぎな いから，本件関連標章１に接した取引者・需要者は，通常，その構成中の＼n「基本プログラム」の部分は，商品の特定のために当該商品の用途等を表＼n示したものと理解して，それ自体を自他商品の識別力を有する部分とは考 えないと認めるのが相当である。
そして，「速脳速聴」と「基本プログラム」とは，一体不可分の密接な 関係にあるとはいえないし，「速脳速聴基本プログラム」の称呼は，「ソ＼nクノウソクチョウキホンプログラム」と著しく冗長であって，この一連一＼n体の称呼によることが取引の実情に即したものであるとは言いがたく，む しろ，取引の実際においては，冒頭の「速脳速聴」の部分に即して「ソク＼nノウソクチョウ」との称呼を生ずるのが通常であるということができる。＼nそうすると，本件関連標章１の「速脳速聴基本プログラム」の語は， 「速脳速聴」の部分において，取引者・需要者の注意を引くものであり， その部分が自他商品の識別力を有するものというべきである。 もっとも，本件関連標章１の「速脳速聴」の部分について，高速で聴く ことによって脳の回転を高めるといった程度の意味のものととらえ，本件 関連標章１について，一体として「速脳速聴の基本的なプログラム」，あ るいは，「速脳速聴に関する基本的なプログラム」との観念を生ずること もあり得ないものではない。しかし，一般には，「速脳速聴」の観念が必 ずしも明確でないことに照らしても，「速脳速聴の基本的なプログラム」 等の観念が生ずる可能性がないわけではないことによって，「速脳速聴」＼nの部分の自他商品識別力が否定されるものではないというべきである。 そして，この「速脳速聴」は，本件商標と同一なのであるから，本件関 連標章１は，本件商標と社会通念上同一と認められる商標とみるのが相当 であり，上記１及び２・・・ に照らせば，プランニングラボは，本件予＼n告登録前３年以内に，本件関連標章１により，本件商標の指定商品である 本件商品１につき，商標法２条３項１号及び８号にいう本件商標の「使 用」をしていたというべきである。
ウ ところで，被告は，本件ＣＤに付されている商標は，「速脳速聴基本プ ログラム」であるから，本件商標「速脳速聴」とは，同一の商標ではない し，「速脳速聴基本プログラム」は，一体として「速脳速聴の基本プログ ラム」の観念が生じ，当然，一連一体として観察，称呼しなければならず， 本件商標とは，称呼，外観，観念のすべてを異にするものであり，識別力 を異にすることが明らかであるから，本件関連標章１は，本件商標と社会 通念上同一と認められる商標でないと主張する。 しかし，「速脳速聴基本プログラム」がそれ自体一つの商標であるとし ても，上記のとおり，取引の実際においては，「速脳速聴」の部分，すな わち，本件商標に相当する部分が商標として自他商品識別力を有している ものというべきである。また，「速脳速聴基本プログラム」から，一体と して「速脳速聴の基本プログラム」の観念が生ずる可能性があることは，＼n上記のとおりであるが，そのことから，このような結合語を，直ちに一連 一体として観察，称呼しなければならないものとはいえず，一体として 「速脳速聴の基本プログラム」の観念が生ずる可能性があることによって，＼n「速脳速聴」の部分の自他商品識別力が否定されるものではないことも， 上記のとおりである。
(4) 次に，本件取扱説明書の表紙に記載されている「速脳速聴<Ｒ>基本プログ ラム」（以下「本件関連標章２」という。）について検討する。 ア 本件関連標章２が，本件商標と社会通念上同一といえるかについてみる と，本件関連標章２は，「速脳速聴」と「基本プログラム」とが<Ｒ>マー クで区分された語であるところ，この<Ｒ>マークは，米国における連邦登 録商標の商標表示の方法（米国連邦商標法１１１１条〔ランナム法２９＼n条〕）であって，商標法７３条，同法施行規則１７条にいう商標登録表示＼nではないが，我が国でも登録商標に簡明な<Ｒ>マークを付すことが慣行的 に行われていることは，当裁判所に顕著である。そして，本件関連標章２ においては，<Ｒ>マークによって，「速脳速聴」と「基本プログラム」と が明確に分離されており，また，上記のとおり，本件取扱説明書の裏表紙＼nには，「『速脳』『速脳速読』『速脳速聴』等は新日本速読研究会（X 〔注，原告〕）が保有する商標です。」等の記載があることから，取引者 ・需要者は，「速脳速聴」が商標であると容易に理解することができるも のである。 そうすると，本件関連標章２は，本件関連標章１以上に，「速脳速聴」 の部分に自他商品識別力があるということができるから，本件商標と社会 通念上同一と認められる商標であり，プランニングラボは，本件関連標章 ２によっても，本件関連標章１と同様，本件商標の使用をしていたといわ なければならない。
標章「速脳速聴基本プログラム」の使用が、登録「速脳速聴」の使用と認定されました。指定商品は「中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・ 磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器」です。
本件関連標章１は，「速脳速聴」（本件商標）と「基本プログラム」と が結合した語から成るものである。この構成中の「速脳速聴」の部分は，＼n高速で聴くことによって脳の回転を高めるといった程度の意味を有するも のと理解されないこともないが，明確な意味を有するとまではいえず，取 引者・需要者において，既存の明確な観念を伴わない新たな造語であると 認識するものと認められる。一方，「プログラム」の語は，本件商標の指 定商品である電子応用機械器具の分野において，その一種である電子計算 機のためのプログラムを示す普通名称であり，これに冠して付加されてい る「基本」の語は，「物事が成り立つためのよりどころとなるおおもと。 基礎。」（甲２７の２，ウェブサイトの「 辞書」），「物事がそれに goo 基づいて成り立つような根本。」（甲２８，株式会社岩波書店平成３年１ １月１５日発行「広辞苑第４版」）を意味し，後に「応用」若しくは「発 展」など次の段階へと続くことを想起，連想させる一般的な記載にすぎな いから，本件関連標章１に接した取引者・需要者は，通常，その構成中の＼n「基本プログラム」の部分は，商品の特定のために当該商品の用途等を表＼n示したものと理解して，それ自体を自他商品の識別力を有する部分とは考 えないと認めるのが相当である。
そして，「速脳速聴」と「基本プログラム」とは，一体不可分の密接な 関係にあるとはいえないし，「速脳速聴基本プログラム」の称呼は，「ソ＼nクノウソクチョウキホンプログラム」と著しく冗長であって，この一連一＼n体の称呼によることが取引の実情に即したものであるとは言いがたく，む しろ，取引の実際においては，冒頭の「速脳速聴」の部分に即して「ソク＼nノウソクチョウ」との称呼を生ずるのが通常であるということができる。＼nそうすると，本件関連標章１の「速脳速聴基本プログラム」の語は， 「速脳速聴」の部分において，取引者・需要者の注意を引くものであり， その部分が自他商品の識別力を有するものというべきである。 もっとも，本件関連標章１の「速脳速聴」の部分について，高速で聴く ことによって脳の回転を高めるといった程度の意味のものととらえ，本件 関連標章１について，一体として「速脳速聴の基本的なプログラム」，あ るいは，「速脳速聴に関する基本的なプログラム」との観念を生ずること もあり得ないものではない。しかし，一般には，「速脳速聴」の観念が必 ずしも明確でないことに照らしても，「速脳速聴の基本的なプログラム」 等の観念が生ずる可能性がないわけではないことによって，「速脳速聴」＼nの部分の自他商品識別力が否定されるものではないというべきである。 そして，この「速脳速聴」は，本件商標と同一なのであるから，本件関 連標章１は，本件商標と社会通念上同一と認められる商標とみるのが相当 であり，上記１及び２・・・ に照らせば，プランニングラボは，本件予＼n告登録前３年以内に，本件関連標章１により，本件商標の指定商品である 本件商品１につき，商標法２条３項１号及び８号にいう本件商標の「使 用」をしていたというべきである。
ウ ところで，被告は，本件ＣＤに付されている商標は，「速脳速聴基本プ ログラム」であるから，本件商標「速脳速聴」とは，同一の商標ではない し，「速脳速聴基本プログラム」は，一体として「速脳速聴の基本プログ ラム」の観念が生じ，当然，一連一体として観察，称呼しなければならず， 本件商標とは，称呼，外観，観念のすべてを異にするものであり，識別力 を異にすることが明らかであるから，本件関連標章１は，本件商標と社会 通念上同一と認められる商標でないと主張する。 しかし，「速脳速聴基本プログラム」がそれ自体一つの商標であるとし ても，上記のとおり，取引の実際においては，「速脳速聴」の部分，すな わち，本件商標に相当する部分が商標として自他商品識別力を有している ものというべきである。また，「速脳速聴基本プログラム」から，一体と して「速脳速聴の基本プログラム」の観念が生ずる可能性があることは，＼n上記のとおりであるが，そのことから，このような結合語を，直ちに一連 一体として観察，称呼しなければならないものとはいえず，一体として 「速脳速聴の基本プログラム」の観念が生ずる可能性があることによって，＼n「速脳速聴」の部分の自他商品識別力が否定されるものではないことも， 上記のとおりである。
(4) 次に，本件取扱説明書の表紙に記載されている「速脳速聴<Ｒ>基本プログ ラム」（以下「本件関連標章２」という。）について検討する。 ア 本件関連標章２が，本件商標と社会通念上同一といえるかについてみる と，本件関連標章２は，「速脳速聴」と「基本プログラム」とが<Ｒ>マー クで区分された語であるところ，この<Ｒ>マークは，米国における連邦登 録商標の商標表示の方法（米国連邦商標法１１１１条〔ランナム法２９＼n条〕）であって，商標法７３条，同法施行規則１７条にいう商標登録表示＼nではないが，我が国でも登録商標に簡明な<Ｒ>マークを付すことが慣行的 に行われていることは，当裁判所に顕著である。そして，本件関連標章２ においては，<Ｒ>マークによって，「速脳速聴」と「基本プログラム」と が明確に分離されており，また，上記のとおり，本件取扱説明書の裏表紙＼nには，「『速脳』『速脳速読』『速脳速聴』等は新日本速読研究会（X 〔注，原告〕）が保有する商標です。」等の記載があることから，取引者 ・需要者は，「速脳速聴」が商標であると容易に理解することができるも のである。 そうすると，本件関連標章２は，本件関連標章１以上に，「速脳速聴」 の部分に自他商品識別力があるということができるから，本件商標と社会 通念上同一と認められる商標であり，プランニングラボは，本件関連標章 ２によっても，本件関連標章１と同様，本件商標の使用をしていたといわ なければならない。
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2022.01. 6
平成30(ワ)28215 著作権侵害差止等請求事件 著作権 民事訴訟 令和3年9月17日 東京地方裁判所
コンピュータソフトの画面について、著作物性、不競法2条1項1号の商品等表示に該当するかが争われました。本件ではいずれも否定されましたが、一般論としては「ビジネスソ＼フトウェアの表示画面は，商品の形態と同様，・・特別顕著性，かつ，・・周知になっている場合に不競法２条１項１号の「商品等表＼示」に該当すると解するのが相当である。」と
認定されています。
以上のとおり，原告表示画面と被告表＼示画面の共通する部分は，いずれも アイデアに属する事項であるか，又は，書店業務を効率的に行うに当たり必 要な一般的な指標や情報にすぎず，各表示項目の名称の選択，配列順序及びそのレイアウトといった具体的な表＼現においても，創作者の思想又は感情が創作的に表現されているということはできない上，両製品の配色の差違等により，利用者が画面全体から受ける印象も相当異なるというべきである。そ＼nして，被告表示画面について，他に原告表＼示画面の本質的特徴を直接感得し 得ると認めるに足りる証拠はない。
(4) 表示画面の選択や相互の牽連関係における創作性の有無・程度
ア 原告は，表示画面の牽連性に関し，原告製品は，画面の最上部にメニュータグを常時表＼示し，どの画面からも次の業務に移行できるようにしている点や，画面の中央にサブメニュー画面を用意し，画面遷移なしに表示することを可能＼にしている点などに独自性があると主張する。 しかし，画面の最上部にメニュータグを常時表示し，そのいずれの画面からも次の業務に移行できるようにすることや，画面の中央にサブメニュー画＼n面を用意し，画面遷移なしに表示することを可能＼にすることは，利用者の操 作性や一覧性あるいは業務の効率性を重視するビジネスソフトウェアにおいては，ありふれた構＼成又は工夫にすぎないというべきであり，原告製品における表示画面相互の牽連性に特段の創作性があるということはできない。
イ また，原告は，原告製品が補充発注画面や自動計算機能を備えていることをもって他社にはない独自性があると主張するが，在庫の変動に伴い商品を＼n補充して発注することや，定期改正数を自動計算することなどは，一般的な 書店業務の一部であり，原告製品の補充発注（条件設定）画面及び補充発注 （入力）画面に表示された項目の名称の選択，配列順序及びそのレイアウトなどの具体的な表＼現において，創作者の思想又は感情が創作的に表現されて＼nいるということはできないことは，前記(3)ケ及びコで判示のとおりである。
ウ したがって，原告製品は，表示画面の選択や画面相互の牽連性において独自性又は創作性があるとの原告主張は採用し得ない。＼n
・・・
(1) 原告は，被告製品の表示画面が不競法２条１項１号の規定する不正競争行為に該当すると主張するところ，ビジネスソ＼フトウェアの表示画面は，商品の形＼n態と同様，1)当該表示画面が客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有しており（特別顕著性），かつ，2)その表示画面が特定の事業者によって長期間独占的に使用され，又は極めて強力な広告宣伝や爆発的な販売実績等により，＼n需要者においてその形態を有する商品が特定の事業者の出所を表示するものとして周知になっている場合に不競法２条１項１号の「商品等表＼示」に該当すると解するのが相当である。
(2) 周知性について
原告は，原告表示画面が，遅くとも平成２５年末までには，出版業界及び書店業界において広く認識されていたと主張するが，以下のとおり，理由がない。＼nア 原告製品の販売数や市場占有率に関し，原告は，原告のシステム製品は出 版社市場でトップシェアを占めており，原告製品は既に全国の小売書店１０ ００店舗に向けて販売・採用されていると主張するが，原告商品の導入件数， 市場規模，原告製品の市場占有率を客観的に示す証拠は提出されていない。
イ また，原告は，業界新聞である「文化通信ＢＢ」において原告製品が紹介 されたことを指摘するが，「文化通信ＢＢ」の発行部数等は明らかではなく， その記事の内容は原告製品を紹介する内容を含むものの，原告製品の表示画面は一切掲載されていない（甲１８）。＼n同様に，原告は，日販が平成２５年８月１日付け業界新聞において書店向 けＰＯＳレジと原告製品を連携させることを発表し，系列の書店１０００店に合計１３００台を販売することを表＼明したと主張するが，同記事で導入が表明されているのはＰＯＳレジであり，原告製品が書店に導入されたことを裏付けるものではない上，同記事には原告製品の表＼示画面は一切表示されて＼nいない（乙２３）。
ウ さらに，原告は，「文化通信」及び「新文化」のウェブサイトの上段に，バ ナー広告を掲載したことや，「ＢＯＯＫ ＥＸＰＯ」や「書店大商談会」に出 展し，広報を行っていることを根拠に，原告表示画面には周知性がある旨主張する。＼n しかし，証拠（乙２２）によれば，文化通信社のウェブサイト上に掲載さ れたバナー広告は，「BOOK ANSWERシリーズ」という製品名を表示するものにすぎず，原告製品の表＼示画面は一切示されていない。また，「ＢＯＯＫ ＥＸ ＰＯ」や「書店大商談会」への出展についても，その規模や具体的な出展・ 宣伝態様などは一切明らかではない。
エ 以上によれば，原告画面表示が，遅くとも平成２５年末までに，出版業界及び書店業界において広く認識されていたと認めることはできない。＼n
(3) 特別顕著性について
原告は，原告表示画面には特別顕著性が認められる旨主張し，その根拠として，1)業務統合型のシステムを構築するという設計思想に基づき，仕入部門で使用するメニューと店売部門で使用するメニューが統合されている点や，2)発 注に当たって，商品分析の画面から一旦発注画面に移行することなく，商品分 析の画面から即発注することができる点，3)帳票を作成するという発想がなく， 画面上に表示して見るということを基本にしている点，4)独自の用語を用いて いる点に，他社製品にはない原告製品の独創的な特徴がある旨主張する。
しかし，上記1)〜3)の点は，いずれも，原告製品の設計思想や機能としての独自性を指摘するものにすぎず，表＼示画面自体の顕著な特徴を基礎付けるものということはできない。また，上記4)の点についても，原告製品の表示画面に用いられた用語は，一般的な書店業務に用いられているものがほとんどであり，＼n画面全体の特別顕著性を基礎付けるに足りる独創的を有すると認めることは できない。
したがって，原告表示画面が同種製品と異なる顕著な特徴を有しているということはできない。＼n
(4) 以上のとおり，原告表示画面には，周知性及び特別顕著性のいずれも認められないから，原告表＼示画面が「商品等表示」に該当するということはできない。＼nしたがって，その余の点を判断するまでもなく，不正競争防止法に関する原 告の主張についても理由がない。
以上のとおり，原告表示画面と被告表＼示画面の共通する部分は，いずれも アイデアに属する事項であるか，又は，書店業務を効率的に行うに当たり必 要な一般的な指標や情報にすぎず，各表示項目の名称の選択，配列順序及びそのレイアウトといった具体的な表＼現においても，創作者の思想又は感情が創作的に表現されているということはできない上，両製品の配色の差違等により，利用者が画面全体から受ける印象も相当異なるというべきである。そ＼nして，被告表示画面について，他に原告表＼示画面の本質的特徴を直接感得し 得ると認めるに足りる証拠はない。
(4) 表示画面の選択や相互の牽連関係における創作性の有無・程度
ア 原告は，表示画面の牽連性に関し，原告製品は，画面の最上部にメニュータグを常時表＼示し，どの画面からも次の業務に移行できるようにしている点や，画面の中央にサブメニュー画面を用意し，画面遷移なしに表示することを可能＼にしている点などに独自性があると主張する。 しかし，画面の最上部にメニュータグを常時表示し，そのいずれの画面からも次の業務に移行できるようにすることや，画面の中央にサブメニュー画＼n面を用意し，画面遷移なしに表示することを可能＼にすることは，利用者の操 作性や一覧性あるいは業務の効率性を重視するビジネスソフトウェアにおいては，ありふれた構＼成又は工夫にすぎないというべきであり，原告製品における表示画面相互の牽連性に特段の創作性があるということはできない。
イ また，原告は，原告製品が補充発注画面や自動計算機能を備えていることをもって他社にはない独自性があると主張するが，在庫の変動に伴い商品を＼n補充して発注することや，定期改正数を自動計算することなどは，一般的な 書店業務の一部であり，原告製品の補充発注（条件設定）画面及び補充発注 （入力）画面に表示された項目の名称の選択，配列順序及びそのレイアウトなどの具体的な表＼現において，創作者の思想又は感情が創作的に表現されて＼nいるということはできないことは，前記(3)ケ及びコで判示のとおりである。
ウ したがって，原告製品は，表示画面の選択や画面相互の牽連性において独自性又は創作性があるとの原告主張は採用し得ない。＼n
・・・
(1) 原告は，被告製品の表示画面が不競法２条１項１号の規定する不正競争行為に該当すると主張するところ，ビジネスソ＼フトウェアの表示画面は，商品の形＼n態と同様，1)当該表示画面が客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有しており（特別顕著性），かつ，2)その表示画面が特定の事業者によって長期間独占的に使用され，又は極めて強力な広告宣伝や爆発的な販売実績等により，＼n需要者においてその形態を有する商品が特定の事業者の出所を表示するものとして周知になっている場合に不競法２条１項１号の「商品等表＼示」に該当すると解するのが相当である。
(2) 周知性について
原告は，原告表示画面が，遅くとも平成２５年末までには，出版業界及び書店業界において広く認識されていたと主張するが，以下のとおり，理由がない。＼nア 原告製品の販売数や市場占有率に関し，原告は，原告のシステム製品は出 版社市場でトップシェアを占めており，原告製品は既に全国の小売書店１０ ００店舗に向けて販売・採用されていると主張するが，原告商品の導入件数， 市場規模，原告製品の市場占有率を客観的に示す証拠は提出されていない。
イ また，原告は，業界新聞である「文化通信ＢＢ」において原告製品が紹介 されたことを指摘するが，「文化通信ＢＢ」の発行部数等は明らかではなく， その記事の内容は原告製品を紹介する内容を含むものの，原告製品の表示画面は一切掲載されていない（甲１８）。＼n同様に，原告は，日販が平成２５年８月１日付け業界新聞において書店向 けＰＯＳレジと原告製品を連携させることを発表し，系列の書店１０００店に合計１３００台を販売することを表＼明したと主張するが，同記事で導入が表明されているのはＰＯＳレジであり，原告製品が書店に導入されたことを裏付けるものではない上，同記事には原告製品の表＼示画面は一切表示されて＼nいない（乙２３）。
ウ さらに，原告は，「文化通信」及び「新文化」のウェブサイトの上段に，バ ナー広告を掲載したことや，「ＢＯＯＫ ＥＸＰＯ」や「書店大商談会」に出 展し，広報を行っていることを根拠に，原告表示画面には周知性がある旨主張する。＼n しかし，証拠（乙２２）によれば，文化通信社のウェブサイト上に掲載さ れたバナー広告は，「BOOK ANSWERシリーズ」という製品名を表示するものにすぎず，原告製品の表＼示画面は一切示されていない。また，「ＢＯＯＫ ＥＸ ＰＯ」や「書店大商談会」への出展についても，その規模や具体的な出展・ 宣伝態様などは一切明らかではない。
エ 以上によれば，原告画面表示が，遅くとも平成２５年末までに，出版業界及び書店業界において広く認識されていたと認めることはできない。＼n
(3) 特別顕著性について
原告は，原告表示画面には特別顕著性が認められる旨主張し，その根拠として，1)業務統合型のシステムを構築するという設計思想に基づき，仕入部門で使用するメニューと店売部門で使用するメニューが統合されている点や，2)発 注に当たって，商品分析の画面から一旦発注画面に移行することなく，商品分 析の画面から即発注することができる点，3)帳票を作成するという発想がなく， 画面上に表示して見るということを基本にしている点，4)独自の用語を用いて いる点に，他社製品にはない原告製品の独創的な特徴がある旨主張する。
しかし，上記1)〜3)の点は，いずれも，原告製品の設計思想や機能としての独自性を指摘するものにすぎず，表＼示画面自体の顕著な特徴を基礎付けるものということはできない。また，上記4)の点についても，原告製品の表示画面に用いられた用語は，一般的な書店業務に用いられているものがほとんどであり，＼n画面全体の特別顕著性を基礎付けるに足りる独創的を有すると認めることは できない。
したがって，原告表示画面が同種製品と異なる顕著な特徴を有しているということはできない。＼n
(4) 以上のとおり，原告表示画面には，周知性及び特別顕著性のいずれも認められないから，原告表＼示画面が「商品等表示」に該当するということはできない。＼nしたがって，その余の点を判断するまでもなく，不正競争防止法に関する原 告の主張についても理由がない。
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2022.01. 6
令和3(ネ)10026 損害賠償等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和3年9月30日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
損害賠償不存在確認訴訟です。 国際裁判管轄の有無、訴えの準拠法、確認の利益の有無、など争点はたくさんです。1審の判断が維持されました。
(2) 控訴人の当審における補充主張に対する判断
控訴人は，請求１−１に関し，前記第２の３(1)アのとおり，別件評決ない し別件米国判決は，被控訴人の元従業員であるＡの認識や記憶に基づかない 意図的な偽証に基づきされたのであり，被控訴人自身も，そのことを認識し たはずであるにもかかわらず，Ａの供述や証言を援用して，自らに有利な架 空のストーリーを主張していたことになり，別件評決及び別件米国判決には， 民事訴訟法３３８条１項７号の再審事由が存するといえ，我が国の法秩序の 基礎をなす公序，適正手続という観点に照らして到底容認されるべきもので はなく，同法１１８条３号の要件を欠くほどに重大な瑕疵があると主張する。 しかし，民事訴訟法３３８条１項７号の再審事由は，証人の虚偽の陳述が 判決の証拠となった場合でなければならず，同号を理由に再審を求める場合 には，まず刑事手続で有罪の判決が確定した後等でなければならないところ （同条２項），本件においてはこのような事情は認められない。したがって， Ａの供述・証言に係る事情をもって同号の再審事由が認められるとする控訴 人の主張は失当というほかない。証人の供述の信用性等は，本来，別件米国 訴訟の中で攻撃防御を尽くした上，誤った判断がされたのであれば，最終的 には上告や再審といった手続の中で是正されるべきものであるところ，別件 米国訴訟においては，そのような機会を経た上で，控訴人の敗訴が確定し， 現在に至っているのであるから，請求１−１に係る控訴人の訴えは，別件米 国訴訟の蒸し返しに当たるといわざるを得ない。 なお，念のために付言すれば，Ａは，２０１５年（平成２７年）２月１５ 日付けの宣誓供述書（甲３２）で，参加人が宇部興産に本件発明の実施品を 販売するために本件特許のライセンスを被控訴人に要求し，被控訴人は宇部 興産が非競合者であるためライセンスを与えることを許諾したと供述してい るものの，別件米国訴訟における証人尋問においては，Ａ自身はライセンス の交渉自体には関与していないこと，Ｃから，本件特許により設備を販売で きなくなり参加人としては困るとの話があったので購買部門に話をつないだ こと，参加人が販売対象として考えているのが非競合他社であるかどうかに ついては明確な議論はなく，ただ，その後上級管理者からは，非競合他社で ある宇部興産に販売しようとしているので問題はないだろうと言われたこと を証言し（甲３５），別件関連訴訟における陳述書（甲５０）では，Ｃから ライセンスの打診は受けたが上司に話をつないだだけであるとし，別件関連 訴訟の証人尋問では，Ｃから本件特許が製品の販売に支障をきたすので何と かならないかという話があったので，上司に話をつないだこと，宇部興産と いう具体名は出なかったが，被控訴人の競合相手ではない同社のことだろう と推測したものであることを証言している（甲５１）。このような経緯に照 らせば，別件米国訴訟においてＡが意図的な偽証をしていたとまで認めるこ とは困難であり，また，その偽証に基づき被控訴人が別件米国訴訟を追行し ていたともいい難い。 その他，控訴人がるる主張する点を考慮しても，日本の裁判所が審理及び 裁判をすることが当事者間の衡平を害する特別の事情（民事訴訟法３条の９） があるとの判断を覆すに足りるものではない。
２ 確認の利益の有無（請求１−２について。争点３）
確認の利益が認められるためには，原告の権利又は法律的地位に危険又は不 安が存在し，これを除去するために，原告と被告の間で，その訴訟物である権 利あるいは法律関係の存否を確認することが必要かつ適切であることを要する。 被控訴人は，令和３年７月２０日の当審第１回口頭弁論期日において，仮に， 本件日本特許権の侵害に基づく被控訴人の控訴人に対する損害賠償請求権が存 在するとしても，請求権自体放棄すると陳述した。 そうすると，請求１−２の対象となる権利については，被控訴人による権利 行使の意思がないことはもちろん，本件口頭弁論終結時におけるその存在自体 が認められないことになり，権利の存否を巡る法律上の紛争は解決されたとい えるから，現に控訴人の法律的地位に危険又は不安が存在し，これを除去する ため被控訴人に対し確認判決を得ることが必要かつ適切であると認めることは できない。 したがって，その他の点について判断するまでもなく，請求１−２に係る訴 えには確認の利益が認められないから，不適法というべきである。
３ 訴訟物の特定の有無（請求２について。争点４）
当裁判所も，請求２に係る訴訟物の特定に欠けるところはないものと判断す る。その理由は，原判決の第３の３の説示のとおりであるから，これを引用す る。
４ 請求２−１に係る訴えの準拠法（争点２）並びに別件米国訴訟の提起及び追 行の違法性等（争点６）
(1) 日本法に基づく不法行為の成否
ア 不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は，原則として加害行為の 結果発生地の法による（通則法１７条本文）。もっとも，不法行為につい て外国法によるべき場合において，当該外国法を適用すべき事実が日本法 によれば不法とならないときは，当該外国法に基づく損害賠償その他の処 分の請求は，することができない（同法２２条１項）。このため，請求２ −１に係る訴えの準拠法をいずれの地の法と考えるとしても，被控訴人に よる別件米国訴訟の提起及び追行につき日本法により不法行為といえる 必要があることになる。そこで，以下，この点につきまず検討する。
イ 別件米国訴訟は，被控訴人が勝訴して確定するに至っており，このよう な場合に，訴えの提起や追行が不法行為となるためには，確定判決の騙取 が不法行為となる要件，すなわち判決の成立過程において，被控訴人が控 訴人の権利を害する意図のもとに，作為又は不作為によって控訴人の訴訟 手続に対する関与を妨げ，あるいは虚偽の事実を主張して裁判所を欺罔す＼nる等の不正な行為を行い，その結果，本来あり得べからざる内容の確定判 決を取得したこと（最高裁判所昭和４３年（オ）第９０６号同４４年７月 ８日第三小法廷判決・民集２３巻８号１４０７頁），ないしはこれに準ず る特段の事情を要すると考えるのが相当である。そもそも，法的紛争の当 事者が当該紛争の終局的解決を裁判所に求め得ることは，法治国家の根幹 に関わる重要な事柄であるから，訴えの提起や追行が不法行為を構成する＼nか否かを判断するに当たっては，裁判制度の利用を不当に制限する結果と ならないような慎重な配慮が必要とされるのであり，民事訴訟を提起した 者が敗訴の確定判決を受けた場合ですら，当該訴えの提起が相手方に対す る違法な行為となるには，当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法 律関係が事実的，法律的根拠を欠くものである上，提訴者が，そのことを 知りながら，又は通常人であれば容易にそのことを知り得たといえるのに あえて訴えを提起し，又はそれを維持したなど，訴えの提起・追行が裁判 制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められることを要す ると理解されている（６３年判決）のであるから，民事訴訟を提起した者 が勝訴の確定判決を受けている場合には，前示のとおり，より高次の特段 の事情を要するというべきである。
これを前提にして本件を見れば，引用に係る原判決第２の１（補正後の もの）及び第３の１(2)イで認定された事実関係に照らせば，本件が，確定 判決の騙取が不法行為となる要件ないしはこれに準ずる特段の事情どこ ろか，民事訴訟を提起した者が敗訴した場合の要件すら満たし得ないもの であることは明らかというべきである（なお，別件米国訴訟においてＡが 意図的な偽証をしていたとまで認めることは困難であり，また，その偽証 に基づき被控訴人が別件米国訴訟を追行していたともいい難いことは，前 記１(2)において判示したとおりである。）。 以上のとおりであるから，被控訴人による別件米国訴訟の提起・追行が 不法行為となるとはいえない。
(2) 小括
以上によれば，請求２−１に係る訴えの準拠法をいずれの地とした場合 でも，日本法によれば，被控訴人による別件米国訴訟の提起及び追行につ き，控訴人に対する不法行為は成立しない以上，損害賠償その他の処分の 請求をすることはできない。 したがって，その他の点について判断するまでもなく，請求２−１は理 由がない。
５ 請求２−２に係る訴えの準拠法（争点２）及び本件許諾契約に基づく被控訴 人の控訴人に対する本件各特許権不行使債務の不履行の有無（争点７）につい て
(1)準拠法について
本件許諾契約には，その成立及び効力に係る準拠法を明示的に定めた規定 はない。もっとも，本件許諾契約により参加人に対する独占的通常実施権の 許諾を行う被控訴人は，日本に主たる事務所を有する日本法人であること等 を踏まえれば，本件許諾契約の効力の準拠法は，その最密接関係地である日 本法とするのが相当である（通則法８条２項，１項）。
(2) 債務不履行の有無について
控訴人は，前記第２の３(4)アのとおり，参加人と被控訴人との間で締結さ れた第三者のためにする契約の効果又は参加人が本件各特許発明について再 実施許諾する権限に基づき控訴人に本件各特許権の再実施を許諾したことに より，控訴人は本件各発明について実施権を有し，被控訴人は控訴人に対し 本件各特許権を行使しない義務を負っているところ，これに反して被控訴人 が別件米国訴訟を提起したことが控訴人に対する債務不履行となると主張す る（なお，控訴人のこの点に係る請求は，被控訴人が別件米国訴訟を提起， 追行したことにより生じた弁護士費用相当額の損害賠償である。）。 しかし，控訴人の特許権者の実施権者に対する提訴が債務不履行となると すれば，それは実質的には訴権の放棄に等しい効果をもたらすものであるか ら，特許権者が実施権者に不提訴義務を負うことが前提となるというべきで ある。仮に参加人からの機械装置の購入者が，本件許諾契約に基づき，本件 各特許発明について実施権を取得し，それが被控訴人に主張できるものであ るとしても，そのことは，被控訴人が購入者に対し差止請求権や損害賠償請 求権を行使して訴えを提起しても，抗弁が成立して請求が棄却されることを 意味するだけで，当然に被控訴人に参加人からの機械装置の購入者に対する 訴えの提起をしない義務を負わせるものとはいえない。 本件許諾契約には，参加人から機械装置を購入して本件各特許発明（製法 特許）を実施した者に対する不提訴義務が規定されていないことはもちろん， 参加人に対する不提訴義務についても規定されていない。事情が変更する可 能性があり，様々な形態をとり得る特許権者と実施権者ないし実施権者から＼nの機械装置の購入者の将来の紛争について，明文の規定もなく不提訴の合意 があったと軽々に認めることはできない。控訴人は本件許諾契約の当事者で はなく，当時存在もしていなかったのであるから（控訴人の成立は，原判決 第２の１(1)アのとおり，２００８年〔平成２０年〕４月頃である。），なお さら，本件許諾契約が控訴人に対する不提訴義務を定めていると認めること はできない。その他に，本件において，不提訴の合意があったことを裏付け るに足りる事情は見当たらない。 したがって，その他の点について判断するまでもなく，本件において被控 訴人の控訴人に対する不提訴義務は認められず，被控訴人が別件米国訴訟の 提起をしたことについて，債務不履行が成立する余地はないというべきであ る。
(3) 小括
以上のとおり，被控訴人が別件米国訴訟を提起したことについて債務不履 行は認められず，請求２−２は理由がない。
(2) 控訴人の当審における補充主張に対する判断
控訴人は，請求１−１に関し，前記第２の３(1)アのとおり，別件評決ない し別件米国判決は，被控訴人の元従業員であるＡの認識や記憶に基づかない 意図的な偽証に基づきされたのであり，被控訴人自身も，そのことを認識し たはずであるにもかかわらず，Ａの供述や証言を援用して，自らに有利な架 空のストーリーを主張していたことになり，別件評決及び別件米国判決には， 民事訴訟法３３８条１項７号の再審事由が存するといえ，我が国の法秩序の 基礎をなす公序，適正手続という観点に照らして到底容認されるべきもので はなく，同法１１８条３号の要件を欠くほどに重大な瑕疵があると主張する。 しかし，民事訴訟法３３８条１項７号の再審事由は，証人の虚偽の陳述が 判決の証拠となった場合でなければならず，同号を理由に再審を求める場合 には，まず刑事手続で有罪の判決が確定した後等でなければならないところ （同条２項），本件においてはこのような事情は認められない。したがって， Ａの供述・証言に係る事情をもって同号の再審事由が認められるとする控訴 人の主張は失当というほかない。証人の供述の信用性等は，本来，別件米国 訴訟の中で攻撃防御を尽くした上，誤った判断がされたのであれば，最終的 には上告や再審といった手続の中で是正されるべきものであるところ，別件 米国訴訟においては，そのような機会を経た上で，控訴人の敗訴が確定し， 現在に至っているのであるから，請求１−１に係る控訴人の訴えは，別件米 国訴訟の蒸し返しに当たるといわざるを得ない。 なお，念のために付言すれば，Ａは，２０１５年（平成２７年）２月１５ 日付けの宣誓供述書（甲３２）で，参加人が宇部興産に本件発明の実施品を 販売するために本件特許のライセンスを被控訴人に要求し，被控訴人は宇部 興産が非競合者であるためライセンスを与えることを許諾したと供述してい るものの，別件米国訴訟における証人尋問においては，Ａ自身はライセンス の交渉自体には関与していないこと，Ｃから，本件特許により設備を販売で きなくなり参加人としては困るとの話があったので購買部門に話をつないだ こと，参加人が販売対象として考えているのが非競合他社であるかどうかに ついては明確な議論はなく，ただ，その後上級管理者からは，非競合他社で ある宇部興産に販売しようとしているので問題はないだろうと言われたこと を証言し（甲３５），別件関連訴訟における陳述書（甲５０）では，Ｃから ライセンスの打診は受けたが上司に話をつないだだけであるとし，別件関連 訴訟の証人尋問では，Ｃから本件特許が製品の販売に支障をきたすので何と かならないかという話があったので，上司に話をつないだこと，宇部興産と いう具体名は出なかったが，被控訴人の競合相手ではない同社のことだろう と推測したものであることを証言している（甲５１）。このような経緯に照 らせば，別件米国訴訟においてＡが意図的な偽証をしていたとまで認めるこ とは困難であり，また，その偽証に基づき被控訴人が別件米国訴訟を追行し ていたともいい難い。 その他，控訴人がるる主張する点を考慮しても，日本の裁判所が審理及び 裁判をすることが当事者間の衡平を害する特別の事情（民事訴訟法３条の９） があるとの判断を覆すに足りるものではない。
２ 確認の利益の有無（請求１−２について。争点３）
確認の利益が認められるためには，原告の権利又は法律的地位に危険又は不 安が存在し，これを除去するために，原告と被告の間で，その訴訟物である権 利あるいは法律関係の存否を確認することが必要かつ適切であることを要する。 被控訴人は，令和３年７月２０日の当審第１回口頭弁論期日において，仮に， 本件日本特許権の侵害に基づく被控訴人の控訴人に対する損害賠償請求権が存 在するとしても，請求権自体放棄すると陳述した。 そうすると，請求１−２の対象となる権利については，被控訴人による権利 行使の意思がないことはもちろん，本件口頭弁論終結時におけるその存在自体 が認められないことになり，権利の存否を巡る法律上の紛争は解決されたとい えるから，現に控訴人の法律的地位に危険又は不安が存在し，これを除去する ため被控訴人に対し確認判決を得ることが必要かつ適切であると認めることは できない。 したがって，その他の点について判断するまでもなく，請求１−２に係る訴 えには確認の利益が認められないから，不適法というべきである。
３ 訴訟物の特定の有無（請求２について。争点４）
当裁判所も，請求２に係る訴訟物の特定に欠けるところはないものと判断す る。その理由は，原判決の第３の３の説示のとおりであるから，これを引用す る。
４ 請求２−１に係る訴えの準拠法（争点２）並びに別件米国訴訟の提起及び追 行の違法性等（争点６）
(1) 日本法に基づく不法行為の成否
ア 不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は，原則として加害行為の 結果発生地の法による（通則法１７条本文）。もっとも，不法行為につい て外国法によるべき場合において，当該外国法を適用すべき事実が日本法 によれば不法とならないときは，当該外国法に基づく損害賠償その他の処 分の請求は，することができない（同法２２条１項）。このため，請求２ −１に係る訴えの準拠法をいずれの地の法と考えるとしても，被控訴人に よる別件米国訴訟の提起及び追行につき日本法により不法行為といえる 必要があることになる。そこで，以下，この点につきまず検討する。
イ 別件米国訴訟は，被控訴人が勝訴して確定するに至っており，このよう な場合に，訴えの提起や追行が不法行為となるためには，確定判決の騙取 が不法行為となる要件，すなわち判決の成立過程において，被控訴人が控 訴人の権利を害する意図のもとに，作為又は不作為によって控訴人の訴訟 手続に対する関与を妨げ，あるいは虚偽の事実を主張して裁判所を欺罔す＼nる等の不正な行為を行い，その結果，本来あり得べからざる内容の確定判 決を取得したこと（最高裁判所昭和４３年（オ）第９０６号同４４年７月 ８日第三小法廷判決・民集２３巻８号１４０７頁），ないしはこれに準ず る特段の事情を要すると考えるのが相当である。そもそも，法的紛争の当 事者が当該紛争の終局的解決を裁判所に求め得ることは，法治国家の根幹 に関わる重要な事柄であるから，訴えの提起や追行が不法行為を構成する＼nか否かを判断するに当たっては，裁判制度の利用を不当に制限する結果と ならないような慎重な配慮が必要とされるのであり，民事訴訟を提起した 者が敗訴の確定判決を受けた場合ですら，当該訴えの提起が相手方に対す る違法な行為となるには，当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法 律関係が事実的，法律的根拠を欠くものである上，提訴者が，そのことを 知りながら，又は通常人であれば容易にそのことを知り得たといえるのに あえて訴えを提起し，又はそれを維持したなど，訴えの提起・追行が裁判 制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められることを要す ると理解されている（６３年判決）のであるから，民事訴訟を提起した者 が勝訴の確定判決を受けている場合には，前示のとおり，より高次の特段 の事情を要するというべきである。
これを前提にして本件を見れば，引用に係る原判決第２の１（補正後の もの）及び第３の１(2)イで認定された事実関係に照らせば，本件が，確定 判決の騙取が不法行為となる要件ないしはこれに準ずる特段の事情どこ ろか，民事訴訟を提起した者が敗訴した場合の要件すら満たし得ないもの であることは明らかというべきである（なお，別件米国訴訟においてＡが 意図的な偽証をしていたとまで認めることは困難であり，また，その偽証 に基づき被控訴人が別件米国訴訟を追行していたともいい難いことは，前 記１(2)において判示したとおりである。）。 以上のとおりであるから，被控訴人による別件米国訴訟の提起・追行が 不法行為となるとはいえない。
(2) 小括
以上によれば，請求２−１に係る訴えの準拠法をいずれの地とした場合 でも，日本法によれば，被控訴人による別件米国訴訟の提起及び追行につ き，控訴人に対する不法行為は成立しない以上，損害賠償その他の処分の 請求をすることはできない。 したがって，その他の点について判断するまでもなく，請求２−１は理 由がない。
５ 請求２−２に係る訴えの準拠法（争点２）及び本件許諾契約に基づく被控訴 人の控訴人に対する本件各特許権不行使債務の不履行の有無（争点７）につい て
(1)準拠法について
本件許諾契約には，その成立及び効力に係る準拠法を明示的に定めた規定 はない。もっとも，本件許諾契約により参加人に対する独占的通常実施権の 許諾を行う被控訴人は，日本に主たる事務所を有する日本法人であること等 を踏まえれば，本件許諾契約の効力の準拠法は，その最密接関係地である日 本法とするのが相当である（通則法８条２項，１項）。
(2) 債務不履行の有無について
控訴人は，前記第２の３(4)アのとおり，参加人と被控訴人との間で締結さ れた第三者のためにする契約の効果又は参加人が本件各特許発明について再 実施許諾する権限に基づき控訴人に本件各特許権の再実施を許諾したことに より，控訴人は本件各発明について実施権を有し，被控訴人は控訴人に対し 本件各特許権を行使しない義務を負っているところ，これに反して被控訴人 が別件米国訴訟を提起したことが控訴人に対する債務不履行となると主張す る（なお，控訴人のこの点に係る請求は，被控訴人が別件米国訴訟を提起， 追行したことにより生じた弁護士費用相当額の損害賠償である。）。 しかし，控訴人の特許権者の実施権者に対する提訴が債務不履行となると すれば，それは実質的には訴権の放棄に等しい効果をもたらすものであるか ら，特許権者が実施権者に不提訴義務を負うことが前提となるというべきで ある。仮に参加人からの機械装置の購入者が，本件許諾契約に基づき，本件 各特許発明について実施権を取得し，それが被控訴人に主張できるものであ るとしても，そのことは，被控訴人が購入者に対し差止請求権や損害賠償請 求権を行使して訴えを提起しても，抗弁が成立して請求が棄却されることを 意味するだけで，当然に被控訴人に参加人からの機械装置の購入者に対する 訴えの提起をしない義務を負わせるものとはいえない。 本件許諾契約には，参加人から機械装置を購入して本件各特許発明（製法 特許）を実施した者に対する不提訴義務が規定されていないことはもちろん， 参加人に対する不提訴義務についても規定されていない。事情が変更する可 能性があり，様々な形態をとり得る特許権者と実施権者ないし実施権者から＼nの機械装置の購入者の将来の紛争について，明文の規定もなく不提訴の合意 があったと軽々に認めることはできない。控訴人は本件許諾契約の当事者で はなく，当時存在もしていなかったのであるから（控訴人の成立は，原判決 第２の１(1)アのとおり，２００８年〔平成２０年〕４月頃である。），なお さら，本件許諾契約が控訴人に対する不提訴義務を定めていると認めること はできない。その他に，本件において，不提訴の合意があったことを裏付け るに足りる事情は見当たらない。 したがって，その他の点について判断するまでもなく，本件において被控 訴人の控訴人に対する不提訴義務は認められず，被控訴人が別件米国訴訟の 提起をしたことについて，債務不履行が成立する余地はないというべきであ る。
(3) 小括
以上のとおり，被控訴人が別件米国訴訟を提起したことについて債務不履 行は認められず，請求２−２は理由がない。
◆判決本文
1審はこちら。
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2022.01. 6
令和3(ワ)12332 発信者情報開示請求事件 著作権 民事訴訟 令和3年10月15日 東京地方裁判所
ログインに関する本件発信者情報がプロバイダ責任制限法４条１項の「権利の侵害に係る発信者情報」に該当すると判断されました。
上記認定事実によれば，本件アカウントにログインした者が本件各投稿をす ることによって，下記２において説示するとおり，原告の権利を侵害したもの と認めるのが相当である。そうすると，ログインに関する本件発信者情報は， 上記侵害の行為をした発信者を特定する情報であるといえるから，「権利の侵 害に係る発信者情報」に該当するものと認めるのが相当である。 これに対し，被告は，本件発信者情報が本件アカウントにログインした者の 情報にすぎず，本件各投稿を行った本件発信者の情報ではないことからすると， 本件発信者情報は「権利の侵害に係る発信者情報」に該当しないと主張する。 しかしながら，本件発信者情報は本件各投稿を行った本件発信者の情報であ るといえることは，上記において説示したとおりであり，被告の主張は，その 前提を欠く。のみならず，プロバイダ責任制限法４条の趣旨は，特定電気通信 による情報の流通によって権利の侵害を受けた者が，情報の発信者のプライバ シー，表現の自由，通信の秘密に配慮した厳格な要件の下で，当該特定電気通＼n信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者に対し て発信者情報の開示を請求することができるものとすることにより，加害者の 特定を可能にして被害者の権利の救済を図ることにある（最高裁平成２１年＼n（受）第１０４９号同２２年４月８日第一小法廷判決・民集６４巻３号６７６ 頁参照）。そうすると，アカウントにログインした者が，権利の侵害に係る情 報を送信したものと認められる場合には，侵害情報の送信時点ではなく，アカ ウントにログインした時点における発信者情報であっても，「権利の侵害に係 る発信者情報」に該当するものと認めるのが相当である。そうすると，被告の 主張は，上記判断を左右するに至らない。
上記認定事実によれば，本件アカウントにログインした者が本件各投稿をす ることによって，下記２において説示するとおり，原告の権利を侵害したもの と認めるのが相当である。そうすると，ログインに関する本件発信者情報は， 上記侵害の行為をした発信者を特定する情報であるといえるから，「権利の侵 害に係る発信者情報」に該当するものと認めるのが相当である。 これに対し，被告は，本件発信者情報が本件アカウントにログインした者の 情報にすぎず，本件各投稿を行った本件発信者の情報ではないことからすると， 本件発信者情報は「権利の侵害に係る発信者情報」に該当しないと主張する。 しかしながら，本件発信者情報は本件各投稿を行った本件発信者の情報であ るといえることは，上記において説示したとおりであり，被告の主張は，その 前提を欠く。のみならず，プロバイダ責任制限法４条の趣旨は，特定電気通信 による情報の流通によって権利の侵害を受けた者が，情報の発信者のプライバ シー，表現の自由，通信の秘密に配慮した厳格な要件の下で，当該特定電気通＼n信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者に対し て発信者情報の開示を請求することができるものとすることにより，加害者の 特定を可能にして被害者の権利の救済を図ることにある（最高裁平成２１年＼n（受）第１０４９号同２２年４月８日第一小法廷判決・民集６４巻３号６７６ 頁参照）。そうすると，アカウントにログインした者が，権利の侵害に係る情 報を送信したものと認められる場合には，侵害情報の送信時点ではなく，アカ ウントにログインした時点における発信者情報であっても，「権利の侵害に係 る発信者情報」に該当するものと認めるのが相当である。そうすると，被告の 主張は，上記判断を左右するに至らない。
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2022.01. 6
令和1(ワ)15716等 競業行為差止等請求事件 商標権 民事訴訟 令和3年10月29日 東京地方裁判所
商標権の行使が権利濫用と認定されました。原告Aと被告Bが婚姻していたなど特殊事情があります。
証拠（乙４，７５）及び弁論の全趣旨によれば，原告商標は被告ら標章１ と同一であること，Ｂは，遅くとも，母であるＤが亡くなった平成１９年以 降，本件商号を用いて貸画廊を運営しており，平成２１年以降は，被告ら標 章１を使用していたこと，原告において本件営業譲渡契約が締結されたと主 張する平成２７年２月当時，本件商号及び被告ら標章１には原告独自の信用 が化体しておらず，むしろ，それらが正当に帰属すべきはＢであったと認め られる。
これに対し，原告は，本件営業譲渡によって，Ｂから本件商号を含め本件 画廊に関する全ての権利を譲り受けていると主張するが，前記１のとおり， 本件営業譲渡契約の成立は認められないから，平成３０年１月３０日の原告 商標の登録出願がされた時点においても，本件商号及び被告ら標章１に原告 独自の信用が化体していたとは認められず，これらが正当に帰属すべきはＢ であったと認めるのが相当である。 そうすると，原告が，Ｂに対して，原告商標権に基づく差止及び廃棄請求 並びに商標権侵害による損害賠償請求を行うことは，権利の濫用に該当して 許されないというべきである。また，弁論の全趣旨によれば，被告会社は， Ｂが代表者を務め，Ｂと一体になって被告ら標章１を使用しているものと認＼nめられるから，原告が，被告会社に対して，原告商標権に基づく差止及び廃 棄請求を行うことも，同様に権利の濫用に該当するというべきである。
証拠（乙４，７５）及び弁論の全趣旨によれば，原告商標は被告ら標章１ と同一であること，Ｂは，遅くとも，母であるＤが亡くなった平成１９年以 降，本件商号を用いて貸画廊を運営しており，平成２１年以降は，被告ら標 章１を使用していたこと，原告において本件営業譲渡契約が締結されたと主 張する平成２７年２月当時，本件商号及び被告ら標章１には原告独自の信用 が化体しておらず，むしろ，それらが正当に帰属すべきはＢであったと認め られる。
これに対し，原告は，本件営業譲渡によって，Ｂから本件商号を含め本件 画廊に関する全ての権利を譲り受けていると主張するが，前記１のとおり， 本件営業譲渡契約の成立は認められないから，平成３０年１月３０日の原告 商標の登録出願がされた時点においても，本件商号及び被告ら標章１に原告 独自の信用が化体していたとは認められず，これらが正当に帰属すべきはＢ であったと認めるのが相当である。 そうすると，原告が，Ｂに対して，原告商標権に基づく差止及び廃棄請求 並びに商標権侵害による損害賠償請求を行うことは，権利の濫用に該当して 許されないというべきである。また，弁論の全趣旨によれば，被告会社は， Ｂが代表者を務め，Ｂと一体になって被告ら標章１を使用しているものと認＼nめられるから，原告が，被告会社に対して，原告商標権に基づく差止及び廃 棄請求を行うことも，同様に権利の濫用に該当するというべきである。
2022.01. 5
平成31(ネ)10008 不正競争防止法に基づく差止・損害賠償請求控訴事件 不正競争 民事訴訟 令和3年3月30日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
漏れていたのでアップします。
卵子及び胚の100％の生存率が達成できるとの記載が不競法2条1項20号の不正競争に当たるが争われました。1審は該当せずと判断しましたが、知財高裁は品質誤認を認めました。損害賠償額は、5条2項による被控訴人（1審被告）の利益額として推定がなされ、被控訴人が書類の提出を拒んだため、控訴人（1審原告)の主張がそのまま認められたものの、覆滅が９５％として、５％が損害額です。
前記第２の２で判示したとおり被告サイト１には本件表示１〜６が記載されているほか，前記１(2)アで認定した記載がされている。 不妊治療において，治療用の器具を使用する際は，当該器具の使用方法に従うこ とは当然であることを考慮すると，被告サイト１の上記記載を閲覧した医療関係者 は，被告サイト１に記載された本件表示１〜６は，医療関係者が，クライオテック法のプロトコールを遵守して，被告製品を使用して正常な卵子，胚及び胚盤胞，す＼nなわち，臨床において使用可能な卵子，胚及び胚盤胞（以下「正常な卵子」などという。）の凍結保存をした場合，融解後の生存率は１００％となるという意味であ＼nると認識するものと認められる。
・・・
ア 控訴人は，令和２年９月７日，法７条に基づき，平成３０年７月２６日 から令和２年７月３１日までの間の1)貸借対照表・損益計算書・法人事業概況説明書を含む決算報告書，2)営業報告書，3)確定申告書控え（添付書類を含む），4)総 勘定元帳，5)売上元帳，6)仕入元帳を提出対象の書類とし，上記期間の被告製品に よって乳児が出生される年間の件数は２万８３３３件であること，乳児一人の出生 に必要な被告製品一式の販売価格は７７３３円であること及び被告製品の利益率は ７０％であることを証すべき事実として，書類提出命令の申立てをしたところ，当裁判所は，同年１０月９日，送達日から１４日以内に上記申＼立てに係る書類の提出を命じる旨の決定をしたが，被控訴人は，提出期限までに上記の各書類を提出しな かった。 そして，上記の各書類の記載に関して具体的な主張をすること及び上記の各書類 によって証明すべき事実を他の証拠によって証明することは，著しく困難であると 認められる。
したがって，民訴法２２４条３項により，控訴人が，被告広告によって受けた損 害の賠償請求期間として主張している平成２７年７月２６日から令和２年７月３１ 日までの間における被告製品によって乳児が出生される年間の件数は２万８３３３ 件であること，乳児一人の出生に必要な被告製品一式の販売価格は７７３３円であ ること及び被告製品の利益率は７０％であることは真実と認められる。 なお，前記２〜４のとおり，被告広告に本件記載部分を含む本件各表示を表＼示す る行為は，法２条１項２０号の不正競争に当たり，被控訴人は，同不正競争につい て，控訴人に対し損害賠償責任を負うものと認められるところ，上記の書類提出命 令に係る書類は，いずれも，被控訴人の上記不正競争によって控訴人の受けた損害 を算定するために必要であること，被控訴人は，上記書類の提出によって受ける損 害について特段の主張をしていないことからすると，上記の書類提出命令について， 被控訴人において，書類の提出を拒む正当な理由があるとは認められない。 イ 被控訴人は，被告製品を購入した者は，被告製品を実際に使用してみて 購入したのであり，被告広告に接したことによって被告製品を購入したのではない こと，被告製品の性能，品質は原告製品よりも優れていること，控訴人の売上げ，利益は減少していないことを理由に，被控訴人は，被告広告によって利益を受けた＼n事実は認められないと主張する。 しかし，前記アのとおり，法５条２項の「侵害の行為により・・・受けてい る・・・利益の額」は，侵害行為と相当因果関係のある利益を意味するのではなく， 侵害者が得た利益の全額を意味するのであり，本件においては，上記「利益の額」 は，本件記載部分を含む本件各表示を掲載した被告広告を表＼示している期間中に， 本件各表示によってその品質等が示されている被告製品を販売したことによって被控訴人が受けた利益の全額であるというべきであるから，被控訴人の上記主張は理＼n由がない。
(3) 推定の覆滅について
ア 前記１(3)のとおり，被控訴人の営業活動は，主に，営業担当者が被告 製品の購入が見込まれる不妊治療施設を訪問して行うというものであるから，その ような営業活動において，被告広告が利用されることがあるとしても，被控訴人の 営業活動にとって，広告の占める程度は小さいといえる。 しかし，そうであるとしても，被告広告に記載された本件各表示に接することにより，被告製品の購入を検討するようになり，前記１(3)のとおり，所属の培養士 を技術講習会（ワークショップ）に参加させ，その結果，被告製品を購入する不妊 医療施設が存在するものと推認され，このような意味において，本件各表示は，被告製品の購入動機に影響を与えている場合があるというべきである。もっとも，そ＼nの場合であっても，技術講習会（ワークショップ）における被告製品の使用感等が 被告製品を購入しようとの意思決定をするに当たって重視されるものと考えられる から，本件各表示の影響は相当程度限定的であるというべきである。また，本件製品は継続的に使用されるものであるから，原告製品や被告製品の販＼n売の多くは，既に，同製品を購入して，同製品を使用している不妊医療施設に対す るものであると認められるところ，「生存率１００％」が実現できるかは，客観的 に判明し，被告製品を使用している者にとっては，その真偽を比較的容易に認識し 得るといえることからすると，被告製品を継続的に購入し，使用している不妊医療 施設が購入の更なる継続をしようとの意思決定をするに当たっては，「生存率１０ ０％」などの本件記載部分に影響を受けることはないというべきである。 以上の事情を総合考慮すると，被告製品の売上げに対する被告広告の貢献の程度 は，かなり小さいといわざるを得ない。
また，前記１(9)のとおり，日本において販売されている本件製品のほとんどは， 原告製品又は被告製品であるが，海外においては，原告製品と被告製品が競合して いるインドのシェアは，被告製品が１８％，原告製品が５４％であり，原告製品と 被告製品が競合しているロシアのシェアは，被告製品が１５％，原告製品が６０％ である。そうすると，法５条２項の推定が一部覆滅され，その割合は９５％であると解するのが相当である。
前記第２の２で判示したとおり被告サイト１には本件表示１〜６が記載されているほか，前記１(2)アで認定した記載がされている。 不妊治療において，治療用の器具を使用する際は，当該器具の使用方法に従うこ とは当然であることを考慮すると，被告サイト１の上記記載を閲覧した医療関係者 は，被告サイト１に記載された本件表示１〜６は，医療関係者が，クライオテック法のプロトコールを遵守して，被告製品を使用して正常な卵子，胚及び胚盤胞，す＼nなわち，臨床において使用可能な卵子，胚及び胚盤胞（以下「正常な卵子」などという。）の凍結保存をした場合，融解後の生存率は１００％となるという意味であ＼nると認識するものと認められる。
・・・
ア 控訴人は，令和２年９月７日，法７条に基づき，平成３０年７月２６日 から令和２年７月３１日までの間の1)貸借対照表・損益計算書・法人事業概況説明書を含む決算報告書，2)営業報告書，3)確定申告書控え（添付書類を含む），4)総 勘定元帳，5)売上元帳，6)仕入元帳を提出対象の書類とし，上記期間の被告製品に よって乳児が出生される年間の件数は２万８３３３件であること，乳児一人の出生 に必要な被告製品一式の販売価格は７７３３円であること及び被告製品の利益率は ７０％であることを証すべき事実として，書類提出命令の申立てをしたところ，当裁判所は，同年１０月９日，送達日から１４日以内に上記申＼立てに係る書類の提出を命じる旨の決定をしたが，被控訴人は，提出期限までに上記の各書類を提出しな かった。 そして，上記の各書類の記載に関して具体的な主張をすること及び上記の各書類 によって証明すべき事実を他の証拠によって証明することは，著しく困難であると 認められる。
したがって，民訴法２２４条３項により，控訴人が，被告広告によって受けた損 害の賠償請求期間として主張している平成２７年７月２６日から令和２年７月３１ 日までの間における被告製品によって乳児が出生される年間の件数は２万８３３３ 件であること，乳児一人の出生に必要な被告製品一式の販売価格は７７３３円であ ること及び被告製品の利益率は７０％であることは真実と認められる。 なお，前記２〜４のとおり，被告広告に本件記載部分を含む本件各表示を表＼示す る行為は，法２条１項２０号の不正競争に当たり，被控訴人は，同不正競争につい て，控訴人に対し損害賠償責任を負うものと認められるところ，上記の書類提出命 令に係る書類は，いずれも，被控訴人の上記不正競争によって控訴人の受けた損害 を算定するために必要であること，被控訴人は，上記書類の提出によって受ける損 害について特段の主張をしていないことからすると，上記の書類提出命令について， 被控訴人において，書類の提出を拒む正当な理由があるとは認められない。 イ 被控訴人は，被告製品を購入した者は，被告製品を実際に使用してみて 購入したのであり，被告広告に接したことによって被告製品を購入したのではない こと，被告製品の性能，品質は原告製品よりも優れていること，控訴人の売上げ，利益は減少していないことを理由に，被控訴人は，被告広告によって利益を受けた＼n事実は認められないと主張する。 しかし，前記アのとおり，法５条２項の「侵害の行為により・・・受けてい る・・・利益の額」は，侵害行為と相当因果関係のある利益を意味するのではなく， 侵害者が得た利益の全額を意味するのであり，本件においては，上記「利益の額」 は，本件記載部分を含む本件各表示を掲載した被告広告を表＼示している期間中に， 本件各表示によってその品質等が示されている被告製品を販売したことによって被控訴人が受けた利益の全額であるというべきであるから，被控訴人の上記主張は理＼n由がない。
(3) 推定の覆滅について
ア 前記１(3)のとおり，被控訴人の営業活動は，主に，営業担当者が被告 製品の購入が見込まれる不妊治療施設を訪問して行うというものであるから，その ような営業活動において，被告広告が利用されることがあるとしても，被控訴人の 営業活動にとって，広告の占める程度は小さいといえる。 しかし，そうであるとしても，被告広告に記載された本件各表示に接することにより，被告製品の購入を検討するようになり，前記１(3)のとおり，所属の培養士 を技術講習会（ワークショップ）に参加させ，その結果，被告製品を購入する不妊 医療施設が存在するものと推認され，このような意味において，本件各表示は，被告製品の購入動機に影響を与えている場合があるというべきである。もっとも，そ＼nの場合であっても，技術講習会（ワークショップ）における被告製品の使用感等が 被告製品を購入しようとの意思決定をするに当たって重視されるものと考えられる から，本件各表示の影響は相当程度限定的であるというべきである。また，本件製品は継続的に使用されるものであるから，原告製品や被告製品の販＼n売の多くは，既に，同製品を購入して，同製品を使用している不妊医療施設に対す るものであると認められるところ，「生存率１００％」が実現できるかは，客観的 に判明し，被告製品を使用している者にとっては，その真偽を比較的容易に認識し 得るといえることからすると，被告製品を継続的に購入し，使用している不妊医療 施設が購入の更なる継続をしようとの意思決定をするに当たっては，「生存率１０ ０％」などの本件記載部分に影響を受けることはないというべきである。 以上の事情を総合考慮すると，被告製品の売上げに対する被告広告の貢献の程度 は，かなり小さいといわざるを得ない。
また，前記１(9)のとおり，日本において販売されている本件製品のほとんどは， 原告製品又は被告製品であるが，海外においては，原告製品と被告製品が競合して いるインドのシェアは，被告製品が１８％，原告製品が５４％であり，原告製品と 被告製品が競合しているロシアのシェアは，被告製品が１５％，原告製品が６０％ である。そうすると，法５条２項の推定が一部覆滅され，その割合は９５％であると解するのが相当である。
◆判決本文
1審はこちらです。
◆平成30(ワ)22646
以上によれば，研究報告１ないし５によっては，手順を厳密に遵守して被
告製品を用いて卵子を凍結保存し融解したとしても１００％の生存率を達成
することができないとは認めるに足りず，他にこれを認めるに足りる証拠も
ないから，被告から提出された証拠(乙４ないし１０)の内容も考慮すれば，
本件記載部分を含む本件各表示が被告製品の需要者である医療関係者や研究者をしてその品質等を誤認させるおそれがあるとは認めるに足りない（なお，＼n本件記載部分の表現については，紛争予＼防の観点から，研究報告１ないし５
の内容も踏まえ，より慎重に検討することが望まれる。）。
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2022.01. 5
平成31(ワ)2534 損害賠償等請求事件 著作権 民事訴訟 令和3年11月11日 大阪地方裁判所
自然保護センターのインターネット展示システムについて著作物性があるかが争われました。大阪地裁は著作物性無しと判断しました。
ア 著作物とは，「思想又は感情を創作的に表現したものであって，文芸，学術，＼n美術又は音楽の範囲に属するものをいう」（法２条１項１号）。したがって，著作 物といえるためには，思想又は感情を表現したものであること，その表＼現に創作性 があること，文学，学術，美術又は音楽の範囲に属するものであることを要する。
イ 前提事実及び前記認定に係る各事実によれば，原告は，旧展示システムから の移行として本件展示システムを構築するに当たり，本件購入契約及び本件構＼築契 約に基づき，本件展示システムの機能を実現するために必要な機能＼を選定し，性能，＼nセキュリティ対策ないし費用等の面から必要かつ最適と考えるサーバ機器及びネッ トワーク機器等を，その組合せも踏まえた上で選定し，各機能等を分担させて本件＼n展示システムを構築することとして，本件サーバ設計書を改訂し，これに基づき，＼n本件展示システムを構築したことが認められる。＼nもっとも，本件サーバ設計書と本件展示システム自体とはその表現形式を異にす＼nることから，本件展示システムの著作物性の有無は，本件サーバ設計書の著作物性 とは別個に検討する必要がある。すなわち，本件展示システム自体につき著作物性 が認められるためには，本件サーバ設計書を離れてなお固有の創作性が認められる 必要がある。 しかるに，本件展示システム自体は，いわば本件サーバ設計書の記載 を技術的・機械的に具体化したものにとどまるものというべきであって，固有の創 作性があると見るべき部分に関する具体的な主張立証はない。そうである以上，本 件展示システム自体をもって創作的な表現と見ることはできない。＼nしたがって，本件サーバ設計書の表現の創作性すなわち著作物性の有無に関わり＼nなく，本件展示システム自体をもって著作物ということはできない。
ウ これに対し，原告は，本件展示システムは本件サーバ設計書とは独立して外 部に表出された著作物である旨などを主張する。＼nしかし，本件展示システムが本件サーバ設計書の記載のとおりに構築されたもの＼nであることは，原告自身も認めるところである。原告が本件展示システム自体の創 作性の表現として縷々主張するものも，本件サーバ設計書の記載に基づき実現され＼nているものと理解されるのであって，前記のとおり，これを離れて本件展示システ ムに固有の創作性があると見るべき部分についての具体的な主張立証はない。また， 本件保守管理仕様書には「生物情報データベースフォーマット，及び，WebGIS」 の著作権が原告に帰属する旨の記載があるものの，著作物性の有無は当事者間の契 約条項の記載によって決定されるものではない。そもそも，上記記載が示すものと 本件展示システム自体との関係性に関する具体的な主張立証はなく，両者の異同そ の他の関係性は不明というほかない。 その他原告が縷々指摘する事情を考慮しても，この点に関する原告の主張は採用 できない。
(3) 小括
以上のとおり，本件展示システム自体の著作物性は認められない。したがって， 原告は，本件展示システム自体に係る著作者人格権（同一性保持権）を有しないか ら，その余の点を論ずるまでもなく，被告に対する著作者人格権に基づく差止及び 廃棄請求権を有しない。
ア 本件サーバ設計書１頁にはネットワーク構成図等が記載されているところ＼n（前記１(1)エ(ｲ)），本件展示システムが ADSL 回線と本件ルータを接続すること により外部ネットワークと接続することは，本件購入仕様書及び本件構築仕様書に＼nも，システム構成として記載されている。また，同頁記載の各端末に割り当てられ＼nたグローバル IP アドレスは，本件サーバ設計書を見ずとも，所定の手順を履践す ることにより確認可能なものである。また，本件サーバ設計書１５頁には，「項目＼n名設計」の項に本件ルータの初期パスワード及び変更後パスワードが記載されてい るところ（前同），このうち，初期パスワードは本件説明書にも記載がある。さら に，本件サーバ設計書１７頁には，「ルータ・ファイアウォール設定コマンド」の 項の「パケットフィルタリング」に関する記載があるところ（前同），本件展示シ ステムにおいてファイアウォール機能がパケットフィルタリングにより行われるこ＼nとは，本件購入仕様書及び本件構築仕様書にも記載されている。加えて，本件ルー＼nタがファイアウォール機能を有することやそのファイアウォールポリシーの詳細な＼n設定情報，ルータの設定コマンド等は一般に公開されている（乙１，３〜５）。し かも，「パケットフィルタリング」記載の設定方法は，メーカーが一般に公開して いる設定例集（乙５）記載の設定例と，サーバの IP アドレスを異にするに過ぎな い。
そうすると，本件展示システムにつき外部との接続を遮断するために必要な情報 のうち，本件サーバ設計書を参照しなければ被告及び外部業者が把握し得ないもの は，本件ルータの変更後パスワード及び開放されているポート番号である。これに， 確認に所定の手順を要するIPアドレスをも含むとしても，サーバのIPアドレス及 び本件ルータの変更後パスワードは，本件展示システムに固有のものと思われるこ とから，これらの情報が第三者との関係で秘密として保持されることにつき，原告 にとっての有用性ないし固有の利益があるとは考え難く，少なくともこれがあるこ との具体的な主張立証はない。また，本件サーバ設計書１７頁には，開放済みポー ト番号として本件閉鎖行為により閉鎖された８０，２５及び５３のほか，１１０， １４３，１２３も記載されているが，これらも含め，いずれも代表的なポート番号＼nとされるものであるから（乙１４），これらの情報についても，秘密として保持さ れることにつき原告にとっての有用性ないし固有の利益があるとは考え難い。 そうすると，被告の外部業者に対する本件開示行為（本件サーバ設計書１頁，１ ５頁及び１７頁の開示）につき，原告の法的に保護すべき権利ないし利益を侵害す るものとはいえない。 したがって，本件開示行為をもって，被告による国家賠償法上の違法行為と認め ることはできない。
イ これに対し，原告は，本件開示行為により，本件サーバ設計書記載の原告の 秘密情報を保持する権利ないし利益が侵害された旨及びこれにより本件展示システ ムの基となっている基礎システムを使用する他の顧客のシステムについてセキュリ ティ対策を施す必要が生じ，損害を受けた旨などを主張する。 しかし，前記のとおり，本件開示行為により開示された情報は，いずれも公開さ れたものであるか，原告にとって有用性ないし固有の利益がある情報とはいえない。 また，損害の点についても，他の顧客に対する連絡・周知文書や対策として調達し たとする機器の購入の裏付資料といった客観的な証拠はない。 その他原告が縷々主張する事情を考慮しても，この点に関する原告の主張は採用 できない。
ア 著作物とは，「思想又は感情を創作的に表現したものであって，文芸，学術，＼n美術又は音楽の範囲に属するものをいう」（法２条１項１号）。したがって，著作 物といえるためには，思想又は感情を表現したものであること，その表＼現に創作性 があること，文学，学術，美術又は音楽の範囲に属するものであることを要する。
イ 前提事実及び前記認定に係る各事実によれば，原告は，旧展示システムから の移行として本件展示システムを構築するに当たり，本件購入契約及び本件構＼築契 約に基づき，本件展示システムの機能を実現するために必要な機能＼を選定し，性能，＼nセキュリティ対策ないし費用等の面から必要かつ最適と考えるサーバ機器及びネッ トワーク機器等を，その組合せも踏まえた上で選定し，各機能等を分担させて本件＼n展示システムを構築することとして，本件サーバ設計書を改訂し，これに基づき，＼n本件展示システムを構築したことが認められる。＼nもっとも，本件サーバ設計書と本件展示システム自体とはその表現形式を異にす＼nることから，本件展示システムの著作物性の有無は，本件サーバ設計書の著作物性 とは別個に検討する必要がある。すなわち，本件展示システム自体につき著作物性 が認められるためには，本件サーバ設計書を離れてなお固有の創作性が認められる 必要がある。 しかるに，本件展示システム自体は，いわば本件サーバ設計書の記載 を技術的・機械的に具体化したものにとどまるものというべきであって，固有の創 作性があると見るべき部分に関する具体的な主張立証はない。そうである以上，本 件展示システム自体をもって創作的な表現と見ることはできない。＼nしたがって，本件サーバ設計書の表現の創作性すなわち著作物性の有無に関わり＼nなく，本件展示システム自体をもって著作物ということはできない。
ウ これに対し，原告は，本件展示システムは本件サーバ設計書とは独立して外 部に表出された著作物である旨などを主張する。＼nしかし，本件展示システムが本件サーバ設計書の記載のとおりに構築されたもの＼nであることは，原告自身も認めるところである。原告が本件展示システム自体の創 作性の表現として縷々主張するものも，本件サーバ設計書の記載に基づき実現され＼nているものと理解されるのであって，前記のとおり，これを離れて本件展示システ ムに固有の創作性があると見るべき部分についての具体的な主張立証はない。また， 本件保守管理仕様書には「生物情報データベースフォーマット，及び，WebGIS」 の著作権が原告に帰属する旨の記載があるものの，著作物性の有無は当事者間の契 約条項の記載によって決定されるものではない。そもそも，上記記載が示すものと 本件展示システム自体との関係性に関する具体的な主張立証はなく，両者の異同そ の他の関係性は不明というほかない。 その他原告が縷々指摘する事情を考慮しても，この点に関する原告の主張は採用 できない。
(3) 小括
以上のとおり，本件展示システム自体の著作物性は認められない。したがって， 原告は，本件展示システム自体に係る著作者人格権（同一性保持権）を有しないか ら，その余の点を論ずるまでもなく，被告に対する著作者人格権に基づく差止及び 廃棄請求権を有しない。
ア 本件サーバ設計書１頁にはネットワーク構成図等が記載されているところ＼n（前記１(1)エ(ｲ)），本件展示システムが ADSL 回線と本件ルータを接続すること により外部ネットワークと接続することは，本件購入仕様書及び本件構築仕様書に＼nも，システム構成として記載されている。また，同頁記載の各端末に割り当てられ＼nたグローバル IP アドレスは，本件サーバ設計書を見ずとも，所定の手順を履践す ることにより確認可能なものである。また，本件サーバ設計書１５頁には，「項目＼n名設計」の項に本件ルータの初期パスワード及び変更後パスワードが記載されてい るところ（前同），このうち，初期パスワードは本件説明書にも記載がある。さら に，本件サーバ設計書１７頁には，「ルータ・ファイアウォール設定コマンド」の 項の「パケットフィルタリング」に関する記載があるところ（前同），本件展示シ ステムにおいてファイアウォール機能がパケットフィルタリングにより行われるこ＼nとは，本件購入仕様書及び本件構築仕様書にも記載されている。加えて，本件ルー＼nタがファイアウォール機能を有することやそのファイアウォールポリシーの詳細な＼n設定情報，ルータの設定コマンド等は一般に公開されている（乙１，３〜５）。し かも，「パケットフィルタリング」記載の設定方法は，メーカーが一般に公開して いる設定例集（乙５）記載の設定例と，サーバの IP アドレスを異にするに過ぎな い。
そうすると，本件展示システムにつき外部との接続を遮断するために必要な情報 のうち，本件サーバ設計書を参照しなければ被告及び外部業者が把握し得ないもの は，本件ルータの変更後パスワード及び開放されているポート番号である。これに， 確認に所定の手順を要するIPアドレスをも含むとしても，サーバのIPアドレス及 び本件ルータの変更後パスワードは，本件展示システムに固有のものと思われるこ とから，これらの情報が第三者との関係で秘密として保持されることにつき，原告 にとっての有用性ないし固有の利益があるとは考え難く，少なくともこれがあるこ との具体的な主張立証はない。また，本件サーバ設計書１７頁には，開放済みポー ト番号として本件閉鎖行為により閉鎖された８０，２５及び５３のほか，１１０， １４３，１２３も記載されているが，これらも含め，いずれも代表的なポート番号＼nとされるものであるから（乙１４），これらの情報についても，秘密として保持さ れることにつき原告にとっての有用性ないし固有の利益があるとは考え難い。 そうすると，被告の外部業者に対する本件開示行為（本件サーバ設計書１頁，１ ５頁及び１７頁の開示）につき，原告の法的に保護すべき権利ないし利益を侵害す るものとはいえない。 したがって，本件開示行為をもって，被告による国家賠償法上の違法行為と認め ることはできない。
イ これに対し，原告は，本件開示行為により，本件サーバ設計書記載の原告の 秘密情報を保持する権利ないし利益が侵害された旨及びこれにより本件展示システ ムの基となっている基礎システムを使用する他の顧客のシステムについてセキュリ ティ対策を施す必要が生じ，損害を受けた旨などを主張する。 しかし，前記のとおり，本件開示行為により開示された情報は，いずれも公開さ れたものであるか，原告にとって有用性ないし固有の利益がある情報とはいえない。 また，損害の点についても，他の顧客に対する連絡・周知文書や対策として調達し たとする機器の購入の裏付資料といった客観的な証拠はない。 その他原告が縷々主張する事情を考慮しても，この点に関する原告の主張は採用 できない。
2022.01. 5
令和3(ネ)10057 損害賠償等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和3年11月17日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
原告が、共同発明者か否かかが争われました。1審、控訴審とも発明者ではないと判断しました。
控訴人は，1)平成２２年６月２４日，３本スリットフィンの風上側 のスリットをなくすことにより座屈強度の向上を図ることができること を着想し，同日，Ｅに対し，フラットフィンの強度計算をＦにしてもら うように指示し，その後，２本スリットフィンの座屈強度計算もＦにし てもらうように指示したこと，2)その結果，２本スリットフィンの座屈 強度は当初フィンの２．５倍で，フラットフィンとほぼ同一であったが， Ｅは，２本スリットでは伝熱性能が低下するとして，３本のスリットを＼n風下側に押し込めることを提案し，控訴人はこれを承諾したこと，3)そ の後，控訴人及びＥによる試験を経て，同年７月下旬頃，本件発明が完 成したことを主張する（本判決による補正後の原判決４頁２１行目から ５頁２０行目まで）。
(イ) そこで，前記(ア)の控訴人の主張について検討する。
控訴人は，控訴人メール１において，Ｅに対し，フラットフィンの座 屈強度の解析を指示し，Ｅは，Ｅメールにより，●（省略）●を報告し た。しかし，それらの●（省略）●に記載されていたものであり（前記 (3)ケ(イ)），このうち●（省略）●に提出されたものであり（前記キ），Ｅ らが住環研において●（省略）●を示すものであった。
また，控訴人は，Ｅメールに対して返信した控訴人メール２において， ●（省略）●と記述したが，これは，Ｅメールに示された●●を見て， 控訴人がその時に，●（省略）●と認識したというにとどまるものと認 められ，それをもって，控訴人が，Ｅらに先んじて，当初フィンを２本 スリットフィンに変えることを着想したとはいえない。 さらに，控訴人がＥに対して２本スリットフィンの座屈強度計算を指 示したことを認めるに足りる証拠はなく，Ｅが３本のスリットを風下側 に押し込めることを提案し，控訴人がこれを承諾したこと，その後，控 訴人及びＥによる試験を経て，平成２２年７月下旬頃，本件発明が完成 したことなどの控訴人の主張に係る事実を認めるに足りる証拠もない。 そうすると，仮に，伝熱性能を確保しつつ座屈強度を向上させるため＼nに２本スリットフィンとすることが本件発明の特徴的部分に係る着想で あるとしても，控訴人がそれを着想したとは認められず，控訴人は，本 件発明の発明者とは認められない。
控訴人は，1)平成２２年６月２４日，３本スリットフィンの風上側 のスリットをなくすことにより座屈強度の向上を図ることができること を着想し，同日，Ｅに対し，フラットフィンの強度計算をＦにしてもら うように指示し，その後，２本スリットフィンの座屈強度計算もＦにし てもらうように指示したこと，2)その結果，２本スリットフィンの座屈 強度は当初フィンの２．５倍で，フラットフィンとほぼ同一であったが， Ｅは，２本スリットでは伝熱性能が低下するとして，３本のスリットを＼n風下側に押し込めることを提案し，控訴人はこれを承諾したこと，3)そ の後，控訴人及びＥによる試験を経て，同年７月下旬頃，本件発明が完 成したことを主張する（本判決による補正後の原判決４頁２１行目から ５頁２０行目まで）。
(イ) そこで，前記(ア)の控訴人の主張について検討する。
控訴人は，控訴人メール１において，Ｅに対し，フラットフィンの座 屈強度の解析を指示し，Ｅは，Ｅメールにより，●（省略）●を報告し た。しかし，それらの●（省略）●に記載されていたものであり（前記 (3)ケ(イ)），このうち●（省略）●に提出されたものであり（前記キ），Ｅ らが住環研において●（省略）●を示すものであった。
また，控訴人は，Ｅメールに対して返信した控訴人メール２において， ●（省略）●と記述したが，これは，Ｅメールに示された●●を見て， 控訴人がその時に，●（省略）●と認識したというにとどまるものと認 められ，それをもって，控訴人が，Ｅらに先んじて，当初フィンを２本 スリットフィンに変えることを着想したとはいえない。 さらに，控訴人がＥに対して２本スリットフィンの座屈強度計算を指 示したことを認めるに足りる証拠はなく，Ｅが３本のスリットを風下側 に押し込めることを提案し，控訴人がこれを承諾したこと，その後，控 訴人及びＥによる試験を経て，平成２２年７月下旬頃，本件発明が完成 したことなどの控訴人の主張に係る事実を認めるに足りる証拠もない。 そうすると，仮に，伝熱性能を確保しつつ座屈強度を向上させるため＼nに２本スリットフィンとすることが本件発明の特徴的部分に係る着想で あるとしても，控訴人がそれを着想したとは認められず，控訴人は，本 件発明の発明者とは認められない。
◆判決本文
1審はこちら。
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2022.01. 5
令和2(ワ)10386 意匠権侵害差止等請求事件 意匠権 民事訴訟 令和3年11月25日 大阪地方裁判所
意匠権侵害、不競法2条1項3号の商品形態模倣が争点です。大阪地裁は意匠は類似していない・模倣でもないと判断しました。
ウ 原告商品１−１と被告商品との共通点及び差異点
原告商品１−１と被告商品の各形態を対比すると，原告商品１−１の基本的形態 の全て及び具体的形態 T1-1-3 と，被告意匠の基本的形態の全て及び具体的形態 t3 が 共通点であり，それ以外の形態が差異点であると認められる。 すなわち，原告商品１−１と被告商品の各形態とは，差異点2)’，3)’，5)’〜12)’の ほか，具体的形態 S1-1-3 と s3 につき，原告商品１−１では，中空部中央に位置する 円形板から細い４８本の直線状のファンガードが放射状に円筒状中空部下面とほぼ 面一に形成されている（S1-1-3）のに対し，被告商品では，中空部中央に位置する円 形板から細い３６本の湾曲線状のファンガードが放射状に円筒状中空部下面とほぼ 面一に形成されている（s3）点で相違する（差異点 C）。
エ 検討
原告商品１−１と被告商品の各形態の差異点のうち，差異点2)’，3)’，6)’〜10)'及 び C は，原告意匠と被告意匠の差異点2)，3)，6)〜10)及び A と同じである。そうで ある以上，少なくとも差異点3)’，6)’，8)’，9)’及び C については，原告意匠と被告意匠とが差異点3)，6)，8)，9)及び A により異なる美感を生じるのと同様に，原告 商品１−１と被告商品の各形態につき，需要者に異なる美感を生じさせるものとい える。また，これらの差異点の存在にもかかわらずなお両商品の形態が酷似し，実 質的に同一というべき事情は見当たらない。 したがって，原告商品１−１と被告商品の各形態は実質的に同一であるとは認められないから，被告商品は，原告商品１−１の形態を模倣したものということはできない。これに反する原告の主張は採用できない。
ウ 原告商品１−１と被告商品との共通点及び差異点
原告商品１−１と被告商品の各形態を対比すると，原告商品１−１の基本的形態 の全て及び具体的形態 T1-1-3 と，被告意匠の基本的形態の全て及び具体的形態 t3 が 共通点であり，それ以外の形態が差異点であると認められる。 すなわち，原告商品１−１と被告商品の各形態とは，差異点2)’，3)’，5)’〜12)’の ほか，具体的形態 S1-1-3 と s3 につき，原告商品１−１では，中空部中央に位置する 円形板から細い４８本の直線状のファンガードが放射状に円筒状中空部下面とほぼ 面一に形成されている（S1-1-3）のに対し，被告商品では，中空部中央に位置する円 形板から細い３６本の湾曲線状のファンガードが放射状に円筒状中空部下面とほぼ 面一に形成されている（s3）点で相違する（差異点 C）。
エ 検討
原告商品１−１と被告商品の各形態の差異点のうち，差異点2)’，3)’，6)’〜10)'及 び C は，原告意匠と被告意匠の差異点2)，3)，6)〜10)及び A と同じである。そうで ある以上，少なくとも差異点3)’，6)’，8)’，9)’及び C については，原告意匠と被告意匠とが差異点3)，6)，8)，9)及び A により異なる美感を生じるのと同様に，原告 商品１−１と被告商品の各形態につき，需要者に異なる美感を生じさせるものとい える。また，これらの差異点の存在にもかかわらずなお両商品の形態が酷似し，実 質的に同一というべき事情は見当たらない。 したがって，原告商品１−１と被告商品の各形態は実質的に同一であるとは認められないから，被告商品は，原告商品１−１の形態を模倣したものということはできない。これに反する原告の主張は採用できない。
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2022.01. 4
令和2(ネ)10029 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和3年11月29日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
1審はサポート要件違反として無効と判断しましたが、控訴審は約３６０万円の損害賠償を認めました。
イ 原告は，1)本件発明１の「該平均重合度が，該セルロース粉末を塩酸２. ５Ｎ，１５分間煮沸して加水分解させた後，粘度法により測定されるレベ ルオフ重合度より５〜３００高いこと」との要件（差分要件）は，「該セル ロース粉末」に関するレベルオフ重合度との差分であるにもかかわらず， 本件明細書の発明の詳細な説明に記載されたレベルオフ重合度は，いずれ も「原料パルプ」のレベルオフ重合度であって，実施例及び比較例の「該 セルロース粉末」のレベルオフ重合度は不明であること，ＢＡＴＴＩＳＴ Ａ論文の記載に照らすと，「該セルロース粉末」と「原料パルプ」のレベル オフ重合度が同じであるとは認められないことからすると，本件明細書の 発明の詳細な説明の記載から，差分要件の数値範囲において，本件発明の １の課題を解決できると当業者が認識することはできない，2)仮に本件審 決が認定するように「該セルロース粉末」のレベルオフ重合度は，「原料パ ルプ」のレベルオフ重合度より１００低いと仮定した場合，実施例２ない し６において示されている差分の範囲は１５０〜２５５であり，その下限 値は１５０であること，差分５ないし１０という数値は，粘度法による重 合度測定の誤差の範囲のレベルであり，実質的にはレベルオフ重合度との 差分を技術的有意性をもって認識することはできないこと，当業者は，差 分要件の作用機序の技術的意味を理解できないことからすると，本件明細 書記載の差分が１５０以上の実施例のデータのみをもって，測定誤差のレ ベルである差分５ないし１０を下限とする差分要件の数値範囲の全体に わたり本件発明１の課題を解決できると認識することはできないとして， 本件発明１はサポート要件に適合しない旨主張するので，以下において判 断する。
(ア) 本件発明１の「レベルオフ重合度」の意義について
本件発明１の特許請求の範囲（請求項１）には，本件発明１の「レベ ルオフ重合度」の意義について規定した記載はないが，本件明細書の【０ ０１５】に，「本発明でいうレベルオフ重合度とは２.５Ｎ塩酸，沸騰温 度，１５分の条件で加水分解した後，粘度法（銅エチレンジアミン法） により測定される重合度をいう。」との記載がある。 上記記載は，本件発明１の「レベルオフ重合度」を定義したものとい えるから（前記６(1)イ），本件発明１の「レベルオフ重合度」とは，２. ５Ｎ塩酸，沸騰温度，１５分の条件で加水分解した後，粘度法（銅エチ レンジアミン法）により測定される重合度」をいうものと解される。 なお，本件明細書の【００１５】には，レベルオフ重合度に関し，「セ ルロース質物質を温和な条件下で加水分解すると，酸が浸透しうる結晶 以外の領域，いわゆる非晶質領域を選択的に解重合させるため，レベル オフ重合度といわれる一定の平均重合度をもつことが知られており（Ｉ ＮＤＵＳＴＲＩＡＬ ＡＮＤ ＥＮＧＩＮＥＥＲＩＮＧ ＣＨＥＭＩＳＴ ＲＹ，Ｖｏｌ.４２，Ｎｏ.３，ｐ.５０２−５０７（１９５０）），その 後は加水分解時間を延長しても重合度はレベルオフ重合度以下にはなら ない。従って乾燥後のセルロース粉末を２.５Ｎ塩酸，沸騰温度，１５分 の条件で加水分解した時，重合度の低下がおきなければレベルオフ重合 度に達していると判断でき，重合度の低下が起きれば，レベルオフ重合 度でないと判断できる。」との記載がある。上記記載中の「乾燥後のセ ルロース粉末を２.５Ｎ塩酸，沸騰温度，１５分の条件で加水分解した時， 重合度の低下がおきなければレベルオフ重合度に達していると判断でき， 重合度の低下が起きれば，レベルオフ重合度でないと判断できる。」と の記載部分は，本件出願当時，「レベルオフ重合度」とは，セルロースを 酸加水分解すると，その重合度は，酸加水分解初期に急激に２００−３ ００に低下した後ほぼ一定になり，このほぼ一定になった重合度を意味 することは技術常識であったこと（前記(1)イ(ア)）に照らすと，レベルオ フ重合度に達しているか否かの一般的な判断基準を示したものではない ものと理解できる。
(イ) 1)について
ａ 本件明細書には，実施例２ないし７及び比較例１ないし１１のセル ロース粉末について，それぞれの原料パルプ（市販ＳＰパルプ，市販 ＫＰパルプ等）のレベルオフ重合度が記載されている（【００３９】な いし【００４７】）。 前記(1)イ(ア)のとおり，本件出願当時，酸加水分解時に，非結晶部 分は酸で分解されやすいが，結晶部分は分解されず残り，残った部分 の化学構造と結晶構＼造は，原料セルロースのままであって，分解され ずに残った部分の結晶領域の長さが「レベルオフ重合度」に対応する ことは技術常識であったことを踏まえると，本件明細書の上記実施例 及び比較例記載のセルロース粉末のレベルオフ重合度は，原料パルプ のレベルオフ重合度とおおむね等しいものと理解できる。 この点に関し磯貝明作成の令和２年９月１１日付け意見書（乙７２） 中には，「３桁のＬＯＤＰを報告するときの有効数字は２桁とするのが 一般的であるが，実際のところ，２桁目，３桁目の精度は無いといっ ていほどバラバラになるので，ＬＯＤＰについて十の桁，一の桁を議＼n論することは技術的に意味がない。そして，同一のセルロースでもＬ ＯＤＰは酸加水分解条件等によって変化することも常識である，その ため，例えば，市販の木材パルプのＬＯＤＰを測定したとしても，そ の木材パルプを原料として酸加水分解したセルロース粉末のＬＯＤＰ については，やはり実際に測定してみなければわからず，原料である 木材パルプと同一になるとは推測できないばかりか，具体的にいかな る値になるかも推測することはできない。」との記載部分がある。 しかしながら，他方で，上記意見書中には，「ＬＯＤＰとは「セルロ ース試料を酸で加水分解処理した残渣の重合度が一定時間（・・・）経過 しても”ほぼ”一定になる現象」であると述べる部分や，「ＢＡＴＴＩ ＳＴＡ論文でも同様であるが，「ほぼ一定になる」という現象を示す以 上に，例えば，「平均重合度が下がりきっている（これ以上全く低下し ない）」という含意はない。」，「「一定」といっても過酷な条件であれば 少なくとも２時間程度は更なる酸加水分解によって平均重合度が緩や かに低下していくことは常識である。」，「こうした変化も含めて２００ 〜３００程度の粗い幅で「ほぼ一定」と言っているのである。」と述べ る部分がある。
これらを総合すると，上記意見書の上記記載部分は，市販の木材パ ルプのＬＯＤＰとその木材パルプを原料として酸加水分解したセルロ ース粉末のＬＯＤＰとの間における「かなり程度の高い同一性」を問 題とした上で，木材パルプを原料として酸加水分解したセルロース粉 末のＬＯＤＰについては，原料である木材パルプと同一になるとは推 測できない旨を述べたにとどまるものというべきであるから，上記記 載部分によって，本件明細書の実施例及び比較例記載のセルロース粉 末のレベルオフ重合度が原料パルプのレベルオフ重合度とおおむね等 しいものと理解できるとの上記判断を左右するものではない。
ｂ 加えて，本件明細書の表４には，実施例２ないし７及び比較例１な＼nいし１１のセルロース粉末の平均重合度の記載があることからすると， 本件明細書に接した当業者は，上記セルロース粉末が差分要件を満た すかどうかを把握できるものと解される。 また，本件明細書の表４には，「平均重合度」，「粒子の平均Ｌ／Ｄ（長＼n径短径比）」，「平均粒子径」，「見掛け比容積」，「見掛けタッピング比容 積」，「安息角」及び「平均重合度とレベルオフ重合度との差分」（差分 要件）のいずれもが本件発明１の数値範囲内にある実施例２ないし７ のセルロース粉末の円柱状成形体とそのいずれかが本件発明１の数値 範囲外である比較例１ないし１１とのセルロース粉末の円柱状成形体 について，平均降伏圧［ＭＰａ］，錠剤の水蒸気吸着速度Ｋａ，硬度［Ｎ］ 及び崩壊時間［秒］が示されている。 そして，実施例２ないし７のセルロース粉末は，いずれも，安息角 が５５°以下，錠剤硬度が１７０Ｎ以上，崩壊時間が１３０秒以下で あり，ここで，安息角は，５５°を超えると，流動性が著しく悪くな り（【００１８】），錠剤硬度は成形性を示す実用的な物性値であり，１ ７０Ｎ以上が好ましく（【００１９】），崩壊時間は崩壊性を示す実用的 な物性値であり，１３０秒以下が好ましい（【００１９】）のであるか ら，実施例２ないし７のセルロース粉末は，成形性，流動性及び崩壊 性の諸機能をバランスよく併せ持つセルロース粉末であるということ＼nができる。
したがって，当業者は，本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び 本件出願時の技術常識から，実施例２ないし７のセルロース粉末は， 本件発明１の課題を解決できると認識できるものと認められるから， 1)は採用することができない。
(ウ) 2)について
本件明細書には，「平均重合度はレベルオフ重合度ではないことが好ま しい。レベルオフ重合度まで加水分解させてしまうと製造工程における 攪拌操作で粒子Ｌ／Ｄが低下しやすく成形性が低下するので好ましくな い。」（【００１５】），「レベルオフ重合度からどの程度重合度を高めて おく必要があるかということについては，５〜３００程度であることが 好ましい。さらに好ましくは１０〜２５０程度である。５未満では粒子 Ｌ／Ｄを特定範囲に制御することが困難となり成形性が低下して好まし くない。３００を超えると繊維性が増して崩壊性，流動性が悪くなって 好ましくない。」（【００１６】），「セルロース質物質をレベルオフ重合 度まで加水分解してしまうと，製造工程における攪拌操作で粒子Ｌ／Ｄ が低下しやすく成形性が低下するので好ましくない。・・・セルロース分散 液の粒子は乾燥により凝集し，Ｌ／Ｄが小さくなるので，乾燥前の粒子 の平均Ｌ／Ｄを一定範囲に保つことで高成形性でかつ崩壊性の良好なセ ルロース粉末が得られる。」（【００２１】）との記載がある。 これらの記載から，セルロース粉末がレベルオフ重合度まで加水分解 されてしまうと，乾燥前のセルロース粒子のＬ／Ｄが低下しやすく，そ の後の乾燥工程でセルロース粒子が凝集して，得られるセルロース粉末 のＬ／Ｄが小さくなり，Ｌ／Ｄが小さくなると，成形性が低下すること を理解できる。 そして，本件発明１の差分要件は，レベルオフ重合度まで重合度が低 下しないように加水分解することを，セルロース粉末の平均重合度とレ ベルオフ重合度の差分（差分要件）で表し，その下限を「５」としたこ＼nとを理解できるから，当業者は，本件発明１の差分要件の数値範囲の全 体にわたり，本件発明１の課題を解決できると認識できるものと認めら れる。 したがって，2)は採用することができない。
(エ) まとめ
以上のとおり，本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件出願時 の技術常識から，当業者は，本件発明１の差分要件の数値範囲の全体に わたり，本件発明の課題を解決できると認識できるものと認められるか ら，本件発明１は，発明の詳細な説明に記載したものであることが認め られる。 また，これと同様の理由により，本件発明２も，発明の詳細な説明に 記載したものであることが認められる。
イ 原告は，1)本件発明１の「該平均重合度が，該セルロース粉末を塩酸２. ５Ｎ，１５分間煮沸して加水分解させた後，粘度法により測定されるレベ ルオフ重合度より５〜３００高いこと」との要件（差分要件）は，「該セル ロース粉末」に関するレベルオフ重合度との差分であるにもかかわらず， 本件明細書の発明の詳細な説明に記載されたレベルオフ重合度は，いずれ も「原料パルプ」のレベルオフ重合度であって，実施例及び比較例の「該 セルロース粉末」のレベルオフ重合度は不明であること，ＢＡＴＴＩＳＴ Ａ論文の記載に照らすと，「該セルロース粉末」と「原料パルプ」のレベル オフ重合度が同じであるとは認められないことからすると，本件明細書の 発明の詳細な説明の記載から，差分要件の数値範囲において，本件発明の １の課題を解決できると当業者が認識することはできない，2)仮に本件審 決が認定するように「該セルロース粉末」のレベルオフ重合度は，「原料パ ルプ」のレベルオフ重合度より１００低いと仮定した場合，実施例２ない し６において示されている差分の範囲は１５０〜２５５であり，その下限 値は１５０であること，差分５ないし１０という数値は，粘度法による重 合度測定の誤差の範囲のレベルであり，実質的にはレベルオフ重合度との 差分を技術的有意性をもって認識することはできないこと，当業者は，差 分要件の作用機序の技術的意味を理解できないことからすると，本件明細 書記載の差分が１５０以上の実施例のデータのみをもって，測定誤差のレ ベルである差分５ないし１０を下限とする差分要件の数値範囲の全体に わたり本件発明１の課題を解決できると認識することはできないとして， 本件発明１はサポート要件に適合しない旨主張するので，以下において判 断する。
(ア) 本件発明１の「レベルオフ重合度」の意義について
本件発明１の特許請求の範囲（請求項１）には，本件発明１の「レベ ルオフ重合度」の意義について規定した記載はないが，本件明細書の【０ ０１５】に，「本発明でいうレベルオフ重合度とは２.５Ｎ塩酸，沸騰温 度，１５分の条件で加水分解した後，粘度法（銅エチレンジアミン法） により測定される重合度をいう。」との記載がある。 上記記載は，本件発明１の「レベルオフ重合度」を定義したものとい えるから（前記６(1)イ），本件発明１の「レベルオフ重合度」とは，２. ５Ｎ塩酸，沸騰温度，１５分の条件で加水分解した後，粘度法（銅エチ レンジアミン法）により測定される重合度」をいうものと解される。 なお，本件明細書の【００１５】には，レベルオフ重合度に関し，「セ ルロース質物質を温和な条件下で加水分解すると，酸が浸透しうる結晶 以外の領域，いわゆる非晶質領域を選択的に解重合させるため，レベル オフ重合度といわれる一定の平均重合度をもつことが知られており（Ｉ ＮＤＵＳＴＲＩＡＬ ＡＮＤ ＥＮＧＩＮＥＥＲＩＮＧ ＣＨＥＭＩＳＴ ＲＹ，Ｖｏｌ.４２，Ｎｏ.３，ｐ.５０２−５０７（１９５０）），その 後は加水分解時間を延長しても重合度はレベルオフ重合度以下にはなら ない。従って乾燥後のセルロース粉末を２.５Ｎ塩酸，沸騰温度，１５分 の条件で加水分解した時，重合度の低下がおきなければレベルオフ重合 度に達していると判断でき，重合度の低下が起きれば，レベルオフ重合 度でないと判断できる。」との記載がある。上記記載中の「乾燥後のセ ルロース粉末を２.５Ｎ塩酸，沸騰温度，１５分の条件で加水分解した時， 重合度の低下がおきなければレベルオフ重合度に達していると判断でき， 重合度の低下が起きれば，レベルオフ重合度でないと判断できる。」と の記載部分は，本件出願当時，「レベルオフ重合度」とは，セルロースを 酸加水分解すると，その重合度は，酸加水分解初期に急激に２００−３ ００に低下した後ほぼ一定になり，このほぼ一定になった重合度を意味 することは技術常識であったこと（前記(1)イ(ア)）に照らすと，レベルオ フ重合度に達しているか否かの一般的な判断基準を示したものではない ものと理解できる。
(イ) 1)について
ａ 本件明細書には，実施例２ないし７及び比較例１ないし１１のセル ロース粉末について，それぞれの原料パルプ（市販ＳＰパルプ，市販 ＫＰパルプ等）のレベルオフ重合度が記載されている（【００３９】な いし【００４７】）。 前記(1)イ(ア)のとおり，本件出願当時，酸加水分解時に，非結晶部 分は酸で分解されやすいが，結晶部分は分解されず残り，残った部分 の化学構造と結晶構＼造は，原料セルロースのままであって，分解され ずに残った部分の結晶領域の長さが「レベルオフ重合度」に対応する ことは技術常識であったことを踏まえると，本件明細書の上記実施例 及び比較例記載のセルロース粉末のレベルオフ重合度は，原料パルプ のレベルオフ重合度とおおむね等しいものと理解できる。 この点に関し磯貝明作成の令和２年９月１１日付け意見書（乙７２） 中には，「３桁のＬＯＤＰを報告するときの有効数字は２桁とするのが 一般的であるが，実際のところ，２桁目，３桁目の精度は無いといっ ていほどバラバラになるので，ＬＯＤＰについて十の桁，一の桁を議＼n論することは技術的に意味がない。そして，同一のセルロースでもＬ ＯＤＰは酸加水分解条件等によって変化することも常識である，その ため，例えば，市販の木材パルプのＬＯＤＰを測定したとしても，そ の木材パルプを原料として酸加水分解したセルロース粉末のＬＯＤＰ については，やはり実際に測定してみなければわからず，原料である 木材パルプと同一になるとは推測できないばかりか，具体的にいかな る値になるかも推測することはできない。」との記載部分がある。 しかしながら，他方で，上記意見書中には，「ＬＯＤＰとは「セルロ ース試料を酸で加水分解処理した残渣の重合度が一定時間（・・・）経過 しても”ほぼ”一定になる現象」であると述べる部分や，「ＢＡＴＴＩ ＳＴＡ論文でも同様であるが，「ほぼ一定になる」という現象を示す以 上に，例えば，「平均重合度が下がりきっている（これ以上全く低下し ない）」という含意はない。」，「「一定」といっても過酷な条件であれば 少なくとも２時間程度は更なる酸加水分解によって平均重合度が緩や かに低下していくことは常識である。」，「こうした変化も含めて２００ 〜３００程度の粗い幅で「ほぼ一定」と言っているのである。」と述べ る部分がある。
これらを総合すると，上記意見書の上記記載部分は，市販の木材パ ルプのＬＯＤＰとその木材パルプを原料として酸加水分解したセルロ ース粉末のＬＯＤＰとの間における「かなり程度の高い同一性」を問 題とした上で，木材パルプを原料として酸加水分解したセルロース粉 末のＬＯＤＰについては，原料である木材パルプと同一になるとは推 測できない旨を述べたにとどまるものというべきであるから，上記記 載部分によって，本件明細書の実施例及び比較例記載のセルロース粉 末のレベルオフ重合度が原料パルプのレベルオフ重合度とおおむね等 しいものと理解できるとの上記判断を左右するものではない。
ｂ 加えて，本件明細書の表４には，実施例２ないし７及び比較例１な＼nいし１１のセルロース粉末の平均重合度の記載があることからすると， 本件明細書に接した当業者は，上記セルロース粉末が差分要件を満た すかどうかを把握できるものと解される。 また，本件明細書の表４には，「平均重合度」，「粒子の平均Ｌ／Ｄ（長＼n径短径比）」，「平均粒子径」，「見掛け比容積」，「見掛けタッピング比容 積」，「安息角」及び「平均重合度とレベルオフ重合度との差分」（差分 要件）のいずれもが本件発明１の数値範囲内にある実施例２ないし７ のセルロース粉末の円柱状成形体とそのいずれかが本件発明１の数値 範囲外である比較例１ないし１１とのセルロース粉末の円柱状成形体 について，平均降伏圧［ＭＰａ］，錠剤の水蒸気吸着速度Ｋａ，硬度［Ｎ］ 及び崩壊時間［秒］が示されている。 そして，実施例２ないし７のセルロース粉末は，いずれも，安息角 が５５°以下，錠剤硬度が１７０Ｎ以上，崩壊時間が１３０秒以下で あり，ここで，安息角は，５５°を超えると，流動性が著しく悪くな り（【００１８】），錠剤硬度は成形性を示す実用的な物性値であり，１ ７０Ｎ以上が好ましく（【００１９】），崩壊時間は崩壊性を示す実用的 な物性値であり，１３０秒以下が好ましい（【００１９】）のであるか ら，実施例２ないし７のセルロース粉末は，成形性，流動性及び崩壊 性の諸機能をバランスよく併せ持つセルロース粉末であるということ＼nができる。
したがって，当業者は，本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び 本件出願時の技術常識から，実施例２ないし７のセルロース粉末は， 本件発明１の課題を解決できると認識できるものと認められるから， 1)は採用することができない。
(ウ) 2)について
本件明細書には，「平均重合度はレベルオフ重合度ではないことが好ま しい。レベルオフ重合度まで加水分解させてしまうと製造工程における 攪拌操作で粒子Ｌ／Ｄが低下しやすく成形性が低下するので好ましくな い。」（【００１５】），「レベルオフ重合度からどの程度重合度を高めて おく必要があるかということについては，５〜３００程度であることが 好ましい。さらに好ましくは１０〜２５０程度である。５未満では粒子 Ｌ／Ｄを特定範囲に制御することが困難となり成形性が低下して好まし くない。３００を超えると繊維性が増して崩壊性，流動性が悪くなって 好ましくない。」（【００１６】），「セルロース質物質をレベルオフ重合 度まで加水分解してしまうと，製造工程における攪拌操作で粒子Ｌ／Ｄ が低下しやすく成形性が低下するので好ましくない。・・・セルロース分散 液の粒子は乾燥により凝集し，Ｌ／Ｄが小さくなるので，乾燥前の粒子 の平均Ｌ／Ｄを一定範囲に保つことで高成形性でかつ崩壊性の良好なセ ルロース粉末が得られる。」（【００２１】）との記載がある。 これらの記載から，セルロース粉末がレベルオフ重合度まで加水分解 されてしまうと，乾燥前のセルロース粒子のＬ／Ｄが低下しやすく，そ の後の乾燥工程でセルロース粒子が凝集して，得られるセルロース粉末 のＬ／Ｄが小さくなり，Ｌ／Ｄが小さくなると，成形性が低下すること を理解できる。 そして，本件発明１の差分要件は，レベルオフ重合度まで重合度が低 下しないように加水分解することを，セルロース粉末の平均重合度とレ ベルオフ重合度の差分（差分要件）で表し，その下限を「５」としたこ＼nとを理解できるから，当業者は，本件発明１の差分要件の数値範囲の全 体にわたり，本件発明１の課題を解決できると認識できるものと認めら れる。 したがって，2)は採用することができない。
(エ) まとめ
以上のとおり，本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件出願時 の技術常識から，当業者は，本件発明１の差分要件の数値範囲の全体に わたり，本件発明の課題を解決できると認識できるものと認められるか ら，本件発明１は，発明の詳細な説明に記載したものであることが認め られる。 また，これと同様の理由により，本件発明２も，発明の詳細な説明に 記載したものであることが認められる。
◆判決本文
1審はこちら
◆東京地裁平成29年（ワ）24598号
キ 以上によれば，本件差分要件は，粉末セルロースについての平均重合度 と本件加水分解条件下でのレベルオフ重合度の差に関するものであるところ，明細書の発明の詳細な説明には，実施例について，粉末セルロースの 本件加水分解条件でのレベルオフ重合度についての明示的な記載はなく，また，優先日当時の技術常識によっても，それが記載されているに等しい とはいえない。したがって，本件明細書の発明な詳細には，本件特許請求 の範囲に記載された要件を満たす実施例の記載はないこととなる。そうすると，本件明細書の発明な詳細において，特許請求に記載された 本件差分要件の範囲内であれば，所望の効果（性能）が得られると当業者において認識できる程度に具体的な例が開示して記載されているとはいえない。＼n
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2022.01. 4
令和1(ワ)30282 損害賠償請求事件 商標権 民事訴訟 令和3年11月29日 東京地方裁判所
本件登録商標を使用していたとする虚偽の主張を行い，原告に対し本件連絡書を送付して損害賠償を請求し，本件仮処分命令申立てをしたという，ＩＢＥＸ社による一連の行為は，原告に対する故意による不法行為を構＼成するとして、ＩＢＥＸ社の代表取締役に、約1600万円の損害賠償が認められました。
前記１(1)イ(ｱ)のとおり，原告は，従前から使用していたブランド である「Ａｔｔｒａｃｔｉｏｎｓ」に係る原告標章を商標登録しよう と考え，本件弁理士に対し相談したところ，本件登録商標の存在が判 明したため，その取消請求をすることとした。こうした経緯に照らす と，原告は，今後「Ａｔｔｒａｃｔｉｏｎｓ」のブランドを事業展開 するに当たり，原告標章の使用が本件商標権を侵害するおそれがあっ たことから，それを避けることを目的として上記取消請求をすること としたものと認められる。
また，証拠（原告代表者）及び弁論の全趣旨によれば，原告は，Ｉ＼nＢＥＸ社との和解交渉が難航していたことや，原告代理人から，ＩＢ ＥＸ社が原告に対し保全命令を申し立て，原告の商品が差し押さえら＼nれるなどする可能性があるとの説明を受けたことなどを契機として，＼n平成２９年７月末頃から「Ａｔｔｒａｃｔｉｏｎｓ」のブランドの使 用を取り止めることを選択肢の一つとして検討し始めたこと，同年８ 月８日頃にＩＢＥＸ社から本件連絡書の送付を受けたため，「Ａｔｔ ｒａｃｔｉｏｎｓ」のブランドの使用を取り止め，別ブランドに変更 することを決定したこと，さらに，同年９月１日以降，実際に「Ａｔ ｔｒａｃｔｉｏｎｓ」の商標を切り替える対応を採り，商標を切り替 えることができない本件在庫商品については販売の停止を決定したこ とが認められる。
さらに，前記(1)ア(ｱ)のとおり，平成２８年９月１日から平成２９ 年８月３１日までの会計年度における原告の売上高は１億０７９４万 ２３５３円であると認められるのに対し，前記(1)ア(ｲ)のとおり，平 成２９年８月３１日の時点において原告が保有していた本件在庫商品 の販売価額は合計２８７５万７７６０円であると認められるから，こ れらの数値を基礎とすれば，本件在庫商品が原告の総売上高に占める 割合は２６％余りであることになる。 以上のように，原告は，そもそも本件商標権を侵害するリスクを避 けるために本件審判請求事件に係る請求をしたところ，ＩＢＥＸ社が これを争い，同社の主張に沿う外観の証拠が提出され，その一方でＩ ＢＥＸ社との手続外での和解交渉が難航していたことからすると，遅 くとも平成２９年７月頃には，本件在庫商品を販売することにより本 件商標権を侵害し，原告の商品が差し押さえられるなどするリスクを 相当程度具体的に認識していたと認められる。そして，本件在庫商品 が原告の総売上高に占める割合が２６％余りであったことからすると， これが差し押さえられた場合には原告の経営に大きな影響を及ぼす可 能性があったと認められる。こうした中で，本件連絡書を送付され，＼nＩＢＥＸ社から同年８月１８日までの回答を迫られたという経緯に照 らせば，原告において，同年９月１日以降に「Ａｔｔｒａｃｔｉｏｎ ｓ」のブランドの使用を取り止めるという判断をするのはやむを得な いものであったというべきである。
以上によれば，ＩＢＥＸ社の前記１(2)の不法行為と原告の損害と の間に相当因果関係が認められることはもとより，被告に認められる 善管注意義務違反が，ＩＢＥＸ社の代表取締役としての権限を行使す＼nることなく，Ｂらに業務を任せきりにし，ＩＢＥＸ社による上記不法 行為を惹起したというものであることに照らすと，被告の任務懈怠と 原告の損害との間にも相当因果関係があると認めるのが相当である。 ｂ これに対し，被告は，原告が商標を切り替える対応を採り，本件在 庫商品の販売を取り止めるという行為に及んだのは，原告自身の経営 判断によるものであるとして，被告の任務懈怠と原告の損害との相当 因果関係は認められないと主張する。 しかし，原告の上記行為が経営判断に基づくものであるとしても， 前記 a で説示したとおり，それはやむを得ないものであったというこ とができ，むしろ，経営判断として合理的かつ自然なものであるとい うべきであるから，原告の経営判断が介在したことをもって，被告の 任務懈怠と原告の損害との間の相当因果関係を否定することはできな い。したがって，被告の上記主張を採用することはできない。 ｃ また，被告は，ＩＢＥＸ社の経営を実質的に支配していたのはＢで あり，被告がＢの判断を翻意させることはできなかったから，被告の 任務懈怠と原告の損害との間には相当因果関係は認められないと主張 する。 しかし，前記１(1)アのとおり，被告は，Ｂの大学の同級生であり， ＩＢＥＸ社の経営会議やＢとＦ弁護士との打ち合わせに同席するなど， 代表取締役として一応の役割を果たしていた。また，被告は同社の代＼n表取締役であり，被告の他に同社には役員が選任されていなかったの＼nであるから，法的には同社の業務に関する一切の権限を被告のみが有 しており，同社の代表取締役として，主体的に行動することは可能＼で あったというべきである。したがって，被告は，ＩＢＥＸ社の一連の 不法行為により原告が損害を被ることについても，これを阻止するこ とができなかったとまではいえない。
以上によれば，被告が代表取締役としての任務を懈怠することなく，＼n原告に不法行為による損害を与えないようにする善管注意義務を果た し，本件審判請求事件や本件仮処分命令申立て等について適切に対処＼nしていれば，原告が主張する損害が発生していなかったということが できる。 してみると，ＩＢＥＸ社の経営をＢが実質的に支配していたことか ら直ちに被告の任務懈怠と原告の損害との間の相当因果関係が否定さ れるものではなく，被告の上記主張は採用することができない。
前記１(1)イ(ｱ)のとおり，原告は，従前から使用していたブランド である「Ａｔｔｒａｃｔｉｏｎｓ」に係る原告標章を商標登録しよう と考え，本件弁理士に対し相談したところ，本件登録商標の存在が判 明したため，その取消請求をすることとした。こうした経緯に照らす と，原告は，今後「Ａｔｔｒａｃｔｉｏｎｓ」のブランドを事業展開 するに当たり，原告標章の使用が本件商標権を侵害するおそれがあっ たことから，それを避けることを目的として上記取消請求をすること としたものと認められる。
また，証拠（原告代表者）及び弁論の全趣旨によれば，原告は，Ｉ＼nＢＥＸ社との和解交渉が難航していたことや，原告代理人から，ＩＢ ＥＸ社が原告に対し保全命令を申し立て，原告の商品が差し押さえら＼nれるなどする可能性があるとの説明を受けたことなどを契機として，＼n平成２９年７月末頃から「Ａｔｔｒａｃｔｉｏｎｓ」のブランドの使 用を取り止めることを選択肢の一つとして検討し始めたこと，同年８ 月８日頃にＩＢＥＸ社から本件連絡書の送付を受けたため，「Ａｔｔ ｒａｃｔｉｏｎｓ」のブランドの使用を取り止め，別ブランドに変更 することを決定したこと，さらに，同年９月１日以降，実際に「Ａｔ ｔｒａｃｔｉｏｎｓ」の商標を切り替える対応を採り，商標を切り替 えることができない本件在庫商品については販売の停止を決定したこ とが認められる。
さらに，前記(1)ア(ｱ)のとおり，平成２８年９月１日から平成２９ 年８月３１日までの会計年度における原告の売上高は１億０７９４万 ２３５３円であると認められるのに対し，前記(1)ア(ｲ)のとおり，平 成２９年８月３１日の時点において原告が保有していた本件在庫商品 の販売価額は合計２８７５万７７６０円であると認められるから，こ れらの数値を基礎とすれば，本件在庫商品が原告の総売上高に占める 割合は２６％余りであることになる。 以上のように，原告は，そもそも本件商標権を侵害するリスクを避 けるために本件審判請求事件に係る請求をしたところ，ＩＢＥＸ社が これを争い，同社の主張に沿う外観の証拠が提出され，その一方でＩ ＢＥＸ社との手続外での和解交渉が難航していたことからすると，遅 くとも平成２９年７月頃には，本件在庫商品を販売することにより本 件商標権を侵害し，原告の商品が差し押さえられるなどするリスクを 相当程度具体的に認識していたと認められる。そして，本件在庫商品 が原告の総売上高に占める割合が２６％余りであったことからすると， これが差し押さえられた場合には原告の経営に大きな影響を及ぼす可 能性があったと認められる。こうした中で，本件連絡書を送付され，＼nＩＢＥＸ社から同年８月１８日までの回答を迫られたという経緯に照 らせば，原告において，同年９月１日以降に「Ａｔｔｒａｃｔｉｏｎ ｓ」のブランドの使用を取り止めるという判断をするのはやむを得な いものであったというべきである。
以上によれば，ＩＢＥＸ社の前記１(2)の不法行為と原告の損害と の間に相当因果関係が認められることはもとより，被告に認められる 善管注意義務違反が，ＩＢＥＸ社の代表取締役としての権限を行使す＼nることなく，Ｂらに業務を任せきりにし，ＩＢＥＸ社による上記不法 行為を惹起したというものであることに照らすと，被告の任務懈怠と 原告の損害との間にも相当因果関係があると認めるのが相当である。 ｂ これに対し，被告は，原告が商標を切り替える対応を採り，本件在 庫商品の販売を取り止めるという行為に及んだのは，原告自身の経営 判断によるものであるとして，被告の任務懈怠と原告の損害との相当 因果関係は認められないと主張する。 しかし，原告の上記行為が経営判断に基づくものであるとしても， 前記 a で説示したとおり，それはやむを得ないものであったというこ とができ，むしろ，経営判断として合理的かつ自然なものであるとい うべきであるから，原告の経営判断が介在したことをもって，被告の 任務懈怠と原告の損害との間の相当因果関係を否定することはできな い。したがって，被告の上記主張を採用することはできない。 ｃ また，被告は，ＩＢＥＸ社の経営を実質的に支配していたのはＢで あり，被告がＢの判断を翻意させることはできなかったから，被告の 任務懈怠と原告の損害との間には相当因果関係は認められないと主張 する。 しかし，前記１(1)アのとおり，被告は，Ｂの大学の同級生であり， ＩＢＥＸ社の経営会議やＢとＦ弁護士との打ち合わせに同席するなど， 代表取締役として一応の役割を果たしていた。また，被告は同社の代＼n表取締役であり，被告の他に同社には役員が選任されていなかったの＼nであるから，法的には同社の業務に関する一切の権限を被告のみが有 しており，同社の代表取締役として，主体的に行動することは可能＼で あったというべきである。したがって，被告は，ＩＢＥＸ社の一連の 不法行為により原告が損害を被ることについても，これを阻止するこ とができなかったとまではいえない。
以上によれば，被告が代表取締役としての任務を懈怠することなく，＼n原告に不法行為による損害を与えないようにする善管注意義務を果た し，本件審判請求事件や本件仮処分命令申立て等について適切に対処＼nしていれば，原告が主張する損害が発生していなかったということが できる。 してみると，ＩＢＥＸ社の経営をＢが実質的に支配していたことか ら直ちに被告の任務懈怠と原告の損害との間の相当因果関係が否定さ れるものではなく，被告の上記主張は採用することができない。
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2022.01. 4
平成27(ワ)547 不正競争行為差止等請求事件 商標権 民事訴訟 平成29年1月19日 大阪地方裁判所
漏れていたのでアップします。メタタグが商標的使用になるかについて、ディスクリプションメタタグないしタイトルタグは該当、キーワードメタタグについては、該当せずと判断されました。
被告のウェブサイトの html ファイル上の前記前提事実(4)ウ記載のコードのう ち，「＜meta name=″keywords″content=″バイクリフター″＞」との記載は，い わゆるキーワードメタタグであり，ユーザーが，ヤフー等の検索サイトにおいて， 検索ワードとして「バイクリフター」を入力して検索を実行した際に，被告のウェ ブサイトを検索結果としてヒットさせて，上記(1)のディスクリプションメタタグ 及びキーワードタグの内容を検索結果画面に表示させる機能＼を有するものであると 認められる。このようにキーワードメタタグは，被告のウェブサイトを検索結果と してヒットさせる機能を有するにすぎず，ブラウザの表＼示からソース機能＼をクリッ クするなど，需要者が意識的に所定の操作をして初めて視認されるものであり，こ れら操作がない場合には，検索結果の表示画面の被告のウェブサイトの欄にそのキ＼nーワードが表示されることはない。（弁論の全趣旨）＼n
ところで，商標法は，商標の出所識別機能に基づき，その保護により商標の使用＼nをする者の業務上の信用の維持を図ることを目的の一つとしている（商標法１条） ところ，商標による出所識別は，需要者が当該商標を知覚によって認識することを 通じて行われるものである。したがって，その保護・禁止の対象とする商標法２条 ３項所定の「使用」も，このような知覚による認識が行われる態様での使用行為を 規定したものと解するのが相当であり，同項８号所定の「商品…に関する広告…を 内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」というのも，同号 の「広告…に標章を付して展示し，若しくは頒布し」と同様に，広告の内容自体に おいてその標章が知覚により認識し得ることを要すると解するのが相当である。 そうすると，本件でのキーワードメタタグにおける原告商標の使用は，表示され＼nる検索結果たる被告のウェブサイトの広告の内容自体において，原告商標が知覚に より認識される態様で使用されているものではないから，商標法２条３項８号所定 の使用行為に当たらないというべきである。
これに対し，原告は，インターネットの検索サイトの利用者がサーチエンジンに キーワードとして原告商標を入力した際にサーチエンジンを通じて被告ホームペー ジでのメタタグ表記を視認しているといえることから，被告による原告商標のメタ＼nタグ使用は，商標的使用に当たると主張する。しかし，検索サイトにおける検索キ ーワードと検索結果との関係にさまざまな濃淡があることは周知のことであること からすると，検索結果画面に接した需要者において，検索キーワードをもって，検 索結果として表示された各ウェブサイトの広告の内容となっていると認識するとは＼n認め難いから，検索キーワードの入力や表示をもって，キーワードメタタグが，被＼n告のウェブサイトの広告の内容として知覚により認識される態様で使用されている と認めることはできない。
(3) よって，被告標章１のディスクリプションメタタグないしタイトルタグへの 記載は商標的使用に当たり，侵害行為であると認められるが，原告商標のキーワー ドメタタグへの使用については，これを商標的使用に当たると認めることはできな いから，侵害行為であるとは認められない。
被告のウェブサイトの html ファイル上の前記前提事実(4)ウ記載のコードのう ち，「＜meta name=″keywords″content=″バイクリフター″＞」との記載は，い わゆるキーワードメタタグであり，ユーザーが，ヤフー等の検索サイトにおいて， 検索ワードとして「バイクリフター」を入力して検索を実行した際に，被告のウェ ブサイトを検索結果としてヒットさせて，上記(1)のディスクリプションメタタグ 及びキーワードタグの内容を検索結果画面に表示させる機能＼を有するものであると 認められる。このようにキーワードメタタグは，被告のウェブサイトを検索結果と してヒットさせる機能を有するにすぎず，ブラウザの表＼示からソース機能＼をクリッ クするなど，需要者が意識的に所定の操作をして初めて視認されるものであり，こ れら操作がない場合には，検索結果の表示画面の被告のウェブサイトの欄にそのキ＼nーワードが表示されることはない。（弁論の全趣旨）＼n
ところで，商標法は，商標の出所識別機能に基づき，その保護により商標の使用＼nをする者の業務上の信用の維持を図ることを目的の一つとしている（商標法１条） ところ，商標による出所識別は，需要者が当該商標を知覚によって認識することを 通じて行われるものである。したがって，その保護・禁止の対象とする商標法２条 ３項所定の「使用」も，このような知覚による認識が行われる態様での使用行為を 規定したものと解するのが相当であり，同項８号所定の「商品…に関する広告…を 内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」というのも，同号 の「広告…に標章を付して展示し，若しくは頒布し」と同様に，広告の内容自体に おいてその標章が知覚により認識し得ることを要すると解するのが相当である。 そうすると，本件でのキーワードメタタグにおける原告商標の使用は，表示され＼nる検索結果たる被告のウェブサイトの広告の内容自体において，原告商標が知覚に より認識される態様で使用されているものではないから，商標法２条３項８号所定 の使用行為に当たらないというべきである。
これに対し，原告は，インターネットの検索サイトの利用者がサーチエンジンに キーワードとして原告商標を入力した際にサーチエンジンを通じて被告ホームペー ジでのメタタグ表記を視認しているといえることから，被告による原告商標のメタ＼nタグ使用は，商標的使用に当たると主張する。しかし，検索サイトにおける検索キ ーワードと検索結果との関係にさまざまな濃淡があることは周知のことであること からすると，検索結果画面に接した需要者において，検索キーワードをもって，検 索結果として表示された各ウェブサイトの広告の内容となっていると認識するとは＼n認め難いから，検索キーワードの入力や表示をもって，キーワードメタタグが，被＼n告のウェブサイトの広告の内容として知覚により認識される態様で使用されている と認めることはできない。
(3) よって，被告標章１のディスクリプションメタタグないしタイトルタグへの 記載は商標的使用に当たり，侵害行為であると認められるが，原告商標のキーワー ドメタタグへの使用については，これを商標的使用に当たると認めることはできな いから，侵害行為であるとは認められない。
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2022.01. 3
令和3(ネ)10046 著作者人格権等侵害行為差止等請求控訴事件 著作権 民事訴訟 令和3年12月22日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
一審原告から懲戒請求を受けた弁護士である一審被告Ｙが自らのブログ上に懲戒請求の内容とともに一審原告の主張に対する反論を掲載しました。これらが著作権侵害なのか、また権利濫用なのかが争われました。1審は被告のブログ掲載の削除を認めました。知財高裁は、これを取り消しました。
本件懲戒請求書は，一審原告が，弁護士会に対し，一審被告Ｙに対する 懲戒請求をすること，及び懲戒請求に理由があること等を示すために，本 件懲戒請求の趣旨・理由等を記載したものであって，利用者に鑑賞しても らうことを意図して創作されたものではないから，それによって財産的利 益を得ることを目的とするものとは認められず，その表現も，懲戒請求の＼n内容を事務的に伝えるものにすぎないから，全体として，著作物であるこ とを基礎づける創作性があることは否定できないとしても，独創性の高い 表現による高度の創作性を備えるものではない。＼n
イ 一審原告自身の行動及びその影響
本件産経記事は，一審原告による本件懲戒請求の後，産経新聞のニュー スサイトに掲載されたものであって，本件懲戒請求書の「懲戒請求の理由」 の第３段落全体（４行）を，その用語や文末を若干変えるなどした上で， かぎ括弧付きで引用していることに加え，証拠（甲２，乙２，６）及び弁 論の全趣旨を総合すれば，一審原告は，産経新聞社に対し，一審被告Ｙの 氏名に関する情報を含め，本件懲戒請求書又はその内容に関する情報を自 ら提供したものと推認される。 そうすると，一審原告は，産経新聞社に対し，本件懲戒請求書又はその 内容に関する情報を提供し，それに基づいて，本件懲戒請求書の一部を引 用した本件産経記事が産経新聞のニュースサイトに掲載され，その結果， 後記(2)のとおり，一審被告Ｙが，ブログにより，本件懲戒請求書に記載さ れた懲戒請求の理由及び本件産経記事の内容に対して反論しなければな らない状況を自ら生じさせたものということができる。
ウ 保護されるべき一審原告の利益
前記２のとおり，本件懲戒請求書は公表されたものとは認められないか＼nら，一審原告は，本件懲戒請求書に関して，公衆送信権により保護される べき利益として，公衆送信されないことに対する財産的利益を有しており， 公表権により保護されるべき利益として，公表＼されないことに対する人格 的利益を有していたものと認められる。 しかし，本件懲戒請求書の性質・内容（前記ア）を考慮すると，一審原 告が本件懲戒請求書に関して有する財産的利益及び人格的利益は，もとも とそれほど大きなものとはいえない上，一審原告自身の行動及びその影響 （前記イ）を考慮すると，保護されるべき一審原告の上記利益は，一審原 告自身の自発的な行動により，少なくとも産経新聞のニュースサイトに本 件産経記事が掲載された時以降は，相当程度減少していたものと認めるの が相当である。
(2) 一審被告Ｙによる本件記事１と本件リンクの目的について 前記第２の２（前提事実）によれば，本件記事１の目的は，本件産経記事 により，一審被告Ｙに対する本件懲戒請求の事実が報道され，一審被告Ｙに 対する批判的な論評がされたことから，一審被告Ｙが，自らの信用・名誉を 回復するため，本件懲戒請求の理由及びそれを踏まえた本件産経記事の報道 内容に対して反論することにあったものと認められる。 ところで，弁護士に対する懲戒請求は，最終的に弁護士会が懲戒処分をす ることが確定するか否かを問わず，懲戒請求がされたという事実が第三者に 知られるだけで請求を受けた弁護士の業務上又は社会上の信用や名誉を低下 させるものと認められるから，懲戒請求が弁護士会によって審理・判断され る前に懲戒請求の事実が第三者に公表された場合には，最終的に懲戒をしな＼nい旨の決定が確定した場合に，そのときになってその事実を公にするだけで は，懲戒請求を受けた弁護士の信用や名誉を回復することが困難であること は容易に推認されるところである。したがって，弁護士が懲戒請求を受け， それが新聞報道等によって弁護士の実名で公表された場合には，懲戒請求に＼n対する反論を公にし，懲戒請求に理由のないことを示すなどの手段により， 弁護士としての信用や名誉の低下を防ぐ機会を与えられることが必要である と解すべきである。
本件においては，前記(1)イのとおり，一審原告が一審被告Ｙに対する懲戒 請求をしたことに加え，一審原告が本件懲戒請求書又はその内容に関する情 報を自ら産経新聞社に提供したため，一審被告Ｙに対して本件懲戒請求がさ れたことが報道され，広く公衆の知るところになったのであるから，一審被 告Ｙが，公衆によるアクセスが可能なブログに反論文である本件記事１を掲＼n載し，本件懲戒請求に理由のないことを示し，弁護士としての信用や名誉の 低下を防ぐ手段を講じることは当然に必要であったというべきである。した がって，本件記事１を作成，公表し，本件リンクを張ることについて，その＼n目的は正当であったものと認められる。
(3) 本件リンクによる引用の態様の相当性について
ア 上記(1)及び(2)のとおり，一審被告Ｙは，本件リンクにより，本件懲戒請 求書の全文（ただし，本件懲戒請求書のうち，一審原告の住所の「丁目」 以下及び電話番号が墨塗りされているもの。）を本件記事１に引用したも のであるが，本件においては，一審原告が自ら産経新聞社に本件懲戒請求 書又はその内容を提供し，産経新聞のニュースサイトに本件産経記事が掲 載されたため，一審被告Ｙは，弁護士としての信用及び名誉の低下を防ぐ ために，ブログに反論文である本件記事１を掲載し，懲戒請求に理由のな いことを示すことが必要となった。 確かに，本件懲戒請求書は未公表の著作物であり，本件産経記事には本＼n件懲戒請求書の一部が引用されていたものの，その全体が公開されていた ものではないが，懲戒請求書の理由の欄には，その全体にわたって，懲戒 請求を正当とする理由の主張が記載されていたから（甲２），一審被告Ｙと しては，本件記事１において本件懲戒請求書の要旨を摘示して反論しただ けでは，自分に都合のよい部分のみを摘示したのではないかという疑念を 抱かれるおそれもあったため，その疑念を払拭し，本件懲戒請求の全ての 点について理由がないことを示す必要があり，そのためには，本件懲戒請 求書の全部を引用して開示し，一審被告Ｙによる要旨の摘示が恣意的でな いことを確認することができるようにする必要があったものと認められ る。 また，一審被告Ｙは，本件記事１に本件懲戒請求書自体を直接掲載する のではなく，本件懲戒請求書のＰＤＦファイルに本件リンクを張ることに よって本件懲戒請求書を引用しており，本件懲戒請求書が，本件記事１を 見る者全ての目に直ちに触れるものでなく，本件懲戒請求書の全文を確認 することを望む者が本件懲戒請求書を閲覧できるように工夫しており，本 件懲戒請求書が必要な限りで開示されるような方策をとっているという ことができる。 さらに，本件記事 1 は，本件懲戒請求書とは明確に区別されており，本 件懲戒請求に理由のないことを詳細に論じるものであって，その反論の前 提として本件懲戒請求書が引用されていることは明らかであり，仮に主従 関係を考えるとすれば，本件記事１が主であり，本件懲戒請求書はその前 提として従たる位置づけを有するにとどまる。 そして，前記(1)のとおり，一審原告が本件懲戒請求書に関して有する， 公衆送信権により保護されるべき財産的利益，公表権により保護されるべ＼nき人格的利益は，もともとそれほど大きなものとはいえない上，一審原告 自らの行動により，相当程度減少していたから，本件懲戒請求書の全部が 引用されることにより一審原告の被る不利益も相当程度減少していたと 認められるばかりか，一審原告は，自らの行為により，本件懲戒請求書又 はその内容を産経新聞社に提供し，本件産経記事の産経新聞のニュースサ イトへの掲載を招来したものであり，一審原告の上記行為は，本件懲戒請 求があったこと及び本件懲戒請求書の内容を世間に公にするという点に おいて，一審被告Ｙの弁護士としての信用及び名誉に関して非常に大きな 影響を与えるものであったと認められる。 イ 以上の点を考慮するならば，一審被告Ｙが，本件リンクを張ることによ って本件懲戒請求書の全文を引用したことは，一審原告が自ら産経新聞社 に本件懲戒請求書又はその内容に関する情報を提供して本件産経記事が産 経新聞のニュースサイトに掲載されたことなどの本件事案における個別的 な事情のもとにおいては，本件懲戒請求に対する反論を公にする方法とし て相当なものであったと認められる。
(4) 権利濫用の成否
前記(1)のとおり，一審原告が本件懲戒請求書に関して有する，公衆送信権 により保護されるべき財産的利益，公表権により保護されるべき人格的利益＼nは，もともとそれほど大きなものとはいえない上，一審原告自身の行動によ り，相当程度減少していたこと，前記(2)のとおり，本件記事１を作成，公表＼nし，本件リンクを張ることについて，その目的は正当であったこと，前記(3) のとおり，本件リンクによる引用の態様は，本件事案における個別的な事情 のもとにおいては，本件懲戒請求に対する反論を公にする方法として相当な ものであったことを総合考慮すると，一審原告の一審被告Ｙに対する公衆送 信権及び公表権に基づく権利行使は，権利濫用に当たり，許されないものと＼n認めるのが相当である。
(5)当事者の主張に対する判断
ア 一審原告の主張について
(ア) 一審原告は，一審原告が本件懲戒請求書又はその内容に関する情報 を産経新聞社に提供し，本件懲戒請求書の一部が本件産経記事に引用さ れたとしても，一審原告の公表権を保護すべき必要性が全くなくなった＼nわけではなく，他方，一審被告Ｙは，本件懲戒請求書の要旨又はその一 部を引用することにより一審原告の懲戒請求に対して反論することが可 能であり，本件懲戒請求書の全部を引用する必要がなかったにもかかわ＼nらず，これを全部引用して公表したのであるから，一審原告の一審被告＼nＹに対する公表権の行使は権利濫用に当たらないと主張する。＼n しかし，前記(1)ウのとおり，一審原告が本件懲戒請求書に関して公衆 送信権により保護されるべき財産的利益，公表権により保護されるべき＼n人格的利益は，もともとそれほど大きなものとはいえない上，一審原告 自身の行動により相当程度減少していたものと認められる。他方，前記 (3)のとおり，一審被告Ｙは，一審原告が産経新聞社に本件懲戒請求書又 はその内容を提供し，産経新聞のニュースサイトに本件産経記事が掲載 されたため，弁護士としての信用及び名誉の低下を防ぐために，本件懲 戒請求書の全文を引用して開示した上で反論する必要があったものであ るから，それらを比較衡量すれば，後者の必要性が前者の必要性をはる かに凌駕するというべきであるから，たとえ一審原告の公表権を保護す＼nべき必要性が全くなくなったわけではないとしても，一審原告の一審被 告Ｙに対する公表権の行使は権利濫用に該当するというべきである。＼nしたがって，一審原告の上記主張は採用することができない。
(イ) 一審原告は，本件懲戒請求書又はその内容に関する情報を産経新聞 社に提供するという一審原告の行為と，本件リンクを張るという一審被 告Ｙの行為とは，行為の性質やそれによって閲覧可能となる範囲・程度＼nが異なり，本件懲戒請求書の内容が拡散する規模は，本件リンクを張る 行為の方が，本件懲戒請求書又はその内容に関する情報を産経新聞社に 提供する行為よりも圧倒的に大きいから，一審原告による公衆送信権及 び公表権の行使は権利濫用に当たらないと主張する。＼n しかし，本件懲戒請求書又はその内容に関する情報を産経新聞社に提 供するという一審原告の行為は，産経新聞又はそのニュースサイトによ って本件懲戒請求に関する情報が報道されることを意図してされたもの と容易に推認され，実際，産経新聞のニュースサイトに本件産経記事が 掲載されたものであり，産経新聞が大手の一般紙であって，法律に興味 を有する者に限らず広く公衆がその新聞又はニュースサイトを閲読する ものであることからすると，一審原告の上記行為は，一審被告Ｙに対す る本件懲戒請求があったこと及び本件懲戒請求書の内容を世間に公にす るという点において，一審被告Ｙの弁護士としての信用及び名誉に関し て非常に大きな影響を与えるものであったと認められるから，本件懲戒 請求書の内容が拡散する規模において，本件リンクを張る行為の方が， 本件懲戒請求書又はその内容に関する情報を産経新聞社に提供するとい う一審原告の行為よりも大きいということはできない。
本件懲戒請求書は，一審原告が，弁護士会に対し，一審被告Ｙに対する 懲戒請求をすること，及び懲戒請求に理由があること等を示すために，本 件懲戒請求の趣旨・理由等を記載したものであって，利用者に鑑賞しても らうことを意図して創作されたものではないから，それによって財産的利 益を得ることを目的とするものとは認められず，その表現も，懲戒請求の＼n内容を事務的に伝えるものにすぎないから，全体として，著作物であるこ とを基礎づける創作性があることは否定できないとしても，独創性の高い 表現による高度の創作性を備えるものではない。＼n
イ 一審原告自身の行動及びその影響
本件産経記事は，一審原告による本件懲戒請求の後，産経新聞のニュー スサイトに掲載されたものであって，本件懲戒請求書の「懲戒請求の理由」 の第３段落全体（４行）を，その用語や文末を若干変えるなどした上で， かぎ括弧付きで引用していることに加え，証拠（甲２，乙２，６）及び弁 論の全趣旨を総合すれば，一審原告は，産経新聞社に対し，一審被告Ｙの 氏名に関する情報を含め，本件懲戒請求書又はその内容に関する情報を自 ら提供したものと推認される。 そうすると，一審原告は，産経新聞社に対し，本件懲戒請求書又はその 内容に関する情報を提供し，それに基づいて，本件懲戒請求書の一部を引 用した本件産経記事が産経新聞のニュースサイトに掲載され，その結果， 後記(2)のとおり，一審被告Ｙが，ブログにより，本件懲戒請求書に記載さ れた懲戒請求の理由及び本件産経記事の内容に対して反論しなければな らない状況を自ら生じさせたものということができる。
ウ 保護されるべき一審原告の利益
前記２のとおり，本件懲戒請求書は公表されたものとは認められないか＼nら，一審原告は，本件懲戒請求書に関して，公衆送信権により保護される べき利益として，公衆送信されないことに対する財産的利益を有しており， 公表権により保護されるべき利益として，公表＼されないことに対する人格 的利益を有していたものと認められる。 しかし，本件懲戒請求書の性質・内容（前記ア）を考慮すると，一審原 告が本件懲戒請求書に関して有する財産的利益及び人格的利益は，もとも とそれほど大きなものとはいえない上，一審原告自身の行動及びその影響 （前記イ）を考慮すると，保護されるべき一審原告の上記利益は，一審原 告自身の自発的な行動により，少なくとも産経新聞のニュースサイトに本 件産経記事が掲載された時以降は，相当程度減少していたものと認めるの が相当である。
(2) 一審被告Ｙによる本件記事１と本件リンクの目的について 前記第２の２（前提事実）によれば，本件記事１の目的は，本件産経記事 により，一審被告Ｙに対する本件懲戒請求の事実が報道され，一審被告Ｙに 対する批判的な論評がされたことから，一審被告Ｙが，自らの信用・名誉を 回復するため，本件懲戒請求の理由及びそれを踏まえた本件産経記事の報道 内容に対して反論することにあったものと認められる。 ところで，弁護士に対する懲戒請求は，最終的に弁護士会が懲戒処分をす ることが確定するか否かを問わず，懲戒請求がされたという事実が第三者に 知られるだけで請求を受けた弁護士の業務上又は社会上の信用や名誉を低下 させるものと認められるから，懲戒請求が弁護士会によって審理・判断され る前に懲戒請求の事実が第三者に公表された場合には，最終的に懲戒をしな＼nい旨の決定が確定した場合に，そのときになってその事実を公にするだけで は，懲戒請求を受けた弁護士の信用や名誉を回復することが困難であること は容易に推認されるところである。したがって，弁護士が懲戒請求を受け， それが新聞報道等によって弁護士の実名で公表された場合には，懲戒請求に＼n対する反論を公にし，懲戒請求に理由のないことを示すなどの手段により， 弁護士としての信用や名誉の低下を防ぐ機会を与えられることが必要である と解すべきである。
本件においては，前記(1)イのとおり，一審原告が一審被告Ｙに対する懲戒 請求をしたことに加え，一審原告が本件懲戒請求書又はその内容に関する情 報を自ら産経新聞社に提供したため，一審被告Ｙに対して本件懲戒請求がさ れたことが報道され，広く公衆の知るところになったのであるから，一審被 告Ｙが，公衆によるアクセスが可能なブログに反論文である本件記事１を掲＼n載し，本件懲戒請求に理由のないことを示し，弁護士としての信用や名誉の 低下を防ぐ手段を講じることは当然に必要であったというべきである。した がって，本件記事１を作成，公表し，本件リンクを張ることについて，その＼n目的は正当であったものと認められる。
(3) 本件リンクによる引用の態様の相当性について
ア 上記(1)及び(2)のとおり，一審被告Ｙは，本件リンクにより，本件懲戒請 求書の全文（ただし，本件懲戒請求書のうち，一審原告の住所の「丁目」 以下及び電話番号が墨塗りされているもの。）を本件記事１に引用したも のであるが，本件においては，一審原告が自ら産経新聞社に本件懲戒請求 書又はその内容を提供し，産経新聞のニュースサイトに本件産経記事が掲 載されたため，一審被告Ｙは，弁護士としての信用及び名誉の低下を防ぐ ために，ブログに反論文である本件記事１を掲載し，懲戒請求に理由のな いことを示すことが必要となった。 確かに，本件懲戒請求書は未公表の著作物であり，本件産経記事には本＼n件懲戒請求書の一部が引用されていたものの，その全体が公開されていた ものではないが，懲戒請求書の理由の欄には，その全体にわたって，懲戒 請求を正当とする理由の主張が記載されていたから（甲２），一審被告Ｙと しては，本件記事１において本件懲戒請求書の要旨を摘示して反論しただ けでは，自分に都合のよい部分のみを摘示したのではないかという疑念を 抱かれるおそれもあったため，その疑念を払拭し，本件懲戒請求の全ての 点について理由がないことを示す必要があり，そのためには，本件懲戒請 求書の全部を引用して開示し，一審被告Ｙによる要旨の摘示が恣意的でな いことを確認することができるようにする必要があったものと認められ る。 また，一審被告Ｙは，本件記事１に本件懲戒請求書自体を直接掲載する のではなく，本件懲戒請求書のＰＤＦファイルに本件リンクを張ることに よって本件懲戒請求書を引用しており，本件懲戒請求書が，本件記事１を 見る者全ての目に直ちに触れるものでなく，本件懲戒請求書の全文を確認 することを望む者が本件懲戒請求書を閲覧できるように工夫しており，本 件懲戒請求書が必要な限りで開示されるような方策をとっているという ことができる。 さらに，本件記事 1 は，本件懲戒請求書とは明確に区別されており，本 件懲戒請求に理由のないことを詳細に論じるものであって，その反論の前 提として本件懲戒請求書が引用されていることは明らかであり，仮に主従 関係を考えるとすれば，本件記事１が主であり，本件懲戒請求書はその前 提として従たる位置づけを有するにとどまる。 そして，前記(1)のとおり，一審原告が本件懲戒請求書に関して有する， 公衆送信権により保護されるべき財産的利益，公表権により保護されるべ＼nき人格的利益は，もともとそれほど大きなものとはいえない上，一審原告 自らの行動により，相当程度減少していたから，本件懲戒請求書の全部が 引用されることにより一審原告の被る不利益も相当程度減少していたと 認められるばかりか，一審原告は，自らの行為により，本件懲戒請求書又 はその内容を産経新聞社に提供し，本件産経記事の産経新聞のニュースサ イトへの掲載を招来したものであり，一審原告の上記行為は，本件懲戒請 求があったこと及び本件懲戒請求書の内容を世間に公にするという点に おいて，一審被告Ｙの弁護士としての信用及び名誉に関して非常に大きな 影響を与えるものであったと認められる。 イ 以上の点を考慮するならば，一審被告Ｙが，本件リンクを張ることによ って本件懲戒請求書の全文を引用したことは，一審原告が自ら産経新聞社 に本件懲戒請求書又はその内容に関する情報を提供して本件産経記事が産 経新聞のニュースサイトに掲載されたことなどの本件事案における個別的 な事情のもとにおいては，本件懲戒請求に対する反論を公にする方法とし て相当なものであったと認められる。
(4) 権利濫用の成否
前記(1)のとおり，一審原告が本件懲戒請求書に関して有する，公衆送信権 により保護されるべき財産的利益，公表権により保護されるべき人格的利益＼nは，もともとそれほど大きなものとはいえない上，一審原告自身の行動によ り，相当程度減少していたこと，前記(2)のとおり，本件記事１を作成，公表＼nし，本件リンクを張ることについて，その目的は正当であったこと，前記(3) のとおり，本件リンクによる引用の態様は，本件事案における個別的な事情 のもとにおいては，本件懲戒請求に対する反論を公にする方法として相当な ものであったことを総合考慮すると，一審原告の一審被告Ｙに対する公衆送 信権及び公表権に基づく権利行使は，権利濫用に当たり，許されないものと＼n認めるのが相当である。
(5)当事者の主張に対する判断
ア 一審原告の主張について
(ア) 一審原告は，一審原告が本件懲戒請求書又はその内容に関する情報 を産経新聞社に提供し，本件懲戒請求書の一部が本件産経記事に引用さ れたとしても，一審原告の公表権を保護すべき必要性が全くなくなった＼nわけではなく，他方，一審被告Ｙは，本件懲戒請求書の要旨又はその一 部を引用することにより一審原告の懲戒請求に対して反論することが可 能であり，本件懲戒請求書の全部を引用する必要がなかったにもかかわ＼nらず，これを全部引用して公表したのであるから，一審原告の一審被告＼nＹに対する公表権の行使は権利濫用に当たらないと主張する。＼n しかし，前記(1)ウのとおり，一審原告が本件懲戒請求書に関して公衆 送信権により保護されるべき財産的利益，公表権により保護されるべき＼n人格的利益は，もともとそれほど大きなものとはいえない上，一審原告 自身の行動により相当程度減少していたものと認められる。他方，前記 (3)のとおり，一審被告Ｙは，一審原告が産経新聞社に本件懲戒請求書又 はその内容を提供し，産経新聞のニュースサイトに本件産経記事が掲載 されたため，弁護士としての信用及び名誉の低下を防ぐために，本件懲 戒請求書の全文を引用して開示した上で反論する必要があったものであ るから，それらを比較衡量すれば，後者の必要性が前者の必要性をはる かに凌駕するというべきであるから，たとえ一審原告の公表権を保護す＼nべき必要性が全くなくなったわけではないとしても，一審原告の一審被 告Ｙに対する公表権の行使は権利濫用に該当するというべきである。＼nしたがって，一審原告の上記主張は採用することができない。
(イ) 一審原告は，本件懲戒請求書又はその内容に関する情報を産経新聞 社に提供するという一審原告の行為と，本件リンクを張るという一審被 告Ｙの行為とは，行為の性質やそれによって閲覧可能となる範囲・程度＼nが異なり，本件懲戒請求書の内容が拡散する規模は，本件リンクを張る 行為の方が，本件懲戒請求書又はその内容に関する情報を産経新聞社に 提供する行為よりも圧倒的に大きいから，一審原告による公衆送信権及 び公表権の行使は権利濫用に当たらないと主張する。＼n しかし，本件懲戒請求書又はその内容に関する情報を産経新聞社に提 供するという一審原告の行為は，産経新聞又はそのニュースサイトによ って本件懲戒請求に関する情報が報道されることを意図してされたもの と容易に推認され，実際，産経新聞のニュースサイトに本件産経記事が 掲載されたものであり，産経新聞が大手の一般紙であって，法律に興味 を有する者に限らず広く公衆がその新聞又はニュースサイトを閲読する ものであることからすると，一審原告の上記行為は，一審被告Ｙに対す る本件懲戒請求があったこと及び本件懲戒請求書の内容を世間に公にす るという点において，一審被告Ｙの弁護士としての信用及び名誉に関し て非常に大きな影響を与えるものであったと認められるから，本件懲戒 請求書の内容が拡散する規模において，本件リンクを張る行為の方が， 本件懲戒請求書又はその内容に関する情報を産経新聞社に提供するとい う一審原告の行為よりも大きいということはできない。
◆判決本文
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2022.01. 3
令和2(行ケ)10069 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和3年12月9日 知的財産高等裁判所
医薬品の特許について、進歩性違反なしとした審決が取り消されました。
(ア) 検討
ａ 甲７発明と本件発明１とは，「１回当たり２００単位のＰＴＨ（１− ３４）又はその塩が週１回投与されることを特徴とする」との用量の 点において一致するが，その投与の対象となる骨粗鬆症患者の範囲を 一応異にする。
ｂ 甲７発明で投与対象とされた患者は，前記(1)のとおり，１９８９年 診断基準で骨粗鬆症と診断された患者であるところ，甲７発明に接し た当業者が，甲７発明のＰＴＨ２００単位週１回投与の骨粗鬆症治療 剤を投与する対象患者を選択するのであれば，より新しい基準を参酌 しながらその患者を選別することは，当業者がごく普通に行うことで あるから，１９８９年診断基準とともに，より新しい，１９９６年診 断基準又は２０００年診断基準を参酌するといえる。 そして，前記ア(ア)ｂ及びｃのとおり，１９９６年診断基準で骨粗 鬆症と診断される者は，1)骨萎縮度Ｉ度以上又は骨密度値がＹＡＭの ８０％以下の低骨量で非外傷性椎体骨折を有する者か，2)Ｘ線上椎体 骨折を認めないが，骨萎縮度II)度以上，又は，骨密度値がＹＡＭの７ ０％未満である者であり，２０００年診断基準で骨粗鬆症と診断され る者は，3)骨萎縮度II)度以上又は骨密度がＹＡＭの８０％未満の低骨 量で，軽微な外力による非外傷性椎体骨折等（脆弱性骨折）を有する 者か，4)脆弱性骨折がないものの，骨萎縮度II)度以上，又は，骨密度 値がＹＡＭの７０％未満の者である。
本件条件（２）及び本件条件（３）は，上記1)と同じであるから（「既 存の骨折」は「非外傷性椎体骨折」を含む。），当業者が甲７発明の２ ００単位週１回投与の骨粗鬆症治療剤を投与する骨粗鬆症患者を本件 条件（２）及び本件条件（３）で選別するのには何ら困難を要しない。 また，前記ア(イ)のとおり，骨粗鬆症は，加齢とともに発生が増加 するとの技術常識があり，高齢者は加齢を重ねた者であるのは明らか であるところ，高齢者として６５歳以上の者を選択するのは常識的な ことであり，高齢者の医療の確保に関する法律３２条でも６５歳以上 が高齢者とされている。したがって，これらを参酌し，骨粗鬆症によ る骨折の複数の危険因子として，低骨密度及び既存骨折に並んで年齢 が掲げられていることに着目して投与する骨粗鬆症患者を６５歳以上 として，本件条件（２）及び本件条件（３）に加えて本件条件（１） のように設定することはごく自然な選択であって，何ら困難を要しな い。
そうすると，甲７発明に接した当業者が，投与対象患者を本件３条 件を全て満たす患者と特定することは，当業者に格別の困難を要する ことではない
(ア) 検討
ａ 甲７発明と本件発明１とは，「１回当たり２００単位のＰＴＨ（１− ３４）又はその塩が週１回投与されることを特徴とする」との用量の 点において一致するが，その投与の対象となる骨粗鬆症患者の範囲を 一応異にする。
ｂ 甲７発明で投与対象とされた患者は，前記(1)のとおり，１９８９年 診断基準で骨粗鬆症と診断された患者であるところ，甲７発明に接し た当業者が，甲７発明のＰＴＨ２００単位週１回投与の骨粗鬆症治療 剤を投与する対象患者を選択するのであれば，より新しい基準を参酌 しながらその患者を選別することは，当業者がごく普通に行うことで あるから，１９８９年診断基準とともに，より新しい，１９９６年診 断基準又は２０００年診断基準を参酌するといえる。 そして，前記ア(ア)ｂ及びｃのとおり，１９９６年診断基準で骨粗 鬆症と診断される者は，1)骨萎縮度Ｉ度以上又は骨密度値がＹＡＭの ８０％以下の低骨量で非外傷性椎体骨折を有する者か，2)Ｘ線上椎体 骨折を認めないが，骨萎縮度II)度以上，又は，骨密度値がＹＡＭの７ ０％未満である者であり，２０００年診断基準で骨粗鬆症と診断され る者は，3)骨萎縮度II)度以上又は骨密度がＹＡＭの８０％未満の低骨 量で，軽微な外力による非外傷性椎体骨折等（脆弱性骨折）を有する 者か，4)脆弱性骨折がないものの，骨萎縮度II)度以上，又は，骨密度 値がＹＡＭの７０％未満の者である。
本件条件（２）及び本件条件（３）は，上記1)と同じであるから（「既 存の骨折」は「非外傷性椎体骨折」を含む。），当業者が甲７発明の２ ００単位週１回投与の骨粗鬆症治療剤を投与する骨粗鬆症患者を本件 条件（２）及び本件条件（３）で選別するのには何ら困難を要しない。 また，前記ア(イ)のとおり，骨粗鬆症は，加齢とともに発生が増加 するとの技術常識があり，高齢者は加齢を重ねた者であるのは明らか であるところ，高齢者として６５歳以上の者を選択するのは常識的な ことであり，高齢者の医療の確保に関する法律３２条でも６５歳以上 が高齢者とされている。したがって，これらを参酌し，骨粗鬆症によ る骨折の複数の危険因子として，低骨密度及び既存骨折に並んで年齢 が掲げられていることに着目して投与する骨粗鬆症患者を６５歳以上 として，本件条件（２）及び本件条件（３）に加えて本件条件（１） のように設定することはごく自然な選択であって，何ら困難を要しな い。
そうすると，甲７発明に接した当業者が，投与対象患者を本件３条 件を全て満たす患者と特定することは，当業者に格別の困難を要する ことではない
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2022.01. 3
令和1(ワ)8905 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和3年11月18日 大阪地方裁判所
発明の技術的意義から、用語を解釈し、技術的範囲に属しないと判断されました。
(ｱ) 本件明細書の記載によれば，本件明細書においては，「針先の再露出」ない しこれと同旨の意味を含む表現（「針先再露出阻止機構＼」等）と「針抜出し」ない しこれと同旨の意味を含む表現（「針抜出阻止機構＼」等）がそれぞれ用いられてい る。その上で，「針先の再露出」等の表現は，針先プロテクタが留置針の針先側へ＼nの移動位置において針ハブに係止された後に，針先プロテクタが留置針の基端側へ 後退（移動）すること（【0013】，【0027】，【0070】，【0073】）又は留置針 が針先側（先端側）へ前進（移動）すること（【0028】，【0029】，【0034】〜 【0036】）により針先が外部に露出することを意味する場合に用いられている。 他方，「針抜出し」等の表現は，留置針が基端側へ移動し，針先プロテクタの基端＼n側から抜け落ちることにより針先が外部に露出することを意味する場合に用いられ るものと理解される（【0022】，【0028】，【0029】，【0034】，【0035】， 【0071】）。
このように，本件明細書では，「針先の再露出」等と「針抜出し」等の表現が明＼n確に使い分けられていることを踏まえると，「留置針の針先の再露出」（構成要件＼n1D 等）とは，針先プロテクタが留置針の針先側への移動位置において針ハブに係 止された後に，針先プロテクタが留置針の基端側へ後退（移動）すること又は留置 針が針先側（先端側）へ前進（移動）することにより針先が外部に露出することを 意味するものであって，留置針が基端側へ移動し，針先プロテクタの基端側から抜 け落ちることにより針先が外部に露出する場合はこれに含まれないと解される。こ れに反する被告の主張は採用できない。 したがって，「係止片」（構成要件 1D 等）は，上記の意味における「留置針の 針先の再露出」を防止する機構を構＼成するものと理解される。構成要件 1E4)等の 「係止片」も，「前記係止片」として構成要件 1D 等を受けたものであることか ら，同様である。
(ｲ) 「係止片」（構成要件 1E4)等）につき，本件明細書には，針先プロテクタの 大径部側に形成されるものの形状及び機能等に関しては，それが「針ハブに向かっ＼nて傾斜した内側面を有し」，「円筒状部と一体形成される」ことを含めて具体的に 記載されている（【0028】，【0034】，【0036】，【0058】，【0059】， 【0061】，【0065】，【0067】〜【0070】，図 9）。これに対し，「小径部側に 設けられ」ない「係止片」に関しては，その形状はもとより，係止片を小径部側に 設けないことの技術的な意義ないし作用効果やこれを設けた場合の弊害等につい て，本件明細書には何ら記載されていない。
また，本件特許の出願経過を見ると，本件意見書によれば，小径部に設けられて いない係止片の形状につき，原告は「前記針ハブに向かって傾斜した内側面を有」 するものを念頭に置いていると理解する余地もあるものの，本件各発明の進歩性を 主張するに当たり，本件通知書の引用文献２及び４に各記載の「針先プロテクタの 小径部側」に設けられている「係止部」の具体的な形状に言及してはおらず，小径 部に設けられていない係止片の形状についてはもとより，係止片を小径部側に設け ないことの技術的な意義ないし作用効果やこれを設けた場合の弊害についての言及 もない。そうすると，本件意見書の記載については，原告は，公知の発明と構成が＼n異なることを示す趣旨で「係止片」が「小径部側には設けられて」いないことに言 及したに過ぎず，「係止片」の形状に関しては，拡開部の大径部側に設けられた係 止片Sが針ハブに向かって傾斜した内側面を有することを説明するにとどまり，小径 部側に設けられていない係止片に関しては何ら述べていないものと理解される。 このような本件明細書の記載及び本件特許に係る出願経過を参酌すると，「係止 片」（構成要件 1E4)等）につき，「前記針ハブに向かって傾斜した内側面を有 し」とは，「前記大径部側に前記円筒状部と一体形成される」「係止片」の形状を 特定したものであって，「前記小径部側には設けられて」いない「係止片」の形状 を特定するものではないと理解される。これに反する原告の主張は採用できない。
(ｳ) 小括
以上より，本件各発明の「係止部」とは，「該針先プロテクタに設けられた」も のであり，これが「該針ハブに対して係止されることで該留置針の針先の再露出が 防止される」，すなわち，針先プロテクタが留置針の針先側への移動位置において 針ハブに係止された後に，針先プロテクタが留置針の基端側へ後退（移動）するこ と又は留置針が針先側（先端側）へ前進（移動）することにより針先が外部に露出 することを防止するものであって（以上につき，構成要件 1D 等），針先プロテク タの有する「前記円筒状部の基端側に」設けられるものであり（構成要件 1E2) 等），かつ，「前記針ハブに向かって傾斜した内側面を有し，前記大径部側に前記 円筒状部と一体形成される」が，その形状のいかんを問わず「前記小径部側には設 けられ」ない（以上につき，構成要件 1E4)等）ものであると解される。
(2) 構成要件の充足性＼n
ア 被告各製品の小径部の側壁部の構成等＼n
(ｱ) 被告各製品の小径部側壁部につき，針先保護部（針先プロテクタ）の基端側 に設けられていること，針抜出防止機構（針先プロテクタが留置針の針先側への移＼n動位置において針ハブに係止された後に，更に留置針が基端側へ移動し，針先プロ テクタの基端側から抜け落ちることにより針先が外部に露出することを防止する機 構）として機能＼すること，及び，少なくとも針管と針先保護部が相対移動してクリ ック感が生じる位置において，小径部側壁部の突端面により針基に設けられた縦リ ブの側面を挟持することで，針基が針先保護部に対して回動を防止する状態となる ことについては，当事者間に争いがない。
(ｲ) 証拠（甲３〜６，乙５）及び弁論の全趣旨によれば，被告各製品において は，小径部側壁部が針基に設けられた縦リブの側面を挟持することで針基の回動を 防止しつつ，針先保護部が初期状態の配置位置から留置針の針先方向へ移動し，小 径部側壁部が針基に設けられた縦リブの側面を挟持した状態のまま，クリック感が 生じる位置（「該留置針の針先側へ該針先プロテクタが移動せしめられた所定位 置」（構成要件 1D 等）に相当する。）である針基の受け部において大径部係止手 段が針基に対して係止されることによって，針管の針先が再度，針先保護部の先端 側から露出することが防止されることとなる。 また，証拠（乙６３）及び弁論の全趣旨によれば，仮に被告各製品の小径部側壁 部が存在しない場合，針基の受け部においても針基は回動可能な状態にある。この＼n場合，針基が回動したとしても，針先保護部の大径部係止手段に針基の縦リブが接 触することにより針基の回動がいったん停止することとなる。この状態ではなお大 径部係止手段と針基の受け部が接触しているため，直ちに針先保護部が基端側に移 動可能となるものではない。もっとも，この状態において一定の外力が加えられる＼nと，縦リブが大径部係止手段を乗り越えて再び回動するなどして，針基の受け部と 大径部係止手段の係止が解除され，針先保護部が基端側に再度移動し，留置針の針 先が再露出する状態となり得ることが認められる。 しかも，被告各製品の添付文書（甲５）には，次のような記載がある。
「・針を収納する際は，ロックが外れたことを確認し，真っ直ぐ引くこと。（針 基が曲がったり，折れるおそれがある。）
・針が収納，固定された状態でグリップ部を強く引っ張る，回転させる操作をし ないこと。（針基が曲がったり，折れるおそれがある。）
・針が収納，固定された状態で針先が飛び出す方向に力を加えないこと。（針刺 し及び感染のおそれがある。）」 これらの記載によれば，被告各製品においては，留置針を収納する際や収納・固 定された状態において日常的な使用時に作用し得る程度の外力により，針基の屈曲 や針先再露出といった状態が生じ得ることがうかがわれる。まして，被告各製品の 小径部側壁部が存在しない場合は，更に小さい外力によりこのような状態が生じ得 ると考えられる。
(ｳ) そうすると，被告各製品においては，針先保護部に大径部係止手段及び小径 部側壁部が設けられており，針管と針先保護部が相対移動してクリック感が生じる 位置において，針先保護部に設けられた大径部係止手段が針基に対して係止される ことと，針基に設けられた縦リブと針先保護部に設けられた小径部側壁部とが相互 に係合することにより針基が針先保護部に対して回動することが防止される状態に あることとが相まって，針基が大径部係止手段をすり抜けて針先保護部に対して前 進することができなくなっているものと認められる。すなわち，被告各製品は，大 径部係止手段のみならず小径部側壁部が針先保護部に設けられていることにより針 先の再露出が防止される構成となっている。＼n以上のとおり，被告各製品の小径部側壁部は，針先再露出防止機構としての機能＼ をも有するものと認められる。したがって，被告各製品の小径部側壁部は，「係止 片」（構成要件 1D 等）に該当し，これが小径部に設けられている以上，被告各製 品は，「前記係止片は，…前記小径部側には設けられておらず」（構成要件 1E 4)）を充足しない。
(ｱ) 本件明細書の記載によれば，本件明細書においては，「針先の再露出」ない しこれと同旨の意味を含む表現（「針先再露出阻止機構＼」等）と「針抜出し」ない しこれと同旨の意味を含む表現（「針抜出阻止機構＼」等）がそれぞれ用いられてい る。その上で，「針先の再露出」等の表現は，針先プロテクタが留置針の針先側へ＼nの移動位置において針ハブに係止された後に，針先プロテクタが留置針の基端側へ 後退（移動）すること（【0013】，【0027】，【0070】，【0073】）又は留置針 が針先側（先端側）へ前進（移動）すること（【0028】，【0029】，【0034】〜 【0036】）により針先が外部に露出することを意味する場合に用いられている。 他方，「針抜出し」等の表現は，留置針が基端側へ移動し，針先プロテクタの基端＼n側から抜け落ちることにより針先が外部に露出することを意味する場合に用いられ るものと理解される（【0022】，【0028】，【0029】，【0034】，【0035】， 【0071】）。
このように，本件明細書では，「針先の再露出」等と「針抜出し」等の表現が明＼n確に使い分けられていることを踏まえると，「留置針の針先の再露出」（構成要件＼n1D 等）とは，針先プロテクタが留置針の針先側への移動位置において針ハブに係 止された後に，針先プロテクタが留置針の基端側へ後退（移動）すること又は留置 針が針先側（先端側）へ前進（移動）することにより針先が外部に露出することを 意味するものであって，留置針が基端側へ移動し，針先プロテクタの基端側から抜 け落ちることにより針先が外部に露出する場合はこれに含まれないと解される。こ れに反する被告の主張は採用できない。 したがって，「係止片」（構成要件 1D 等）は，上記の意味における「留置針の 針先の再露出」を防止する機構を構＼成するものと理解される。構成要件 1E4)等の 「係止片」も，「前記係止片」として構成要件 1D 等を受けたものであることか ら，同様である。
(ｲ) 「係止片」（構成要件 1E4)等）につき，本件明細書には，針先プロテクタの 大径部側に形成されるものの形状及び機能等に関しては，それが「針ハブに向かっ＼nて傾斜した内側面を有し」，「円筒状部と一体形成される」ことを含めて具体的に 記載されている（【0028】，【0034】，【0036】，【0058】，【0059】， 【0061】，【0065】，【0067】〜【0070】，図 9）。これに対し，「小径部側に 設けられ」ない「係止片」に関しては，その形状はもとより，係止片を小径部側に 設けないことの技術的な意義ないし作用効果やこれを設けた場合の弊害等につい て，本件明細書には何ら記載されていない。
また，本件特許の出願経過を見ると，本件意見書によれば，小径部に設けられて いない係止片の形状につき，原告は「前記針ハブに向かって傾斜した内側面を有」 するものを念頭に置いていると理解する余地もあるものの，本件各発明の進歩性を 主張するに当たり，本件通知書の引用文献２及び４に各記載の「針先プロテクタの 小径部側」に設けられている「係止部」の具体的な形状に言及してはおらず，小径 部に設けられていない係止片の形状についてはもとより，係止片を小径部側に設け ないことの技術的な意義ないし作用効果やこれを設けた場合の弊害についての言及 もない。そうすると，本件意見書の記載については，原告は，公知の発明と構成が＼n異なることを示す趣旨で「係止片」が「小径部側には設けられて」いないことに言 及したに過ぎず，「係止片」の形状に関しては，拡開部の大径部側に設けられた係 止片Sが針ハブに向かって傾斜した内側面を有することを説明するにとどまり，小径 部側に設けられていない係止片に関しては何ら述べていないものと理解される。 このような本件明細書の記載及び本件特許に係る出願経過を参酌すると，「係止 片」（構成要件 1E4)等）につき，「前記針ハブに向かって傾斜した内側面を有 し」とは，「前記大径部側に前記円筒状部と一体形成される」「係止片」の形状を 特定したものであって，「前記小径部側には設けられて」いない「係止片」の形状 を特定するものではないと理解される。これに反する原告の主張は採用できない。
(ｳ) 小括
以上より，本件各発明の「係止部」とは，「該針先プロテクタに設けられた」も のであり，これが「該針ハブに対して係止されることで該留置針の針先の再露出が 防止される」，すなわち，針先プロテクタが留置針の針先側への移動位置において 針ハブに係止された後に，針先プロテクタが留置針の基端側へ後退（移動）するこ と又は留置針が針先側（先端側）へ前進（移動）することにより針先が外部に露出 することを防止するものであって（以上につき，構成要件 1D 等），針先プロテク タの有する「前記円筒状部の基端側に」設けられるものであり（構成要件 1E2) 等），かつ，「前記針ハブに向かって傾斜した内側面を有し，前記大径部側に前記 円筒状部と一体形成される」が，その形状のいかんを問わず「前記小径部側には設 けられ」ない（以上につき，構成要件 1E4)等）ものであると解される。
(2) 構成要件の充足性＼n
ア 被告各製品の小径部の側壁部の構成等＼n
(ｱ) 被告各製品の小径部側壁部につき，針先保護部（針先プロテクタ）の基端側 に設けられていること，針抜出防止機構（針先プロテクタが留置針の針先側への移＼n動位置において針ハブに係止された後に，更に留置針が基端側へ移動し，針先プロ テクタの基端側から抜け落ちることにより針先が外部に露出することを防止する機 構）として機能＼すること，及び，少なくとも針管と針先保護部が相対移動してクリ ック感が生じる位置において，小径部側壁部の突端面により針基に設けられた縦リ ブの側面を挟持することで，針基が針先保護部に対して回動を防止する状態となる ことについては，当事者間に争いがない。
(ｲ) 証拠（甲３〜６，乙５）及び弁論の全趣旨によれば，被告各製品において は，小径部側壁部が針基に設けられた縦リブの側面を挟持することで針基の回動を 防止しつつ，針先保護部が初期状態の配置位置から留置針の針先方向へ移動し，小 径部側壁部が針基に設けられた縦リブの側面を挟持した状態のまま，クリック感が 生じる位置（「該留置針の針先側へ該針先プロテクタが移動せしめられた所定位 置」（構成要件 1D 等）に相当する。）である針基の受け部において大径部係止手 段が針基に対して係止されることによって，針管の針先が再度，針先保護部の先端 側から露出することが防止されることとなる。 また，証拠（乙６３）及び弁論の全趣旨によれば，仮に被告各製品の小径部側壁 部が存在しない場合，針基の受け部においても針基は回動可能な状態にある。この＼n場合，針基が回動したとしても，針先保護部の大径部係止手段に針基の縦リブが接 触することにより針基の回動がいったん停止することとなる。この状態ではなお大 径部係止手段と針基の受け部が接触しているため，直ちに針先保護部が基端側に移 動可能となるものではない。もっとも，この状態において一定の外力が加えられる＼nと，縦リブが大径部係止手段を乗り越えて再び回動するなどして，針基の受け部と 大径部係止手段の係止が解除され，針先保護部が基端側に再度移動し，留置針の針 先が再露出する状態となり得ることが認められる。 しかも，被告各製品の添付文書（甲５）には，次のような記載がある。
「・針を収納する際は，ロックが外れたことを確認し，真っ直ぐ引くこと。（針 基が曲がったり，折れるおそれがある。）
・針が収納，固定された状態でグリップ部を強く引っ張る，回転させる操作をし ないこと。（針基が曲がったり，折れるおそれがある。）
・針が収納，固定された状態で針先が飛び出す方向に力を加えないこと。（針刺 し及び感染のおそれがある。）」 これらの記載によれば，被告各製品においては，留置針を収納する際や収納・固 定された状態において日常的な使用時に作用し得る程度の外力により，針基の屈曲 や針先再露出といった状態が生じ得ることがうかがわれる。まして，被告各製品の 小径部側壁部が存在しない場合は，更に小さい外力によりこのような状態が生じ得 ると考えられる。
(ｳ) そうすると，被告各製品においては，針先保護部に大径部係止手段及び小径 部側壁部が設けられており，針管と針先保護部が相対移動してクリック感が生じる 位置において，針先保護部に設けられた大径部係止手段が針基に対して係止される ことと，針基に設けられた縦リブと針先保護部に設けられた小径部側壁部とが相互 に係合することにより針基が針先保護部に対して回動することが防止される状態に あることとが相まって，針基が大径部係止手段をすり抜けて針先保護部に対して前 進することができなくなっているものと認められる。すなわち，被告各製品は，大 径部係止手段のみならず小径部側壁部が針先保護部に設けられていることにより針 先の再露出が防止される構成となっている。＼n以上のとおり，被告各製品の小径部側壁部は，針先再露出防止機構としての機能＼ をも有するものと認められる。したがって，被告各製品の小径部側壁部は，「係止 片」（構成要件 1D 等）に該当し，これが小径部に設けられている以上，被告各製 品は，「前記係止片は，…前記小径部側には設けられておらず」（構成要件 1E 4)）を充足しない。
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2022.01. 3
平成30(ワ)35263 損害賠償等請求事件 不正競争 民事訴訟 令和3年9月29日 東京地方裁判所
原告のデータは、営業秘密であるとは認定されましたが、被告がそれを用いたとの事実を認める証拠がないと判断されました。
(1) 秘密管理性
ア 本件データは，気圧の上限・下限，加圧（減圧）に要する時間，チャン バー内を一定の気圧に保っている時間，排気時間及び動作の繰返しの回数 等を内容とし，これらの数値に基づいて酸素チャンバー内の気圧を昇降さ せるためのものであり，本件酸素チャンバーの制御装置内に設置された媒 体に記録されているものであると認められる（原告代表者〔１０，１１頁〕），＼n弁論の全趣旨）。
イ 本件データの上記内容に照らすと，同データは酸素チャンバーの作動を 制御する上で中核をなすものであり，その秘密性は高いと考えられるとこ ろ，証拠（甲２，３，９，１１，１５，原告代表者〔２，６，２３頁〕）＼nによれば，1)原告製の酸素チャンバーは，その出荷前に，制御装置内の特 定の箇所をジャンパー線で接続し導通させることにより，本件データ等を 読み出せないようロックがかけられており，それ以降，原告社内でこれに アクセスできるのは，原告代表者のほか限られた人数の役員等であったこ＼nと，2)原告の従業員には就業規則第５条(5)により守秘義務を課せられて いたこと，3)原告は，本件データを含む制御装置一式の製作を委託してい た協立電機との間で機密保持契約を締結しており，本件データは同契約第 １条の「秘密情報」に該当すると考えられること，4)原告製の酸素チャン バーの販売代理店であった被告会社も本件データの変更は自由にできな かったこと，5)原告製の酸素チャンバーを購入した顧客も本件データにア クセスすることはできなかったことの各事実が認められ，これを覆すに足 りる証拠はない。 このように，原告社内においても本件データにアクセスすることのでき る者は限られており，取引先等についても秘密保持義務が課せられ，ある いは本件データへのアクセスができない状態とされていたことに照らす と，本件データは原告において秘密として管理されていたというべきであ る。
ウ(ｱ) これに対し，被告らは，原告が主張するロックの内容は明らかではな く，また，全国的に販売されている原告製の酸素チャンバーの納品や修 理の作業を支障なく行うには本件データの内容を原告の従業員等が知っ ていることが必要であったと主張する。 しかし，原告の主張するロックの内容は上記イ1)のとおり十分に具体＼n的であり，かかる措置を講じてもなお本件データへのアクセスが可能で＼nあることをうかがわせる証拠はない。また，原告の従業員が，原告製の 酸素チャンバーの納品を行い，あるいは同製品の修理を行うために本件 データにアクセスすることが必要な事例が日常的に生じていたことをう かがわせる証拠はなく，原告製の酸素チャンバーが全国に販売されてい たとしても，そのことから，原告従業員が本件データにアクセスするこ とができたとの事実を推認することはできない。
(ｲ) また，被告らは，原告との間で，本件データを対象とする秘密保持契 約を締結したことはなく，本件販売代理店契約の契約書（甲３）をみて も，原告製の酸素チャンバー全てについて原告又は原告が委託した者が 修理をする旨の規定はないと主張する。 しかし，上記イ4)のとおり，被告会社が本件データを自由にアクセス し，これを変更し得たことを示す証拠はないことに照らすと，被告会社 との間で本件データは秘密として保護されていたというべきである。ま た，被告会社又は原告の委託者が原告製酸素チャンバーを修理すること があったとしても，これらの業者が本件データにアクセスすることがで きたことをうかがわせる証拠はない。 そうすると，本件データは，被告会社及び原告製酸素チャンバーの修 理を行う業者との間においても，秘密として管理されていたというべき である。
(ｳ) さらに，被告らは，本件クラブに納品された本件酸素チャンバーには 本件データのロックがかけられていなかったので，本件データは秘密と して管理されていなかったと主張する。 しかし，本件クラブに納品された本件酸素チャンバーに本件データの ロックがかけられなかったのは，前記前提事実(3)イのとおり例外的な 措置であって，このことは，本件データが秘密として管理されていたと の上記判断を左右しないというべきである。
・・・
本件においては，以下のとおり，被告らが本件データを実際に読 み出して取得し，また，被告会社が取得した本件データを使用して酸素チャ ンバーを製造したことを客観的に示す証拠は存在しない。 ア 被告らが本件制御装置等を保管していた間，本件制御装置に対していか なる作業又は操作を行ったかは証拠上明らかではない。
原告は，本件制御装置等の持ち出し前と返還後とでは，同装置等の側面 にテープ付けしていた鍵の位置が異なっており，明らかに鍵を使用した痕 跡があったことや，原告が本件酸素チャンバーの復旧作業を行った際，本 件制御装置に対する原告のＰＣ以外のＰＣからのアクセスを確認したこ となどを指摘するが，これを裏付ける客観的な証拠は何ら提出されていな い。 また，原告代表者は，本件クラブには本件データを読み出し，パラメー＼nタの設定や変更を行い得る設備や人材等を有していたため，ロックの解除 の方法を伝えたものであり，本件クラブにおいて同ロックを解除したかど うか，また，パラメータ等の変更後のロックをかけたかどうかは承知して いない旨の供述をしているところ（原告代表者〔２４，２８〜２９頁〕），＼n同供述を前提にすると，仮に被告らが持ち出した本件制御装置等を使用し て本件データへのアクセスを試みたとしても，奏功したかどうかは明らか ではない。
さらに，原告は，制御装置等の取外しや取付けをしたのみでは酸素チャ ンバーの機能が動作しなくなることはないので，本件制御装置等の返還後＼nに本件酸素チャンバーの低圧モードに支障が生じたのは，本件データの複 製等が行われた現れであると主張するが，低圧モードに支障が生じたこと から，直ちに本件データの複製等が行われたと推認することはできない。 そして，他に，被告らが本件制御装置等を保管していた間に本件制御装 置に対して行った具体的な操作や作業の内容を特定し得る証拠はない。 イ 原告は，被告会社が本件データを使用して，酸素チャンバーを製造した と主張するが，被告会社製の酸素チャンバーの開発・製造に当たり，本件 データが使用されたことを客観的に示す証拠はない。
かえって，被告会社の製造した酸素チャンバーの制御装置マニュアル（乙 ８）及びＷ証言〔１，２頁〕によれば，被告会社製の酸素チャンバーにお いては，制御装置のモード選択画面に表示される圧力や運転時間について，＼n納品時に所定の設定はされているものの，顧客がこれを変更することも可 能な仕様となっており，顧客がこれらの数値を自由に変更することができ＼nない原告製の酸素チャンバーとは仕様が異なるものであると認められる。 なお，原告は，本件酸素チャンバーのラダープログラムと被告会社製の 酸素チャンバーのラダープログラムを対比することにより，被告会社によ る本件データの使用の有無を解析できると主張し，被告らに対し，同プロ グラムの任意提出を求めていたが，その後，被告らが同プログラムを改ざ んしているおそれが高いとして，被告会社の保有するラダープログラムの 提出を求めない旨の意思を表明した（原告第６準備書面）。原告は，被告＼nらがラダープログラムを証拠として任意提出しないことから本件データ の使用を推認し得ると主張するが，ラダープログラムを実際に対比するこ となく，そのような推認をすることはできない。
ウ 以上によれば，被告らが本件データを取得し，また，被告会社が取得し た本件データを使用して酸素チャンバーを製造したとの事実を認めるに 足りる証拠はないので，本件持出し行為が不競法２条１項４号の不正競争 行為に該当するとの原告主張は理由がない。
(1) 秘密管理性
ア 本件データは，気圧の上限・下限，加圧（減圧）に要する時間，チャン バー内を一定の気圧に保っている時間，排気時間及び動作の繰返しの回数 等を内容とし，これらの数値に基づいて酸素チャンバー内の気圧を昇降さ せるためのものであり，本件酸素チャンバーの制御装置内に設置された媒 体に記録されているものであると認められる（原告代表者〔１０，１１頁〕），＼n弁論の全趣旨）。
イ 本件データの上記内容に照らすと，同データは酸素チャンバーの作動を 制御する上で中核をなすものであり，その秘密性は高いと考えられるとこ ろ，証拠（甲２，３，９，１１，１５，原告代表者〔２，６，２３頁〕）＼nによれば，1)原告製の酸素チャンバーは，その出荷前に，制御装置内の特 定の箇所をジャンパー線で接続し導通させることにより，本件データ等を 読み出せないようロックがかけられており，それ以降，原告社内でこれに アクセスできるのは，原告代表者のほか限られた人数の役員等であったこ＼nと，2)原告の従業員には就業規則第５条(5)により守秘義務を課せられて いたこと，3)原告は，本件データを含む制御装置一式の製作を委託してい た協立電機との間で機密保持契約を締結しており，本件データは同契約第 １条の「秘密情報」に該当すると考えられること，4)原告製の酸素チャン バーの販売代理店であった被告会社も本件データの変更は自由にできな かったこと，5)原告製の酸素チャンバーを購入した顧客も本件データにア クセスすることはできなかったことの各事実が認められ，これを覆すに足 りる証拠はない。 このように，原告社内においても本件データにアクセスすることのでき る者は限られており，取引先等についても秘密保持義務が課せられ，ある いは本件データへのアクセスができない状態とされていたことに照らす と，本件データは原告において秘密として管理されていたというべきであ る。
ウ(ｱ) これに対し，被告らは，原告が主張するロックの内容は明らかではな く，また，全国的に販売されている原告製の酸素チャンバーの納品や修 理の作業を支障なく行うには本件データの内容を原告の従業員等が知っ ていることが必要であったと主張する。 しかし，原告の主張するロックの内容は上記イ1)のとおり十分に具体＼n的であり，かかる措置を講じてもなお本件データへのアクセスが可能で＼nあることをうかがわせる証拠はない。また，原告の従業員が，原告製の 酸素チャンバーの納品を行い，あるいは同製品の修理を行うために本件 データにアクセスすることが必要な事例が日常的に生じていたことをう かがわせる証拠はなく，原告製の酸素チャンバーが全国に販売されてい たとしても，そのことから，原告従業員が本件データにアクセスするこ とができたとの事実を推認することはできない。
(ｲ) また，被告らは，原告との間で，本件データを対象とする秘密保持契 約を締結したことはなく，本件販売代理店契約の契約書（甲３）をみて も，原告製の酸素チャンバー全てについて原告又は原告が委託した者が 修理をする旨の規定はないと主張する。 しかし，上記イ4)のとおり，被告会社が本件データを自由にアクセス し，これを変更し得たことを示す証拠はないことに照らすと，被告会社 との間で本件データは秘密として保護されていたというべきである。ま た，被告会社又は原告の委託者が原告製酸素チャンバーを修理すること があったとしても，これらの業者が本件データにアクセスすることがで きたことをうかがわせる証拠はない。 そうすると，本件データは，被告会社及び原告製酸素チャンバーの修 理を行う業者との間においても，秘密として管理されていたというべき である。
(ｳ) さらに，被告らは，本件クラブに納品された本件酸素チャンバーには 本件データのロックがかけられていなかったので，本件データは秘密と して管理されていなかったと主張する。 しかし，本件クラブに納品された本件酸素チャンバーに本件データの ロックがかけられなかったのは，前記前提事実(3)イのとおり例外的な 措置であって，このことは，本件データが秘密として管理されていたと の上記判断を左右しないというべきである。
・・・
本件においては，以下のとおり，被告らが本件データを実際に読 み出して取得し，また，被告会社が取得した本件データを使用して酸素チャ ンバーを製造したことを客観的に示す証拠は存在しない。 ア 被告らが本件制御装置等を保管していた間，本件制御装置に対していか なる作業又は操作を行ったかは証拠上明らかではない。
原告は，本件制御装置等の持ち出し前と返還後とでは，同装置等の側面 にテープ付けしていた鍵の位置が異なっており，明らかに鍵を使用した痕 跡があったことや，原告が本件酸素チャンバーの復旧作業を行った際，本 件制御装置に対する原告のＰＣ以外のＰＣからのアクセスを確認したこ となどを指摘するが，これを裏付ける客観的な証拠は何ら提出されていな い。 また，原告代表者は，本件クラブには本件データを読み出し，パラメー＼nタの設定や変更を行い得る設備や人材等を有していたため，ロックの解除 の方法を伝えたものであり，本件クラブにおいて同ロックを解除したかど うか，また，パラメータ等の変更後のロックをかけたかどうかは承知して いない旨の供述をしているところ（原告代表者〔２４，２８〜２９頁〕），＼n同供述を前提にすると，仮に被告らが持ち出した本件制御装置等を使用し て本件データへのアクセスを試みたとしても，奏功したかどうかは明らか ではない。
さらに，原告は，制御装置等の取外しや取付けをしたのみでは酸素チャ ンバーの機能が動作しなくなることはないので，本件制御装置等の返還後＼nに本件酸素チャンバーの低圧モードに支障が生じたのは，本件データの複 製等が行われた現れであると主張するが，低圧モードに支障が生じたこと から，直ちに本件データの複製等が行われたと推認することはできない。 そして，他に，被告らが本件制御装置等を保管していた間に本件制御装 置に対して行った具体的な操作や作業の内容を特定し得る証拠はない。 イ 原告は，被告会社が本件データを使用して，酸素チャンバーを製造した と主張するが，被告会社製の酸素チャンバーの開発・製造に当たり，本件 データが使用されたことを客観的に示す証拠はない。
かえって，被告会社の製造した酸素チャンバーの制御装置マニュアル（乙 ８）及びＷ証言〔１，２頁〕によれば，被告会社製の酸素チャンバーにお いては，制御装置のモード選択画面に表示される圧力や運転時間について，＼n納品時に所定の設定はされているものの，顧客がこれを変更することも可 能な仕様となっており，顧客がこれらの数値を自由に変更することができ＼nない原告製の酸素チャンバーとは仕様が異なるものであると認められる。 なお，原告は，本件酸素チャンバーのラダープログラムと被告会社製の 酸素チャンバーのラダープログラムを対比することにより，被告会社によ る本件データの使用の有無を解析できると主張し，被告らに対し，同プロ グラムの任意提出を求めていたが，その後，被告らが同プログラムを改ざ んしているおそれが高いとして，被告会社の保有するラダープログラムの 提出を求めない旨の意思を表明した（原告第６準備書面）。原告は，被告＼nらがラダープログラムを証拠として任意提出しないことから本件データ の使用を推認し得ると主張するが，ラダープログラムを実際に対比するこ となく，そのような推認をすることはできない。
ウ 以上によれば，被告らが本件データを取得し，また，被告会社が取得し た本件データを使用して酸素チャンバーを製造したとの事実を認めるに 足りる証拠はないので，本件持出し行為が不競法２条１項４号の不正競争 行為に該当するとの原告主張は理由がない。
2022.01. 3
令和2(ワ)4023 特許権 民事訴訟 令和3年10月7日 大阪地方裁判所
特102条2項による損害賠償として8割の推定覆滅が認められました。
(3) 推定覆滅について
ア 本件発明の効果
本件発明の効果は，各種タイプのチャイルドシートの背面側に装着することがで きること（【0022】），カバーの天部の高さ位置を適宜設定・変更することがで き，カバーの内部空間で，幼児の頭頂部がカバー天部に接触しないか，接触しても カバーの重みがもろに幼児の頭部に掛ることが少なくなり，居住環境が向上するこ と（【0023】）である。 要するに，本件発明の作用効果は，1)各種のチャイルドシートに装着できるこ と，2)幼児の頭部に合わせてカバーの天部高さ位置を適宜調整できることにあると いえる。 もっとも，様々な形状のチャイルドシートに対応してその略全体を被覆するチャ イルドシートカバーは従来技術として各種存在し（【0002】〜【0010】），これら は本件発明以外の適宜の方法で装着されていたのであるから，上記効果のうち1) は，本件発明によるのでなければ実現し得ない効果とはいえない。 また，前記１ないし３のとおり，ハ号物件等，ホ号物件等及びト号物件等のよう に本件発明の技術的範囲に属しない部品によっても，装着方法によってはチャイル ドシートカバーを適宜高さ位置に装着できると考えられるから，本件発明の効果2) も，本件発明によるのでなければ実現し得ない効果とはいえない。
イ 本件発明の貢献の程度等について
(ｱ) 本件発明は，チャイルドシートのほぼ全体を被覆するチャイルドシートカ バーを自転車のチャイルドシートに装着する際に使用される部品である装着補助プ レートの発明である。チャイルドシートカバーを選択するのは，主に幼児の保護者 等である自転車所有者と考えられるが，装着補助プレートは，チャイルドシートカ バーそのものではなく装着に用いる補助的な部品であって，使用時にはチャイルド シートカバーの内部に隠れ，雨避け等のチャイルドシートカバーの機能そのものを＼n発揮する部分ではないから，装着補助プレート自体が需要者の関心を惹き，製品選 択の直接の動機となるとはいえない。 また，本件発明の効果は，前記アのとおり，いずれも本件発明によるのでなけれ ば実現し得ない効果ではなく，本件発明の実施による貢献の程度の評価に当たって は，必ずしも重視できるものではないが，本件発明に係る装着補助プレートを使用 したチャイルドシートカバーの広告において前記の効果1)及び2)を謳っている場合 は，需要者に当該チャイルドシートカバーの利点，優位性を認識させるものである から，製品選択の動機となり得る事情といえる。
(ｲ) 証拠（甲４，５）によれば，被告は，イ号物件の特徴として，「背もたれ の高いタイプのチャイルドシートなら装着 OK」などと効果1)については謳ってい るものの，効果2)については特に宣伝していない。 また，証拠（甲６）によれば，被告は，ロ号物件の特徴としても，「各種後付け シートに対応しています」などと効果1)については謳っているものの，効果2)に関 しては，取付方法の説明において「6)最後にファスナーを閉じたら，装着完了。突 っ張る部分がある場合は，カバーの高さを調節してください。背面部分を高くセッ トしすぎるとカバーにシワが寄ったり，突っ張ったりするので適宜調節ください」 との記載があるにすぎず，カバーの高さ位置を調整できる旨を記載しているが，特 段の利点としては記載していない。 さらに，証拠（甲４，１８）によれば，イ号物件及びロ号物件の購入者のレビュ ーにおいても，効果2)について記載したものはなく，単にカバーがワイヤーにより 自立して天井が高いことに係る記載があるにとどまり，証拠（甲３，１６）によれ ば，原告においても，効果1)及び2)を宣伝していないことが認められる。
(ｳ) 原告は，チャイルドシートカバーが自転車に常時装着されているものでは なく，使用，不使用時に取り外しを行うものであるので，需要者にとってカバーが 簡単に取り付けられるかどうかが重要であるところ，原告製品の補助プレートを用 いることでカバーの取付が従来より容易となり，需要者から支持を得ていると主張 する。
しかしながら，本件明細書によれば，「カバーを装着したままで使用するという ことが常態」（【0009】）であるというのであり，「本発明においても，上記従来 のチャイルドシートカバーと同様に，これを装着したままの状態で，自転車の不使 用時は勿論のこと，…どのような天候の際にも，幼児を乗せて使用することができ るカバーに適用可能なものである」（【0012】）とされているから，本件発明は， チャイルドシートカバーを常時装着した状態で使用することを前提としたものであ る。また，本件発明にチャイルドシートカバーの取付を容易にする効果があること は本件明細書に記載がなく，【発明が解決しようとする課題】や【課題を解決する ための手段】にも取付を容易にすることに関する記載はないから，チャイルドシー トカバーの取付が容易になることは本件発明の効果とは関係がない。
(ｴ) 以上によれば，本件発明は，効果1)及び2)を有し，これを実施する製品の 販売等に一応貢献し得るものであるが，効果1)については需要者に重視されず，効 果2)については，イ号物件及びロ号物件において需要者にほとんどその効果が認識 されないものであって，顧客誘引力は極めて低く，イ号物件及びロ号物件の他の利 点を考慮して，これを購入した需要者が多かったものと考えられる。
ウ 推定覆滅の程度
以上の事情を総合的に考慮すれば，本件においては，８割の損害額の推定が覆滅 されるとすべきである。
(3) 推定覆滅について
ア 本件発明の効果
本件発明の効果は，各種タイプのチャイルドシートの背面側に装着することがで きること（【0022】），カバーの天部の高さ位置を適宜設定・変更することがで き，カバーの内部空間で，幼児の頭頂部がカバー天部に接触しないか，接触しても カバーの重みがもろに幼児の頭部に掛ることが少なくなり，居住環境が向上するこ と（【0023】）である。 要するに，本件発明の作用効果は，1)各種のチャイルドシートに装着できるこ と，2)幼児の頭部に合わせてカバーの天部高さ位置を適宜調整できることにあると いえる。 もっとも，様々な形状のチャイルドシートに対応してその略全体を被覆するチャ イルドシートカバーは従来技術として各種存在し（【0002】〜【0010】），これら は本件発明以外の適宜の方法で装着されていたのであるから，上記効果のうち1) は，本件発明によるのでなければ実現し得ない効果とはいえない。 また，前記１ないし３のとおり，ハ号物件等，ホ号物件等及びト号物件等のよう に本件発明の技術的範囲に属しない部品によっても，装着方法によってはチャイル ドシートカバーを適宜高さ位置に装着できると考えられるから，本件発明の効果2) も，本件発明によるのでなければ実現し得ない効果とはいえない。
イ 本件発明の貢献の程度等について
(ｱ) 本件発明は，チャイルドシートのほぼ全体を被覆するチャイルドシートカ バーを自転車のチャイルドシートに装着する際に使用される部品である装着補助プ レートの発明である。チャイルドシートカバーを選択するのは，主に幼児の保護者 等である自転車所有者と考えられるが，装着補助プレートは，チャイルドシートカ バーそのものではなく装着に用いる補助的な部品であって，使用時にはチャイルド シートカバーの内部に隠れ，雨避け等のチャイルドシートカバーの機能そのものを＼n発揮する部分ではないから，装着補助プレート自体が需要者の関心を惹き，製品選 択の直接の動機となるとはいえない。 また，本件発明の効果は，前記アのとおり，いずれも本件発明によるのでなけれ ば実現し得ない効果ではなく，本件発明の実施による貢献の程度の評価に当たって は，必ずしも重視できるものではないが，本件発明に係る装着補助プレートを使用 したチャイルドシートカバーの広告において前記の効果1)及び2)を謳っている場合 は，需要者に当該チャイルドシートカバーの利点，優位性を認識させるものである から，製品選択の動機となり得る事情といえる。
(ｲ) 証拠（甲４，５）によれば，被告は，イ号物件の特徴として，「背もたれ の高いタイプのチャイルドシートなら装着 OK」などと効果1)については謳ってい るものの，効果2)については特に宣伝していない。 また，証拠（甲６）によれば，被告は，ロ号物件の特徴としても，「各種後付け シートに対応しています」などと効果1)については謳っているものの，効果2)に関 しては，取付方法の説明において「6)最後にファスナーを閉じたら，装着完了。突 っ張る部分がある場合は，カバーの高さを調節してください。背面部分を高くセッ トしすぎるとカバーにシワが寄ったり，突っ張ったりするので適宜調節ください」 との記載があるにすぎず，カバーの高さ位置を調整できる旨を記載しているが，特 段の利点としては記載していない。 さらに，証拠（甲４，１８）によれば，イ号物件及びロ号物件の購入者のレビュ ーにおいても，効果2)について記載したものはなく，単にカバーがワイヤーにより 自立して天井が高いことに係る記載があるにとどまり，証拠（甲３，１６）によれ ば，原告においても，効果1)及び2)を宣伝していないことが認められる。
(ｳ) 原告は，チャイルドシートカバーが自転車に常時装着されているものでは なく，使用，不使用時に取り外しを行うものであるので，需要者にとってカバーが 簡単に取り付けられるかどうかが重要であるところ，原告製品の補助プレートを用 いることでカバーの取付が従来より容易となり，需要者から支持を得ていると主張 する。
しかしながら，本件明細書によれば，「カバーを装着したままで使用するという ことが常態」（【0009】）であるというのであり，「本発明においても，上記従来 のチャイルドシートカバーと同様に，これを装着したままの状態で，自転車の不使 用時は勿論のこと，…どのような天候の際にも，幼児を乗せて使用することができ るカバーに適用可能なものである」（【0012】）とされているから，本件発明は， チャイルドシートカバーを常時装着した状態で使用することを前提としたものであ る。また，本件発明にチャイルドシートカバーの取付を容易にする効果があること は本件明細書に記載がなく，【発明が解決しようとする課題】や【課題を解決する ための手段】にも取付を容易にすることに関する記載はないから，チャイルドシー トカバーの取付が容易になることは本件発明の効果とは関係がない。
(ｴ) 以上によれば，本件発明は，効果1)及び2)を有し，これを実施する製品の 販売等に一応貢献し得るものであるが，効果1)については需要者に重視されず，効 果2)については，イ号物件及びロ号物件において需要者にほとんどその効果が認識 されないものであって，顧客誘引力は極めて低く，イ号物件及びロ号物件の他の利 点を考慮して，これを購入した需要者が多かったものと考えられる。
ウ 推定覆滅の程度
以上の事情を総合的に考慮すれば，本件においては，８割の損害額の推定が覆滅 されるとすべきである。
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2022.01. 3
令和1(ワ)9113 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和3年9月16日 大阪地方裁判所
特102条2項による損害額算定において、５％の覆滅されました。
ウ 推定覆滅について
(ｱ) 本件各発明の効果
本件発明１の効果は，発明に係るケーシングのコンセント部に対する設置形態を 採用することにより，設置面からの表示面部の突出量が極力小さくなり，設置箇所＼nの美観が向上されると共に，歩行の妨げになることが抑制されること，上記設置形 態を採用することで大きさ等に制限が生じるケーシング内に複数のアンテナ素子を 配置するにあたり，複数のアンテナ素子がケーシングの内壁面に沿う板状に形成さ れ，内挿部の内壁面において表示面部の後方側内部空間を挟んで離間する位置に分＼n配配置されることで，アンテナ素子間の離間距離を十分に大きくとって，送受信波＼nの相互干渉を良好に抑制することができること（【0009】）である。 本件発明２の効果は，本件発明１の効果に加えて，ケーシングの内挿部における 四方の内壁面において，表示面部の両側縁部から後方に延出し互いに対向する一対＼nの平面状側壁部が存在し，これらの平面状側壁部のそれぞれに複数のアンテナ素子 を分配配置するという合理的な構成により，これら複数のアンテナ素子を表＼示面部 の後方側内部空間を挟んで離間する位置に分配配置できると共に，一対の平面状側 壁部は互いに平行な平面となるので，その平面状側壁部に沿った姿勢で配置される 複数のアンテナ素子のそれぞれにおいて，指向性を決定する延出方向が設定しやす くなること（【0019】），複数のアンテナ素子が表示面部の後方側内部空間を挟ん＼nで対角位置に配置されているので，それぞれのアンテナ素子間の離間距離を一層大 きくとって，それぞれのアンテナ素子における送受信波の相互干渉を一層良好に抑 制することができること（【0021】）である。 本件発明３の効果は，本件発明１及び２の効果に加えて，無線 LAN に加えて有 線 LAN や電話回線が利用可能になること，表＼示面部の後方側にモジュラーアダプ タが配置されているので，複数のアンテナ素子をモジュラーアダプタを間に挟んだ 状態で配置することができ，それぞれのアンテナ素子における送受信波の相互干渉 が一層良好に抑制されること（【0017】）である。 要するに，本件各発明の作用効果は，1)ケーシングをコンセント部に埋設状態で 設置でき，設置面からの表示面部の突出量が極力小さくなることによる美観の向上＼n及び歩行の妨げとなることの防止，2)複数のアンテナ素子間の送受信波の相互干渉 の抑制，3)アンテナ素子の指向性を決定する延出方向設定の容易化（本件発明１を 除く）にあるといえる。
(ｲ) 本件各発明の貢献の程度等について
本件各発明は，コンセント部に埋設状態で設置される情報コンセントに係る発明 であり，主として集合住宅やホテル，オフィス等に一括して設置することが想定さ れる（甲４，５４，５５，弁論の全趣旨）。そうすると，それらの設置を扱うイン ターネットサービスプロバイダーが原告製品及び各被告製品の主要な取引者と解さ れると共に，最終的な需要者である情報コンセントが設置される建築物の施主の意 向も，製品選択に影響することが考えられる。これらの者にとって，本件各発明の 前記の効果1)〜3)は，いずれも選択の動機となり得る事情といえる。 また，証拠（甲５２）によれば，被告は，各被告製品について，「標準の情報コ ンセント内に埋込み，省スペースで快適な無線 LAN 環境」，「美観重視のお客様 に適した，見た目がスマートな埋込み型」，「JIS 規格のコンセントであればメー カを問わず設置可能」などと宣伝しており，効果1)を謳っている上，「もっと電波 を強くしてほしい」という要望に応じて導入された事例や，「確実に無線が使用で きる環境でありながら，部屋に設置しても存在を意識しないデザイン」が評価され たという事例等を紹介して宣伝してもおり，効果2)を取り上げた宣伝も行っている と認められる。 そうすると，本件各発明は，少なくとも効果1)及び2)により，これを実施する製 品の販売に貢献するものというべきであって，顧客誘引力がない又は乏しいものと はいえない。
これに対し，被告は，本件各発明の特徴は従来から存在したケーシングに対して 技術常識に基づく配置を併せた点に限定されること，原告が商品の訴求ポイントと して挙げる事情は本件各発明と無関係であること，乙２６文献及び乙２７文献記載 の公知技術の存在を指摘して，本件各発明は売上や利益に対して寄与せず，又はそ の寄与は無視できる程度に小さいなどと主張する。 しかし，被告がその主張の前提とする本件各発明の特徴に関する理解は，本件各 発明に係る技術的思想や効果を正しく理解したものとはいえず，被告の上記主張は その前提を欠く。また，乙２６文献及び乙２７文献には，いずれも複数のアンテナ を配置することの記載も示唆もないから，これらの文献記載の公知技術の存在は， 本件各発明の貢献の程度を失わせるものとはいえない。 このほか，被告において，他に顧客誘引力を有すべき製品の特徴等についての主 張立証はない。 したがって，この点に関する被告の主張は採用できない。
(ｳ) 競合品の存在について
証拠（甲１，４９〜５２，５５，５６）によれば，原告製品及び各被告製品は， JIS 規格のコンセントプレートに対応した情報コンセント型無線 LAN アクセスポイ ントの製品であるところ，エレコム株式会社の製品（WAB-S733IW-PD。以下「甲 ５６製品」という。）も，１つの電子チップ型アンテナ及び１つの基板アンテナの ２つのアンテナ素子を有し，JIS 規格のコンセントプレートに対応した製品である から，原告製品及び各被告製品と市場において競合する製品であることが認められ る。もっとも，その販売開始時期，販売価格，販売実績，市場占有率その他具体的 な事情について，被告による主張立証はなく，証拠上明らかでない。また，甲５６ 製品のほかに，原告製品及び各被告製品と市場において競合するものと認められる 製品の存在等に関する具体的な主張立証はない。 そうすると，原告製品及び各被告製品と市場において競合する製品として甲５６ 製品が存在する以上，その存在をもって特許法１０２条２項に基づく損害額の推定 の覆滅事由として考慮すべきではあるものの，その覆滅の程度は極めて限定的であ り，本件においては，５％の限度で推定が覆滅されるにとどまると考えるのが相当 である。
これに対し，被告は，原告製品及び各被告製品と同種の製品を販売している競合 企業が多数存在するなどと主張する。しかし，一般論として技術的に同一の製品で はなくとも市場において競合することがあり得るとしても，他社製品との競合の状 況に関する具体的な主張立証がない以上，特許法１０２条２項に基づく損害額の推 定を覆滅すべき事情としてこれを考慮することはできない。また，原告製品の失注 といった個別の取引事例に基づく主張については，その具体的な事情が明らかでは ないから，失注の点をもって直ちに原告製品の競争力の乏しさを示すものとは必ず しもいえない。したがって，この点に関する被告の主張は採用できない。
・・・
(3) 損害額（特許法１０２条３項に基づくもの）並びに特許法１０２条２項及 び３項の重畳適用について
原告は，損害額につき，選択的に特許法１０２条３項に基づく推定をも主張す る。しかし，その主張する額は特許法１０２条２項に基づき推定される損害額（前 記(2)エ）より少ない。したがって，同条３項に基づく損害額について論ずる必要 はない。 特許法１０２条２項及び３項の重畳適用については，前記(2)ウのとおり，本件 において同条２項に基づく損害額の推定を覆滅すべき事情として考慮すべきものは 競合製品の存在のみであるところ，被告による各被告製品の販売実績等と直接の関 わりを有しないこのような事情に基づく覆滅部分に関しては，同条３項適用の基礎 を欠く。したがって，この点に関する原告の主張は採用できない。
ウ 推定覆滅について
(ｱ) 本件各発明の効果
本件発明１の効果は，発明に係るケーシングのコンセント部に対する設置形態を 採用することにより，設置面からの表示面部の突出量が極力小さくなり，設置箇所＼nの美観が向上されると共に，歩行の妨げになることが抑制されること，上記設置形 態を採用することで大きさ等に制限が生じるケーシング内に複数のアンテナ素子を 配置するにあたり，複数のアンテナ素子がケーシングの内壁面に沿う板状に形成さ れ，内挿部の内壁面において表示面部の後方側内部空間を挟んで離間する位置に分＼n配配置されることで，アンテナ素子間の離間距離を十分に大きくとって，送受信波＼nの相互干渉を良好に抑制することができること（【0009】）である。 本件発明２の効果は，本件発明１の効果に加えて，ケーシングの内挿部における 四方の内壁面において，表示面部の両側縁部から後方に延出し互いに対向する一対＼nの平面状側壁部が存在し，これらの平面状側壁部のそれぞれに複数のアンテナ素子 を分配配置するという合理的な構成により，これら複数のアンテナ素子を表＼示面部 の後方側内部空間を挟んで離間する位置に分配配置できると共に，一対の平面状側 壁部は互いに平行な平面となるので，その平面状側壁部に沿った姿勢で配置される 複数のアンテナ素子のそれぞれにおいて，指向性を決定する延出方向が設定しやす くなること（【0019】），複数のアンテナ素子が表示面部の後方側内部空間を挟ん＼nで対角位置に配置されているので，それぞれのアンテナ素子間の離間距離を一層大 きくとって，それぞれのアンテナ素子における送受信波の相互干渉を一層良好に抑 制することができること（【0021】）である。 本件発明３の効果は，本件発明１及び２の効果に加えて，無線 LAN に加えて有 線 LAN や電話回線が利用可能になること，表＼示面部の後方側にモジュラーアダプ タが配置されているので，複数のアンテナ素子をモジュラーアダプタを間に挟んだ 状態で配置することができ，それぞれのアンテナ素子における送受信波の相互干渉 が一層良好に抑制されること（【0017】）である。 要するに，本件各発明の作用効果は，1)ケーシングをコンセント部に埋設状態で 設置でき，設置面からの表示面部の突出量が極力小さくなることによる美観の向上＼n及び歩行の妨げとなることの防止，2)複数のアンテナ素子間の送受信波の相互干渉 の抑制，3)アンテナ素子の指向性を決定する延出方向設定の容易化（本件発明１を 除く）にあるといえる。
(ｲ) 本件各発明の貢献の程度等について
本件各発明は，コンセント部に埋設状態で設置される情報コンセントに係る発明 であり，主として集合住宅やホテル，オフィス等に一括して設置することが想定さ れる（甲４，５４，５５，弁論の全趣旨）。そうすると，それらの設置を扱うイン ターネットサービスプロバイダーが原告製品及び各被告製品の主要な取引者と解さ れると共に，最終的な需要者である情報コンセントが設置される建築物の施主の意 向も，製品選択に影響することが考えられる。これらの者にとって，本件各発明の 前記の効果1)〜3)は，いずれも選択の動機となり得る事情といえる。 また，証拠（甲５２）によれば，被告は，各被告製品について，「標準の情報コ ンセント内に埋込み，省スペースで快適な無線 LAN 環境」，「美観重視のお客様 に適した，見た目がスマートな埋込み型」，「JIS 規格のコンセントであればメー カを問わず設置可能」などと宣伝しており，効果1)を謳っている上，「もっと電波 を強くしてほしい」という要望に応じて導入された事例や，「確実に無線が使用で きる環境でありながら，部屋に設置しても存在を意識しないデザイン」が評価され たという事例等を紹介して宣伝してもおり，効果2)を取り上げた宣伝も行っている と認められる。 そうすると，本件各発明は，少なくとも効果1)及び2)により，これを実施する製 品の販売に貢献するものというべきであって，顧客誘引力がない又は乏しいものと はいえない。
これに対し，被告は，本件各発明の特徴は従来から存在したケーシングに対して 技術常識に基づく配置を併せた点に限定されること，原告が商品の訴求ポイントと して挙げる事情は本件各発明と無関係であること，乙２６文献及び乙２７文献記載 の公知技術の存在を指摘して，本件各発明は売上や利益に対して寄与せず，又はそ の寄与は無視できる程度に小さいなどと主張する。 しかし，被告がその主張の前提とする本件各発明の特徴に関する理解は，本件各 発明に係る技術的思想や効果を正しく理解したものとはいえず，被告の上記主張は その前提を欠く。また，乙２６文献及び乙２７文献には，いずれも複数のアンテナ を配置することの記載も示唆もないから，これらの文献記載の公知技術の存在は， 本件各発明の貢献の程度を失わせるものとはいえない。 このほか，被告において，他に顧客誘引力を有すべき製品の特徴等についての主 張立証はない。 したがって，この点に関する被告の主張は採用できない。
(ｳ) 競合品の存在について
証拠（甲１，４９〜５２，５５，５６）によれば，原告製品及び各被告製品は， JIS 規格のコンセントプレートに対応した情報コンセント型無線 LAN アクセスポイ ントの製品であるところ，エレコム株式会社の製品（WAB-S733IW-PD。以下「甲 ５６製品」という。）も，１つの電子チップ型アンテナ及び１つの基板アンテナの ２つのアンテナ素子を有し，JIS 規格のコンセントプレートに対応した製品である から，原告製品及び各被告製品と市場において競合する製品であることが認められ る。もっとも，その販売開始時期，販売価格，販売実績，市場占有率その他具体的 な事情について，被告による主張立証はなく，証拠上明らかでない。また，甲５６ 製品のほかに，原告製品及び各被告製品と市場において競合するものと認められる 製品の存在等に関する具体的な主張立証はない。 そうすると，原告製品及び各被告製品と市場において競合する製品として甲５６ 製品が存在する以上，その存在をもって特許法１０２条２項に基づく損害額の推定 の覆滅事由として考慮すべきではあるものの，その覆滅の程度は極めて限定的であ り，本件においては，５％の限度で推定が覆滅されるにとどまると考えるのが相当 である。
これに対し，被告は，原告製品及び各被告製品と同種の製品を販売している競合 企業が多数存在するなどと主張する。しかし，一般論として技術的に同一の製品で はなくとも市場において競合することがあり得るとしても，他社製品との競合の状 況に関する具体的な主張立証がない以上，特許法１０２条２項に基づく損害額の推 定を覆滅すべき事情としてこれを考慮することはできない。また，原告製品の失注 といった個別の取引事例に基づく主張については，その具体的な事情が明らかでは ないから，失注の点をもって直ちに原告製品の競争力の乏しさを示すものとは必ず しもいえない。したがって，この点に関する被告の主張は採用できない。
・・・
(3) 損害額（特許法１０２条３項に基づくもの）並びに特許法１０２条２項及 び３項の重畳適用について
原告は，損害額につき，選択的に特許法１０２条３項に基づく推定をも主張す る。しかし，その主張する額は特許法１０２条２項に基づき推定される損害額（前 記(2)エ）より少ない。したがって，同条３項に基づく損害額について論ずる必要 はない。 特許法１０２条２項及び３項の重畳適用については，前記(2)ウのとおり，本件 において同条２項に基づく損害額の推定を覆滅すべき事情として考慮すべきものは 競合製品の存在のみであるところ，被告による各被告製品の販売実績等と直接の関 わりを有しないこのような事情に基づく覆滅部分に関しては，同条３項適用の基礎 を欠く。したがって，この点に関する原告の主張は採用できない。
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2022.01. 3
令和2(ワ)3646 商標権侵害差止等請求事件 商標権 民事訴訟 令和3年11月9日 大阪地方裁判所
納入された際の原告標章を使用せずに商品販売したことが商標権侵害となるかについて、裁判所は契約の問題であり侵害は成立しないと判断しました。
原告は，原告標章（標準文字）が商標登録され，これに係る公報が発行された後 は，原告標章を使用せず，被告ら標章により本件商品を販売した行為は，登録商標 の出所表示機能＼を毀損するものとして，商標権侵害が成立する旨を主張する。
しかしながら，商標権侵害は，指定商品又は指定役務の同一類似の範囲内で，商 標権者以外の者が，登録商標を同一又は類似の商標を使用する場合に成立すること がその基本であり（商標法２５条，３７条），原告が原告標章を付した本件商標を 被告らに譲渡した際に，原告標章と同一又は類似の商標を使用する競業者が存在し なかったことをもって，本件商標権はその役割を終えたと見ることができるのであ り，原告から本件商品を譲り受けた被告らが，これを原告標章以外の商品名で販売 することができるかは，商標権の問題ではなく，前記検討したとおり，原告と被告 らとの合意の存否の問題と考えざるを得ない。 したがって，後半期間において，被告フジホームが本件商品を被告ら標章により， また取扱説明書を差し替えて自社のオンラインストアで販売したこと（被告ら行為 2)），あるいは被告サンリビングが，原告より直接入手した本件商品を，被告ら標 章によりダイワに譲渡したことは（被告ら行為3)），いずれも商標権侵害にはあた らないといわざるを得ない。
原告は，原告標章（標準文字）が商標登録され，これに係る公報が発行された後 は，原告標章を使用せず，被告ら標章により本件商品を販売した行為は，登録商標 の出所表示機能＼を毀損するものとして，商標権侵害が成立する旨を主張する。
しかしながら，商標権侵害は，指定商品又は指定役務の同一類似の範囲内で，商 標権者以外の者が，登録商標を同一又は類似の商標を使用する場合に成立すること がその基本であり（商標法２５条，３７条），原告が原告標章を付した本件商標を 被告らに譲渡した際に，原告標章と同一又は類似の商標を使用する競業者が存在し なかったことをもって，本件商標権はその役割を終えたと見ることができるのであ り，原告から本件商品を譲り受けた被告らが，これを原告標章以外の商品名で販売 することができるかは，商標権の問題ではなく，前記検討したとおり，原告と被告 らとの合意の存否の問題と考えざるを得ない。 したがって，後半期間において，被告フジホームが本件商品を被告ら標章により， また取扱説明書を差し替えて自社のオンラインストアで販売したこと（被告ら行為 2)），あるいは被告サンリビングが，原告より直接入手した本件商品を，被告ら標 章によりダイワに譲渡したことは（被告ら行為3)），いずれも商標権侵害にはあた らないといわざるを得ない。
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2022.01. 3
令和3(行ケ)10016 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和3年11月30日 知的財産高等裁判所
延長登録拒絶審決が維持されました。争点は 本件発明における「緩衝剤の量」です。
特許権の存続期間の延長登録の制度は，政令処分を受けることが必要であったた めに特許発明の実施をすることができなかった期間を回復することを目的とする ものであるから，本件医薬品の製造販売が，本件各発明の実施に当たらないのであ れば，本件処分を受けることが必要であったために特許発明の実施をすることがで きなかったということはできない。 ところで，本件処分は，オキサリプラチンを有効成分とする「エルプラット点滴 静注液５０ｍｇ」（本件医薬品）に係る本件処分に係る医薬品製造販売承認事項一部 変更承認申請当時（平成２６年１０月３日。甲２・参考資料７参照）の法１４条９＼n項に規定する医薬品の製造販売についての承認である。原告は，本件医薬品はオキ サリプラチンと注射用水からなり，本件医薬品中でオキサリプラチンが水と反応し て遊離したシュウ酸を緩衝剤とする旨主張している。 そこで，以下，本件医薬品の製造販売行為が，本件各発明の実施に当たるか検討 する。
３ 本件各発明の「緩衝剤の量」について
(1) 本件各発明の特許請求の範囲の記載は，前記第２の１(2)のとおりであり，本 件発明１〜９及び１５〜１７については，1)オキサリプラチン，2)有効安定化量の 緩衝剤であるシュウ酸又はそのアルカリ金属塩及び3)製薬上許容可能な担体である＼n水，を包含する「安定オキサリプラチン溶液組成物」に係るものであり，本件発明 １０は，1)オキサリプラチン，2)有効安定化量の緩衝剤であるシュウ酸又はそのア ルカリ金属塩及び3)製薬上許容可能な担体，を包含する水性溶液である「オキサリ＼nプラチン溶液組成物」に関して，緩衝剤を溶液に付加することを含む安定化方法に 係る発明，本件発明１１〜１４は，本件発明１〜９のいずれかの組成物についての 担体（水）と緩衝剤を混合することを含む製造方法に係る発明である。
(2) 原告は本件審決における「緩衝剤の量」の認定に誤りがあると主張するので 検討するに，上記(1)の特許請求の範囲の記載からすると，「緩衝剤」は，溶液に添 加したり，混合することを前提とするものと解するのが自然である。また，上記の 通り，本件発明１〜９及び１５〜１７が，オキサリプラチン，緩衝剤及び担体を含 む溶液組成物に係るものであるところ，オキサリプラチンを水に溶解させたときに 生じるシュウ酸を緩衝剤と称し，オキサリプラチンや水とは別個の要素として把握 するのは不自然である。さらに，「緩衝剤」の「剤」は，「各種の薬を調合すること。 また，その薬」（広辞苑〔第６版〕）を意味するから，この一般的な意義に従うと， 「緩衝剤」は，「緩衝作用を有する薬」を意味すると解される。そうすると，特許請 求の範囲の記載からは，本件各発明における「緩衝剤」に，オキサリプラチンから 遊離したシュウ酸は含まれないと解するのが相当である。
(3) 次に，特許請求の範囲に記載された用語の意義は，明細書の記載を考慮して 解釈するものとされる（特許法７０条２項）ので，本件明細書（甲１）の記載をみ ると，前記１(1)のとおり，「緩衝剤という用語」について，「オキサリプラチン溶液 を安定化し，それにより望ましくない不純物，例えばジアクオＤＡＣＨプラチンお よびジアクオＤＡＣＨプラチン二量体の生成を防止するかまたは遅延させ得るあら ゆる酸性または塩基性剤を意味する。」（【００２２】）として，これを定義付ける記 載があり，上記の「剤」の一般的意義に照らしても，「緩衝剤」について，「緩衝作 用を有する薬」を意味するものと理解することは，本件明細書の記載にも整合する。 なお，原告は，本件において，本件明細書の記載を考慮すべきではない旨主張し ているが，特許法７０条２項は一般的に特許発明の技術的範囲を定める場面に適用 され，特許侵害訴訟における充足性を検討する場面にのみ適用されるものではない から，原告の上記主張は採用できない。また，原告は，オキサリプラチンから遊離 したシュウ酸が緩衝剤としての役割を果たすと主張するが，同主張は本件特許の特 許請求の範囲の記載及び本件明細書の記載に整合していないし，一般に，有効成分 である化合物が水溶液中で分解した場合に，当該分解物を「緩衝剤」と称するとい うような技術常識があると認めるべき証拠もない。
(4) そして，前記１(2)のとおり，本件各発明が，オキサリプラチンと水からなる 従来技術よりも安定したオキサリプラチン溶液組成物を提供することを目的とする ものであることに加え，本件明細書には，緩衝剤としてシュウ酸が二水和物として 付加される実施例１〜１７が記載され，オキサリプラチン及び水のみからなる実施 例１８は従来技術である比較例とされていることなどの本件明細書のその余の記載 を考慮しても，「緩衝剤」にオキサリプラチンから遊離したシュウ酸を含むと認める ことはできない。そうすると，「緩衝剤の量」に，オキサリプラチンから遊離したシ ュウ酸の量を含めるべきであるという原告の主張を採用することはできず，本件発 明１の「緩衝剤の量」について，「オキサリプラチン溶液組成物の作製時に，オキサ リプラチン及び担体に添加，混合された緩衝剤の量を意味し，オキサリプラチン溶 液組成物中のオキサリプラチンが経時的に分解することで生じたシュウ酸の量は， 当該『緩衝剤の量』に含まれない」とする本件審決の認定に誤りはない。
４ 本件医薬品を製造販売する行為が本件各発明の実施行為に該当するか否かに ついて
(1) 証拠（甲９）によると，本件医薬品中のシュウ酸モル濃度は，製造直後にお いて５×１０-５Ｍ，３６箇月保存後において８×１０-５Ｍであることが認められる ものの，前記３のとおり，オキサリプラチン溶液組成物中のオキサリプラチンが経 時的に分解することで生じたシュウ酸の量は，本件各発明における「緩衝剤の量」 に含まれないから，本件医薬品のシュウ酸モル濃度から直ちに，本件医薬品が本件 各発明の「緩衝剤の量」の範囲の緩衝剤を含有するということはできない。そして， 証拠（甲３，１０）によると，本件医薬品は，オキサリプラチンと注射用水のみを 成分とし，その他の添加物はないことが認められるから，本件各発明における「緩 衝剤」すなわち「オキサリプラチン溶液組成物の作製時に，オキサリプラチン及び 担体に添加，混合された緩衝剤」を含有しないというほかないから，本件医薬品は， 本件各発明における「緩衝剤の量」の範囲を満たす量の「緩衝剤」を含有しない。
(2) そうすると，本件医薬品を製造・販売することは，本件各発明の実施に当た らないから，本件医薬品には緩衝剤が外から添加されていないとして，特許発明の 実施に本件処分を受けることが必要であったとは認められないとした本件審決の判 断に誤りはない。
特許権の存続期間の延長登録の制度は，政令処分を受けることが必要であったた めに特許発明の実施をすることができなかった期間を回復することを目的とする ものであるから，本件医薬品の製造販売が，本件各発明の実施に当たらないのであ れば，本件処分を受けることが必要であったために特許発明の実施をすることがで きなかったということはできない。 ところで，本件処分は，オキサリプラチンを有効成分とする「エルプラット点滴 静注液５０ｍｇ」（本件医薬品）に係る本件処分に係る医薬品製造販売承認事項一部 変更承認申請当時（平成２６年１０月３日。甲２・参考資料７参照）の法１４条９＼n項に規定する医薬品の製造販売についての承認である。原告は，本件医薬品はオキ サリプラチンと注射用水からなり，本件医薬品中でオキサリプラチンが水と反応し て遊離したシュウ酸を緩衝剤とする旨主張している。 そこで，以下，本件医薬品の製造販売行為が，本件各発明の実施に当たるか検討 する。
３ 本件各発明の「緩衝剤の量」について
(1) 本件各発明の特許請求の範囲の記載は，前記第２の１(2)のとおりであり，本 件発明１〜９及び１５〜１７については，1)オキサリプラチン，2)有効安定化量の 緩衝剤であるシュウ酸又はそのアルカリ金属塩及び3)製薬上許容可能な担体である＼n水，を包含する「安定オキサリプラチン溶液組成物」に係るものであり，本件発明 １０は，1)オキサリプラチン，2)有効安定化量の緩衝剤であるシュウ酸又はそのア ルカリ金属塩及び3)製薬上許容可能な担体，を包含する水性溶液である「オキサリ＼nプラチン溶液組成物」に関して，緩衝剤を溶液に付加することを含む安定化方法に 係る発明，本件発明１１〜１４は，本件発明１〜９のいずれかの組成物についての 担体（水）と緩衝剤を混合することを含む製造方法に係る発明である。
(2) 原告は本件審決における「緩衝剤の量」の認定に誤りがあると主張するので 検討するに，上記(1)の特許請求の範囲の記載からすると，「緩衝剤」は，溶液に添 加したり，混合することを前提とするものと解するのが自然である。また，上記の 通り，本件発明１〜９及び１５〜１７が，オキサリプラチン，緩衝剤及び担体を含 む溶液組成物に係るものであるところ，オキサリプラチンを水に溶解させたときに 生じるシュウ酸を緩衝剤と称し，オキサリプラチンや水とは別個の要素として把握 するのは不自然である。さらに，「緩衝剤」の「剤」は，「各種の薬を調合すること。 また，その薬」（広辞苑〔第６版〕）を意味するから，この一般的な意義に従うと， 「緩衝剤」は，「緩衝作用を有する薬」を意味すると解される。そうすると，特許請 求の範囲の記載からは，本件各発明における「緩衝剤」に，オキサリプラチンから 遊離したシュウ酸は含まれないと解するのが相当である。
(3) 次に，特許請求の範囲に記載された用語の意義は，明細書の記載を考慮して 解釈するものとされる（特許法７０条２項）ので，本件明細書（甲１）の記載をみ ると，前記１(1)のとおり，「緩衝剤という用語」について，「オキサリプラチン溶液 を安定化し，それにより望ましくない不純物，例えばジアクオＤＡＣＨプラチンお よびジアクオＤＡＣＨプラチン二量体の生成を防止するかまたは遅延させ得るあら ゆる酸性または塩基性剤を意味する。」（【００２２】）として，これを定義付ける記 載があり，上記の「剤」の一般的意義に照らしても，「緩衝剤」について，「緩衝作 用を有する薬」を意味するものと理解することは，本件明細書の記載にも整合する。 なお，原告は，本件において，本件明細書の記載を考慮すべきではない旨主張し ているが，特許法７０条２項は一般的に特許発明の技術的範囲を定める場面に適用 され，特許侵害訴訟における充足性を検討する場面にのみ適用されるものではない から，原告の上記主張は採用できない。また，原告は，オキサリプラチンから遊離 したシュウ酸が緩衝剤としての役割を果たすと主張するが，同主張は本件特許の特 許請求の範囲の記載及び本件明細書の記載に整合していないし，一般に，有効成分 である化合物が水溶液中で分解した場合に，当該分解物を「緩衝剤」と称するとい うような技術常識があると認めるべき証拠もない。
(4) そして，前記１(2)のとおり，本件各発明が，オキサリプラチンと水からなる 従来技術よりも安定したオキサリプラチン溶液組成物を提供することを目的とする ものであることに加え，本件明細書には，緩衝剤としてシュウ酸が二水和物として 付加される実施例１〜１７が記載され，オキサリプラチン及び水のみからなる実施 例１８は従来技術である比較例とされていることなどの本件明細書のその余の記載 を考慮しても，「緩衝剤」にオキサリプラチンから遊離したシュウ酸を含むと認める ことはできない。そうすると，「緩衝剤の量」に，オキサリプラチンから遊離したシ ュウ酸の量を含めるべきであるという原告の主張を採用することはできず，本件発 明１の「緩衝剤の量」について，「オキサリプラチン溶液組成物の作製時に，オキサ リプラチン及び担体に添加，混合された緩衝剤の量を意味し，オキサリプラチン溶 液組成物中のオキサリプラチンが経時的に分解することで生じたシュウ酸の量は， 当該『緩衝剤の量』に含まれない」とする本件審決の認定に誤りはない。
４ 本件医薬品を製造販売する行為が本件各発明の実施行為に該当するか否かに ついて
(1) 証拠（甲９）によると，本件医薬品中のシュウ酸モル濃度は，製造直後にお いて５×１０-５Ｍ，３６箇月保存後において８×１０-５Ｍであることが認められる ものの，前記３のとおり，オキサリプラチン溶液組成物中のオキサリプラチンが経 時的に分解することで生じたシュウ酸の量は，本件各発明における「緩衝剤の量」 に含まれないから，本件医薬品のシュウ酸モル濃度から直ちに，本件医薬品が本件 各発明の「緩衝剤の量」の範囲の緩衝剤を含有するということはできない。そして， 証拠（甲３，１０）によると，本件医薬品は，オキサリプラチンと注射用水のみを 成分とし，その他の添加物はないことが認められるから，本件各発明における「緩 衝剤」すなわち「オキサリプラチン溶液組成物の作製時に，オキサリプラチン及び 担体に添加，混合された緩衝剤」を含有しないというほかないから，本件医薬品は， 本件各発明における「緩衝剤の量」の範囲を満たす量の「緩衝剤」を含有しない。
(2) そうすると，本件医薬品を製造・販売することは，本件各発明の実施に当た らないから，本件医薬品には緩衝剤が外から添加されていないとして，特許発明の 実施に本件処分を受けることが必要であったとは認められないとした本件審決の判 断に誤りはない。
◆判決本文
延長対象の特許が同じ事件です。
2022.01. 3
令和2(ワ)11491 意匠権侵害差止等請求事件 意匠権 民事訴訟 令和3年9月15日 東京地方裁判所
先使用権ありとして意匠権侵害は成立しないと判断されました。
ア 原告意匠の出願日は令和元年８月２０日であるところ，上記(2)におい て判示した被告製品の開発経緯によれば，被告製品を開発・製造して被告 に販売したダイセンは，Ｗｕｘｉ社及びＣＮＴＡ社との間で洗面台用排水 口フィルターの新製品の開発を進め，平成３１年４月にＷｕｘｉ社から抜 き型図面（乙２０）を受け取り，これに基づき試作品を作成した上で，被 告に対して新製品販売の提案を行い，被告製品の意匠は令和元年７月に被 告に採用されて，被告製品の製造・販売に至ったものと認められる。
イ ダイセンがＷｕｘｉ社から受領した上記抜き型図面の構成は，上記(1) イの被告製品の意匠の基本的構成態様及び具体的構＼成態様をいずれも備 えたものであり，被告製品の意匠と同一又は類似するということができる。 そして，同図面に基づいて作成されたと推認される被告製品の試作品（乙 ２３の２の１の下段，乙２３の２の２，乙２３の４）も同様に被告製品の 意匠の基本的構成態様及び具体的構＼成態様をいずれも備え，被告製品の意 匠が被告に採用された後に，ダイセンの担当課長がＣＮＴＡ社の担当者に 送信した電子メール（乙２７）の本文に挿入された試作品の画像も同各態 様を備えていたものと認められる。 そうすると，原告意匠と同一又は類似する意匠は，平成３１年４月にダ イセンがＷｕｘｉ社から知得し，仮にそうではないとしても，ダイセンが 被告と打合せを重ねる中で原告意匠の出願日までの間に創作したもので あり，その意匠は平成３１年４月から被告製品の意匠の採用時まで，一貫 して，上記(1)イの基本的構成態様及び具体的構＼成態様を備えていたもの というべきである。
ウ 意匠法２９条は「現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意 匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は，そ の実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において，その意 匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する」と規定するところ， 上記(2)のとおり，ダイセンは，令和元年８月２日には被告から２万個の被 告製品の製造を受注していたことに照らすと，原告意匠の出願日（同月２ ０日）には原告意匠又はこれに類する意匠の実施である事業を開始してい たというべきである。 加えて，ダイセンが，原告意匠の出願日当時，原告意匠について知って いたことを示す証拠はない。
エ 以上によれば，原告意匠と被告製品の意匠が類似しているとしても，ダ イセンは，原告意匠を知らないで自ら原告意匠又はこれに類似する意匠を 創作し，又は同意匠の創作をした者から知得して，原告意匠登録出願の際， 現に日本国内において原告意匠又はこれに類似する意匠の実施である事 業をしていたということができるので，意匠法２９条に基づき，原告意匠 権について通常実施権を有するものというべきである。そうすると，被告 が，原告意匠権について通常実施権を有するダイセンから被告製品を仕入 れて販売等する行為が原告意匠権を侵害するということはできない。
(4) 原告の主張について
ア 抜き型図面（乙２０）について
(ｱ) 原告は，抜き型図面は，作成日付が印字されておらず，手書き部分は 後日追記された可能性があるため，同図面が原告意匠の登録出願前に作＼n成されたかどうか不明であると主張する。 しかし，ダイセンが平成３１年４月１１日にＷｕｘｉ社及びＣＮＴＡ 社と打合せを行った際の商談記録表（乙２１）には，「シートサイズ：＼nφ４０ｍｍ（穴／１２ｍｍ）×厚さ５ｍｍ，取っ手／８ｍｍ（４５゜Ｃ)）」， 「抜き型の形状は４月１３日までに協議した上で決定させる。」，「別 紙参照：抜き型図面データ」との記載がある。同記録表はその内容，形＼n式等に照らして，その「作成日」（同月１７日）に作成されたものと信 用し得るところ，同記録表の上記記載に加えて，令和元年６月５日付け＼nの電子メールに添付されていた乙２３の２の１上段の画像データが乙 ２０の抜き型図面と同一であり，同図面にはその寸法が記載されている ことなども考慮すると，平成３１年４月１１日の上記打合せにおいて同 抜き型図面が配布されたと認めるのが相当である。 原告は，同抜き型画面には「４／１３ 最終案」との手書きの書込み があるのに対し，乙２３の２の１上段の画像データには同様の書込みが ないと主張するが，同画像データは，乙２０の抜き型図面の図面部分の みを画像データとしたものとも考えられることからすると，同画像デー タに書込みがないことをもって，「４／１３ 最終案」との上記書込み が原告と被告間の紛争が生じてからされたものであるということはで きない。
(ｲ) また，原告は，Ｗｕｘｉ社が，抜き型図面のＣＡＤファイルをわざわ ざ印刷した上で，紙媒体を日本まで郵送したというのは不自然であると 主張する。 この点，Ｗｕｘｉ社が抜き型図面の元データを印刷して紙媒体として 配布した経緯は明らかではないが，データの流用，改変の防止などの観 点から，ＣＡＤデータを印刷し，精度を落とした上で，取引先との打合 せにおいて配布したとしても不自然ということはできない。
(ｳ) さらに，原告は，乙２０の抜き型図面の元データに作為が加わる可能＼n性は否定できないと主張するが，乙２０の画像データに作為が加えられ たことを具体的に示す証拠は存在しない。
イ 令和元年６月５日付け電子メール（乙２３の１）に添付された図面及び 写真データ（乙２３の２の１）について
(ｱ) 原告は，乙２３の２の１の画像データ及び製品比較表（乙２３の４）＼nの画像データのプロパティ（乙３４，３６の２）は容易に変更すること ができるので，その信用性には疑問があると主張するが，同プロパティ が変更されたことを具体的に示す証拠は存在しない。
(ｲ) 原告は，被告の主張によると乙２３の２の１上段の画像データが作成 されたのは抜き型図面の作成後ということになるが，通常，データを作 成してから印刷するはずであるから，被告の主張は不自然であると主張 する。 しかし，被告の主張するとおり，本件では，Ｗｕｘｉ社が，自らの保 有するデータに基づき，紙媒体の抜き型図面を作成してダイセンに交付 し，その後にダイセンが紙媒体の同図面から必要な部分をデータ化して 乙２３の２の１上段の画像データを作成したものと認めるのが相当であ る。そうすると，抜き型図面の作成時期が乙２３の２の１上段の画像デ ータの作成時期より早いのは当然であるというべきである。
ウ 製品比較表（乙２３の４）について＼n
(ｱ) 原告は，乙３６の２のプロパティの作成日時は「２０１４／１２／１ ７」と本件よりはるかに過去のものになっており，また，最終更新日も 記載されておらず，同プロパティにある「最終印刷日」もいずれの画面 を印刷したのか不明であると主張する。 しかし，同プロパティの「作成日時」の記載は，同表の元になったフ＼nォーマットの作成日時を示すものであると考えられ，製品比較表の作成＼n日を示すものということはできない。 また，同プロパティによれば，その最終更新日は令和元年６月５日午 前９時４１分であり，最終印刷日は同日午前９時４０分であると認めら れ，印刷対象は同表であると認められる。そうすると，同プロパティの＼n最終更新日や印刷対象が不明であるということはできない。 同プロパティに表示された最終更新日や最終印刷日は，令和元年５月＼n２７日の商談記録表（乙２２）に「類似商品が販売されていないか，確＼n認の依頼を受ける。比較資料を作成し，提出するとした。」との記載が あり，その次の打合せが同年６月１２日に行われていること（乙２４） とも整合するものであり，信用することができるというべきである。
(ｲ) 原告は，製品比較表の表＼示と乙３６の１のデータファイルの画像とは 異なると主張するが，乙３６の１は画面の一部をスクロールしたために その一部が表示されていないものにすぎず，製品比較表＼（乙２３の４） と乙３６の１のデータファイルとは同一のものであると認められる。
(ｳ) 原告は，製品比較表は乙２３の２の１下段の画像データを利用してい＼nるので製品比較表のデータファイルの最終印刷日（令和元年６月５日午＼n前９時４０分）が乙２３の２の１の画像データの作成日時（同日午前１ １時１４分。乙３４）より早いのは不自然であると主張する。 しかし，被告の主張する「乙２３の２の１の画像データの作成日時」 は，乙２３の２の１の画像データを貼り付けたエクセルファイルをＰＤ＼nＦファイルに変換した日時にすぎないものと認められる（乙３４）から， 被告が，試作品の画像データを作成した上で，これを利用して製品比較 表を作成し，その後同データと抜き型図面の画像データを併せて乙２３＼nの２の１のＰＤＦファイルを作成したとも考えられる。そうすると，製 品比較表のデータファイルの最終印刷日が被告製品の試作品の写真の＼n画像データを貼り付けたＰＤＦファイルの作成日時より早いとしても＼n不自然ということはできない。
エ 令和元年７月３１日付け電子メール（乙２７）について
原告は，電子メールの改ざんや編集は容易であって，ダイセンにも乙２ ７の電子メールを改ざんする動機があったと主張するが，同メールの記載 やその本文に挿入された試作品の画像データが改ざんされたことを具体 的に示す証拠は存在しない。
オ 被告製品の意匠の完成時期について
原告は，令和元年８月２日の打合せに係る商談記録表（乙２９）に「デ＼nザイン案を提出したが，ＮＧとのことであった。」と記載されていること をもって，この時点においてデザインが完成していなかったと主張する。 しかし，1)同年７月２２日に行われた被告とダイセンの商談記録表には＼n「当初の提案形状のままで，商品化を依頼した」との記載があること，2) 同月３０日付けでキャンドゥから採用通知書がダイセンに送付されてい ること（乙２６），3)ダイセンの担当課長のＣＮＴＡ社の担当者宛の電子 メール（乙２７）に「下記のフィルターで，採用決定しました。」と記載 され，その直下に被告製品の試作品の画像が挿入されていることによれば， 乙２９の商談記録表における「デザイン」とは被告商品の形状に関するデ＼nザインではなく，上記電子メールに「作成中」であると記載されている被 告製品の化粧袋のデザインであると解するのが相当である。 そうすると，同年８月２日時点において被告製品のデザインが完成して いなかったとの原告の主張は採用し得ない。
ア 原告意匠の出願日は令和元年８月２０日であるところ，上記(2)におい て判示した被告製品の開発経緯によれば，被告製品を開発・製造して被告 に販売したダイセンは，Ｗｕｘｉ社及びＣＮＴＡ社との間で洗面台用排水 口フィルターの新製品の開発を進め，平成３１年４月にＷｕｘｉ社から抜 き型図面（乙２０）を受け取り，これに基づき試作品を作成した上で，被 告に対して新製品販売の提案を行い，被告製品の意匠は令和元年７月に被 告に採用されて，被告製品の製造・販売に至ったものと認められる。
イ ダイセンがＷｕｘｉ社から受領した上記抜き型図面の構成は，上記(1) イの被告製品の意匠の基本的構成態様及び具体的構＼成態様をいずれも備 えたものであり，被告製品の意匠と同一又は類似するということができる。 そして，同図面に基づいて作成されたと推認される被告製品の試作品（乙 ２３の２の１の下段，乙２３の２の２，乙２３の４）も同様に被告製品の 意匠の基本的構成態様及び具体的構＼成態様をいずれも備え，被告製品の意 匠が被告に採用された後に，ダイセンの担当課長がＣＮＴＡ社の担当者に 送信した電子メール（乙２７）の本文に挿入された試作品の画像も同各態 様を備えていたものと認められる。 そうすると，原告意匠と同一又は類似する意匠は，平成３１年４月にダ イセンがＷｕｘｉ社から知得し，仮にそうではないとしても，ダイセンが 被告と打合せを重ねる中で原告意匠の出願日までの間に創作したもので あり，その意匠は平成３１年４月から被告製品の意匠の採用時まで，一貫 して，上記(1)イの基本的構成態様及び具体的構＼成態様を備えていたもの というべきである。
ウ 意匠法２９条は「現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意 匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は，そ の実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において，その意 匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する」と規定するところ， 上記(2)のとおり，ダイセンは，令和元年８月２日には被告から２万個の被 告製品の製造を受注していたことに照らすと，原告意匠の出願日（同月２ ０日）には原告意匠又はこれに類する意匠の実施である事業を開始してい たというべきである。 加えて，ダイセンが，原告意匠の出願日当時，原告意匠について知って いたことを示す証拠はない。
エ 以上によれば，原告意匠と被告製品の意匠が類似しているとしても，ダ イセンは，原告意匠を知らないで自ら原告意匠又はこれに類似する意匠を 創作し，又は同意匠の創作をした者から知得して，原告意匠登録出願の際， 現に日本国内において原告意匠又はこれに類似する意匠の実施である事 業をしていたということができるので，意匠法２９条に基づき，原告意匠 権について通常実施権を有するものというべきである。そうすると，被告 が，原告意匠権について通常実施権を有するダイセンから被告製品を仕入 れて販売等する行為が原告意匠権を侵害するということはできない。
(4) 原告の主張について
ア 抜き型図面（乙２０）について
(ｱ) 原告は，抜き型図面は，作成日付が印字されておらず，手書き部分は 後日追記された可能性があるため，同図面が原告意匠の登録出願前に作＼n成されたかどうか不明であると主張する。 しかし，ダイセンが平成３１年４月１１日にＷｕｘｉ社及びＣＮＴＡ 社と打合せを行った際の商談記録表（乙２１）には，「シートサイズ：＼nφ４０ｍｍ（穴／１２ｍｍ）×厚さ５ｍｍ，取っ手／８ｍｍ（４５゜Ｃ)）」， 「抜き型の形状は４月１３日までに協議した上で決定させる。」，「別 紙参照：抜き型図面データ」との記載がある。同記録表はその内容，形＼n式等に照らして，その「作成日」（同月１７日）に作成されたものと信 用し得るところ，同記録表の上記記載に加えて，令和元年６月５日付け＼nの電子メールに添付されていた乙２３の２の１上段の画像データが乙 ２０の抜き型図面と同一であり，同図面にはその寸法が記載されている ことなども考慮すると，平成３１年４月１１日の上記打合せにおいて同 抜き型図面が配布されたと認めるのが相当である。 原告は，同抜き型画面には「４／１３ 最終案」との手書きの書込み があるのに対し，乙２３の２の１上段の画像データには同様の書込みが ないと主張するが，同画像データは，乙２０の抜き型図面の図面部分の みを画像データとしたものとも考えられることからすると，同画像デー タに書込みがないことをもって，「４／１３ 最終案」との上記書込み が原告と被告間の紛争が生じてからされたものであるということはで きない。
(ｲ) また，原告は，Ｗｕｘｉ社が，抜き型図面のＣＡＤファイルをわざわ ざ印刷した上で，紙媒体を日本まで郵送したというのは不自然であると 主張する。 この点，Ｗｕｘｉ社が抜き型図面の元データを印刷して紙媒体として 配布した経緯は明らかではないが，データの流用，改変の防止などの観 点から，ＣＡＤデータを印刷し，精度を落とした上で，取引先との打合 せにおいて配布したとしても不自然ということはできない。
(ｳ) さらに，原告は，乙２０の抜き型図面の元データに作為が加わる可能＼n性は否定できないと主張するが，乙２０の画像データに作為が加えられ たことを具体的に示す証拠は存在しない。
イ 令和元年６月５日付け電子メール（乙２３の１）に添付された図面及び 写真データ（乙２３の２の１）について
(ｱ) 原告は，乙２３の２の１の画像データ及び製品比較表（乙２３の４）＼nの画像データのプロパティ（乙３４，３６の２）は容易に変更すること ができるので，その信用性には疑問があると主張するが，同プロパティ が変更されたことを具体的に示す証拠は存在しない。
(ｲ) 原告は，被告の主張によると乙２３の２の１上段の画像データが作成 されたのは抜き型図面の作成後ということになるが，通常，データを作 成してから印刷するはずであるから，被告の主張は不自然であると主張 する。 しかし，被告の主張するとおり，本件では，Ｗｕｘｉ社が，自らの保 有するデータに基づき，紙媒体の抜き型図面を作成してダイセンに交付 し，その後にダイセンが紙媒体の同図面から必要な部分をデータ化して 乙２３の２の１上段の画像データを作成したものと認めるのが相当であ る。そうすると，抜き型図面の作成時期が乙２３の２の１上段の画像デ ータの作成時期より早いのは当然であるというべきである。
ウ 製品比較表（乙２３の４）について＼n
(ｱ) 原告は，乙３６の２のプロパティの作成日時は「２０１４／１２／１ ７」と本件よりはるかに過去のものになっており，また，最終更新日も 記載されておらず，同プロパティにある「最終印刷日」もいずれの画面 を印刷したのか不明であると主張する。 しかし，同プロパティの「作成日時」の記載は，同表の元になったフ＼nォーマットの作成日時を示すものであると考えられ，製品比較表の作成＼n日を示すものということはできない。 また，同プロパティによれば，その最終更新日は令和元年６月５日午 前９時４１分であり，最終印刷日は同日午前９時４０分であると認めら れ，印刷対象は同表であると認められる。そうすると，同プロパティの＼n最終更新日や印刷対象が不明であるということはできない。 同プロパティに表示された最終更新日や最終印刷日は，令和元年５月＼n２７日の商談記録表（乙２２）に「類似商品が販売されていないか，確＼n認の依頼を受ける。比較資料を作成し，提出するとした。」との記載が あり，その次の打合せが同年６月１２日に行われていること（乙２４） とも整合するものであり，信用することができるというべきである。
(ｲ) 原告は，製品比較表の表＼示と乙３６の１のデータファイルの画像とは 異なると主張するが，乙３６の１は画面の一部をスクロールしたために その一部が表示されていないものにすぎず，製品比較表＼（乙２３の４） と乙３６の１のデータファイルとは同一のものであると認められる。
(ｳ) 原告は，製品比較表は乙２３の２の１下段の画像データを利用してい＼nるので製品比較表のデータファイルの最終印刷日（令和元年６月５日午＼n前９時４０分）が乙２３の２の１の画像データの作成日時（同日午前１ １時１４分。乙３４）より早いのは不自然であると主張する。 しかし，被告の主張する「乙２３の２の１の画像データの作成日時」 は，乙２３の２の１の画像データを貼り付けたエクセルファイルをＰＤ＼nＦファイルに変換した日時にすぎないものと認められる（乙３４）から， 被告が，試作品の画像データを作成した上で，これを利用して製品比較 表を作成し，その後同データと抜き型図面の画像データを併せて乙２３＼nの２の１のＰＤＦファイルを作成したとも考えられる。そうすると，製 品比較表のデータファイルの最終印刷日が被告製品の試作品の写真の＼n画像データを貼り付けたＰＤＦファイルの作成日時より早いとしても＼n不自然ということはできない。
エ 令和元年７月３１日付け電子メール（乙２７）について
原告は，電子メールの改ざんや編集は容易であって，ダイセンにも乙２ ７の電子メールを改ざんする動機があったと主張するが，同メールの記載 やその本文に挿入された試作品の画像データが改ざんされたことを具体 的に示す証拠は存在しない。
オ 被告製品の意匠の完成時期について
原告は，令和元年８月２日の打合せに係る商談記録表（乙２９）に「デ＼nザイン案を提出したが，ＮＧとのことであった。」と記載されていること をもって，この時点においてデザインが完成していなかったと主張する。 しかし，1)同年７月２２日に行われた被告とダイセンの商談記録表には＼n「当初の提案形状のままで，商品化を依頼した」との記載があること，2) 同月３０日付けでキャンドゥから採用通知書がダイセンに送付されてい ること（乙２６），3)ダイセンの担当課長のＣＮＴＡ社の担当者宛の電子 メール（乙２７）に「下記のフィルターで，採用決定しました。」と記載 され，その直下に被告製品の試作品の画像が挿入されていることによれば， 乙２９の商談記録表における「デザイン」とは被告商品の形状に関するデ＼nザインではなく，上記電子メールに「作成中」であると記載されている被 告製品の化粧袋のデザインであると解するのが相当である。 そうすると，同年８月２日時点において被告製品のデザインが完成して いなかったとの原告の主張は採用し得ない。
2022.01. 3
平成31(ワ)7038等 特許権侵害行為差止等請求事件，損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 令和3年10月29日 東京地方裁判所
２９条１項２号にいう「公然実施」について、出願前から製造していた物と現在製造している物に変化がないとして、公然実施と認定し、権利行使不能と判断されました。＼n
２９条１項２号にいう「公然実施」とは，発明の内容を不特定多数の 者が知り得る状況でその発明が実施されることをいい，本件各発明のよう な物の発明の場合には，商品が不特定多数の者に販売され，かつ，当業者 がその商品を外部から観察しただけで発明の内容を知り得る場合はもちろ ん，外部からそれを知ることができなくても，当業者がその商品を通常の 方法で分解，分析することによって知ることができる場合も公然実施とな ると解するのが相当である。
・・・
エ 日本黒鉛らについて
(ｱ) 日本黒鉛各製品が本件各発明の技術的範囲に属するか
ａ 日本黒鉛製品２，４及び５に係る日本黒鉛製品結果及び乙Ａ１８結 果は近接していること，日本黒鉛製品４及び５に係る乙Ａ１８結果の 回折プロファイルにおいて，菱面晶系黒鉛層（３Ｒ）の（１０１）面 及び六方晶系黒鉛層（２Ｈ）の（１０１）面の各ピークが出現すると される回折線の角度４３ないし４４°付近のピークは比較的明瞭であ り，前記２(1)ウ(ｲ)のとおり，ＰＤＸＬの自動解析機能を使用しても＼n適切な解が得られると考えられること，日本黒鉛製品２に係る乙Ａ１ ８結果の回折プロファイルにおける回折線の角度４３ないし４４°付 近のピークは明瞭とはいい難いが，このような場合に，ＰＤＸＬの自 動解析機能を使用して得られた解が常に誤っていることを認めるに足＼nりる証拠はないことからすると，日本黒鉛製品２，４及び５のＲａｔ ｅ（３Ｒ）については，日本黒鉛製品結果及び乙Ａ１８結果のいずれ も採用することができるというべきである。
他方で，日本黒鉛製品１及び３に係る乙Ａ１８結果については，同 じ製品であるにもかかわらず，算出されたＲａｔｅ（３Ｒ）にかなり のばらつきがあること，日本黒鉛製品１及び３に係る乙Ａ１８結果の 各回折プロファイルにおける回折線の角度４３ないし４４°付近のピ ークは必ずしも明瞭ではないこと，前記２(1)ウ(ｲ)のとおり，ＰＤＸ Ｌは，ピークが不明瞭な場合，自動解析機能によっては不合理な解に＼n収束したり，解が発散したりすることがあり，このような場合，試料 を考慮した解析条件を手動で入力する必要があること，前記(1)ウ(ｲ) ａのとおり，原告は，自動解析機能によっては不合理な解に収束した＼nり，解が発散したりする場合には適宜の解析条件を手動で入力するこ とにより，ＰＤＸＬを用いて解析を行い，日本黒鉛製品結果を得たこ とからすると，日本黒鉛製品１及び３のＲａｔｅ（３Ｒ）については， 日本黒鉛製品結果を採用することができ，乙Ａ１８結果は採用するこ とができないというべきである。
ｂ 日本黒鉛製品結果及び乙Ａ１８結果によれば，日本黒鉛製品２は本 件各発明の構成要件１Ｂ及び２Ｂを，日本黒鉛製品４及び５は構＼成要 件１Ｂをそれぞれ充足し，日本黒鉛製品結果によれば，日本黒鉛製品 １及び３は構成要件１Ｂ及び２Ｂを充足することとなり，前記２の本＼n件各発明の解釈を前提とすると，日本黒鉛製品１ないし３は本件各発 明の，日本黒鉛製品４及び５は本件発明１の各技術的範囲に属すると 認めるのが相当である。
(ｲ) サンプルのＲａｔｅ（３Ｒ）
ａ 次に，前記(1)ウ(ｲ)ｂのとおり，日本黒鉛工業が保管していた日本 黒鉛製品１，２，４及び５の各サンプルのＲａｔｅ（３Ｒ）は，サン プル結果3)のとおりである。
そして，日本黒鉛工業の証人Ｚは，日本黒鉛工業においては，平成 １３年１０月頃からおおむね１０年に１回，製品のサンプルを保管す るようになり，平成２０年６月１２日に採取した日本黒鉛製品１のサ ンプル，平成１３年１０月５日に採取した日本黒鉛製品２のサンプル， 平成２０年７月３０日に採取した日本黒鉛製品４のサンプル及び同年 １２月１６日に採取した日本黒鉛製品５のサンプルを保管している旨 証言し，Ｚ証人作成の陳述書（乙Ａ１２０）にも同旨の記載があると ころ，証拠（乙Ａ８６，９４，９５）による裏付けがあることからす ると，Ｚ証人の上記証言は採用することができるというべきである。 したがって，上記日本黒鉛製品１，２，４及び５の各サンプルは上 記各日に採取したものと認めるのが相当である。
ｂ 日本黒鉛製品１に係るサンプル結果3)については，同じ製品である にもかかわらず，算出されたＲａｔｅ（３Ｒ）にかなりのばらつきが あること，サンプル結果3)の回折プロファイルにおいて，菱面晶系黒 鉛層（３Ｒ）の（１０１）面及び六方晶系黒鉛層（２Ｈ）の（１０１） 面の各ピークが出現するとされる回折線の角度４３ないし４４°付近 のピークは必ずしも明瞭ではないこと，前記２(1)ウ(ｲ)のとおり，Ｐ ＤＸＬは，ピークが不明瞭な場合，自動解析機能によっては不合理な＼n解に収束したり，解が発散したりすることがあり，このような場合， 試料を考慮した解析条件を手動で入力する必要があることからすると， 日本黒鉛製品１のサンプルのＲａｔｅ（３Ｒ）について，サンプル結 果3)は採用することができないというべきである。 他方で，日本黒鉛製品４及び５の各サンプルに係るサンプル結果3) については，複数回算出したＲａｔｅ（３Ｒ）にばらつきはほとんど なく，サンプル結果3)の回折プロファイルにおける回折線の角度４３ ないし４４°付近のピークは比較的明瞭であり，前記２(1)ウ(ｲ)のと おり，ＰＤＸＬの自動解析機能を使用しても適切な解が得られると考＼nえられることからすると，日本黒鉛製品４及び５の各サンプルのＲａ ｔｅ（３Ｒ）について，サンプル結果3)を採用することができるとい うべきである。 日本黒鉛製品２のサンプルに係るサンプル結果3)については，複数 回算出したＲａｔｅ（３Ｒ）にばらつきはほとんどないこと，そして， サンプル結果3)の回折プロファイルにおける回折線の角度４３ないし ４４°付近のピークは必ずしも明瞭ではないものの，本件証拠上，こ のような場合に，ＰＤＸＬの自動解析機能を使用して得られた解が常＼nに誤っているとまでは認められないことからすると，日本黒鉛製品２ のサンプルのＲａｔｅ（３Ｒ）について，サンプル結果3)を一応採用 することができるというべきである。
(ｳ) 日本黒鉛らが本件特許出願前から本件各発明の技術的範囲に属する日 本黒鉛各製品を製造販売していたか
前記イ(ｲ)のとおり，菱面晶系黒鉛層の増加に影響を及ぼすと考えられ る要素のほとんどは，黒鉛製品の製造工程及び製造された製品が満たす べき規格に関わるといえるが，具体的に，どのような条件の下，どのよ うな操作をすることにより，単に菱面晶系黒鉛層が増加するだけでなく， 六方晶系黒鉛層との総和における菱面晶系黒鉛層の割合であるＲａｔｅ （３Ｒ）がどの程度変動するかは，本件訴訟に現れた全証拠によっても 確定することができない。 そして，前記(1)ウ(ｱ)のとおり，日本黒鉛工業は，本件特許出願前か ら日本黒鉛各製品を製造しており，本件特許出願前から現在に至るまで， その製造工程及び出荷の基準となる規格値に大きな変更はない。 また，前記前提事実(2)及び(7)アのとおり，原告が日本黒鉛製品結果 をもって日本黒鉛らに対して提訴したのは平成３１年３月であり，平成 ２６年９月９日の本件特許出願からそれほど長い年月が経過しているも のとはいえない。
以上によれば，日本黒鉛らは，本件特許出願前から現在に至るまで， 日本黒鉛各製品の各名称を付した黒鉛製品を製造販売しており，この間， 菱面晶系黒鉛層の増減に影響を与えると考えられるこれらの製品の製造 工程及び規格値に変更はないことから，この間に製造販売された日本黒 鉛各製品は，同じ製造工程を経て，同じ規格を満たすものであると認め られる。そして，他にこれらの製品に対してＲａｔｅ（３Ｒ）の増減に 影響を及ぼす事情が存したとは認められず，前記(ｱ)のとおり，現時点に おいて，日本黒鉛製品１ないし３は本件各発明の，日本黒鉛製品４及び ５は本件発明１の各技術的範囲に属する。これらの事情に照らせば，日 本黒鉛らは，本件特許出願前から，このような日本黒鉛各製品を製造販 売していたと認めるのが相当であり，前記(ｲ)ｂのとおり，本件特許出願 前の平成２０年に採取した日本黒鉛製品４及び５のＲａｔｅ（３Ｒ）が ３１％以上であることも，この結論を裏付けるというべきである。
なお，日本黒鉛製品２に係るサンプル結果3)は，乙Ａ１８結果と相違 しているが，日本黒鉛製品２は土状黒鉛であり，菱面晶系黒鉛層（３Ｒ） の（１０１）面及び六方晶系黒鉛層（２Ｈ）の（１０１）面の各ピーク が出現するとされる回折線の角度４３ないし４４°付近のピークが必ず しも明瞭ではなく，前記２(1)ウ(ｲ)のとおり，ＰＤＸＬは，ピークが不 明瞭な場合，自動解析機能によっては不合理な解に収束したり，解が発＼n散したりすることがあり，同じく土状黒鉛である日本黒鉛製品１に係る サンプル結果3)及び乙Ａ１８結果を見てもばらつきがあることからする と，日本黒鉛製品２に係るサンプル結果3)と乙Ａ１８結果が相違するこ とは，日本黒鉛らが本件特許出願前から本件各発明の技術的範囲に属す る日本黒鉛製品２を製造販売していたという上記認定を左右するとはい えない。
２９条１項２号にいう「公然実施」とは，発明の内容を不特定多数の 者が知り得る状況でその発明が実施されることをいい，本件各発明のよう な物の発明の場合には，商品が不特定多数の者に販売され，かつ，当業者 がその商品を外部から観察しただけで発明の内容を知り得る場合はもちろ ん，外部からそれを知ることができなくても，当業者がその商品を通常の 方法で分解，分析することによって知ることができる場合も公然実施とな ると解するのが相当である。
・・・
エ 日本黒鉛らについて
(ｱ) 日本黒鉛各製品が本件各発明の技術的範囲に属するか
ａ 日本黒鉛製品２，４及び５に係る日本黒鉛製品結果及び乙Ａ１８結 果は近接していること，日本黒鉛製品４及び５に係る乙Ａ１８結果の 回折プロファイルにおいて，菱面晶系黒鉛層（３Ｒ）の（１０１）面 及び六方晶系黒鉛層（２Ｈ）の（１０１）面の各ピークが出現すると される回折線の角度４３ないし４４°付近のピークは比較的明瞭であ り，前記２(1)ウ(ｲ)のとおり，ＰＤＸＬの自動解析機能を使用しても＼n適切な解が得られると考えられること，日本黒鉛製品２に係る乙Ａ１ ８結果の回折プロファイルにおける回折線の角度４３ないし４４°付 近のピークは明瞭とはいい難いが，このような場合に，ＰＤＸＬの自 動解析機能を使用して得られた解が常に誤っていることを認めるに足＼nりる証拠はないことからすると，日本黒鉛製品２，４及び５のＲａｔ ｅ（３Ｒ）については，日本黒鉛製品結果及び乙Ａ１８結果のいずれ も採用することができるというべきである。
他方で，日本黒鉛製品１及び３に係る乙Ａ１８結果については，同 じ製品であるにもかかわらず，算出されたＲａｔｅ（３Ｒ）にかなり のばらつきがあること，日本黒鉛製品１及び３に係る乙Ａ１８結果の 各回折プロファイルにおける回折線の角度４３ないし４４°付近のピ ークは必ずしも明瞭ではないこと，前記２(1)ウ(ｲ)のとおり，ＰＤＸ Ｌは，ピークが不明瞭な場合，自動解析機能によっては不合理な解に＼n収束したり，解が発散したりすることがあり，このような場合，試料 を考慮した解析条件を手動で入力する必要があること，前記(1)ウ(ｲ) ａのとおり，原告は，自動解析機能によっては不合理な解に収束した＼nり，解が発散したりする場合には適宜の解析条件を手動で入力するこ とにより，ＰＤＸＬを用いて解析を行い，日本黒鉛製品結果を得たこ とからすると，日本黒鉛製品１及び３のＲａｔｅ（３Ｒ）については， 日本黒鉛製品結果を採用することができ，乙Ａ１８結果は採用するこ とができないというべきである。
ｂ 日本黒鉛製品結果及び乙Ａ１８結果によれば，日本黒鉛製品２は本 件各発明の構成要件１Ｂ及び２Ｂを，日本黒鉛製品４及び５は構＼成要 件１Ｂをそれぞれ充足し，日本黒鉛製品結果によれば，日本黒鉛製品 １及び３は構成要件１Ｂ及び２Ｂを充足することとなり，前記２の本＼n件各発明の解釈を前提とすると，日本黒鉛製品１ないし３は本件各発 明の，日本黒鉛製品４及び５は本件発明１の各技術的範囲に属すると 認めるのが相当である。
(ｲ) サンプルのＲａｔｅ（３Ｒ）
ａ 次に，前記(1)ウ(ｲ)ｂのとおり，日本黒鉛工業が保管していた日本 黒鉛製品１，２，４及び５の各サンプルのＲａｔｅ（３Ｒ）は，サン プル結果3)のとおりである。
そして，日本黒鉛工業の証人Ｚは，日本黒鉛工業においては，平成 １３年１０月頃からおおむね１０年に１回，製品のサンプルを保管す るようになり，平成２０年６月１２日に採取した日本黒鉛製品１のサ ンプル，平成１３年１０月５日に採取した日本黒鉛製品２のサンプル， 平成２０年７月３０日に採取した日本黒鉛製品４のサンプル及び同年 １２月１６日に採取した日本黒鉛製品５のサンプルを保管している旨 証言し，Ｚ証人作成の陳述書（乙Ａ１２０）にも同旨の記載があると ころ，証拠（乙Ａ８６，９４，９５）による裏付けがあることからす ると，Ｚ証人の上記証言は採用することができるというべきである。 したがって，上記日本黒鉛製品１，２，４及び５の各サンプルは上 記各日に採取したものと認めるのが相当である。
ｂ 日本黒鉛製品１に係るサンプル結果3)については，同じ製品である にもかかわらず，算出されたＲａｔｅ（３Ｒ）にかなりのばらつきが あること，サンプル結果3)の回折プロファイルにおいて，菱面晶系黒 鉛層（３Ｒ）の（１０１）面及び六方晶系黒鉛層（２Ｈ）の（１０１） 面の各ピークが出現するとされる回折線の角度４３ないし４４°付近 のピークは必ずしも明瞭ではないこと，前記２(1)ウ(ｲ)のとおり，Ｐ ＤＸＬは，ピークが不明瞭な場合，自動解析機能によっては不合理な＼n解に収束したり，解が発散したりすることがあり，このような場合， 試料を考慮した解析条件を手動で入力する必要があることからすると， 日本黒鉛製品１のサンプルのＲａｔｅ（３Ｒ）について，サンプル結 果3)は採用することができないというべきである。 他方で，日本黒鉛製品４及び５の各サンプルに係るサンプル結果3) については，複数回算出したＲａｔｅ（３Ｒ）にばらつきはほとんど なく，サンプル結果3)の回折プロファイルにおける回折線の角度４３ ないし４４°付近のピークは比較的明瞭であり，前記２(1)ウ(ｲ)のと おり，ＰＤＸＬの自動解析機能を使用しても適切な解が得られると考＼nえられることからすると，日本黒鉛製品４及び５の各サンプルのＲａ ｔｅ（３Ｒ）について，サンプル結果3)を採用することができるとい うべきである。 日本黒鉛製品２のサンプルに係るサンプル結果3)については，複数 回算出したＲａｔｅ（３Ｒ）にばらつきはほとんどないこと，そして， サンプル結果3)の回折プロファイルにおける回折線の角度４３ないし ４４°付近のピークは必ずしも明瞭ではないものの，本件証拠上，こ のような場合に，ＰＤＸＬの自動解析機能を使用して得られた解が常＼nに誤っているとまでは認められないことからすると，日本黒鉛製品２ のサンプルのＲａｔｅ（３Ｒ）について，サンプル結果3)を一応採用 することができるというべきである。
(ｳ) 日本黒鉛らが本件特許出願前から本件各発明の技術的範囲に属する日 本黒鉛各製品を製造販売していたか
前記イ(ｲ)のとおり，菱面晶系黒鉛層の増加に影響を及ぼすと考えられ る要素のほとんどは，黒鉛製品の製造工程及び製造された製品が満たす べき規格に関わるといえるが，具体的に，どのような条件の下，どのよ うな操作をすることにより，単に菱面晶系黒鉛層が増加するだけでなく， 六方晶系黒鉛層との総和における菱面晶系黒鉛層の割合であるＲａｔｅ （３Ｒ）がどの程度変動するかは，本件訴訟に現れた全証拠によっても 確定することができない。 そして，前記(1)ウ(ｱ)のとおり，日本黒鉛工業は，本件特許出願前か ら日本黒鉛各製品を製造しており，本件特許出願前から現在に至るまで， その製造工程及び出荷の基準となる規格値に大きな変更はない。 また，前記前提事実(2)及び(7)アのとおり，原告が日本黒鉛製品結果 をもって日本黒鉛らに対して提訴したのは平成３１年３月であり，平成 ２６年９月９日の本件特許出願からそれほど長い年月が経過しているも のとはいえない。
以上によれば，日本黒鉛らは，本件特許出願前から現在に至るまで， 日本黒鉛各製品の各名称を付した黒鉛製品を製造販売しており，この間， 菱面晶系黒鉛層の増減に影響を与えると考えられるこれらの製品の製造 工程及び規格値に変更はないことから，この間に製造販売された日本黒 鉛各製品は，同じ製造工程を経て，同じ規格を満たすものであると認め られる。そして，他にこれらの製品に対してＲａｔｅ（３Ｒ）の増減に 影響を及ぼす事情が存したとは認められず，前記(ｱ)のとおり，現時点に おいて，日本黒鉛製品１ないし３は本件各発明の，日本黒鉛製品４及び ５は本件発明１の各技術的範囲に属する。これらの事情に照らせば，日 本黒鉛らは，本件特許出願前から，このような日本黒鉛各製品を製造販 売していたと認めるのが相当であり，前記(ｲ)ｂのとおり，本件特許出願 前の平成２０年に採取した日本黒鉛製品４及び５のＲａｔｅ（３Ｒ）が ３１％以上であることも，この結論を裏付けるというべきである。
なお，日本黒鉛製品２に係るサンプル結果3)は，乙Ａ１８結果と相違 しているが，日本黒鉛製品２は土状黒鉛であり，菱面晶系黒鉛層（３Ｒ） の（１０１）面及び六方晶系黒鉛層（２Ｈ）の（１０１）面の各ピーク が出現するとされる回折線の角度４３ないし４４°付近のピークが必ず しも明瞭ではなく，前記２(1)ウ(ｲ)のとおり，ＰＤＸＬは，ピークが不 明瞭な場合，自動解析機能によっては不合理な解に収束したり，解が発＼n散したりすることがあり，同じく土状黒鉛である日本黒鉛製品１に係る サンプル結果3)及び乙Ａ１８結果を見てもばらつきがあることからする と，日本黒鉛製品２に係るサンプル結果3)と乙Ａ１８結果が相違するこ とは，日本黒鉛らが本件特許出願前から本件各発明の技術的範囲に属す る日本黒鉛製品２を製造販売していたという上記認定を左右するとはい えない。
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2022.01. 3
令和3(ネ)10044 著作権侵害請求控訴事件 著作権 民事訴訟 令和3年12月8日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
公園に設置したタコの滑り台について1審は著作物ではないと判断し、知財高裁もこの判断を維持しました。
「イ 前記ア認定のとおり，本件原告滑り台は，遊具としての実用に供 されることを目的として製作されたことが認められる。 ところで，著作権法２条１項１号は，「著作物」とは，「思想又は 感情を創作的に表現したものであつて，文芸，学術，美術又は音楽の＼n範囲に属するもの」をいうと規定し，同法１０条１項４号は，同法に いう著作物の例示として，「絵画，版画，彫刻その他の美術の著作物」 を規定しているところ，同法２条１項１号の「美術」の「範囲に属す るもの」とは，美的鑑賞の対象となり得るものをいうと解される。そ して，実用に供されることを目的とした作品であって，専ら美的鑑賞 を目的とする純粋美術とはいえないものであっても，美的鑑賞の対象 となり得るものは，応用美術として，「美術」の「範囲に属するもの」 と解される。 次に，応用美術には，一品製作の美術工芸品と量産される量産品 が含まれるところ，著作権法は，同法にいう「美術の著作物」には， 美術工芸品を含むものとする（同法２条２項）と定めているが，美術 工芸品以外の応用美術については特段の規定は存在しない。 上記同条１項１号の著作物の定義規定に鑑みれば，美的鑑賞の対 象となり得るものであって，思想又は感情を創作的に表現したもので＼nあれば，美術の著作物に含まれると解するのが自然であるから，同条 ２項は，美術工芸品が美術の著作物として保護されることを例示した 規定であると解される。他方で，応用美術のうち，美術工芸品以外の 量産品について，美的鑑賞の対象となり得るというだけで一律に美術 の著作物として保護されることになると，実用的な物品の機能を実現＼nするために必要な形状等の構成についても著作権で保護されることに＼nなり，当該物品の形状等の利用を過度に制約し，将来の創作活動を阻 害することになって，妥当でない。もっとも，このような物品の形状 等であっても，視覚を通じて美感を起こさせるものについては，意匠 として意匠法によって保護されることが否定されるものではない。 これらを踏まえると，応用美術のうち，美術工芸品以外のもので あっても，実用目的を達成するために必要な機能に係る構＼成と分離し て，美的鑑賞の対象となり得る美的特性である創作的表現を備えてい＼nる部分を把握できるものについては，当該部分を含む作品全体が美術 の著作物として，保護され得ると解するのが相当である。 以上を前提に，本件原告滑り台が美術の著作物に該当するかどう かについて判断する。
ウ 控訴人は，本件原告滑り台は，一品製作品というべきものであり， 「美術工芸品」（著作権法２条２項）に当たり，創作性を有するから， 美術の著作物に該当する旨主張する。
そこで検討するに，1)「タコの滑り台，北欧に」との見出しの平 成２３年７月７日の朝日新聞の記事（甲４）には，控訴人のＢ会長の 発言として「タコの滑り台は一つ一つデザインが違い，その都度設計 する。」，2)「タコの滑り台の話」と題するＣ作成の令和２年７月１１ 日の毎日新聞の記事（甲２５）には，タコの滑り台について「一つ一 つが手作りで，全く同形の作品はないという。」，3)株式会社パークフ ル作成のウェブサイトに掲載された「日本縦断！タコすべり台がある 公園特集」と題する２０１８年（平成３０年）１月３日付けの記事 （乙２４）には，タコの滑り台について「どのタコも手作りで作られ ていて，二つとして同じ形のタコはいないんだそう！」との記載があ る。
しかしながら，上記各証拠の記載は，いずれも，Ｂ会長の発言又 は伝聞を掲載したものであって，客観的な裏付けに欠けるものである。 他方で，前記前提事実(2)及び(3)のとおり，前田商事が全国各地から発 注を受けて製作したタコの滑り台は２６０基以上にわたること，前田 商事が製作したタコの滑り台は，基本的な構造が定まっており，大き＼nさや構造等から複数の種類に分類され，本件原告滑り台は，その一種＼nである「ミニタコ」に属するものであったことからすれば，本件原告 滑り台と同様の「ミニタコ」の形状を有する滑り台が他にも製作され ていたことがうかがわれる。そうすると，上記各証拠から直ちに本件 原告滑り台が一品製作品であったものと認めることはできない。他に これを認めるに足りる証拠はない。
よって，本件原告滑り台は，「美術工芸品」に該当するものと認め られないから，控訴人の上記主張は，その前提を欠くものであって， 理由がない。
エ 控訴人は，本件原告滑り台が「美術工芸品」に当たらないとしても， 美術の著作物として保護される応用美術である旨主張する。 そこで，まず，本件原告滑り台において，実用目的を達成するた めに必要な機能に係る構＼成と分離して，美的鑑賞の対象となり得る美 的特性である創作的表現を備えている部分を把握できるかどうかを検＼n討し，その上で，全体として美術の著作物に該当するかどうかについ て判断する。
・・・
このように，タコの頭部を模した部分は，本件原告滑り台の中でも最 も高い箇所に設置されており，同部分に設置された上記各開口部は，滑 り降りるためのスライダー等を同部分に接続するために不可欠な構造で＼nあって，滑り台としての実用目的を達成するために必要な構成であると＼nいえる。また，上記空洞は，同部分に上った利用者が，上記各開口部及 びスライダーに移動するために必要な構造である上，開口部を除く周囲＼nが囲まれた構造であることによって，高い箇所にある踊り場様の床から＼n利用者が落下することを防止する機能を有するといえる。他方で，上記＼n空洞のうち，スライダーが接続された開口部の上部に，これを覆うよう に配置された略半球状の天蓋部分については，利用者の落下を防止する などの滑り台としての実用目的を達成するために必要な構成とまではい＼nえない。 そうすると，本件原告滑り台のタコの頭部を模した部分のうち，上記 天蓋部分については，滑り台としての実用目的を達成するために必要な 機能に係る構＼成と分離して把握できるものであるといえる。 しかるところ，上記天蓋部分の形状は，別紙１のとおり，頭頂部から 後部に向かってやや傾いた略半球状であり，タコの頭部をも連想させる ものではあるが，その形状自体は単純なものであり，タコの頭部の形状 としても，ありふれたものである。 したがって，上記天蓋部分は，美的特性である創作的表現を備えてい＼nるものとは認められない。 そして，本件原告滑り台のタコの頭部を模した部分のうち，上記天蓋 部分を除いた部分については，上記のとおり，滑り台としての実用目的 を達成するために必要な機能に係る構＼成であるといえるから，これを分 離して美的鑑賞の対象となり得る美的特性である創作的表現を備えてい＼nるものと把握することはできないというべきである。 以上によれば，本件原告滑り台のうち，タコの頭部を模した部分は， 実用目的を達成するために必要な機能に係る構＼成と分離して，美的鑑賞 の対象となり得る美的特性である創作的表現を備えている部分を把握で＼nきるものとは認められない。
・・・
そうすると，本件原告滑り台のうち，タコの足を模した部分は，座っ て滑走する遊具としての利用のために必要な構成であるといえるから，＼n同部分は，実用目的を達成するために必要な機能に係る構＼成と分離して， 美的鑑賞の対象となり得る美的特性である創作的表現を備えている部分＼nを把握できるものとは認められない。
・・・
前記(ア)ないし(ウ)のとおり，本件原告滑り台を構成する各部分にお＼nいて，実用目的を達成するために必要な機能に係る構＼成と分離して， 美的鑑賞の対象となり得る美的特性である創作的表現を備えている部＼n分を把握することはできない。 そして，上記各部分の組合せからなる本件原告滑り台の全体の形状に ついても，美的鑑賞の対象となり得るものと認めることはできないし， また，美的特性である創作的表現を備えるものと認めることもできない。＼nしたがって，本件原告滑り台が美術の著作物に該当するとの控訴人の 主張は，採用することができない。
・・・
「(カ) また，控訴人は，応用美術であっても「実用目的を達成するため に必要な機能に係る構＼成と分離して，美術鑑賞の対象となり得る美的 特性を備えている部分を把握できるもの」については「美術の著作物」 として保護され得るという判断基準によるとしても，「実用目的を達 成するために必要な機能に係る構＼成と分離して」とは，その構成部分＼nを物理的に取り除くというのではなく，実用品として必要な機能を果＼nたす構成を観念的に捨象して，創作物をみることを意味すると解すべ＼nきであり，本件原告滑り台を滑り台としての機能を取り去ってみたと＼nき，その形状は，Ａが彫刻家としての思想又は感情を創作的に表現し＼nたものであり，抽象芸術として十分に鑑賞の対象になり得るものであ＼nるから，美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えているとして，美 術の著作物に該当する旨主張する。 しかしながら，本件原告滑り台は，遊具としての実用に供されるこ とを目的として製作された作品である以上，これが美術の著作物に該 当するか否かを判断するに当たっては，実用品である滑り台としての 機能を果たす構＼成を観念的に捨象して検討することはできないから， 控訴人の上記主張は，採用することができない。
「イ 前記ア認定のとおり，本件原告滑り台は，遊具としての実用に供 されることを目的として製作されたことが認められる。 ところで，著作権法２条１項１号は，「著作物」とは，「思想又は 感情を創作的に表現したものであつて，文芸，学術，美術又は音楽の＼n範囲に属するもの」をいうと規定し，同法１０条１項４号は，同法に いう著作物の例示として，「絵画，版画，彫刻その他の美術の著作物」 を規定しているところ，同法２条１項１号の「美術」の「範囲に属す るもの」とは，美的鑑賞の対象となり得るものをいうと解される。そ して，実用に供されることを目的とした作品であって，専ら美的鑑賞 を目的とする純粋美術とはいえないものであっても，美的鑑賞の対象 となり得るものは，応用美術として，「美術」の「範囲に属するもの」 と解される。 次に，応用美術には，一品製作の美術工芸品と量産される量産品 が含まれるところ，著作権法は，同法にいう「美術の著作物」には， 美術工芸品を含むものとする（同法２条２項）と定めているが，美術 工芸品以外の応用美術については特段の規定は存在しない。 上記同条１項１号の著作物の定義規定に鑑みれば，美的鑑賞の対 象となり得るものであって，思想又は感情を創作的に表現したもので＼nあれば，美術の著作物に含まれると解するのが自然であるから，同条 ２項は，美術工芸品が美術の著作物として保護されることを例示した 規定であると解される。他方で，応用美術のうち，美術工芸品以外の 量産品について，美的鑑賞の対象となり得るというだけで一律に美術 の著作物として保護されることになると，実用的な物品の機能を実現＼nするために必要な形状等の構成についても著作権で保護されることに＼nなり，当該物品の形状等の利用を過度に制約し，将来の創作活動を阻 害することになって，妥当でない。もっとも，このような物品の形状 等であっても，視覚を通じて美感を起こさせるものについては，意匠 として意匠法によって保護されることが否定されるものではない。 これらを踏まえると，応用美術のうち，美術工芸品以外のもので あっても，実用目的を達成するために必要な機能に係る構＼成と分離し て，美的鑑賞の対象となり得る美的特性である創作的表現を備えてい＼nる部分を把握できるものについては，当該部分を含む作品全体が美術 の著作物として，保護され得ると解するのが相当である。 以上を前提に，本件原告滑り台が美術の著作物に該当するかどう かについて判断する。
ウ 控訴人は，本件原告滑り台は，一品製作品というべきものであり， 「美術工芸品」（著作権法２条２項）に当たり，創作性を有するから， 美術の著作物に該当する旨主張する。
そこで検討するに，1)「タコの滑り台，北欧に」との見出しの平 成２３年７月７日の朝日新聞の記事（甲４）には，控訴人のＢ会長の 発言として「タコの滑り台は一つ一つデザインが違い，その都度設計 する。」，2)「タコの滑り台の話」と題するＣ作成の令和２年７月１１ 日の毎日新聞の記事（甲２５）には，タコの滑り台について「一つ一 つが手作りで，全く同形の作品はないという。」，3)株式会社パークフ ル作成のウェブサイトに掲載された「日本縦断！タコすべり台がある 公園特集」と題する２０１８年（平成３０年）１月３日付けの記事 （乙２４）には，タコの滑り台について「どのタコも手作りで作られ ていて，二つとして同じ形のタコはいないんだそう！」との記載があ る。
しかしながら，上記各証拠の記載は，いずれも，Ｂ会長の発言又 は伝聞を掲載したものであって，客観的な裏付けに欠けるものである。 他方で，前記前提事実(2)及び(3)のとおり，前田商事が全国各地から発 注を受けて製作したタコの滑り台は２６０基以上にわたること，前田 商事が製作したタコの滑り台は，基本的な構造が定まっており，大き＼nさや構造等から複数の種類に分類され，本件原告滑り台は，その一種＼nである「ミニタコ」に属するものであったことからすれば，本件原告 滑り台と同様の「ミニタコ」の形状を有する滑り台が他にも製作され ていたことがうかがわれる。そうすると，上記各証拠から直ちに本件 原告滑り台が一品製作品であったものと認めることはできない。他に これを認めるに足りる証拠はない。
よって，本件原告滑り台は，「美術工芸品」に該当するものと認め られないから，控訴人の上記主張は，その前提を欠くものであって， 理由がない。
エ 控訴人は，本件原告滑り台が「美術工芸品」に当たらないとしても， 美術の著作物として保護される応用美術である旨主張する。 そこで，まず，本件原告滑り台において，実用目的を達成するた めに必要な機能に係る構＼成と分離して，美的鑑賞の対象となり得る美 的特性である創作的表現を備えている部分を把握できるかどうかを検＼n討し，その上で，全体として美術の著作物に該当するかどうかについ て判断する。
・・・
このように，タコの頭部を模した部分は，本件原告滑り台の中でも最 も高い箇所に設置されており，同部分に設置された上記各開口部は，滑 り降りるためのスライダー等を同部分に接続するために不可欠な構造で＼nあって，滑り台としての実用目的を達成するために必要な構成であると＼nいえる。また，上記空洞は，同部分に上った利用者が，上記各開口部及 びスライダーに移動するために必要な構造である上，開口部を除く周囲＼nが囲まれた構造であることによって，高い箇所にある踊り場様の床から＼n利用者が落下することを防止する機能を有するといえる。他方で，上記＼n空洞のうち，スライダーが接続された開口部の上部に，これを覆うよう に配置された略半球状の天蓋部分については，利用者の落下を防止する などの滑り台としての実用目的を達成するために必要な構成とまではい＼nえない。 そうすると，本件原告滑り台のタコの頭部を模した部分のうち，上記 天蓋部分については，滑り台としての実用目的を達成するために必要な 機能に係る構＼成と分離して把握できるものであるといえる。 しかるところ，上記天蓋部分の形状は，別紙１のとおり，頭頂部から 後部に向かってやや傾いた略半球状であり，タコの頭部をも連想させる ものではあるが，その形状自体は単純なものであり，タコの頭部の形状 としても，ありふれたものである。 したがって，上記天蓋部分は，美的特性である創作的表現を備えてい＼nるものとは認められない。 そして，本件原告滑り台のタコの頭部を模した部分のうち，上記天蓋 部分を除いた部分については，上記のとおり，滑り台としての実用目的 を達成するために必要な機能に係る構＼成であるといえるから，これを分 離して美的鑑賞の対象となり得る美的特性である創作的表現を備えてい＼nるものと把握することはできないというべきである。 以上によれば，本件原告滑り台のうち，タコの頭部を模した部分は， 実用目的を達成するために必要な機能に係る構＼成と分離して，美的鑑賞 の対象となり得る美的特性である創作的表現を備えている部分を把握で＼nきるものとは認められない。
・・・
そうすると，本件原告滑り台のうち，タコの足を模した部分は，座っ て滑走する遊具としての利用のために必要な構成であるといえるから，＼n同部分は，実用目的を達成するために必要な機能に係る構＼成と分離して， 美的鑑賞の対象となり得る美的特性である創作的表現を備えている部分＼nを把握できるものとは認められない。
・・・
前記(ア)ないし(ウ)のとおり，本件原告滑り台を構成する各部分にお＼nいて，実用目的を達成するために必要な機能に係る構＼成と分離して， 美的鑑賞の対象となり得る美的特性である創作的表現を備えている部＼n分を把握することはできない。 そして，上記各部分の組合せからなる本件原告滑り台の全体の形状に ついても，美的鑑賞の対象となり得るものと認めることはできないし， また，美的特性である創作的表現を備えるものと認めることもできない。＼nしたがって，本件原告滑り台が美術の著作物に該当するとの控訴人の 主張は，採用することができない。
・・・
「(カ) また，控訴人は，応用美術であっても「実用目的を達成するため に必要な機能に係る構＼成と分離して，美術鑑賞の対象となり得る美的 特性を備えている部分を把握できるもの」については「美術の著作物」 として保護され得るという判断基準によるとしても，「実用目的を達 成するために必要な機能に係る構＼成と分離して」とは，その構成部分＼nを物理的に取り除くというのではなく，実用品として必要な機能を果＼nたす構成を観念的に捨象して，創作物をみることを意味すると解すべ＼nきであり，本件原告滑り台を滑り台としての機能を取り去ってみたと＼nき，その形状は，Ａが彫刻家としての思想又は感情を創作的に表現し＼nたものであり，抽象芸術として十分に鑑賞の対象になり得るものであ＼nるから，美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えているとして，美 術の著作物に該当する旨主張する。 しかしながら，本件原告滑り台は，遊具としての実用に供されるこ とを目的として製作された作品である以上，これが美術の著作物に該 当するか否かを判断するに当たっては，実用品である滑り台としての 機能を果たす構＼成を観念的に捨象して検討することはできないから， 控訴人の上記主張は，採用することができない。
◆判決本文
1審はこちら。
2022.01. 3
令和3(ワ)15819 発信者情報開示請求事件 著作権 民事訴訟 令和3年12月10日 東京地方裁判所
ログインに関する本件発信者情報がプロバイダ責任制限法４条１項の「権利の侵害に係る発信者情報」に該当すると判断されました。
前記前提事実，後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められ る。
ア ツイッターの利用者がツイート等の投稿を行うには，事前にアカウントを 登録した上，ユーザー名，パスワード等を入力し，当該アカウントにログイ ンすることが必要である。そのため，アカウントの使用者は，ツイッターの 仕組み上，当該アカウントにログインした者とされている。
イ ツイッター社により開示された本件ＩＰアドレス等の使用期間（令和３年 ３月１５日から同年５月７日まで）においても，本件各アカウントは，いず れも，昼夜を問わず頻繁にログインされるなど，継続的に使用されている。 （甲２ないし６，１２）。
「権利の侵害に係る発信者情報」該当性
上記認定事実によれば，ツイッターの上記仕組み及び本件各アカウントの使 用状況を踏まえると，本件各アカウントにログインした者が本件各投稿をする ことによって，下記２において説示するとおり，原告の権利を侵害したものと 認めるのが相当であり，これを覆すに足りる的確な証拠はない。そうすると， ログインに関する本件発信者情報は，上記侵害の行為をした発信者を特定する 情報であるといえるから，「権利の侵害に係る発信者情報」に該当するものと いえる。 これに対し，被告は，本件発信者情報が本件アカウントにログインした者の 情報にすぎず，本件各投稿を行った本件発信者の情報そのものではないことか らすると，本件発信者情報は「権利の侵害に係る発信者情報」に該当しない旨 主張する。 しかしながら，本件発信者情報は本件各投稿を行った本件発信者の情報であ るといえることは，上記において説示したとおりであり，被告の主張は，その 前提を欠く。のみならず，プロバイダ責任制限法４条の趣旨は，特定電気通信 による情報の流通によって権利の侵害を受けた者が，情報の発信者のプライバ シー，表現の自由，通信の秘密に配慮した厳格な要件の下で，当該特定電気通＼n信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者に対し て発信者情報の開示を請求することができるものとすることにより，加害者の 特定を可能にして被害者の権利の救済を図ることにある（最高裁平成２１年＼n（受）第１０４９号同２２年４月８日第一小法廷判決・民集６４巻３号６７６ 頁参照）。そうすると，アカウントにログインした者が，権利の侵害に係る情 報を送信したものと認められる場合には，侵害情報の送信時点ではなく，アカ ウントにログインした時点における発信者情報であっても，「権利の侵害に係 る発信者情報」に該当するものと認めるのが相当である。
前記前提事実，後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められ る。
ア ツイッターの利用者がツイート等の投稿を行うには，事前にアカウントを 登録した上，ユーザー名，パスワード等を入力し，当該アカウントにログイ ンすることが必要である。そのため，アカウントの使用者は，ツイッターの 仕組み上，当該アカウントにログインした者とされている。
イ ツイッター社により開示された本件ＩＰアドレス等の使用期間（令和３年 ３月１５日から同年５月７日まで）においても，本件各アカウントは，いず れも，昼夜を問わず頻繁にログインされるなど，継続的に使用されている。 （甲２ないし６，１２）。
「権利の侵害に係る発信者情報」該当性
上記認定事実によれば，ツイッターの上記仕組み及び本件各アカウントの使 用状況を踏まえると，本件各アカウントにログインした者が本件各投稿をする ことによって，下記２において説示するとおり，原告の権利を侵害したものと 認めるのが相当であり，これを覆すに足りる的確な証拠はない。そうすると， ログインに関する本件発信者情報は，上記侵害の行為をした発信者を特定する 情報であるといえるから，「権利の侵害に係る発信者情報」に該当するものと いえる。 これに対し，被告は，本件発信者情報が本件アカウントにログインした者の 情報にすぎず，本件各投稿を行った本件発信者の情報そのものではないことか らすると，本件発信者情報は「権利の侵害に係る発信者情報」に該当しない旨 主張する。 しかしながら，本件発信者情報は本件各投稿を行った本件発信者の情報であ るといえることは，上記において説示したとおりであり，被告の主張は，その 前提を欠く。のみならず，プロバイダ責任制限法４条の趣旨は，特定電気通信 による情報の流通によって権利の侵害を受けた者が，情報の発信者のプライバ シー，表現の自由，通信の秘密に配慮した厳格な要件の下で，当該特定電気通＼n信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者に対し て発信者情報の開示を請求することができるものとすることにより，加害者の 特定を可能にして被害者の権利の救済を図ることにある（最高裁平成２１年＼n（受）第１０４９号同２２年４月８日第一小法廷判決・民集６４巻３号６７６ 頁参照）。そうすると，アカウントにログインした者が，権利の侵害に係る情 報を送信したものと認められる場合には，侵害情報の送信時点ではなく，アカ ウントにログインした時点における発信者情報であっても，「権利の侵害に係 る発信者情報」に該当するものと認めるのが相当である。
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2022.01. 3
令和2(行ケ)10089 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和3年12月15日 知的財産高等裁判所
訂正発明は、進歩性違反無しとした審決が取り消されました。
発明の要旨認定は，特許請求の範囲の記載に基づいて行うべきであ り，発明が属する技術分野における優先日前の技術常識を考慮した通 常の意味内容により特許請求の範囲の記載を解釈するのが相当である。 もっとも，特許請求の範囲の記載の意味内容が，明細書又は図面にお いて，通常の意味内容とは異なるものとして定義又は説明されていれ ば，通常の意味内容とは異なるものとして解される余地はあるものの， そのような定義又は説明がない場合には，上記のとおり解釈するのが 相当である。
・・・
ｆ 本件審決の解釈の適否
(a) 本件審決の説示
本件審決は，シートシェルについて次のように説示する。 (i) 「ア．本件発明１の『シートシェル』で特定される事項」に おいて「本件発明１の『シートシェル』は，・・・『支持部』と は別個の部材であると解するのが相当である。そうすると， 『シートシェル』の定義は，『シート』の『シェル』であって，『子 供又は乳児を支持する支持部』とは別個の部材であって，『前 記支持部は前記シートシェルの内側にあ』るから，支持部が 内側にある『支持部のための構造要素』である『シェル』とい＼nうことができる。」とする（本件審決第５，２(1)（１−２）ア 〔本件審決４９頁９〜１７行目〕）。 (ii) 前記(i)の「『シートシェル』の定義からみて，甲１発明１の 『側方支持部６を備えた背もたれ５，座部４，ヘッドレスト １０』は子供を支持する部材であるから本件発明１の『支持 部』に相当するものであり」とする（本件審決第５，２(1)（１ −２）イ〔本件審決４９頁１９〜２１行目〕）。 (iii) 「シートシェルが，従来技術とは異なり，子供を支持する 支持部材とは別な部材であることは，以下の明細書の記載か らも明白である。」（本件審決第５，２(1)（１−２）オ(ア)〔本 件審決５３頁２０〜２１行目〕）として，本件明細書の段落【０ ００８】及び【００１９】を挙げる。
(b)本件審決の解釈
前記(a)の本件審決の説示を総合すると，本件審決は，本件発明の 「支持部」が，シートシェルに係る技術常識の(a)ないし(c)（前記ｃ (a)ないし(c)により理解される「シートシェル」及び「子供を支え る柔軟性のある素材」に相当し，本件発明の「シートシェル」は， 「支持部」を内側に配置する，従来技術（技術常識）における「シ ートシェル」及び「子供を支える柔軟性のある素材」とは別異の， それらに更に追加される構造要素と解釈しているものと認められ＼nる。
(c) 本件審決の解釈の適否
本件審決は，本件発明の「シートシェルが，従来技術とは異なり， 子供を支持する支持部材とは別な部材である」と解する根拠として， 本件明細書の段落【０００８】や【００１９】を引用するが（前記 (a) (iii)），これらの段落は，「側面衝突保護部」の配置とその作用又 は効果についての説明にとどまるものであって，「シートシェル」が 従来技術とは別異なものであるとの記載はないし，支持部について は何らの記載もないことからすると，上記段落が本件審決の上記解 釈を裏付けるものとはいえない。そして，本件発明の特許請求の範 囲の記載や本件明細書の発明の詳細な説明の記載において，前記(b) の本件審決の解釈を採用すべき根拠を見出すことはできない。した がって，前記(b)の本件審決の解釈を採用することはできない。
(d)被告の主張の検討
被告は，本件発明の「シートシェル」の解釈について，「背部側か ら支持部を構造的に保持するシェル（外殻）的構＼造要素である」，「支 持部とは別個のシェル形状の一構成要素であり，子供を前部側で支＼n持する支持部の背部側を外側から構造的に保持する，支持部のため＼nのシェル（外殻）的構造要素であって，車両の側部から伝わる横か＼nらの力がシートシェルに導かれるように側面衝突保護部を配置し たシェルである」，「シートシェルは，シートシェルの内側にある支 持部の背部側を外側から構造的に保持し，かつ側面衝突保護部を取＼nり付けるのに必要とされる程度に剛性（段落【００２２】）を備える シェル形状部材である」，「シートシェルはその背部側が露出してお り，シェルの名のとおり曲面形状である」などと主張する（前記第 ３，１(1)ア〔被告の主張〕）。確かに，本件図面の図２，５及び６に， シートの背部に曲面形状の構造が示されているようにも見え，実施＼n例において，それがシートシェルに該当するとされている。しかし， 本件明細書には，本件発明のシートシェルを，被告が主張するよう な外殻的構造の意味に限定して解釈すべき根拠となるような記載＼nはなく，シートシェルという用語の解釈に当たって，本件発明が属 する技術分野における優先日前の技術常識を考慮した通常の意味 内容とは異なるように解釈すべきことを裏付ける根拠もないから， 被告の上記主張は採用することができない。
(イ) 側面衝突保護部の配置について
ａ 請求項１（本件発明１）により示される側面衝突保護部の配置 本件発明１は「前記シートシェルの外側で前記シートシェルに取り 付けられる側面衝突保護部」（構成要件１Ｄ）という構＼成を備えるから， 本件発明１の側面衝突保護部は，シートシェルの外側でシートシェル に取り付けられるものである。そして，前記(ア)ｄのとおり，「シート シェル」は，剛性のある素材から成るチャイルドセーフティシートの 基本構造体であると解されることからすると，このような基本構＼造体 である「シートシェル」の側面の外側に取り付けられた「側面衝突保 護部」が受けた力は，自ずと「シートシェル」に伝達されることにな る。
本件発明１は，「前記側面衝突保護部は，前記チャイルドセーフティ シートが前記車両の前記シートに取付けられた状態において，前記車 両の側部から前記チャイルドセーフティシートに伝わる横からの力が 前記シートシェルに導かれるように，配置される」（構成要件１Ｇ）と＼nいう構成を備えるところ，上記のとおり，側面衝突保護部がシートシ＼nェルの外側で前記シートシェルに取り付けられること（構成要件１Ｄ），＼nシートシェルは剛性のある素材から成るチャイルドセーフティシート の基本構造体であり（前記(ア)ｄ），側面衝突保護部が受けた力は自ず とシートシェルに伝達されることに照らすと，上記の構成（構＼成要件 １Ｇ）は，シートシェルの外側に取り付けた側面衝突保護部の配置（換 言すれば「取付位置」）が，シートシェルの側面の外側であることを示 すのみであり，その配置について，それ以上に何ら具体的な特定をす るものではないと認められる。
ｂ 被告の主張の検討
被告は，請求項１（本件発明１）の「側面衝突保護部は，・・・横か らの力が前記シートシェルに導かれるように，配置される」（構成要件＼n１Ｇ）という文言は，機能的限定であるから，本件明細書に記載され＼nた具体的構成に基づいて限定的に解釈し，「側面衝突保護部が，チャイ＼nルドセーフティシートの座部領域より上方であって，チャイルドセー フティシートの背部に配置される」ことによって，「横からの力が，支 持部（子供）には導かれず，シートシェルにのみ導かれる」ことを意 味するものと解釈すべきであると主張する（前記第３，１(1)イ〔被告 の主張〕）。
しかし，発明の要旨認定は，特許請求の範囲の記載に基づいて行わ れるべきであり，それは，特許請求の範囲の記載の中に作用又は機能＼nを用いて物を特定しようとする記載がある場合であっても同様である。 本件発明１の「前記側面衝突保護部は，前記チャイルドセーフティシ ートが前記車両の前記シートに取付けられた状態において，前記車両 の側部から前記チャイルドセーフティシートに伝わる横からの力が前 記シートシェルに導かれるように，配置される」（構成要件１Ｇ）とい＼nう構成には，「車両の側部からチャイルドセーフティシートに伝わる横＼nからの力がシートシェルに導かれる」ということしか記載されておら ず，「横からの力が，支持部（子供）には導かれず，シートシェルにの み導かれる」とは記載されていないから，被告主張のような限定的な 解釈をとることはできない。請求項６（本件発明６）には，側面衝突 保護部の側部要素がチャイルドセーフティシートの座部領域より上に 配置されるチャイルドセーフティシートが記載され，請求項７（本件 発明７）には，側部要素がチャイルドセーフティシートの背部に配置 されるチャイルドセーフティシートが記載されており，また，本件明 細書の段落【０００８】及び【００１９】には，衝突による横からの 力が子供の体に直接伝わらず，子供の体を迂回してシートシェルに導 かれるように取り付けられる側面衝突保護部材に関する記載があるが， 請求項１（本件発明１）の文言を，従属請求項である請求項６及び７ の記載並びに本件明細書の発明の詳細な説明の段落【０００８】及び 【００１９】の記載によって限定して解釈する理由はないから，被告 の上記主張は採用することができない。
発明の要旨認定は，特許請求の範囲の記載に基づいて行うべきであ り，発明が属する技術分野における優先日前の技術常識を考慮した通 常の意味内容により特許請求の範囲の記載を解釈するのが相当である。 もっとも，特許請求の範囲の記載の意味内容が，明細書又は図面にお いて，通常の意味内容とは異なるものとして定義又は説明されていれ ば，通常の意味内容とは異なるものとして解される余地はあるものの， そのような定義又は説明がない場合には，上記のとおり解釈するのが 相当である。
・・・
ｆ 本件審決の解釈の適否
(a) 本件審決の説示
本件審決は，シートシェルについて次のように説示する。 (i) 「ア．本件発明１の『シートシェル』で特定される事項」に おいて「本件発明１の『シートシェル』は，・・・『支持部』と は別個の部材であると解するのが相当である。そうすると， 『シートシェル』の定義は，『シート』の『シェル』であって，『子 供又は乳児を支持する支持部』とは別個の部材であって，『前 記支持部は前記シートシェルの内側にあ』るから，支持部が 内側にある『支持部のための構造要素』である『シェル』とい＼nうことができる。」とする（本件審決第５，２(1)（１−２）ア 〔本件審決４９頁９〜１７行目〕）。 (ii) 前記(i)の「『シートシェル』の定義からみて，甲１発明１の 『側方支持部６を備えた背もたれ５，座部４，ヘッドレスト １０』は子供を支持する部材であるから本件発明１の『支持 部』に相当するものであり」とする（本件審決第５，２(1)（１ −２）イ〔本件審決４９頁１９〜２１行目〕）。 (iii) 「シートシェルが，従来技術とは異なり，子供を支持する 支持部材とは別な部材であることは，以下の明細書の記載か らも明白である。」（本件審決第５，２(1)（１−２）オ(ア)〔本 件審決５３頁２０〜２１行目〕）として，本件明細書の段落【０ ００８】及び【００１９】を挙げる。
(b)本件審決の解釈
前記(a)の本件審決の説示を総合すると，本件審決は，本件発明の 「支持部」が，シートシェルに係る技術常識の(a)ないし(c)（前記ｃ (a)ないし(c)により理解される「シートシェル」及び「子供を支え る柔軟性のある素材」に相当し，本件発明の「シートシェル」は， 「支持部」を内側に配置する，従来技術（技術常識）における「シ ートシェル」及び「子供を支える柔軟性のある素材」とは別異の， それらに更に追加される構造要素と解釈しているものと認められ＼nる。
(c) 本件審決の解釈の適否
本件審決は，本件発明の「シートシェルが，従来技術とは異なり， 子供を支持する支持部材とは別な部材である」と解する根拠として， 本件明細書の段落【０００８】や【００１９】を引用するが（前記 (a) (iii)），これらの段落は，「側面衝突保護部」の配置とその作用又 は効果についての説明にとどまるものであって，「シートシェル」が 従来技術とは別異なものであるとの記載はないし，支持部について は何らの記載もないことからすると，上記段落が本件審決の上記解 釈を裏付けるものとはいえない。そして，本件発明の特許請求の範 囲の記載や本件明細書の発明の詳細な説明の記載において，前記(b) の本件審決の解釈を採用すべき根拠を見出すことはできない。した がって，前記(b)の本件審決の解釈を採用することはできない。
(d)被告の主張の検討
被告は，本件発明の「シートシェル」の解釈について，「背部側か ら支持部を構造的に保持するシェル（外殻）的構＼造要素である」，「支 持部とは別個のシェル形状の一構成要素であり，子供を前部側で支＼n持する支持部の背部側を外側から構造的に保持する，支持部のため＼nのシェル（外殻）的構造要素であって，車両の側部から伝わる横か＼nらの力がシートシェルに導かれるように側面衝突保護部を配置し たシェルである」，「シートシェルは，シートシェルの内側にある支 持部の背部側を外側から構造的に保持し，かつ側面衝突保護部を取＼nり付けるのに必要とされる程度に剛性（段落【００２２】）を備える シェル形状部材である」，「シートシェルはその背部側が露出してお り，シェルの名のとおり曲面形状である」などと主張する（前記第 ３，１(1)ア〔被告の主張〕）。確かに，本件図面の図２，５及び６に， シートの背部に曲面形状の構造が示されているようにも見え，実施＼n例において，それがシートシェルに該当するとされている。しかし， 本件明細書には，本件発明のシートシェルを，被告が主張するよう な外殻的構造の意味に限定して解釈すべき根拠となるような記載＼nはなく，シートシェルという用語の解釈に当たって，本件発明が属 する技術分野における優先日前の技術常識を考慮した通常の意味 内容とは異なるように解釈すべきことを裏付ける根拠もないから， 被告の上記主張は採用することができない。
(イ) 側面衝突保護部の配置について
ａ 請求項１（本件発明１）により示される側面衝突保護部の配置 本件発明１は「前記シートシェルの外側で前記シートシェルに取り 付けられる側面衝突保護部」（構成要件１Ｄ）という構＼成を備えるから， 本件発明１の側面衝突保護部は，シートシェルの外側でシートシェル に取り付けられるものである。そして，前記(ア)ｄのとおり，「シート シェル」は，剛性のある素材から成るチャイルドセーフティシートの 基本構造体であると解されることからすると，このような基本構＼造体 である「シートシェル」の側面の外側に取り付けられた「側面衝突保 護部」が受けた力は，自ずと「シートシェル」に伝達されることにな る。
本件発明１は，「前記側面衝突保護部は，前記チャイルドセーフティ シートが前記車両の前記シートに取付けられた状態において，前記車 両の側部から前記チャイルドセーフティシートに伝わる横からの力が 前記シートシェルに導かれるように，配置される」（構成要件１Ｇ）と＼nいう構成を備えるところ，上記のとおり，側面衝突保護部がシートシ＼nェルの外側で前記シートシェルに取り付けられること（構成要件１Ｄ），＼nシートシェルは剛性のある素材から成るチャイルドセーフティシート の基本構造体であり（前記(ア)ｄ），側面衝突保護部が受けた力は自ず とシートシェルに伝達されることに照らすと，上記の構成（構＼成要件 １Ｇ）は，シートシェルの外側に取り付けた側面衝突保護部の配置（換 言すれば「取付位置」）が，シートシェルの側面の外側であることを示 すのみであり，その配置について，それ以上に何ら具体的な特定をす るものではないと認められる。
ｂ 被告の主張の検討
被告は，請求項１（本件発明１）の「側面衝突保護部は，・・・横か らの力が前記シートシェルに導かれるように，配置される」（構成要件＼n１Ｇ）という文言は，機能的限定であるから，本件明細書に記載され＼nた具体的構成に基づいて限定的に解釈し，「側面衝突保護部が，チャイ＼nルドセーフティシートの座部領域より上方であって，チャイルドセー フティシートの背部に配置される」ことによって，「横からの力が，支 持部（子供）には導かれず，シートシェルにのみ導かれる」ことを意 味するものと解釈すべきであると主張する（前記第３，１(1)イ〔被告 の主張〕）。
しかし，発明の要旨認定は，特許請求の範囲の記載に基づいて行わ れるべきであり，それは，特許請求の範囲の記載の中に作用又は機能＼nを用いて物を特定しようとする記載がある場合であっても同様である。 本件発明１の「前記側面衝突保護部は，前記チャイルドセーフティシ ートが前記車両の前記シートに取付けられた状態において，前記車両 の側部から前記チャイルドセーフティシートに伝わる横からの力が前 記シートシェルに導かれるように，配置される」（構成要件１Ｇ）とい＼nう構成には，「車両の側部からチャイルドセーフティシートに伝わる横＼nからの力がシートシェルに導かれる」ということしか記載されておら ず，「横からの力が，支持部（子供）には導かれず，シートシェルにの み導かれる」とは記載されていないから，被告主張のような限定的な 解釈をとることはできない。請求項６（本件発明６）には，側面衝突 保護部の側部要素がチャイルドセーフティシートの座部領域より上に 配置されるチャイルドセーフティシートが記載され，請求項７（本件 発明７）には，側部要素がチャイルドセーフティシートの背部に配置 されるチャイルドセーフティシートが記載されており，また，本件明 細書の段落【０００８】及び【００１９】には，衝突による横からの 力が子供の体に直接伝わらず，子供の体を迂回してシートシェルに導 かれるように取り付けられる側面衝突保護部材に関する記載があるが， 請求項１（本件発明１）の文言を，従属請求項である請求項６及び７ の記載並びに本件明細書の発明の詳細な説明の段落【０００８】及び 【００１９】の記載によって限定して解釈する理由はないから，被告 の上記主張は採用することができない。
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2022.01. 3
令和2(行ケ)10150 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和3年12月16日 知的財産高等裁判所
原告は、訂正発明は、進歩性違反、新規事項、委任省令違反などの無効理由があるとして、無効理由無しとした審決の取消を求めました。知財高裁は審決を維持しました。
特許法３６条４項１号の委任する特許法施行規則２４条の２は，発明の詳細な説 明の記載について，「発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発 明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解 するために必要な事項を記載することによりしなければならない」と規定するとこ ろ，原告は，本件明細書からはオルニチンを用いた本件訂正発明が，どのような課 題をどのように解決したか明らかでないこと，「発酵物の乾燥重量１ｇ当たり」「８ mg 以上のオルチニン」という数値限定に対応する課題も効果も，本件明細書に記載 がなく，当業者において本件訂正発明の課題やその解決手段を認識することはでき ないから，上記委任省令要件違反である旨主張する。
(2) 本件明細書の記載について
そこで検討するに，前記１(1)のとおり，本件明細書の段落【０２２６】には，「ア ルギニンについては，発酵処理によりオルニチンに変換されることが確認された。 従って，大豆胚軸にアルギニンを添加してラクトコッカス 20-92 株で発酵処理する ことにより，エクオールのみならず，オルニチンをも生成させ得ることが明らかと なった。」との記載があり，本件明細書の段落【０２２８】【表３】にも，発酵によ＼nり，アルギニンからオルニチンが生成することが示されている。また，本件明細書 の段落【００５０】には，「ダイゼイン類を含む原料」の一例である「大豆胚軸」を 用いた場合のオルニチンの含有量について，「エクオール含有大豆胚軸発酵物の乾燥 重量１ｇ当たりオルニチンが５〜２０mg，好ましくは８〜１５mg，更に好ましくは ９〜１２mg 程度が例示される。」と記載されており，当業者は，本件訂正発明は，こ の好ましい量の下限を採用したものであると理解できる（前記５(5)参照）。
これらからすると，当業者は，本件訂正発明の技術上の意義は，ラクトコッカス 20-92 株で発酵処理することにより，エクオールのみならず，オルニチンをも生成さ せ得ることを明らかにし，エクオール及びオルニチンを含有する発酵物（オルニチ ンの含有量は乾燥重量１ｇ当たり８mg 以上）の製造方法を提供したことにあること 及び発酵処理によりこれを解決することが理解できるから，本件明細書の発明の詳 細な説明の記載には，当業者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項が 記載されているということができる。
(3) 原告の主張について
原告は，本件明細書の【発明が解決しようとする課題】段落【００１０】におい てオルニチンに係る記載がないことを指摘するが，上記のとおり，特許法施行規則 ２４条の２は，「発明の詳細な説明の記載」に係る規定であるから，本件明細書全 体の記載から理解できれば足り，必ずしも，発明の技術上の意義を理解するために 必要な事項が「発明が解決しようとする課題」の項目に記載されている必要はない。
特許法３６条４項１号の委任する特許法施行規則２４条の２は，発明の詳細な説 明の記載について，「発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発 明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解 するために必要な事項を記載することによりしなければならない」と規定するとこ ろ，原告は，本件明細書からはオルニチンを用いた本件訂正発明が，どのような課 題をどのように解決したか明らかでないこと，「発酵物の乾燥重量１ｇ当たり」「８ mg 以上のオルチニン」という数値限定に対応する課題も効果も，本件明細書に記載 がなく，当業者において本件訂正発明の課題やその解決手段を認識することはでき ないから，上記委任省令要件違反である旨主張する。
(2) 本件明細書の記載について
そこで検討するに，前記１(1)のとおり，本件明細書の段落【０２２６】には，「ア ルギニンについては，発酵処理によりオルニチンに変換されることが確認された。 従って，大豆胚軸にアルギニンを添加してラクトコッカス 20-92 株で発酵処理する ことにより，エクオールのみならず，オルニチンをも生成させ得ることが明らかと なった。」との記載があり，本件明細書の段落【０２２８】【表３】にも，発酵によ＼nり，アルギニンからオルニチンが生成することが示されている。また，本件明細書 の段落【００５０】には，「ダイゼイン類を含む原料」の一例である「大豆胚軸」を 用いた場合のオルニチンの含有量について，「エクオール含有大豆胚軸発酵物の乾燥 重量１ｇ当たりオルニチンが５〜２０mg，好ましくは８〜１５mg，更に好ましくは ９〜１２mg 程度が例示される。」と記載されており，当業者は，本件訂正発明は，こ の好ましい量の下限を採用したものであると理解できる（前記５(5)参照）。
これらからすると，当業者は，本件訂正発明の技術上の意義は，ラクトコッカス 20-92 株で発酵処理することにより，エクオールのみならず，オルニチンをも生成さ せ得ることを明らかにし，エクオール及びオルニチンを含有する発酵物（オルニチ ンの含有量は乾燥重量１ｇ当たり８mg 以上）の製造方法を提供したことにあること 及び発酵処理によりこれを解決することが理解できるから，本件明細書の発明の詳 細な説明の記載には，当業者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項が 記載されているということができる。
(3) 原告の主張について
原告は，本件明細書の【発明が解決しようとする課題】段落【００１０】におい てオルニチンに係る記載がないことを指摘するが，上記のとおり，特許法施行規則 ２４条の２は，「発明の詳細な説明の記載」に係る規定であるから，本件明細書全 体の記載から理解できれば足り，必ずしも，発明の技術上の意義を理解するために 必要な事項が「発明が解決しようとする課題」の項目に記載されている必要はない。
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2022.01. 3
令和3(行ケ)10052 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和3年12月20日 知的財産高等裁判所
髪の毛のカット手法を分析する方法について、発明該当性無しとした審決が維持されました。
以上によれば，本願補正発明の第１のステップないし第４のステップは， 全体として考察すると，分析者が，頭髪の知識等を利用して自然乾燥ヘア スタイルを推定し（第１のステップ），分析の対象となる頭部の領域を選択 し（第２のステップ），セクションに適した分類項目の中から分析者が推定 した分析対象者のヘアスタイルを分類し（第３のステップ），この分類に対 応するカット手法の分析を導出する（第４のステップ）ことを，頭の中で すべて行うことが含まれるものである以上，仮に，分析者が頭の中で行う 分析の過程で利用する頭髪の知識や経験に自然法則が含まれているとして も，専ら人の精神的活動によって前記１(1)で認定した課題の解決すること を発明特定事項に含むものであって，「自然法則を利用した技術的思想の創 作」であるとはいえないから，特許法２条１項に規定する「発明」に該当 するものとはいえない。
以上によれば，本願補正発明の第１のステップないし第４のステップは， 全体として考察すると，分析者が，頭髪の知識等を利用して自然乾燥ヘア スタイルを推定し（第１のステップ），分析の対象となる頭部の領域を選択 し（第２のステップ），セクションに適した分類項目の中から分析者が推定 した分析対象者のヘアスタイルを分類し（第３のステップ），この分類に対 応するカット手法の分析を導出する（第４のステップ）ことを，頭の中で すべて行うことが含まれるものである以上，仮に，分析者が頭の中で行う 分析の過程で利用する頭髪の知識や経験に自然法則が含まれているとして も，専ら人の精神的活動によって前記１(1)で認定した課題の解決すること を発明特定事項に含むものであって，「自然法則を利用した技術的思想の創 作」であるとはいえないから，特許法２条１項に規定する「発明」に該当 するものとはいえない。
2022.01. 3
令和3(行ケ)10060 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和3年12月20日 知的財産高等裁判所
ブロックチェーン関連技術のＣＳ関連発明について、進歩性無しとした審決が維持されました。
進歩性無しとされた請求項1は以下です。
請求項１（本件補正発明）
管理主体が存在しないパブリック型ネットワークにおいて台帳を分散して記録する複数のノードの少なくとも１つに対し，トランザクションのリクエストを送信する複数のプロセスであって，設定されるプロセス多重度に応じた複数のプロセスを生成する生成部と，
トランザクションの指示を受け付け，前記複数のプロセスのいずれかに当該トランザクションのリクエスト送信を割り当てる割当部と，を備えるシステム。
これらの記載によると，引用文献１の実験においては，スレッド当たり のリクエスト数をセキュリティ機能のＯＦＦ又はＯＮの相違に従って固＼n定し，並列スレッド数を変化させてスループット（１秒当たりのリクエス ト処理量）を測定しているのであり，「全スレッドによる合計リクエスト件 数」は並列スレッド数にのみ左右されるから，引用文献１は，専ら並列ス レッド数とスループットとの関係を測定したものであり，その測定結果と して，並列スレッド数の増加に対するスループットは，ある程度までは増 加し，一定程度で頭打ちとなり，その後は挙動不安定になるというものが 得られたとするものである。そうすると，引用文献１は，並列スレッド数 を増加させていけばスループットは増加するが，ある程度以降は挙動が安 定しなくなるので，その場合には並列スレッド数の増加による効果がなく なり，「リクエストの流量制限」で対応しなければならないと理解すべきも のであるから，その記載内容は，スレッド数の増加による効果には一定の 最大限度があることを含意するものというべきである。 以上のとおりであるから 原告の前記第３の１(1)アの主張は採用する ことができない。なお，原告は，引用文献１においては，「負荷が大きすぎ ること」，すなわち「単位時間当たりのリクエスト数が大きすぎること」を 認識するための手段としてスレッドの数を増加させてみた測定結果が記 載されているのにすぎず，このような記載をもって，「スレッド数（並列度） の制御」を，「リクエストの流量制御」における課題解決手段として読み取 ることはできないない旨主張するが，前述のとおり，引用文献１の該当部 分の記載は，単に課題認識手段としての測定結果を表示したものとはいえ＼nず，スレッドの数を増加させた場合の結果に応じて，課題解決に向けた対 応策の示唆等にも及ぶものであるから，原告の前記主張は前提を欠くもの というべきである。 したがって，引用文献１には，引用発明がスレッド数を制御すること， 少なくとも，スレッドの多重度を設定し，これより，設定されるスレッド 多重度に応じた複数のスレッドを生成するものであるとの記載があると 認められる。
進歩性無しとされた請求項1は以下です。
請求項１（本件補正発明）
管理主体が存在しないパブリック型ネットワークにおいて台帳を分散して記録する複数のノードの少なくとも１つに対し，トランザクションのリクエストを送信する複数のプロセスであって，設定されるプロセス多重度に応じた複数のプロセスを生成する生成部と，
トランザクションの指示を受け付け，前記複数のプロセスのいずれかに当該トランザクションのリクエスト送信を割り当てる割当部と，を備えるシステム。
これらの記載によると，引用文献１の実験においては，スレッド当たり のリクエスト数をセキュリティ機能のＯＦＦ又はＯＮの相違に従って固＼n定し，並列スレッド数を変化させてスループット（１秒当たりのリクエス ト処理量）を測定しているのであり，「全スレッドによる合計リクエスト件 数」は並列スレッド数にのみ左右されるから，引用文献１は，専ら並列ス レッド数とスループットとの関係を測定したものであり，その測定結果と して，並列スレッド数の増加に対するスループットは，ある程度までは増 加し，一定程度で頭打ちとなり，その後は挙動不安定になるというものが 得られたとするものである。そうすると，引用文献１は，並列スレッド数 を増加させていけばスループットは増加するが，ある程度以降は挙動が安 定しなくなるので，その場合には並列スレッド数の増加による効果がなく なり，「リクエストの流量制限」で対応しなければならないと理解すべきも のであるから，その記載内容は，スレッド数の増加による効果には一定の 最大限度があることを含意するものというべきである。 以上のとおりであるから 原告の前記第３の１(1)アの主張は採用する ことができない。なお，原告は，引用文献１においては，「負荷が大きすぎ ること」，すなわち「単位時間当たりのリクエスト数が大きすぎること」を 認識するための手段としてスレッドの数を増加させてみた測定結果が記 載されているのにすぎず，このような記載をもって，「スレッド数（並列度） の制御」を，「リクエストの流量制御」における課題解決手段として読み取 ることはできないない旨主張するが，前述のとおり，引用文献１の該当部 分の記載は，単に課題認識手段としての測定結果を表示したものとはいえ＼nず，スレッドの数を増加させた場合の結果に応じて，課題解決に向けた対 応策の示唆等にも及ぶものであるから，原告の前記主張は前提を欠くもの というべきである。 したがって，引用文献１には，引用発明がスレッド数を制御すること， 少なくとも，スレッドの多重度を設定し，これより，設定されるスレッド 多重度に応じた複数のスレッドを生成するものであるとの記載があると 認められる。
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2022.01. 3
令和2(行ケ)10144 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和3年11月16日 知的財産高等裁判所
無効理由（進歩性、サポート要件など）は無しとした審決が維持されました。
ア 特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するか否かは，特許 請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載さ れた発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載によ り当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，ま た，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題 を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断するのが相当で ある。
イ 本件訂正発明の課題について
(ｱ) 前記１(2)によると，本件訂正発明は，連通可能な隔壁手段で区画された複数＼nの室を有する輸液容器が病院で使用されているところ，輸液中には通常微量金属元 素が含まれていないことから投与が長期になると微量金属元素欠乏症を発症するが， 微量金属元素は輸液と混合した状態で保存すると品質劣化が問題となるため，依然 として輸液の投与直前に混合されているという現状に鑑み，外部からの押圧によっ て連通可能な隔壁手段で区画された複数の室を有する輸液容器を用い，用時に細菌＼n汚染の可能性なく微量金属元素を混入することができ，かつ，保存安定性にも優れ＼nた輸液製剤の創製研究が開始されたものの，含硫アミノ酸を含むアミノ酸輸液を一 室に充填して微量金属元素収容容器を同室に収容すると，当該アミノ酸輸液と微量 金属元素が隔離してあっても微量金属元素を含む溶液が不安定であるという問題が 生じることを知見し，その上で，微量金属元素が安定に存在していることを特徴と する含硫化合物を含む溶液を有する輸液製剤を提供することを目的とするものであ る。
(ｲ) 上記(ｱ)からすると，本件訂正発明１及び２は，微量金属元素が安定に存在し ていることを特徴とする含硫化合物を含む溶液を有する輸液製剤を提供することを 課題とするものであるが，より具体的には，外部からの押圧によって連通可能な隔＼n壁手段で区画された複数の室を有する輸液容器を用いて，あらかじめ微量金属元素 を用時に混入可能な形で保存してある輸液製剤であって，含硫化合物を含む溶液を＼n一室に充填した場合であっても微量金属元素が安定に存在している輸液製剤を提供 することを課題とするものと解される。同様に，本件訂正発明１０及び１１の課題 は，そのような輸液製剤の保存安定化方法を提供することを課題とするものである。
ウ 本件訂正発明１について
(ｱ) 本件訂正発明の請求項１は，前記イの課題に関し，「外部からの押圧によって 連通可能な隔壁手段で区画されている複数の室を有する輸液容器において」，「室＼nに・・・微量金属元素を含む液が収容された微量金属元素収容容器が収納されて」 いるとして，あらかじめ微量金属元素を用時に混入可能な形で保存することを特定＼nしつつ，「一室に含硫アミノ酸および亜硫酸塩からなる群より選ばれる少なくとも １種を含有する溶液が充填され，他の室に・・・微量金属元素を含む液が収容され た微量金属元素収容容器が収納されており，微量金属元素収容容器は熱可塑性樹脂 フィルム製の袋であ」り，「前記溶液は，アセチルシステインを含むアミノ酸輸液で あり」，「前記輸液容器は，ガスバリヤー性外袋に収納されており」，「前記外袋内の 酸素を取り除いた」ものであるとして，含硫化合物を含む溶液を一室に充填した場 合であっても微量金属元素が安定に存在している構成を特定しているものといえる。＼n
(ｲ) 本件明細書の発明の詳細な説明をみると，段落【０００６】及び【０００７】 で輸液製剤の大枠が示された上で，輸液容器の構造や材料（同【００１２】，【００＼n１３】），微量金属元素，特に銅イオンを安定化することができるという効果（同【０ ０１４】），硫黄原子を含む化合物及びこれを含む溶液の例示（同【００１５】，【０ ０１６】），微量金属元素を含有する液を収容する容器の具体的な収納方法や態様（同 【００２０】），微量金属元素の例示（同【００２１】）や，微量金属元素の組成（同 【００２２】），微量金属元素収容容器を収納している室の態様（同【００２４】）や 当該室に充填され得る輸液やその組成等（同【００２５】〜【００３０】）が，それ ぞれ具体的に記載されている。 そして，本件訂正発明１に係る構造や材質に対応した輸液製剤の好ましい態様で＼nある本件明細書の【図１】について，その構造（段落【００３１】）や，微量金属元＼n素を用時に混入可能とする構＼成（同【００３２】），輸液の充填の態様（同【００３ ３】），ガスバリヤー性外袋や脱酸素剤の封入とそれらの材質等（同【００３５】〜 【００３９】），投与時の混合の態様（同【００４６】）がそれぞれ詳細に記載されて いる。
(ｳ) その上で，本件訂正発明１に該当する実施例１（同【００５２】，【図１】）と， これに該当せず，含硫アミノ酸を含む溶液を充填した室に微量金属元素収容容器を 収納した比較例（同【００６０】，【図４】）について，具体的な製造方法や溶液（Ａ）〜（Ｃ）の具体的な成分組成（同【００６２】【表１】，【００６３】【表＼２】，【００６４】【表３】）が示され，実施例１と比較例の重要な差異が微量金属元素収容容器＼nを収納する室の差異であることが示された上で，「安定性試験」として，６０゜Ｃ)で２ 週間保存した後の容器の外観を肉眼で観察したところ，比較例の輸液製剤において のみ微量金属元素収容容器に着色がみられたこと（同【００６５】），「銅の安定性」 について，開始時を「１００．０％」とした場合，実施例１では，６０゜Ｃ)で２週間 保存した場合が「１００．８％」，６０゜Ｃ)で４週間保存した場合が「１０２．６％」 であったのに対し，比較例では，６０゜Ｃ)で２週間保存した場合が「８８．８％」，６ ０゜Ｃ)で４週間保存した場合が「６９．８％」であったことが示されて（【表５】），最後に，発明の効果が記載されている（同【００６６】）ところである。＼nなお，上記「安定性試験」に関し，輸液製剤の保存時において含硫アミノ酸であ るシステインやその誘導体であるアセチルシステイン等が分解することにより硫化 水素ガスが発生すること，硫化水素ガスが熱可塑性樹脂フィルムを透過すること及 び硫化水素ガスが銅や鉄などの金属と反応して硫化物を生成する（水溶液中におい ては黒色の沈殿を生成する）ことは，技術常識である（甲７〜９，弁論の全趣旨）。 また，微量金属の定量分析法としては，ＩＣＰ発光分光分析法が慣用技術であって， その測定法等は技術常識であると解される（甲３４，３５，弁論の全趣旨）。
(ｴ) 前記(ｱ)〜(ｳ)によると，当業者は，本件訂正発明１の構成を採ることによって，＼n同【００６５】や【表５】に記載されているように，含硫アミノ酸を含む溶液を充＼n填した室に微量金属元素収容容器を収納した場合と比較して，微量金属元素が安定 に存在している輸液製剤を得ることができると認識することができると解され，本 件訂正発明１は，本件明細書の発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細 な説明の記載により当業者がその課題を解決できると認識できる範囲内のものであ るといえる。 したがって，本件訂正発明１がサポート要件を欠くものとはいえない。
(ｵ) 原告の主張について
ａ 原告は，本件明細書の実施例１において，アセチルシステインから発生した 硫化水素ガスが溶液（Ｃ）を充填した小袋に到達することを妨げることのできる実 施例１の構成は，小袋を収納する「第１室４」にブドウ糖を含む溶液（Ａ）が充填＼nされているとの構成1)及び外袋に「脱酸素剤９」が封入されているとの構成2)のみ であり，当業者も構成1)及び構成2)によるものであると当然に理解すると主張する。 しかし，本件訂正発明１の構成に係る本件明細書の実施例１では，アセチルシス＼nテインを含む溶液（Ｂ）が「第２室５」に充填された一方で，溶液（Ｃ）を充填し た小袋は，それとは異なる室である「第１室４」に挟着されているのであって，同 小袋を「第２室５」に収納した比較例の場合と比較すると，同小袋の外面が直接溶 液（Ｂ）に触れることがないという点と，溶液（Ｂ）と溶液（Ｃ）との間に，同小 袋の構成素材に加え，「第２室５」の構＼成素材及び「第１室４」の構成素材とを介す＼nる状態となっている（被告のいう「三重の壁」となっている。）という点で，差異が あることが明らかである。 そして，上記の差異が，アセチルシステインから発生する硫化水素ガスが溶液（Ｃ） を充填した小袋に到達することを妨げるに当たり，何らの作用を果たさないという べき技術常識その他の事情は認められないから（なお，被告の実験報告書［甲２１， ３６，乙１］を排斥して専ら原告の実験報告書［甲１９，２０，２３］の結果の信 用性を認めるべき事情は見当たらない。），当業者の理解に係る原告の上記主張は採 用することができない。 したがって，当業者において，本件明細書の実施例について専ら構成1)及び構成＼n2)により微量金属元素の安定が図れたと理解することを前提とする原告の主張は， 本件訂正発明１における「他の室」が空室である場合についての主張も含め，いず れも採用することができない。
ア 特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するか否かは，特許 請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載さ れた発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載によ り当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，ま た，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題 を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断するのが相当で ある。
イ 本件訂正発明の課題について
(ｱ) 前記１(2)によると，本件訂正発明は，連通可能な隔壁手段で区画された複数＼nの室を有する輸液容器が病院で使用されているところ，輸液中には通常微量金属元 素が含まれていないことから投与が長期になると微量金属元素欠乏症を発症するが， 微量金属元素は輸液と混合した状態で保存すると品質劣化が問題となるため，依然 として輸液の投与直前に混合されているという現状に鑑み，外部からの押圧によっ て連通可能な隔壁手段で区画された複数の室を有する輸液容器を用い，用時に細菌＼n汚染の可能性なく微量金属元素を混入することができ，かつ，保存安定性にも優れ＼nた輸液製剤の創製研究が開始されたものの，含硫アミノ酸を含むアミノ酸輸液を一 室に充填して微量金属元素収容容器を同室に収容すると，当該アミノ酸輸液と微量 金属元素が隔離してあっても微量金属元素を含む溶液が不安定であるという問題が 生じることを知見し，その上で，微量金属元素が安定に存在していることを特徴と する含硫化合物を含む溶液を有する輸液製剤を提供することを目的とするものであ る。
(ｲ) 上記(ｱ)からすると，本件訂正発明１及び２は，微量金属元素が安定に存在し ていることを特徴とする含硫化合物を含む溶液を有する輸液製剤を提供することを 課題とするものであるが，より具体的には，外部からの押圧によって連通可能な隔＼n壁手段で区画された複数の室を有する輸液容器を用いて，あらかじめ微量金属元素 を用時に混入可能な形で保存してある輸液製剤であって，含硫化合物を含む溶液を＼n一室に充填した場合であっても微量金属元素が安定に存在している輸液製剤を提供 することを課題とするものと解される。同様に，本件訂正発明１０及び１１の課題 は，そのような輸液製剤の保存安定化方法を提供することを課題とするものである。
ウ 本件訂正発明１について
(ｱ) 本件訂正発明の請求項１は，前記イの課題に関し，「外部からの押圧によって 連通可能な隔壁手段で区画されている複数の室を有する輸液容器において」，「室＼nに・・・微量金属元素を含む液が収容された微量金属元素収容容器が収納されて」 いるとして，あらかじめ微量金属元素を用時に混入可能な形で保存することを特定＼nしつつ，「一室に含硫アミノ酸および亜硫酸塩からなる群より選ばれる少なくとも １種を含有する溶液が充填され，他の室に・・・微量金属元素を含む液が収容され た微量金属元素収容容器が収納されており，微量金属元素収容容器は熱可塑性樹脂 フィルム製の袋であ」り，「前記溶液は，アセチルシステインを含むアミノ酸輸液で あり」，「前記輸液容器は，ガスバリヤー性外袋に収納されており」，「前記外袋内の 酸素を取り除いた」ものであるとして，含硫化合物を含む溶液を一室に充填した場 合であっても微量金属元素が安定に存在している構成を特定しているものといえる。＼n
(ｲ) 本件明細書の発明の詳細な説明をみると，段落【０００６】及び【０００７】 で輸液製剤の大枠が示された上で，輸液容器の構造や材料（同【００１２】，【００＼n１３】），微量金属元素，特に銅イオンを安定化することができるという効果（同【０ ０１４】），硫黄原子を含む化合物及びこれを含む溶液の例示（同【００１５】，【０ ０１６】），微量金属元素を含有する液を収容する容器の具体的な収納方法や態様（同 【００２０】），微量金属元素の例示（同【００２１】）や，微量金属元素の組成（同 【００２２】），微量金属元素収容容器を収納している室の態様（同【００２４】）や 当該室に充填され得る輸液やその組成等（同【００２５】〜【００３０】）が，それ ぞれ具体的に記載されている。 そして，本件訂正発明１に係る構造や材質に対応した輸液製剤の好ましい態様で＼nある本件明細書の【図１】について，その構造（段落【００３１】）や，微量金属元＼n素を用時に混入可能とする構＼成（同【００３２】），輸液の充填の態様（同【００３ ３】），ガスバリヤー性外袋や脱酸素剤の封入とそれらの材質等（同【００３５】〜 【００３９】），投与時の混合の態様（同【００４６】）がそれぞれ詳細に記載されて いる。
(ｳ) その上で，本件訂正発明１に該当する実施例１（同【００５２】，【図１】）と， これに該当せず，含硫アミノ酸を含む溶液を充填した室に微量金属元素収容容器を 収納した比較例（同【００６０】，【図４】）について，具体的な製造方法や溶液（Ａ）〜（Ｃ）の具体的な成分組成（同【００６２】【表１】，【００６３】【表＼２】，【００６４】【表３】）が示され，実施例１と比較例の重要な差異が微量金属元素収容容器＼nを収納する室の差異であることが示された上で，「安定性試験」として，６０゜Ｃ)で２ 週間保存した後の容器の外観を肉眼で観察したところ，比較例の輸液製剤において のみ微量金属元素収容容器に着色がみられたこと（同【００６５】），「銅の安定性」 について，開始時を「１００．０％」とした場合，実施例１では，６０゜Ｃ)で２週間 保存した場合が「１００．８％」，６０゜Ｃ)で４週間保存した場合が「１０２．６％」 であったのに対し，比較例では，６０゜Ｃ)で２週間保存した場合が「８８．８％」，６ ０゜Ｃ)で４週間保存した場合が「６９．８％」であったことが示されて（【表５】），最後に，発明の効果が記載されている（同【００６６】）ところである。＼nなお，上記「安定性試験」に関し，輸液製剤の保存時において含硫アミノ酸であ るシステインやその誘導体であるアセチルシステイン等が分解することにより硫化 水素ガスが発生すること，硫化水素ガスが熱可塑性樹脂フィルムを透過すること及 び硫化水素ガスが銅や鉄などの金属と反応して硫化物を生成する（水溶液中におい ては黒色の沈殿を生成する）ことは，技術常識である（甲７〜９，弁論の全趣旨）。 また，微量金属の定量分析法としては，ＩＣＰ発光分光分析法が慣用技術であって， その測定法等は技術常識であると解される（甲３４，３５，弁論の全趣旨）。
(ｴ) 前記(ｱ)〜(ｳ)によると，当業者は，本件訂正発明１の構成を採ることによって，＼n同【００６５】や【表５】に記載されているように，含硫アミノ酸を含む溶液を充＼n填した室に微量金属元素収容容器を収納した場合と比較して，微量金属元素が安定 に存在している輸液製剤を得ることができると認識することができると解され，本 件訂正発明１は，本件明細書の発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細 な説明の記載により当業者がその課題を解決できると認識できる範囲内のものであ るといえる。 したがって，本件訂正発明１がサポート要件を欠くものとはいえない。
(ｵ) 原告の主張について
ａ 原告は，本件明細書の実施例１において，アセチルシステインから発生した 硫化水素ガスが溶液（Ｃ）を充填した小袋に到達することを妨げることのできる実 施例１の構成は，小袋を収納する「第１室４」にブドウ糖を含む溶液（Ａ）が充填＼nされているとの構成1)及び外袋に「脱酸素剤９」が封入されているとの構成2)のみ であり，当業者も構成1)及び構成2)によるものであると当然に理解すると主張する。 しかし，本件訂正発明１の構成に係る本件明細書の実施例１では，アセチルシス＼nテインを含む溶液（Ｂ）が「第２室５」に充填された一方で，溶液（Ｃ）を充填し た小袋は，それとは異なる室である「第１室４」に挟着されているのであって，同 小袋を「第２室５」に収納した比較例の場合と比較すると，同小袋の外面が直接溶 液（Ｂ）に触れることがないという点と，溶液（Ｂ）と溶液（Ｃ）との間に，同小 袋の構成素材に加え，「第２室５」の構＼成素材及び「第１室４」の構成素材とを介す＼nる状態となっている（被告のいう「三重の壁」となっている。）という点で，差異が あることが明らかである。 そして，上記の差異が，アセチルシステインから発生する硫化水素ガスが溶液（Ｃ） を充填した小袋に到達することを妨げるに当たり，何らの作用を果たさないという べき技術常識その他の事情は認められないから（なお，被告の実験報告書［甲２１， ３６，乙１］を排斥して専ら原告の実験報告書［甲１９，２０，２３］の結果の信 用性を認めるべき事情は見当たらない。），当業者の理解に係る原告の上記主張は採 用することができない。 したがって，当業者において，本件明細書の実施例について専ら構成1)及び構成＼n2)により微量金属元素の安定が図れたと理解することを前提とする原告の主張は， 本件訂正発明１における「他の室」が空室である場合についての主張も含め，いず れも採用することができない。
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2022.01. 3
令和3(ワ)3208 損害賠償請求事件 著作権 民事訴訟 令和3年11月9日 大阪地方裁判所
プログラムの著作権侵害として、１０億円を超える損害額が認定され、一部として6000万円の損害賠償が認められました。原告プログラムはAUTOCADです。
(1) 著作権法１１４条３項に基づく使用許諾料相当の損害について
ア 証拠（甲１，２，４〜９，１８，乙２，３[各枝番を含む。]）及び弁論の全 趣旨によれば，原告製品は，オンラインストア等で顧客に対し販売されていること， 原告製品には，永久ライセンス版と，使用期間を１か月，１年，３年に制限したサ ブスクリプション版が存在するところ，これらの動作種別は，ライセンス認証時に 原告から送付される認証コードの種別により決せられることが認められるが，被告 は，前記認定のとおり，本件海賊版製品の落札者に対し，本件海賊版製品と共に， ライセンス認証を回避する不正なプログラム，及びインターネットに接続せずにイ ンストールをすること等を指示するマニュアル等を添付して，落札者をして前記ラ イセンス認証システムを無効化させ，これによって，落札者は，使用期間の制限な く本件海賊版製品を使用することが可能になったことが認められる。＼nこれらの事実関係に照らすと，原告製品の永久ライセンス版の定価をもって，原 告が原告製品の著作権の行使につき受けるべき価額であると認めるのが相当である。
イ これに対し，被告は，原告製品の定価をもって著作権法１１４条３項の使用 料相当額とすることは，最低限の賠償額を保障した同３項の趣旨及び文理に反する 旨を主張する。しかし，被告販売行為により，落札者は，もともとの原告製品の使 用期間制限の有無や期間にかかわらず，使用期間の制限なく本件海賊版製品を使用 することが可能となるのであり，これによって，原告は，被告販売行為がなければ＼n得られたであろう永久ライセンス版の定価の額に相当する額を得られなかったこと になるし，被告販売行為の態様は，本件海賊版製品をライセンス認証を回避しつつ インストールすることができるよう販売するという悪質なものであり，その違法性 は高く，市場への影響も大きい。 被告は，原告製品の定価と原告製品の使用料相当額として受けるべき金銭の額と は別である旨を主張するが，原告製品のようなアプリケーションプログラムの販売 価格は，その本質において著作物の使用許諾に対する対価というべきであるから， 前述のとおり，原告製品の定価をもって，著作権法１１４条３項が定める著作権の 行使につき受けるべき金銭の額と見ることができるのであり，被告の主張は理由が ない。
また，被告は，原告製品と動作環境との適合性や進化するセキュリティソフトと＼nの相性の問題等があるため，本件海賊版製品を期間の制限なく使用できることはあ り得ないことから，原告製品の永久ライセンス版の価格を使用許諾料の基準とする のは相当でないこと，あるいは，原告製品の期間契約には，１か月，１年及び３年 の各期間設定があるところ，契約期間が長くなれば割安になることから，原告製品 のうち永久ライセンス版が設定されていないものについて１年ライセンス版の価格 を使用許諾料の基準とするのは相当でないことを主張する。しかし，前述したとお り，被告販売行為により，落札者は，もともとの原告製品の使用期間制限の有無や 期間にかかわらず，使用期間の制限なく本件海賊版製品を使用することが可能とな＼nるのであり，その時点で原告には原告製品の永久ライセンス版の定価相当額の損害 が発生したというべきであって，その後，動作環境等により本件海賊版製品を使用 できなくなる可能性があることやもともとの原告製品には期間制限があることなど＼nの事情は，損害額の算定には影響しないと解するのが相当である。
ウ 証拠（甲２の１〜２の１８）及び弁論の全趣旨によれば，原告製品の永久ラ イセンス版の定価は，別紙２−１「原告損害一覧表１」及び同２−２「原告損害一＼n覧表２」の各「原告製品価格」欄記載の価格をくだらないことが認められ，被告販＼n売行為による原告の損害は，同各「原告損害」欄記載の合計１０億５５０９万６７ ５０円をくだらない。
(2) 弁護士費用相当の損害について
被告販売行為と相当因果関係のある弁護士費用は，原告が主張する弁護士費用１ 億０５５０万円をもって相当と認める。
(1) 著作権法１１４条３項に基づく使用許諾料相当の損害について
ア 証拠（甲１，２，４〜９，１８，乙２，３[各枝番を含む。]）及び弁論の全 趣旨によれば，原告製品は，オンラインストア等で顧客に対し販売されていること， 原告製品には，永久ライセンス版と，使用期間を１か月，１年，３年に制限したサ ブスクリプション版が存在するところ，これらの動作種別は，ライセンス認証時に 原告から送付される認証コードの種別により決せられることが認められるが，被告 は，前記認定のとおり，本件海賊版製品の落札者に対し，本件海賊版製品と共に， ライセンス認証を回避する不正なプログラム，及びインターネットに接続せずにイ ンストールをすること等を指示するマニュアル等を添付して，落札者をして前記ラ イセンス認証システムを無効化させ，これによって，落札者は，使用期間の制限な く本件海賊版製品を使用することが可能になったことが認められる。＼nこれらの事実関係に照らすと，原告製品の永久ライセンス版の定価をもって，原 告が原告製品の著作権の行使につき受けるべき価額であると認めるのが相当である。
イ これに対し，被告は，原告製品の定価をもって著作権法１１４条３項の使用 料相当額とすることは，最低限の賠償額を保障した同３項の趣旨及び文理に反する 旨を主張する。しかし，被告販売行為により，落札者は，もともとの原告製品の使 用期間制限の有無や期間にかかわらず，使用期間の制限なく本件海賊版製品を使用 することが可能となるのであり，これによって，原告は，被告販売行為がなければ＼n得られたであろう永久ライセンス版の定価の額に相当する額を得られなかったこと になるし，被告販売行為の態様は，本件海賊版製品をライセンス認証を回避しつつ インストールすることができるよう販売するという悪質なものであり，その違法性 は高く，市場への影響も大きい。 被告は，原告製品の定価と原告製品の使用料相当額として受けるべき金銭の額と は別である旨を主張するが，原告製品のようなアプリケーションプログラムの販売 価格は，その本質において著作物の使用許諾に対する対価というべきであるから， 前述のとおり，原告製品の定価をもって，著作権法１１４条３項が定める著作権の 行使につき受けるべき金銭の額と見ることができるのであり，被告の主張は理由が ない。
また，被告は，原告製品と動作環境との適合性や進化するセキュリティソフトと＼nの相性の問題等があるため，本件海賊版製品を期間の制限なく使用できることはあ り得ないことから，原告製品の永久ライセンス版の価格を使用許諾料の基準とする のは相当でないこと，あるいは，原告製品の期間契約には，１か月，１年及び３年 の各期間設定があるところ，契約期間が長くなれば割安になることから，原告製品 のうち永久ライセンス版が設定されていないものについて１年ライセンス版の価格 を使用許諾料の基準とするのは相当でないことを主張する。しかし，前述したとお り，被告販売行為により，落札者は，もともとの原告製品の使用期間制限の有無や 期間にかかわらず，使用期間の制限なく本件海賊版製品を使用することが可能とな＼nるのであり，その時点で原告には原告製品の永久ライセンス版の定価相当額の損害 が発生したというべきであって，その後，動作環境等により本件海賊版製品を使用 できなくなる可能性があることやもともとの原告製品には期間制限があることなど＼nの事情は，損害額の算定には影響しないと解するのが相当である。
ウ 証拠（甲２の１〜２の１８）及び弁論の全趣旨によれば，原告製品の永久ラ イセンス版の定価は，別紙２−１「原告損害一覧表１」及び同２−２「原告損害一＼n覧表２」の各「原告製品価格」欄記載の価格をくだらないことが認められ，被告販＼n売行為による原告の損害は，同各「原告損害」欄記載の合計１０億５５０９万６７ ５０円をくだらない。
(2) 弁護士費用相当の損害について
被告販売行為と相当因果関係のある弁護士費用は，原告が主張する弁護士費用１ 億０５５０万円をもって相当と認める。
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2022.01. 3
令和3(ネ)10043 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和3年11月11日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
1審と同じく、知財高裁は、明細書の別の部分に記載されている構成を、複数組み合わせた発明特定事項を追加する補正が新規事項であるとして権利行使不能＼と判断しました。
以上からすると，当業者によって，当初明細書等の全ての記載を総合す ることにより導かれる技術的事項とは，低地球温暖化係数の化合物である ＨＦＯ−１２３４ｙｆを調整する際に，不純物や副反応物が追加の化合物 として少量存在し得るという点にとどまるものというほかない。
(2) 控訴人の主張について
ア 控訴人は，沸点の近い化合物を組み合せて共沸組成物とすることが本件 発明の技術的思想であることや，低コストで有益な組成物を提供すること ができること等を主張するが，当初明細書中には，沸点の近い化合物を組 み合せて共沸組成物とすることや低コストで有益な組成物を提供できる ことについては，記載も示唆もされていないから，その主張は前提を欠く し，このような当初明細書に記載のない観点から本件補正をしたというの であれば，それは新たな技術的事項を導入するものであり，まさしく新規 事項の追加にほかならない。
以上からすると，当業者によって，当初明細書等の全ての記載を総合す ることにより導かれる技術的事項とは，低地球温暖化係数の化合物である ＨＦＯ−１２３４ｙｆを調整する際に，不純物や副反応物が追加の化合物 として少量存在し得るという点にとどまるものというほかない。
(2) 控訴人の主張について
ア 控訴人は，沸点の近い化合物を組み合せて共沸組成物とすることが本件 発明の技術的思想であることや，低コストで有益な組成物を提供すること ができること等を主張するが，当初明細書中には，沸点の近い化合物を組 み合せて共沸組成物とすることや低コストで有益な組成物を提供できる ことについては，記載も示唆もされていないから，その主張は前提を欠く し，このような当初明細書に記載のない観点から本件補正をしたというの であれば，それは新たな技術的事項を導入するものであり，まさしく新規 事項の追加にほかならない。
◆判決本文
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