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機 能 表 現 と 均 等 論
Doctrine of equivalence and functional claims
弁理士 松下正
Tadashi Matsushita, Patent Attorney
目次
1.はじめに
2.従来の事例の検討
3.機能表現クレームにおける均等論適用の必要性について
4.機能表現クレームにおける均等論不要説への反論
5.最後に
1.はじめに
最高裁は無限摺動スプライン軸受事件 (平成10年2月24日第三小法廷判決 平成6年(オ)第1083号),初めて均等論を積極的に認め,その要件(以下5要件という)を以下のように明示した。
(1) 対象製品等と異なる部分が特許発明の本質的部分でないこと
(2) 異なる部分を対象製品等におけるものと置き換えても,特許発明の目的を達することができ,同一の作用効果を奏するものであること
(3) 置き換えることに,「当業者」が,対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであること
(4) 対象製品等が,特許出願時における公知技術と同一又は当業者が容易に推考できたものでないこと
(5) 対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないこと。
そして均等を認める根拠として,「出願時に将来のあらゆる侵害態様を予想して特許請求の範囲を記載することは極めて困難であり,相手方において特許請求の範囲に記載された構成の一部を特許出願後に明らかとなった物質・技術等に置き換えることによって,権利行使を容易に免れることができると,社会正義に反し,衡平の理念にもとる結果となる。したがって,特許発明の実質的価値は第三者が特許請求の範囲に記載された構成からこれと実質的に同一なものとして容易に想到することのできる技術に及び,第三者はこれを予期すべきである。」と述べた。
かかる判決の先例拘束性の効力については法律的には疑義があるとする説もあるが,事実上は下級審にて,均等論をふまえた判決がなされるものと期待される(1)。
ただ,特許請求の範囲が機能的に表現されている場合に(以下機能表現クレームという),その権利解釈については,過去の裁判例では,文言上は技術的範囲に属すると考えられるような場合であっても,文言が不明瞭であるとして,限定解釈がなされた事例が存在し,あたかも均等論の適用の余地がないかのようにも考えられる。
以下では,いわゆる機能表現クレームについて,前記5要件を用いた均等論の適用が可能であるか否かについて考察した。
2.従来の事例の検討
以下に,機能表現クレームに関する事例について簡単に説明する。
1) 限定解釈された事例
@ コインロッカー事件 (東京地裁昭和52年7月22日判決 昭和50年(ワ)第2564号)
本件は,実用新案登録請求の範囲の文言が不明瞭であるとして,実施例に限定解釈された事案例である。
裁判所は,「『鍵の挿入または抜き取りにより硬貨投入口を開閉する』という課題を提示するのみで,いかなる中間機構を有すれば,鍵の挿入または抜き取りという動作と遮蔽版の作動という動作とを連動させることができるのかについてはあきらかでない。本件考案の技術的範囲は,詳細な説明及び図面に記載の通りに限定して解釈すべき」と判示した。
問題となったクレームは以下の通りである。
「鍵の挿入または抜き取りにより硬貨投入口を開閉する遮蔽版を設けたこと・・・・・・」
A ボールベアリング自動組立事件 (東京高裁昭和53年12月20日判決 昭和51年(ネ)第783号)(2)
この事例は,コインロッカー事件と同様に,特許請求の範囲が不明瞭であったが,実施例に限定するのではなく,明細書の開示から当業者が実施できないものについては権利は及ばないと判示した事案例である。
裁判所は,「特許請求の範囲の『計測手段と協力する組立手段』という構成要件の『協力する』とはいかなる態様を意味するのかが不明瞭であり,特許請求の範囲がきわめて機能的,抽象的で,その技術的意味が不明瞭である場合には,実施例の装置における具体的な構成,作用にのみ限定することは当を得ないとしても,当業者が容易に実施ができる程度に開示されていない技術思想までをも含ませ得るものであってはならない。」と判示した。
問題となったクレームは以下の通りである。
「内側部品の外方に面する協力面の臨界寸法を外側部品の内方に面する協力面の対応する寸法と自動的に比較するため及び各々異なる寸法範囲の中間部品を選出する計測手段を制御するための検査手段を備え,選出した中間部品は計測手段と協力する組立手段により,検査された内外両部品と組み立てられることを特徴とする・・・・・・
B 揺動撰穀装置における縦傾斜自動調整装置(名古屋地裁平成4年12月21日判決 昭和63年(ワ)第2711,2712号)
本件は,クレームの文言が不明瞭であるとして,詳細な説明や出願経過が参酌されて限定解釈された事例である。
裁判所は,「クレームの構成中,構成要件C)中いかなる方法により『盤面分布状態を検知する』のか,構成要件D)中『調整装置と検知装置とを関連的に結合し』とはいかなることか,特許請求の範囲の記載のみではわからない。詳細な説明を参酌して解釈すると,本件検知装置は撰別盤の揺下側で流量を検知するもので,排出側に配置されることが必要であるのに対して,イ号は供給側であり,また,作用効果が偏流分布する前の混合粒の層の厚さを検知するものである点でイ号と異なる」と判断した。
問題となったクレームは以下の通りである。
「・・・・・・C) 撰別盤には盤面分布状態を検知し,かつ前記調整装置に信号を送る検知装置を設け,
D) 前記調整装置と前記検知装置とを関連的に結合して撰別盤の縦の傾斜角βを自動的に調整しうるごとく構成した・・・・・・」。
2) 限定解釈されなかった事例
上記事案に対して,以下の事案は実施例に限定されることなく,技術的範囲に属すると判断された。
@ ベビコンブロック事件(大阪地裁平成4年4月28日判決 昭和61年(ワ)第2378号)
裁判所は,「スナップ機構について直接定義するところはないが,明細書の記載を総合考慮すると,右「スナップ機構」とは,各5角筒柱の端面に設けた凸部と凹部とを着脱自在に嵌合させる構成を前提とし,その材質又は構造上の弾力性を利用して右嵌合接着面の一方に設けた突出部と他方に設けた係合部との係止・離脱を可能とし,これによって各5角筒柱がその互いの端面に設けた凸部と凹部とで結合し,分離し,かつ,右結合状態で相互間に回転方向の相対運動が与えられたとき,回転するが角筒面が一致した位置において停止するように構成されている機構をいうものと解すべきである。」として,イ〜ニ号物件がこのようなスナップ機能を有しているか否か判断した。
問題となったクレームは以下の通りである。
「・・・・・・を表示した5角筒柱を,その端面に設けた可回転にして角筒面が一致したところで停止するスナップ機構で互いに結合するように構成した5角筒柱連結知育玩具。」
3) 裁判所の考え方について
上記事例から判断すると,裁判所は,機能表現クレームについて必ず実施例に限定解釈すべきと考えているわけではなく,技術的範囲をその機能表現どおりに認める場合もあるのである。言い替えれば,わが国では,機能表現クレームの権利範囲の解釈として,米国特許法第112条6項のような実施例とその均等物に限定するという解釈が絶対的なものではないといえよう。
3.機能表現クレームにおける均等論適用の必要性について
上記のように,機能表現クレームについて,技術的範囲が機能表現どおりに認められたとしても,それだけで十分な保護が図れるというわけではない。なぜなら,機能表現クレームも,言葉を用いて発明を特定している以上,無用の限定をしてしまうこともあろうし,出願後に同じ作用を奏する別の手段が開発される可能性もあるからである。
例えば,特許発明はかな漢字変換における変換効率を向上させるために特殊な辞書を採用した発明であるとする。そしてクレームは,「操作者が入力キーを押下することにより,変換前文字列を入力する入力手段と・・・・・・」というように表現されていた場合とする。一方,イ号製品は音声入力手段によって変換前文字列を入力するものであるとする。この場合,もし,イ号製品も前記特殊な辞書は備えており,異なるのはイ号が入力手段を音声入力で行っている点だけであれば,均等と判断することについてはほとんど問題ないであろう。前記無用の限定は,出願時にはそのような技術が存在しなかった場合には,特に問題となろう。
確かに,機能表現クレームは,結果として公知例を含んだり,表現が不明瞭となってしまう場合が多いかもしれない(3)。しかし,このような問題がないケースであれば,均等論不要とまでは言い切れないであろう。
また、分野ごとの発明の特定手法が異なる点も考慮が必要である。たとえば、機械関係の発明であれば発明を特定するのに、機能表現を用いなくても可能であろう。しかし、電気関係、特に、ソフト関連発明については、発明を機能表現を用いて特定せざるを得ない。このような場合に、機能表現であるからといって、均等論による救済が一切なしというのは、発明の保護にかけるのではないだろうか。
4.機能表現クレームにおける均等論不要説への反論
機能表現クレームにおける均等判断が不要という考え方の論拠については明らかではないが,筆者が予想したのが,以下の3点である。第1の論拠は,実施例の開示に比べてクレームされた範囲が元々広いのであるから,さらにその外側に広げる必要がないというものである。第2の論拠は,機能表現クレームは発明を作用で特定するので,ある構成要素の作用が異なれば発明としても異なることとなるので,かりに均等判断したとしても結局,置換可能性等の均等要件を満たさず,判断するだけ無駄だというものである。第3点は,物の形状等で各構成要件を特定する場合と比べると,特定が容易であるので,その必要性がないというものである。
しかし,第1の論拠については,つぎのように考える。発明は技術思想であり,実施例はその一例に過ぎない。明細書に技術思想としての発明が十分開示されているのであれば(4),不当に権利範囲が広すぎるわけではない。逆に,広い分だけ先行技術の範囲も広がるわけで,公知技術および公知技術から進歩性のない部分を含んでいれば無効にすればよく,そのような先行技術がないのであれば,ある意味ではそのような広い範囲に権利を認めるべきであり,均等を認めない理由にはならない。
第2の論拠については,各構成要件の作用が変わっても,発明の作用としては変わらない場合もあるので,一律的に均等判断不要とまではいえない。たとえば,コインロッカー事件の事例で,クレームが「操作者がコインを投入するコイン投入孔を有する本体部と,鍵を鍵穴に挿入すると,これに連動して,前記コイン投入孔を覆い隠す遮蔽手段を設けたことを特徴とする・・・・・・」であり,イ号が,「縦長形状の鍵穴のほぼ真ん中あたりに,横方向からコインの投入を防止する棒が突出する機構」であったとする。この場合,イ号の「縦長形状のほぼ真ん中当たりに,横方向からコインの投入を防止する棒が突出する機構」は,「前記コイン投入孔を覆い隠す」という作用は有していない。しかし,使用中はコインの投入を禁止するという本件発明の作用効果は奏するというべきであろう。このように,ある構成要素の作用が異なっても,発明の作用としては変わらない場合もあり得る。
第3の論拠については,確かに物の形状等で特定する場合と比べると,特定が容易であるといえるであろう。その意味で物の形状等で特定する場合よりもその必要が少ないといえる。しかし,必要性が低いだけであって,必要性がない(ゼロである)とは言い切れないであろう。
5.最後に
今回の報告では,機能表現クレームについて均等論採用の是非にとどまり,前記5要件の具体的判断基準の検討ができなかった。今後は,機能表現クレームについては,均等論の要件判断,例えば,置換可能性等の判断基準が通常の場合と異なるのか否かという点について,議論されることであろう。
その他
機能表現クレームの権利範囲(弁理士 江藤聰明)も併せてお読みください
注釈
(1) 大阪地裁平成10年9月17日判決(平成8年(ワ)第8927号)では,「異なる部分が本質的部分であり,さらに,置換容易性なしとして,イ号は技術的範囲に属しない」と均等の主張は認めなかったものの,「特許請求の範囲の本質的部分とは,特許請求の範囲に記載された特許発明の構成のうち,当該特許発明特有の作用効果を生じるための部分,換言すれば,右部分が他の構成に置き換えられるならば,全体として当該特許発明の技術的思想とは別個のものと評価されるような部分をいうものと解するのが相当である」と判示した。本文へ戻る
(2) 技術内容については,吉田了司「機能的に記載されたクレームの解釈」(パテントVol. 39, No. 12(1986))に詳しい。本文へ戻る
(3) 機能表現クレームは,各構成要件を形状等で特定するより,権利範囲が明確になる場合もあろう。すなわち,一般的には,ある構成がイ号に存在するか否かはその構成で実現する機能が,イ号の構成にあるか否かで判断される。例えば,「長円形状を有する蓋」という構成を形状で限定した構成要件がある場合に,イ号が「楕円形の蓋」であるとする。この場合,長円と楕円が技術的にどのような違いがあるかについては,長円による作用効果を検討し,楕円の場合にその様な作用効果を奏するか否かで判断される。その意味では,特許請求の範囲が「〜という機能を有する蓋」と機能表現されている方が,ある意味では,技術的範囲が明瞭といえるとも考えられる。本文へ戻る
(4) 明細書に技術思想としての発明が十分開示されているとは,実施例が複数あることは必須ではないであろう。解決しようとする課題,手段,作用効果が明確であれば,技術思想としての発明は十分開示されているといえよう。本文へ戻る
NOTES
本稿は、パテント誌1999年6月号への発表論文を転載したものです。
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matsushita@furutani.co.jp
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